등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.02.02 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 가부시키가이샤 고세이코포레이션 (소송대리인 법무법인 태평양 외 1인)
【변론종결】2012. 1. 12.
【주 문】
1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 모두 원고들이 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2011. 8. 19. 2010당533호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/등록일/등록번호: 2002. 4. 26./2003. 6. 4./(상표 등록번호 생략)
 2) 구성:
 3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 냉면
 4) 상표권자: 원고들
나. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2010. 3. 4. 이 사건 등록상표의 최초 등록권리자인소외 1을 상대로, 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하였다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였고, 한편 위소외 1은 2010. 9. 29. 원고들에게 이 사건 등록상표권에 관한 이전등록을 마쳐 주었다.
 2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을2010당533호로 심리한 다음, 2011. 8. 19. 피고의 위 주장사실이 그대로 인정된다며 피고의 위 심판청구를 받아들이는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
가. 당사자 주장의 요지
 1) 원고들의 주장
 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 백제물산 주식회사(이하 ‘백제물산’이라 한다.)에 의하여 주문자 상표부착 생산방식[이른바 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식, 이하 ‘OEM 방식’이라 한다.]으로 그 지정상품인 냉면에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 내에 국내에서 정당하게 사용되었음에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다. 
 2) 피고의 주장
 백제물산은 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 아닐 뿐만 아니라, 백제물산이 공급한 냉면 제품의 포장에 표시한 상표는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표도 아니므로, 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
나. 이 사건 등록상표가상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 것인지 여부
 1) 관련 규정 및 법리
상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고,같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다.
 따라서상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유에 해당하려면 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도’ 등록상표를 사용하지 않았어야 하는데, 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 간의 합의만으로 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다 할 것이나(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조), 명시적이든 묵시적이든 통상사용권을 설정하는 등록상표의 상표권자, 전용사용권자 등과 통상사용권을 설정 받는 자인 통상사용권자 사이에는 적어도 통상사용권을 설정하려는 의사의 합치는 있어야 한다.
 2) 백제물산이 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부 
 원고들은, 이 사건 등록상표가 상표권자, 전용사용권자에 의하여 사용된 사실은 따로 주장하지 않고, 단지 통상사용권자라는 백제물산에 의한 사용사실만을 주장하고 있을 뿐이므로, 과연 백제물산이 이 사건 등록상표의 통상사용권자로서 상표를 사용하였는지에 관하여 살펴본다. 
 가) 인정사실
 ⑴소외 1의 남편인소외 2는 2003년경부터 일본에서 냉면 유통업체인 주식회사 한아유통(韓亞流通)(이하 ‘한아유통’이라 한다.)을 운영하면서 주식회사 한국야쿠르트(이하 ‘한국야쿠르트’라 한다.)를 통하여 우리나라에 있는 냉면 생산업체인 백제물산으로부터 OEM 방식으로 이 사건 등록상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받아 일본 내에서 이를 판매하였다.
 ⑵ 그 후소외 2는 2005년 12월경 주식회사 오성(五星, 한글 음역 : ‘고세이’)에게 한아유통의 주식 전부를 양도하면서 일본 내의 영업권을 함께 양도하고, 그 무렵 백제물산에게 “고세이가 한아유통을 인수하였고 ‘송가네’와 관련한 모든 권리가 고세이로 양도되었으니 앞으로 더 잘해달라.”고 요청까지 하였으며, 이에 백제물산은 상표권을 비롯한 ‘송가네’와 관련한 모든 권리가 그 이후 ‘고세이’(오성)에게 있는 것으로 믿게 되었다.
 ⑶ 한아유통은 2006. 3. 1.자로 주식회사 오성상사(五星商事)(이하 ‘오성상사’라 한다.)로 상호가 변경되었고, 백제물산은 위와 같은소외 2의 요청을 받은 다음부터는 ‘’와 같이 ‘五星’의 일본어 음역을 로마자 알파벳 ‘GOSEI’로 표시한 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다.)를 포장에 표시한 냉면 제품을 역시 한국야쿠르트를 통하여 2007년 2월경까지 오성상사에게 OEM 방식으로 공급하였고, 2007년 2월경 이후부터는 한국야쿠르트를 통하지 않고 직접 오성상사에게 같은 방식으로 공급하였다.
 ⑷ 오성상사는 2008. 11. 7. 파산절차가 개시되자 2010년경 폐업을 한 후 그 영업권을 피고에게 양도하였고, 백제물산은 그 무렵부터는 피고에게 실사용상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 OEM 방식으로 공급하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제3호증의 1, 2, 제4, 5, 6, 8호증, 갑 제11호증의 1, 2, 3, 갑 제13호증, 을 제2호증, 변론 전체의 취지
 나) 구체적 판단 
 앞서 본 법리를 토대로 이 사건에 관하여 보면, ①소외 2가 백제물산으로부터 이 사건 등록상표가 표시된 냉면 제품을 공급받아 일본 내에서 판매하는 한아유통의 영업권을 주식회사 오성에게 양도하고 그 무렵 백제물산에게 ‘송가네’와 관련한 모든 권리가 ‘고세이’(오성)에게 양도되었으니 앞으로 더 잘해달라고 요청하여 백제물산으로 하여금 이 사건 등록상표와 관련한 모든 권리가 주식회사 오성에게 양도된 것으로 믿게 한 점[갑 제13호증의 ‘주식양도계약서’ 중 ‘제11조(상표권)’란에 “소외 2는 한아유통이 일본과 한국 특허청에 등록 사용하고 있는 ’송가네 냉면‘ 상표권을 양도하는 것으로 한다.”라고 기재되어 있는 점도 백제물산이 위와 같이 믿게 된 한 원인이 된 것으로 보인다.], ② 그 후 백제물산은 새로 거래하게 된 오성상사에게 OEM 방식으로 냉면 제품을 공급하면서 그 제품 포장에 오성상사를 뜻하는 ‘오성(五星)’의 일본어 음역인 로마자 알파벳 ‘GOSEI’가 표시된 실사용상표()를 사용하였던 점 등 주식회사 오성에게 한아유통의 영업권을 양도한 후 원고들이 통상사용권자라고 주장하고 있는 백제물산에게 한소외 2의 진술 및 백제물산이 이 사건 등록상표에서 실사용상표로 제품 포장의 상표를 교체한 경위 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자이었던소외 1과 백제물산 사이에 적어도 2005년 12월경 이후부터는 명시적뿐만 아니라 묵시적으로라도 백제물산이 주식회사 오성이나 오성상사가 아닌소외 1로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받는다는 내용의 의사의 합치는 없었던 것으로 보는 것이 타당하고, 달리 백제물산이 이 사건 등록상표와 관련하여 그 상표권자인소외 1이나 그의 대리인으로부터 적법하게 통상사용권을 설정받았다고 볼 만한 충분한 증거가 없으므로, 결국 백제물산은 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하지 않는다 할 것이다.
 3) 원고들의 주장에 대한 판단
 원고들은,소외 2가 2005. 11. 2.부터 2007. 7. 25.까지 오성상사의 이사로 등재되어 있으면서 경영에 참여하였고, 또한 위 기간에소외 2가 직접 백제물산을 방문하여 상품의 공급을 요청함으로써 상표사용에 관한 허락의 의사를 명시적으로 표시하였으며, 이에 백제물산은 상표권자 측으로부터 적법한 상표사용의 허락을 받은 것으로 믿고 이 사건 등록상표가 표시된 냉면 제품을 오성상사에게 공급하였다는 취지로 주장한다.
 살피건대, 갑 제6호증의 기재에 의하면,소외 2는 원고들이 주장하는 기간에 오성상사의 이사로 등재되어 있었던 사실이 인정되기는 한다. 그러나 갑 제13호증, 을 제4호증, 을 제7호증의 1, 2의 각 기재에 의하면,소외 2가 오성상사에 실제로 근무한 기간은 한아유통의 영업권을 주식회사 오성에게 양도한 2005년 12월경부터 그 양도대금을 완납받기로 한 2006년 1월경까지 1달 정도였던 사실을 인정할 수 있으므로 이에 비추어 보면,소외 2는 오성상사의 경영에 참여하였다기보다는 한아유통을 양도한 대금을 지급받을 때까지 일시적으로 이사로 등재된 상태 그대로 두기로 하였던 것으로 보는 것이 타당하고, 또한소외 2가 한아유통의 영업권을 주식회사 오성에게 양도한 다음 백제물산에게 ‘송가네’와 관련한 모든 권리가 ‘고세이’(오성)에게 있다고 하면서 상품 공급을 요청하였다 하더라도 앞서 본 경위에 비추어 보면 이는 주식회사 오성 또는 오성상사가 백제물산의 냉면 제품을 공급받을 상대방임을 명백하게 밝혀준 것뿐이지, 이를 가리켜 자신이 직접 또는 그의 처인소외 1을 대리하여 백제물산에 대하여 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락하는 취지의 의사표시라고 볼 수는 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.
다. 소결론
 그렇다면, 결국 이 사건 등록상표는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구’에 의하여도 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판 청구일(2010. 3. 4.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다 할 것이므로, 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표에 해당하는지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 상표등록의 취소를 면할 수 없다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결론
 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 배기열(재판장) 김용덕 박종학