권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2025.02.14 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○○ (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 1인)
【피 고】 △△△ 에스.에이.(□□□ S.A.) (소송대리인 변리사 성주아 외 1인)
【변론종결】2025. 1. 17.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2024. 4. 9. 2023당831호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제3, 4호증)
 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2015. 6. 8. / 2016. 6. 10. / (등록번호 1 생략)
 2) 상표권의 취지: 입체상표
 3) 상표의 설명: 이 입체상표는, ‘곰 모양 젤리’를 나타내며, 제출한 상표견본은 입체적 형상을 3차원적으로 표현하고 있다.
 4) 상표견본:

 5) 지정상품: 제30류의 과자(Confectionery)
 나. 원고의 확인대상표장
 1) 구성: 
 2) 사용상품: 젤리
 다. 이 사건 심결 경위
 1) 원고는 2023. 2. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 2024. 4. 9. "확인대상표장은 출처표시기능을 하는 상표로서 사용되었고, 이 사건 등록상표와 그 표장과 지정상품이 유사하다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2023당831호).
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체 취지
 2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고
 1) 확인대상표장은 상표로서 사용된 것이 아니다.
 2) 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 특징부가 달라 유사하지 않으므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.
 3) "◇◇◇(☆☆☆)"라는 표장은 별론으로 하더라도, 특정한 곰 형상인 이 사건 등록상표 자체가 사용에 의한 식별력을 취득한 것은 아니므로, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제2호 및 제3호에 해당한다.
 나. 피고
 1) 확인대상표장은 상표적으로 사용되었다.
 2) 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
 3) 권리범위확인심판에서는 사용에 의한 식별력이 인정되어 등록된 상표의 식별력을 부정할 수 없을 뿐 아니라, 이 사건 등록상표는 이 사건 심결 당시 젤리에 관하여 사용에 의한 식별력이 인정되는 상표이다.
 3. 이 사건 심결이 위법한지
 가. 확인대상표장이 상표로 사용되었는지
 1) 관련 법리
 가) 상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결).
 나) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 해당 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로 사용되고 있는지를 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조).
 2) 인정 사실
 갑 제6, 8, 9, 13 내지 19, 23, 26 내지 41, 50, 55, 56호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을 제11 내지 23, 27 내지 46, 50, 51, 52호증의 각 기재 또는 영상, 이 법원에 현저한 사실과 변론 전체 취지를 종합하면 다음 사실이 인정된다.
 ㉮ 원고는 2002. 3. 21. 설립되어 "▽▽▽(◎◎◎)"라는 상호로 온·오프라인 매장에서 당과류(糖菓類, confectionery)를 판매하는 회사로, 원고 누리집에서는 "▽▽▽는 초콜릿, 캔디, 쿠키, 젤리, 구미, 캐러멜 등을 소비자의 다양한 기호에 따라 원하는 만큼 구매하는 형태의 Pick ＆ Mix 매장으로, Pick ＆ Mix할 수 있는 벌크 제품 약 250종을 포함, 낱개 패키지 제품과 캔디머신 등 소품까지 총 500여 종을 판매하고 있으며, 전 제품은 유럽(독일, 벨기에, 스페인, 이탈리아, 오스트리아, 네덜란드 등)과 미국 최고의 업체에서 최상의 제품을 선별해 독점 직수입하고 있습니다."라고 소개하고 있다(법인등기사항증명서, 갑 제38호증).

 ㉯ 원고는 "Pick ＆ Mix할 수 있는 벌크 제품"으로, 확인대상표장과 같은 곰 모양 젤리를 포함하여 콜라병, 지렁이, 거북이, 과일, 알파벳, 하트 등 여러 형태의 젤리를, "" 또는 "" 표장이 붙은 포장지에 넣어 판매하고 있다.

 ㉰ 원고는 확인대상표장을 비롯한 다양한 곰 모양 젤리를, "유기농곰모양구미", "빅베어모양젤리", "테디베어모양구미", "트리플컬러곰모양구미" 등과 같은 문구를 써서 판매하고 있다(다른 형태도, 예컨대 "알파벳모양구미"와 같은 문구를 써서 판매).

 ㉱ 이 사건 등록상표 출원일(2015. 6. 8.) 전까지, 1986년 "크라운제과"에서 출시한 "꼬마곰"을 비롯하여, 여러 업체들이 다음과 같은 곰 모양 젤리를 국내에서 판매하고 있었다(날짜는 ‘해당 사진이 포함된 인터넷 게시물의 작성일’ 등 확인된 판매시점이다).

 ㉲ 한편 피고가 사용하는 "◇◇◇(☆☆☆)" 상표는 1920. 12. 13. 한스 리겔(HAns RIegel)이 독일 본(BOnn)에서, 자신의 이름과 회사가 설립된 도시 이름의 두 글자씩을 따서 만든 것이다. "◇◇◇(☆☆☆)" 측은 1922년 "춤추는 곰(Tanzbar)"이라고 이름 붙인 세계 최초의 곰 모양 젤리(gummy bear)를 출시하였고, 1960년 "춤추는 곰"을 리브랜딩하여 ‘황금 곰’이라는 뜻의 "골드베렌(GOLD-Baren)"을 출시하였으며, 1978년에 확정한 "골드베렌(GOLDBAREN, Goldbaren)"(곰 모양 젤리)의 형상이 오늘날까지 유지되고 있다(갑 제6, 26호증, 을 제23, 34, 37, 39, 38, 45호증 등 참조).
 ㉳ "◇◇◇" 제품은 오늘날 120여 개국에 판매되고 있는데, 이 사건 등록상표가 사용된 곰 모양 젤리("골드베렌") 외에도, 콜라병, 지렁이, 거북이, 과일, 알파벳, 숫자 등 다양한 형태의 젤리를 포함한다(을 제11, 13, 38, 45호증).
 국내에서는, 2016년부터 정식으로 수입되기 전에도 "◇◇◇"의 2014년 매출액이 6,934,543유로[1유로 미만 버림(이하 같다), 원화 약 97억 원], 그중 위 곰 모양 젤리 매출액이 5,300,737유로(원화 약 74억 원, 전체 매출의 약 76.4%)였고, 2015년은 국내 매출액이 8,790,858유로(원화 약 111억 원), 그중 곰 모양 젤리 매출액 6,966,719유로(원화 약 87억 원, 전체 매출의 약 79.3%)였다(을 제15호증). "◇◇◇"는 2018년부터 2024년까지 국내 텔레비전 광고비로 약 150억 원을 지출하였고(을 제32호증), 2016년 이래 국내 ‘추잉푸드’ 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다(갑 제6호증).
 3) 구체적 판단
 위 인정 사실에 더하여, 갑 제10, 11, 12, 20, 21, 22, 44 내지 48, 51 내지 54호증의 각 기재 또는 영상과 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정을 앞에서 본 법리에 비추어 보면, 원고 매장에서 판매되는 곰 모양 젤리 형상 중 하나인 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다.
 가) 원고는 온·오프라인 "▽▽▽" 매장에서, 곰 모양뿐 아니라 콜라병, 지렁이, 과일, 하트 등 다양한 형태의 젤리를, "◎◎◎"라는 표장이 붙은 포장지에 넣어 판매하고 있다. 원고는 젤리의 "모양"을 직접 표기하는 방법으로 판매하는 젤리를 구분하고 있고, 곰 모양 젤리에도 "유기농곰모양구미", "빅베어모양젤리", "테디베어모양구미", "트리플컬러곰모양구미" 등과 같은 문구를 쓰고 있다.
 나) 이 사건 등록상표 출원 전에도, 원고와 "◇◇◇"를 비롯한 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리가 국내에 출시되어 있었고, 이들은 "크라운제과"(한국, 이하 괄호 안은 설립국), "알바니즈"(미국), "트롤리"(독일), "베베토"(튀르키예) 등 각자의 문자상표가 표시되어 자타상품 구별이 가능하도록 유통·판매되고 있다.
 다) "◇◇◇"의 곰 모양 젤리 상품이 이 사건 심결 당시 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이기는 하나, "◇◇◇"는 곰 모양뿐 아니라 콜라병, 지렁이, 거북이, 과일, 알파벳 등 다양한 형태의 젤리를 판매하고 있고, 이들 제품에는 모두 ""와 같이 문자상표 "☆☆☆"가 함께 사용되었으며, 이미 거래계에 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리 상품이 유통되고 있었으므로, 일반 수요자들이 곰 모양 젤리 일반을 피고 측("☆☆☆") 출처표시로 인식한다고 보기 어렵다(피고도 2024. 12. 20. 변론기일에서 ‘곰 형상의 모든 젤리가 피고 권리에 속한다고 주장하는 것은 아니’라고 분명히 밝혔다). 뒤에서 보는 바와 같이 피고의 이 사건 등록상표와 원고의 확인대상표장이 유사하다고 보기도 어렵다.
 4) 소결
 확인대상표장은 상표로 사용되지 아니하였다.
 나. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지
 1) 관련 법리
 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장이 유사한지는 그 외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단을 할 때 해당 상품에 대한 표장 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭과 인식 등 그 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 참조).
 2) 구체적 판단
 앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거와 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하다고 보기도 어렵다.
 가) 상품 대비
 이 사건 등록상표의 지정상품인 "과자(Confectionery)"는 확인대상표장이 사용된 ‘젤리’와 상품이 같거나 유사하다. 이 사건 등록상표의 공보와 원부 ‘상표의 설명’에는 이 사건 등록상표가 ‘곰 모양 젤리’를 나타낸다고 쓰여 있다.
 나) 표장의 외관 대비
 이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 곰을 형상화한 것으로서 모티프(Motif)가 같다. 그러나 이 사건 등록상표의 권리범위는 ‘곰 모양 젤리’라는 모티프 일반에까지 확장될 수 없고, 입체상표의 구체적 표현방식에 국한된다.
 이를 전제로 이 사건 등록상표()와 확인대상표장()의 외관을 대비하면, 두 표장 모두 ① 정면을 향해 있는 곰을 형상화한 점, ② 머리 위쪽에 두 귀가 올라와 있는 점, ③ 코 부분이 앞쪽으로 튀어나와 있는 점, ④ 짧고 뭉툭한 팔(앞다리), 다리(뒷다리)가 몸에서 튀어나와 있는 점, ⑤ 두 팔이 몸통 중간 지점 옆쪽에서 앞으로 나와 있는 점 등에서 공통된다.
 그러나 <img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=154412569"></img> 이 사건 등록상표는 곰의 귀, 코, 팔, 다리가 다소 뾰족한 반면, 확인대상표장은 귀, 코, 팔, 다리가 동글동글하게 표현되어 있는 점, <img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=154412593"></img> 이 사건 등록상표의 곰은 크게 웃는 얼굴이지만, 확인대상표장의 곰은 무표정한 점, <img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=154412595"></img> 이 사건 등록상표는 곰이 사람처럼 똑바로 서 있는 모습인 반면, 확인대상표장의 곰은 뒷다리가 앞으로 더 튀어나와 앉은 자세로 보이는 점, <img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=154412597"></img> 이 사건 등록상표는 곰 형상 바깥쪽을 둘러싼 두툼한 윤곽이 한 겹 더 있는 것처럼 보이지만(), 확인대상표장은 곰의 윤곽이 그 자체로 비교적 분명한 점(), <img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=154412599"></img> 이 사건 등록상표의 곰은 배에 몰드에서 찍힌 점 같은 무늬가 있으나(), 확인대상표장에는 없는 점 등에서 차이가 있다.
주10) 피고가 미국에서 2021. 4. 27. 등록받은 (등록번호 14 생략) 상표(, 을 제41호증)도 참조.
 다) 표장의 호칭과 관념 대비
 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 곰을 형상화한 젤리로, ‘곰 모양 젤리’, ‘곰 젤리’, ‘곰돌이 젤리’, ‘젤리 곰’, ‘구미 베어’ 또는 ‘곰’, ‘곰돌이’ 등으로 호칭 및 관념될 것이다.
 그러나 유사하거나 상이한 수많은 형상을 통칭하는 용어로 호칭되고 관념되는 두 입체상표를, 그 외관이 유사한지에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 전체적으로 유사한 상표라고 한다면, 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져온다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 참조).
 앞서도 본 것처럼 국내 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 그와 같은 통칭적 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로는 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없다.
[설령 이 사건 등록상표가 "◇◇◇"로 호칭되고 관념된다고 가정하더라도, 을 제25, 26호증의 각 기재 또는 영상(펜던트, 반지, 목걸이, 귀걸이, 휴대폰 케이스 등을 "◇◇◇ 펜던트" 등으로 부른 사례)이나 뒤에서 보는 사례만으로는, 곰 형상 모티프를 ‘◇◇◇ 스타일’이라는 취지에서 그처럼 부르는 예가 있음을 넘어, 확인대상표장이 "◇◇◇"로 호칭·관념된다고 인정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.]
 라) 정리
 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관이 달라 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있으므로, 전체적으로 유사하지 않다.
 다. 피고의 나머지 주장에 대한 판단
 피고는 소비자들이 확인대상표장을 보았을 때 "◇◇◇" 제품으로, 즉 이 사건 등록상표로 오인·혼동한다고 주장한다.
 살피건대, 을 제24, 47, 48, 49호증의 각 기재 또는 영상에 따르면, 확인대상표장의 형상을 한 젤리가 담긴 "(스타벅스) 베어리스타 오가닉 젤리" 제품을 구매하였던 소비자들이 인터넷 게시물에 다음과 같은 글들을 쓴 사례가 확인되기는 한다(아래 게시물 모두 위 제품을 구매한 소비자들이 인터넷 블로그 등에 작성한 것이고, 작성일이 확인되는 경우에는 증거번호 아래에 기재하였다).

 그러나 위 사례들을 보면, 소비자들은 확인대상표장이 곰 모양 젤리인 것을 보고 "◇◇◇"를 단지 연상한 것에 불과하고, 오히려 자신이 사 먹은 제품을 "◇◇◇" 제품과 명확히 구별하면서 두 제품을 비교하고 있는바, 이를 가리켜 소비자들이 확인대상표장을 이 사건 등록상표와 오인·혼동한 사례라고 보기 어렵다. 게다가 위에서 본 것처럼 해당 제품은 "" 표장이 붙은 포장지에 넣어서 판매되므로, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 오인·혼동될 가능성이 낮다고 보인다.
 이 부분 피고 주장은 받아들이지 아니한다.
 라. 소결론
 확인대상표장은 젤리의 출처표시를 위한 상표로서 사용되지 않았고, 이 사건 등록상표와 유사하지도 않으므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.
 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 4. 결론
 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 주문과 같이 판결한다.

판사 이혜진(재판장) 김영기 권보원

확인대상표장 ""의 사용자 甲 주식회사가 乙 외국회사를 상대로 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 ""의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원이 위 확인대상표장은 출처표시기능을 하는 상표로서 사용되었고, 위 등록상표와 그 표장과 지정상품이 유사하다는 이유로 甲 회사의 청구를 기각하는 심결을 한 사안에서, 甲 회사 매장에서 판매되는 곰 모양 젤리 형상 중 하나인 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없으며, 확인대상표장이 위 등록상표와 유사하다고 보기도 어려우므로, 위 심결을 취소한 사례

확인대상표장 ""의 사용자 甲 주식회사가 乙 외국회사를 상대로 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 ""의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원이 위 확인대상표장은 출처표시기능을 하는 상표로서 사용되었고, 위 등록상표와 그 표장과 지정상품이 유사하다는 이유로 甲 회사의 청구를 기각하는 심결을 한 사안이다.
 甲 회사는 젤리의 "모양"을 직접 표기하는 방법으로 판매하는 젤리를 구분하고 있고, 곰 모양 젤리에도 "유기농곰모양구미", "빅베어모양젤리", "테디베어모양구미", "트리플컬러곰모양구미" 등과 같은 문구를 쓰고 있는 점, 乙 회사의 위 등록상표 출원 전에도 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리가 국내에 출시되어 있었고, 이들은 각자의 문자상표가 표시되어 자타상품 구별이 가능하도록 유통·판매되고 있는 점, 위 등록상표 상품이 위 심결 당시 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이기는 하나, 乙 회사 측은 곰 모양뿐 아니라 콜라병, 지렁이, 거북이, 과일, 알파벳 등 다양한 형태의 젤리를 판매하고 있고, 이들 제품에는 모두 ""와 같이 문자상표가 함께 사용되었으며, 이미 거래계에 여러 업체의 다양한 곰 모양 젤리 상품이 유통되고 있었으므로, 일반 수요자들이 곰 모양 젤리 일반을 위 등록상표의 출처표시로 인식한다고 보기 어려운 점 등에 비추어, 甲 회사 매장에서 판매되는 곰 모양 젤리 형상 중 하나인 확인대상표장은, 디자인적으로만 사용되었고, 상품의 식별표지, 즉 상표로서 사용되었다고 볼 수 없으며, 위 등록상표와 확인대상표장 모두 곰을 형상화한 것으로서 모티프(motif)가 같으나, 위 등록상표의 권리범위는 ‘곰 모양 젤리’라는 모티프 일반에까지 확장될 수 없고 입체상표의 구체적 표현방식에 국한되는 점, 국내 시장에서 다양한 곰 모양 젤리가 유통·판매되고 있고, 이들은 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등 통칭적 용어로 호칭되고 관념될 것인바, 위 등록상표와 확인대상표장이 모두 ‘곰 모양 젤리’ 등으로 호칭되고 관념될 수 있다 하더라도 그와 같은 통칭적 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로는 두 표장이 서로 유사하다고 단정할 수 없는 점 등에 비추어, 확인대상표장이 위 등록상표와 유사하다고 보기도 어려우므로, 위 심결을 취소한 사례이다.