거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2011.05.13 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2011. 4. 22.
【주 문】
1.특허심판원이 2010. 11. 24. 2009원11194호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다. 

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
 가. 원고의 출원서비스표
 1) 출원일/거절결정일/출원번호: 2008. 9. 5./2009. 11. 11./(출원번호 생략)
 2) 표장:(색채서비스표)
 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 멕시코음식전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 멕시코음식전문점체인업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 멕시코음식점경영업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 식당체인업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 간이식당업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 간이음식점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 관광음식점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 바(bar)서비스업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 뷔페식당업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 서양음식점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 셀프서비스식당업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 스낵바업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 식품소개업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 음식조리대행업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 음식준비조달업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 일반유흥주점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 일반음식점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 주점업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 카페업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 카페테리아업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 칵테일라운지서비스업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 패스트푸드식당업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 항공기기내식제공업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함), 휴게실업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함)(이하, 원고의 출원서비스표를 ‘이 사건 출원서비스표’라 한다)
 나. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고가 2008. 9. 5. 특허청에 이 사건 출원서비스표를 출원하였으나, 특허청은 2009. 11. 11. 이 사건 출원서비스표는 그 표장이 지정서비스업에서 제공되는 음식의 원재료를 표시하는 것으로 직감되어상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록을 받을 수 없다는 이유로 등록거절결정을 하였다.
 2) 원고가 2009. 12. 10. 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였으나,특허심판원은 2010. 11. 24. 2009원11194호로 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여 원재료를 표시하는 기술적 표장으로서제6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1호증, 을 제1, 2호증
2. 이 사건 출원서비스표가상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
 가. 판단기준
상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은, 그러한 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 당해 상표가 뜻하는 물품이 그 지정상품의 원재료로 현실로 사용되고 있거나 그 지정상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있다면, 그 상표는 상품의 원재료를 표시하는 것으로서 상표등록을 받을 수 없다(대법원 1989. 12. 8. 선고 89후667 판결,2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결,2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결,2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결 등 참조). 이와 같은 법리는 서비스표에도 그대로 적용된다.
 나. 판단
 1) 이 사건 출원서비스표인 ‘’는 상단 중앙의 ‘’와 아래 부분의 'The TACO Place'로 이루어진 문자부분, 도형부분 및 색체로 이루어진 결합서비스표이다.
 2) 이 사건 출원서비스표 중 큰 문자부분인 ‘’에 대하여 먼저 살펴보건대, 위 문자부분은 왼쪽 앞부분에 알파벳 대문자 ‘T'가 상하로 길게 위치하고 그 오른쪽 옆으로 상단부분에는 ’OMA'가, 아래 부분에는 ‘ILLO'가 각 위치하는 형태로 되어 있어, 일반 수요자들이 위 ’‘를 접하게 되면 상단부분과 먼저 연결지어 ’TOMAILLO'로 인식하거나, 하단부분과 연결지어 ‘OMATILLO'로 인식할 수 있다. 그런데 갑 제5, 10, 11호증에 의하면, '토마틸로(Tomatillo)’가 이 사건 출원상표에 대한 거절결정일인 2009. 11. 11. 당시 이미 인터넷 등을 통해 멕시코 요리 전문점 상호로서 알려져 있던 사실을 알 수 있는바, 위 상호의 영향으로 수요자들이 위 문자 중 ‘T'를 그 옆 상, 하단부분의 각 글자에 모두 연결시켜 ’TOMATILLO'로 인식할 수도 있다.
 한편, 갑 제2호증, 을 제4호증에 의하면, ‘TOMATILLO'는 사전적으로 주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(科) 꽈리속(屬)의 1년 초(草)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물로 정의되고, 네이버 백과사전에는 멕시코 요리에 즐겨 쓰이는 재료로서 대개 익히거나 토마토 퓨레로 만들어 소스에 넣는 것으로 게재되어 있는 사실을 알 수 있다. 
 그러나, ’TOMATILLO'가 각종 사전에 멕시코 요리에 즐겨 쓰이는 식물성 재료로 게재되어 있다고 하더라도, 거절결정일인 2009. 11. 11. 당시 우리나라 음식점에서 현실로 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있다거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반수요자나 거래자가 인식하고 있어야 지정서비스업과 관련하여 원재료를 표시하는 것으로서 인정될 것인데, 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하다. 
 구체적으로 보면, 앞서 본 바와 같이 갑 제2호증과 을 제4호증은 토마틸로에 대한 일반적인 사전적 지식에 관한 것으로서 위 각 증거만으로는 거절결정일 당시 우리나라 음식점에서 멕시코요리의 원재료로 현실로 사용되고 있다거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반수요자나 거래자가 인식하고 있다고 인정하기에 부족하다. 또한, 을 제5-1호증은 그 성립일자를 알 수 없고 내용도 음식재료가 아닌 식물로서의 토마틸로에 관한 것이며, 을 제5-2호증은 거절결정일 이후의 자료이고, 을 제5-3호증은 요리관련서적에 토마틸로가 꼭 먹어야 할 세계 음식 재료 중 하나로 실렸다는 내용으로서 우리나라에서 멕시코음식 재료로 사용되고 있다는 내용에 관한 것이 아니며, 을 제5-4호증은 토마틸로가 재료로 들어가는 영문 요리법의 번역문에 불과하고, 을 제5-5호증은 요리와 무관하게 토마틸로를 이용하여 곤충 유충을 방제하는 특허발명에 관한 것이다. 또한, 을 제6-1호증은 그 성립일자를 알 수 없을 뿐 아니라 태평마트라는 인터넷 쇼핑몰에서 토마틸로를 절인 통조림제품을 판매한다는 내용에 관한 것이고, 을 제6-2~5호증은 단순히 토마틸로가 서적에 기재되어 있다거나 토마틸로 또는 토마틸로가 재료로 사용된 영문 요리법이 번역되었다는 것으로서 토마틸로가 우리나라에서 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있다는 내용에 관한 것이 아니다(을 제6-3호증은 거절결정일 이후의 자료이기도 함). 을 제6-6호증 역시 거절결정일 이후의 자료로서 미국에서 개최된 음식페스티벌에서 한국의 퓨전요리에 토마틸로 살사(salsa)가 사용되었다는 내용에 불과하다. 결국, 위 증거들만으로는 'TOMATILLO'가 거절결정일 당시 우리나라 음식점에서 현실로 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있다거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반수요자나 거래자가 인식하고 있다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
 따라서, 이 사건 출원서비스표 중 ‘’는 지정서비스업과 관련하여 원재료를 표시하는 것이라고 할 수 없다.
 다. 소결론
 결국, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업과 관련하여 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없으므로,상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
3. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 문영화(재판장) 이종우 김승곤