거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1997.09.26 / 시행일:

【출원인,상고인】 주식회사 우방랜드 외 1인 (출원인들 소송대리인 변리사 최규팔)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 항고심판소 1996. 3. 29.자 95항원531 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 1. 상고인(출원인, 항고심판청구인) 경북대학교의 당사자능력에 대하여
 직권으로 살피건대, 기록에 의하면, 이 사건 특허출원서에는 발명자를 신청외인 1로, 출원인을 주식회사 우방랜드와 경북대학교 총장 신청외인 2로 기재하여 공동출원을 하고 있고, 이 특허출원에 대하여 거절사정되자 그 출원인들이 공동으로 항고심판을 청구하고, 다시 이 법원에 상고하였음을 알 수 있다.
 그런데 특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로, 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판·소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원인(항고심판청구인, 상고인)인 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다 할 것이다. 
 그렇다면 원심으로서는 이 점에 관하여 석명권을 행사하여 출원인의 진의가 무엇인지를 밝혀서, 국가의 기관인 경북대학교를 통하여 국가를 출원인으로 하려는 의도였다면 대한민국 명의로, 그렇지 않고 그 총장인 신청외인 2 개인을 출원인으로 하고자 하는 경우에는 그 개인 명의로 출원명의인과 항고심판청구인의 명의를 보정하여 당사자 표시를 바로잡도록 하였어야 할 것이고, 만일 보정을 거부한다면 출원이 부적법하다 하여 각하하였어야 할 것인바, 이에 이르지 아니하고 만연히 경북대학교가 특허출원인으로서 권리능력과 당사자능력이 있다고 보아 실체판단에 들어간 것은 특허출원인의 권리능력이나 심판의 당사자능력에 관한 법리를 오해한 나머지 심리를 다하지 아니하였거나, 석명의무를 위반한 잘못이 있다고 할 것이고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하다.
 따라서 상고인(출원인) 경북대학교에 대하여는 상고이유를 살펴볼 필요 없이 이 부분 원심심결은 더 이상 유지될 수 없게 되었다 할 것이다.
 2. 상고인(출원인) 주식회사 우방랜드의 상고이유에 대하여
 가. 원심의 인정 사실과 판단
 (1) 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다.)의 요지는, '아마씨, 들깨 및 어분이 100：1∼10：5∼20의 혼합비로 구성된 n-3(오메가-3) 지방산 공급원 40 내지 60중량%, 밀, 보리 및 귀리로 구성된 탄수화물 공급원 7 내지 20중량%, 카제인, 포름알데히드, 소금, 메탄올 및 물로 구성된 유화촉진제 30 내지 50중량%, 분말건초 3 내지 6중량%, 항산화제로서 산토퀸 0.05 내지 0.1중량%를 함유함을 특징으로 하는 우육생산용 사료조성물'에 관한 것이고, 1991. 9. 30. 공개된 대한민국 특허공보(공고일 1992. 9. 14. 공고번호 제92-7672호) 공개번호 제91-15239호(이하 인용발명이라고 한다.)의 요지는, '식물성, 동물성 지방 또는 지방산에 유화제 및 운반용 물질(Carrier material)을 혼합하여 유화용액을 만들고 이를 건조기에서 건조 분말화한 다음, 이를 다시 피복기(Coater)에서 장용 피복제를 피복(Coating), 건조하여서 됨을 특징으로 하고, 이를 가축사료에 첨가하여 급여할 때 오메가-3(n-3) 불포화지방산 함량을 높이고 콜레스테롤 함량을 낮추는 효과를 가진 돼지 지방사료 첨가제의 제조방법'에 관한 것이다.
 (2) 본원발명에서 n-3 지방산 공급원으로 아마씨, 들깨 및 어분의 일정비율에 의한 혼합물을, 탄수화물 공급원으로 밀, 보리 및 귀리의 일정비율에 의한 혼합물을 조성한 구성은, 인용발명에서 n-3 지방산의 공급원으로서 대두유, 들깨유, 면실유, 어유 및 아마인유 등에서 선택된 2 이상의 성분을 조합하고, 단백질 및 탄수화물 공급원으로서 대두 단백질, 옥수수 전분, 알파화 전분, 젤라틴 등을 조합하는 점으로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 아무런 곤란 없이 선택·조합할 수 있는 것으로 인정되고, 본원발명에서 유화촉진제로 조합하는 카제인, 포름알데히드, 소금, 메탄올 등은 그 물리화학적 성질로 미루어 어떤 성분도 유화작용 내지 유화촉진작용을 나타낼 것으로 인정되지 아니하며, 항산화제의 조합도 사료분야에서 필요에 따라 관용적으로 첨가하는 성분이고 인용발명도 필요에 따라 항산화제를 첨가할 수 있는 것으로 기재하고 있는 점 등에 비추어 양 발명이 비록 급여대상 가축이 소와 돼지라는 점에서 상이하다고 하더라도 본원발명은 인용발명으로부터 용이하게 조합할 수 있는 사료 조성물을 그 급여대상 가축을 변경하여 적용한 것에 지나지 아니하고, 그에 따른 n-3 지방산이 함유된 우육의 생산이라는 작용효과도 충분히 예측할 수 있는 것으로 새로운 기술적 효과도 인정되지 아니하므로, 본원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단된다.
 따라서 본원발명에는 진보성이 인정되지 아니하므로 거절사정되어야 하는바, 위와 같이 판단한 원사정은 정당하고, 항고심판청구는 이유 없다.
 나. 이 법원의 판단
 (1) 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보 발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다 ( 대법원 1996. 5. 10. 선고 95후880 판결 등 참조). 
 (2) 그러므로 기록에 의하여 본원발명과 인용발명을 대비하여 보기로 한다.
 (가) 먼저 목적을 보면, 본원발명은 n-3 지방산이 축적된 우육생산용 사료의 제조방법에 관한 것이고, 인용발명은 n-3 지방산의 함량을 높이고, 콜레스테롤의 함량을 낮추는 효과를 가지는 돼지사료 첨가제의 제조방법에 관한 것으로 양 발명은 가축의 사료 또는 그 첨가물의 제조방법에 관한 것이라는 점에서 유사성이 있으나, 급여대상 가축이 본원발명은 반추(反芻)동물인 소임에 대하여 인용발명은 단위(單胃)동물(비반추동물)인 돼지라는 점에서 그 적용 대상이 서로 다르다.
 (나) 나아가 기술적 구성을 보면, 양 발명의 사료 조성물 중 n-3 지방산의 공급원으로서 본원발명에서는 아마씨, 들깨, 어분 등 천연물 그대로를 사용하고, 인용발명에서는 그 지방형태의 추출물인 아마인유, 들깨유, 어유 등을 사용하는 점에서 차이가 있는데, 지방형태의 추출물은 단위(單胃)동물인 돼지 체내에서는 n-3 지방산의 형태로 용이하게 흡수될 수 있지만, 반추동물인 소의 경우는 반추위(胃) 내에서 수많은 미생물군의 작용에 의하여 그것이 포화지방산으로 변화되어 소장에서 n-3 지방산 형태로서 흡수하기는 어렵게 된다는 점에서 양 발명은 원료구성상에서 차이가 있다.
 또 본원발명에서는 유화촉진제로서 카제인을, 지방분해방지제로 포름알데히드 및 메탄올, 소금 등을 사용하는데, 카제인의 유화작용과 포름알데히드, 메탄올의 지방분해방지에 의한 유화안정화 작용 및 소금의 반추위 내 미생물 활동 억지작용 등에 의하여 사료 조성물 중의 지방 성분이 유화상태로 되어서 소의 반추위 내에서 미생물군의 작용에 의한 발효 등의 작용을 받지 아니하고 작은 창자에까지 도달하여 n-3 지방산이 원래의 형태로 체내에 효율적으로흡수됨에반하여,인용발명에서는유화제로이와는다른모노글리세리드(monoglyceride), 디글리세리드(diglyceride), 트윈 60(tween 60)을 유화제로 사용하고 있어 이 점에서도 양 발명은 기술적 구성이 서로 다르다.
 한편, 본원발명에서는 항산화제로 산토퀸을 첨가하는데, 이는 사료 중의 지방산 산화를 방지하는 효과뿐만 아니라 가축이 n-3 지방산 함유 유화사료를 흡수한 후 생체 내에서도 n-3 지방산이 파괴되지 않고 흡수되어 조직에 축적된 후 안정화되어 생리적 기능을 다할 수 있게 하는 작용을 하고, 이에 반하여 인용발명에서는 항산화제를 첨가하지 아니하고 있으므로, 이 역시 인용발명에 비하여 본원발명의 특수한 구성으로 볼 수 있다.
 따라서 본원발명의 원료물질인 지방산 공급원, 유화촉진제, 항산화제 등은 인용발명의 원료물질들과는 그 구성상 커다란 차이가 있다고 볼 수 있다.
 (다) 끝으로, 양 발명의 작용효과를 보면, 본원발명은 소의 체내에 고단위 n-3 지방산을 최단기간 내에 다량 축적시킴으로써 종전의 우육보다 맛좋고 인체의 건강에 유익한 성분을 많이 함유한 우육을 생산케 하고, 인용발명은 돼지고기의 콜레스테롤 함량을 낮추고, n-3 지방산의 함량을 높임으로써 육질 좋은 돼지고기를 생산케 하는 것으로서 반추동물과 비반추동물의 소화기작의 차이를 고려한다면, 양 발명은 그 작용효과면에서도 명확히 구별된다 할 것이다.
 (3) 앞에서 본 바와 같이 본원발명과 인용발명은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 명백히 서로 다르고, 또한 본원발명은 공지된 인용발명으로부터 예측되는 효과 이상으로 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없는 것으로 보여 본원발명에는 진보성이 인정된다 할 것이다. 
 그럼에도 원심은 본원발명과 인용발명의 핵심적인 기술내용을 제대로 파악하지 아니한 채 그 근본적인 차이점 등에 대하여 심리를 다하지 아니하고 만연히 본원발명은 인용발명과 유사하여 진보성이 없다고 판단하고 말았으니, 원심심결에는 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이고, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
 3. 결 론
 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 지창권(재판장) 천경송 신성택 송진훈(주심)

[1] 특허출원의 주체 및 특허 심판·소송에서의 권리능력·당사자 능력(국립 경북대학교의 권리능력·심판 당사자 능력=소극)
[2] 특허발명의 진보성 판단 기준
[3] 가축사료에 관한 출원발명과 인용발명의 목적, 기술 구성, 작용효과 등이 서로 다르고, 출원발명에 현저하게 향상·진보된 작용효과가 인정되어 그 진보성을 인정한 사례

[1] 특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 아니하므로, 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판·소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없음이 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다.
 [2] 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보 발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다. 
 [3] n-3 지방산이 축적된 우육생산용 사료의 제조방법에 관한 출원발명과 콜레스테롤의 함량을 낮추는 효과를 가지는 돼지사료 첨가제의 제조방법에 관한 인용발명은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 명백히 서로 다르고, 또한 본원발명은 공지된 인용발명으로부터 예측되는 효과 이상으로 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없는 것으로 보여 출원발명에 진보성이 인정된다고 한 사례.