등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.04.18 / 시행일:

【원 고】 주식회사 엠유스포츠 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 김준형 외 2인)
【피 고】 주식회사 엠유에스앤씨 (특허법인 에이아이피 담당변호사 고성무 외 5인)
【변론종결】2012. 3. 28.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2011. 10. 25. 2011당600호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 (1) 출원일/등록일/등록번호: 2009. 6. 24./2010. 8. 31./(상표등록번호 생략)/
 (2) 구성: (일반상표)
 (3) 지정상품: 별지 기재와 같다. 
 (4) 권리자: 피고
나. 실사용상표
 (1) 구성
 ‘’(실사용상표 1), ‘’(실사용상표 2), ‘’(실사용상표 3), ‘’(실사용상표 4), ‘’(실사용상표 5), ‘’(실사용상표 6)
 (2) 사용상품: 캐디백, 보스톤백 
 (3) 사용자: 피고
다. 비교대상상표
 (1) 구성
 ‘’(비교대상상표 1), ‘’(비교대상상표 2), ‘(비교대상상표 3), ’‘(비교대상상표 4), ’‘(비교대상상표 5), ’‘(비교대상상표 6. 출원일/등록일/등록번호: 2000. 4. 25./2001. 8. 27./(상표등록번호 2 생략)), ’‘(비교대상상표 7. 출원일/등록일/등록번호: 1999. 9. 28./2001. 2. 21./(상표등록번호 3 생략))
 (2) 사용상품: 캐디백, 보스톤백
 (3) 사용자: 원고
라. 이 사건 심결의 경위
 원고는 2011. 3. 18. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구하였다.
 특허심판원은 이를 2011당600호로 심리한 후, 2011. 10. 25. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제8호증의 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 갑 제9호증, 갑 제10호증의 1 내지 10의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고 주장의 요지
 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 고의로 그 지정상품이자 원고가 비교대상상표 1 내지 7을 사용하는 상품인 캐디백, 보스톤백에 이 사건 등록상표 및 비교대상상표 1 내지 7과 유사한 실사용상표 1 내지 6을 사용함으로써 수요자들로 하여금 상품출처에 혼동을 생기게 하였으므로. 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.
나. 피고 주장의 요지
 이 사건 등록상표 중 타원형 도형은 식별력이 전혀 없는 부기적 부분에 해당하여 이것이 실사용상표에서 생략되었다 하더라도 동일성의 범위를 벗어난 것이라고 할 수 없고, 문자인 MSU SPORTS 중 SPORTS 부분은 아무런 식별력이 없어서 그 서체가 변형되었다 하더라도 동일성 범위를 벗어난 것으로 볼 수 없으며, MSU 부분은 이 사건 등록상표의 요부이자 식별력이 있는 부분인데, 실사용상표 1 내지 6에 그 서체와 글자의 크기, 대소문자의 차이, 약간의 도안화 차이가 있지만 이정도의 변형은 거래통념상 동일성 범위를 벗어나지 아니하는 변형에 해당한다고 봄이 상당하고, 위와 같은 변형으로 이 사건 등록상표에는 없는 새로운 식별력을 발생시키지 아니하였다. 따라서 실사용상표 1 내지 6은 이 사건 등록상표와 동일성 범위내의 상표사용이므로, 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것이 아니다. 
 상품출처의 혼동을 생기게 하려면 비교대상상표가 주지저명상표는 아니더라도 이 사건 심판청구일을 기준으로 일반 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려져 있어야 하고, 실사용상표와 유사하여야 하는데, 원고의 비교대상상표 1 내지 7은 위 일자를 기준으로 일반 수요자나 거래자에게 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 자료가 없을 뿐만 아니라 실사용상표 1 내지 6과 유사하지도 않다. 
3. 상표법 제73조 제1항 제2호 해당 여부
가. 판단기준
상표법 제73조 제1항 제2호는 ‘상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 위 취소사유의 요건은 ① 상표권자가 사용할 것, ② 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용할 것, ③ 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 것, ④ 그와 같은 상표 부정사용에 고의가 있을 것으로 나눌 수 있다. 
 위 ② 요건의 반대해석상 지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우나 등록상표와 유사하지 아니한 상표를 사용하는 경우는 위 ② 요건에 해당하지 아니하는데, 여기서 동일하다는 것은 실제로 사용된 상표의 표장이 등록상표의 그것과 완전히 동일한 경우뿐만 아니라 사회통념상 등록상표의 통상의 사용범위 내라고 볼 수 있는 경우를 포함한다. 따라서 실제로 사용된 상표의 표장이 사회통념상 등록상표의 통상의 사용범위 내로 볼 수 있는 경우에는 어느 정도의 부기나 변경이 있더라도 이는 상표법 제73조 제1항 제2호의 유사한 상표의 사용에 해당하지 않는다고 볼 것이나, 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 상표법 제73조 제1항 제2호의 취지(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 참조)에 비추어 볼 때, 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하는 방향으로 등록상표에 부기나 변경을 가하였다면, 이는 등록상표와 동일한 상표의 사용으로 볼 수 없을 것이다. 
 위 ③ 요건 중 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동’이란 상품출처의 혼동과 같은 개념으로, 등록상표의 변형정도, 실사용상표와 비교대상상표의 유사성의 정도, 실사용상표와 비교대상상표가 상품에 사용되는 형태, 등록상표와 실사용상표 및 비교대상상표의 사용기간과 그 실적, 수요자 사이에 알려진 정도, 수요자들이 비교대상상표가 사용된 상품과 실제로 출처의 혼동을 하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 구체적으로 출처의 혼동의 염려가 객관적으로 존재하는지 여부를 판단하여야 한다.
 위 ④ 요건은 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 비교대상상표의 존재를 알면서 그 비교대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 인정된다 할 것이다. 특히 그 비교대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 비교대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다(대법원 1984. 11. 13. 선고 83후70 판결, 대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 등 참조). 
나. 구체적인 판단
 (1) 원고가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하였는지 여부 
 (가) 표장의 동일성 범위내 사용인지 여부
 실사용상표 1 내지 6은 공통적으로 ① 이 사건 등록상표에서 타원 모양의 도형부분을 생략한 다음 ‘MSU’ 부분의 가운데 글자인 ‘S’를 ‘M’과 ‘U’에 비하여 작게 변형하고, ② ‘M’과 ‘U’를 소문자인 ‘m'과 ’u'로 변형하거나, ③ ‘MSU’와 ‘SPORTS’의 글자체를 일반적으로는 사용되지 아니하는 특이한 모양의 글자체로 바꾸어 표현하고 있으며, ④ 특히 ‘MSU’와 ‘SPORTS’ 부분을 세로 또는 가로로 나열함에 있어서 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용하고 있는데, 이는 원고의 비교대상상표 2, 3, 4, 6과 동일한 형태에 가까운 방향으로 변경된 것이다. 특히 실사용상표 2, 3, 4는 위 네 가지 변형을 다 채택하여 변용의 정도가 지나쳐 이 사건 등록상표의 통상의 사용범위 내에서 변경이 이루어진 것으로 볼 수 없어, 상표법 제73조 제1항 제2호가 정하는 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당하고, 이에 반하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다. 
 (나) 동일한 지정상품에 사용되었는지 여부
 실사용상표 1 내지 6이 이 사건 등록상표의 지정상품인 보스톤백, 캐디백에 사용된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 
 (2) 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동의 우려가 있는지 여부
 (가) 원고의 비교대상상표 1 내지 7의 사용
 갑 제3호증, 갑 제10호증의 1 내지 10, 갑 제11호증의 1 내지 10, 갑 제12호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 1996. 12. 26. 스포츠 의류용품, 신발, 악세사리, 수출입 제조 판매업 등을 목적으로 앰유에스코리아 주식회사를 설립하여, 그 무렵부터 일본의 의류디자이너 소외인의 ‘MIEKO UESAKO SPORTS’ 관련 상표 등을 사용한 골프 의류 및 용품(캐디백, 보스톤백, 골프화, 헤드 커버 등 일체) 관련 사업을 국내에서 단독으로 수행하여 왔는데, 구체적으로, 원고는 골프 관련 제품 중 의류상품은 위 디자이너가 부사장으로 있는 일본국 소재 가부시키가이샤 쭈안도안으로부터 수입하여 국내에서 판매하고, 의류를 제외한 나머지 골프 용품 일체는 원고가 이 사건 등록상표들을 비롯한 다수의 관련 상표가 부착된 상품을 생산하여 국내에 판매함과 동시에 가부시키가이샤 쭈안도안울 통하여 일본에 수출하여 온 사실, ② 원고는 2009. 6. 18. 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고 소유의 상표권 일부(비교대상상표 6, 7을 포함한 등록상표로 그 지정상품은 편차가 있지만 대체로 상품류 구분 제28류를 제외한 나머지 상품), 백화점 영업권 및 매장의 시설장치, 의류재고품(2006년~2009년)을 양도하고, 피고는 원고에게 상표권의 이전대가로 17억 원, 영업시설의 인수대가로 3억 원, 재고상품의 인수대가로 33억 원 도합 55억 원을 지급하기로 약정한 사실 ③ 원고는 1997년경부터 골프의류를 수입·판매하고, 캐디백, 보스톤백을 생산·판매하여 왔는데, 그 중 2006. 1. 1. 년경부터 2012. 3. 19.까지 비교대상상표 1 내지 6을 사용하여 판매한 캐디백 및 보스톤 백의 소비자가격이 도합 8,466,100,000원(= 품번 MUHB741 합계 387,828,000원 + 품번 MUCB705 합계 1,658,800,000원 + 품번 MUCB002 합계 556,050,000원 + 품번 MUCB907 합계 2,067,700,000원 + 품번 MUCB804 합계 1,458,280,000원 + 품번 MUCB701 합계 1,483,602,000원 + 품번 MUCB706 합계 853,840,000원)에 달하고, 백화점 등 약 45개의 매장 이상에서 판매되고 있는 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 원고가 이 사건 심판을 청구한 2011. 3. 18.에는 원고가 캐디백과 보스톤백에 사용하는 비교대상상표 1 내지 6은 수요자들인 골퍼들에게 상당한 정도로 알려져 있었던 사실이 인정된다. 
 (나) 실사용상표 2, 3, 4와 비교대상상표 1 내지 6의 유사여부
 먼저, 비교대상상표 3이 식별력이 있는 표장인지 여부에 관하여 살피건대, 비교대상상표 3은 도안화된 ‘m·u’와 도안화된 ‘SPORTS'가 결합된 형태로, ‘m·u’는 비록 알파벳 ‘m’과 알파벳 ‘u’가 ‘·’를 사이에 두고 결합된 형태로 호칭만으로 보아서는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다고 할 것이나, 비교대상상표 3에서는 위 각 문자가 도안화되고, 상하로 배열함에 있어 두 문자를 반대방향으로 살짝 기울여 배열하고 있어서, 결국 외관과 호칭, 관념을 종합하여 살펴보면 간단하고 흔히 있는 표장으로 식별력이 없다고 단정할 수 없고, ‘SPORTS'도 골프용품에 있어 관용하는 명칭으로 일반적으로는 식별력이 없다고 할 수 있으나, 비교대상상표 3에서는 각 구성문자를 모두 도안화하고, 상하로 배열함에 있어서 각 문자를 좌우로 살짝 기울이고 있으며, 특히 ’S‘ 는 좌측, ’P‘는 우측, ’O‘는 좌측, ’R‘도 좌측, ’T‘는 우측, ’S'는 중간에 각 배치함으로써, 전체적으로 볼 때 외관에 특이성이 있어서 단순히 관용하는 명칭으로 식별력이 전혀 없는 표장이라고 할 수 없다. 설령, 위 ‘m·u’가 간단하고 흔히 있는 표장으로, ‘SPORTS'가 관용하는 명칭으로 모두 식별력이 없다고 하더라고, 이러한 경우에는 ‘m·u SPORTS'를 전체로서 보아 식별력 유무를 판단하여야 할 것인바, 앞서 본 각 문자의 도안화 정도, 문자들의 배열의 특이성을 고려할 때 비교대상상표 3은 식별력이 없는 상표라고 할 수 없다. 
 다음으로, 실사용상표 2, 3, 4와 비교대상상표 3이 유사한 표장인지 살피건대, 실사용상표 2, 3, 4는 비교대상상표 3의 ‘·’에 해당하는 부분이 없고 대응하는 위치에 ‘S'가 있으나, ’S'를 다른 문자보다 작게 사용하여(특히 실사용상표 2는 현저하게 작게 사용하여 다른 문자에 비하여 눈에 잘 띄지 않는다) 다른 문자들에 비하여 외관상 식별력이 떨어지게 표현하였고, 그 구성문자들을 대응되는 비교대상상표 3의 각 문자와 동일하게 도안화 하였으며, 'msu’ 부분을 ‘SPORTS'부분에 비하여 크게 표시하여 두드러지게 표현하였고, 특히 실사용상표 2는 ‘SPORTS'부분의 배열을 비교대상상표 3과 마찬가지로 ’S‘는 좌측, ’P‘는 우측, ’O‘는 좌측, ’R‘도 좌측, ’T‘는 우측, ’S'는 중간에 각 배치하였는바(이러한 불규칙성의 일치는 흔히 생기는 일이 아니다), 실사용상표 2, 3, 4와 비교대상상표 3은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하였을 때 그 외관이 근사하고, 그 호칭이나 관념은 이러한 외관 유사를 극복할 수 있을 정도로 현저하게 다르지 않아 수요자의 입장에서 상품출처의 혼동을 가져올 수 있어 유사하고 할 것이다. 
 (다) 실사용상표 2, 3, 4의 사용상품과 비교대상상표 3의 사용상품의 관련성 
 실사용상표 2, 3, 4가 사용된 상품은 캐디백, 보스톤백으로 비교대상상표 3이 사용된 상품인 캐디백, 보스톤백과 동일한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 
 (라) 상품출처의 혼동 우려 여부
 이상에서 살펴본 바를 종합하면, 피고가 원고의 사용상표인 비교대상상표 3과 유사한 실사용상표 2, 3, 4를 원고가 비교대상상표 3을 사용하는 캐디백, 보스톤백에 사용하면, 피고가 단순히 이 사건 등록상표를 사용함으로써 당연히 발생하는 출처혼동의 우려를 넘어서 그 상품이 원고의 업무와 관련된 상품이 아닌지 그 출처에 대해 오인 혼동될 우려가 있는 것으로 인정된다.
 (3) 피고의 고의 여부
 당사자 사이에 다툼이 없는 바와 갑 제6호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2009. 6. 18. 피고에게 그 소유의 등록상표권 일부를 양도하고, 피고에게 비교대상상표 1 내지 7이 사용된 캐디백, 보스톤백 등 골프용품을 공급하기로 약정한 사실, 원고와 피고는 2010년경부터 캐디백, 보스톤백 등 원고가 피고에게 공급하는 물품의 공급가격과 최고구매수량에 관하여 다툼이 생겼고, 이에 피고는 원고의 브랜드인 MU SPORTS와 자매브랜드 형식의 MSU SPORTS 브랜드를 제작하여 사용하게 된 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 피고는 원고가 실사용상표 3을 캐디백, 보스톤백에 사용하고 있었던 사실을 알았고, 이 사건 등록상표를 실사용상표 2, 3, 4와 같이 변경하여 캐디백, 보스톤백에 사용할 경우 소비자들이 원고의 업무와 관련된 상품이 아닌지 그 출처에 관하여 오인, 혼동할 우려가 있음을 인식하였던 것으로 보인다. 
 (4) 소결론
 따라서, 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표 2, 3, 4를 그 등록상품인 캐디백, 보스톤백에 사용함으로써 수요자인 골퍼로 하여금 실사용상표 2, 3, 4와 유사한 비교대상상표 3을 캐디백, 보스톤백에 사용하는 원고의 업무와 혼동을 생기게 하였고, 이는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.
 3. 결론
 그렇다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하여 그 등록의 취소를 면할 수 없다 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 부당하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.
 [별지 생략]

판사 변현철(재판장) 곽부규 이다우