정정무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2020.08.27 / 시행일:

【원고, 피상고인】 코웨이 주식회사 (소송대리인 변호사 장덕순 외 7인)
【피고, 상고인】 청호나이스 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허4716 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】상고이유를 판단한다.
 1. 정정의 요건과 관련하여 청구범위 해석 및 뒷받침 요건 충족 여부에 대하여
 가. 특허의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결 등 참조).
 한편 특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 입장에서 청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).
 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 1) 청구범위 중 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단의 해석
 가) 명칭을 ‘하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있는 냉온정수시스템 및 장치’로 하는 이 사건 특허발명(2017. 1. 17. 특허심판원 2016정119호로 정정된 것, 이하 ‘이 사건 정정발명’이라고 한다)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라고 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단을 구성요소로 포함하고 있다.
 나) 위 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단은 그 문언만 보았을 때는 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 후 그중 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는’ 수단도 포함한다고 볼 여지가 있다. 그러나 이 사건 제1항 정정발명은 그 청구범위에서 냉수탱크를 물받이의 직하방에 위치시키고, 물받이에서 제빙되어지지 못한 냉수는 물받이에서 ‘곧바로’ 냉수탱크로 이동하는 것으로 한정하고 있다. 위와 같은 물받이와 냉수탱크의 위치관계 및 냉수의 이동 경로에 비추어 보면, ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 후 그중 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는’ 수단은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단에 포함된다고 보기 어렵다.
 2) 뒷받침 요건 충족 여부
 가) 이 사건 정정발명의 명세서에는 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단에 관하여 ‘이와 같이 탈빙이 완료된 이후에는 … 물받이가 원위치되면 물받이의 전단에 절첩 가능하게 장착된 그릴이 홈을 가진 슬라이드판 위에 탈빙된 얼음을 전방으로 밀어내면서 슬라이드판의 홈을 통해서 일정량의 얼음이 냉수탱크로 떨어져 냉수의 온도를 저온으로 유지시키고 나머지 얼음들은 슬라이드판의 전방으로 밀어내 배출구를 통하여 냉수탱크의 하단에 위치되어진 얼음저장고에 떨어뜨린다’고 기재되어 있다. 또한 도면 4A는 ‘탈빙된 얼음의 일부가 냉수탱크로 유입됨을 나타낸 개략도’이고, 도면 4B 내지 4D는 ‘탈빙된 얼음이 얼음저장고로 이동되는 상태도’이다.
 나) 이와 같은 명세서 기재 및 도면에 의하면, 발명의 설명에서 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 구체적인 기술적 수단을 명확히 언급하고 있으므로, 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 보았을 때 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단에 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있고, 발명의 설명에 개시된 구체적 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장하거나 일반화할 수 있는 경우에 해당한다.
 다. 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘탈빙된 얼음을 얼음저장고 및 냉수탱크로 보내는’ 수단이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 보아 이 사건 제1항 정정발명이 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였다. 
 이러한 원심판결에는 청구범위 해석, 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건 및 정정의 요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
 2. 이 사건 제9항 정정발명의 진보성 부정 여부에 대하여
 가. 발명의 진보성 유무를 판단할 때는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조).
 나. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.
 1) 이 사건 제9항 정정발명과 선행발명 1은 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기를 통하는 통상의 냉동사이클을 전제로 하나의 증발기를 이용하여 얼음과 냉수(선행발명 1은 전해수와 전해얼음)를 동시에 공급하는 장치이고, 제빙에 사용된 냉수가 냉수 저장탱크로 이동하여 다시 제빙용 냉수로 순환 사용되는 냉수 순환구조도 동일하다. 다만 선행발명 1은 유하식(流下式) 제빙방식을 택한 반면, 이 사건 제9항 정정발명은 침지식(浸漬式) 제빙방식을 택하고 있다(차이점 1). 또한, 이 사건 제9항 정정발명은 ‘물받이의 회전 시 연동되어 탈빙되어진 얼음을 얼음저장고로 이송토록 물받이의 일측에 구비되고, 물받이와 사이에는 냉수가 통과하는 공간이 있는 그릴’을 구성으로 하는 반면 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성이 없다(차이점 2).
 2) 한편 위 차이점 1인 침지식 제빙방식은 선행발명 2에 나타나 있고, 이 사건 제9항 정정발명의 ‘그릴’은 선행발명 2의 ‘얼음삽판’에 대응된다. 
 3) 이 사건 특허발명 출원 당시인 2005. 10. 21.경에는 유하식 제빙방식과 침지식 제빙방식은 이미 널리 알려져 있었고, 통상의 기술자들은 만들고자 하는 장치의 특성에 따라 각 제빙방식의 장단점을 고려하여 선택·사용할 수 있었던 것으로 보인다. 
 4) 그러나 다음과 같은 점에서 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어렵다. 
 가) 유하식 제빙방식의 경우 냉수가 제빙판을 흐르며 제빙이 이루어져 제빙되지 않은 냉수가 지속적으로 조금씩 아래로 떨어지므로 제빙부의 하부에 얼음은 통과할 수 없으면서 냉수를 받아내어 이를 저수탱크로 이동시키기 위한 구성을 두게 된다. 선행발명 1의 ‘집수탱크 및 집수탱크와 물저장부를 연결하는 수직의 연락관 구성’이 그것이다. 반면, 침지식 제빙방식의 경우 물받이에 제빙원수를 담아 제빙원수에 침지된 침지부에 얼음이 형성되도록 하는 방식이어서, 제빙이 된 후 물받이에 남은 다량의 냉수를 비웠을 때 이를 받아 내 처리할 구성이 필요하다.
 이런 점에서 제빙부가 유하식인지 침지식인지에 따라 제빙부 이외의 구성 및 각 구성들의 위치관계 역시 제빙부와 유기적으로 결합되어 결정된다. 통상의 기술자의 입장에서 유하식 제빙방식을 침지식 제빙방식으로 교체하려면, 단지 유하식 제빙장치의 제빙부를 침지식 제빙부로 교체하는 것에서 더 나아가 통상은 냉수 저장탱크의 위치나 냉수와 얼음의 구체적 이동경로와 관련된 구성들 역시 이에 맞게 유기적으로 변경하게 될 것이다. 통상의 기술자의 입장에서 유하식 제빙방식을 택한 장치에서 제빙부만을 침지식으로 교체하고 그 외 구성은 기존의 유하식 제빙부에 따른 것을 그대로 사용하는 것은 생각하기 쉽지 않아 보인다.
 나) 또한, 선행발명 1에 얼음과 냉수가 분리되어 이동하고 냉수가 물받이의 직하방에 위치한 냉수탱크로 이동하는 구성이 개시되어 있지만, 유하식 제빙방식을 전제로 한 선행발명 1의 집수탱크 및 집수탱크와 물저장부를 연결하는 수직의 연락관과 같은 구성들을 그대로 두거나 일부 변경한 것만으로는 이 사건 제9항 정정발명과 같이 냉수와 얼음이 분리되어 냉수는 냉수탱크로 이동하는 구성과 같은 효과를 얻기 어렵다.
 다) 나아가, 이 사건 제9항 정정발명의 ‘그릴’은 물받이 회전 시 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하면서, 그릴과 물받이 사이에 냉수가 통과하는 공간을 통해 냉수는 물받이 직하방에 위치하는 냉수탱크로 이동하도록 하는 기능을 한다. 
 그런데 침지식 제빙방식에 관한 선행발명 2는 물받이와 ‘그릴’에 대응되는 ‘얼음삽판’ 사이의 틈으로 일부 냉수가 흐른다고 하더라도 제빙되고 남은 대부분의 냉수는 얼음과 함께 얼음저장실로 이동하였다가 얼음저장실 저부의 누수판, 관통공을 거쳐 물저장실 내로 진입하고, 다시 펌프를 통해 물받이로 순환하는 경로를 채택하고 있을 뿐, 냉수와 얼음이 탈빙 단계에서 분리되어 얼음은 얼음저장고로 냉수는 냉수탱크로 이동하는 구성을 개시하고 있다고 볼 수 없다.
 5) 이와 같은 선행발명들의 구성과 얼음 및 냉수의 순환 경로를 보았을 때, 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 정정발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 이 사건 제9항 정정발명과 같이 침지식 제빙부를 전제로 냉수탱크를 물받이의 직하방에 위치시키고 탈빙된 얼음과 물받이에 남은 냉수를 분리하여 각각 얼음저장고와 냉수탱크로 이동시키는 구성을 쉽게 도출할 수 없다고 할 것인데, 이러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 않는다. 
 다. 그럼에도 원심은 선행발명 1, 2를 결합하여 이 사건 제9항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있으므로 이 사건 제9항 발명은 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였다.
 이러한 원심판결에는 정정의 요건과 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
 3. 결론
 그러므로 피고의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박상옥(재판장) 안철상 노정희(주심) 김상환

[1] 특허발명의 내용을 확정하기 위한 특허청구범위의 해석 방법 및 이러한 법리는 특허출원된 발명의 청구범위가 이른바 ‘기능적 표현’으로 기재된 경우에도 마찬가지인지 여부(적극)
[2] 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정 취지 / 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하는지 판단하는 기준 및 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 경우
[3] 발명의 진보성 유무를 판단하는 방법 / 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)