거절결정(상)[이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부가 문제된 사건] (특허, 대법원)
공포일: 2024.10.25 / 시행일:

【원고, 상고인】 ○○식품 주식회사 (소송대리인 변호사 김용덕 외 3인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2023. 8. 31. 선고 2022허6471 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다. 

【이 유】 상고이유(제출기간이 지난 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 
 1. 제1부터 제5까지의 상고이유에 관하여
 가. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’)(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 등 참조).
 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 
 1) 이 사건 출원상표의 표장은 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147415783"></img>"이고 지정상품은 ‘탄산수’이다. 위 표장은 ① "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147415785"></img>" 부분(이하 ‘VICTORIA 부분’이라 한다), ② ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147428747"></img>’ 부분(이하 ‘빅토리아 부분’이라 한다) 및 ③ "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147415787"></img>" 부분(이하 ‘도형 부분’이라 한다)으로 구성되어 있다. 
 2) ① VICTORIA 부분은 주변이 어두운 푸른색 바탕에 다소 도안화된 흰색의 굵은 글자체로 쓰여 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중이 낮지 않으며, 여성의 이름 정도로 관념할 수 있어 지정상품과의 관계에서 식별력을 가진다. 제출된 자료만으로 ‘VICTORIA’가 일반 수요자에게 즉각적으로 ‘빅토리아 폭포’를 직감하게 할 정도로 널리 알려진 현저한 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘VICTORIA’ 부분을 포함하는 상표가 이 사건 출원상표의 지정상품인 탄산수와 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록 또는 출원공고되어 있다고 볼 수 없어, VICTORIA 부분의 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없다. ② 도형 부분은 주변이 어두운 푸른색 바탕에 흰색의 물줄기 또는 폭포 등을 독특하게 형상화한 부분이 서로 대비를 이루어 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중이 상당히 높으며, 물줄기 또는 폭포가 공기방울 및 거품과 함께 나타나 있는 정도로 관념할 수 있을 뿐 지정상품의 용도나 성질 등을 직감하게 하는 것으로 단정할 수 없어, 도형 부분 역시 지정상품과의 관계에서 식별력을 가진다. ③ 빅토리아 부분은 회색의 작은 글자체로 쉽게 눈에 띄지 않게 쓰여 있고 전체 상표에서 차지하는 비중이 낮아, 지정상품과의 관계를 고려하더라도 VICTORIA 부분과 도형 부분에 비해 일반 수요자에게 강한 인상을 주지 못한다. ④ 한편 VICTORIA 부분, 도형 부분은 각각 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 모두 이 사건 출원상표의 요부에 해당한다. 이들이 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 보기 어렵고 각각의 식별력이 상대적으로 우위에 있다고 볼 수도 없다. 
 3) 원심 판시 선등록상표 1의 표장은 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147428745"></img>"이고 지정상품은 ‘탄산수 등’이다. 이 사건 출원상표의 요부 중 VICTORIA 부분과 선등록상표 1을 대비하면, 양 상표는 글자체, 색상, 도안화의 정도, 철자의 구성 등에 차이가 있지만, 모두 굵은 글자체로 되어 있고 전체 글자 중 세 번째 글자만이 ‘C’와 ‘T’로 달라 외관의 차이가 크지 않다. VICTORIA 부분은 ‘빅토리아’로 호칭되고, 선등록상표 1은 ‘비토리아’ 또는 ‘’로 호칭될 것이어서, 양 상표는 네 음절 중 첫음절에서 다소 차이가 있을 뿐 전체적으로 호칭이 유사하다. VICTORIA 부분은 여성의 이름 정도로 관념할 수 있고 선등록상표 1은 일반 수요자에게 별다른 관념을 형성할 것으로 보이지 않아 양 상표의 관념을 대비할 수는 없다. 그러나 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 표장이 서로 유사하다. 나아가 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 1의 지정상품은 모두 ‘탄산수 등’으로 동일·유사하다. 
 4) 결국 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는 상표이므로 상표등록을 받을 수 없다.
 다. 원심은 이 사건 출원상표와 원심 판시 선등록상표들을 전체로서 대비한 뒤 도형과 색상의 유무, 글꼴 등 외관상 큰 차이가 있고 관념은 서로 대비할 수 없거나 유사하지 않다고 하면서도 호칭이 유사하다는 이유로 유사한 상표에 해당한다고 판단하였다. 원심이 든 대법원 97후3050 판결과 대법원 2004후2628 판결은 문자상표의 유사 여부를 판단하는 기준에 관한 것으로서, 문자와 도형이 결합된 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하면서 원용하기에 적절하지 않고 원심의 이유 설시에도 다소 미흡한 부분이 있으나, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 원심의 결론은 정당하다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 결합상표 등 상표의 유사 판단, 결합상표와 문자상표의 구분, 다수 등록·출원된 상표의 식별력, 현저한 지리적 명칭의 판단 등에 관한 법리를 오해하고 판례를 위반하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
 2. 제6 상고이유에 관하여
 가. 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다. 이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다. 
 나. 원심은 그 판시와 같은 이유로, 원고가 제출한 2021년 수요자 인식 설문조사 결과(갑 제31호증)와 2022년 수요자 인식 설문조사 결과(갑 제30호증)(이하 모두 ‘이 사건 설문조사’라 한다)는 조사 대상자 선정의 타당성에 의문이 있고 조사 문항의 상표 제시 방식이나 구성 또한 적절하지 않아 신뢰성이 떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵다고 판단하였다. 
 다. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 
 원심의 이유설시 중 조사 대상자 선정이 타당하지 않다거나 이 사건 설문조사의 2022년 조사 문항이 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되었다고 판단한 일부 근거 부분은 적절해 보이지 않는다. 그러나 이 사건 설문조사의 2022년 조사 문항 중 A2부터 A5까지의 문항이 두 상표를 동시에 제시하면서 상표의 유사 여부를 직접 질문하는 방식을 채용한 것은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않고, 문항별로 조사 대상자가 고를 수 있는 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있는 등 그 조사 문항의 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기는 어렵다. 결국 이 사건 수요자 인식 설문조사 결과에 대한 원심의 증명력 판단이나 이에 기초한 사실인정이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어났다고 할 수 없다. 원심의 결론은 정당하고 상고이유 주장과 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
 3. 결론
 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 신숙희(재판장) 노태악(주심) 서경환 노경필

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표의 유사 여부를 판단하는 방법 / 상표의 구성 부분 중 요부가 있는 경우, 상표의 유사 여부를 판단하는 방법
[2] 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력을 판단하는 방법 및 이때 법관이 고려하여야 할 사항
[3] 특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147415783"></img>"에 대하여 ‘타인의 선등록상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147428745"></img>"와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’는 이유로 상표등록 거절결정을 한 사안에서, 위 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는 상표이므로 상표등록을 받을 수 없고, 甲 회사가 제출한 수요자 인식 설문조사 결과는 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기 어려우므로, 증거로서 채용하기 어렵다고 한 원심판단이 정당하다고 한 사례

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’).
[2] 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다. 이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.
[3] 특허청 심사관이 甲 주식회사의 출원상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147415783"></img>"에 대하여 ‘타인의 선등록상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=147428745"></img>"와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.’는 이유로 상표등록 거절결정을 한 사안에서, 위 출원상표의 요부 중 VICTORIA 부분과 선등록상표를 대비하면, 양 상표는 글자체, 색상, 도안화의 정도, 철자의 구성 등에 차이가 있지만, 모두 굵은 글자체로 되어 있고 전체 글자 중 세 번째 글자만이 ‘C’와 ‘T’로 달라 외관의 차이가 크지 않은 점, VICTORIA 부분은 ‘빅토리아’로 호칭되고, 선등록상표는 ‘비토리아’ 또는 ‘’로 호칭될 것이어서, 양 상표는 네 음절 중 첫음절에서 다소 차이가 있을 뿐 전체적으로 호칭이 유사한 점, VICTORIA 부분은 여성의 이름 정도로 관념할 수 있고 선등록상표는 일반 수요자에게 별다른 관념을 형성할 것으로 보이지 않아 양 상표의 관념을 대비할 수는 없으나, 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 위 출원상표와 선등록상표는 표장이 서로 유사하며, 나아가 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 모두 ‘탄산수 등’으로 동일·유사한 점에 비추어, 위 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는 상표이므로 상표등록을 받을 수 없고, 甲 회사가 제출한 수요자 인식 설문조사의 조사 문항 중 일부 문항이 두 상표를 동시에 제시하면서 상표의 유사 여부를 직접 질문하는 방식을 채용한 것은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않고, 문항별로 조사 대상자가 고를 수 있는 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있는 등 그 조사 문항의 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기는 어려운 점에 비추어, 수요자 인식 설문조사 결과를 증거로서 채용하기 어렵다고 한 원심판단이 정당하다고 한 사례.