거절사정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2002.10.10 / 시행일:

【원 고】 베 코르데스 죄엔 로젠슐렌 게엠바하 운트 콤파니 카게(W. KORDES SOHNE Rosenschlen GmbH & Co. KG)(소송대리인 변리사 안소영)
【피 고】 특허청장
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 2001. 7. 31. 2000원1335호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 [증거：갑 제1, 2호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재]
 가. 원고의 이 사건 출원발명
 (1) 원고는 1997. 9. 19. 명칭을 '플로리분다 장미식물 No.308'로 하는 이 사건 출원발명에 관하여 출원번호 1997년 (출원번호 1 생략)으로 특허출원을 하였다.
 (2) 이 사건 출원발명은 한국 특허출원번호 1996년 (출원번호 2 생략)으로 출원된 바 있는(1999. 9. 29. 출원취하) 황색 플로리분다 장미 식물 No. 966을 재배하는 과정에서 발견된 변종식물인 새로운 온실용 플로리분다 클래스의 장미식물 변종에 관한 것으로 특허청구범위는 아래와 같다(최종 보정된 것).
 "1.황색의 화사(filament), 정상조건하에서 약 35개의 꽂잎수 및 7.5∼8.5cm 직경의 평균 개화 크기를 갖는 중륜의 매우 진한 적색(RHS Red Group 59A)의 꽃을 연속적으로 대량으로 피우고, 꺽은 꽃의 화병에서의 수명은 정상적인 화병조건하에서 10일 내지 14일로 매우 길고, 가시가 적은 것을 특징으로 하는, 수분에 의해 육종되고 아접에 의해 무성번식되는 새로운 플로리분다 클래스의 온실 장미변종."
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 피고는 이 사건 출원발명의 명세서가 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위반되며, 반복재현성을 결여하고 있어 특허법 제29조 제1항에 위반되고, 그 출원전에 반포된 간행물에 기재된 내용으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 위반되어 특허를 받을 수 없다는 이유로 2000. 3. 31. 이 사건 출원발명에 대하여 거절사정을 하였다. 
 (2) 이에 원고는 특허심판원에 위 거절사정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2000원1335호로 심리하여 2001. 7. 31. 아래의 '다'항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 다. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 특허를 받기 위하여 출원발명은 당업자가 과도한 실험적 부담 없이 반복적으로 실시 가능할 정도로 발명이 개시되어야 하는데, 이 사건 출원발명의 장미식물은 한국특허출원 1996년 (출원번호 2 생략)의 "황색 플로리분다 장미 식물 No. 966"을 재배하는 과정에서 꽃의 색상에 변이가 일어난 것을 우연히 발견한 변종 식물임을 알 수 있고, 통상 자연에서 이러한 변화는 돌연변이에 의한 것으로 그 가능성을 확률적으로 말할 수 없을 정도로 희박한 것이므로, 이와 같이 우연히 발견한 식물을 고정하여 번식시킨 경우, 변이된 식물의 일부(세포, 조직 등)를 지정기탁 기관에 기탁도 하지 않은 상태에서는 동일한 식물을 당업자가 반복재현 한다는 것은 거의 불가능(출원인 스스로도 동일한 식물을 얻기 위하여는 우연이 아니면 불가능하다)하다.
 (2) 따라서 이 사건 출원발명은 반복재현성이 없는 미완성 발명에 해당되어 특허법 제29조 제1항 본문에 의거하여 특허될 수 없으며, 그 명세서도 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니한 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되어 특허될 수 없다. 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
 원고는 다음과 같이 이 사건 심결이 위법하여 취소되어야 한다고 주장한다.
 (1) 일반특허에서 발명의 정의는 특허법 제2조 제1호에서 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"으로 정의되어 있는 반면, 무성번식 변종식물에 대하여는 특허법 제31조에서 "무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다."라고 규정하고 있고, 여기서 무성적인 반복생식이란 유성번식과 대비되는 개념으로 배우자의 형성과정을 거치지 아니하고 영양체의 일부가 직접 다음 세대의 식물을 형성한다는 뜻으로 반복재현성이 있음을 의미하며, 변종식물이란 한가지 이상의 특성이 다른 식물군과 구별되고 변함없이 증식될 수 있는 것, 즉 식물의 최하 분류 단위인 종(種, species) 이하의 개념으로서 종 내에서 어떤 한가지 특성이 다르며 그 특성이 계속 전달되는 식물군을 뜻하여 신규성과 안정성을 의미하므로, 일반 특허와는 달리 식물특허에서는 무성적으로 반복 생식한다는 요건과 변종식물이라는 요건만을 충족하면 특허보호의 요건을 충족시키는 것이다. 
 (2) 육종방법에는 분리 육종, 교잡 육종, 돌연변이 육종, 배수체 육종 등이 있으며, 이 사건 출원발명은 교배육종 과정을 통하여 원하는 특성이 안정되게 발현되도록 인위적인 노력을 기울인 변종 식물의 발명이므로 이를 단순한 발견이라 할 수 없고, 육종재료로는 종자 및 화분 교배친으로 '황색 플로리분다 장미 식물 No. 966'이 사용되었으며, 교배과정으로는 수분을 이용한 것으로 기재되어 있고, 재배방법으로서 온실재배조건을 사용하였다고 기재되어 있으며, 구체적인 선발기준으로서 황색의 화사(filament)를 가진 것으로서 꽃잎수는 약 35개이고, 꽃크기는 개화크기가 7.5-8.5cm인 중륜이며, 꽃 색상은 진한 적색(RHS Red Group 59A)인 것이고, 꽃을 연속적으로 대량 피우며, 꺾은 후 화병에서의 생존 기간이 10 내지 14일인 것 등이 모두 기재되어 있는 한편, 변종 식물의 명칭, 특성, 무성번식방법, 용도가 구체적으로 기재되어 있어 발명의 완성이 확인될 뿐 아니라 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다.
 (3) 그리고 무엇보다도 무성번식 방법만 기재되어 있으면 유전형질이 동일한 개체로 반복재현할 수 있는 것인바, 이 사건 특허발명은 그 명세서에 무성번식 방법이 기재되어 있고, 그 방법에 의하여 성공적으로 동일한 변종이 번식되는 것이 기재되어 있는 것이어서 반복재현성이 있는 것일 뿐 아니라 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는 것이다.
 (4) 심결이 들고 있는 미생물 기탁제도는 미생물 자체가 실제로 존재한다는 것을 밝힘과 동시에 당업자가 그 발명의 실시를 위하여 필요한 때에는 그 미생물의 시료를 받을 수 있게 하기 위한 것으로, 미생물에 관계되는 발명의 완성을 입증하거나 재현성을 확인하는 데에 필요한 경우에만 적용되는 제도로서 무성생식 변종식물의 발명에는 적용되지 아니하며, 무성번식 변종식물의 발명의 완성은 컬러사진이나 도면, 제조방법, 특성의 기재로 충분한 것이다.
 (5) 피고의 주장과 같이 동일한 양친을 사용하여도 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 바와 같은 특성을 얻는 것이 힘들다는 것은, 동일한 양친을 통하여 얻어진 개체 사이의 끝없는 선발과정 즉, 인위적인 노력이 가하여 졌다는 뜻이며, 그것은 곧 이 사건 출원발명의 특허성을 입증해주는 것이다.
 (6) 외국의 예를 보더라도 우리 나라와 유사한 식물특허법체계를 가지고 있는 미국의 경우 피고가 주장하는 바와 같은 요건을 기재하도록 요구하고 있지 아니하며, 미국에서 특허받은 식물의 양친에 대하여 "이름 없는(unnamed)", "내가 만든(created by me)"이라고 명세서에 기재된 것이 대부분이다.
 나. 피고의 주장
 피고는 다음과 같이 이 사건 심결이 적법하다고 주장한다.
 (1) 변종식물 자체의 발명에 있어서 동일한 육종소재를 사용하여 동일한 육종과정을 반복하면 명확히 동일한 결과를 재현시킬 수 있어야 발명의 재현성의 입증된 것이라 할 수 있으며, 변종식물 자체의 발명에 있어서 단순한 발견에 해당하는 경우 특허법 제29조 제1항 본문에 의한 완성된 발명으로 볼 수 없다. 
 (2) 이 사건 출원발명의 장미 식물변종은 재배과정에서 돌연변이를 일으킨 변종을 단순히 발견한 것에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것이다. 즉, 반복재현성이란 돌연변이 장미식물 변종을 발견하는 과정과 발견된 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정 모두의 반복재현성을 의미하는바, 이 사건 출원발명은 돌연변이 장미 식물 변종을 얻는 과정에 관하여 구체적인 변이의 발생기작 및 돌연변이 변종을 얻을 수 있는 구체적인 과정에 대한 기재가 없고, 또한 재배과정에서 이러한 돌연변이를 일으킨 변종을 발견할 수 있는 가능성 역시 극히 희박하여 동일한 식물을 당업자가 반복 재현한다는 것은 거의 불가능하므로, 반복재현성이 없는 미완성발명이다.
 (3) 설령, 이 사건 출원발명이 기탁제도의 대상이 아니라고 하더라도, 변종 식물 자체의 발명에 있어서 특징되는 유전자, 특성 등의 기재 및 육종과정, 선발과정을 상세히 기재하여야 하며 이러한 기재에 의해서 당업자가 최종 식물체를 생산하는 것이 가능하여야 하는바, 이 사건 출원발명의 명세서에는 그 출발이 된 새로운 장미 식물 변종을 얻을 수 있는 위와 같은 구체적인 과정이 기재되어 있지 아니하였으므로 명세서의 기재가 불비된 것이다.
 3. 판 단
 가. 이 사건 출원발명의 요지
 이 사건 출원발명의 목적은 플로리분다 장미 식물 No. 966과 꽃의 색상을 제외하고는 모든 측면에서 동일한 플로리분다 장미 식물 No. 966의 새로운 변종을 생산하는 것인바(을 제3호증 2면), 이 사건 출원명세서에는, 이 사건 출원발명은 '황색 플로리분다 장미 식물 No. 966'을 재배하는 과정에서 Mr. Johannes Wilhelmus Maris NIJENHUIS에 의해 발견된 변종식물인 새로운 온실용 플로리분다 클래스의 장미 식물 No. 308에 관한 것이라고 기재되어 있으며(을 제3호증 2면), 'Rosa canina Inermis' 등을 대목으로 하여 아접에 의하여 무성번식시키는 것으로 기재되어 있는(을 제3호증 3면) 한편, 이 사건 출원발명의 하이브리드 티 장미 식물의 여러 가지 특성이 기재되어 있고(을 제3호증 4), 컬러 사진이 첨부되어 있으며, 발명의 효과는 매우 진한 적색(RHS Red Group 59A)의 꽃을 연속적으로 대량으로 피우고, 꺾은 꽃의 화병에서의 수명은 정상적인 화병 조건하에서 10일 내지 14일로 매우 길고, 꽃잎은 두껍고, 가시가 적으며 화탁이 극히 작은 것을 특징으로 하는, 수분에 의해 육종되고 아접에 의해 무성번식되는 새로운 플로리분다 클래스의 온실장미 식물 변종이 제공되는 것이라고 기재되어 있다(을 제3호증 8면).
 나. 이 사건 출원발명이 미완성 발명인지 여부
 (1) 관련규정
 특허법 제31조(식물발명특허)는 "무성적으로 반복생식할 수 있는 변종 식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다."라고 규정하고 있는바, 여기서 '무성적 반복생식'이라 함은 '유성생식'과 대비되는 개념으로서, 배우자의 형성과정을 거치지 아니하고 영양체의 일부가 직접 다음 세대의 식물을 형성하는 생식을 말하는 것으로, 특허법 제31조의 규정에 따라 무성생식에 의하여 유전적 특성이 유지되는 변종 식물에 관한 발명은 특허법상 특허의 대상이 된다고 할 것이다. 
 그러나 특허법 제29조 제1항 본문은 출원발명이 특허를 받기 위해서는 "산업상 이용할 수 있는 발명"이어야 한다고 규정하고 있고, 이는 특허 전반에 걸쳐 적용되는 일반규정으로서, 설령 식물 발명이 다른 분야의 발명들과 구분되는 고유한 특성을 가진다고 하더라도 그 적용을 배제하는 특별한 규정이 없는 이상 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다 할 것이다. 
 따라서 변종 식물의 발명이라도 특허법 제29조 제1항의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하기 위해서는 출원발명이 완성된 발명이어야 할 것이고, 발명으로서 완성되었다고 하려면 당업자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있어야 할 것인바, 당업자가 이 사건 출원발명을 반복하여 실시할 수 있다는 의미는 당업자가 동일한 육종소재를 사용하여 동일한 육종과정을 반복하면 명확히 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있다는 의미이고, 이러한 반복재현성을 갖기 위하여는 반드시 첫째 단계로 이 사건 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 장미의 변종식물을 얻을 수 있어야 하고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정이 모두 가능하여야만 그 목적을 달성할 수 있는 것이므로, 이 사건 출원발명이 완성된 발명으로 되기 위하여는, 위 두 단계에 모두 반복재현성이 요구되어, 먼저 첫째 단계로 당업자가 육종소재(교배친으로 선택된 변종 식물)를 사용하여 교배하는 교배친들의 개체수, 교배과정, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건, 변이개체를 선발하는 기준과 둘째 단계로 육종과정(무성생식)을 반복하면 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있는 방법이 제시되어야 할 것이다. 
 (2) 판 단
 보건대, 무성번식식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 무성적 증식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있는 것이어서, 장미의 일종인 'Rosa canina Inermis' 등을 대목으로 하여 이 사건 출원발명의 변종 식물을 아접에 의하여 무성번식시키는 과정 즉 위 둘째 단계에 있어서의 반복재현성은 인정된다고 할 것이지만, 이 사건 출원발명의 변종 식물을 얻는 위 첫째 단계에 대하여 이 사건 출원명세서에는 교배친이 '황색 플로리분다 장미 식물 No. 966'이라고 기재되어 있고, 수분에 의해 육종된다고는 기재되어 있으나, 이들을 교배시킬 경우 암수의 유전자가 합쳐지는 과정에서 무수한 변화가 일어날 뿐 아니라, 이 사건 출원명세서에는 교배된 교배친들의 개체수, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건 등 교배육종을 수행하기 위한 구체적인 사항이 전혀 기재되어 있지 아니하여 당업자가 이러한 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변종 식물을 얻을 수 있을 것이라 할 수 없어 반복재현성이 인정되지 않는다고 할 것이다.
 특히, 이 사건 출원발명의 변종 식물은 위와 같은 교배를 통하여 얻어진 '황색 플로리분다 장미 식물 No. 966'의 재배과정에서 변이가 일어난 것을 우연히 발견하여 고정한 변종 식물인바(을 제3호증, 사건 출원명세서), 통상 자연에서 발생하는 이러한 변이는 돌연변이에 의한 것으로 그 발현 가능성이 확률적으로 말할 수 없을 정도로 희박하므로, 이 사건 출원발명은 어느 모로 보나 반복재현성이 인정되지 않는다.
 다. 이 사건 출원발명이 기재불비에 해당하는지 여부
특허법 제42조 제2항은 "특허출원서에는 '1. 발명의 명칭, 2. 도면의 간단한 설명, 3. 발명의 상세한 설명, 4. 특허청구의 범위'를 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다."고 규정하고 있고, 그 제3항은 "제2항 제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바, 이는 당업자가 당해 발명을 명세서 기재에 기하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도의 설명이 필요하다는 의미로서( 대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결 참조), 위 규정 역시 앞서 본 특허법 제29조 제1항과 마찬가지로 특허 전반에 걸쳐 적용되는 일반 규정으로서 그 적용을 배제하는 특별한 규정이 없는 이상 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다 할 것이다. 
 따라서 장미의 변종식물에 관한 이 사건 출원발명의 경우, 첫째 단계로 이 사건 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 장미의 변종식물을 얻을 수 있고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정이 모두 명세서에 기재되어야 할 뿐 아니라, 발명의 상세한 설명에는 특징되는 유전자, 변종 식물의 특성, 육종과정 및 선발과정 등이 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있어야 할 것인데 위와 같은 과정에 대한 아무런 기재가 없음은 앞서 본 바와 같다.
 라. 소결론
 그렇다면 이 사건 출원발명은 반복재현성이 없으므로 출원 당시에 완성된 발명이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배될 뿐 아니라, 그 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항에 위배되어 특허받을 수 없는 것이다. 
 마. 원고의 그 밖의 주장에 관한 판단
 원고는 우리 나라와 유사한 식물특허법체계를 가지고 있는 미국의 경우 무성생식 식물의 양친에 대하여 "이름 없는(unnamed)", "내가 만든(created by me)"이라고 명세서에 기재하는 것만으로 특허요건을 갖춘 것이라고 주장하나, 특허완성 여부나 특허출원 명세서의 기재 요건은 법제가 다른 외국과는 별도로 우리 특허법에 따라 독립적으로 판단되어지는 것이고, 다른 나라의 특허등록례에 구애받을 것은 아니며, 나아가 설령 다른 나라에서 동일한 내용의 출원이 특허등록되었다고 하여 반드시 우리 나라에서도 특허등록되어야 한다고 할 수도 없는 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

판사 조용호(재판장) 유영일 박성수

[1] 식물발명에 있어서 완성의 요건 및 특허출원 명세서의 기재 정도
 [2] 장미의 변종 식물인 출원발명은 반복재현성이 없으므로 출원 당시에 완성된 발명이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배될 뿐 아니라, 그 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항에 위배되므로 특허받을 수 없다고 한 사례

[1] 특허법 제31조가 규정하는 변종 식물의 발명도 반복재현성을 가져야만 발명이 완성된 것이고 그러기 위하여는 첫째 단계로 출원발명의 특징을 가진 돌연변이가 일어난 변종식물을 얻을 수 있어야 하고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정에 모두 반복재현성이 요구되므로, 먼저 첫째 단계로 당업자가 육종소재(교배친으로 선택된 변종 식물)를 사용하여 교배하는 교배친들의 개체수, 교배과정, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건, 변이개체를 선발하는 기준과 둘째 단계로 육종과정(무성생식)을 반복하면 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있는 방법이 제시되어야 한다. 
 [2] 장미의 변종 식물인 출원발명은 반복재현성이 없으므로 출원 당시에 완성된 발명이 아니어서 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배될 뿐 아니라, 그 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항에 위배되므로 특허받을 수 없다고 한 사례.