특허권침해금지 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2006.05.24 / 시행일:

【원고, 항소인】 유나이티드 컬러 매뉴팩쳐링, 인코퍼레이티드(소송대리인 변호사 주한일외 2인)
【피고, 피항소인】 오리엔트화학 주식회사(소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김용직외 3인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2004. 11. 19. 선고 2003가합96420 판결
【변론종결】2006. 4. 19.
【주 문】
1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지 : 피고는 별지 제1목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나, 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 별지 제1목록 기재 제품의 완제품 및 반제품 일체를 폐기하라. 
2. 항소취지 : 제1심 판결을 취소하고, 위 청구취지와 같은 판결을 구한다.
【이 유】1. 기초사실
 다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1, 2, 7, 8호증, 을 제1, 2, 3, 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.
 가. 원고는 명칭을 ‘유기 제품들을 마킹하거나 태깅하기 위한 방향족 에스테르(Aromatic Ester For Marking Or Tagging Organic Products)’로 한 발명에 관하여, 1999. 6. 30.자 미합중국 특허출원(출원번호 09/343,467)을 우선권 주장의 기초로 하여 2000. 6. 30.자로 특허협력조약에 의하여 미합중국에서 국제특허출원을 한 후(국제출원번호 PCT/US2000/18062), 2001. 7. 11. 국내 단계에 진입하여 우리나라 특허청에 번역문을 제출하였다(출원번호 제2001-7008772호, 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다). 
 나. 특허청은 2002. 4. 25. 원고에게 이 사건 출원발명에 관한 등록 거절이유를 밝히고, 이에 대한 원고의 의견을 제출할 것을 통지하였고, 원고는 2002. 8. 26. 명세서 등을 보정하였으며, 2002. 11. 4. 위와 같이 보정된 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)이 특허번호 제0361255호로 등록되었다.
 다. 이 사건 특허발명은 석유 연료들 또는 용매들과 같은 여러 가지 제품들을 마킹 또는 태깅하는데 유용한 무색 또는 본질적으로 무색인 화합물 및 그와 관련된 조성물들 및 방법들에 관한 것으로서, 그 특허청구범위는 별지 제2목록 기재와 같고, 핵심물질인 화합물은 특허청구범위 제9항에 아래와 같이 화학식으로 표시된 오르토-크레졸프탈레인 부티릴 에스테르(이하 ‘이 사건 원고 화합물’이라 한다)이다.

 라. 피고는 2001. 6. 13. 명칭을 ‘석유 제품용 식별제, 이를 이용한 석유제품의 표지 및 검출방법’으로 한 발명(이하 ‘피고실시발명’이라 한다)을 특허출원하였고, 피고실시발명이 2003. 9. 3. 특허번호 제0398506호로 등록되었다.
 마. 피고실시발명은 석유 제품을 식별제로써 표지하고 석유 제품 중의 이러한 식별제를 검출하는 방법에 관한 것으로, 그 특허청구범위는 별지 제3목록 기재와 같고, 핵심물질인 화합물은 아래와 같이 오르토-크레졸프탈레인 헥사노일 에스테르(이하 ‘이 사건 피고 화합물’이라 한다)이다.

2. 당사자들의 주장
 가. 원고의 주장
 이 사건 특허청구범위 제9항의 권리범위는 이 사건 원고 화합물의 균등물에 대하여도 미치는바, 이 사건 피고 화합물은 이 사건 원고 화합물의 균등물에 해당하고, 이 사건 피고 화합물이 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아니므로, 피고가 이 사건 피고 화합물을 포함하는 석유류 식별제를 생산하는 것은 이 사건 특허발명을 침해하는 것이다.
 나. 피고의 주장
 출원경과 금반언의 원칙에 따라 이 사건 특허발명의 권리범위는 이 사건 원고 화합물에 한정된 것으로 해석하여야 하므로, 원고는 이 사건 피고 화합물이 이 사건 원고 화합물의 균등물에 해당함을 이유로 이 사건 특허발명의 침해를 주장할 수 없다.
3. 판 단
 이 사건 특허발명의 출원과정에서 이 사건 피고 화합물이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부에 관하여 살펴본다.
 일반적으로 ① 침해대상물이 특허발명의 일부 구성요소를 치환 내지 변경한 경우라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, ② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 경우에는 균등에 의한 침해를 구성하게 되는 것이지만, ④ 침해대상물이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각할 수 있었던 기술에 해당하거나, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상물의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 균등침해를 구성하지 않는 것이고, 또한 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).
 갑 제15, 17호증, 을 제2, 3, 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원발명은 별지 제4목록 기재 화학식(이하 ‘보정 전 화학식’이라 한다)으로 표기되는 화합물에 관한 특허청구범위 제1항 내지 제8항, 유기용매, 보정 전 화학식의 화합물 하나 이상을 5 - 50중량% 포함하는 용액에 관한 특허청구범위 제9항 내지 제12항, 보정 전 화학식의 화합물과 색상 발현 시약인 4급 알킬 암모늄 수산화물을 석유제품 등에 넣어 유기제품을 확인하는 방법에 관한 특허청구범위 제13항 내지 제18항으로 이루어진 사실, 특허청은 2002. 4. 15. 이 사건 출원발명에 대하여, ① 특허청구범위 제1항 내지 제8항은 보정 전 화학식으로 표시된 화합물에 관한 것이나, 발명의 상세한 설명에 보정 전 화학식으로 표시되는 화합물의 생성확인 자료(핵자기공명분석치 등)가 객관적·구체적으로 제시되어 있지 않아 그 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되었다고 볼 수 없어 위 청구항들은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, 그 결과 보정 전 화학식으로 표시되는 화합물을 전제로 하여 청구하고 있는 특허청구범위 제9항 내지 제18항 역시 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않고, ② 특허청구범위 제1항, 제9항, 제13항은 다수의 치환기를 갖는 화학식Ⅰ의 화합물 또는 그에 관한 용액 및 방법을 청구하고 있으나, 실시예가 하나뿐인 점에 비추어 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않게 너무 넓게 기재되어 있어특허법 제42조 제3항 내지제4항의 요건을 충족하지 못하고, ③ 별지 제5목록 제1항 내지 제3항 기재 문헌에 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 하나인 페놀프탈레인디부티레이트, 페놀프탈레인디아세테이트, 4,4‘,4“-트리스(아실옥시)트리틸하이드록시드가 개시되어 있고, 별지 제5목록 제4항 기재 문헌에는 보정 전 화학식으로 표기되는 석유제품 마커(Marker)들이 개시되어 있으므로, 특허청구범위 제1항 내지 제8항은 진보성이 없고, ④ 별지 제5목록 제4항 기재 문헌에 이 사건 출원발명에서 사용하고 있는 유기용매 및 보정 전 화학식의 화합물을 5 - 50 중량% 포함하는 용액을 개시하고 있어 특허청구범위 제9항 내지 제12항도 진보성이 없고, ⑤ 별지 제5목록 제4항 기재 문헌에 보정 전 화학식의 화합물과 색상 발현시약인 4급 알킬 암모늄 수산화물을 석유제품 등의 유기제품에 넣어 유기제품을 확인하는 방법 등이 개시되어 있어 특허청구범위 제13항 내지 제18항 역시 진보성이 없다는 점 등을 등록거절이유로 하여 원고에게 통지한 사실(을 제19호증), 원고는 위 거절이유의 통지를 받은 후 2002. 8. 26. 특허청에 제출한 명세서 등 보정서에서 이 사건 출원발명 중 특허청구범위 제9항을 제외한 나머지 청구항을 모두 삭제하고(다만, 제9항의 종속항인 제19항 내지 제26항을 신설), 특허청구범위 제9항의 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물을 이 사건 원고 화합물로 특정한 사실, 원고가 위 보정서와 함께 제출한 의견서에는 ① 이 사건 원고 화합물과 그 종속항으로 축소된 보정서의 청구범위는 기재불비 및 진보성의 거절이유를 모두 극복한 것이고, ② 특허청구범위 제9항의 화학식Ⅰ의 화합물을 실시예가 기재된 이 사건 원고 화합물로 한정하며, ③ 이 사건 원고 화합물을 제외한 나머지 특허청구범위에 대해서는 분할출원하였다는 점 등이 기재되어 있는 사실(을 제2호증), 원고는 위 보정서를 제출한 같은 날에 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 이 사건 원고 화합물을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분을 분할출원한 사실(갑 제17호증), 이 사건 원고 화합물 및 이 사건 피고 화합물은 모두 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물에 속하고, 이 사건 피고 화합물은 원고가 분할출원한 화학식의 범위에 포함되는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 원고는 이 사건 출원발명의 대상인 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중에서 이 사건 원고 화합물을 제외한 나머지 화합물들을 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하다.
 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제9항의 권리범위는 이 사건 원고 화합물만으로 한정된다고 할 것이고(나머지 청구항들도 제9항을 인용하는 종속항이거나 이 사건 원고 화합물을 포함하는 용액에 관한 것이므로, 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 이 사건 원고 화합물만으로 한정된다), 보정 전 화학식으로 표기되는 화합물 중 하나인 이 사건 피고 화합물은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다. 
4. 결 론 
 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여야 할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 이를 다투는 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 
[별지 목록 각 생략]

판사 주기동(재판장) 최재혁 구회근