정정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.10.28 / 시행일:

【원고】 주식회사 두산 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 안소영 외 3인)
【원고보조참가인】 주식회사 창우정밀화학 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 김지현 외 2인)
【피고】 쇼와덴코 가부시키가이샤 (소송대리인 변호사 정여순 외 1 인)
【변론종결】 2005. 8. 26.
【주문】
1.특허심판원이 2005. 2. 28. 2004당1939호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이유】 1. 기초사실
 [증 거 : 갑1 내지 5, 16, 17호증]
 가. 이 사건 특허발명
 피고의 이 사건 특허발명{등록번호 제187566호, 1991. 8. 19. 출원(우선권주장일 1990. 8. 20.), 1999. 1. 5. 등록}은 안경재료 또는 광디스크, 광섬유, 프리즘 등을 위한 광학재료로서 사용될 수 있는 알릴에스테르 올리고머 조성물 및 광학재료로서 용도에 가치 있는 비교적 높은 굴절률과 높은 내충격성을 가진 유기글라스에 관한 것으로서 발명의 명칭이 '알릴에스테르 올리고머 조성물 및 이들로 이루어진 광학재료용 유기글라스'인바, 그 특허청구범위(특허심판원의 2004. 7. 28.자 2003당2378호 심결에 의하여 정정되었고, 그 심결은 같은 해 8. 4. 확정되었다)는 별지 2 기재와 같다.
 나. 비교대상발명들
 (1) 비교대상발명 1
 1970. 5. 18.자 일본 특허공보(공고번호 소45-13808호, 갑16호증)에 게재된 내열성이 우수하고 엷은 빛깔인 폴리알릴폴리에스테르의 제조방법에 관한 것으로서, 2염기산디알릴에스테르를 3가 이상의 폴리올과 글리콜의 배합물 또는 이 배합물과 2염기산의 에스테르화 반응으로 제조된 폴리올폴리에스테르와 에스테르 교환 반응시키는 것을 특징으로 하고, 상세한 설명에는 폴리올 또는 폴리올폴리에스테르의 종류 및 배합량의 변화에 의해 액체 또는 고체의 폴리알릴폴리에스테르(말단에 알릴기를 갖는 폴리에스테르)를 임의로 얻을 수 있다는 기재가 있고, 또 실시예 1에서는 디알릴프탈레이트와 글리세린 및 에틸렌글리콜 등을 반응시키고 알릴알콜을 유출시킨 후 디알릴프탈레이트를 유출시킴으로써 잔류 생성물을 얻는 제조방법이 나타나 있다.
 (2) 비교대상발명 2
 1990. 5. 8. 공개되고 1998. 6. 12. 등록된 등록특허공보(등록번호 제150408호, 갑17호증)에 게재된 것으로서, 전기적 특성, 내열성 및 내충격성이 우수하고, 특정 구조식의 반복 단위와 특정의 불포화도를 갖는 디알릴테레프탈레이트계 프레폴리머 및 그 제조방법에 관한 것이며, 상세한 설명에는 그에 의하여 제조된 신규한 디알릴테레프탈레이트 프레폴리머는 적절하게 이중결합을 갖기 때문에 사용시 불포화 폴리에스테르수지 또는 디알릴프탈레이트수지와 함께 혼합될 수 있다는 기재가 있다.
 다. 이 사건 심결의 경위
 (1) 정정 심결
 피고는 이 사건 특허발명의 최초 명세서의 특허청구범위(별지 1)를 별지 2 기재와 같이 정정하여 달라는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를2003당2378호로 심리하여, 2004. 7. 28. 위 정정심판청구는 특허청구범위를 축소하는 것이고, 그로 인하여 새로운 목적, 기술적 구성 및 효과가 부가 또는 삭제되는 것으로 볼 수 없어 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 것으로 볼 수 없으며, 정정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허받을 수 없는 것으로 볼 수 없다는 이유로 이 사건 특허발명의 명세서를 별지 2 기재 특허청구범위와 같이 정정한다는 심결을 하였고, 위 심결은 같은 해 8. 4. 확정되었다.
 (2) 정정무효심판의 청구
 원고는 피고를 상대로, 이 사건 특허발명의 명세서의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하는 것이고, 정정 후의 특허청구범위는 그 실시가 불가능한 것이며, 비교대상발명 1, 2에 의하여 신규성 내지 진보성도 결여된 것이므로, 위 정정이 무효로 되어야 한다는 이유를 들어 정정무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를2004당1939호로 심리하여, 2005. 2. 28. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 라. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 ① (a)성분이 알릴에스테르 올리고머에서 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 적어도 하나의 반복 단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머로 한정되었고, ② (c)성분이 삭제되었으며, ③ 조성물의 점도범위가 200~50,000cP에서 200~5,000cP로 축소되었는데, 정정사항 ①, ③은 알릴에스테르 올리고머를 특정의 구조식으로 한정하고 있고 조성물의 점도범위를 축소하는 것이며, 정정사항 ②는 임의의 선택적 구성요소인 (c)성분을 삭제한 것이므로, 특허청구범위의 감축에 해당한다.
 (2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 (a)성분의 반복구조단위인 구조식 I 내지 III이 기재되어 있고, (c)성분은 임의의 성분으로 해석함이 상당하며, 조성물의 점도와 관련하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 '200~50,000cP(30℃), 특히 500∼5,000cP(30℃)이 되도록 조성물을 제조하는 것이 바람직하다.'고 기재되어 있고, 실시예 1 내지 10의 점도가 420 내지 1,200cP의 범위에 있는 점 등을 종합하여 보면, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위가 단순히 감축되었을 뿐이고 발명의 목적을 일탈하여 기술적 사항을 변경한 것이 아니므로, 실질적인 특허청구범위의 확장이나 변경이 야기되었다고 볼 수는 없다.
 (3) 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 점도범위 200∼5,000cP는, 원고가 제출한 증거에서 점도 10,000~20,000cP인 알릴에스테르 수지가 상업적으로 이용 가능한 광학재료용 수지로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때, 실시 불가능한 발명이 포함되어 있다고 볼 수 없고, 또 이 사건 특허발명의 명세서에 나타난 실시예 2의 조성물은 참고예 2의 조성물에 비하여 (b)성분을 더 많이 포함하고 있는 것이므로, (b)성분의 첨가와 그 효과에 대한 기재와 실험결과가 불일치하여 실시가 불가능하다고 할 수는 없다.
 (4) 비교대상발명 1, 2에는 모노머인 (b)성분을 과량 사용하여 올리고머인 (a)성분을 제조하는 과정에서 (b)성분이 일부 잔존하는 생성물이 개시되어 있기는 하나, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 이를 점도와 굴절률로써 일정한 영역으로 한정하는데 비하여, 비교대상발명 1, 2는 조성물의 물성에 대해 특별한 한정을 하지 않고 있는바, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 점도와 굴절률의 한정에 의하여 실질적으로 광학재료용 조성물의 발명으로 인정되고, 새로운 용도로 사용하기 위하여 일정한 물성을 특정하는 것 자체가 신규한 기술적 사상이라 할 것이므로, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 신규성이 있고, 또 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 알릴에스테르의 제조방법만을 개시하고 있는 비교대상발명 1, 2로부터 이를 포함한 조성물을 광학재료용으로 사용하기 위해 필요한 물성을 특정하고 이에 적합한 조성비를 도출하는 것이 용이하다고 볼 수 없으므로 진보성도 있다.
 (5) 따라서 이 사건 특허발명의 정정은구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 내지제3항의 규정을 충족하는 적법한 정정에 해당하므로, 그 정정이 무효로 되어야 한다는 원고 주장은 이유 없다.
 2. 이 사건 심결의 적법 여부
 가. 원고 및 원고 보조참가인 주장의 심결 취소사유
 (1) 이 사건 특허발명이 목적으로 하는 기술적 효과에 대한 (c)성분의 관련성, 정정 전의 특허청구범위의 (c)성분에 대한 기재 및 이 사건 특허발명의 우선권 주장경과 등에 비추어 볼 때, 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 (c)성분은 0%를 포함하지 않는 필수구성요소로 보아야 하므로, 정정에 의해 (c)성분을 특허청구범위에서 삭제한 것은 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경한 것이다.
 (2) 정정 전의 이 사건 제1항 발명에서 (a)성분인 '알릴에스테르 올리고머'는 매우 포괄적이고 총괄적인 용어이므로 그 권리범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정되어야 할 것이고, 상세한 설명에 개시된 (a)성분은 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위 중 어느 하나의 반복단위를 갖는 올리고머로 해석되어야 할 것인데, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 '하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 적어도 하나의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머'로 정정됨으로써 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 외에도 구조식 Ⅰ+Ⅱ, Ⅰ+Ⅲ, Ⅱ+Ⅲ, Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ 중 어느 하나의 반복단위를 갖는 것으로 해석되고, 이러한 혼합된 반복단위를 갖는 올리고머는 발명의 상세한 설명 및 실시예에 의해 전혀 뒷받침되지 않는 것이므로, 위 정정은 특허청구범위를 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 부분까지 실질적으로 확장 또는 변경한 것이다.
 (3) 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 점도 범위는 "200∼5,000cP"이나, 피고의 카탈로그(갑12호증)에 의하더라도 2,500cP 이상의 점도 범위는 주형중합이 어렵다고 기재되어 있고, 갑13, 14, 28호증, 갑23호증의 1 내지 4의 각 기재에 비추어 보면, 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 점도 범위는 안경렌즈를 제조하기 위해 작업성이 적당한 점도 범위도 아니므로, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 그 점도 범위에 있어서 여전히 주형중합에 적합하지 못한 실시 불가능한 발명을 포함하고 있고, 또 명세서의 실시예에 나타난 점도 범위는 420~1,200cP에 불과하므로 그 명세서가 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하였다고 볼 수 없고 특허청구범위도 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않으며, 나아가 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 그 실험 결과(갑20, 21호증)에 나타난 바와 같이 외관 균열이 없고 내충격성이 우수한 광학재료로서의 작용효과를 달성할 수 없는 미완성 발명 내지 실시 불가능한 발명을 다수 포함하고 있다.
 (4) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 의하면 이 사건 특허발명이 목적으로 하는 효과를 달성하기 위해서는 (a)성분인 올리고머가 적절한 범위의 요오드가와 분자량 등을 가지는 것이 필요한데, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 (a)성분의 요오드가와 분자량 등에 관한 한정이 없는 지나치게 포괄적인 것이므로, 그 실시가 불가능한 발명을 포함하고 있을 뿐만 아니라, 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 사항까지 포함하고 있고, 또 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하였다고 볼 수도 없다.
 (5) 실험 결과(갑20호증)에 비추어 볼 때 이 사건 특허발명의 (a), (b)성분으로 이루어진 조성물은 (b)성분의 과량 사용에 의한 열악한 내충격성을 증가시킬 수 없는 경우도 포함하고 있고 이는 (a), (b)성분과 내충격성의 관계에 관한 명세서 기재와 불일치하는 것이고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 같은 올리고머를 사용하고 있는 참고예 2와 실시예 2에서의 (b)성분의 함량은 참고예 2가 25.9중량％이고 실시예 2가 20중량％이므로, 명세서에 기재된 (b)성분의 역할에 따를 경우 실시예 2가 참고예 2보다 점도가 더 높아야 할 것인데, 실험에 나타난 점도는 참고예 2가 3,200cP이고 실시예 2가 690cP로 되어 있으므로, 명세서 기재 내용과 실제 실험 결과가 서로 불일치하고 있으며, 참고예 1 내지 5에서는 미반응 모노머를 완전히 제거한 후의 올리고머를 알릴에스테르 올리고머 A 내지 E로 명명하고 있음에도 불구하고 표 1의 참고예 1 내지 5에는 잔류 알릴 모노머 농도가 다시 기재되어 있어 이것이 무엇을 의미하는지도 명확하지 않으므로, 이 사건 특허발명의 명세서는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니한 기재불비가 있고 또 완성된 발명으로 인정할 수도 없다.
 (6) 정정 후의 이 사건 제1항 발명에 포함된 올리고머 중 구조식 Ⅱ+Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머는 반드시 구조식 Ⅰ이 포함되어 있어야 하고 구조식 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머는 3가 이상의 산과 알코올로부터 유도되는 다른 반복단위가 생겨나는 것이므로 위 올리고머들은 합성이 불가능하거나 용이하게 실시할 수 없는 것이고, 또 정정된 점도를 만족하면서 구조식 Ⅰ+Ⅱ의 반복단위를 갖는 올리고머를 포함하는 조성물은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않으며, 구조식 Ⅰ+Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머를 포함하는 조성물 중 알코올이 7가 이상이고 정정된 점도를 만족하는 조성물은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 명세서가 기재되어 있지 않다.
 (7) 비교대상발명 1의 중간 생성물인 '디알릴프탈레이트 + 폴리알릴폴리에스테르' 혼합물은 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 (b)+(a) 조성물에 해당하고, 그 조성비도 이 사건 제1항 발명의 조성비에 속하며, 점도가 다양한 물질을 모두 만들어 낼 수 있다는 기재도 있고, 비교대상발명 2의 '디알릴테레프탈레이트계 프리폴리머'는 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 (a)성분에 해당하고 그 과정에서 필연적으로 (a)+(b) 성분의 조성물이 만들어지게 되며, 비교대상발명 2의 '디알릴프탈레이트'는 이 사건 제1항 발명의 (b)성분 중의 하나이므로, 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 조성물은 비교대상발명 1, 2에 의해 이미 공지된 것이고, 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 굴절률은 이 사건 특허발명의 명세서에서 공지의 유기글라스의 굴절률로 기재된 수치(1.49∼1.50)와 중복되고, 점도 범위와 굴절률의 수치한정은 작용효과의 현저성이 없는 것으로서 임계적인 의의가 전혀 없을 뿐만 아니라, 광학재료에서 요구되는 굴절률을 확보하는 것은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 상식적인 것이므로, 정정 후의 이 사건 제1항 발명은 신규성 및 진보성이 없다.
 나. 판 단
 (1) 정정이구 특허법 제136조 제1항 제1호의 특허청구범위의 감축에 해당하는지 여부
구 특허법 제136조 제1항은 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우에 한하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 앞서 본 정정 심결에 의한 정정이 위 정정요건의 하나인 특허청구범위의 감축에 해당하는지 여부를 본다.
 앞서 본 정정 심결에 의한 정정의 요지는, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 중 (a)성분을 '말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 적어도 하나의 반복단위를 갖는 알릴에스테로 올리고머'(하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ은 생략한다)로 정정하고('정정사항 ①'이라 한다), (c)성분을 삭제하며('정정사항 ②'라 한다), 조성물의 점도 범위를 "200~50,000cP"에서 "200~5,000cP"으로 정정하고('정정사항 ③'이라 한다), 특허청구범위 제2 내지 6, 10항을 삭제하는 것이다('정정사항 ④'라 한다).
 그 중 정정사항 ①은 (a)성분인 '알릴에스테르 올리고머'의 앞에 '말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 적어도 하나의 반복단위를 갖는'이라는 한정사항을 추가하는 것으로서, 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 할 때 위 정정은 알릴에스테르의 말단구조와 그 반복단위를 더 구체화함으로써 포괄적으로 기재된 상위개념을 구체적인 화학구조를 갖는 하위개념으로 감축한 것이라 할 것이므로, 정정사항 ①은 형식상 특허청구범위의 감축에 해당한다고 할 것이다.
 정정사항 ②는 (c)성분을 삭제하는 것인바, 정정 전의 이 사건 제1항 발명은 (c)성분에 관하여 "비닐 벤조에이트, 알릴벤조에이트, 페틸(메타)아크릴레이트 및 벤질(메타)아크릴레이트 중에서 선택된 적어도 한가지의 일관능 중합성 모노머 40중량%까지"라고 기재하고 있을 뿐 그 하한선에 관하여 특별한 기재가 없어 (c)성분이 반드시 필요한 필수적 구성성분인지 여부가 외견상 불분명한데, 정정 전의 이 사건 제1항 발명에 있어서 (c)성분이 전체 조성물의 구성에 반드시 필요한 필수성분이라면 (c)성분의 삭제는 구성요소의 삭제로서 특허청구범위의 확대에 해당할 것이나, 만일 (c)성분이 필요에 따라 선택될 수 있는 임의의 구성성분이라면 이는 택일적인 발명의 일부를 삭제한 것이 되므로 특허청구범위의 감축으로 볼 수 있을 것이다.
 그러므로 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 (c)성분이 필수적 구성성분인지 또는 임의의 구성성분인지 여부에 관하여 보건대, 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 (c)성분이 (a), (b)성분과 함께 병렬적으로 기재되어 있으면서도 상한과 하한이 모두 특정된 (a), (b)성분과는 달리 '40중량%까지'라고만 기재되어 있어 그 상한만 특정되어 있을 뿐 하한에 관하여는 아무런 한정이 없다.
 그러나 한편, 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 의하면, 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 조성물은 (a), (b), (c)성분으로 조성되어 있고 그 성분비는 백분율(%)로 표시되어 있으므로 위 각 성분의 성분비의 합은 언제나 100%가 되어야 할 것인데 위 각 성분 중 최대성분인 (a)의 최대 성분비를 취하는 경우 위 최대 성분비와 나머지 (b), (c)성분의 최저 성분비의 합이 100%가 되기 위해서는 (c)성분이 반드시 0%가 되어야 함을 알 수 있을 뿐만 아니라, 명세서의 상세한 설명에도 "즉, 본 발명은 (a) 말단 알릴에스테르기를 가지며 다가포화 카르복실산 및 다가포화 알코올로부터 유도된 내부구조를 가진 알릴에스테르올리고머, (b) 특정다가 알릴에스테르 모노머 및 임의로 (c) 알릴기와 양호한 공중합성을 가지며, 벤젠고리가 있는 일관능 중합성 모노머로 이루어진 알릴에스테르 올리고머 조성물을 경화시킴으로써, 상기 조건을 만족시키는 유기글라스가 얻어질 수 있다는 지견을 기초로 한다."(갑2호증의 2쪽 18~21행)라고 기재하여 (c)성분을 임의의 성분으로 기재하고 있고, 또 "다가알릴에스테르 모노머의 농도가 높을 때 내충격성을 추가로 증가시키기 위하여, 또는 알릴에스테르 올리고머 농도가 높을 때 점도를 감소시키기 위하여, 벤젠고리가 있고, 알릴기와 우수한 양립성을 가진 일관능 중합성 모노머가 성분 (a) 및 (b)와 결합될 수 있다."(같은 호증의 4쪽 30~32행)라고 기재하여 (c)성분은 (b)성분의 농도가 높거나 또는 (a)성분의 농도가 높은 경우 등 필요시에 한하여 추가로 배합될 수 있는 조성성분임을 나타내고 있으며, 명세서의 실시예에도 (a), (b), (c)성분으로 이루어진 조성물에 관한 실시예(실시예 4~10) 및 (c)성분을 배합함이 없이 (a), (b)성분만으로 이루어진 조성물에 관한 실시예(실시예 1~3)가 모두 나타나 있음을 알 수 있다.
 위와 같은 정정 전의 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 내용을 전체적으로 살펴볼 때, 정정 전의 이 사건 제1항 발명에서 '40중량%까지'로 기재되어 있는 (c)성분은 전체 조성물에 전혀 배합되지 않은 0중량%이거나 또는 배합되어 지더라도 최대 40중량%까지 포함될 수 있는 임의의 선택적인 구성성분으로 보아야 할 것이므로, 결국 정정 전의 이 사건 제1항 발명은 (a), (b)성분으로만 이루어진 조성물 및 (a), (b), (c)성분으로 이루어진 조성물의 2가지의 택일적인 형태의 발명이 모두 포함된 것으로 해석하여야 할 것이고, 따라서 임의의 구성성분인 (c)성분을 삭제하는 정정사항 ②는 택일적인 발명의 일부를 삭제한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다고 할 것이다.
 또한 정정사항 ③은 조성물의 점도 범위를 '200~50,000cP'에서 '200~5,000cP'으로 줄인 것임이 수치상 명백하므로, 특허청구범위의 감축에 해당하고, 정정사항 ④는 종속항인 특허청구범위 제2 내지 6, 10항을 모두 삭제하는 것이므로, 특허청구범위의 감축으로 볼 수 있다.
 따라서 정정 심결에 의한 이 사건 특허발명의 명세서의 정정사항들은 모두 일응구 특허법 제136조 제1항 제1호의 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다고 할 것이다.
 (2) 정정이구 특허법 제136조 제2항의 특허청구범위의 실질적 확장 또는 변경인지 여부
 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이고(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 참조), 정정 전의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않고 또 그 명세서상 자명하다고 볼 수도 없는 기술적 사항을 특허청구범위에 새로 포함시키는 정정은 정정의 기회를 편승하여 새로이 발명을 만들어 내는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이며, 정정 전의 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 감축하는 정정의 경우 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하더라도 만일 그 하위개념이 정정 전의 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않고 또 그 명세서상 자명하다고 볼 수도 없는 경우에는 그 정정은 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이다.
 정정 심결에 의한 이 사건 특허발명의 명세서의 정정사항들 중 정정사항 ②는 택일적 발명의 일부의 삭제이고, 정정사항 ③은 단순한 수치범위의 감축이며, 정정사항 ④는 청구항 자체의 삭제이므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것으로 볼 수는 없다고 할 것이다.
 정정사항 ①은 (a)성분을 '알릴에스테르 올리고머'에서 '말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 적어도 하나의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머'(하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ은 생략한다)로 정정하는 것으로서, 앞서 본 바와 같이 포괄적으로 기재된 상위개념을 구체적인 화학구조를 갖는 하위개념으로 감축하는 것이므로 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당한다고 할 것이나, 한편 정정사항 ①에 의해 정정된 이 사건 제1항 발명의 (a)성분은 "말단에 결합된 알릴기 및 하기 구조식 Ⅰ 내지 Ⅲ으로 표시되는 '적어도 하나의 반복단위'를 갖는 알릴에스테르 올리고머"라고 기재하고 있으므로, 그 문언상으로 볼 때 (a)성분의 알릴에스테르 올리고머는, ㉮ 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉯ 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉰ 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉱ 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉲ 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머, ㉳ 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉴ 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머 등 총 7가지의 알릴에스테르 올리고머를 모두 포함하는 것으로 해석된다고 할 것이다.
 그런데 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는, (a)성분은 "말단 알릴에스테르기를 가지며 다가포화 카르복실산 및 다가포화 알코올로부터 유도된 내부구조를 가진 알릴에스테르 올리고머"라고 기재되어 있고(갑2호증의 2쪽 18~19행), "본 발명에서 사용된 알릴에스테르 올리고머(a)는 그 말단에 결합된 알릴기와 다음 구조식으로 표시된 반복단위를 가지고 있다."고 기재되어 있으며(2쪽 29~30행), 그 이하에는 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 화학구조식 및 치환기가 구체적으로 한정되어 있고(3쪽 1행~4쪽 2행), 참고예에서는 디알릴테레프탈레이트(DAT), 디알릴이소프탈레이트와 같은 2가 알릴에스테르 모노머를 프로필렌글리콜, 1, 3-부탄디올 등의 2가 알코올과 반응시켜 제조되는 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머 중 일부의 제조 실시예가 개시되어 있는바(5쪽 21행~6쪽 21행), 정정 전의 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이 위와 같이 (a)성분과 관련하여, 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ으로 표시되는 '적어도 하나의 반복단위'가 아니라 단지 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ으로 표시된 '반복단위'를 가지는 것으로만 설명하고 있을 뿐이고, 실제로도 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머에 관한 화학구조식 및 그 제조 실시예, 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머의 각 화학구조식만을 구체적으로 제시하고 있는 점에 비추어 볼 때, 정정 전의 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 (a)성분을 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉮), 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉯), 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉰) 등 3가지 유형의 올리고머에 관한 것만 개시되어 있다고 할 것이다(명세서의 참고예와 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 화학구조식 및 그 치환기에 비추어 볼 때, 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머는 2가 알릴에스테르 모노머를 3가 이상의 알코올과 반응시켜 얻어진 분지구조를 갖는 올리고머로, 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머는 3가 이상의 알릴에스테르 모노머를 2가의 알코올을 반응시켜 얻어진 분지구조를 갖는 올리고머로 보인다).
 나머지 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱), 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉳), 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴) 등 4가지 유형의 올리고머에 관하여는 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 그 화학구조식 및 제조 실시예가 전혀 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱)의 경우, 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조한 후 이를 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 올리고머와 말단을 결합시켜 제조하는지(이 경우는 블록공중합체가 될 것이다) 또는 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 '2가 알릴에스테르 모노머 및 2가 알코올'을, 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 '2가 알릴에스테르 모노머 및 3가 이상의 알코올'과 함께 반응시켜 제조하는지(이 경우는 통상의 공중합체가 될 것이다) 그 제조방법 및 제조된 올리고머의 구조가 불분명하고, 단지 2가 알릴에스테르 모노머를 2가 알코올과 반응시켜 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하는 명세서 기재로부터 위 구조를 갖는 올리고머를 제조하는 실시형태가 당연히 유추될 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수도 없으며, 이러한 점은 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉳), 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴)의 경우에도 마찬가지라 할 것이다.
 따라서 정정사항 ①에 의하여 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 (a)성분에 새로 포함된 ㉱ 내지 ㉴ 등 4가지 유형의 알릴에스테르 올리고머는 비록 정정 전의 (a)성분인 알릴에스테르 올리고머에 포함되는 하위개념이라 하더라도 그것이 정정 전의 이 사건 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않던 것이고 또 명세서상 자명하다고 볼 수도 없으므로, 결국 정정사항 ①은 정전 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 새로 추가하는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 할 것이다.
 (3) 정정 후의 특허청구범에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는지 여부
구 특허법 제136조 제3항은 특허청구범위를 감축하는 정정의 경우 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정하고 있고, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서의 정정은 일응 특허청구범위의 감축에 해당하므로, 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는지 여부에 관하여 살핀다.
 먼저 정정 후의 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비에 관하여 보건대,구 특허법 제42조 제3항,제4항의 규정은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 제3항의 '발명의 상세한 설명'은 특허출원된 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이며,위 제4항 제1호에서 규정하는 바와 같이 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 하기 위해서는 평균적 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 할 것이다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결 참조).
 앞에서 본 바와 같이, 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 (a)성분은 그 문언상으로 볼 때, ㉮ 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉯ 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉰ 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉱ 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉲ 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머, ㉳ 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머, ㉴ 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머 등 총 7가지의 알릴에스테르 올리고머를 모두 포함하는 것으로 해석된다고 할 것인데, 정정 후의 이 사건 특허발명의 명세서 중 참고예에는 디알릴테레프탈레이트(DAT), 디알릴이소프탈레이트와 같은 2가 알릴에스테르 모노머를 프로필렌글리콜, 1, 3-부탄디올 등의 2가 알코올과 반응시켜 제조되는 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉮) 중 일부의 제조 실시예가 개시되어 있을 뿐(5쪽 21행~6쪽 21행), 나머지 ㉯ 내지 ㉴의 올리고머에 관하여는 구체적인 제조 실시예가 명세서에 전혀 기재되어 있지 않다.
 그 중 ㉯, ㉰의 올리고머는 명세서의 참고예와 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 화학구조식 및 그 치환기에 비추어 볼 때, 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머는 2가 알릴에스테르 모노머를 3가 이상의 알코올과 반응시켜 얻어진 분지구조를 갖는 올리고머로, 구조식 Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머는 3가 이상의 알릴에스테르 모노머를 2가의 알코올을 반응시켜 얻어진 분지구조를 갖는 올리고머로 보이는 점은 앞에서 본 바와 같다.
 그러나 나머지 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱), 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉳), 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴) 등 4가지 유형의 올리고머에 관하여는 앞에서 본 바와 같이 정정 후의 이 사건 특허발명의 명세서에 그 화학구조식 및 제조 실시예가 전혀 개시되어 있지 않고, 구조식 Ⅰ, Ⅱ의 반복단위를 갖는 알릴에스테르 올리고머(㉱)의 경우, 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조한 후 이를 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 올리고머와 말단을 결합시켜 제조하는지(이 경우는 블록공중합체가 될 것이다) 또는 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 '2가 알릴에스테르 모노머 및 2가 알코올'을 구조식 Ⅱ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하기 위해 필요한 모노머인 '2가 알릴에스테르 모노머 및 3가 이상의 알코올'과 함께 반응시켜 제조하는지(이 경우는 통상의 공중합체가 될 것이다) 그 제조방법 및 제조된 올리고머의 구조가 불분명하고, 위 각 제조방법은 작용기의 수 등 출발물질의 특성이 다를 뿐만 아니라, 제조된 올리고머의 구조도 모노머 단위가 교대로 반복되는 교호공중합체인지 올리고머가 블록형태로 연결된 블록공중합체인지도 차이가 있으며, 단지 2가 알릴에스테르 모노머를 2가 알코올과 반응시켜 구조식 Ⅰ의 반복단위를 갖는 올리고머를 제조하는 명세서의 기재로부터 위 구조를 갖는 올리고머를 제조하는 실시형태가 당연히 유추될 수 있을 정도로 그 기재가 자명하다고 볼 수도 없고, 그 밖에 달리 위와 같은 형태의 올리고머가 이 사건 특허발명의 출원 전에 그 기술분야에서 널리 알려진 범용적인 재료라든가 또는 그 제조가 용이하다는 점 등을 인정할 만한 증거도 없으며, 이러한 점은 구조식 Ⅰ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉲), 구조식 Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉳), 구조식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 반복단위를 갖는 올리고머(㉴)의 경우에도 마찬가지라 할 것이다.
 따라서 특정한 형태(㉱ 내지 ㉴)의 올리고머가 포함된 조성물을 청구하고 있는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정정 후의 이 사건 제1항 발명 및 이를 인용하고 있는 종속항인 이 사건 제7~9, 11~14항 발명을 이해하고 과도한 시행착오 없이 그 발명을 재현할 수 있을 정도로 위 특정한 형태의 올리고머의 출발물질, 반응조건 및 제조공정 등 그 제조방법을 구체적으로 기재하여야 할 것임에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 위 특정한 형태의 올리고머의 제조방법 내지 제조 실시예에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 위 발명의 상세한 설명은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기재만으로 이를 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하지 않았다고 보아야 할 것이고, 또한 정정 후의 이 사건 제1항 발명 및 이를 인용하고 있는 종속항인 이 사건 제7~9, 11~14항 발명의 특허청구범위는 그 조성물의 하나인 (a)성분 중 특정한 형태(㉱ 내지 ㉴)의 알릴에스테르 올리고머에 관하여 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로서 그 특허청구범위의 기재가 불비하다고 할 것이다.
 그에 따라 정정 후의 이 사건 특허발명은 그 명세서 중 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재가구 특허법 제42조 제3항,제4항에 위배되는 이상, 정정 후의 이 사건 특허발명은 그 실시불가능 여부, 나머지 기재불비의 존부 및 신규성 내지 진보성 유무 등에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 특허출원시 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다고 할 것이다.
 (4) 결국 이 사건 특허발명의 명세서의 정정은 일응구 특허법 제42조 제1항 제1호의 특허청구범위의 감축하는 경우에 해당한다고 할 것이나, 실질적으로는 그 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당할 뿐만 아니라, 정정 후의 이 사건 특허발명은 그 명세서의 상세한 설명 및 특허청구범위에 기재불비가 있어 특허출원시 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다고 할 것이므로, 위 정정은구 특허법 제136조 제2항,제3항에 위배되는 것으로서 허용될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
 3. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이재환(재판장) 김철환 심준보

[1] 특허발명의 정정이 특허청구범위에 기재된 상위개념을 하위개념으로 감축하는 정정으로서 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하지만, 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것이어서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 한 사례 
[2] 정정 후의 특허발명이 그 명세서 중 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 기재불비가 있어구 특허법 제136조 제3항의 특허출원시 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다고 한 사례

[1] 명칭을 '알릴에스테르 올리고머 조성물 및 이들로 이루어진 광학재료용 유기글라스'로 하는 특허발명의 정정이 정정 전의 특허청구범위에 기재된 상위개념인 '알릴에스테르 올리고머'를 하위개념으로 감축하는 정정으로서 정정 전후의 특허청구범위만을 기준으로 한다면 형식적으로는 특허청구범위의 감축에 해당하더라도, 정정에 의하여 정정 후의 특허발명에 새로 포함된 4가지 유형의 알릴에스테르 올리고머가 정정 전의 특허발명의 명세서에 전혀 개시되어 있지 않던 것이고 또 명세서상 자명하다고 볼 수도 없으므로, 결국 위 특허발명의 정정은 정정 전의 상위개념 중 최초 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 부분을 정정에 의해 추가하는 것으로서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당한다고 한 사례.
[2] 특허발명의 정정 후의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 특정한 형태의 알릴에스테르 올리고머에 관한 제조방법 내지 제조 실시예에 관한 아무런 기재가 없으므로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기재만으로 이를 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하지 않았다고 보아야 할 것이고, 특허청구범위도 명세서의 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것으로서 그 기재에 불비가 있으므로, 정정 후의 특허발명이구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제3항의 특허출원시 특허를 받을 수 없는 경우에 해당한다고 한 사례.