손해배상(지) (민사, 특허법원)
공포일: 2019.08.23 / 시행일:

【원고, 항소인】 주식회사 피플파이 (소송대리인 법무법인 린 담당변호사 김용갑)
【피고, 피항소인】 주식회사 팜텍 (소송대리인 법무법인 와이비엘 담당변호사 박영익)
【제1심판결】 서울중앙지법 2018. 7. 25. 선고 2017가합581116 판결
【변론종결】2019. 7. 3.
【주 문】
 1. 제1심판결(소 취하로 실효된 부분 제외) 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.
 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2018. 3. 31.부터 2019. 8. 23.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 2. 원고의 나머지 항소를 기각한다.
 3. 소송총비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
 4. 제1항 중 금원지급 부분은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 피고는 원고의 ○○○○□□□□ 제품이 (등록번호 생략) 등록디자인권을 침해한다는 취지의 통지서를 제3자에게 발송하여서는 아니 되고, 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2018. 3. 30.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라[원고는 제1심에서, 첫째 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (카)목 소정의 부정경쟁행위를 원인으로 하여 이 사건 소장 첨부 별지 1 제품의 판매, 배포와 양도 금지 및 2억 원의 손해배상금의 지급을, 둘째 민법상 불법행위(업무방해행위)를 원인으로 하여 위와 같은 금지 및 손해배상금의 지급을 각 구하였으나, 이 법원에 이르러 첫째 청구를 철회하고, 둘째 주장 중 손해배상액은 1,000만 원으로 감축(지연손해금 기산점 포함)하였으므로, 이에 따라 항소취지도 감축된 것으로 본다].
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 당사자의 지위
 원고는 2014. 9. 18. 생활용품, 섬유, 화장품, 미용기기 수출·수입업 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2014. 11.경부터 생리통 완화 용도의 찜질패드를 개발하기 시작하였고, 2015. 5.경 아랫배에 부착하는 직사각형 형태의 ‘◇◇◇◇’ 찜질패드 제품을 출시하였다. 원고는 2015. 12.경 허리 뒤 꼬리뼈와 척추 사이에 부착하여 허리 통증 등을 완화시켜주는 ‘허리용 ◇◇◇◇’(이후 제품명이 ‘○○○○□□□□’으로 결정되었다, 이하 ‘□□□□’이라 한다) 찜질패드를 개발하기로 하였다(갑 제26호증 18쪽). 피고는 1998. 1. 1.경 설립된 핫팩, 아이스팩 제조·판매 회사이다(을 제1호증).
 나. 피고의 □□□□ 공급
 원고 직원인 소외 1, 소외 2는 2016. 2. 16. 피고 사무실에서 피고의 사실상 운영자인 소외 3을 만나 원고의 기존 직사각형 제품인 ◇◇◇◇ 공장 이원화를 위한 사전 조사 및 실사를 하였고(갑 제24호증 27~28쪽), 원피고는 2016. 3. 4. 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약(이하 통틀어 ‘이 사건 공급계약’이라 한다)을 체결하여 피고가 원고에게 □□□□을 생산·공급하기로 합의하였다(갑 제3, 4호증). 이에 따라 피고는 2016. 6.경부터 원고에게 □□□□의 공급을 시작하였고, 원고는 이를 시중에 판매하였다(증인 소외 4의 증언).
 다. 피고의 이 사건 등록디자인 등록(갑 제15호증의 4)
 피고는 □□□□ 제품 판매가 시작된 후인 2016. 9. 30. 아래와 같은 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원을 하였고, 이 사건 등록디자인은 2017. 7. 5. 디자인등록이 되었다(이하 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권을 ‘이 사건 디자인권’이라 한다).
 1) 디자인등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 생략)/ 2016. 9. 30./ 2017. 7. 5.
 2) 명칭: 휴대용 발열팩
 3) 디자인의 설명: 재질은 직물, 종이 및 합성수지 등임. 본원디자인은 사용자의 등이나 허리 등에 부착하여 통증완화 등에 사용하는 것임. (이하 생략)
 4) 디자인 창작 내용의 요점: 본원디자인은 “휴대용 발열팩”의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.
 5) 주요 도면

 라. 원피고 사이의 분쟁
 원고는 2017. 11. 7. 주식회사 지에스홈쇼핑(이하 ‘GS 홈쇼핑’이라 한다)에 피고가 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며 피고의 ☆☆☆☆◎◎◎◎ 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)을 판매하기로 예정된 방송의 중지를 요청하였고, 이에 따라 피고 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었다(갑 제20호증).
 피고 역시 2017. 11. 20. 주식회사 홈앤쇼핑(이하 ‘홈앤쇼핑’이라 한다)에, 2017. 11. 22. 씨제이올리브네트웍스 주식회사(이하 ‘올리브영’이라 한다) 및 GS 홈쇼핑에 ‘피고가 원고에게 피고의 이 사건 등록디자인이 적용된 □□□□을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니 원고의 □□□□을 판매할 경우 판매자도 실시행위 독립의 원칙에 따라 피고의 이 사건 디자인권을 침해할 수 있다’는 취지의 각 통지(이하 ‘이 사건 각 통지’라고 한다)를 하였다(갑 제16호증의 1, 2, 3).
 마. 원고의 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판 청구
 원고는 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 등록디자인은 원고 측이 단독 또는 원고 측과 소외 3이 공동으로 창작한 것임에도 피고가 단독으로 디자인등록을 마친 것이므로, 이 사건 등록디자인은 모인출원에 해당하여 디자인보호법 제3조 제1항, 제39조에 의하여 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다(갑 제15호증의 1).
 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2017당3679로 심리한 후 2018. 9. 14. “원고 측이 이 사건 등록디자인을 단독으로 창작하였다거나 그 창작에 실질적으로 기여하였다고 인정할 수 없다.”라는 이유 등을 들어 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 원고가 특허법원 2018허8234로 심결취소소송을 제기하였다(을 제23호증).
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제3, 4, 15, 16, 20, 24, 26호증, 을 제18, 23호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 기재 및 영상, 증인 소외 4의 증언, 변론 전체의 취지
 2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고의 주장 요지
 1) 피고가 정당한 이유 없이 이 사건 공급계약을 해지하고, 원고에게 제조·공급하던 □□□□의 공급을 중단하는 행위는 불법행위에 해당한다.
 2) 피고는 이 사건 등록디자인이 원고 측이 창작한 것이거나 최소한 피고 측과 원고 측이 공동으로 창작한 것을 알면서도, 원고 몰래 이 사건 등록디자인을 등록받은 것을 기화로 이 사건 각 통지를 함으로써 원고가 스스로 개발한 제품을 생산하거나 홈쇼핑을 통해서 이를 판매할 수 없는 상태가 현재까지 지속되고 있으므로 피고의 위와 같은 각 통지는 불법행위에 해당한다.
 3) 따라서 피고는 원고에게 불법행위를 원인으로 하여 원고의 손해액 중 일부인 1,000만 원 및 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무와 ‘원고의 ○○○○□□□□ 제품이 (등록번호 생략) 등록디자인권을 침해한다’는 취지의 통지서를 제3자에게 발송하여서는 아니 될 의무가 있다.
 나. 피고의 주장 요지
 1) 원고가 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하지 아니함에도 불구하고 아무런 근거 없이 피고의 거래처인 GS 홈쇼핑에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해한다고 주장하며 피고 제품의 예정된 방송의 중지를 요청하였고, 이러한 요청이 받아들여져 피고 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었는바 이는 이 사건 공급계약 제6조가 정한 계약을 계속 이행할 수 없는 중대한 사유에 해당하므로 피고의 이 사건 공급계약 해지는 적법하고 따라서 원고의 제품의 공급을 중단하는 행위도 불법행위에 해당하지 아니한다.
 2) 이 사건 등록디자인은 피고의 사실상 운영자인 소외 3이 창작한 것을 등록한 것으로 적법한 피고의 디자인권 대상이므로 이 사건 각 통지는 불법행위에 해당하지 아니한다.
 3. 원고의 청구에 대한 판단
 가. 피고의 계약 해지 통지 및 제품 공급 중단 행위가 불법행위에 해당하는지 여부
 1) 인정 사실
 갑 제3호증의 1, 갑 제8, 9, 19, 20, 21호증, 을 제3, 4, 5, 18, 20호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
 가) 원고는 2017. 11. 3. GS 홈쇼핑의 방송대행사 측으로부터 피고가 피고 제품을 GS 홈쇼핑에서 방송하려 한다는 취지의 카카오톡 메시지를 받은 이후(갑 제19호증), 2017. 11. 7. GS 홈쇼핑에 피고 제품의 방송 재검토 협조를 요청하였다(갑 제20호증).
 나) 피고는 2017. 11. 7. 원고에게 피고 제품은 원고의 특허와 전혀 다른 기술임에도 불구하고 원고가 피고와의 상호 의견 교환 없이 일방적으로 GS 홈쇼핑에 방송 재검토 요청을 하여 피고 제품의 방송이 취소되었다는 이유로, 원고에게 이 사건 공급계약 제6조에 의거하여 계약 해지를 통보하였고, 조속히 GS 홈쇼핑에 방송 재검토 요청을 취소시키지 않으면 피고의 피해는 전적으로 원고에게 책임이 있음을 고지하였다(갑 제8호증 2쪽).
 다) 이 사건 공급계약 제6조는 계약의 해지라는 제목으로 계약을 계속 이행할 수 없는 중대한 사유가 원고와 피고 상호 간에 발생한 것이 객관적으로 인정될 경우 상대방은 계약 해지를 통보할 수 있다고 규정하고 있다.
 라) 피고는 변리사 소외 5, 소외 6에게 피고 제품이 원고의 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 감정을 신청하였고, 위 변리사들은 2017. 11. 13. 피고 제품이 원고의 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 감정서를 작성하였다(을 제5호증).
 마) GS 홈쇼핑의 판매책임자(MD)는 2017. 11. 20.경 방송이 원활히 진행될 수 있도록 원고와 피고에 부제소확약서 및 합의서를 작성하도록 하였고, 이에 피고는 부제소확약서 및 합의서를 작성하였지만, 원고는 아무런 답변이 없었다(을 제20호증).
 바) GS 홈쇼핑 측에서 지정한 특허법인 무한은 2017. 11. 21. 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하지 아니한다는 취지로 자문의견서를 작성하였고(을 제4호증), 같은 날 피고를 대리하여 원고에게 피고 제품은 원고의 특허권을 침해하지 아니하고, 원고의 행위는 피고의 영업을 방해하는 것이라는 취지로 통지하였다(을 제3호증).
 사) 한편 피고는 2017. 11. 7.자 해지 통지 이후 2017. 11. 11. 원고에게 미수금 및 재고에 대한 대금을 입금하면 발주 잔량을 즉시 출고할 것이고, 2017. 11. 3.자 발주수량 중 원고의 “사급 자재 스티커의 점착제가 도포된 향 오일에 녹아 제품에 이전되는 현상”이 발생하여 생산을 중단하였으나 원고가 방문 확인 후 현재까지 양품 스티커를 입고하지 아니하였다고 통지하였다. 또한 피고는 2017. 11. 12. 원고에게 원고가 발주한 일반용 오더 잔량에 대하여 포장 출고 요청이 없어 보관하고 있었으나 원고의 소외 1 이사가 2017. 11. 17. 출고 요청을 하였으므로 미수금을 입금시키면 즉시 출고할 것이라는 취지로 통지하였다(갑 제8호증).
 아) 원고는 2017. 11. 13. 피고에게 원고가 양품 스티커를 제공하여도 기 발주분에 대한 생산이 불가능한 것인지 문의하였고, 피고는 일반 오더 잔량은 2017. 11. 20.까지 대금을 입금하면 즉시 출고할 것이고, 나머지 사급 자재 및 파우치 동판은 미수금 대금 입금 즉시 출고하겠다는 취지로 답변하였다(갑 제9호증의 1, 2).
 2) 판단
 위 인정 사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 피고의 이 사건 공급계약 해지 통지 및 □□□□ 공급 중단 행위가 원고에 대한 업무방해행위로서 불법행위에 해당한다고 단정하기 어렵다.
 가) 원고는 침해자라 주장하는 피고뿐만 아니라 피고의 거래처인 GS 홈쇼핑에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해한다고 주장하며 피고 제품의 방송 중단을 요청하였으나, 원고의 ◇◇◇◇, □□□□ 제품과 피고 제품의 단순 비교서와 원고의 특허권의 특허증 사본만을 제시하였고, 법무법인 우인에서 피고 제품이 원고 특허권을 침해한 것으로 보인다는 의견을 받았다고만 기재하고 있을 뿐 피고 제품이 원고의 특허권을 침해한다는 구체적인 근거를 제시하지 못하였다.
 나) 이에 피고는 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하지 아니한다는 취지로 다투면서 이 사건 공급계약에 대한 해지 통지를 하였던 것으로, 그 경위에 비추어 보면 피고가 이 사건 공급계약 제6조의 계약을 계속 이행할 수 없는 중대한 사유가 발생하였다고 봄이 상당하다.
 다) GS 홈쇼핑의 MD는 원고 및 피고에게 부제소확약서 및 합의서를 작성하도록 하였으나 피고만이 부제소확약서 및 합의서를 작성하였고 원고는 아무런 답변이 없었다.
 라) 피고는 해지 통지 이후 적어도 잔여 물량에 대하여는 원고에게 미수금을 지급받는 것을 조건으로 원고에게 공급하려 하였고, 피고가 원고에게 공급하지 못한 물량의 상당 부분은 원고가 제공한 스티커의 불량이 그 원인이었던 것으로 보인다.
 나. 피고의 이 사건 각 통지가 불법행위에 해당하는지 여부
 1) 이 사건 등록디자인이 피고 측의 단독 창작에 의한 것인지 여부
 가) 인정 사실
 앞서 본 기초 사실 및 갑 제3, 4, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 50호증, 을 제12호증의 기재 및 영상, 증인 소외 4의 증언, 증인 소외 3의 일부 증언과 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
 (1) 피고는 2014. 11.경 직사각형 형태의 여성 생리증상 완화용 ‘◁◁◁◁’을 개발하여 판매하기 시작하였고, 피고를 실질적으로 경영하는 소외 3은 2015. 7.경 아랫배에 붙이는 핫팩의 부착력을 높이기 위하여 반달형 3개의 셀로 고안된 핫팩을 개발하여 ‘☆☆☆☆▷▷▷◎◎◎◎’라는 이름으로 제품을 출시하면서 2015. 7. 29. 아래 그림 1과 같은 ☆☆☆☆▷▷▷◎◎◎◎에 관하여 디자인등록을 출원하여 2016. 5. 30. 디자인등록(이하 ‘피고 등록디자인’이라 한다)을 받았다(증인 소외 3의 증언, 을 제12호증).

 (2) 원고는 2015. 12.경 □□□□을 개발하기로 결정하여 원고의 직원 소외 2가 □□□□ 제품을 개발하기 시작하였고(갑 제26호증), 원고의 직원 소외 1, 소외 2는 2016. 2. 16. 원고의 기존 제품인 ◇◇◇◇의 공장 이원화 등의 사전 조사 및 실사를 하기 위하여 피고 사무실을 방문하여 소외 3으로부터 피고의 ☆☆☆☆▷▷▷◎◎◎◎ 등 피고의 제품 등에 관한 소개를 들었다(갑 제24호증 27~28쪽, 증인 소외 4의 증언).
 (3) 소외 2는 피고 사무실을 방문한 이후 2016. 2. 19. □□□□ 상품화 보고서를 작성하였고, □□□□의 디자인으로 아래 그림 2와 같이 챔피언 벨트의 형태와 같은 3개의 셀로 구성된 디자인을 제안하였다(갑 제50호증의 1).

소외 2는 위 보고서를 작성한 이후 원고를 실질적으로 경영하는 소외 4에게 □□□□의 디자인에 관하여 문의하였고, 소외 4는 아래 그림 3처럼 허리에 있는 세 줄기 큰 혈관인 엉덩동맥이라고 하는 혈관 부위에서 생리통에 원인이 되는 프로스타글란딘 F2 alpha(PGF2a, 이하 ‘PG’라고 한다)라는 물질이 분비되므로 그 부분이 따듯하게 감싸져야 된다고 하면서 □□□□의 디자인을 혈관 부위를 감싸는 방향으로 수정할 것을 지시하였다(갑 제37호증의 1, 증인 소외 4의 증언).
소외 4의 지시에 따라 소외 2는 2016. 2. 26. 2차 □□□□ 상품화
보고서를 작성하였고, “자궁 내 혈액순환을 관장하는 엉덩동맥을 따
듯하게 해주어 생리혈 배출을 원활하게 하고, 생리통 유발 물질인 PG
분비를 감소시켜줍니다.”라는 설명과 함께 자궁혈관 위에 부착되는 □□□□의 디자인을 아래 그림 4와 같이 제안하였다(갑 제50호증의 2).
 (4) 원고는 피고 측에게 아래 그림 4와 같은 디자인으로 제품 생산이 가능한지 문의하였고, 피고 측의 소외 3은 2016. 3. 2. 원고에게 아래 그림 5와 같은 도면을 이메일로 송부하였다(갑 제36호증 12쪽). 그 이후 원고와 피고는 2016. 3. 4. 이 사건 공급계약을 체결하였다(갑 제3, 4호증).

 (5) 원고는 2016. 3. 16. 디자인 개발 회사인 주식회사 파트너스 하나인(이하 ‘하나인’이라 한다)에게 ◇◇◇◇ 제품, 박스 등의 디자인 의뢰를 하였고, 소외 2가 2016. 2. 26. 작성한 2차 □□□□ 상품화 보고에서 제안된 그림 4를 □□□□의 제품 컨셉으로 첨부하였다(갑 제28호증의 1).
 그런데 원고에게 디자인 개발을 의뢰받은 하나인은 2016. 3. 17. 소외 2에게 아래 그림 6과 같은 □□□□ 디자인 1차 시안을 보냈다(갑 제28호증의 2). 디자인 시안을 받은 원고는 하나인에게 □□□□ 제품은 개발 컨셉에 따라 허리 뒷면의 혈관 위에 붙여야 하므로 혈관 위에 부착될 수 있도록 1차 시안을 180° 회전하여야 한다고 통지하였고, 하나인은 2016. 3. 17. 소외 2에게 아래 그림 7과 같은 □□□□ 디자인 2차 시안을 보냈다(갑 제28호증의 3). 그 후 원고는 하나인이 보내온 4개의 시안 중 그림 7의 3개의 원으로 구성된 첫 번째(맨 위) 디자인 시안을 채택하였고, 하나인은 2016. 3. 23. 소외 2에게 그림 8과 같이 그림 7의 첫 번째 도안을 구체화한 3가지 도면을 보냈다(갑 제28호증의 4).
 원고는 소비자 구두설문조사 등을 거쳐 핵심혈관이 모인 코어 부분을 넓게 하고 안정적인 느낌이 들기 때문에 가운데 부분이 넓은 그림 8의 첫 번째 도면을 선택하였고(갑 제36호증 13쪽), 하나인은 2016. 3. 28. 소외 2에게 아래 그림 9와 같이 그림 8의 첫 번째 도면에 수치 등을 기재하여 구체화한 도면을 보냈다(갑 제28호증의 5).

 (6) 원고는 2016. 3. 28. 피고에게 그림 9의 디자인 시안을 전달했고(갑 제28호증의 5), 이에 대하여 피고가 그림 9의 디자인 시안에서 좌우 날개 부분을 넓혀 달라고 요청하였다. 이에 원고는 이를 받아들여 하나인에게 이 요청을 다시 전달하였고, 하나인은 2016. 3. 28. 소외 2에게 이와 같은 요청 사항을 반영하여 좌우 날개 부분을 넓힌 위의 그림 10과 같은 최종 도안(이하 ‘하나인 최종 디자인 시안’이라 한다)을 보냈다(갑 제28호증의 6).
 (7) 원고는 2016. 4. 6. 하나인 최종 디자인 시안을 피고에 전달하면서 하나인 최종 디자인 시안대로 □□□□을 생산할 것을 요청하였다(갑 제28호증의 7). 피고는 2016. 4. 18. 위 요청대로 □□□□을 생산하기 위하여 원고에게 위와 같이 디자인이 확정된 □□□□의 생산을 위한 금형 비용을 요구하였으나, 원고가 이를 거절하자 위 금형 비용을 자비로 부담하여 금형을 제작하였고(증인 소외 3의 증언), 2016. 6.경부터 원고에 위 하나인 최종 디자인 시안대로 제작된 □□□□을 공급하였다.
 나) 판단
 위 인정 사실 및 앞서 든 증거, 갑 제35호증, 을 제53호증의 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 등록디자인은 피고 측 소외 3과 하나인에게 디자인 창작을 구체적으로 지시한 원고 측이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하므로, 피고 측 소외 3으로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 피고만이 단독으로 디자인등록출원을 하여 등록된 이 사건 디자인권에는 디자인보호법 제39조, 제121조 제1항 제2호에 따른 무효사유가 있다.
 (1) 이 사건 등록디자인의 기초가 된 피고 등록디자인
 (가) 소외 3은 원고가 □□□□을 기획하기 이전부터 ‘’와 같이 좌우가 반달형으로 부드러운 곡선으로 형성되어 3개의 셀로 구성된 ‘☆☆☆☆▷▷▷◎◎◎◎’를 개발하였고, 피고가 이를 생산·판매하여 왔다.
 (주1) 다만 피고 등록디자인의 참고도면 1.2()를 보면(을 제12호증), ☆☆☆☆▷▷▷◎◎◎◎는 위 디자인에서 180° 회전되어 사용되는 것으로 보인다.
 (나) 소외 2는 2016. 2. 16. 피고 사무실 방문 이후에야 비로소 좌우 셀이 부드러운 곡선형이고, 3개의 셀로 이루어진 □□□□ 디자인을 창작하기 시작하였으므로(소외 2가 피고 사무실 방문 이전에 □□□□의 디자인 개발을 시작하였다는 증거는 찾아볼 수 없고, 2016. 2. 16. 이후에서야 수첩 등에서 □□□□의 스케치를 시작한 것으로 보인다), 피고 사무실에서 소외 3 등으로부터 피고 등록디자인 등을 소개받은 이후 이를 참고하여 디자인 개발을 시작하였던 것으로 보인다.
 (2) 하나인을 통하여 이 사건 등록디자인을 구체화한 원고
 (가) 이 사건 등록디자인은 ‘하나인 최종 디자인 시안’과 사실상 동일하므로, 이 사건 등록디자인은 하나인 최종 디자인 시안을 기초로 하여 출원된 것으로 봄이 상당하다.

 (나) 소외 2는 하나인에게 □□□□의 디자인을 의뢰하면서 앞서 본 그림 4와 같은 2차 □□□□ 상품화 보고서에 게재된 디자인을 첨부하였고, 하나인은 소외 2가 첨부한 디자인 및 원고 측의 지시를 구체화하여 3개의 셀로 구성된 구름 모양의 하나인 1, 2차 디자인 시안을 소외 2에게 보내주었다. 하나인은 디자인 시안과 관련하여 원고의 의뢰를 받았을 뿐이고, 피고와는 아무런 관계가 없었으며, 피고가 원고에 보내준 디자인이 하나인에게 송부되었다고 볼 만한 증거도 없다. 그렇다면 하나인 최종 디자인 시안은 원고 측이 하나인을 통하여 창작하였다고 봄이 타당하다(증인 소외 4의 증언).

 (3) 3개의 셀의 크기가 거의 동일한 특징에 대한 소외 3의 기여
 (가) 소외 2는 하나인으로부터 받은 디자인 시안을 피고에 송부하였고, 피고는 소외 3의 지시로 소외 2로부터 받은 디자인 시안에서 좌우 날개를 넓혀달라고 요구하였으며, 그 요구가 받아들여져 좌우 날개 셀 부분이 중앙 부분의 셀 크기와 거의 동일한 ‘하나인 최종 디자인 시안’이 만들어졌다.
 (나) 핫팩은 질량의 크기에 따라 시간이 비례하고 질량이 적으면 시간이 반비례하기 때문에 3등분 된 것이 가능하면 크기가 같아야 하고, 핫팩에 들어가는 물질의 양이 적을수록 투입하기가 어렵고, 들어가는 물질량도 적어진다(증인 소외 3 증언). 즉 핫팩의 기능에 있어서 발열시간과 온도 등의 밸런스가 맞아야 하는데, 3개의 셀 중 중앙 부분의 셀 부분만 크고, 좌우 날개의 셀 부분이 상대적으로 작게 제작되면 좌우 날개의 셀 부분의 발열 지속시간이 중앙 부분의 셀 부분에 비하여 현저하게 짧게 되어 상품기능성에 지장이 생기게 된다. 하나인의 디자인 개발 당시, 하나인은 물론 3셀로 형성된 핫팩을 생산한 경험이 없는 원고로서는 위와 같은 문제점에 대한 인식이 크게 없었던 것으로 보이고, 오히려 원고는 핵심혈관이 모인 가운데 셀 부분이 좌우 셀 부분보다 넓은 디자인 시안을 고려하기도 한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록디자인은 소외 3의 요구에 의하여 비로소 3셀의 크기가 거의 동일하여 상품성이 커진 제품의 디자인으로 완성된 것으로 판단된다. 이와 같이 3개의 셀 부분의 크기 부분은 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적 특징 부분 중 하나로서 3개의 셀로 구성된 핫팩의 개발, 생산 및 판매 등의 경험이 있는 소외 3이 거의 동일한 크기의 3개의 셀로 구성된 이 사건 등록디자인을 완성하는 데 일부 실질적인 기여를 하였다고 판단된다.
 다) 피고의 주장 및 그에 대한 판단
 피고는, 소외 3이 업무상으로 2015. 7.경 허리용 핫팩을 스케치하여 다음과 같은 도면 “”, “” (이하 ‘소외 3 도면’이라 한다)을 보관 중이었고 2016. 2. 16. 소외 2 등이 피고 사무실을 방문하였을 때 이를 보여주었으며, ‘하나인 최종 디자인 시안’은 소외 3 도면과 매우 유사하므로, 이 사건 등록디자인의 기초가 된 하나인 최종 디자인 시안은 소외 3 도면으로부터 창작된 것으로서 이 사건 등록디자인은 소외 3이 단독으로 창작한 것이라는 취지로 주장한다.
 그러나 위 인정 사실 및 앞서 든 증거, 갑 제53호증의 2의 기재, 을 제15호증의 영상 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 등록디자인의 기초가 된 ‘하나인 최종 디자인 시안’이 소외 3 도면에 기초하여 창작되었다거나, 나아가 이 사건 등록디자인이 소외 3에 의하여 단독으로 창작된 것이라 보기 어렵다.
 (1) 소외 3 도면은 작성일자가 표시되어 있지 아니하고 이 사건 등록디자인과 유사한 좌우 날개 셀의 원형 부분은 “”와 같은 일러스트 도면에 연필로 가필한 것에 불과하여 언제든지 작성 가능하므로, 소외 3 도면이 2015. 7.경 만들어졌고 피고 측에서 2016. 2. 16. 소외 2 등에게 소개하여 준 디자인과 동일한 것이라고 단정하기 어렵다.
 (2) 소외 3이 2016. 2. 16. 소외 2 등에게 소외 3 도면을 보여주었고, 이를 기초로 □□□□을 개발하기로 하였다면, 피고가 원고에게 소외 3 도면을 보내주어야 할 것인데, 피고가 2016. 3. 2. 원고에게 송부한 도면은 “”이었고 이는 소외 3 도면과는 상이하다.
 (3) 원고가 디자인을 구체화한 하나인에 소외 3 도면을 송부하였다거나, 소외 3 도면에 기초하여 디자인 개발을 의뢰하였다고 볼 만한 증거가 없다. 하나인이 소외 3 도면을 기초로 디자인을 개발하였다면 2회에 걸쳐서 원고에 그림 6, 7(, )과 같은 소외 3 도면과 비유사한 것이 포함된 4개의 도안을 보냈을 것으로 보이지 아니한다. 오히려 원고의 자발적인 선택으로 인하여 하나인이 보내온 4개의 시안 중 3개의 원형 셀로 이루어진 첫 번째 디자인이 결정되었고 이와 같은 원고의 선택이 피고에 의하여 이루어졌다고 볼 만한 증거도 없다.
 (4) 피고 측이 2016. 2. 16. 소외 2에게 소외 3 도면을 보여주었고 이를 기초로 ‘하나인 최종 디자인 시안’이 완성되었다면, 소외 2가 2016. 2. 19. □□□□ 상품화 보고서 작성에서 제안한 디자인은 소외 3 도면과 유사하여야 할 것인데, 소외 2는 소외 3 도면과 비유사한 그림 2(, )와 같이 챔피언 벨트 유사 형태의 디자인을 제안하였고, 하나인에 디자인을 창작을 의뢰하면서 첨부한 디자인도 소외 3 도면과 비유사한 그림 4()이었다.
 (5) 소외 3 도면은 가운데 원이 아래로 처져 있어 전체적으로 “▽”와 같은 형태인데 반하여, 이 사건 등록디자인은 개발 동기에 맞게 허리에 있는 혈관의 위치를 고려하여 가운데 원이 위로 돌출되어 있어 전체적으로 “△”와 같은 형태인바, 이 사건 등록디자인과 피고 측 소외 3 도면은 그 방향 자체가 서로 다르므로 이 사건 등록디자인 내지 하나인 최종 디자인 시안이 소외 3 도면에서 기초하였다고 보기 어렵다.
 (6) 원고가 GS 홈쇼핑에 피고 제품의 방송 재검토 협조를 요청한 2017. 11. 7. 당일 원고 직원인 소외 7, 소외 1 등은 피고 사무실을 방문하여 소외 3에게 피고가 이 사건 등록디자인을 등록한 것에 대하여 항의하자, 소외 3은 “나 봐요, 이 디자인은 내가 출원한 지가 언제인데? 훨씬. 이거, 이거, 이걸 만들고 있을 때 이거 모양을 서로가 상의했다고”[갑 제53호증의 2(이하 같다) 5쪽], “이 모양은 그쪽 피플파이 모양인데 우리하고 같이 상의해서 디자인을 했어요. 그리고 우리가 등록을 했어요. 우리가, 등록증 다 우리가 갖고 있다고”(11쪽), “아니 그러니까 이 디자인을 할 때 여러 가지 디자인을 가져온 걸 이렇게 하면 안 된다. 저렇게 하면 하고 나하고 같이 공동으로 생각을 해서 만들어 온 거에요”(13쪽), “아니 디자인은 서로 상의했죠. 이걸 보고 하길래 이걸 보고”(24쪽)라고 말하는 등 □□□□을 원고 측과 같이 상의해서 디자인을 했다는 취지로 볼 수 있는 말을 수차례 하였다.
 2) 피고의 불법행위책임 성부
 앞서 본 기초 사실 및 위 인정 사실에 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 보태어 보면, 피고가 원고의 거래처 등에게 발송한 이 사건 각 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)하는 것으로 보인다.
 가) 앞서 본 바와 같이 비록 원고가 보내온 디자인 시안에 피고 측이 상품성 확보를 위한 최종적 수정을 지시하였으며 원고가 □□□□의 금형비 부담을 거부하여 피고가 금형비를 전부 부담한 점을 고려하더라도, 피고 측은 이 사건 등록디자인을 소외 3과 원고 측이 공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로 결국 이 사건 디자인권에 무효사유가 존재함 역시 알 수 있었던 것으로 보인다.
 나) 또한 앞서 보았듯이 피고는, 원고가 GS 홈쇼핑에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하자, 이 사건 공급계약을 해지하고 원고가 피고의 이 사건 디자인권을 침해하였다고 주장하면서 원고의 거래처인 홈앤쇼핑 등에 이 사건 각 통지를 하였다. 그런데 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건 각 통지는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 통지를 발송할 때는 신중할 것이 요구된다. 나아가 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것이다. 그럼에도 피고는 오히려 앞서 본 바와 같이 2017. 11. 7. 피고 사무실에서 원고 직원들과 소외 3 사이의 이 사건 등록디자인 관련 논쟁이 있은 13일 후 원고의 거래처들에 ‘□□□□을 판매하는 행위도 이 사건 디자인권을 침해할 수 있다’는 단정적인 취지의 이 사건 각 통지를 하였는바, 이러한 통지행위는 정당한 권리행사의 한계를 넘는 것으로 보인다. 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자가 누구인지를 객관적으로 알기 어려운 상황이었을 원고의 거래처들은 이 사건 각 통지에 따라 □□□□의 판매를 중단할 수밖에 없었을 것으로 보인다.
 다. 원고의 손해배상청구에 대한 판단
 1) 원고의 주장
 피고의 이 사건 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해는 GS 홈쇼핑 판매 불발로 인한 매출 손실액 2,100,000,000원[= 3,000,000원(11. 21.) + 6,000,000원(12월 2회분) + 6,000,000원(1월 2회분) + 6,000,000원(2월 2회분)], 홈앤쇼핑 방송 차질에 따른 매출손실액 800,000,000원[= 200,000,000원(11월 매출 부진) + 200,000,000원(12월 매출 부진) + 200,000,000원(1월 방송 취소분) + 200,000,000원(2월 방송 취소분)], 원고의 주요 거래처에 대한 2017. 11.부터 2017. 2.까지 매출손실액 3,317,300,000원[= 643,100,000원(2017. 11.) + 1,074,200,000원(2017. 12.) + 800,000,000원(2018. 1.) + 800,000,000원(2018. 1.)] 등에 이르므로, 피고는 원고에게 불법행위를 원인으로 하여 원고가 구하는 손해액 중 일부인 1,000만 원 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 2) 판단
 앞서 본 바와 같은 피고의 이 사건 불법행위로 인하여 원고에게 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해가 발생하였음이 인정되므로, 피고는 원고에게 그 손해를 배상할 책임이 있고, 갑 제52호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고의 이 사건 불법행위로 인하여 아래와 같은 손해를 입게 되었고 원고가 입은 손해는 10,000,000원 이상이라는 점이 인정된다[원고의 불법행위(영업방해)에 근거한 손해배상청구가 인정될 경우 그 손해배상액이 10,000,000원 이상이라는 점에 대하여는 원피고 사이에 다툼이 없다].
 가) 원고는 피고가 2017. 11. 22. GS 홈쇼핑에 원고의 □□□□이 이 사건 디자인권을 침해한다는 취지의 통고서를 발송한 이후 2017. 12.부터 2018. 2.까지 예정된 GS 홈쇼핑에서의 판매 기회를 상실하였다(피고가 2017. 11. 22. GS 홈쇼핑에 통고서를 발송하였으므로 2017. 11. 21. GS 홈쇼핑의 방송 취소를 피고의 통고서 발송행위로 인한 것으로 보기 어렵다).
 나) 원고는 피고의 통고서 발송행위로 인하여 홈앤쇼핑에서 □□□□을 제외한 ◇◇◇◇으로만 구성된 세트 상품을 판매할 수밖에 없었다. 단조로운 상품 구성으로 인하여 2017. 11. 및 2017. 12. 방송에서 판매 부진을 겪었고, 2018. 1. 및 2018. 2.에 예정된 방송도 취소되었다.
 다) 피고는 2017. 11. 22. 올리브영에도 통고서를 발송하였고, 이에 따라 원고가 □□□□을 올리브영에 납품할 수 없게 되었다.
 3) 소결론
 그러므로 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2018. 3. 30.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음 날인 2018. 3. 31.부터 피고가 그 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 법원 판결선고일인 2019. 8. 23.까지는 민법에 정해진 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 의한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 라. 원고의 금지청구에 대한 판단
 1) 원고의 주장
 원고가 □□□□의 판매를 재개하려 하는 경우 피고는 또다시 □□□□이 이 사건 디자인권을 침해한다는 내용의 통지서를 보낼 가능성이 매우 높으므로 피고는 원고의 ○○○○□□□□ 제품이 (등록번호 생략) 등록디자인권을 침해한다는 취지의 통지서를 제3자에게 발송하여서는 아니 될 의무가 있다.
 2) 구체적 판단
 우선 민법에는 불법행위 일반에 대하여 장래의 예방이나 배제를 위한 사전 금지청구권이 명문으로 규정되어 있지 않고, 판례는 인격권 침해행위(대법원 1996. 4. 12. 선고 93다40614, 40621 판결 등 참조) 등 그 성질상 일단 침해된 후의 구제수단(금전배상이나 명예회복 처분)만으로 그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어려운 불법행위 사안에서만 제한적으로 사전 예방적 구제수단으로 침해행위 정지·방지의 금지청구권을 인정하고 있다.
 그러므로 살피건대, 나. 1) 가)의 인정 사실 및 앞서 든 증거에 갑 제51호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 사정들, 즉 피고가 이 사건 각 통지 후 2018. 11. 13. GS 홈쇼핑에 다시 한번 같은 취지의 통지서를 보낸 점은 인정되나(갑 제51호증), 그러한 사정만으로 피고의 통고서 발송행위가 계속적·반복적으로 이루어졌다고 단정하기 어려운 점, 위 2018. 11. 13.자 통지 경위는 원고가 제기한 무효심판을 기각한 심결의 결과를 알리기 위한 것으로 보이는데, 이 사건 각 통지가 불법행위에 해당함이 드러난 현재 이후 시점에서 피고가 다시 같은 취지의 통지를 할 것으로는 보이지 아니하는 점 등을 고려하면 같은 취지의 통지가 있더라도 성질상 일단 침해된 후의 구제수단(금전배상이나 명예회복 처분)만으로 그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어렵게 될 것으로도 보이지 아니하므로 원고의 청구를 받아들일 수 없다.
 4. 결론
 따라서 원고의 각 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하여야 하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 제1심판결 중 위 인용금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소하여 피고에게 위 금원의 지급을 명하고, 원고의 나머지 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이규홍(재판장) 우성엽 이진희

甲 주식회사는 허리 통증 등을 완화시켜주는 허리용 찜질패드를 개발하기로 한 후 乙 주식회사와 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하고, 乙 회사로부터 허리용 찜질패드 제품을 공급받아 판매하였는데, 乙 회사가 명칭을 ‘휴대용 발열팩’으로 하여 허리용 찜질패드 제품에 적용된 디자인을 등록출원하여 디자인등록이 되자, 甲 회사는 乙 회사가 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 乙 회사의 다른 제품의 판매가 예정된 방송의 중지를 요청하여 乙 회사 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었고, 乙 회사 역시 甲 회사의 거래처인 丙 주식회사 등에 ‘乙 회사가 甲 회사에 乙 회사의 등록디자인이 적용된 허리용 찜질패드 제품을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니 허리용 찜질패드 제품을 판매할 경우 판매자도 乙 회사의 디자인권을 침해할 수 있다’는 취지의 통지를 하여 판매 및 납품 중단 등의 사태가 발생하자, 甲 회사가 乙 회사를 상대로 위와 같은 통지가 불법행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 구한 사안에서, 乙 회사가 甲 회사의 거래처 등에 발송한 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 甲 회사의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 한 사례

甲 주식회사는 허리 통증 등을 완화시켜주는 허리용 찜질패드를 개발하기로 한 후 乙 주식회사와 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하고, 乙 회사로부터 허리용 찜질패드 제품(이하 ‘이 사건 제품’이라 한다)을 공급받아 판매하였는데, 乙 회사가 명칭을 ‘휴대용 발열팩’으로 하여 이 사건 제품에 적용된 디자인을 등록출원하여 디자인등록이 되자, 甲 회사는 乙 회사가 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 乙 회사의 다른 제품의 판매가 예정된 방송의 중지를 요청하여 乙 회사 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었고, 乙 회사 역시 甲 회사의 거래처인 丙 주식회사 등에 ‘乙 회사가 甲 회사에 乙 회사의 등록디자인이 적용된 이 사건 제품을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니 이 사건 제품을 판매할 경우 판매자도 乙 회사의 디자인권을 침해할 수 있다’는 취지의 통지를 하여 판매 및 납품 중단 등의 사태가 발생하자, 甲 회사가 乙 회사를 상대로 위와 같은 통지가 불법행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 구한 사안이다.
 제반 사정에 비추어 乙 회사의 등록디자인은 甲 회사 측과 乙 회사 측 丁이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하므로, 丁으로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 乙 회사가 단독으로 디자인등록출원을 하여 등록된 디자인권에는 디자인보호법 제39조, 제121조 제1항 제2호에 따른 무효사유가 있고, 乙 회사 측은 등록디자인을 丁과 甲 회사 측이 공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로 결국 디자인권에 무효사유가 존재함 역시 알 수 있었던 것으로 보이고, 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것임에도 乙 회사는 甲 회사의 직원들과 丁 사이에 乙 회사의 등록디자인 관련 논쟁이 있은 후 얼마 지나지 않은 시점에서 甲 회사의 거래처 등에 ‘이 사건 제품을 판매하는 행위도 디자인권을 침해할 수 있다’는 단정적인 취지의 통지를 하였으므로, 乙 회사가 甲 회사의 거래처 등에 발송한 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 甲 회사의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 한 사례이다.