등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2017.08.24 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 외 1인)
【피 고】 피고 (소송대리인 법무법인 해냄 담당변호사 유주상)
【변론종결】2017. 7. 20.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2017. 3. 14. 2016당4198 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일 : 상표등록 (등록번호 1 생략)/ 1993. 2. 23./ 1994. 2. 24./ 2013. 12. 5.
 (2) 표장 : 
 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 김, 미역, 튀각
나. 실사용상표들
 (1) 표장 : (실사용상표 1), (실사용상표 2)
 (2) 사용상품 : 조미김, 도시락김 등 
 (3) 사용자 : 주식회사 삼부자(이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 대표이사로 있는 회사로서 실사용상표 1의 사용자) 및 주식회사 효성푸드(이 사건 등록상표의 통상사용권자로서 실사용상표 2의 사용자) 
다. 대상상표들
 (1) 표장 : (대상상표 1), (대상상표 2), (대상상표 3)
 (2) 사용상품 : 조미김, 도시락김 등
 (3) 사용자 : 홍해에프앤디 주식회사(이 사건 등록상표의 종전 권리자 소외 1이 대표이사로 있는 회사)
라. 유사서비스표(상표법 제119조 제1항 제5호 관련 표장)
 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 서비스표등록 (등록번호 2 생략)/ 2012. 7. 25./ 2013. 7. 25. 
 (2) 표장 : 
 (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업, 다시마튀각 판매대행업, 다시마튀각 판매알선업, 김튀각 판매대행업, 김튀각 판매알선업
 (4) 등록권리자 : 소외 1
마. 이 사건 등록상표에 대한 권리 변동 내역 및 관련 소송의 경과
 (1) 이 사건 등록상표에 대한 권리 변동 내역을 정리하면 아래 표 기재와 같다.
권리자등록일자등록원인비고소외 21994. 2. 24.상표등록출원?소외 32004. 4. 6.??소외 42004. 4. 14.양도사해행위취소판결이1/2 지분소외 52004. 5. 25.일부양도2009. 10. 20. 확정.소외 62005. 8. 9.상속2010. 7. 15. 등록말소.소외 12005. 8. 22.양도?소외 7 외 2인2011. 6. 15.상속?소외 82011. 10. 27.양도?주식회사 태산2011. 10. 28.양도?주식회사 왕부자2011. 11. 21.전용사용권 설정2012. 8. 29. 말소됨소외 12012. 8. 29.양도?피고(○○○)2013. 9. 23.매각상표권 환가명령에 따른 매각
 (2) 사해행위취소판결 이전의 권리변동
소외 3은 상표권자인 소외 2로부터, 2004. 3. 19. 이 사건 등록상표권 중 1/2 지분에 관하여, 2004. 4. 6. 이 사건 등록상표권 중 나머지 1/2 지분에 관하여 각 이전등록을 마쳤다. 소외 4는 2004. 4. 14. 소외 3으로부터 이 사건 등록상표권 전부에 관하여 이전등록을 마쳤다. 소외 5는 2004. 5. 25. 소외 4로부터 이 사건 등록상표권 중 1/2 지분에 관하여 이전등록을 마쳤고, 소외 5의 사망으로 소외 6이 2005. 8. 9. 위 소외 5 지분에 관하여 상속을 원인으로 한 이전등록을 마쳤으며, 소외 1은 2005. 8. 22. 소외 6으로부터 이 사건 등록상표권 중 소외 6의 1/2 지분에 관하여 이전등록을 마쳤다.
 (3) 사해행위취소소송 
 (가) 소외 3의 채권자인 소외 8은 2007. 9. 21. 수원지방법원 성남지원 2007가합10302호로 소외 4, 소외 1을 상대로 이 사건 등록상표권에 관한 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 소송을 제기하여, 2008. 10. 22. 위 법원으로부터 “이 사건 등록상표권에 관하여, 소외 3과 소외 4 사이의 매매계약을 취소하고, 소외 3에게, 소외 4는 이전등록의 말소등록절차를, 소외 1은 그 지분에 관하여 진정명의회복을 원인으로 한 이전등록절차를 각 이행하라”는 취지의 판결을 선고받았고, 위 판결은 항소심, 상고심을 거쳐 2009. 10. 20. 그대로 확정되었다. 
 (나) 한편, 소외 3에 대한 다른 채권자인 피고도 2007. 8. 21. 서울중앙지방법원 2007가합71566호로 소외 4, 소외 6, 소외 1 등을 상대로 이 사건 등록상표권에 관한 사해행위취소 및 원상회복을 구하는 소송을 제기하여, 2008. 8. 13. 위 법원으로부터 “이 사건 등록상표권에 관하여, 소외 3과 소외 4 사이의 매매계약을 취소하고, 소외 3에게, 소외 4는 이전등록의 말소등록절차를, 소외 6, 소외 1은 그 지분에 관하여 마쳐진 일부이전등록의 말소등록절차를 각 이행하라”는 취지의 판결을 선고받았고, 위 판결은 항소심, 상고심을 거쳐 2009. 10. 20. 확정되었다. 
 (4) 사해행위취소소송 이후 권리변동 
 (가) 2010. 7. 15. 위 사해행위취소판결에 따라 이 사건 등록상표권에 관하여 소외 4 명의로 마쳐진 이전등록 및 그 1/2 지분에 관하여 소외 5, 소외 6, 소외 1 명의로 마쳐진 일부이전등록이 모두 말소되어 소외 3 앞으로 등록명의가 회복되었다. 
 (나) 그 후 소외 3이 사망함에 따라 이 사건 등록상표권에 관하여 2011. 6. 15. 상속인인 소외 7, 소외 9, 소외 10(이하 ‘소외 7 외 2인’이라 한다) 앞으로 상속을 원인으로 한 이전등록이 마쳐졌다. 
 (다) 소외 7 외 2인은 소외 8에게 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2011. 10. 27. 소외 8 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다. 소외 8은 주식회사 태산에게 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2011. 10. 28. 주식회사 태산 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다. 주식회사 태산은 2011. 11. 21. 이 사건 등록상표권에 관하여 주식회사 왕부자에게 기간을 2011. 11. 21.부터 2014. 2. 24.까지, 지역을 대한민국 전역으로 하는 전용사용권을 설정하고, 전용사용권 설정등록을 마쳤다. 주식회사 태산은 소외 1에게 이 사건 등록상표권을 양도하고, 2012. 8. 29. 소외 1 앞으로 상표권 이전등록을 마쳤다.
 (5) 피고의 상표권 취득 등
 피고는 소외 7 외 2인을 채무자로 하여 인천지방법원 2011. 10. 6.자 2011타채32281호로 상표권압류결정을 받아 2011. 10. 7. 그 등록을 마쳤다. 인천지방법원은 2012. 11. 30. 이 사건 등록상표권에 관하여 피고의 신청에 따라 상표권환가명령(2012타채31014호)을 하였고, 피고는 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표권 전부에 관하여 2013. 7. 31. 상표권 매각을 원인으로 한 이전등록을 마쳤다.
바. 이 사건 심결의 경위
 (1) 원고는 2016. 12. 29. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, “피고가 대표이사로 있는 주식회사 삼부자의 실사용상표 1의 사용 및 통상사용권자인 주식회사 효성푸드의 실사용상표 2의 사용은, 대상상표들에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제1, 2호{구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제2, 8호, 이하 같다}에, 유사서비스표에 대한 관계에서 상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호)에 각 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다”는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판(2016당4198)을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 2017. 3. 14. “실사용상표 1의 사용은 피고가 대표이사로 있는 주식회사 삼부자에 의한 것일 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고에 의한 것이 아니므로 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하지 않는다. 실사용상표들의 사용은 이 사건 등록상표를 이전받은 피고로부터 사용권을 설정받은 적법한 것일 뿐만 아니라(반면, 대상상표들의 사용은 정당한 상표권을 전제로 하지 않은 것이다) 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표사용이므로 상표법 제119조 제1항 제2호에 해당하지 않고, 유사서비스표가 수요자간에 널리 알려졌다고 할 수 없으므로 상표법 제119조 제1항 제5호에도 해당하지 않는다”는 이유로, 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1 내지 5, 13호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)
 실사용상표들의 사용은 상표법 제119조 제1항 제2호 및 제5호에 해당하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
나. 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호) 해당 여부
(1) 관련 규정
상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)에서는 “전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우”에 상표권자가 상당한 주의를 기울인 경우를 제외하고는 상표등록의 취소사유로 규정하고 있다.
(2) 사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였는지 여부
 (가) 사용권자의 상표 사용
 주식회사 삼부자(이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 대표이사로 있는 회사로서 이 사건 등록상표의 묵시적 사용권자)가 실사용상표 1을, 주식회사 효성푸드(이 사건 등록상표의 통상사용권자)가 실사용상표 2를 각각 ‘조미김, 도시락김 등’의 상품에 사용하였음은 당사자 사이에 다툼이 없다.
 (나) 지정상품과의 유사 여부
 실사용상표들이 사용된 상품은 ‘조미김, 도시락김 등’으로서 앞서 본 이 사건 등록상표의 지정상품인 상품류 구분 제29류의 ‘김, 미역, 튀각’ 등과 동일 또는 유사한 상품에 해당한다.
 (다) 실사용상표들과 이 사건 등록상표의 유사 여부
 이 사건 등록상표는 만으로 구성된 표장이고, 실사용상표들은 (실사용상표 1), (실사용상표 2) 등으로 구성된 표장이다.
 비록 실사용상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것이기는 하지만, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하여 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있어 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하거나 적어도 유사하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다.
 이에 대하여 피고는, “실사용상표들은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에서 정당하게 사용된 것이므로, 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)가 적용될 수 없다”는 취지로 주장한다.
 그러나 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)는 같은 항 제1호(구 상표법 제73조 제1항 제2호)와는 달리 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 ‘등록상표’를 사용한 경우라도 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한다면 상표등록을 취소할 수 있다고 규정하고 있다.
 따라서 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에서 사용된 것이라고 하더라도 그러한 사정만으로는 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)의 적용이 배제된다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
(3) ‘타인’의 업무와 관련된 상품과의 혼동 초래 여부 등
 대상상표들 (대상상표 1), (대상상표 2), (대상상표 3)은 실사용상표들과 그 표장이 거의 동일하고, 사용상품도 ‘조미김, 도시락김 등’으로서 동일하다.
 나아가 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표(대상상표)로 삼을 수 있는 것이기는 하다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).
 그러나 아래와 같은 이유로, 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디 주식회사(이 사건 등록상표의 종전 권리자 소외 1이 대표이사로 있는 회사)는 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)에서의 ‘타인’에 해당한다고 볼 수 없다.
 ① 이 사건 등록상표와 같이 등록된 상표권이 이전된 경우 그 이전되기 전의 상표사용에 의한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과 및 권리는 모두 그 등록상표에 귀속되는 것으로 보아야 한다. 만일 종전 상표권자의 상표사용행위를 그대로 용인한다면 이는 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로 부당하기 때문이다.
 나아가 피고는 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 적법하게 승계취득한 현재의 상표권자이므로 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 위와 같은 효력을 모두 누릴 수 있다. 이와 같이 이 사건 등록상표를 적법하게 취득한 피고의 상표권 행사 및 상표사용을 지지해 주어야만 우리나라 상표제도의 목적이나 기능을 달성할 수 있게 되는 한편 공정한 경쟁질서와 상거래질서에도 부합하게 되는 것이다.
 ② 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전부개정되기 전의 것) 제27조 제1항은 “상표는 등록 여부를 불문하고 그 지정상품의 영업과 같이 하지 아니하면 이를 이전할 수 없다”고 규정하고 있었으나, 위 조문은 그 후 삭제되어 현행 상표법상으로는 영업과 분리하여 상표권만의 이전이 가능하게 되었다. 그런데 이와 같이 상표권이 이전되는 경우 현재 상표권자와 종전 상표권자 상호간에 출처의 혼동이 발생하는 것은 처음부터 예정된 것이므로, 상표권을 이전받은 자 또는 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자가 등록상표를 동일성의 범위 내에서 사용하거나, 또는 동일성의 범위를 벗어나더라도 유사의 범위 내에서 종전 상표권자가 사용하던 대로 지정상품에 사용한 경우에는 이로 인해 종전 상표권자와 사이에 출처혼동이 초래되더라도 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)의 적용대상은 아니라고 봄이 상당하다. 즉, 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)에서의 ‘타인’에 상표권이 이전되기 전의 종전 상표권자 및 그 사용권자 등이 포함되는 것으로 해석하는 것은 부당하다.
(4) 검토결과
 따라서 종전 상표권자인 소외 1로부터 이 사건 등록상표의 상표권을 이전받은 피고로부터 상표사용을 허락받은 사용권자인 주식회사 삼부자 및 주식회사 효성푸드의 실사용상표들의 사용은 상표법 제119조 제1항 제2호(구 상표법 제73조 제1항 제8호)에 해당한다고 할 수 없다.
다. 상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호) 해당 여부
(1) 관련 규정
상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호)에서는 “상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우”를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제1항 제1호에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
(2) 상표권의 이전으로 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되었는지 여부
 이 사건 등록상표는 만으로 구성된 표장이고, 유사서비스표는 로 구성된 표장으로서, 앞서 이 사건 등록상표와 실사용상표들의 표장의 유사 여부의 판단에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 유사서비스표는 그 표장이 적어도 서로 유사의 범위 내에 있다.
 그리고 이 사건 등록상표의 지정상품은 “상품류 구분 제29류의 김, 미역, 튀각”이고, 유사서비스표의 지정서비스업은 “서비스업류 구분 제35류의 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업, 다시마튀각 판매대행업, 다시마튀각 판매알선업, 김튀각 판매대행업, 김튀각 판매알선업”으로서, 상품과 서비스업의 차이에도 불구하고 서로 유사의 범위 내에 있다.
 나아가 이 사건 등록상표의 상표권자이던 소외 1이 ‘조미김 판매대행업 등’을 지정서비스업으로 하여 2012. 7. 25. 유사서비스표를 출원하여 2013. 7. 25. 그 등록을 받은 사실, 그 후 이 사건 등록상표는 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표권 전부에 관하여 상표권 환가명령에 따른 매각을 원인으로 피고에게 이전등록된 사실은 앞서 본 바와 같다.
 따라서 이 사건 등록상표의 상표권 이전으로 유사한 등록상표인 이 사건 등록상표와 유사서비스표가 각각 피고와 소외 1에게 속하게 되었다.
(3) 실사용상표들의 사용에 ‘부정경쟁의 목적’이 있는지 여부
상표법 제119조 제1항 제5호(구 상표법 제73조 제1항 제9호)에서 ‘부정경쟁의 목적’이란 ‘다른 상표권자의 명성, 신용, 고객흡인력 등을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적’을 말하는 것이므로, 이 사건에서 위 규정의 적용을 위한 ‘부정경쟁의 목적’ 요건의 충족을 위해서는 유사서비스표의 사용에 따른 명성, 신용, 고객흡인력 등이 인정되어야 한다.
 위 요건의 충족을 위하여 원고는 대상상표들의 사용에 따른 소외 1 내지 그 사용권자 홍해에프앤디 주식회사 등의 명성, 신용, 고객흡인력 등을 주장한다.
 그러나 원고 주장의 위 명성, 신용, 고객흡인력 등은 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표가 피고에게 이전됨으로써 모두 피고에게 귀속되는 것으로 보아야 함은 앞서 본 바와 같으므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들이기 어렵다.
 나아가 위 상표권 이전 후의 유사서비스표 자체의 사용에 따른 명성, 신용, 고객흡인력 등에 관하여는 원고의 주장, 입증이 없다.
 따라서 실사용상표들의 사용에는 상표법 제119조 제1항 제5호의 적용을 위하여 요구되는 ‘부정경쟁의 목적’이 있다고 할 수 없다.
(4) 검토결과
 결국 실사용상표들의 사용은 그 부정경쟁의 목적이 있다고 할 수 없어 상표법 제119조 제1항 제5호에 해당하지 않는다.
라. 이 사건 심결의 위법 여부
 따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제119조 제1항 제2호 및 제5호의 등록취소사유가 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김우수(재판장) 나상훈 이호산