등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 1998.12.17 / 시행일:

【원 고】 디즈니 엔터프라이지즈, 인크.(DISNEY ENTERPRISES, INC.) (소송대리인 변호사 주성민 외 2인)
【피 고】 피고 (소송대리인 덕원종합법무법인 담당변호사 박성호)
【주 문】
 1. 특허청이 1997. 10. 23. 96당337호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 갑 제1, 2호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다. 
 가. 특허청에서의 절차의 경위
 원고는 별지 상표목록 표시와 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법시행규칙(1990. 9. 4. 상공부령 제753호로 전문 개정되기 전의 것) 제10조의 [별표 1]상품류 구분 제35류에 속하는 팔뚝시계, 회중시계 등 14개 상품들로 하는 등록 (등록번호 생략) 상표(출원일 1970. 2. 23., 등록일 1974. 8. 23., 갱신등록일 1985. 2. 19. 및 1995. 9. 25., 이하 '이 건 등록상표'라 한다)의 상표권자이다. 
 피고는 이 건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 않고, 원고가 사용권의 설정등록 없이 타인에게 이 건 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품에 관하여 6개월 이상 사용하게 하였다는 이유로 1996. 3. 21. 상표법 제73조 제1항 제1호, 제3호의 규정에 의하여 이 건 상표등록의 취소를 구하는 취소심판을 청구하였다. 
 특허청은 위 심판청구 사건을 96당337호로 심리하여 1997. 10. 23. 다음 나.항의 기재와 같은 이유로 이 건 상표등록을 취소하는 심결(이하 '이 건 심결'이라 한다)을 하였다.
 나. 이 건 심결이유의 요지
 (1) 피고(심판청구인)는 이 건 등록상표의 지정상품과 동종의 업을 영위하고 있지 아니하나 이 건 등록상표와 유사한 상표를 의류 등에 사용하고 있어 원고(심판피청구인)로부터 원고가 소유하는 이 건 등록상표권, 저작권 기타 지적 재산권의 침해를 중지할 것을 요청하는 서신을 받은 바 있어 이 건 심판청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구라고 인정된다.
 (2) 원고가 제출한 저작권사용계약서에 의하면, 원고는 사용권의 설정등록 없이 주식회사 이도에게 이 건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품에 대하여 1995. 9. 1.부터 1996. 8. 31.까지 6개월 이상 사용하게 한 사실을 인정할 수 있고, 원고가 제출한 증거만으로는 이 건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 인정하기에 부족하므로 이 건 상표등록은 상표법 제73조 제1항 제1호 및 제3호의 규정에 의하여 그 취소를 면할 수 없다. 
 2. 이 건 심결의 적법 여부
 가. 원고의 심결 취소사유의 요지
 (1) 피고는 다음과 같은 이유로 이 건 취소심판의 적법한 이해관계인이 될 수 없어 이 건 심판청구는 각하되었어야 함에도 불구하고 본안 심리에 들어간 이 건 심결은 위법하다.
 (가) 이 건 등록상표의 지정상품인 시계류 제품과 피고가 제조·판매하고 있는 의류 제품은 서로 유사하지 아니하므로 피고는 원고의 이 건 등록상표권의 대항을 받을 염려가 전혀 없다.
 (나) 원고가 피고에게 보낸 1994. 6. 30.자 서신은 피고가 원고의 허락 없이 원고의 저명한 미키마우스 캐릭터 표장을 의류 제품에 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당하므로 사용을 중지하여 달라는 내용일 뿐이고 이 건 등록상표권의 침해 중지를 요구한 것이 아니다. 
 (다) 피고는 자신이 의류 제품에 미키마우스 도형과 문자를 사용한 행위와 관련하여 원고의 고소에 따라 부정경쟁방지법 위반으로 기소된 사실은 있으나 이 건 등록상표권의 침해와는 아무런 관계가 없고 또 위 사건은 이미 대법원에서 무죄로 확정되어 피고는 의류 제품에 미키마우스 도형을 계속 사용할 수 있는 것으로 되었다.
 (라) 이 건 등록상표는 저명하기 때문에 비록 그 등록이 취소된다 하더라도 피고는 이 건 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 등록할 수가 없다.
 (2) 이 건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용되었음에도 불구하고 사용사실을 부정한 이 건 심결은 사실오인 및 법리오해의 위법이 있다.
 나. 피고의 주장 요지
 (1) 피고는 다음과 같은 이유로 이 건 취소심판의 적법한 이해관계인이다.
 (가) 원고가 피고에게 보낸 1994. 6. 30.자 서신에서 원고는 이 건 등록상표를 별지로 첨부하고 여러 가지 상품류별로 등록된 상표권을 가지고 있다는 점 및 원고의 지적 재산을 사용한 모든 제품의 제조, 판매를 중단할 것을 요구하였으므로 피고는 원고로부터 이 건 등록상표권의 대항을 받은 바 있다. 
 (나) 가사 원고가 피고에게 보낸 1994. 6. 30.자 서신이 부정경쟁행위의 중지를 요구한 것에 지나지 않는다 하더라도 위 서신에는 이 건 등록상표에 관한 것임이 언급되어 있으므로 피고는 이 건 등록상표의 취소를 구할 이해관계인에 해당한다.
 (다) 원고는 이 건 등록상표를 비롯한 미키마우스 문자상표 또는 도형상표가 저명하다는 이유로 이종 상품에 등록된 피고를 비롯한 타인의 등록상표에 대한 무효심판 내지는 취소심판을 청구하였고 또 그 심판청구의 이해관계인으로 인정된 사실이 있는바, 그렇다면 이와 동일한 논리에 따라 피고도 이 건 등록상표의 취소심판을 구할 수 있는 이해관계가 있다고 하여야 한다.
 (라) 이 건 상표등록이 취소되면 피고는 이와 동일 또는 유사한 상표에 대하여 출원의 우선권을 가지게 되므로 피고는 이 건 취소심판을 청구할 이익을 가진다. 원고는 이 건 등록상표가 저명하므로 그 등록이 취소되더라도 피고는 이와 동일 또는 유사한 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 주장하나, 캐릭터로서 저명하다는 것과 상표로서 저명하다는 것은 구별되어야 하므로 이 건 등록상표가 상표로서 저명하다고 볼 수는 없고, 따라서 이 건 등록상표가 취소되는 경우 피고는 이와 동일 또는 유사한 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다.
 (2) 원고가 제출한 사용권계약서는 저작권에 관한 것일 뿐 상표권에 관한 것이 아니고, 원고가 제출한 사용증거에 나타난 상표는 이 건 등록상표와 동일성을 인정할 수 없는 것으로서 정당한 사용이라고 볼 수 없으며, 나아가 원고는 통상사용권의 설정등록 없이 이 건 등록상표와 유사한 상표를 소외 주식회사 이도 또는 소외 주식회사 미진콜렉션 등에게 6개월 이상 사용하게 하였으므로 이 건 상표등록은 취소되어야 한다.
 다. 판 단
 먼저 피고가 이 건 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지의 여부에 관하여 살펴보건대, 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제6항의 규정에 의하면 같은 조 제1항 제1호 또는 제3호의 규정에 의한 취소심판은 이해관계인에 한하여 이를 청구할 수 있는바, 위 조문 소정의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다 할 것이다. 
 을 제1, 2, 5호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 의류 제품의 영업에 종사하면서 미키마우스 캐릭터 표장을 의류에 사용하여 왔을 뿐 시계류 제품의 영업에는 종사한 바가 없는 사실, 원고는 1994. 6. 30. 피고에게 원고의 지적 재산권을 침해하는 행위를 중지할 것을 요청하는 서신을 발송한 사실, 위 서신에는 "원고가 이 건 등록상표와 동일한 표장을 포함한 미키마우스 캐릭터 및 문자표장에 관하여 여러 가지 상품류별로 등록된 상표권과 저작권을 가지고 있고 위 표장은 주지저명하다는 것", "피고가 의류 제품에 미키마우스 캐릭터 및 문자표장을 무단으로 사용하고 있는 것은 그 표장들에 대한 원고의 지적 재산권을 침해하는 동시에 부정경쟁행위가 된다는 것", "원고가 소유하는 미키마우스 캐릭터 및 문자표장들의 무단사용을 즉시 중단하고 사과문 게재 등 원고의 요구사항을 이행할 것"라는 취지의 내용이 기재된 사실, 피고는 원고의 허락 없이 미키마우스 캐릭터를 의류 제품에 사용하였다는 이유로 원고의 고소에 의하여 부정경쟁방지법 위반으로 기소되었으나 대법원의 확정판결에 의하여 무죄로 된 사실, 원고는 피고가 의류 제품을 지정상품으로 하여 소유하고 있던 "Mickey & Minnie" 표장에 관한 상표등록에 대하여 등록무효심판과 등록취소심판을 청구한 사실을 각 인정할 수 있고 반증 없다.
 위 인정 사실에 의하면, 원고는 피고에 대하여 피고가 미키마우스 도형 및 문자표장을 의류 제품에 무단으로 사용하는 것을 발견하고 1994. 6. 30.자 경고장으로 이의 중지를 요청하면서 그 요청의 법적 근거로서 지적 재산권의 침해와 부정경쟁방지법 위반을 들었다 할 것인데, 비록 원고가 위 경고장에서 이 건 등록상표를 별지로서 표시하고 여러 가지 상품류별로 등록상표권을 가지고 있다는 점을 기재하였다고 하나, 이는 원고가 미키마우스 도형 및 문자표장에 대하여 가지고 있는 지적 재산권에는 등록상표권도 있다는 점을 단순히 설명한 것이거나 과시한 것에 불과하다고 보여지고, 이 건 등록상표권의 효력은 그 지정상품인 시계류 제품과 동일, 유사한 상품에 관하여만 미칠 뿐 시계류 제품과 유사하다고 볼 수 없는 의류 제품에 관하여는 그 효력이 미치지 아니하며, 피고가 시계류 제품의 영업에 종사한 사실이 없고, 나아가 위 경고장의 제목에서도 피고의 의류 제품의 제조 및 판매에 관한 것이라는 점을 명시하고 있는 사실을 감안하면, 원고가 피고에게 위 경고장을 보낸 것은 이 건 등록상표권을 행사하기 위한 것이 아니라 이 건 등록상표를 비롯한 미키마우스 도형 및 문자표장이 주지저명하다는 점에 근거하여 부정경쟁행위의 중지를 요청하기 위한 것이거나 미키마우스 도형의 저작권의 침해 금지를 요청하기 위한 것으로 보아야 할 것이므로 결국 피고는 위 경고장에 의하여 원고로부터 이 건 등록상표권의 대항을 받았다고 보기는 어렵다 할 것이다. 
 한편 원고가 이 건 등록상표를 비롯한 미키마우스 캐릭터 상표의 주지저명성에 근거하여 피고가 의류 제품에 관하여 소유하고 있는 상표등록에 대한 무효심판 내지 취소심판을 청구하였고 또 심판절차에서 이해관계가 인정되었다 하더라도, 이는 타인의 주지저명한 상표와 동일, 유사한 상표에 대하여는 상품 출처의 혼동이 인정되는 한 상품의 동종성에 구애를 받지 아니하고 등록을 부여하지 않는다는 상표법의 규정에 근거한 것으로 보이므로 피고가 이 건 등록상표와 동일, 유사한 상표로서 주지저명한 상표를 소유하고 있지도 아니한 이 건과는 사안의 성격을 달리하는 것이라 할 것이고, 나아가 위 등록무효심판 내지는 등록취소심판 사건은 의류 제품에 관한 상표등록의 존속에 관한 분쟁일 뿐이며 원고가 위 등록무효심판 등을 통하여 시계류 제품에 관한 이 건 등록상표권을 행사하였다고도 볼 수 없다 할 것이므로 결국 위와 같은 사정만으로는 피고에게 이 건 취소심판에서의 이해관계가 있다고 할 수는 없다 할 것이다.
 가사 이 건 상표등록이 취소된다 하더라도 원고는 여전히 이 건 등록상표와 동일, 유사한 표장의 주지저명성에 근거하여 피고를 포함한 타인을 상대로 부정경쟁행위의 금지를 청구하거나 상품이나 영업의 출처의 혼동을 일으킨다는 이유로 타인의 상표등록에 대한 등록무효심판 등을 청구할 수 있는 것이고, 상표의 주지저명성이란 상표등록에 의하여 생기거나 유지되는 것이 아니며 오로지 오랜 기간의 영업활동에 의하여 상품에 화체되는 신용의 축적에 의하여 생기는 것으로서 이 건 상표등록의 존속과 이 건 등록상표의 주지저명성은 상호 의존적인 관계에 있는 것은 아니라 할 것이므로 피고가 원고로부터 주지저명성의 법적 권원에 기한 권리행사를 받았다고 하여 자신이 행하고 있는 영업과는 아무런 관련이 없는 이종의 상품인 시계류 상품에 대한 이 건 상표등록까지 그 취소를 구할 이해관계가 생길 수는 없는 노릇이라 할 것이다( 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1931 판결도 유모차에 관한 심판청구인의 상표가 주지의 것이고 피심판청구인이 유모차에 대하여 유사 상표를 사용함으로써 부정경쟁행위금지청구의 소를 당한 사실이 있다 하더라도, 심판청구인에게 심판청구인이 행하고 있는 영업과 아무런 관련이 없는 이종의 영업인 레스토랑업 등을 지정서비스업으로 하여 피심판청구인이 소유하고 있는 유사 서비스표의 등록의 취소를 구할 이해관계는 없다고 판시한 바 있다). 
 또한 이 건 상표등록이 불사용을 이유로 취소되는 경우 피고에게 이 건 등록상표와 동일, 유사한 상표의 출원의 우선권이 주어진다 하더라도 이는 등록취소로 인하여 심판청구인에게 당연히 부여되는 법적 효과일 뿐이고 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계의 성립을 인정할 수 있는 사실이 아니라 할 것이다.
 따라서 피고가 이 건 등록상표의 지정상품인 시계류에 관한 영업에 종사하고 있거나 가까운 장래에 같은 영업에 종사할 개연성에 관한 주장·입증도 없는 이 건에 있어서 위에서 살펴본 바와 같은 사정만으로 피고가 원고로부터 이 건 등록상표권의 대항을 받았다거나 또는 대항을 받을 객관적 염려가 있어 이 건 상표등록의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 할 수는 없다 할 것이므로 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 이 건 심판청구는 각하되어야 할 것이다.
 그럼에도 불구하고 이와 결론을 달리하여 이 건 등록상표의 지정상품과 유사하지 아니한 의류 제품에 관하여 피고에게 부정경쟁행위의 중지 등을 요청한 것을 가지고 이 건 등록상표권을 행사한 것으로 잘못 해석한 것에 터잡아 피고를 이해관계인으로 인정한 뒤 본안 심리에 들어간 이 건 심결은 상표등록취소심판의 이해관계인에 대한 법리를 오해하여 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다.
 3. 결 론
 그렇다면 이 건 심결은 위법하여 취소되어야 할 것이므로 그 취소를 구하는 원고의 이 건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 박일환(재판장) 이장호 이수완

[1] 상표등록취소심판청구에 있어서 이해관계인의 의미
 [2] 상표권자로부터 상표의 주지저명성의 법적 권원에 기한 권리행사를 받았다고 하여 자신의 영업과 무관한 이종 상품에 대한 상표등록의 취소심판을 구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제6항의 규정에 의하면 같은 조 제1항 제1호 또는 제3호의 규정에 의한 취소심판은 이해관계인에 한하여 이를 청구할 수 있는바, 위 조문 소정의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다.
 [2] 상표권자로부터 상표의 주지저명성의 법적 권원에 기한 권리행사를 받았다고 하여 자신의 영업과 무관한 이종 상품에 대한 상표등록의 취소심판을 구할 이해관계인에 해당하지 않는다고 한 사례.