등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2015.04.10 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 더 폴로/로렌 컴파니 엘피 (소송대리인 변호사 이회기)
【변론종결】2015. 3. 20.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2014. 10. 20. 2013당2202 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 (등록번호 1 생략) 상표의 지정상품 가운데 “양말, 각반(脚絆), 남성양말, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식 보온용 발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 양말커버, 양모양말, 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트”를 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/등록일/등록번호: 2002. 8. 29./2003. 11. 11./(등록번호 1 생략)
 2) 구성: 
 3) 지정상품: [별지] “지정상품의 표시”
 4) 상표권자: 원고
 나. 실사용상표들
 1) 구성: (실사용상표 1), (실사용상표 2)
 2) 사용상품: 양말
 다. 대상상표들
 1) 구성: (상표등록 (등록번호 2 생략), 대상상표 1), (상표등록 (등록번호 3 생략), 대상상표 2)
 2) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 양말 등
 라. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2013. 8. 22. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2202 사건으로 심리한 결과, 2014. 10. 20. “이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 1과 소외 2가 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 양말에 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였고, 이러한 통상사용권자의 상표 부정사용행위에 대하여 상표권자인 원고가 감독의무를 다하였다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지
 2. 당사자의 주장 요지
 가. 원고
 실사용상표들이 양말에 사용된 이상, 이 사건 등록상표 중 양말과 동일·유사한 지정상품에 관한 부분만 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소사유가 있다고 할 것이다. 또한 원고는 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 청구취지 기재의 “양말, 각반(脚絆), 남성양말, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식 보온용 발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 양말커버, 양모양말, 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트”(이하 통틀어 ‘이 사건 지정상품’)에 대한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마쳤다.
 따라서 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품 부분에만 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소사유가 있음에도 불구하고, 이 사건 심결은 이 사건 등록상표의 지정상품 전부를 취소하였으므로, 이 사건 심결 중 이 사건 지정상품을 제외한 나머지 지정상품 부분은 위법하다.
 나. 피고
상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우, 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 있더라도 그 지정상품 전부에 대한 상표등록을 취소하여야 한다. 또한 상표권 포기의 법적 효과는 장래를 향하여 발생하므로, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 취소사유를 가지는 일부 상품들에 관한 상표권을 포기하였다고 하더라도, 그러한 사정은 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소사유가 존재한다는 것에 어떠한 영향을 미칠 수 없다.
 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하다.
 3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단
 가. 먼저 상표법 제73조 제3항은 상표등록의 취소심판에 관하여, “제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있을 뿐, 상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 한 취소심판의 경우 지정상품 중 일부에 대하여 취소심판을 청구할 수 있다는 근거 규정이 없다.
 또한 상표법 제73조 제1항 제8호는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신, 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론, 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 목적이 있다. 따라서 비록 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 인정된다고 하더라도, 그 전부를 취소하는 것이 입법 취지에도 부합한다.
 그렇다면 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소심판은 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에라도 같은 호에 정한 취소사유가 있는 경우에는 그 상표등록 자체를 취소하여야 하고, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 상표가 사용된 지정상품이나 그와 유사한 상품에 대해서만 상표등록을 취소하는 것이 아니다.
 나. 한편 갑 제3호증의 기재에 의하면, 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마친 사실은 인정된다. 그러나 상표법 제61조는 “상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권의 포기가 있는 때에는 상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권은 그때부터 소멸한다.”고 하여 상표권 포기의 효력이 장래를 향해서만 발생함을 규정하고 있다. 따라서 원고가 이 사건 심결 후 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하였다는 사정은 이 사건 심결의 결론에 아무런 영향을 미칠 수 없는 것이다.
 4. 결론
 그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 일부 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.
 [[별 지] 지정상품의 표시: 생략]

판사 이정석(재판장) 이헌 이호산

미국회사 甲이 등록상표 “”의 상표권자 乙을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였는데 특허심판원이 甲 회사의 청구를 인용한 심결을 한 사안에서, 등록상표의 지정상품 전부를 취소한 심결이 적법하다고 한 사례

미국회사 甲이 등록상표 “”의 상표권자 乙을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였는데 특허심판원이 甲 회사의 청구를 인용한 심결을 한 사안에서, 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소심판은 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에라도 같은 호에 정한 취소사유가 있는 경우 상표등록 자체를 취소하여야 하고, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 상표가 사용된 지정상품이나 그와 유사한 상품에 대해서만 상표등록을 취소하는 것이 아니므로, 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 지정상품 전부를 취소한 심결이 적법하다고 한 사례.