등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.05.09 / 시행일:

【원 고】 링구아포럼 주식회사 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이인종)
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 김종화) 
【변론종결】2007. 4. 25.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2007. 1. 29. 2006당2387호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증]
 가. 심결의 경위
 원고는 2006. 9. 14. 아래 나항 기재 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)의 권리자인 피고를 상대로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 서적에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 사용된 바가 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 부분 등록이 취소되어야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다.
 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품의 하나인 서적에 정당하게 사용되었다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.
 나. 이 사건 등록상표
 (1) 구성 :<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383147"></img>
 (2) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1995. 11. 14./ 1997. 6. 4./ 2007. 1. 12./ (등록번호 생략)
 (3) 지정상품 : 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다)(상품류 구분 제9류), 서적, 잡지, 학습지, 글씨(상품류 구분 제16류)
 (4) 권리자 : 피고
 2. 이 사건 등록상표의 서적에 대한 사용 여부
 가. 상표법 규정
상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 상표 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항에 의하여 상표권자인 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 지정상품에 관한 등록상표의 취소를 면할 수 없으므로, 피고에게 이 사건 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있음을 증명할 책임이 있다.
 나. 인정되는 사실관계
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제3호증, 을 제2 내지 7호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지]
 (1) 피고는 링구아어학원이라는 상호로 외국어학원을 경영하고 있는데, 이 사건 등록상표가 표시된 영어교재들(갑 제3호증의 1, 2, 3)을 인쇄소에 제작의뢰하고 납품받아 2006. 8. 19.부터 2006. 8. 26.까지 사이에 그 학원의 수강생들에게 수강강좌의 교재용으로 권당 9,000원 내지 15,000원에 판매하였다.
 (2) 갑 제3호증의 1은 앞표지에 제호로 "Special English Programmed Learning for the Precocious A B"라고 표시되어 있고, 그 제호의 좌측 상단에 나무형상과 ‘LANGUAGE INSTITUTE LINGUA’를 원형상으로 표시한 도안 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383087"></img>"이 표시되어 있으며, 그 도안 바로 아래에 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383149"></img>’가 표시되어 있고, 그 바로 아래에 ‘language institute’라고 표시되어 있으며, 뒷표지에는 위 도안과 함께 링구아어학원이라는 표시와 링구아어학원의 인터넷사이트 주소로 보이는 표시가 있고, 스프링을 이용하여 제본되고 253면으로 이루어진 토플교재이다.
 (3) 갑 제3호증의 2는 앞표지에 제호로 "Special English Programmed Learning for the Precocious B"라고 표시되어 있고, 그 우측 하단에 위 도안이 표시되어 있으며, 그 도안 바로 아래에 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383149"></img>’가 표시되어 있고, 그 바로 아래에 ‘language institute’라고 표시되어 있으며, 뒷표지에는 위 도안과 함께 링구아어학원이라는 표시와 링구아어학원의 인터넷사이트 주소로 보이는 표시가 있고, 스프링을 이용하여 제본되고 176면으로 이루어진 토플교재이다.
 (4) 갑 제3호증의 3은 앞표지에 제호로 "Be fluent with it"이라고 표시되어 있고, 그 우측 하단에 위 도안이 표시되어 있으며, 그 도안 바로 아래에 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383089"></img>’가 표시되어 있고, 뒷표지에는 위 도안과 함께 링구아어학원이라는 표시가 있으며, 스프링을 이용하여 제본되고 371면으로 이루어진 토플교재이다.
 다. 판 단
 (1) 원고는, 피고가 판매한 교재들은 단순히 편집된 자료를 복사하여 이를 스프링을 이용하여 제본한 형태를 띤 것으로서 저자, 발행인, 발행일, 출판사, 국제표준자료번호, 가격 등이 표시되지 아니하여 출판 및 인쇄진흥법, 도서관법 등 서적관련 법령의 요건을 갖추지 아니하였을 뿐만 아니라, 수강료에 부가하여 복사비 정도의 대금을 받고 제공되는 것으로서 피고 경영 학원의 수강생에 한하여 판매되는 것일 뿐 서점에 배포되지도 아니하는 등 일반거래사회에서 유통되는 것이 아니고, 교환가치도 지닌 것이 아니며, 학원영업에 부수하여 판매되는 것에 불과하여 상표법상의 상품에 해당하지 아니하므로, 피고가 위 교재들에 이 사건 등록상표를 표시한 것은 상표의 정당한 사용이 아니라고 주장한다.
 그런데 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 하고, 관련 행정법규가 그 지정상품의 제조·판매 등에 관하여 규율하고 있을지라도 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 지정상품을 제조·판매하였다고 하여 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다( 대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).
 위에서 본 바와 같이 피고가 판매한 교재들은 스프링을 이용하여 제본된 것으로서, 접착하는 방법으로 제본하지 아니하고 스프링을 이용하여 제본하였다고 하여 서적이 아니라고 할 수 없으며, 피고가 판매한 교재들이 관련 행정법규에서 요구하는 사항을 지키지 아니하였다고 할지라도, 위에서 본 교재의 제작 및 판매 경위 등에 비추어 보면 위 교재들은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있다고 할 것이고, 한편 학원수강생에 한하여 판매되었다고 하여 일반거래사회에서 정상적으로 유통되지 않았다고 할 수 없고, 학원영업에 부수하여 판매된다고 하여 독립한 상거래의 대상이 되지 않는다고 할 수도 없다.
 따라서 위 교재들은 서적으로서 상표법상의 상품에 해당한다고 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 
 (2) 원고는 또한, 피고는 이 사건 등록상표를 위 교재들의 상표로 사용한 것이 아니라 피고 경영의 링구아어학원 상호로 사용한 것이라고 주장하나, 위 인정 사실에서 본 바와 같이 위 교재들은 앞표지에 제호가 표시되어 있음은 물론 뒷표지에 링구아어학원이라는 상호가 따로 표시되어 있으므로, 앞표지에 표시된 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383149"></img>’라는 표시가 위에서 본 도안과 ‘language institute’라는 표시와 함께 사용되었다고 할지라도 이는 피고의 상표로 사용된 것이라고 할 것이어서 원고의 위 주장 또한 이유 없다.
 (3) 한편, 이 사건 등록상표는 대문자로 구성되어 있음에 비하여 실제로 사용된 표장은 첫 글자만 대문자이고, 나머지 글자는 소문자로 구성되어 그 글꼴에 있어서 차이가 있으나 그 정도의 차이는 양 표장의 동일성을 인정함에 장애가 되지 아니하고, 이 점에 관하여는 당사자들 사이에 명시적인 다툼도 없다.
 (4) 결국, 상표권자인 피고는 이 사건 등록상표를 지정상품 중의 하나인 서적에 해당하는 위 교재들에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였다고 할 것이다.
 3. 결 론
 그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 서적에 관하여 등록취소사유가 있다고 할 수 없으므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다고 할 것인바, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이기택(재판장) 오충진 노갑식

[1] 학원수강생들에게만 판매된 학원교재가 상표법상의 상품에 해당하는지 여부(적극)
[2] 등록상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383085"></img>"는 그 지정상품 중 하나인 서적에 해당하는 학원교재의 상표로서 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 정한 상표불사용을 이유로 한 등록취소사유가 없다고 한 사례

[1] 학원수강생에 한하여 판매되었다고 하여 일반거래사회에서 정상적으로 유통되지 않았다고 할 수 없고, 학원영업에 부수하여 판매된다고 하여 독립한 상거래의 대상이 되지 않는다고 할 수도 없으므로, 학원교재도 서적으로서 상표법상의 상품에 해당한다.
[2] 등록상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=144383145"></img>"는 그 지정상품 중 하나인 서적에 해당하는 학원교재의 상표로서 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 정한 상표불사용을 이유로 한 등록취소사유가 없다고 한 사례.