등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2002.12.26 / 시행일:

【원고, 피상고인】 왈톤 인터내셔널 리미티드(WALTON INTERNATIONAL LIMITED) (소송대리인 법무법인 한미 담당변호사 김재훈)
【피고, 상고인】 피고 (변호사 이장호 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2000. 12. 14. 선고 2000허976 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

【이 유】 1. 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후3364 판결 등 참조), 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다.
 원심은, 채택 증거를 종합하여, 먼저 전제사실로서, 원고는 당시 상표권자인 소외 주식회사 논노상사(이하 '논노상사'라 한다)를 피청구인으로 하여, 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)은 그 지정상품 전부에 대하여 이 건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 아니하였고, 그렇지 않다 하더라도 논노상사가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용권설정등록을 하지 아니한 채 타인에게 6개월 이상 사용하게 하였으므로 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제1호 및 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지의 등록취소심판청구를 한 사실, 이에 대하여 특허청 심판소는 1995. 10. 12. 논노상사가 위 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 바 있고 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 사유가 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(94당627호, 이하 '제1차 심결'이라 한다)을 하였고, 이에 대한 불복항고심판에서도 원고의 항고심판청구가 기각되었으나, 상고심인 대법원은 1999. 1. 26. 피청구인의 적격을 잘못 인정하였다는 이유를 들어 직권으로 위 항고심결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 판결을 선고한 사실, 그 후 이 사건 등록상표는 1999. 2. 4. 논노상사로부터 소외인에게, 1999. 3. 9. 위 소외인으로부터 피고에게 각 권리이전등록이 이루어진 사실, 한편 사건을 환송받은 특허법원은 1999. 5. 13. 승계참가한 피고나 참가인들의 전거증에 의하더라도 피고나 참가인들이 이 건 심판청구일 3년 전부터 이 건 심판청구일까지 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하였음을 인정할 수 없고 그와 같이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유에 대하여도 아무런 주장·입증이 없다는 이유로, 제1차 심결을 취소하는 판결을 선고하였고(99허1461호) 위 심결취소판결은 그 무렵 확정된 사실, 위 심결취소판결이 확정된 후 다시 진행된 심판절차에서 특허심판원은 1999. 12. 30. 위 심결취소소송에서는 논노상사가 제1차 심결의 심판단계에서 제출한 이 사건 등록상표의 사용증거인 을 제2 내지 5호증이 제출되지 아니하여 재판의 기초로 삼을 수 없었으니 위 증거들은 위 심결취소판결의 이유 중 '피고나 참가인들의 전거증'에 포함되지 아니하므로, 위 증거들은 특허법원의 취소확정판결의 기본이 된 이유가 되지 아니한다고 보아야 하고, 또 직권탐지주의를 취하고 있는 특허심판에서는 확정된 심결취소판결에 의하여 다시 심결함에 있어서 위 증거들을 심결의 기초로 삼아 제1차 심결과 같은 결론에 이른다고 하여 특허법 제189조 제3항의 규정에 위반되는 것이 아니라고 전제한 다음, 위 을 제2 내지 5호증의 기재에 의하면, 이 사건 등록상표는 당시 상표권자이었던 논노상사에 의하여 이 건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되고 또 구 상표법 제73조 제1항 제1호에서 규정하는 타인에 의한 사용이라고 볼 만한 자료도 없어, 결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 피고에 대한 심판청구를 기각하는 심결{1999당(취소판결)84호, 이하 '이 사건 심결'이라 한다}을 한 사실, 그리고 이 사건 심결에서 채택한 위 을 제2 내지 5호증은 제1차 심결의 심판절차에서 논노상사가 제출한 증거와 동일한 것으로서, 사건을 환송받아 다시 심리하여 제1차 심결을 취소한 특허법원의 심결취소소송(99허1461호)에서는 제출된 바가 없는 사실을 인정하였다.
 원심은 이어, 위와 같이 사건을 환송받은 특허법원의 심결취소소송에서 논노상사나 피고가 제1차 심결에서 제출하였던 증거를 제출하지 않은 탓에 논노상사의 이 사건 등록상표의 사용사실을 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 제1차 심결이 취소되었고 이 심결취소판결이 그대로 확정된 이상, 피고가 제1차 심결에서 제출되었던 증거를 특허심판원의 재심리과정(이 사건 심결의 심판절차)에서 다시 제출하는 것은 새로운 증거의 제출이라고 보기 어렵고, 또한 특허심판원이 직권탐지주의를 채택하고 있다는 이유만으로 취소 전 심판단계에서 제출되어 재심리하는 심판기록에 그대로 편철되어 있는 증거를 다시 원용하여 취소 전 심결과 같은 결론에 이르는 것은 심결취소판결의 기속력의 법리에 비추어 더더욱 허용되지 않는다고 할 것이므로, 이 사건 심결에서 피고가 새로운 증거를 제출하였고 직권탐지주의에 의해 제1차 심결에서 제출된 증거를 채용할 수 있다는 전제 아래 위 확정된 심결취소판결과 다른 판단을 한 것은 심결취소판결의 기속력에 반하는 것으로서 위법하다고 판단하였다.
 기록과 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심결취소판결의 기속력이나 심판절차의 직권주의 또는 일사부재리에 관한 각 법리오해, 구 상표법 제73조 제1항 제3호 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 2. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 송진훈(재판장) 변재승 윤재식(주심) 이규홍

[1] 심결취소판결의 특허심판원에 대한 기속력 및 심결취소 후 제출된 새로운 증거의 의미
[2] 등록취소심판청구의 기각심결을 취소하는 판결이 선고·확정된 후, 재심리과정에서 기각심결의 심판시에는 제출되었으나 심결취소소송에서는 제출되지 않은 등록상표의 사용증거를 다시 제출하는 것은 새로운 증거의 제출이라고 보기 어렵고, 또 직권탐지주의를 이유로 위 증거를 다시 원용하여 취소 전 심결과 같은 결론에 이르는 것은 심결취소판결의 기속력에 반하는 것으로서 위법하다고 한 사례

[1] 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.
[2] 등록취소심판청구에 대하여 상표권자가 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 정당하게 사용한 바 있고 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호 소정의 이유가 없다는 이유로 심판청구가 기각되었고, 항고심판청구 역시 기각되었으나, 상고심에서 당사자 부적격을 이유로 특허법원에 환송되어 위 심결을 취소하는 판결이 선고·확정된 후 재심리과정에서 위 심결의 심판단계에서는 제출되었으나 위 심결취소소송에서는 제출되지 않은 등록상표의 사용증거를 다시 제출하는 것은 새로운 증거의 제출이라고 보기 어렵고, 또 직권탐지주의를 이유로 취소 전 심판단계에서 제출되어 재심리하는 심판기록에 그대로 편철되어 있는 증거를 다시 원용하여 취소 전 심결과 같은 결론에 이르는 것은 심결취소판결의 기속력에 반하는 것으로서 위법하다고 한 사례.