권리범위확인 (특허, 대법원)
공포일: 1993.12.21 / 시행일:

【심판청구인, 피상고인】 광동제약 주식회사 소송대리인 변리사 김재천
【피심판청구인, 상고인】 주식회사 거북이 약품 소송대리인 변호사 김진억 외 2인
【원 심 결】 특허청 1992.9.30. 자 90항당373 심결
【주 문】
 상고를 기각한다. 
 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다. 

【이 유】 상고이유를 본다. 
 (1) 제2점에 대하여
 기록에 비추어 살펴보면,피청구인이 영위하는 의약품도매업 및 그 부대사업은 의약품제조판매업과는 별도로 의약품의 유통, 판매전략등에 관련된 독립된 서비스를 제공하는 서비스업으로 볼 것이므로 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다 하겠고, 또한 피청구인이 자신의 서비스업을 영위함에 있어서 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호로 구성된 이 사건 (가)호 표장 “(주)거북이약품”을 자신의 거래명세서, 거래장등에 나타낸 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 사용한 것이라 할 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보아야 할 것이다. 
 나아가청구인이 등록한 이 사건 상표(등록 제99612호) "TORTOISE" (이하 “이 사건 등록상표"라고 한다)의 지정상품과 피청구인이 (가)호 표장을 사용하여 영위하는 서비스업을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 “중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 순환기관용약제, 소화기관용약제, 비타민제, 자양강장변질제, 증류수, 접착제, 사향”이고, 피청구인의 서비스업은 의약품도매업 및 그 부대사업인바, 양자가 동일하지는 않다 하겠으나 의약품에 관련된 피청구인의 위 서비스업은 그 대상 서비스가 청구인의 위 지정상품등을 포함한 의약품에 관한 유통, 판매전략등에 관련된 것들이므로 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀접한 관련이 있다고 할 것이고, 오늘날 의약품의 제조업과 유통업 및 판매전략산업등 서비스업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 또한 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향이 있는 점등 거래사회의 실정등을 고려하여 보면, 피청구인이 위 서비스업등을 영위함에 있어 (가)호 표장을 서비스표로서 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 위 서비스업이 이 사건 등록상표권자의 영업인 것으로 오인, 혼동시킬 우려가 있어 (가)호 표장을 사용하는 위 대상 서비스업은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사성 내지 동종성이 인정된다고 하여야 할 것이다. 
 원심이 (가)호 표장을 사용하는 피청구인의 의약품판매업 및 그 부대사업을 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업이라 할 수 없다고 한 점은 잘못된 것이지만, (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 상표적 혹은 서비스표적으로 사용한 것이고, 또한 (가)호 표장을 사용하는 대상이 상품이 되었든 혹은 서비스업이 되었든 간에 이 사건 등록상표의 지정상품과의 사이에 유사성 내지 동종성이 인정된다고 판단한 결론은 정당하므로 여기에 소론이 지적하는 상호의 서비스표적 사용에 관한 법리나 지정상품과 대상 서비스업 사이의 유사성 내지 동종성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다. 
 논지는 이유 없다. 
 (2) 제1점에 대하여
구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 “구 상표법"이라고 한다)제26조 제1호 단서에서 규정한 “부정경쟁의 목적"이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이며 (당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결; 1993.10.8.선고 93후411 판결 등 참조), 여기서의 "등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(구 상표법 제45조 제1항 제2호)에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 자기의 상호등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 할 것이다. 
 원심결의 이유에 의하면 원심은, (가)호 표장을 구 상표법 제26조 제1호 본문에서 규정한 바대로 피청구인이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다 하더라도, 이 사건 등록상표는 피청구인이 1989.1.23. (가)호 표장에 대한 상호등기를 필하고 1989.2.13. 사업을 개시하기 훨씬 이전인 1983.1.11. 출원, 1984. 3. 24. 등록되었고, 실제 사용은 이보다 약 10년 전인 1973년부터이었으며, 1979년부터 1988년까지의 제품 생산실적, 간행물을 통한 광고선전 실적 등에 비추어, 비록 청구인이 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하지 않고 등록상표 중 한글부분인 “거북표”로만 사용하였다 하더라도, 실제 사용된 상표와 이 사건 등록상표는 관념이 동일한 것이어서 거래관념상 동일성의 범주에 속하는 것으로 봄이 상당하므로, 결국 이 사건 등록상표는 피청구인이 (가)호 표장을 상호로서 등기하여 사용하기 이전에 이미 업계에 널리 알려진 것이고, 따라서 피청구인의 (가)호 표장은 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 정하고 있는 바와 같이 상표권 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이므로 이 사건 등록상표의 상표권의 효력은 (가)호 표장에 미친다 하여 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 
 따라서 원심이 등록된 상표권자의 신용은 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것임을 전제로, 영문자 "TORTOISE"와 한글 “거북표”로 구성된 결합상표인 이 사건 등록상표 중 한글로 된 “거북표” 부분만을 사용하였다고 하더라도 거래관념상 동일성을 유지하면서 사용된 것이라고 판단한 부분은 잘못이라 할 것이나(당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결; 1987.3.24. 선고 86후100 판결; 1992.12.22. 선고 92후698 판결 등 참조), 등록상표 중 일부분인 한글 상표 부분만을 사용하였더라도 거래사회 관념상 부정경쟁방지의 보호대상인 등록된 상표권자의 신용은 형성된 것으로 보아야 할 것이므로, 피청구인이 이를 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 (가)호 표장을 사용한 이상, 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 (가)호 표장을 사용한 경우에 해당한다 하여 이 사건 등록상표의 상표권이 (가)호 표장에도 미친다고 한 원심판단의 결론부분은 정당하고, 또한 기록에 비추어 보면 그 나머지 점에 관한 원심의 사실인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 가므로, 여기에 소론과 같은 구 상표법 제26조 제1호에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 소론이 들고 있는 당원의 판례는 이 사건에 원용하기에 적절한 것이라고 할 수 없다
 논지도 이유 없다. 
 (3) 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 배만운(재판장) 김주한 김석수(주심) 정귀호

가. 의약품도매업 및 그 부대사업이 상표법상 서비스업에 해당하는지 여부
나. 상호로 구성된 표장 “(주)거북이약품”을 단순히 상호적으로만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 본 사례
다. 등록상표 "TORTOISE"의 지정상품과 위 "나"항 표장을 사용하여 거북표
영위하는 서비스업은 유사성 내지 동종성이 인정된다고 본 사례
라. 구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것) 제 26조 제1호 단서 소정의 “부정경쟁의 목적"이 인정되는 경우

가. 의약품도매업 및 그 부대사업은 의약품제조판매업과는 별도로 의약품의유통, 판매전략 등에 관련된 독립된 서비스를 제공하는 서비스업으로 볼 것이므로 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다. 
나. 상호로 구성된 표장 “(주)거북이약품”을 단순히 상호적으로만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 본 사례.
다. 등록상표 "TORTOISE"의 지정상품과 위 "나"항 표장을 사용하여 영위하는 서비스업은 유사성 내지 동종성이 인정된다고 본 사례.
라. 구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것) 제26조 제1호 단서에서 규정한 “부정경쟁의 목적"이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하며, 여기서의 "등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(같은 법 제45조 제1항 제2호)에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 자기의 상호 등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 위 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 한다.