권리범위확인(특) (특허, 대법원)
공포일: 2009.09.24 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 김국현 외 1인)
【피고, 상고인】 피고 주식회사 (소송대리인 변호사 손지열 외 8인)
【원심판결】 특허법원 2007. 6. 13. 선고 2007허2360 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다(대법원 1985. 8. 20. 선고 84후30 판결, 대법원 1991. 1. 15. 선고 90후1154 판결 참조).
 그리고 구 특허법 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다(대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결 참조).
 2. 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없는 바(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결 등 참조), 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다. 
 3. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명(특허번호 1 생략, 출원일 1987. 8. 5.), 의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방법으로 부른다)은 "암로디핀의 베실레이트염"이고, 이 사건 선출원발명(특허번호 2 생략, 출원일 1987. 4. 4., 공개일 1987. 11. 30.)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 선출원 제1항 발명’이라 한다)은 "암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법"임을 알 수 있다. 그리고 두 발명은 발명의 상세한 설명이 서로 동일하다.
 기록에 비추어 두 발명을 대비하여 보면, 두 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일한 반면에, 이 사건 제1항 발명은 물건의 발명이고 이 사건 선출원 제1항 발명은 방법의 발명인 점, 이 사건 선출원 제1항 발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 ‘불활성 용매 중’이라는 반응 조건과 ‘베실레이트염을 회수함‘이라는 반응 후 조치가 부가되어 있는 점에서 일응 상이하다.
 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명의 상이점들에 관하여 살펴보건대, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명이 물건의 발명과 방법의 발명으로 발명의 범주가 다르기는 하나, 그와 같이 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 두 발명이 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.
 그리고 염의 생성은 용매 중에서만 가능하고, 만약 용매가 원료물질과 반응을 일으키면 목적하는 화합물을 얻을 수 없게 되기 때문에 용매가 원료물질 중 어느 하나의 성분과도 화학반응을 일으키지 않는 불활성 용매이어야 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)에게 자명한 상식에 해당한다. 따라서 이 사건 선출원 제1항 발명에서 원료물질을 반응시키기 위하여 용매에 관한 반응 조건을 부가하면서 구체적인 용매를 적시하지 않고 막연히 ‘불활성 용매’를 사용한다고만 기재한 데에 기술적 의미가 있다고 할 수 없다.
 다음으로, 염기의 양이온과 산의 음이온이 반응하여 생성되는 화합물을 염이라고 함은 통상의 기술자에게 자명한 사항인바, 이 사건 선출원 제1항 발명은 ‘암로디핀 염기를 벤젠설폰산과 반응시킨 후 베실레이트염을 회수함’을 특징으로 한다고 기재하고 있을 뿐이고 달리 베실레이트염을 회수하기 위한 구체적인 기술이나 방법에 대하여 아무런 기재가 없으므로, 이 사건 선출원 제1항 발명에서 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 문구를 기재한 데에 별다른 기술적 의미는 없다.
 따라서, 두 발명을 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면, 이들 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 이들 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명은 서로 동일한 발명이라고 봄이 옳다.
 그리고 이 사건 선출원발명이 출원될 당시에 시행되던 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제3조에 특허를 받을 수 없는 발명으로 "화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명"이 규정되어 있어서, 피고가 그 당시 ‘암로디핀의 베실레이트염’이라는 물건의 발명으로 특허를 출원할 수 없었다고 하더라도, 그러한 사정은 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명의 동일성 여부를 판단함에 있어 아무런 영향을 미치지 못한다.
 나아가 이 사건 제2항 내지 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직접 또는 간접으로 인용하고 있는 종속항들로서 이 사건 특허발명의 출원 전에 약제학 교과서 등에 기재되고 일반적으로 사용되던 주지관용의 제조기술을 단순 부가한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명과 동일하다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 제2항 내지 제11항 발명과 이 사건 선출원 제1항 발명은 서로 동일한 발명에 해당한다.
 그렇다면, 이 사건 특허발명은 이 사건 선출원발명과 동일하여 구 특허법 제11조 제1항의 선원주의에 위반되어 등록된 발명이라 할 것이어서, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제69조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 부정된다.
 원심이 이와 같은 취지에서 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 이홍훈 차한성(주심)

[1] 구 특허법 제11조 제1항에서 정한 ‘동일한 발명’의 의미
 [2] 구 특허법 제11조 제1항의 적용에 있어 대비되는 두 발명이 각각 ‘물건의 발명’과 ‘방법의 발명’인 경우, 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 있는지 여부(소극)
 [3] 등록된 특허발명 내지 후출원발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우, 그 권리범위를 인정할 수 있는지 여부(소극)
 [4] 특허발명의 청구범위 제1항 "암로디핀의 베실레이트염"과 선출원발명의 청구범위 제1항 "암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법"은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 동일한 발명이라고 한 사례

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항은 동일한 발명에 대하여는 최선출원에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하여 동일한 발명에 대한 중복등록을 방지하기 위하여 선원주의를 채택하고 있다. 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.
 [2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조 제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.
 [3] 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.
 [4] 특허발명의 청구범위 제1항 "암로디핀의 베실레이트염"과 선출원발명의 청구범위 제1항 "암로디핀 염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법"은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 양 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 않고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 양 발명은 서로 동일한 발명이라고 한 사례.