등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2011.10.13 / 시행일:

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 청진 담당변호사 이관희 외 3인)
【피고, 피상고인】 피고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 황여현)
【원심판결】 특허법원 2010. 8. 18. 선고 2010허357 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)에 대하여 판단한다.
 1. 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항에 관한 상고이유에 대하여
 가. 구 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조). 그리고 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에 있어서, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.
 나. 위 법리에 비추어 살펴본다.
 (1) 기록에 의하면, 명칭을 "연소효율을 개선한 연료첨가제"로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제544568호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 ‘에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제’로서 연료첨가제를 이루는 각 성분의 조성비를 수치로써 한정하여 표현한 발명인데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같은 조성비의 수치한정에 대한 구체적인 이유나 효과에 관한 기재는 없고, 다만 이와 관련하여 "연료의 종류와 질, 노(爐)의 운전상황, 시스템과 노후 정도에 따라 조성비를 조정할 수 있다."라고만 기재되어 있을 뿐임을 알 수 있다.
 그러나 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 불완전연소를 줄여 오염물질을 감소시키고 연소기관 내에 발생하는 슈트(soot), 슬러지(sludge) 및 클링커(clinker)를 제거하여 열전도율을 높임과 동시에 부식을 방지하기 위해 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 물질을 연료첨가제의 조성성분으로 혼합한다는 데에 기술적 특징이 있는 발명으로서, 그 조성비에 대한 수치한정은 그러한 한정이 없으면 발명이 성립되지 않는다는 것이 아니라 단순히 이 사건 제1항 발명을 실시하는 데 적당한 조성비의 범위를 제시한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징은 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과한 것으로 보인다. 따라서 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에 조성비의 수치한정에 대한 구체적인 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도, 그와 관계없이 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 위 수치한정의 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있다고 할 것이다.
 (2) 한편 이 사건 제1항 발명의 연료첨가제를 이루는 각 성분 중 하나인 ‘에탄올아민’은 그 용어의 의미와 함께 이 사건 특허발명의 명세서에 "에탄올아민(TEA 등)으로 붕사의 응고 및 침전과 글리세린의 응고현상을 예방하였다."라고 기재되어 있는 점 등을 참작하면, 모노 에탄올아민(MEA), 디 에탄올아민(DEA) 및 트리 에탄올아민(TEA) 모두를 포함하는 것으로 해석된다.
 그런데 이 사건 특허발명 명세서의 위 기재와 ‘용해도를 높이고 수산화나트륨의 부식성을 방지하기 위해 에탄올아민을 사용한다’, ‘본 발명은 에탄올아민 등의 아민계열 안정제로 과산화수소를 안정시키며’, ‘수산화나트륨은 pH가 높아 부식성이 크므로 아민계열 안정제로 보완하였으며’ 등의 기재 및 기록에 나타난 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식을 종합해 보면, 이들 3가지 종류의 에탄올아민은 모두 아민계열 안정제의 일종으로서 과산화수소를 안정시키고 수산화나트륨의 부식성을 방지하며 용해도를 높여 붕사 등의 응고를 방지하는 동일한 역할을 하는 것이고, 다만 암모니아(NH₃)의 수소를 치환한 히드록시에틸 라디칼(-CH₂CH₂OH)의 개수가 1개, 2개 및 3개로 차이가 있는 것일 뿐임을 알 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 이들 에탄올아민의 전부 또는 일부를 조성성분으로 한 연료첨가제의 구체적인 실시례가 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자로서는 이들 에탄올아민의 위와 같은 역할 및 히드록시에틸 라디칼의 개수 차이를 감안하여 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 제1항 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있다고 할 것이다.
 (3) 또한 이 사건 제1항 발명은 연료첨가제에 관한 조성물 발명으로서, 화학적 반응에 의하여 생성되는 화합물에 관한 발명 등과는 달리 각 조성성분을 적절한 조성비로 혼합함을 그 기술내용으로 하는 것인데, 그 각 조성성분인 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사는 이미 그 화학구조나 특성 등이 널리 알려져 있는 물질들일 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명에서 이들 각 성분이 수행하는 역할이 명확히 기재되어 있으므로(에탄올아민은 과산화수소 안정과 수산화나트륨의 부식성 방지 및 용해도 향상, 과산화수소는 연소 촉진, 수산화나트륨은 붕사의 용해도 향상, 붕사는 슬러지 제거 및 부식 방지 등의 역할을 한다고 기재되어 있다), 이 사건 특허발명의 명세서에 구체적인 실시례가 기재되어 있지 않더라도, 위와 같은 명세서의 기재 및 기술상식에 기초하여 통상의 기술자는 아무런 어려움 없이 이 사건 제1항 발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있을 것으로 보인다.
 (4) 결국 이 사건 특허발명의 명세서에는 위에서 살펴본 각 사항과 관련하여 구 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.
 다. 그런데도 원심은 이 사건 특허발명의 명세서에 이 사건 제1항 발명의 연료첨가제를 이루는 각 성분의 조성비에 대한 수치한정의 이유나 효과에 관한 기재가 없고 에탄올아민의 종류를 특정한 구체적인 실시례의 기재가 없다는 이유 등을 들어, 이 사건 제1항 발명 및 이를 인용하는 종속항인 이 사건 제2항, 제3항, 제5항, 제6항, 제8항, 제11항 발명과 관련하여 구 특허법 제42조 제3항을 위반한 기재불비가 있다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 조항이 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장에는 정당한 이유가 있다.
 2. 구 특허법 제42조 제4항 제1호에 관한 상고이유에 대하여
 가. 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는바, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 등 참조).
 나. 위 법리에 비추어 살펴본다.
 기록에 의하면, 이 사건 제3항, 제5항, 제11항 발명은 각 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항들로서, 이 사건 제3항 발명은 "탄산칼륨 또는 탄산칼슘을 추가로 포함하는 연료첨가제"의 구성을, 이 사건 제5항 발명은 "글리세린, 인산 또는 올레인산을 추가로 포함하는 연료첨가제"의 구성을, 이 사건 제11항 발명은 "탄산칼륨을 혼합하여 저온연소를 유도함으로써 NOx를 제어하는 연료첨가제"의 구성을 각 부가한 것인데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘본 발명은 … 기타 탄산칼륨, 탄산칼슘 등을 첨가하여 열효율 및 대기오염물질의 제거효과를 높이거나’, ‘본 발명은 … 추가로 글리세린, 인산 또는 올레인산을 포함한다’, ‘본 발명의 연료첨가제에 탄산칼륨을 혼합하여 … 저온연소를 유도하여 NOx를 제어할 수 있으며’ 등과 같이 위 각각의 부가 구성에 대응되는 사항이 동일하게 기재되어 있음을 알 수 있다. 따라서 이들 구성은 모두 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 것이므로, 여기에 구 특허법 제42조 제4항 제1호를 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다.
 다. 그런데도 원심은 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하지 아니하고, 이 사건 제3항, 제5항, 제11항 발명에 부가된 위 각각의 구성에서 추가된 성분들의 중량비에 대한 한정이 없어 그 권리범위가 지나치게 넓다는 이유를 들어, 위 각 발명에 구 특허법 제42조 제4항 제1호를 위반한 기재불비가 있다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 조항이 정한 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장에도 정당한 이유가 있다.
 3. 결론
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안대희(재판장) 김능환 민일영 이인복(주심)

[1] 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 항상 실시례가 기재되어야만 하는지 여부(소극) 및 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에서 그와 같은 수치한정이 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도에 불과하여 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되지 않은 경우, 구 특허법 제42조 제3항에 위배되는지 여부(소극)
[2] 명칭을 "연소효율을 개선한 연료첨가제"로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항에는 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 특허발명의 명세서에 수치한정에 대한 구체적인 이유 또는 효과가 기재되지 않았거나 구체적인 실시례가 기재되지 않았더라도 기재불비가 있다고 볼 수 없다고 한 사례
[3] 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정 취지 및 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는지를 판단하는 기준
[4] 명칭을 "연소효율을 개선한 연료첨가제"로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항을 인용하는 종속항에는 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응하는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하지 않고 다른 이유를 들어 기재불비가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명의 경우, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.
[2] 명칭을 "연소효율을 개선한 연료첨가제"로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항에는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 제반 사정에 비추어 특허발명의 명세서에 수치한정에 대한 구체적인 이유 또는 효과가 기재되지 않았거나 구체적인 실시례가 기재되지 않았더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 이를 정확하게 이해하고 재현할 수 있다는 이유로, 위 특허발명의 명세서에는 위 기재불비가 있다고 볼 수 없다고 한 사례.
[3] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다.
[4] 명칭을 "연소효율을 개선한 연료첨가제"로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항을 인용하는 종속항인 특허청구범위 제3항, 제5항, 제11항에는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호에서 정한 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 제반 사정에 비추어 위 종속항에 관한 특허발명의 상세한 설명에는 각각의 부가 구성에 대응하는 사항이 특허청구범위에 기재된 것과 동일하게 기재되어 있으므로 이들 구성은 모두 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는데도, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응하는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하지 않고 다른 이유를 들어 기재불비가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.