권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2010.11.03 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 이영화) 
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 전경환) 
【변론종결】2010. 10. 20.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2010. 6. 22. 2010당(취소판결)5호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 등록서비스표
 (1) 등록번호/출원일/등록일 : (등록번호 생략)/1999. 5. 31./2001. 1. 16. 
 (2) 표장 : (표장 1 생략)
 (3) 지정서비스업 : 운명감정업, 작명업, 수상업, 관상업, 해명업, 지관업, 택일업, 사주감정업, 신수감정업, 궁합업
 나. 확인대상표장
 (1) 표장 : (표장 2 생략)
 (2) 사용서비스업 : 작명업, 관상업, 궁합업, 운명감정업, 택일업 등
 다. 절차의 경위
 (1) 원고가 2008. 10. 20. 특허심판원에 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2008당3137호로 심리 후 2009. 4. 24. ‘피고는 1997. 1. 1. 이후 ‘○○○철학원’을 개업·운영 중에, 2001. 3. 2. 원고로부터 ‘동일상호 사용금지’ 통고를 받고, 2001. 4. 3. ‘◎◎◎철학원’으로 상호를 변경하여 그 때부터 계속하여 위 상호를 사용하고 있으며 장래에도 사용할 것이어서, 확인대상표장은 피고가 현실적으로 사용한 것이라고 볼 수 없는 표장이므로, 원고의 심판청구는 피고가 사용한 것이라 볼 수 없는 확인대상표장을 대상으로 하고 있는 것이어서 그 심판의 실익이 없어 부적법하다‘는 이유로, 원고의 심판 청구를 각하하는 심결(이하 ‘이 사건 전 심결’이라 한다)을 하였다. 
 (2) 원고가 이에 불복하여 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 이를 2009허4087호로 심리 후, 2009. 8. 28. ‘확인대상표장이 이 사건 전 심결의 심판청구일 무렵까지 경기전화번호부 안양시 편에 그대로 등재되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 전 심결의 심판청구일을 전후하여 인터넷포털사이트에서 검색되고 있었고, 피고가 이러한 사실을 알고도 종전과 같이 그대로 두었다면 이는 사용서비스업의 광고에 확인대상표장을 표시하고 반포, 전시하는 정도에 해당하는 것으로 평가할 수 있음에도 불구하고, 피고가 확인대상표장을 현실적으로 사용한 것이라고 볼 수 없다고 단정하고 심판청구를 각하한 이 사건 전 심결은 부적법하다’는 취지의 판결을 선고하였다. 
 (3) 피고가 위 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 2009. 12. 24. 2009후3305호로 ‘피고의 상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항 각 호에 정한 사유를 포함하지 아니하거나 또는 이유가 없다’는 이유로 피고의 상고를 기각하였다. 
 (4) 특허심판원은 위와 같은 취소판결의 취지에 따라 위 사건을 2010당(취소판결)5호로 심리 후 2010. 6. 22. 피고의 확인대상표장의 사용은 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표’의 사용에 해당되고, ‘상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우’에 해당하지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. 
[인정근거] 갑 제1 내지 5호증, 변론의 전 취지
2. 당사자의 주장
 가. 원고의 주장
 확인대상표장은 피고의 성명 " ○○○"이라는 문자표시에 사용서비스업의 보통명칭인 "철학원"을 추가 병기하고 실사용 인터넷 사이트에서 운명감정, 사주궁합 택일, 빠른길 찾기와 영업소 안내지도 표시, 주소, 전화번호 등을 추가로 병기하였으므로, 자기의 성명 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 피고는 부정경쟁의 목적 하에 이 사건 등록서비스표를 모방하여 그 서비스표권자의 신용을 이용하는 한편, 그 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 갖고 확인대상표장을 사용하였으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다. 
 나. 피고의 주장
 확인대상표장은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이고 부정경쟁의 목적으로 사용한 것이 아니므로 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니한다. 
3. 판단
 가. 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표 여부
 (1) 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다( 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577판결 참조). 
 (2) 살피건대, 확인대상표장 " (표장 2 생략)"은 피고의 상호인 "○○○철학원"(을 제1, 4호증, 피고의 사업자등록증에는 ‘ ◎◎◎철학원’으로 기재되어 있으나 피고는 1996년경부터 ‘○○○철학원’이라는 상호도 사용한 것으로 보이는 점, 인명 등에 사용되는 ‘류’와 ‘유’는 혼용되는 점, 상표법 제51조 제1항 제1호상의 ‘상호’가 반드시 사업자등록된 상호만을 의미하지는 않는 점 등을 감안하면, ‘○○○철학원’은 피고의 상호라 할 것이다)을 세로로 표기한 문자표장으로서, 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하였고, 다른 문구나 도형과의 결합 없이 오직 상호만을 표기하여 사용하였으며, 글자 크기나 배열 등도 비교적 단순하게 이루어져 있는 바, 이러한 점을 종합하여 볼 때 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제1호에 규정된 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시’하는 서비스표에 해당한다 할 것이다. 
 한편 상표법 제51조 제1항 제1호에 규정된 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법’이라 함은 상품 내지 서비스의 거래·광고·선전이나 상품 내지 서비스 자체에 관하여 거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호를 사용하는 경우를 가리키는 것이지, 상호를 순수하게 상호로서 사용하는 경우만을 가리키는 것은 아니므로( 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결 참조), 피고가 위 상호를 전화번호부에 등재하고 인터넷포털사이트의 지역정보·지도정보·전화번호부 정보사이트 등에서 검색되도록 하였다고 하더라도, 이를 이유로 확인대상표장이 ‘자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시’하는 서비스표에 해당하지 아니한다고는 할 수 없다. 
 나. 부정경쟁의 목적 유무
 (1) 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 규정에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 내지 서비스표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다( 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 참조). 
 (2) 이 사건에 관하여 보건대, ① 피고가 이 사건 등록서비스표의 설정등록일인 2001. 1. 16. 보다 훨씬 이전인 1996. 10. 1.경부터 ‘○○○철학원‘이라는 상호를 사용하여온 점, ② 이 사건 등록서비스표가 수요자 간에 널리 인식되어 있다고 보기 어려운 점, ③ 원고의 영업소가 위치한 ’영등포‘와 피고의 영업소가 위치한 ’안양‘이 지역적으로 인접하여 있다고 보기 어려운 점, ④ 원고는 남성이고 피고는 여성으로서 서로 성별이 다른 점, ⑤ 확인대상표장이 이 사건 심판청구일 무렵까지 경기전화번호부에 등재되어 있었고, 인터넷포털사이트의 지역정보·지도정보·전화번호부 정보사이트 등에서 검색되었던 것 이외에는 피고가 확인대상표장을 이용하여 적극적인 광고활동 등을 하지는 않았던 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 등록서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻으려고 하는 부정 경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하였다고 볼 수 없다.
 다. 소결론
 결국 확인대상표장은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표로서 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여, 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다. 
4. 결론
 따라서, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 김용덕 박민정