등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2015.06.11 / 시행일:

【원고, 상고인】 ○○○ 주식회사 (소송대리인 변리사 박지호)
【피고, 피상고인】 △△△ 주식회사 (소송대리인 변리사 백승남)
【원심판결】 특허법원 2013. 2. 1. 선고 2012허7772 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).
 2. 원심은, 아래와 같은 이유를 들어, 명칭을 ‘인쇄회로기판의 갭 서포터 및 그 제조방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 2011. 7. 18. 정정청구된 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 한다)은 원심판시 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정된다고 판단하였다.
 가. 이 사건 제1항 정정발명 중 원심판시 전제부 구성은 ‘양면에 금속박이 형성된 절연판을 준비하여 절연판을 노출시키도록 금속박을 식각함으로써 절연판의 양면 각각에 절연판을 노출시키는 복수개의 스트라이프를 나란하게 복수개 형성한 후, 그 결과물을 스트라이프에 대해 나란하게 및 수직하게 절단함으로써 얻어지는 PCB 기판에 설치되는 갭 서포터’이고, 비교대상발명의 대응구성은 ‘자동장착기로 회로기판에 납땜할 수 있는 칩 형태의 스페이서’로서 양 구성은 PCB 기판 또는 회로기판에 설치되는 갭 서포터 또는 스페이서인 점에서 실질적으로 동일하다.
 나. 이 사건 제1항 정정발명 중 원심판시 구성 1은 ‘절연체로 이루어진 육면체 형상의 몸체’로서, 이에 대응되는 구성인 비교대상발명의 ‘수지로 이루어진 육면체 형상의 본체부’와 실질적으로 동일하다.
 다. 이 사건 제1항 정정발명 중 원심판시 구성 2는 ‘몸체의 서로 대향하는 양측면에 설치되되 양측면의 윗 부분은 노출시키고 몸체의 양측면 아랫 부분은 가리도록 양측면의 아랫부분에 설치되는 금속박’으로서 비교대상발명의 ‘본체부의 하방 코너 부분에 서로 대향하도록 설치된 L자형의 금속편’에 대응된다. 양 구성은 ‘몸체 또는 본체부의 양측면 아랫 부분에 서로 대향하도록 설치된 금속박 또는 금속편’인 점에서 동일하지만, 구성 2는 금속박이 몸체의 양측면 아랫 부분에만 형성된 반면 비교대상발명의 대응구성은 금속편이 본체부의 양측면 아랫 부분과 이에 연결되는 밑면에 L자형으로 형성된 점에서 차이가 있으나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 비교대상발명의 대응구성으로부터 구성 2를 도출하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없고, 그로 인한 효과의 차이도 현저한 것이라고 볼 수 없다.
라. 이 사건 제1항 정정발명의 원심판시 구성 3은 ‘몸체의 양측면 아랫부분에 설치되는 금속박이 PCB 기판에 솔더링(soldering)됨으로써 몸체의 밑면이 PCB 기판에 부착되도록 설치되는 것’으로서, 비교대상발명의 ‘칩 형태의 스페이서가 자동장착기로 회로기판에 납땜되는 구성’과 실질적으로 동일하다.
 3. 그리고 이 사건 제1항 정정발명의 전제부 구성에는 갭 서포터의 제조방법이 기재되어 있는데, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 물건의 발명인 이 사건 제1항 정정발명에 있어서 그 기술적 구성이 위 제조방법 자체에 의하여 한정되지는 아니하지만 그 제조방법에 의하여 최종생산물인 갭 서포터의 구조나 성질 등이 특정된다면 이러한 구조나 성질 등은 갭 서포터의 구성으로서 고려하여야 할 것이다.
 위 제조방법에 따라 갭 서포터를 제조할 경우 절단된 후의 절연판에 설치된 금속박의 폭이 절연판의 폭과 같아지게 되고, 위 절연판은 갭 서포터의 몸체가 되는 것이므로, 결국 이 사건 제1항 정정발명의 구성 2, 3에 기재된 ‘금속박’은 그 폭이 몸체의 폭과 같은 구성으로 한정된다.
 이와 같이 제조방법까지 고려하여 특정되는 구성 2, 3의 금속박과는 달리 이에 대응되는 비교대상발명의 금속편은 본체부와 대비하여 그 폭에 특별한 한정이 없다는 점에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 갭 서포터 또는 스페이서와 PCB 기판 또는 회로기판 사이의 접착강도 등을 고려하여 필요에 따라 적절하게 변경할 수 있는 사항으로서 비교대상발명의 대응구성으로부터 이 사건 제1항 정정발명의 위와 같은 구성을 도출하는 데 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없고, 그로 인한 효과의 차이도 현저한 것이라고 볼 수 없다.
 한편 위 제조방법에 의하여 만들어진 갭 서포터들이 그 두께가 균일하게 된다는 등의 특성을 가지더라도 이는 개개의 갭 서포터 자체의 구조나 성질 등과는 무관한 것으로서 이를 이 사건 제1항 정정발명의 최종생산물인 갭 서포터의 구조나 성질 등을 특정하는 요소로 볼 수는 없다.
이와 같은 사정 등에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심이 이 사건 제1항 정정발명의 전제부 구성에 기재된 제조방법에 의하여 특정되는 갭 서포터의 기술적 구성을 간과한 점에서 다소 부적절하기는 하나, 이 사건 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 누락하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.
 4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김용덕(재판장) 이인복 고영한 김소영(주심)

甲 주식회사가 乙 주식회사를 상대로 명칭이 "인쇄회로기판의 갭 서포터 및 그 제조방법"인 乙 회사의 특허발명이 비교대상발명 등에 의해 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였는데 심판 계속 중 乙 회사가 특허발명을 정정하는 내용의 정정청구를 한 사안에서, 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다고 한 사례