등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.11.13 / 시행일:

【원 고】 주식회사 티제이클럽 (소송대리인 변리사 황병도)
【피 고】 터너 엔터테인먼트 코.(Turner Entertainment Co.) (소송대리인 변호사 김상근외 3인)
【변론종결】2009. 10. 23.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2009. 3. 12. 2008당2135호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재
 가. 이 사건 등록상표
 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 10. 24./ 2005. 4. 11./ (등록번호 생략)
 (2) 구성 : 
 (3) 지정상품 : 별지 이 사건 등록상표의 지정상품 기재와 같다.
 (4) 권리자 : 피고
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 원고는 2008. 7. 21. 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 국내에서 그 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 심판청구일로부터 3년 이내에 지정상품에 사용되지 아니하였으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 것을 이유로 하여 그 등록의 취소를 구하는 상표등록취소심판을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 이를 2008당2135호로 심리한 후 2009. 3. 12. 이 사건 등록상표는 국내에서 이를 정당하게 사용할 권한이 있는 소외 주식회사 삼성출판사에 의하여 심판청구일로부터 3년 이내에 지정상품에 사용되었다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 2. 관계 규정
상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표를 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말하는 것이다.
 한편, 상표법 제56조 제1항은, ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것’으로 규정하고 있고, 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항은, “통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있다”고 규정하고 있다.
 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 대한 판단
 가. 당사자의 주장
 (1) 원고의 주장
 (가) 주식회사 삼성출판사는 피고가 아닌 소외 워너 브라더스 코리아 주식회사(이하 ‘워너 브라더스 코리아’라고만 한다)로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받았는데, 워너 브라더스 코리아는 이 사건 등록상표의 상표권자나 전용사용권자에 해당하지 않아 통상사용권을 설정하여 줄 수 있는 지위에 있지 않으므로, 결국 워너 브라더스 코리아로부터 사용허락을 받은 주식회사 삼성출판사는 정당한 상표 사용권자가 아니다.
 (나) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용된 표장은 이 사건 등록상표와 동일성이 없다.
 (다) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용된 표장은 만화영화의 주인공인 “TOM ＆ JERRY” 캐릭터를 소재로 한 상품이라는 사실을 나타내는 것일 뿐 상품의 출처를 표시하기 위한 것이라고 할 수 없어 상표의 사용으로 볼 수 없다.
 (라) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’은 워너 브라더스 코리아로부터 사용허락을 받은 상품과 동일성이 없다.
 (2) 피고의 주장
 (가) 피고는 이 사건 등록상표를 비롯하여 피고가 보유하고 있는 저작물과 상표들을 사용허락하거나 상품화할 수 있는 권리를 소외 워너 브라스. 컨수머 프로덕츠 인크.(Warner Bros. Consumer Products Inc., 이하 ‘워너 브라스’라고만 한다)에게 부여하였고, 워너 브라스는 1997. 6. 1.부터 대한민국 영역 내에서 이 사건 등록상표를 비롯하여 피고의 저작물과 상표들을 사용허락하거나 상품화할 수 있는 권리를 워너 브라더스 코리아에게 부여하였으므로, 워너 브라더스 코리아로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받은 주식회사 삼성출판사는 정당한 상표 사용권자에 해당한다.
 (나) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용된 표장은 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표이다.
 (다) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용된 표장은 상품의 출처를 표시하기 위한 것으로 사용되었다.
 (라) 주식회사 삼성출판사가 제조·판매한 ‘퍼즐용 그림조각’은 워너 브라더스 코리아로부터 사용허락을 받은 상품과 동일성이 인정된다.
 나. 판단
 (1) 인정 사실
 을 제1 내지 5호증, 을 제6호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래의 각 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.
 (가) 워너 브라더스 코리아는 각종 방송·영화의 제작자이자 이에 대한 각종 지적재산권의 소유자인 워너 브라스 스튜디오스(Warner Bros. Studios), 워너 브라스, 피고, 터너 홈 엔터테인먼트 인크(Turner Home Entertainment Inc.)들로 이루어진 워너사/터너사 그룹의 대한민국 지사이다.
 (나) 피고는 이 사건 등록상표를 비롯하여 피고가 보유하고 있는 저작물과 상표들을 사용허락하거나 상품화할 수 있는 권리를 피고가 속한 워너사/터너사 그룹의 계열사 관계에 있는 워너 브라스에게 부여하였고, 워너 브라스는 1997. 6. 1.부터 대한민국 영역 내에서 이 사건 등록상표를 비롯하여 피고의 저작물과 상표들을 사용허락하거나 상품화할 수 있는 권리를 워너 브라더스 코리아에게 부여하였다.
 (다) 또한, 워너 브라더스 코리아는 주식회사 삼성출판사와 사이에 주식회사 삼성출판사가 2007. 6. 1.부터 2010. 5. 31.까지의 기간 내에 ‘퍼즐북’ 등에 대해 이 사건 등록상표를 포함한 톰앤제리 관련 상표를 사용할 수 있도록 하는 내용의 상표사용허락계약을 체결하였다.
 (라) 이에, 주식회사 삼성출판사는 2007. 12. 1. “”라는 표장을 부착하고, “TOM and JERRY, and all related characters and elements are trademarks of and ⓒ Turner Entertainment co.”라는 표기를 한 ‘퍼즐용 그림조각’을 국내에서 제조·판매하였다.
 (2) 판단
 (가) 주식회사 삼성출판사가 통상사용권자인지 여부
 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없는 것이며, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없는 것이다(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 등 참조).
 이 사건에 관하여 보건대, 위 인정 사실에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는, 그가 속해 있는 워너사/터너사 그룹의 일원인 워너 브라스 및 위 그룹의 대한민국 지사인 워너 브라더스 코리아와의 순차 상표사용허락계약에 의하여 주식회사 삼성출판사가 2007. 6. 1.부터 2010. 5. 31.까지의 기간 내에 ‘퍼즐북’ 등에 대해 이 사건 등록상표를 사용하는 행위를 적극적으로 의도하였거나 적어도 소극적으로 용인하였다고 할 것이어서, 주식회사 삼성출판사가 위와 같이 이 사건 등록상표를 사용하는 것을 명시적 혹은 묵시적으로 동의하였다고 봄이 상당하고, 통상사용권의 설정에 어떠한 요식행위가 요구되지 않는 이상, 주식회사 삼성출판사는 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고의 위와 같은 명시적 혹은 묵시적 동의에 의하여 통상사용권자의 지위를 갖게 되었다고 할 것이다.
 (나) 실사용상표와 이 사건 등록상표 사이에 동일성이 인정되는지 여부
상표법 제73조 제1항 제3호에서 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).
 이 사건에 관하여 보건대, 위에서 인정한 바와 같이, 주식회사 삼성출판사의 실사용상표 “”는 이 사건 등록상표 “”와 동일한 문자를 이단으로 표기하고 그 색상을 달리하는 정도의 변형만을 가한 것인바, 위와 같은 외관상의 변형이 문자인식력을 압도한다고 볼 수 없고, 위와 같은 변형에도 불구하고 양 상표는 완전히 동일한 호칭과 관념을 갖는다고 할 것이므로, 위 실사용상표는 거래통념상 이 사건 등록상표의 동일성을 해치지 않는 범위 내에 있다고 봄이 상당하다.
 (다) 실사용상표가 출처표시를 위한 상표로서 사용되었는지 여부
 주식회사 삼성출판사의 실사용상표 “”나 이 사건 등록상표 “”는 모두 만화영화의 주인공인 “TOM ＆ JERRY” 캐릭터를 관념케 하는 것으로서 그 자체로 자타상품식별기능을 갖는 표장이 된다고 할 것이므로, 위 실사용상표는 상품의 출처를 표시하는 상표로서 사용되었다고 할 것이다.
 (라) 실사용상품과 사용허락 대상 상품 사이에 동일성이 인정되는지 여부
 위에서 인정한 바와 같이, 주식회사 삼성출판사가 상표사용허락을 받은 상품은 ‘퍼즐북’이고, 실제로 주식회사 삼성출판사가 위 실사용상표를 사용한 상품은 ‘퍼즐용 그림조각’인바, 일반적으로 퍼즐북은 퍼즐용 그림조각을 포함하는 다양한 형태의 퍼즐을 이용한 제품을 의미한다고 할 것이므로, 위 실사용상품은 거래통념상 사용허락 대상 상품의 동일성 범위 내에 있다고 봄이 상당하다.
 다. 소결론
 따라서 2007. 12. 1. 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 삼성출판사가 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 범위 내의 것이라고 할 수 있는 표장을 이 사건 등록상표의 지정상품에 속한다고 볼 수 있는 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용함으로써, 이 사건 심판청구일(2008. 7. 21.) 전 3년 이내에 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용된 것으로 인정할 수 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.
 4. 결론
 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.
[[별 지] 생략]

판사 김용섭(재판장) 이종우 박태일

[1] 상표의 통상사용권의 성립 요건
[2] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용한 경우’의 의미와 그 인정 범위
[3] 등록상표 “”가 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용된 것으로 인정할 수 있으므로, 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없는 것이며, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없다.
[2] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다.
[3] 등록상표 “”의 통상사용권자가 거래 사회통념상 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 범위 내의 것이라고 할 수 있는 표장 “”을 등록상표의 지정상품에 속한다고 볼 수 있는 ‘퍼즐용 그림조각’에 사용함으로써 등록상표가 상표등록취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용된 것으로 인정할 수 있으므로, 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 한 사례.