손해배상(지) (민사, 서울고등법원)
공포일: 2018.10.11 / 시행일:

【원고, 피항소인 겸 항소인】 주식회사 피아이피 (소송대리인 변호사 김준효 외 1인)
【원고 승계참가인】 주식회사 덕수메탈 (소송대리인 법무법인 신아 담당변호사 이강길 외 2인)
【피고, 항소인 겸 피항소인】 주식회사 태흥앤피아이피 (소송대리인 변호사 진간재 외 1인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2015. 8. 13. 선고 2014가합541599 판결
【변론종결】2018. 9. 20.
【주 문】
 1. 당심에서 원고 승계참가인의 승계참가신청에 따라, 피고는 원고 승계참가인에게 17,403,225원 및 이에 대한 2015. 1. 1.부터 2018. 10. 11.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 2. 이 법원에서 교환적으로 변경된 원고의 청구와 원고 승계참가인의 나머지 청구를 모두 기각한다.
 3. 소송총비용 중 원고와 피고 사이에 생긴 부분은 원고가 부담하고, 원고 승계참가인과 피고 사이에 생긴 부분은 그 4/5는 원고 승계참가인이, 나머지는 피고가 각 부담한다.
 4. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지, 승계참가신청취지 및 항소취지】1. 청구취지 및 승계참가신청취지
가. 원고의 청구취지
 피고는 별지(1) 「피고 제품 목록」 기재 및 표시 각 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다) 및 각 반제품, 각 구성부품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품, 반제품, 구성부품의 양도 또는 대여를 위한 전시, 청약을 하여서는 아니 된다.
 피고는 원고에게 120,575,000원 및 그 중 47,596,774원에 대하여는 2015. 1. 1.부터 2015. 8. 13.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의, 72,978,226원에 대하여는 2015. 9. 17.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라[원고는 제1심에서는 특허권 침해를 원인으로 한 금지 청구와 손해배상 160,000,000원 및 이에 대한 지연손해금의 지급 청구를 하였다가, 이 법원에서는 금지 청구와 관련하여서는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (카)목의 부정경쟁행위(이하 ‘부정경쟁행위’라 한다) 또는 민법 제750조의 부정한 경쟁행위에 따른 불법행위(이하 ‘민법상 불법행위’라 한다)를 원인으로 한 금지 청구를 하면서 금지의 대상 행위를 추가하고, 금전 청구와 관련하여서는 실시료 채권과 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위로 인한 손해배상 채권 합계 220,575,000원이 있음을 전제로 원고 승계참가인이 승계참가를 하면서 청구한 100,000,000원을 제외한 나머지 120,575,000원(= 220,575,000원 - 100,000,000원) 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 것으로 청구를 교환적으로 변경하였다).
나. 원고 승계참가인의 승계참가신청취지
 피고는 원고 승계참가인에게 100,000,000원 및 이에 대한 이 사건 승계참가신청일부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고 승계참가인은 이 법원에서 승계참가하였다).
2. 원고 및 피고의 항소취지
가. 원고의 항소취지
 제1심판결 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.
 피고는 원고에게 72,978,226원 및 이에 대한 2015. 9. 17.부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
나. 피고의 항소취지
 제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
【이 유】1. 인정사실
가. 원고의 특허발명의 등록
 원고는 2002. 4. 17.과 2002. 11. 19. 별지(2) 「원고 특허발명 목록」 기재 및 표시 각 특허발명(이하 ‘제1특허발명’을 ‘이 사건 제1발명’, ‘제2특허발명’을 ‘이 사건 제2발명’이라 하고, 통칭하여 ‘이 사건 발명’이라 한다)의 출원을 하여 이후 특허권자로 등록되었다.
나. 원고와 피고 사이의 계약의 체결 및 이행 경위
 1) 원고는 2005. 3. 7. 및 2007. 1. 2. 피고와 사이에 원고가 제조·공급하는 벽체 매립형 수전함을 피고가 판매하기로 하는 내용의 각 국내판매대리점계약을 체결하였다. 피고는 위 각 국내판매대리점계약에 관하여 원고에게 보증금 명목으로 2억 원을 지급하였고, 원고로부터 벽체 매립형 수전함 제품을 공급받아 이를 판매하였다.
 2) 원고는 2009. 7. 29. 피고와 사이에 “피고는 원고가 벽체 매립형 수전함을 납품하기로 계약한 롯데건설 주식회사(이하 ‘롯데건설’이라 한다)의 시공현장에 대한 물품공급 및 현장관리 등 납품을 독점적으로 대행하기로 한다."는 내용의 납품대행계약을 체결하였다.
 3) 원고는 이 사건 발명 이외에도 여러 특허발명의 특허권자로 등록되었는데(이하 원고가 특허권자로 등록되었던 특허발명을 통틀어 ‘원고 발명’이라 하고, 원고 발명 중 이 사건 발명을 제외한 나머지 발명을 통틀어 ‘나머지 발명’이라 한다), 원고는 2011. 1. 5. 피고와 사이에 “원고와 피고는 벽체 매립형 수전함 및 관련부속품의 제조·판매·서비스 등에 관하여 서로 협력하고, 원고는 피고에게 이에 필요한 영업 또는 특허에 관한 통상실시권을 수여한다.”는 내용의 통상실시권운영계약을 체결하였는데, 위 통상실시권운영계약에는 별지(3) 「통상실시권운영계약의 대상 관련특허」기재와 같이 나머지 발명 중 8건의 특허(이하 ‘이 사건 8건 관련특허’라 한다)를 관련특허로 명시하고 있다.
 4) 원고는 2011. 5. 6. 나머지 발명 중 일부에 관하여 피고 앞으로 통상실시권을 설정·등록하여 주었다.
 5) 원고는 2011. 5. 23. 피고와 사이에 “원고는 피고에 대하여 지급하여야 할 국내판매대리점계약에 따른 보증금 2억 원 및 납품대행수수료 7,200만 원을 2011. 5. 30.까지 변제하기로 하되, 위 날짜까지 변제하지 못할 경우 나머지 발명 중 12건에 대하여 피고에게 질권 등을 설정하여 준다.”는 내용의 양도담보계약을 체결하였다. 이후 원고가 피고에게 위 양도담보계약에 따른 변제를 하지 못하자, 피고가 원고를 상대로 인천지방법원 부천지원 2011가합4659호로 나머지 발명 중 12건에 대하여 2011. 5. 23.자 양도담보계약을 원인으로 한 특허권소유권이전등록절차를 이행하라는 소를 제기하여 2011. 12. 15. 자백간주에 의한 전부승소판결을 선고받았고, 위 판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.
 6) 원고는 2011. 6. 2. 피고와 사이에 “원고는 자신이 가지고 있던 롯데건설에 대한 벽체 매립형 수전함 공급에 관한 권리를 피고에게 양도한다.”는 내용의 공급권양도양수계약을 체결하였다.
 7) 원고는 2011. 6. 10. 피고와 사이에 “원고는 피고에게 나머지 발명 중 10건에 대한 통상실시권을 설정해 준 것과 관련하여, 원고의 상표권을 위 통상실시기간과 같이 2011. 5. 1.부터 2027. 5. 30.까지 피고가 독점적으로 사용하는 것을 허락한다.”는 내용의 상표권사용계약을 체결하였다.
 8) 원고는 2011. 6. 16. 피고의 관계회사인 주식회사 태흥지에스피와 사이에 “원고는 보유하고 있던 벽체 매립형 수전함 및 부속 관련 제품 재고, 집기 비품 등의 유형자산을 주식회사 태흥지에스피에 대금 3,500만 원에 양도한다.”는 내용의 자산양도양수계약을 체결하였다.
 9) 원고는 2011. 7. 6. 피고 및 주식회사 기승금속(상호가 2012. 5. 11. 주식회사 케이에스피아이피로 변경되었다. 이하에서는 상호 변경 전후를 통틀어 ‘케이에스피아이피’라 한다)과 사이에 “원고는 벽체 매립형 수전함의 금형을 피고 및 케이에스피아이피에 대금 300만 원에 양도한다.”는 내용의 금형양도양수계약을 체결하였다.
 10) 피고는 2011년 7월경 원고로부터 벽체 매립형 수전함의 금형을 넘겨받아 그때부터 피고 제품을 생산·판매하였다.
다. 피고의 원고 대표이사 소외 1에 대한 금원 지급
 피고는 2011. 7. 5.부터 2014. 3. 5.까지 33개월간 원고의 대표이사 소외 1에게 매월 초경 650만 원(다만 2011. 7. 5.에는 5,678,690원, 2011. 8. 5. 및 2011. 9. 5.에는 각 600만 원) 가량을 지급하였다. 
라. 원고의 피고에 대한 통상실시권 허락계약의 해지 통지
 원고는 2014. 5. 21. 피고에게 “피고가 2014년 3월분 이후의 실시료를 지급하지 않고 있으므로 이 사건 발명에 관한 통상실시권 허락계약을 해지한다.”는 내용의 통지를 하였고, 위 통지는 같은 날 피고에게 도달하였다. 
마. 원고의 피고를 상대로 한 가처분 사건(이하 ‘관련 가처분 사건’이라 한다)의 경과
 1) 원고는 2014. 6. 5. 피고를 상대로 하여 서울중앙지방법원 2014카합80442호로 이 사건 발명에 관한 특허권 침해금지 가처분을 신청하였고, 위 법원은 2015. 6. 5. “피고가 이 사건 제1발명의 권리범위에 속하는 피고 제품을 실시하는 것은 원고의 이 사건 제1발명에 관한 특허권을 침해하는 행위에 해당하므로, 피고는 피고 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 전시, 청약을 하여서는 아니 된다.”는 취지의 결정을 하였다.
 2) 피고는 이에 대하여 같은 법원 2015카합80604호로 가처분이의를 하였으나, 같은 법원은 2015. 9. 4. 위 결정을 인가하는 결정을 하였다.
바. 원고 승계참가인의 원고의 피고에 대한 채권의 압류 및 전부명령
 원고 승계참가인은 2015. 10. 29. 인천지방법원 부천지원 2015타채10736호로 ‘원고의 피고에 대한 이 사건 소송의 목적인 손해배상채권 등 중 1억 원’에 대하여 압류 및 전부명령을 받았고, 그 결정 정본은 2015. 11. 2. 피고에게 송달되어 그대로 확정되었다.
사. 이 사건 발명의 무효 확인 소송의 경과
1) 이 사건 제1발명의 특허 무효 확정
 가) 피고는 2015. 12. 9. 특허권자인 원고를 상대로, “이 사건 제1발명의 정정 전 청구항 1은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.”는 취지로 주장하면서 등록무효심판(특허심판원 2015당5555호)을 청구하였다.
 나) 원고는 위 등록무효심판 과정에서 2016. 2. 12. 엘보우, 개폐문 및 볼트 등의 결합관계를 더 명확하게 하기 위하여 이 사건 제1발명의 정정 전 청구항 1을 정정하는 내용(이하 정정된 내용의 발명을 ‘이 사건 제1정정발명’이라 한다)의 정정청구를 하였다. 
 다) 특허심판원은 2016. 6. 30. 위 정정청구를 인정하면서, “이 사건 제1정정발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 그 진보성이 인정된다.”는 이유로 피고의 위 등록무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 
 라) 피고는 특허법원 2016허5668호로 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 위 법원은 2017. 1. 26. “이 사건 제1정정발명 중 ‘플렉시블 호오스를 개폐문과 고정 결합하여, 수전용함 내부 수리시 수도꼭지 등 각 연결부를 분리하지 않고 개폐문을 쭉 잡아 빼어내 내부 수리를 할 수 있는 구성’은 선행발명에 개시되어 있고, ‘직렬 배관방식’은 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 배관구조에 불과하므로, 이 사건 제1정정발명은 선행발명들과 주지관용기술을 결합하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 용이하게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다.”는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다. 
 마) 원고는 이에 대하여 대법원 2017후493호로 상고하였으나, 2018. 8. 30. 상고기각 판결을 선고받았다.
2) 이 사건 제2발명의 특허 무효 확정
 가) 피고는 2015. 12. 9. 특허권자인 원고를 상대로, “이 사건 제2발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 기술자가 선행발명 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.”는 취지로 주장하면서 등록무효심판(특허심판원 2015당5556호)을 청구하였다.
 나) 원고는 위 등록무효심판 과정에서 2016. 2. 12. 테두리부의 형상을 한정하고 구성 간의 결합관계를 더 명확하게 하기 위하여 이 사건 제2발명의 정정 전 청구항 1을 정정하는 내용(이하 정정된 내용의 발명을 ‘이 사건 제2정정발명’이라 한다)의 정정청구를 하였다. 
 다) 특허심판원은 2016. 6. 30. 위 정정청구를 인정하면서, “이 사건 제2정정발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 그 진보성이 인정된다.”는 이유로 피고의 위 등록무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 
 라) 피고는 특허법원 2016허5675호로 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 위 법원은 2017. 1. 26. “이 사건 제2정정발명의 구성요소는 선행발명들에 개시되어 있거나 이를 결합하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있어 진보성이 부정된다.”는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.
 마) 원고는 이에 대하여 대법원 2017후509호로 상고하였으나, 2018. 8. 30. 상고기각 판결을 선고받았다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 14, 20, 83, 84호증, 을 제1 내지 4, 12, 13, 14, 16, 24, 54, 144호증, 병 제1, 2, 3호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지 
2. 원고 및 원고 승계참가인의 주장
가. 원고와 피고 사이의 약정을 원인으로 한 실시료 청구에 관한 주장
 원고와 피고는 2011년 6월경 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 내용의 구두 약정(이하 ‘이 사건 구두약정’이라 한다)을 체결하였다. 그 후 피고가 2014년 3월분부터 실시료를 지급하지 않자, 원고는 이를 이유로 2014. 5. 21. 피고에게 이 사건 구두약정의 해지를 통지하였고 이로써 이 사건 구두약정은 해지되었다.
 피고는 원고에게 이 사건 구두약정에서 정한 실시료 중 2014. 3. 1.부터 2014. 5. 21.까지의 미지급분을 지급할 의무가 있다. 
나. 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위를 원인으로 한 금지 및 손해배상 청구에 관한 주장
 피고는 위 1. 나.항과 같은 원고와 사이의 납품대행계약, 통상실시권운영계약, 공급권양도양수계약, 상표권사용계약, 자산양도양수계약, 금형양도양수계약 및 이 사건 구두약정을 통하여 원고로부터 ‘원고의 상당한 노력과 투자에 의하여 획득된 이 사건 발명의 기술적 사상, 이 사건 발명 관련 기술적 노하우, 재료공급처, 판매처, 생산 노하우, 영업 노하우 등의 성과물’을 양수하여 획득하였다. 피고는 이후 원고에 대하여 이 사건 구두약정에서 정한 실시료 지급을 거절하였고, 관련 가처분 사건에서 패소하자 이 사건 발명에 관한 특허무효심판을 제기하여 이 사건 발명에 관한 특허를 무효로 하는 판결을 받았는데, 이와 같은 피고의 행위는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 행위로서 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위에 해당한다. 
 원고는 피고에 대하여 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위의 금지 및 손해배상의 지급을 구한다.
3. 판단
가. 약정에 의한 실시료 청구에 관한 판단
 앞서 본 인정사실 및 갑 제1 내지 4, 14, 17 내지 20, 39, 57호증, 을 제1 내지 5, 11 내지 16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하여 보면, 원고와 피고는 2011년 6월경 이 사건 구두약정을 체결한 것으로 추인할 수 있다. 
 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 지급을 지체한 2014. 3. 1.부터 원고의 이 사건 구두약정 해지의 의사표시가 도달된 2014. 5. 21.까지 미지급한 실시료 17,403,225원[= 2014년 3~4월 2개월간 실시료 13,000,000원(= 월 실시료 6,500,000원 × 2개월) + 2014. 5. 1.부터 2014. 5. 21.까지 21일간의 실시료 4,403,225원(= 월 실시료 6,500,000원 × 21/31), 원 미만 버림] 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다[피고는 당심 변론종결 이후에 “이 사건 구두약정이 있었다고 하더라도, 이 사건 발명의 특허무효 확정에 따라 원고는 이 사건 발명에 관한 특허권자가 아니었으므로 피고에 대하여 실시료를 청구할 수 없다. 원고가 이 사건 발명의 특허무효에도 불구하고 피고에 대하여 실시료를 청구하는 것은 권리남용에 해당할 수 있다.”는 취지의 주장을 담은 준비서면을 제출하였으나, ① 특허권 실시계약의 목적인 급부내용은 본질적으로 부작위의무(실시권자의 발명 실시에 대하여 특허권자가 금지청구권이나 손해배상청구권 등을 행사하지 아니할 의무)에 불과하여, 이 사건 발명에 관한 특허무효의 소급효에도 불구하고 이 사건 특허를 대상으로 체결된 이 사건 구두약정이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없는 점, ② 피고는 이 사건 구두약정에 따라 이 사건 발명의 실시가 금지되었던 제3자와 달리 이 사건 발명을 실시하는 이익을 얻었던 점, ③ 특허권 실시계약의 전제가 되는 특허권은 국가에 의하여 부여되어 일정한 존속기간을 가지고 사후적으로 언제나 무효가 될 수 있는 것이라는 점, ④ 특허권 실시계약의 내용은 특허권의 실시 외에 관련 기술이나 노하우(know-how)의 제공 등이 포함되어 있는 경우가 많은 점, ⑤ 특허권의 실시계약관계는 계속적 계약관계에 해당하는 점 등의 여러 사정을 고려하여 보면, 원고가 이 사건 발명의 특허무효 확정 이전에 피고로부터 지급받았어야 할 이 사건 구두약정에 의한 과거의 실시료를 청구할 수 있다고 봄이 상당하고, 그와 같은 청구가 권리남용에 해당한다고 보이지는 아니한다].
 그런데 원고 승계참가인이 ‘원고의 피고에 대한 이 사건 소송의 손해배상채권 등 중 1억 원’에 대하여 압류 및 전부명령을 받았고, 위 압류 및 전부명령이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으므로 피고는 원고 승계참가인에게 1억 원의 범위 내에서 위 17,403,225원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 1) 원고와 피고 사이에 체결된 2005. 3. 11.자 및 2007. 1. 2.자 각 국내판매대리점계약, 2009. 7. 29.자 납품대행계약에는 이 사건 발명을 포함한 원고 발명에 관하여 피고에게 통상실시권을 허락한다는 취지의 조항이 없고, 단순히 피고가 원고의 제품을 판매 또는 납품할 수 있다는 취지의 조항이 있을 뿐이며, 원고와 피고 사이에 처음으로 피고의 원고 발명에 대한 통상실시권을 부여한 2011. 1. 5.자 통상실시권운영계약에도 이 사건 발명은 명시되어 있지 않다.
 피고는 위 통상실시권운영계약에서 통상실시권이 허락된 이 사건 8건 관련특허가 이 사건 발명의 이용발명에 해당하고 이용발명의 권리자는 원발명의 권리자의 허락을 받지 않고는 이용발명을 업으로 실시할 수 없으므로 위 통상실시권운영계약에서 이 사건 발명에 대해서도 피고의 실시를 허락한 것이라고 주장한다. 그러나 이 사건 8건 관련특허는 별지(3) 「통상실시권운영계약의 대상 관련특허」의 ‘이 사건 발명과의 관계’에서와 같이 이 사건 발명과는 관련 분야 기술, 관련 기술, 개량 발명과 같은 관계에 있어 이 사건 발명의 이용발명이라고는 보기 어렵고, 설령 이 사건 발명과 이용발명의 관계에 있다고 볼 여지가 있더라도 이 사건 발명에 대하여 따로 실시료 약정을 하는 것도 가능하다고 보이므로 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들이기 어렵다.
 2) 원고가 2011. 5. 6. 피고 앞으로 통상실시권을 설정·등록하여 준 특허발명에도 이 사건 발명은 포함되어 있지 않고, 2011. 5. 23.자 양도담보계약에서 정한 담보물 및 위 양도담보계약에 따라 피고 앞으로 특허권소유권이 이전등록된 특허발명에도 이 사건 발명은 포함되어 있지 않으며, 원고는 2011. 6. 2.부터 2011. 7. 6.까지 피고 측에 롯데건설에 대한 벽체 매립형 수전함 공급에 관한 권리, 원고의 상표권 사용권한, 영업용 자산, 금형을 양도하거나 설정하여 주었는데, 이 사건 발명은 그 대상물에 포함되어 있지 않다.
 3) 이 사건 발명은 원고 발명 중에서도 핵심적인 발명에 해당한다고 보이는바, 원고가 피고에 대하여 위와 같이 자신의 특허권을 담보로 제공하고 상표권에 대한 사용권한을 부여하며 영업용 자산을 양도하면서도 이 사건 발명을 그 대상물에 포함시키지 않은 것은, 원고가 자신의 핵심자산을 계속하여 보유한 상태로 피고 등을 통하여 영업을 하고자 한 데에서 비롯된 것으로 보인다.
 4) 피고가 원고를 거치지 않고 원고 발명에 기한 벽체 매립형 수전함을 스스로 생산할 수 있게 된 시점은 원고로부터 금형을 양도받은 2011년 7월경부터로 보이고(그 전까지는 피고는 원고가 생산한 제품을 판매하였을 뿐이다), 나머지 발명에 관한 피고의 통상실시권이 2011년 5월에 설정·등록된 점 등에 비추어 보면, 피고의 이 사건 발명에 대한 통상실시권 허락도 2011년 5월 내지 2011년 7월 사이에 이루어졌을 가능성이 크다고 보인다.
 5) 피고는 자신이 직접 이 사건 발명을 실시하여 피고 제품을 생산하기 시작한 2011년 7월부터 소외 1에게 매월 650만 원을 지급하기 시작하였는데, 소외 1과 피고 사이에 근로계약이나 위임계약이 체결되지는 않았고, 소외 1은 피고 회사에 출근하지 않은 채 스스로의 판단에 따라 연구개발 활동을 해 왔다. 
 6) 소외 1이 피고에게 일부 기술에 관한 자문을 제공하고, 피고의 벽제 매립형 수전함 관련 공사 수주를 돕기도 하였으며, 피고의 법인카드를 사용하기도 하였으나, 이러한 정도의 자문 또는 조력은 특허권자 내지 특허발명의 실제개발자가 통상실시권자에게 제공하여 줄 수 있는 수준에 불과하다고 할 수 있어, 위와 같은 소외 1의 자문 또는 조력이 있었다거나 소외 1이 피고의 법인카드를 사용하였다는 사정만으로 피고가 지급한 위 돈이 이 사건 발명의 실시 허락에 대한 대가와 무관하게 소외 1의 기술자문업무수행에 대한 대가로서 지급된 것이라고 보기는 어렵다. 소외 1은 2014년 8월경 피고의 사내이사 소외 2와 통화하면서 자신이 받은 돈의 성격을 ‘로열티’로 수차례 표현하였는데, 소외 2가 그에 대하여 별다른 반박을 하지 않았다. 
 7) 특허발명에 대하여 무상으로 통상실시권을 허락하여 주는 것은 이례적인 일이라 할 것이고, 원고와 피고 사이에 체결된 나머지 발명에 관한 2011. 1. 5.자 통상실시권운영계약에서도 실시료를 정하고 있다.
 8) 원고는 케이에스피아이피에게도 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 설정하여 주었는데, 케이에스피아이피는 원고에게 실시료로 월 300만 원을 지급하였다. 
 나. 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위에 기한 금지 청구 및 금원 청구에 관한 판단
1) 관련 법리
 경쟁자가 상당한 노력과 투자로 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 경우에는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 참조). 그리고 부정경쟁방지법은 기술의 변화 등으로 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가) 내지 (차)목의 부정경쟁행위 외에 부정경쟁행위에 관한 보충적 일반조항으로 ‘타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’를 부정경쟁행위의 하나로 규정하는 제2조 제1호 (카)목을 규정하고 있다[앞에서 기술한 민법상 불법행위의 법리는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목 규정에 포섭되었다]. 
 지식재산에 관한 권리는 한 번 사용으로 소진하지 않고 권리 내용의 변화 없이 계속 사용이 가능하며, 여러 사람이 동시에 사용하는 것도 가능하여, 진보성 있는 발명, 문화 및 관련 산업의 창작물, 상당한 투자와 노력의 산물이라도 그 권리자는 지식재산을 공표하고 나면 시장에서 정당한 가치를 회수하기 어렵게 되는 경우가 많다. 이러한 어려움을 고려해 저작권법, 특허법 등 지식재산 관련 법률은 권리자에게 일정 요건 아래 일정 기간 동안 독점권을 주고 있다. 그러나 그렇다고 해도 자유 경쟁은 여전히 유지해야 할 소중한 가치다. 지식재산 역시 자유로운 시장 경쟁을 통해 산출되고 유통될 때에 비로소 그 진정한 가치를 인정받고, 또 계속 확산해 나갈 수 있기 때문이다. 따라서 지식재산 권리자의 독점권과 시장에서의 자유 경쟁은 적정한 조화를 이뤄야 하고, 그 조화를 위해 경쟁을 제한하는 법 규범은 명확해야 하며, 그 해석에 신중해야 한다. 이러한 점을 감안해 부정경쟁방지법 제15조는 특허법, 저작권법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다고 규정하고 있다. 특히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 제정 경위와 그 내용을 감안하면 이 규정에 의해 부정경쟁행위를 금지하는 규범은 그 보충적 지위를 고려해야 하고, 다른 지식재산 관련 법률 및 경쟁 관련 법률과 모순, 저촉되지 않는 한도 내에서만 그 보호범위를 정할 수 있다고 할 것이다. 
 따라서 지식재산권법에 의하여 보호되지 않는 타인의 성과는 설령 그것이 재산적 가치를 가진다고 해도 자유로운 모방과 이용이 가능하고, 다만 그와 같은 타인의 성과 모방이나 이용행위에 공정하고 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에만 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목이 규정하는 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위에 해당한다. 
2) 판단
 살피건대 피고가 위 1. 나.항과 같은 원고와 사이의 납품대행계약, 통상실시권운영계약, 공급권양도양수계약, 상표권사용계약, 자산양도양수계약, 금형양도양수계약 및 이 사건 구두약정을 통하여 이 사건 발명에 관한 기술적 사상 등을 획득한 후 이 사건 구두약정에서 정한 실시료 지급을 거절하였다고 하더라도 피고는 원고에 대하여 위 각 계약 및 이 사건 구두약정에서 정한 실시료 지급 등의 의무만을 부담하면 될 뿐 그와 같은 사정만으로 피고의 피고 제품의 실시를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 행위에 해당한다고 보기 어렵다.
 또한 피고가 관련 가처분 사건에서 패소한 후 이 사건 발명의 특허무효를 주장하는 심판 및 소송절차를 진행한 것 역시 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 행위에 해당한다고 보기 어렵다.
 따라서 원고가 주장하는 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁행위나 민법상 불법행위에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이를 근거로 피고에게 금지 및 손해배상을 구하는 원고의 이 부분 청구는 모두 이유 없다. 
다. 소결
 따라서 피고는 원고 승계참가인에게 원고 승계참가인이 압류 및 전부명령을 받은 금액인 1억 원의 범위 내에서 원고에게 미지급한 이 사건 구두약정의 실시료 17,403,225원 및 이에 대한 지급기일 이후로서 원고가 구하는 2015. 1. 1.부터 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결선고일인 2018. 10. 11.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%[이 사건 제1심의 변론종결일이 2015. 9. 30. 이전임이 기록상 명백하나, 원고는 이 법원에서 제1심에서의 청구를 모두 교환적으로 변경하였으므로 구 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정(2015. 9. 25. 대통령령 제26553호로 개정되기 전의 것)이 적용되지 아니한다]의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결론
 그렇다면, 당심에서 교환적으로 변경(이에 따라 변경 전의 원고의 청구에 관하여 판단한 제1심판결은 실효되었다)된 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 하고, 당심에서 추가된 원고 승계참가인의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 각 생략]

판사 홍승면(재판장) 김윤선 민달기