권리범위확인(실) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.09.20 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 김영수)
【피 고】 피고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 백홍기)
【변론종결】2006. 7. 26.
【주 문】
1. 특허심판원이 2005. 10. 31. 2004당1030호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 피고들은 1993. 4. 12. 출원하여 1995. 11. 29. (등록번호 1 생략)으로 실용신안등록을 받은, 명칭이 “포도덩굴 지지구”인 별지 1.항 기재 이 사건 등록고안의 실용신안권자들이고, 이 사건 등록고안은 포도덩굴 고정용 철선에 지지구를 간단히 삽입고정하여 포도덩굴을 지지고정하거나 분리하는 작업을 용이하게 하기 위한 종래의 실용신안등록 (출원번호 생략)의 고안을 개량한 포도덩굴 지지구에 관한 것으로, 지지구의 안내경사면(6, 6’)과 삽입공의 개방부(5, 5’)가 형성되는 방향을 측면파지부(3)에 인가하는 힘의 작용방향(A)과 직각방향(B)이 되도록 하여 측면파지부에 다소 무리한 힘이 가해지더라도 지지구가 고정철선(10)으로부터 이탈되지 않도록 한 것을 특징으로 하고 있다.
 피고들은 2004. 5. 18. 원고가 2003. 9. 1. (등록번호 2 생략)으로 실용신안등록을 받아 실시하고 있는 별지 2.항 기재의 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 이용관계에 있어 그 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는바, 특허심판원은 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 구성요소를 모두 포함하고 있다는 이유로, 피고들의 심판청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실]
 2. 이 사건 적극적 권리범위확인심판청구의 적법 여부
 가. 법 리
 후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은, 양 고안이 실용신안법 제39조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 해당하지 않는 한, 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 허용되지 아니하므로, 이러한 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없는 부적법한 청구로서 각하되어야 할 것이고(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 등 참조), 한편 이용관계는 후출원 등록고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후출원 등록고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원 등록고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선 등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결 등 참조).
 나. 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 이용관계에 있는지 여부
 (1) 이 사건 등록고안의 구성요소
 이 사건 등록고안은 별지 1.항 기재와 같이, 압지부(1)의 일측에 곡면탄성부(2)와 측면파지부(3)가 일체로 형성된 포도덩굴 지지구(가)에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라고 한다), 압지부(1)의 중심부에는 포도덩굴을 지지구(가)로부터 분리 또는 삽입하고자 할 때 측면파지부(3)에 인가하는 힘의 작용방향(A)과 직각방향(B)으로 개방된 삽입홈(4)(4’)을 형성하고(이하 ‘구성요소 2’라고 한다), 상기 삽입홈(4)(4’)의 개방부(5)(5’)에는 외측이 넓고 내측이 좁은 안내경사면(6)(6’)을 대향되게 형성하며(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다), 안내경사면(6)(6’)의 중앙부에는 삽입홈(4)(4’)쪽으로 유입된 요홈(7)을 형성하고(이하 ‘구성요소 4’라고 한다), 만곡부(8)에는 돌출된 걸림편(9)을 형성하는 것(이하 ‘구성요소 5’라고 한다)을 구성요소들로 하여 이루어져 있다.
 (2) 양 고안의 대비
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 경험칙, 변론의 전취지]
 (가) 우선, 양 고안은 모두 간단한 지지구를 사용하여 포도덩굴을 고정용 철선에 지지고정시키고 쉽게 이탈되지 않도록 하기 위한 고안들이므로, 그 목적과 효과가 실질적으로 동일하다.
 (나) 다음으로 양 고안의 구성에 관하여 대비하여 보면, 이 사건 등록고안의 구성요소 1은 확인대상고안의 체결부(1)와 원호형 덩굴지지부(2)와 손잡이(3)가 일체로 형성된 구성에, 구성요소 2는 확인대상고안의 손잡이(3)를 당기는 방향(A)의 직각방향(B)으로 개방된 삽입홈(4) 구성에, 구성요소 3은 확인대상고안의 삽입홈(4)의 개방부(5)쪽에는 내측으로 갈수록 좁아지는 안내경사면(6)이 대향되게 형성된 구성에, 구성요소 5는 확인대상고안의 절곡부(7)에는 걸림편(8)이 돌출된 구성에 각각 대비되고, 그 각 대비되는 구성이 서로 동일·유사하므로(당사자 사이에도 명백한 다툼이 없다), 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 구성요소 1, 2, 3, 5를 포함한다.
 그러나 확인대상고안에는 이 사건 등록고안의 구성요소 4에 대응되는 구성요소가 결여되어 있다.
 이에 대하여 피고는, 구성요소 4는 선택적 구성으로 필수적 구성요소가 아니라고 주장하므로 살피건대, 등록실용신안의 보호범위는 실용신안등록 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되는 것이므로, 실용신안등록 청구범위에 기재한 사항은 특별한 사정이 없는 한 고안의 필수적 구성요소로 보아야 할 것인바(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결, 2006. 1. 12. 선고 2004후1564 판결 등 참조), 이 사건 등록고안의 구성요소 4는 청구범위에 기재되어 있는 구성으로, 확인대상고안의 체결커버(9)와 같은 구성이 없는 이 사건 등록고안에 있어서 일정 두께 이상의 고정철선을 외측이 넓고 내측이 좁은 삽입홈(4)(4’)에 억지끼움하여 고정시키는 데 필요한 필수적 구성요소라 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.
 (3) 정 리
 따라서 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소인 구성요소 4를 결여하고 있는 이상, 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 이용관계에 있다고 볼 수 없다.
 다. 소 결
 결국, 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구로서 확인의 이익이 없어 부적법 각하되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 부적법하다.
 3. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이기택(재판장) 우라옥 김태현

후출원 등록고안인 확인대상고안이 선출원 등록고안의 필수적 구성요소 일부를 결여하고 있어 두 고안이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상고안에 대한 등록고안의 적극적 권리범위확인심판 청구는 권리 대 권리에 관한 심판청구로서 확인의 이익이 없어 부적법하다고 본 사례

후출원 등록고안인 확인대상고안이 선출원 등록고안의 필수적 구성요소 일부를 결여하고 있어 두 고안이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상고안에 대한 등록고안의 적극적 권리범위확인심판 청구는 권리 대 권리에 관한 심판청구로서 확인의 이익이 없어 부적법하다고 본 사례.