거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.08.25 / 시행일:

【원 고】 켄나메탈 게엠베하 운트 코. 카게 베르크조위게 플러스 하르트쉬토페(소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 유규종)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2005. 7. 21.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 

【청구취지】특허심판원이 2005. 4. 4. 2004원5271 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 출원상표서비스표{마드리드 의정서에 의하여 국제등록되고 대한민국을 지정국으로 한 국제출원이다} 
 ① 국제등록번호 : 제811551호
 ② 출원일/출원국 : 2003. 5. 19./독일국
 ③ 구성 :engineering your competitive edge
 ④ 지정상품/서비스업 : 기계용 전동공구, 즉, 금속절단공구, 절단공구, 클램프공구, 회전공구, 드릴링과 밀링공구, 공구부착기구, 커팅삽입물, 색인용 삽입물, 공구홀더, 작업물 홀더(Power operated tools for machines, namely metal cutting tools, cutting tools, clamp tools, turning tools, drilling tools, milling tools, tool holding fixtures, cutting inserts, indexable inserts, tool holder, work piece holder : 상품류 구분 제7류), 상품 및 서비스의 발표, 상품 전시 및 판촉용 상품 배포, 기업의 판촉 발표를 통한 인쇄물 이용 광고업(Advertising using printed matter, by presentations of goods and services, demonstration and promotional distribution of goods, promotional presentation of companies : 서비스업류 구분 제35류), 도구 및 절단장치의 형상화, 선택, 사용, 재가공 및 재활용과 관련한 기술 상담업(Technical consultancy pertaining to shaping, selection, use, reprocessing and re-use of tools and cutting materials : 서비스업류 구분 제42류)
 나. 절차의 경위
 (1) 특허청은 이 사건 출원상표서비스표가상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 2004. 10. 5. 등록거절 결정을 하였고, 원고가 이에 불복심판을 제기하자,특허심판원은 이를 2004원5271호로 심리하여, 2005. 4. 4. (2)와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 (2) 이 사건 심결 이유의 요지
 이 사건 출원상표서비스표는 4개의 영어 단어로 이루어진 것으로서, ‘당신의 경쟁력을 가공(기획)하라, 기술은 당신의 경쟁력’ 등으로 해석될 수 있어, 지정상품이나 서비스와 관련된 공장이나 작업장에서 직원들에게 기술과 경쟁력을 강조하는 일종의 표어 내지 슬로건으로 인식되므로 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 특별 현저성이 없다. 
 따라서, 이 사건 출원상표서비스표는상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하므로, 그 등록을 거절한 원 결정은 정당하다.
[증 거] 갑 제1호증, 을 제1호증의 1 내지 4
2. 당사자의 주장
 가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지
 이 사건 출원상표서비스표는 원고에 의하여 독창적으로 창작된 표현으로서, 우리나라에서의 일반적 영어 보급 수준을 고려하면 일반 수요자들이 이 사건 출원상표서비스표를 접하였을 때, ‘당신의 경쟁력을 가공(기획)하라, 기술은 당신의 경쟁력’ 등의 의미를 직감한다고 볼 수 없어 이 사건 출원상표서비스표는 지정상품 및 서비스업의 출처를 표시하는 충분한 식별력을 가지고 있으므로상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.
 나. 피고 주장의 요지
 이 사건 출원상표서비스표는, ‘경쟁상에서 우위를 꾀하는 활동, 경쟁력을 도모하기 위한 대책’ 등의 의미로 해석될 수 있어 자기와 타인의 상품을 식별하기 위한 상표로 인식되기 보다는 타인의 상품 또는 서비스와의 경쟁상의 우위나 경쟁력을 강조하는 일종의 표어 내지는 슬로건에 해당하여 식별력이 없으므로상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다.
3. 판단
 가.상표법 제6조 제1항 제7호의 취지
상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로그 제7호에 ‘제1호 내지제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표’를 규정하고 있는바, 이는제1호 내지제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 상표가 특별현저성을 가진 것인가 여부는 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상표로 인하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다(대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결). 따라서, 지정상품이나 서비스에 관련하여 통상적으로 사용될 수 있는 슬로건이나 일반적 설명 등으로 이해될 수 있는 표장은 상표로서의 특별현저성이 없다 할 것이다.
 나. 이 사건 출원상표서비스표의 특별현저성 여부
 이 사건 출원상표서비스표는 ‘engineering your competitive edge'와 같이 4개의 영어 단어로 이루어진 표장이며, 그 중 ’engineering'은 ‘공학, 기술적 활동, (기술적)처리’ 등의 의미를, ‘competitive'는 ’경쟁의, 경쟁적인‘이라는 의미를, ’your'는 ‘당신의’라는 의미를, ’edge'는 ‘가장자리, 날, 끝’ 등의 의미를 각 가진 단어이다. 그 중 ‘competitive'를 제외한 ’engineering', 'your', 'edge'는 각 우리나라에서 중학교 정도의 영어교육을 받은 사람이라면 그 의미를 쉽게 알 수 있는 단어들이고, ‘competitive'는 'engineering'의 대상인 ’edge‘를 수식하여 ’경쟁력 있다, 쓸 만하다‘는 인식을 유도하므로, 이 사건 출원상표서비스표를 접한 일반 수요자나 거래자는 그로부터 ‘당신의 날(모서리)을 기술적(공학적)으로 처리하여 경쟁력을 높여주거나, 쓸모 있게 한다’는 의미를 직감하기 쉬우며, 이는 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품 중 ‘금속절단공구, 절단공구’나 지정서비스업 중 ‘도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업’에 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 수 있으므로, 이 사건 출원상표서비스표에 의해서는 상품이나 서비스업의 출처를 식별하기 어렵다고 할 것이다. 한편, 을 제1호증의 2의 기재에 의하면, 특허청 또한 이 사건출원상표서비스표에 대한 가거절통지(provisional refusal)에서 이 사건 출원상표서비스표의 내용이 수요자로 하여금 지정상품이나 서비스업을 사용하는 경우 다른 사람들에 비하여 더 높은 경쟁력을 가질 수 있다는 점을 알리는 슬로건에 가까워 특이현저성이 없다는 거절이유를 밝힌 사실이 인정된다. 
 다. 소결론
 따라서, 이 사건 출원상표서비스표는 일반수요자나 거래자 사이에서 그 지정상품 및 지정서비스업 중 ‘금속절단공구, 절단공구’나 ‘도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업’ 등과 관련하여 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표서비스표이므로상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하고, 상표등록출원에 있어 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 하여야 하므로(대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원상표서비스표에 대하여 등록을 거절한 원 결정을 유지한 이 사건 심결은 정당하다.
4. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 한동수