권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2013.09.05 / 시행일:

【원 고】 주식회사 아소리빙 (소송대리인 변리사 정은주 외 2인)
【피 고】 
【변론종결】2013. 8. 14.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2012. 11. 29. 2011당3300호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2002. 12. 23./ 2004. 5. 3./ (등록번호 생략)
 2) 구성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 기름 때를 제거하는 연마스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진 것], 녹을 제거하는 연마스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진 것], 묵은(찌든) 때를 제거하는 연마스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진 것], 연마포, 사스펀지(砂Sponge)
 4) 상표권자: 소외 1, 2
나. 확인대상표장
 1) 구성: 
 2) 사용상품: 세척용 스펀지
 3) 사용자: 원고
다. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2011. 12. 29. 특허심판원에 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2011당3300호로 심리한 다음, 2012. 11. 29. 확인대상표장은 그 표장과 사용상품이 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품과 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다. 
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
가. 당사자의 주장
 1) 원고의 주장 
 가) 이 사건 등록상표()는 상표법 제6조 제1항 제2호의 관용상표에 해당하여 식별력이 없는바, ‘매직블럭’이 위와 같이 식별력이 없어 확인대상표장은 ‘매직블럭’으로 호칭되지 않으므로 그 표장이 이 사건 등록상표의 표장과 유사하지 아니하고, 확인대상표장의 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하지 아니하다.
 나) ‘매직블럭’은 세척용 스펀지에 대하여 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 효능, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이거나 상표법 제51조 제1항 제3호의 관용하는 표장이므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다. 
 다) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 
 2) 피고의 주장 
 ‘매직블럭’은 세척용 스펀지에 관하여 상품의 성질을 표시하거나 관용하는 표장에 해당하지 아니하여 식별력이 있고, 확인대상표장은 그 표장 및 사용상품이 이 사건 등록상표의 표장 및 지정상품과 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 
나. 이 사건 등록상표가 관용상표에 해당하는지 여부
 1) 관련 법리
 관용상표라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로서(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 등 참조), 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 관용상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결 시이다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 등 참조). 
 2) 구체적 판단
 가) 인정사실
 ⑴ 피고는 2007. 6. 18.부터 2012. 5. 31.까지 이 사건 등록상표의 전용사용권자였다.
 ⑵ 피고는 이 사건 등록상표의 전용사용권자로서 2011. 1. 20.경 유레카이비즈에게, 2011. 1. 31.경 롯데알미늄 주식회사에게 이 사건 등록상표의 무단 사용을 중지할 것을 요구하는 경고장을 발송하였다.
 ⑶ 피고는 또한 2011. 12. 6.경 인터넷 쇼핑사이트 ‘11번가’를 운영하는 에스케이 플래닛 주식회사와 ‘지마켓(Gmarket)'을 운영하는 주식회사 이베이코리아에게 청소용 스펀지 판매업체가 무단으로 ‘11번가’와 ‘지마켓(Gmarket)'에서 이 사건 등록상표를 사용하는 행위를 중지시켜 줄 것을 요청하였고, 소외 3과 소외 4을 이 사건 등록상표권 침해행위로 고소하기도 하였다. 
 ⑷ 그런데 인터넷 쇼핑사이트인 인터파크는 2008.경부터, 옥션(AUCTION)은 2009.경부터, 현대홈쇼핑(현대Hmall)은 2008. 8.경부터 ‘매직블럭’을 청소용 스펀지를 지칭하는 명칭으로서 휴지통, 분리수거함 등과 함께 청소용품의 한 카테고리로 사용하여 사이트에 게시하여 왔으며, 다른 인터넷 쇼핑사이트인 지마켓(Gmarket), 롯데닷컴(LOTTE.COM), 11번가, 지에스샵(GS SHOP), 이마트몰(emart mall), 에이케이몰(AKmall), 롯데아이몰, 네이버지식쇼핑도 이 사건 심결 당시 ‘매직블럭’을 청소용 스펀지를 지칭하는 명칭으로서 청소용품의 한 카테고리로 사용하여 사이트에 게시하고 있었다. 
 ⑸ 그리고 인터넷 검색사이트의 검색창에 ‘매직블럭’을 입력하면 ‘칭찬몰 매직블럭’, ‘11번가 매직블럭‘. ’현대 Hmall 매직블럭‘, ’옥션 매직블럭‘, ’G마켓 매직블럭‘, ’롯데닷컴 매직블럭‘, ’GS SHOP 매직블럭 특가‘, ‘이마트몰 매직블럭’ 등과 같이 청소용 스펀지를 판매하는 인터넷 쇼핑사이트의 링크가 다수 검색된다. 
 ⑹ 또한 인터넷에는 ‘우리집 청소 도우미, 롯데 매직크리너와 매직블럭입니다 … 롯데 매직블럭을 본 순간 처음 사용해보는 제품이구나 싶었는데요. 가만 생각해보니 예전에 다른 브랜드의 제품을 사용해 본 적이 있었네요’, ‘롯데 이라이프의 마지막 체험제품인 이라이프 매직블럭입니다’, ‘어제 이마트에 갔는데 크린랩에서 나오는 매직블럭 하나밖에 없더라구요. 써 보신 분들 어디 회사에서 나온게 효과가 좋은지 좀 가르쳐 주세요’, ‘매직블럭은 스폰지처럼 생긴 것인데 다용도로 사용됩니다 … 요즘은 편의점에서도 매직블럭을 파는 곳이…’ 등과 같이 일반 수요자들이 ‘매직블럭’을 청소용 스펀지를 지칭하는 명칭으로 사용한 게시물도 다수 검색된다. 
 ⑺ 피고 스스로도 한국생활환경시험연구원장으로부터 2008. 5. 29.경 품목을 ‘매직블럭’으로, 2009. 6. 25.경 품목을 ‘매직블럭, 걸래걸이대, 목욕용 타올’로 하여 각 품질보증지정서를 교부받기도 하였다.
 ⑻ 한편 피고는 이 사건 소 제기 이후인 2013. 7.경 ‘매직블럭’을 청소용품의 카테고리 명칭으로 사용하고 있는 인터넷 쇼핑몰업체에 통지문을 보내 ‘매직블럭’을 청소용품의 카테고리에서 삭제하여 줄 것을 요청하였다. 
 ⑼ 이에 옥션(AUCTION), 인터파크, 지에스샵(GS SHOP), 지마켓(Gmarket), 에이케이몰(AKmall), 롯데닷컴(LOTTE.COM), 롯데아이몰, 현대홈쇼핑(현대Hmall) 등은 ‘매직블럭’을 청소용품의 카테고리 명칭에서 삭제하고 대신 ‘청소블럭’, ‘스펀지클리너’, '청소클리너‘ 등의 단어를 청소용 스펀지를 지칭하는 카테고리 명칭으로 사용하고 있다. 
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제2, 8 내지 14, 22, 24, 25 내지 38호증, 을 제11 내지 15, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34 내지 39호증, 변론 전체의 취지 
 나) 판단
 위 인정사실에 의하면 피고가 이 사건 등록상표의 전용사용권자로서 청소용 스펀지를 생산하는 일부 업체에게 이 사건 등록상표의 무단 사용행위를 중지할 것을 요청하는 경고장을 보내거나 이 사건 등록상표권의 침해자를 고소하는 등으로 이 사건 등록상표가 식별력을 상실하는 것을 막기 위해 어느 정도 노력한 점은 인정된다.
 그러나 피고나 이 사건 등록상표의 상표권자는 이 사건 심결 시까지 인터넷 쇼핑사이트에서 ‘매직블럭’을 청소용품의 카테고리로 사용하는 것에 대해서는 달리 이의를 제기하지 아니한 것으로 보이고, 그 결과 이 사건 심결 시까지 인터파크와 현대홈쇼핑(현대Hmall)은 2008.경부터 약 4년간, 옥션(AUCTION)은 2009.경부터 약 3년간 ‘매직블럭’을 청소용 스펀지를 의미하는 단어로서 청소용품의 카테고리로 사용하였고, 그 외에도 약 8개의 인터넷 쇼핑사이트가 이 사건 심결 당시 ‘매직블럭’을 동일한 용도로 사용하고 있었다. 
 위와 같이 ‘매직블럭’이 장기간 동안 다수의 인터넷 쇼핑사이트에서 청소용 스펀지를 지칭하는 명칭으로 사용된 점에 더하여 피고도 ‘매직블럭’을 품목 명칭으로 하여 품질보증지정서를 교부받은 점, 일반 수요자들도 청소용 스펀지를 ‘매직블럭’이라고 지칭한 다수의 인터넷 게시물이 존재하는 점 등에 비추어 보면 ‘매직블럭’은 이 사건 심결 당시 거래계에서 청소용 스펀지의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장이 되었다고 할 것이다. 
 그리고 이 사건 심결 당시 ‘매직블럭’이 관용표장이 되어 이미 식별력을 상실한 이상 이 사건 심결 이후에 피고의 요청에 따라 인터넷 쇼핑사이트에서 ‘매직블럭’이 청소용품의 카테고리 명칭에서 삭제된 사정은 이 사건 심결 당시 ‘매직블럭’의 식별력 유무에 관하여 아무런 영향을 미치지 아니한다 할 것이다. 
다. 소결
 따라서 이 사건 등록상표()는 이 사건 심결 시인 2012. 11. 29.을 기준으로 하여 볼 때 그 지정상품 중 세척용(청소용) 스펀지와 관계되는 기름 때를 제거하는 연마스펀지 등에 대해서는 관용상표로서 식별력이 없다고 할 것이다.
 마찬가지로 확인대상표장() 중 ‘’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 기름 때를 제거하는 연마스펀지 등과 유사한 상품인 세척용 스펀지에 대하여 상표법 제51조 제1항 제3호의 관용하는 표장에 해당한다 할 것이다. 
 그러므로 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일한 ‘’ 부분을 가지고 있다고 하더라도 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 봄이 타당하다.
3. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김우진(재판장) 정택수 박정훈