거절사정(특) (형사, 특허법원)
공포일: 2001.12.07 / 시행일:

【원 고】 A (소송대리인 변리사 신용길)
【피 고】 특허청장
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 특허심판원이 2000. 9. 30. 2000원1003호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초 사실
갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 5호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.
가. 이 사건 심결의 경위
(1)원고는 B 명칭이 "C"이고 특허청구의 범위가 다음 나.항과 같은 발명(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)에 관하여 특허출원(D)을 하였다.
(2)특허청은 이 사건 출원발명은 자연변이종을 발견하여 무성번식방법에 의해 번식시킨 것으로, 이에 대한 구체적인 육종과정이나 변이의 발생기작이 기재되어 있지 아니할 뿐 아니라 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수 없다는 이유로 거절사정하였다.
(3)원고는 위 거절사정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 사건을 2000원1003호로 심리하여 2000. 9. 30. 다음 다.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 출원발명의 특허청구의 범위(2000. 5. 17. 최종 보정된 것임)
유명종의 실생에서 얻어진 하기 특성을 갖는 변이종의 가지를 유명종의 성목에 고접하거나, 그의 눈(芽)을 취출하여 이를 유명종 성목의 눈의 자리에 아접(芽接)하여 계대번식시켜 품종을 고정하여 하기 특성을 가지며 무성번식되는 복숭아 신품종에 속하는 식물.
나무：크기→큼 생장력→왕성 성장→일반적으로 반개장형 생산성→생산성 있음 수확성→일정함 밀도→중간
줄기：크기→중간 결→매끈함 색→갈색(18-1124) 내지 (18-1222)
가지：크기→중간 결→부드럽거나 중간정도로 숙성에 따라 다름
피목：중간크기, 중간수 색→연녹색(16-6329) 내지 (16-6339)의 새순 가지를 갖는 갈색 내지 연녹색(18-1031) 내지 (18-1130)의 가지
잎：크기→중간 평균길이：14∼16㎝ 평균폭：2.5∼2.8㎝ 형태→뾰족한 피침형 결→부드러움 두께→중간 가장자리→무딘 톱날형 잎꼭지→중간 길이, 중간두께 선(glands)→수는 0 내지 5로 다양함, 평균수는 2, 콩팥모양, 잎날의 기선 및 잎꼭지의 상부에 위치함 색→상면은 녹색 내지 암녹색(18-0117) 내지 (18-0322), 하면은 담녹색 내지 회녹색(17-6319) 내지 (17-0119)
꽃봉오리：크기→중간 형태→볼록(오동통)한 형태. 단 가지에서 3복아가 발현됨 길이→중간 유모성(pubescence)→연모로 덮여 있음
꽃：크기→중간-눈에 잘 띄지 않음 번성기간→1995. 4. 17.부터 1995. 4. 27.까지, 기후조건에 따라 약간 다름 색→백색, 화심은 약간 분홍색 화분→없음
열매：성숙도→단단함 첫 번째 수확일→1995. 8. 1. 마지막 수확일→1995. 8. 10. 크기→거대함, 축방향 평균직경：9.5-13cm 봉합면으로 횡방향 평균직경：8.5-12cm 형태→거의 구형, 꼭대기가 약간 기울어지고, 끝이 거의 평평함 봉합선→깊지는 않으나, 선명함 복면→입술모양으로, 약간 확장됨 기선→끝이 둥글고 약간 움푹 들어감 공동→봉합면으로 약간 연장된 원형, 평균깊이：1.5㎝, 평균나비：1.9㎝
과피：두께→중간 결→살결이 단단함 갈라지려는 경향→없음 잔털→적당량, 길이 적당함 색→백색(11-0304) 내지 (11-0616)
과육(살)：결→부드럽고 연함 원숙도→골고루 익음 섬유질→소량, 연함 즙→중간 맛→우수함, 부드럽고, 매우 달콤함 향→적당 만족도(eating quality)→우수함 아미그달린(amygdalin)→검출되지 않음 색→백색 내지 유백색(팬톤넘버 없음) 
씨：타입→발라내기 어려운 형태 크기→작음 평균길이：2.5㎝, 평균폭：2.2㎝, 평균두께：1.5㎝ 형태→알모양 기선→거의 직선형-원형에서 직선형으로 다양함 꼭지→원형 내지 뾰족한 정도로 다양함 표면→꼭대기쪽으로 불규칙적인 이랑형, 기선쪽으로 구멍이 남, 구멍공동은 확장형 내지 원형으로 다양함 사이드→같음 갈라지려는 경향→없음 색→갈색 내지 적빛갈색(18-1540) 내지 (19-1540)
다. 이 사건 심결 이유의 요지
이 사건 출원발명의 명세서(4면)에 "본원발명의 복숭아의 기원이 자연교잡된 것에서 발견된 것이며, 이를 고접 또는 아접을 통하여 무성번식시켰다"라고 기재되어 있는바, 이러한 기재사항으로 미루어 보아 이 사건 출원발명의 복숭아 신품종은 인위적인 조작 없이 자연교잡에 의하여 형성된 변이종을 발견한 것으로서, 육종과정의 반복재현성을 구비하지 못한 것이므로 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니다.
또한 식물발명이라 하여 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것에 대체할 수도 없다.
따라서 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다.
2. 원고 주장의 심결취소사유의 요지
가.이 사건 출원발명은 식물발명에 관한 것이므로, 그 특허 여부에 대한 심사는 특허법 제29조 제1항 본문 규정이 아니라, 특허법 제31조의 규정에 따라 이루어져야 하므로 반복재현성은 필요하지 아니하다.
나.이 사건 출원발명의 신품종 백약도가 자연교잡된 것에서 발견된 것이라 하더라도, 가지를 고접하거나 또는 눈을 아접하여 4∼5대 동안 계대이식을 통하여 품종의 고정이 확인된 것으로서, 일단 품종이 고정되면 동일한 품종이 계속 생산되므로 반복재현성이 있다.
다.이 사건 출원발명의 복숭아 변종의 눈 및 가지는 반복재현성이 없다고 하더라도 이를 기탁하면 될 터인데, 특허법상 식물의 경우 식물세포주는 기탁할 수 있으나 식물 자체나 그의 눈은 기탁할 수 없게 되어 있고, 또한 이들은 용이하게 입수할 수 있으므로 기탁할 필요도 없다. 따라서 이 사건 출원발명은 반복재현성이나 기탁 여부에 관계 없이 특허가 허여되어야 한다.
3. 판 단
가. 식물발명에 특허법 제29조 제1항의 본문 규정이 적용되는지 여부
특허법 제31조(식물발명특허)는 "무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다."고 규정하고 있다. '무성적 반복생식'이라 함은 '유성생식'과 대비되는 개념으로서, 배우자의 형성과정을 거치지 아니하고 영양체의 일부가 직접 다음 세대의 식물을 형성하는 것을 말하는 것으로, 특허법 제31조의 규정에 따라 무성생식에 의하여 유전적 특성이 유지되는 변종식물에 관한 발명은 특허를 받을 수 있다 할 것이다.
그러나 한편, 특허법 제29조 제1항 본문은 출원발명이 특허를 받기 위해서는 산업상 이용할 수 있는 발명이어야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 특허요건에 관한 규정은 특단의 사정이 없는 한 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다 할 것이고, 위 조항의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하기 위해서는 그 발명이 완성된 발명이어야 할 것인데, 발명으로서 완성되었다고 하려면 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 용이하게 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 반복재현성이 있어야 할 것이다.
나. 이 사건 출원발명에 반복재현성이 인정되는지의 여부
(1)이 사건 출원발명의 명세서(3∼4면) 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 복숭아 신품종은 만생종(8월말∼9월 중순)인 유명종을 모계로 한 실생에서 발견된 것으로서, 발명자가, ① 1990년 충남 연기군 E 소재의 발명자의 농장에서 파종한 수천 개의 씨앗 중, 하나의 실생 복숭아(백약도)에서 모수인 유명종의 꽃에 비해 꽃의 색이 백색이고, 꽃심이 약간 분홍색인 특이한 수종이 발현한바, 이 제1세대 묘목을 성장시켜 관찰하여 바람직한 특성을 갖는 열매임을 확인하고, ② 선택된 변이종을 발명자의 농장에서 5년 이상의 성목에 고접하여 무성생식을 수행하여, 모수의 성질과 같은 성질을 나타내고 계대번식을 통하여 그 특성이 유전되는 새로운 품종을 고정한 것임을 알 수 있다.
(2)식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 고접·아접 등의 무성적 증식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있다 할 것이므로, 이 사건 출원발명도 발견된 복숭아 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된다 할 것이다. 그러나 이 사건 출원발명의 복숭아와 동일한 특징을 갖는 복숭아나무는 인위적인 조작 없이 자연교잡과정에서 돌연변이를 일으킨 변이종을 우연히 발견한 것으로서, 동일한 특징을 갖는 변이종이 돌연변이에 의해 생길 가능성은 극히 희박하므로, 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명의 복숭아나무 가지를 용이하게 얻을 수 있다 할 수 없어, 이 사건 출원발명의 복숭아 변이종을 얻는 과정에 대한 반복재현성은 인정할 수 없다.
어떤 발명이 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명에 해당하려면 그 일부분이 아닌 발명의 전체에 반복재현성이 인정되어야 할 것이므로, 이 사건 출원발명은 발견된 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된다고 하더라도, 이 사건 출원발명의 변이종을 얻는 과정에 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 이는 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명이라고 할 수 없다.
다. 원고 주장에 대한 판단
이 사건 출원발명의 복숭아 변종의 눈 및 가지는 반복재현성이 없다고 하더라도 이를 기탁하면 될 터인데, 특허법상 이를 기탁할 수도 없고 기탁할 필요도 없으므로, 이 사건 출원발명은 반복재현성이나, 기탁 여부에 관계 없이 특허가 허여되어야 한다는 원고의 주장에 관하여 본다.
발명에 있어서 '반복재현성'은 특허를 받기 위해서 반드시 충족되어야 하는 특허요건으로서, 이 사건 출원발명이 식물발명이라 하여 출원발명의 복숭아 변종의 눈 및 가지 등의 기탁에 의하여 이를 보충하거나 대체할 수 없다 할 것이므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.
라. 소결론
이 사건 출원발명은 반복재현성이 인정되지 아니하므로 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정한 발명에 해당하지 아니하여 특허 받을 수 없다 할 것이다.
4. 결 론
그렇다면 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 정당하고 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

판사 이진성(재판장) 성기문 이명규

[1] 식물 발명에 특허법 제29조 제1항의 본문 규정이 적용되는지 여부(적극) 및 위 규정 소정의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하기 위한 요건 
[2] 식물발명에 반복재현성이 인정되지 아니하여 특허법 제29조 제1항 본문이 규정한 완성된 발명에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제1항 본문은 출원발명이 특허를 받기 위해서는 산업상 이용할 수 있는 발명이어야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 특허요건에 관한 규정은 특단의 사정이 없는 한 같은 법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다 할 것이고, 위 조항의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하기 위해서는 그 발명이 완성된 발명이어야 할 것인데, 발명으로서 완성되었다고 하려면 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 용이하게 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 반복재현성이 있어야 할 것이다. 
[2] 어떤 발명이 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명에 해당하려면 그 일부분이 아닌 발명의 전체에 반복재현성이 인정되어야 할 것인데, 출원발명이 발견된 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된다고 하더라도, 출원발명의 변이종을 얻는 과정에 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 이는 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명이라고 할 수 없다고 한 사례.