손해배상 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2010.02.11 / 시행일:

【원고, 항소인】 
【피고, 피항소인】 코리아피티지 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철외 1인)
【제1심판결】 서울동부지방법원 2008. 10. 17. 선고 2005가합15084 판결
【변론종결】2009. 12. 15.
【주 문】
1. 금원지급청구부분에 대한 원고의 당심에서의 청구취지 확장에 따라 제1심 판결을 아래와 같이 변경한다. 
 가. 피고는 원고에게 2,582,582,756원 및 이에 대하여 2005. 3. 31.부터 2010. 2. 11.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라. 
 나. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 
2. 당심에서 추가된 원고의 특허권이전등록청구를 기각한다. 
3. 소송총비용 중 60%는 원고가, 40%는 피고가 각 부담한다. 
4. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다. 

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
 주위적 및 예비적으로, 피고는 원고에게 6,000,000,000원 및 이에 대하여 1998. 1. 1.부터 항소심 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라. 
 피고는 원고에게 별지 목록 기재 특허에 관하여 특허권이전등록절차를 이행하라(원고는 당심에서 금원청구에 관하여 청구취지를 확장하고 특허권이전등록절차 이행청구를 추가하였다).
2. 항소취지
 제1심 판결을 취소한다. 피고는 원고에게 100,100,000원 및 이에 대하여 1998. 1. 1.부터 이 사건 소장부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라. 
【이 유】1. 기초사실
 다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1, 3 내지 9, 10, 14, 15, 18, 28호증, 을 제2, 4, 6, 8호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다. 
가. 이 사건 발명의 경위
(1) 소외 신화건설 주식회사(이하 ‘신화건설’이라 한다)는 1992년경, 스판덱스, 인공피혁 등에 사용되는 폴리우레탄, 열가소성 폴리에스테르, 폴리아미드 엘라스토머의 주원료인 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜(Polytetramethylene Etherglycol, 이하 ‘PTMEG’라 한다) 제조를 위하여, 소외 동성유화 주식회사를 인수하여 신화유화 주식회사로 상호를 변경하고, 소외 신화피티지 주식회사를 설립하였으며, 외국 회사 등으로부터 기술이전을 추진하는 등 상당한 노력과 비용을 투입하였다.
(2) 원고는 신화건설 상무이사로 근무하던 1995년경 한국산 고령토를 산 처리 또는 염화암모늄 처리 등으로 활성화시킨 후 소성시켜 얻어진 촉매와 그 촉매를 이용하여 위 PTMEG의 중간물질인 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르(Polytetra methylene Etherglycol Diester, 이하 ‘PTMEA'라 한다)를 제조하는 방법에 관한 발명(이하 ’이 사건 발명‘이라 한다)을 완성하였다. 
나. 이 사건 발명의 특허출원 및 등록
(1) 신화건설 등은 원고의 위 발명사실을 알게 되자, 이를 특허출원하기로 원고와 협의하고, 원고를 발명자로, 신화피티지를 출원인으로 하여 그 출원을 변리사에게 위임하였는데, 원고는 그 명세서 초안을 작성하고 특허청의 의견제출통지에 대응한 의견서를 작성하여 변리사에게 제출하는 등 그 출원절차에 협력하였고, 위 회사들이 출원에 필요한 비용을 부담하였다.
(2) 이 사건 발명은 각 1995. 6. 2. 출원되었는데, 출원 중에 신화피티지가 신화유화에 합병됨으로써 출원인 명의가 신화유화로 변경되었고, 1999. 6. 16. 제219792호로 특허등록이 마쳐졌다. 
(3) 한편, 이 사건 발명에 관하여 1997. 1. 17.경 원고를 발명자로 PCT 국제출원을 하여, 1999. 7.경 미국과 유럽, 일본에 각 국제단계 출원을 거쳐 위 각국에서 2001. 3.경, 2002. 10.경, 2002. 12.경 각 특허등록이 되었다(원고는 1999. 7. 8.경 미국에서 특허를 받을 권리를 신화피티지에게 양도하였고, 현재 위 각 특허권자는 피고로 되어 있다). 
다. 특허권의 양도
(1) 신화유화는 1999. 12. 13. 피고와 사이에, 신화유화의 PTMEG 사업을 영위하는 데에 사용되는 실질적인 모든 자산과 부채를 포함한 사업을 피고에게 영업양도하는 계약(이하 ‘이 사건 영업양도계약’이라 한다)을 체결하였다.
(2) 한편, 신화유화는 2000. 1. 11. 신화건설에 합병되었는데, 이 사건 영업양도계약에 따라, 이 사건 특허에 관한 특허권은 신화유화로부터 같은 날 신화건설 및 피고로 각 합병 및 양도를 원인으로 순차 이전등록이 마쳐졌다. 
라. 양도대금 내지 보상에 관한 당사자간 협의
(1) 원고는 이 사건 발명의 출원 이후 신화건설의 상무에서 전무, 부사장으로 차례로 승진하여 2000. 8. 28.경까지 근무하다가 신화건설을 퇴직하고, 2000. 10.경부터 피고의 기술연구소 소장으로 재직하여 왔는데, 이 사건 발명의 출원시부터 2004. 말경까지 사이에는 이 사건 발명의 귀속관계에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았다. 
(2) 원고는 2005. 3. 30.경 피고에게 내용증명으로 이 사건 발명에 관한 권리를 주장하며 보상을 요구하였고, 피고는 2005. 5. 24.경 및 2005. 6. 7.경 원고의 위와 같은 의사표시가 “청구 유효기간 내에 청구되었음을 확인하며, 청구 내용에 대하여 청구 효력의 만료일 이후에도 계속 원고와 협의하여 나가겠다”는 취지의 답변을 하고, 원고와 사이에 보상금 액수에 관하여 협의하였으나, 합일점을 찾지 못하였다. 원고는 2005. 11. 16. 실질적으로 원고 소유인 이 사건 발명을 피고가 모인출원하였다는 등의 이유로 손해배상을 구하는 이 사건 소송을 제기하였으며, 2005. 12.경 피고 회사를 퇴직하였다.
마. 관련 소송의 경과 
(1) 원고는 이 사건 발명이 원고의 자유발명임에도 신화피티지 등이 이를 모인출원하였다고 주장하며 피고를 상대로 특허등록무효심판을 청구하였으나, “이 사건 발명은 원고의 자유발명이나, 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 양도한 것으로 인정된다”고 하여 심판청구가 기각되고, 이에 대한특허법원 2007허7280호 심결취소소송에서도 원고의 청구가 기각되고, 이에 불복한대법원 2008후3254호에서도 상고가 기각되어 위심결이 확정되었다.
2. 특허받을 수 있는 권리의 양도
 위 1.항 인정사실에 의하면, 이 사건 발명은 원고의 직무범위에 속하지 아니하는 ‘자유발명’에 해당하나, 원고와 신화피티지, 신화유화, 신화건설 사이에서는 이 사건 발명의 출원당시 이 사건 발명에 관하여 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 신화피티지에게 양도하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 할 것이다. 
3. 금원지급청구에 관한 판단
바. 주위적 및 예비적 청구 
 원고는 주위적으로, 신화건설 내지 신화피티지는 원고에게 이 사건 특허의 묵시적 양도약정에 따른 정당한 양도대가를 지급할 의무가 있으며, 그 금액은 최소한 직무발명 보상금에 준하거나 그 이상이 되어야 할 것이고, 피고는 신화피티지를 합병한 신화유화로부터 영업양도에 의하여 이 사건 특허권과 함께 위 양도대금지급채무를 인수하여 이 사건 발명의 실시 및 라이센스계약을 통하여 이익을 얻었는바, 피고는 원고에게 별지 1 기재 원고 주장 금액 중 일부로서 원고가 구하는 60억 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 
 원고는 예비적으로, 원고가 이 사건 청구취지 및 원인변경신청서의 송달에 의하여 이 사건 특허의 묵시적 양도약정을 해제하였으므로, 피고는 원고에게 해제에 따른 원상회복으로써 그 동안 이 사건 특허권으로 인하여 얻은 이익으로서 별지 1 기재 원고 주장 금액을 반환할 의무가 있다고 주장하며, 그 중 일부로서 60억원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 
사. 주위적 청구에 관한 판단
(1) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도대금에 관한 약정 유무 
 원고가 신화피티지에게 이 사건 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 묵시적으로 양도하였음은 앞에서 본 바와 같은바, ① 양도 당시에는 이 사건 발명의 특허등록 여부도 불확실할 뿐 아니라, 사업화되어 있지 아니하여 장차 이로부터 창출될 수익을 예상하기 어렵고 따라서 이 사건 발명의 객관적 가치를 산정할 수 없었던 점, ② 이 사건 발명을 사업화하기 위하여는 대규모의 생산설비 및 전문 인력이 뒷받침되어야 하며 시험생산 및 양산체제의 구축 등 상당한 기간이 필요한 점, ③ 이 사건 발명은 원고의 자유발명이어서 원고가 이를 신화피티지에게 양도할 의무가 없고, 신화피티지 또는 신화건설에게 통상실시권 등 구 특허법상 권리도 인정되지 않는 점 등에 비추어 보면, 원고와 신화건설 및 신화피티지 사이에서는 위 특허를 받을 수 있는 권리를 원고가 신화피티지에게 양도하는 대가로써, 이 사건 발명으로 인하여 신화피티지 등에게 장차 이익이 발생하는 것을 조건으로, 이 사건 발명의 객관적 가치 및 이에 대한 원고의 기여에 상당한 금원을 양도대금을 지급하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 봄이 상당하다. 
 한편, 이 사건 발명이 자유발명인 점과 이 사건 발명의 완성에는 신화건설 및 신화유화 등의 인력과 설비가 사용된 점에 비추어 보면, 위 상당한 금원은 최소한 이 사건 발명을 직무발명으로 가정할 경우 직무발명 보상금에 준하는 금원으로 보아야 할 것인바, 신화피티지는 원고에게 위 직무발명 보상금에 상당하는 양도대금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다.
(2) 양도대금 지급채무의 승계
 이 사건 발명의 출원 중에 신화피티지가 신화유화에 합병되었음은 앞에서 본 바와 같고, 을 제8호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 1999. 12. 13. 신화유화와 사이에 이 사건 특허권을 포함하여 신화유화의 PTMEG 제조공장 등 사업을 영위하는 데에 사용되고 있는 실질적인 자산과 부채를 포함한 사업을 포괄적으로 영업양수한 사실, 이 사건 발명이 수익을 창출한 것은 피고의 영업양수 이후인 사실, 원고가 2005. 3. 30.경 피고에 대하여 이 사건 발명에 관한 보상을 요구하자 피고는 원고의 권리를 인정하고 이에 대하여 협의하겠다는 태도를 취한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 피고는 신화유화로부터 이 사건 특허권과 함께 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리의 양도대금 지급채무도 승계하였다고 할 것이다. 
 피고는, 이 사건 영업양도 약정 당시 영업양수 대금으로 1,073억 원이 넘는 금원을 지급하되, 약정서에서 특정한 채무 외의 채무는 명시적을 일체 인수하지 아니하였으므로, 피고는 위 특허받을 수 있는 권리의 양도대금 지급채무를 승계하지 아니하였다고 주장한다. 살피건대, 을 제8호증, 갑 제18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 위 영업양도 약정 당시 이 사건 특허권은 양수대상 자산에 포함되고, 인수하는 부채 목록 중에는 위 양도대금 지급채무가 열거되어 있지 아니한 사실은 인정되나, 위 영업양도 약정 당시에는 이 사건 발명으로 인한 이익이 현실화되지 아니하였던 점에 비추어 보면, 위 부채 목록에 열거되지 아니하였다 하여 인수대상 채무로부터 제외되었다고 단정할 수 없고, 오히려, 위 증거에 의하더라도 피고는 신화유화로부터 PTMEG 사업에 사용되는 자산과 부채를 포함한 사업을 포괄적으로 양수한 사실을 인정할 수 있을 뿐만 아니라, 갑 제28호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고는 원고에게 원고의 양도대금청구권을 인정하며 이에 대하여 협의하겠다는 통지를 한 사실을 인정할 수 있는바, 이는상법 제44조의 채무인수를 광고한 영업양수인으로서의 책임이 있다고 할 것이므로(대법원 2008. 4. 11. 선고 2007다89722 판결 참조), 결국 피고의 위 주장은 이유 없다.
 (신화유화가 위 영업양도대금을 수령하여 원고에게 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리의 양도대금을 지급하였다거나, 원고가 위 양도대금청구권을 포기하였음을 인정할 만한 증거가 없는바, 위 양도대금 지급채무는 이 사건 특허권과 견련된 것으로서 이 사건 특허권에 수반하여 이전된다고 봄이 상당하다).
(3) 양도대금 청구권의 시효소멸 여부 
 피고는, 원고의 양도대금 청구권은 이 사건 발명의 출원시인 1995. 6. 2.로부터 10년이 지나 시효로 소멸하였다고 항변한다.
 살피건대, 원고가 그 권리를 묵시적으로 양도한 것은 늦어도 특허출원일인 1995. 6. 2.로 봄이 상당하고 그로부터 이 사건 소제기 전까지 10년의 기간이 도과하였음은 역수상 명백하나, 한편 갑 제28호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고의 피고에 대한 이 사건 발명에 대한 보상 요구에 대하여 피고가 2005. 5. 24.경 “원고의 요청은 청구유효 기간 내에 청구되었음을 확인하며, 그 내용에 관하여 원고와 계속 협의해 나가겠다”는 회신을 한 사실을 인정할 수 있는바, 이는 소멸시효 중단사유인 채무의 승인에 해당한다 할 것이어서, 이로써 소멸시효의 진행은 중단되었다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 원고의 재항변은 이유 있고, 피고의 위 항변은 결국 이유 없다. 
(4) 직무발명 보상금에 준하는 양도대금의 산정방법 
 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리의 양도대금으로 봄이 상당한 직무발명 보상금의 산정에 관하여는, 별지 2 기재발명진흥법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정) 부칙 제4조,구 특허법 제40조(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다)에 따라, ① 이 사건 발명에 의해 신화피티지, 신화유화 및 피고(이하 ‘피고 등’이라 한다)가 얻을 이익의 액(피고 등의 이익액), ② 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도(발명자 보상률), ③ 공동발명자가 있을 경우 그 중 발명자 개인의 기여도(발명자 기여율) 등의 요소를 종합적으로 고려하여 산정하여야 할 것인바, 이를 위하여 먼저 이 사건 발명의 상세 경위 및 사업화과정을 살펴 본다.
(가) 이 사건 발명의 상세 경위 및 사업화과정
 다음의 사실은 갑 제16, 17, 19, 20, 21, 31, 33, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 48호증, 을 제9, 10, 11, 22, 24, 25 내지 38호증의 각 기재, 당심 증인소외 1의 증언, 원고 본인신문결과(다만, 위 각 증거 중 믿지 않는 부분은 제외한다)에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
1) PTMEG 제조의 주요 공정은 크게 ① 테트라 하이드로 푸란(Tetra Hydrofuran, 이하 ‘THF’라 한다)을 무수초산 촉매 하에서 중합반응시켜 중간물질인 PTMEA를 제조하는 공정(이하 ‘중합반응 공정’이라 한다)과 ② 위 PTMEA와 메탄올을 혼한한 후 액상 촉매 하에 반응시켜 PTMEG로 환원시키는 공정(이하 ‘환원반응 공정’이라 한다)의 두 가지를 들 수 있고, 위 중합반응 공정에는 그 전단계로서 THF에 수소를 첨가하여 이중결합물질을 배제하는 공정과, 후처리 단계로서 생성된 PTMEA를 정제 및 탈색하는 공정이 수반되고, 위 환원반응 공정에는 PTMEG 제조 후 사용된 촉매 및 부산물, 미반응 물질, 저분자량의 PTMEG를 각 제거하는 공정이 수반되어, 최종적인 PTMEG 제품이 제조된다. 
2) 신화건설은 1990년대초 1,4-BDO(부탄디올)을 원료로 하는 PTMEG 생산사업을 추진하기로 하여, 영국 데이비(Davy)사로부터 THF를 정제하는 기술을 이전받은 후 이를 중합시켜 PTMEG를 생산하는 기술을 이전받기 위하여 외국회사들과 접촉하였다. 신화피티지는 1993년경 BASF사를 퇴직한 독일인 헤르베르트 뮬러 박사로부터 PTMEG 생산기술(PCT 국제출원 공개 WO94/05719호)을 이전받고(그가 세운 MUVO사로부터 기술을 이전받은 형식을 취하였다) PTMEG 생산을 위한 파일럿 플랜트를 건설하여 시운전을 하였으나, 중합반응 공정에서의 중합촉매의 수율이 급격히 떨어지는 등 중합촉매의 문제로 테스트는 실패하였고, 위 기술과 관련하여 BASF사로부터 특허침해를 이유로 가처분신청을 당하여, 1995. 6.경 위 선행기술에 관하여 특허를 받을 권리를 BASF사에 양도하였다. 
3) 원고는 신화건설 상무이사로서 위 PTMEG 파일럿 플랜트 건설 등에 관여하였으나, 1995년경에는 다른 업무를 수행하던 중 중합촉매의 개발을 위하여 신화건설 소속소외 1 부장,소외 2 등으로 하여금 한국산 고령토 등 위 촉매를 제조할 여러 가지 후보물질의 원료의 수집을 하게 하고, 수집된 원료는 신화유화 소속소외 3 부장,소외 4 등으로 하여금 신화유화의 실험실에서의 실험을 하게 하였는데, 원고는 원료물질 및 실험조건 등을 제시하고소외 1,3 등은 이에 따라 원료물질을 구하고 다양한 조건하에 실험을 거듭하여, 마침내 이 사건 발명이 완성되기에 이르렀다.
4) 이 사건 발명의 개요는 다음과 같다.
가) 발명의 명칭 : 폴리테트라 메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매 및 이를 이용한 폴리테트라 메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조방법
나) 청구항
■ 청구항 1 : 한국산 고령토(전체 중량에 대하여 할로이사이트를 75~95중량 % 포함)를 산처리하여 활성화시킨 후, 200℃ 내지 850℃의 온도 범위 내에서 2 내지 16시간 동안 소성시켜 얻어진 폴리테트라 메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매.
■ 청구항 2 : 제1항에 있어서, 상기한 한국산 고령토를 산처리한 후 다시 염화암모늄처리하여 활성화시키는 것을 특징으로 하는 촉매.
■ 청구항 3 : 한국산 고령토(전체 중량에 대하여 할로이사이트를 75~95중량 % 포함)를 염화암모늄처리하여 활성화시킨 후, 200℃ 내지 850℃의 온도 범위 내에서 2 내지 16시간 동안 소성시켜 얻어진 폴리테트라 메틸렌 에테르글리콜 디에스테르 제조용 촉매.
■ 청구항 4 : 무수 카르복실산의 존재하에 테트라하이드로푸란을 중합반응시켜 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜 디에스테르를 제조하는 방법에 있어서, 상기 중합반응 촉매로서, 한국산 고령토(전체 중량에 대하여 할로이사이트를 75~95 중량% 포함)를 산처리, 염화암모늄처리, 또는 산처리 및 염화암모늄처리하여 활성화시킨 후, 200℃ 내지 850℃의 온도 범위 내에서 2 내지 16시간 동안 소성시켜 얻어진 촉매를 사용하는 것을 특징으로 하는 방법. 
5) 이 사건 발명의 완성 이후 신화건설 및 신화피티지는 원고를 프로젝트 책임자로 하여 13,000톤 규모의 상업공장의 설계 및 건설에 착수하여 1996. 11.경부터 PTMEG 생산을 시작하는 등 양산체제를 갖추었고, 이에 따라 1997년경 원고와 신화건설의소외 1, 신화유화의소외 3은 공동으로 ‘PTMEG 및 플랜트 엔지니어링 개발’의 공로로 장영실상을 수상하였다.
6) 피고는 2002년경 중국의 산웨이사(Shanxi Sanwei Group Co., Ltd, 이하 ‘산웨이사’라 한다) 및 2004년경 CNPC사(CNPC Qinaguo Refiner, 이하 ‘CNPC사“라 한다)와 사이에 PTMEG 제조공장 설계 및 기술라이센스계약을 체결하였는데, 원고는 위 각 계약체결시 피고의 CTO(최고 기술 책임자)로서 계약서의 검토와 협상 및 이후 기술이전에 관여하였다. 
(나) 양도대금 산정의 기준시 
 직무발명 보상금(이 중에서도 실시보상금에 해당한다 할 것이다)에 준하여 양도대금을 산정함에 있어서는, 이 사건 발명에 의해 피고 등이 장래 ‘얻을’ 이익이 산정의 기초가 되는바, 이익액의 산정 시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 한다. 
 그러나, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도시에는 특허권의 취득 여부조차 불확실한 상태일 뿐만 아니라, 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 법원은 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 사실심 변론종결일까지 발생한 구체적인 사정을 참작하여 ‘사용자가 얻을 이익의 액’을 산정할 수 있고, 이와 같이 산정한 금액은 승계 시점으로 돌아가 보더라도 합리적으로 예견할 수 있는 이익의 액이라 할 것이다. 
 피고는 직무발명 보상금의 산정은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’ 또는 특허권의 양도 당시를 기준으로 ‘사용자가 얻을 이익의 액’을 예상하여 산정하여야 하며, 양도 이후 사용자의 노력으로 사업화됨으로써 발생한 이익을 사후적으로 고려하여서는 아니된다고 주장하나, 사용자의 권리 승계후 사업화를 위하여 기울인 노력과 비용 등은 사용자의 공헌도로서 고려할 수 있는 점, 사용자가 권리를 승계할 당시 보상을 지급하였더라도 이후 그 발명에 의하여 승계 당시 예상했던 이익을 초과하여 이익을 얻음으로써 그 보상이 정당하지 않다고 인정될 경우 종업원은 다시 ‘정당한 보상’을 청구할 수 있다고 보이는 점, 반면 사용자가 당해 발명을 실시하지 않거나 그로부터 아무런 이익을 얻지 못한 경우에는 승계 당시의 예상에 얽매이지 아니하고 위와 같은 사후적 사정을 반영하여 직무발명보상금 청구권을 인정하지 아니하는 점에 비추어 보면, 특허를 받을 권리의 승계 당시 뿐만 아니라 승계 이후 사실심 변론종결일까지 드러난 사정을 참작하더라도 사용자와 종업원 사이의 이해관계의 균형으로부터 벗어나지 아니하다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 
(다) 피고 등의 이익액 산정의 지표 
1) 자기실시의 경우 실시료율
 이 사건 발명이 법률의 규정에 의하여 사용자에게 무상의 통상실시권이 부여되는 ‘직무발명’은 아니나, 원고의 사용자였던 신화건설 또는 그 계열사인 신화유화, 신화피티지가 추진하던 PTMEG 사업이라는 이들의 업무 범위에 속하고, 원고는 신화건설과 신화유화의 인적, 물적 자원을 동원하여 이 사건 발명의 완성에 이르렀으며 이들의 사업화를 위한 투자 없이는 이 사건 발명의 상업적 가치를 실현할 수 없었던 점, 이 사건 발명의 출원 당시의 경위 및 출원·등록 이후의 원고의 태도에 비추어 보면, 원고가 신화피티지에게 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하지 아니하였다 하더라도 최소한 무상의 통상실시권은 부여하였을 것으로 판단되는바, 피고 등이 자기실시를 통하여 이 사건 발명에 의하여 얻을 이익이라 함은 통상실시권을 넘어 ‘특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계함으로써 그 발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있음으로 인하여 얻을 수 있는 이익’을 의미한다고 할 것이므로, 이 사건 발명의 독점으로 인한 이익을 산정함에 있어 통상실시로 인한 이익으로서 전체 이익으로부터 1/2을 공제함이 상당하다. 
 한편, 이 사건 발명은 물건의 발명이 아니라, THF로부터 중간물질인 PTMEA를 중합함에 필요한 촉매 및 촉매를 이용한 제조방법이고, PTMEA는 다시 환원반응공정 등 후속 단계를 거쳐 최종 산물인 PTMEG가 산출됨은 앞에서 본 바와 같은바, 이 사건 발명이 가장 중요한 기술이기는 하나, 이 사건 발명에 의한 방식 이외의 다른 방법에 의하여도 PTMEG를 제조할 수 있는 점과 이 사건 발명 공정이 PTMEG 전체 공정에서 차지하는 비중에 비추어 보면, 최종 제품인 PTMEG의 전체 매출액 대비 이 사건 발명의 실시료율은 이 사건 변론종결일 당시 이미 발생한 매출액 및 장래 예상되는 매출액에 대하여 모두 1%로 봄이 상당하다. 
 피고는, 자기실시로 인하여는 손실을 보았을 뿐 이익이 발생하지 아니하였다고 주장하나, 여기서 사용자의 이익액은 ‘그 발명 자체에 의해 얻을 이익’만을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후 남는 회계상 이익액(매출이익, 영업이익 등)을 의미하는 것은 아니므로, 설사 비용의 과다 지출로 최종적으로 수익·비용을 정산하면 남는 것이 없다는 사정만으로는 발명 자체에 의해 얻을 이익이 없다고 볼 수 없다(사용자가 사업화 등에 상당한 비용을 지출했다는 사정은 사용자의 공헌도, 달리 말하면 ‘발명자 보상률’을 정하는 단계에서 참작될 수 있다).
2) 라이센스료수입 중 이 사건 발명의 비중 
 갑 제12, 31, 32, 35호증의 각 기재에 의하면, 피고는 중국의 산웨이사, CNPC 사와 사이에 각 PTMEG 제조공장 설계 및 기술라이센스계약을 체결한 사실, 위 계약대금 중 일정한 금액을 license ＆ know-how 제공에 관한 대금으로 정하고 있는 사실, 위 플랜트 건설시 이 사건 발명 외에는 다른 특허기술을 제공하고 있지 아니한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 앞에서 본 이 사건 발명은 촉매 그 자체 뿐만 아니라 촉매를 이용한 PTMEA의 제조방법에 관한 것인 점, 피고가 이 사건 발명에 관한 특허권을 보유하지 아니하였다면 위 계약이 체결되기 어려웠을 것으로 보이는 점 및 전체 PTMEG 제조공정에서 이 사건 발명이 차지하는 비중 등에 비추어 보면, 이 사건 발명으로 인한 피고의 이익은 전체 license ＆ know-how대금 중 20% 정도로 봄이 상당하다.
 피고는 이 사건 발명이 중국에서 특허권을 부여받지 못하였고 기술이전도 없으므로 위 계약으로 인한 피고의 이익을 이 사건 발명으로 얻을 이익으로 산정하려면, 위 계약에 의하여 제공되는 촉매의 매출액만을 고려하여야 한다고 주장하나, 중국내에 특허등록이 되어 있지 않다 하여 그 기술에 대한 라이센스료를 받을 수 없는 것은 아니며, 이 사건 발명은 촉매 그 자체 뿐만 아니라 촉매를 이용한 PTMEA의 제조방법에 관한 것인 점에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다(피고가 위 중국회사들에게 판매한 촉매의 매출액 관련 이익에 관하여는 원고의 주장이 없는바, 위 매출액은 앞에서 본 자기실시로 인한 매출액에 포함되어 있을 것으로 보인다).
(라) 피고 등의 공헌도
 이 사건 발명은 신화건설, 신화유화 및 신화피티지가 구축한 인적·물적인 시설과 기반을 토대로 이루어진 점, 이 사건 발명 완성 후 사업화에 이르기까지 위 각 회사와 피고가 투입한 시간과 비용, 이 사건 발명은 화학물질의 제조방법에 관한 발명으로서 대규모 플랜트 설비를 갖춘 업체를 통하여서만 사업화될 수 있는 점을 피고의 공헌도를 높게 볼 사정에 해당한다. 
 한편, PTMEA 제조용 중합촉매의 개발은 신화피티지 등이 외국기술의 도입으로도 해결하지 못한 난제였고, 원고는 그 직무범위에 해당하지 않음에도 불구하고 자발적으로 위 난제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만드는 과정을 주도한 점, 원고는 이 사건 발명 이후 플랜트건설, 양산체제 구축과 라이센스계약 등에도 관여하였던 점은 통상적인 직무발명에 비하여 원고의 공헌도를 높게 보아야 할 사정에 해당한다. 
 피고는 이 사건 발명은 신화피티지가 이미 확보하고 있던 선행기술(PCT 국제출원 공개 WO94/05719호)로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 원고의 공헌도를 더 낮게 보아야 한다고 주장하므로 살피건대, 위 선행기술에서 제시한 카올린(카올리나이트)과 이 사건 발명의 할로이사이트의 분자식이 같거나 유사하나, 그 구조와 용도, 촉매로서의 반응기전이 상이한 점과 신화피티지가 BASF사와의 분쟁으로 1995. 6.경 위 선행기술에 관하여 특허를 받을 권리를 BASF사에 양도함으로써, BASF사의 허락없이는 선행기술을 사용할 수 없게 된 점, 이 사건 발명은 촉매의 원료가 되는 고령토의 물성을 한정하는 보정을 거친 결과 위 선행기술로부터의 진보성이 인정되어 특허등록이 된 점에 비추어 보면, 피고의 위 주장은 이유 없다. 
 위와 같은 사정을 모두 종합하면, 신화피티지, 신화유화, 신화건설 및 피고 등 사용자 측의 공헌도를 75%, 원고의 공헌도를 25%로 봄이 상당하다(산웨이사의 2차 계약은 원고의 퇴사 이후 체결되었으나, 이는 1차 계약의 연장선상에 있었던 것으로 보아 원고의 공헌도를 전체적으로 25%로 본다). 
(마) 원고의 기여도 
 앞에서 본 이 사건 발명의 경위 및 원고와소외 1,3 등의 역할을 살펴 보면, 이 사건 발명에 창조적으로 기여한 사람은 주로 원고이고,소외 1,3 등은 원고의 지시에 의하여 원료물질의 수집과 실험을 수행하면서 각 그 범위 내에서 역할을 수행하였다고 할 것이므로, 이 사건 발명에 관한 원고의 기여도는 80%로 봄이 상당하다(이 사건 발명에 관한 기여도이므로, 원고와 이들이 이후 ‘PTMEG 및 플랜트 엔지니어링’의 공로로 공동수상을 하였다는 사정은 위 인정에 방해가 되지 아니한다).
(5) 직무발명 보상금에 준하는 양도대금의 계산
(가) 자기실시
 갑 제30호증의 각 기재에 의하면, 2000년부터 2008년까지 PTMEG의 누적매출액은 653,701,000,000원인 사실을 인정할 수 있다(이에 일부 반하는 갑 제36호증의 일부 기재는 믿지 아니한다).
연도매출액200050,290,000,000200170,445,000,000200254,594,000,000200359,146,000,000200490,777,000,000200579,698,000,000200663,069,000,000200784,563,000,0002008101,119,000,000합계653,701,000,000
 갑 제36, 39호증의 각 기재에 의하면, PTMEG 제조방법에 관한 원천기술은 전세계적으로 피고를 포함한 5개 업체만이, 국내에서는 피고만이 각 보유하고 있는 사실, 2007년 이후 피고의 국내 시장 점유율이 1위인 사실, 피고의 향후 10년간 PTMEG 예상 매출액이 1조원에 이르는 사실을 인정할 수 있고, 앞에서 본 바와 같이 PTMEG는 스판덱스, 인공피혁 등의 원료물질로서 수요가 큰 점, 피고의 PTMEG 매출액이 대체로 증가세에 있고 특히 2006년 이후 연 19~34%에 달하는 증가세를 보이고 있으며, 2008년도 매출액은 101,119,000,000원에 이르는 점 등을 감안하면, 이 사건 발명은 특허권 존속기간 만료일인 2015. 6. 1.까지 적어도 연간 72,633,000,000원(=653,701,000,000원÷9년) 상당의 매출을 올릴 것으로 추정할 수 있다. 그러므로, 2009. 1. 1.부터 특허권존속기간 만료일 전으로서 원고가 구하는 2014. 12. 31.까지 6년간 추정 매출액은 389,630,315,990원[2010년도부터 각 년도의 말일 추정매출액을 당심 변론종결일이 속한 2009. 12. 당시의 현가로 연단위 호프만식 계산법에 의하여 환산한 것이다]이라 할것이다.
연도추정매출액현가200972,633,000,00072,633,000,000201072,633,000,00069,174,285,541201172,633,000,00066,030,000,066201272,633,000,00063,159,130,624201372,633,000,00060,527,499,758201472,633,000,00058,106,400,000합계？389,630,315,990
 따라서, 앞에서 인정한 매출액, 독점에 따른 이익과 실시료율(1%), 발명자 보상률(=1-피고의 공헌도, 25%), 발명에 대한 기여도(80%)을 고려하여 산정한 금액은 아래와 같다. 
연도계산인용 금액2000~2008653,701,000,000원×1/2×실시료율 1%×원고의 공헌도 25%×원고의 기여도 80% =653,701,0002009~2015389,630,315,990원×1/2×실시료율 1%×원고의 공헌도 25%×원고의 기여도 80% =389,630,316합계？1,043,331,316
(나) 라이센스료 수입
1) 산웨이사로부터의 라이센스료 
가) 1차 계약 (2002)
 피고는 2002. 8.경 산웨이사와의 사이에, PTMEG 제조 기술이전, 플랜트(연간 15,000톤급) 설계도서 제공과 주요 기자재·촉매 공급약정을 총대금 미화 20,580,000달러에 체결하였는데, 이 중 license ＆ knowhow 항목에 관한 실제 계약금액은 11,270,000달러에 이른다(갑 제12호증, 환율은 피고의 2004.경 내부 정산보고 당시 적용한 환율인 1,180원에 의한다). 
나) 2차 계약 (2008)
 피고는 2008년경 산웨이사와 사이에 2차로 PTMEG 제조공장 설계 및 기술라이센스계약을 체결하였는데, 그 계약의 규모는 위 1차 계약을 상회하는바, 이 중 license ＆ knowhow 제공에 따른 계약금액은 최소한 위 1차 계약시 같은 항목에 관한 대금인 11,270,000달러 에 이를 것으로 추정된다(당심 증인소외 1의 증언, 갑 제12호증, 원고는 2차 계약 중 해당 대금이 16,000,000달러에 이른다고 주장하나, 이를 인정할 증거가 부족하다. 환율은 1121.80원을 적용한다).
2) CNPC사로부터의 라이센스료
 피고는 2004. 7.경 CNPC사의 자회사인 Qianguo Oil Refinery사와 사이에 PTMEG 제조공장(연간 20,000톤급) 설계 및 기술라이센스계약을 체결하였는데, 이 중 license ＆ knowhow에 관한 대금은 미화 11,000,000달러에 이른다(갑 제13, 31, 32호증, 환율은 1140원을 적용한다).
3) 계산 
 위 license ＆ knowhow에 관한 대금을 원화로 환산하고, 이 중 이 사건 발명이 차지하는 비중(20%), 발명자 보상률(=1-피고의 공헌도, 25%), 발명에 대한 기여도(80%)을 고려하여 산정한 피고 등의 이익은 아래와 같다.
계약상대방계산산웨이사1차 : 11,270,000$×1180원=13,298,600,000원2차 : 11,270,000$×1121.80원=12,642,686,000원CNPC사11,000,000$×1140원=12,540,000,000원소계38,481,286,000원계산38,481,286,000원×이 사건 발명의 비중 20%×원고의 공헌도 25%×원고의 기여도 80%인용금액1,539,251,440원
(6) 소결론
 그러므로, 피고는 원고에게. 자기실시로 인한 이익 1,043,331,316원(=2000년부터 2008년까지 받은 이익 653,701,000원 + 2009년부터 2014년까지의 추정이익 389,630,316원) 및 라이센스료 수입으로 인한 이익 1,539,251,440원, 합계 2,582,582,756원 및 이에 대하여 원고가 그 지급의무의 이행을 최고한 2005. 3. 30.의 다음날인 같은 달 31.부터 피고가 그 지급의무의 존부 및 범위에 대하여 항쟁함이 상당한 2010. 2. 11.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다(원고는 1998. 1. 1.부터 지연손해금의 지급을 구하나, 이 때는 이 사건 특허가 등록조차 되지 아니하였고 이익의 발생도 없었던 시기로서 양도대금 지급채무가 현실적으로 발생하였다고 보기 어렵고, 원고와 신화피티지 사이의 묵시적 양도약정의 내용도 이 사건 특허로 인하여 수익이 발생하면 양도대금을 지급하기로 한 것이나, 그 지급시기를 정한 바도 없으므로, 피고는 2005. 3. 30. 원고의 최고를 받은 날로부터 상당한 기간이 도과한 때로부터 이행지체에 빠지게 되었다고 봄이 상당하다).
4. 특허권 이전등록청구에 관한 판단
아. 원고의 주장
 원고는, 원고와 신화피티지 사이에 이 사건 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 묵시적 양도약정이 인정되는 경우 위 약정이 무상양도임을 입증하지 못하는 한 그 양도대가 지급의무를 인수한 피고는 원고에게 이 사건 특허가치에 상당한 양도대가를 지급할 의무가 있음에도 불구하고, 그 지급의무의 존재 자체를 부정하고 있는바, 이는 명백한 이행거절의 의사표시에 해당하므로, 원고는 2009. 5. 28.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서의 송달로써 피고의 이행거절을 이유로 위 묵시적 승계약정을 해제하므로, 피고는 그 원상회복으로써 원고에게 이 사건 특허권에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장한다. 
자. 판 단 
 살피건대, 이 사건 ‘특허를 받을 권리‘의 양도약정의 당사자는 원고와 신화피티지라 할 것인데, 앞에서 본 바에 의하더라도 피고는 신화피티지를 흡수합병한 신화유화로부터 포괄적 영업양수를 통하여 위 양도에 따른 대금지급의무를 승계한 것이지, 위 양도계약의 당사자의 지위를 인수하였다고는 보기 어려운바, 피고가 위 양도약정의 당사자로서 해제통지의 적법한 상대방임을 전제로 하는 원고의 위 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다. 
5. 결 론
 그렇다면, 원고의 금원지급청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지는 이유 없어 기각하며(주위적 청구를 일부 인용하므로 예비적 청구에 대하여는 판단하지 아니한다), 특허권이전등록청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인바, 당심에서 추가된 금원지급청구부분에 대한 원고의 당심에서의 청구취지 확장에 따라 제1심 판결을 위 인정범위에 따라 변경하고 당심에서 추가된 특허권이전등록청구는 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 1 생략]

판사 황한식(재판장) 이규홍 이숙연