권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2018.09.21 / 시행일:

【원 고】 프롤레니엄 메디컬 테크놀로지즈, 인크. (소송대리인 변리사 최덕규)
【피 고】 주식회사 비알팜 (소송대리인 변호사 이창무 외 2인)
【변론종결】2018. 8. 24.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2017. 11. 14. 2016당1614호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초적 사실관계
가. 등록상표
 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 7. 9./ 2011. 2. 18./ (상표등록번호 2 생략)
 2) 구성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 주사기에 담긴 미용관리과정에 사용되는 화장용 겔(cosmetic gel in prefilled syringes for use in cosmetic treatment procedures)
 4) 상표권자: 원고
나. 확인대상표장
 1) 구성: 
 2) 사용상품: 히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제
 3) 사용자: 피고
다. 심결의 경위
 1) 원고는 2016. 6. 16. 피고를 상대로, 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 동일·유사하여 원고의 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2016당1614호로 심리한 다음, 2017. 11. 14. 피고의 확인대상표장이 원고의 등록상표와 표장이 유사하지 아니하므로 사용상품 및 지정상품의 동일·유사 여부를 살펴볼 필요 없이 원고의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다).
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
가. 심판청구 이익의 존부
 1) 피고의 주장
 확인대상표장의 사용상품인 “히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제” 중에서 “의료용(피부과용) 필러(filler)” 형태가 아닌 부분은 피고의 실사용 상품이 아니므로, 원고로서는 같은 부분에 대하여 권리범위확인심판을 구할 이익이 없다.
 2) 판단
 가) 먼저 원고가 심판단계에서, 위 기초사실에서 본 것처럼 구성을 “”로 하고 사용상품을 “히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제”로 하여 확인대상표장을 특정하였고, 위와 같이 특정된 확인대상표장에 대하여 심결이 이루어졌다는 사실에 대하여 원·피고 사이에 다툼이 없다(제1차 변론조서 참조). 또한 “의료용(피부과용) 필러” 형태의 “히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제(즉 사용상품)”가 피고의 실사용 상품이라는 사실에 대하여 원·피고 사이에 다툼이 없다(제2차 변론조서 참조).
 나) 위와 같은 다툼이 없는 사실관계를 기초로 살피건대, 원고가 특정한 사용상품인 “히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제”는 독립된 거래의 대상이 되는 물품으로서 상표법상의 ‘상품’에 해당한다 할 것이고 이와 달리 볼 만한 아무런 자료가 없는 이상, 피고의 위 주장은 마치 ‘소금’을 사용상품으로 특정한 권리범위확인심판에서 ‘병’에 담긴 소금이 실사용 상품이라는 점을 들어 그 외에 ‘봉지’에 담긴 소금에 대한 심판청구 부분은 그 심판청구의 이익이 없다고 다투는 것과 다를 바가 없다. 

 다) 참고로, 이 사건 변론과정에서 당사자 사이에 사용상품의 구체적인 형태를 두고서 많은 공방이 있은 이후에 위와 같은 사실관계에 다툼이 없는 것으로 주장이 정리되었고, 실제로 피고는 오른쪽 사진과 같이 주사기를 사용한 “필러(filler)” 형태의 제품을 판매하고 있는 것으로 보인다. 그러나 등록상표의 지정상품도 “주사기에 담긴(in prefilled syringes)” 형태임에는 차이가 없을 뿐만 아니라, 원고의 웹사이트에도 ‘주사 가능한 피부과 필러(injectable dermal fillers)’라는 내용으로 원고 제품에 관한 설명이 게재되어 있다(갑 제33호증, 2면).
 라) 요컨대, 실사용 상품의 “의료용(피부과용) 필러”라는 사후적인 제품형태를 더 고려한다 하더라도 피고가 그러한 제품형태를 취하기 이전의 사용상품 자체를 거래하고 있다는 사정에는 변함이 없다고 할 것이고, 이러한 점에서 볼 때 원고로서는 피고에 대하여 사용상품 전체를 두고서 권리범위확인을 구할 심판청구의 이익이 존재한다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 
나. 상품의 유사 여부
 1) 관련 법리
 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결 등 참조). 
 2) 구체적인 대비
 사용상품의 성분인 ‘히알루론산(HA)’은 고분자 화합물로서 화장품이나 영양제·치료제 등으로 사용되고 있는 것이고(이러한 점에 관하여 원·피고 사이에 별다른 다툼이 없다), 사용상품의 용도는 ‘주름개선제, 보습제, 피부탄력제’ 등이다. 이와 대비할 때 지정상품인 ‘미용관리과정에 사용되는 화장용 겔(cosmetic gel for use in cosmetic treatment procedures)’은 그 용도와 판매 부문 및 수요자의 범위 등에서 근사하거나 중첩되고, 지정상품이 ‘주사기에 담긴(in prefilled syringes)’ 형태의 것으로 한정되어 있다고 하더라도 위와 같은 판단에 장애를 가져오지 아니한다. 따라서 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 일반 거래의 통념에 비추어 볼 때 동일·유사한 표장이 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 할 것이어서 서로 유사한 상품에 해당한다.
 3) 피고의 주장에 대한 판단
 가) 피고는, 확인대상표장의 사용상품은 ‘의료용(피부과용) 필러’로서 식품의약품안전처의 허가를 받아야 하고, 주된 수요자가 성형외과 전문의인 점에서 등록상표의 지정상품인 화장용 겔과는 차이가 있어 유사하다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.
 나) 그러나 앞서 인정한 사실관계와 갑 제9, 10, 13, 14, 17~39호증, 을 제15, 16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실관계를 종합하여 보면, 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 모두 ‘의료용(피부과용) 필러’ 형태의 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’를 포함하는 것이라고 판단되고, 따라서 양 상품은 상품 자체의 속성이나 생산·판매 부문 및 수요자의 범위 등에서 별다른 차이가 없다고 할 것이므로, 이를 다투는 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 
 (1) 피고가 주로 생산·판매하는 제품은 의료용(피부과용) 필러 형태의 가교히알루론산 20㎎/㎖를 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제이다. 이는 확인대상표장의 사용상품인 “히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제”를 진피에 주입할 수 있도록 주사기 안에 담은 형상이다.
 (2) 히알루론산(HA)은 N-아세틸글루코사민과 글루쿠론산으로 이루어진 고분자 화합물로서 세균의 침입이나 독물의 침투를 막는 역할을 하고, 무게 대비 최대 1,000배의 수분 흡착력을 지니고 있으며, 그 밖에도 고탄성, 고점성 등의 특징을 가지고 있어서, 운동성 세포와 분자운동 등 인체의 기능을 위해 필수적인 수분량을 유지하게 하는 중요한 역할을 담당한다. 이러한 특성이 있는 히알루론산 조성물은 노인성 질환인 퇴행성관절염 치료제나 주름을 펴주는 성형용 필러 및 화장품 등 미용분야, 식품 등의 폭넓은 범위에서 사용되고 있다.
 (3) 원고도 현재 등록상표를 사용하여 히알루론산을 주성분으로 한 성형용 필러를 생산하여 식품의약품안전처의 허가를 받아 판매하고 있다.
 (4) 2003년에 갈더마사의 “레스틸렌” 필러가 히알루론산을 주성분으로 하는 필러로 최초로 FDA 승인을 획득하였고, 그 후 2000년대 후반에 이르러 히알루론산 필러가 보편적으로 사용되어 현재는 전체 필러 시장의 90%를 히알루론산 필러가 차지하고 있는 실정이다.
 (5) 한편 원고가 등록상표를 출원할 무렵에는 NICE 분류에 ‘의료용 필러기기’ 또는 ‘피부과용 필러’가 수록되어 있지 아니하였고, 식품의약품안전처의 허가를 받은 다수의 성형용 필러에 관한 상표가 등록상표와 마찬가지로 지정상품을 ‘상품류 구분 제3류’로 분류되어 등록되었다.
다. 표장의 유사 여부
 1) 관련 법리
 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이고, 또한 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).
 2) 구체적인 대비

 가) 상표의 유사 판단에 있어서 외국문자로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국문자를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙인데(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조), 이에 기초하여 볼 때 등록상표 “”는 “레바네세” 또는 “레바네제”로 호칭되고, 확인대상표장 “”는 “레비네스” 또는 “리바이네스”로 호칭될 것으로 보인다. 한편 피고가 제시하는 을 제2호증의 기재에 의하면, 등록상표와 동일한 문자구성의 표장을 사용하는 제품을 수입·판매하고 있는 업체의 홈페이지에서 위 제품을 소개하면서 오른쪽 사진과 같이 “레바네제”로 호칭하고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 그러한 하나의 실시태양만을 두고서 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 등록상표를 피고 주장의 위 “레바네제”만으로 호칭된다고 단정하기는 어렵다.
 그렇다면 등록상표가 “레바네세”로, 확인대상표장이 “레비네스”로 각 호칭될 경우에 양 상표는 4음절의 자음이 모두 동일하고 두 번째 음절 및 마지막 음절에 모음의 차이만 존재할 뿐이어서, 전체적으로 유사한 청감을 줄 여지가 크다. 
 나) 나아가 등록상표와 확인대상표장의 외관을 살펴보면, 대문자와 소문자, 글씨체 등에 차이가 있으나 네 번째 알파벳 “A”와 “i”, 등록상표의 마지막 알파벳 “E”를 제외하고 나머지 글자는 모두 공통된다. 이러한 알파벳 구성의 차이는 이격하여 볼 때 확연히 구별되기 어려운 것이어서, 전체적으로 유사하다는 직관적 인식이 가능하다. 
 다) 이상과 같이 등록상표와 확인대상표장은 가장 중요한 요소인 호칭이 서로 유사할 뿐만 아니라 외관까지 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서, 확인대상표장과 등록상표는 그 표장이 전체적으로 유사하다고 보아야 한다. 
 3) 피고의 주장에 대한 판단
 가) 피고는 확인대상표장의 사용상품에 대한 주된 수요자는 전문교육을 받은 전문의로서 주의의 정도가 높으므로 등록상표와 확인대상표장이 유사하다고 볼 수 없다고 주장한다. 
 나) 그러나 앞서 본 바와 같이 확인대상표장의 사용상품은 ‘의료용(피부과용) 필러’ 형태까지 포함하는 모든 형태의 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’이므로 그 수요자의 범위가 피고 주장처럼 전문의에 한정된다고 볼 수 없다. 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
라. 소결
 이상을 종합하면, 확인대상표장은 등록상표와 표장이 유사하고, 그 사용상품도 등록상표의 지정상품과 유사하므로, 양 표장이 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서, 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다. 
3. 결론
 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 윤성식(재판장) 권순민 정택수