등록무효(의) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.07.03 / 시행일:

【원 고】 루이비똥 말레띠에 (소송대리인 변호사 황영주 외 3인)
【피 고】 피고
【변론종결】 2003. 6. 5.
【주 문】
1. 특허심판원이 2003. 2. 25. 2002당1293호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 갑 1호증, 갑 2호증의 1, 2, 갑 3 내지 6호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
 가. 이 사건 등록의장의 내용
 ① 물품 ; 인조피혁지, ② 의장의 요지 ; 별지 1. 도면과 같이 공지된 인조피혁지의 형상에 모양을 결합함, ③ 출원일/등록일 ; 2000. 3. 21./2000. 8. 28., ④ 등록번호 ; (등록번호 1 생략), ⑤ 권리자 ; 피고
 나. 인용의장 및 상표의 내용
 공지된 형상의 가방의 원단 표면에 사용ㅋ되는 별지 2. 도면과 같은 무늬
 다. 원고의 이 사건 등록무효심판 청구(특허심판원 2002당1293)
 (1) 청구원인
 이 사건 등록의장은 그 출원 전에 공지된 가방에 관한 의장인 (등록번호 2 생략) 내지 (등록번호 3 생략) 의장(이하 '선등록의장'이라고 한다)에 표현된 의장과 동일한 의장일 뿐만 아니라, 가방이나 지갑과 같은 피혁지에 관하여 원고의 상표로서 주지·저명한 표장이기도 한 인용의장과 유사한 의장이므로 그 창작성을 인정할 수 없어, 구 의장법(2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제3호 및 제2항에 해당하고, 공서양속에 반하고, 타인의 업무와 혼동을 일으킬 염려가 있는 의장으로서 같은 법 제6조 제2호 및 제3호에도 해당하므로 같은 법 제68조의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 
 (2) 심판결과
 특허심판원은 2003. 2. 25. 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.
 (3) 이 사건 심결 이유의 요지 
 이 사건 등록의장과 인용의장을 전체적으로 대비하여 관찰할 때 양 의장이 서로 유사하다고 할 수 없으므로 이 사건 등록의장과 인용의장이 유사함을 전제로 하는 원고의 이 사건 심판 청구는 받아들일 수 없다.
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
 (1) 이 사건 등록의장은 선등록의장에 표현된 인용의장과 유사한 의장으로서 구 의장법 제5조 제1항 제3호에 위반되어 등록된 의장이다. 
 (2) 이 사건 등록의장은 그 출원 전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 인용의장으로부터 용이하게 창작할 수 있는 의장으로서 구 의장법 제5조 제2항에 위반하여 등록된 의장이다. 
 (5) 이 사건 등록의장은 원고가 사용하는 의장 또는 상표로서 주지·저명한 인용의장 또는 상표에 축적된 무형의 재산적 가치에 무임승차하려는 부정경쟁의 의도로 이를 모방하여 출원한 것으로서, 이 사건 등록의장이 사용된 인조 피혁지가 가방의 원단으로 사용될 경우에는 거래 사회의 공정한 경쟁질서 및 건전한 상거래 질서 등과 같은 공공의 질서를 문란하게 할 염려가 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록의장은 구 의장법 제6조 제2호의 규정에 위반하여 등록된 것이다. 
 (3) 이 사건 등록의장은 원고의 상표로서 주지·저명한 인용의장을 연상하도록 하는 의장으로서, 이 사건 등록의장을 사용한 인조 피혁지가 가방류의 원단으로 사용될 경우에는 일반 수요자로 하여금 원고 또는 원고와 특수한 관계가 있는 자에 의하여 제조·판매되는 것으로 오인·혼동하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록의장은 구 의장법 제6조 제3호에 해당하는 것이다. 
 나. 피고의 주장
 이 사건 등록의장은 의장을 구성하는 세부적인 무늬들이 인용의장과 상이하여 전체적으로 관찰할 때 인용의장과는 유사하지 아니하고 따라서 신규성 및 창작성이 인정되는 의장으로서, 인용의장에 축적된 무형의 재산적 가치에 편승하기 위하여 인용의장을 모방한 의장이라고 할 수도 없으므로 구 의장법 제5조 제1항 제3호, 같은 조 제2항, 같은 법 제6조 제2호 및 제3호의 어디에도 해당하지 아니한다. 
 다. 판단
 (1) 인정 사실
 갑 3 내지 6호증, 갑 7호증의 1 내지 11, 갑 8호증의 1 내지 15, 갑 9호증의 1 내지 9, 갑 10호증의 1, 2, 갑 11호증의 1 내지 14, 갑 12호증의 1 내지 18, 갑 13, 14호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
 (가) 인용의장은 1896.경부터 "모노그램(Monogram)"이라는 이름으로 원고가 생산·판매하는 가방류 제품의 원단 표면에 사용된 의장으로서, 특허청에서 발간하는 "외국상표 자료집" 또는 "주로 도용되는 외국 상표집"의 1988.판부터 원고의 주지·저명한 상표로 등재될 정도로 국내 수요자들에게 널리 알려지게 되었다.
 (나) 원고는 1995. 12.에 발행된 월간 잡지 "오뜨"에 인용의장이 표현된 가방류에 관한 광고를 사진과 함께 게재하였고, 그 이후 2000. 5.까지 약 95회에 걸쳐 국내에서 발행되는 각종 월간지에 인용의장이 표현된 가방류에 관한 광고 또는 기사를 게재하였으며, 최근에는 각종 인터넷 사이트에 인용의장이 사용된 원고의 제품이 사진과 함께 이른바 '명품'으로 소개되기도 하였다.
 (다) 원고는 1989.경부터 인용의장이 사용된 가방류에 대하여 의장출원을 하여 등록을 받았고, 1994.경부터는 인용의장을 가방이나 지갑 또는 혁대 등을 지정상품으로 하는 상표로서 출원하여 등록을 받았다.
 (2) 구 의장법 제6조 제3호의 해당 여부 
 (가) 구 의장법 제6조 제3호는 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장"은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 의장법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는 의장은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만, 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 의장을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있고, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 의장이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 의장을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다. 
 따라서 타인의 저명한 상표, 저명한 서비스표, 기타의 마크나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 의장 등과 동일하거나 유사한 의장은 물론, 타인의 상표나 의장의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 의장을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 의장도 본 호에 해당하는 의장이라고 하여야 할 것이다.
 (나) 위 인정 사실들을 종합하면, 인용의장은 이 사건 등록의장의 출원일인 2000. 3. 21. 이전에 이미 원고가 취급하는 가방, 지갑, 혁대 등의 상품과 관련하여 상표적 성격을 가진 의장으로서, 수요자들 사이에 주지·저명하게 되었다 할 것이다. 
 한편, 이 사건 등록의장과 인용의장을 대비하여 보면, 인용의장은 " ", " " 등과 같이 각각 두 개의 무늬가 교차로 이루어진 줄 사이에 " "와 같이 구성된 무늬로 된 줄을 배치한 구성임에 비하여, 이 사건 등록의장은 " ", " " 등과 같이 각각 두 개의 무늬가 교차로 이루어진 줄 사이에 " " 무늬 만으로 이루어진 줄을 배치한 구성으로서, 양 의장을 이루는 세부적인 무늬에 있어서 차이가 있음은 인정된다. 
 그러나 이 사건 등록의장과 인용의장의 전체적인 구성 모티브를 비교하여 보면, 우선 이 사건 등록의장과 인용의장은 모두 3가지의 도형과 두 개의 영문자가 겹쳐 표시된 모양 등 기본적으로 4가지의 작은 무늬가 반복되는 구성으로 이루어 졌다는 점에서 동일하고, 'L'과 'N' 또는 'L'과 'V'라는 각각 두 개의 영문자가 겹쳐져 이루는 모양 또한 매우 유사하다.
 또한, 이와 같은 4개의 기본 무늬를 배치한 전체 구성에 있어서도, ① 하나의 무늬만으로 된 줄, ② 그 하나의 무늬의 모서리 부분을 따라 테두리가 형성된 무늬와 두 개의 영문자가 겹쳐 표현된 무늬가 교대로 배치된 줄, ③ 위 ②에서 영문자와 교대로 배치된 무늬 및 원형의 테두리에 싸인 꽃 모양의 무늬가 교대로 배치된 줄 등 기본적으로 3가지 배열을 가진 줄이 같은 순서로 배치되어 있다는 점에서 도형의 배치와 관련된 전체적인 구성 모티브가 동일하다 할 것이다.
 따라서 이 사건 등록의장이 인용의장과 유사한 의장이라고까지 단정할 수는 없다고 하더라도 전체적으로 관찰할 때 양 의장은 그 구성 모티브가 동일하여, 이 사건 등록의장이 사용된 피혁지를 이용하여 가방을 제조하여 판매하는 경우에는, 일반 수요자로 하여금 인용의장의 권리자인 원고 또는 원고와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 상품으로 그 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 할 것이다.
 라. 소결론
 이 사건 등록의장은 주지·저명한 인용의장과 그 구성 모티브가 동일하여 그대로 사용될 경우에는 원고 또는 그와 특수한 관계에 있는 자의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장으로서 구 의장법 제6조 제3호에 위반하여 등록된 것이므로, 구 의장법 제5조 제1항 제3호, 제2항 및 같은 법 제6조 제2호에 해당하는지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 같은 법 제68조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다. 
 3. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있다 할 것이므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김치중(재판장) 최정열 김기영

[1] 구 의장법 제6조 제3호 소정의 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장"의 입법 취지와 그 의미 
 [2] 등록의장이 주지·저명한 인용의장과 그 구성 모티브가 동일하여 그대로 사용될 경우에는 인용의장의 권리자 또는 그와 특수한 관계에 있는 자의 업무와 관련된 물품과 혼동을 가져올 염려가 있다고 한 사례

[1] 구 의장법(2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것) 제6조 제3호는 "타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 의장"은 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 의장법이 이와 같은 규정을 두고 있는 취지는 의장은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만, 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 의장을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있고, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 의장이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 의장을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이고, 따라서 타인의 저명한 상표, 저명한 서비스표, 기타의 마크나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 의장 등과 동일하거나 유사한 의장은 물론, 타인의 상표나 의장의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 의장을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 의장도 본 호에 해당하는 의장이라고 하여야 한다. 
 [2] 인용의장은 " ", " " 등과 같이 각각 두 개의 무늬가 교차로 이루어진 줄 사이에 " "와 같이 구성된 무늬로 된 줄을 배치한 구성이고, 등록의장은 " ", " " 등과 같이 각각 두 개의 무늬가 교차로 이루어진 줄 사이에 " " 무늬 만으로 이루어진 줄을 배치한 구성으로서 전체적으로 관찰할 때 양 의장은 그 구성 모티브가 동일하여, 등록의장이 사용된 피혁지를 이용하여 가방을 제조하여 판매하는 경우에는, 일반 수요자로 하여금 인용의장의 권리자 또는 그와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 상품으로 그 상품의 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 한 사례.