등록무효(실) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.10.18 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 권오준) 
【피 고】 피고 주식회사 (소송대리인 특허법인 코리아나 담당변리사 박봉훈외 1인) 
【변론종결】2007. 9. 18.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2006. 5. 29. 2005당546호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】1. 기초사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증]
 가. 원고는 1999. 5. 3. 출원하여 2002. 5. 6. 등록번호 (등록번호 생략)로 등록받고 명칭이 "압력기구의 셀장치"인 별지 1항 기재의 고안(이하, ‘이 사건 등록고안’이라 하고, 그 청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제1항 고안’ 등으로 표시한다.)의 권리자이고, 이 사건 등록고안은 내부에 작동공간이 구비되고 내압구조로 형성되는 실린더케이스의 양단부에 헤더커버가 결합되어있는 압력기구의 셀장치에 있어서, 실린더케이스를 이루는 몸체의 외주면에 길이방향을 따라 다수개의 보강돌조를 소정간격을 두고 일체로 배치형성하고, 상기 보강돌조에 형성된 나사체결홈에 단볼트를 통하여 헤드커버가 나사체결된 압력기구의 셀장치를 제공하고자 하는 것에 그 기술적 특징이 있는데, 그 청구범위 및 도면은 별지 1항과 같다.
 나. 피고는 이 사건 등록고안에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 원고는 이에 대응하여 2005. 4. 27.자로 별지 2항 기재와 같이 이 사건 등록고안의 청구항을 정정하는 청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라고 하고, 그 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제2항 정정고안’ 등으로 한다.)를 하였고, 이에 대하여 특허심판원은 구실용신안법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 제49조의 2에 의거 이 사건 정정청구는 이를 인용하고, 이 사건 제2항 정정고안이 별지 3, 4항 기재의 비교대상고안 1, 2로부터 극히 용이하게 고안할 수 있다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다. 
2. 이 사건 심결에 절차적 위법 사유가 있는지 여부
 가. 당사자가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것인지 여부
 원고는, 피고는 이 사건 심판절차에서 2005. 3. 16.자 심판청구 당시 존속하고 있던 정정청구 전 고안에 대하여 무효로 할 것을 그 청구취지로 하였을 뿐, 그 심판청구취지를 이 사건 심판절차에서 정정된 이 사건 제2항 정정고안에 대한 무효심판으로 변경한 바 없음에도, 이 사건 심결이 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 고안이 무효로 되어야 한다는 취지로 심결하였는바, 이는 피고가 신청도 하지 아니한 청구의 취지에 대하여 심리함으로써, 강행법규인 구실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정되기 전의 것) 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항에 위반한 것이므로 취소되어야 한다고 주장한다. 
 살피건대, 구실용신안법 제35조가 준용하는 특허법 제159조 제2항은 "심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구취지에 대하여는 심리할 수 없다."고 규정하고 있으므로 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것인지에 관하여 보면, 피고는 정정 전 이 사건 등록고안에 관하여 그 청구항 전체에 관하여 무효심판을 청구하였으나, 무효심판절차에서 원고가 청구범위를 정정함으로써 정정 전 제1항 발명이 삭제되고 정정 전 제1항 발명과 제2항 발명의 내용을 합하여 이 사건 제2항 정정고안으로 정정된 사실이 인정되는바, 이 사건 제2항 정정고안은 정정 전 청구범위를 감축한 것일 뿐, 이 사건 등록고안과 동일성이 상실될 정도로 그 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없고 나아가 피고의 무효심판의 청구취지가 이 사건 등록고안 전체에 관하여 무효심판을 청구한 이상 이 사건 제2항 정정고안도 여전히 무효심판의 대상에 포함된다고 볼 것이어서, 피고가 원고의 정정청구에 대응하여 그 청구취지를 변경할 필요성은 없다고 할 것이므로, 이 사건 심결이 피고가 신청하지 아니한 청구취지에 관하여 심리한 것으로 볼 수 없다. 따라서 이와 반대되는 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다. 
 나. 무효심판절차 내에서 정정청구가 인정되는 경우 정정 전 고안을 기준으로 고안의 진보성 여부를 판단하여야 하는지 여부
 원고는, 무효심판절차에서의 정정청구도 구실용신안법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 제49조의 2 제4항이 준용하는 같은 법 제51조 제8항에 의거 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어야 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원 및 실용신안의 등록이 된 것으로 보아야 함에도, 이 사건 심결은 원고의 정정청구가 적법하다는 이유만으로, 이를 소급하여 이 사건 심판청구 당시부터 이 사건 제2항 정정고안이 존속하였던 것으로 보고, 비교대상고안들과 비교하여 진보성이 없다고 판단한 것인바, 이는 위 규정에 위반된 것이므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다고 주장한다. 
 그러나 2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정된 실용신안법은 제49조의 2를 신설하여 실용신안등록무효심판의 피청구인이 되는 실용신안권자는 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있도록 정정을 허용하면서, 같은 법 제51조 제8항을 준용하고 있는데, 제51조 제8항은 "등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 실용신안등록출원 및 실용신안권의 설정등록이 된 것으로 본다."고 규정함으로써 정정을 하는 심결이 확정되어야만 실용신안권이 출원 또는 등록된 것으로 보고 있어, 일응 무효심판절차에서 정정을 허용하는 심결을 하는 경우에도 정정 전의 고안이 무효심판의 대상이 되어야 하는 것으로 해석될 여지가 있도록 되어있다. 그러나 같은 조 제51조 제8항은 정정심결이 확정된 경우에 있어서 그 심결의 소급효 및 대외적 효력에 관한 규정에 불과하고, 무효심판절차에서 정정청구가 인용되는 경우에 있어서의 심판의 대상에 관한 규정이라고 볼 수 없고, 원고의 주장과 같이 무효심판절차에서 정정청구가 인정되는 경우에도 정정 전 청구항을 기준으로 심판을 하여야 하고, 정정이 인용된 것을 전제로 하여 그 신규성 또는 진보성 여부를 판단할 수 없다고 하는 경우에는 심판청구인은 정정을 인용한 심결이 확정된 후에 별도의 무효심판절차를 다시 제기하여야 하는 점에서절차적 편의성을 위하여 하나의 절차에서 정정과 무효를 모두 판단하도록 한 위 제49조의 2의 입법취지에도 반한다고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다. 
 다. 이 사건 심결이 이유를 기재하지 아니한 위법이 있는지 여부
 원고는 이 사건 심결이 정정 전 제1항 고안 및 정정 전 제2항 고안의 등록을 무효로 한다는 취지의 심결을 하면서도, 그 이유가 기재되어 있지 아니하여 원고로 하여금 불복할 대상 및 이유를 파악하지 못하게 한 잘못이 있으므로, 구실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정되기 전의 것) 제35조가 준용하는 특허법 제162조 제2항 제5호를 명백히 위반한 것이므로 취소되어야 한다고 주장한다. 
특허법 제162조 제2항 제5호에서 심결은 이유를 기재한 서면으로 하여야 한다고 규정하고 있으나, 무효심판절차에서 정정청구를 인용하는 경우에는 정정이 인정된 것을 전제로 하여 정정된 고안에 관하여 진보성 여부를 판단할 수 있다고 할 것이고, 정정 전의 고안에 대하여 그 무효사유도 기재하여야 하는 것은 아니라고 할 것이므로 이 사건 심결이 정정된 이 사건 제2항 정정고안에 관하여 진보성 여부를 판단하고 이를 이유에 기재한 것은 정당하고, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다. 
3. 이 사건 제2항 정정고안이 진보성이 있는지 여부
 [인정 근거 : 갑 제3, 4, 5호증, 을 제3호증, 변론 전체의 취지]
 가. 이 사건 등록고안의 정정의 적법 여부에 관한 판단
구실용신안법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 것) 제49조의 2 제1항에 의하면, 실용신안권자는 같은 법 제27조 제2항 각호의 1(1. 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우)에 해당하는 경우에 한하여 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 범위 내에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있는바, 이 사건 제2항 정정고안은 이 사건 제1항 고안을 삭제한 대신 이를 제2항 고안에 합하여 청구한 것으로 이 사건 제2항 고안의 ‘실린더케이스(10)’를 ‘실린더(10)의 외주면에 길이 방향으로 평면부(10c)가 일체로 형성되며, 그 평면부(10c)에는’으로 더욱 한정하여 청구한 것으로 정정한 것인바, 이 사건 제2항 정정고안은 어느 모로 보나 위 정정요건을 충족한 것이므로 이 사건 정정청구는 인정된다. 
 나. 이 사건 제2항 정정고안의 진보성 여부
 (1) 기술분야 및 목적 대비
 이 사건 제2항 정정고안은 여과집진기의 에어헤더와 유, 공압 실린더케이스 등과 같은 압력기구를 청구범위에 기재된 구성에 의하여 양호한 기계적 강도를 가지면서 조립이 쉽고, 원가를 절감할 수 있는 압력기구의 셀장치를 제공하기 위한 것이고, 비교대상고안 1은 각종의 기계, 설비장치 등에 압착유 또는 압착공기 등에 의해 내장하는 피스톤부재를 왕복시켜 가동부의 작동원으로서 많이 사용되는 실린더장치의 구조의 개량을 목적으로 하며, 비교대상고안 2는 에어헤더를 그 기술적 구성으로 하는 백필터식 집진장치에 있어 펄스공기공급기구의 구성을 간단하게 하고, 그 취부장소의 절감을 목적으로 하므로, 이 사건 제2항 정정고안과 비교대상고안들은 동일 또는 유사한 기술분야 및 목적의 범주에 속한다.
 이에 대하여 원고는 이 사건 제2항 정정고안은 ‘유압 또는 공압 실린더케이스’가 아니라 도면 4 내지 6b에 도시된 여과집진기의 집진탱크에 부착되어 압축공기를 공급하는 ‘에어헤더’에 관한 것이고, 비교대상고안 1은 피스톤부재를 왕복시키는 실린더장치에 관한 것으로서, 이 사건 제2항 정정고안과 비교대상고안 1은 국제특허분류에서도 다른 기술분야에 속할 뿐만 아니라 그 해당되는 기술분야 및 해결하고자 하는 과제가 상이한 것이라고 주장한다.
 그러나 기술분야의 동일· 유사성 여부는 국제특허분류의 분류 여하에 따라 좌우될 것은 아니며, 이 사건 제2항 정정고안이 이루고자 하는 과제에 유·공압 실린더케이스 등과 같은 압력기구를 양호한 기계적 강도를 가지면서 조립이 쉽고, 원가를 절감할 수 있게 한 압력기구의 셀장치를 제공하기 위한 것임을 분명히 개시하고 있고, 도 7에 의하면 이 사건 제2항 정정고안을 유·공압 실린더케이스에 적용한 실시례가 도시되어 있으며, 여과집진기의 집진탱크에 부착되어 압축공기를 공급하는 ‘에어헤더’에도 실린더케이스(10)가 사용되는 것으로 인정되므로, 이 사건 제2항 정정고안과 비교대상고안 1의 기술분야 및 해결하고자 하는 과제가 상이한 것이라는 원고의 주장은 이유 없다.
 (2) 구성 및 효과 대비
 (가) 이 사건 제2항 정정고안의 구성
 이 사건 제2항 정정고안의 구성은, 내부에 작동공간이 구비되고, 내압구조로 형성되는 실린더케이스의 양단부에 헤더커버가 결합되어 압축공기를 공급하는 여과집진기의 집진탱크에 부착되는 에어헤더인 압력기구의 셀장치(이하, ‘구성 1’이라 한다.), 외주면에는 길이방향을 따라 다수개의 보강돌조(10b)가 소정간격을 두고 일체를 이루도록 배치 형성되고, 상기 보강돌조(10b)의 양쪽 선단면에는 일정 깊이로 나사체결홈(10d)이 형성되어 있으며, 상기 보강돌조(10b)에 형성된 나사체결홈(10d)에 단볼트(19e)를 통하여 헤더커버(19)가 나사 체결된 구조로 결합된 상기 실린더케이스(10)를 이루는 몸체(10a)(이하, ‘구성 2’라고 한다.), 압력기구는 여과집진기의 집진탱크에 부착되어 압축공기를 공급하고, 외주면에 폭이 다른 평면부(10c)가 길이방향으로 일체로 형성된 상기 실린더(10)(이하, ‘구성 3’이라 한다.), 상기 평면부(10c) 일측에 체결된 복수 개의 펄스밸브(11)(이하, ‘구성 4’라고 한다.)로 구분할 수 있다.
 (나) 구성 1, 2
 구성 1은 이 사건 등록고안의 명세서의 도 1, 도 2에 종래 기술로 기재하고 있을 뿐만 아니라, 비교대상고안 2의 고압공기 축적용 에어헤더(31)에 대응되는 구성으로 서로 동일하다. 구성 2는 실린더케이스(10) 몸체(10a) 외주면에 다수개의 보강돌조(10b)와 보강돌조(10b)의 양쪽 선단면에 나사체결홈(10d)이 형성되고, 보강돌조(10b)에 형성된 나사체결홈(10d)에는 단볼트(19e)를 통하여 헤더커버(19)가 나사 체결된 구조로 결합되는 구성으로, 비교대상고안 1의 양측 개구단면의 각각의 림벽(5, 5', ...)부에 설치한 나사공(7, 7', ...)에 커버부재(6, 6')를 볼트 체결하도록 하는 밀봉 형태의 실린더 장치에 대응된다. 구성 2의 보강돌조(10b)는 비교대상발명 1의 림벽(5, 5‘,…), 나사 체결홈(10d)은 나사공(7, 7’), 단볼트(19e) 및 헤더커버(19)는 볼트 및 커버부재(6, 6')와 명칭만 상이할 뿐 실린더의 몸체에 헤더커버 및 커버부재를 체결하여 밀봉형태로 만드는 점에서 실질적으로 동일한 기능을 달성하고 있으므로 그 구조 및 효과에 있어 차이가 없다.
 (다) 구성 3, 4
 구성 3은 비교대상고안 2(도 3 참조)에 있어 평면상에 배치되어 압축공기 공급기능을 수행하는 다이아프램밸브(32)의 구성과 차이가 없으며, 마지막으로 구성 4는 평면부(10c) 일측에 복수 개의 펄스밸브(11)가 체결되는 것으로 비교대상발명 2(도 3 참조)의 평면상(31)에 펄스밸브의 일종인 다이아프램밸브(32)가 체결되어 있는 구성과 동일하다. 이와 같이 구성 3 및 4는 비교대상발명 2의 구성과 실질적으로 동일하고 그 효과에 있어서도 별 다른 차이를 발견하기 어렵다.
 (라) 결합의 용이성에 관한 판단
 구성 1 내지 4의 구성이 비교대상고안 1, 2로부터 극히 용이하게 결합 가능한지에 대하여 살펴보면, 위 구성 1 내지 4는 위에서 살핀 바와 같이 비교대상고안 1, 2의 대응구성과 동일하거나 용이하게 추론이 가능하고, 비교대상고안 2의 여과집진기 에어헤더 등과 같은 압력기구의 기계적 강도를 높이고, 백필터식 집진장치의 조립의 편리성 및 원가 절감을 위해 비교대상발명 1의 림벽(5, 5‘, ...), 나사공(7, 7’), 볼트 구성을 채용하는 것이나 통체(1)의 제작에 알루미늄 등의 재료를 압출 가공재료로 사용하는 것은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 도출할 수 있는 정도에 불과하므로 비교대상고안 2에 비교대상고안 1을 조합하여 이 사건 제2항 정정고안을 도출하는 것은 기술적 구성의 곤란성이 없을 뿐만 아니라, 효과 또한 통상 예측할 수 있는 정도에 불과하다.
 (3) 기타 원고의 주장에 관한 판단
 원고는 에어헤더 분야는 ① 원형헤더에 플랜지 및 다수의 토출구를 용접작용으로 연결하여 사용하는 제1세대, ② 4각 헤더를 사용한 제2세대, ③ 비교대상발명 2와 같은 내주면은 원기둥이고 외주면은 4각기둥 구조를 한 제3세대의 개발단계를 거쳤는데, 제3세대에 해당하는 비교대상발명 2의 경우에는 내측 원기둥과 이를 둘러싼 외측 4각기둥 구조로 인하여 모서리 부분에 소재가 많이 남아있는 상태로 압출성형을 하여 값비싼 소재가 낭비되는 문제가 있었고, 압출성형 후 냉각시 소재가 일정 부분 수축하게 되는데 파이프 단면의 두께가 서로 달라서 내측 원기둥의 수축율이 위치에 따라 달라지는 문제가 발생하였는바, 이 사건 제2항 정정고안은 평면부를 최소화하여, 단면상 소재 두께가 거의 같도록 함으로써, 압출성형 후 냉각시 소재 수축으로 내측 원기둥의 표면이 일그러지는 문제를 최소화하여 이러한 문제점을 해결하였으므로, 진보성이 인정되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 위와 같은 에어헤더의 발전단계를 고려하는 경우에도, 이 사건 제2항 정정고안의 청구범위에는 ‘실린더(10)의 외주면에 길이 방향으로 평면부(10c)가 일체로 형성되고, 그 평면부(10c)에 복수 개의 펄스밸브(11)가 체결’되도록 하는 것으로 기재하고 있을 뿐, 평면부의 단면의 두께를 동일하게 한다는 것으로 제한하고 있지 아니하므로 비교대상고안 2의 평면(31) 상에 압축공기 공급기능을 하는 다이아프램밸브(32)가 배치되는 구성과 차이가 없어, 그 현저한 효과의 차이를 인정하기 어렵고, 가사 이 사건 제2항 정정고안이 원고 주장과 같은 구성 및 효과가 있다고 하더라도, 비교대상고안 1의 도 1에는 원형헤더의 단면의 두께를 거의 같도록 한 구성이 도시되어 있고, 비교대상고안 2에는 평면부의 구성이 개시되어 있으므로, 이 사건 제2항 정정고안은 비교대상고안 1, 2를 결합하여 극히 용이하게 고안해 낼 수 있고, 그 효과에 있어서도 비교대상고안 1, 2를 결합한 것에서 예측되는 것 이상의 효과상의 차이가 없다고 할 것이므로 원고의 주장은 이유 없다.
 다. 소결론
 따라서 이 사건 이 사건 제2항 정정고안은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안 1, 2의 조합으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이어서 진보성이 없다고 할 것이므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.
4. 결론
 그렇다면, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 원유석(재판장) 우라옥 김제완