거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2008.11.07 / 시행일:

【원 고】 엘세비어 비브이(소송대리인 변호사 황영주)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2008. 10. 24.
【주 문】
1. 특허심판원이 2008. 6. 24. 2008원2645호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 심결의 경위
 특허청은 2008. 2. 25. 원고가 출원한 아래 나.항의 이 사건 출원상표/서비스표가 상품의 용도 등을 표시하는 기술적 표장이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 나. 이 사건 출원상표/서비스표
 (1) 구성 : (색채상표)
 (2) 출원일/ 출원번호 : 2007. 1. 23./ (출원번호 생략)
 (3) 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 전자저널(downloadable electronic journals), 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자핸드북(downloadable electronic handbooks), 내려받기 가능한 전자참고서(downloadable electronic reference works), 내려받기 가능한 전자교과서(downloadable electronic textbooks), 내려받기 가능한 전자정기간행물(downloadable electronic periodicals), 내려받기 가능한 전자잡지, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가능한 전자회보, 내려받기 가능한 전자트레이닝 매뉴얼(downloadable electronic training manuals), 내려받기 가능한 전자가이드북(downloadable electronic guide books) ; 서비스업류 구분 제41류의 온라인 전자출판물 제공업(읽기 전용)
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실]
 2. 이 사건의 쟁점
 이 사건 출원상표/서비스표가 ‘과학과 관련된 내용을 온라인으로 직접 받아볼 수 있는’ 전자서적 등으로 그 지정상품/서비스업의 성질을 직접적으로 표현하고 있는 기술적 표장에 해당하는지 여부이다.
 3. 판 단
 가. 법 리
상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).
 나. 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
 (1) 이 사건 출원상표/서비스표는 앞 부분의 도형과 뒷 부분의 문자로 구성된 결합표장으로, 도형 부분은 녹색의 서로 다른 형태로 구성된 9개의 점들이 물결이 이는 듯한 비정형의 마름모꼴을 형성하고 있고, 문자 부분은 ‘과학, 학문’ 등의 의미를 가지는 영어 단어 ‘Science’와 ‘지도하다, 똑바른, 직접의’ 등의 의미를 가지는 영어 단어 ‘Direct’가 띄어쓰기 없이 결합되어 있다.
 (2) 우선, 도형 부분은 그 자체만으로나, 문자 부분과의 결합에 의하여 특별한 관념이 생길 정도까지는 아니고, 전체적으로 문자 부분의 인식력을 압도할 정도까지의 강한 식별력이 있다고 보기는 어렵지만, 전체 표장에서 차지하고 있는 위치, 크기, 색상, 형태 등에 비추어 단순히 문자 부분의 부수적, 보조적인 것이거나 간단하고 흔히 있는 표장에 불과한 것은 아니고, 어느 정도의 식별력을 갖추고 있는 표장이라고 할 수 있다.
 (3) 다음, 문자 부분에 관하여 살피건대, 우리나라 영어보급 수준에 비추어 ‘Science’나 ‘Direct’의 의미가 그다지 어렵다거나 띄어쓰기 없이 결합되어 있다고 하여 별개의 단어로 인식하지 못할 정도는 아니라고 할 것이다.
 그러나 이 사건 출원상표/서비스표는 그 지정상품/서비스업과 관련하여 일반 수요자에게 보통, ‘과학(학문)을 지도하다, 명령하다’, ‘과학(학문)을 똑바로 또는 직접’ 정도의 관념을 형성한다 할 것이고, 이러한 의미는 그 지정상품/서비스업의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐, 일반 수요자가 그 지정상품/서비스업을 생각할 때 누구나 ‘똑바로 또는 직접’의 수단 등이 될 수 있는 ‘online’ 또는 ‘download’ 등의 단어가 포함되어 있는 경우의 ‘과학(학문)과 관련된 내용을 온라인으로 직접 받아볼 수 있는 서적, 잡지’ 등과 같이 그 지정상품/서비스업의 용도, 사용방법 등을 직접적으로 표시하는 것으로 인식한다고 할 수는 없다.
 (4) 위와 같은 이 사건 출원상표/서비스표의 문자 부분의 관념이나 도형 부분의 식별력을 종합하여 볼 때, 이 사건 출원상표/서비스표를 두고 위 지정상품/서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 식별력이 없는 상표라고 할 수는 없다고 할 것이다.
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 6호증(가지번호 포함), 을 제1호증의 1, 2, 경험칙, 변론 전체의 취지]
 다. 소 결
 따라서 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니하므로, 이를 이유로 등록이 거절될 수는 없다고 할 것이다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용한다.

판사 성기문(재판장) 강경태 김태현

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호에 정한 기술적 상표에 해당하는지 여부의 판단 기준
[2] 과학과 관련된 내용을 온라인으로 직접 받아볼 수 있는 전자서적 등을 지정상품·서비스업으로 한 출원상표·서비스표 “”는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 상표에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록할 수 없도록 한 것은, 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과, 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다. 그러므로 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
[2] 과학과 관련된 내용을 온라인으로 직접 받아볼 수 있는 전자서적 등을 지정상품·서비스업으로 한 출원상표·서비스표 “”는 식별력이 강한 도형이나 문자로 구성된 상표는 아니지만, 도형 부분에서 어느 정도 식별력이 있고 문자 부분도 지정상품의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보일 뿐 직접적으로 표시하는 것으로 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 상표에 해당하지 않는다고 한 사례.