등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.08.28 / 시행일:

【원 고】 주식회사 인포피아 (소송대리인 특허법인 신지 담당변리사 박진석 외 1인)
【피 고】 주식회사 아이센스 (소송대리인 유미특허법인 담당변리사 김은진)
【변론종결】2014. 7. 22.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2013. 11. 14. 2013당436호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 

【청구취지】 주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
 1) 발명의 명칭 : 일정 소량의 시료를 빠르게 도입할 수 있는 시료도입부를 구비한 바이오센서
 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 12. 24./ 2005. 2. 28./ (특허등록번호 생략)
 3) 특허권자 : 피고
 4) 특허청구범위(이하 이 사건 특허발명의 각 청구항을 ‘이 사건 제1항 특허발명’과 같은 방법으로 표시하며, 전체 발명을 칭할 때에는 ‘이 사건 특허발명’이라 한다).
 【청구항 1】 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서.
 【청구항 2】 삭제
 【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 시료도입 통로부와 통기부의 너비의 비는 1/5 ∼ 1/2인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 시료도입부의 전체부피가 0.1 ∼ 3.0 ㎕인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 시료도입부의 전체부피가 0.1 ∼ 1.0 ㎕인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 시료도입부의 전체부피가 0.3 ∼ 0.7 ㎕인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 7】 제1항에 있어서, 상기 시료도입 통로부와 통기부가 이루는 각도(φ)가 45 ∼ 135°인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 8】 제1항에 있어서, 상기 시료도입 통로부와 통기부가 이루는 각도(φ)가 75 ∼ 105°인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 9】 제1항에 있어서, 상기 시료도입 통로부(101)와 통기부(102)가 이루는 각도(φ)가 90°인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 10】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서가 전자전달 매개체 및 산화효소가 고착된 작동전극 및 보조전극이 형성된 하부기판; 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부가 구비된 중간기판; 및 상기 시료도입부가 외부로 노출되는 것을 방지하기 위한 상부기판(또는 커버)이 순차 적층된 구조를 갖는 평면형 바이오센서인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 11】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서가 전자전달 매개체 및 산화효소가 코팅된 작동전극 및 전극연결부가 형성된 하부기판; 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부가 구비된 중간기판; 및 기준전극 겸 보조전극 및 전극연결부가 아래에 형성된 상부기판이 순차 적층된 구조를 갖는 대면형 바이오센서인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 12】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서가 양면에 작동전극 및 보조전극 겸 기준전극이 형성된 제 1 중간기판; 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부가 구비된 제 2 중간기판이 제 1 중간기판의 양면에 적층되고, 상기 시료도입부가 외부로 노출되는 것을 방지하기 위한 2개의 상부기판(또는 커버)이 제 2 중간기판에 각각 적층된 구조를 갖는 차등식 평면형 바이오센서인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 13】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서가 양면에 작동전극 및 전극연결부가 형성된 제 1 중간기판; 시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부가 구비된 제 2 중간기판이 상기 제 1 중간기판의 양면에 적층되고, 기준전극 겸 보조전극 및 전극연결부가 형성된 2개의 상부기판(또는 커버)이 제 2 중간기판에 각각 적층된 구조를 갖는 차등식 대면형 바이오센서인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 14】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서에 사용되는 전자전달매개체가 헥사아민루세늄(III)클로라이드, 포타슘페리시아나이드, 포타슘페로시아나이드, 디메틸페로센, 페리시니움, 페로센모노카르복실산, 7,7,8,8,-테트라시아노퀴노디메탄, 테트라티아퓨바렌, 니케로센, N-메틸아시디니움, 테트라티아테트라센, N-메틸페나지니움, 히드로퀴논, 3-디메틸아미노벤조산, 3-메틸-2-벤조티오조리논히드라존, 2-메톡시-4-아릴페놀, 4-아미노안티피린, 디메틸아닐린, 4-아미노안티피렌, 4-메톡시나프톨, 3,3`,5,5`-테트라메틸벤지딘, 2,2-아지노-디-[3-에틸-벤즈티아졸린솔포네이트], o-디아니지딘, o-톨루이딘, 2,4-디클로로페놀, 4-아미노페나존, 벤지딘, 프루시안 블루의 혼합전자가 화합물로 구성된 그룹으로부터 선택된 전자전달매개체인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 15】 제14항에 있어서, 상기 전자전달매개체가 헥사아민루세늄(III)클로라이드인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 【청구항 16】 제1항에 있어서, 상기 바이오센서에 사용되는 산화효소가 글루코오스 산화효소, 락테이트 산화효소, 콜레스테롤 산화효소, 글루타메이트 산화효소, 과산화수소 산화효소 및 알코올 산화효소로 구성된 그룹으로부터 선택된 산화효소인 것을 특징으로 하는 바이오센서.
 5) 주요 도면 : [별지 1]과 같다.
나. 비교대상발명 (갑 제4호증)
 1) 공개일/ 공개간행물 : 1999. 5. 11./ 일본 공개특허공보 특개평11-125626호
 2) 명칭 : 각도를 가지는 모세관에 의해 액체시료를 분석하는 시험구
 3) 주요 내용 : 시험액 중의 특정 성분을 시약으로 분석하기 위한 시험구(11)로서, 시험액을 시험액 도입구로부터 시약을 향해 이동시키는 제1친수성영역(131)과, 시약을 보유하는 일정 면적의 제2친수성영역(133)과, 제1친수성영역과 제2친수성영역을 분리함과 동시에 제1친수성영역 및 제2친수성영역을 경유하지 않고 배기구에 연통하는 소수성영역(132)을 구비하고, 제1친수성영역과 소수성영역의 경계에서 굴곡되어 있는 것을 특징으로 한다. 
 4) 주요 도면 : [별지 2]와 같다.
다. 사건의 경위
 1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 2013당436호로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였다. 
 2) 특허심판원은 2013. 11. 14. “이 사건 제1항 특허발명은 비교대상발명에 의하여 신규성과 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제3항 내지 제14항, 제16항 특허발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으며, 이 사건 제15항 특허발명도 비교대상발명 등에 의하여 진보성이 부정되지 않는다”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지
가. 기재불비
 이 사건 특허발명은 아래와 같이 특허청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재된 것이 아니거나, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않거나, 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은바, 이 사건 특허발명은 명세서의 기재불비로 인하여 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.
 1) 이 사건 특허발명에는 “시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된다”고만 기재되어 있을 뿐 ① 전기화학적 바이오센서에서 ‘에어포켓 현상의 방지’라는 발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 전극 등의 다른 필수적 구성요소가 누락되어 있거나, ② 시료도입 통로부와 통기부가 어떤 형상과 너비를 갖는지 등 필수적 구성요소들 사이의 관계가 누락되어 있거나, ③ ‘에어포켓 현상의 방지’라는 발명의 목적을 달성하기 위해서는 혈액이 도입되어 어디에서 측정이 이루어지는지에 대한 한정이 필수적이라고 할 것인데, 측정 영역에 대한 한정이 없다. 
 2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위에는 “교차 형성되고”라고만 기재되어 있어, 그 의미가 불명확할 뿐만 아니라, 시료도입 통로부와 통기부가 같은 평면 뿐 아니라 다른 평면에도 형성될 수 있는 반면 상세한 설명에서는 시료도입 통로부와 통기부가 같은 평면인 중간 기판에 형성되는 실시례만을 기재하고 있다. 
나. 신규성, 진보성
 1) 이 사건 제1항 특허발명은 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되거나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 
 2) 이 사건 제3항 내지 제16항 특허발명도 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되어, 
 그 등록이 무효로 되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다. 
3. 돌출부 기재에 기재불비가 있는지 여부
 먼저, 이 사건 특허발명의 각 청구항의 ‘돌출부’와 관련하여 원고 주장과 같은 기재불비가 있는지에 관하여 보기로 한다. 
가. 쟁점의 정리
 이 사건 제1항 특허발명의 특허청구범위에는 “시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된”이라고 기재되어 있고, 이 사건 제3항 내지 제16항 특허발명은 이 사건 제1항 특허발명의 종속항으로서 직·간접적으로 위 부분을 인용하고 있다. 
 아래에서는 위와 같은 돌출부와 관련된 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았거나, 돌출부와 관련된 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않았는지에 관하여 살펴보기로 한다.
나. 판단에 필요한 법리
구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 “특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것”을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조). 한편, 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이어서, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조). 
 또한, 구 특허법 제42조 제3항은 “발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다”고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조). 
다. 구체적 판단
 이 사건 특허발명의 명세서에서는 아래와 같이 “시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성되는 구조”라고 돌출부의 위치를 포괄적으로 정하면서, “시료도입 통로부(101)가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)에서 발생할 수 있는 에어포켓 현상을 최소화하는 역할을 한다”고 돌출부의 역할 내지 기능을 설명하고 있을 뿐이며, 시료도입 통로부의 연장선상에 시료도입 통로부와 같은 폭을 갖는 사각형의 형상으로 형성된 돌출부를 실시례로 들고 있다. 
 그런데, 아래 ①항 내지 ⑤항과 같은 사정들에 비추어 보면, ‘돌출부’를 포함하고 있는 이 사건 제1항 특허발명과 위 특허발명을 직·간접적으로 인용하고 있는 이 사건 제3항 내지 제16항 특허발명은 통상의 기술자가 명세서만으로 특허청구범위에 속한 돌출부와 관련된 기술구성의 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 없거나, 위 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 실시례에 관한 내용을 특허청구범위에 기재된 돌출부의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없거나, 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 아니하고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있다고 보기 어렵다고 할 것이어서, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제16항 특허발명은 특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았거나, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과가 기재되지 않았다고 할 것이다. 
 ① 에어포켓 현상이 생기는 원인에 대하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 “시료도입 통로부(101)가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)에서 발생할 수 있다”고만 기재되어 있을 뿐, 에어포켓 현상이 바이오센서의 어떤 구조적인 문제나 혈액의 유체역학적인 성질로 인하여 생기는지가 명확하지 않고, 에어포켓 현상의 구체적 내용이 통상의 기술자에게 자명해 보이지도 않는다.
 ② 따라서, 돌출부를 어느 위치에 어느 정도의 크기와 형상으로 형성하여야 에어포켓 현상을 방지할 수 있는지 용이하게 파악하기 어렵다.
 ③ 더욱이, 돌출부로 인한 이 사건 특허발명의 효과는 “정확한 측정을 할 수 있다”로 보이는바(피고 소송대리인도 제2차 변론기일에서 돌출부로 인한 이 사건 특허발명의 효과는 “에어포켓 현상의 감소 내지 방지를 통한 측정의 정확성 달성이다”는 취지로 진술하였다), 위와 같이 이 사건 특허발명의 효과가 추상적으로 기재되어 있어, 돌출부를 특정한 위치에 특정한 크기와 형상으로 형성하는 경우 위와 같은 특허발명의 효과가 실제로 달성되었는지를 용이하게 파악하기 어렵다. 

 ④ 이 사건 특허발명의 명세서에는 “돌출부(103)는 시료도입 통로부(101)와 통기부(102)가 만나는 지점에서 약간의 여유 공간을 제공함으로써 시료도입 통로부(101)가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)에서 발생할 수 있는 에어포켓 현상을 최소화하는 역할을 수행한다. 시료도입 통로부(101)가 꺾어지는 구석부위(또는 교차점 부위)는 전극과 접촉하는 부분으로서, 이곳에 에어포켓 현상이 발생하면 정확한 측정이 불가능한 문제점을 안게 된다.”고 기재되어 있는바, 실시례와 같은 돌출부를 형성하는 경우에도, 돌출부에서도 전극을 통하여 측정이 이루어지기 때문에 돌출부에서의 에어포켓 현상이 없어지지 않는 이상 “전극과 접촉하는 부분에 에어포켓 현상이 발생하면 정확한 측정이 불가능한 문제점을 안게 된다”는 이 사건 특허발명의 기술적 과제는 여전히 해결되지 못하게 된다. 
 [이에 대하여 피고는 돌출부를 형성하게 되면, 배출되지 않은 내부 공기로 인한 에어포켓의 위치가 주요 측정이 이루어지는 교차점 부위 밖으로 옮겨지게 됨으로써, 교차점 부위의 에어포켓 현상을 최소화하는 효과를 달성할 수 있다는 취지로 주장하면서, 동일한 로트에서 생산된 바이오센서들은 에어포켓의 크기 또한 동일하므로, 돌출부에서의 에어포켓 존재로 인한 측정 오차는 캘리브레이션(calibration)을 통하여 제거될 수 있고, 이러한 캘리브레이션은 통상의 기술자에게 자명하다는 취지로 주장하나, ㉠ 바이오센서가 로트별로 물성이 동일하다고 하더라도 측정 대상인 혈액의 성질 등에 따라 에어포켓의 크기나 형상이 달라질 수도 있다고 보이므로, 동일한 로트에서 생산된 바이오센서들의 에어포켓의 크기와 형상이 동일하다고 단정하기 어렵고, ㉡ 을 제2호증의 1 내지 3의 각 기재만으로는 피고 주장과 같은 캘리브레이션이 통상의 기술자에게 자명하다고 보기도 어렵다.]

 ⑤ 피고는 실시례와 같이 돌출부를 형성하게 되면, 돌출부가 혈액 내의 기포의 배출을 원활하게 해줌으로써 기포로 인한 에어포켓 형성을 최소화할 수 있게 하고(옆 사진 우측의 ‘시료 및 기포의 빠른 배출’ 부분), 회전흐름을 형성함으로써 구석 부위에 있는 내부 공기의 배출을 도와주는(옆 사진 우측의 ‘돌출부에 회전 흐름 형성으로 효과적으로 구석 공기 배출’ 부분) 역할을 하게 된다는 취지로 주장하나, 설령, 위와 같은 돌출부의 형성으로 인해 혈액의 흐름이 원활해짐으로써 에어포켓을 감소시키는 효과가 있다고 하더라도, 위 ①항에서 본 바와 같이 에어포켓 현상이 바이오센서의 어떤 구조적인 문제나 혈액의 유체역학적인 성질로 인하여 생기는지와 에어포켓 현상의 구체적 내용이 무엇인지가 명확하지 않아, 위 실시례와 달리 돌출부를 형성하는 경우 어느 위치에 어느 정도의 크기와 형상으로 형성하여야 에어포켓 현상을 방지할 수 있고, 측정의 정확성을 달성할 수 있는지를 용이하게 파악하기 어렵다. 

라. 소결론
 따라서, 이 사건 제1항, 제3항 내지 제16항 특허발명은 명세서의 기재불비가 있으므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 
4. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 설범식(재판장) 박정훈 윤주탁