권리범위확인(실) (특허, 대법원)
공포일: 2003.05.16 / 시행일:

【원고, 상고인】 주식회사 제이브이메디(변경전 상호 : 주식회사 협신메디칼) (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅 외 2인)
【피고, 피상고인】 가부시키가이샤 유야마 세이사쿠쇼 외 1인 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 2인)
【원심판결】 특허법원 2001. 10. 26. 선고 2000허8444 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
 1. 원심의 판단
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판시와 같은 이유로 피고들의 이 사건 심판청구가 이른바 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당하지 아니하고, 명칭을 "정제수납취출장치"로 하는 피고 유야마 쇼오지의 이 사건 등록고안(등록번호 제94437호)은 그 출원 전에 공개된 인용고안들에 의하여 공지된 것도 아니라고 한 다음, 다음과 같은 이유로 원고의 (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 판단하였다.
 가. 이 사건 등록고안과 (가)호 고안은 회전할 수 있는 드럼{(가)호 고안의 배출가이드}의 바깥둘레에 정제 피이더{(가)호 고안의 정제카세트}가 소요간격을 두고 상하방향으로 다단계로 부착되고, 드럼(배출가이드)에는 정제 피이더(정제카세트)의 정제 출구와 연통하는 창{(가)호 고안의 배출공}이 형성되며, 드럼(배출가이드) 아래쪽에는 정제 수집용 호퍼{(가)호 고안의 호퍼}가 설치된다는 점에서 그 구성이 일치한다. 
 나. 그러나 이 사건 등록고안은 드럼의 횡단면이 완전한 원형인데 비해 (가)호 고안은 원주의 양단이 약간씩 잘려 나간 반원형으로 된 배출가이드 2개를 좌측드럼과 우측드럼으로 하여 일정 공간을 유지시켜 전체적으로 단면이 원형이 되도록 구성하고 이 좌·우측드럼 내측에 호(弧) 형상의 보조드럼을 연결편과 브라켓으로 고정한 점('차이점 1'이라고 한다), 이 사건 등록고안은 '정제 수집용 호퍼를 설치한다.'라고만 되어 있는데 비해 (가)호 고안은 호퍼를 둘로 구분하여 분리형 호퍼와 고정형 호퍼로 나누어 설치한 점('차이점 2'라고 한다), 이 사건 등록고안은 호퍼의 출구가 드럼의 중심축 선상에 배치되어 있는데 비해 (가)호 고안은 호퍼의 출구의 위치가 명확하지 아니한 점('차이점 3'이라고 한다), (가)호 고안은 배출공에 안내판이 설치되어 있어 배출공에서 배출되는 정제가 배출통로의 중앙으로 낙하되도록 함과 동시에 그 아래쪽에 위치해 있는 다른 배출공으로 유입되는 것이 방지되도록 하고 있는데 비해 이 사건 등록고안의 창에는 이러한 구성이 없는 점('차이점 4'라고 한다), (가)호 고안의 분리형 호퍼에는 이 사건 등록고안에는 없는 회전방지턱이 형성되어 있는 점('차이점 5'라고 한다)에서 구성의 차이가 있다.
 다. 차이점 1에 대하여 보건대, '통(筒)'이란 일반적으로 '둥글고 긴 동강으로서 속이 빈 물건을 총칭'하는 것이고, 기술분야에서는 '원통'과 '드럼'은 동일한 기술적 의미가 있는 것으로 그 단면 형상이 완전한 원주체를 이루는 것만을 의미하는 것은 아니며, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에도 제2실시예로서 일부분이 분리된 속이 비어 있는 원주체를 '바깥측 드럼' 또는 '외측드럼'으로 칭하고 있을 뿐만 아니라, 특히 이 사건 등록고안의 기술적 특성과 관련하여 그 의미를 파악하면 '통형상'은 중심축에서 동일한 간격을 두고 배치되어 일체로서 회전할 수 있게 형성된 드럼체의 구성을 가능하게 하는데 주된 의미가 있으므로, 이 사건 등록고안의 '통형상의 드럼'은 개방면 또는 분리부를 갖지 아니하는 '완전한 단일 통 형상의 드럼'은 물론이고 원주의 일부가 개방되어 있어도 전체적으로 보아 속이 빈 원주체 형상을 취하면서 일체로서 회전할 수 있는 구성을 포함하는 것으로 해석하는 것이 타당할 것인바, (가)호 고안의 좌측드럼과 우측드럼으로 이루어진 드럼체는 두 개의 반원형이 조합되어 전체적으로 보아 단면이 원을 이루고 있고, 이렇게 좌·우측드럼 단면이 원을 이룸으로써 이 사건 등록고안과 같이 한 곳에서 좌·우측드럼을 회전시키면서 정제를 보충하거나 확인하는 작업을 행할 수 있고 또 정제취출장치를 설치하는 공간도 줄일 수 있기 때문에 (가)호 고안의 '좌측드럼과 우측드럼으로 이루어진 드럼체'도 '통 형상'에 해당한다. 
 라. (가)호 고안의 호형상의 보조드럼은 좌·우측드럼에 연결편과 브라켓으로 고정한 것으로서 좌·우측드럼과 일체로서 움직이는 것이기는 하나, 더 많은 수의 정제카세트를 부착할 수 있도록 한다는 고유한 작용효과가 있으며, 그 단면의 형상이 위에서 본 바와 같은 의미의 통 형상에 해당한다고 볼 수 없으므로 좌·우측드럼으로 이루어진 드럼체와는 분리하여 파악할 수 있는 부가적 구성이다.
 마. 차이점 2에 대하여 보건대, 이 사건 등록고안의 '정제수집용 호퍼'에 대응하는 (가)호 고안의 호퍼는 '분리형 호퍼'로 그 기능과 작용효과가 같고, (가)호 고안의 '고정형 호퍼'는 수집된 정제를 포장장치로 보내기 위해 하나의 호퍼를 더 부가한 것에 불과하며, 차이점 3에 대하여 보건대, (가)호 고안의 '분리형 호퍼'는 이 사건 등록고안의 '정제수집용 호퍼'와 실질적으로 동일한 구성과 작용효과를 갖는 것이고, (가)호 고안의 '분리형 호퍼'의 출구도 드럼체의 중심축선상에 위치해 있는 것이므로 양 고안의 구성은 동일하며, 차이점 4, 5에 대하여 보건대, 안내판 및 회전방지턱은 이 사건 등록고안에는 없고 (가)호 고안에만 구비된 요소이다.
 바. 이 사건 등록고안과 (가)호 고안의 공통점과 차이점을 종합하여 보면, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소를 모두 포함하고 있으면서 이 사건 등록고안에는 없는 보조드럼, 안내판, 회전방지턱을 추가적 구성요소로서 가지고 있는 것으로서 이 사건 등록고안의 이용고안에 해당하므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다.
 2. 이 법원의 판단
 그러나 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍할 수 없다.
 가. 먼저, 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하는 것인바(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결 등 참조), 기록에 의하면 "통형상의 드럼"은 원래 "그 바깥 테두리가 분리 또는 개방되지 않은 속이 빈 둥글고 긴 통"을 의미하는 것이고, 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 바깥 테두리의 일부가 개방된 경우에도 이와 같은 용어를 일반적으로 사용하고 있음을 인정할 만한 증거가 없으므로 원심이 이 사건 등록고안의 상세한 설명 중 실시예 2에 관한 기재를 끌어들여 "통형상의 드럼"을 외주면의 일부가 개방, 분리된 경우까지 포함하는 것으로 해석한 것은 위 법리에 반하여 부당하게 이 사건 등록고안의 권리범위를 확장 해석한 것이다(기록에 의하면 이 사건 등록고안의 실시예 2는 원래 이 사건 등록고안의 최초 출원시 별도의 독립항으로 되어 있던 등록청구범위 제2항에 대응하는 실시예로서 보정과정에서 위 등록청구범위 제2항이 삭제되었음에 비추어 볼 때 실시예 2의 기재를 이 사건 등록고안의 기술적 범위를 보충, 확정하는 자료로 삼은 것은 부적절하다).
 나. (가)호 고안의 구성 중 원심판결문 별지 제2도면의 부호 (6), (7)과 위 도면의 부호 (10), (11) {(가)호 설명서에서 위 도면의 부호 (6), (7)을 좌·우측드럼으로, 위 도면의 부호 (10), (11)을 보조드럼으로 각 부르고 있으므로 아래에서도 이에 따르기로 하지만, 위 도면의 부호 (10), (11)의 명칭이 보조드럼이라고 하여 그 기능이나 구성 자체가 보조적·부가적인 것으로 그치지 않음은 뒤에서 보는 바와 같다}의 구성은 같은 평면상에서 유기적으로 연결되어 일체로 작동하는 것으로서 전체적으로 반원형과 호형이 결합된 드럼체가 일정한 간격을 두고 좌·우 대칭으로 배치되어 있는 형상과 구조를 하고 있는 점, 좌·우측드럼이나 보조드럼에 있는 정제카세트에서 떨어지는 정제들은 모두 드럼체 아래에 위치한 호퍼 위에 떨어진 다음 호퍼 출구로 이동, 배출되어 동시에 1회분의 약을 구성하게 되는 점, (가)호 고안의 드럼체가 이와 같이 두 개의 드럼체를 대칭형으로 배치하는 형상과 구조를 하게 된 것은 좁은 공간에서 보다 많은 정제카세트를 수납함과 동시에 드럼체 전체의 구동장치 하나만을 이용하여 드럼체 안쪽에 위치하고 있는 호형 보조드럼의 정제카세트에도 정제를 손쉽게 공급하기 위한 것인 점에다가 실용신안은 "산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안"을 그 권리의 대상으로 하는 것이어서 그 형상과 구조에 중요한 의미가 있는 점을 종합하면, (가)호 고안의 좌·우측 드럼과 보조드럼이 서로 연결된 드럼체는 이를 분리함이 없이 그 전체를 하나의 형상과 구조로 파악함이 상당함에도 불구하고 원심이 이를 형식적으로 좌·우측 드럼이 결합한 형상과 구조에 보조드럼이 부가된 구성으로 본 것은 (가)호 고안의 구성을 잘못 파악한 것이다.
 다. 원심판결의 위와 같은 잘못을 바로잡아 이 사건 등록고안의 "통형상의 드럼"과 (가)호 고안의 드럼체를 비교하여 보면, 이 사건 등록고안은 단면이 원형인데 비하여, (가)호 고안은 단면이 반원형과 호형이 합쳐진 모양이 좌·우 대칭으로 되어 있는 것이어서, (가)호 고안의 드럼체를 이 사건 등록고안의 "통형상의 드럼"과 동일성이 있는 형상과 구조라고 할 수 없으므로 (가)호 고안이 이 사건 등록고안과 동일한 구성을 이용하고 있는 관계에 있다고 할 수 없다.
 라. 그럼에도 불구하고, 원심이 (가)호 고안이 이 사건 등록고안과 동일한 구성을 이용한 관계에 있다고 한 것은 실용신안권의 권리범위해석에 관한 법리를 오해하고, (가)호 고안의 구성을 제대로 파악하지 못함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 한편 직권으로 살피건대, 실용신안법 제50조는 "실용신안권자 또는 이해관계인은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없으므로 이 사건 권리범위확인심판청구 중 이 사건 등록고안의 전용실시권자인 피고 가부시키가이샤 유야마세이사쿠쇼가 제기한 부분은 당사자 적격이 없는 자가 제기한 것으로 부적법한 것이고, 그에 따라 이 사건 심결 중 위 피고에 대한 부분은 위법한 것이어서 본안 판단에 나아갈 것도 없이 취소되어야 할 것임에도 불구하고 원심이 이를 간과한 채 원고의 피고 유야마세이사쿠쇼에 대한 청구를 기각한 것은 위법하다.
 4. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 조무제(재판장) 유지담 이규홍(주심) 손지열

[1] 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위의 확정 방법 
[2] (가)호 고안이 명칭을 "정제수납취출장치"로 하는 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례
[3] 실용신안권의 전용실시권자가 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 여부(소극)

[1] 실용신안권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 실용신안 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 실용신안의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 실용신안권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니한다.
 [2] 명칭을 "정제수납취출장치"로 하는 등록고안은 단면이 원형인데 비하여 (가)호 고안은 단면이 반원형과 호형이 합쳐진 모양이 좌·우 대칭으로 되어 있는 것이어서, (가)호 고안의 드럼체를 등록고안의 "통형상의 드럼"과 동일성이 있는 형상과 구조라고 할 수 없으므로 (가)호 고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례. 
 [3] 실용신안법 제50조는 "실용신안권자 또는 이해관계인은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없다.