등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2008.06.19 / 시행일:

【원 고】 에듀케이쇼날 테스팅 서어비스 (소송대리인 변호사 황영주)
【피 고】 주식회사 박정어학원 (소송대리인 변리사 박윤호외 1인)
【변론종결】2008. 5. 29.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2008. 2. 25. 2007당2606호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 등록상표
 ① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2005. 4. 13./2006. 6. 29./2006. 7. 20./
(등록번호 1 생략)
 ② 구성 : 
 ③ 지정상품 : 서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물(상품류 구분 제16류)
 ④ 상표권자 : 피고
 나. 선등록상표(선사용상표, 이하 ‘선사용상표’라고 한다)
 ① 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1981. 5. 28./1984. 5. 23./1995. 4. 21. (2004. 7. 13.)/(등록번호 2 생략)
 ② 구성 : 
 ③ 지정(사용)상품 : 영어능숙도시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 테이프, 영어능숙도시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 카세트(상품류 구분 제9류), 정기간행물, 비정기간행물, 인쇄한 서식, 인쇄한 테스트용지(상품류 구분 제16류)
 피고는 선사용상표에 관하여 위 정기간행물, 비정기간행물 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 이래, ‘영어학습 교재, 영어시험문제집’ 등에 사용하여 왔다.
 ④ 등록권리자 : 원고
 다. 절차의 경위
 원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제10호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구사건을 2007당2606호로 심리한 후, 2008. 2. 25. 이 사건 등록상표는 선사용상표와 그 표장이 유사하지 않아서 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제10호에 해당되지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 【증거】갑 제1 내지 3호증, 변론의 전취지
2. 이 사건 심결의 적법여부에 대한 판단
 가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부 
 (1) 판단기준 
상표법 제7조 제1항 제10호에 규정된 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없고( 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 타인의 상표가 저명상표인지 여부는 등록상표의 등록출원시를 기준으로 판단한다. 
 (2) 선사용상표가 저명한지 여부
 갑 제4 내지 26호증(각 가지번호 생략)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 선사용상표 ‘ ’은 영어를 모국어로 하지 않는 사람들을 상대로 학문적인 영어구사능력을 평가하는 미국 ETS사(원고 회사를 말한다)의 영어 시험(Testing Of English as a Foreign Language) 또는 상표명을 말하고, 국내 포털 사이트인 네이버에 위와 같은 내용이 설명되어 있는 사실, ‘ ’과 같은 서비스표가 1983. 2. 25. 영어학력테스트업 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록된 이후, 선사용상표를 비롯한 ‘TOEFL’이 포함된 ‘ (등록일 : 1988. 7. 7.), (등록일 : 1993. 5. 20.)’과 같은 상표들이 정기간행물, 영어능숙도시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 테이프 등을 지정상품으로 하여 등록되어 있는 사실, 국내에서 1996년부터 2003년까지 토플시험 응시자는 66만 명에 이르고, 2000년부터 2003년까지 토플시험으로 인한 매출액은 347억 원이 넘으며, 선사용상표의 국내 라이센스업체인 시사영어사가 ‘TOEFL’과 관련된 영어학습 교재를 발행하여 1994. 5. 1.부터 1995. 3. 31.까지의 매출액은 약 16억 원에 이르고, 1992. 7. 1.부터 1996. 6. 30.까지의 판매부수는 27만부에 달하는 사실, 원고는 국내에서 ‘TOEFL’과 관련된 정보지를 1993년부터 1998년까지 약 67만부 배포하였고, 위 시사영어사는 1993. 3.부터 1996. 8.까지 선사용상표 등에 관한 광고비로 약 2억 8천만 원을 지출한 사실, 그 이후에도 선사용상표를 사용한 영어학습 교재 등이 계속 국내외에서 널리 생산, 판매되어 오고 있는 사실, 특허법원과 특허청은 선사용상표 등이 영어시험문제집 등에 관하여 저명상표임을 전제로 동일, 유사한 상표(GR-TOEP, , , 토플랜드)의 등록을 거절하거나 그 등록을 무효로 판결(심결)하고 있는 사실을 각 인정할 수 있다. 
 위 인정사실에 의하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 수요자간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 저명상표라고 할 것이다(피고도 이에 대하여 다투고 있지 않다).
 (3) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장의 유사 여부
 (가) 이 사건 등록상표는 ‘ ’로, 선사용상표는 ‘ ’로 각 구성되어 있어서, 양 상표는 외관에서 서로 차이가 있다. 
 (나) 관념에 관하여 보면, 국내의 일반 수요자들은 이 사건 등록상표 ‘ ’를, ① 저명한 선사용상표인 ‘ ’과 ‘∽하는 사람’을 의미하는 접미사 ‘er’에[‘er’는 중학교 정도의 영어실력을 가진 사람이라면 쉽게 그 뜻을 알 수 있는 영어단어이고, 싱어(singer), 골퍼(golfer), 갬블러(gambler) 등과 같이 ‘er’가 붙은 용어가 일상적으로 사용되고 있으며, 갑 제8호증의 기재에 의하면, 피고는 ‘ ’라는 상표를 등록받은 사실이 있다], ‘∽의’를 의미하는 명사의 소유격 어미 "'s"를 결합한 "TOEFLER'S" 또는 명사의 복수형 어미 "s"를 결합한 "TOEFLERS"의 한글 음역으로 인식할 가능성이 상당히 높다고 할 것이고(갑 제31, 32호증의 각 기재에 의하면, 피고가 배포한 광고 전단지에는 "TOEFLER's TOEFL", "TOEFLER's 실전"과 같이 "TOEFLER's"를 사용한 사실이 있다), ② 또는 ‘토플’과 ‘플러스(+)’가 결합된 ‘토플플러스’에서 겹치는 글자인 ‘플’이 생략된 것으로 인식할 수도 있을 것이다. 
 결국 이 사건 등록상표는 ‘토플을 공부하는 사람의’, ‘토플을 공부하는 사람들’ 또는 ‘토플을 더한(플러스한)’으로 관념될 수 있으므로, 선사용상표와 그 관념이 매우 유사하다. 
 (다) 다음, 호칭에 관하여 보면, 이 사건 등록상표는 ‘토플러스’로, 선사용상표는 ‘토플’로 호칭될 것인데, 양 상표는 강하게 인식되는 첫 음절과 둘째 음절이 ‘토플’로 동일하고, 이 사건 등록상표의 나머지 음절인 ‘러스’는 ‘토플’에 비하여 비교적 약하게 발음되므로, 양 상표는 호칭에서 큰 차이가 있다고 할 수 없다.
 (라) 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 외관에서 차이가 있지만, 관념이 매우 유사하고 호칭에서 큰 차이가 있다고 할 수 없어서, 일반 수요자들이 이 사건 등록상표를 보거나 들었을 때 저명상표인 선사용상표를 용이하게 연상하거나 선사용상표와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식함으로써 상표의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이다. 
 (4) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품과의 관계
 (가) 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 상품을 생산, 판매하는 경우 비록 그 상품이 저명상표의 상품과 유사하지 않다 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산, 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있다 할 것이다( 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결 참조). 
 (나) 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물’은 선사용상표의 사용상품인 ‘영어학습 교재, 영어시험문제집’과 서적, 출판물로서 동일·유사하거나 서로 경제적인 견련의 정도가 밀접하므로, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용된다면 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 할 것이다. 
 나. 소결론
 따라서 이 사건 등록상표는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 선사용상표의 상품과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표에 해당하여 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는바, 나머지 무효사유에 대해 더 나아가 살필 것도 없이, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다. 
3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 원유석(재판장) 우라옥 김종석