등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.07.15 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 주식회사 청우식품 (소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 김철환 외 2인)
【변론종결】2009. 6. 10.
【주 문】
1.특허심판원이 2008. 6. 13. 2007당2658 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
 (1) 발명의 명칭 : 떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법 
 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 8. 4. / 2006. 9. 14. / 제626971호
 (3) 특허권자 : 피고
 (4) 특허청구범위 : 별지 1과 같다.
나. 원고의 영업비밀
 별지 2와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
 원고는 이 사건 특허발명이 미완성 발명이고, 특허청구범위에 기재불비가 있다는 이유로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지】
2. 당사자의 주장과 이 사건의 쟁점
가. 원고 주장의 요지
 이 사건 특허발명은, ①특허법 제33조 1항 본문의 무권리자출원 규정과제44조의 공동출원 규정에 각 위반한 것이고, ②명세서 기재만으로 반복재현이 불가능한 미완성발명이고, ③특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 기재불비가 있고, ④통상의 기술자가 공지의 선행기술을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 진보성 없는 발명이다(위 ①, ④는 이 사건 소송에서 새로 주장한 무효사유이다).
나. 피고 주장의 요지
 이 사건 특허발명은 피고가 발명한 것으로서, 무효사유가 존재하지 아니한다.
다. 이 사건의 쟁점
 이 사건의 쟁점은, 이 사건 특허발명에 원고가 주장하는 무효사유가 있는지의 여부인데, 이 사건 특허발명이특허법 제33조 1항 본문의 무권리자가 출원한 발명인지에 관하여 먼저 살펴본다.
3. 피고가특허법 제33조 1항 본문의 “발명을 한 자”인지 여부
가. 이 사건 특허발명의 구체적인 구성요소
 (1) 이 사건 특허발명은 일곱 개의 청구항으로 이루어졌는데, 청구항 1은 쿠키 생지 제조공정, 떡 생지 제조공정, 성형공정, 소성공정으로 구성된 “쿠키 속에 떡을 내장하는 과자의 제조방법”에 관한 것이고, 청구항 2는 청구항 1의 소성공정의 오븐 온도와 시간을 수치한정한 종속항이고, 청구항 3은 청구항 2의 소성공정을 더욱 구체적으로 한정한 종속항이고, 청구항 4는 쿠키 생지와 떡 생지의 원료 배합비를 청구항 1과 달리 정한 것이고, 청구항 5는 청구항 4의 소성공정의 오븐 온도와 시간을 수치한정한 종속항이고, 청구항 6은 청구항 4의 소성공정을 더욱 구체적으로 한정한 종속항이고, 청구항 7은 청구항 1 또는 청구항 4의 쿠키 생지와 떡 생지의 비율을 수치한정한 종속항이다.
 (2) 이 사건 특허발명에서 이른바 기본발명은 청구항 1 발명이고, 나머지 청구항들은 청구항 1을 한정한 종속항이거나, 청구항 1과 쿠키 생지의 원료와 배합비만 달리하는 것들이다. 따라서 아래에서는 청구항 1 발명(이하 “이 사건 1항 발명”이라고 한다. 나머지 청구항도 같다)을 중심으로, 피고가 이 사건 특허발명의 “발명을 한 자”에 해당하는지를 살펴본다.
나. 떡 생지 제조공정에 관한 원고의 영업비밀과 이 사건 1항 발명의 대비
(1) 대비표
 떡 생지 제조공정에 관한 원고의 영업비밀과 이 사건 1항 발명을 대비하면 아래 도표와 같다.
구분원료명영업비밀이 사건 1항 발명이 사건 특허발명의 명세서 실시예 1비고(갑 제8호증)(갑 제2호증)(갑 제2호증)1차원료투입찹쌀분(미분)4.1643~54.2찰옥수수전분14.15810~1514.1에스지에스테르0.2910.1~0.50.3모노구리0.1870.1~1(글리세린지방신에스테르)0.2(글리세린지방신에스테르)솔비톨 또는 말티톨4.164(말티톨)4~8(솔비톨)4.2(솔비톨)차이점 1식염0.8330.5~10.8정제말토스4.164--차이점 1맥아엿(물엿)9.994(20%)6~12101차 증자110℃, 15~20분간 증자110~120℃ 및 2kgf/㎠(스팀압력)에서 약 15분 정도 증자 2차원료투입설탕20.8220~2525맥아엿(물엿)39.975(80%)35~4540(발효)주정0.4160.1~0.50.4소맥분0.8330.5~10.82차 증자100℃/상압에서 설탕, 맥아엿 투입후 80℃ 이하에서 발효주정, 소맥분 투입2차 원료 투입하여 90~100℃ 및 1.5kgf/㎠(스팀압력)에서 약 10분간 증자차이점 2(2차 증자 미실시)
(2) 차이점의 구체적 검토
(가) 차이점 1 (1차 원료 투입 및 배합비)
 피고는, 원고의 영업비밀은 1차 투입 원료로 말티톨과 정제말토스를 사용하지만, 이 사건 1항 발명은 정제말토스 대신에 전량 솔비톨을 사용하고 설탕의 양을 20～25 중량%로 배합하는 점에서 차이가 있으므로 원고의 영업비밀과 다르다고 주장한다. 
 그러므로 살피건대, 솔비톨과 말티톨은 모두 당알콜류에 속하고 기능도 동일하며, 정제말토스 역시 설탕과 같이 단맛을 내는 감미료의 일종으로서 상호 대체 가능한 물질이므로(갑10호증의 7의 11쪽 위에서 3번째 줄 이하와 갑31호증 각 참조), 차이점 1은 제과업계의 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 채택할 수 있는 구성요소의 치환에 불과한 것으로서, 원고의 영업비밀과 이 사건 1항 발명의 떡 생지 원료 및 배합비 사이에는 실질적인 차이가 없다.
(나) 차이점 2 (2차 원료 투입방법 및 2차 증자 공정)
 먼저, 원고는 100℃/상압에서 설탕, 맥아엿을 투입 후, 80℃ 이하에서 발효주정, 소맥분을 투입하는 “2차 원료 투입방법”도 원고가 개발한 영업비밀이라고 주장한다. 
 그러므로 살피건대, 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보가 영업비밀에 해당하기 위해서는, 첫째, 공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 둘째, 독립된 경제적 가치를 가지며(경제적 유용성), 셋째, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되는 것이어야 하는데, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 공개특허공보(을1호증. 갑3호증과 동일하다)에 원고가 영업비밀이라고 주장하는 “2차 원료의 투입방법”과 별다른 차이가 없는 “1차 증자 후에 온도를 낮추어 첨가물을 증숙된 생지에 투여하는 방법”이 이미 개시되어 있으므로, 위 “2차 원료 투입방법”은 이 사건 특허발명의 출원 당시를 기준으로 영업비밀이라고는 보기 어렵다 할 것이다.
 다음으로, 피고는 이 사건 1항 발명은 떡 생지의 탄성을 감소시켜 불량률을 줄여서 안정적인 작업을 가능하게 하고, 당류 등이 호화 된 곡류 내로 침투하는 것을 용이하게 하고, 균질화를 통한 노화지연효과와 잔여세균의 살균효과를 갖는 “2차 증자 공정”을 채택하고 있으므로 원고의 영업비밀과 차이가 있다고 주장한다. 
 그러므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 각 등록특허공보(을2호증의 “관능적 특성과 보존성이 개선된 떡 및 그 제조방법”의 2쪽 밑에서 위로 2번째 줄 이하와, 을3호증의 3의 “쉬 변질되지 않는 찹쌀떡의 제조방법”의 2쪽 실시예 2 각 참조)에 1차 원료를 투입한 후에 2차 증자하는 기술이 이미 개시되어 있으므로, “2차 증자 공정”이 이 사건 특허발명에 특유한 진보성 있는 구성이라는 취지의 피고의 주장은 이유 없고, 나아가, 원고의 2차 원료 투입방법도 비록 1차 증자 후에 “2차 증자”를 실시하는 것은 아니지만, 2차 원료인 설탕, 맥아엿을 100℃의 상압에서 투입한 후에 용기 내의 온도가 80℃ 이하로 떨어질 때까지 시간을 두고 기다렸다가, 80℃ 이하로 떨어진 시점에서 다시 발효주정과 소맥분을 투입하는 공정에 해당하므로, 이 사건 1항 발명의 “2차 증자 공정” 즉, 2차 원료를 투입한 후에 90℃～100℃에서 약 10분간 증자하는 기술과 큰 차이가 없는 것으로 판단된다.
 따라서 차이점 2는 떡 생지 제조공정에서 본질적인 차이점이라고 보기 어렵고, 그로 인하여 작용효과에 현저한 차이가 발생하는 것도 아니라 할 것이다.
(다) 검토 결과
 그렇다면, 떡 생지 제조공정에 관한 원고의 영업비밀과 이 사건 1항 발명은 실질적으로 같은 구성에 불과하다.
다. 피고가 이 사건 1항 발명에 원고의 영업비밀을 사용하였는지의 여부
(1) 인정사실
 갑6 내지 10호증(가지번호 포함), 갑22, 35, 37호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 사실이 인정된다.
 (가) 원고는 시간경과에 따른 떡의 노화를 방지하고 미생물의 번식을 차단하여 변패를 방지하는 것을 주된 내용으로 하는 “외피가 도포된 떡 및 그 제조방법”에 관하여 특허번호 제213858호, 출원일자 1997. 3. 29., 등록일자 1999. 5. 17.로 하는 특허등록(이하 “원천특허”라고 한다)을 하고, 원고가 대표로 있던○○식품 주식회사는 위 기술을 이용한 ‘초코찰떡파이’라는 제품을 출시하였다.
 (나) 이후 원고는 해당 기술의 개발을 계속한 결과 2000년경에는 2차 원료 투입시에 (발효)주정과 소맥분 투입, 찹쌀분 및 찰옥수수전분의 배합비 조정, 맥아엿을 1차와 2차로 나누어 투입, 당알코올 성분인 솔비톨을 말티톨로 대체하고 그 배합비를 상향 조정, 2차 증자 단계를 없애고 2차 원료를 특정 방법에 따라 투입하는 등, 기존의 특허기술에 그 원료 및 배합비, 제조방법 등에 차이를 두어 품질을 개선하고, 종전 10주 정도에 불과하던 보존기간을 5개월 정도로 연장하는 이 사건 영업비밀을 개발하였고,○○식품 주식회사의 직원들로부터 영업비밀을 준수한다는 내용의 서약서를 제출받고 외부 유출을 금지하였다.
 (다) 원고가 위 찰떡 배합비 정보를 개발하기까지는 개발기간 5년, 연구·개발비용 30억 원 상당이 소요되었다.
 (라) 한편,소외 1은 2001. 3. 5.경부터○○식품 주식회사의 연구개발부장으로 근무하면서 영업비밀인 위 ‘초코찰떡파이’의 원재료 및 배합비 조정, 제조공정 관리 등 개발업무를 총괄하였고, 당시소외 1은 위 회사에서 개인 노트북 컴퓨터를 사용하였기 때문에소외 1의 노트북 컴퓨터에는 그가 업무와 관련하여 작성한 초코찰떡파이 배합비율표 등의 파일이 저장되어 있었다. 이후소외 1은 2003. 6. 30.○○식품 주식회사를 퇴사한 후 2004. 9. 1. 피고 회사에 입사하였다.
 (마)소외 1은 피고 회사에서 근무하던 중 2004. 9. 8.경 자신의 노트북 컴퓨터에 저장되어 있던 2002. 11. 5.자 작성의 ‘초코찰떡파이(250×120)’라는 제목의 배합비율(원고의 영업비밀에 해당한다) 파일을 참고하여 ‘파리크라샹찰떡’이라는 제목의 배합비율 파일을 작성하였는데, 위 두 파일은 제목만 다를 뿐 동일한 내용이고, 피고 회사는 2005. 11.경 ‘찰떡쿠키’라는 제품을 출시하고, ‘떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법’에 관한 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받았다.
(2) 판단
 위 인정사실에 의하면, 피고는 원고가 개발한 떡 생지 제조공정에 관한 영업비밀을소외 1을 통해서 알아내어 이 사건 특허발명에 이른 것으로 판단된다.
 이에 대한 피고의 주장은 다음과 같다.
 첫째, 피고는, 원고의 영업비밀은 이미 공개된 원고의 원천특허와 비교하여 구성상의 차이가 없고, 공개된 원료를 사용하여 배합비를 임의로 조정한 것에 불과하므로 영업비밀로 볼 수 없다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 원고의 원천특허는 떡 생지가 부패하지 않고 약 10주간 보존되는 것인데 반해서, 원고의 영업비밀은 떡 생지의 보존기간을 약 5개월 정도로 연장한 것이므로 그 작용효과가 현저한 사실, 과자류 제조업체에서 원재료와 그 배합비의 기술정보는 가장 중요한 경영요소의 하나로서, 개발에 많은 시간과 인적·물적 시설을 투입하여 연구개발하는 것인데, 원고의 영업비밀도 상당한 기간을 거쳐 다액의 연구개발비가 투입된 사실은 앞서 본 바와 같고, 을15호증(피고 회사의 연구개발이사인소외 3의 진술조서. 9쪽 이하 참조)의 기재에 의하면, 피고 회사도소외 1이 입사하기 전까지 찰떡쿠키를 개발하려고 애썼으나, 구울 때 떡이 안에서 끓어 올라 쿠키가 터지는 문제로 인하여 떡의 노화방지 문제는 신경도 쓰지 못하고, 쿠키의 지방과 설탕 양을 계속 조절하고, 떡 생지 원료와 배합비를 바꾸어 가면서 실험을 계속한 사실이 각 인정되고, 갑10호증의 7(소외 1의 피의자신문조서. 6쪽 밑에서 위로 8번째 줄 이하 참조)의 기재에 의하면,소외 1도 떡 생지의 원료와 배합비가 가장 중요한 영업비밀이라고 진술한 사실이 인정되는바, 위의 각 인정사실을 종합하면, 떡 생지가 쿠키 안에 들어있는 과자류 제품에서 떡 생지 원료와 배합비는 제조공정상의 핵심적인 기술에 해당한다는 사실을 어렵지 않게 파악할 수 있고, 이 사건 영업비밀의 떡 생지 원료와 배합비는 아래 도표에서 보는 바와 같이 원고의 원천특허와 비교하여 현격한 차이가 있음이 명백하므로, 원고의 영업비밀이 원천특허와 대비하여 구성에 별다른 차이가 없다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다 할 것이다.
구분원료명원천특허영업비밀비고1차 원료 투입찹쌀분(미분)15-204.164배합비 조정찰옥수수전분05월 10일14.158에스지에스테르0.50.291에스지에스테르의 일부를 모노구리로 대체모노구리-0.187솔비톨 또는 말티톨1.5-3.54.164배합비 조정식염0.50.833배합비 조정정백당(백설탕)10-12.5-설탕을 정제말토스로 대체정제말토스-4.164맥아엿(물엿)-9.9942차 맥아엿읠 20%를 1차에서 투입주정0.5-2차 원료투입으로 변경2차 원료 투입설탕10-12.520.82배합비 조정맥아엿(물엿)45-5539.9751차에서 투입된 20%를 뺀 나머지 80% 투입(발효)주정-0.4161차에서 2차로 변경소맥분-0.833새로운 원료 투입
 둘째, 피고는, 이 사건 1항 발명의 떡 생지 원료와 배합비는 자신이 독자적으로 개발한 것으로서 원고의 영업비밀과 다르다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 앞서 3.의 나. (1)항의 “대비표”에서 보듯이, 원고의 영업비밀과 이 사건 1항 발명의 떡 생지 원료와 배합비 사이에는 거의 차이가 없고, 피고가소외 1을 통하여 원고의 영업비밀을 취득한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이에 대한 피고의 주장은 이유 없다.
 셋째, 피고는, 원고 스스로 떡 생지 원료 및 배합비뿐만 아니라, 2차 원료의 투입방법도 영업비밀을 이루는 중요한 요소라고 주장하므로, 원고의 영업비밀은 떡 생지 원료 및 배합비와 2차 원료의 투입방법이 유기적으로 결합된 일체로서 파악하여야 할 것인데, 이 사건 1항 발명은 2차 원료의 투입방법에 있어서 원고의 영업비밀과 달리하면서 2차 증자 공정을 실시하고 있으므로, 원고의 영업비밀을 그대로 차용한 것은 아니라고 주장한다. 그러므로 살피건대, 원고가 영업비밀이라고 주장하는 것 가운데 “2차 원료의 투입방법”과 이 사건 1항 발명의 떡 생지 제조공정 가운데 “2차 증자 방법”은 각각 이미 공지된 기술임은 앞서 3. 나. (2)의 (나)항에서 살펴 본 바와 같으므로, 원고의 진정한 영업비밀은 “떡 생지 원료 및 그 배합비”라고 할 것인데, 이 부분이 실질적으로 동일한 이상 이 사건 1항 발명은 떡 생지 제조공정에 관한 원고의 영업비밀을 그대로 차용한 것으로 판단되므로, 이에 대한 피고의 주장도 이유 없다.
라. 피고가 이 사건 1항 발명의 “발명을 한 자”에 해당하는지 여부
(1)특허법 제33조 1항 본문의 “발명을 한 자”의 의미
특허법 제1조는 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지”하는데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고,특허법 제33조 1항 본문은 “발명을 한 자”와 그 “승계인”만이 특허를 받을 권리를 갖는 것으로 규정하고 있다. 그리고특허법 제2조 1호는 “발명”의 개념과 관련하여, “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하고 있다. 따라서 결국, 피고가 이 사건 특허발명의 “발명을 한 자”로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이특허법 제29조의 신규성과 진보성이라는 특허요건 등을 구비하고,특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 “발명을 한 자”이거나, 그 발명을 한 자로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 한다.
 그런데 피고는 스스로 이 사건 특허발명을 하였다고 주장하므로, 이에 관하여 살펴본다.
(2) 이 사건 1항 발명의 구체적 구성과 피고가 “발명을 한 자”인지 여부
 이 사건 1항 발명은, 쿠키 생지 제조공정, 떡 생지 제조공정, 성형공정, 소성공정의 네 가지 구성요소로 이루어져 있다.
 첫째, 쿠키 생지 제조공정은, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 공개특허공보(갑12호증의 “고형상의 센터를 내포한 구운과자의 제조방법”)과 과자류 제조방법에 관한 책자(갑15호증)에 쿠키의 원료와 혼합방법이 개시되어 있으므로, 이 사건 1항 발명의 쿠키 생지 제조공정은 제과업계에 종사하는 통상의 기술자가 반복 실험을 통하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 구성에 불과한 것으로 판단된다.
 둘째, 떡 생지 제조공정은, 떡 생지 원료 및 배합비에 있어서 원고의 영업비밀과 실질적으로 같고, 위 제조공정에 포함되는 “2차 증자 공정”도 앞서 본 바와 같이 이미 공지된 기술이다.
 셋째, 성형공정은, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 각 일본 공개특허공보(갑23호증의 1, 갑23호증의 2)에 빵 속에 찰떡을 내장하는 방법과, 팥 등을 만두피나 떡 등으로 감싸는 방법이 이미 개시되어 있으므로, 쿠키 생지 내부에 떡 생지를 충진하는 위 성형공정 역시 공지된 기술에 불과한 것으로 판단된다.
 넷째, 소성공정은, “성형된 생지를 오븐에서 굽는 공정”인데, 이는 제과업계에서 상용되는 주지관용의 기술에 불과한 것으로 판단된다.
 따라서, 이 사건 1항 발명의 각 공정 가운데, 성형공정과 소성공정은 공지의 주지관용 기술에 그치고, 쿠키 생지 제조공정도 이미 공지되었거나, 공지된 선행기술로부터 용이하게 창작해 낼 수 있는 진보성 없는 기술에 불과할 뿐 아니라, 떡 생지 제조공정은 원고의 영업비밀과 실질적인 차이가 없는 것으로 판단되므로, 결국, 이 사건 1항 발명에서 피고가 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 고도한 창작을 통하여 스스로 발명해 낸 구성요소는 전혀 없거나, 가사 있다 하더라도 신규성이나 진보성이 없는 것에 그친다 할 것이므로, 피고가 이 사건 1항 발명과 관련하여 특허요건을 갖춘 “발명을 한 자”라고 보기는 어렵다 할 것이다.
 이에 대하여 피고는, 이 사건 1항 발명은 원고의 영업비밀과 전체적인 구성에서 차이가 나므로, 원고의 영업비밀을 모인출원한 것은 아니라고 주장한다.
 그러므로 살피건대, 이 사건 1항 발명은 네 단계의 공정으로 이루어져 있고, 원고의 영업비밀은 위 네 단계의 공정 가운데 떡 생지 제조공정에 한정된 것이어서 양자의 전체적인 구성에서 차이가 나는 사실은 인정된다. 그러나 이 사건의 본질은, 이 사건 1항 발명의 각 공정 내지는 구성요소 가운데 피고가 스스로 발명한 것으로 볼 수 있는 부분이 있느냐의 여부에 있으므로, 그런 관점에서 살펴 본다면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 1항 발명은 피고가 원고의 영업비밀을 차용해서 거기에 공지의 다른 구성요소를 단순 결합한 것에 그치므로, 이 사건 1항 발명 가운데 신규성과 진보성이 인정되는 원고의 영업비밀 부분을 제외하고 나면, 나머지의 공정 내지는 구성요소만으로는 신규성이나 진보성이 모두 부정되므로 특허요건을 갖춘 발명이라고 보기 어렵고, 달리 피고가 이 사건 1항 발명에 실질적으로 기여한 부분은 전혀 없다고 할 것이므로, 이 사건 1항 발명과 원고의 영업비밀 사이의 전체적인 구성이 다르다는 점을 들어 무권리자출원이 아니라고 하는 피고의 주장은 이유 없다.
(3) 소결론
 따라서, 피고는 이 사건 1항 발명에 대하여, “발명을 한 자”에 해당하지 않는다.
마. 이 사건 2항 발명
 이 사건 2항 발명은, 이 사건 1항 발명의 소성공정에서 오븐의 온도를 110～300℃로 7～10분간 소성하는 것으로 수치한정한 종속항인데, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공개된 일본 공개특허공보(갑38호증)에 오븐의 온도를 200～240℃로 소성하는 공정이 개시되어 있을 뿐만 아니라, 오븐의 온도와 소성 시간을 위와 같이 수치한정한 것에 임계적 의의를 부여할 만한 어떠한 기재도 명세서에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 2항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
바. 이 사건 3항 발명
 이 사건 3항 발명은, 이 사건 2항 발명의 소성공정의 오븐의 온도와 소성 시간을 더욱 구체적으로 수치한정한 종속항인데, 위와 같이 수치한정한 것에 임계적 의의를 부여할 만한 어떠한 기재도 명세서에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 3항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
사. 이 사건 4항 발명
 이 사건 4항 발명은, 쿠키 생지 제조공정의 원료 일부와 배합비에서 이 사건 1항 발명과 약간의 차이가 있고 나머지는 모두 동일한 것으로서, 제과업계에 종사하는 통상의 기술자가 공지의 선행기술을 이용하여 반복 실험을 통해서 용이하게 도출할 수 있는 것에 불과한 것으로 판단되므로, 이 사건 4항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
아. 이 사건 5항 발명
 이 사건 5항 발명은, 이 사건 4항 발명의 소성공정의 오븐 온도를 특정한 수치로 한정한 종속항으로서, 위와 같이 수치한정한 것에 임계적 의의를 부여할 만한 어떠한 기재도 명세서에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 5항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
자. 이 사건 6항 발명
 이 사건 6항 발명은, 이 사건 4항 발명의 소성공정의 오븐 온도와 소성 시간을 더욱 구체적으로 한정한 종속항으로서, 위와 같이 수치한정한 것에 임계적 의의를 부여할 만한 어떠한 기재도 명세서에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 6항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
차. 이 사건 7항 발명
 이 사건 7항 발명은, 이 사건 1항 또는 이 사건 4항 발명의 쿠키 생지와 떡 생지를 특정한 비율로 수치한정한 종속항으로서, 위와 같이 수치한정한 것에 임계적 의의를 부여할 만한 어떠한 기재도 명세서에 나타나 있지 아니하므로, 이 사건 7항 발명 역시 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되는 것이다.
카. 소결론
 따라서 이 사건 특허발명의 1항 내지 7항의 각 발명은 피고가 “발명을 한 자”에 해당하지 않거나, 가사 그렇지 않다 하더라도 진보성이 부정되므로, 원고가 주장하는 나머지 등록무효사유에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 특허발명은 등록무효가 되어야 할 것이다.
4. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 김명수(재판장) 박창수 김용덕