권리범위확인(상) (특허, 대법원)
공포일: 2004.12.09 / 시행일:

【원고, 상고인】 정리회사 주식회사 ○○○의 관리인 소외인의 소송수계인 주식회사 ○○○ 외 1인 (소송대리인 변리사 최종락 외 1인)
【피고, 피상고인】 △△△ 주식회사 (소송대리인 변리사 황교완)
【원심판결】 특허법원 2002. 3. 14. 선고 2001허5237 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】 1. 원심의 판단
 원심은 "피고가 사용하는 표장(이하 ‘피고의 사용표장’이라 한다)은 원고들 및 소외 주식회사 ○○○[본점: 대전 대덕구 (주소 생략), 이하 ‘소외 회사’라 한다]의 3인 공유로 등록된 이 사건 등록상표와 외관·호칭·관념이 서로 다른 상표이므로 피고의 사용표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다."는 특허심판원 2001. 8. 31. 자 2001당395 심결의 취소를 구하는 원고들의 이 사건 소에 대하여 아래와 같은 이유로 이를 각하하였다.
 즉, 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제54조 제5항, 제6항은 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다고 규정하고 있고, 상표법 제77조는 특허법 제139조를 준용하여 상표권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야만 한다고 규정하고 있으므로, 상표권의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이어서, 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있는 고유필수적 공동소송이므로 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 한다고 전제한 다음, 이 사건 등록상표의 공유자 3인 중 소외 회사를 제외한 원고들만이 제기한 이 사건 소송은 소송요건을 갖추지 못한 것으로서 부적법하고, 이와 같은 소송은 보존행위에 해당한다고 볼 수도 없어, 이 사건 소는 그 심결의 적법 여부에 관하여 나아가 판단할 필요도 없이 부적법하다는 것이다.
 2. 대법원의 판단
 그러나 원심의 이러한 판단은 수긍할 수 없다. 
 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지는 점은 원심이 설시한 바와 같지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.
 한편, 상표법 제77조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한 특허법 제139조를 준용하고 있으나, 그 심결취소소송절차에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하다. 그러나 심결취소소송절차에 있어서도 공유자들 사이에 합일확정의 요청은 필요하다고 할 것인데, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의해 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 전원과의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니하는 반면, 오히려 그 심결취소소송을 공유자 전원이 제기하여야만 한다면 합일확정의 요청은 이룰지언정, 상표권의 공유자의 1인이라도 소재불명이나 파산 등으로 소의 제기에 협력할 수 없거나 또는 이해관계가 달라 의도적으로 협력하지 않는 경우에는 나머지 공유자들은 출소기간의 만료와 동시에 그 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버려 그 의사에 기하지 않고 재산권이 침해되는 부당한 결과에 이르게 된다.
 따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.
 그렇다면 피고가 제기한 이 사건 등록상표에 관한 권리범위확인심판에서 패소한 원고들로서는 이 사건 등록상표권의 권리행사를 방해하는 위 심결의 확정을 배제하기 위하여 보존행위로서 이 사건 심결취소소송을 제기할 수 있다고 할 것이다. 
 그럼에도, 원심판결은 이 사건 소송이 소송요건을 갖추지 못한 것으로서 부적법하다고 단정한 나머지 심결의 적법 여부에 관하여 나아가 살펴보지 아니하고 소를 각하하고 말았으니, 원심판결에는 상표권이 공유인 경우에 심결취소소송의 당사자적격 등에 관한 법리오해의 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 결 론
 그러므로 원심판결을 파기하여 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 윤재식 이용우(주심) 이규홍

[1] 상표권이 공유인 경우에 민법상의 공유의 규정을 적용할 수 있는지 여부(적극)
[2] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송이 고유필수적 공동소송인지 여부(소극)

[1] 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.
[2] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.