정정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2008.02.28 / 시행일:

【원고, 상고인】 에스케이텔레콤 주식회사 (소송대리인 특허법인 다래외 3인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【피고보조참가인】 주식회사 케이티프리텔 (소송대리인 변리사 김영수)
【원심판결】 특허법원 2004. 12. 17. 선고 2004허3447 판결 
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】상고이유를 판단한다.
 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제9항은 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원ㆍ출원공개ㆍ특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 규정하고, 같은 법 제49조는 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 특허사정등본의 송달 전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 구 특허법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 구 특허법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 할 것이다. 
 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 원고는 1996. 12. 28. "주파수의 하드핸드오버를 위한 의사주파수 발생방법 및 그 장치"에 관한 이 사건 특허발명을 출원하고, 1998. 6. 5. 출원공개절차에 의하여 최초 출원서에 첨부된 명세서와 도면이 공개된 후 그 특허사정등본이 송달되기 전인 1999. 10. 30. 최초 출원명세서의 특허청구범위에 기재된 ‘파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호’를 ‘오버헤드 신호’로 바꾸고, 나아가 발명의 상세한 설명에는 "오버헤드신호에는 파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호를 포함한다."라는 기재를 추가하는 보정서를 특허청에 제출하였으며, 위 보정이 각하되지 아니한 채 이 사건 특허발명은 1999. 12. 27. (특허등록번호 생략)으로 특허 등록되었는데, 이 사건 특허발명에 대해서 피고 보조참가인이 무효심판을 청구하였고 원고는 위 보정 내용과 무관한 사항에 대하여 1차로 정정심판청구를 하여 그에 따른 정정심결이 있은 후, 피고 보조참가인의 위 무효심판 청구에 대하여 특허심판원은 위 보정은 명세서의 요지를 변경한 것이므로 구 특허법 제49조에 의하여 이 사건 특허발명의 출원일은 위 보정서 제출일로 간주된다고 설시한 후, 이 사건 특허발명은 위 공개된 보정 전의 출원명세서를 비롯한 선행공지기술들에 의하여 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 판단하였는바(이하 ‘이 사건 무효심결’이라고 한다), 이에 대하여 원고가 이 사건 무효심결에서 명세서의 요지가 변경되었다고 인정된 부분만을 다시 최초 출원명세서의 기재와 같이 되돌리는 새로운 정정심판을 청구하자 특허심판원은 이를 받아들이지 아니하였고, 원심은 보정에 의하여 명세서의 요지가 변경된 발명은 최초 출원명세서에 기재된 발명과는 별개의 발명이라고 전제하고, 구 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 ‘정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지’를 판단함에 있어서 ‘특허출원시’란 정정심판 청구된 내용이 어떠한 것인지 묻지 않고 항상 ‘명세서의 요지를 변경하는 보정서를 제출한 때’를 의미하는 것이라고 판시한 후, 이 사건 정정심판 청구는 정정 후의 특허청구범위를 최초 출원명세서의 특허청구범위와 동일하게 되돌리려는 것으로서 그 특허출원시로 간주되는 위 보정서 제출일에는 이미 출원공개절차에 의하여 공지된 것이어서 특허출원시에 특허 받을 수 없는 것임이 명백하여 구 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였다.
 그러나 위 법리에 의하면 구 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 정정 후의 이 사건 특허발명이 그 출원시에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부는 정정심판 청구된 내용에 비추어 요지 변경으로 인정된 보정 부분을 그대로 유지하는 것인지, 아니면 그러한 보정 부분을 모두 없애는 것인지를 살펴 정정의 효력이 어느 시점까지 소급할 수 있는지를 따져 본 후, 과연 정정 후의 특허청구범위가 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 할 것인바, 이 사건 정정심판 청구는 명세서의 요지를 변경한 것으로 인정된 보정 부분을 모두 삭제하는 것을 내용으로 하고 있으므로, 원심으로서는 이 사건 특허발명에 대하여 최초 출원시를 기준으로 하여 과연 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하였어야 함에도, 이와는 다른 전제에 서서 이 사건 정정심판 청구의 적법 여부를 판단한 원심판결에는 정정심판에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안대희(재판장) 김영란 김황식(주심) 이홍훈

[1] 특허등록 전에 이루어진 요지변경의 보정부분을 삭제하는 정정심결의 효력이 소급하는 범위
[2] 구 특허법 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 ‘특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것’에 해당하는지 여부의 판단 방법

[1] 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제49조, 제136조 제9항에 의하면, 출원인이 특허사정등본의 송달 전에 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 보정서를 제출하였음에도 그 보정이 특허청 심사관에 의하여 각하되지 않고 특허 등록된 후 정정심판이 청구된 경우에는 그 정정이 받아들여지더라도 정정심결의 효력은 위 법 제49조에 의하여 그 보정서를 제출한 때까지만 소급하게 되지만, 그 정정심판 청구의 내용이 명세서나 도면의 요지를 변경한 보정부분을 완전히 없애는 것이라면 위 법 제49조가 적용될 여지가 없어 정정심결의 효력은 최초의 특허출원시까지 소급한다고 보아야 한다.
[2] 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제136조 제3항이 정한 정정의 요건으로서 정정 후의 특허발명이 그 출원시에 특허를 받을 수 있는 것인지 여부는 정정심판 청구된 내용에 비추어 요지 변경으로 인정된 보정 부분을 그대로 유지하는 것인지, 아니면 그러한 보정 부분을 모두 없애는 것인지를 살펴 정정의 효력이 어느 시점까지 소급할 수 있는지를 따져 본 후, 과연 정정 후의 특허청구범위가 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하여야 한다.