등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.09.21 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 남문기) 
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 강성구) 
【변론종결】2006. 8. 31.
【주 문】
1. 특허심판원이 2006. 3. 28. 2005당6호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 등록서비스표
 ① 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 6. 7./2004. 11. 30./2004. 12. 9./ (등록번호 1 생략)
 ② 구성 : 
 ③ 서비스표권자 : 피고
 ④ 지정서비스업 : 수출입업무대행업(Import-export agencies), 의류판매대행업(Clothingsales agencies), 의류판매알선업(Clothingsales brokerages)(서비스업류 구분 제35류)
 나. 선사용상표
 ① 구 성 : BCBG
 ② 상표사용자 : 원고
 ③ 사용상품 : 여성 의류
 다. 절차의 경위
 (1) 원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호 및 제12호에 해당한다는 이유로 등록무효를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2005당6호로 심리하여, 2006. 3. 28. 아래 (2)와 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 (2) 이 사건 심결 이유의 요지
 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시, 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하고 지정서비스업(사용상품)이 동일·유사한 선사용상표가 국내외에서 주지, 저명하였다거나 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표가 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호 및 제12호의 등록무효 사유가 없다. 
【증거】갑 제1호증, 을 제4호증의 6, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지
 이 사건 등록서비스표는 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 선사용상표와 그 표장 및 지정(사용)서비스업(상품)이 동일·유사하여, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용된다면 일반수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다(심판절차에서와는 달리 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라는 주장은 하지 아니한다). 
 나. 피고 주장의 요지
 (1) 선사용상표는 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표가 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 정도로 알려져 있다고 보기 어렵다.
 (2) 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표로 널리 인식되어 있다고 하기 위해서는 그 특정인이 누구인지 구체적으로 특정되어야 함에도, 선사용상표의 창작자인 소외 1과 그 등록상표권자였던 소외 2 및 원고 회사 등이 선사용상표를 사용하고 있으므로, 선사용상표의 사용자가 누구인지 구체적으로 특정되어 있지 않다. 
 (3) 이 사건 등록서비스표는 국내와 외국에서 널리 알려진 주지·저명한 서비스표이므로 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 선사용상표로 오인하지 않을 것이다.
 (4) 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당되지 않는다. 
3. 판단
 가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 
 (1) 판단 기준
 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표(서비스표)가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조). 
 (2) 선사용상표가 국내 거래계에서 특정인의 상표라고 인식되어 있는지 여부
 (가) 인정사실
 갑 제1호증, 갑 제4 내지 33호증(각 가지번호 생략), 갑 제53호증, 갑 제58 내지 64호증, 을 제1호증의 2, 을 제4호증의 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.
 1) 이 사건 등록서비스표의 등록 경위 
 ① 원고 회사의 대표이사인 소외 1의 여동생인 소외 2는 1989. 5. 11. 선사용상표와 거의 동일한 상표인 에 관하여 등록출원을 하였고, 1990. 8. 22. 상표등록 (등록번호 2 생략)(이하 ‘선등록상표’라고 한다)로 등록을 받았다. 
 ② 피고는 1996. 12. 18. 소외 2를 상대로, 원고 회사가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록 없이 선등록상표를 사용하여 선등록상표가 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호 등에 해당한다는 이유로 선등록상표에 대한 상표등록 취소심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 상표등록취소의 심결을 하였으며, 특허법원은 1999. 2. 4. 소외 2가 제기한 심결취소소송에서 소외 2의 청구를 기각하였고, 대법원은 2001. 3. 23. 소외 2가 제기한 상고를 기각하였으며, 이에 따라 위 상표등록취소심결은 확정되었다. 
 ③ 피고는 2001. 6. 7. 상표법 제8조 제5항에 따라 이 사건 등록서비스표를 출원하였으나, 특허청 심사관은 2003. 9. 30. 원고의 이의신청에 따라 이 사건 등록서비스표는 선사용상표와 오인·혼동될 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호에 의하여 거절결정을 하였는데, 특허심판원은 2004. 11. 12. 2003원3673호로 위 거절결정을 취소하였고, 결국 이 사건 등록서비스표는 2004. 11. 30. 등록 결정되어 2004. 12. 9. 등록되었다. 
 2) 선사용상표가 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 국내 거래계에서 알려진 정도
 ① 위 소외 1은 1989. 2. 15. ‘ (상호 생략)’이라는 상호로 의류사업을 시작하였는데(설립 당시의 대표자는 위 소외 2이었다가 1990. 8. 16. 위 소외 1의 명의로 대표자를 변경하였다), 1993. 6. 2. 위 ‘ (상호 생략)’을 원고 회사로 법인화하였다. 
 ② 동아일보, 조선일보 등 일간지에 1990년부터 1994년 사이에 80여회에 걸쳐 게재된 갤러리아·미도파·롯데백화점 등의 바겐세일이나 특별 상품행사전 등에 관한 광고 중 선사용상표에 관한 광고도 포함되어 있었고, 롯데백화점 노원점에서 2004. 2. 16. 발행한 광고 전단지 등에도 선사용상표에 관한 광고가 게재되었다. 
 ③ 원고 회사는 1994년부터 롯데·현대·미도파 백화점 등이 주관한 패션쇼, 특별전시회, 특별상품기획전, 우수메이커대특집전 등에 초대되어 선사용상표가 부착된 여성 의류(이하 이 항에서는 ‘선사용상품’이라 한다)를 전시, 판매하였다.
 ④ 원고 회사는 1992년부터 2002년까지 선사용상품에 관한 상품 카타로그를 제작하여 배포하였고, ‘Fashionbiz’ 2001년 11월호 등 각종 잡지에 선사용상품에 관한 광고를 게재하였으며, 2001년부터 을지로입구역 등에 선사용상표에 관한 대형광고판을 설치하는 등 선사용상표에 관한 광고선전비로 1996년에 약 1,500만 원, 1997년에 약 1,300만 원, 1998년에 약 3,200만 원, 1999년에 약 1억 1,300만 원, 2000년에 약 1억 4,900만 원, 2001년에 약 2억 5,900만 원, 2002년에 약 2억 8,600만 원, 2003년에 약 9,600만 원, 2004년에 1억 1,100만 원 등 1996년부터 2004년까지 9년간 합계 약 10억 7,400만 원을 지출하였다.
 ⑤ 원고 회사는 선사용상품을 제조, 판매하여 1996년에 약 57억 원, 1997년에 약 72억 원, 1998년에 약 65억 원, 1999년에 약 101억 원, 2000년에 약 130억 원, 2001년에 약 153억 원, 2002년에 약 152억 원, 2003년에 약 111억 원, 2004년에 약 120억 원 등 1996년부터 2004년까지 9년간 합계 약 961억 원의 매출을 이루었다. 
 ⑥ 원고 회사는 2004년 현재 롯데·신세계·현대·미도파·갤러리아 백화점의 서울과 지방의 여러 지점과 그 밖의 백화점 등 전국 각지(천안, 청주, 대전, 광주, 대구, 창원, 울산, 부산, 포항, 안양, 인천, 성남, 마산, 수원)의 47개 백화점에 선사용상품을 판매하는 매장을 개설하여 운영하고 있다. 
 ⑦ 원고 회사는 2004. 12. 29. 한국일보가 선정하는 ‘2004 한국 고객감동 마케팅 우수기업’에, 선사용상표는 2004. 11. 16. 롯데백화점 본점에서 판매되는 브랜드 중 ‘52개 Best Brand’의 하나로 선정되었다.
 (나) 위 인정사실에 의하면, 선사용상표는 1990년부터 일간지에 롯데백화점 등의 바겐세일 광고에 포함되어 알려지게 되었고, 원고 회사는 그 후에도 지속적으로 적지 않은 광고비용을 들여 선사용상표에 관한 광고를 한 점, 원고 회사는 꾸준히 백화점이 기획하는 특별상품기획전 등에 참가하여 선사용상품을 판매하여 상당한 액수의 매출액을 올렸고, 그 결과 롯데백화점 등 전국의 유명 백화점 47개의 매장에 입점하여 선사용상품을 판매하고 있는 점, 2004년도에 원고 회사는 ‘마케팅 우수기업’에, 선사용상표는 롯데백화점 본점에서 ‘52개 Best Brand’의 하나로 선정된 점(위 각 선정시점이 이 사건 등록상표의 등록결정이 된 바로 이후이나 그 전에 선사용상표에 대한 광고와 선사용상품의 꾸준한 판매가 있었기에 위와 같이 선정된 것으로 보인다), 선사용상표의 사용시점과 사용방법, 제품의 판매범위와 판매상황 등으로 볼 때, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시인 2004. 11. 30.경에는 선사용상표가 주지·저명에까지는 이르렀다고 볼 수 없다 하더라도 최소한 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보아야 할 것이다. 
 (다) 피고의 주장에 대한 판단
 1) 피고는 위 2. 나. (2)와 같이 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하기 위하여는, 선사용상표가 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하는데, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니고 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처를 인식할 수 있을 정도로 알려져 있으면 충분하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 
 2) 피고는 위 2. 나. (3)과 같이 주장하므로 살피건대, 상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 규정이 아니고 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 있는 것이므로, 선사용상표가 일반 수요자 사이에 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었던 것으로 인정되는 이상, 이 사건 등록서비스표가 국내와 외국에서 널리 알려져 있는지 여부는 위 규정의 상표에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 아무런 지장이 없으므로(피고가 제출한 모든 증거들에 의하더라도 이 사건 등록서비스표가 국내에서 그 지정서비스업에 관하여 어느 정도 알려져 있다고 인정하기에도 부족하다), 피고의 위 주장은 이유 없다. 
 (3) 표장 및 지정상품의 유사여부
 1) 표장의 유사여부
 이 사건 등록서비스표는 영문자 ‘BCBG MAX AZRIA’로 구성된 문자서비스표로서 영문자 ‘BCBG' 부분과 ‘MAX AZRIA’ 부분 사이가 떨어져 있을 뿐만 아니라, ‘BCBG’ 부분과 ‘MAX AZRIA’ 부분의 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 위 각 문자부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우므로, 다른 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록서비스표는 ‘BCBG’ 부분과 ‘MAX AZRIA’ 부분으로 분리관찰될 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 선사용상표의 외관은 유사하지 않으나, 이 사건 등록서비스표는 길기 때문에 앞부분인 ‘BCBG’ 부분만에 의하여 약칭될 가능성이 높고 그럴 경우에는 선사용상표와 그 호칭이 ‘비씨비지’ 또는 ‘베쎄베제’로서 동일하므로, 이 사건 등록서비스표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 충분히 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 선사용상표와 유사하다. 
 2) 지정서비스업(상품)의 유사여부
 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘의류판매대행업, 의류판매알선업’은 선사용상표의 사용상품인 ‘여성 의류’ 등의 상품을 취급하는 서비스업이고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘수출입업무대행업’은 ‘여성 의류’를 수출입하는 업무도 포함하고 있는 점 등을 고려할 때, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용상표의 사용상품 간에는 경제적인 견련의 정도가 밀접하므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것, 즉 선사용상표권자가 사용상품인 ‘여성 의류’를 제조하여 판매하거나 수출입을 한다고 오인될 소지가 있다고 보여지는 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다.
 나. 소결
 앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는, 국내의 일반거래에 있어서 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용상표와 표장이 유사하고, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용되는 경우 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동을 일으킬 만한 특별한 사정이 있으므로, 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 
 따라서 이 사건 등록서비스표에는 위와 같은 등록무효사유가 존재하므로 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하여 취소를 면할 수 없다. 
4. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 오충진 김종석