손해배상(지) (민사, 특허법원)
공포일: 2018.10.05 / 시행일:

【원고, 항소인】 주식회사 이플래너 (소송대리인 법무법인 비트 담당변호사 최성호 외 2인)
【피고, 피항소인】 피고 (소송대리인 법무법인 인강 담당변호사 곽상언 외 2인)
【제1심판결】 서울중앙지법 2017. 3. 31. 선고 2015가단5388540 판결
【변론종결】2018. 7. 20.
【주 문】
 1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다.
 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대한 2014. 10. 30.부터 2018. 10. 5.까지 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 2. 원고의 나머지 항소를 기각한다.
 3. 소송 총비용 중 95%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
 4. 제1항의 금전지급 부분은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】 피고는 원고에게 금 174,000,000원 및 이에 대하여 2014. 10. 30.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 이 법원에서 지연손해금 청구의 기산일을 위와 같이 구하는 것으로 감축하였다).
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 원고의 설립과 등록서비스표 보유
 원고는 2006. 11. 20. 의료서비스 법인의 설립 및 운영업, 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업, 의료재료 및 위생용품, 장비 등의 유통사업, 치과병의원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 목적으로 하여 설립된 법인으로서, 다음과 같은 등록서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라 한다)에 대한 서비스표권을 보유하고 있다.
 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: (서비스표 등록번호 생략)/ 2008. 6. 2./ 2011. 1. 4.
 2) 표장: 
 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 치과보조업, 치과업, 치아교정업, 의료기계기구임대업(치과 관련), 의료보건장비임대업(치과 관련), 의료정보제공업(치과 관련)
 4) 서비스표권자: 원고
 나. 라이선스 계약과 네트워크 병원
 1) 원고는 2009. 1.경 소외 1과 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내부·외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스(LICENSE) 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 3년 동안 성실히 유지될 경우 서비스표 사용자는 3년 이후에도 해당 계약 지역에서 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있다고 되어 있다. 위 라이선스 계약에 따라 소외 1은 2009. 1.경부터 “탑플란트치과 ○○점”이라는 표장으로 치과업을 영위하였고, 위 라이선스 계약 후 3년이 지난 2014년경까지도 위 표장을 사용하였다.
 2) 원고는 2009. 5. 6. 소외 2와 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내부·외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 종료되더라도 쌍방의 동의하에 서비스표의 사용은 중지되지 않고 계속 유지될 수 있다고 되어 있다. 위 라이선스 계약에 따라 소외 2는 2009. 5.경부터 “탑플란트치과 △△점”이라는 표장을 사용하여 치과업을 영위하였다.
 3) 원고는 탑플란트 □□점, ◇◇◇점, ○○점 등과 위와 같은 라이선스 계약을 체결하여 2010년경에는 이를 통하여 위 각 치과병원은 ‘탑플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 치과업계에서 타인의 치과와 식별되는 ‘탑플란트 네트워크’를 이루었다. 원고는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, 시장 내·외부 마케팅을 통해 ‘탑플란트 네트워크’를 홍보하며 경영을 지원하는 업무를 담당하여 그 설립 목적인 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였다.
 다. 피고의 이 사건 피고 표장 사용행위
 피고는 2010. 2.경부터 2015. 1. 6.경까지 서울 종로구 (주소 생략)에서 ‘탑플란트치과의원’이라는 상호로 치과병원을 운영하며 간판에 “” 표장(이하 ‘이 사건 피고 표장’이라 한다)을 표시하였다.
 라. 관련 심결
 1) 원고는 2014. 10. 29. 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 피고 표장은 그 요부인 ‘탑플란트’ 부분이 이 사건 등록서비스표의 요부인 ‘탑플란트’ 부분과 동일하여 이 사건 등록서비스표와 전체적으로 유사하고, 사용서비스업인 ‘치과업’이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업, 치아교정업’ 등과 동일하거나 유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다”라는 취지로 주장하면서, 권리범위확인심판(2014당2720)을 청구하였다. 특허심판원은 2015. 5. 1 “이 사건 피고 표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하고 사용서비스업도 지정서비스업과 동일·유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다”라는 이유로, 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.
 2) 피고는 2016. 2. 15. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록서비스표 중 도형 부분은 비중이 미미하고 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 것이 아니고, ‘탑플란트치과’ 부분은 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는 치과’와 같은 구체적인 의미로 직감할 가능성이 상당하여 그 지정서비스업의 품질, 용도 등을 표시하는 기술적 표장이므로 서비스표등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다”라는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록서비스표의 등록무효심판(2016당378)을 청구하였다. 특허심판원은 2016. 6. 7. “이 사건 등록서비스표 중 ‘’ 도형 부분의 식별력을 부인할 수 없고, 일반 수요자가 ‘탑플란트치과’ 부분을 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는 치과’와 같은 의미로 이해하여 지정서비스업인 ‘치과업’ 등의 내용이나 방법 등을 직감할 수 있을 것이라 보이지 않으므로 식별력이 인정된다”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~7호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지
 2. 당사자의 주장
 가. 원고의 주장
 피고는 2010. 2. 1.경부터 2015. 1. 6.까지 이 사건 등록서비스표와 유사한 이 사건 피고 표장을 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 치과업에 사용함으로써 이 사건 등록서비스표권을 침해하였다. 이에 따라 피고는 원고에게 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 별도로 명시하는 외에는 같다) 제67조 제3항, 제66조의2에 따라 손해배상의무가 있는바, 원고는 그중 명시적 일부청구로 2011. 10. 30.부터 2014. 10. 29.까지의 이 사건 등록서비스표권 침해에 따른 통상사용료 상당 손해배상액 1억 7,400만 원[가입비 3,000만 원 + (월 회비 400만 원 × 12개월) × 3년] 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
 나. 피고의 주장
 1) 다음과 같은 이유로 원고의 손해배상청구는 권리남용에 해당한다.
 가) 원고는 의료법상 의료법인이나 민법상 비영리법인이 아니라 치과병원을 직접 개설할 수 없는 영리법인으로서 장차 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과보조업, 치과업, 치아교정업’을 영위할 자격을 취득할 여지조차 없으므로, 이 사건 등록서비스표에 관하여 객관적인 사용의사가 없고, 그 등록은 등록주의 남용에 해당한다. 따라서 원고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호의 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우 및 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당하여 무효이다.
 나) 이 사건 등록서비스표는 ‘최고’를 의미하는 ‘TOP’과 ‘임플란트를 전문으로 하는 치과의원’이라는 의미의 ‘플란트치과’가 결합된 표장으로 그 지정서비스업인 치과업과 관련하여 품질, 용도 등을 표시하는 기술적 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 무효이다.
 2) 피고는 이 사건 등록서비스표가 등록된 사실을 알지 못하였고, 원고가 피고를 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하여 그 심결일인 2015. 5. 1.경에서야 침해사실을 알게 되었다. 그러나 피고는 2014. 12.경 이미 간판을 교체하여 더 이상 이 사건 피고 표장을 사용하지 않았으므로 이 사건 등록서비스표권 침해의 고의·과실이 없다.
 3) 피고는 이 사건 피고 표장을 사용함으로써 어떠한 경제적 이득을 얻은 바 없고, 원고 또한 피고의 행위로 인하여 영업상 손해를 입은 바 없어 피고의 이 사건 등록서비스표 침해행위로 인하여 원고에게 아무런 손해가 발생하지 않았다.
 4) 원고는 탑플란트치과 △△점으로부터 이 사건 등록서비스표 사용 대가로서 매월 400만 원을 지급받았음을 근거로 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 통상사용료를 1년에 최소 4,800만 원으로 산정하여 손해배상을 구하고 있다. 그러나 위 400만 원은 서비스표 사용대가 외의 마케팅, 재무관리 등 경영지원 서비스의 대가 역시 포함하는 금액으로 그 전부를 손해배상액 산정의 기초로 할 수는 없다. 따라서 원고의 손해액 관련 주장은 이유 없다.
 3. 손해배상책임의 발생 여부에 관한 판단
 가. 손해배상책임의 발생
 1) 상표권 침해로 인한 손해배상 등의 책임이 성립하기 위해서는, 피고가 이 사건 등록서비스표의 표장과 동일·유사한 표장을 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 관하여 사용하여야 한다.
 2) 앞서 인정한 것과 같이 피고는 2010. 2.경부터 2015. 1. 6.경까지 서울 종로구 (주소 생략)에서 ‘탑플란트치과의원’이라는 상호로 치과병원을 운영하며 간판에 이 사건 피고 표장을 표시하였다. 또한 이 사건 등록서비스표가 이 사건 피고 표장과 유사하고, 원고의 지정서비스업이 피고의 사용서비스업과 동일 내지 유사하다는 점에 대하여는 양 당사자 간에 다툼이 없다.
 3) 따라서 피고가 자신이 운영하는 ‘탑플란트치과의원’의 간판에 이 사건 피고 표장을 표시한 행위는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록서비스표권에 대한 침해행위에 해당한다.
 4) 그렇다면 피고는 원고가 구하는 침해기간인 2011. 10. 30.부터 2014. 10. 29.까지 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 이 사건 피고 표장을 피고가 운영하는 치과의 간판 등에 표시함으로써 이 사건 등록서비스표권을 침해하였고, 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다. 피고는 특별한 사정이 없는 한 구 상표법 제66조의2에 따라 위 서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
 나. 피고의 권리남용 항변에 대하여 1) 무효사유가 있는 상표나 서비스표에 기초한 권리행사 가부
 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있고(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조), 이는 서비스표에 대해서도 마찬가지이다.
 2) 사용의사 부존재 및 등록주의 남용으로 이 사건 등록서비스표가 무효인지 여부
 가) 구 상표법 제23조 제1항 제4호 해당 여부
 (1) 관련 법리
 (가) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 ‘사용하는 자'는 물론이고 ‘사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문).
 그런데 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정됨에 따라 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다.
 이렇게 볼 때, 현재 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 ‘사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 이는 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다.
 한편 구 상표법 제1조는 “이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.”라고 규정하여 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상 신용을 보호하는 것임을 전제로 한다. 그렇지만 동시에 구 상표법 제41조 제1항은 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하여 이른바 등록주의를 취하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 위 법 개정은 등록주의를 채용한 우리 법제에서 상표나 서비스표를 사용하려는 의사 없이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권 남용을 방지하기 위한 취지에서 이루어진 것으로 보인다.
 (나) 그런데 상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.
 (다) 한편 현대사회에서는 금융지주회사, 약국체인업 등 네트워크 내의 각 사업주체가 하나의 공통된 표장을 사용하여 영업하는 다양한 형태의 영업방식이 대두되고 있다. 그런데 법 제2조 제1항 제3호의 단체표장의 경우 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장으로 한정하고 있다. 따라서 단체표장의 규정만으로는 위와 같은 다양한 영업방식을 모두 규율할 수 없고, 이를 모두 법 테두리 밖에 방치하는 것은 사회경제적으로 손실일 뿐 아니라 법 관념에도 부합하지 아니한다.
 (라) 이러한 상표법 개정의 취지 및 사용의사 유무의 판단 기준, 사회현실적 고려의 필요성에다가 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업 제공의 금지와 서비스표 사용의 금지가 항상 동일시되어야 한다고 볼 근거가 없는 점을 덧붙여 참작하면, 구 상표법 제2조 제1항 제2호의 ‘자기의 서비스업’에 해당하는지 여부를 해석함에 있어서는, 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다.
 (2) 판단
 의료법은 의료인이나 의료법인, 민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인 등 일정한 자격을 가진 자가 아니면 의료기관을 개설할 수 없도록 규정하고 있다(제33조 제2항). 위 의료법 규정에 따르면 원고는 의료기관을 개설할 수 없는 자이기는 하나, 그렇다고 그 설립 목적인 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업, 치과병의원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 영위하는 것 자체가 불법이라고 볼 수는 없다.
 앞서 본 바와 같이 원고는 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업, 치과병의원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 목적으로 설립된 법인으로, 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 라이선스계약을 체결하고 이에 따라 위 각 치과병원에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정하고 각종 경영지원서비스를 제공하였다. 이를 통하여 위 각 치과병원은 ‘탑플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 치과업계에서 타인의 치과와 식별되는 ‘탑플란트 네트워크’를 이루었다. 원고는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, 시장 내·외부 마케팅을 통해 ‘탑플란트 네트워크’를 홍보하고 경영하는 일을 담당하여 그 설립 목적인 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였다.
 위 관련 법리와 위 사실관계에 나타난 원고의 설립 목적 및 경위, 이 사건 등록서비스표 출원부터 사업 착수 및 진행에 이르기까지의 제반 현황에 비추어 보면, 비록 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 그 설립 목적이 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 위 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 위 각 치과에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 원고에게 사회적·경제적으로 이 사건 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정된다고 봄이 타당하다. 따라서 원고에게 이 사건 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.
 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 나) 구 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부
 (1) 관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는바, 위 규정이 상표 자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 대하여는 구 상표법 제7조 제1항 각호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한한다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 참조).
 (2) 판단
 앞서 본 바와 같이 비록 원고가 직접 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있기는 하지만, 상표법제가 이를 서비스표 부등록사유로 규정하지 않고 있는 점, 이 사건 등록서비스표의 구성 자체 또는 그 의미나 내용이 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아님은 명백한 점, 원고의 설립 목적이 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 위 치과업과 밀접한 관계에 있는 점, 원고가 실제로 위 각 치과에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병의원의 운영지원사업을 영위한 점을 고려하면, 이 사건 등록서비스표의 등록이 정의 관념에 반한다거나 상표질서제도의 목적에 반한다고 볼 수 없어 등록주의 남용에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.
 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 3) 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 무효인지 여부
 가) 관련 법리
 상표법은 ‘그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’의 경우 상표등록을 받을 수 없다(구 상표법 제6조 제1항 제3호)고 정하고 있고, 상표등록이 위 규정에 위반되는 경우 이해관계인 또는 심사관은 상표등록에 대한 무효심판을 청구할 수 있다(구 상표법 제71조 제1항 제1호)고 정하고 있다.
구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 근거가 있으므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다. 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).
 나) 판단
 이 사건 등록서비스표 “”의 ‘탑플란트’ 부분은 ‘최고’ 등의 뜻을 지닌 ‘탑(TOP)’과 ‘식물, 공장, 설비, 심다’ 등의 뜻을 가진 ‘플란트(PLANT)’를 결합한 것으로 지정서비스업인 ‘치과업’의 품질 등을 어느 정도 암시하기는 한다. 그렇지만 거래사회에서 인공치아이식을 일컫는 용어로는 일반적으로 ‘임플란트(implant)’가 사용될 뿐이고, ‘플란트(plant)’는 그와 같은 의미의 용어로는 사용되고 있지 않은 점, ‘플란트’가 ‘식물, 공장, 설비’ 등 다양한 의미로 해석되어 ‘탑플란트’가 ‘최고의 공장’, ‘최고의 식물’ 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점 등을 고려하면 일반 수요자나 거래자들이 이를 접할 때 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는’ 등의 구체적인 의미로 직감할 가능성은 희박하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업인 치과업과 관련하여 볼 때 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.
 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 다. 피고의 무과실 항변에 대하여
 1) 관련 법리
 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제116조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그런데도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조). 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
 2) 판단
 관련 법리에서 본 바와 같이 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있으므로 업으로 서비스표를 사용하는 피고에게 과실이 없다고 하기 어렵다. 반면, 피고가 제출한 증거들만으로는 피고가 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 라. 피고의 손해불발생 항변에 대하여
 1) 관련 법리
구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조).
 2) 판단
 살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하면 피고가 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 등록서비스표를 사용하여 경제적 이득을 취한 바 없고 원고에게 손해 또한 발생하지 않았음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 ① 원고는 직접 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘치과업’에 대하여 사용하지는 못했지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 침해로 인한 손해배상을 구하는 기간인 2011. 10. 27.부터 2014. 10. 26.경까지 소외 1 등에게 통상사용권을 부여하였고, 소외 1 등은 위 기간 동안 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘치과업’에 사용하였다. 따라서 원고가 의료법상 치과업을 직접 영위할 수 없는 자이기는 하나, 앞서 본 바와 같이 위 치과업이 원고의 법인 목적 및 업무와 밀접한 관계에 있고 원고에게 이 사건 등록서비스표를 사용할 사회적·경제적 필요성이 합리적으로 인정되며 원고가 실제로 통상사용권자를 통하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 이상 서비스표를 등록만 해 두고 실제로 사용하지 않은 경우와 동일시할 수 없다.
 ② 상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 상표사용자의 상표사용을 통제하거나 상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그러한 상표권자에게 상표사용에 따른 신용과 고객흡인력 등이 귀속된다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 등 참조). 위 법리는 서비스표에도 마찬가지로 적용되므로, 소외 1, 소외 2 등이 이 사건 등록서비스표를 원고의 사용허락에 따라 ‘탑플란트치과 ○○점’, ‘탑플란트치과 △△점’과 같이 사용함으로써 이 사건 등록서비스표에 대한 신용과 고객흡인력은 원고에게 귀속되었다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 서비스표권자인 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 있다.
 ③ 또한 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우에도 상표권자에게 제3자의 상표침해에 따른 손해가 발생하지 않는다고 본다면 상표권자 및 통상사용권자 그 어느 누구도 침해행위에 따른 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결론에 이르는 점, 구 상표법 제2조 제1항 제7호는 ‘상표의 사용’을 오로지 행위 태양만을 기준으로 정의하였을 뿐 상표의 사용 주체를 상표권자로 국한하지 않은 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호는 불사용에 따른 상표등록 취소사유를 규정하면서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우를 제외하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제8호는 통상사용권자가 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기도록 상표를 사용한 경우도 상표등록 취소사유로 규정한 점 등을 고려할 때, 서비스표권자가 직접 서비스표를 사용하고 있지 않다고 하더라도 서비스표의 사용계약을 통하여 그 사용권자가 등록서비스표를 사용하고 있다면 서비스표권자가 그 서비스표를 사용하였다고 볼 수 있고, 따라서 제3자가 등록서비스표권을 침해하였다면 위 서비스표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다.
 4. 손해배상의 범위에 관한 판단
 가. 구 상표법 제67조 손해액의 추정 등 조항
 상표권자가 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다(구 상표법 제67조 제3항). 그리고 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 직권으로 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(같은 조 제5항).
 나. 판단
 1) 구 상표법 제67조 제3항 적용 여부
 위 인정 사실 및 갑 제5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 사정을 알 수 있다. 즉, 원고와 소외 1 간의 ‘탑플란트치과 ○○점’, 원고와 소외 2 간의 ‘탑플란트치과 △△점’에 대한 각 라이선스 계약에 따르면 원고는 소외 2, 소외 1에게 이 사건 등록서비스표에 대한 사용권을 부여하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 내부마케팅, 외부마케팅 등 서비스를 제공하고, 소외 2, 소외 1은 원고에게 가입비 및 3년간 회비를 지불하기로 약정하였으므로, 원고가 주장하는 월 400만 원의 상표사용료에는 위 서비스 제공에 따른 대가 역시 포함된 것으로 보인다. 이에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료만으로는 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액을 정확히 산출하기는 어렵다고 봄이 타당하다.
 2) 구 상표법 제67조 제5항에 따른 손해배상액 산정
 앞서 본 바와 같이 이 사건은 서비스표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 직권으로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하기로 한다.
 가) 갑 제16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고의 ‘탑플란트치과 △△점’에 대한 매출액(부가가치세 제외)은 2009. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 21,255,755원, 2010. 1. 1.부터 2010. 12. 31.까지 38,937,431원, 2011. 1. 1.부터 2011. 12. 31.까지 35,784,209원, 2012. 1. 1.부터 2012. 12. 31.까지 9,413,905원인 사실이 인정된다.
 나) 위 인정 사실 및 앞서 든 각 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려할 때, 원고가 피고의 상표권침해행위로 2011. 10. 30.부터 2014. 10. 29.까지 입은 손해의 액수는 1,000만 원으로 정함이 타당하다.
 ① 원고의 탑플란트치과 △△점에 대한 매출액은 2009년부터 2011년까지 연평균 3,000만 원가량이었으나, 2012년에는 900만 원으로 급감하였다. 이를 원고와 탑플란트치과 △△점 사이의 라이선스 계약 내용에 비추어볼 때, 2009년부터 2011년까지의 매출액에는 라이선스 비용이 포함되었던 것이고 2012년부터는 라이선스 계약이 종료하여 매출액이 하락한 것으로 보인다.
 ② 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 위 라이선스 비용에는 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 내부마케팅, 외부마케팅 등 서비스에 관련된 비용이 포함되어 있어 그 전부를 서비스표 사용대가라고 볼 수는 없는 점에 비추어 볼 때, 서비스표 사용대가가 위 금액에서 차지하는 비중은 약소한 것으로 봄이 타당하다.
 ③ 또한 탑플란트 △△점, ○○점은 원고와 3년간 라이선스 비용을 지불하기로 하고 라이선스 계약이 종료한 후에도 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있거나 쌍방의 동의하에 그 사용이 중지되지 않도록 약정하였고 이에 따라 위 계약 종료 후에도 위 계약에서 정한 바에 따라 무상으로 이 사건 등록서비스표를 사용하였다. 그렇다면 이 사건 등록서비스표의 연간 통상사용액은 탑플란트 ○○점, △△점이 라이선스 계약 기간인 3년간 지불한 액수보다 훨씬 낮게 책정되어야 한다.
 다. 소결론
 따라서 피고는 원고에게 손해배상금 1,000만 원 및 위 돈에 대하여 원고가 이 사건 청구의 대상으로 삼은 이 사건 등록서비스표권 침해기간 이후로서 원고가 구하는 2014. 10. 30.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2018. 10. 5.까지 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 5. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결 중 위에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소하고 피고에 대하여 위 금액의 지급을 명하며, 원고의 나머지 항소는 기각하기로 한다.

판사 윤성식(재판장) 권순민 정택수

치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등을 목적으로 설립된 법인으로 의료법상 의료기관을 개설할 수 없는 甲 주식회사가 지정서비스업을 치과업 등으로 하는 서비스표 “”를 출원·등록한 후 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 등록서비스표의 사용을 허락하고 재무관리 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였는데, 甲 회사가 “” 표장을 사용하여 치과병원을 운영한 乙을 상대로 등록서비스표권 침해를 이유로 손해배상을 구한 사안에서, 甲 회사에 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않고, 서비스표권자가 직접 서비스표를 사용하지 않더라도 사용계약을 통하여 사용권자가 등록서비스표를 사용하고 있다면 제3자의 등록서비스표권 침해로 서비스표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다고 한 사례

치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등을 목적으로 설립된 법인으로 의료법상 의료기관을 개설할 수 없는 甲 주식회사가 지정서비스업을 치과업 등으로 하는 서비스표 “”를 출원·등록한 후 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 등록서비스표의 사용을 허락하고 재무관리 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였는데, 甲 회사가 “” 표장을 사용하여 치과병원을 운영한 乙을 상대로 등록서비스표권 침해를 이유로 손해배상을 구한 사안이다.
 상표법 개정의 취지 및 사용의사 유무의 판단 기준, 사회현실적 고려의 필요성에다가 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업 제공의 금지와 서비스표 사용의 금지가 항상 동일시되어야 한다고 볼 근거가 없는 점을 덧붙여 참작하면, 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당한데, 甲 회사의 설립 목적 및 경위, 등록서비스표 출원부터 사업 착수 및 진행에 이르기까지의 제반 현황에 비추어 보면, 비록 甲 회사가 의료기관을 개설할 수 없는 자로서 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 설립 목적이 치과병의원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 각 치과에 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병의원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 甲 회사에 사회적·경제적으로 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되고, 따라서 甲 회사에 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로, 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않으며, 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우에도 상표권자에게 제3자의 상표침해에 따른 손해가 발생하지 않는다고 본다면 상표권자 및 통상사용권자 그 어느 누구도 침해행위에 따른 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결론에 이르는 점, 구 상표법 제2조 제1항 제7호는 ‘상표의 사용’을 오로지 행위 태양만을 기준으로 정의하였을 뿐 상표의 사용 주체를 상표권자로 국한하지 않은 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호는 불사용에 따른 상표등록 취소사유를 규정하면서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우를 제외하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제8호는 통상사용권자가 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기도록 상표를 사용한 경우도 상표등록 취소사유로 규정한 점 등을 고려할 때, 서비스표권자가 직접 서비스표를 사용하고 있지 않다고 하더라도 서비스표의 사용계약을 통하여 사용권자가 등록서비스표를 사용하고 있다면 서비스표권자가 서비스표를 사용하였다고 볼 수 있고, 따라서 제3자가 등록서비스표권을 침해하였다면 서비스표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다고 한 사례이다.