취소결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2004.01.08 / 시행일:

【원 고】 허니웰 인터내셔널 인코포레이티드(소송대리인 특허법인 씨엔에스 담당변리사 손원외 5인)
【피 고】 특허청장
【피고보조참가인】 한국화섬협회(소송대리인 변호사 민경식외 2인)
【변론종결】2003. 11. 20.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2002. 12. 26. 2001취69호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 갑1 내지 4호증 및 갑7호증의 각 기재에 변론의 전체 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다.
 가. 이 사건 특허발명
 ① 명칭; 치수안정성 폴리에스테르사의 제조방법, ② 출원인; 원고, ③ 출원일/출원번호; 1990. 9. 3./1990-701964호, ④ 우선권주장일 : 1989. 1. 3.(미국), ⑤ 등록일/등록번호; 1998. 3. 10./특허 제140230호, 
⑥ 특허청구범위
 청구항 1. 다음 단계들을 포함하여 구성되는, 2.5dpf (denier per filament) 이상의 필라멘트들을 갖는 치수안정성 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트 멀티필라멘트사의 제조방법;
 (a) 다수의 압출공(방사공, extrusion orifices)을 갖는 방사 노즐을 통하여 폴리에틸렌 테레프탈레이트 중합체 용융물을 압출시켜 필라멘트사(멀티필라멘트사)를 형성하고; (b) 상기 압출된 멀티 필라멘트사를 먼저 지연지역(delay zone)을 통하여 진행시킨 다음 냉각 지역(quenching zone)을 통과시켜 필라멘트들을 조절된 방식으로 고화시키고; (c) 상기 고화된 멀티필라멘트사를 소정의 방사속도(V)에서 냉각지역으로부터 회수하고; 단, 상기 단계 (a)-(c)는 0.020 이상의 미연신 복굴절율()(여기서: IV는 미연신사의 고유 점도로서 0.80 이상이고는 9.0 X이상임)을 갖는 부분-배향된 멀티필라멘트사를 형성하는 조건하에서 수행되고, (d) 상기 부분-배향된 멀티필라멘트사를 고온 연신시킨다.
 청구항 2. 제1항에 있어서,가 15 X이상인 것을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 3. (삭제)
 청구항 4. 제1항에 있어서,가 13 X이상인 것을 특징으로 하는 방법.
 청구항 5. 제1항에 있어서, IV가 0.80-0.95 이고가 7.0 X이상인 것을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 6. 제5항에 있어서,가 11.5 X이상인 것을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 7. 제1항에 있어서, IV가 0.85이상인 것을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 압출공(방사공)의 직경이 0.068 cm(0.027인치) 이상인 것을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 9. 제1항에 있어서, 부가적으로 상기 폴리에틸렌 테레프탈레이트중합체를 중합하는 단계를 포함하여, 연속적인 중합 및 직접 용융방사 공정을 가짐을 특징으로 하는 제조방법.
 청구항 10. 제1항 또는 제9항에 있어서, 상기 폴리에틸렌 테레프탈레이트 중합체는 분자량 증량제 없이 중합됨을 특징으로 하는 제조방법.
 나. 특허청의 취소결정 및 특허심판원의 심결
 (1) 취소결정
 특허청은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 청구항 제1, 2항, 청구항 제4 내지 10항에 기재된 발명(이하 ‘제1항 발명’ 내지 ‘제10항 발명’이라 한다)이 그 출원 전에 공지된 유럽특허공개공보 제169415호에 기재된 발명(이하 ‘인용발명’이라 한다)에 의하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 이전의 법을 말한다) 제6조 제2항의 규정에 위배되는 것이므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 2001. 5. 21. 그 등록을 취소하는 이의결정을 하였다.
 (2) 원고의 취소결정불복심판청구(특허심판원 2001취69호)
 (가) 청구이유
 이 사건 특허발명은 인용발명과 목적 및 구성이 상이하고 효과가 현저한 것이어서 진보성을 구비하고 있는 것이므로 이의결정이 취소되어야 한다. 
 (나) 심판 결과
 특허심판원은 2002. 12. 26. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
 (나) 이 사건 심결 이유의 요지
 이 사건 특허발명은 압출, 고화, 인취 및 연신의 단계를 거치되 회수단계에서 얻어지는 미연신사는 복굴절율값이 0.02 이상이 되도록 함을 특징으로 하는 것이고(=)에서는, V, 및 IV 에 의하여 정하여지는바,은 지연지역에서의 가열의 정도 및 냉각지역에서의 냉각의 정도에 의하여 결정되는 변수로서 압출된 중합체 온도 및 가열 슬리이브의 길이와 온도 등의 공정조건 요소에 의하여 결정되는 것이라는 점은 이를 파악할 수 있으나,과 이들 요소들 사이의 상관 관계식이 전혀 제시되어 있지 아니하여, 이들 요소들의 값을 선택하여 정한다 하더라도값이 어떻게 결정될지를 전혀 알 수 없어,값의 조건을 충족시키는관련 공정조건들을 찾아내는 데에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 용인될 수 있는 정도 이상의 시행착오가 요구될 수밖에 없는 것이다.
 따라서 이 사건 특허발명은 그 명세서가 발명에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재된 것이라 할 수 없어구 특허법 제8조 제3항에 위배되는 것이므로 그 특허가 취소되어야 한다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
 (1) 이 사건 특허발명의 명세서에에 대한 계산식이 없다고 하더라도 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면에 영향을 주는 인자들(냉각도, 중합체 온도, 가열 슬리이브 길이 및 온도 등)을 조정한 다음 필요한 D, Q, V 및 IV 값을 다시 계산하여 산출할 수 있는 것이고, 이는 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 과도한 시행착오를 요구하는 것이 아니므로, 이 사건 특허발명의 명세서는 용이하게 실시할 수 있도록 기재된 것이다.
 (2)구 특허법 제8조 제3항의 규정에 근거하여 이 사건 특허발명의 특허를 취소한다는 원심결의 이유는 이 사건 특허발명에 대한 심사관의 2001. 5. 21.자 이의결정 이유와 전혀 다른 것임에도 불구하고, 특허심판원은 이와 같은 새로운 특허 취소사유에 대하여 원고에게 이를 통지한 바도 없고 의견제출의 기회를 준 바도 없으므로 이 사건 심결은 그 절차에 있어서 부적법한 것이다.
 나. 판단
 (1) 이 사건 특허발명의 요지
 갑7호증(이 사건 특허발명의 명세서)의 기재와 변론의 전취지를 종합하면, 이 사건 특허발명은 선행기술의 방법보다 더 낮은 방사속도 및 더 낮은 고유 점도에서 높은 복굴절율을 갖는 2.5dpf(denier per filament) 또는 그 이상의 폴리에스테르 멀티-필라멘트 연신사(multi-filament drawn yarn)의 제조방법을 제공하는 것을 발명의 목적 및 효과로 하는 것으로서(갑7호증 제2면 제9행 내지 제11행), 그 기술적 구성은 제1항 발명 청구항에 기재된 바와 같이 (a) 방사 노즐을 통하여 폴리에틸렌 테레프탈레이트 중합체 용융물을 압출시켜 멀티필라멘트사를 형성하고(용융압출 공정); (b) 압출된 멀티필라멘트사를 지연지역(delay zone) 및 냉각 지역(quenching zone)을 통과시켜 고화시키고(고화 공정); (c) 고화된 멀티필라멘트사를 소정의 방사속도(V)에서 냉각지역으로부터 회수하고(인취 공정); (d) 부분-배향된 멀티필라멘트사를 고온에서 연신함으로써(고온 연신 공정), 2.5dpf 이상의 필라멘트들을 갖는 치수안정성 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트 멀티필라멘트사를 제조하는 구성인바, 여기에서 (a) 내지 (c) 공정은 0.020 이상의 미연신 복굴절율()을 갖는 부분-배향된 멀티필라멘트사를 형성하는 조건 하에서 수행되고,이며, IV는 미연신사의 고유 점도로서 0.80 이상이고,는 9.0 X이상인 사실이 각각 인정된다.
 (2) 이 사건 특허발명의 명세서의 기재가 불명확한 것인지 여부
 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 핵심적인 기술 구성에 관하여, 이 사건 특허발명은 (a) 용융압출 공정, (b) 고화 공정, (c) 인취 공정, (d) 고온 연신 공정으로 이루어져 있으며{ 여기에서 (a) 내지 (c) 공정은 0.020 이상의 미연신 복굴절율()을 갖는 부분-배향된 멀티필라멘트사를 형성하는 조건 하에서 수행되고,이며, IV는 미연신사의 고유점도로서 0.80 이상이며,는 9.0 X이상이다}, 그리고 위 식 중 V는 방사속도(km/min)이고,는 Rf =·의 식에 의해 정해지는 변수이며,는=의 식으로 정해지는 변수인 한편, D는 방사노즐의 모세관 직경(인치)이고, Q는 모세관을 통과하는 중합체의 유동속도(㎤/min/capillary)라는 취지로 기재되어 있다.
 따라서,에서는, V, 및 IV에 의하여 정해지는 값으로서, 이 가운데 방사속도 V 및 미연신사의 고유 점도 IV는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 임의로 선택하여 정해지는 값이라 할 수 있으며,는과에 의하여 결정되는 변수로서 9.0×이상의 값을 갖는 것으로 기재되어 있으므로,가 9.0×이상인 범위 내에서과값이 결정되어야 할 것인바,에 관한 명세서 기재를 보면는 최소한 10.5×값을 갖는다고 기재되어 있으므로 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면가 이러한 값을 갖도록 하는 범위 내에서=의 관계식에 따라 방사 노즐의 모세관 직경 D와 모세관을 통과하는 중합체의 유동속도 Q의 값을 용이하게 선택할 수 있다 할 것이다.
 그러나에 관하여는 이 사건 특허발명의 명세서에 ‘은 열적으로 유도된 중합체 이완 후 배향 보존에 관한 것이다. 이 파라미터는 냉각의 심도(severity)가 증가할수록 증가하고 압출된 중합체 온도 및 가열 슬리이브 길이와 온도가 증가할수록 감소한다. 당 분야 숙련자는 우수한 방사성을 유지시키면서를 극대화시키기 위하여 이 파라미터를 조절할 수 있다’(갑7호증 제6면 제6행 내지 제11행)라고만 기재되어 있을 뿐, 실시례에서 조차 중합체의 고유 점도, 지연지역(가열 슬리이브)의 정확한 온도, 냉각지역의 구체적인 구성(냉각공기의 온도, 속도, 흐름 패턴 및 냉각지역의 길이 등) 및 운전조건 등이 전혀 기재되어 있지 아니하고과 이들 요소들 사이의 구체적인 상관 관계식도 개시되어 있지 않아, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로서는 이 사건 특허발명의 명세서 만으로는이 지연지역에서의 가열의 정도 및 냉각지역에서의 냉각의 정도에 의하여 결정되는 변수로서 압출된 중합체 온도 및 가열 슬리이브 길이와 온도 등의 공정조건 요소에 의하여 결정된다는 것만을 파악할 수 있을 뿐, 이들 요소들의 값을 선택하여 정한다 하더라도값이 구체적으로 어떻게 결정될지를 전혀 알 수 없고, 따라서값의 조건을 충족하는관련 공정조건들을 찾아내는 데에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 용인할 수 있는 정도 이상의 과도한 시행착오가 요구될 수밖에 없다고 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 명세서는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있을 정도로 기재된 것이라 할 수 없다(더구나이외에도 V, IV, D, Q 모두및가 특정 값을 갖도록 선택되어야 하는 변수라는 것을 고려한다면 이 사건 특허발명을 실시하는데 더욱더 많은 시행착오가 필요할 것이다).
 따라서 이 사건 특허발명은구 특허법 제8조 제3항에 위배되어 특허를 받을 수 없는 것이다.
 (3) 기타 원고의 주장에 관한 판단
 을1, 3호증의 기재에 의하면 이 사건 특허발명에 대한 취소결정의 기초가 된 이의신청 절차가 진행되던 중에 이의신청인(피고 보조참가인)은 1999. 7. 20.자 이의변박서(을1호증)에서, 이 사건 특허발명은 이 사건 심결의 이유와 유사한 이유로 인하여 명세서의 기재가 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하다는 주장을 하였고, 원고는 1999. 8. 27.자 이의답변서(을3호증)에서 이에 대응하여 이 사건 특허발명의 명세서는 그 기술분야 종사자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재된 것이라고 답변한 사실을 인정할 수 있는바, 이와 같이 이 사건 취소결정의 기초가 된 이의신청 절차에서 이의신청인이 이 사건 심결에서 밝힌 특허 취소 사유와 동일한 사유를 특허등록 취소 사유로 주장한 바가 있고 이에 대하여 권리자가 적법하게 반박할 기회를 가졌다면, 비록 특허청의 취소결정의 사유와 이에 대한 불복심판 절차에서 인정된 특허 취소사유가 서로 다르다고 하더라도 원고로서는 이 사건 심결에서 취소사유로 들고 있는 사유에 대하여도 적법한 의견제출의 기회를 가진 것이라 할 것이다. 따라서, 이 사건 심결이 절차에 있어서 위법한 것이라는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다.
 다. 소결론
 따라서, 이 사건 특허발명은 그 명세서가 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것이라 할 수 없어구 특허법 제8조 제3항의 규정에 의거 거절되었어야 할 것임에도 불구하고 잘못 등록된 것이므로,특허법 제74조 제3항에 의하여 그 등록이 취소되어야 하는 것인바, 이와 결론을 같이하여 이 사건 취소결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.
3. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김치중(재판장) 최정열 김기영