등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.02.17 / 시행일:

【원 고】 로레알 (소송대리인 변호사 이회기)
【피 고】 
【변론종결】2012. 2. 3.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2011. 10. 6. 2011당322호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 가. 이 사건 등록서비스표
 1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호: 1997. 9. 22./1999. 2. 18./2010. 4. 5./서비스표등록 (등록번호 생략)
 2) 표장: 
 3) 지정서비스업: 이용업, 미용업, 미용기술지도업, 미용상담업, 화장연구업, 화장상담업, 화장품판매대행업
 4) 등록권리자: 피고
 나. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고는 2011. 2. 15. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 이 사건 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 2011. 10. 6. 2011당322호로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 대하여 심판청구일전 3년 이내에 사용되었다는 사실이 인정되어 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1, 2호증
 2. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
 가. 사실관계
 을 제1~6호증, 갑 제16호증(각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 모아 보면, 다음의 각 사실이 인정된다.
 1) 피고의 사업경위
 피고는 1996. 11. 4. ‘○○○○○’라는 상호로 사업자등록을 하고 현재까지 주로 손톱미용과 관련된 외국의 화장품을 수입하여 판매하고 있으며, 2003. 1. 8. ‘화장품 수출입 및 판매업, 화장품소매업, 화장품 서비스업 등’을 목적으로 하는 ‘주식회사 암코에스’를 설립하여 자신이 대표이사로 취임하였다. 위 회사는 피고의 개인사업체와 마찬가지로 외국화장품을 수입하여 판매하고 있으며, 전국 각지에서 손톱미용과 관련된 서비스를 제공하는 네일샵을 운영하고 있다. 
 2) 2010년 11월 발행된 ‘네일피아(NAILPIA)’ 잡지의 수록 내용
 위 ‘네일피아’ 잡지의 뒤표지 광고에는 [별지 1] 제1항의 영상에서 볼 수 있듯이 ‘’라는 표장이 중앙에 큰 글자로 인쇄되어 있고, 그 오른쪽 아래에 ’'처럼 ‘essie'라는 표장이 표시된 상품들이 배치되어 있으며, 맨 아래쪽에는 작은 글씨로 ’‘가 인쇄되어 있다. 
 또한, 위 잡지의 17면에는 [별지 1] 제2항과 같이 ‘essie'라는 상표가 표시된 제품들이 전면에 배치되어 있고 그 아래에 작은 글씨로 ’수입·판매원 ○○ ○○○(영문자 표시)'라는 문자가 인쇄되어 있다. 
 3) 박람회(SINAIL 2010)에서의 전시내용
 피고는 2010. 11. 13.부터 같은 달 14.까지 서울무역전시장에서 개최된 제12회 서울 국제 네일 박람회(The 12th Seoul International Nail Fair 2010)에 참가하였는데, 그 당시 위 박람회에 참가한 피고의 전시부스의 모습은 [별지 2] 영상과 같다.
 위 영상에서와 같이 ‘○○○○○’의 전시부스 상단에는 ’’, ‘’와 같이 ‘essie' 표장이 표시되어 있다.
 4) 2010년 9월 발행된 ‘에스테티카(ESTETICA)’ 잡지의 수록 내용 및 ‘서울역 C.Nail 살롱’ 내부 
 위 ‘에스테티카’ 잡지의 184면에는 ‘프리미엄 네일 전문 유통브랜드, 암코에스’라는 소제목 아래 “1996년에 설립된 ‘○○○○○(현 암코에스)는 미국의 대규모 네일 유통업체인 ’ROKMAN USA'의 한국지사로 출발하여 Essie, China Glaze, IBD, Nail Tek, GiGi, Tweezeman 등 해외 유명 네일＆뷰티 브랜드와 독점계약을 맺고, 국내에 다양한 브랜드의 제품들을 공급해왔다. 현재 국내 4천여 개의 네일샵 및 뷰티샵에 네일 전문 재료를 공급하고 있으며 네일 살롱 브랜드 ‘C.Nail'을 운영, 국내 각 지역에 직영점을 두고 있다.”라는 내용의 광고가 게재되었다.
 또한, 위 잡지의 185면 오른쪽에 [별지 3] 제1항 영상과 같은 ‘서울역 C.Nail 살롱’의 내부 사진이 게시되어 있다. 위 내부 사진에는 ‘’와 같이 화장품 진열대 상단에 ‘essie'라는 표장이 표시되어 있다. 같은 면 하단에는 주식회사 암코에스의 대표이사인 피고의 인터뷰가 실려 있다.
 한편, ‘서울역 C.Nail 살롱’의 전체적인 모습은 [별지 3] 제2항 영상과 같으며, 위 영상에서 보듯이 ‘’와 같은 표장이 위 살롱의 입구 상단과 측면에 각 표시되어 있다.
 나. 판단
 1) 실사용표장의 사용 및 이 사건 등록서비스표와의 동일성
 위 인정사실에 의하면 피고 또는 주식회사 암코에스가 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 위 잡지들과 박람회전시를 통한 광고에 ‘essie' 또는 ’Essie'(이하 ‘실사용표장’이라 한다)를 표시하고, ‘서울역 C.Nail 살롱’ 내부에 실사용표장을 표시하여 전시한 점이 인정된다. 
 한편, 이 사건 등록서비스표가 알파벳 대문자인 ‘ESSIE'로만 이루어져 있으나 실사용표장과 같이 그 문자 중 전부 또는 일부를 알파벳 소문자로 바꿔 사용하더라도 외관상 별다른 차이가 없고 호칭, 관념도 동일하여 실사용표장과 거래통념상 동일한 표장으로 인식될 것이므로, 실사용표장과 이 사건 등록서비스표의 동일성도 인정된다. 
 2) 실사용표장이 서비스표로서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 사용되었는지 여부
 가) 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).
 나) 먼저, 잡지 ‘네일피아(NAILPIA)’에 표시된 실사용표장에 대하여 보건대, 위 잡지 광고에서 실사용표장이 네일 관련 화장품들에 직접 표시되어 있고 수입·판매원으로 ’○○ ○○○(영문자 표시)'가 기재되어 있으며 실제로 피고가 ‘○○○○○’라는 명칭의 사업체를 운영하면서 ‘Essie' 상표의 화장품을 수입하여 판매하고 있는 점, 위 잡지에 서비스업과 관련된 내용이 전혀 기재되어 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때 위 잡지에 표시된 실사용표장인 ’essie'는 서비스표가 아닌 상표로서 사용된 것으로 판단된다. 
 다음으로, 위 박람회 전시부스에 표시된 실사용표장이 서비스표로 사용된 것인지 여부를 살피건대, 전시부스 상단에 실사용표장인 ’essie'가 ‘essie'라는 상표가 부착된 상품들과 나란히 배치되어 기재되어 있는 점, 전시부스를 운영하는 업체명으로 ’○○○○○, ○○(영문자 표시)'이 기재되어 있는 점, [별지 2]의 영상만으로는 위 전시부스에서 미용, 미용상담, 화장상담 등의 서비스가 제공되었는지 여부를 알 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 위 영상을 포함하여 을 제5호증만으로는 실사용표장이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 관련하여 서비스표로서 사용된 것이라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(위 영상에는 ‘무료시술’ 등의 문구가 기재된 입간판이 설치되어 있으나 위 입간판은 그 설치위치로 보아 ‘○○○○○’가 아닌 ‘MBC 아카데미 뷰티스쿨’의 입간판이다). 
 마지막으로, 잡지 ‘에스테티카(ESTETICA)’와 ’서울역 C.Nail 살롱’에 표시된 ‘essie' 표장에 대하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 위 잡지에 주식회사 암코에스가 네일샵의 일종으로 보이는 ‘C.Nail' 네일 살롱을 운영하고 있다는 광고가 실려 있는 점, [별지 3] 제2항의 영상에서 볼 수 있듯이 위 네일샵 내부에 고객들이 미용서비스를 받거나 미용이나 화장과 관련하여 상담을 받을 수 있도록 의자와 탁자가 비치되어 있는 점, 더욱이 위 영상의 촬영 당시 고객 중 한 명이 위 네일샵 내에서 손톱미용에 관한 서비스를 받고 있는 것을 확인할 수 있는 점 등을 참작할 때, 주식회사 암코에스가 위 잡지가 발행된 2010년 9월 이전부터 위 네일샵에서 수요자들을 상대로 ’미용업‘, ’미용상담업‘ 또는 ’화장상담업‘의 서비스를 제공해 온 사실을 추인할 수 있다. 그렇다면 위 네일샵에 대한 잡지광고를 보거나 위 네일샵을 방문하는 수요자들은 그 내부 정면에 표시된 실사용표장을 보면서 이를 그 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 인식할 것인바, 실사용표장은 주식회사 암코에스가 2010년 9월경 위 잡지에 위 네일샵에 관한 광고를 하거나 그 이전부터 위 네일샵에서 ’미용업‘, ’미용상담업‘ 또는 ’화장상담업‘의 서비스를 제공하면서 그 서비스업의 출처를 표시하기 위한 서비스표로 사용한 것이라고 판단된다.
 원고는 이에 대하여, 위 네일샵의 입구 상단과 측면에 ‘C Nail'이라는 표장이 크게 표시되어 있는 반면 실사용표장인 ’essie'는 위 네일샵 내부에 상품들 진열대 상단에 조그맣게 표시되어 있는 점에 비추어 볼 때, 위 네일샵에서의 서비스업에 관하여 표시된 서비스표는 ‘C.Nail'이고 실사용표장인 ‘essie'는 상품의 출처표시를 하기 위해 사용된 상표에 불과하다고 주장한다. 그러나 실사용표장이 상품 자체에 표시된 것이 아닌데다가 실사용표장 아래 비치된 화장품들이 모두 ’essie' 제품이라는 점을 인정할 증거도 없으며, 위에서 본 바와 같이 위 네일샵 내부에서 ’미용업‘, ’미용상담업‘ 또는 ’화장상담업‘의 서비스가 제공되고 있어 그 서비스를 받는 수요자들은 정면에 표시된 실사용표장을 보고 그 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 인식할 것이므로, 위 ’essie' 표장이 위 네일샵에서의 서비스업을 표시하지 않고 단순히 상품의 출처를 표시하는 표장에 불과하다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다. 
 3) 주식회사 암코에스의 지위
 앞서 본 바와 같이 실사용표장은 주식회사 암코에스에 의하여 서비스표로 사용되었는바, 이 사건 등록서비스표의 등록권리자인 피고가 주식회사 암코에스의 대표이사로 재직하고 있는 점, 주식회사 암코에스가 피고의 개인사업체인 ‘○○○○○’와 동일한 영업을 하면서 이 사건 등록서비스표와 동일한 실사용표장을 사용하고 있는 점, 위 회사가 실사용표장을 표시하면서 한 잡지광고에 피고의 인터뷰가 게재되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, 주식회사 암코에스는 피고로부터 이 사건 등록서비스표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자라 할 수 있다. 
 다. 소결론
 결국, 이 사건 등록서비스표는 그 통상사용권자에 의해 지정서비스업 중 ‘미용업’, ‘미용상담업’ 또는 ‘화장상담업’에 관하여 이 사건 심판청구일(2011. 2. 15.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 사실이 인정되므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않아 같은 조 제4항에 따라 그 등록이 취소되지 않아야 한다. 
 3. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 문영화(재판장) 이종우 김승곤