등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.08.28 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 이정익)
【피 고】 ○○○ 다마스 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 김혜인)
【변론종결】2014. 7. 17.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】 특허심판원이 2014. 3. 14. 2012당368호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실 
 가. 이 사건 등록상표 
 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1994. 6. 22./ 1995. 10. 30./ 1995. 11. 24./ 2005. 6. 10./ (상표번호 생략) 
 2) 구성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 ‘서류가방, 핸드백, 비귀금속제 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백’ 및 상품류 구분 제25류의 ‘머니벨트(의류)’
 나. 선사용상표들 
 1) 표장: (선사용상표 1), (선사용상표 2), (선사용상표 3)
 2) 사용상품: 탁구라켓, 탁구러버, 탁구공, 탁구라켓케이스, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방
 3) 사용자: 피고
 다. 절차의 경위 
 1) 피고는 2012. 2. 10. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2012당368호)을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 2014. 3. 14. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제12호증의 1 내지 을 제14호증의 3, 을 제19호증의 1 내지 을 제20호증, 변론 전체의 취지
 2. 당사자들의 주장 요지 
 가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 
 1) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있지 않았고, 이 사건 등록상표 등록결정 이전에 국내에서 가방, 의류, 신발에 사용된 적이 없다.
 2) 이 사건 등록상표의 지정상품인 가방류와 지갑류는 선사용상표들의 사용상품인 탁구용구와 유사하지 않고, 경제적 견련관계도 없다.
 3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7항 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당하지 않고, 이와 결론을 달리하여 이 사건 등록상표를 무효로 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 나. 피고의 주장 
 1) 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었고, 선사용상표들과 이 사건 등록상표는 표장이 유사하며, 사용(지정)상품도 유사하거나 경제적 견련관계가 있어, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만한 우려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당한다.
 2) 따라서 위와 결론을 같이하여 이 사건 등록상표를 무효로 한 이 사건 심결은 적법하다.
 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 
 가. 판단기준 
 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우 인용상표와 동일·유사한 상표가 위 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 인용상표와 동일·유사하고 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여지는 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 참조)
 나. 선사용상표들의 인지도 
 1) 인정사실
 다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 을 제1호증의 1 내지 을 제2호증의 3, 을 제5호증의 1 내지 5, 7, 을 제7호증, 을 제8호증의 1 내지 을 제9호증, 을 제11호증의 1 내지 을 제15호증, 을 제19호증의 1 내지 을 제21호증, 을 제26호증의 1, 2의 각 기재에 의하여 인정할 수 있고, 반증이 없다.
 가) 피고는 1950. 12. 일본에서 창립된 탁구용품 전문기업으로서 창업 당시부터는 선사용상표 1을, 1970년부터는 선사용상표 2를, 1991년부터는 선사용상표 3을 사용하였고, 1990년 무렵부터 탁구라켓, 탁구러버, 탁구라켓케이스, 탁구공, 탁구대, 탁구네트 이외에 탁구용 신발, 탁구용 의류, 스포츠용 가방, 양말 등도 생산·판매하였다.
 나) 피고는 국내에서 1973. 1. 17. 선사용상표 1을, 1993. 9. 23. 선사용상표 3을 각 탁구용공, 탁구용배트, 탁구용배트케이스, 탁구대, 탁구용네트 등을 지정상품으로 하여 상표등록한 것을 비롯하여 40여 국가에 선사용상표들을 상표등록하였다.
 다) 피고는 1973년경부터 1993년경까지 세계 유명 탁구대회를 개최하거나 협찬하면서 선사용상표들을 사용한 탁구용품을 홍보하였는데, 1991년 일본 치바에서 열린 제41회 세계탁구대회에서 사용된 탁구러버 및 탁구라켓 중 선사용상표들 상품의 점유율이 52%에 이르렀다.
 라) 선사용상표들이 사용된 탁구용구는 대한탁구협회와 한국방송공사가 1982년에 주최한 ‘서울 오픈 국제탁구 선수권대회’를 비롯하여 ‘1984. 한일 실업탁구정기전’, ‘1985. 서울 그랑프리 마스터즈 탁구대회’, ‘1986. 금국배 쟁탈 제8회 전국주부탁구대회 및 제2회 유치부아동탁구대회’, ‘1987. 제5회 아시안컵탁구대회’, ‘1988. 한·체코탁구대표팀 친선경기’ 등 국내에서 열린 각종 탁구대회에서 공식 용품으로 널리 사용되었다.
 마) 한국버터플라이상사는 1984년경부터, 해태상사 주식회사는 1989년경부터, 신영섬유공업 주식회사 1990년경부터, 신남무역 주식회사는 1994년경부터 선사용상표들이 사용된 탁구라켓, 탁구러버, 탁구공, 탁구라켓케이스를 중심으로 하여 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방 등도 함께 수입·판매하였다.
 바) 선사용상표 1은 특허청이 1986년에 발행한 ‘외국유명상표집’에 일본의 유명한 탁구용품 상표로 게재되었다.
 사) 국내 잡지 ‘월간 탁구 저널(1992. 9월호, 10월호, 1993. 1월호, 4월호, 5월호, 7월호, 11월호, 1994. 4월호, 5월호, 6월호)’에 선사용상표 2가 표시된 스포츠용 가방이 협찬 상품으로 소개되기도 하였다.
 2) 판단 
 위 인정사실에서 나타난 바와 같이 선사용상표들이 사용된 탁구용품이 1973년경부터 해외에서 열린 유명한 탁구대회를 통하여 국제적으로 홍보되고, 1982년경부터 국내에서 열린 여러 탁구대회에서도 공식 탁구용품으로 널리 사용된 점, 국내 여러 업체들이 그 무렵부터 선사용상표들이 사용된 탁구용품을 활발하게 수입하여 판매한 점, 선사용상표 2가 사용된 스포츠용 가방이 탁구 잡지 등을 통하여 여러 차례 홍보된 점 등을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1995. 10. 30. 무렵에 적어도 탁구용품과 관련해서는 국내의 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.
 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 여부 
 1) 판단기준
 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).
 2) 이 사건 등록상표의 요부
 살피건대, ① 이 사건 등록상표 ‘’는 문자와 도형 부분이 분리하여 배치되어 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않은 점, ② ‘WEATHER FRIENDLY LEATHER’는 지정상품인 가방류의 재료로 흔히 사용되는 가죽의 품질을 표시하여 식별력이 없거나 미약한 점, ③ ‘MADAM BUTTERFLY’는 호칭이 7음절인 ‘마담 버터플라이’로 비교적 긴 편인데, 이와 같이 상표의 호칭이 긴 경우에는 그 호칭을 간략하게 줄여 약칭하기도 하는 것이 거래계의 관행인 점, ④ ‘MADAM BUTTERFLY’는 푸치니의 오페라 ‘나비부인’으로 인식될 수도 있으나, 그 하단에 나비 도형이 있어 단순히 ‘부인’과 ‘나비’로 인식될 수 있고, 그 경우에 ‘MADAM’은 지정상품인 가방류나 지갑류의 용도로 인식될 수 있어 식별력이 없거나 미약한 반면에, ‘BUTTERFLY’는 그 지정상품인 가방류나 지갑류와 별다른 관련이 없어 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 충분한 식별력을 가지는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분인 ‘BUTTERFLY’ 부분만으로 약칭되거나 관념될 수 있다.
 3) 양 상표의 대비
 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 구성 도형, 문자, 글자수와 글자체 등이 달라 외관이 유사하지 않다. 그런데 이 사건 등록상표가 요부만으로 거래에 놓일 때는 ‘버터플라이’로 약칭되고 ‘나비’로 관념되며, 선사용상표들도 문자부분에 의하여 동일하게 ‘버터플라이’로 호칭되고 ‘나비’로 관념된다.
 4) 표장의 대비결과 
 결국 이 사건 등록상표의 요부와 선사용상표들은 호칭·관념이 동일하여 양 상표가 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우에 일반 수요자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 표장이 전체적으로 유사하다고 할 것이다.
 라. 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품의 유사 여부 
 1) 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘서류가방, 핸드백, 비귀금속제 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백, 머니벨트(의류)’이고, 선사용상표들의 사용상품은 ‘탁구라켓, 탁구러버, 탁구공, 탁구라켓케이스, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방’ 등이다.
 살피건대, 스포츠용가방이 선사용상표들의 주요 사용상품은 아니지만, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 피고와 같은 스포츠용품업체가 스포츠용구뿐만 아니라 스포츠용 의류, 신발, 가방 등을 함께 생산·판매하는 등 사업을 다각화하는 추세에 있었던 점(을 제22호증), 스포츠용 가방과 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘서류가방, 핸드백, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백, 머니벨트’는 모두 가방이라는 점에서 용도가 유사하고, 가방을 생산·판매하는 업체에서 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 ‘비귀금속제 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스’와 같은 지갑류도 함께 생산하거나 판매하는 것은 오래된 경향인 점, 또한 스포츠용품과 레저용품이 명확하게 구분되지 않으며 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 스포츠용품과 레저용품을 같은 업체에서 생산하거나 같은 매장에서 판매하는 경향이 있었고, 스포츠나 레저용 의류, 가방 등이 일상생활 패션으로도 널리 사용되고 있어서(을 제22호증) 판매 부분과 유통 경로 등이 상당 부분 중복되는 점, 따라서 스포츠용 가방의 수요자와 이 사건 등록상표의 지정상품인 서류가방, 핸드백, 비귀금속제 지갑, 명함지갑 등의 수요자가 다르다고 볼 수 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 선사용상표들의 사용상품과 경제적으로 상당한 견련 관계가 있다고 할 것이다.
 2) 이에 대하여 원고는, 일반거래통념상 ‘서류가방, 핸드백, 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백, 머니벨트’는 탁구용구매장이나 스포츠용품매장에서 판매되지 않고 일반 가방매장에서 판매되므로, 양 상표의 지정(사용)상품은 경제적 견련관계가 없다고 주장한다.
 살피건대, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 스포츠용품업체가 레저용품도 생산·판매하는 경향이 있었음은 앞서 본 바와 같은데, 레인지가방, 보스턴백, 머니벨트 등은 레저용품의 일종으로 볼 수 있는 점, 그 당시에 서류가방, 핸드백, 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스가 스포츠·레저용품매장에서 흔하게 취급되는 상품이 아니었다고 하더라도, 스포츠용품업체가 스포츠용구 이외에 스포츠용 의류, 가방 등도 함께 생산·판매하고, 스포츠용 의류, 가방 등이 일상생활 패션으로도 널리 사용되는 추세가 있었던 점 등에 비추어 보면, 피고와 같은 스포츠용품업체가 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 가방류와 지갑류도 생산할 수 있다고 인식될 수 있으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 마. 전체 대비결과 
 그렇다면 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 가방류나 지갑류에 사용된다면 선사용상표들의 주요 사용상품인 탁구용구와 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표들의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.
 4. 결론 
 그렇다면 위와 결론을 같이하여 이 사건 등록상표를 무효로 한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 배준현(재판장) 곽부규 최종선