거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.01.14 / 시행일:

【원 고】 가부시키가이샤 어드밴티스트(소송대리인 한양특허법인 담당변리사 박정서외 1인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2004. 12. 23.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 5. 31. 2002원3302 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 이 사건 심결의 경위
 가. 원고는 1999. 8. 20. 명칭을 ‘전자부품의 시험방법 및 전자부품 시험장치’로 하는 이 사건 출원발명을 특허출원 하였다가 2002. 5. 30. 특허청으로부터 이 사건 출원발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 받았다. 원고가 위 거절결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제8항(이하 ‘이 사건 제8항 발명’이라 한다) 등을 별지 1. 기재와 같이 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 특허청은 이 사건 제8항 발명 등이 별지 2. 기재의 비교대상발명 등으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 의견제출통지를 하고 원결정을 유지하였다.
 나. 이 사건 제8항 발명은 한쪽 끝은 시험해야할 전자부품의 단자에 접속되고 다른 쪽 끝은 테스트헤드의 단자에 접속되어 전자부품의 불량 여부를 판별하기 위한 전자부품 시험장치에 관한 것으로서, 다수의 전자부품에 공통의 테스트신호를 입력할 수 있도록 테스트헤드의 한 개의 단자에 대하여 적어도 2개의 IC소켓의 전자부품측 단자를 병렬로 분할하는 회로를 가지고 있음을 특징으로 하는데, 특허심판원은 이 사건 제8항 발명이 테스트신호의 입력과 관련하여 공통의 테스트신호를 입력할 수 있도록 단자를 병렬로 분할한다고만 기재하고 있을 뿐 공통의 테스트신호를 ‘동시에’ 입력한다고 그 기재를 한정하고 있지 않아서, 테스트헤드의 한 개의 단자로부터 나온 공통의 테스트신호를 스위칭회로에 의하여 2개의 피시험 IC소켓에 시간차를 두고 개별적으로 입력하는 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 할 것이므로 원고의 특허출원을 전부 거절한 특허청의 원결정은 정당하다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
【증거 : 당사자 사이에 다툼이 없음】
2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단
 가. 이 사건 심결에 절차상의 잘못이 있는지 여부
 원고는 이 사건 심결에서는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제11항(이하 ‘이 사건 제11항 발명’이라 한다)에 그 구성과 작용효과가 불명료한 기재불비의 사유가 있다는 점을 지적하면서도 이에 대하여 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않은 채 이 사건 제11항 발명을 근거로 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석한 절차상의 잘못이 있다고 주장한다.
 그러므로 살피건대, 특허심판원에서특허법 제63조의 규정에 따라 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 경우는 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우인데(특허법 제174조 제2항), 이 사건 심결에서 이 사건 제11항 발명에 기재불비의 사유가 있다는 점을 들어 원결정의 정당성을 인정한 것이 아니라 특허거절결정의 이유와 같이 이 사건 제8항 발명이 비교대상발명과 비교하여 진보성이 없다는 점을 들어 원결정의 정당성을 인정하였음은 위에서 본 바와 같아서, 비록 이 사건 심결에서 이 사건 제11항 발명을 참작하여 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석하였다고 하더라도 이는 청구범위 해석의 정당성에 관한 문제에 지나지 않지 심판청구에 관련된 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 발견한 경우에 해당하지 아니하므로, 원고의 주장은 이유 없다.
 나. 이 사건 제8항 발명이 진보성이 있는지 여부
 (1) 이 사건 제8항 발명과 비교대상발명의 기술 요지
 이 사건 제8항 발명은 위에서 본 바와 같이 다수의 전자부품에 독립된 테스트신호를 입력하는 대신에 공통의 테스트신호를 입력할 수 있도록 테스트헤드의 한 개의 단자에 대해 적어도 2개의 IC소켓의 전자부품측 단자를 병렬로 분할하는 회로를 가지는 것을 특징으로 하는데, 그 청구범위의 ‘독립된 테스트신호’가 다수 개의 모선 각각에서 테스트신호가 나오는 것을 의미하고, ‘공통의 테스트신호’가 하나의 모선에서 여러 개의 지선이 갈라지고 그 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 여러 개의 지선에 연결되는 것을 의미하는 점은 당사자 사이에 다툼이 없고, 비교대상발명도 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 2개의 지선에 연결되는 구성이어서 이 사건 제8항 발명과 비교대상발명은 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 2개의 지선에 연결되는 점에서는 차이가 없고 다만 비교대상발명은 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 스위칭회로에 의하여 2개의 지선에 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 점에 특징이 있다.
 (2) 원고의 주장
 비교대상발명이 테스트헤드의 한 개의 단자에 연결된 2개의 피시험 IC소켓을 스위칭회로로 분할하여 하나의 테스트헤드로부터 나온 테스트신호가 피시험 IC소켓에 시간차를 두고 개별적으로 입력됨에 반하여, 이 사건 제8항 발명의 ‘적어도 2개의 IC소켓의 전자부품 측의 단자를 “병렬”로 분할하는 구성’은, 회로분야에서 입력신호를 받아들이는 회로부품이 그 입력신호를 동시에 받아서 처리하는 경우를 병렬로, 시간차를 두고 받아서 처리하는 경우를 직렬로 구분하고 있는 점에 비추어서, 하나의 테스트헤드로부터 나온 테스트신호가 각 IC소켓의 전자부품에 ‘동시에’ 입력되는 경우에 한정되므로, 스위칭회로에 의하여 테스트신호를 시간차를 두고 개별적으로 입력하는 비교대상발명으로부터 이 사건 제8항 발명을 용이하게 발명할 수 없다.
 (3) 판단
 이 사건 제8항 발명의 청구범위의 ‘적어도 2개의 IC소켓의 전자부품 측의 단자를 병렬로 분할하는 회로’에서 “단자를 병렬로 분할하는”은 모선 1개에서 적어도 2개의 지선이 ‘병렬’로 연결되는 것을 의미하는 점은 당사자 사이에 다툼이 없는데, 전기전자분야에서 2개 또는 그 이상의 프로세스를 동시에 진행할 때 ‘병렬’이라는 용어를, 시간적으로 차례대로 처리할 때 ‘직렬’이라는 용어를 주로 사용하기는 하지만 같은 분야에서 동일한 단자쌍에 접속하는 것 또는 전기회로에 두 개 이상의 기기 또는 임피던스를 단자가 공통되게 연결하는 것도 ‘병렬’이라는 용어로 사용하고도 있으므로(갑 제5호증의 1 내지 10, 갑 제6호증), 이 사건 제8항 발명의 청구범위에서 사용하고 있는 ‘병렬’이라는 용어가 테스트신호가 ‘동시에’ 입력되는 경우에 한정되는지 아니면 단자가 공통되게 연결되는 것을 의미하여 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 비교대상발명을 포함하는 것인지를 그 상세한 설명과 도면에 비추어 살펴본다.
 이 사건 제8항 발명의 구성을 한정하거나 부가하는 종속항의 종속항인 이 사건 제11항 발명의 청구범위에서는 ‘제10항에 있어서, 위 분할회로에 전환스위치가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 전자부품 시험장치’라고 기재하고 있고, 그 상세한 설명에서 ‘본 발명에 관한 분할회로는 특별히 한정되지 않고, 위 IC소켓 측에 설치해도 혹은 위 테스트헤드 측에 설치해도 된다. 분할회로를 테스트헤드 측에 설치할 경우에는 위 분할회로에 전환스위치를 구비하는 것이 바람직하다’, ‘또한 이상 설명한 실시형태는 본 발명의 이해를 용이하게 하기 위해 기재된 것으로써, 본 발명을 한정하기 위해 기재된 것이 아니다. 따라서 위 실시형태에 개시된 각 요소는 본 발명의 기술적 범위에 속하는 모든 설계변경이나 균등물도 포함하는 취지이다. 예를 들면, 테스트헤드(5) 측의 드라이버핀(520)을 공통화하는데 있어, 상술한 실시형태에서는 도 8에 도시하는 바와 같이 소켓보드(511) 측에서 배선을 병렬로 했는데, 본 발명은 이에만 한정되지 않고, 도 11에 도시하는 바와 같이 구성할 수도 있다. 즉, 도 11에서는 테스트헤드(5) 측의 한 개의 드라이버핀(520)에 대해 테스트헤드(5) 측에 전환스위치(523)를 설치하여 여기서 분기하고, 소켓보드(511)에 대해서는 1대 1로 구동신호선을 연결한다. 그리고 한쪽 IC(A1)로 구동신호를 출력할 때는 테스트헤드(5) 측의 전환스위치를 IC(A1) 측으로 전환하고, 다른 쪽 IC(A2)로 구동신호를 출력할 때는 마찬가지로 전환스위치를 IC(A2) 측으로 전환한다. 이와 같이 해도, 한 개의 드라이버핀(520)을 2개의 IC소켓(510)에 공통으로 사용할 수 있으므로, 테스트헤드(5) 측의 단자수를 증가시키지 않아도 IC의 동시 측정수를 증가시키는 것이 가능해진다’고 기재하고 있으며, 이와 같이 전환스위치를 사용한 구성이 별지 1.의 그림 11에 도시되어 있어서(갑 제1호증), 이 사건 제8항 발명의 청구범위에서 사용하고 있는 ‘병렬’이라는 용어는 그 종속항이나 상세한 설명 및 도면에 비추어 보면 테스트신호가 ‘동시에’ 입력되는 경우에 한정되지 않고 단자가 공통되게 연결되는 것을 의미하는 용어로 사용되고 있어서 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 스위칭회로에 의하여 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 비교대상발명을 포함한다고 할 것이다.
 이에 대하여 원고는 이 사건 출원발명은 다수의 전자부품으로 이루어지는 전자부품군 전체의 양호 여부를 판별하는 제1테스트공정과 제1테스트공정에서 불량품이라고 판별된 전자부품군의 각각의 전자부품에 대하여 개별적으로 양호 여부를 판별하는 제2테스트공정으로 구분되는데, 이 사건 제8항 발명은 제1테스트공정에 관한 것이어서, 다수의 전자부품으로 이루어지는 전자부품군 전체의 양호 여부를 판별할 수 없는 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제8항 발명의 종속항이 될 수 없고, 이 사건 심결은 이 사건 제11항 발명과 그 실시예인 도 11에는 제1테스트공정에서 불량품이라고 판별된 전자부품군에 대하여 제2테스트공정으로 재검사를 할 수 있는 구성이 명확하게 나와 있지 않다고 하고 있으면서도 불명확한 이 사건 제11항 발명과 도 11을 참작하여 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석한 잘못이 있다고 주장한다.
 살피건대, 이 사건 출원발명은 전자부품의 시험방법에 관한 발명과 전자부품 시험장치에 관한 발명으로 나누어지는데, 전자부품의 시험방법에 관한 발명에서만 제1테스트공정과 제2테스트공정을 구분하고 있지, 이 사건 제8항 발명 및 그 종속항이 속한 전자부품 시험장치에 관한 발명에서는 제1테스트공정과 제2테스트공정을 구분하고 있지 않아서(갑 제1호증), 이 사건 제8항 발명이 방법에 관한 발명에서 정하고 있는 제1테스트공정에 한정된다고 볼 수 없고, 이 사건 제11항 발명과 도 11은 위에서 본 청구범위와 상세한 설명의 기재에 비추어 보면 이 사건 제8항 발명의 종속항 및 그 일 실시예로서의 전자부품 시험장치에 관한 구성을 명확하게 기재하고 있어서 비록 이 사건 심결에서 이 사건 제11항 발명과 도 11의 구성이 불명확하다고 판단한 잘못이 있다고 하더라도 이 사건 제8항 발명의 종속항인 이 사건 제11항 발명과 일 실시예인 도 11을 참작하여 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석한 이 사건 심결에는 잘못이 없다고 할 것이어서 원고의 주장은 이유 없다.
 다. 소결론
 따라서 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결론
 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 김영태(재판장) 이회기 박정희