거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2015.11.19 / 시행일:

【원 고】 젯트에프 프리드리히스하펜 아게 (ZF FRIEDRICHSHAFEN AG) (소송대리인 변리사 민영준)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2015. 11. 10.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2014. 12. 24. 2014원441호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 출원발명
 1) 발명의 명칭 : 직구동식 액슬 구동기어 (Axle Drive Gear with Direct Drive)
 2) 출원일/ 우선권 주장일/ 출원번호 : 2007. 3. 16./ 2006. 3. 17./ (출원번호 생략)
 3) 출원인 : 원고
 4) 청구범위 (2014. 2. 20.자로 보정된 것)
 【청구항 1】링 기어와 맞물리는 출력 피니언 및 구동 피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 직구동식 차동장치로서 실시되며, 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)에 대해 독립적으로 지지되며, 차동장치가 클러치(3)를 포함하며, 상기 클러치(3)를 통해 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)로부터 분리가 가능하므로, 디퍼런셜 바디(6)가 함께 동작하지 않는 상태에서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있는 것을 특징으로 하는(이하 ‘구성요소 2’라 한다) 직구동식 액슬 구동기어.
 【청구항 2】제1항에 있어서, 디퍼런셜 바디(6)가 링 기어(1) 내에서 지지되는 것을 특징으로 하는 직구동식 액슬 구동기어.
 【청구항 3, 4】(삭제)
 【청구항 5】제1항에 있어서, 클러치(3)는 정면 맞물림 클러치인 것을 특징으로 하는 직구동식 액슬 구동기어.
 【청구항 6】제1항에 있어서, 링 기어(1)가 테이퍼 롤러 베어링(2)을 통해 지지되는 것을 특징으로 하는 직구동식 액슬 구동기어.
 5) 발명의 개요 
 가) 발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술
 본 발명은 직구동식 액슬 구동기어에 관한 것이다.
 종래 다축(multi-axle) 차량용 구동시스템은 엔진 수동변속장치에 의해 구동되는 중앙 차동장치, 앞 차축과 제1 뒷차축 사이에 있는 중간 차동장치, 다른 뒷차축을 위한 구동장치 및 각 차축에 있는 차축 차동장치(axle differential)를 포함하여 구성된다.
 (주1) 차동장치(Differential)는 좌우 구동차축 사이에 설치되어 좌우 구동차축이 서로 다른 속도로 회전할 수 있도록 함으로써, 자동차가 곡선주로를 주행할 때 부드러운 선회가 가능하도록 해주는 장치이다. 차동장치는 구동 피니언으로부터 회전력을 전달받는 링 기어, 링 기어와 일체로 형성되어 있는 차동기어케이스(청구항 1의 ‘디퍼련셜 바디’), 차동기어케이스 내부에 상하좌우로 설치되어 있는 차동피니언기어와 차동사이드기어로 구성되어 있다. 차동사이드기어들은 양 구동차축과 결합되어 있다. 자동차가 직선주로를 주행할 때는 차동사이드기어는 동일한 속도로 회전하게 된다. 반면, 자동차가 곡선주로를 주행할 때는 양쪽 차동사이드기어의 회전속도가 달라진다(곡선주로를 주행하기 위해서는 곡선주로의 바깥쪽에 위치한 바퀴의 주행속도가 빨라야 한다).
 이러한 장치에서 주행 모드 중 또는 스윔 모드 중에 개별 차축에 대한 동력을 차단하고자 하는 요구가 있을 수 있다. 종래 기술에서는 직구동식 액슬 구동기어로서 차동장치를 사용하는 것이 알려져 있다. 이런 종래 기술에서는 구동 피니언 및 출력 피니언이 차동장치와 고정 결합된 링 기어와 맞물린다. 하지만 이러한 방식으로 실시된 변속기에서는, 차축에 대하여 동력을 간단하게 차단할 수 있게 하는 해결방법이 알려져 있지 않다. 
 나) 발명이 이루고자 하는 기술적 과제
 본 발명의 목적은, 구동 피니언 및 출력 피니언이 링 기어와 맞물리며, 액슬 차단을 가능하게 하는 직구동식 액슬 구동기어를 제공하는 것이다. 
 다) 발명의 구성

 위 목적은 청구항 1의 특징을 통해 달성된다. 
 클러치를 통해 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)에서 분리될 수 있으므로, 디퍼런셜 바디가 함께 동작하지 않으면서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있고, 이를 통해 차축이 더 이상 구동되지 않는다[동력 전달의 흐름은 위 그림 파란색 점선 화살표 참조{엔진→구동 피니언(4)→링 기어(1)→출력 피니언(5)}]. 
 라) 발명의 효과
 본 발명은 구동 피니언 및 출력 피니언이 링 기어와 맞물리며, 액슬 차단을 
가능하게 하는 직구동식 액슬 구동기어를 제공하는 효과가 있다. 
나. 선행발명 (갑 제5호증)
 1) 명칭 : 차동장치
 2) 공개일/ 공개 간행물 : 1986. 6. 18./ 일본 공개특허공보 소61-130646호
 3) 발명의 개요
 가) 산업상 이용 분야
 본 발명은 이륜구동과 사륜구동의 전환이 가능한 형식의 파트 타임형 사륜구동차의 차동장치, 특히 이륜구동 일 때 비구동 상태가 되는 수직 구동 측의 차동장치에 관한 것이다.
 나) 발명이 해결 하고자 하는 문제점
 종래 기술에서는 차동 기어의 회전에 의한 미끄럼 운동 저항 및 디퍼렌셜 오일의 교반 저항이 커서, 결국 만족할만한 효과, 특히 연비의 큰 폭 향상은 기대할 수 없다는 문제점이 있다.
 다) 문제점을 해결하기 위한 수단
 위에서 기술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 본 발명은 파트 타임형 사륜구동차의 수직 구동 측의 디퍼렌셜 케이스가 피니언 축 쪽의 내부 디퍼렌셜 케이스와 내부 디퍼렌셜 케이스를 둘러싸고 있고 서로 상대 회전 가능하도록 배치된 링 기어 쪽의 외부 디퍼렌셜 케이스의 이중 케이스로 이루어져 있고, 내부 디퍼렌셜 케이스에 형성된 허브 부에는 허브 슬리브가 스플라인 접합되어 있으며, 허브 슬리브에는 이동 수단을 거쳐 이동하는 시프트 포크가 맞물려 있고, 허브 슬리브와 쪽의 외부 디퍼렌셜 케이스에는 허브 슬리브의 이동에 의해 서로 맞물릴 수 있는 맞물림(dog) 클러치를 설치하는 것을 구성의 요지로 한다.
 라) 실시예

구동 전환 장치를 조작해서 이륜구동을 할 경우에는, 엔진 쪽으로부터의 수직 구동 측의 동력 전달 계통이 차단됨으로써 이륜구동 주행이 이루어진다. 따라서, 이륜구동 주행할 때는 좌우 차 바퀴 쪽으로부터의 회전력이 각 액슬 축(차축, 15)을 통해서 앞에서 기술한 구동 전환 장치를 향해서 앞에서 기술한 구동 방향과는 반대 방향으로 동력 전달 계통이 구동하게 된다. 그러므로, 록 실린더(32)를 조작해서 단축 작동하여 시프트 포크(31)를 경유해서 허브 슬리브(28)를 도면에 나타낸 왼쪽으로 이동시킴으로써 도그클러치를 차단 상태로 한다(도 1 참조). 이것에 의해, 내부 디퍼렌셜 케이스(10)와 외부 디퍼렌셜 케이스(11)는 상대 회전 가능하도록 분리된다. 따라서, 좌우 차 바퀴 쪽에서 각 액슬 축(15)에 전달되는 구동력이 각 피니언기어(14)에 전달되기 때문에 내부 디퍼렌셜 케이스(10)는 외부 디퍼렌셜 케이스(11)에 대해 상대 회전하지만, 차동 기어(피니언기어 14 및 피니언기어 13)에 의한 차동은 이루어지지 않는다. 이것에 의해, 외부 디퍼렌셜 케이스(11)의 링 기어(25)에서 드라이브 피니언기어(26)를 통해서 구동 전환 장치에 이르기까지의 동력 전달 계통의 구동 저항이 저감된다. 즉 위 도 1의 파란 점선 표시와 같이 도그클러치(34)의 동작으로 링 기어(25)가 설치된 외부디퍼런셜케이스(11)와 내부디퍼런셜 케이스(10)가 연결되지 않음으로써, 액슬 축(15)의 구동력(즉 바퀴의 구동력)이 외부 디퍼렌셜 케이스(11) 쪽으로 전달되지 않아 구동 저항이 저감된다. 
다. 심결의 경위
 1) 특허청 심사관은 2013. 12. 26. “2014. 2. 20.자로 보정되기 전의 청구항 4는 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배되어 특허를 받을 수 없다.”는 이유로 위 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.
 2) 원고는 2014. 1. 24. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 2014. 2. 20. 명세서 등 보정서를 제출함으로써 심사전치절차가 개시되었다.
 3) 특허청 심사관은 2014. 3. 24. “청구항 1은 링 기어가 클러치를 통해 디퍼런셜 바디로부터 분리 가능한 직구동식 액슬 구동기어이나, 선행발명의 링 기어(25)가 도그클러치(34)를 통하여 허브부(16)에 분리 가능하게 연결된 구성에 해당된다. 다만, 청구항 1의 출력 피니언의 구성이 선행발명에는 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 필요에 따라 선행발명의 링 기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다. 따라서, 청구항 1, 2, 5, 6은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.“는 등의 취지로 의견서 제출의 통지를 하였다.
 4) 원고는 2014. 5. 26. “청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않은 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.”는 등의 취지로 의견서를 제출하였다. 
 5) 특허청 심사관은 2014. 9. 26. 2014. 3. 24.자 의견제출통지서에 기재된 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.
 6) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014원441호로 심리한 후, 2014. 12. 24. 아래와 같은 이유를 들어 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없고, 청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 출원발명 전부가 거절되어야 한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한다는 이 사건 심결을 하였다.
가) 구성 1
구성 1은 통상의 기술자에게 이미 널리 알려진 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 통상적으로 사용되는 기술 구성이다.
나) 구성 2
구성 2에 대응하여 선행발명에는“파트타임 사륜구동 차동장치로서 실시되며, 링 기어(25)와 아우터케이스(11)가 이너케이스(10)를 구비한 차동장치(A)에 연결 지지되고, 차동장치(A)에 허브슬리브(28) 등을 통해 도크클러치(34)가 결합되는 형태로서, 상기 도그클러치(34)를 통해 ‘링 기어(25)에 연결된 차동장치(A)의 아우터케이스(11)’와 ‘이너케이스(10)’가 분리가 가능하여, 위 차동장치(A)가 작동하지 아니한 상태에서, 구동 피니언(26)이 링 기어(25)를 통해 좌우 차축(15, 15)을 구동할 수 있는 기술 구성”이 개시되어 있다.
그런데 구성 2는 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량에서 개별 차축에 대한 동력을 간단하게 차단하기 위한 것으로 차동장치에 클러치를 포함시켜 링 기어와 디퍼런셜 바디가 분리 가능하도록 하여 구동 피니언이 링 기어를 통해 출력 피니언을 직구동할 수 있게 한 것인바, 선행발명 역시 차축(15, 15)으로 전달되는 동력을 차단하기 위하여 차동장치(A)에 도그클러치(34)를 결합하여 ‘링 기어(25) 및 아우터케이스(11)’와 이너케이스(10)(차동장치)가 분리 가능하도록 하여 구동 피니언(26)과 링 기어(25)로 전달된 동력이 차동장치에 전달되지 않고 차단되는 기술 구성이라는 점을 감안하면, 구성 2와 비교대상발명의 대응구성은 차동장치에 클러치 기구를 도입하여 필요에 따라 구동 피니언으로부터 전달되는 동력을 차동장치에 전달되지 않도록 하여(즉, 뒷차축이 구동되지 않도록 하여) 구동 효율을 최적화할 있는 점에서 그 기술적 사상 및 기술 구성이 공통된다. 다만 청구항 1은 복수의 뒷차축을 구비한 사륜구동차량으로서 출력 피니언이 포함되는데 비해 선행발명은 출력 피니언이 포함되지 아니한 사륜구동차량의 차동장치라는 점에서 차이가 있으나, 복수의 뒷차축이 구비된 사륜구동차량에서 끝차축이 아닌 한 링 기어(차동장치)에 연결된 출력 피니언이 포함되는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로서, 선행발명의 대응구성과 차이나는 구성 2는 뒷차축에 동력을 차단하고자 하는 필요에 따라 통상의 기술자가 출력 피니언이 포함되는 차동장치에 비교대상발명의 대응구성에 나타난 기술 구성(사상)을 적용하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도이고, 달리 이러한 적용이 기본적인 구조의 변경이 수반되거나 새로운 기술 사상을 필요로 하는 등 통상의 기술자에게 곤란하다고 보이지 아니하며, 이로 인해 예상되는 효과 외에 새롭거나 상승된 효과가 발생된다고 보이지 아니한다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장 및 판단의 순서
가. 원고의 주장
 1) 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서, 청구항 1, 2, 5, 6은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 
 가) 청구항 1은 복수의 뒷차축을 구비한 차량에서 특정 차축에 대한 동력전달을 차단할 수 있도록 하는 장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있어, 파트타임 사륜구동차량에서 이륜구동시 발생하는 구동저항을 감소시키고자 하는 것을 목적으로 하는 선행발명에 비하여 목적의 특이성이 있다.
 나) 선행발명에는 청구항 1의 출력 피니언을 갖추고 있지 않다. 또한, 선행발명의 경우 이륜구동 상태에 있을 때에는 드라이브 피니언기어(26)에 동력이 전달되지 않기 때문에, 설령 선행발명에 출력 피니언을 부가한다고 하더라도 출력 피니언으로는 동력이 전달될 수 없으므로, 구동 피니언과 출력 피니언의 연결 상태를 유지하여 구동 피니언이 출력 피니언을 구동시키면서 특정 뒷차축의 동력을 차단하기 위해 클러치를 통해 링 기어와 디퍼런셜 바디를 분리시키는 청구항 1의 구성과는 다르다. 
 2) 만일, 이 사건 심결이 통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 적용하면 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 판단한 것이라면(아래 나.항 피고의 주장 참고), 
 가) 이 사건 심결은 심사절차 및 심판절차에서 원고에게 의견제출 기회가 주어지지 않은 새로운 사유를 들어 거절결정이 적법하다고 판단한 것이어서 위법하고,
 나) 피고가 이 사건 심결취소소송에서 “종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 적용하면 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다”고 주장하는 것은 원고에게 의견제출 기회가 주어지지 않은 새로운 사유를 주장하는 것이어서 허용될 수 없으며, 
 다) 위와 같은 판단은 명백한 사후적 고찰에 해당하므로, 청구항 1의 진보성이 부정되지 않는다. 
나. 피고의 주장
 이 사건 심결은 청구항 1의 전제부 구성(구성요소 1)을 종래 기술로 전제하고, 특징부 구성(구성요소 2)을 선행발명의 대응구성과 비교하여 용이하게 발명할 수 있다고 판단하고 있는데, 이러한 심결의 이유는 거절결정의 이유와 주요한 취지가 부합한다. 
 청구항 1의 클러치 구조는 선행발명의 클러치 구조와 차이가 없다. 따라서, 청구항 1은 종래의 복수 구동차축을 갖는 차량에 있어서의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 클러치 구조를 단순히 적용하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있으므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다(이하 ‘이 사건 피고주장사유’라 한다). 
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.
다. 판단의 순서
 이 사건 심결이 '이 사건 피고주장사유'를 전제로 진보성이 부정된다고 판단한 것인지 명확하지 않다. 
 아래에서는 먼저 이 사건 심결이 ‘이 사건 피고주장사유'를 전제로 진보성이 부정된다고 판단한 것이라면, 이러한 판단에 기초한 이 사건 심결이 위법한지에 관하여 보기로 한다(아래 3.항). 다음으로 이 사건 심결이 “청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하여 용이하게 발명할 수 있다.”고 판단한 것이라면[원고의 위 가.의 1)항 주장 참조], 이러한 판단에 기초한 이 사건 심결이 위법한지에 관하여 보기로 한다(아래 4.항). 
3. ‘이 사건 피고주장사유’에 대한 판단
가. 판단에 필요한 법리
특허출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 사유(이하 ‘새로운 사유’라 한다)를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 사유를 들어 심결이 정당하다는 주장을 할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조). 거절이유에 포함되었는지 여부는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 거절이유통지서에 명시되었는지의 관점에서 판단되어야 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 등 참조).
나. 구체적 판단
1) 심사 단계에서 통지된 거절이유
 ① 원고에게 통지된 2014. 3. 24.자 의견제출통지에는 “선행발명은 청구항 1과 비교하여 출력 피니언의 구성이 생략되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 선행발명의 링 기어에 출력 피니언을 부가하여 사용할 수 있는 것에 불과하다.”는 취지로 기재되어 있는 사실, ② 이에 대하여 원고는 “청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르므로, 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.”는 취지로 의견서를 제출한 사실, ③ 특허청 심사관은 2014. 9. 26. 위와 같은 의견서를 제출받고 2014. 3. 24.자 의견제출통지서에 기재된 거절사유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 한 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 
 이러한 인정사실을 종합하면, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 심사 단계에서 원고에게 청구항 1, 2, 5, 6의 거절이유로 ‘청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하여 용이하게 발명할 수 있다’는 거절이유를 통지하였다고 봄이 상당하다(이하 ‘이 사건 거절이유’라 한다). 
2) '이 사건 피고주장사유'가 새로운 사유에 해당하는지 여부
 ‘이 사건 피고주장사유'는 ‘통상의 기술자가 종래의 직구동식 액슬 구동기어에 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지이다. 반면 ‘이 사건 거절이유’는 ‘통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하여 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.’는 취지이다. 
 그런데, 여러 선행기술문헌을 인용하여 출원발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 출원발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 출원발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있을지에 따라 출원발명의 진보성을 판단하게 된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조). 
 위와 같은 법리를 적용하여 진보성을 판단함에 있어 먼저 출원발명과 선행발명의 차이점을 검토하게 되는데, '이 사건 피고주장사유'와 ‘이 사건 거절이유’는 차이점이 서로 다르다. 즉 '이 사건 피고주장사유'와 관련하여 청구항 1과 ‘종래의 구동식 액슬 구동기어’와의 차이는 클러치가 부가되어 있는지 여부에 있다. 반면 ‘이 사건 거절이유’와 관련하여 청구항 1과 선행발명의 차이는 ‘출력 피니언’이 부가되어 있는지 여부(여기에 청구항 1의 클러치와 선행발명의 도그클러치가 같은 기능과 작용을 하는지도 차이점이 될 수 있다)인 것으로 보인다. 
 다음으로 위와 같은 법리에 따라 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하게 되는데, '이 사건 피고주장사유'와 ‘이 사건 거절이유’는 이와 같은 판단 과정에 필요한 전제사실들(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등)에 있어 차이가 있게 된다. 즉 '이 사건 피고주장사유'에 관하여는 종래의 직구동식 액슬 구동기어에서 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제에 관한 인식이 있었는지, 전단 뒷차축만의 동력을 차단하려는 기술적 과제를 해결하기 위한 어떤 기술적 수단들이 존재하고 있었는지, 위와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여 선행발명의 도그클러치를 결합하여 청구항 1에 이를 수 있다는 암시·동기가 있었는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보인다. 반면 ‘이 사건 거절이유’에 관하여는, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 복수의 뒷차축 중 전단 뒷차축만의 동력을 차단하고자 하는 기술적 과제가 달성되는 것인지, ‘구동 전환 장치’를 삭제하지 않고도 청구항 1의 기술적 과제가 달성되는 것인지, 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 부가하는 경우 선행발명의 구조를 변경해야 하는 등 결합에 있어 기술적 어려움은 없는지 등이 청구항 1의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어서 중요한 요소들이 될 것으로 보인다.
 따라서, 출원인으로서는 ‘이 사건 거절이유’ 및 ‘이 사건 피고주장사유’와 관련하여 서로 다른 판단 요소들을 중심으로 진보성이 부정되지 않는다는 의견을 제출할 가능성이 높고, 서로 다른 방향으로 명세서의 보정을 시도할 가능성이 높을 것으로 보인다[실제 원고는 앞서 본 바와 같이 “청구항 1은 가운데(중앙) 차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있는 반면, 선행발명은 뒷차축의 구동시스템에 관한 발명이어서 출력 피니언을 구비하고 있지 않는 차이가 있어, 양 발명의 구체적인 형상과 배치가 서로 다르다.”는 취지로 의견서를 제출하였다].
 그렇다면, '이 사건 피고주장사유'는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 거절이유통지서에 그 취지와 이유가 기재되어 있다고 보기 어려우므로, ‘이 사건 거절이유’와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 않는 것으로 보기 어렵다. 
다. 종합
 '이 사건 피고주장사유'에 대하여는 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여된 바 없는 것으로 보인다. 따라서, 피고가 이 사건 심결 취소소송에서 위와 같은 사유를 들어 이 사건 심결의 결론이 정당하다고 주장하는 것은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장하는 것이어서 허용될 수 없다. 또한, 이 사건 심결이 위와 같은 사유를 전제로 청구항 1의 진보성이 부정된다고 판단한 것이라면, 이 사건 심결은 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 것이어서 위법하다. 
4. ‘이 사건 거절이유’에 대한 판단 - 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부
가. 청구항 1의 진보성
1) 양 발명의 대비
 청구항 1과 선행발명을 구성요소별로 대비하여 보면 아래 대비표와 같다. 
?청구항 1선행발명구성요소 1링 기어와 맞물리는 출력 피니언 및 구동 피니언을 포함하는 직구동식 액슬 구동기어에 있어서,?구성요소 2직구동식 차동장치로서 실시되며 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)에 대해 독립적으로 지지되며,링 기어(25)가 내부 디퍼렌셜 케이스(10)에 대해 독립적으로 지지차동장치가 클러치(3)를 포함하며,내부 디퍼렌셜 케이스(10)가 도그클러치(34)[허브 슬리브(28)]를 포함상기 클러치(3)를 통해 링 기어(1)가 디퍼런셜 바디(6)로부터 분리가 가능하므로,도그클러치(34)를 통해 링 기어(25)가 내부 디퍼렌셜 케이스(10)로부터 분리 가능디퍼런셜 바디(6)가 함께 동작하지 않는 상태에서, 구동 피니언(4)이 링 기어(1)를 통해 출력 피니언(5)을 구동할 수 있는 것을 특징내부 디퍼렌셜 케이스(10)가 함께 동작하지 않는 상태에서 구동 피니언(26)이 링 기어(25)를 구동

 청구항 1은 선행발명과 달리 출력 피니언을 포함하고 있다는 점에서 차이가 있다. 이에 대하여 원고는 위 2.의 가.항에서 본 바와 같이 “청구항 1은, 이륜구동 상태에 있을 때에는 드라이브 피니언기어(26)에 동력이 전달되지 않을 뿐만 아니라 출력 피니언을 갖추고 있지 않는 선행발명과는 달리, 구동 피니언과 출력 피니언의 연결 상태를 유지하여 구동 피니언이 출력 피니언을 구동시키면서 특정 뒷차축의 동력을 차단하기 위해 클러치를 통해 링 기어와 디퍼런셜 바디를 분리시키는 점에서 차이가 있어, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 청구항 1을 발명할 수 없다.”고 주장하고 있으므로, 아래에서는 이와 같은 차이점에도 불구하고 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있는지에 관하여 보기로 한다. 
2) 용이 도출 여부
 아래와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 출원발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 청구항 1을 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵다. 
 ① 선행발명의 경우 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하는 것은 도그클러치가 아닌 ‘구동 전환 장치’이어서, 설령 선행발명에 복수의 뒷차축을 추가로 구비하고(이하 추가된 뒷차축을 ‘후방 뒷차축’이라 하고, 기존의 뒷차축을 ‘전방 뒷차축’이라 한다) 링 기어에 출력 피니언을 부가한다고 하더라도, 도그클러치가 복수의 뒷차축 중 전방 뒷차축의 동력을 차단하는 기능과 작용을 하지 못한다. 즉 선행발명의 경우 이륜구동 상태일 경우에는, ‘구동 전환 장치에 의하여 뒷차축의 드라이브피니언(구동 피니언)으로 동력이 전달되지 않게 되는 것’이지, 청구항 1과 같이 ‘클러치를 통해 링 기어가 디퍼런셜 바디로부터 분리된 됨으로써 디퍼런셜 바디가 함께 동작하지 않는 상태에서 구동 피니언이 링 기어를 통해 출력 피니언을 구동할 수 있게 되는 것’이 아니다.
 ② 위 ①항과 같이 선행발명에 ‘후방 뒷차축’을 부가하는 것으로 선행발명의 구조를 변경할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기 어렵다. 또한 이와 같이 선행발명의 구조를 변경하고, 동시에 도그클러치가 ‘구동 전환 장치’의 기능과 작용을 할 수 있도록 선행발명의 구조를 변경할만한 암시·동기 등이 제시되어 있었다고 보기는 더욱 어렵다. 
 ③ 위 ①항과 같이 선행발명에 ‘후방 뒷차축’을 부가하고, 위 ②항 후문과 같이 도그클러치를 변경하기 위해서는 여러 부분에 있어서 구조의 변경이 필요할 것으로 보인다. 
 ④ 을 제5 내지 7호증 등 피고가 제출한 증거만으로는, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 선행발명에 주지관용기술인 출력 피니언을 결합하면 구성요소 1, 2에 이를 수 있다고 인정하기도 어렵다 
3) 대비 결과의 종합
 위에서 본 대비 결과를 종합하면, 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어려워, 진보성이 부정되지 않는다. 
나. 청구항 2, 5, 6의 진보성이 부정되는지 여부
 청구항 2, 5, 6은 청구항 1을 인용하는 종속항인바, 위에서 본 바와 같이 청구항 1의 진보성이 선행발명 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의하여 부정되지 않는 이상, 청구항 2, 5, 6도 진보성이 부정되지 않는다.
다. 종합
 따라서, 이 사건 출원발명은 선행발명 또는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않아 특허법 제29조 제2항에 의하여 등록이 거절되어서는 아니 됨에도, 이 사건 심결이 이와 결론을 달리하여 ‘이 사건 거절이유’를 전제로 청구항 1의 진보성이 부정된다고 판단한 것이라면, 이 사건 심결은 위법하다. 
5. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 한규현(재판장) 손천우 윤주탁