등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2011.11.25 / 시행일:

【원 고】 선창아이티에스 주식회사 (소송대리인 변리사 안영길)
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 정은주)
【변론종결】2011. 11. 4.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2011. 6. 1. 2010당673호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실 
 가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/등록일/등록번호: 2008. 8. 8./2007. 10. 5./상표등록 (등록번호 1 생략)
 2) 구 성: 
 3) 지정상품: [별지] 기재와 같다. 
 나. 선사용상표들
 1) 선사용상표 1
 가) 출원일/등록일/등록번호/소멸일: 1978. 6. 16./1979. 5. 8./상표등록 (등록번호 2 생략) /1989. 5. 9.
 나) 구 성: 
 다) 지정상품: 전화받침대, 책상, 책장, 옷걸이, 책꽂이, 신장, 경대, 식탁, 탁자, 장의자, 의자, 침대, 찬장, 차장, 농, 의장 
 라) 등록권리자: 선창산업주식회사
 2) 선사용상표 2
 가) 출원일/등록일/등록번호/소멸일: 1979. 4. 21./1980. 1. 22./상표등록 (등록번호 3 생략) /1990. 1. 23.
 나) 구 성: 
 다) 지정상품: 전화받침대, 책상, 책장, 옷걸이, 책꽂이, 신장, 경대, 식탁, 탁자, 장의자, 의자, 침대, 찬장, 차장, 농, 의장 
 라) 등록권리자: 선창산업주식회사
 3) 선사용상표 3
 가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일/소멸일: 1985. 7. 23./1986. 8. 26./상표등록 (등록번호 4 생략) /1997. 3. 24./2006. 8. 27.
 나) 구 성: 
 다) 지정상품: 장농, 화장대, 서랍장, 장식장, 책장, 의자, 식탁, 탁자, 침대, 소파, 사이드보드, 오디오박스, 문갑, 찬장, 전화대, 티비대, 코너쉘프, 신발장
 라) 등록권리자: 선창산업주식회사
 다. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고는 2010. 3. 19. 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 상표로 인식되어 있는 선사용상표들을 모방 출원하여 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에 해당하여 그 등록이 무효가 되어야 한다는 이유로, 이 사건 등록상표에 대한 무효심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 2011. 6. 1. 2010당673호로 이 사건 등록상표의 출원일 당시 선사용상표들이 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 볼 수 없어 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1, 3~5호증
 2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부
 가. 판단기준
상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 그 상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이므로, 어떤 상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 특정인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 인식되어 있어야 할 뿐만 아니라 상표 출원인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라야 하고, 그 요건에 대한 판단시점은 상표의 출원 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결, 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조). 
 나. 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 사용되어야 하는지 여부
 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위해서는 선사용상표들이 등록상표의 출원일 당시 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 '상표'여야 한다. 그런데 상표법은 상표를 보호함으로써 '상표사용자'의 업무상의 신용유지를 도모하는 것 등을 그 목적으로 하고 있고(상표법 제1조), 상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 '사용'하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제1항 제1호), 상표권자에 의하여 사용되고 있지 아니한 표장은 상표법상의 '상표'에 해당된다고 보기 어렵다.
 또한, 상표법 제7조 제1항 제12호는 정당한 상표권자가 아닌 제3자가 부정한 방법으로 상표등록을 받아 정당한 상표권자의 상표사용을 배척하거나 그 상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히는 것을 방지하기 위한 것으로서, 선사용상표들이 '사용'되고 있음을 전제로 하여 정당한 상표사용자의 권익을 보호하기 위한 규정이다. 만약 수요자간에 특정인의 상표로 인식되어 있기만 하면 상표로 사용되지 않더라도 상표법 제7조 제1항 제12호가 적용될 수 있다고 하면, 이는 정당한 상표사용자의 권익을 보호하기 위한 위 조항의 취지에 어긋나는 것이다.
 나아가, 상표법 제7조 제1항 제8호에 따르면, 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하면 누구라도 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록할 수 있는데, 만약 상표법 제7조 제1항 제12호를 적용함에 있어 특정인의 상표가 사용되지 않아도 된다면, 특정인의 상표가 등록되었다가 소멸하여 1년이 경과했음에도 불구하고 여전히 특정인의 상표로 사용되는 것으로 오인되고 있다는 이유만으로도 상표법 제7조 제1항 제12호의 적용을 받아 다른 사람이 동일 또는 유사한 상표를 등록할 수 없게 될 위험이 있다. 이는 상표를 사용하지 않는 자의 독점적 지위를 연장시켜 상표법 제7조 제1항 제8호의 적용범위를 부당하게 축소시키는 결과를 가져온다. 한편, 상표법 제7조 제4항에 따르면, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 위반한 것을 사유로 무효의 심결이 확정된 경우에 그 정당한 상표권자는 상표법 제7조 제1항 제8호의 적용을 받지 않아 그 무효심결의 확정일부터 1년을 기다릴 필요 없이 곧바로 상표등록을 출원할 수 있다. 그런데 만약 상표법 제7조 제1항 제12호를 적용함에 있어 특정인의 상표가 사용되지 않아도 된다면 그 특정인은 진정한 상표사용자가 아님에도 불구하고 상표법 제7조 제1항 제8호의 기간제한을 받지 않고 상표법 제7조 제4항에 따라 곧바로 상표등록을 할 수 있게 되는바, 이는 정당한 출원인이라 할 수 없는 자의 독점출원지위를 보장하는 것으로서 상표법 제7조 제4항의 취지에 어긋난다. 
 결국, 위에서 살펴본 상표법의 목적과 상표의 정의, 상표법 제7조 제1항 제12호와 관련규정들의 취지 등을 종합하여 볼 때, 상표법 제7조 제1항 제12호는 특정인이 등록상표의 출원일 당시 당해 상표를 사용하고 있거나 적어도 상표로 계속 사용하려고 하는 경우에만 적용된다고 할 것이다. 
 다. 이 사건에의 적용
 1) 이 사건으로 돌아와 보건대, 갑 제6~163호증에 의하면, 선창산업주식회사가 1973년경부터 1991년 2월경까지 선사용상표들을 가구류 상품에 대한 상표로 사용하다가, 1991년 3월경부터 상표를 변경하여 선사용상표들 대신 'sunWooD', '선우드' 또는 '선우드가구' 등을 상표로 사용해 온 사실, 선창산업주식회사는 1991년 3, 4월경 광고를 통해 그와 같은 상표변경사실을 대대적으로 알렸고 언론에서도 여러 차례 이를 보도한 사실이 인정된다. 한편, 선창산업주식회사가 상표갱신등록을 하지 않아 선사용상표 1이 1989. 5. 9., 선사용상표 2가 1990. 1. 23., 선사용상표 3이 2006. 8. 27. 각 기간만료로 상표권이 소멸된 사실은 위 1. 나.항에서 본 바와 같다(선사용상표 3은 1997. 3. 24. 한차례 갱신등록되었다가 2006. 8. 27. 소멸등록되었다). 
 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 선창산업주식회사가 1991년 3월경부터 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 5.까지 16년 이상 선사용상표들을 상표로 사용하고 있지 않은 점, 선창산업주식회사가 적극적으로 상표를 변경하고 그 사실을 대외적으로 알린 점, 선사용상표들의 등록갱신을 포기한 점 등에 비추어 볼 때, 선창산업주식회사 및 2003. 12. 12. 선창산업주식회사에서 분할 설립된 원고는 이 사건 등록상표 출원 당시 선사용상표들을 더 이상 상표로서 사용하려는 의사가 없었다고 판단된다. 
 2) 원고는 이에 대하여, 선사용상표들이 1991년 이후 이 사건 등록상표의 출원 당시까지 광고에 표시되는 등의 방법으로 상표로 사용되었다고 주장한다.
 보건대, 갑 제86~98, 99-40~55, 100-52~69, 181호증에 의하면, 선창산업주식회사와 원고가 1991년 3월 이후 2005년 1월경까지 "바로 이 선퍼니처가 sunWooD 선우드가구로 새롭게 탄생했습니다.", "선퍼니처의 명성 그대로 선우드가구 sunWooD", "선퍼니처의 차세대 가구 선우드" 등의 문구를 사용하여 광고를 한 사실이 인정된다. 그러나 이는 선사용상표들에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력을 새로운 상표에 그대로 유지하고자 새로운 상표를 수식하는 용어로서 선사용상표의 호칭을 그대로 광고문구에 사용한 것일 뿐, 위와 같은 광고문구를 두고 선사용상표들을 상표로서 사용한 것이라고 볼 수 없다. 더욱이 위 광고는 모두 이 사건 등록상표의 출원일인 2007. 10. 5. 이전의 것들이다. 
 또한, 갑 제175~179호증에 의하면, '선우드가구'의 대리점들 중 일부가 이 사건 등록상표의 출원일 전후에 걸쳐 인터넷상에 '선우드대리점', '선우드가구울진대리점', '선우드가구 동두천대리점', '선우드가구신당대리점', '선우드천안대리점' 등과 같이 선우드가구의 대리점임을 표시하면서도 주소란 말미에 여전히 '선퍼니처'라는 문구를 병기하는 등의 방법으로 대리점을 홍보하거나 "선퍼니처의 차세대가구 선우드는 21세기 밀레니엄시대를 대비하는 기업입니다."라는 문구를 사용하여 홍보하고 있는 사실이 인정된다. 그러나, 위 대리점들의 명칭이 '선우드대리점', '선우드가구울진대리점', '선우드가구 동두천대리점', '선우드가구신당대리점', '선우드천안대리점' 등인 점에 비추어 보더라도 위 대리점들에 의해 사용되는 상표는 '선우드' 또는 '선우드가구'이며, '선퍼니처'는 위 광고와 마찬가지로 선사용상표들에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력을 그대로 유지하고자 표기된 것에 불과하다고 판단된다. 
 나아가, 갑 제182~203, 217~221호증에 의하면, '선퍼니처' 등의 상표가 표시되거나 '선퍼니처 가구'로 알려진 중고가구들이 1991년경 이후는 물론 이 사건 등록상표의 출원일(2007. 10. 5.) 이후에도 여전히 중고시장에서 거래되고 있는 사실이 인정된다. 그러나 위 중고가구들은 거래시점이 아닌 과거에 상표가 표시된 상품들이므로 그 상표가 사용된 시점이 언제인지 알 수 없다. 
 따라서 위 증거들만으로는 선사용상표들이 1991년경 이후 이 사건 등록상표의 출원일 당시까지 계속하여 사용되고 있었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없는바, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
 라. 소결
 결국, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 특정인이 상표로서 사용하거나 사용하려고 하지 않은 것이어서, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 대하여 살필 것 없이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.
 3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 문영화(재판장) 이종우 김승곤