권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.05.23 / 시행일:

【원 고】 뉴우바란스아스레틱슈우 인코포레이팃드 (소송대리인 변리사 차윤근 외 1인)
【피 고】 유니스타 주식회사 (소송대리인 변리사 김영옥)
【환송전판결】 특허법원 2011. 11. 4. 선고 2011허8242 판결
【변론종결】2014. 5. 2.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2011. 7. 27. 2011당564호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송총비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문 기재와 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 (1) 출원일/ 등록일/ 최종 존속기간갱신등록일/ 상표등록번호 : 1981. 5. 28./ 1984. 9. 21./ 2004. 7. 13./ (등록번호 생략)
 (2) 표장 : 
 (3) 지정상품(2004. 9. 24. 상품분류 전환등록된 것) : 상품류 구분 제18류의 ‘우산, 지팡이’, 제20류의 ‘부채’, 제25류의 ‘운동화’
 (4) 상표권자 : 원고
 나. 확인대상표장
 (1) 표장 : 
 (2) 사용상품 : 운동화
 (3) 표장의 사용설명 : 상표 외관 구성이 ‘’과 같은 도형표장 아래에 ‘'와 같은 영문자를 부기하여 ’‘과 같이 구성한 결합표장이며, 주로 운동화의 측면 갑피에 부착하여 외관이 돋보이게 하는 장식표장임
 (4) 사용자 : 피고
다. 이 사건 심결의 경위
 (1) 피고는 2011. 3. 15. 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 위 심판청구를 2011당564호로 심리한 후, 2011. 7. 27. ‘확인대상표장은 심판대상으로서 특정되었고, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 일부 유사한 부분(‘N'자 부분)이 있다 하더라도 이는 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없어서 요부가 될 수 없고 양 표장을 전체적·이격적으로 관찰하여 보면 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다’는 요지의 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 (3) 원고는 2011. 8. 25. 특허법원에 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 이를 2011허8242호로 심리한 후 2011. 11. 4. 이 사건 심결과 같은 요지의 이유로 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다.
 (4) 원고는 환송 전 판결에 대하여 2011. 11. 22. 대법원에 상고하였고, 대법원은 이를 2011후3698호로 심리한 후 2014. 3. 20. ‘확인대상표장은 심판대상으로서 특정되었으나, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 ‘N'자 부분에 중심적 식별력이 있어서 양 표장을 전체적·이격적으로 관찰하여 보면 그 호칭 및 관념이 서로 유사하여 수요자들로 하여금 운동화 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사한 상표에 해당함에도 이와 달리 판단한 환송 전 판결에는 권리범위확인심판에서 등록상표의 식별력 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다’는 요지의 이유로 환송 전 판결을 파기하는 환송판결을 선고하였다.
[인정근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
 가. 확인대상표장을 운동화 측면의 어느 위치에 어느 크기로 표시하여 사용하는지를 명확히 특정하지 않고 단순히 ’사용상품을 운동화로 하며 주로 운동화 측면 갑피에 부착하여 외관이 돋보이게 하는 장식 표장‘이라고 특정한 것은 이 사건 등록상표와 대비될 수 있을 만큼 확인대상표장을 명확히 특정한 것이 아니다. 따라서 확인대상표장이 특정되었다고 보아 본안판단에 나아간 이 사건 심결은 위법하다. 
 나. 이 사건 등록상표 중 ‘' 부분은 원고의 신발류 상품을 나타내는 표장으로 국내외 수요자에게 잘 알려졌으므로, 이 사건 등록상표는 그 요부인 ’‘만으로 수요자에게 인식될 수 있고, 확인대상표장 중 ’‘ 부분은 ’‘ 부분에 비하여 크기가 현저히 작아 주로 ’‘ 부분 만에 의하여 인식될 수 있으므로, 양 표장은 전체적·이격적으로 관찰할 때 유사한 표장이다. 따라서 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 
3. 확인대상표장이 특정되었는지 여부
 상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다.
 사용상품을 ‘운동화’로 하고 ‘’과 같이 구성된 확인대상표장은 지정상품을 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’로 하고 ‘’과 같이 구성된 이 사건 등록상표와 대비할 수 있으므로 적법하게 특정되었다고 할 것이다. 
 따라서 확인대상표장이 특정되지 않았다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다. 
4. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
가. 표장의 유사여부
 (1) 관련 법리
 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.
 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결). 
 (2) 구체적인 판단
 갑 제7호증의 1, 2, 3, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제9 내지 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 1975년경부터 세계 각국에서 이 사건 등록상표의 형상과 같이 각종 운동화에 원고 약칭(New Balance)의 첫 글자에서 따온 ‘’이라는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)를 부착하여 판매하였으며, 운동화 및 스포츠 의류 등의 국내 매출액이 2009년 약 344억 원, 2010년 약 1,619억 원 등 2004년부터 2010년까지 합계 약 2,820억 원에 달한 사실, ② 원고의 ‘New Balance’ 상표가 어패럴뉴스사가 선정한 2009년 스포츠 부분 ‘베스트 브랜드’ 및 ‘올해의 브랜드’로 각각 선정된 사실을 인정할 수 있다. 
 위 인정사실과 앞서 본 법리에 비추어, 사용상품을 ‘운동화’로 하는 확인대상표장이 지정상품이 ‘운동화’인 이 사건 등록상표와 유사한지를 살펴본다.
 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘’과 같은 운동화 형상 부분은 지정상품인 ‘운동화’와 관련하여 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, ‘’과 같은 패치 부분은 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N’을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식별력이 미약하였다. 그런데 위 인정사실에 비추어 보면, 원고의 실사용상표 ’’은 ‘운동화’ 상품에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 수 있을 정도가 되었다고 보이고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한 ‘' 부분이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 ‘운동화’의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 ‘'을 부각하는 배경에 불과하여 그 때문에 ‘' 부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이다.
 한편 확인대상표장은 알파벳 ‘N’을 보통의 서체로 약간 비스듬히 쓴 ‘’ 부분 하단에 보통의 서체로 작게 쓴 ‘’라는 문자 부분을 부가한 것에 불과하여 시각적으로 ‘’ 부분보다 ‘’ 부분이 훨씬 두드러져 보일 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘' 부분이 ‘운동화’ 상품에 관하여 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되게 되었으므로, ‘운동화’를 사용상품으로 하는 확인대상표장에서도 위 ‘' 부분과 동일성이 인정되는 ‘’ 부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 된다고 할 것이다. 
 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 ‘운동화’ 상품에 사용될 경우 각각 중심적 식별력을 가지는 ‘' 부분과 ‘’ 부분으로 호칭·관념될 수 있고, 그러한 경우 이들은 호칭·관념이 동일하여 수요자로 하여금 ‘운동화’ 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표라고 할 것이다.
나. 사용상품과 지정상품의 동일·유사여부
 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’이고, 확인대상표장의 사용상품은 운동화인바, 확인대상표장의 사용상품인 ‘운동화’는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘운동화’와 동일하다. 
다. 소결론
 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하고, 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하므로, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
5. 결론
 그렇다면, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 한규현(재판장) 이다우 이혜진