등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2010.11.05 / 시행일:

【원 고】 한미약품 주식회사 (소송대리인 특허법인 AIP 담당변리사 이재웅 외 1인)
【피 고】 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 리미티드 (소송대리인 변호사 오관석 외 5인)
【변론종결】2010. 10. 15.
【주 문】
1.특허심판원이 2009. 12. 31. 2008당2929호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 [인정근거] 갑 제1~3, 5, 19호증 
 가. 피고의 특허발명
 1) 명칭 : 약제학적 화합물
 2) 출원일/우선권주장일/등록일/등록번호 : 1991. 4. 24./1990. 4. 25./1999. 2. 12./(등록번호 생략)
 3) 특허청구범위 
 청구항 1. 2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀
 또는 이의 산 부가염
 청구항 2. 2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀
 청구항 3. 제1항에 따른 화합물 또는 약제학적으로 허용되는 이의 산 부가염을 약제학적으로 허용되는 희석제 또는 담체와 함께 함유하는, 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태를 치료하기 위한 약제학적 조성물
 청구항 4. 제2항에 따른 화합물 2.5 내지 5㎎을 약제학적으로 허용되는 희석제 또는 담체와 함께 함유하는, 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태를 치료하기 위한 캅셀제 또는 정제 형태의 약제학적 조성물
 청구항 5. N-메틸피페라진을 다음 일반식(II)의 화합물과 반응시킴을 포함하여, 제1항에 따른 화합물을 제조하는 방법

 상기식에서, Q는 이탈 가능한 라디칼이다. 
 청구항 6. 다음 일반식(II)의 화합물 및 Q가 -NH₂ 인 경우 이의 염 

 상기식에서, Q는 -NH₂ , -OH, -SH이다. 
 청구항 7. 다음 일반식(Ⅳ)의 화합물

 상기식에서, R은 에스테르 그룹이다.
 청구항 8. 제3항에 있어서, 정신분열병(schizophrenia)을 치료하기 위한 약제학적 조성물
 청구항 9. 제3항에 있어서, 정신분열형 질병(schizophreniform disease)을 치료하기 위한 약제학적 조성물(이하, 피고의 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 하고, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다.)
 나. 비교대상발명들
 1) 비교대상발명 1
 비교대상발명 1은 1978. 9. 19. 등록된 미국등록특허공보 제4,115,574호에 게재된 ‘벤조디아제핀 유도체(Benzodiazepine derivatives)’(갑 제5호증)로서, 그 주요 내용은 [별지] 제1항 기재와 같다. 
 2) 비교대상발명 2
 비교대상발명 2는 1980년 발행된 간행물에 게재된 ‘잠재적 신경이완제로서의 4-피페라지닐-10H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀(4-Piperazinyl-10H-thieno92,3-b][1,5]benzodiazepines as potential neuroleptics)’(갑 제19호증)이라는 제목의 논문(Journal of Medicinal Chemistry, 1980, Vol. 23, No. 8: 878-884)으로서, 그 주요 내용은 [별지] 제2항 기재와 같다. 
 다. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고는 2008. 10. 1. 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1에 비하여 신규성 및 진보성이 없고, 그 명세서 기재요건도 충족하지 못한 것이므로, 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.
 2)특허심판원은 2009. 12. 31. 2008당2929호로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1에 비하여 신규성 및 진보성이 인정되고, 그 명세서 기재요건도 충족한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 이 사건의 쟁점
 가. 원고 주장의 요지
 1) 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 구체적으로 개시되어 있으므로 그 신규성이 부정되고, 가사 이 사건 특허발명의 신규성이 인정된다고 하더라도, 비교대상발명들에 비하여 현저히 우수한 효과가 있다고 볼 수 없으므로 그 진보성이 인정되지 아니한다.
 2) 이 사건 특허발명은 선택발명으로서의 효과에 관한 명세서 기재요건을 충족하지 못하고 있다.
 3) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 나. 아래에서는 편의상 이 사건 특허발명의 신규성 또는 진보성이 있는지 여부를 먼저 살펴보기로 한다.
3. 이 사건 특허발명에 신규성이 있는지 여부
 가. 판단기준
 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고, 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결,대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 등 참조).
 나. 이 사건 제1, 2항 발명에 신규성이 있는지 여부
 1) 이 사건 제1, 2항 발명의 성격
 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1의 일반식 (Ⅰ)의 화합물 중에서 R₁ 및 R₂는 수소(hydrogen),는 메틸{methyl,알킬(alkyl)의 하위개념}, 티오펜 고리는 2번 위치에서 메틸기(알킬기의 하위개념)를 갖는 화합물에 해당하고(갑 제5호증 1단 45행~4단 26행 참조), 비교대상발명 2의 화합물 1~45번의 모핵구조(을 제19호증 880면 상단 왼쪽 참조) 중에서 R은 CH₃, R₁은 H, R₂는 2-를 갖는 화합물에 해당한다.
 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하고 있으므로 이른바 선택발명에 해당한다고 할 것이다.
 2) 이 사건 제1, 2항 발명이 비교대상발명들에 구체적으로 개시되어 있는지 여부
 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 올란자핀{Olanzapine, 2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀, 이하 ‘올란자핀’이라고만 한다} 또는 그 산부가염에 관한 것이고, 이 사건 제2항 발명은 올란자핀에 관한 것이다. 
 한편, 비교대상발명 1의 명세서에는, 가장 바람직한 화합물의 예 및 실시예 중의 하나{실시예 26의 (a)}로서 에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)이 기재되어 있는바(갑 제5호증 4단 27~29행, 63~66행 참조), 이 사건 제1, 2항 발명의 올란자핀과 비교대상발명 1의 에틸올란자핀의 화학구조를 대비해 보면, 그 모핵구조가 티에노[1,5]벤조디아제핀 골격으로서 동일하고, 단지 티오펜 링의 2번 위치 치환기가 올란자핀은 메틸기인데 비하여 에틸올란자핀은 에틸기인 점에서만 차이를 보인다. 더욱이, 비교대상발명 1에는 벤조디아제핀계 항정신병 활성 화합물의 티오펜 링이 에틸과 같은알킬에 의해 치환되는데, 위 ‘알킬’이란 메틸, 에틸, 이소프로필, n-부틸 등을 의미한다는 기재가 있다(갑 제5호증 4단 21, 22, 35~38행).
 또한, 비교대상발명 2에서도 항정신병 효과를 나타내는 티에노[1,5]벤조디아제핀 골격을 가진 화합물들을 개시하면서 에틸올란자핀을 화합물 6번으로 구체적으로 예시하고 있고(갑 제19호증 380면 표 참조), 그 티오펜 링의 2번 위치에서 짧은 알킬기(메틸기, 에틸기, 이소프로필기)로의 치환은 활성을 증가시키는 것으로 보인다는 기재가 있다(갑 제19호증 379면 오른쪽 단 38~39행 참조). 
 그러나, 비교대상발명 1에서는 100여개의 실시예가, 비교대상발명 2에서는 59개의 화합물이 예시되어 있을 뿐 위 실시예나 화합물 중 특히 에틸올란자핀에 주목할 만한 기재가 없다. 비교대상발명 1의 가장 바람직한 화합물은 ‘(A)~(E), (J) 및 (L)의 조건’을 충족하는 것들로서 그 숫자가 상당히 광범위하여 그 중 에틸올란자핀이 속한다고 하더라도 그러한 기재로부터 통상의 기술자가 위 100여개의 실시예 중에서 곧바로 에틸올란자핀을 직접적으로 인식하기는 어렵다. 비교대상발명 2에서도 강력한 신경이완활성을 가지는 화합물로서 9, 12, 17, 29 및 34번 화합물이 거론되고 있을 뿐(갑 제19호증 초록 4~5행 참조) 6번 화합물인 에틸올란자핀은 거론되고 있지 아니하다.
 따라서, 통상의 기술자가 비교대상발명들의 기재 내용으로부터 에틸올란자핀에 특별히 주목하여 에틸올란자핀의 티오펜 링 2번 위치의 에틸을 다른 저급알킬에 속하는 메틸로 치환함으로써 올란자핀을 직접적으로 인식할 수 있다고 보기는 어렵다. 결국, 이 사건 제1, 2항 발명의 올란자핀은 비교대상발명들에 구체적으로 개시되었다고 볼 수 없으므로, 그 신규성이 부정되지 아니한다고 할 것이다. 
 다. 이 사건 제3~9항 발명에 신규성이 있는지 여부
 이 사건 제3항 발명은 올란자핀 또는 그 산 부가염을 희석제 또는 담체와 함께 함유하는 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태 치료용 약제학적 조성물에 관한 것이고, 이 사건 제8, 9항 발명은 이 사건 제3항 발명의 종속항으로서, 치료대상 질병이 ‘정신분열병(schizophrenia)’ 및 ‘정신분열형 질병(schizophreniform disease)’에 각 한정된 것이다. 
 한편, 이 사건 제4항 발명은 올란자핀 2.5~5mg을 희석제 또는 담체와 함께 함유하는 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태 치료용 캅셀제 또는 정제 형태의 약제학적 조성물에 관한 것이다. 
 또한, 이 사건 제5항 발명은 N-메틸피페라진을 올란자핀의 중간체인 일반식(II) 화합물과 반응시켜 이 사건 제1항 발명의 화합물을 제조하는 방법에 관한 것이고, 이 사건 제6항 발명은 올란자핀의 중간체인 일반식(II) 화합물에 관한 것이며, 이 사건 제7항 발명은 일반식(II) 화합물의 중간체인 일반식(IV) 화합물에 관한 것이다.
 그런데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1, 2항 발명의 올란자핀이 비교대상발명들에 비하여 그 신규성이 인정되는 이상, 올란자핀을 이용한 정신질환 치료제, 올란자핀의 제조방법, 올란자핀의 중간체 역시 비교대상발명들로부터 직접적으로 인식할 수 없다고 할 것이므로, 이 사건 제3~9항 발명의 신규성 역시 부정되지 아니한다.
4. 이 사건 특허발명에 진보성이 있는지 여부 
 가. 판단기준 
 선행발명에 그 상위개념만이 개시되어 있어서 신규성이 인정된 선택발명이 진보성을 인정받기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하며, 이와 같은 선택발명의 진보성 판단 시 고려대상이 되는 효과는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재를 통해서 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하게 기재되어 있는 효과라고 할 것이다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결,대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결,대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결 등 참조).
 나. 이 사건 제1, 2항 발명에 진보성이 있는지 여부
 1) 기술분야 및 목적 대비
 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1은 모두 정신병 치료 활성을 가진 티에노[1,5]벤조디아제핀계 화합물에 관한 것으로서 그 기술분야가 동일하다. 또한, 양 발명 모두 중추신경계 질환의 치료에 있어 유용하고 효과적인 화합물을 제공하고자 하고 있으므로(갑 제3호증 11-2면 밑에서 20~18행, 갑 제5호증 13단 53~54행, 59~66행 참조), 이 사건 특허발명의 목적이 비교대상발명 1에 비하여 특이하다고 할 수 없다. 
 2) 구성의 대비
 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 1의 명세서에는 이 사건 특허발명의 올란자핀{2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀}의 상위개념에 해당하는 일반식이 기재되어 있고, 그 일반식에 속하는 성분들과 실시예들이 열거되어 있으므로(갑 제5호증 3단 47행~6단 64행 참조), 통상의 기술자가 위 일반식과 각 구성성분들 및 실시예들로부터 R₁ 및 R₂는 수소,는 메틸, 티오펜 고리 2번 위치에서 메틸기를 갖는 화합물인 올란자핀을 도출하는 것은 기술적으로 어렵지 않다고 할 것이다. 아울러 올란자핀에 산 부가염을 첨가하는 것은 약제 화합물 조성분야에서 주지관용의 기술에 불과하다(갑 제3호증 11-6면 밑에서 4행~11-7면 1면 참조).
 따라서 이 사건 제1, 2항 발명의 구성은 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 1에 주지관용기술을 참작하여 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다. 
 3) 효과의 대비 
 가) 대비 화합물의 선정
 이 사건 제1, 2항 발명의 올란자핀은 선택발명에 해당하므로, 선행발명에 속하는 티에노[1,5]벤조디아제핀계 화합물 모두와 그 효과를 대비하여야 할 것이지만, 위 상위개념에 속하는 하위개념의 화합물 개수가 광범위하여 이를 모두 대비하는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 다만, 위 상위개념에 속하는 화합물 중 가장 우수한 효과를 나타내거나 올란자핀과 가장 유사한 화합물에 비하여 올란자핀이 이질적이거나 현저한 효과를 나타낸다면 나머지 화합물에 비해서도 그 이상의 효과가 있다고 할 것이므로, 위 상위개념에 속하는 화합물 중 가장 우수한 효과를 나타내거나 올란자핀과 가장 유사한 화합물과 대비하면 충분할 것이다.
 그런데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 올란자핀이 플루메자핀{7-플루오로-2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀} 및 에틸올란자핀{2-에틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀}과 대비하여 우수한 효과가 있다고 기재되어 있다(갑 제3호증 11-3면 2~4행, 7~9행 참조). 또한, 비교대상발명 1의 일반식(I) 화합물 중 가장 바람직한 화합물 그룹에 해당하는 화합물 중 하나로서 실시예 26 (a)에 에틸올란자핀이 기재되어 있는데(갑 제5호증 31단 8~9행 참조), 에틸올란자핀은 올란자핀과 모핵구조 및 티오펜 링의 2번 위치가 저급알킬기로 치환된 점에서 동일하고, 단지 치환된 저급알킬기가 메틸기가 아닌 에틸기라는 점에서만 차이를 보인다. 한편, 비교대상발명 1의 실시예 26 (j)에는 이 사건 특허발명의 명세서에서 올란자핀과 효과가 대비된 플루메자핀도 기재되어 있는데, 플루메자핀 역시 올란자핀과 모핵구조 및 티오펜 링의 2번 위치에 메틸기가 치환된 점에서 동일하고, 단지 페닐 링의 7번 위치에 불소가 치환되어 있는 점에서만 차이를 보인다. 
 따라서, 이 사건 특허발명의 명세서에서 올란자핀과 효과가 대비되어 있을 뿐 아니라 올란자핀과 화학구조가 가장 유사한 그룹에 속하는 에틸올란자핀과 플루메자핀의 효과를 올란자핀의 효과와 대비하기로 한다.
 나) 효과 대비의 방법
 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 올란자핀의 효과로서, ① 정신병 치료효과와 관련하여, 단순 정신과적 평가 척도(Brief psychiatric rating scale, 이하 ‘BPRS’라 한다)(갑 제3호증 11-2면 밑에서 4행~3면 1행 참조), 아포모르핀 유도 클라이밍 행동(Apomorphine-induced climbing behavier)(갑 제3호증 11-6면 16~21행 참조), 저체온증에 대한 길항작용, 조건부 회피반응(Conditioned Avoidance Response, 이하 ‘CAR'이라 한다) 억제 작용(갑 제3호증 11-6면 9~12행 참조), 도파민 수용체 길항작용(갑 제3호증 11-6면 24~26행 참조)에 관하여 기재되어 있고, ② 부작용을 없애거나 개선시키는 효과와 관련하여, 크레아티닌 포스포키나제(CPK, 이하 ’CPK‘ 라고 한다)의 혈장농도 증가 개선(갑 제3호증, 11-3면 2~4행 참조), 백혈구 세포수 변화 감소(갑 제3호증, 11-3면 6행 참조), 콜레스테롤 농도 증가 개선(갑 제3호증 11-3면 7~9행 참조), 추체외로(錐體外路, extrapyramidal tract) 부작용의 척도인 카탈렙시(catalepsy) 유발 감소(갑 제3호증 11-6면 12~15행참조)에 관하여 기재되어 있다.
 그런데, 올란자핀의 정신병 치료효과의 지표 중 하나인 BPRS 결과와 부작용 개선 효과 중의 하나인 백혈구 세포수 변화 감소 효과에 대해서는 이 사건 특허발명의 명세서에서 에틸올란자핀 또는 플루메자핀과 대비하고 있지 아니할 뿐 아니라 이를 대비할 수 있는 증거나 자료가 없으므로, 나머지 효과들에 대해서만 대비하기로 한다. 
 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 바와 같이 올란자핀과 같은 정신병 치료제의 효과로서는 정신병 치료효과와 부작용이 함께 거론되고 있으므로, 올란자핀의 효과를 에틸올란자핀이나 플루메자핀의 효과와 대비할 때는 정신병 치료효과와 부작용 저감효과를 종합적으로 고려하여야 할 것이다. 
 다) 정신병 치료효과 대비
 동일한 실험조건에서 실시된 올란자핀과 에틸올란자핀의 대비실험결과에 의하면, 조건부 회피반응(CAR)을 억제하는 작용에서는 올란자핀(: 3.6mg/kg,은 활성을 나타내는 유효용량을 지칭함, 이하 같다)이 에틸올란자핀(: 6.1 또는 7.9mg/kg)에 비하여 약 2배 우수한 것으로 나타났지만, 마우스를 이용한 아포모르핀유도 클라이밍과 저체온증(hypothermia) 길항작용을 나타내는 최소 유효량은 올란자핀과 에틸올란자핀 모두 1.25mg/kg으로 동등하였다(갑 제6호증). 또한 신경전달물질 수용체에 대한 실험결과 무스카린(-QNB) 수용체 길항활성은 올란자핀이 1.5배 정도 우수했지만 D₁, D₂ 수용체 길항활성에서는 에틸올란자핀이 2배 이상 우수하였다(갑 제7호증).
 위 실험결과들에 나타난 정신병 치료 활성을 측정하는 여러 지표를 전체적으로 비교하여 보면, 어느 화합물이 더 우수한 정신병 치료 활성을 가진다고 우열을 가리기 어려우므로, 올란자핀이 에틸올란자핀에 비해 정신병 치료효과에 있어서 현저히 우수한 효과가 있다고 할 수는 없다. 
 라) 부작용 대비
 (1) 추체외로 부작용 대비 
 올란자핀과 에틸올란자핀의 대비실험결과에 의하면, 추체외로 증상 발현의 척도가 되는 카탈렙시 유발 활성에서 올란자핀(: 12.5mg/kg)이 에틸올란자핀(: 20.3mg/kg)보다 오히려 부작용이 큰 것으로 나타났다(갑 제6호증).
 한편, 이 사건 특허발명의 명세서에는 2명의 환자에게 플루메자핀을 임상시험한 결과 추체외로 부작용이 나타났다고 기재되어 있을 뿐이어서(갑 제3호증 11-2면 10~11행 참조), 위 기재만으로는 올란자핀이 플루메자핀에 비해 추체외로 부작용이 감소되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 자료도 없다.
 (2) CPK 혈장농도 증가 부작용 대비 
 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘플루메자핀으로 치료를 받은 총 17명의 환자에서, 효소 농도가 허용될 수 없을 정도로 높게 증가하였기 때문에, U. S. FDA와 상의후 임상적 시험을 종결하였다. 환자로부터 채취한 혈액 심플로부터 추정된, 효소 크레아티닌 포스포키나제(CPK) 및 간 효소인 혈청 글루타메이트 옥살아세트산 트란스아미나제(SGOT) 및 혈청 글루타메이트 피루베이트 트란스아미나제(SGPT)는 통상의 수치를 훨씬 초과하였으며, 이는 독성 가능성을 암시한다.’(갑 제3호증 11-2면 3~7행), ‘더욱이, 치료학적 복용량으로 치료된 환자에서 간 효소의 완만하고 일시적인 증가가 작게 발생하고, 크레아티닌 포스포키나제(CPK)의 혈장 농도는 플루메자핀의 경우보다 더욱 낮으며, 이러한 사실은 근육조직 상에서의 역효과가 낮음을 나타낸다.’(갑 제3호증 11-3면 2~4행)라고 기재되어 있어, 올란자핀이 플루메자핀에 비해서 CPK 농도를 증가시키는 부작용이 적다는 것을 알 수 있다. 
 그러나 위 기재만으로는 올란자핀이 에틸올란자핀에 비해서도 CPK 혈장농도를 증가시키는 부작용을 개선하는 현저한 효과가 있다고 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 근거나 자료도 없다. 
 (3) 콜레스테롤 농도 증가 부작용 대비 
 콜레스테롤 농도 증가와 관련하여 이 사건 특허발명의 명세서에는, ‘아주 유사한 화합물, 즉 2-메틸(에틸의 오기임)-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀을 8mg/kg의 복용량으로 처리한 개의 독성 연구에서, 8마리 개 중의 4마리에서 콜레스테롤 농도가 상당히 증가한 반면, 본 발명의 화합물은 콜레스테롤 농도를 전혀 증가시키지 않았다.’고 기재되어 있다(갑 제3호증 11-3면 7~9행).
 그런데, 위 독성 연구실험(이하, ‘제1실험’이라 한다)의 구체적 내용을 살펴보면, 위 실험은 비이글독(beagle dog) 40마리를 암컷과 수컷으로 나누어 각 대조군, 올란자핀 4mg/kg투여군, 올란자핀 8mg/kg 투여군, 에틸올란자핀 4mg/kg투여군, 에틸올란자핀 8mg/kg 투여군에 4마리씩 배정한 후 각 그룹별로 6개월여 동안 실시된 것으로서, 올란자핀과 에틸올란자핀을 매일 4mg/kg과 8mg/kg씩 수컷 비이글독에 투여한 경우와 4mg/kg씩 암컷 비이글독에 투여한 경우에는 대조군과 비교하여 혈중 콜레스테롤 농도가 상승하는 부작용이 나타나지 않았다. 다만, 암컷 비이글독에게 올란자핀 8mg/kg을 투여한 경우에 비하여 에틸올란자핀 8mg/kg을 암컷 비이글독에게 투여한 경우에만 콜레스테롤 수치가 243.5±13.36(평균±표준편차, 이하 같다)까지 급증하는 결과가 나타났다(갑 제9, 10호증, 을 제17호증, 특히 갑 제10호증 4, 5면 도 1, 2, 을 제17호증 217~218면 표 10.2 참조). 
 그런데, 개체수를 증가시켜 그룹당 15마리의 암컷 비이글독에게 26주 동안 매일 올란자핀과 에틸올란자핀을 8mg/kg 경구투여하여 혈중 콜레스테롤 농도를 측정(이하, ‘제2실험’이라 한다)한 결과, 약물을 투여하지 않은 대조그룹의 콜레스테롤 농도가 155.5±31.43(평균±표준편차)mg/dL인 반면, 올란자핀 투여그룹은 143.7±45.80mg/dL, 에틸올란자핀 투여그룹은 186.8±49.87mg/dL인 것으로 나타났다(을 제18호증, 특히 ZG001626면 그래프, ZG001700~ZG001702면 표6 참조). 제1실험결과에 비하면 8mg/kg의 에틸올란자핀을 투여한 암컷 비이글독의 혈중 콜레스테롤 농도가 급증하지는 않았지만, 제2실험결과는 8mg/kg의 투여그룹 간에 여전히 콜레스테롤 농도 증가에 있어서 차이가 있음을 나타낸다. 하지만, 올란자핀 투여 비이글독의 콜레스테롤 농도가 143.7+45.80=189.5mg/dL에 이르고 에틸올란자핀 투여 비이글독의 콜레스테롤 농도가 그보다 훨씬 낮은 186.8-49.87=136.93mg/dL에 이를 수 있을 정도로 그 표준 편차가 클 뿐 아니라, 두 약물 투여그룹의 일부 개체들은 비슷한 콜레스테롤 수치를 나타내거나 올란자핀 투여군에 속하는 일부 개체가 오히려 에틸올란자핀 투여군의 평균수치보다 높은 콜레스테롤 농도 증가를 보이기도 하였다(을 제18호증 ZG001740~ZG001741면 각 표 참조). 
 또한, 올란자핀 또는 에틸올란자핀을 각각 8mg/kg 용량으로 암컷 비이글독에게 61일간 투여한 다음 혈중 콜레스테롤 농도를 측정(이하 ‘제3실험’이라 한다)한 결과 대조그룹이 213±51.8mg/dL, 올란자핀 투여그룹이 202±48.9mg/dL, 에틸올란자핀 투여그룹이 225±54.6mg/dL로 나타나(을 제19호증, 특히 DRL-IN 055634~055635면 각 표 참조), 두 약물 투여그룹의 평균 콜레스테롤 수치들은 통계적으로도 유의성 있는 차이를 보이지 않았다. 오히려, 올란자핀 투여그룹의 콜레스테롤 농도인 202±48.9mg/dL가 제2실험에서 에틸올란자핀을 투여한 그룹에 대하여 측정된 2개월 째 콜레스테롤 농도인 195.3±38.09mg/dL보다 높게 나타났다(을 제18호증 ZG1700 표6 참조).
 제1~3실험의 결과, 즉 수컷 비이글독이나 매일 4mg/kg씩을 투여한 암컷 비이글독의 그룹에 있어서는 콜레스테롤 농도 수치에 별다른 차이가 없었던 점, 유독 8mg/kg씩의 약물을 투여한 암컷 비이글독 그룹에서만 콜레스테롤 증가 수치에 있어 두 약물 사이에 차이가 있었으나 암컷 3~4마리를 대상으로 한 제1실험 외에는 콜레스테롤 증가 수치에 있어서 현격한 차이를 보이지는 않은 점, 제2실험에 의하면 8mg/kg씩의 올란자핀을 투여받은 암컷 비이글독 중 일부 개체들은 에틸올란자핀을 투여받은 암컷 비이글독의 평균 수치와 비교하여 비슷한 콜레스테롤 수치를 나타내거나 오히려 더 높은 콜레스테롤 수치를 보이는 점, 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 콜레스테롤 증가 수치가 낮다고 하더라도 위 약물들이 정신병 치료약물로서 투여될 경우 적정 용량은 성인의 경우 1일 0.005~30mg, 바람직하게는 0.1~20mg에 불과하므로{갑 제3호증 11-6면 밑에서 15~14행 참조, 60kg의 성인의 경우 최대 0.5mg/kg(30mg/60kg)임}, 실제 투약 및 치료과정에서 1일 8mg/kg의 고용량이 투여된 암컷 비이글독의 실험결과와 같은 정도의 차이가 발생할 것으로 보기도 어려운 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 올란자핀이 콜레스테롤 농도 증가의 부작용을 감소시키는 효과에 있어서 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수하다고 보기 어렵다.
 마) 피고의 주장에 대한 판단
 피고는, 조건부 회피반응 억제하는 항정신병 약물의 독특한 능력 때문에 CAR 억제작용 실험결과에 가중치를 두어야 한다고 주장한다. 그러나 항정신병 약물은 중추신경계에 작용하는 약물로서 다양한 반응인자가 정신병 치료 활성에 영향을 미친다고 할 것이므로, 위 평가항목 중 특정 항목의 활성 정도의 평가만으로 정신병 치료 활성의 효과를 판단할 수는 없다고 할 것이다. 피고의 주장은 받아들이지 아니한다. 
 피고는 또, 비교대상발명 1에 항정신병 활성을 가진 화합물들의 부작용에 대해서 아무런 기재도 없으므로, 올란자핀이 한 종류의 부작용 개선 효과라도 나타낸다면 이질적인 효과를 가지는 선택발명으로서 진보성이 인정되어야 한다는 주장한다. 그러나 앞서 언급한 추체외로 부작용, 백혈구 감소, CPK 혈장 농도 증가 등의 부작용들은 모두 중추신경계 질환 치료 약물이 그 약리기전상 또는 벤조디아제핀계라는 화학구조상 당연히 나타낼 수 있는 부작용들로서 정신병 치료약물 제조기술분야에서 잘 알려져 있는 것들이므로(갑 제3호증 11-1면 [발명의 상세한 설명] 4~5행, 8~10행, 21~23 참조), 벤조디아제핀계 항정신병 약물인 올란자핀이 위 부작용들을 개선시켰다고 해서 이질적인 효과라고 볼 수는 없다. 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
 피고는 또, 올란자핀이 가지는 콜레스테롤 증가 부작용 개선 효과는 비교대상발명들에 개시되어 있지 않을 뿐 아니라 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시 통상의 기술자 사이에 콜레스테롤 증가가 예상 가능한 부작용으로서 인식되거나 문제된 바가 전혀 없었으므로, 올란자핀의 콜레스테롤 증가 부작용 개선 효과는 이질적 효과에 해당한다고 주장한다. 
 그러나 콜레스테롤 증가는 일반적으로 약물 투여 시 고려될 수 있는 부작용의 하나로서 흔히 거론되고 있으므로 통상의 기술자가 올란자핀이나 비교대상발명들과 같은 항정신병 치료약물의 부작용으로서 예상할 수 없다고 보기는 어렵다. 또한, 올란자핀이 콜레스테롤을 증가시키는 부작용이 있다는 보고가 있을 뿐 아니라(갑 제15호증), 피고 스스로 올란자핀 성분을 함유한 약물에 콜레스테롤 상승의 부작용이 있다고 경고하고 있다(갑 제17호증). 더욱이 8mg/kg의 약물을 투여한 암컷 비이글독에 대한 실험 중 개체수와 실험기간에 있어서 가장 신뢰할 만한 실험이라고 할 수 있는 제2실험에서도 올란자핀을 투여한 비이글독 개체의 콜레스테롤 농도가 급증하는 사례가 발견되었다(을 제18호증 ZG001741면 참조). 따라서 이러한 점들에 비추어 볼 때, 올란자핀이 콜레스테롤을 전혀 증가시키지 않거나 오히려 이를 개선하는 효과가 있다고 단정하기 어렵다. 피고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다. 
 4) 대비결과 종합
 결국, 이 사건 제1, 2항 발명은 비교대상발명 1과 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1에 비하여 그 목적이 특이하다고 할 수 없으며, 그 구성 또한 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 그 효과, 즉 정신병 치료활성 및 부작용감소 효과 역시 비교대상발명들의 실시예 중 하나인 에틸올란자핀에 비하여 이질적이거나 현저하다고 볼 수 없으므로, 진보성이 부정된다고 할 것이다. 
 피고는 이에 대하여, 올란자핀이 종래의 정신병 치료제들이 가졌던 부작용을 획기적으로 개선한 항정신병 약물을 개발하고자 하는 당업계의 오랜 미해결 과제를 해결한 기술적 우수성으로 인해 상업적으로 큰 성공을 거두었으므로 진보성이 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에 오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행기술로부터 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 참조). 따라서 피고의 주장은 받아들일 수 없다.
 다. 이 사건 제3, 8, 9항 발명에 진보성이 있는지 여부
 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 올란자핀 또는 그 산 부가염을 희석제 또는 담체와 함께 함유하는 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태 치료용 약제학적 조성물에 관한 것이고, 이 사건 제8, 9항 발명은 이 사건 제3항 발명의 종속항으로서, 치료대상 질병이 ‘정신분열병’ 및 ‘정신분열형 질병’으로 각 한정된 것이다. 
 그렇다면, 이 사건 제3, 8, 9항은 이 사건 제1항 발명의 화합물인 올란자핀을 약제학적 조성물 형태로 만들어 특정 정신병 치료에 사용한다는 것인바, 앞서 본 바와 같이 올란자핀의 진보성이 부정되는 이상, 올란자핀이 함유된 약제학적 조성물을 제조하는 데 있어서 주지관용기술인 희석제 또는 담체를 함유한다거나(갑 제3호증 11-6면 밑에서 3~11-7면 2행 참조), 비교대상발명 1의 일반식(I)의 화합물이 치료효과를 갖는 약한 불안상태(mild anxiety), 정신분열증(schizophrenia) 및 급성조병(acute mania) 등의 치료용도로 사용한다는 것은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 것이다. 또한, 그 효과도 위 나.의 3)항에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1에 비하여 현저히 우수하다고 볼 수도 없다.
 따라서, 이 사건 제3, 8, 9항 발명은 비교대상발명 1에 비하여 그 진보성이 있다고 할 수 없다.
 라. 이 사건 제4항 발명에 진보성이 있는지 여부 
 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제2항 발명의 화합물 2.5~5mg을 희석제 또는 담체와 함께 함유하는 정신병, 급성 조병 또는 약한 불안 상태 치료용 캅셀제 또는 정제 형태의 약제학적 조성물에 관한 것이다.
 그런데, 약제학적 조성물을 제조하는 데 있어서 희석제 또는 담체를 함유하는 것은 주지관용기술임은 앞서 본 바와 같고, 이를 캅셀 또는 정제 형태로 만드는 것 역시 주지관용기술에 불과하다(갑 제3호증 11-6면 밑에서 1행~9행). 다만, 이 사건 제2항 발명은 위 화합물의 함유량을 2.5~5mg으로 한정하였는데, 이와 관련하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘바람직하게는, 각각 활성 성분을 0.1 내지 20mg, 더욱 바람직하게는 0.5 내지 10mg 함유하는 복용량 단위 형태로 조성물을 제형화한다.’(갑 제3호증 11-7면 9~10행)라고만 기재되어 있을 뿐 위와 같은 수치한정의 기술적 의의에 대하여 특별한 기재가 없다. 오히려 비교대상발명 1에서 위 함유량에 속하는 5mg의 약품을 함유하여 조성물을 제조하는 실시예가 기재되어 있으므로, 이 사건 제4항 발명에서 한정된 위 부가구성은 비교대상발명 1에 개시되어 있다고 할 것이다. 
 그 효과 또한 앞서 본 바와 같이 비교대상발명들에 비하여 현저히 우수하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제4항 발명도 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다고 할 수 없다.
 마. 이 사건 제5~7항 발명에 진보성이 있는지 여부
 이 사건 제5~7항 발명은 올란자핀을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 이 사건 제5항 발명은 올란자핀의 중간체인 일반식(Ⅱ)의 화합물과 N-메틸피페라진을 반응시켜 올란자핀을 제조하는 방법에 관한 것이고, 이 사건 제6항 발명은 일반식(II) 화합물에 관한 것이며, 이 사건 제7항 발명은 일반식(II) 화합물의 중간체인 일반식(IV) 화합물에 관한 것이다. 
 그런데, 비교대상발명 1의 명세서에는 일반식(IV) 화합물의 R이 에틸기인 화합물()로부터 일반식(II) 화합물의 Q가 -OH인 중간체 화합물()을 제조하는 공정이 도시되어 있고(갑 제5호증 13, 14단 상단 참조), 일반식(II) 화합물의 티오펜 링 2번 위치 메틸기를 에틸기로 치환한 화합물을 N-메틸피페라진과 반응시켜 최종적으로 에틸올란자핀을 제조하는 공정이 기재되어 있다{갑 제5호증 31단 실시예 26 (a)}. 따라서 비교대상발명 1의 위 공정을 그대로 적용하되, 티오펜 링 2번 위치에 메틸기로 치환시킨 일반식(II) 화합물에 N-메틸피페라진을 반응시키면 올란자핀을 제조할 수 있으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 이 사건 제5~7항 발명을 도출하는 것은 기술적으로 어렵지 않다고 할 것이다. 또한, 위 제조공정에 따른 목적물질인 올란자핀의 효과도 앞서 본 바와 같이 비교대상발명들에 비하여 현저히 우수하다고 볼 수 없고, 달리 이 사건 제6, 7항 발명의 중간체 화합물들이 그 자체로서 비교대상발명 1로부터 예상할 수 없는 새로운 효과를 나타낸다고 볼만한 근거도 없다. 따라서 이 사건 제5~7항 발명 역시 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다고 할 수 없다.
5. 결론 
 그렇다면, 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없으므로, 원고의 나머지 주장에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 특허등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 노태악(재판장) 김병식 김승곤