등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2001.04.24 / 시행일:

【원고, 상고인】 구치오 구치 쏘시에떼 퍼 아찌오니(GUCCIO GUCCI S.p.A.) (소송대리인 변호사 주성민 외 2인)
【피고, 피상고인】 주식회사 크라운 (소송대리인 변리사 김종윤 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2000. 12. 19. 선고 2000허5230 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심이 확정한 사실관계
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판결에서 채용하고 있는 증거들을 종합하여 다음과 같은 사실을 인정하고 있다.
 ① 소외 1은 원고 회사의 창립자인 소외 2의 손자로서 원고 회사에서 30년간 근무하다가 1982년경 독립하였고, 소외 피.지. 크리에이티브 리미티드(P.G. Creative Ltd.)를 설립하여 그의 이름을 딴 Paolo Gucci 관련 상표에 대한 라이센싱 업무를 전세계적으로 시작하였다. 
 ② 이 사건 등록상표 "" (등록번호 생략)는 소외 1이 1992. 11. 13. 등록받았는데, 위 소외 1이 사망한 후 1996. 11. 21. 원고에게 양도되어 1998. 6. 5. 원고 앞으로 상표권이전등록이 마쳐졌다.
 ③ 피고는 1991년경부터 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 지속적으로 사용하여 왔는바(1994. 11. 11.부터 1996. 12. 31.까지는 이 사건 등록상표의 전용사용권자로 등록되어 있었다.), 1998. 7. 31. 서울지방법원 97가합75576호 사건에서 이 사건 등록상표권과 GUCCI 관련 상표권의 침해가 된다는 이유로 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표들을 그 지정상품과 동일·유사한 상품들에 사용하여서는 아니된다는 요지의 판결을 선고받았고, 2000. 10. 10. 그 항소심인 서울고등법원 98나49694호에서 항소기각의 판결이 선고되었는데, 위 제1심판결의 가집행선고는 위 항소심 판결시까지 집행정지상태에 있었으며, 한편 피고 회사와 그 대표이사이었던 소외 3에 대하여는 1997. 1. 1.경부터 2000. 3. 13.경까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 불법으로 사용하여 상표법을 위반하였다는 이유로 2000. 3. 30. 서울지방법원에 공소가 제기되었다. 
 ④ 1991년경부터 1996년경까지 피고를 비롯한 한국의 여러 업체가 Paolo Gucci 관련 상표에 대하여 상품별로 사용권을 설정받아 활발하게 Paolo Gucci 관련 상표를 부착한 상품을 제조·판매하였다.
 ⑤ 원고는 "GUCCIO GUCCI" 및 "GUCCI" 상표 등에 관하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 선출원 등록 상표권자이다.
 2. 제1점에 대하여
상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 소정의 '이해관계인'이라 함은 취소되어야 할 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 98후737 판결 참조).
 원심은 앞에서 본 사실관계를 기초로, 피고는 이 사건 등록상표의 적법한 사용권자가 아니었던 1997년경 이후에도 이 사건 등록상표를 사용하다가 원고로부터 이 사건 등록상표권과 GUCCI 관련 상표권을 침해하였다는 이유로 소송이 제기되어 판결에 의하여 이 사건 등록상표를 사용할 수 없게 된 상태에 있으므로, 그와 같이 상표권의 대항을 받은 피고는 이 사건 등록상표의 존속과 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다 할 것이고, 피고가 이 사건 등록취소심판에서 승소하더라도 원고의 선출원에 의한 등록상표인 GUCCI 상표로 인하여 이 사건 등록상표와 동일한 상표 내지 GUCCI 상표가 포함된 유사한 상표를 출원하여 등록하거나 사용할 수는 없으나, 이 사건 등록상표와 원고의 위 GUCCI 상표는 별개의 상표로서, 이 사건 등록상표권이 소멸됨으로써 피고는 이 사건 등록상표와 유사하고 GUCCI 표장이 포함되지 않는 Paolo 상표 등에 대한 출원의 우선권을 가지게 되고, 또 이 사건 등록상표권 자체의 침해로 인한 법적인 제재를 피할 수 있는 등의 이익이 있을 수 있으므로 단지 GUCCI 표장이 포함된 상표를 등록, 사용할 수 없다는 사유만으로 피고에게 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다고 할 수 없다고 판단하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 앞에서 본 법리에 따른 것으로 수긍이 가고, 거기에 상표등록취소심판청구의 이해관계인에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 
 상고이유에서 들고 있는 일부 판례들은 이 사건과는 사안을 달리하는 것들이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.
 3. 제2점에 대하여
상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 '상표의 사용'이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것이고, 또 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 참조). 
 같은 취지에서 원심이, 이 사건 등록상표권은 방위적 목적으로 취득한 것이고 이러한 방위적 목적의 상표의 경우에는 피고를 비롯한 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로도 불사용의 책임을 면할 수 있다는 취지의 원고의 주장에 대하여, 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 위와 같은 이유만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다는 이유로 배척하고, 아울러 원고는 상표권 침해자에 대하여는 법적인 수단을 통하여 침해의 금지를 청구할 수 있는 것이고 단지 침해행위가 쉽게 근절되지 않는다는 이유만으로 그 불사용에 대한 정당한 이유가 있다고 볼 하등의 근거가 없다고 본 다음, 이어서 이 사건 등록상표를 사용하게 되면 원고 자신의 영업상의 신용이 실추되므로 그 불사용에 대한 정당한 사유가 있다는 원고의 주장에 대하여도, 상표권 침해자가 여러 명 있다는 이유만으로 원고의 영업상의 신용이 실추된다고 단정하기에 부족하고, 오히려 원고는 상표권자로서 불사용으로 인한 등록취소를 면하기 위하여는 이 사건 등록상표를 적극적으로 사용하고 광고 등을 통하여 침해상품과의 차이를 분명히 함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 원고가 이 사건 등록상표의 진정한 상표권자이고 진정상품과 침해상품을 구별할 수 있도록 홍보해야 할 의무가 있다고도 볼 수 있으며(원고가 이 사건 등록상표를 부착한 상품을 판매하는 경우 침해자들로 인하여 영업상의 수지를 맞추기 힘든 경우도 상정하여 볼 수 있으나, 적어도 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 있는 적은 규모로라도 이 사건 등록상표를 사용할 수도 있었을 것이고, 나아가 이와 같은 경제적인 이유는 불사용에 대한 정당한 이유가 될 수도 없다.), 또 원고가 이 사건 등록상표를 사용한다고 하여 GUCCIO GUCCI 내지 GUCCI 상표에 관한 원고의 영업상의 신용이 실추된다고 보기도 어렵다는 취지로 배척한 끝에, 결국 원고의 주장사유만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다고 판단한 것은 수긍이 가고, 거기에 상표불사용의 정당한 이유에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 
 4. 제3점에 대하여
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 권리의 남용이 되기 위하여는 그 권리의 행사가 형식만 가질 뿐이지 실질에는 부당한 이익을 얻기 위한 방편에 지나지 않거나 권리의 행사로 사회질서에 어긋나는 결과를 초래하여야 할 것이라고 전제한 다음, 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 이해관계인에 해당되기만 하면 누구나 청구할 수 있는 것이고, 피고가 이 사건 등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 이 사건 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수 없으므로, 피고의 이 사건 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다고 판단한 것은 수긍이 가고, 거기에 권리남용에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 
 5. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이용우(재판장) 조무제 강신욱 이강국(주심)

[1] 상표법 제73조 제6항 소정의 '이해관계인'의 의미
[2] 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '상표의 사용' 및 '정당한 이유'의 의미
[3] 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다는 원심의 판단을 수긍한 사례
[4] 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 이해관계인에 해당되기만 하면 누구나 청구할 수 있는 것이고, 등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다고 한 원심의 판단을 수긍한 사례

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 소정의 '이해관계인'이라 함은 취소되어야 할 불법적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다.
[2] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 여기에서 '상표의 사용'이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것이고, 또 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다. 
[3] 소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 방위적 목적의 상표라고 하여 상표권 침해자에 대하여 상표권을 행사하여 온 것만으로는 불사용으로 인한 등록취소를 면할 수 없다는 원심의 판단을 수긍한 사례.
[4] 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 이해관계인에 해당되기만 하면 누구나 청구할 수 있는 것이고, 등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다고 한 원심의 판단을 수긍한 사례.