손해배상(지) (민사, 부산지방법원)
공포일: 2006.09.07 / 시행일:

【원 고】 김경일 (소송대리인 변호사 김용규외 1인)
【피 고】 김형기외 1인 (소송대리인 법무법인 서면 담당변호사 김대희)
【변론종결】2006. 8. 24.
【주 문】
1. 피고들은 별지 비교대상고안 설명서(비교대상고안 도면 포함)에 기재된 ‘납골묘’를 제조, 전시, 양도, 대여, 판매, 시공, 광고 또는 수입하여서는 아니 된다.
2. 피고들은 공장, 창고, 사무실, 대리점, 판매처 등에 보관중인 위 ‘납골묘’의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건) 및 위 ‘납골묘’의 제조에 사용되는 물건 및 장치, 위 ‘납골묘’에 관한 선전광고물을 폐기하라.
3. 피고들은 각자 원고에게 3억 원 및 이에 대하여 2006. 8. 10.부터 2006. 9. 7.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.
4. 소송비용은 피고들이 부담한다.
5. 제1항 내지 제3항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 1의 1, 2, 갑 3, 6, 7의 1 내지 4, 을 1, 3, 4의 1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
 가. 원고는 1994. 10. 11. ‘납골묘’를 고안의 명칭으로 하는 실용신안을 출원하여, 1998. 4. 14. 등록번호 제121076호로 실용신안등록을 마친 실용신안권자이다(이하 위 등록된 원고의 실용신안을 ‘이 사건 등록고안’이라고 한다).
 나. 이 사건 등록고안은 납골묘에 관한 것으로, 그 구성의 요지는 다음의 청구항에 기재된 것과 같으며(괄호 안 숫자는 별지 등록고안 도면에 도시된 도면1 내지 도면4에 표시된 숫자이다), 납골묘에 환기 및 자연 채광을 통하여 살균 효과, 습기 제거, 악취 제거 등이 가능하게 하여, 납골함이 장기간 보존되게 하려는 것을 기술적 목적 및 작용효과로 한다. 
 [청구항] 벽돌(1)(1’)로써 돔형상의 납골묘(2)를 구축함에 있어서, 벽체(3)를 구성하는 저단의 벽돌(1)(1’)을 위로 갈수록 축소되는 것으로써 피라밋 형상으로 축조하고 납골묘(2)의 전면에 환기관(4)을 내외 연통되게 설치하며, 상부에는 환기통(5)을 돌설시켜 그 상면에 채광창(6)을 설치하고 측면에는 하향 경사지는 커버(7)(7’)를 씌운 환기공(8)(8’)을 뚫어 설치하여서 되는 납골묘.
 다. 피고 동아석재 주식회사(이하 ‘피고 회사’라고 한다)는 1999년경부터 납골묘 사업을 하고 있는데(피고 김형기는 피고 회사의 대표이사로 위 사업을 총괄하고 있다), 피고 회사가 제작·판매하고 있는 납골묘(이하 ‘비교대상고안’이라고 한다)는 별지 비교대상고안 설명서(비교대상고안 도면 포함) 기재와 같으며, 비교대상고안도 납골묘에 환기 및 자연 채광을 통하여 살균 효과, 습기 제거, 악취 제거 등이 가능하게 함을 기술적 목적 및 작용효과로 한다.
 2. 당사자의 주장
 가. 원고는, 피고 회사가 제작·판매하고 있는 비교대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는 것으로 피고들의 행위는 원고의 실용신안권을 침해하는 것이라고 주장하면서 그 침해행위의 금지 및 손해배상을 구한다.
 나. 피고들은, 피고 김형기가 별도로 특허등록을 마쳤는데(이하 위 등록된 피고 김형기의 특허를 ‘피고측 등록특허’라고 한다), 피고들은 피고측 등록특허를 실시하고 있을 뿐, 이 사건 등록고안을 실시하고 있는 것이 아닐 뿐만 아니라, 이 사건 등록고안과 비교대상고안은 채광창을 형성하는 구성이 전혀 다르므로 피고들이 납골묘를 제작·판매하는 것은 원고의 실용신안권을 침해하는 것이 아니라고 주장한다.
 3. 판 단
 가. 비교대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부
 (1) 이 사건 등록 고안과 비교대상고안의 기술적 목적 및 작용효과를 대비하여 보면, 납골묘에 환기 및 자연 채광을 통하여 살균 효과, 습기 제거, 악취 제거 등이 가능하게 하는 것으로 동일하다.
 (2) 비교대상고안의 기술적 구성은 앞서 살펴본 바와 같이(별지 비교대상고안 설명서 및 도면 참조; 괄호 안 숫자는 별지 비교대상고안 도면에 도시된 도면1 내지 도면5에 표시된 숫자이다), 전체적인 외부형상은 출입문(4)이 앞면에 설치되고 외부 둘레에는 석재(벽돌)를 위로 쌓아 돔(피라미드)형상으로 축조시킨 구조 및 납골묘의 전면으로 공기유입관을 설치한 구조로 되어 있고, 위 납골묘(1)의 통풍구(5)에 채광창을 설치하기 위한 구조는 상기 통풍구(5)의 상부를 덮는 통풍구 덮개(8)에 구멍을 형성하고, 상기 통풍구 덮개(8)에 형성된 구멍의 외측으로 결로 방지공(11)이 형성된 채광창 받침(10)이 설치되어 있으며, 위 봉분(2)의 관통된 내부에 위치하여 위 통풍구 덮개(8)를 지지하는 통풍구(5) 구조는 내부가 상하로 관통된 통(筒)형상의 통풍구 받침(6)이 설치되어 있되, 위 통풍구 덮개(8)와 결합되는 통풍구 받침(6)의 상단부에는 다수개의 통기공(7)이 일정 간격으로 형성되어 있고, 상기 채광창 받침(10)의 상부에는 햇빛이 투과되는 채광창(12)이 설치된 구조로 되어 있다.
 이 사건 등록고안의 기술적 구성을 비교대상고안의 기술적 구성과 대비하여 보면, 이 사건 등록고안의 ① 환기관은 비교대상고안의 공기유입관에, 이 사건 등록고안의 ② 환기통은 비교대상고안의 통풍구 받침에, 이 사건 등록고안의 ③ 채광창은 비교대상고안의 채광창에, 이 사건 등록고안의 ④ 커버는 비교대상고안의 통풍구 덮개 또는 채광창 받침에, 이 사건 등록고안의 ⑤ 환기공은 비교대상고안의 통기공 또는 결로 방지공에 각 대응하는데 각 대응 요소는 실질적으로 동일한 기능을 수행하고 있으며, 전체적인 외부 형상은 석재를 돔형상으로 축조한 구조로 동일하다(피고들은 비교대상고안은 ‘지하에 묻히는 콘크리트 기초부 위에 설치된 바닥재 상부로 화강석재를 사각체 형상을 갖게 벽체를 축조한 구조’라고 하면서 비교대상고안의 특정이 잘못되었다는 취지의 주장을 하나, 별지 비교대상고안 도면을 살펴보면 비교대상고안의 상부에 석재를 돔형상으로 축조한 구조가 존재함이 명백하므로, 위 주장은 이유 없다).
 다만 피고들의 주장과 같이, 비교대상고안에서의 ‘통풍구 덮개 또는 채광창 받침과 결로 방지공 또는 통기공의 전체적인 구조’가 이 사건 등록고안에서의 ‘환기공 상부에 커버가 하향 경사지는 구조’와는 차이가 있으나, 그 차이점은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해낼 수 있는 정도에 불과하며(납골묘 내부로의 빗물 침투를 방지하는 기능은 기본적으로 동일하다), 비교대상고안이 이 사건 등록고안의 출원 시에 이미 공지되거나 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것도 아니고, 이 사건 등록고안의 출원절차를 통하여 비교대상고안과 같은 구성을 청구의 범위로부터 의식적으로 제외시킨 사정도 발견할 수 없으므로, 비교대상발명은 이 사건 등록고안과 동일하거나 균등관계에 있는 구성요소를 전부 포함하고 있다고 할 것이다.
 (3) 따라서 비교대상고안은 이 사건 등록고안을 이용하는 관계에 있으므로 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 할 것이다.
 나. 피고측 등록특허를 실시하고 있다는 주장에 대한 판단
 을1의 1, 2의 각 기재에 의하면, 피고 김형기가 1999. 5. 1. ‘납골묘’를 발명의 명칭으로 하는 특허를 출원하여, 2001. 8. 7. 등록번호 제306307호로 특허등록을 마친 사실을 인정할 수 있으나, 비교대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는 이상, 피고들이 피고측 등록특허에 근거하여 납골묘를 제작·판매하고 있다고 하더라도, 피고측 등록특허가 무효가 되었는지 여부를 불문하고, 그 행위는 이 사건 등록고안에 대한 원고의 실용신안권을 침해하는 것이므로(특허법 제98조 참조) 위 주장은 이유 없다.
 다. 침해금지청구 부분
 그렇다면 피고들이 비교대상고안을 실시하여 납골묘를 제작·판매하는 것은 원고의 이 사건 등록고안에 대한 실용신안권을 침해하는 것이고, 원고는 피고들을 상대로 그 침해행위 금지 및 예방조치를 청구할 수 있다고 할 것이므로, 피고들은 별지 비교대상고안 설명서(비교대상고안 도면 포함)에 기재된 ‘납골묘’를 제조·전시·양도·대여·판매·시공·광고 또는 수입하여서는 아니 되고, 공장, 창고, 사무실, 대리점, 판매처 등에 보관중인 위 ‘납골묘’의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 않은 물건), 위 ‘납골묘’의 제조에 사용되는 물건 및 장치, 위 ‘납골묘’에 관한 선전광고물을 폐기할 의무가 있다(피고 김형기 개인이 ‘피고 회사와는 별도로’ 원고의 실용신안권을 침해하였다고 볼 수 있는지 다소 의문이 있으나, 피고들은 피고들이 납골묘를 제작·판매하고 있다고 일관되게 진술하고 있다).
 라. 손해배상청구 부분
 (1) 실용신안권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액이 실용신안권자가 받은 손해의 액으로 추정되고(실용신안법 제46조,특허법 제128조 제2항), 법원은 실용신안권 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사항을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(실용신안법 제46조,특허법 제128조 제5항).
 (2) 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑3, 6, 7, 8, 을 3, 4(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 각 사실을 인정할 수 있다.
 (가) 비교대상고안과 관련되는 피고 회사의 납골묘 모델명은 D-101, J-019, J-020, G-103, G-105 등인데, 피고 회사는 1999년경부터 2002년경까지 “D”형 모델(모델명에 ‘D’를 포함하는 것을 말한다)을 최소한 339기 이상 판매(완공)하였다.
 (나) 2000년부터 2002년 사이에 이 사건 등록고안과 관련된 원고측 납골묘의 1기당 판매가격(공급가액)은 2,400만 원 이상이다.
 (3) 위 인정 사실에 의하면, ① 피고측은 최소한 비교대상고안과 관련된 납골묘를 339기 이상 판매한 것으로 볼 수 있고, ② 납골묘의 외부 재질을 비교할 때, 피고측의 재질이 더 고가에 해당하므로, 피고측 납골묘의 판매가격은 원고측의 최소판매가격인 2,400만 원 이상일 것으로 추정되고, ③ 피고측의 납골묘 판매 이익률은 최소한 5% 이상일 것으로 봄이 상당하므로, 피고들이 원고의 실용신안권 침해행위로 인하여 얻은 이익액은 최소한 406,800,000원(339기 × 24,000,000원/기 × 0.05)이 된다.
 (4) 따라서 피고들은 각자 일부청구로서 원고가 구하는 바에 따라 3억 원 및 이 사건 최종 청구취지변경신청서 부본 송달 다음날인 2006. 8. 10.부터 이 판결 선고일인 2006. 9. 7.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 돈을 지급할 의무가 있다.
 4. 결 론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 모두 인용한다.

판사 김상국(재판장) 박주영 권순남

비교대상고안이 실용신안등록을 마친 등록고안의 권리범위에 속하는 경우, 비교대상고안의 실시자가 등록고안의 출원일 후에 등록고안의 명칭과 동일한 명칭을 발명의 명칭으로 한 특허를 출원하여 설정등록을 마쳤고 그 등록특허에 근거하여 물품을 제작·판매하더라도 등록고안에 관한 실용신안권을 침해한다고 한 사례

비교대상고안이 실용신안등록을 마친 등록고안의 권리범위에 속하는 경우, 비교대상고안 실시자가 등록고안의 출원일 후에 등록고안의 명칭과 동일한 명칭을 발명의 명칭으로 한 특허를 출원하여 설정등록을 마쳤고 그 등록특허에 근거하여 물품을 제작·판매하더라도 등록고안에 관한 실용신안권을 침해한다고 한 사례.