거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1992.03.31 / 시행일:

【출원인, 상고인】 젠엔텍 인코포레이티드 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원 심 결】 특허청 1990.6.26. 자 88항원1177 심결
【주 문】
 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 1. 원심결은 그 이유에서, 본원발명은 하이브리드 인간백혈구 인터페론에 관한 것인데, 그 재조합플라스미드 직제과정에서 이용한 출발플라스미드(PGH 1, PBRH 1, PHGH 107, PGH 6 등) 및 숙주세포(세포라인KG-1, E.coli K12 294, E.coli x 1776)는 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관(ATCC)에 기탁되었음을 확인할 수는 있으나, 위 기탁기관은 본원발명의 출원 당시 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없고, 달리 위 각 미생물을 국내에서 용이하게 입수할 수 있는 공지공용된 균주임을 입증할 수 있는 자료나, 용이입수처 등이 명세서에 기재되어 있지 아니하므로 위 각 미생물은 그 발명의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고, 따라서 출원인은 본원발명의 출원 당시 위 출발플라스미드 및 숙주세포 또는 최소한 LEIF A,B,C,D,F,G,H로 표시되는 백혈구 인터페론을 코드화하는 DNA서열을 함유하는 재조합플라스미드로 형질전환된 플라스미드를 함유하는 미생물만이라도 기탁하였어야 하는데 이를 기탁하지 아니하였으므로 구 특허법시행령 제1조 제2항의 기탁요건을 충족시키지 못한다는 이유로 원거절사정은 정당하다고 판단하고 있다.
 2.이 사건 특허출원 당시 시행되던구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 이하 1981. 특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기탁기관 외에 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 위 조약이 대한민국에 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련 미생물들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관인 미국의 ATCC(American Type Culture Collection)에 기탁되었다고 하여도위 1981. 특허법시행령 제1조 제2항 본문이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이다.
 3. 다만이 사건 출원 당시 시행되던위 같은법시행령 제1조 제2항 단서는 미생물이 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 때에 그 미생물이 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다.
또한 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면 결국 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 같은 항 단서규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다(대법원 1987.10.13. 선고 87후45 판결 참조).
 기록에 의하여 살펴보건대, 출원인이 제출한 1988.9.1. 자 의견서, 동일자 보정서 및 항고심판청구서에 의하면 재조합플라스미드 직제과정에서 이용한 출발플라스미드 PGH 1은 ATCC 기탁번호 31622호로, 플라스미드 PBRH 1은 ATCC 37070호로, 숙주세포 중 세포라인 KG-1은 ATCC 8031호로, E.coli K12 균주 294는 ATCC 31446호로, E. coli x 1776균주는 ATCC 31537호로 각기 위 ATCC에 기탁되어 있는데, ATCC에서는 이를 누구에게나 아무런 조건없이 분양해 주고 있고, 한편 플라스미드 PHGH 107, PGH 6는 출발플라스미드 pBR 322로부터 당업자가 용이하게 제조할 수 있는 것이며, 그 상세한 제조방법은 1979.10.18. 발행 Nature잡지에 게재된 Goddel 외 수인이 공동으로 저술한 논문 등에 상세히 기재되어 있다고 주장하면서 그 증거로서 갑 제 5 내지 22호증을 제출하고 있는바, 이러한 경우 당업자가 본원발명에 이용되는 위 각 균주 및 플라스미드 등의 미생물을 용이하게 얻을 수 있는지 여부를 판단하기 위하여는, 첫째, ATCC가 출발플라스미드 PGH 1과 PBRH 1 및 숙주세포(세포라인 KG-1, E.coli k12 균주 294, E.coli x 1776) 등 그 보유미생물을 부다페스트조약에 가입하지 아니한 국가의 국민에게까지 아무런 조건없이 분양해 주고 있고, 국내의 당업자가 위 ATCC로부터 그 기탁된 미생물을 입수하는데 있어 어떤 어려움도 없는 것인지 여부와, 둘째, 중간생성물인 플라스미드 PHGH 107, PGH 6을 제조하기 위한 출발플라스미드 pBR 322를 당업자가 국내에서 용이하게 입수할 수 있고, 당업자가 이를 이용하여 본원발명의 명세서와 인용증거들에 의하여 플라스미드 PHGH 107, PGH 6을 용이하게 재현할 수 있는 것인지 여부를 각각 심리하여야 한다 할 것인 바, 원심은 위 각 점에 관하여 심리도 하지 아니한 채 위 각 미생물은 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니한다고 판단하였으니 원심결에는 본원발명에 대한 심리를 다하지 아니하여 1981.특허법시행령 제1조 제2항의 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고논지는 이유있다.
 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김주한(재판장) 최재호 윤관 김용준

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 균주들이 “특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약” 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁된 것과구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호) 제1조 제2항 본문의 기탁요건
나.구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호) 제1조 제2항 단서 소정의 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할수 있는 미생물의 범위에 국외에 현존하는 미생물도 포함되는지 여부
다. 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 위 “나”항의시행령 제1조 제2항 단서 소정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할수 있는 경우

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 본문은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호, 1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기탁기관 외에 “특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약” 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나,같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 위 조약이 대한민국에 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 구 특허법시행령 시행 당시 특허출원함에 있어 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도구 특허법시행령 제1조 제2항 본문이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다.
나.구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 단서는 미생물이 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 때에 그 미생물이 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다.
다. 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면 결국 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 “나”항 단서규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다.