취소결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.07.25 / 시행일:

【원 고】 정리회사 동국강재 주식회사의 관리인 최영일외 1(소송대리인 변리사 이장호외 1인)
【피 고】 특허청장
【보조 참가인】 주식회사 동양종합건업(소송대리인 변호사 박준용)
【변론종결】2003.6.13.
【주 문】
1. 원고들의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2001. 11. 28. 2001취57호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
[증거: 갑1, 2, 3, 4호증(갑4호증은 을1호증과 같다), 을1, 2호증, 을3호증의 1, 2, 3, 을4호증의 1 내지 5의 각 기재, 변론의 전취지]
가. 이 사건 특허발명
(1) 원고들은 명칭이 ‘리프리스트레스(Re-prestress) 강합성빔 제작방법‘이고, 별지 도면 1 기재와 같은 등록 제244084호 특허발명(1995. 9. 7. 출원, 1999. 11. 20. 등록, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 권리자들이다.
(2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위는 다음과 같다.
『1. I자 형강에 미리 일정 크기의 휨모멘트를 발생시키는 하중(preflection하중, Pf하중)을 재하(載荷)하고 하부플랜지에 콘크리트를 타설한 후 미리 재하한 일정 하중(Pf하중)을 제거하여 하부플랜지 콘크리트에 1차 압축 프리스트레스를 도입하고, 위 하부플랜지 콘크리트내에 설치된 인장재(引張材)에 의해 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 강합성빔의 제작방법에 있어서, 위 인장재는 비접합 스트랜드(strand)를 사용하며, 위 하부플랜지 콘크리트의 타설, 양생 전에 위 하부플랜지의 상부 및/또는 하부에 위 스트랜드를 일정간격으로 다수 개 배치하여 위 하부플랜지 콘크리트 내부에 위치시키고, 위 하부플랜지 콘크리트는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것을 사용하여 위 하부플랜지 콘크리트의 양생 후에 위 스트랜드를 인장 장착함으로써 위 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱이 되도록 하는 것을 특징으로 하는 리프리스트레스 강(鋼)합성빔(beam)의 제작 방법.』
나. 인용발명의 요지
(1) 인용발명 1
별지 도면 2 기재와 같은 인용발명 1은 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1994. 3. 12. 공개된 특허공보 제95-1975호(을2호증)에 개시된 청구범위 제1항으로서, 그 기술 요지는 아래 청구범위 기재와 같다.
『1. 일정 캠버(camber)를 갖도록 위쪽으로 만곡된 I형강빔의 내부 잔류 응력(應力)을 제거하고 나서 위쪽에 하중을 가한 상태에서 하부플랜지 주위에 콘크리트를 타설하여 양생함으로써 프리스트레스 합성빔을 제조하는 방법에 있어서, 위 I형강빔의 하부플랜지(6) 쪽에 내부에 쉬스 파이프(sheath pipe, 8)가 설치될 수용공간(7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g)이 형성되도록 하는 각종 보강부재(5)가 설치된 것을 양끝에서 받쳐 놓고서 상부 2지점 이상의 대칭위치에 최대 휨응력이 탄성한계응력(σP) 이하인 1차 프리플랙션 하중(P1)을 일정시간 동안 가한 다음 제거함으로써 영구변형으로 유도하고, 이어 같은 위치에 같은 크기의 2차 프리플랙션 하중(P2)를 가한 상태에서 위 하부플랜지(6) 주위에 일정 단면 크기의 콘크리트(3)를 타설, 양생하고 나서 하중(P2)을 제거함으로써 1차 프리스트레스 합성빔을 제조한 다음, 위 수용공간(7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g)에 쉬스파이프(8)를 설치함과 더불어 이 쉬스파이프(8)내에 텐던(tendon, 9)을 관통시켜 이 텐던(9)의 양쪽을 잡아당겨 형강빔(1)의 양쪽 끝에 고정 설치되는 앵커(11)에 고정시켜 위 2차 프리플랙션(P2)과 합해져 형강빔(1)의 휨모멘트가 설계 최대 휨모멘트보다 10～20% 정도 커지도록 하는 3차 프리플랙션 하중(P3)이 가해서 합성빔을 제조하도록 된 것을 특징으로 하는 복합 프리스트레스 합성빔의 제조방법.』
(2) 인용발명 2
별지 도면 3 기재와 같은 인용발명 2는 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1987년경 IABSE SYMPOSIUM에 발표된 ‘교량 및 건물용 프리스트레싱-프리벤딩 복합빔’이란 보고서(을3호증의 1, 2, 3)에 개시된 것으로, 그 기술 요지는 『합리적인 가격과 최소의 건축 높이로 지간(支間, span)이 긴 경우에 매우 강한 하중을 지지할 수 있는 복합빔을 제공하기 위하여 프리벤트-프리스트레싱된 후 접착제 또는 경우에 따라서는 케이블에 의해 그 자체가 프리스트레싱 되어 콘크리트로 입혀진 강 거더(girder).』이다.
(3) 을4호증의 1, 2, 3, 4, 5
을4호증의 1 내지 5는 이 사건 특허발명이 출원되기 전인 1994. 1. 20.경 16판 발행된 ‘프리스트레스트 콘크리트’라는 서적에 개시된 것으로, 그 머리말에 기재된 바에 의하면 대학 및 전문대학의 교재와 실무자의 참고서로 사용하기 위하여 저술된 것이며, 프리텐션(pre-tension) 방식과 포스트텐션(post-tension) 방식의 프리스트레싱 방법 및 그밖에 프리스트레스트 콘크리트의 전반에 관한 기술이 소개되어 있다.
다. 이 사건 심결의 경위
(1) 이대영은 2000. 4. 29. 이 사건 특허발명에 대하여 인용발명 1, 2에 의하여 진보성을 상실하였다는 이유로 등록이의신청을 제기하고 을4호증의 1 내지 5를 참고자료로 제출하여 위 자료들은 모두 원고들에게 송달되었는바, 특허청의 심사관 합의체는 2001. 4. 12. 이 사건 특허발명은 진보성이 인정되지 않아 특허등록을 무효로 하여야 한다는 이유로 그 등록을 취소하는 결정을 하였다.
(2) 이에 원고들이 위 등록취소결정에 대한 불복심판을 청구하자 특허심판원은 이 심판청구를2001취57호로 심리하여 2001. 11. 28. 아래 라. 항과 같은 이유로 원고들의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 이 사건 특허발명은 교량 등에 사용되는 I형강빔에 콘크리트를 타설하고 그 내부에 인장재를 배치함으로써 빔의 형고를 낮게 할 수 있도록 하여 경제성을 도모하고 프리스트레스트 콘크리트 강합성빔의 인장균열, 처짐 및 피로강도 저하를 방지함을 목적으로 하고 있고, 인용발명 1은 건설공사에 사용되는 형강빔에 콘크리트를 타설하고 그 내부에 인장재를 배치함으로써 강합성빔이 최소한의 유효단면적을 갖도록 하여 빔에 소요되는 강재량을 절감하고 콘크리트의 파손을 방지하며 역학적 특성이 뛰어난 합성빔을 제공함을 목적으로 하고 있고, 인용발명 2는 교량과 건물용 프리스트레싱-프리벤딩 복합빔을 합리적인 가격과 최소의 건축높이로 지간이 긴 경우에도 매우 강한 하중을 지지할 수 있도록 하는 복합빔에 관한 것이어서, 인용발명 1과 2는 그 목적과 기술적 사상이 이 사건 특허발명과 동일하다.
(2) 이 사건 특허발명과 인용발명들의 구성을 대비하면,
(가) 이 사건 특허발명의 전제부에 기재된 1차 및 2차 압축스트레스를 도입하는 과정은 출원심사절차 중에 전제부로 도입된 사실과 인용발명 1의 청구항 1 및 인용발명 2의 번역문 1, 2면에 기재된 사실로부터 그 출원 전에 공지된 것이어서, 이 사건 특허발명의 기술적 사상은 그 특징부에 기재된 ‘인장재로서 비접합 스트랜드를 사용하는 것, 하부플랜지 콘크리트의 타설, 양생 전에 하부플랜지 콘크리트 내부에 스트랜드를 일정간격으로 다수 개 배치하는 것, 하부플랜지 콘크리트는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것을 사용하는 것, 하부플랜지 콘크리트의 양생 후에 스트랜드를 인장 장착하는 구성’이다.
(나) 이 사건 특허발명은 인장재로서 비접합 스트랜드를 사용하고, 인용발명 1은 쉬스관 내에 설치된 텐던을 사용한다는 차이가 있으나 인장재의 종류와 특징들은 이미 공지된 것이고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에도 아스팔트가 코팅된 비접합 스트랜드나 쉬스관을 이용하는 접합 스트랜드 중에서 선택하여 설치할 수 있는 것으로 되어 있는바, 위 차이는 단순한 선택의 문제이다.
(다) 콘크리트에 설치되는 스트랜드의 개수는 인장재의 종류, 요구되는 강도 조건에 의해 산정되는 수에 따라 복수 개로 할 수 있는 것이고, 인용발명 2의 합성빔도 접합 스트랜드와 함께 일정간격으로 배치된 다수의 비접합 스트랜드를 배치하고 있으므로, 스트랜드 개수의 차이는 능히 예견하여 정할 수 있는 것에 불과하다.
(라) 하부플랜지 콘크리트의 압축강도를 수치한정한 것도 그보다 더 강도가 큰 고강도 콘크리트가 이미 널리 알려져 있어 필요에 따라 적합한 것을 선택할 수 있는 선택의 문제에 불과하다.
(마) 프리텐셔닝(pre-tensioning) 공법과 포스트텐셔닝(post-tensioning) 공법은 그 적용 분야와 장단점이 이미 널리 알려진 공지의 기술이고 이 둘 중 어느 하나를 선택함에 따른 인장재의 인장시기는 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
(3) 작용효과에 있어서도 인용발명 1, 2에 비해 현저한 효과를 나타내는 것이 아니다.
(4) 따라서, 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이 사건 등록을 취소한 이의결정은 정당하다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장
가. 원고들 주장의 심결취소 사유
(1) 이 사건 심결의 절차상 하자
이 사건 이의결정에서는 인용발명 1에 기하여 이 사건 특허발명이 진보성이 없다는 이유로 이 사건 특허의 등록을 취소하였으나, 이 사건 심결은 이의결정에서 구체적으로 대비하지도 않았고 이의신청인이 신청의 이유로 삼지 아니한 인용발명 2와 이의신청단계에서 제출되었을 뿐인 참고자료(을4호증의 1 내지 5)를 새로이 들어 직권으로 심리하면서도특허법 제159조 제1항에서 정한 의견 진술의 기회를 원고들에게 주지 않았으므로 이 사건 심결은 절차상의 하자로 인하여 위법하다.
피고는 이의결정의 결론 부분에 있어서 “인용발명 1 및 인용발명 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이의신청에 이유 있다.”고 판시한 부분을 들어 이의결정의 이유가 이 사건 특허발명의 진보성을 부정함에 있어서 인용발명 1과 인용발명 2를 모두 포함하고 있다고 주장하지만, 이의결정의 직권심리를 규정하고 있는특허법 제72조 제1항 및 심판절차에서의 직권심리를 규정하고 있는특허법 제159조 제1항에서 말하는 이유는 결론 부분이 아니라 실질적으로 구체적인 이유를 말하는 것이므로 이 사건 이의결정의 이유는 인용발명 1에 한정한다고 보아야 하고, 따라서 이 사건 심결은 원고들에게 위 각 조항에서 정한 의견 진술의 기회를 주지 아니한 것이다.
(2) 이 사건 특허발명의 인용발명 1에 의한 공지 여부
(가) 목적 대비
이 사건 특허발명은 종래의 프리스트레스 강합성빔의 장점을 그대로 유지하면서 완전 프리스트레싱으로 설계, 제작하여 하부플랜지 콘크리트의 인장균열과 그로 인한 과도한 처짐 및 급격한 피로강도의 저하를 방지할 수 있도록 하는 리프리스트레스 강합성빔 제작방법을 제공하는 것임에 비하여, 인용발명 1은 강재량을 줄이고 콘크리트의 단면적을 증대시킴으로써 제조비용이 절감되고 역학적 특성이 뛰어난 복합 프리스트레스 합성빔의 제조방법을 제공하는 것이어서, 양 발명은 그 목적이 다르다.
(나) 구성 대비
이 사건 특허발명과 인용발명 1의 구성을 대비해 보면 다음과 같다.
1) 먼저, 이 사건 심결은 이 사건 특허발명의 전제부를 공지기술로 단정하고 그 구성에 대하여는 대비하지 아니한 잘못이 있다.
2) 이 사건 특허발명은 하부플랜지 콘크리트의 타설 전에 인장재로서 비접합 스트랜드를 설치하는 반면에 인용발명 1은 인장재를 수용할 쉬스파이프만을 설치하고 인장재는 그 후에 설치하는 점이 상이하다. 이 사건 특허발명은 비접합 스트랜드를 채택하여 콘크리트와 스트랜드가 서로 부착되어 있지 않으므로 사용기간이 경과하여 프리스트레스가 이완된 경우 재긴장이 가능하다는 장점이 있다.
3) 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 비접합 스트랜드는 덕트(duct)와 함께 사용하는 것도 가능하기는 하지만 콘크리트 단면 손실 등으로 인한 문제점 때문에 덕트를 사용하지 않는 것이며, 덕트를 사용하는 비접합 스트랜드는 자유실시기술로 남겨두고 청구범위 기재에서 의도적으로 배제한 것이고, 이 사건 특허발명의 비접합 스트랜드는 아스팔트로 피복시키거나 그리스(grease) 혹은 플라스틱 쉬스 등의 피복재 속에 강연선을 넣고 공간이 없이 긴밀하게 접촉되도록 일체화된 제품으로 한정되며 공장에서 미리 제작되는 것이므로, 인용발명 1과 같이 현장에서 장비를 이용하여 쉬스관 내에 다발로 된 긴장재(緊張材)를 집어 넣고 그라우팅(grouting)하는 공정이 불필요하여 인용발명 1과는 전혀 다른 개념의 기술이다.
4) 이 사건 특허발명은 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱이 되도록 하기 위하여 하부플랜지 콘크리트 내부에 스트랜드를 일정간격으로 다수 개(적어도 4개 이상) 배치하는 반면에 인용발명 1은 하부플랜지의 수용공간 내에 쉬스 파이프를 설치하고 콘크리트 타설 양생 후에 텐던이 삽입되는 구성이어서 텐던은 분산 배치될 수 없고 집중되어 배치될 수밖에 없으므로, 인용발명 1은 텐던에 의한 응력 집중이 불가피하여 합성빔의 파손가능성이 높다.
5) 인용발명 1은 1개소 또는 2개소에만 쉬스관이 설치되는 구조로서 단면의 크기, 요구되는 텐던량, 정착구의 크기 및 배치공간의 확보 등을 감안하면 교량의 설계기준으로 정해진 허용 응력을 준수하는 한, 실질적으로 완전 프리스트레싱이 불가능하다.
피고는, 원고들이 이 사건 심판청구 보정서에서 인용발명 1도 완전 프리스트레싱을 구현할 수 있다는 점을 자인하였다고 주장하지만, 원고들은 인용발명 1에서 완전 프리스트레싱을 구현하는 것이 불가능하다는 점을 강조하기 위하여 역설적으로 주장한 것 뿐이다.
6) 인용발명 1의 텐던은 스트랜드를 하나의 다발(묶음)로 한 긴장재이고 이 사건 특허발명의 스트랜드는 하나의 강연선을 의미하는 것이어서 양 구성은 상이하고, 따라서 이 사건 특허발명의 구성도 쉬스관 내부에 스트랜드를 집어 넣는 공정이 필요하다고 하는 피고의 주장은 부당하다.
7) 이 사건 특허발명과 같이 강합성빔 PC(prestressing steel)교량에서 긴장재로 비접합 스트랜드를 채택하여 일정간격으로 다수 개 배치한 구성은 전 세계 어느 교량에서도 그 유례를 찾아볼 수 없다.
8) 이 사건 특허발명은 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱을 원활하게 수용하고 콘크리트 단면적을 줄여 전체적으로 자중을 경감시킬 목적으로 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것을 사용하고 있는 반면에, 인용발명 1은 하부플랜지 콘크리트의 압축강도에 대하여 언급이 없다.
9) 이 사건 특허발명은 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱이 되도록 하기 위하여 하부플랜지 콘크리트의 양생 후에 스트랜드를 인장 장착하는 반면에, 인용발명 1은 쉬스파이프(8)에 텐던을 관통시킨 후 이 텐던을 잡아당겨 형강빔의 양 끝에 고정설치되는 앵커(11)에 고정시켜 2차 프리플랙션과 합해져 형강빔의 휨모멘트가 설계최대 휨모멘트보다 10~20% 정도 커지도록 하는 3차 프리플랙션하중을 가해서 합성빔을 제조하는 점에서 차이가 있다.
10) 이 사건 특허발명은 복수의 구성요소로 이루어진 것이고 각 구성요소들이 유기적으로 결합하여 전체로서 현저한 작용효과를 가져오는 것임에도, 이 사건 심결은 각 구성요소를 개별적으로 대비하여 참고자료에 의하여 공지되었다고 하거나 단순한 선택의 문제라고 하면서 막연히 이 사건 특허발명을 그 출원 전에 공지되었다고 판단한 잘못이 있다.
11) 접합식 긴장재로 할 것인가 비접합식 긴장재로 할 것인가는 주지기술의 단순 선택사항이 아니다. 그라우팅을 실시한 긴장재(스트랜드, 케이블)를 ’접합식 스트랜드‘라 칭하며 그라우팅을 실시하지 않는 긴장재를 비접합 스트랜드라고 하는데, 비접합 스트랜드를 이용하는 공법은 시공이 간편하지만 파괴내력이 저하되므로 소규모 구조물에만 채택하여 왔으며, 일반적으로 교량 상부에 적용하던 최대 400kgf/㎠ 강도의 콘크리트를 고강도 콘크리트인 450kgf/㎠ 이상을 적용하게 함으로써 시공의 편리성과 완전 프리스트레싱을 원활히 수용하게 된 것이므로, 이러한 구성은 단순 선택 사항이 아니다. 피고가 제시한 을4호증의 ‘부착시키지 않은 PC부재’는 통상적으로 두께가 얇은 슬래브에 사용되어 온 것으로서 이를 이 사건 특허발명에서와 같이 I형강빔을 사용하고 콘크리트 압축강도를 450kgf/㎠ 이상으로 채용하는 대형 구조물에 적용하기는 어렵다.
12) 즉, 이 사건 특허발명은 비접합 스트랜드를 매설함으로써 덕트를 사용하지 아니하고 그라우팅도 필요치 않아 시공이 용이하고, 스트랜드의 인장을 통하여 균열이나 처짐 및 피로강도의 저하를 방지하며, 형고를 낮게 할 수 있어 경제성이 확보되는데 비해, 인용발명 1은 쉬스파이프를 설치하여 텐던을 관통시키기 때문에 쉬스파이프 내에 그라우팅이 필수적이므로 시공성과 경제성이 떨어지는 차이가 있을 뿐 아니라, 이 사건 특허발명은 스트랜드를 일정간격으로 다수 개 배치함으로써 응력집중으로 인한 콘크리트의 국부파손을 피할 수 있는 작용효과를 가지는 데 비해 인용발명 1에는 이러한 작용효과가 없고, 이 사건 특허발명은 전형적인 I형강을 사용하지만 인용발명 1은 보강부재가 부착된 특수 I형강을 사용하기 때문에 보강부재 형성을 위한 별도의 공정이 필요하여 콘크리트 단면감소가 수반되어 콘크리트 기준강도를 높여야 하는 불리함이 있다.
(3) 이 사건 특허발명의 인용발명 2에 의한 공지 여부
(가) 인용발명 2에는 이 사건 특허발명과 대비될 수 있는 구체적인 기술 내용이 기재되어 있지 아니하고, 설령 인용발명 2에 그와 같은 내용이 기재되어 있다고 하더라도 인용발명 2의 기술내용은 이 사건 특허발명과 목적, 구성에 있어 차이가 있고, 작용효과에서는 다수의 스트랜드(다만, 인용발명 2의 경우에는 프리텐셔닝용이다.)를 일정 간격으로 분산 배치하여 인장재로 사용하므로 응력집중을 피하고 콘크리트 국부파손을 방지할 수 있다는 점에서만 일부가 유사할 뿐이고 나머지는 상이하다.
(나) 이 사건 특허발명이 포스트텐셔닝 공법을 채택한 것임에 반하여, 인용발명 2는 프리텐셔닝 공법과 포스트텐셔닝 공법을 병용한 구성이며, 인용발명 2에서 다수 개로 분산되어 있는 대부분 스트랜드는 프리텐션에 사용하는 것이므로 인용발명 2의 포스트텐션 스트랜드는 당연히 접착식 스트랜드이다.
(다) 인용발명 2에서 포스트텐셔닝을 하는 2개의 케이블에 대한 시공 마지막 단계에 있는 'injection'이란 기재는 위 케이블을 긴장한 후에 그라우트를 주입한다는 의미이고, 케이블 삽입 직후의 공정에서 전체 단면적이 갑자기 증가하는바 이러한 단면적의 증가는 그라우팅에 의한 것일 수밖에 없으므로 위 케이블은 접합식 스트랜드이다.
(4) 이 사건 특허발명과 동일한 기술이 건설교통부 심사를 거쳐 신기술로 지정된 바 있으며, 건설신기술 지정증서에 기재된 ‘기술 1, 2’ 중 기술 1에는 이 사건 특허발명과 달리 콘크리트의 압축강도에 대한 한정이 없지만 이 사건 특허발명은 위 기술에 대하여 콘크리트의 압축강도를 한정하여 보다 구체화한 것이므로 당연히 위 신기술의 범위에 포함되는 것이다. 또한, 피고는 위 신기술 지정이 건설신기술 지정증서에 기재된 기술 2 때문에 이루어진 것이라고 주장하지만, 건설신기술 지정증서에 기재된 기술 1, 2는 각각 독립적으로 신기술로 인정받은 것이므로 피고의 주장은 부당하다.
(5) 또한, 이 사건 특허발명은 한국도로공사의 시험시공을 통하여 국내전문가들에 의해 탁월한 효과가 있음이 입증되었다.
(6) 주지기술이라 함은 민사소송법상 증명할 필요가 없을 정도의 공지의 사실이어야만 하므로 대학교재나 백과사전에 기재되어 있다는 이유만으로 주지기술로 단정할 수는 없다.
나. 피고의 주장
(1) 이 사건 심결은 인용발명 1, 2에 의해 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수 없다는 원고들의 신청이유에 대하여 그 적법 여부를 판단한 것이므로 원고들에게 인용발명 2에 대한 의견진술의 기회가 없었다고 할 수 없고, 이의결정이유는 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 없다는 이의신청이 이유 있는 것이라고 명시하였으며, 인용발명 1, 2는 이의신청절차 중에 원고들에게 송달되었던 것이므로 인용발명 1은 물론 인용발명 2에 대하여도 원고들에게 의견진술기회가 이미 부여된 것이다.
그리고 이의신청의 참고자료(을4호증의 1 내지 5)는 주지관용기술을 보충하여 설명하기 위한 것에 불과하므로 원고들에게 별도로 이에 대한 의견진술 기회를 부여해야 할 필요가 없는 것이다.
(2) 이 사건 특허발명의 인용발명 1에 의한 공지
(가) 목적 대비
이 사건 특허발명과 인용발명 1은 모두 프리스트레스 합성빔의 구조적 특징을 살리고 경제성을 도모하며 인장응력을 제거 내지 감소시켜 콘크리트의 파손을 방지하기 위한 것으로 양 발명의 목적은 동일하다.
(나) 구성 대비
이 사건 특허발명과 인용발명 1의 구성을 대비해 보면 다음과 같다.
1) 이 사건 특허발명은 최초 출원된 후 거절사정되었다가 원고들의 불복에 의하여 특허등록된 바 있고, 원고들은 이 사건 특허발명에 대한 거절사정불복 심판청구에서 ‘인용발명에 기재된 사항을 공지기술에 포함시키면서 청구범위를 한정하는 보정을 행한다’라고 기재하여 이 사건 특허발명의 전제부가 공지기술임을 스스로 인정한 바 있으므로 이 사건 심결이 이 사건 특허발명의 전제부를 공지기술로 인정한 것은 정당하다.
2) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 플라스틱 덕트나 쉬스관 내에 스트랜드를 배치하고 그 안에 그리스를 채우는 것으로 되어 있어, 이 사건 특허발명의 비접합 스트랜드는 인용발명 1의 쉬스관 및 텐던과 그 기본 구성은 동일하다.
다만, 스트랜드(텐던)는 그 자체가 항상 그라우팅을 요구하는 구성은 아니므로, 스트랜드를 긴장시킨 후 그라우팅을 실시하는 접합식으로 할 것인지 아니면 이 사건 특허발명과 같이 그라우팅을 하지 않는 비접합식으로 할 것인지는 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 단순한 선택사항에 불과하므로 이 사건 특허발명과 인용발명 1의 이 구성은 서로 다르지 아니하다.
3) 아스팔트로 코팅한 스트랜드이거나 쉬스관 속에 삽입된 스트랜드이거나, 그라우팅 처리가 없어 콘크리트에 긴장재가 부착되지 않은 것이라면 모두 비접합 스트랜드이며, 이 사건 특허발명의 비접합 스트랜드를 ‘쉬스관이 없이 아스팔트로 코팅한 스트랜드’만을 의미하는 것으로 한정할 아무런 근거가 없다.
또한, 설령 그렇다고 하더라도, 비접합 스트랜드 적용에 대한 효과는 잘 알려져 있으므로 인용발명 1의 긴장재 대신 위 아스팔트로 코팅된 스트랜드를 적용하는 정도는 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아무런 어려움 없이 임의로 선택할 수 있는 정도의 것에 불과하다.
4) 인용발명 1에는 쉬스관과 긴장재를 사용하는 구성에 대해 기재하고 있을 뿐이며, 긴장재를 접합식으로 한다거나 비접합식으로 한다거나, 또는 그라우팅한다는 명시적인 기재는 어느 곳에도 없다.
5) 이 사건 특허발명의 명세서 어디에도 이 사건 특허발명이 사용하는 비접합 스트랜드는 공장에서 미리 제작된 쉬스와 스트랜드가 일체화된 것만을 의미한다는 기재가 없으며, 쉬스 내부에 스트랜드를 집어 넣는 공정은 이를 공장에서나 아니면 건설 현장에서나 반드시 필요한 것이다.
6) 인용발명 1, 2에는 하부플랜지 내부에 스트랜드를 다수 개 배치하는 기술 구성이 나타나 있으며, 스트랜드의 개수는 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 응력 분산의 필요에 따라 2개 이상으로 할 수 있는 것으로 2개와 3개 이상 사이에 임계적 차이가 있는 것도 아니다. 또한, 이 사건 이의결정과 이 사건 심결의 참고자료인 을4호증의 4(92면의 예제4-5)에는 포스트텐션으로 하는 경우의 예로 복수 개의 긴장재를 배치하는 기술이 개시되어 있다.
7) 텐던은 하나 또는 여러 개의 PC강재로 이루어진 긴장재이므로 인용발명 1의 텐던은 단일의 스트랜드로 구성될 수 있으며 요구되는 프리스트레스 크기에 따라 다수 개가 배치될 수 있다. 이 사건 특허발명의 명세서에는 비접합 스트랜드가 하나의 강연선으로만 이루어지며 여러 개의 강재로 되어서는 안된다는 기재가 없다.
8) 원고들은 심판청구보정서(을6호증)에서 스스로 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 고강도 콘크리트가 이미 공지되어 있고 하중의 크기에 따라 적합한 강도의 콘크리트를 사용하는 것은 단순한 재료의 선택에 불과하다고 인정한 바 있고, 콘크리트의 압축강도가 높으면 당연히 콘크리트의 사용 단면적을 줄일 수 있으며 따라서 전체적인 중량도 감소하여 강재량을 감소시킬 수 있음은 자명한 사항이고, 이의신청단계에서 제출된 참고자료(을4호증의 1 내지 5)에도 고강도 콘크리트가 이미 사용되고 있는 것으로 되어 있어, 이 사건 특허발명의 콘크리트 압축강도 450kgf/㎠ 이상은 임계적 효과가 없는 단순한 수치한정에 불과하다.
9) 인용발명 1에는 텐던을 끼워 쉬스파이프를 삽입한 후 콘크리트를 타설하는 실시예가 기재되어 있으므로 원고들의 주장과 같이 쉬스파이프를 먼저 설치한 후 텐던을 추가로 삽입, 관통시키는 공정이 필요없을 수 있다. 이 사건 특허발명의 비접합 스트랜드도 플라스틱 쉬스 내에 스트랜드가 배치되는 구성을 포함하는 개념이다.
10) 원고들이 주장하는 ‘대형구조물’이 무엇을 의미하는지 이 사건 특허발명의 명세서에는 나타나 있지 않으며, 오히려 을4호증의 1 내지 5에는 ‘부착시키지 않은 PC강재’가 대형구조물에 사용되지 않는다는 기재가 없고 ‘비교적 얇은 슬래브’에 사용된다는 기재가 있는바 그 의미는 이 사건 특허발명과 같이 제한된 공간에 부착시키지 않은 PC강재를 사용할 수 있다는 뜻이다.
11) 비접합 스트랜드를 PC 교량 구조물의 긴장재로 사용한 점에 대하여는 원고들 자신이 제출한 신기술지정신청서(을20호증)에도 구미 선진 각국에서 (이 사건 특허출원 전에도) 크게 활용되는 기술이라고 기재되어 있다.
(3) 이 사건 특허발명의 인용발명 2에 의한 공지
(가) 인용발명 2는 원고들이 심사단계에서 인용발명 1의 3차 프리플렉션하중을 가하는 방법이 이미 공지된 기술임을 입증하기 위하여 참고자료로 제출한 것이며, 스트랜드를 복수 개 배치한 기술내용이 기재되어 있다.
(나) 인용발명 2의 포스트텐셔닝을 행하는 구성으로는 단지 케이블만 표시되어 있을 뿐이므로 이를 덕트를 사용하는 접착식 케이블이라고 단정할 수 없고, 인용발명 2의 ‘injection'은 을13호증의 경우와 같이 그리스가 주입되는 경우도 있으므로 이를 반드시 그라우팅이라 단정할 수 없다.
(다) 인용발명 2에서 케이블 삽입 전후의 단면적 변화는 케이블 설치로 인해 늘어난 케이블의 단면적을 콘크리트 단면으로 환산함에 있어 강재로 된 케이블(스트랜드)이 콘크리트에 비하여 가중치를 부여받기 때문에 케이블 삽입에 따라 단면적이 갑자기 증가한 것으로 보이는 것이며 그라우팅이 주입되어 단면적이 늘어난 것은 아니다.
(4) 신기술 인증을 받은 기술은 이 사건 특허발명과 상이하고, 신기술을 판단하는 기준은 특허법의 진보성을 판단하는 기준과 다르다. 또한, 중앙건설심의위원회의 신기술 지정 관련 회의록(갑13호증)의 기재에 의하면 ‘기존에도 사용하던 공법이라고 사료되며 아이디어와는 별개로 실용성이 중요합니다.’라는 심의의원의 의견도 있었으므로 이러한 점을 보아도 이 사건 특허발명은 진보성이 없다.
(5) 주지·관용기술은 특허청 심사지침서에 기재된 바와 같이 ‘업계에 널리 알려진 기술’을 포함하는 것이고, 따라서 앞서 본 참고자료(을4호증의 1 내지 5)와 건설부 제정 콘크리트 표준시방서(을10호증)에 기재된 ‘그라우팅이 필요하지 않고 부착시키지 않는 긴장재의 사용공법’(즉, 비접합 스트랜드)의 사용은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 주지·관용기술이다.
3. 판단
가. 이 사건 심결의 절차적 위법성 주장에 대한 판단
이 사건 심결이 새로운 자료를 들어 직권으로 심리하면서도 원고들에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 바 있는지에 대하여 보건대, 원고들은 이 사건 심결이 직권으로 심리한 자료로 인용발명 2와 참고자료(을4호증의 1 내지 5)를 들고 있으므로 차례로 살핀다.
(1) 인용발명 2
인용발명 2는 이 사건 특허발명의 심사단계에서 원고들 스스로 특허청에 제출한 자료일 뿐 아니라, 이 사건 특허발명에 대한 이의신청인 이대영이 이의신청 이유를 구체적으로 적시하고 있는{이의신청서(갑9호증) 자체에는 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는 이유에 대한 구체적인 기재가 전혀 없다} 이의신청서 보정서에는 인용발명 1뿐 아니라 인용발명 2에 기하여 이 사건 특허발명이 진보성이 없다는 이유를 명시하고 있으므로 인용발명 2는 특허청 심사관 합의체 혹은 특허심판원이 직권으로 채택한 자료가 아니다.
또한, 인용발명 2에 대하여 이 사건 이의결정은 그 결론에서 “인용발명 1 및 인용발명 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이의신청에 이유 있다.”고 판단하였으므로 설령 그 판단 내용에서 인용발명 2와 이 사건 특허발명에 대하여 상세하고 구체적으로 구성요소를 하나 하나 비교하지 아니하였다고 하더라도 인용발명 2는 이 사건 특허발명에 대한 이의결정 사유가 되었다고 볼 것이다.
따라서, 인용발명 2에 대한 원고들의 위 주장은 이유 없다.
(2) 을4호증의 1 내지 5
다음으로 을4호증의 1 내지 5에 대하여 보건대, 이 자료들도 이의신청인 이대영이 이의신청 절차에서 참고자료로 제출한 것이므로 특허청 심사관 합의체 혹은 특허심판원이 직권으로 채택한 자료가 아닐 뿐 아니라, 위 자료들은 어떤 특허발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 널리 알려진 주지·관용의 기술이 무엇인지를 인정하기 위하여 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하여, 설령 이 사건 특허발명에 대한 이의결정에서 특허청 심사관 합의체가 위 자료들을 명시적으로 들지 아니하였다가 특허심판원이 이 사건 심결에서 이를 명시하였다고 하더라도 그것은 이의결정과는 다른 별개의 이유를 내세운 것이라고는 할 수 없는 것이고(대법원 1986. 10. 14. 선고 83후74 판결 참조), 특히 이 사건 심결은 위 자료들에 대하여 “이의신청 과정에서 청구인에게도 송달된 바 있는 참고자료(을4호증의 1 내지 5)에도 ‘포스트텐셔닝 공법을 행함에 있어서 부착시키지 않은 PC부재는 그라우팅이 필요하지 않으며 PC강재의 재긴장도 가능하다’라고 기재된 바와 같이 인장시기에 따른 프리텐셔닝 공법 또는 포스트텐셔닝 공법은 인장재의 종류나 스트랜드의 개수에 구애됨이 없이 당업자가 필요에 의하여 선택적으로 적용할 수 있는 것이다.”라고 설시하여 위 자료들이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 기술수준을 판시하기 위한 자료로 들고 있음을 분명히 하고 있으므로 원고들의 위 주장도 이유 없다.
(3) 소결론
따라서, 원고들의 이 사건 심결의 절차적 위법성에 대한 주장은 모두 이유 없다.
나. 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2의 대비
(1) 목적 대비
이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2는 모두 프리스트레스가 도입된 강합성빔에 관한 것이어서 산업상 기술분야가 동일하고, 콘크리트 하부플랜지에 긴장재를 배치하여 긴장하는 기술적 수단을 채택함으로써 완전 프리스트레싱을 추구한다는 점에서(완전 프리스트레싱이 실질적으로 가능한지 여부에 관계없이) 이 사건 특허발명과 인용발명 1의 기술적 사상과 목적은 동일하다.
다만, 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2와는 달리 종래 프리스트레스 강합성빔의 형고 및 단면을 그대로 유지하면서도, 즉 형고를 높이지 아니하면서도 완전 프리스트레싱을 달성한다는 별도의 목적을 명세서에 기재하고 있는 점에서 차이가 있다.
(2) 구성 대비
(가) 이 사건 특허발명의 구성요소
이 사건 특허발명을 인용발명 1, 2와 대비하기 위해 그 구성을
① I자 형강에 미리 일정 크기의 휨모멘트를 발생시키는 하중(preflection하중, Pf하중)을 재하하고 하부플랜지에 콘크리트를 타설한 후 Pf하중을 제거하여 하부플랜지 콘크리트에 1차 압축 프리스트레스를 도입하고(이하 ‘이 사건 구성 1’이라 한다),
② 위 하부플랜지 콘크리트 내에 설치된 인장재에 의해 2차 압축프리스트레스를 도입하는 강합성빔의 제작방법에 있어서(이하 ‘이 사건 구성 2’라 한다),
③ 위 인장재는 비접합 스트랜드를 사용하며(이하 ‘이 사건 구성 3’이라 한다),
④ 위 하부플랜지 콘크리트의 타설, 양생 전에 위 하부플랜지의 상부 및/또는 하부에 위 스트랜드를 일정 간격으로 다수 개 배치하여 위 하부플랜지콘크리트 내부에 위치시키고(이하 ‘이 사건 구성 4’라 한다),
⑤ 위 하부플랜지 콘크리트는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것을 사용하여(이하 ‘이 사건 구성 5’라 한다),
⑥ 위 하부플랜지 콘크리트의 양생 후에 위 스트랜드를 인장 장착함으로써 위 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱이 되도록 하는 것(이하 ‘이 사건 구성 6’이라 한다)을 특징으로 하는 리프리스트레스(Re-prestress) 강합성빔의 제작 방법
으로 구분하여 차례로 본다.
(나) 1, 2차 압축 프리스트레스 도입
이 사건 구성 1, 2에 대응하는 인용발명 1의 구성은 ‘I형강빔에 2차 프리플렉션 하중(P2)을 가한 상태에서 하부플랜지(6) 주위에 콘크리트를 타설, 양생한 다음 하중을 제거함으로써 1차 프리스트레스 합성빔을 제조하고, 하부플랜지 내부의 쉬스파이프 내의 텐던을 잡아당겨 3차 프리플렉션 하중(P3)을 가하는 구성’으로, 모두 미리 I형강빔에 가한 하중을 콘크리트 양생 후에 제거하여 I형강빔의 복원력에 의하여 콘크리트에 1차 압축 프리스트레스를 도입하고 다시 인장재에 의해 추가로 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 것이어서 양 구성은 프리스트레스를 도입하는 과정에서 기술적 구성이 동일하다.
(다) 비접합 스트랜드
1) 이 사건 특허발명의 명세서
이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 ‘본 발명에 있어서 스트랜드는 포스트텐셔닝에 의하여 덕트(쉬스관) 속에 인장재를 인장 장착한 후 그라우팅으로 충전시킬 수 있으나 … 콘크리트 기준강도를 다소 높여야 한다.’라는 기재와 ‘덕트 사용으로 인한 콘크리트 단면적 손실을 배제하기 위하여 덕트를 사용하지 않고 포스트텐셔닝에 의한 인장을 할 수 있도록 스트랜드 외부에 그리스 등의 윤활제가 충전된 비접합 스트랜드를 사용하거나 아스팔트가 코팅된 스트랜드를 사용하는 것이 좋으며’(이 사건 특허발명 명세서인 갑4호증 5면)라는 기재가 있 으므로, 이 사건 구성 3의 비접합 스트랜드는 원래 접합식으로도 시공할 수 있는 것이지만 콘크리트의 기준강도를 높여야만 하는 등의 시공상의 문제를 해결하기 위하여 비접합식으로 한 것이며, 비접합 스트랜드는 덕트를 사용하는 비접합 스트랜드도 포함하는 의미이지만 이상적으로는 덕트를 사용하지 아니하는 ‘그리스 등의 윤활제가 충전된 스트랜드’ 또는 ‘아스팔트가 코팅된 스트랜드’임을 알 수 있다.
2) 인용발명 1의 텐던
인용발명 1에는 쉬스파이프(8)에 텐던(9)을 삽입하는 기술적 구성만 나타나 있고, 쉬스파이프와 텐던 사이에 그라우팅을 한다든가 그리스 등의 윤활제가 충전된다는 등의 기재는 없다.
3) 인용발명 2의 스트랜드
인용발명 2의 도면 5도에 기재된 콘크리트 하부플랜지 내부에는 다수 개의 스트랜드가 배치되어 있는바, 원고들이 심사단계에서 의견서(을11호증)와 함께 제출한 첨부자료 2(프랑스어로 기재된 인용발명 2의 영문본)의 확대 도면에 의하면 작은 직경의 다수의 스트랜드는 프리텐션용이며, 큰 직경의 2개의 케이블은 포스트텐션용이라고 기재되어 있어 큰 직경의 2개의 케이블이 콘크리트 양생 후에 인장되는 것임을 알 수 있고, 인용발명 2의 설명단계[2.11]로부터 설명단계[2.12]로 진행되면서 단면이 56.44㎝ 상당 증가하였는바, 이러한 단면적의 증가는 부착시킨 긴장재 만큼의 증가로 보이므로(다만, 위 증가된 단면적이 스트랜드의 단면적을 콘크리트의 단면적으로 환산한 단면적의 합인지 여부와 스트랜드와 콘크리트의 압축강도를 통일시켜 알아 볼 수 있도록 하기 위한 환산계수는 얼마를 적용하였는지는 분명하게 나타나 있지 아니하다) 위 큰 직경의 2개의 케이블은 접합식 스트랜드로 보인다.
4) 을4호증의 1 내지 5의 스트랜드
을4호증의 1 내지 5에는 콘크리트에 프리스트레스를 주기 위한 방법으로 PC강재를 긴장하는 시기에 따라 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식을 소개하고 있고, 그 중 콘크리트가 경화한 후에 PC강재를 긴장하는 포스트텐션 방식에 대해서 ‘덕트 내에 삽입된 PC강재를 인장한 후 PC강재가 녹스는 것을 방지하고 또 PC강재와 콘크리트를 부착시키기 위하여 그라우팅을 실시하여 부재를 부착시킨 포스트텐션 부재(post-tensioned bonded member)라고 한다(을4호증의 4, 6면)', ’두께가 비교적 얇은 슬라브에는 피복된 PC강재 또는 플라스틱 쉬스 속에 넣은 PC강재가 사용되며 이러한 긴장재를 사용하면 그라우팅이 필요하지 않다. 이렇게 제조된 부재를 부착시키지 않은 포스트텐션 부재(post-tensioned unbonded member)라고 한다(을4호증의 4, 6면)‘라는 기재 및 ‘피복된 PC강재, 아스팔트를 침투시킨 종이로 피복된 PC강재, 또는 플라스틱 쉬스 속에 넣은 PC강재(을4호증의 4, 23면)’를 소개하고 있다.
또한, 건설부가 제정하여 콘크리트 시공 기술분야의 일반적인 시공표준으로 삼고 있는 ‘콘크리트 표준시방서’(을10호증, 1994. 3. 개정)에도 위와 동일한 기술내용이 포함되어 있다.
그런데 을4호증의 1 내지 5는 앞서 본 바와 같이 대학교나 전문대학의 교재와 실무자의 참고서이고 위 콘크리트 표준시방서 역시 해당 기술분야에서 관용적으로도 사용되는 기술이므로 위에서 본 기술들은 당해 기술분야에서 널리 알려진 주지기술이라고 할 것이다.
5) 대비
위에서 본 바와 같이 이 사건 구성 3의 비접합 스트랜드와 인용발명 1의 쉬스파이프 속에 삽입되는 텐던, 인용발명 2의 포스트텐션용 케이블 구성 모두는 하부플랜지 콘크리트 내에 설치되어 강합성빔에 2차 압축프리스트레스를 도입하는 긴장재 구성으로서, 위 긴장재 구성들의 주된 기능은 2차 압축 프리스트레스를 도입시키기 위한 것이고 긴장재의 긴장 후 그라우팅 실시 여부는 위 주된 기능에 큰 영향을 주는 작업이라기보다는 긴장재의 부식을 방지하는 정도의 부수적인 마무리 사항에 불과하며(앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서에는 접합 스트랜드를 쓰는 것도 가능함을 밝히고 있다), 또한 앞서 본 바와 같이 그라우팅이 필요한 부재(접합 스트랜드)와 피복된 PC강재를 사용하여 그라우팅이 필요치 않은 부재(비접합 스트랜드) 모두가 포스트텐션 긴장재로 사용될 수 있다는 것은 해당 분야에서 널리 알려진 기술임을 감안할 때, “긴장재와 콘크리트 사이에 그라우팅을 실시할 것인가 또는 이를 생략하고 피복된 PC강재를 사용할 것인가 여부”는 2차 압축 프리스트레스를 도입한 후에 긴장재가 녹스는 것을 방지하고 긴장재와 콘크리트를 부착시켜 단면강도를 보강시킬 필요가 있는지 또는 재긴장을 할 필요가 있는지 여부를 살펴 이 기술에서 통상의 지식을 가진 자가 어려움 없이 선택할 수 있는 사항에 불과하므로, 결국 이 사건 구성 3은 인용발명들로부터 구성의 곤란성을 인정할 수 없다(나아가 이 사건 구성 3으로 인한 작용효과에서 있어서도 인용발명 1, 2의 위 구성들이 갖는 2차 프리스트레스 도입 효과 이외에 단순히 그라우팅 실시 공정을 생략할 수 있다는 효과를 갖는 것에 불과할 뿐 아니라 이 역시 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별 어려움 없이 예측할 수 있는 범위 내의 것이다).
6) 원고들의 주장에 대한 판단
① 먼저, 원고들은 이 사건 구성 3의 비접합 스트랜드는 모든 비접합 스트랜드가 아니라 아스팔트로 피복시키거나 그리스 혹은 플라스틱 쉬스 등의 피복재 속에 강연선을 넣고 공간이 없이 긴밀하게 접촉되도록 일체화된 제품으로 한정되며 공장에서 미리 제작되는 것으로서, 덕트와 함께 사용하는 비접합 스트랜드는 청구범위에서 의도적으로 배제한 것이므로, 인용발명 1과 같이 현장에서 장비를 이용하여 쉬스관 내에 다발로 된 긴장재를 집어 넣고 그라우팅하는 것과는 전혀 다른 개념의 기술이며 이 점에서도 이 사건 특허발명은 진보성을 가진 것이라고 주장한다.
살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에 원고들이 주장하는 종류의 비접합 스트랜드가 이상적이라는 기재가 있음은 앞서 본 바와 같으나, 특허권의 권리범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에 한하여 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있는 것인바(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 등 참조), 이 사건 특허발명의 청구범위는 이 사건 구성 3에 대하여 “위 인장재는 비접합 스트랜드를 사용하며”라고 명확하게 기재하고 있고, 비접합 스트랜드라는 구성은 앞서 본 바와 같이 이 기술분야에서 주지의 기술로서 그 의미가 명확하여 청구범위만으로 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없다고는 할 수 없으므로 이 사건 특허발명의 청구범위, 특히 이 사건 구성 3을 해석함에 있어서는 명세서의 다른 부분에 의하여 청구범위를 달리 해석할 여지가 없으며, 따라서 이 사건 구성 3이 위와 같은 비접합 스트랜드로서 일체화된 제품만으로 한정하는 것을 전제로 하는 원고들의 위 주장은 이유 없다.
또한, 설령 이 사건 구성 3을 원고들의 주장과 같이 해석한다고 하더라도 그라우팅 실시 여부가 가지는 기술적 의미와 해당 기술분야에서 알려진 정도 그리고 비접합 스트랜드의 종류에 있어서도 아스팔트를 침투시킨 종이로 피복된 PC강재, 또는 플라스틱 쉬스 속에 넣은 PC강재 등이 모두 널리 알려진 기술(을4호증의 1 내지 5 참조)임을 감안하면 그러한 사정만으로 이 사건 구성 3의 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.
② 다음으로, 원고들은 을4호증의 1 내지 5의 비접합 스트랜드(부착시키지 않은 PC부재)는 소형구조물에만 적용되는 것이어서 이 기술을 이 사건 특허발명과 같은 대형구조물에 채용하는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출해낼 수 없는 것이라 주장하나, 이 사건 특허발명의 명세서나 을4호증의 어디에도 위 구성을 구조물의 규모에 따라 구분하여 소형 또는 대형 구조물에만 제한 적용한다는 아무런 기재가 없으므로 원고들의 위 주장도 이유 없다.
(라) 일정간격으로 다수 개 배치된 스트랜드
이 사건 구성 4의 스트랜드는 일정 간격으로 다수 개 배치되어 있음에 반해 인용발명 1의 텐던은 하나 또는 두 개만이 하부플랜지에 배치되어 있고, 인용발명 2의 스트랜드는 포스트텐션용의 스트랜드에 대하여는 하부플랜지의 상부에 2개가 나란히 배치되며, 프리텐션용 스트랜드에 대하여는 하부플랜지의 양 옆과 아래에 다수 개 일정 간격으로 배치되어 있다.
살피건대, 이 사건 구성 4의 스트랜드나 인용발명 1의 텐던은 단위 구성요소인 PC강재가 묶여 있는 형태가 다를 뿐 모두 외부 인장력을 받아 프리스트레싱이 가능한 긴장재 역할을 하는 구성이어서 본질적으로 다르지 아니하고, 위 스트랜드나 텐던의 개수와 설치 위치는 하부플랜지 콘크리트에 가해지는 2차 압축프리스트레스의 크기에 상응하는 인장력을 확보하고 또한 요구되는 강합성빔의 설계조건에 맞춰 정해지는 것이지 고정불변의 사항은 아니며, 더욱이 인용발명 2에는 프리텐션용이기는 하지만 스트랜드가 다수 개 일정 간격으로 배치된 기술사상이 나타나 있으므로 이러한 정도의 응용설계는 프리스트레싱용 인장재를 배치함에 있어 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 당연히 고려해야 할 사항으로 보이고, 따라서 이 사건 구성 4는 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.
(또한, 이 사건 구성 4는 “하부플랜지의 상부 및/또는 하부에” 스트랜드를 배치하는 구성인바, 인용발명 2와 같이 스트랜드를 하부플랜지의 양 옆에 배치하지 않고 상부 및/또는 아래에 배치하는 경우 을4호증의 4의 5면 그림 (a)나 원고들이 이 사건 제1차 변론준비절차에서 제출한 기술설명자료 7면의 두 번째 그림처럼 스트랜드를 곡선으로 배치함에 있어서 스트랜드가 하부플랜지에 닿아 충분히 휠 수 없는 문제가 생길 것으로 보이고, 원고들이 제출한 위 자료 17, 18면에 나와 있는 이 사건 특허발명의 실시예에는 스트랜드들이 모두 하부플랜지의 양 옆에 배치한 것으로 나와 있으며, 같은 자료 32, 33, 34, 36, 37면에는 스트랜드들을 주로 하부플랜지의 양 옆에 배치하고 일부만 하부플랜지의 하부에 배치하고 있음을 알 수 있다.)
(마) 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 콘크리트
이 사건 구성 5의 콘크리트는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것으로 특정되어 있는바, 이 사건 특허발명의 명세서에는 덕트를 사용하는 경우 덕트 단면적 만큼의 콘크리트 단면손실을 고려하여 콘크리트 기준강도를 높인다는 기재가 있으나, 이 사건 구성 3에서 덕트를 사용하지 않는 비접합 스트랜드가 매설되는 콘크리트의 경우에는 위 수치에 관한 기술적 의미가 기재되어 있지 않으며 인용발명 1, 2에도 이 사건 구성 5에 대응하는 기재는 없다.
살피건대, 콘크리트 압축강도는 시험체에 작용하는 최대하중(kgf)을 시험체의 단면적(㎠)으로 나눈 것으로 콘크리트의 성분인 물, 시멘트, 적절한 입도의 골재의 배합에 의해 강도가 달라지고 강도가 증가함에 따라 높은 하중을 부담할 수 있게 되어 단면이 축소되는 장점이 있다는 것은 콘크리트의 주지의 속성이고, 위 수치한정에 대해 특별한 기술적 의미에 대한 기재가 없는 이상 이 사건 구성 5의 콘크리트 압축강도는 위 수치를 전후로 임계적 작용효과를 가지는 것이 아니라 단순히 고강도 콘크리트일수록 더 큰 압축력을 받을 수 있다는 통상적인 의미에 불과하여, 이 사건 특허발명과 같이 종래에 비하여 낮은 형고를 실현하고 완전 프리스트레싱을 실시하는 경우 종래에 비하여 다소 강한 강도의 콘크리트를 사용함이 바람직할 것으로 보인다는 정도 이외의 다른 임계적 효과를 내포하는 것으로 보이지 않는다.
그렇다면 이 사건 구성 5는 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 설계조건에 따라 정해지는 2차 압축 프리스트레스의 크기에 부합하는 압축강도의 콘크리트를 임의로 선택하여 사용할 수 있는 정도의 단순설계사항에 불과하다 할 것이어서 그 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없다.
(바) 완전 프리스트레싱
이 사건 구성 6은 하부플랜지 콘크리트가 완전 프리스트레싱이 되도록 한 것으로, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 완전 프리스트레싱은 하부플랜지 콘크리트(13)에 인장응력이 전혀 발생하지 않는 상태를 의미하는 것인바, 인용발명 1에는 2차 프리플렉션하중(P2)에 의한 휨모멘트와 3차 프리플렉션 하중(P3)에 의한 휨모멘트의 합모멘트가 설계최대 휨모멘트보다 10-20% 이상 커지도록 3차 프리플렉션하중을 가한다고 기재되어 있으며, 이는 곧 3차 프리플렉션 하중을 가함으로써 강합성빔 상부에 작용하는 설계최대하중으로 인해 콘크리트 하부플랜지에 발생하는 설계최대 인장응력보다 10-20% 이상 큰 인장응력에 해당하는 압축 프리스트레스를 미리 형성해둔다는 것이므로, 결국 강합성빔에 설계최대하중이 가해져도 콘크리트 하부플랜지에는 위 압축 프리스트레스의 크기를 초과하여 추가의 인장응력이 전혀 발생되지 않는 상태, 즉 완전 프리스트레싱 상태가 되는 것이어서 이 사건 구성 6과 인용발명 1의 3차 프리플렉션 하중을 가하는 구성은 동일한 구성이고, 그로 인해 콘크리트 하부플랜지에 균열이 발생하지 않는다는 작용효과 역시 동일하다.
(3) 작용효과 대비
이 사건 특허발명과 인용발명 1의 작용효과를 비교하면, 양 발명 모두 완전 프리스트레싱을 도입함으로써 하부플랜지 콘크리트에 인장균열이나 피로강도 저하현상이 발생되지 않게 되는 작용효과를 갖는 점에서는 동일하나, 이 사건 특허발명은 비접합 스트랜드를 채택함에 따라 시공의 편리성과 재긴장이 가능하다는 점 등에서 인용발명 1, 2와 차이가 있다.
그러나 비접합 스트랜드 구성은 앞서 본 바와 같이 당해 기술분야에 널리 알려진 주지·관용의 기술이므로 위와 같은 작용효과는 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 손쉽게 예측할 수 있는 정도의 것이다.
한편, 이 사건 특허발명의 구성을 채택한 완전 프리스트레싱이 기존 강합성빔의 형고와 단면을 그대로 유지하거나 낮추는 작용효과를 갖는다면, 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1, 2를 근거로 이 사건 특허발명의 구성과 동일한 구성을 손쉽게 채택할 수 있는 이상, 위와 같은 작용효과 역시 예상가능한 것이고 예측하기 힘든 현저한 것이라고 할 수 없다.
다. 신기술 지정과 관련한 주장에 대한 판단
원고들은 이 사건 특허발명과 동일한 기술이 건설교통부 산하 해당 기술업계 전문가들에 의해 신기술로 지정되었으므로 진보성이 있다고 주장하나,건설기술관리법 제18조에 의거한 신기술 지정 대상과 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단하는특허법 제29조 제2항에 의한 판단 기준은 전혀 다른 것이어서 위 신기술 지정 사실은 이 사건 특허발명이 진보성을 가지는지 여부를 판단함에 있어 아무런 논리 필연적인 관계가 없으므로 원고들의 위 주장도 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
라. 소결론
그렇다면, 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2와 비교하여 구성에 있어 다소 차이가 있으나 그 구성에 곤란성이 인정되는 것은 아니며 그로 인한 작용효과 역시 손쉽게 예측할 수 있는 정도의 것이어서 이 사건 특허발명은 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
4. 결론
따라서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 그 이유 설시에 있어서 인용발명 2의 스트랜드를 비접합 스트랜드로 인정한 잘못이 있으나 결론에 있어서 정당하고, 그 취소를 구하는 원고들의 이 사건 청구는 이유없다.

판사 조용호(재판장) 박성수 김철환