권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.05.06 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 김명섭)
【피 고】 주식회사 대원공영 (소송대리인 변호사 배인삼)
【변론종결】2005. 3. 25.
【주 문】
1. 특허심판원이 2004. 1. 29. 2003당1736호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
[증 거 : 갑1, 2호증, 갑3, 4호증의 각 1, 2, 을3호증]
가. 이 사건 등록상표
(1) 등록번호 : (등록번호 생략)
(2) 출원일/등록일 : 1993. 12. 28./1995. 2. 2.
(3) 표장 : 
(4) 등록권리자 : 피고
(5) 지정서비스업 : 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제33류 '건축물조립셋트'
나. 확인대상상표
(1) 표장 : 
(2) 사용상품 : 건축물 조립에 사용되는 판넬
다. 이 사건 심결의 경위
원고는 피고를 상대로, 확인대상상표는 이 사건 등록상표와는 전혀 다른 것이므로 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2003당1736호로 심리하여, 2004. 1. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
이 사건 등록상표는 도형과 한글 '대원임팩트판넬'이 결합된 것으로서 한글 부분 중 '임팩트'는 '충돌, 충격, 영향, 꽉 채우다, 밀착시키다, 충돌하다, 영향을 주다' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'impact'의 한글음으로서 지정상품의 사용방법, 효능 등을 나타내고, '판넬'은 '벽, 천장, 창 등의 한 칸, 널빤지, 판자, (창)틀' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'panel'의 한글음으로서 지정상품의 보통명칭 내지 원재료를 나타내므로, 이 사건 등록상표의 문자 부분의 요부는 '대원'이고, 확인대상상표는 한글 "대원미네랄판넬(주)"로 구성된 것으로서 그 중 '미네랄'은 사용상품인 판넬의 성분을 표시하는 것이어서 식별력을 가질 수 있는 요부는 '대원'이므로, 양 상표는 각 문자 부분의 요부의 칭호가 동일하여 전체적인 표장이 유사하고, 양 상표의 지정상품 역시 그 용도, 기능이 동일한 건축용 자재에 관련된 것으로서 유사하므로, 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 원고 주장은 받아들일 수 없다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장의 심결 취소사유
원고는 특허심판절차에서 확인대상상표를 구체적으로 특정한 바가 없음에도 특허심판원은 임의로 원고가 제출한 카탈로그 중 원고의 법인 상호를 확인대상상표로 삼아 심결을 한 잘못이 있고, 원고는 대원미네랄판넬 주식회사의 대표이사 개인이므로 법인과는 달리 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없으며, 확인대상상표는 원고가 대표이사로 있는 법인의 상호로서 상표법 제51조 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하고, 또한 이 사건 등록상표의 지정상품은 하나의 건축물을 조립하여 완성하는 데 필요한 모든 부품이나 부속물을 셋트화한 집합물인 '건축물 조립셋트'인 반면 확인대상상표가 사용되는 상품은 부분품인 '판넬'로서 서로 다른 상품이므로 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
나. 판 단
(1) 확인대상상표의 특정 여부
원고는 확인대상상표를 특정한 적이 없다고 주장하나, 갑3, 4호증의 각 1, 2, 을3호증의 각 기재에 의하면 원고는 최초 심판청구서의 청구이유에서 법인의 상호인 "대원미네랄판넬(주)"에 관하여 권리범위확인심판을 청구한다고 기재하였을 뿐 아니라 그 후 특허심판원으로부터 2회에 걸쳐 확인대상상표의 표장 및 설명서를 제출하라는 보정명령을 받고서 제출한 각 심판청구보정서에서도 상호인 "대원미네랄판넬(주)"가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 기재한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없으므로, 원고는 특허심판절차에서 위 확인대상상표를 권리범위확인심판의 대상으로 삼은 것으로 보아야 할 것이고, 따라서 위 주장은 이유 없다.
(2) 원고가 권리범위확인심판을 청구할 이해관계인에 해당하는지 여부
원고가 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, 소극적 권리범위확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241 판결 참조), 여기서 말하는 권리의 대항은 상표법에 의하여 등록된 상표권에 기한 권리의 대항을 뜻한다고 할 것인바, 갑5 내지 7호증의 각 기재에 의하면 원고는 조립식판넬 및 건축자재의 제조·도매 등을 영위하는 대원미네랄판넬 주식회사의 대표이사인데, 피고는 2003. 7. 29. 수신인을 '대원미네랄판넬 주식회사 대표이사'로 표시하여 상호 및 제품설명서에 '대원000판넬'로 표기하는 것은 이 사건 등록상표권을 침해하는 것으로서 손해배상은 물론 형사처벌의 대상이 되므로 즉시 이를 중지하고 만일 회신이 없으면 형사고발하겠다는 취지의 내용증명을 발송한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없고, 한편 상표법 제97조는 법인의 대표자가 그 법인의 업무에 관하여 제93조(침해죄) 등의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하도록 규정하고 있으므로, 대표이사인 원고는 대원미네랄판넬 주식회사의 업무에 관하여 타인의 상표권을 침해하는 경우 형사처벌을 받을 수 있는 지위에 있을 뿐만 아니라, 대원미네랄판넬 주식회사는 피고의 이 사건 등록상표권을 침해하였다는 이유로 피고로부터 현실적으로 권리의 대항을 받기까지 하였으므로 이와 같은 경우 원고로서는 이 사건 등록상표에 관하여 피고를 상대로 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 할 것이다.
(3) 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
원고는 확인대상상표가 법인의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이어서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 않는다고 주장하므로 이에 관하여 살피건대, 확인대상상표는 한글 "대원미네랄판넬(주)"와 같이 구성된 것이고, 그 중 '(주)' 부분은 '주식회사'의 약칭으로 거래사회에서 관용적으로 널리 쓰이는 표시이며, 확인대상상표의 글씨체가 독특하거나 또는 다른 도형과 결합함으로써 독특한 식별력을 갖는 것도 아니므로, 확인대상상표는 원고가 대표이사로 있는 법인의 상호인 '대원미네랄판넬 주식회사'를 약칭의 방법으로 그대로 표시한 것으로서 상표법 제51조 제1호 본문의 상호를 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 것이다.
피고는, 이 사건 등록상표는 설정등록 후 피고의 활발한 기술개발 노력 등에 의하여 '대원'의 명성이 동종업계에 이미 널리 알려진 상태에서 원고가 이 사건 등록상표의 명성과 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻고자 뒤늦게 법인의 상호를 확인대상상표와 같이 '대원'을 포함하도록 변경한 것이므로 확인대상상표는 상표법 제51조 제1호 단서의 부정경쟁의 목적이 있다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제51조 제1호 단서는 "상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 '부정경쟁의 목적'이라 함은 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이고{대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372(반소) 판결 참조}, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에 부족하며, 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성과 영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 모두 고려하여 판단하여야 할 것이다.
갑7호증, 을4, 5, 24호증, 을6호증의 1 내지 4, 을9, 10호증의 각 1 내지 3의 각 기재와 증인 소외인의 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사는 1992. 1. 15. 설립된 회사로서 1993. 9.경 조흥은행에서 유망중소기업에 선정되었고, 1993. 10.경 KS표시인증을 취득하였으며, 1994. 12.경 건축물 조립공사업 면허(경북 20-03호)를 취득하였고, 2002. 4. 16. 대구·경북지역에서 발행되는 매일신문 1면에 회사 광고를 게재하였으며, 2002. 6.경 대구·경북지역에서 방송되는 텔레비전과 라디오에 수차례 걸쳐 회사 광고를 하였고, 2002. 8. 17. 한국경총인증센터로부터 '품질보증체제인증서'를 발급받았으며, 2002. 11. 15. 건축용 철강제 벽판과 관련하여 한국표준협회로부터 '한국산업규격표시'를 인증받은 사실, 피고의 2000년도 매출액은 7,433,178,914원, 2001년도 매출액은 6,092,300,889원, 2002년도 매출액은 10,498,173,247원으로서 시장점유율이 전체의 4∼6% 정도인 사실, 원고는 2002. 11. 25. 법인의 상호를 변경하면서 확인대상상표를 사용하기 시작한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으나, 위 인정 사실만으로는 확인대상상표의 사용에 부정경쟁의 목적이 있었다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없고(피고가 제출한 나머지 증거들은 원고가 확인대상상표를 사용한 2002. 11. 25. 이후에 대한 것들이다.), 오히려 갑5, 7, 10, 11, 12호증, 갑9호증의 1 내지 6, 을1, 4호증의 각 기재에 의하면 원고는 1992. 8. 6. 주식회사 대원종합건재상사를, 2001. 11. 30. 대원제이앤씨종건 주식회사를 각 설립하여 운영하여 오다가 2002. 11. 25. 주식회사 삼정기업을 인수하여 그 대표이사로 취임하면서 상호를 대원미네랄판넬 주식회사로 변경한 사실, 현재 '대원'을 포함하는 상표가 각종 상품류에서 496개가 출원 또는 등록되어 있는 사실, 원고는 법인의 상호와 동일한 확인대상상표를 상품의 식별표지로 사용한 것이 아니라 제조회사의 표시로 사용하여 온 사실, 대원미네랄판넬 주식회사의 소재지가 충북 음성군인 반면 피고 회사의 소재지는 경북 영천시로서 지리적으로 상당히 떨어져 있는 사실, 피고 회사의 거래처는 주로 대구·경북과 부산·경남 및 울산 등 영남지역에 집중되어 있고 충북지역에는 거의 없는 사실을 각 인정할 수 있는 점 등 대원미네랄판넬 주식회사라는 상호를 사용하게 된 동기 및 경위, '대원'이 포함된 상표의 개수, 확인대상상표의 사용형태, 대원미네랄판넬 주식회사와 피고 회사의 각 소재지, 피고 회사의 거래처들의 분포 등에 비추어 볼 때 확인대상상표의 사용에 부정경쟁의 목적은 없었다고 할 것이다.
따라서 확인대상상표는 원고가 대표이사로 있는 법인의 상호를 보통의 방법으로 표시한 표장으로서 상표법 제51조 제1호 본문에 해당하므로, 이 사건 등록상표와 확인대상상표의 표장의 동일·유사 여부 및 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상상표의 사용상품의 동일·유사 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 확인대상상표는 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.
(4) 결국 확인대상상표가 특정되지 않았다고 볼 수는 없고, 원고에게는 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 할 것이나, 확인대상상표는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이고 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.
3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이재환(재판장) 김철환 심준보

[1] 소극적 권리범위확인심판에서 심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 의미
[2] 상표권의 권리의 대항을 받은 법인의 대표자가 등록상표에 관하여 등록권리자를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 한 사례
[3] 확인대상상표가 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이고 그 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없으므로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

[1] 소극적 권리범위확인심판에 있어서의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록권리자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 자를 말하고, 여기서 말하는 권리의 대항은 상표법에 의하여 등록된 상표권에 기한 권리의 대항을 뜻한다.
[2] 법인의 대표자는 법인의 업무에 관하여 타인의 상표권을 침해하는 경우 형사처벌을 받을 수 있는 지위에 있을 뿐만 아니라, 법인이 등록상표권을 침해하였다는 이유로 등록권리자로부터 현실적으로 권리의 대항을 받았으므로, 법인의 대표자로서는 등록상표에 관하여 등록권리자를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 있다고 한 사례.
[3] 확인대상상표는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이고, 권리범위확인심판 청구인이 상호를 사용하게 된 동기 및 경위, 상표의 요부 부분이 포함된 출원 또는 등록상표의 개수, 확인대상상표의 사용형태, 청구인과 등록권리자 회사의 각 소재지, 등록권리자 회사의 거래처들의 분포 등에 비추어 볼 때 확인대상상표의 사용에 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없으므로 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.