손해배상(기) (민사, 대법원)
공포일: 2004.09.23 / 시행일:

【원고, 피상고인 겸 상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 법무법인 희망 담당변호사 정해남 외 4인)
【피고, 상고인 겸 피상고인】 피고 (소송대리인 변호사 임채국) 
【원심판결】 수원지법 2002. 9. 18. 선고 2000나16975 판결 
【주 문】
원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 수원지방법원 본원 합의부로 환송한다. 원고의 상고를 기각한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 1. 특허권침해 여부에 대한 판단
 가. 원심의 판단 
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 전용실시권자인 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 판시와 같은 각 구성요소로 이루어져 있는데, 이 사건 특허발명의 구성요소와 피고가 제작한 이동식교각(이하 ‘피고 제품’이라 한다)의 구성요소들 중 경사부와 수평부로 이루어진 본체, 주바퀴의 높이조절장치, 보조다리, 컨테이너 연결발판 등은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공개된 일본국 공개특허공보 평2-95624호(1990. 4. 6.)에 게재된 기술(이하 ‘선행발명 1’이라 한다)과 일본국 공개실용신안공보 평2-105925호(1990. 8. 23.)에 게재된 기술(이하 ‘선행발명 2’라 한다)을 채택·결합함으로써 용이하게 발명할 수 있는 공지의 기술들에 속하므로, 이 사건 특허발명과 피고의 제품 구성은 모두 이 사건 특허발명의 출원 이전에 공지·공용된 기술로서 이들 기술을 결합·실시한 것만으로는 새로운 기술을 창출한 것으로 볼 수 없어 신규성이 있다 할 수 없고, 따라서 이 사건 특허권의 권리범위가 위 공지된 피고 제품의 구성요소에까지 미친다고 할 수 없으므로, 원고의 특허권은 침해되지 않았다는 취지로 판단하였다.
 나. 원고의 상고에 대한 판단
 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 이탈방지용 안전고리와 이동보조바퀴가 있고 높이 조절용 장치가 유압장치로 설치된 반면에, 선행발명 1은 이탈방지용 안전고리와 보조바퀴가 없고 높이 조절용 장치가 기계식 장치로 설치되어 있으며, 선행발명 2는 이탈방지용 안전고리가 없고 높이 조절용 장치가 기계식 장치로 설치되어 있는 점에서 차이가 있어 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 또는 선행발명 2와 동일하다고 할 수 없다.
 따라서 이 사건 제1항 발명 및 이 사건 제1항 발명을 부가·한정하는 종속항인 이 사건 특허청구범위 제2항의 신규성을 부정할 수 없음에도 불구하고 이 사건 특허발명이 신규성이 없다는 이유로 그 권리범위를 인정하지 아니한 원심은 잘못이다.
 그러나 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 참조).
 위 법리와 기록에 의하면, 주바퀴와 이동바퀴(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 진입발판과 연결발판(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 회전축과 스크류회전축으로 구성되는 기계식 높이 조절장치(이하 ‘구성요소 3’이라 한다) 및 지게차 포크삽입용 요홈(이하 ‘구성요소 4’라 한다)으로 구성된 피고 제품의 구성요소 1은 선행발명 2의 플레이트 하단에 설치된 바퀴 및 대차 하부에 설치된 바퀴와 그 구성 및 작용효과가 동일하고, 구성요소 2는 선행발명 1의 지상부(리프팅부)와 플랩의 구성과 대응되며, 다만 피고 제품의 진입발판과 연결발판은 두 개로 분할되어 있음에 반해 선행발명 1의 지상부와 플랩은 일체형으로 구성된 미세한 차이가 있으나, 이러한 차이는 작용효과에 영향이 없는 단순한 형상변경에 불과하고, 구성요소 3은 선행발명 2의 핸들손잡이, 스크류회전축 및 스크류너트 구성으로 이루어진 승하강수단과 그 구성 및 작용효과가 동일하며, 구성요소 4는 선행발명 1, 2에는 그에 상응하는 구성이 나타나 있지는 않으나 바퀴가 달린 이동식 도크를 이동시킨다는 것은 도크를 밀거나 당기는 것을 의미한다 할 것이고 그와 같은 외력을 전달하기 위해 도크 본체에 돌기, 환형의 고리 또는 피고 제품과 같은 요홈을 형성하는 구성 등은 그 기술분야에서의 주지관용수단에 불과하므로, 피고 제품의 구성요소들은 선행발명 1, 2의 구성들을 단순히 한데 모아놓은 것에 지나지 아니할 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 현저한 효과가 있다고 할 수 없어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로, 피고 제품은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
 그렇다면 피고 제품이 이 사건 특허권을 침해하지 아니하였다고 판단한 원심은 그 결론에 있어서 정당하므로, 이 부분에 관한 원고의 상고이유의 주장은 이유 없다.
 2. 영업비밀침해 여부에 대한 판단
 가. 원심의 판단
 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 채용 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 설계실장인 소외 1로부터 퇴사 직전인 1997. 6. 27. 원고가 제작하고 있는 이동식교각에 대한 제반사항을 경쟁회사나 다른 사람에게 누설하지 않을 뿐만 아니라 그 개발, 제작, 생산 등에 대해 누설은 물론, 간접지원도 하지 않겠다는 각서를 받은 것은 물론, 소외 2, 소외 3의 경우 입사 당시 원고와 같은 업종을 개발하거나 제작, 생산, 영업 등을 하지 않겠다는 취지의 각서를 받은 점, 비록 위 취업각서가 그 시간·장소적 범위의 제한이 없어 위 소외 2 등의 직업선택의 자유를 과도하게 제한한 것으로 볼 여지가 없는 것은 아니나 원고 입장에서는 이로써 이동식교각의 생산·판매와 관련하여 일정한 정보의 비밀유지성을 분명히 한 점, 1997. 당시 국내에서는 원고가 거의 독점적으로 이 사건 이동식교각을 제작·판매하고 있었던 점 등을 종합하면, 이 사건 이동식교각에 대한 설계도면 등 생산방법에 관한 기술상의 정보는 비밀로 유지·관리되고 있었고 제3자도 그 비밀성을 인식하였거나 인식할 수 있었다고 인정되고, 또한 피고는 1997. 5.까지만 하더라도 이동식교각의 제작과는 관계없는 업무를 하였던 점, 피고가 원고의 사원으로 각 이 사건 이동식교각의 설계, 영업, 생산, 부품 등 구매를 맡고 있던 소외 1 등 직원들을 원고로부터 퇴사도 하기 전인 1997. 6. 고용하여 이동식교각의 제작·판매를 맡겼고, 현재도 그들 중 일부가 피고가 운영하는 업체에서 이동식교각을 제작하는 일에 계속 관여하고 있는 점, 피고가 이 사건 이동식교각의 제작에 필요한 설비도 갖추지 않은 상태에서 1997. 6.경 그 제작에 착수하여 불과 몇 개월 지나지 않은 1997. 9. 이동식교각을 제작하여 판매를 시작한 점, 피고가 제작한 이동식교각은 승하강장치나 보조다리, 또는 진입발판 등에서 원고의 이동식교각과 차이가 있으나 이는 동종업계에서 쉽게 대체할 수 있는 기술변경에 불과하고 원고의 특허권을 의식하여 이를 우회하기 위한 변형으로 보이는 점, 실제로 피고가 선전물이나 안내문을 제작하는 데 있어서도 원고의 제품사진을 사용한 점등을 종합하면, 피고가 원고의 설계도면 등의 정보를 이용하지 않고서는 이동식교각과 관련 있는 제품을 생산한 경험도 없이 그 생산을 위한 어떠한 연구나 투자도 하지 않고 이 사건에서와 같이 불과 3개월의 기간 동안에 생산설비를 갖추어 이동식교각을 생산하기는 거의 불가능하였다 할 것이고, 따라서 비록 이동식교각의 작동원리나 구성이 특허출원으로 공지되었다 하더라도 구체적인 원고의 설계도면 등 생산방법에 대한 기술상의 정보는 1997. 6.경에는 일반적으로 입수될 수 없는 것으로 비공지성이 인정된다 할 것이며, 그 경제성도 인정된다 할 것이어서, 이는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제2호가 규정하는 영업비밀에 해당한다고 할 것이니, 피고는 위와 같은 영업비밀을 ‘계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자’인 소외 1 등을 고용하여 이를 취득하고 원고의 제품과 동일 또는 유사한 이동식도크를 제작·판매하였다 할 것이므로, 피고는 원고에게 위 영업비밀 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있다고 판단하였다.
 나. 피고의 상고에 대한 판단
 부정경쟁방지법 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 할 것이고(대법원 1998. 11. 10. 선고 98다45751 판결 참조), 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다.
 한편, 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로(특허법 제42조 제2항, 제3항, 제4항 참조), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 할 것이다.
 위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원고는 소외 4가 1993. 11. 4. 특허출원하여 1997. 2. 5. 등록한 "이동식교각"에 관한 특허권(특허번호 생략)의 전용실시권자로서 위 특허출원과 동일한 이 사건 이동식교각을 제작·생산하고 있으므로, 원고의 이동식교각에 관한 제조기술 자체는 특허출원으로 인하여 이미 공개되었다고 할 것이어서 그 비밀성을 상실하였다고 할 것이고, 나아가 이 사건 이동식교각은 그 기술 구성이 비교적 단순하고 복잡하지 않아 그 공개된 특허공보의 기재와 도면을 보고 육안으로 그 기술구성이 쉽게 파악되고, 그 규격이나 재질, 부품 및 가공방법 등에서 특수성을 찾기 어려운 사실, 일반적인 이동식교각은 이미 오래전부터 독일의 슈라데나 미국의 카퍼로이, 맥라이너사 등에 의해 제작·판매되고 있었을 뿐만 아니라 국내에서도 하나산업, 화인엔지니어링, 성산기계 등의 여러 업체에서 제작·판매되고 있었으며, 피고가 스카우트 해 온 원고의 직원 중 소외 1은 원고 회사에서 2개월 남짓 설계실장으로 근무했고 나머지 직원들도 1년 남짓 근무한 정도였으므로 이동식교각 기술 취득에 많은 시간과 노력이 든다고 볼 수 없어 피고가 동종업계의 다른 기술자들을 채용하였더라도 비교적 단기간에 공지된 기술로부터 피고 제품을 제작할 수 있었을 것으로 보이므로, 위와 같은 이동식교각 기술에 대한 내용과 난이도, 동종 제품의 거래현황, 경쟁자나 다른 기술자들이 역설계(도면) 등의 공정한 방법을 통해 그 기술정보를 취득하는 데 필요한 시간 등 기록에 나타난 사정을 종합하면, 원고의 이 사건 이동식교각의 생산·판매에는 특허출원으로 공개된 기술 이외의 다른 설계정보 및 생산방법 등의 기술상의 정보가 있을 여지가 없어 보이고(피고가 원고의 설계도면을 그대로 이용하였다는 증거도 없다.), 이는 원고가 그 직원들에게 이동식교각의 제작·생산 등에 관한 제반사항을 비밀로 할 것을 요구하고 그들로부터 동일한 내용의 각서를 작성받았다고 하여 달라지는 것은 아니라 할 것이다.
 그럼에도 불구하고, 원심은 원고가 이 사건 특허출원으로 공개된 제조기술 이외의 영업비밀로 주장하는 기술상 정보가 구체적으로 무엇인지 특정·밝히지 아니한 채 만연히 이동식교각에 대한 생산방법에 대한 정보를 영업비밀이라고 인정·판단하고 말았으니, 원심판결에는 부정경쟁방지법상의 영업비밀에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 않은 위법이 있고, 이 점을 지적하는 피고의 상고이유의 주장은 이유 있다. 
 다. 원고의 상고에 대한 판단
 원고의 상고이유는, 피고에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상책임이 있음을 전제로 하여 피고의 제품판매로 인한 원고의 제품 가격 감소로 인한 손해와 피고로 인하여 판매하지 못한 판매량 감소로 인한 손해를 합산하여 손해액을 산정하여야 하는데 원심은 피고의 이익액을 원고의 손해액으로 추정하였으므로 손해배상액의 산정에 있어서 심리미진 등의 위법이 있다는 것이나, 위에서 본 바와 같은 이유로 피고에게 영업비밀 침해를 인정한 원심판결을 파기하는 이상 이와 다른 전제에 선 원고의 상고이유는 나아가 판단할 필요 없이 받아들일 수 없다.
 3. 결 론
 그러므로 피고의 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하여 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 원고의 상고는 이유 없어 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 윤재식(재판장) 이용우 이규홍(주심) 김영란

[1] 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우, 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(소극)

[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호에 정한 영업비밀의 내용 중 ‘공연히 알려져 있지 아니하고’의 의미 

 [3] 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자가 주장·증명하여야 할 내용 

 [4] 특허출원으로 공개된 제조기술 이외의 영업비밀로 주장하는 기술상 정보가 구체적으로 무엇인지 주장·증명되지 않았음에도 만연히 생산방법에 대한 정보를 영업비밀이라고 인정한 원심을 파기한 사례

[1] 어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다. 

[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제2호의 영업비밀이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 할 것이고, 여기서 공연히 알려져 있지 아니하다고 함은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고, 보유자가 비밀로서 관리하고 있다고 하더라도 당해 정보의 내용이 이미 일반적으로 알려져 있을 때에는 영업비밀이라고 할 수 없다.

 [3] 특허출원을 하기 위한 특허출원서에는 발명의 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 하고, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하며, 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 그 구성에 없어서는 아니되는 사항을 기재하여야 하므로(특허법 제42조 제2항, 제3항, 제4항 참조), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 공개된 자료를 보고 실시할 수 있다 할 것이니, 특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다.

 [4] 특허출원으로 공개된 제조기술 이외의 영업비밀로 주장하는 기술상 정보가 구체적으로 무엇인지 주장·증명되지 않았음에도 만연히 생산방법에 대한 정보를 영업비밀이라고 인정한 원심을 파기한 사례.