우선권무효처분취소 (일반행정, 서울고등법원)
공포일: 2016.10.11 / 시행일:

【원고, 항소인】 제닙 피티이 엘티디 외 1인 (소송대리인 변호사 윤인성 외 3인)
【피고, 피항소인】 특허청장
【제1심판결】 서울행정법원 2015. 11. 26. 선고 2015구합51507 판결
【변론종결】2016. 9. 27.
【주 문】
 1. 원고들의 항소를 모두 기각한다.
 2. 항소비용은 원고들이 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 피고가 원고들에게 한 별지 처분내역 기재 각 우선권 주장 무효처분을 취소한다.
【이 유】1. 제1심판결의 인용
 이 법원이 이 사건에 관하여 설시할 이유는 제1심판결 제4쪽 제20행의 “피고는” 다음에 “2014. 6. 20.부터 2014. 7. 17.까지”를 추가하고, 제2의 다.3), 4)항을 아래와 같이 고치며, 아래와 같이 ‘2. 원고들의 당심 주장에 대한 판단’을 추가하는 외에는 제1심판결의 이유 기재와 같으므로, 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
2. 고치는 부분
 ○ 제1심판결 제2의 다.3), 4)항을 아래와 같이 고친다.
 【3) 이에 대하여 원고들은, 후출원으로서 국제출원을 하기 전에 국내에서 출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것은 특허출원의 등록전까지 특허출원인변경신고를 할 수 있다고 규정한 구 특허법 시행규칙(2014. 12. 30. 산업통상자원부령 제103호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법 시행규칙‘이라 한다) 제26조 제1항에 반하므로 이 사건 처분은 위법하다고 주장한다. 
 살피건대, 구 특허법 시행규칙 제26조 제1항이 특허출원인변경신고를 하고자 하는 자는 그 특허출원의 등록전까지 특허청장에게 권리관계 변경신고서를 제출하여야 한다고 규정하고 있으나, 이는 특허권 설정등록이 이루어지면 특허출원인은 특허권자로 바뀌어 더 이상 특허출원인변경신고를 할 수 없다는 것을 규정한 것이고, 국제출원의 경우 우선권 주장 요건을 갖추었는지 판단하는 시점인 ‘국제출원일(구 특허법 제199조 제1항)’을 변경하는 것은 아니므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.
 4) 원고들은 다음으로, 특허출원인의 동일 여부는 구 특허법 제46조 제2호가 규정한 보정명령 사유인 ‘특허에 관한 절차가 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우’에 해당하는 경미한 사항에 불과하고 원고들이 권리양도계약서를 제출함으로써 이러한 방식위반의 하자를 치유하였음에도 피고가 이 사건 처분을 한 것은, 구 특허법 제16조, 제46조 제2호가 정한 보정제도의 취지에 반할 뿐만 아니라 피고가 원고들에게 보정을 명한 취지에도 반하여 금반언의 원칙에 반하여 위법하다고 주장한다.
 살피건대, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 구 특허법 제38조 제4항에 따라 특허출원인변경신고를 하여야 그 효력이 발생하므로 피고가 원고들이 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자에 해당하는지 여부를 심사하는 것은 내용에 관한 심사라고 할 것이다. 다만 출원인변경은 권리관계 변경신고서가 제출되어야 가능한데, 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 이미 권리관계 변경신고서를 제출하는 방식으로 특허출원인변경신고를 하였음에도 권리관계 변경신고서가 PCT 국제출원 단계에서 제출되지 않는 등으로 피고에게 접수되지 않을 수도 있으므로, 권리관계 변경신고서의 제출은 구 특허법 제46조 제2호가 요구하는, 우선권 주장이 포함된 후출원의 방식에 해당한다고 보인다. 따라서 권리관계 변경신고서의 제출이 아닌 권리양도계약서의 제출로 보정을 완료하였음을 전제로 한 원고들의 위 주장도 모두 이유 없다.
 5) 따라서 이 사건 처분은 위법하다고 보기 어려우므로, 원고들의 주장은 받아들이지 않는다.】
3. 원고들의 당심 주장에 대한 판단
 가. 원고들의 주장
 다음과 같은 이유로 이 사건 처분은 재량권을 일탈·남용하여 위법하다.
 1) 구 특허법 제55조는 우선권 제도를 이용하는 출원인의 권리를 보호하기 위하여 단지 ‘선출원에 관하여 특허를 받을 권리’만을 요구하고 있음에도 심사절차의 편의를 위한 규정인 구 특허법 제38조 제4항의 ‘명의변경신고절차’를 요구한 이 사건 처분은 그로 인하여 얻을 수 있는 심사절차의 편의성이라는 공익에 비하여 원고들이 입는 불이익이 훨씬 커 과잉금지의 원칙에 위반된다.
 2) 이 사건 처분은 구 특허법 제54조의 조약우선권을 주장하는 자와 원고들과 같이 구 특허법 제55조 제1항의 국내우선권을 주장하는 자를 합리적인 이유 없이 차별하는 등으로 평등의 원칙에 위반된다.
 3) 이 사건 각 후출원은 PCT 국제출원을 하는 단계에서 적법하게 우선권 주장이 인정되었음에도 국내단계로 진입한 후 국내법인 구 특허법 제38조 제4항을 소급적용하여 이 사건 처분을 하였다. 
 나. 판단
 앞에서 거시한 증거와 인정한 사실관계를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고가 제출한 증거와 사정만으로는 이 사건 처분이 재량권을 일탈·남용한 위법한 처분이라고 단정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.
 1) 과잉금지의 원칙 위반 여부
 아래의 사정들에 비추어 보면 이 사건 처분이 과잉금지의 원칙에 위반된다고 볼 수 없다.
 가) 특허협력조약 제8조 (2)(b), 구 특허법 제38조 제4항, 제55조 제1항 본문, 제199조 제1항 등의 내용을 종합하면, 대한민국을 지정국으로 한 PCT 자기지정 출원의 경우 구 특허법 제55조 제1항 본문에 기하여 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장하기 위해서는 후출원인은 그 특허출원시에 선출원인과 동일인이거나 구 특허법 제38조 제4항에 기한 특허출원인변경신고를 마친 적법한 승계인이어야 함은 앞서 본 바와 같은바, 이 사건 처분은 위와 같은 적법한 법률해석에 따라 한 것이고 구 특허법 제55조 제1항 본문이 규정하지 않은 요건을 추가하여 한 것이 아니므로, 위와 같은 법률해석에 따른 이 사건 처분으로 인하여 원고들이 입는 불이익이 크다 하더라도 그러한 사정만으로는 이 사건 처분이 과잉금지의 원칙에 위반하였다고 볼 수 없다.
 나) 또한 구 특허법 제199조 제1항에 의하면, 우선권 주장 요건을 갖추었는지 여부를 판단하는 시점은 원고들이 피고에게 국내서면을 제출한 때가 아니라 중국특허청에 이 사건 각 후출원을 한 때로 보아야 하는데, 원고들이 이 사건 각 후출원을 할 때까지 피고에게 특허출원인변경신고를 하지 않은 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고가 이 사건 처분을 하지 않는다 하더라도 원고들이 피고의 보정요구에 맞추어 구 특허법 제55조 제1항 본문의 우선권 주장 요건을 갖출 가능성은 없다. 
 다) 피고가 제2, 4, 5 선출원의 각 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 시점에 제2, 4, 5 선출원을 공개하자, 출원인 소외 1은 2013. 6. 19. 피고에게 제2, 4, 5 선출원에 대한 취하서를 제출하였고, 제1, 3 선출원도 공개될 우려가 있다고 판단한 출원인 소외 2 역시 2013. 7. 9. 및 7. 17. 피고에게 제1, 3 선출원에 대한 취하서를 제출하였다. 그 결과 원고들은 이 사건 각 선출원을 되살릴 수 없게 되었다. 
 하지만 피고가 위와 같이 제2, 4, 5 선출원을 공개하게 된 것은, 구 특허법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권 주장을 수반하는 특허출원에 있어서 선출원의 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때에는 선출원을 공개하여야 한다고 규정한 구 특허법 제64조 제1항 제2호에 따른 것이고, 소외 1과 소외 2가 자발적으로 이 사건 각 선출원에 대한 취하서를 제출하였으므로, 원고들이 이 사건 각 선출원을 되살릴 수 없게 되었다 하더라도 이는 이 사건 처분이나 제2, 4, 5 선출원의 공개로 인한 것이 아니라 소외 1과 소외 2의 자발적인 취하로 인한 것이다. 
 2) 평등의 원칙 위반 여부
 아래의 사정들에 비추어 보면 이 사건 처분이 평등의 원칙에 위반된다고 볼 수 없다.
 가) 이 사건 처분은 특허협력조약 제8조 (2)(b), 구 특허법 제38조 제4항, 제55조 제1항 본문, 제199조 제1항 등의 적법한 해석에 따라 한 것이고 구 특허법 제55조 제1항 본문이 규정하지 않은 요건을 추가하여 한 것이 아니므로, 이 사건 처분으로 구 특허법 제54조의 조약우선권을 주장하는 자와 구 특허법 제55조 제1항의 국내우선권을 주장하는 자 사이에 우선권 주장의 요건, 효과 등에서 차이가 발생한다 하더라도 그러한 사정만으로 이 사건 처분이 평등의 원칙에 위반된다고 볼 수 없다.
 나) 우선권 주장이 포함된 후출원이 있는 경우 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때 취하된 것으로 간주되나(구 특허법 제56조 제1항 본문), 이는 우선권 주장이 포함된 후출원이 적법한 것임을 전제로 하는데, 선출원인과 우선권 주장이 포함된 후출원인의 동일성은 후출원이 적법하기 위한 요건에 해당하므로, 선출원에 대한 특허출원인변경신고절차를 마친 자에게만 우선권 주장이 포함된 후출원을 할 수 있는 권리를 인정한다고 하여 위와 같이 특허출원인변경신고절차를 마친 자와 그렇지 않은 자를 합리적 이유 없이 달리 취급한다고 볼 수 없다.
 다) 구 특허법 제54조의 조약우선권과 구 특허법 제55조 제1항의 국내우선권은 그 적용대상을 달리 할 뿐만 아니라 조약우선권 주장에 있어서도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 동일하여야 한다. 또한 특허청의 심사실무상 조약우선권에 있어서 후출원의 출원인이 우선권을 주장할 권리를 적법하게 승계한 것이 그 후에라도 확인이 되면 우선권 주장을 인정해 준다는 것은 그 승계의 효력이 후출원의 출원 이전에 적법, 유효하게 발생함으로써 후출원을 할 당시 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 법률상으로 동일한 경우에 그 우선권 주장을 인정해 준다는 의미이지, 후출원을 할 당시 양 출원인이 법률상 다른 경우까지 우선권 주장을 인정하여 준다는 의미로 볼 것은 아니다.
 따라서 피고가 구 특허법 제54조의 조약우선권을 주장하는 자와 구 특허법 제55조 제1항의 국내우선권을 주장하는 자를 합리적 이유 없이 달리 취급한다고 볼 수 없다.
 3) 구 특허법 제38조 제4항의 소급적용 여부
 특허협력조약 제8조 (2)(b)는 PCT 자기지정 국제출원의 경우 당해 지정국에서의 우선권 주장의 요건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다고 규정하고 있어, PCT 자기지정 국제출원의 경우 우선권 주장의 요건을 갖추었는지 여부는 지정국의 관청이 심사하는 것이고, 앞서 본 바와 같이 우선권 주장 요건을 갖추었는지 여부를 판단하는 시점은 원고들이 피고에게 국내서면을 제출한 때가 아니라 중국특허청에 이 사건 각 후출원을 한 때이므로, 이 사건 각 후출원의 지정국 관청인 피고가 후출원시를 기준으로 우선권 주장의 요건인 후출원인과 선출원인의 동일 여부 등을 심사하는 것이 구 특허법 제38조 제4항을 소급적용하는 것이라고 볼 수 없다. 
4. 결론
 그렇다면, 원고들의 이 사건 청구는 이유 없으므로 모두 기각할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고들의 항소는 이유 없어 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 조경란(재판장) 민소영 이춘근