반려처분취소 (일반행정, 서울고등법원)
공포일: 2016.02.18 / 시행일:

【원고, 항소인】 주식회사 △△△ (소송대리인 법무법인 동인 담당변호사 안중민)
【피고, 피항소인】 특허청장
【피고보조참가인】 □□□ 엘티디 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김보성)
【제1심판결】 서울행정법원 2015. 4. 23. 선고 2014구합66977 판결 
【변론종결】2016. 1. 21.
【주 문】
 1. 원고의 항소를 기각한다.
 2. 항소로 인한 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다. 

【청구취지 및 항소취지】 제1심 판결을 취소한다. 피고가 2014. 6. 10. 원고에게 한 상표권 존속기간갱신등록거부처분을 취소한다. 
【이 유】 1. 인정사실 
 가. 원고의 상표권 등록 및 말소 
 1) 원고가 2000. 9. 27. 「(상표권 1 생략)」의 상표권 등록을 출원하였고, 피고는 2002. 2. 28. 상표권자를 원고로 하고 존속기간을 2012. 2. 29.까지로 하여 「(상표권 1 생략)」의 상표권 설정등록(등록번호 1 생략)을 하였다. 
 2) 원고가 「(상표권 1 생략)」 상표권을 피고보조참가인에게 양도한 바 없음에도 소외 1은 2007. 1. 12. 『원고가 2005. 8. 3. 피고보조참가인에게 「(상표권 1 생략)」 상표권을 양도하였는데 원고와 피고보조참가인이 3년 이상 「(상표권 1 생략)」 상표권을 사용하지 않고 있다』고 주장하면서 피고보조참가인을 상대로 「(상표권 1 생략)」 상표권의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2007. 8. 31 피고보조참가인이 위 상표권의 상표권자가 아니라는 점을 간과한 채 『피고보조참가인이 심판청구서 부본을 수령하고도 아무런 답변을 하지 않아 소외 1의 주장을 그대로 인정한 것으로 볼 수 있다』는 이유로 「(상표권 1 생략)」 상표권의 등록을 취소하는 심결(특허심판원 2007당123, 이하 ‘이 사건 취소심결’이라 한다)을 하였다. 
 3) 피고는 이 사건 취소심결의 피청구인이 위 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인으로 되어 있음을 간과한 채 위 취소심결이 2007. 10. 5. 확정되었음을 이유로 2007. 11. 20. 「(상표권 1 생략)」 상표권의 소멸등록을 하였다. 
 나. 소외 1의 상표권 등록 
 1) 소외 1이 2007. 11. 1. 「(상표권 2 생략)」의 상표권 등록을 출원하였고, 피고는 2008. 8. 28. 상표권자를 소외 1로 하고 존속기간을 2018. 8. 28.까지로 하여 「(상표권 2 생략)」의 상표권 설정등록(등록번호 2 생략)을 하였다. 
 2) 소외 1이 2007. 11. 1. 「(상표권 3 생략)」의 상표권 등록을 출원하였고, 피고는 2008. 8. 28. 상표권자를 소외 1로 하고 존속기간을 2018. 8. 28.까지로 하여 「(상표권 3 생략)」의 상표권 설정등록(등록번호 3 생략)을 하였다. 
 다. 소외 1의 상표권 양도 
 1) 소외 1이 2008. 12.경 피고보조참가인에게 「(상표권 3 생략)」 상표권을 양도하였고, 피고는 소외 1과 피고보조참가인의 신청에 따라 2008. 12. 18. 위 상표권이 피고보조참가인에게 이전되었음을 등록하였다. 
 2) 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2가 2009. 3.경 이 사건 취소심결이 「(상표권 1 생략)」 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인을 피청구인으로 한 것으로서 문제가 있고 그 후에 이루어진 「(상표권 2 생략)」과 「(상표권 3 생략)」의 상표권 등록에도 문제가 있음을 알고 2009. 4.경 소외 1에게 「(상표권 2 생략)」과 「(상표권 3 생략)」 상표권을 원고에게 무상으로 양도할 것을 제안하였는데, 소외 1은 「(상표권 2 생략)」 상표권을 양도할 수는 있지만 「(상표권 3 생략)」 상표권은 양도할 수 없다고 답변하였다. 
 3) 소외 2는 2009. 4.경 원고에게 이 사건 취소심결에 의해 원고의 「(상표권 1 생략)」 상표권 등록이 말소된 사실을 알리고 그 해결 방안으로 ① 이 사건 취소심결에 대해 재심을 청구하는 방안과 ② 소외 1로부터 「(상표권 2 생략)」 상표권을 무상으로 양수받는 방안을 제시하였는데, 당시 소외 1이 「(상표권 2 생략)」 외에 「(상표권 3 생략)」도 상표권 등록을 해 놓았다는 사실을 고지하지 않았다. 
 4) 원고는 소외 2의 제안 중 ② 방안을 받아들여 2009. 4. 14. 소외 1로부터 「(상표권 2 생략)」 상표권을 양수하였고, 피고는 원고와 소외 1의 신청에 따라 2009. 4. 14. 위 상표권이 원고에게 이전되었음을 등록하였다. 
 라. 원고와 피고보조참가인 사이의 상표권 분쟁 발생 
 1) 피고보조참가인이 2012. 7. 3. 소외 3 회사에 「(상표권 3 생략)」 상표권에 대한 통상사용권을 설정하였다. 
 2) 원고가 2012. 9. 21. 소외 3 회사에 『「(상표권 3 생략)」 상표가 원고의 등록상표인 「(상표권 2 생략)」과 유사하다』고 주장하면서 그 사용의 중지를 요청하였는데, 소외 3 회사는 2012. 10. 4. 『「(상표권 3 생략)」도 등록상표이고 상표권자인 피고보조참가인으로부터 통상사용권을 설정 받았으므로 이를 적법하게 사용할 수 있다』고 주장하면서 원고의 요청을 거부하였다. 
 3) 소외 3 회사가 2012. 10. 8. 원고를 상대로 「(상표권 2 생략)」 상표권 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하자 원고는 피고보조참가인을 상대로 2012. 11. 20. 「(상표권 3 생략)」 상표권 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였고 이어 2013. 8. 27. 「(상표권 3 생략)」 상표권 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다. 이로써 원고와 피고보조참가인 사이에 위 상표권을 둘러싼 분쟁이 발생하였다. 
 마. 원고의 이 사건 취소심결 취소소송 제기 
 1) 원고가 2013. 4. 22. 이 사건 취소심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 특허법원은 2013. 8. 16. 『위 소송의 제기는 실효된 소권의 행사로 신의성실의 원칙에 반하므로 원고의 소는 부적법하다』는 이유로 원고의 소를 각하하는 판결을 선고하였다(특허법원 2013허3289).
 2) 원고가 상고하였는데, 대법원은 2014. 1. 16. 『원고는 이 사건 취소심결의 당사자 등이 아니어서 그 취소를 구하는 소송을 제기할 당사자적격을 갖지 못하므로 원고의 소는 부적법하다』는 이유로 원고의 상고를 기각하는 판결을 선고하였다(대법원 2013후2309). 
 바. 원고의 상표권 회복등록 및 존속기간갱신등록 신청 
 1) 원고가 2014. 1. 28. 다음과 같이 주장하면서 「(상표권 1 생략)」 상표권의 회복등록 및 존속기간갱신등록을 신청하였다. 
 ① 원고는 이 사건 취소심결의 당사자가 아니어서 그 효력이 미치지 아니하므로 위 취소심결에 따라 원고의 「(상표권 1 생략)」상표권 등록이 말소되었더라도 원고가 여전히 위 상표권을 보유하고 있다. 따라서 원고는 위 상표권의 회복등록을 신청할 수 있다. 
 ② 위 상표권의 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었으므로 원고는 존속기간갱신등록을 신청할 수 있다. 
 ◆ 「상표법」 ○ 제39조(상표원부) ① 특허청장은 특허청에 상표원부를 비치하고 다음 각 호의 사항을 등록한다. 1. 상표권의 설정·이전·변경·소멸·회복·존속기간의 갱신·제46조의2의 규정에 의한 상품분류전환·지정상품의 추가 또는 처분의 제한 ③ 제1항 및 제2항에 규정된 것 외의 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ○ 제42조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다. ② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간갱신등록신청에 따라 10년씩 갱신할 수 있다. ○ 제43조(상표권의 존속기간갱신등록신청) ② 상표권의 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있다. ◆ 「특허권 등 등록령」 ○ 제27조(말소한 등록의 회복) 말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다. 
 2) 피고는 2014. 1. 28. 「(상표권 1 생략)」 상표권의 회복등록을 한 다음 그 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었다는 이유로 위 상표권의 소멸등록을 하였다. 
 3) 피고는 2014. 6. 10. 『상표권의 존속기간이 만료된 후 6개월 이내에 존속기간갱신등록을 신청하여야 하는데, 원고는 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간이 만료된 2012. 2. 29.부터 6개월이 경과한 후인 2014. 1. 28.에야 비로소 존속기간갱신등록을 신청하였으므로, 존속기간갱신등록을 할 수 없다.」는 이유로 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간갱신등록을 거부하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다). 
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 31 호 증(가지번호 포함)·을 제1 내지 14호 증(가지번호 포함)의 각 기재, 증인 소외 2의 증언, 변론 전체의 취지
 2. 원고의 주장 및 판단 
 가. 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간이 만료되었는지 여부 
 1) 원고는 『「(상표권 1 생략)」 상표권에 대해서 위법하게 소멸등록이 이루어진 2007. 11. 20.부터 회복등록이 이루어진 2014. 1. 28.까지 「상표법」 제5조의22에 따라 상표권의 존속기간이 진행하지 않으므로 원고가 위 상표권에 대한 존속기간갱신등록을 신청한 2014. 1. 28. 당시 위 상표권의 존속기간이 만료되지 않았고, 위 상표권의 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었음을 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 이 사건 처분은 위법하다』고 주장한다. 
 ◆ 「상표법」 ○ 제5조의22(절차의 중지) ① 특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖에 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다. ② 당사자에게 일정하지 아니한 기간 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 그 절차의 중지를 명할 수 있다. 
 2) 살피건대, 소외 1이 「(상표권 1 생략)」 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인을 상대로 위 상표권의 등록취소를 구하는 심판을 청구하여 특허심판원이 2007. 8. 31. 위 상표권의 등록을 취소하는 이 사건 취소심결을 하였고 피고가 이를 근거로 2007. 11. 20. 위 상표권에 대한 소멸등록을 한 사실은 앞서 본 바와 같은바, 이 사건 취소심결의 효력은 위 상표권의 상표권자로서 위 취소심결의 당사자가 아닌 원고에게는 미치지 않으므로 원고의 위 상표권은 소멸되지 아니한 채 그대로 존속하고 존속기간도 계속 진행한다고 보아야 한다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309). 
 또한 ① 원고는 2009. 4.경 이 사건 취소심결에 의해 「(상표권 1 생략)」 상표권에 대한 소멸등록이 이루어진 사실을 알았는바, 당시 위 상표권에 대한 회복등록을 신청하여 회복등록을 한 다음 2012. 2. 29. 존속기간 만료 무렵에 존속기간갱신등록 신청을 하여 존속기간갱신등록을 할 수 있었으므로 위 소멸등록이 이루어졌다는 사정만으로 원고가 존속기간 만료 후 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록 신청을 하지 못할 장애사유가 있었다고 할 수 없는 점, ② 상표권의 존속기간 진행은 「상표법」 제5조의22에서 정한 「특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차」에 해당한다고 할 수 없는 점 등을 종합하여 볼 때, 「상표법」 제5조의22에 의해 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간 진행이 중지된다고 할 수도 없다. 
 따라서 「(상표권 1 생략)」 상표권의 설정등록이 이루어진 2002. 2. 28.부터 10년의 존속기간이 경과한 2012. 2. 29. 위 상표권의 존속기간이 만료하였고, 원고가 그로부터 6개월이 경과한 후인 2014. 1. 28.에야 비로소 존속기간갱신등록을 신청하였으므로 이를 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 이 사건 처분은 적법하다. 
 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. 
 나. 「(상표권 1 생략)」 상표권이 존속하고 있는지 여부 
 1) 원고는 『피고가 2014. 1. 28. 「(상표권 1 생략)」 상표권에 대한 회복등록을 함으로써 2014. 1. 28. 현재 위 상표권이 존속하게 되었고 피고가 같은 날 위 상표권에 대한 소멸등록을 한 것은 위법하여 효력이 없으므로 원고가 위 상표권에 대한 존속기간갱신등록을 신청한 2014. 1. 28. 당시 위 상표권이 존속하고 있었다고 보아야 하고, 위 상표권의 존속기간이 2012. 2. 29. 만료되었음을 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 이 사건 처분은 위법하다』고 주장한다. 
 2) 살피건대, 앞서 본 바와 같이 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간이 2012. 2. 29. 만료하였는데 원고가 그로부터 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록을 신청하지 않았으므로 위 상표권은 2012. 2. 29. 존속기간 만료로 소멸하였다고 보아야 한다(「상표법」 제56조 제1항은 포기에 의한 상표권의 소멸은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않는다고 규정하면서 존속기간 만료에 의한 상표권의 소멸에 대해서는 위와 같은 규정을 두고 있지 않으므로 존속기간이 만료한 경우에는 소멸등록을 하지 않더라도 상표권이 소멸한다고 봄이 타당하다). 
 피고가 그 후인 2014. 1. 28. 위 상표권에 대한 회복등록을 하였는데, 이는 위 상표권이 이 사건 취소심결의 확정으로 2007. 10. 5. 소멸한 것이 아니라 존속기간의 만료로 2012. 2. 29. 소멸하였음을 표시하기 위해서 일단 회복등록을 한 것일 뿐이므로 위 회복등록을 하였다고 하여 이미 소멸한 위 상표권이 다시 살아난다고 할 수 없다. 
 또한 위 상표권이 2012. 2. 29. 존속기간 만료로 소멸한 이상 피고가 2014. 1. 28. 이를 이유로 위 상표권에 대한 소멸등록을 한 것이 위법하다고 할 수도 없다. 
 따라서 원고가 위 상표권에 대한 존속기간갱신등록을 신청한 2014. 1. 28. 당시 위 상표권이 존속하고 있었음을 전제로 하는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.
 다. 피고의 존속기간갱신등록 거부가 신의칙에 반하는지 여부 
 1) 원고는 『피고 소속 공무원인 소외 2는 소외 1이 「(상표권 1 생략)」 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인을 상대로 위 상표권 등록의 취소를 구한 점을 간과한 채 이 사건 취소심결을 하였고, 피고는 이 사건 취소심결의 피청구인이 위 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인으로 되어 있음을 간과한 채 위 상표권의 소멸등록을 하였으며, 위 소외 2는 「(상표권 3 생략)」 상표권의 존재를 알리지 아니한 채 원고로 하여금 소외 1로부터 「(상표권 2 생략)」 상표권을 양수하는 것으로 위 문제를 덮도록 하였는바, 피고의 위와 같은 잘못으로 인하여 원고가 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간이 만료할 때까지 이에 대한 회복등록 및 존속기간갱신등록 신청을 하지 못하였는데 피고가 이를 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 것은 신의칙에 반하여 위법하다』고 주장한다. 
 2) 살피건대, ① 특허심판원은 소외 1이 「(상표권 1 생략)」 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인을 상대로 위 상표권 등록의 취소를 구한 점을 간과한 채 이 사건 취소심결을 한 사실, ② 피고는 이 사건 취소심결의 피청구인이 위 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인으로 되어 있음을 간과한 채 위 상표권의 소멸등록을 한 사실, ③ 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2가 2009. 4.경 원고에게 이 사건 취소심결에 의해 위 상표권 등록이 말소된 사실을 알리고 그 해결 방안 중 하나로 소외 1로부터「(상표권 2 생략)」 상표권을 무상으로 양수받는 방안을 제안하였는데 당시 원고에게 「(상표권 3 생략)」 상표권의 존재를 알리지 아니한 사실, ④ 원고가 「(상표권 3 생략)」 상표권의 존재를 알지 못한 채 소외 2의 제안에 따라 2009. 4. 14. 소외 1로부터「(상표권 2 생략)」 상표권을 양수하였고 「(상표권 1 생략)」 상표권의 회복등록을 신청하지는 않은 사실은 앞서 본 바와 같다. 
 그러나 ① 상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있으므로 상표권의 존속기간 만료 및 그 갱신 여부는 「상표법」의 규정에 따라 획일적으로 정해져야 하는 점, ② 특허심판원의 이 사건 취소심결 과정에서의 부주의, 피고의 「(상표권 1 생략)」 상표권 소멸등록 과정에서의 부주의 및 소외 2의 적절하지 못한 제안 등으로 인하여 원고가 위 상표권의 소멸등록에 대해 즉시 회복등록을 신청하는 등 적절한 대응을 하지 못하게 되었다고 하더라도 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부는 별론으로 하고 상표권의 존속기간 및 존속기간갱신등록신청기간이 달라진다고 할 수는 없는 점, ③ 원고는 소외 2의 제안과 무관하게 법률전문가의 조언을 얻어 위 상표권의 회복등록을 신청하고 나아가 존속기간갱신등록을 신청할 수 있었는데 스스로 소외 2의 제안을 받아들여 위와 같은 방법을 취하지 않은 점 등을 종합하여 볼 때, 원고가 주장하는 사정만으로는 피고가 위 상표권에 대한 존속기간갱신등록을 거부한 것이 신의칙에 반한다고 할 수 없다. 
 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.
 라. 피고의 존속기간갱신등록 거부가 신뢰보호의 원칙에 반하는지 여부 
 1) 원고는 『피고가 「(상표권 1 생략)」 상표권의 존속기간이 만료되기 전에 원고에게 존속기간갱신등록 신청에 대한 안내문을 보내야 함에도 이를 보내지 않음으로써 원고에게 존속기간갱신등록을 신청하지 않아도 된다는 의사를 표명하였다고 할 수 있고 원고는 이를 신뢰하여 존속기간갱신등록신청기간 내에 위 신청을 하지 않았는바, 피고가 위와 같은 신뢰를 부여해 놓고 존속기간갱신등록신청기간 경과 후에 위 신청을 하였음을 이유로 존속기간갱신등록을 거부한 것은 신뢰보호의 원칙에 반하여 위법하다』고 주장한다. 
 2) 살피건대, 피고가 원고에게 존속기간갱신등록 신청에 대한 안내문을 보낼 의무를 부담한다는 점을 인정할 근거가 없는 이상 위 안내문을 보내지 않았다는 사정만으로 원고에게 존속기간갱신등록을 신청하지 않아도 된다는 의사를 표명하였다고 할 수 없으므로 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.
 3. 결론 
 그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 기각하여야 하는데, 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 조병현(재판장) 하상혁 김현보