거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.06.02 / 시행일:

【원 고】 인텔 코오퍼레이션(소송대리인 변리사 정삼영)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2006. 5. 12.
【주 문】
1.특허심판원이 2005. 6. 24. 2003원2907호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】1. 발명의 내용과 절차의 경위 등
 가. 이 사건 출원발명
 (1) 2001. 3. 29. 특허출원 제7004048(국제출원일 1999. 8. 26., 우선권 주장일 : 1998. 10. 7.)
 (2) 발명의 명칭 : 스캐닝 센서를 사용한 입력 디바이스
 (3) 청구범위
 별지 기재와 같다.
 나. 절차의 경위
 원고의 이 사건 출원발명의 특허출원에 대하여, 특허청 심사관은 2002. 11. 29. 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항 내지 제8항은 필수구성요소를 모두 기재하였다고 볼 수 없고 필수구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하여특허법 제42조 제4항을 위배하고 있을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1 내지 20항은 비교대상발명{유럽 공개특허 제626636호(1994. 3. 16.)}과 구성, 목적 및 효과가 유사하여 진보성이 없으므로특허법 제29조 제2항에 의하여 특허받을 수 없다는 내용의 거절이유를 기재한 의견제출통지서를 원고에게 발송하였고, 이에 따라 원고는 2003. 1. 29. 의견서 및 보정서를 특허청에 제출하였다.
 특허청 심사관은 위 의견서 및 보정서를 심사한 후, 2003. 6. 24. 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 기술적 사상 및 구성이 극히 유사하고 당업자가 그로부터 용이하게 발명할 수 있을 정도이며 청구범위에 기재된 구성요소도 단순히 추상적으로 기재되어 있고 구성요소간 결합관계가 불분명하여 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 볼 수 없어 위 거절이유가 해소되지 아니하였다는 것을 이유로 거절결정을 하였다.
 원고는 위 거절결정에 대하여 2003. 7. 24. 특허심판원에 불복심판을 청구하였는데,특허심판원은 이를 2003원2907호로 심리한 다음, 2005. 6. 24. 아래 다.와 같은 이유로 거절결정을 지지하고 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 다. 심결 이유의 요지
 이 사건 출원발명 중 청구항 제8항의 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고’에서 이미지의 객체가 무엇이며 어떤 구체적 기술수단을 통해서 표면상에 영사되는지와, ‘상기 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 탐지하게 하는 명령어를 저장하는 매체’에서 ‘상기 마우스 이미지’가 무엇을 지칭하는지가 불분명하고, 또한 마우스 이미지에 관한 사용자의 움직임을 어떤 기술수단을 통하여 탐지하여 포인터의 위치 이동이나 데이터 입력을 수행할 수 있는지에 관한 구체적인 기술구성이 특정되어 있지 않고 작용·효과만으로 기재하였다. 따라서 청구항 제8항은 발명을 이루는 구성이 불명확하게 기재된 것이어서특허법 제42조 제4항에 위배된 것이다.
 이에 대하여 원고는 이 사건 출원발명은 실제적인 마우스를 사용하는 것이 아니고 마우스의 이미지를 영사하고 이 영사된 이미지에 대한 사용자의 손의 움직임을 감지하여 포인터의 위치 이동이나 데이터 입력을 수행하는 것을 특징으로 하고 있고 이러한 특징적 구성은 독립 청구항에 명확하게 특정되도록 보정하였다고 주장하나, 실제적인 마우스를 사용하는 것이 아니고 마우스의 이미지를 영사하다는 것에 대하여 청구항 제8항에서는 ‘컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사하고’라고 표현하고 있어 입력 디바이스인 ‘마우스 이미지’를 특정하지 않고 포괄적으로 이미지를 표면상에 영사한다고 기재하고 있으며, 어떤 기술수단에 의해 이미지가 표면상에 영사되는지에 대하여 구체적인 기술구성에 대한 언급 없이 막연히 컴퓨터가 이미지를 표면상에 영사한다고 표현하고 있는바, 이는 기술구성을 명확히 특정하지 아니하고 작용·효과만으로 기재한 것이다. 또한 영사된 이미지에 대한 사용자의 손의 움직임을 감지하여 그에 따라 포인터의 위치 이동이나 데이터 입력을 수행할 수 있다는 점에 대하여 이미지에 대한 사용자의 손의 움직임을 어떤 기술수단 또는 정보처리과정을 통하여 감지할 수 있는지에 관한 구체적인 기술구성을 특정하고 있지 않으며, 그에 따라 포인터의 위치 이동 제어나 데이터 입력을 수행할 수 있는지에 대하여 기술구성을 명확히 특정하지 아니하고 작용·효과만으로 기재한 것이어서 원고의 주장은 인정할 수 없다.
 따라서 청구항 제8항은 특허를 받을 수 없는 것이고, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 2 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.
【증거】다툼 없는 사실, 갑 1호증의 1 내지 5, 갑 2, 을 4, 변론 전체의 취지
2. 심결의 적법 여부
 가. 원고의 주장
 (1) 이 사건 거절결정 당시의 거절이유는 청구항 제1항 및 제8항에서 필수구성요소가 모두 기재되어 있지 않고 그 구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하다는 것인데, 이 사건 심결의 이유에서 지적하는 청구범위에 있어서 지시하는 대상이 불명료하다든지, 그 의미하는 바가 불명료하다든지 하는 이유는 청구범위에 필수구성요소가 모두 기재되어 있지 않다는 이유와는 그 대상 및 의미가 전혀 상이하고 의견제출의 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있는 것으로 새로운 거절이유에 해당한다. 따라서 이 사건 심결은 출원인에게 의견제출기회를 주지 않은 새로운 거절이유를 심결의 기초로 하고 있어 부적법하다.
 (2) 특허청구범위의 기재의 적법 여부는 특허청구범위의 기재뿐만 아니라 명세서의 상세한 설명이나 실시례 등을 보충하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있을 정도로 특정되어 있느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다. 즉 이 사건 출원발명과 같은 컴퓨터 관련 발명에서는 기능이나 작용으로 발명이 특정되어 있다고 하더라도 단지 기능이나 작용으로 특정되어 있다는 이유만으로 청구범위의 기재불비가 있다고 할 수 없고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 기술상식을 고려하여 청구항에 특정되어 있는 기능이나 작용을 가진 구체적인 물건을 상정할 수 있는 경우 즉 발명의 기술적 범위나 권리범위를 명확히 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도이면 적법한 청구범위의 기재로 보아야 하는바, 이 사건 출원발명의 청구항 제8항은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구범위의 기재만으로도 발명의 기술적 범위 내지 권리범위를 명확히 이해하고 인식하여 이를 재현할 수 있을 뿐만 아니라 명세서의 상세한 설명과 도면을 참조하여 그 의미를 보다 명확히 이해할 수 있으므로특허법 제42조 제4항에 부합하는 적법한 청구항이다. 따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 부적법하다.
 나. 판단
특허법 제62조는 ‘심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절결정하여야 한다’고,같은 법 제63조는 ‘심사관은제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다’고 각 규정하고 있으며,같은 법 제170조는제1항에서제63조를 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 준용한다고 규정한 다음,제2항에서 ‘제1항의 규정에 의하여 준용되는제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다’고 규정하고 있는바, 이들 규정은 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절결정의 거절이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조).
 위와 같이 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주는 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있는 것이므로(대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 참조), 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항과 적용법조를 구체적으로 특정하여야 할 뿐 아니라 거절이유의 내용도 출원인이 그 의미를 명확히 이해할 수 있도록 객관적으로 상세히 기재하여야 할 것이다.
 이 사건에서 원고에게 의견서 제출의 기회가 부여된 거절이유는 이 사건 출원발명의 청구범위가 필수구성요소를 모두 기재하였다고 볼 수 없고 필수구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하다는 것이며, 이 사건 심결의 이유의 요지는 청구범위의 구성이나 그 대상 혹은 의미가 불명확하게 기재되었다는 것이다. 그런데 필수구성요소를 모두 기재하지 않았다는 것은 구성요소의 전부 또는 일부가 누락되었다는 것을 의미할 뿐 청구범위의 구성이나 그 대상 혹은 의미가 불명확하게 기재되었다는 것과 같은 의미를 갖는다고 할 수 없고, 필수구성요소 상호간의 연결관계가 불명료하다는 것은 필수구성요소 자체는 일응 명료하게 기재되었다는 것을 전제로 한다고 볼 수 있으므로 청구범위의 구성이나 그 대상 혹은 의미가 불명확하게 기재되었다는 것과 동일한 내용을 갖는다고 할 수 없다(특허청 심사관은 거절결정시 이 사건 출원발명의 청구범위에 기재된 구성요소가 단순히 추상적으로 기재되어 있다는 것 등을 이유로 거절이유가 해소되지 않다고 한 점에 비추어 보면, 필수구성요소를 모두 기재하지 않았다는 것을 구성요소가 불명확하게 기재되었다는 의미로 이해한 것으로 보이나, 의견제출통지서의 거절이유의 내용은 출원인이 그 의미를 명확히 이해할 수 있는 정도인지를 객관적으로 파악하여야 할 것이므로 특허청 심사관의 주관적 해석은 고려의 대상이 된다고 할 수 없다).
 따라서 청구항 제8항의 구성이나 그 대상 혹은 의미가 불명확하게 기재되었다는 것은 거절결정의 거절이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하므로, 특허심판원으로서는 그에 관하여 원고에게 거절이유의 통지를 하여 새로운 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주었어야 함에도 불구하고 이를 이행함이 없이 이 사건 심결을 하였으니, 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 나아가 살필 필요 없이특허법 제170조 제2항,제1항,제63조에 위반된다고 할 것이다.
3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결은 취소되어야 하므로 원고의 청구는 정당하다.

판사 황한식(재판장) 한동수 곽민섭