기술료등 (민사, 대구지방법원)
공포일: 2020.12.17 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○○ 외 1인 (소송대리인 변호사 윤준상)
【피 고】 △△△ 주식회사 (소송대리인 법무법인 마당 담당변호사 이재철)
【변론종결】2020. 10. 29.
【주 문】
 1. 피고는 원고 주식회사 ○○○에게 617,407,301원 및 그 중 257,497,409원에 대하여는 2015. 1. 21.부터 2020. 12. 17.까지는 연 6%의, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을, 94,134,673원에 대하여는 2015. 12. 31.부터, 74,340,385원에 대하여는 2016. 11. 10.부터, 66,508,683원에 대하여는 2017. 12. 22.부터, 43,025,582원에 대하여는 2018. 10. 26.부터, 38,128,305원에 대하여는 2019. 12. 31.부터, 43,772,264원에 대하여는 2020. 6. 19.부터 각 2020. 12. 17.까지는 연 5%의, 각 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
 2. 원고 주식회사 □□□의 청구를 기각한다.
 3. 소송비용 중 원고 주식회사 ○○○과 피고 사이에 생긴 부분은 피고가 부담하고, 원고 주식회사 □□□과 피고 사이에 생긴 부분은 원고 주식회사 □□□이 부담한다.
 4. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 주문 제1항 기재 판결과 피고는 원고 주식회사 □□□에게 금 355,434,373원 및 이에 대하여 2015. 1. 21.부터 이 사건 판결선고일까지는 연 6%의, 그 다음날부터 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.
【이 유】1. 기초사실
 가. 원고 주식회사 ○○○(이하 ‘원고 ○○○’이라 한다)은 2003년 4월경 일본국인 소외인과 사이에 아래와 같은 내용의 ‘기술지도 및 노하우 라이센스에 관한 계약(이하 ‘이 사건 라이센스 계약’이라 한다)’을 체결하였다. 
제1조 (본 계약의 취지·확인사항)1. 라이센서(소외인을 지칭한다, 이하 같다)는 의석(擬石) 콘크리트 블록, 그 형틀(금형) 시공구 및 연결봉을 개발하여 이에 관한 귀중하며 가치있는 기술 노하우를 보유하고 있으며, 해당 의석 콘크리트 블록 및 그 형틀(금형)에 관해 일본국 및 대한민국에 특허 및 의장을 출원하고 또한 설정등록을 하고 있는바, 라이센시(원고 ○○○을 지칭한다, 이하 같다)는 라이센서로부터 해당 기술 노하우, 특허권 및 의장권에 의거하여 대한민국에 있어서 해당 특허권, 의장권 및 기술 노하우(이하 이 계약서 내에서 이들을 ‘허락방법’이라 한다)를 사용하여 의석 콘크리트 블록, 그 형틀(금형), 시공구 및 연결봉을 판매하는 서브라이센스 허락권부의 라이센스를 취득하는 것을 희망하고 있으며 또한 라이센서는 아래에 정한 조건으로 라이센시에게 이러한 라이센스를 허락할 의사를 가지고 있다. 그러므로 그 취지에 따라 라이센서 및 라이센시는 본 계약에 있어서 기술지도 및 노하우 라이센스에 관한 계약조건을 정하기로 한다.2. 라이센서 및 라이센시는 허락방법에 관한 대한민국에서 라이센서의 특허 및 의장출원이 인정되는지 안되는지에 관계없이 본 계약에서 정하는 조항을 준수할 것을 확약한다.제2조 (정의)1. 본 계약에 사용되는 다음 용어는 각각 아래의 의미를 가진다. (a) 본 특허란 본 계약에 첨부된 부표A(별지1 기재와 같다)에 기재된 나라에서 성립한 특허권 및 출원 중인 특허를 말한다. (b) 본 의장이란 본 계약에 첨부된 부표A(별지1 기재와 같다)에 기재된 나라에서 성립한 의장권 및 출원 중인 의장을 말한다. (c) 기술 노하우란 라이센서가 보유한 기술정보를 말한다. (d) 계약제품이란 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉의 총칭을 말한다.제3조 (허락)1. 라이센서는 라이센시에 대해 지역에서 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉에 관한 특허·의장 및 기술 노하우를 사용하여 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉을 제조·판매하는 것에 대해 라이센스를 허락한다.2. 라이센서 및 라이센시는 전항의 라이센스 범위에는 산수뱅크 형틀(금형)의 제조방법을 사용하거나 이를 제조 및 판매하는 권리가 포함되지 않는다는 것을 확인한다. 단 라이센시가 라이센서로부터 지역에 있어 판매를 받은 산수뱅크 형틀(금형)을 지역에 있어 제3자에게 전매하는 것은 금지되지 않는 것으로 한다.3. 라이센시는 제9조에 의거하여 지역에 있어 제1항의 권리를 서브라이센스하는 것을 허락하는 권리를 가지고 있다.제6조 (대가)1. 라이센시는 라이센서에 대해 본 계약에 의거한 기술지도 및 라이센스허락의 대가로서 다음의 금원을 지불한다.제7조 (개량)2. 라이센시는 본 계약의 유효기간 동안 허락방법에 관해 스스로 및 서브라이센시가 행한 모든 개량을 라이센서에 대해 신속하게 개시하고 제공하기로 한다.제9조 (서브라이센스 계약)1. 라이센시는 지역에 있어 다음 항의 조건에 따라 서브라이센스 계약을 체결한 제3자 이외에는 허락방법을 사용하게 해서는 안되며, 서브라이센스 계약을 체결하기 위해 최선의 노력을 다하도록 한다.제10조 (침해에 대한 대응)1. 라이센시는 지역 내에 있어 제3자의 특허권 또는 의장권의 침해 및 기술 노하우에 관한 부정경쟁 등을 발견한 경우는 지체없이 그 사실을 라이센서에게 통지하며 입수한 증거자료를 제공하기로 한다.2. 전항의 경우, 라이센시는 자신의 이름과 비용으로 이러한 침해를 배제하는 데 필요한 법적 조치를 강구하기로 한다.
 나. 이후 원고 ○○○은 소외인과 사이에 이 사건 라이센스 계약과 관련하여 아래와 같은 내용의 추가 약정을 체결하였다.
1. 2003년 4월에 계약한 기술지도 및 노하우 라이센스에 관한 계약에 의거하여 추가제품인 산수스텝 제품, 산수스텝 형틀(금형)을 계약지역에서 제조 및 판매하는 라이센스를 허락한다.2. 라이센시는 계약서 제9조에 의거하여 계약지역에서 제9조 제1항의 권리를 서브라이센스하는 것을 허락할 권리를 가지는 것으로 한다.
 다. 원고 ○○○은 2013. 5. 1. 소외인과 사이에 아래와 같은 내용으로 이 사건 라이센스 계약의 연장 및 재계약을 체결하였다. 
제2조 (정의)1. 본 계약에 사용되는 다음 용어는 각각 아래의 의미를 가진다. (a) 본 특허란 본 계약에 첨부된 부표A(별지2 기재와 같다)에 기재된 나라에서 성립한 특허권 및 출원 중인 특허를 말한다. (b) 본 의장란 본 계약에 첨부된 부표A(별지2 기재와 같다)에 기재된 나라에서 성립한 의장권 및 출원 중인 의장을 말한다. (c) 기술 노하우란 라이센서가 보유한 기술정보를 말한다. (d) 계약제품이란 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 산수뱅크 형틀(금형), 산수스텝 제품, 산수스텝 형틀(금형), 각 시공구 및 연결봉의 총칭을 말한다.(다른 계약 조항은 이 사건 라이센스 계약과 거의 동일하다)
 라. 원고 ○○○은 2005. 6. 6. 피고와 사이에 원고 ○○○이 위와 같이 소외인으로부터 제조·판매할 권리를 취득한 산수뷰 제품, 산수뱅크 제품, 산수스텝 제품(이하 ‘산수블록 제품’이라 통칭한다)에 관하여 기술지도 및 노하우 라이센스에 대한 계약을 체결하였고, 2008. 6. 16. 위 계약을 일부 변경하는 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 재차 체결하였다. 이 사건 계약의 주요 내용은 아래와 같다. 
기술제공자: 원고 ○○○기술도입자: 피고제1조 (계약의 취지, 확인사항)1. 갑(원고 ○○○을 지칭한다, 이하 같다)은 인조석콘크리트블록(이하 ‘산수블록’이라 한다), 제조금형 및 그 형틀, 시공도구 및 연결봉을 개발한 일본국에 소재하고 있는 주식회사 ◇◇콘크리트 소외인으로부터 기술이전 및 특허권, 의장권, 실용신안권의 권리를 받고 여기에 관한 귀중한 가치가 있는 기술 노하우를 보유하고 있어, 해당 산수블록 및 그 형틀, 각 연결고리, 시공도구에 관해 대한민국 및 일본국에 특허, 실용신안 및 의장을 출원 또는 설정등록하고 있는바, 을은 갑으로부터 해당 기술 노하우 및 특허권, 실용신안권을 근거하여 광주, 전라남도 지역 내에 있어 해당 특허권, 의장권 및 기술 노하우(이하 ‘허락방법’이라 함)를 사용하여 산수블록을 제조, 판매하고 시공도구 및 각 연결고리를 판매하는 권리를 취득하는 것을 희망하며, 또한 갑은 이하에서 정한 조건에 따라 을(피고를 지칭한다, 이하 같다)에게 비독점적 통상실시권(이하 ‘통상실시권’이라 함)을 허여하는 의사를 가진다.2. 갑 및 을은 허락방법에 관해서 한국에서 갑의 특허, 실용신안 및 의장의 각 출원이 인정되는지 여부에 관계없이 이 계약에서 정하는 조항을 준수하는 것을 확약한다.제2조 (정의)1. 이 계약에 사용된 다음 용어는 각각 이하의 의미를 가진다. (a) 본 특허, 실용신안, 의장이라 함은 이 계약에 기재된 한국의 특허권, 실용신안권, 의장권 및 출원 중인 특허를 말한다. (c) 계약제품이라는 것은 산수뷰 제품, 산수뷰 금형, 산수스텝 하천용제품, 산수스텝 금형, 산수뱅크 금형, 산수뱅크 제품, 각 시공도구, 각 연결고리, 허락방법을 이용한 제품 및 금형 및 산수블록 부재를 총칭한다.제3조 (허여)1. 갑은 을에 대해 지역에 있어 계약제품에 관한 허락방법에 근거하여 이들을 제조 및 판매하기 위해 허락방법의 통상실시권을 사용하는 양도불능의 권리를 허여한다.3. 을은 어떠한 경우에도 갑이 허여한 계약제품의 허락방법의 재실행을 제3자 또는 타제품에 허여할 권한을 갖지 않는다.제4조 (기술 노하우 제공, 기술원조)1. 갑은 이 계약의 유효기간 중 을에 대하여 계약제품의 허락방법을 사용하기 위해 필요한 충분한 기술을 제공한다.제6조 (기술료)을은 이 계약에 기초한 통상실시권 허락의 기술료(이하 ‘로열티’라 함)로써 아래 기술된 액수와 방법으로 갑에게 지불하여야 한다.?계약제품 순 매출액에 대하여 다음의 과율을 적용한 로열티 ① 순 매출액은 부가세를 공제한 금액이다. ② 산수뷰 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 7%를 을은 갑에게 지불한다. ③ 산수스텝 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 7%를 을은 갑에게 지불한다. ④ 산수뱅크 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 5%를 을은 갑에게 지불한다. ⑤ 을은 갑에 대하여 이 항의 (1)에서 (2)의 〈제조, 판매기간〉 기재의 기간에 있어 허락방법을 사용하여 제조하고 판매한 계약제품에 대하여 이하의 〈통보, 지불기일〉 기재의 기일까지 해당 제조, 판매기간에 있는 판매처, 시공현장 공사명칭, 납품현장약도, 판매수량, 매출금액 및 로열티 금액을 기재한 통보서를 제출하고 또 같은 기일까지 로열티를 갑이 지정한 은행계좌에 송금하는 방법에 의해 지불한다.[제조, 판매기간] [통보, 지불기일](1) 매년 1. 1. ~ 6. 30. 동년 7. 20.(2) 매년 7. 1. ~ 12. 31. 익년 1. 20.제7조 (기술개량, 상호이용)1. 갑은 본 계약기간 중 허락방법에 관한 모든 개량을 을에게 신속하게 개시하고 제공하도록 한다.제11조 (계약제품의 영업, 생산, 공급 및 주문)1. 갑의 특허권에 대한 전용실시권자인 주식회사 □□□은 계약제품의 판매신장을 위하여 을의 계약지역에서 판매활동을 할 수 있다.3. 을이 계약지역에서 영업활동으로 수주한 제품 수량의 20%는 갑이 지정한 주식회사 □□□이 생산과 납품권을 가지며, 마찬가지로 을의 계약지역 내에서 갑이 지정한 주식회사 □□□의 영업으로 수주한 제품 수량의 20%는 을이 생산과 납품권을 가진다.4. 3항에 준하여 을과 주식회사 □□□은 계약지역에서 영업활동으로 수주한 일자로부터 7일 내에 계약서, 납품장소, 품명, 납품일자, 납품수량을 FAX로 통보한다.제14조 (산수시리즈의 추가)갑은 을로부터 시장의 요구에 의해 본 계약제품 외의 품목을 요구받을 경우, 갑과 을은 상호합의 하는 경우 계약품목을 추가할 수 있다.제16조 (비밀유지) 3. 이 계약이 종료한 경우에는 사유의 여부에 관계없이 을은 갑으로부터 수령한 비밀정보를 바로 반납하던가 폐기처분 등 갑의 지시에 근거하여 처분하도록 하여야 하며 을에 대해 제공된 허락방법을 타제품에 사용하여서는 아니 된다.제17조 (부보증)1. 갑은 이 계약에 근거하여 갑으로부터 을에 대해 제공된 허락방법의 사용이 제3자의 특허권 및 의장권을 침해하지 않는다는 그 표명 및 보증을 하지 않는다.제18조 (계약기간)1. 이 계약은 계약금 및 잔금 완납일로부터 발효하고 이 계약의 다른 규정에 의해 종료하지 않으면 발효의 날로부터 3년간 유효하게 존속하고 특허출원 중 및 이 출원의 발명 및 의장의 장래의 특허권 및 의장권의 취득, 취하, 기각, 소멸 여부에 관계없이 동 기간 중 존속하도록 하고, 을은 이를 이유로써 본건 기술료의 감액을 청구할 수 없도록 하고 또 어느 쪽의 당사자로부터도 중도 해약은 허가되지 않는다. 을은 이 계약의 기간만료의 3개월 전까지 갑에게 문서로 통지하도록 하고 양당사가 합의한 조건으로 이 계약을 연장하는 것이 가능하다.4. 이 계약이 종료한 경우(기간만료에 의해 종료한 경우도 포함하여)에 대하여 이 계약 제15조에 근거한 비밀유지 의무에 관하여는 종료 후에도 존속하는 것으로 한다.제19조 (계약의 해지)갑은 다음의 경우에 계약종료, 종료 발효일 및 종료 이유를 기재한 문서로써 을에게 통지함으로 본 계약을 해지할 수 있다.1. 을이 본 계약에 의하여 요구된 지급 또는 보고를 40일 이상 지연시킨 경우2. 을이 본 계약에 정해진 지급 또는 보고하는 의무 이외에 본 계약에 정해진 의무를 게을리하여 그 태만에 대하여 갑으로부터 경고를 받은 후 30일 이내에 태만을 고치지 않았을 경우3. 을이 본 계약제품을 이용하여 제조 및 판매하는 것에 관한 유통질서(계약지역 외에 판매행위 등)나 가격계열을 위반하였을 때4. 을은 본 계약이 해지됨과 동시에 본 계약에 규정한 로열티를 그 후 제조된 모든 제품에 대하여 제품이 판매되었건 안되었건 간에 갑에게 지급하여야 하며 제조는 되었으나 청산하지 않고 있는 판매되지 않은 제품에 대하여는 전년도 중 동제품에 대한 판매가격을 기준으로 하여 순 매출액 가격을 계산한다.
 마. 한편 원고 ○○○은 이 사건 계약 체결 당시 산수뷰 제품에 관한 실용신안권(번호 10 생략), 산수뱅크 제품에 관한 실용신안권(번호 11 생략), 산수스텝 제품에 관한 실용신안권(번호 12 생략)을 보유하고 있었는데, 산수뷰 제품에 관한 실용신안권(번호 10 생략)은 2013. 5. 28., 산수뱅크 제품에 관한 실용신안권(번호 11 생략)은 2013. 5. 15., 산수스텝에 제품에 관한 실용신안권(번호 12 생략)은 2013. 2. 18. 특허심판원으로부터 각 무효심결을 받았다(이하 위 각 실용신안권을 ‘원고 ○○○의 각 실용신안권’이라 한다). 
 바. 원고 ○○○은 2013. 7. 29. 소외인의 산수뷰 제품에 관한 특허권(특허번호 등록번호 1 생략), 산수뱅크 제품에 관한 특허권(특허번호 등록번호 2 생략)에 관하여 전용실시권자로 설정등록하였고, 2013. 7. 30. 산수뱅크 제품에 관한 디자인권(디자인권 등록번호 3 생략), 상표권(상표번호 등록번호 4 생략)에 관하여 전용실시권자 내지 전용사용권자로 설정등록하였다(이하 원고 ○○○의 위 각 전용실시권 내지 전용사용권을 ‘원고 ○○○의 각 전용실시권’으로 통칭한다).
 사. 피고는 2008. 1. 1.부터 2020. 6. 19.까지 사이에 별지3, 별지4 기재와 같이 합계 15,488,571,559원(부가가치세 포함) 상당의 산수블록 제품을 제조·판매하였다. 한편, 원고 ○○○은 피고로부터 기술료 명목으로 합계 117,594,395원을 지급받았다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 7, 8, 21, 22호증, 을 제1, 4 내지 6호증(각 가지번호 포함, 이하 같음), 이 법원의 전북지방조달청장, 광주지방조달청장에 대한 각 사실조회 회신 결과, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고들의 주장 요지
1) 원고 ○○○의 기술료 청구
 피고는 이 사건 계약에 기하여 원고 ○○○에게 산수블록 제품의 판매건에 대한 기술료를 지급할 의무가 있는데, 이 사건 계약은 2015. 2. 10. 원고 ○○○의 해지 통보에 의하여 해지되었으므로, 피고는 원고 ○○○에게 이 사건 계약 기간 중인 2008. 1. 1.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 별지3 기재와 같이 합계 6,673,096,443원(부가가치세 포함) 상당의 산수블록 제품 판매건에 대한 기술료 즉, 순매출액 5,459,806,181원(= 매출액 6,673,096,443원 - 부가가치세 606,645,131원 - 운반비 606,645,131원)에 이 사건 계약상 기술료율을 곱한 351,270,360원 중 아래에서 보는 바와 같은 원고 □□□의 납품권 20%에 해당하는 70,254,072원(= 351,270,360원 × 20%)과 원고 ○○○이 지급받은 기술료 중 원고 □□□의 납품권 20%에 해당하는 23,514,879원(= 117,594,395원 × 20%)을 공제한 나머지 기술료 257,497,409원을 지급할 의무가 있다.
 설령 피고의 아래 주장과 같이 이 사건 계약이 2011. 6. 15. 해지되었다고 하더라도, 종료 후 판매분에 대하여 피고는 아래 3)항 기재와 같은 이유로 여전히 원고 ○○○에 대하여 손해배상책임을 부담한다. 
2) 원고 □□□의 20% 납품권 관련 청구
 피고는 이 사건 계약 제11조 제3항에 의하여 자신의 영업활동으로 수주한 총 납품 물량의 20%를 원고 □□□에게 부여할 의무가 있다. 그런데 피고는 앞서 본 바와 같이 이 사건 계약 기간 중인 2008. 1. 1.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 8,871,954,243원(통보, 미통보 판매분 포함, 부가가치세 포함) 상당의 산수블록 제품을 제조·판매하고도 원고 □□□에게 20% 납품권을 부여하지 않았으므로, 피고는 원고 □□□에게 이 사건 계약에 기한 약정금 또는 부당이득의 반환으로서 위 매출액 중 원고 □□□의 20% 납품권에 해당하는 순수익 즉, 매출액 8,871,954,243원 중 원고 □□□의 납품권 20%에 해당하는 1,774,313,449원에서 OEM 가격 954,186,510원, 부가가치세 161,301,175원, 운반비 161,301,175원 및 영업비 145,941,333원을 공제한 355,434,373원을 지급할 의무가 있다.
3) 원고 ○○○의 손해배상 청구
원고 ○○○은 위와 같이 소외인으로부터 산수블록 제품에 관한 특허권 등 권리를 이전받고, 2013. 7. 29.에는 소외인의 각 특허권 등에 대한 각 전용실시권도 취득하였으므로, 피고가 이 사건 계약 종료 이후 산수블록 제품을 무단 제조·판매한 행위는 원고 ○○○의 위 각 권리를 침해한 것으로서 불법행위에 해당한다. 피고는 이 사건 계약 종료 이후인 2015. 2. 11.부터 2020. 6. 19.까지 사이에 별지4 기재와 같이 합계 6,616,617,316원(부가가치세 포함) 상당의 산수블록 제품을 제조·판매하였으므로, 원고 ○○○에게 불법행위에 기한 손해배상으로 위 판매분에 대한 기술료 359,909,892원[= 순매출액 5,413,595,986원(= 매출액 6,616,617,316원 - 부가가치세 601,510,665원 - 운반비 601,510,665원) × 이 사건 계약상 제품별 기술료율] 상당을 지급할 의무가 있다. 
나. 피고의 주장 요지
1) 기술료 관련 주장
 가) 피고는 원고 ○○○의 각 실용신안권에 대하여 통상실시권자로 설정등록하기도 하였는바, 이 사건 계약의 목적물은 원고 ○○○의 각 실용신안권을 기초로 한 통상실시권이다. 그런데 원고 ○○○의 각 실용신안권은 모두 무효심결되었으므로, 피고는 원고 ○○○에 대하여 기술료를 지급할 의무가 없다.
 나) 이 사건 계약은 약관에 해당하는데, 이 사건 계약 중 본질적 부분인 동계약 제1조 제2항, 제16조 제3항, 제17조 제1항, 제18조 제1항은 약관의 규제에 관한 법률(이하 ‘약관규제법’이라 한다) 제6조 제1항, 제2항을 위반한 불공정조항으로서 무효이므로, 결국 이 사건 계약 전체가 무효이다. 
 다) 발생시로부터 이 사건 소제기 당시 상사소멸시효기간 5년이 경과한 채권은 모두 소멸시효 완성으로 소멸하였다.
2) 20% 납품권 관련 주장
 가) 20% 납품권 관련 조항은 강행법규인 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제27조 제1항 제8호, 동법 시행령 제76조 제1항 제2호를 위반한 것으로서 무효이므로, 원고 □□□은 피고에 대하여 20% 납품권을 주장할 수 없고, 따라서 피고는 원고 □□□에게 약정금 내지 부당이득금을 지급할 의무가 없다.
 나) 또한 피고는 강행법규를 준수하기 위하여 의무 이행을 하지 못한 것이므로, 피고에게는 채무불이행에 대한 아무런 귀책사유가 없다.
 다) 발생시로부터 이 사건 소제기 당시 상사소멸시효기간 5년이 경과한 채권은 모두 소멸시효 완성으로 소멸하였다.
3) 손해배상 관련 주장
 이 사건 계약은 2011. 6. 15. 기간 만료로 종료되었으므로, 그 이후부터는 이 사건 계약에 기한 기술료를 지급할 의무가 없고 손해배상만 문제될 것인데, ㉠ 원고 ○○○의 각 실용신안권은 모두 무효심결되었으므로 이 사건 계약목적물은 배타적, 전속적 권리가 아닌 누구나 사용가능한 것이어서 피고가 이를 사용한다고 하여 원고 ○○○에게 어떠한 손해가 발생하지 않고, ㉡ 소외인의 특허권 등에 대한 원고 ○○○의 각 전용실시권은 이 사건 산수블록 제품과는 무관한 것이며, ㉢ 원고 ○○○의 각 전용실시권 등록 이전에 체결된 이 사건 계약은 특허법 제101조 제1항에 의해서 그 효력이 없고, ㉣ 원고 ○○○에게 산수블록 제품에 관한 어떠한 특허권 등이 인정된다고 하더라도 원고 ○○○이 피고에게 산수블록 제품의 금형을 판매한 이상 특허권소진의 법리에 의하여 특허제품의 특허권은 피고에 대하여 더 이상 그 효력이 없으므로, 피고는 손해배상의무를 부담하지 않는다.
3. 판단
가. 기술료 청구에 대한 판단
1) 기술료 지급의무의 발생
 갑 제15호증, 을 제1, 4 내지 6호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 계약의 목적물은 원고 ○○○이 이 사건 라이센스 계약을 통하여 소외인으로부터 취득한 산수블록 제품의 제조·판매에 관한 라이센스권에 기한 서브라이센스권 및 산수블록 제품의 제조에 필요한 기술노하우라고 봄이 상당하다. 따라서 피고는 이 사건 계약에 따라 산수블록 제품의 판매분에 대한 기술료를 지급할 의무가 있다. 
 ① 원고 ○○○과 소외인 사이의 이 사건 라이센스 계약 제3조 제3항은 ‘원고 ○○○은 제9조에 의거하여 지역에 있어 제1항의 권리를 서브라이센스하는 것을 허락하는 권리를 가지는 것으로 한다’고 규정하고, 위 계약 제9조는 ‘원고 ○○○은 지역에 있어 다음 항의 조건에 따라 서브라이센스 계약을 체결한 제3자 이외에는 허락방법을 사용하게 해서는 안 되며, 서브라이센스 계약을 체결하기 위해 최선의 노력을 다하도록 한다’고 규정하고 있는바, 위 계약은 소외인이 원고 ○○○에게 산수블록 제품의 제조·판매에 관한 소외인의 별지2 기재와 같은 특허권 등에 대한 독점적 통상실시권 이른바 라이센스권을 부여하기 위한 계약이고, 이에 기하여 원고 ○○○은 국내 업체에 산수블록 제품의 제조·판매에 관한 비독점적 통상실시권 이른바 서브라이센스권을 부여하는 계약을 체결할 수 있게 되었다.
 ② 이 사건 계약 제1조 제1항은 ‘원고 ○○○은 일본국에 소재하고 있는 소외인으로부터 기술이전 및 특허권, 의장권, 실용신안권의 권리를 받고 여기에 관한 귀중한 가치가 있는 기술 노하우를 보유하고 있어...피고에게 비독점적 통상실시권을 허여하는 의사를 가진다’라고 규정하고 있는바, 이 사건 계약의 목적물이 원고 ○○○이 소외인으로부터 부여받은 산수블록 제품에 관한 라이센스권에 기한 비독점적 통상실시권 이른바 서브라이센스권임을 분명히 하고 있다.
 ③ 이 사건 계약 제1조 제1항은 이 사건 계약의 목적물로 서브라이센스권뿐만 아니라 산수블록 제품의 제조에 관한 ‘기술노하우’를 포함하고 있다. 이에 대하여 피고는, 산수블록 제품의 제조 기술은 금형을 이용하여 블록을 찍어내는 일반적 기술 외에 별다른 특별한 기술이 아니라고 주장하나, 산수블록 제품의 제조 공정도(갑 제15호증)를 살펴보면, 산수블록 제품은 여러 공정 과정을 거쳐 제조되는데, 특히 색몰탈배합 및 살포 공정에서는 원고 ○○○의 기술노하우가 요구되는 것으로 보이고, 증인 소외 3 역시 ‘산수블록 제품을 생산하기 위하여 색소배합 방법, 고주파진동기, 봉진동기를 사용하여 기포를 빼는 방법 등이 필요하고, 원고 ○○○으로부터 위 기술에 대한 교육을 3, 4일 정도 받았다’는 취지로 증언하였는바, 금형을 이용하여 산수블록 제품을 생산하기 위한 특별한 기술노하우의 존재가 인정된다.
 ④ 피고는 ‘이 사건 계약상 목적물은 원고 ○○○의 각 실용신안권을 바탕으로 한 비독점적 통상실시권인데, 원고 ○○○의 각 실용신안권이 모두 무효심결되어 공지의 기술로서 누구나 이용할 수 있게 되었고, 이에 기초한 원고 ○○○의 라이센스권 등 모든 권리가 무효로 되었으므로, 이 사건 계약에 기하여 기술료를 지급할 의무가 없다’는 취지로 주장한다. 
 그러나 ㉠ 이 사건 계약의 목적물은 앞서 본 바와 같이 원고 ○○○이 피고에게 부여한 서브라이센스권이고 원고 ○○○의 각 실용신안권에 국한된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 제1조 제2항은 ‘갑 및 을은 허락방법에 관해서 한국에서 갑의 특허, 실용신안 및 의장의 각 출원이 인정되는지 여부에 관계없이 이 계약에서 정하는 조항을 준수하는 것을 확약한다’고 되어 있고, 이 사건 계약 제2조 제1항 (a)호는 ‘본 특허, 실용신안, 의장이라 함은 이 계약에 기재된 한국의 특허권, 실용신안권, 의장권 및 출원 중인 특허를 말한다’고 되어 있는바, 원고 ○○○과 피고 사이에서는 원고 ○○○이 피고에게 산수블록 제품에 관한 서브라이센스권을 부여하되 개별 특허권 등 권리의 출원 여부와 관계없이 피고가 원고 ○○○에게 서브라이센스권 이용의 대가로 기술료를 지급하기로 약정하였다고 봄이 상당하다.
 ㉡ 또한 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 하므로, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 
 ㉢ 한편 변론 전체의 취지에 의하면 원고 ○○○의 각 실용신안권에 관한 무효심결의 주된 사유는 ‘원고 ○○○의 각 실용신안권이 소외인의 일본 특허권 등으로부터 용이하게 고안할 수 있어 진보성 등을 갖추지 못하였다’는 것으로 보이는데, 원고 ○○○은 무효심결서에 기재된 소외인의 특허권 등에 대하여 이미 라이센스권을 취득한 바 있고, 무효심결 당시 각 실용신안권의 존속기간 만료일이 얼마 남지 않았던 탓에 별다른 대응을 하지 않았던 것으로 보이는바, 위와 같은 무효심결의 사정만으로 원고 ○○○의 각 실용신안권이 공지의 기술이라거나 원고 ○○○의 라이센스권이 무효로 된다고 볼 수 없다. 
 ㉣ 이 사건 계약 제1조 제2항에 대하여 피고는 ‘위 조항이 불공정약관에 해당할 뿐만 아니라, 약관규제법 제3조에 따른 설명의무를 위반한 것으로 계약 내용으로 주장할 수 없고, 또한 강행법규인 실용신안법 제31조 제3항을 위반한 것으로서 민법 제103조의 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효다’라는 취지로 주장한다. 그러나 아래에서 보는 바와 같이 위 조항은 약관이 아니라 개별약정에 해당하고, 또한 앞서 본 바와 같은 ‘서브라이센스권 부여에 대한 대가로 개별 특허권 등의 출원 여부와 관계없이 기술료를 지급하기로 하는 약정’이 피고에게 특별히 불공정하다고 볼 만한 사정도 찾아 볼 수 없는바, 이 사건 계약 제1조 제2항이 실용신안법 제31조 제3항 등 강행법규를 위반한 조항이라고 보기도 어렵다.
2) 기술료 지급의무의 범위에 대한 판단
가) 이 사건 계약의 종료 시점
 갑 제1, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정 즉, ① 이 사건 계약은 2011. 6. 15. 3년의 존속기간 경과로 종료되는 것이 원칙이나, 이 사건 계약 제18조 제1항에 의하면 원고 ○○○과 피고 사이의 합의로 이 사건 계약의 연장이 가능하고, 원고 ○○○은 이 사건 계약의 존속기간 경과 이후에도 피고에게 별다른 계약해지의 의사표시를 하지 않았으며, 피고 역시 계속하여 산수블록 제품을 제조·판매하며 원고 ○○○에게 ‘산수제품 기술료 산출서’를 송부하기도 하였는바, 이 사건 계약은 존속기간 경과 후 묵시적으로 갱신되었다고 보이는 점, ② 원고 ○○○은 2015. 2. 10 및 2015. 2. 23. 피고에게 계약해지의 통보를 각 하였고, 위 해지의 의사표시는 그 무렵 피고에게 도달하였을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 계약은 원고 ○○○의 위 각 계약 해지의사표시에 의하여 늦어도 2015년 2월 하순경에는 해지되었다고 봄이 상당하다. 
나) 기술료 지급의무의 범위
 피고는 이 사건 계약에 따라 원고 ○○○에게 계약 존속기간의 범위 내에서 원고가 구하는 2008. 1. 1.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 산수블록 제품의 판매건에 대한 기술료를 지급할 의무를 부담한다. 이 사건 계약 제6조는 기술료에 대하여 ‘계약제품의 순 매출액에 대하여 다음의 과율을 적용한 로열티’라고 규정하고, 순매출액에 대하여는 ‘순매출액은 부가세를 공제한 금액이다’라고 정의하고 있다. 따라서 이 사건 계약상 기술료는 총매출액에서 부가가치세를 공제한 순매출액(이에 대하여 피고는 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 주장하나, 이 사건 계약상 운반비를 추가로 공제하여야 하다고 볼 만한 사정은 찾아볼 수 없다)에 이 사건 계약상 제품별 기술료율을 곱하여 산정하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 피고는 2008. 1. 1.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 별지3 기재와 같은 산수블록 제품을 판매하여 미통보 순매출액 합계 6,066,451,312원(부가가치세 제외)을 취득하였으므로, 피고는 위 순매출액에 판매 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료 합계액의 인정범위 내에서 원고 ○○○이 구하는 257,497,409원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(원고 ○○○은 총매출액에서 부가가치세와 운반비를 공제한 금액을 기준으로 청구액을 산정하였으므로, 청구액은 위 기술료 인정범위보다 적을 것임이 계산상 분명하다).
3) 피고의 주장에 대한 판단
가) 불공정 약관 주장에 대한 판단
(1) 관련 법리
 계약의 일방 당사자가 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위해서 일정한 형식에 의하여 미리 계약서를 마련하여 두었다가 어느 한 상대방에게 이를 제시하여 계약을 체결하는 경우에도 그 상대방과 사이에 특정 조항에 관하여 개별적인 교섭(또는 흥정)을 거침으로써 상대방이 자신의 이익을 조정할 기회를 가졌다면, 그 특정 조항은 약관규제법의 규율대상이 아닌 개별약정이 된다고 보아야 할 것이고, 이때 개별적인 교섭이 있었다고 하기 위해서는 비록 그 교섭의 결과가 반드시 특정 조항의 내용을 변경하는 형태로 나타나야 하는 것은 아니라 하더라도, 적어도 계약의 상대방이 그 특정 조항을 미리 마련한 당사자와 사이에 거의 대등한 지위에서 당해 특정 조항에 대하여 충분한 검토와 고려를 한 뒤 영향력을 행사함으로써 그 내용을 변경할 가능성은 있어야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008다16950 판결 등 참조).
(2) 이 사건의 경우
 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 살피건대, 앞서 본 바와 같이 피고는 2005. 6. 6.자 1차 계약체결 이후 상당 기간 산수블록 제품을 제조·판매하면서 원고 ○○○의 산수블록 제품의 시장에서의 가치 등을 파악한 이후 원고 ○○○과 이 사건 계약을 체결하게 되었을 뿐, 원고 ○○○과의 이 사건 계약 체결이 강제되었다거나 불가피한 사정이 있다는 등의 특별한 사정은 찾아볼 수 없으므로, 피고는 원고 ○○○과 거의 대등한 지위에서 이 사건 계약에 관한 구체적 교섭을 거친 뒤 1차 계약을 일부 변경하는 이 사건 계약을 체결하게 되었고, 그 과정에서 특정 조항에 대한 변경가능성도 충분하였다고 보이는바, 이 사건 계약의 주요 조항들은 약관규제법의 적용을 받지 않는 개별약정으로 봄이 상당하다. 설령 피고가 주장하는 조항들이 불공정약관조항에 해당한다고 하더라도, 나머지 유효한 부분만으로 계약의 목적 달성이 불가능하거나 그 유효한 부분이 한쪽 당사자에게 부당하게 불리하다고 볼 만한 사정이 없는 이상(약관규제법 제16조 참조), 피고의 이 사건 계약상 기술료지급의무에는 어떠한 영향이 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다. 
나) 소멸시효완성 항변에 대한 판단
(1) 관련 법리
 채무자의 소멸시효에 기한 항변권의 행사도 우리 민법의 대원칙인 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙의 지배를 받는 것이어서, 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자로 하여금 그와 같이 신뢰하게 하였거나, 채권자 보호의 필요성이 크고 같은 조건의 다른 채권자가 채무의 변제를 수령하는 등의 사정이 있어 채무 이행의 거절을 인정함이 현저히 부당하거나 불공평하게 되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에 한하여 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것이 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다(대법원 1999. 12. 7. 선고 98다42929 판결, 2002. 10. 25. 선고 2002다32332 판결 등 참조). 
(2) 이 사건의 경우
 이 사건 계약 제6조에 따르면 매년 7. 1.부터 12. 31.까지 사이에 판매된 제품에 대한 기술료의 변제기는 다음 해 1. 20. 도래하는바, 이 사건 소제기 시점인 2018. 5. 8.로부터 상사소멸시효기간 5년 이전인 2012. 12. 31.까지 사이에 판매되어 그 변제기가 2013. 1. 20. 도래한 제품에 대한 기술료지급채권은 그 소멸시효가 완성되었다.
 그러나 갑 제1, 16, 18호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정 즉, ① 이 사건 계약 제6조 제5항에 따르면 피고는 원고 ○○○에게 자신이 제조·판매한 계약제품에 대하여 통보기일까지 해당 판매처, 시공현장 공사명칭, 납품현장약도, 판매수량, 매출금액 및 로열티 금액을 기재한 통보서를 제출하여야 하는데, 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 계약 존속 기간 중 순매출액 합계 6,066,451,312원 상당의 산수블록 제품을 제조·판매하고도 원고 ○○○에게 이를 제대로 통보하지 않은 점, ② 원고 ○○○은 이 법원을 통하여 조달청에 대한 사실조회를 신청하여 피고의 매출액 규모를 비로소 파악할 수 있게 되었는바, 원고 ○○○이 피고의 통보 없이 독자적으로 피고의 매출액을 파악하기가 용이하지 않았던 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 피고는 원고 ○○○에게 그 권리 행사가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 원고 ○○○이 그 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었다고 봄이 상당하고, 이로 인하여 이 사건 계약에 따른 의무를 위반한 피고보다 원고 ○○○을 보호할 필요성이 있어 피고의 채무 이행의 거절을 인정함이 현저히 부당하거나 불공평하게 되는 특별한 사정이 있다고 판단된다. 따라서 피고의 위 소멸시효 항변은 이유 없다.
나. 20% 납품권 관련 청구에 대한 판단
 이 사건 계약 제11조 제3항은 ‘을이 계약지역에서 영업활동으로 수주한 제품 수량의 20%는 갑이 지정한 주식회사 □□□이 생산과 납품권을 가진다’고 규정하고 있는바, 위 조항의 의미는 피고가 직접 영업활동을 하여 수주한 물량의 20%는 원고 □□□이 피고 대신 제조·납품한다는 의미로 해석된다. 그런데 국가계약법 제27조 제1항 제8호, 동법 시행령 제76조 제1항 제2호 가목(구체적 법령의 내용은 별지5 기재와 같다)은 계약의 주요조건을 위반한 자를 부정당업자로 보고 입찰 참가자격을 제한할 수 있도록 하고 있고, 피고가 조달청과 체결한 물품공급계약서(을 제11호증)는 ‘하청생산, 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반한 계약 이행의 금지’를 계약의 주요조건으로 정하고 있는바, 이 사건 계약상 20% 납품권 관련 조항은 위와 같은 강행법규인 국가계약법의 취지를 몰각시키는 규정으로 그 효력을 부정함이 타당하다. 따라서 20% 납품권 관련 조항이 유효함을 전제로 한 원고 □□□의 이 부분 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
다. 손해배상 청구에 대한 판단
1) 손해배상의무의 발생
가) 관련 법리
 일반적으로 채권에 대하여는 배타적 효력이 부인되고 채권자 상호간 및 채권자와 제3자 사이에 자유경쟁이 허용되는 것이어서 제3자에 의하여 채권이 침해되었다는 사실만으로 바로 불법행위로 되지는 않는 것이지만, 거래에 있어서의 자유경쟁의 원칙은 법질서가 허용하는 범위 내에서의 공정하고 건전한 경쟁을 전제로 하는 것이므로, 제3자가 채권자를 해한다는 사정을 알면서도 법규에 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서에 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 채권자의 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립한다고 하지 않을 수 없고, 여기에서 채권침해의 위법성은 침해되는 채권의 내용, 침해행위의 태양, 침해자의 고의 내지 해의의 유무 등을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하되, 거래자유 보장의 필요성, 경제·사회정책적 요인을 포함한 공공의 이익, 당사자 사이의 이익균형 등을 종합적으로 고려하여야 할 것이다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2000다32437 판결 등 참조).
나) 이 사건의 경우
(1) 원고 ○○○의 라이센스권 침해의 불법행위
 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 살피건대, 앞서 든 각 증거의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정 즉, ㉠ 원고 ○○○은 산수블록 제품에 관한 독점적 통상실시권인 라이센스권을 보유하고 있는 점, ㉡ 피고는 원고 ○○○에게 위와 같은 권리가 있음을 잘 알고 있었고, 심지어 원고 ○○○으로부터 2015년 2월경 계약해지 통보 및 2017년 11월경 ‘이 사건 계약 해지 이후 판매분에 대하여 부당이득을 청구하겠다’는 취지의 통보를 받고도 계속해서 산수블록 제품을 무단 제조·판매한 점, ㉢ 이 사건 계약 제16조 제3항은 ‘이 계약이 종료한 경우에는 사유의 여부에 관계없이 을은 갑으로부터 수령한 비밀정보를 바로 반납하든가 폐기처분 등 갑의 지시에 근거하여 처분하도록 하여야 하며 을에 대해 제공된 허락방법을 타제품에 사용하여서는 아니 된다’라고 규정함으로써 계약 종료 이후에도 원고 ○○○의 권리를 무단 이용할 수 없음을 명시하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 계약 종료 이후 산수블록 제품을 무단 제조·판매한 행위는 선량한 풍속 또는 사회질서에 위배되는 행위로서 원고 ○○○의 독점적 라이센스권을 침해하는 불법행위에 해당한다.
 이에 대하여 피고는 위 이 사건 계약 제16조 제3항이 민법 제103조의 반사회질서 법률행위에 해당하여 무효라고 주장하나, 앞서 본 계약의 의의, 취지, 경위 등에 비추어 볼 때, 계약 종료 이후 원고 ○○○의 권리를 무단 사용할 수 없다는 취지의 위 규정이 민법 제103조 위반으로 무효라고 보기 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
(2) 원고 ○○○의 각 전용실시권 침해의 불법행위
 앞서 본 바와 같이 원고 ○○○은 2013. 7. 29. 및 2013. 7. 30. 소외인의 산수블록 제품에 관한 특허권 등에 대하여 원고 ○○○의 각 전용실시권을 설정등록하여 해당 권리를 보유하고 있는데, 갑 제4, 18, 20호증의 각 기재, 증인 소외 4의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, ㉠ 피고가 이 사건 계약 종료 이후인 2015. 3. 24.부터 2020. 6. 19.까지 사이에 별지4 기재와 같이 무단 제조·판매한 산수뷰, 산수뱅크 제품은 소외인의 각 특허권[(등록번호 1 생략), (등록번호 2 생략)]과 디자인권(등록번호 3 생략)에 대한 원고의 전용실시권을 침해한 것이고, ㉡ 피고가 위 기간 동안 원고의 ‘산수’ 상표를 이용하여 산수뱅크 제품을 무단 판매한 것은 소외인의 ‘산수’ 상표권(등록번호 4 생략)에 대한 원고의 전용사용권을 침해한 것이라고 봄이 상당하고, 증인 소외 5의 증언 및 을 제2호증의 기재만으로는 이를 뒤집기에 부족하다. 따라서 피고는 원고 ○○○에게 원고 ○○○의 각 전용실시권 침해에 따른 손해를 배상할 의무가 있다. 
 ① 피고의 산수뷰 제품에 관하여 살피건대, 원고 ○○○이 전용실시권자로 설정등록된 소외인의 산수뷰 거푸집 및 그 제조방법에 대한 특허권(등록번호 1 생략)의 청구범위 제1항(거푸집)의 각 구성요소는 별지6 기재와 같다. 그런데 ㉠ 피고의 산수뷰 제품의 거푸집은 위 특허권의 1-1 구성요소와 마찬가지로 모조석을 배치한 콘크리트제 블록의 모조석 거푸집(H5)과 측면 거푸집(H72)으로 구성되는 점, ㉡ 1-2 구성요소와 마찬가지로 금속으로 이루어진 망부재(H41)가 존재하고, 이는 모조석 상단에 해당 망부재를 설치하고 수지를 채운 후 응고시키는 과정에 의해 거푸집 하단 내부에 망부재가 일체로 깔려 있는 상태인 점, ㉢ 1-3 구성요소와 마찬가지로 모조석 거푸집 측면부에 금속봉의 보강말뚝이 존재하는 점, ㉣ 1-4 구성요소와 마찬가지로 모조석 거푸집 기재 내에 필라멘트를 짧게 재단한 섬유가 혼입되어 있고, 기재부 측면부에는 보풀이 일어나도록 노출시킨 점, ㉤ 측면부가 매끄럽게 구성되어 있고 해당 재질이 수지인 것을 감안하면 1-5 구성요소와 동일한 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 피고의 산수뷰 제품의 거푸집은 소외인의 위 특허발명 청구범위 제1항과 동일한 것으로 평가된다. 또한 ‘물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다’는 특허법 제129조에 의하면, 피고의 산수뷰 제품 거푸집이 소외인의 청구범위 제1항상 거푸집과 동일하다면 거푸집 제조 방법에 관한 청구범위 제2항과도 동일한 것으로 볼 수 있는바, 위 거푸집으로 제조되는 피고의 산수뷰 제품은 위 특허권에 대한 원고 ○○○의 전용실시권을 침해한 것이다.
 ② 피고의 산수뱅크 제품에 관하여 살피건대, 원고 ○○○이 전용실시권자로 설정등록된 소외인의 호안 등에 사용되는 콘크리트 블록에 대한 특허권(등록번호 2 생략)의 청구범위 제1항의 각 구성요소는 별지7 기재와 같다. 그런데 피고의 산수뱅크 제품은 ㉠ 위 특허발명 1-1 구성요소와 마찬가지로 복수의 캐스트 스톤으로 구성된 콘크리트 블록인 점, ㉡ 1-2 구성요소와 마찬가지로 콘크리트 단위 블록이 연속 부착 시공이 가능하도록 상하 좌우로 직선 형태로 이루어지고, 각 단위 블록은 동일 외형으로 구성되어 있으며, 각각의 코너 부분은 45도로 모따기 되어 있는 점, ㉢ 1-3 구성요소와 마찬가지로 제방부가 단위블록 외주부와 캐스트 스톤 사이에 존재하고, 해당 구성은 정상부와 측면부로 구성되며, 각각의 형상은 정상부의 경우 지그재그로 측면부는 완만한 파형으로 이루어져 있는 점, ㉣ 1-4 구성요소와 마찬가지로 관통봉이 통과할 수 있는 관통공이 있고, 단위 블록 결합이 이루어지도록 구성되어 있는 점, ㉤ 1-5 구성요소와 마찬가지로 관통공 출입구에 통수용(通水用) 절단부가 형성된 오목부가 존재하는 점 등을 고려하면, 피고의 산수뱅크 제품은 위 특허권에 대한 원고 ○○○의 전용실시권을 침해한 것이다. 
 ③ 피고의 산수뱅크 제품을 원고 ○○○이 전용실시권자로 등록된 소외인의 디자인권(등록번호 3 생략)상 블록과 비교하여 보면, 별지8과 같은 사시도 및 육면도상 디자인을 종합적으로 볼 때, 양자가 다소 세부적인 점에서 차이가 있다고 하더라도 전체적인 외형은 관찰하여 보는 사람으로 하여금 동일한 심미감을 불러일으킨다고 보이므로, 피고의 산수뱅크 제품은 위 디자인권에 대한 원고 ○○○의 전용실시권을 침해한 것이다. 
 ④ 원고 ○○○은 2013. 7. 30. ‘산수’ 상표에 관한 소외인의 상표권(등록번호 4 생략)에 대하여 전용사용권자로 설정등록하였고, 피고는 원고 ○○○과의 이 사건 계약이 종료되었음을 잘 알면서도 위 상표를 무단으로 사용하였다. 따라서 피고가 2013. 7. 30. 이후 ‘산수’ 상표를 무단 사용하여 산수블록 제품을 제조·판매한 것은 위 상표권에 대한 원고 ○○○의 전용사용권을 침해한 것이다. 이에 대하여 피고는, 상표권 침해 주장이 신의칙에 위배된다고 주장하나, 그렇게 볼 만한 사정을 찾아볼 수 없다. 
 (나) 이에 대하여 피고는, 원고 ○○○의 특허권 등은 특허권소진의 법리에 의하여 금형의 판매와 함께 모두 소진되었다는 취지로 주장하므로 살피건대, 특허권 소진 이론이 특허법상 근거가 없음에도 인정되는 이유는 ① 특허 제품의 양도시마다 특허권자의 승낙을 얻어야 한다면 특허제품의 유통이 방해될 우려가 있고, ② 특허권자가 특허제품을 판매하면서 이미 특허발명의 대가를 얻었으므로 이후 특허제품의 사용행위에 대한 대가를 별도로 취득하는 것은 이중이득에 해당하기 때문이다. 이에 따라 특허권 소진 이론이 적용되기 위해서는 ① 특허발명이 온전히 구현된 제품일 것, ② 특허권자 또는 특허권자의 실시권자가 이를 판매할 것이 요구되는바, ㉠ 이 사건 계약의 목적물은 앞서 본 바와 같이 원고의 라이센스권에 기한 서브라이센스권의 부여이고, 단순한 금형 판매에 그치는 것은 아닌 점, ㉡ 소외인의 특허권 등은 대부분 산수블록 제품 자체에 대한 ‘물건의 발명’이고, 이를 찍어내기 위한 금형은 특허제품을 생산하기 위한 설비의 일환일 뿐 특허발명이 온전히 구현된 물건은 아니므로, 금형을 판매하였다고 하여 특허제품 자체를 판매하였다고는 할 수 없는 점, ㉢ 금형의 판매 대가는 생산설비로서의 금형 자체에 대한 판매 대가일 뿐, 특허제품의 생산, 판매 등의 실시행위에 대한 대가라고 볼 수는 없으므로, 기술료 외에 금형 판매대금을 얻었다고 하여 이를 이중이득에 해당한다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 보면, 원고 ○○○의 금형 판매만으로 특허제품에 관한 특허권이 소진되었다고 볼 수는 없다.
 또한 피고는, 이 사건 계약이 위와 같은 전용실시권이 설정등록되기도 전에 체결된 것으로서 특허법 제101조 제1항 위반으로 무효라고 주장하나, 앞서 본 이 사건 계약의 취지, 목적물 등에 비추어, 이 사건 계약이 원고 ○○○의 각 전용실시권 설정등록 전에 체결되었다는 사정만으로 위 특허법에 반하여 무효라고 보기 어렵다. 
2) 손해배상의무의 범위
 이 사건은 원고 ○○○에게 손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 해당하므로, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 손해액을 정하여야 할 것인바(민사소송법 제202조의2 참조), 만약 원고 ○○○이 피고에게 위 무단 판매분에 대하여 서브라이센스권을 부여하였다면 결국 이 사건 계약상 기술료를 지급받았을 것이므로, 원고 ○○○의 손해액은 일응 기술료 상당으로 보이는 점, 특허법 제128조 제5항 역시 ‘제1항(특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다)에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다’고 규정하고 있는 점 등을 참작하여, 원고 ○○○의 손해배상액을 이 사건 계약상 기술료 상당으로 한정한다.
 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 계약 종료 이후인 2015. 3. 24.부터 2020. 6. 19.까지 사이에 별지4 기재와 같이 순매출액 6,015,106,651원(부가가치세 공제) 상당의 산수블록 제품을 판매하였으므로, 원고 ○○○의 손해액은 위 판매분에 대한 기술료 합계액의 인정범위 내에서 원고 ○○○이 구하는 359,909,892원을 손해배상액으로 정한다(원고 ○○○은 총매출액에서 부가가치세와 운반비를 공제한 금액을 기준으로 청구액을 산정하였으므로, 청구액은 위 기술료 인정범위보다 적을 것임이 계산상 분명하다). 
라. 소결론
 그러므로 피고는 원고 ○○○에게 합계 617,407,301원(= 기술료 257,497,409원 + 손해배상금 359,909,892원) 및 그 중 ㉠ 기술료 257,497,409원에 대하여는 각 변제기 이후로서 원고 ○○○이 구하는 최종 판매분인 2014. 12. 30.자 판매분의 변제기 다음날인 2015. 1. 21.부터 이 판결 선고일인 2020. 12. 17.까지는 상법이 정한 연 6%의, 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, ㉡ 손해배상 중 94,134,673원에 대하여는 각 불법행위일 이후로서 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2015. 12. 31.부터, 74,340,385원에 대하여는 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2016. 11. 10.부터, 66,508,683원에 대하여는 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2017. 12. 22.부터, 43,025,582원에 대하여는 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2018. 10. 26.부터, 38,128,305원에 대하여는 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2019. 12. 31.부터, 43,772,264원에 대하여는 원고 ○○○이 구하는 최종 불법행위일인 2020. 6. 19.부터 각 이 사건 판결선고일인 2020. 12. 17.까지는 민법이 정한 연 5%의, 각 그 다음날부터 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있다.
4. 결론
 그렇다면 원고 ○○○의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하고 원고 □□□의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 정욱도(재판장) 김미란 노재승