취소결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2003.11.13 / 시행일:

【원고, 상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변리사 박영우)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2002. 12. 12. 선고 2001허7042 판결 
【주 문】
원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2001. 10. 31. 2000취65호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용을 피고가 부담하게 한다.

【이 유】 1. 상고이유 제1주장에 관하여
 가. 원심의 판단
 원심은, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제77조 제3항, 제136조 제3항(원심판결문에 "제4항"으로 기재된 것은 오기임이 분명하므로 바로 잡는다.)에 의하면 특허이의절차에서 특허청구범위를 정정하는 경우에는 정정된 청구항이 특허출원시에 특허를 받을 수 있어야 하므로, 위와 같은 요건을 충족하지 못하는 경우 정정을 불인정하고 정정 전 청구항을 이의결정의 대상으로 삼아 그 특허성 여부를 판단하여야 하나, 이와 달리 이 사건 청구항의 정정이 적법하다고 하여 정정된 청구항을 이의결정의 대상으로 삼는 한편, 정정된 청구항이 진보성이 없는 것이어서 특허등록을 취소하여야 한다는 결정을 한 것은 상호 모순되는 것이므로 그 어느 쪽 결정에든 위법이 있음이 명백하다고 하면서도, 이 사건 정정의 경우는 그 내용이 정정 전 청구항의 범위를 단순히 감축한 것뿐이어서, 정정된 청구항에 진보성이 인정되지 않는다면 심사관이 정정 전 청구항을 대상으로 취소 여부를 심리하였다 하더라도 같은 결과에 이르렀을 것 또한 법리상 명백하므로, 결국 이의결정의 대상이 되는 청구항을 잘못 택한 허물이 있었다 하더라도 이는 이 사건 심결의 취소를 구할 위법사유는 되지 못하며, 구 특허법 제77조 제3항, 제136조 제4항에 따르면 심사관은 특허의 정정을 받아들이지 않는 때에 한하여 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주도록 되어 있는데, 이 사건에서는 정정을 적법한 것으로 받아들이는 마당이었으므로 원고에게 의견제출의 기회를 줄 여지는 없었던 점, 본래 특허이의절차에서 특허청이 청구항의 정정신청을 받아들이지 아니한 경우에도 별도의 불복방법이 없고 특허권자는 심판절차에서 이를 다툴 수밖에 없으므로 원고가 정정과정에서 박탈당하였다고 하는 절차상의 기회는 결국 취소심판이나 그 이후의 소송절차에서 보상되었다고 보아야 하는 점 등에 비추어 보면 의견제출의 기회를 박탈하는 등의 절차상 위법이 있었다는 원고의 주장 역시 이유없다고 한 다음, 이 사건 발명에 대한 특허등록을 취소한 심결이 결과적으로 정당하다는 취지로 판단하였다.
 나. 대법원의 판단
 (1) 특허권자는 특허이의신청이 있는 경우 특허이의신청서 부본을 송달받은 날로부터 일정한 기간 내에 답변서를 제출함과 아울러 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고(구 특허법 제70조 제2항, 제77조 제1항), 이러한 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허를 받을 수 있어야 하며, 심사관 합의체는 위 정정청구가 특허를 받을 수 없는 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특허법 제77조 제3항, 제136조 제3항, 제4항), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 그 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로 심사관 합의체가 정정 후의 청구항에 특허무효사유가 있다는 이유로 특허이의신청절차에서 정정된 특허청구범위의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 이는 위법하고, 그 후 취소결정 불복심판절차에서 특허권자가 정정 후의 특허청구범위에 특허무효사유가 없다는 취지의 주장을 하였다고 하더라도 특허이의절차에서의 위와 같은 위법상태가 제거되었다고 할 수는 없다. 
 (2) 기록에 따르니, 명칭을 "수성계 포비성 도료조성물 및 이를 이용하여 제조된 연소방지재"로 하는 이 사건 특허발명에 관하여 1998. 12. 12. 원고 명의로 특허권설정등록이 된 사실(특허번호 생략), 고려화학 주식회사가 1999. 6. 30. 이에 대한 이의신청을 하였고, 원고는 2000. 1. 15. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 제6항을 감축하는 내용의 정정청구를 한 사실, 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 원고의 위 정정청구가 정정 전 청구항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하고 있으므로, 구 특허법 제77조의 규정에 해당되는 적법한 청구로 인정된다고 한 다음, 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 하였는데, 위 결정 이전에 심사관 합의체가 원고에게 정정된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 내용의 통지를 하지는 않은 사실, 원고가 위 취소결정에 불복 심판청구를 하였으나, 2001. 10. 31. 위 정정된 특허청구범위가 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결(특허심판원 2000취65호)이 이루어진 사실이 인정된다.
 (3) 그 사실관계에서 위의 취소결정은 형식적으로는 정정청구가 이유 있는 것처럼 판시하였지만 그 실질에 있어서는 정정청구를 받아들이지 않은 결과로 되었으니, 위의 법리에 비추어 볼 때, 그 취소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그를 위반한 잘못이 있음에도 불구하고, 원심이 앞서 본 바와 같은 사정만을 들어 그 취소결정의 위법을 간과한 이 사건 심결을 정당하다고 판단한 것에는 특허이의신청에서의 정정청구에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 그를 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다.
 2. 결 론
 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분한 한편, 취소결정의 앞서 본 위법은 보정될 수 없는 것이므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 특허심판원이 2001. 10. 31. 2000취65호 사건에 대하여 한 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하며, 피고가 소송총비용을 부담하게 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

대법관 이규홍(재판장) 조무제(주심) 이용우 박재윤

[1] 특허이의신청절차에서 정정된 특허청구범위에 대하여 심사관 합의체가 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 것이 위법한지 여부(적극)
[2] 특허이의신청절차에서 특허권자에게 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 위법이 있다고 한 사례

[1] 특허권자는 특허이의신청이 있는 경우 특허이의신청서 부본을 송달받은 날로부터 일정한 기간 내에 답변서를 제출함과 아울러 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고{구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제70조 제2항, 제77조 제1항}, 이러한 정정은 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허를 받을 수 있어야 하며, 심사관 합의체는 위 정정청구가 특허를 받을 수 없는 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(같은 법 제77조 제3항, 제136조 제3항, 제4항), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 그 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로 심사관 합의체가 정정 후의 청구항에 특허무효사유가 있다는 이유로 특허이의신청절차에서 정정된 특허청구범위의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 이는 위법하고, 그 후 취소결정 불복심판절차에서 특허권자가 정정 후의 특허청구범위에 특허무효사유가 없다는 취지의 주장을 하였다고 하더라도 특허이의절차에서의 위와 같은 위법상태가 제거되었다고 할 수는 없다.
 [2] 특허이의신청절차에서 특허권자에게 의견서 제출의 기회를 부여하지 않은 위법이 있다고 한 사례.