권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.02.17 / 시행일:

【원 고】 주식회사 팬시팝 (소송대리인 변호사 신영한)
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 이수완 외 4인)
【변론종결】 2004. 12. 16.
【주 문】
1. 특허심판원이 2004. 9. 30. 2004당386호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위 
 가. 원고는 2004. 2. 23. 이 사건 등록상표의 권리자인 피고를 상대로, 원고가 사용하는 확인대상표장은 그 사용상품인 접시의 미감을 높이기 위하여 의장적으로만 사용되고, 접시의 뒷면에 별도의 식별표지가 존재하며, 확인대상표장과 같은 장미도형은 관련 업계에서 이미 의장적으로 사용되고 있는 디자인에 불과하고, 이 사건 등록상표 중 '장미도형' 부분은 식별력이 없어 그 요부는 문자부분인 'Chul ki Art'이므로, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2004당386호로 심리하여 2004. 9. 30. 확인대상표장과 이 사건 등록상표는 모두 장미꽃 한송이와 이를 뒷받침하는 수개의 잎 및 줄기로 구성되어 있고, 문자의 유무 및 장미꽃의 방향만이 차이가 있으나, 전체적으로 유사하며, 양 상표의 지정상품 및 사용상품도 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 접시 등의 경우에는 접시의 전면에 주로 자연물 내지 창작물을 사실적인 기법으로 표시하고 회사의 표시 등의 문자는 후면에 표시되어 있어 일반 수요자들의 경우 뒷면까지 주의깊게 살펴 상품을 구매하고 있다고는 보이지 아니하므로, 접시전면의 문양 등은 의장적 기능과 함께 상품출처의 표시기능도 하고 있다고 보아야 하며, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 상표등록을 부인할 만한 보편적 표장이 아니고, 장미의 형태 그대로를 사진으로 찍어 구성한 것도 아니므로 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정하는 기타 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에도 해당하지 아니한다는 이유에서, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
 나. 이 사건 등록상표 
 (1) 구 성 : 
 (2) 출원일/등록일 : 2002. 6. 27./2003. 9. 17. 
 (3) 등록번호 : (등록번호 생략)
 (4) 지정상품 : 비귀금속제 공기, 비귀금속제 대접, 비귀금속제 접시, 비귀금속제 커피잔, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 머그컵, 비귀금속제 쟁반, 양념세트, 반찬용 식품저장용기, 비귀금속제 저금통 (상품류 구분 제21류) 
 다. 확인대상표장
 (1) 구 성 : 
 (2) 사용상품 : 접시
 [증 거] 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1, 2, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2의 기재 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지 
 (1) 확인대상표장은 의장적으로 사용될 뿐 상표적으로 사용되는 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다. 
 (가) 확인대상표장의 사용상품인 접시의 앞면에는 확인대상표장이 전사되어 있으나, 이는 의장적으로 사용된 것이고 접시의 출처표시나 다른 제품과의 구별을 위하여 사용된 식별표지가 아니다. 
 (나) 확인대상표장의 사용상품인 접시의 뒷면에는 원고의 상표인 'Fancy Pop'이 부착되어 있으므로, 일반 수요자들은 접시 전면의 확인대상표장을 디자인으로, 'Fancy Pop'은 제품의 식별표지로 구별하여 인식한다. 
 (다) 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 외국 유명작가의 작품으로서 관련 업계에서 이미 의장적으로 많이 사용되고 있다.
 (2) 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 자연물을 사실과 같이 묘사한 것으로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없어 그 요부는 문자부분에 국한된다 할 것이다. 
 나. 피고의 주장
 (1) 이 사건 권리범위확인심판 청구취지는 '확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.'는 것이고, 확인대상표장의 별지 2와 같은 사용상태에 대한 권리범위를 구하는 것이 아니므로, 확인대상표장이 별지 2와 같이 사용되는 경우의 권리범위확인임을 전제로 하는 원고의 의장적 사용 주장은 이유 없다. 
 (2) 원고 사용상품인 접시의 앞면에 전사하여 사용하는 확인대상표장은 장식적인 기능과 함께 상품의 출처를 표시하는 기능도 함께 하는 것이다.
 (3) 상품의 뒷면 바닥은 일반 수요자들이 쉽게 보기 어렵고, 진열시에도 보이지 않는 부분으로서 일반적으로 제조자를 표시하는 곳일 뿐 아니라, 뒷면 바닥에 별도의 문자상표가 있다 하더라도 전면에 도형상표를 부착할 수 있는 것이다. 
 (4) 자연물을 그대로 사진 찍거나 인쇄, 복사하여 그것을 상표로 출원하면 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 식별력이 없는 것에 해당하나, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 그림으로 그린 것이므로 식별력이 있을 뿐만 아니라, 장미꽃 실물 사진과 식별력이 약한 문자와 결합하여 등록되어 있는 선등록상표가 존재하는 점에 비추어 보면 이 사건 등록상표의 장미 도형부분은 식별력이 있다. 
 다. 판 단 
 (1) 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
 (가) 판단 기준
 상표는 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있다 할 것이고, 그 유사 여부의 판단에 있어서도 상표전체를 관찰하여 이를 판단하여야 할 것이나 그 요부가 서로 유사하여 거래상, 오인·혼동의 우려가 있으면 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 상품의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 회사의 명칭, 업종표시 등은 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 상표의 유사 여부를 판단할 때에도 이 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하여 판단하여야 할 것이다(대법원 1994. 1. 28. 선고 93후1254 판결 참조). 
 (나) 확인대상표장은 ''와 같이 활짝 핀 큰 장미꽃 한송이와 그 오른쪽에 반쯤 핀 조그마한 꽃송이, 그리고 그 왼쪽에 아직 피지 않은 봉오리 4개와 잎사귀 및 줄기 등이 사진과 똑같을 정도로 사실적으로 묘사한 장미꽃으로 구성되어 있는 도형표장이고, 이 사건 등록상표는 ''와 같이 활짝 핀 큰 장미꽃 한송이와 아직 피지 않은 봉오리가 그 왼쪽에 3개, 그 오른쪽에 1개 있고 잎사귀와 줄기 등이 사실적으로 그려진 장미도형과 장미도형의 아래 부분 왼쪽에는 영문자 인쇄체로 'Chul ki Art', 오른쪽 부분에는 영문자 필기체로 'hermosura'라는 문자가 결합된 색채상표로서 이 사건 등록상표는 구분된 각 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일련 불가분적으로 구성된 것이라고 볼 수 없고 그 결합으로 인하여 별도의 관념이 연상되는 것도 아니므로, 각 부분으로 분리관찰할 수 있다 할 것이고, 한편 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 흔히 볼 수 있는 자연물로서 그 묘사기법이 사진과 특별히 달리 취급할 수 없을 정도로 사실적이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미미하여 이 사건 등록상표의 요부가 될 수는 없다 할 것이므로, 상표의 유사 여부 판단시 위 장미도형 부분을 제외하고 나머지 부분을 대비하여야 할 것이다. 
 따라서 이러한 법리에 따라 양 상표를 대비하여 보면, 우선 전체적인 외관에 있어서 도형과 문자의 유무 구성 등에 차이가 있어 외관은 서로 다르다고 보아야 할 것이고, 호칭 및 관념에 있어서 식별력이 없는 장미도형 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하여야 할 것이나 확인대상표장은 식별력이 없는 장미도형 부분만으로 구성되어 있으므로 그 장미도형과 이 사건 등록상표의 문자부분을 대비하여 보면, 확인대상표장은 장미꽃과 피지 않은 봉오리 및 잎사귀와 줄기 등으로 구성되어 있어 일반 수요자들이 '장미꽃'으로 호칭하고 그러한 관념으로 인식될 것임에 비하여, 이 사건 등록상표는 'Chul ki Art hermosura'라는 문자 부분으로 '철기아트' 또는 '헤르모수라'로 호칭되고 '철기예술' 등으로 관념될 것이어서, 양 표장은 전체적으로 보아 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 결국 양 표장은 서로 유사하지 아니하다.
 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표의 장미도형 부분은 자연물을 그대로 사진 찍은 것이 아니라 그림으로 그린 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여 식별력이 있고, 최근에는 장미꽃 실물 사진과 식별력이 약한 문자와 결합하여 등록되어 있는 선등록상표가 다수 존재하는 점에 비추어, 이 사건 등록상표의 장미 도형부분은 식별력이 있다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 등록상표 중 장미도형이 자연물인 장미를 사진으로 찍은 것은 아니라 하더라도 사실적 기법으로 묘사하여 실제 사진으로 찍은 것과 마찬가지의 효과를 나타낼 경우에는 자연물을 사진으로 찍은 경우와 동일하게 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이고, 상표의 식별력 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로, 다른 상표들이 등록되어 있다는 이유만으로 이 사건 등록상표 중 장미도형 부분이 식별력이 있다고 인정할 수는 없는 것이어서 피고의 위 주장은 이유 없다.
 (2) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하므로 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다. 
 3. 결 론 
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 주기동(재판장) 설범식 김기영

등록상표 ""의 장미도형 부분은 그 자체만으로는 식별력이 없어 이 부분을 제외한 나머지 부분과 확인대상표장 ""을 대비하는 경우 양 표장은 전체적으로 외관, 호칭 및 관념이 달라 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없다고 할 것이므로, 양 표장은 서로 유사하지 않다고 한 사례.