거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1995.11.28 / 시행일:

【출원인,상고인】 
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심결】 특허청 항고심판소 1994. 8. 31.자 92항원1957 심결
【주문】
 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심결이 인정한 사실과 판단내용
 이 사건 출원발명(본원발명이라고 한다)과 인용발명(1985. 9. 6. 일본 공개실용신안공보에 공개된 공개번호 (공개번호 생략) 껍질 벗기는 장치, 이하 같다)은 다같이 우엉, 무, 당근과 같은 뿌리채소의 껍질을 효과적으로 벗겨내기 위한 로울러에 관한 것인데, 기본적인 기술적 구성상의 차이는 센터로울러에 형성된 장구 모양의 오목한 부위에 인용발명에서는 탄성발포체(彈性發泡體)를 충전(充塡)하였고, 본원발명에서는 그 부분을 빈 공간으로 하였다는 점이다.
 위와 같이 센터로울러의 중간 부위에 오목한 공간부가 형성되게 한 이유는 센터로울러와 외주(外周)를 둘러싸고 있는 탄성부재[彈性部材, 연마부재(硏磨部材)로 기능함]가 상호 회전하여 그 마찰에 의하여 피가공물(皮加工物)을 연마할 때에 크기가 각기 다른 여러 형태의 피가공물을 그 외형에 따라 자유롭게 변형될 수 있는 여유공간으로 작용하여 피가공물이 탄성부재의 변형에 의하여 항상 압접(押接)된 상태에서 모든 형태의 피가공물의 껍질을 효과적으로 벗겨낼 수 있도록 한 것이어서 이는 인용발명이 기대하는 목적과 기술적 효과를 달성하기 위한 구성의 중요 부분이라 할 것이고, 그 오목한 공간부에 충전된 탄성발포체는 단지 탄성부재의 과도한 변형을 방지하기 위한 부가적인 구성으로 채택된 것에 불과하며, 더욱이 탄성부재 자체의 강도를 조절하거나 별도 탄성재료의 충전 등에 의하여 탄성부재의 변형 정도를 조정하는 것은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 선택적으로 실시할 수 있는 정도의 설계적 변경 정도에 지나지 않는 것이므로 이 부분은 별다른 기술적 의미가 있다고 할 수 없다.
 본원발명의 특허청구범위 제1항에서는 인용발명에서 부가적인 사항에 불과한 탄성발포체의 충전구성만을 삭제한 채 센터로울러의 오목한 공간부를 빈 공간으로 하는 구성을 그 기술적 구성요지로 하고 있는 것이므로 인용발명과는 동일성의 범주에 속하는 발명일 뿐 그 구성에 별다른 기술적 곤란성이 있다고 할 수 없다.
 또한, 본원발명의 종속항인 청구범위 제3항에서는, 성형체(成型體)의 가장자리에 여러 개의 배수구멍을 뚫어 놓았음을 그 기술적 구성요지로 하고 있으나, 공간부가 탄성부재와 센터로울러의 양측 벽에 의해 밀폐된 구조로 되어 있어 가장자리에 뚫린 배수구멍이 배수구로 기능할 수 있는지 불명확할 뿐만 아니라, 설사 배수기능이 된다고 하더라도 공간부에 물이 차기 위해서는 반드시 외부에서 물이 들어오는 틈이 있어야 할 것인데, 본원발명이 고속회전하는 로울러라는 점을 감안할 때 이 틈새로 원심력에 의해 강제배수될 것이므로 별도의 배수구멍이 불필요하다 할 것이어서 결국 이러한 구성도 별다른 기술적 의미가 있다고 할 수 없다. 
 본원발명이 인용발명에서의 발포체가 작업 중 분사되는 수분을 흡수하여 팽창됨으로서 야기되는 문제점을 해결한 것이라고 주장하고 있으나, 발포체에는 수분을 흡수하여도 팽창되지 않는 것도 있으므로 적절치 못한 상황을 가정하여 이를 기술적 과제로 하고 있는 본원발명의 목적에도 그 기술적 의미가 있다고 할 수 없다.
 그러므로, 본원발명은 인용발명으로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자라고도 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이라 할 것이므로, 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다. 
 2. 당원의 판단
 가. 구 특허법 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행 기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이며 ( 대법원 1991. 10. 22. 선고 90후2003 판결 등 참조), 더욱이 출원기술이 상업적으로 성공을 하였다면 진보성이 인정되어 특허를 받을 수 있다 할 것이다. 
 나. 기록에 의하면, 인용발명에서 탄성발포체로는 주로 천연고무를 사용하며, 깎여진 껍질이나 흙 등이 씻겨내려 가도록 하기 위하여 외부에서 물을 주입하는데, 천연고무와 같은 탄성발포체는 로울러의 고속회전으로 채소와 맞닿아 껍질을 벗겨내고는 다시 채소와 떨어지는 것을 반복하므로 수축과 팽창을 되풀이함으로써 틈새가 생기게 되고 그 틈새로 모세관현상에 의하여 물이 스며 들어가게 되어 결국 센터로울러 주위의 장구 모양으로 오목한 부분에 충전된 탄성발포체는 서서히 물을 흡수하게 되고, 고속회전하는 경우 이 부분이 팽창되어 맥주통 모양이 되며, 심한 경우 원심력에 의하여 양쪽 로울러의 외부 둘레가 접촉되게 되고 잘린 부스러기가 튀어 흐트러져서 마침내 로울러가 파손될 경우가 있을 뿐만 아니라, 적어도 피가공물의 표면을 균일하게 연마처리할 수 없게 되고, 처리면적이 적어지므로 로울러의 효율을 저하시키는 문제점이 생길 수 있다고 보이고, 한편 본원발명에서는 센터로울러 주위의 오목한 중앙 부분을 빈 공간으로 하고, 위와 같이 스며드는 물을 배수하기 위한 구멍을 만들었다는 것이며, 그러한 결과 인용발명에서의 위와 같은 문제점이 해결되고 상업적인 성공을 하였다는 것인바, 사실이 그러하다면 본원발명은 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로 진보성이 인정되는 데도 불구하고, 원심은 이 점에 관하여 제대로 증거조사나 심리도 하지 아니한 채, 본원발명이 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단함으로써 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
 3. 그러므로, 원심결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이임수(재판장) 김석수 정귀호(주심) 이돈희

[1] 특허발명의 진보성 유무의 판단기준
 [2] 상업적으로 성공한 출원기술의 진보성 인정 여부
[3] 출원기술이 인용기술의 문제점을 해결하고 상업적으로 성공을 한 경우라고 보아 진보성을 인정하여야 한다고 판단한 사례

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용 효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행 기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다. 
 [2] 출원기술이 상업적으로 성공을 하였다면 진보성이 인정되어 특허를 받을 수 있다.
 [3] 출원기술이 인용기술의 문제점을 해결하고 상업적으로 성공을 한 경우라고 보아 진보성을 인정하여야 한다고 판단한 사례.