거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1997.12.09 / 시행일:

【출원인,상고인】 하동농업협동조합 (소송대리인 변리사 김병진 외 1인)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】특허청 항고심판소 1996. 12. 3.자 95항원2553 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 1993. 4. 20. 출원한 열탕식 해동방법에 의한 매실엑기스의 추출방법 및 그 장치에 관한 이 사건 출원발명을 그 출원 전인 1986. 5. 17. 특허공보 제1161호에서 공고번호 86-574호로 공개된 매실엑기스의 제조방법에 관한 인용발명(이하 '인용발명'이라고 한다)과 대비하여 진보성 여부를 판단하면서, 양 발명은 모두 매실을 냉동한 후 이를 해동시켜 압력을 가하면 쉽게 즙을 짤 수 있다는 것을 요지로 하고 있어 동일한 목적과 구성으로 되어 있고, 다만 인용발명에서 매실을 -30℃ 내지 -40℃의 온도로 급속 냉동하고 이를 -2℃ 내지 -3℃로 해동하며, 이 사건 출원발명은 매실을 -10℃로 급냉, -20℃로 완냉, 그리고 -25℃로 급냉하여 이를 가열기포수로 급속 해동시키는 차이가 있으나, 매실을 냉동시킨 다음 해동시키는 것은 매실 내부의 세포조직을 파괴시켜 즙을 쉽게 짜고자 하는 것으로 급냉, 완냉 및 급히 해동함으로서 급냉 및 천천히 해동한 것과 비교하여 즙을 짜는 것이 용이하다거나 수율(收率)이 월등하게 더 좋다는 자료도 없고 또한 그러할 것으로 추정되지도 아니하므로, 결국 이 사건 출원발명은 인용발명보다 그 효과가 특별하게 향상된 것도 없이 단지 구성만 복잡하게 한 것이어서 오히려 퇴보한 발명이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허등록을 받을 수 없다고 하였다.
 2. 살피건대특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 1996. 11. 26. 선고 95후781 판결 참조).
 3. 기록에 의하여 이 사건 출원발명과 인용발명을 대비하여 본다.
 (1) 먼저 그 목적을 보건대, 매실을 냉동한 후 해동시킴으로써 착즙(搾汁)을 용이하게 하는 기술은 이 기술분야에서 널리 알려진 기술인바, 인용발명은 매실에서 즙(汁)을 추출할 때 매실의 외형에 손상을 가하지 아니하고 원형상태에서 매실즙을 추출한 다음 매실즙이 일부 추출된 매실을 식용재료로 재활용하기 위한 것인데 반하여, 이 사건 출원발명은 매실의 외형에 손상을 가하여 매실즙만을 추출하고 나머지 찌꺼기는 폐기하는 것이어서, 결국 매실의 재활용 여부와 매실즙의 수율에서 차이가 날 것은 당연하다.
 (2) 기술적 구성과 그로 인한 작용효과를 함께 보건대, 인용발명은 -30℃ 내지 -40℃의 온도로 2­3시간 급속 냉동하여 보관하는데 반하여, 이 사건 출원발명은 -10℃로 급냉, -20℃로 완냉, 다시 -25℃로 급냉하여 보관한다.
 그런데 식물성 조직을 급속 냉동할 경우 수많은 미세한 얼음 입자가 세포조직의 내외에 골고루 분포되게 되어 해동시에 액즙의 유출이 적게 됨에 비하여, 저속냉동을 하면 세포와 세포 사이에 적은 수의 큰 얼음 입자가 형성되며, 얼음 입자가 생성되거나 성장할 때 수분이 세포 내에서 외부로 이동하게 되어 세포의 모양이 크게 변하고 형성된 얼음 입자에 의한 기계적 손상으로 조직이 파손되게 되어, 해동시 파손된 조직 사이로 액즙의 유출이 많아지고, 결과적으로 매실즙의 수율이 높아지게 된다.
 또한 인용발명에서는 냉동보관된 매실을 -2℃ 내지 -3℃의 온도상태에서 착즙하는 것인데 반하여, 이 사건 출원발명에서는 25℃ 내지 30℃의 가열기포수(加熱氣泡水)로 해동을 시키므로 많은 양의 매실을 위치와 관계없이 짧은 시간 내에 골고루 해동시킬 수 있어 착즙의 수율이 월등히 높게 된다고 하겠다.
 나아가 착즙시 인용발명은 매실을 콘테이너에 넣은 후 적층하여 50㎏/㎤의 무게로 2­3시간 정도 눌러 15 내지 20%의 매실즙이 추출되도록 하고 착즙을 한 매실은 식용 등으로 재활용할 수 있는 것임에 비하여, 이 사건 출원발명은 100 내지 200 바아(bar)의 힘으로 눌러주어 착즙률(搾汁率)을 65%로 하고, 사용된 매실은 찌꺼기만 남게 된다.
 이러한 점들에서 양 발명은 기술적 구성이나 작용효과 등의 기술사상을 달리한다고 하겠다.
 4. 앞에서 본 바와 같이이 사건 출원발명과 인용발명은 목적이나, 기술적 구성 및 작용효과가 명백히 서로 다르고, 또한 이 사건 출원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 진보성이 인정된다고 할 것이다.
 그런데도 원심은 공지된 기술수준이나 이 사건 출원발명과 인용발명의 핵심적인 기술내용을 제대로 파악하지도 못한 채 그 근본적인 차이점 등을 간과하고 만연히 급냉, 완냉 및 급히 해동하는 것과 급냉 및 천천히 해동하는 것이 차이가 없다고 하면서 이 사건 출원발명은 인용발명보다 그 효과가 특별하게 향상된 것도 없이 단지 그 구성만 복잡하게 한 것이어서 오히려 퇴보한 발명이라고 하여 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허등록을 받을 수 없다고 판단하였으니 원심심결에는 심리를 다하지 아니한 잘못으로 말미암아 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다. 따라서 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
 5. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관들의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이임수(재판장) 최종영(주심) 이돈희 서성

[1] 특허발명의 진보성 유무 판단 기준
[2] 출원발명은 인용발명과는 목적·기술적 구성 및 작용효과가 다르고, 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 작용효과가 있다고 하여 진보성을 인정한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.
 [2] 매실 엑기스 제조에 관한 출원발명과 인용발명은 목적이나, 기술적 구성 및 작용효과가 명백히 서로 다르고, 또한 출원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 진보성이 인정된다고 한 사례.