거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2009.07.23 / 시행일:

【원고, 상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 황영주외 5인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2007. 11. 8. 선고 2007허623 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항 소정의 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호 소정의 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 하는바, 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 참조). 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결, 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조).
 2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 가. 명칭을 "음성 제어 방법"으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-79943호)의 보정된 특허청구범위 제15항(이하 ‘이 사건 제15항 발명’이라 한다)에 기재된 원심 판시 구성 1인 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형(體型)을 결정하는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, 캐릭터의 체형에 대해서는 캐릭터의 신장과 체중을 의미하는 것으로 정의 또는 설명이 되어 있고 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’ 및 ‘플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 구성’으로 설명이 되어 있으므로, 구성 1은 위와 같이 플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석된다. 그런데 구성 1은 비교대상발명 1에 개시된 ‘캐릭터의 일람 화면표시에서 캐릭터를 선택하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 포함하므로, 비교대상발명 1에 공지되어 있다.
 나. 이 사건 제15항 발명의 원심 판시 구성 2인 ‘외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질(聲質)을 캐릭터의 체형에 관한 속성정보에 기초하여 변환하는 변환수단’에 관하여 보면, 구성 2는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 특허청구범위의 기재 자체만으로 음성변환수단의 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로 이른바 기능적 표현이 포함되어 있는 구성은 아니다. 그리고 이에 대응되는 비교대상발명 1, 2의 각 구성은 모두 음성변환수단을 가지고 있으면서, 다만 구성 2에서와 같이 변환파라미터가 신장, 체중 등의 체형에 관한 속성정보가 아니고 성별이나 연령에 근거하는 점만이 다를 뿐이나, 이러한 차이는 통상의 기술자가 별다른 기술적 어려움 없이 손쉽게 채택하여 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 구성 2는 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출될 수 있다. 그 밖에 이 사건 제15항 발명의 나머지 구성으로서 원심 판시 구성 3인 ‘변환된 성질의 음성을 캐릭터의 음성으로 출력하는 출력수단’ 역시 비교대상발명 1, 2에 이미 공지되어 있다.
 다. 따라서 이 사건 제15항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 원심이 이 사건 제15항 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 1을 명세서의 실시예에 나타난 구성 중 하나인 ‘플레이어가 임의로 십자키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향 및 가로 방향으로 신축시킴으로써 신장과 체중을 정하는 구성’으로 제한 해석한 다음 구성 1이 주지관용기술을 게임 프로그램에 전용한 것에 불과하다고 본 점 등은 잘못이나, 이 사건 제15항 발명의 진보성이 부정된다고 판단한 결론은 정당하고 상고이유의 주장과 같이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 차한성

[1] 특허출원된 발명의 특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우, 그 발명의 내용을 확정하기 위한 해석 방법
[2] 명칭이 "음성 제어 방법"인 출원발명의 보정된 특허청구범위 제15항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 한 사례

[1] 특허출원된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.
[2] 명칭이 "음성 제어 방법"인 출원발명의 보정된 특허청구범위 제15항의 구성 1 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면 플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석되므로, 비교대상발명 1에 개시된 ‘캐릭터의 일람 화면표시에서 캐릭터를 선택하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성’을 포함하고 있고, 구성 2 ‘외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질을 캐릭터의 체형에 관한 속성정보에 기초하여 변환하는 변환수단’은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있으며, 구성 3 ‘변환된 성질의 음성을 캐릭터의 음성으로 출력하는 출력수단’ 역시 비교대상발명 1, 2에 이미 공지되어 있으므로, 특허청구범위 제15항은 진보성이 부정된다고 한 사례.