등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2004.03.12 / 시행일:

【원고, 상고인】 ○○○ 가부시끼가이샤 (소송대리인 변호사 장수길 외 5인)
【피고, 피상고인】 △△△ 주식회사 외 3인
【원심판결】 특허법원 2002. 10. 25. 선고 2002허161 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 1. 원심의 판단
 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 명칭이 "광학 활성 피리도벤즈옥사진 유도체의 제조방법"에 관한 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 출원번호 (출원등록번호 1 생략)으로 출원된 원출원 발명(출원등록번호 2 생략)의 분할출원으로 인정되어 1994. 7. 28. 등록된 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)을 원출원 발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘원출원 발명’이라 한다)과 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물은 원출원 발명의 중간체인 X 화합물과 동일하므로 양 발명은 모두 일반식(IB, X) 화합물로부터 일반식(VI) 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 점에서 동일하고, 다만, ① 원출원 발명에는 이 사건 제1항 발명에 없는 X" 화합물로부터 X 화합물을 제조하는 과정이 부가되어 있고, ② 이 사건 제1항 발명은 출발물질인 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 거친 후 IC 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 데 비하여, 원출원 발명은 IC 화합물 제조과정에 관한 언급이 없이 중간체인 X 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 것으로만 기재되어 있는 점에 차이가 있는데, 위 차이점 ①에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 실시례 3에는 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진으로부터 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 위 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진은 원출원 발명의 출발물질인 X" 화합물에 속하는 것일 뿐 아니라, 위 실시례 3은 원출원 발명의 실시례 13과 그 내용이 동일하고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 위 실시례 3에 기재된 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[1,4]벤즈옥사진 외에 다른 화합물로부터 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법은 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 원출원 발명에 기재된 것과 같은 X" 화합물로부터 IB 화합물을 제조하는 과정을 포함하는 것이라고 할 수 있고, 위 차이점 ②에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물로부터 IC 화합물을 제조하는 과정은 이 사건 특허발명의 참조실시례 2에 기재되어 있는데, 이는 원출원 발명의 실시례 14 및 실시례 15와 그 내용이 동일하므로, 원출원 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 포함하고 있다고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명과 원출원 발명의 실시례 등 발명의 상세한 설명의 기재를 참조하면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 공정을 통하여 목적하는 일반식(VI)의 화합물을 얻는 것이라고 할 수 있으므로, 결국 양 발명은 그 기술적 사상 및 기술적 수단이 동일한 발명이라고 할 것이니, 이 사건 제1항 발명은 적법한 분할출원이라고 할 수 없어 그 출원일이 원출원 발명의 출원일로 소급되지 아니하므로 이 사건 제1항 발명은 선출원주의에 위배되어 등록된 것으로서 무효라는 취지로 판단하였다.
 2. 대법원의 판단
 분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있고(대법원 1983. 7. 26. 선고 83후23 판결, 1984. 2. 28. 선고 83후20 판결, 1986. 9. 9. 선고 84후71 판결 등 참조), 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 등 참조).
 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 그 상세한 설명에 기재된 실시례의 내용이 일부 동일하기는 하지만, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 신규의 IB 화합물을 출발물질로 하여 그 중간체의 IC 화합물을 거쳐 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것으로, 그 신규의 화합물 IB를 출발물질로 사용하는 점에 그 기술적 특징이 있는 데 반하여, 원출원 발명은 X" 화합물을 출발물질로 하여 중간체 X(=IB) 화합물을 거쳐 통상의 방법으로 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것인데, 원출원 발명에 부가된 X" 화합물 및 중간체 X 화합물은 모두 신규의 물질로서 그 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 때 위 제조 과정은 그 수율 등의 면에서 가장 유효한 화합물(X=IB)을 만드는 필수 구성요소이므로, 이 과정은 이 사건 제1항 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이라고 보아야 하고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없다고 할 것인바, 따라서 이 점만으로도 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 이 사건 제1항 발명은 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 할 것이다.
 그렇다면 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명의 기술적 구성의 차이를 잘 살피지 아니한 채 양 발명이 동일하다고 단정하여 이 사건 제1항 발명이 분할출원으로서 인정될 수 없다고 판단한 원심판결에는 심리를 제대로 하지 아니하고 분할출원에 관한 법리를 오해함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 결 론
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 고현철(재판장) 변재승 윤재식(주심) 강신욱

[1] 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수 있는지 여부(적극)

[2] 원출원 발명과 분할출원 발명이 동일한지 여부의 판단 기준

[3] 분할출원 발명이 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 한 사례

[1] 분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있다.

 [2] 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 한다.

 [3] 원출원 발명에 부가된 화합물의 제조 과정이 그 발명의 필수 구성요소로서 분할출원 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없어 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 분할출원 발명이 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 한 사례.