거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2005.05.27 / 시행일:

【원고, 상고인】 원고 
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2002. 12. 6. 선고 2002허598 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 채용 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 후, 소외인 1과 소외인 2가 공동으로 출원한 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 출원발명에 관한 특허거절결정의 취소를 구하는 이 사건 심판청구의 적법 여부에 대하여 다음과 같은 취지로 판단하였다.
 가. 위 특허거절결정은 2000. 1. 15. 공시송달의 방법에 의해 송달이 되었는바, 그 공시송달은 이 사건 출원발명의 공동출원인인 소외인 1과 소외인 2가 모두 미국으로 이민을 가 버리고 어느 누구에 대하여도 적법한 주소변경이 이루어지지 않아 더 이상 송달장소를 알 수 없는 상태에서 공동출원인 전원을 대표하는 소외인 1을 수령인으로 하여 이루어진 것이므로 아무런 위법이 없고, 따라서 위 일시로부터 2주일이 경과한 2000. 1. 30. 효력이 발생하였다. 그렇다면 2001. 8. 6.에 한 이 사건 심판청구는 그 청구기간인 30일이 도과되어 제기된 것이어서 부적법하다.
 나. 이 사건 심판청구는 공동출원인 중 1인인 소외인 2가 2001. 8. 6. 혼자서 제기하였다가, 그 심판 계속중인 2001. 10. 9.에 이 사건 출원발명의 출원인 및 심판청구인의 명의가 원고로 변경되었는바, 특허법 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 또 심판청구에 있어 청구의 이유를 제외하고는 심판청구서의 보정은 요지를 변경할 수 없다고 되어 있으므로, 이 사건과 같이 처음에는 공동출원인 중 1인만을 심판청구인으로 하였던 것을 심판 계속중에 공동출원인 전원으로부터 출원인의 지위를 양도받은 원고 앞으로 심판청구인의 명의를 변경하는 것은 심판청구서의 요지변경에 해당되어 허용될 수 없어, 결국 이 사건 심판청구는 공동출원인 중 1인에 의해서만 제기된 것으로 보아야 할 것이니, 공동출원인 전원에 의해 제기되지 않은 위 심판청구는 이 점에 있어서도 부적법하다.
 2. 상고이유를 본다.
 가. 공시송달에 관한 상고이유에 대하여
 (1) 특허법 제219조 제1항에서 공시송달 사유로 들고 있는 ‘주소 또는 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때’라 함은 송달을 할 자가 선량한 관리자의 주의를 다하여 송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소를 조사하였으나 그 주소 또는 영업소를 알 수 없는 경우를 말하는 것이고, 한편 특허법 제11조 제1항에 의하면, 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 사유를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다고 되어 있으므로, 거절결정등본의 송달도 공동출원인 중 1인에 대하여만 하면 전원에 대하여도 동일한 효과가 발생한다고 할 것이지만, 이러한 법리는 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 송달은 다른 공동출원인에게도 송달의 효력이 발생한다는 의미이지, 공동출원인 중 1인에게 실시한 송달이 불능된 경우에 송달을 실시해 보지 아니한 다른 공동출원인에 대한 송달도 불능으로 보아야 한다는 뜻은 아니라 할 것이다.
 따라서 공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 ‘공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때’에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다.
 또한, 특허법 제5조 제1항, 특허법시행규칙 제11조 제1항 제6호에 의하면, 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없고, 특허청장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 서류를 반려할 수 있다고 되어 있으나, 특허관리인제도는 특허청이 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위함에 그 의의가 있는 점, 특허법 제5조 제1항에 의하면 재외자라 하더라도 국내에 체재하는 경우에는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, 특허법 제62조, 제133조 제1항에는 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟은 경우에 이를 특허거절사유나 특허무효사유로는 하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 특허청장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다고 해석된다.
 (2) 이 사건 공시송달의 경위를 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 피고는 공동출원인 중 1인인 소외인 1을 수령인으로 하여 출원 당시 주소인 ‘서울 서초구 (상세 주소 1 생략)’으로 거절결정등본의 송달을 실시하였다가 송달이 되지 아니하자 곧바로 소외인 1을 수령인으로 하여 공시송달을 하였을 뿐, 공동출원인 소외인 2에 대하여는 전혀 송달을 실시해 보지도 아니하였고, 더구나 특허청 심사관은 소외인 1의 전화요청에 따라 1999. 6. 초경 ‘서울 용산구 (상세 주소 2 생략)’으로 의견제출통지서를 우편으로 송부한 바 있으므로 피고로서는 거절결정등본을 위 주소로 송달을 실시해 볼 여지가 있었는데도 이마저 간과하였다. 나아가 1999. 7. 3. 특허청에 제출·수리된 소외인 2 명의의 보정서에는 ‘소외인 2의 주소를 서울 용산구 (상세 주소 3 생략)으로 보정한다.’는 내용이 기재되어 있었는데, 비록 소외인 2가 위 보정서 제출 당시 미국으로 이민한 재외자이므로 위 보정서의 제출은 특허관리인에 의하여 이루어져야 할 것인데도 이에 의하지 아니하고 직접 본인 이름으로 보정서가 제출되었다 하여도, 피고가 그 보정서를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 계속 진행한 이상 피고로서는 소외인 1에게 실시한 거절결정등본의 송달이 불능되었다는 이유로 공시송달을 하기에 앞서 소외인 2가 보정한 위 주소로 소외인 2에 대한 송달을 실시해 보았어야 할 것임에도 불구하고 그와 같은 조치를 취하지도 아니하였으니, 이러한 경우를 공동출원인 전원에 대하여 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없을 때에 해당한다고 볼 수 없다.
 따라서 위 공시송달은 특허법 제219조 소정의 공시송달 요건을 구비하였다고 볼 수 없으므로 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다고 보아야 할 것이다.
 (3) 그럼에도 원심이 이와 견해를 달리하여 거절결정등본에 대한 공시송달이 적법하다고 단정하고 이를 전제로 이 사건 심판청구가 그 기간을 도과하였다고 판단하고 말았으니, 이는 공시송달에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 경우에 해당한다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 나. 공동심판에 관한 상고이유에 대하여
 (1) 특허법 제33조 제2항, 제44조, 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 공동출원인 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속중 나머지 공동출원인을 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하는 보정을 허용하여 그 하자가 치유될 수 있도록 함이 당사자의 권리구제 및 소송경제면에서 타당하다 할 것이다.
 (2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같이 심판의 계속중에 이루어진 심판청구인의 변경이 요지의 변경에 해당된다고 본 것에는 잘못이 없으나, 이 사건의 경우 거절결정등본의 공시송달이 앞에서 본 바와 같이 부적법하여 그 효력이 발생하지 않아 이를 기준으로 심판청구기간을 따질 수는 없다 할 것이므로 적법한 송달일시를 더 규명하여 보고 만일 원고를 심판청구인으로 추가하는 보정서가 심판청구기간 안에 제출되었다면 그 보정은 허용될 여지가 있다 할 것인데도, 그에 관해 심리하지도 아니한 채 심판청구인을 소외인 2 1인에서 원고로 변경하는 것은 요지의 변경에 해당되어 부적법하다고 단정한 원심 판단은 이 점에 있어서도 위법하다 할 것이다.
 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이규홍(재판장) 이용우 박재윤 양승태(주심)

[1] 출원발명의 공동출원인에 대한 공시송달의 요건
[2] 특허청장이 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 재외자의 서류를 반려하지 않고 특허에 관한 절차를 진행한 경우, 사후에 그 절차상 하자를 주장할 수 있는지 여부(소극)
[3] 특허거절결정에 대한 심판청구시 누락된 공동출원인을 추가하는 보정이 허용되는 시간적 한계

[1] 공동출원인에 대하여 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달을 실시하기 위해서는 ‘공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때’에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 않는다.
[2] 특허법 제5조 제1항, 특허법시행규칙 제11조 제1항 제6호에 의하면, 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟을 수 없고, 특허청장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 서류를 반려할 수 있다고 되어 있으나, 특허관리인제도는 특허청이 국내에 거주하지 않는 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하도록 하기 위함에 그 의의가 있는 점, 특허법 제5조 제1항에 의하면 재외자라 하더라도 국내에 체재하는 경우에는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, 특허법 제62조, 제133조 제1항에는 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟은 경우에 이를 특허거절사유나 특허무효사유로는 하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 특허청장은 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 서류를 반려하지 아니하고 이를 수리하여 특허에 관한 절차를 진행한 이후에는 특허법 제5조 제1항에 위반된다는 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.
[3] 특허법 제33조 제2항, 제44조, 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항에 의하면, 특허거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 공동출원인 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속중 나머지 공동출원인을 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하는 보정을 허용하여 그 하자가 치유될 수 있도록 함이 당사자의 권리구제 및 소송경제면에서 타당하다.