정정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2007.04.27 / 시행일:

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변리사 이수완외 5인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2006. 8. 10. 선고 2006허3069 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】상고이유를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점에 대하여
 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 미국 AMP사가 발행한 ‘AMP OnQ 시스템’에 대한 일련의 제품 카탈로그(을 제3호증)를 이 사건 특허발명의 출원일 전에 반포된 간행물로 인정하였음은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 카탈로그 제작일자에 관한 채증법칙 위배나 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 2. 상고이유 제2점에 대하여
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제1항 제1호 소정의 ‘특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명’에서 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지를 인정할 수 있고, 그와 같은 사실인정이 논리칙이나 경험칙에 반하지 않는 한 채증법칙에 위배된다거나 진보성 판단에 관한 법리에 위배된다고 할 수 없다. 
 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 정정 후 제1항 발명의 특허청구범위에 기재된 ‘공동배관’이라는 기술사상이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것인 사실을 인정하기 위해 이 사건 특허출원 전에 반포된 간행물인 을 제3호증 외에도 이 사건 특허발명의 우선권주장일 후에 작성된 갑 제6, 7호증, 을 제6호증을 증거로 채용한 것은 위 법리에 따른 것으로 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배나 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법은 없다. 
 3. 상고이유 제3점에 대하여
구 특허법 제136조 제4항은 심판관은 정정심판청구가 제1항 각 호의 1에 해당하지 아니하거나 제2항 및 제3항의 규정에 적합하지 아니한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는바, 위 의견서 제출 기회를 부여하게 한 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로(대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 참조), 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다 할 것이나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되고, 한편 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없다.
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 심결취소청구를 기각하면서 그 사유를 이 사건 정정 후 제1항 발명이 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정되므로 특허출원시 특허받을 수 없다는 데에 두고 있음을 알 수 있고, 이러한 사유는 당초 정정거절이유에 포함된 것이어서 새로운 정정거절이유가 아님은 분명하고, 한편 원심이 채용한 갑 제9호증 및 을 제5호증은 당초의 정정의견제출통지서에 기재되어 있지 않은 증거들이긴 하나 갑 제9호증은 새로운 증거로 정정을 거절하고 있는 것이 아니라 비교대상발명 1의 ‘통신모듈’이 정정 후 이 사건 제1항 발명의 ‘접속단자대’와 실질적으로 동일한 것임을 설명하면서, 비교대상발명 1의 기재를 보충하는 자료로서 사용된 것임을 알 수 있으며, 을 제5호증은 ‘공동배관’이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시 주지의 기술사상에 지나지 않는다는 것을 보이기 위해 이를 뒷받침하거나 비교대상발명 2를 보충하는 자료로서 사용된 것임을 알 수 있으므로, 결국 원심이 위 증거들을 채용하였다고 하여 정정심판에 관한 강행법규를 위반하였거나 심결취소소송에서의 심리범위를 일탈하였다고 볼 수 없다.
 4. 상고이유 제4점에 대하여
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 이 사건 정정 후 제1항 발명은 이 사건 특허발명에 대한 우선권주장일 이전에 공지된 비교대상발명 1에 주지기술인 비교대상발명 2를 단순 결합함으로써 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어서 출원당시에 진보성이 없다는 취지로 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 기술적 요지 인정에 관한 사실오인 또는 진보성 판단 및 정정에 관한 법리오해 등의 위법은 없다. 
 5. 결 론
 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박일환(재판장) 김용담(주심) 박시환 김능환

[1] 구 특허법 제29조 제1항 제1호에서 말하는 ‘특허출원 전’의 의미 및 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지를 인정함에 있어 특허출원 후에 작성된 문건들을 기초로 삼을 수 있는지 여부(적극) 
[2] 구 특허법 제136조 제4항의 법적 성격 및 정정심판이나 그 심결취소소송에서 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것이 허용되는지 여부(적극)
[3] 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아님에도 정정거절이유를 보충하는 자료를 증거로 채용하여 심결취소청구를 기각하는 사유로 삼을 수 있는지 여부(적극)

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항 제1호 소정의 ‘특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명’에서 ‘특허출원 전’의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지 여부를 인정할 수 있다. 
[2] 의견서 제출기회를 부여하는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제4항은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다.
[3] 정정의견제출통지서에 기재된 증거가 아니라도 정정거절이유를 보충하는 것이라면 새로운 정정거절이유라고 할 수 없으므로, 특허법원이 그 증거를 채용하여 정정청구를 기각한 심결이 정당하다는 사유의 하나로 삼았다고 하여 심리범위를 일탈하였다고 할 수 없다.