등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2001.04.13 / 시행일:

【원고, 피상고인】 주식회사 한솔교육 (소송대리인 변호사 박형섭)
【피고, 상고인】 피고 (소송대리인 법무법인 제일서울합동법률사무소 담당변호사 양호준)
【원심판결】 특허법원 2000. 11. 17. 선고 99허6770 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

【이 유】 1. 상고이유 제1점에 대하여 
구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제1호에서 말하는 '상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우'라 함은 상표권자가 타인으로 하여금 적극적인 행위로서 사용하게 한 경우를 말하고, 소극적 방임 내지 묵인은 이에 포함되지 아니한다고 할 것이다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881, 898, 904, 911 판결 참조). 
 원심은 그 채용증거에 의하여 소외 주식회사 웅지교육(이하 '웅지교육'이라 한다)이 1995년 10월경 (상표등록번호 1 생략)와 당시 출원중이던 이 사건 (상표등록번호 2 생략), (상표등록번호 3 생략), (서비스표등록번호 1 생략) 및 (서비스표등록번호 2 생략)에 대한 권리를 원고 회사(당시 상호 : 한솔출판 주식회사)에게 금 3억 원에 양도하면서 당시 등록된 (상표등록번호 1 생략)에 대하여만 원고 회사에게 통상사용권을 설정하여 주었을 뿐, 연합상표의 분리 등의 문제를 이유로 이전등록을 하여 주지 않다가 1998. 3. 16. 및 같은 해 7. 10.에 이르러 원고에게 이전등록을 하여 주었으며, 소외 주식회사 한솔교육(이하 '한솔교육'이라 한다)은 1995년 11월 이후 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 그 영업인 "유아 및 아동교육"과 관련하여 신문지상에 광고를 하는 등으로 사용하였는데, 당시 소외 웅지교육은 위 3개의 상표 및 2개의 서비스표에 대한 권리를 모두 원고에게 양도하고 양도대금까지 이미 지급받은 상태이었으므로 이에 대하여 특별한 관심을 가지고 있지 않은 사실은 인정되나, 위 인정 사실만으로 소외 웅지교육이 소외 한솔교육으로 하여금 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 적극적 행위로서 사용하게 하였다고 보기 어렵다는 취지로 판단하였다.
 기록과 위 법리에 비추어 살펴볼 때 원심의 위와 같은 취지의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 채증법칙에 위배한 사실오인 및 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.
 2. 상고이유 제2점에 대하여 
상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정한 구 상표법 제73조 제1항 제1호는 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 의하여 삭제되었고, 위 개정 상표법 부칙 제1조는 그 시행일을 1998. 3. 1.로 정하고 있으며, 동 부칙 제3조는 등록상표의 심판 등에 관한 경과조치로 이 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있는바, 위 부칙 제3조에 의하여 구 상표법 시행 당시의 출원 등에 의하여 등록된 상표에 대한 심판, 소송에 대하여 일반적으로 구 상표법이 적용됨은 당연하다 할 것이나, 다만 구 상표법 제73조 제1항 제1호와 같이 상표권취소사유가 개정 법률에 의하여 삭제된 경우에는 상표권취소 대상의 폭을 축소하기 위하여 법률을 개정한 취지에 비추어 볼 때, 달리 해석하여야 할 특별한 사정이 없는 한, 위 법규정 소정의 취소사유에 해당하는 사실이 위 개정 법률 시행 이전에 완성되고 그 사유에 터잡아 심판이나 소송이 제기된 경우에 한하여 종전의 규정을 적용하는 것이고, 그 취소사유에 해당하는 사실이 개정 법률 시행 이후에 비로소 완성된 경우에는 개정 법률에 따라 상표권취소사유가 되지 않는 것으로 해석함이 상당하다 할 것이다{더구나 상표법은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 다시 개정되면서(2001. 7. 1.부터 시행) 위 개정 상표법 부칙 제3조 중 '종전의 규정'을 '종전의 규정(제73조 제1항 제1호를 제외한다)'으로 변경함으로써 위 신법 시행일 이후부터는 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 의한 상표등록취소심판청구는 원천적으로 불가능하게 된 점에 비추어 보면 더욱 그러하다}. 
 원심은 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 취소사유에 해당하는 사실이 1997. 8. 22. 개정된 상표법의 시행 이전에 시작된 경우에만 위 법규정이 적용된다는 이유로 개정 상표법 시행 후로서 이 사건 등록상표가 원고 회사 앞으로 이전등록된 1998. 3. 16. 이후의 상표사용 허락 여부에 대하여는 판단하지 아니하였는바, 원심이 개정 법률의 시행 전에 취소사유 해당사실이 완성된 경우 외에 취소사유 해당사실이 시작된 경우에도 종전 법률이 적용되는 것으로 본 점은 적절하지 않은 면이 있으나, 개정 상표법 시행일 이전에 그 취소사유가 완성되지 않은 이 사건에서 그 시행일 이후에 취소사유가 발생하였는지 여부가 상표권취소 여부에 영향을 줄 수 없다고 본 결론에서는 정당하다 할 것이므로, 원심이 위의 점에 대하여 판단하지 않았다고 하여 판결 결과에 영향을 미친 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 법리오해 및 상표법 부칙 제1조, 제3조에 위반한 위법이 있다고 할 수는 없으며, 상고이유에서 들고 있는 대법원 판결은 그 사안이 위 개정 상표법 시행 이전에 그 취소사유가 완성된 경우로서 이 사건과 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 
 3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 윤재식(재판장) 송진훈 이규홍 손지열(주심)

[1] 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 '상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우'의 의미
[2] 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 법률에 의하여 삭제된 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 상표권취소사유에 해당하는 사실이 개정 법률 시행 이후에 비로소 완성된 경우, 개정 법률에 따라 상표권취소사유가 되는지 여부(소극)

[1] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호에서 말하는 '상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우'라 함은 상표권자가 타인으로 하여금 적극적인 행위로서 사용하게 한 경우를 말하고, 소극적 방임 내지 묵인은 이에 포함되지 아니한다.
[2] 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정한 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호는 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 의하여 삭제되었고, 위 개정 상표법 부칙 제1조는 그 시행일을 1998. 3. 1.로 정하고 있으며, 동 부칙 제3조는 등록상표의 심판 등에 관한 경과조치로 이 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있는바, 위 부칙 제3조에 의하여 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 시행 당시의 출원 등에 의하여 등록된 상표에 대한 심판, 소송에 대하여 일반적으로 같은 법이 적용됨은 당연하다 할 것이나, 다만 같은 법 제73조 제1항 제1호와 같이 상표권취소사유가 개정 법률에 의하여 삭제된 경우에는 상표권취소 대상의 폭을 축소하기 위하여 법률을 개정한 취지에 비추어 볼 때, 달리 해석하여야 할 특별한 사정이 없는 한, 위 법규정 소정의 취소사유에 해당하는 사실이 위 개정 법률 시행 이전에 완성되고 그 사유에 터잡아 심판이나 소송이 제기된 경우에 한하여 종전의 규정을 적용하는 것이고, 그 취소사유에 해당하는 사실이 개정 법률 시행 이후에 비로소 완성된 경우에는 개정 법률에 따라 상표권취소사유가 되지 않는 것으로 해석함이 상당하다{더구나 상표법은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 다시 개정되면서(2001. 7. 1.부터 시행) 위 개정 상표법 부칙 제3조 중 '종전의 규정'을 '종전의 규정(제73조 제1항 제1호를 제외한다)'으로 변경함으로써 위 신법 시행일 이후부터는 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호에 의한 상표등록취소심판청구는 원천적으로 불가능하게 된 점에 비추어 보면 더욱 그러하다}.