상표권침해행위금지등 (민사, 특허법원)
공포일: 2018.08.24 / 시행일:

【원고, 항소인】 가부시키가이샤 타사키(株式會社 TASAKI) 외 1인 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 김창환 외 1인)
【피고, 피항소인】 
【제1심판결】 서울중앙지법 2017. 7. 7. 선고 2016가합529449, 566196 판결
【변론종결】2018. 7. 20.
【주 문】
 이 법원에서 교환적으로 변경한 청구에 따라,
 1. 피고 2, 피고 4는 원고 타사키코리아 주식회사와의 사이에서,
 가. 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품에 표시하거나 같은 표장을 표시한 같은 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하여서는 아니 되고,
 나. 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품의 포장이나 같은 제품에 관한 광고, 정가표, 거래서류에 표시하여서는 아니 되고,
 다. 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 위 가.항 기재 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건) 및 위 나.항 기재 포장, 광고, 정가표, 거래서류를 폐기하라.
 2. 원고들의 피고 1, 피고 3에 대한 청구 및 원고 타사키코리아 주식회사의 피고 2, 피고 4에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.
 3. 소송 총비용 중 원고들과 피고 1, 피고 3 사이에 생긴 부분은 원고들이 부담하고, 원고 타사키코리아 주식회사와 피고 2, 피고 4 사이에 생긴 부분은 그 40%를 위 원고가, 나머지 60%를 위 피고들이 각 부담한다.
 4. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】 청구취지
 1. 피고들은[피고 2, 피고 4는 원고 타사키코리아 주식회사(이하 ‘원고 타사키코리아’라고 한다)와의 사이에서],
 가. 주문 제1의 가.항과 같은 판결,
 나. 주문 제1의 나.항과 같은 판결,
 다. 주문 제1의 다.항과 같은 판결,
 라. 별지 제2목록 기재 각 제품을 제조하거나 같은 제품을 판매·반포 또는 수입·수출하여서는 아니 되고,
 마. 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 위 라.항 기재 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건)을 폐기하라.
 2. 피고 1, 피고 3은 원고들에게, 피고 2, 피고 4는 원고 타사키코리아에게, 각자 100,000,000원 및 이에 대하여 소장 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 항소취지
 청구취지 제1항과 같은 판결을 구한다.
 [다음의 점들을 고려하여, 원고들이 2018. 7. 20. 이 법원 제2차 변론기일에서 한 청구취지 변경 및 항소취지 정정에 관한 진술 내용을 위와 같이 선해한다. ① 위 변론기일에, 원고 가부시키가이샤 타사키(이하 ‘원고 타사키’라고 한다)는 피고 1, 피고 3에 대한 금지·폐기청구에 관하여, 원고 타사키코리아는 피고들에 대한 금지·폐기청구에 관하여 청구취지 제1항과 같이 그 청구취지를 교환적으로 변경하였다. ② 원고 타사키가 피고 2, 피고 4에 대하여 항소하였다가 2018. 6. 26. 그 항소를 모두 취하하였다. 따라서 그 이후 위 변론기일에 원고 타사키가 피고 2, 피고 4에 대하여 한 청구취지 변경 및 항소취지 정정은 효력이 없다.]
【이 유】 1. 이 법원의 심판 범위
 가. 사건 경위
 원고들의 청구와 제1심판결 및 항소 등의 경위는 다음과 같다. 즉 ① 원고 타사키의 피고 2, 피고 4에 대한 별지 제1목록 기재 각 표장에 관한 금지·폐기청구 및 별지 제2목록 기재 각 제품에 관한 금지·폐기청구를 제1심법원이 전부 인용하였고, 이에 위 피고들이 항소하지 않았다. ② 원고 타사키의 피고 1, 피고 3에 대한 별지 제1목록 기재 각 표장에 관한 금지·폐기청구 및 별지 제2목록 기재 각 제품에 관한 금지·폐기청구와 원고 타사키코리아의 피고들에 대한 같은 내용의 금지·폐기청구를 제1심법원이 전부 기각하였고, 이에 원고들이 항소한 후 청구취지 제1항과 같이 그 청구취지를 교환적으로 변경하였다. ③ 원고 타사키의 피고 2, 피고 4에 대한 손해배상청구를 제1심법원이 일부 인용하였고, 이에 원고 타사키가 일부 항소하였다가 그 항소를 취하하였다. 원고 타사키의 피고 1, 피고 3에 대한 손해배상청구 및 원고 타사키코리아의 피고들에 대한 손해배상청구를 제1심법원이 전부 기각하였고, 이에 원고들이 일부 항소하였다가 그 항소를 취하하였다.
 나. 소결
 위와 같은 경위에 비추어 볼 때, 이 법원의 심판대상은 원고들이 이 법원에서 교환적으로 변경한 전항 ②의 청구 부분, 즉 원고 타사키의 피고 1, 피고 3에 대한 별지 제1목록 기재 각 표장에 관한 금지·폐기청구 및 별지 제2목록 기재 각 제품에 관한 금지·폐기청구와 원고 타사키코리아의 피고들에 대한 같은 내용의 금지·폐기청구 부분에 한한다.
 2. 기초적 사실관계
 가. 원고들의 지위 및 관계
 1) 원고 타사키는 아래 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)의 상표권자이다.
 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 8. 5./ 2011. 1. 19./ (상표등록번호 생략)
 나) 구성: 
 다) 지정상품: 상품류 구분 제14류의 보옥 및 그 모조품, 귀금속제 액세서리, 보석제 액세서리, 귀금속제 구두장식, 커프스 단추
 2) 원고 타사키는 2009. 11. 1. 원고 타사키코리아에 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 설정하는 계약(이하 ‘이 사건 전용사용권 설정계약’이라 한다)을 체결하였는데, 당시 원고들은 그 사용기간을 2009. 11. 1.부터 1년간으로 하되 원고 타사키가 원고 타사키코리아에 1개월 전까지 갱신하지 않겠다는 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 것으로 약정하였다. 원고 타사키코리아는 그 무렵부터 원고 타사키로부터 아래와 같은 제품(이하 ‘원고제품들’이라 한다)들을 수입하여 국내에 판매하고 있다.

 나. 피고들의 지위 및 관계
 1) 피고 4는 2014년경부터 “(인터넷 주소 생략)”이라는 인터넷 주소로 “○○○○”이라는 이름의 블로그(이하 ‘이 사건 블로그’라 한다)를 운영하면서, 피고 2로부터 별지 제2목록 기재 각 제품(이하 ‘피고제품들’이라 한다)을 공급받아 이 사건 블로그를 통해 판매하였는데, 당시 위 피고들은 ‘타사키st’, ‘타사키’ 등으로 표시하여 피고제품들을 광고하였고, 또한 피고제품들에 ‘TASAKI’라는 표장을 새겨서 판매하기도 하였다.
 2) 한편 피고 1은 피고 4의 언니이고, 피고 3은 피고 2의 아버지로서, 서울 종로구 (주소 생략)△△타운 1층에서 “(상호 1 생략)”이라는 상호로 보석 제품을 제조·판매하고 있다.
 [인정 근거] 각 다툼 없는 사실, 갑 제1, 5, 7~13, 16~18, 21호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지
 3. 원고 타사키코리아의 피고 2, 피고 4에 대한 별지 제1목록 기재 각 표장에 관한 금지·폐기청구
 가. 원고 타사키코리아의 금지·폐기청구권
 1) 원고 타사키코리아가 전용사용권을 설정등록하지 아니한 사실을 스스로 인정하고 있는 이 사건에서, 위 원고가 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대한 금지·폐기청구권을 행사할 수 있는지가 문제 된다.
 2) 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제56조 제1항 제2호는 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 ‘전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며, 2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1조, 제3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환’의 발효일) 후 설정·이전·변경·소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.
 3) 앞서 본 것처럼 이 사건 전용사용권 설정계약은 2009. 11. 1. 체결되어 원고 타사키의 갱신거절 서면통지가 없는 한 1년마다 자동 갱신되는 것으로서, 그러한 서면통지가 없었던 2012. 11. 1.에도 재차 갱신되었다고 보아야 한다. 그렇다면 원고 타사키코리아의 이 사건 전용사용권은 2012. 3. 15. 이후 설정 또는 변경된 것으로서, 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정상표법 부칙의 경과규정에 따라 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용된다.
 4) 그런데 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다.
 5) 따라서 원고 타사키코리아는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지·폐기청구권을 행사할 수 있다고 봄이 타당하다.
 나. 상표권 침해행위
 1) 앞서 본 것처럼, 피고 4, 피고 2는 이 사건 블로그를 통해 피고제품들을 판매하면서, 이 사건 등록상표와 유사한 ‘타사키st’, ‘타사키’ 등으로 표시하여 피고제품들을 광고하고, 피고제품들에 ‘TASAKI’라는 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 새겨서 판매하였다(위와 같은 표장 유사의 점에 관하여 원고 타사키코리아와 위 피고들 사이에 별다른 다툼도 없다).
 2) 따라서 피고 4, 피고 2는 공동하여 원고 타사키코리아의 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권을 침해하였다고 할 것이다.
 다. 금지 및 폐기의무
 1) 피고 2, 피고 4는 원고 타사키코리아가 구하는 바에 따라 ① 이 사건 등록상표와 유사한 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품에 표시하거나 같은 포장을 표시한 같은 제품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하여서는 아니 되고, ② 별지 제1목록 기재 표장을 귀금속 및 보석류 제품의 포장이나 같은 제품에 관한 광고, 정가표, 거래서류에 표시하여서는 아니 되고, ③ 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 별지 제1목록 기재 표장을 표시한 귀금속 및 보석류 제품의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건) 및 위 포장, 광고, 정가표, 거래서류를 폐기할 의무가 있다.
 2) 위 원고가 선택적으로 구한 상표법에 기한 금지·폐기청구를 받아들이는 이상, 나머지 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)에 기한 금지·폐기청구에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다.
 4. 원고들의 피고 1에 대한 청구
 가. 원고들의 주장
 1) 피고 1이 피고 4와 함께 이 사건 블로그를 통해 국내에 널리 인식된 원고들의 상품표지인 원고제품들과 유사한 피고제품들을 판매하면서, 이 사건 등록상표와 유사한 ‘타사키st’, ‘타사키’ 등으로 표시하여 피고제품들을 광고하고, 피고제품들에 ‘TASAKI’라는 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 새겨서 판매하였다.
 2) 따라서 피고 1은 피고 4와 공동하여, 이 사건 등록상표에 관한 원고 타사키의 상표권과 원고 타사키코리아의 전용사용권을 침해하였고, 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (다)목 및 (카)목이 정한 부정경쟁행위를 하였다고 할 것이므로, 피고 1에 대하여 별지 제1목록 기재 표장에 관하여 상표법에 기한 금지·폐기 또는 부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기를 선택적으로 구하고, 별지 제2목록 기재 각 제품(피고제품들)에 관하여 부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기를 구한다.
 나. 판단
 1) 갑 제7, 10, 19호증의 각 기재, 이 법원의 우리은행에 대한 금융정보제출명령 결과 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 블로그 화면 하단에 피고 1 명의의 국민은행 계좌번호와 사업자번호가 기재되어 있는 사실, 2014. 10.경부터 2015. 12.경까지 피고 1 명의의 우리은행 계좌에서 피고 2 명의의 계좌로 합계 2,725,000원을 이체한 사실, 2015. 2.경부터 2015. 12.경까지 피고 1 명의의 계좌에서 피고 4 명의의 하나은행 계좌로 합계 7,799,500원이 이체된 사실을 인정할 수 있기는 하다.
 2) 그러나 을 제3호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 사실, 즉 피고 1이 2010. 9.경부터 피부관리업체를 운영하던 중 피고 4가 운영하는 이 사건 블로그를 통해 별개의 화장품을 판매하였던 사실에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 피고 1이 피고 4와 공동하여 원고 타사키의 상표권과 원고 타사키코리아의 전용사용권을 침해하고 부정경쟁행위를 하였다는 취지의 원고들 위 주장 사실을 추단하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다(원고들은, 피고 4가 운영하는 이 사건 블로그에 ‘동생’이라는 단어가 자주 언급된다는 점에 비추어 그 게시글은 피고 4의 언니인 피고 1이 작성한 것으로 보아야 할 것이어서 피고 1도 상표권 침해행위 등에 가담한 것으로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 이 사건 블로그에 등장하는 ‘동생’은 피고 4가 피고 2를 지칭한 것으로 보일 뿐이다).
 3) 따라서 피고 1에 대하여 금지·폐기를 구하는 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.
 5. 원고들의 피고 3에 대한 청구
 가. 원고들의 주장
피고 3이 피고 2의 침해행위에 가담하였으므로, 피고 3에 대하여 별지 제1목록 기재 표장에 관하여 상표법에 기한 금지·폐기 또는 부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기를 선택적으로 구하고, 별지 제2목록 기재 각 제품(피고제품들)에 관하여 부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기를 구한다.
 나. 판단
 1) 갑 제8, 13, 16호증, 을 제11호증 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고 2가 2016. 1. 10.부터 피고 3이 운영하는 (상호 1 생략)에서 보석세공 업무를 한 사실, 피고제품들의 배송이 위 (상호 1 생략)의 송장을 통해 이루어진 사실이 인정되기는 한다.
 2) 그러나 갑 제10, 18, 31, 36, 47호증, 을 제8, 9, 10, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 2가 피의자신문 과정에서 ‘진주는 아버지 가게에서 원가로 산 후 틀만 구한 후 진주를 그 틀에 끼워서 피고 4에게 주었다.’라고 진술하고 있는 사실, 피고 2는 2014. 8. 15.부터 2015. 1. 27.까지는 “(상호 2 생략)”라는 사업체를, 2015. 7. 4.부터는 “(상호 3 생략)”이라는 사업체를, 2015. 9. 1.부터는 “(상호 4 생략)”이라는 사업체를 독립하여 운영한 사실, 피고 2는 2016년경에도 별도로 사업체를 운영하면서 피고제품들을 “(상호 5 생략)”이라는 상호로 판매한 사실을 인정할 수 있다. 이러한 사정들에 비추어 볼 때, 앞서의 인정 사실만으로는 피고 3이 피고 2의 침해행위에 가담하였다고 추단하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 자료가 없다.
 3) 따라서 피고 3에 대하여 금지·폐기를 구하는 원고들의 주장은 받아들일 수 없다.
 6. 원고들의 피고 2, 피고 4에 대한 별지 제2목록 기재 각 제품에 관한 금지·폐기청구
 가. 원고들의 주장
 1) 원고제품들 중에서 아래 선내에 표시된 부분(이하 ‘원고제품형태’라고 한다)은 국내에 널리 인식된 원고들의 상품표지 내지는 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물에 해당한다.

 2) 그런데 피고 2, 피고 4는 이 사건 블로그를 통해 원고제품형태가 포함된 원고제품들과 유사한 피고제품들(별지 제2목록 기재 제품)을 판매함으로써 원고제품들과 혼동하게 하였고, 또한 그와 같은 판매로 원고제품형태를 무단으로 사용함으로써 원고들의 경제적 이익을 침해하였다.
 3) 따라서 피고 2, 피고 4는 부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기의무의 이행으로서, 피고제품들을 제조하거나 피고제품들을 판매·반포 또는 수입·수출하여서는 아니 되고, 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 피고제품들의 완제품, 반제품(완성품 구조를 구비하고 있는 것으로서 아직 완성에 이르지 않는 물건)을 폐기할 의무가 있다.
 나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (다)목에 기한 청구 부분에 관한 판단
 1) 관련 법리
 가) 상품의 형태는 디자인권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되며, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 2차적으로 상품출처표시기능을 획득하고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 “그 밖의 타인의 상품임을 표시한 표지”에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다. 그리고 이때 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 아울러 주지성을 획득하기 위해서는, 상품의 형태가 다른 유사상품과 비교하여, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있어야 하고, 일반수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품의 형태가 장기간에 걸쳐 특정의 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나, 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 그 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다(대법원 2007. 7. 13. 선고 2006도1157 판결, 대법원 2012. 2. 9. 선고 2010도8383 판결 등 참조).
 나) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 ‘저명의 정도’에 이른 것을 의미한다(대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결 등 참조).
 2) 원고제품형태가 주지·저명한 상품표지에 해당하는지 여부
 가) 갑 제4, 15, 26~84, 98, 100호증, 을 제5~7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.
 (1) 원고 타사키코리아에 대한 2012년도부터 2015년도까지의 국내 매출액은 합계 약 200억 원 정도이고, 원고 타사키코리아는 현재 백화점과 면세점에서 13개의 매장을 운영하고 있다. 원고 타사키코리아는 2012년도부터 2015년도까지 원고 타사키코리아의 제품 홍보를 위하여 약 20억 원을 광고 선전비로 지출하였고, 이를 통하여 인터넷 뉴스나 패션잡지 등에 원고제품들에 대한 상당히 많은 양의 홍보가 이루어졌다.
 (2) 원고제품들은 수요자들로부터 ‘전지현 프로포즈링’(이 사건 제1제품), ‘이혜영 목걸이’(이 사건 제3제품), ‘한가인 팔찌’(이 사건 제3제품과 동일한 형태의 팔찌), ‘이영애 목걸이’(이 사건 제5제품) 등의 별칭으로도 불리고 있는데, 인터넷 포털사이트인 네이버, 다음, 구글, 네이트에서 ‘타사키 밸런스’, ‘타사키 에라’, ‘타사키 참’, ‘타사키 쁘띠’, ‘타사키 이영애 목걸이’, ‘타사키 이영애 팔찌’, ‘타사키 이혜영 목걸이’, ‘타사키 전지현 프로포즈링’을 검색어로 검색하면, 원고제품형태가 사진으로 함께 검색된다. 특히 구글(www.goolgle.co.kr)에서 ‘타사키 구매대행’을 검색하면 415,000건, ‘타사키 병행수입’을 검색하면 56,500개 정도가 검색결과로 나오고, 네이버(www.naver.com)에서 ‘타사키 구매대행’을 검색하면 관련 블로그 53건 정도가 검색된다.
 (3) 현재 원고제품들을 모방한 제품들이 ‘타사키’, ‘타사키st’ 등의 이름으로 다수 인터넷 블로그에서 판매되고 있다.
 나) 그러나 다음과 같은 점들을 종합하여 보면, 위 인정 사실만으로는 원고들이 주장하는 원고제품형태가 그 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 ‘주지의 정도’에 이르렀다고 보기는 어렵고, 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 ‘저명의 정도’에 이르렀다고 보기에는 더욱 어렵다고 할 것이다.
 (1) 을 제7호증의 기재에 의하면, 월곡 주얼리 산업연구소가 작성한 ‘JBS(주얼리 브랜드) 조사’에서 2015년도 국내 보석 시장의 규모는 약 5조 7,463억 원으로 추정되는 사실을 알 수 있는데, 원고 타사키의 매출액 규모는 2012년부터 2015년까지 국내 매출액을 합쳐도 200억 원 정도여서 전체 시장 규모의 약 0.34%를 차지한다.
 (2) 이에 대하여 원고는 원고제품들의 경우 일본으로부터 구매대행이 활발히 이루어진다는 점을 고려하여야 한다고 주장하나, 그러한 점을 고려한다 하더라도 전체 시장규모에 비해 원고 타사키의 매출액 규모는 비교적 소규모인 것으로 보이고, 이는 원고 타사키의 위 매출액이 원고제품들뿐만 아니라 원고 타사키의 모든 제품의 매출액을 기준으로 한 것임에 비추어 볼 때, 더욱 그러하다.
 (3) 인터넷 포털사이트에서 검색되는 위의 결과들은 원고제품들의 상품형태로 검색된 것이 아니라 이 사건 등록상표의 한글 발음인 ‘타사키’로 검색된 것이어서 이 사건 등록상표가 아닌 원고제품형태의 주지저명성을 증명한다고 보기에는 부족한 것들이다. 또한 원고제품들에 ‘전지현 프로포즈링’, ‘이영애 목걸이’ 등의 별칭이 만들어졌다 하더라도, 그러한 별칭이 원고제품들을 착용한 연예인의 주지저명성을 반영하는 것을 넘어서 원고제품형태의 주지저명성까지 증명한다고 보기는 어렵다.
 (4) 또한 원고제품형태는 진주 3알 내지 5알을 평행적으로 배치한 형태의 모양을 가지고 있으나, 이러한 상품의 형태가 다른 유사상품(진주반지, 진주목걸이 등)과 비교하여 기존에 볼 수 없었던 독특한 디자인적 특징으로서 일반수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있을 정도의 식별력을 갖추었다고 보기도 어렵다.
 3) 소결
 따라서 원고제품형태가 주지·저명한 상품표지에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 다른 전제에서 피고 2, 피고 4에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (다)목에 기한 금지·폐기를 구하는 원고들의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.
 다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 기한 청구 부분에 관한 판단
 1) 갑 제14, 15, 95호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고 타사키코리아가 2012년도부터 2015년도까지 제품 홍보를 위해 약 20억 원을 광고 선전비로 지출한 사실, 원고 타사키가 오른쪽 표와 같은 금액을 연구개발비로 사용한 사실, 원고 타사키가 2009. 12. 16.경 디자이너 소외인과 제품 디자인 계약을 체결한 사실 등을 인정할 수 있다.

 2) 그러나 위와 같은 연구개발비 및 광고 선전비는, 원고들이 개발하는 진주제품, 보석세공제품 등의 모든 생산제품의 가공기술을 연구·개발하는 비용이나 그 광고·선전에 대한 비용으로 보이고 원고제품들 중에서 원고들이 성과물로 주장하는 원고제품형태에 전속되는 비용이라고 보이지 아니한다. 또한 원고는 원고제품형태의 디자인 비용으로 약 1억 1,170만 원을 지출하였다는 취지로 주장하나 갑 제99호증의 기재만으로는 이를 인정하기 어렵다. 사정이 이러한 이상 앞서의 인정 사실만으로 원고제품들 중에서 원고들이 그 성과물로 주장하는 원고제품형태가 원고들의 법적으로 보호받을 가치가 있을 정도의 투자나 노력으로 만들어진 성과라고 보기는 어렵다.
 3) 위와 다른 전제에서 피고 2, 피고 4에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 기한 금지·폐기를 구하는 원고들의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.
 6. 결론
 그렇다면 이 법원에서 교환적으로 변경한 청구 중, 원고 타사키코리아의 피고 2, 피고 4에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 원고들의 피고 1, 피고 3에 대한 청구 및 원고 타사키코리아의 피고 2, 피고 4에 대한 나머지 청구는 각 이유 없어 기각한다.
[[별 지] 제1목록: 생략]
[[별 지] 제2목록: 생략]

판사 윤성식(재판장) 권순민 정택수

귀금속제 액세서리 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “”의 상표권자인 甲 외국회사가 乙 주식회사와 위 등록상표에 관한 전용사용권 설정계약을 체결하면서, 사용기간을 1년간으로 하되 甲 회사가 乙 회사에 1개월 전까지 갱신하지 않겠다는 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 것으로 약정하였는데, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 않은 상태에서 丙 등을 상대로 등록상표에 대한 전용사용권 침해에 대하여 금지 및 폐기를 구한 사안에서, 전용사용권을 침해한 사람은 구 상표법 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 제3자에 해당하지 않으므로, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 위 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지·폐기청구권을 행사할 수 있다고 한 사례

귀금속제 액세서리 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “”의 상표권자인 甲 외국회사가 乙 주식회사와 위 등록상표에 관한 전용사용권 설정계약을 체결하면서, 사용기간을 1년간으로 하되 甲 회사가 乙 회사에 1개월 전까지 갱신하지 않겠다는 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 것으로 약정하였는데, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 않은 상태에서 丙 등을 상대로 등록상표에 대한 전용사용권 침해에 대하여 금지 및 폐기를 구한 사안이다.
 위 전용사용권 설정계약은 甲 회사의 갱신거절 서면통지가 없는 한 1년마다 자동 갱신되는 것으로서, 甲 회사의 전용사용권은 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정 상표법 부칙의 경과규정에 따라 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용되는바, 위 제58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 ‘전용사용권 설정등록’은 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않으므로, 乙 회사가 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 위 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지·폐기청구권을 행사할 수 있다고 한 사례이다.