권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2011.11.04 / 시행일:

【원 고】 뉴우바란스아스레틱슈우 인코포레이팃드 (소송대리인 변리사 차윤근 외 1인)
【피 고】 유니스타 주식회사 (소송대리인 변리사 김영옥)
【변론종결】2011. 10. 14.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】 특허심판원이 2011. 7. 27. 2011당564호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 가. 원고의 등록상표
 1) 출원일/등록결정일/등록일/최종 존속기간갱신등록일/상표 등록번호: 1981. 5. 28./1984. 9. 15./1984. 9. 21./2004. 7. 13./(등록번호 생략)
 2) 표장: 
 3) 지정상품(2004. 9. 24. 상품분류 전환등록된 것): 상품류 구분 제18류의 ‘우산, 지팡이’, 제20류의 ‘부채’, 제25류의 ‘운동화’(이하, 원고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다).
 나. 확인대상표장
 1) 표장: 
 2) 사용상품: 제25류 운동화
 3) 표장의 사용설명: 상표 외관 구성이 ‘’과 같은 도형표장 아래에 ‘'와 같은 영문자를 부기하여 ’‘과 같이 구성한 결합표장이며, 주로 운동화의 측면 갑피에 부착하여 외관이 돋보이게 하는 장식표장임
 4) 사용자: 피고
 다. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2011. 3. 15. 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 ‘’과 같은 윤곽도형 속에 ‘’과 같은 내부도형이 결합된 상표로서 전체상표인 ‘’로서 상표의 효력이 발생되는 것이지 도형 내부의 ‘’ 도형이 상표의 요부로서 분리 관찰되거나 기능하는 것이 아니므로 ‘’과 같이 구성된 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서, 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 2011. 7. 27. 2011당564호로, 확인대상표장을 ‘주로 운동화의 측면에 사용한다.’라는 정도로 특정한 것만으로는 이 사건 등록상표와 대비될 수 있을 정도로 명확히 특정한 것이 아니라는 원고의 주장을 배척하고, 양 표장에서 일부 유사한 부분(‘N'자 부분)이 있다 하더라도 이는 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없어서 요부가 될 수 없고 양 표장을 전체적·이격적으로 관찰하여 보면 그 외관, 호칭 및 관념이 서로 달라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1~4호증
 2. 확인대상표장이 명확히 특정되었는지 여부
 원고는, 이 사건 등록상표는 ‘점선 모양의 운동화의 측면에 N자를 측면 부분의 1/3~1/2의 크기로 표시한 것’을 특징으로 하는 상표로서 그 권리범위에 상표법 제2조 제2항의 ‘상품을 표장의 형상으로 하는 것’도 포함하므로, 확인대상표장을 운동화 측면의 어느 위치에 어느 크기로 표시하여 사용하는지를 명확히 특정하지 않고 단순히 ’사용상품을 운동화로 하며 주로 운동화 측면 갑피에 부착하여 외관이 돋보이게 하는 장식 표장‘이라고 특정한 것은 이 사건 등록상표와 대비될 수 있을 만큼 확인대상표장을 명확히 특정한 것이 아니라고 주장한다.
 그러나 이 사건 등록상표가 1984. 9. 21. 등록되었음은 앞서 본 바와 같은데, 우리 상표법에 입체상표제도가 도입되는 것은 1997. 8. 22. 법률 제5355호에 의해서이므로, 입체상표가 아닌 이 사건 등록상표가 입체상표의 권리범위인 상표법 제2조 제2항의 ‘상품을 표장의 형상으로 하는 것’까지를 그 권리범위로 한다고 볼 수 없다.
 그뿐만 아니라 상표법 제52조에 의하여 등록상표와 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표와 상품에 의하여 정하여지는 것이므로, 확인대상발명을 특정함에 있어서는 그 표장과 사용상품을 특정하면 족한 것이지 나아가 표장의 구체적인 사용실태까지 특정하여야 하는 것도 아니다.
 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 원고는 또, 원·피고 사이에 다툼이 있고 피고가 권리범위확인심판으로 판단받고자 하는 표장은 이지 과 같이 구성된 확인대상표장이 아니므로, 확인대상표장을 대상으로 그 권리범위의 속부를 판단한 것은 확인의 이익이 없어 부적법하다고 주장한다.
 그러나 이 사건 등록상표가 입체상표가 아님은 앞서 본 바와 같을 뿐만 아니라, 피고도 확인대상표장의 실제사용상태가 와 같다는 것이지 권리범위확인심판을 받고자 하는 대상이 ‘확인대상표장이 운동화의 우측 외측면 중앙에 표시된 운동화 자체’라는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
 가. 표장의 유사여부
 1) 이 사건 등록상표나 확인대상표장이 이나 으로 요부관찰되는지 여부 
 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).
 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표 ‘’는 점선으로 표시한 운동화의 형상 ‘’에 도형 ‘’이 결합된 상표로서, 운동화 형상은 지정상품 중 하나인 ‘운동화’를 형상화한 것이어서 별다른 식별력이 없고, ‘’은 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N'을 견고딕이나 헤드라인체로 하여 사다리꼴 패치 속에 음각한 것에 지나지 않아서 식별력이 없거나 미약하다.
 그리고 확인대상표장 ‘’은 영문자 ‘N'자와 ’UNISTAR'가 결합된 표장으로서, 그 중 ‘’ 부분은 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N'을 견고딕이나 헤드라인체로 약간 비스듬히 쓴 것이어서 식별력이 없거나 미약하다. 
 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 ‘’이나‘ ’만으로 수요자들에게 요부관찰된다고 할 수 없다.
 이에 대하여 원고는, ‘'자 로고는 원고의 신발류 상품을 나타내는 표장으로 국내외 수요자와 거래자에게 잘 알려졌으므로, 이 사건 등록상표는 그 요부인 ’‘만으로 일반 수요자와 거래자에게 인식될 수 있다고 주장한다.
 살피건대, 상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 그 부분에 대하여 따로 등록결정을 받지 않는 한, 그 부분만을 분리하여 등록상표의 보호범위에 속한다고 할 수는 없다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결 참조).
 이 사건에서 보면, 갑 제5~18호증(각 가지번호 포함)만으로는 원고의 ‘'자 로고가 최근 국내 일반 수요자와 거래자에게 널리 알려졌음은 별론으로 하고 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1984. 9. 15.경에 국내 일반 수요자와 거래자에게 널리 알려졌음을 인정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.
 따라서 이 사건 등록상표가 등록결정될 무렵 ‘’이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없으므로 ‘’을 이 사건 등록상표의 요부로 볼 수 없다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 2) 양 상표의 대비
 이상과 같이 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 부분만으로 구성되어 있으므로 상표 전체를 기준으로 확인대상표장과의 유사 여부를 판단하여 보면, 이 사건 등록상표는 이고, 확인대상표장은 와 같은바, 그 외관에서 양 상표는 점선모양의 운동화와 사다리꼴 패치의 유무, ‘N'자 밑에 ’UNISTAR'의 유무 등에서 달라 서로 다르고, 그 호칭에서 이 사건 등록상표는 미약하나마 운동화에 비하여 상대적으로 식별력이 있다고 볼 수 있는 'N'에 의하여 ‘엔’으로 호칭될 것임에 비하여 확인대상표장은 식별력이 있는 ‘UNISTAR'에 의하여 ’유니스타‘로 호칭될 것이어서 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 등록상표는 ’N이 부착된 운동화‘로 관념됨에 비하여 확인대상표장은 ’UNISTAR'로 관념되므로 서로 다르다.
 3) 소결론
 결국, 양 상표는 일부 유사한 점이 있으나, 그 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 동일·유사한 상품에 사용되더라도 일반 수요자와 거래자가 오인·혼동할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 서로 유사하지 않다.
 나. 권리범위의 속부
 결국, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하지 아니하므로, 그 사용상품이 이 사건 지정상품과 유사한지 여부에 대하여 더 나아가 살필 것 없이, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.
 4. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 문영화(재판장) 이종우 김병식