권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.10.05 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변호사 윤주만) 
【피 고】 피고 주식회사 (소송대리인 변리사 김영수) 
【변론종결】2007. 8. 17.
【주 문】
1. 특허심판원이 2006. 12. 26. 2006당1734호 사건에 관하여 한 심결 가운데 (특허번호 생략) 발명의 특허청구범위 제2항에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 50%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2006. 12. 26. 2006당1734호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 심결의 경위
 피고는 2006. 7. 10. 별지 2 기재의 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명{명칭 : 트렉터용 써레, 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 5. 11.(원출원 : 2000. 8. 10. 실용신안등록출원)/2004. 3. 10./(특허번호 생략), 특허권자 : 피고, 특허청구범위 및 도면 : 별지 1 기재와 같다)의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 특허심판원에 청구하였다.
 특허심판원은 위 심판청구를 2006당1734호로 심리한 다음, 2006. 12. 26. 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간의 심판청구에 해당하지 않고, 이 사건 특허발명은 출원 전에 공지되지 않았으며, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘제1항 발명’이라고 한다) 및 제2항(이하 ‘제2항 발명’이라고 한다)의 권리범위에 속한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 [증거] 갑 1, 2호증, 변론 전체의 취지
 2. 쟁점 및 당사자 주장의 요지
 가. 쟁 점
 이 사건 쟁점은 ① 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부 및 그 주장의 허용 여부, ② 이 사건 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부, ③ 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간의 심판청구로서 부적법한지 여부 및 ④ 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 동일 또는 균등의 범위 내에 있어 그 권리범위에 속하는지 여부이다.
 나. 원고 주장의 요지
 (1) 원고는 2005. 5. 20. 출원하여 별지 3 기재와 같은 고안(이하 ‘이 사건 실시주장고안’이라고 한다)을 실시하고 있을 뿐 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지 않으므로, 이 사건 심판청구는 부적법하다.
 (2) 이 사건 확인대상발명은 제1항 발명에 있어서 "상기 제1 브래킷(16)에 구비되며 승강실린더(20)를 수축시킴에 따라 연결링크(30)에 맞닿아 서레판(10)이 들려지도록 하는 상부스톱퍼(17)"에 대응하는 구성요소에 관하여 "상기 연결링크용 브래킷(160)에 구비되며 상기 승강실린더(200)를 수축시킴에 따라 상기 연결링크(300)에 형성된 고정판(330)에 결합된 볼트(340)에 맞닿아 써레판(100)이 들려지도록 하는 걸림턱(164)"을 기재하고 있으나, 제1항 발명의 상부 스톱퍼(17)에 대응하는 이 사건 확인대상발명의 구성요소는 ‘연결링크(300) 선단에 형성된 고정판(330)에 결합되어 있는 볼트(340)’{연결링크(330) 선단에 볼트(340), 너트(350)가 결합되지 않는 경우에는 ‘연결링크(300) 선단에 고정판(330)과 함께 일체로 용접, 결합되어 있는 플레이트(320)’}, 넓게는 ‘플레이트(320), 고정판(330), 볼트(340) 및 너트(350)가 일체로 결합되어 연결링크(300) 선단에 용접되어 있는 구조물’이라고 보아야 한다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 제1항 발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 부적법하다.
 (3) 이 사건 확인대상발명은 이 사건 실시주장고안과 기술적 구성 및 작용효과가 동일한바, 이 사건 심판청구는 등록된 실용신안의 효력을 부정하는 것으로서 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판청구에 해당하므로 부적법하다.
 (4) 이 사건 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 기술적 구성 및 작용효과가 달라 그 권리범위에 속하지 않는다.
 (5) 따라서 위와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
 가. 원고의 이 사건 확인대상발명 불실시 주장의 허용 여부
 직권으로 원고가 이 사건 소송에서 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지 않다고 하는 주장의 허용 여부에 관하여 본다.
 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정은 심판청구의 적법요건으로서 심결시를 기준으로 판단되고 이에 대한 심결취소소송은 그러한 심결의 적법 여부만을 판단의 대상으로 하는 점, 특히 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있는 것이므로 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및 입증하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수 있는 점, 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명을 피청구인이 실시하지 않는 경우에는 확인의 이익이 없어 특허발명의 권리범위 등 본안에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 그 심판청구는 각하되는 점 및 심판절차에 있어서 확인대상발명의 보정은 심판청구취지의 보정에 해당하여 특허법 제140조 제2항, 제1항에 의하여 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 허용되나, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 허용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보이고, 이에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다고 할 것이다.
 이 사건 심판절차의 피청구인이었던 원고가 심판 단계에서 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있지 않다는 주장을 전혀 하지 않는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 원고가 심판 절차 과정에서 심판청구의 적법요건 및 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투고 증거를 제출한 사실, 이에 따라 청구인인 피고는 이 사건 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거를 추가로 제출하는 등의 조치를 취하지 않은 채 심판절차를 진행하였고, 특허심판원도 원고가 이 사건 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 이 사건 심결을 한 사실은 갑 2호증 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는바, 따라서 원고가 이 사건 소송에 이르러 비로소 이 사건 확인대상발명을 실시하지 않는다고 주장하는 것은 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다고 할 것이다.
 나. 이 사건 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부
 원고의 위 2. 나. (2)의 주장에 관하여 보건대, 원고가 제1항 발명의 상부 스톱퍼(17)에 대응하는 것이라고 지적한 볼트(340), 플레이트(320) 또는 ‘플레이트(320), 고정판(330), 볼트(340) 및 너트(350)가 일체로 결합되어 연결링크(300) 선단에 용접되어 있는 구조물’ 역시 이 사건 확인대상발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 구성요소이므로, 원고의 위 주장은 피고가 심판절차 및 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응된다고 주장하는 이 사건 확인대상발명의 구성요소가 적절하지 않다는 취지로 이해되는바, 이는 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 것일 뿐 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비될 수 있을 정도로 특정되어 있는지 여부와는 관계없으므로, 원고의 위 주장도 주장 자체로 이유 없다.
 다. 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간의 심판청구로서 부적법한지 여부
 (1) 판단 기준
 후출원에 의하여 특허를 받은 발명을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다( 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).
 (2) 이 사건 확인대상발명과 이 사건 실시주장고안의 대비
 이 사건 확인대상발명은 통상의 트랙터(A) 뒤쪽에 부착된 로터베이터(B) 상부에 연결 사용되는 트랙터용 써레에 대한 것으로서, 로터베이터(B) 상부에 형성된 횡축(700)에 그 선단이 상하 회동되도록 힌지결합된 2개의 연결링크(300)(구성요소 ⓐ라고 한다), 위 연결링크(300)의 후단에 회동가능하게 결합된 써레판(100)(구성요소 ⓑ라고 한다), 위 써레판(100)에 연결 설치되어 써레판(100)을 승강시키는 승강실린더(200)(구성요소 ⓒ라고 한다), 위 승강실린더(200)와 힌지결합되는 승강실린더용 브래킷(150)(구성요소 ⓓ라고 한다), 위 써레판(100)과 연결링크(300)를 힌지핀(360)에 의하여 힌지결합하는 2개의 연결링크용 브래킷(160)(구성요소 ⓔ라고 한다), 위 연결링크용 브래킷(160)에 구비되며 승강실린더(200)를 수축시킴에 따라 연결링크(300)에 형성된 고정판(330)에 결합된 볼트(340)에 맞닿아 써레판(100)이 들려지도록 받침판(163)의 전면에 설치된 걸림턱(164)(구성요소 ⓕ라고 한다)을 포함하고, 또한 써레대(110)의 일면에 부착되는 폭조절판(130), 위 폭조절판(130), 연결링크(300) 등을 써레판(100)에 고정하기 위한 구성요소로서 끼움봉(162), 볼트(165) 등(구성요소 ⓖ라고 한다)을 포함한다.
 이에 비하여 이 사건 실시주장고안은 써레의 각도조절장치에 대한 것으로서, 트랙터(10) 뒤쪽에 착탈되는 로타리(20)의 축커버(22) 및 지지봉(30)에 의해 고정되는 지지브래킷(25)에 힌지결합되어 있는 연결대(50)(구성요소 ㉮라고 한다), 위 연결대(50)의 후단에 회동가능하게 결합된 써레판(100)(구성요소 ㉯라고 한다), 위 써레판(100)에 연결 설치되어 써레판(100)을 승강시키는 유압실린더(40)(구성요소 ㉰라고 한다), 위 유압실린더(40)와 힌지결합되는 실린더 지지브래킷(111)(구성요소 ㉱라고 한다), 위 써레판(100)의 주써레(110)에 힌지결합되어 있는 높이조절 브래킷(160)(구성요소 ㉲라고 한다), 위 높이조절 브래킷(160)에 구비된 것으로, 유압실린더(40)를 수축시킴에 따라 연결대(50)의 내측에 형성된 고정판(56)에 결합된 스윙조절볼트(70)에 맞닿아 써레판(100)이 들려지도록 하는 받침판(63)의 전면에 설치된 받침봉(64)(구성요소 ㉳라고 한다) 및 폭조절 브래킷(68)이 일면에 형성된 끼움봉(61)에 삽입되는 조절볼트(62)에 의해 써레판(100), 연결대(50) 등과 고정 결합되는 폭조절 브래킷(68)(구성요소 ㉴라고 한다)을 포함한다(갑제7호증의 2).
 양 발명을 대비하면, 로터베이터와 연결링크의 결합관계에 있어, 이 사건 확인대상발명의 구성요소 ⓐ는 연결링크(300)가 로터베이터(B)의 상부에 형성된 횡축(700)에 힌지결합되어 있는 것인 데 비하여, 이에 대응되는 이 사건 실시주장고안의 구성요소 ㉮는 연결대(50)가 트랙터(10) 뒤쪽에 착탈되는 로타리(20)의 축커버(22) 및 지지봉(30)에 의해 고정되는 지지브래킷(25)에 힌지결합된 것이라는 점(이하 ‘차이점 1’이라고 한다), 이 사건 확인대상발명에서는 써레판(100)이 들려지도록 하기 위하여 연결링크(300)에 형성된 고정판(330)에 결합된 볼트(340)에 받침판(163)의 전면에 설치된 걸림턱(164)이 맞닿게 되어 있는 데 비하여, 이 사건 실시주장고안에서는 연결대(50)의 내측에 형성된 고정판(56)에 결합된 스윙조절볼트(70)에 받침판(63)의 전면에 설치된 받침봉(64)이 맞닿는 점(차이점 2)에서 차이가 있다.
 먼저 차이점 1에 관하여 보건대, 이는 로터베이터의 횡축과 연결링크의 결합관계에 있어서 이 사건 확인대상발명의 설명서에는 힌지결합수단을 특정하고 있지 않은 데 비하여, 실시주장발명은 힌지결합수단을 축커버(22), 지지봉(30) 및 지지브래킷(25)으로 구체적으로 특정한 것의 차이이다. 그러나 이 사건 확인대상발명에 첨부된 제1도, 제2도를 보면, 이 사건 확인대상발명은 로터베이터의 횡축과 그 상부에 별도로 설치된 지지봉이 이 사건 실시주장고안의 축커버(22) 및 지지브래킷(25)에 해당하는 힌지결합수단으로 연결되어 있고, 위 힌지결합수단에 연결링크(300)가 상하 회동 가능하도록 힌지결합되어 있음을 확인할 수 있고, 당해 기술분야에서 로터베이터의 횡축과 연결링크라는 두 부재를 힌지결합하기 위해서는 별도의 힌지결합수단을 구비하여야 한다는 것 또한 경험칙상 자명하므로, 차이점 1로 인하여 이 사건 확인대상발명이 이 사건 실시주장고안과 실질적인 차이가 있다고 할 수 없다.
 다음으로 차이점 2에 관하여 보건대, 이 사건 확인대상발명에서 걸림턱(164)은 제7도(a)에 도시된 바와 같이 받침판(163)에서 돌출 형성되어 있는 데 비하여, 이 사건 실시주장고안에서 받침봉(64)은, 비록 도면(제7도)상으로는 전면에 단면 형상이 원형이고 받침판(63)의 바닥면과 받침봉(64)의 바닥면이 일치하지 않는 차이가 있으나, 이는 하나의 실시예에 불과하고, 그 청구범위 제1항에는 "써레의 높이조절브라켓(60)의 내측으로 받침판(63)을 용접 고정시키는 한편, 받침판(63)의 전면에 받침봉(64)을 설치하며"라고 기재하고 있을 뿐 받침봉의 형태를 제한하고 있지 아니하고 받침판(63)과 받침봉(64)의 바닥면의 일치 여부에 대해서도 아무런 한정이 없으므로, 이 사건 확인대상발명의 걸림턱(164)은 이 사건 실시주장고안이 받침봉(64)이 가지는 동일성의 범위에 속한다고 보아야 한다.
 따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 실시주장고안의 하나의 실시예에 해당한다고 할 수 있으므로, 이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이 사건 심판청구는, 이 사건 특허발명과 이 사건 실시주장고안이 이용관계에 있지 않는 한, 이 사건 실시주장고안의 등록의 효력을 부정하는 결과로 된다.
 (3) 이 사건 실시주장고안이 이 사건 특허발명과 이용관계에 있는지 여부
 (가) 제1항 발명의 대비
 ① 제1항 발명의 구성
 제1항 발명은 방향전환이 원활한 트랙터용 써레에 대한 것으로서, 통상의 트랙터(1) 뒤쪽에 착탈되는 로타베이터(2) 상부에 그 선단이 상하 회동되도록 힌지결합된 복수개의 연결링크(30)(구성요소 ①이라 한다), 위 연결링크(30) 후단에 회동가능하게 결합된 써레판(10)(구성요소 ②라고 한다), 위 써레판(10)에 연결 설치되어 써레판(30)을 승강시키는 승강실린더(20)(구성요소 ③이라고 한다), 위 써레판(10)에 돌출 형성되어 승강실린더(20)와 힌지결합되는 제1브래킷(15)(구성요소 ④라고 한다), 위 써레판(10)과 연결링크(30)를 힌지결합되는 복수개의 제2브래킷(16)(구성요소 ⑤라고 한다), 위 제2브래킷(16)에 구비된 것으로, 승강실린더(20)를 수축시킴에 따라 연결링크(30)에 맞닿아 써레판(10)이 들려지도록 하는 상부 스톱퍼(17)(구성요소 ⑥라고 한다)로 구성되어 있다.
 ② 구성 및 작용효과의 대비
 제1항 발명의 구성요소 ① 내지 ⑤는 이 사건 실시주장고안의 구성요소 ㉮ 내지 ㉲에 해당하고 그 기능 및 효과가 동일하다. 다만, 승강실린더를 수축시킬 때 써레판이 들려지도록 하는 구성에 있어서, 제1항 발명은 구성요소 ⑥에 기재된 바와 같이 제2브래킷(16)에 구비되어 있는 상부 스톱퍼(17)가 연결링크(30)에 맞닿는 구성인 데 비하여, 이 사건 실시주장고안에서는 구성요소 ㉳에 기재된 바와 같이 연결대(50)의 내측에 형성된 고정판(56)에 결합된 스윙조절볼트(70)에 받침판(63)의 전면에 설치된 받침봉(64)이 맞닿는 구성인 점(차이점 1), 이 사건 실시주장고안은 제1항 발명에 비하여 구성요소 ㉴를 부가하고 있는 점(차이점 2)에 차이가 있다.
 위 차이점 1에 관하여 보면, 이 사건 실시주장고안에 있어서 연결대(50), 고정판(56) 및 스윙조절볼트(70)는 일체로 용접 고정되고, 받침판(63)은 높이조절브라켓(60)에 일체로 용접 고정되는 점(갑 7호증의 2 5면, 6면), 받침봉(64)의 형태에 관하여 별다른 한정을 하고 있지 않은 점을 고려하면, 스윙조절볼트(70)와 받침봉(64)이 맞닿게 하는 것은 제1항 발명에서 연결링크(30)와 상부 스톱퍼(17)를 맞닿게 하는 것과 작용효과에 있어서 실질적인 차이가 없다.
 따라서 이 사건 실시주장고안은 제1항 발명의 구성요소를 실질적으로 포함하고 있고, 여기에 제1항 발명에 없는 구성요소 ㉴를 부가하고 있으므로, 제1항 발명과 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있다고 할 것이다.
 (나) 제2항 발명과의 대비
 제2항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서, 그 구성은 제1항 발명의 구성에 제2브래킷에 ‘연결링크(30)의 하부에 소정간격 이격 형성되어 써레판(10)이 눕혀지거나 세워지도록 회동됨에 따라 연결링크(30)의 저면에 접촉 지지되는 하부 스토퍼(18)’의 구성요소를 추가한 것이다.
 그런데 이 사건 실시주장고안은 위 추가 구성을 구비하고 있지 않으므로, 제2항 발명과 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있다고 할 수 없다.
 (4) 이 사건 심판청구의 부적법 여부
 따라서 이 사건 심판청구는 제1항 발명과의 관계에 있어서는 이를 이용하는 관계에 있는 이 사건 실시주장고안의 등록의 효력을 부정하는 것이 아니어서 부적법하다고 할 수 없으나, 제2항 발명과의 관계에 있어서는 이 사건 확인대상발명이 제2항 발명의 권리범위에 속한다고 하는 경우 이 사건 실시주장고안의 등록의 효력을 부정하는 결과로 되므로 허용되지 아니한다. 
 그러므로 이 사건 심판청구 중 제2항 발명에 관한 부분은 각하되었어야 한다.
 라. 이 사건 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
 (1) 구성의 대비
 제1항 발명의 구성요소 ① 내지 ⑤는 이 사건 확인대상발명의 구성요소 ⓐ 내지 ⓔ에 해당하는 것으로 동일하고(이 점에 대하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다), 다만 승강실린더를 수축시킬 때 써레판이 들려지도록 하는 구성에 있어서 제1항 발명은 구성요소 ⑥에 기재된 바와 같이 제2브래킷(16)에 구비되어 있는 상부 스톱퍼(17)가 연결링크(30)에 맞닿는 구성인 데 비하여, 이 사건 확인대상발명은 구성요소 ⓕ에 기재된 바와 같이 연결링크용 브래킷(160)에 구비되어 있는 받침판(163)의 전면에 설치된 걸림턱(164)이 연결링크(300)에 형성된 고정판(330)에 결합된 볼트(340)에 맞닿는 구성인 점(차이점 1), 이 사건 확인대상발명은 제1항 발명에 비하여 구성요소 ⓖ를 더 부가하고 있는 점(차이점 2)에 차이가 있다.
 위 차이점 1에 관하여 보건대, 이 사건 확인대상발명의 연결링크(300)는 연결바(310) 및 위 연결바(310)가 연결링크용 브래킷(160)에 결합되는 쪽의 선단 양측면에 돌출된 형상으로 형성된 플레이트(320), 위 플레이트(320) 사이에 형성된 고정판(330) 등이 일체로 용접 결합되어 있고, 받침판(163)은 연결링크용 브래킷(160)과 일체로 용접 결합되어 있으며, 위 고정판(330)에는 써레날과 가까운 부분에 형성된 볼트(340)와 너트(350)가 일체로 나사결합되어 있는 것이므로, 이 사건 확인대상발명에서 볼트(340)와 너트(350)를 부가하여 위 볼트(340)와 받침판(163)의 전면에 설치된 걸림턱(164)이 맞닿게 하였다고 하더라도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고 그러한 정도의 변경에 의하더라도 제1항 발명과 같은 목적을 달성할 수 있으며 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내는 것으로서 그러한 변경은 당해 기술분야에서 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것에 불과하다.
 한편, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 구성요소 ⓖ를 더 부가하고 있어 폭조절판(130)과 연결대(50)가 결합되는 간격을 조절할 수 있는 효과를 가지나, 이 사건 확인대상발명의 위 부가된 구성은 구성요소 ⓐ 내지 ⓕ로 이루어진 트랙터용 써레의 본질적인 구성에 대해 그 일체성을 상실시키지 않는 부가적인 구성에 해당한다.
 (2) 권리범위의 속부
 따라서 이 사건 확인대상발명은 제1항 발명과 균등한 범위 내에 있는 발명의 구성을 모두 포함하고 그 일체성을 유지한 채 새로운 구성요소를 부가한 것으로서 특허법 제98조에 정한 이용관계에 있다고 할 것이므로, 이 사건 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 속한다.
 마. 소결론
 그러므로 이 사건 심결 중 제1항 발명에 관한 부분은 위와 같이 판단하여 적법하나, 제2항 발명에 관한 부분은 위와 결론을 달리하여 위법하다.
 4. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 그 중 제1항 발명에 관한 부분은 이유 없으므로 기각하고, 제2항 발명에 관한 부분은 이유 있으므로 인용한다.

판사 성기문(재판장) 한동수 곽민섭

[1] 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 언동을 보임에 따라 청구인이 별다른 조치를 취하지 아니하여 이를 전제로 심결에 이른 경우, 심결취소소송단계에서 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것이 금반언 또는 신의칙에 반하는지 여부(적극)
[2] 후출원 특허발명을 확인대상발명으로 하여 선출원 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는 예외적인 경우

[1] 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있어서 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및 증명하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수 있는 점, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 확인대상발명의 보정이 허용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의 심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부를 입증하도록 하는 데 그친 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의 방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작 당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지 않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인 언동을 보임에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출 등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.
[2] 후출원에 의하여 특허를 받은 발명을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 특허발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과를 야기하므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 양 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.