특허권 공유확인등·특허등록명의 이전 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2011.06.30 / 시행일:

【원고(반소피고), 피항소인 겸 항소인】 
【피고(반소원고), 항소인 겸 피항소인】 주식회사 코미팜
【피고, 피항소인 겸 항소인】 
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2010. 5. 20. 선고 2008가합60921(본소), 2008가합66431(반소병합) 판결
【변론종결】2011. 4. 26.
【주 문】
 1. 제1심 판결을 당심에서 교환적으로 변경된 반소청구를 포함하여 다음과 같이 변경한다.
 가. 피고(반소원고) 주식회사 코미팜의 이 사건 반소 중 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권, 별지 6 목록 기재 각 특허출원에 관한 발명자 지위 부존재 확인청구 부분을 모두 각하한다.
 나. 피고(반소원고) 주식회사 코미팜과 원고(반소피고) 사이의 2005. 5. 16.자 계약서에서 약정한 코미녹스 및 그 연구개발 과정에서 발생되는 모든 성과물에 관한 계약은 무효임을 확인한다.
 다. 원고(반소피고)의 본소 청구를 모두 기각한다.
 2. 소송총비용 중 2/3는 원고(반소피고)가, 1/3은 피고(반소원고)가 각 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】1. 원고(반소피고)
 제1심 판결 중 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다) 패소부분을 취소한다. 피고(반소원고, 이하 ‘피고’라 한다) 주식회사 코미팜(이하 ‘피고 회사’라 한다) 및피고는, 원고가 별지 1 목록 기재 특허권의 공유자이고, 단독으로 특허를 사용할 수 있음을 확인하고, 별지 2 목록 기재 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 별지 2 목록 기재 물질의 항암제 및 사람 또는 동식물에 대한 의약품으로서의 사용에 대한 연구개발을 직접 또는 제3자를 통해서 수행하여서는 아니 된다(원고는 당심에서 별지 3 목록 기재 특허출원과 관련한 출원인 및 발명자 각 지위확인 청구부분과 별지 4 목록 기재 각 특허출원과 관련한 출원인 및 발명자 각 추가를 위한 절차이행 청구부분의 소를 모두 취하하였다).
2. 피고들
 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다. 원고는 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권과, 별지 6 목록 기재 각 특허출원의 각 발명자가 아님을 확인한다. 피고 회사와 원고 사이의 2005. 5. 16.자 계약서에서 약정한 코미녹스 및 그 연구개발 과정에서 발생되는 모든 성과물에 관한 계약은 무효임을 확인한다(피고 회사는 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권의 등록명의변경, 별지 6 목록 기재 각 특허출원의 출원인명의변경의 각 절차이행의 청구와 2005. 5. 16. 이익분배계약에 의한 원고의 이익분배청구권 부존재 확인을 구하다가 당심에서 소를 교환적으로 변경하였다). 
【이 유】1. 기초사실
가. 당사자의 지위
 1) 피고 회사는 1972. 7.경 ‘한국미생물연구소 주식회사’라는 상호로 설립되어 2004. 9. 3. 현재와 같은 상호로 변경된 코스닥 등록 법인이고,피고는 2001. 3. 21.부터 현재까지 피고 회사의 대표이사로 근무하고 있다.
 2) 원고는 독성학 중 환경독성학을 주전공으로 하여 1980년 서울대학교 보건대학원에서 석사학위를, 1984년 성균관대학교 약대에서 ‘납 및 카드뮴 독성에 미치는 Na-Alginate의 영향’이라는 논문으로 박사학위를 받은 경력이 있다. 원고는 일성신약 주식회사(이하 ‘일성신약’이라 한다)에 근무하던 1998년 무렵부터 항암제 개발과 관련하여 네덜란드의소외 1(대법원판결의 소외인)과 접촉을 하기 시작한 후 광동제약 주식회사(이하 ‘광동제약’이라 한다)에 근무하던 2000년 무렵에도소외 1과의 연락을 담당해왔다. 그리고 원고는 2001. 3. 21.부터 2004. 3. 21.까지 피고 회사의 감사, 2004. 3. 21.부터 2006. 3. 21.까지 피고 회사의 이사로 각 재직하였다.
나. 항암제 개발에 관한 약정
 피고 회사는 2001. 2. 25. 원고의 소개로소외 1이 대표이사로 있는 레파톡스사(Rephartox BV)와 사이에 ‘비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정’(이하 ‘이 사건 개발약정’이라 한다)을 체결하였다. 위 약정의 주된 내용은, 피고 회사가 이 사건 개발약정에 필요한 연구자금을 부담하고, 위 연구개발 과정에서 발생하는 모든 발견 및 특허 가능한 발명 일체는 원칙적으로 피고 회사의 자산에 귀속시키는 것이다. 그리고 원고는 이 사건 개발약정에 따른 피고 회사의 연구감시자(Study Monitor)로 지정되었다.
다. 이 사건 특허의 출원 및 등록
 1) 원고와 피고들은소외 1의 연구성과를 기초로 2001. 4. 28. 특허청에 원고와피고를 공동 발명자로, 원고와 피고들을 공동 출원인으로 하여 ‘아르세닉산나트륨염, 소디움 메타아르세나이트 또는 이의 혼합물을 함유한 항암제 조성물’에 관한 발명을 특허출원(이하 ‘제1출원’이라 한다)하였다.
 2) 원고와 피고들은소외 1의 추가 연구성과를 기초로 2002. 4. 25.경 특허청에 원고와피고를 공동 발명자로, 원고와 피고들을 공동 출원인으로 하여 제1출원을 기초로 국내우선권주장을 하며 ‘메타아르세나이트를 함유한 항암제 조성물’에 관한 발명을 특허출원(이하 ‘제2출원’이라 한다)하였고, 그 후 제1출원은특허법 제56조 제1항에 따라 취하 간주되었으며, 제2출원은 심사를 거쳐 2004. 11. 3.경 별지 1 목록 기재 특허권과 같이 등록되었다(이하 ‘이 사건 특허’라 한다).
라. 공유계약 및 이익분배계약의 체결
 1) 원고와 피고들은 2005. 5. 16. 이 사건 특허를 포함한 메타아르세나이트 항암제 및 그 연구과정에서 발생하는 모든 성과물(이하 '이 사건 성과물‘이라 한다)에 대한 권리·의무 관계를 명확히 하기 위하여 특허 등의 공유계약(이하 ‘이 사건 공유계약’이라 한다)을 체결하였는데, 이 사건 공유계약의 주요 내용은 별지 7 기재와 같다. 이 사건 공유계약서에는 이 사건 성과물이 원고와피고의 연구·개발에 의한 것으로 규정하고 있지만, 이는피고가 피고 회사의 대표이사로서 이 사건 성과물에 기여한 부분을 참작하여 그 지분을 인정하기 위한 것일 뿐피고가 실제 항암제와 관련한 어떠한 연구를 직접 수행한 것은 아니다.
 2) 원고와피고는 이 사건 공유계약을 체결함과 동시에 공유계약 제2조 제2항에 따른 이익의 배분시기, 배분방법에 관한 계약(이하 ‘이 사건 이익분배계약’이라 한다)을 체결하였는데, 그 내용은 별지 8 기재와 같다.
마. 후속 특허의 출원 및 등록
 이 사건 특허에 관한 국제특허출원(특허출원번호 1 생략)에 기하여 각 지정국에 진입한 개별국 특허출원 중 등록된 것은 별지 5 목록 기재 각 특허권이고, 출원중인 것은 별지 6 목록 기재 각 특허출원이다. 이 사건 특허에 관한 후속특허로서 이 사건 성과물에 해당하는 ‘비뇨 생식기암 및 이의 전이 치료용 비소산, 이것의 나트륨염 및 이것의 유도체를 함유하는 약학 조성물’에 관한 국제특허출원(특허출원번호 2 생략)은 별지 3 목록 기재 특허출원이고, 이에 관한 일부 지정국가에 진입한 개별국 특허출원은 별지 4 목록 기재 각 특허출원이다.
 【인정근거】다툼없는 사실, 갑 1호증의 1~3, 갑 2호증, 갑 5호증의 1·2, 갑 6호증의 1~4, 을 1호증, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장
 원고는 이 사건 공유계약이 대상으로 삼는 삼산화비소의 대사체인 메타아르세나이트를 이용한 항암제에 관하여 연구하고소외 1을 통해 그 효능을 실험하였다. 원고는 피고 회사로부터 연구자금을 받아 연구실험을 계속하는 대신 피고들과 위 연구결과를 토대로 한 이 사건 성과물에 관한 원고의 권리를 피고들에게 양도하는 이 사건 공유계약을 체결하였다. 그리고 원고는 위 공유계약에 따라 별지 1 목록, 별지 5·6 목록 기재 각 특허의 공동출원인 및 공동특허권자가 되었다. 그런데 피고들이 이 사건 특허를 이용한 항암제 개발 연구과정에서 원고를 배제하고, 이 사건 특허에 관한 원고의 발명자 및 공유자로서의 지위를 부정하면서 원고의 특허지분을 피고 회사에 이전할 것을 요구하는 등 이 사건 공유계약에 따른 의무를 위반하였다. 따라서 이 사건 소장부본의 송달로써 이 사건 공유계약을 해지하고, 다음과 같이 청구한다.
 ① 원고는 정당한 특허공유권자로서 법률상 현존하는 불안·위험을 제거하기 위해 이 사건 특허 등의 발명자 지위의 확인을 구하고, 이 사건 공유계약이 해지되었으므로 공유계약 제4조 제1항에 규정된 제한을 받지 않고 단독으로 이 사건 특허를 사용할 수 있음의 확인을 구한다. ② 이 사건 공유계약 제9조 제1항 다.호에 따라 귀책사유 있는 피고들에게, 별지 2 목록 기재 물건의 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약하는 것의 금지와, 같은 목록 기재 물질의 항암제 및 사람 또는 동식물에 대한 의약품으로서의 사용에 대한 연구개발을 직접 또는 제3자를 통해서 수행하는 것의 금지를 구한다. 
나. 피고들의 주장
 이 사건 특허의 공동 발명자로서 원고와 이 사건 특허를 공동으로 출원하고, 원고와 이 사건 공유계약을 체결하는 등 원고에게 이 사건 특허 및 그에 따른 성과물에 관한 지분권 등이 인정되도록 해석될 여지가 있는, 피고 회사 또는피고의 모든 의사표시는 원고를 이 사건 특허의 발명자라고 생각한 중대한 착오에 따른 것이다. 이에 피고들은 2008. 4.경 원고에게 이 사건 공유계약을 취소하는 의사표시를 하였다. 또한 이 사건 공유계약은 이사의 자기거래에 해당하므로 피고 회사 이사회의 승인결의를 얻어야 하는데 이러한 절차를 밟지 않았으므로 무효이다. 따라서 원고의 본소 청구는 모두 이유 없다.
 위와 같이 이 사건 공유계약이 무효이거나 취소되었음에도 불구하고 원고는 그 효력을 주장하고 있으므로 피고 회사는 반소로써 원고에게 다음과 같이 청구한다. ① 원고는 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권과 별지 6 목록 기재 각 특허출원의 각 발명자가 아니라는 확인을 구하고, ② 피고 회사와 원고 사이의 2005. 5. 16.자 계약서에서 약정한 코미녹스 및 그 연구개발 과정에서 발생되는 모든 성과물에 관한 계약이 무효라는 확인을 구한다.
3. 소의 적법 여부에 관한 판단
가. 본소 중 특허권의 공유자지위 확인청구 부분의 본안 전 항변에 관한 판단
 피고들은, 원고가 별지 1 목록 기재 특허권의 발명자가 아니고, 특허출원권을 가지는 피고 회사로부터 지분권을 승계받지도 않았으며 이 사건 공유계약 역시 무효이거나 취소되어 효력을 상실하였고, 원고의 위 특허권에 대한 지분권은 무효심판 등을 통해 무효로 될 것이 명백하므로 이 부분 확인청구는 법률상 이익이 없어 부적법하다고 주장한다. 
 그러나 원고가 별지 1 목록 기재 특허권에 대한 공유권자인지 여부는 본안의 심리를 통해 판단하여야 할 사항이고, 그 심리 이전에 원고의 특허지분권이 무효로 될 것이 명백하다고 볼 아무런 자료가 없는 이 사건에서 피고들의 본안 전 항변은 받아들이지 않는다.
나. 반소 중 각 발명자 지위 부존재 확인청구 부분
 1) 피고는, 원고가 별지 1 및 5 목록 기재 각 특허권과, 별지 6 목록 기재 각 특허출원 등 이 사건 성과물의 발명자가 아님에도 발명자임을 전제로 이 사건 본소 청구를 하는 등 권리를 주장하고 있으므로 이와 관련된 분쟁을 일시에 해결하기 위하여 반소로써 원고가 위 각 특허권과 각 특허출원의 발명자의 지위에 있지 않다는 확인을 구한다.
 2) 그러나 피고의 위 주장은 다음과 같은 이유로 받아들일 수 없다. 즉 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 취득하지만 특허권을 얻기 위해서는 특허출원을 하여 등록을 받아야 하고, 특히 선출원주의를 취하는 국가에서는 먼저 발명한 자가 아니라 먼저 출원한 자가 특허를 등록받을 수 있다. 또한 발명자는 반드시 직접 출원을 하여야 하는 것은 아니며 특허를 출원하여 특허 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수도 있다. 따라서 발명자의 지위와 출원인 내지 특허권자의 지위는 필연적인 관계에 있지 않다. 발명이 이미 출원단계에 있는 경우에는 정당한 권리를 가진 자는 출원명의인을 상대로 출원인 명의변경절차 이행청구를 통해, 출원된 특허가 등록된 경우에는 특허권명의 이전등록절차 이행청구를 통해 권리구제를 받아야 하고, 특별한 사정이 없는 한 해당 특허에 대한 발명자 지위확인을 구할 법률상 이익을 인정하기 어렵다.
 마찬가지 이유로, 원고가 발명자가 아니라 하더라도 여러 가지 방법을 통해 위 각 특허에 대한 권리를 취득할 수 있으므로 원고의 발명자 지위 부존재확인을 구할 법률상 이익을 인정하기 어렵다. 따라서 피고의 반소 중 위 발명자 지위 부존재 확인청구 부분은 부적법하다.
4. 본소 청구에 관한 판단
가. 이 사건 공유계약의 효력
 1)상법 제398조는, 이사는 이사회의 승인이 있는 때에 한하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 할 수 있도록 규정하고 있다.
 피고 회사와 레파톡스사 사이에 체결된 이 사건 개발약정에 의하면 레파톡스사(소외 1)의 연구성과는 모두 피고 회사의 자산으로 귀속되고, 이 사건 성과물은 아래에서 보는 바와 같이 모두소외 1의 연구성과를 기초로 한 것이므로 피고 회사의 자산이다. 이 사건 공유계약은 피고 회사의 자산에 속하는 이 사건 성과물에 대한 지분을 피고 회사의 이사인 원고 및피고에게 양도하는 것이므로 이사와 회사와의 자기거래에 속한다. 그런데 이 사건 공유계약의 체결에 관하여 피고 회사 이사회의 승인이 없었음은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 사건 공유계약은 무효이다.
 한편, 이 사건 공유계약은 2005. 5. 16. 체결되었고, 이 사건 특허의 기초가 된 제1출원 및 제2출원은 위 공유계약 이전에 이루어졌으나, 공유계약의 내용과 동일하게 원고와피고를 공동 발명자로, 원고와 피고들을 공동 출원인으로 하여 출원된 점에 비추어 보면, 이 사건 특허 출원 당시 원고와 피고들 사이에는 이 사건 특허를 포함하는 이 사건 성과물을 공유하는 합의가 있었다고 인정할 수 있고, 이 사건 공유계약은 이러한 기본적인 합의를 구체화, 서면화한 것으로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 특허 역시 위와 같은 이유로 무효로 되는 이 사건 공유계약의 대상으로 볼 수 있다.
 2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 공유계약 체결 후인 2005. 12. 8. 피고 회사는 코미녹스 인코포레이티드(아래에서는 ‘소외 회사’라 한다)에게 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 양도하는 계약을 체결하였는데, 피고 회사의 이사회는 위 양도계약 체결을 승인하는 결의를 하였고, 위 양도계약은 이 사건 공유계약 제4조 제2항의 처분권한 위임에 의한 것이므로, 피고 회사의 이사회는 위 승인결의를 통해 이 사건 공유계약을 추인하였다고 항변한다. 
 을 71호증의 1·2의 각 기재에 의하면, 피고 회사는 2005. 12. 15. 소외 회사와 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 양도하고, 소외 회사는 이 사건 성과물에 기한 각국의 임상실험 및 개량발명에 관한 연구를 진행하며 피고 회사에게 로열티를 지급하기로 하는 내용의 개발 및 양도계약을 체결한 사실, 피고 회사의 이사회는 같은 날 위 개발양도계약 체결을 승인한 사실을 인정할 수 있다.
 그러나 회사가 이사의 이익상반 거래를 묵시적으로 추인하였다고 보기 위해서는 그 거래에 대하여 승인 권한을 갖고 있는 이사회가 그 거래와 관련된 이사의 이해관계 및 그와 관련된 중요한 사실들을 지득한 상태에서, 그 거래를 추인할 경우 원래 무효인 거래가 유효로 전환됨으로써 회사에 손해가 발생할 수 있고 그에 대하여 이사들이 연대책임을 부담할 수 있다는 점을 용인하면서까지 추인에 나아갔다고 볼 만한 사유가 인정되어야 한다(대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다4284 판결 참조).
 그런데 피고 회사의 이사회가 위 개발양도계약의 체결을 승인할 당시 이 사건 공유계약의 내용 즉, 피고 회사의 자산으로 귀속되는 권리를 원고 및피고와 공유한다는 점이 이사들에게 보고되어 이사들이 위 개발양도계약으로 인하여 회사 및 이사들이 부담할 수 있는 손해나 책임까지 검토한 후 이를 용인하였다고 인정할 충분한 자료가 없다.
 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
 3) 따라서 원고의 본소 청구 중 이 사건 공유계약의 효력이 있음을 전제로 주장하는 부분은 모두 이유 없다.
나. 원고의 발명자로서의 출원권 내지 특허권에 기한 청구에 관한 판단
 1) 원고의 청구원인 중에는, 원고가 원래 이 사건 성과물의 특허에 관한 발명자이므로 이 사건 공유계약과 관계없이 발명자로서 당연히 가지는 출원권 내지 특허권에 기초하여 본소의 각 의무이행 내지 지위의 확인을 구하는 취지가 포함되어 있으므로 아래에서는 이에 관하여 살펴본다.
2) 사실인정
 가) 일성신약 주식회사(이하 ‘일성신약’이라 한다)는 1998년경소외 2가 개발한 육산화비소를 이용한 항암제에 대한 투자 여부를 결정하기 위하여 당시소외 1이 대표로 있던 네덜란드 회사인 일사(ILSA)에게 효능실험을 의뢰하였는데, 당시 일성신약에 재직 중이던 원고가 위 효능실험과 관련하여소외 1과의 연락을 담당하였다.
 나) 위 효능실험 결과 육산화비소의 항암 효능이 기대에 미치지 못하는 것으로 밝혀졌고, 일성신약은 육산화비소를 이용한 항암제 개발에 부정적인 입장을 갖게 되었다. 
 다) 원고는 1998. 12. 2.경 암스테르담에 있는 노보텔 호텔에서소외 1을 만나 육산화비소 또는 삼산화비소의 대사체가 상업적으로 이용 가능한지 여부에 관하여 의견을 교환하였고, 1998. 12. 9.경소외 1에게 삼산화비소와 육산화비소의 각 대사체가 서로 다르다는 증거를 요청하였으며, 삼산화비소의 대사체를 구체적으로 열거하면서 산성 조건 및 염기성 조건에서 생성될 것으로 예상되는 육산화비소의 대사체를 제시하기도 하는 등소외 1과 삼산화비소의 대사체에 관한 논의를 하였다.
 라)소외 1은 1998. 10.경부터 같은 해 12월경까지 원고에게 육산화비소의 대사체를 이용한 항암제 등의 개발 필요성 및 가능성을 알리면서 일성신약에서 이에 대한 연구 및 투자를 계속할 것을 제안하였다. 일성신약은 결국 육산화비소를 이용한 항암제 개발을 포기하였고, 원고는 1999. 1. 18.소외 1에게 일성신약의 위 포기의사를 통지하였다.
 마)소외 1은 1999. 4.경 실험 대행기관인 온코테스트사에 캐코딜릭산(Cacodylic acid), 아르세닉산 소디움염(Arsenic acid sodium salt), 소디움 메타아르세나이트(Sodium meta-arsenite)의 3가지 특정 물질을 실험 대상으로 선택하여 백혈병세포를 포함한 6개의 대표적인 종양 세포주를 대상으로 0.01에서 100㎍/㎖의 농도 범위에서의 항암 효과에 관한 실험을 의뢰하였고, 1999. 11.경 위 온코테스트사로부터 위 실험에 따른 결과가 기재된 연구보고서(아래에서는 ‘이 사건 제1보고서’라 한다)를 제공받았다.
 바) 원고를 통하여 2000. 12.경 원고가 재직하고 있던 광동제약 주식회사(이하 ‘광동제약’이라 한다)와소외 1이 대표이사로 재직하는 레파톡스사 사이에 항암제 연구개발 계약을 위한 협의가 진행되었으나, 광동제약의 거부로 결국 위 연구계약의 체결은 결렬되었다.
 사) 위 협의 과정에서 원고는 2001. 1. 15.경 광동제약의 경영진에게 ‘소외 1이 독자적으로 몇 가지 성분을 찾아 놓았고, 계약이 체결될 경우 성분명을 알려주고, 원고와 심도 있는 연구계획을 세울 예정이다.’라는 내용의 문서를 보냈고,소외 1은 2001. 2. 9. 원고에게 이메일을 통해 앞서 본 3가지 물질과 그 항암 효과를 알려주었으며, 같은 날 다시 이메일로 광동제약이 계약서에 서명하지 않을 경우 레파톡스사가 자체적으로 특허출원하겠다고 통보하기도 하였다.
 아)소외 1은 1996. 11.경 온코테스트사로부터 이 사건 제1보고서를 제공받은 이후 원고가 다시 연락하게 된 2000. 12.경까지 1년 이상 이 사건 제1보고서에 기재된 내용을 기초로 하여 스스로 특허출원 등을 하지 않았다.
 자) 원고는 광동제약을 대신하여 항암제 개발에 관심이 있던 피고 회사 및피고를소외 1에게 소개하였고, 피고 회사와 레파톡스사 사이에 2001. 2. 25.경 앞서 본 이 사건 개발약정이 체결되었다. 이 사건 개발약정에서 ⅰ) 항암제로 선택된 화학물질의 인체 세포주에서의 효능 테스트 등을 실시하는 제1단계 프로그램의 총 비용이 95,000 유로로 결정되었고(전임상 및 임상표본에서 비소약제의 발견을 위한 분석방법의 개발 및 검증 등을 실시하는 제2단계 프로그램의 총 예상비용은 1,612,000 유로, 암환자 45명에게 임상 2상 연구 등을 실시하는 제3단계 프로그램의 총 예상비용은 1,545,000 유로), ⅱ) 피고 회사가 다음 단계에 관한 계약을 체결하지 않기로 결정한 경우, 이전 연구에서 얻은 결과물 일체는 레파톡스사의 자산으로 남는 것으로 약정하였다.
 차) 이 사건 개발약정 이후소외 1은 2001. 4. 초경 작성날짜 등을 일부 수정한 이 사건 제1보고서를 이 사건 개발약정에서 정한 연구감시자인 원고에게 보냈고, 이 사건 제1보고서의 내용이 번역되어 2001. 4. 28.경 앞서 본 이 사건 제1출원이 출원되었다.
 카) 원고는 2001. 8. 7.경소외 1에게 신장암에 대한 추가실험에서 1일 또는 2일 간격의 주사로 시험할 것을 제안하였고, 2001. 8. 31.경소외 1에게 동물효능실험에서 항암물질을 매일 투여하도록 제안하였으며, 2001. 11. 27.경 삼산화비소의 대사체에 관한 독성정보를 제공하는 등 이 사건 특허와 관련된 연구개발에 구체적으로 관여하였고, 이 사건 개발약정에 따른 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 연구개발 과정 전반을 관리하였다.
 타) 레파톡스사는 2002. 3. 4.경 이 사건 개발약정에 따른 실험결과를 기재한 연구보고서(아래에서는 ‘이 사건 제2보고서’라 한다)를 원고에게 보냈고, 이 사건 제2보고서의 내용이 추가되어 2002. 4. 25.경 앞서 본 이 사건 제2출원이 이루어졌다.
 파) 특허청은 2004. 5.경 이 사건 제2출원은 우선권 주장일 이전에 공개된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 내용으로 거절이유를 통지하였다. 이에 원고는 ‘특허청에서 지적한 선행기술에서 언급된 삼산화비소의 반응형태인 아르세나이트 이온과 이 사건 특허의 메타아르세나이트 염은 해리형 이온 구조 및 약리기전에 차이가 있고, 특히 이 사건 특허는 항암 효과가 월등히 우수하여 선행기술과 다른 별개의 발명으로 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 없어 진보성이 있다.’라는 내용의 의견서를 작성하여 특허청에 제출하였다. 그리고 ‘원고가 스스로 발명자로서 메타아르세나이트 염이 항암활성을 가짐을 최초로 밝혔고, 삼산화비소에 비해 그 효능이 현저히 우수함을 실험적으로 입증하였다.’라는 내용으로 발명자 선언을 하였다.
 하) 피고 회사에는 원고 외에 이 사건 특허와 관련하여 이 사건 개발약정에 따른 레파톡스사의 실험방법 등을 관리, 감독할 수 있는 전문적인 지식을 가진 인력은 없었다.
 가) 이 사건 특허권이 등록된 이후 피고 회사의 주가가 급등하게 되었고, 이에 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 원고의 기여도를 높게 평가하여 2005. 2. 17. 개최된 이사회를 통해 피고 회사 설립 후 최초로 기명식 보통주 130,000주에 대한 주식매수선택권을 원고에게 부여하기로 결정하였으며, 2005. 3. 18. 주주총회에서 이를 의결하였다.
 나) 이 사건 제1출원의 기초가 된 이 사건 제1보고서에는 ‘이번 연구는 삼산화비소의 대사체인 비소 유도체들이 항암제로서 잠재성을 가지고 있는지 여부를 조사하기 위하여 실시되었다.’라고 기재되어 있고, 이 사건 특허의 명세서에는 ‘이 사건 특허는 삼산화비소의 생체 내 대사체인 메타아르세나이트 염에 관한 것이다.’라는 취지로 각 기재되어 있으며,소외 1이 온코테스트사의소외 3 박사에게 보낸 메일 및 이 사건 공유계약의 전문 부분에도 메타아르세나이트 염은 삼산화비소의 대사체 중 하나로 기재되어 있다.
 【인정근거】다툼없는 사실, 갑 2~4호증, 갑 12~14호증, 갑 20호증, 갑 26호증, 갑 28호증, 갑 68호증, 을 23호증, 을 25~28호증, 을 31~33호증, 을 36·37호증, 을 46호증, 을 57호증, 을 74호증의 각 기재에 변론 전체의 취지
3) 판단
 위 인정사실에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들을 모두 종합하여 보면, 설령 원고가 이 사건 성과물의 특허에 관한 단독 또는 공동 발명자라 하더라도 발명자로서 가지는 특허 받을 수 있는 권리를 피고 회사에 양도하거나 포기하였다고 보아야 한다. 따라서 본소 청구원인 중 원고가 여전히 이 사건 성과물의 특허에 관한 발명자로서 권리를 가지고 있음을 전제로 한 원고의 주장은 모두 이유 없다. 
 (1) 삼산화비소의 대사체인 메타아르세나이트 등의 화학물질을 이용한 항암제의 개발을 위해서는 종양 세포주 실험, 동물 및 임상실험 등의 효능실험을 거쳐야 현실적인 성과(특허를 출원할 수 있는 자료)를 얻을 수 있는데 이러한 실험에는 막대한 비용이 필요하다. 
 (2) 원고는 일성신약의 직원으로서 육산화비소를 이용한 항암제 개발을 위해 그 효능실험을소외 1에게 의뢰하면서소외 1을 알게 되어 그의 실험에 관여를 하기 시작했고, 원고가 위 항암제에 관한 독자적인 연구를 한 적은 없으며 개인적인 연구자금도 없었던 것으로 보인다.
 (3)소외 1이 수행한 실험의 내용과 결과를 보고받은 원고는 삼산화비소 대사체를 이용한 함암제의 개발가능성을 인지하고 추가 실험연구를 위한 자금을 확보하기 위해 광동제약 및 피고 회사에 순차적으로 투자를 요청하였다.
 (4) 피고 회사가 원고의 권유로소외 1의 실험연구에 투자를 하기로 결정하고 이 사건 개발약정을 체결할 당시소외 1의 실험결과는 제1출원을 할 수 있을 정도로 진행되어 있었다.
 (5) 피고 회사가 항암제 개발을 위한소외 1의 실험연구에 투자를 결정한 후, 원고는 피고 회사의 감사나 이사로 재직하면서소외 1의 실험을 감독하고 그 연구결과를 피고 회사에 전달하는 등 피고 회사의 항암제 개발 책임자로서의 역할을 담당하였다.
 (6) 원고의 주장에 의하더라도 원고가 수행한 연구는 모두 일성신약, 광동제약 및 피고 회사에 소속된 상태에서 위 회사들의 자금으로 실험연구를 수행한소외 1에게 실험의 방향이나 조건을 제시하였다는 것이고, 원고의 개인적인 지위에서소외 1에게 기술사상을 제시하거나 그와 공동으로 연구를 한 것은 아니어서, 원고에게 다소의 발명적 기여가 있음을 인정한다 하더라도 직무발명으로 볼 여지가 없지 않다.
 (7)소외 1의 실험결과를 모두 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 이 사건 개발약정은 원고의 관여하에 체결된 것으로 보임에도, 원고는 자신의 권리를 포함시키지 않았다.
 (8) 2001. 2. 25. 이 사건 개발약정이 체결되고, 2001. 4. 28. 제1출원이 된 이후에도 원고와 피고 회사와 사이에는 이 사건 성과물에 관한 원고의 기여에 대한 보상과 관련하여 명시적인 약정이 없었다가, 이 사건 특허권이 등록되면서 피고 회사의 주가가 급등하자 2005. 2. 17.자 이사회 및 2005. 3. 18.자 주주총회를 통해 원고에게 기명식 보통주 130,000주에 대한 주식매수선택권을 부여하였고, 2005. 5. 16. 비로소 이 사건 공유계약이 사건 공유계약에 이르게 되었다. 
다. 소결론
 결국 원고의 청구는 모두 이유 없다(다만, 원고가 앞서 본 이유로 이 사건 공유계약이 무효가 되고, 발명자로서의 지위를 주장할 수 없다고 하더라도 앞서 인정되는 사실에 의하면, 원고를 이 사건 성과물의 특허에 관한 공동발명자로 볼 여지가 있고,소외 1의 실험연구, 이 사건 특허권의 등록 및 이 사건 성과물을 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 한 사실은 부인하기 어렵다).
5. 반소 청구에 관한 판단
 이 사건 공유계약이 피고 회사의 이사회 승인이 없어 무효임은 앞서 인정한 것과 같다. 그럼에도 원고는 이 사건 공유계약이 유효하게 존속하였다가 피고들의 계약상 의무 불이행으로 해지된 것을 전제로 이 사건 본소로써 공유계약상의 원고의 권리를 주장하고 있으므로 이 사건 공유계약이 무효임의 확인을 구할 법률상 이익을 인정할 수 있다.
 따라서 피고의 위 반소청구는 이유 있어 인용하여야 한다.
6. 결론
 원고의 본소청구는 모두 이유 없어 기각하여야 하고, 피고의 반소청구 중 발명자 지위 부존재 확인청구 부분은 부적법하여 각하하여야 하며, 계약 무효확인 부분은 인용하여야 하므로 제1심 판결을 위와 같이 변경하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
 [별지 생략]

판사 노태악(재판장) 강경태 백강진