취소결정(실) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.08.26 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2005. 7. 15.
【주 문】
1.특허심판원이 2004. 10. 26. 2003취136호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 [증거 : 갑1호증, 을1 내지 8호증]
 가. 이 사건 등록고안
 이 사건 등록고안(등록번호 제242430호, 2001. 5. 15. 출원, 2001. 7. 31. 등록)은 “자동차 에너지 절약 동력장치”에 관한 것으로서, 그 등록청구범위는 다음과 같다.
 『1. 자동차 운행 여건에서의 기관 회전력 부하 변동에 따라 자동으로 전동과 발전기능을 조정할 수 있는 가변슬립 점호신호 발생기를 갖추어 전동기와 발전기로 겸용 가능한 에너지 절약 보조 동력장치.』
 나. 비교대상고안들
 (1) 비교대상고안 1
 미국 특허공보(1994. 9. 6. 등록된 특허번호 제534390호의 공보, 을3호증)에 게재된 “하이브리드 전기 자동차”에 관한 것이다.
 (2) 비교대상고안 2
 1993. 9. 7.자 일본 공개특허공보(공개번호 특개평5-229351호, 을4호증)에 게재된 “차량용 전동장치”에 관한 것이다.
 다. 기술평가결정의 경위 및 내용
 (1) 2001. 5. 15. 실용신안등록출원 및 기술평가청구
 (2) 2001. 7. 31. 실용신안등록
 (3) 2002. 6. 11. 기술평가의견제출통지(을2호증)
 (4) 2002. 9. 9. 정정청구(을5호증) : 정정청구 사항은 별지 1과 같다.
 (5) 2003. 5. 12. 정정불인정이유통지(을6호증)
 정정불인정 이유의 요지 : 정정된 명세서에 의하더라도 청구항의 기재불비가 있고 또 비교대상고안 1, 2에 의하여 진보성도 없으므로, 위 정정청구는 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없어구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제27조 제4항에 의하여 준용되는구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제3항에 위배된다.
 (6) 2003. 6. 25. 정정명세서의 보정(을7호증) : 보정 사항은 별지 2와 같다.
 (7) 2003. 8. 5. 기술평가결정(을8호증)
 기술평가결정의 요지 : ① 보정된 정정명세서에 의하더라도, 청구항 제1항에 “전동/발전기의 고정자 케이스에 조립고정되어 있는 슬립받침과 …… 폴리 등의 기계적 연결장치”를 추가하는 것은 청구항 제1항에 기재되어 있지 않은 구성요소의 추가로서구 실용신안법 제27조 제2항에 의한 정정청구의 범위에 속하지 않으므로, 위 정정청구는 인정될 수 없고, ② 이 사건 등록고안은 명세서 또는 도면 및 실용신안등록청구범위의 기재가 불비하여구 실용신안법 제9조 제3항,제4항에 위배되고 또 청구항 제1항은 비교대상고안 1, 2에 의하여 진보성도 없어구 실용신안법 제5조 제2항에 위배되므로 그 등록을 취소한다.
 라. 이 사건 심결의 경위 및 이유
 (1) 원고는 위 기술평가결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바,특허심판원은 이를 2003취136호로 심리하여 2004. 10. 26. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 (2) 이 사건 심결이유의 요지
 (가) 정정명세서의 보정은 당초의 정정청구의 요지를 변경할 수 없는바, 2003. 6. 25.자 정정명세서의 보정은 당초 정정청구사항에 포함되지 않았던 청구범위의 정정을 포함하고 있고 그것이 원래 청구범위와 동일한 내용도 아니므로, 위 보정은 정정청구사항의 동일성의 범위를 벗어난 것이어서 요지를 변경하는 것이므로 인정될 수 없다.
 (나) 당초의 정정청구사항 중 식별항목 41, 43, 45에 대한 정정은 리미트스위치(K)의 기능, 작동관계 및 작용효과를 추가하는 것이나, 리미트스위치는 정정 전의 명세서 또는 도면에 나타나 있지 않았던 구성요소이므로 위 부분의 정정은구 실용신안법 제27조 제2항 각호 중 그 어디에도 해당하지 아니하는 것으로서 인정될 수 없고, 그에 따라 당초의 정정청구는 그 전체가 불인정되어야 한다.
 (다) 정정 전의 이 사건 등록고안의 청구범위는 기술적 과제를 해결하기 위한 필수 구성요소들인 기관, 전동/발전기, 가변슬립 점호신호 발생기, 다이아프램 제어기, 변환기 및 축전지에 대하여 그 상관관계를 알 수 있도록 명확하게 기재되어야 함에도 단지 가변슬립 점호신호 발생기만 기재되어 있어 그 기재가 불비하므로, 그 진보성 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 취소되어야 한다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
 가. 원고 주장의 심결 취소사유
 (1) 이 사건 정정명세서의 보정은 청구항 제1항의 정정을 추가하고 있기는 하나 이 사건 등록고안의 기술적 내용을 실질적으로 검토하여 볼 때 정정청구취지의 요지를 변경한 것이 아니다.
 (2) 당초 정정청구사항 중 식별항목 41, 43, 45에 대한 정정은 리미트스위치에 관하여 불명료한 기재를 석명하는 것으로서구 실용신안법 제27조 제2항 제3호에 해당하므로 정정요건에 위배되지 않는다.
 (3) 정정 전의 청구범위나 정정명세서의 보정에 의한 청구범위는 모두 ‘가변슬립 점호신호 발생기와 전동/발전기’를 필수 구성요소로 포함하고 있으므로구 실용신안법 제9조 제4항의 청구항의 기재요건에 위배되지 않는다.
 (4) 이 사건 심결이 이 사건 등록고안의 진보성 여부에 대하여 심리를 기피한 것은 고의적 판단유탈로서 위법하다.
 나. 판단
 이 사건 등록고안에 대한 위 기술평가결정은 정정이 부적법하다는 이유로 이를 불인정한 후 정정 전의 명세서를 기준으로 명세서의 기재불비가 있고 또 고안의 진보성도 없다는 이유로 이 사건 등록고안의 등록을 취소하였는바, 위 기술평가결정의 절차상 위법 여부에 관하여 살핀다.
 (1) 정정명세서의 보정의 적법 여부
 원고는 이 사건 등록고안에 대한 기술평가절차에서 1차로 명세서의 정정청구를 하였다가 특허청 심사관으로부터 정정불인정이유통지를 받고서 다시 정정명세서를 보정하였으므로, 정정 인정 여부의 대상을 가리기 위하여 우선 위 정정명세서의 보정이 적법한지 여부에 관하여 보건대,구 실용신안법 제27조 제1항은 기술평가절차에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있었고,같은 법 제27조 제4항에 의하여 준용되는구 특허법 제77조 제3항에 의하여 다시 준용되는구 특허법 제136조 제4항은 정정불인정이유통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있다고 규정하고 있었을 뿐이며, 그밖에 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면의 보정을 허용하는 규정은 별도로 없었다.
 그런데, 실용신안법이 2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되면서,그 부칙 제3조 제1호는 “실용신안기술평가를 함에 있어서는제27조 제4항의 개정규정에서 준용하는특허법 제77조 제3항을 적용한다. 이 경우 동법 동조 동항에서 준용하고 있는동법 제136조 제9항에 한하여 이를 적용한다”고 규정하였고,특허법 제136조 제9항은 “청구인은제162조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조 제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시동조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에제140조 제5항에 규정된 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 결국 이 사건 등록고안에 대한 실용신안기술평가에서의 실용신안등록의 정정에 대하여도 정정명세서 또는 도면을 보정할 수 있게 되었고, 그에 따라 2003. 6. 25.자 정정명세서의 보정은 위 개정법에 따른 것으로서 적법하다고 할 것이다.
 피고는, 위 부칙에 의하여 개정법 시행일(2001. 7. 1.) 이전에 출원된 이 사건 등록고안에 관하여도 정정명세서 등의 보정이 허용되게 되었는데, 비록 위 부칙에는 정정명세서 등의 보정의 범위 내지 한계에 관하여 아무런 규정이 없기는 하나, 위 부칙 규정은 순전히 출원인의 편의를 위하여 예외적으로 마련된 것으로서 그 허용범위에 관한 규정이 없다고 하여 위 보정이 무한대로 허용된다고 볼 수는 없고, 현행 실용신안법상 그 보정은 요지를 변경할 수 없다고 규정된 점에 미루어 볼 때, 이 사건 등록고안과 같은 경우에도 그 보정은 정정청구의 취지의 요지를 변경하지 않는 범위내에서만 가능한 것으로 해석하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 개정 후의실용신안법 제27조 제4항 및 그에 의하여 준용되는 개정 후의특허법 제77조 제3항,제140조 제2항은 실용신안기술평가에서의 정정청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 것이 아닌 한 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있음에도 불구하고위 부칙 제3조 제1호는 특허법 규정 중제136조 제9항에 한하여 이를 적용한다고 규정함으로써특허법 제140조 제2항의 적용을 배제하고 있는 점,실용신안법 제13조는 실용신안등록출원 등의 보정을 허용하면서도같은 법 제14조에서 그 보정의 범위를 일정한 범위내로 제한하고 있고(특허법 제47조도 특허출원의 보정을 허용하면서 그 보정의 범위를 다양한 유형으로 나누어 제한하고 있다),실용신안법 제55조 제2항 역시 심판청구서의 보정의 범위를 요지변경이라는 일정한 범위내로 제한하고 있는 점(특허법 제140조 제2항도 마찬가지이다) 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 보정의 범위는 구체적인 경우에 따라 각 근거규정에 따라 달라진다고 할 것인바, 정정명세서 등의 보정에 관하여 이를 제한하는 별도의 규정이 전혀 없는 이 사건에 있어서 그 보정의 범위를 피고 주장과 같은 이유로 제한적으로 해석할 수는 없다고 할 것이고, 따라서 위 주장은 이유 없다.
 따라서 이 사건 정정명세서의 보정은 허용되어야 할 것이므로, 정정청구의 인정 여부는 2002. 9. 9.자 정정청구서에 첨부된 정정명세서가 아닌 2003. 6. 25.자 정정명세서 등 보정서에 의하여 보정된 정정명세서를 기준으로 판단하여야 할 것이다.
 (2) 기술평가결정의 정정불인정의 적법 여부
 실용신안권자는 기술평가절차에서 취소이유를 통지받고 지정된 기간 내에 의견서를 제출하는 경우 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고(구 실용신안법 제25조 제3항,제27조 제1항), 위 정정청구는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 하고, 명세서 또는 도면의 정정은 등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으며, 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 실용신안출원시 실용신안을 받을 수 있는 것이어야 하고(구 실용신안법 제27조 제2항,제4항,구 특허법 제77조 제3항,제136조 제2항,제3항), 심사관은 정정청구가 위 각 규정에 적합하지 아니한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 실용신안법 제27조 제4항,구 특허법 제77조 제3항,제136조 제4항), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로(대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 참조), 만일 심사관이 실용신안기술평가절차에서 정정청구가 정정요건에 위배된다는 이유로 정정을 불인정한 후 정정 전의 청구범위에 대한 등록취소결정을 하면서 그 정정불인정 이유에 관하여 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 위 기술평가결정은 그 전체가 위법하다고 할 것이다.
 위에서 본 바와 같이 정정명세서의 보정이 적법한 이상 보정된 정정명세서를 기준으로 정정요건의 구비 여부를 판단하여야 할 것인바, 위 기술평가결정은 보정된 정정명세서에 관하여 ‘청구항 제1항에 기재되어 있지 않은 구성요소의 추가는구 실용신안법 제27조 제2항에 의한 정정청구의 범위에 속하지 않는다’는 이유로 정정을 불인정한 후 정정 전의 명세서 및 도면에 관하여 기재불비가 있고 또 진보성도 없다는 이유로 이 사건 등록고안의 등록취소결정을 하였으나, 심사관은 최초의 정정청구에 대하여 청구항의 기재불비가 있고 또 진보성도 없어 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없다는 이유로 정정불인정이유통지를 하였을 뿐이고, 위 기술평가결정상의 정정불인정 이유에 관하여 미리 원고에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 바가 없으므로, 결국 위 기술평가결정은 원고에게 정정불인정 이유에 관하여 의견서 제출 기회를 부여하지 아니한 것으로서 위법하다고 할 것이다.
 피고는, 당초 정정불인이유통지서에서는구 특허법 제136조 제3항에 위배된다는 이유로 정정을 인정할 수 없다고 통지하였고 기술평가결정서에서는구 실용신안법 제27조 제2항을 적용하여 정정을 불인정하고 있어 그 적용규정이 다르기는 하나,구 특허법 제136조 제3항은 청구범위를 감축하는 경우에 적용되는 규정이고구 실용신안법 제27조 제2항 제1호는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 적용되는 규정인 점에서 심사관은 일관되게 청구범위가 감축되는 것으로 보고 정정을 불인정한 것이므로 양자는 그 주지에 있어 부합한다고 주장하나, 양자는 정정이 청구범위의 감축에 해당하는지 여부에 관하여 그 결론을 달리하고 있을 뿐만 아니라, 위 기초사실에서 본 바와 같이 위 정정불인정이유통지는 최초의 정정청구를 대상으로 정정 후에도 실용신안의 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 배척한 것이고 위 기술평가결정의 정정불인정 이유는 보정된 정정청구를 대상으로 정정을 할 수 있는 경우에 해당되지 않는다는 이유로 배척한 것으로서, 각 정정불인정이유의 대상, 이유 및 적용법조 등이 전혀 다르다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.
 (3) 따라서 이 사건 등록고안에 대한 위 기술평가결정은 정정불인정 이유에 관하여 원고에게 의견서를 제출할 기회를 부여하지 아니한 채 이루어진 것이므로, 나머지 정정불인정 사유 또는 등록취소사유의 존부 등에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
3. 결론
 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 이재환(재판장) 김철환 심준보