거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2021.02.03 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 특허청장
【변론종결】2021. 1. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2020. 3. 30. 2020원159호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 전제된 사실관계
 가. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고의 아래 나.항 기재 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2019. 6. 24. "이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 3은 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 발명에 해당하지 아니하여 특허법 제29조 제1항 본문에 해당하고, 발명이 명확하게 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호에도 해당한다."라는 거절이유를 제시하면서 원고에게 의견제출통지를 하였다.
 2) 이에 원고가 2019. 7. 1. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2019. 9. 10. 원고의 의견서에도 불구하고 2019. 6. 24.자 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)을 하였고, 이 사건 거절결정서등본이 2019. 9. 19. 원고에게 송달되었다.
 3) 원고는 2019. 10. 10. 재심사를 청구하는 취지의 명세서 등 보정서를 제출하면서(이하 ‘이 사건 재심사청구’라 한다) 재심사청구 수수료 144,000원을 납부하지 않았고, 이후 수수료 중 일부(14,000원)만을 납부하였다.
 4) 피고는 2019. 12. 10. 원고에게 미납된 수수료를 2020. 1. 10.까지 보정하라는 취지의 보정명령(이하 ‘이 사건 보정명령’이라 한다)을 함과 아울러 "재심사청구 비용(144,000원) 부족으로 인한 보정요구서가 발송되었으므로 납부된 비용(14,000원)은 반려한다."라는 내용이 포함된 서류반려이유통지를 하였고, 이 사건 보정명령서와 위 서류반려이유통지서는 2019. 12. 16. 원고에게 송달되었다.
 5) 그러자 원고는 2019. 12. 23. 피고에게 "이미 14,000원을 납부하여 보정을 마쳤고, 재심사청구 수수료 144,000원의 납부를 요청하면 불복종하겠다."라는 취지가 포함된 보정서를 제출하였고, 이에 피고는 2019. 12. 27. "‘보정요구서(수수료 미납)에 대하여 144,000원 삭제’는 불가능합니다. 수수료를 납부해야만 보정요구서 내용이 치유됩니다. 참고로 2019. 12. 10. 보정요구서(수수료 미납)에 대하여 수수료를 납부하지 않으시면 재심사청구를 위한 명세서 등 보정서는 무효처분됩니다."라는 내용이 포함된 서류반려이유통지를 하였고, 위 서류반려이유통지서는 2020. 1. 3. 원고에게 송달되었다.
 6) 그러나 원고가 이 사건 보정명령을 송달받고 위 지정된 기간 내에 이를 보정하지 아니하자, 피고는 2020. 1. 14. 원고에 대하여 재심사청구 수수료 미납을 이유로 특허법 제16조에 따라 원고의 재심사청구에 대한 무효처분(이하 ‘이 사건 무효처분’이라 한다)을 하였다.
 7) 그 후 원고는 이 사건 무효처분에 대한 별도의 행정소송을 제기함이 없이, 2020. 1. 17. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판청구(2020원159호, 이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)를 하였고, 특허심판원은 2020. 3. 30. "이 사건 심판청구는 그 심판청구기간이 도과된 후 청구된 부적법한 청구로서 그 흠결을 보정할 수 없음이 명백하다."라는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
 나. 원고의 이 사건 출원발명(갑 제6호증)
 1) 발명의 명칭: 삼성 겔럭시 노트 8ㆍ원적외선의 효과 명칭 방법
 2) 출원일/출원번호: (출원일 생략)/(출원번호 생략)
 3) 청구 범위
 [청구항 1] 특허청장님께, 삼성 겔럭시 8은 출원이 꼭 원고 이름으로, 창의발명된 것을, 청구합니다.
 [청구항 2] 경제적인 여건을 충분성 있게, 보상을, 삼성전자 주식회사 소외 1 회장님과 소외 2 부회장님의 경제회복, 여건을 청구합니다.
 [청구항 3] 대리인 소외 3에게는, 대화권한의, 청구, 삭제합니다. 대리 권한의 이유가 불안정하여서 출원, 시작의 창의발명은, 삼성 겔럭시 노트 8은, 원고에게만 권한 청구합니다.
 [인정 근거] 다툼이 없는 사실, 갑 제3, 6, 8호증, 을 제2, 5 내지 9, 11, 12, 13, 19호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 위법 여부
 가. 원고 주장의 요지
 원고는 신규성과 진보성이 인정되는 이 사건 출원발명에 대하여 특허결정을 하지 않은 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다는 취지로 주장한다.
 나. 관련 규정
 ▣ 특허법
제16조(절차의 무효) 
 ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
제46조(절차의 보정) 
 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.
 3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
제67조의2(재심사의 청구) 
 ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조 제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 ‘재심사’라 한다)를 청구할 수 있다. 다만 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
 ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만 재심사의 청구절차가 제16조 제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.
제82조(수수료) 
 ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.
 ② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.
 ③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.
제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판) 
 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.
제142조(보정할 수 없는 심판청구의 심결각하) 
 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.
 다. 구체적 판단
 1) 특허거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있으나(특허법 제132조의17), 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구할 수도 있는바(특허법 제67조의2 제1항), 이와 같이 재심사를 청구할 경우에는 특허법 제82조 제1항, 제3항, 특허료 등의 징수규칙 제2조 제3항에 따른 수수료를 납부하여야 한다.
 그리고 재심사청구를 포함하여 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허법 제82조에 따른 수수료를 내지 않은 경우에 특허청장은 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고(특허법 제46조), 그 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(특허법 제16조 제1항 본문). 
 한편 재심사청구제도는 특허출원인이 특허거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 함으로써 거절결정 불복심판청구와 재심사청구 중에서 출원인이 원하는 수단을 선택할 수 있게 한 것인바, 특허법 제67조의2 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로(특허법 제67조의2 제3항 본문), 심사관은 재심사가 청구된 보정서에 대해 재심사를 행하고, 다시 거절이유통지를 할 수 있는 등 일반적인 심사절차가 그대로 적용되는 반면, 특허법 제16조에 따른 무효처분에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 되면 그 절차의 본래 효과가 생기지 아니하는바, 재심사청구절차가 특허법 제16조 제1항에 따라 무효로 된 경우에는 종전에 이루어진 특허거절결정이 취소된 것으로 볼 수 없으므로(특허법 제67조의2 제3항 단서), 그 이후의 절차는 종전에 이루어진 특허거절결정을 기준으로 진행되어야 한다.
 2) 이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 전제사실에 의하면, 원고는 이 사건 거절결정등본을 2019. 9. 19. 송달받은 후 그 송달일로부터 30일 이내인 2019. 10. 10. 이 사건 출원발명의 명세서를 보정하여 재심사청구를 하면서 재심사청구 수수료를 납부하지 않았고, 이후 그 지정된 기간 내에 피고의 보정명령에 따른 보정도 하지 않아 피고가 특허법 제16조 제1항 본문에 따라 원고의 재심사청구절차를 무효로 한 이상 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정인 이 사건 거절결정은 취소된 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 거절결정에 대한 불복심판 청구기간 역시 이 사건 거절결정등본이 원고에게 송달된 날을 기준으로 산정하여야 한다.
 그런데 앞서 본 전제사실에 의하면, 원고는 이 사건 거절결정등본이 원고에게 송달된 날로부터 특허법 제132조의17에서 정한 거절결정불복심판청구기간인 ‘30일’이 경과하였음이 역수상 명백한 2020. 1. 17.에야 비로소 이 사건 심판청구를 하였고, 그 청구기간이 연장되었다는 점에 대한 원고의 아무런 주장ㆍ증명이 없는 이상, 이 사건 심판청구는 심판청구기간을 도과하여 제기된 것이어서 부적법하다.
 3) 따라서 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 이와 결론은 같이하여 위법하지 아니하다.
 3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규

특허심판원이 甲의 출원발명에 대해 특허거절결정을 하였는데, 甲이 재심사청구를 하면서 수수료 중 일부만을 납부하여 보정명령을 받았으나 지정된 기간 내에 보정하지 아니하여 특허심판원이 재심사청구에 대한 무효처분을 하였고, 그 후 甲이 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하자, 특허심판원이 심판청구기간이 도과되었음을 이유로 위 심판청구를 각하하는 심결을 한 사안에서, 특허심판원이 甲의 재심사청구절차를 무효로 한 이상 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 볼 수 없고, 거절결정에 대한 불복심판 청구기간은 거절결정등본이 甲에게 송달된 날을 기준으로 산정하여야 하므로, 위 심판청구를 각하한 위 심결이 적법하다고 한 사례

특허심판원이 甲의 출원발명에 대해 특허거절결정을 하였는데, 甲이 재심사청구를 하면서 수수료 중 일부만을 납부하여 보정명령을 받았으나 지정된 기간 내에 보정하지 아니하여 특허심판원이 재심사청구에 대한 무효처분을 하였고, 그 후 甲이 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하자, 특허심판원이 심판청구기간이 도과되었음을 이유로 위 심판청구를 각하하는 심결을 한 사안이다.
재심사청구제도는 특허출원인이 특허거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 함으로써 거절결정 불복심판청구와 재심사청구 중에서 출원인이 원하는 수단을 선택할 수 있게 한 것인바, 특허법 제67조의2 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 보지만(특허법 제67조의2 제3항 본문), 재심사청구절차가 특허법 제16조 제1항에 따라 무효로 된 경우에는 종전에 이루어진 특허거절결정이 취소된 것으로 볼 수 없으므로(특허법 제67조의2 제3항 단서), 그 이후의 절차는 종전에 이루어진 특허거절결정을 기준으로 진행되어야 하는데, 특허심판원이 특허법 제16조 제1항에 따라 甲의 재심사청구절차를 무효로 한 이상 종전에 이루어진 특허거절결정은 취소된 것으로 볼 수 없고, 거절결정에 대한 불복심판 청구기간은 특허법 제132조의17에 따라 거절결정등본이 甲에게 송달된 날을 기준으로 산정하여야 하므로, 위 심판청구를 각하한 위 심결이 적법하다고 한 사례이다.