권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2016.06.24 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 
【변론종결】2016. 5. 18.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2016. 1. 15. 2015당638호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 피고의 이 사건 등록상표
 1) 등록번호/출원일/등록일: 제40-0719485호/2006. 12. 21./2007. 8. 2.
 2) 구성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 헛개나무 추출물을 함유한 건강보조식품, 인삼 추출물을 함유한 건강보조식품, 동충하초 추출물을 함유한 건강보조식품, 동충하초가공식품, 헛개나무가공식품, 콩, 인삼, 영지버섯, 두유, 호두, 인조육, 분말달걀, 식용젤라틴, 발효유, 식용 해바라기유, 해삼, 다시마, 식용어분, 가시오가피 추출물을 함유한 건강보조식품, 원두충 추출물을 함유한 건강보조식품, 석류액상추출액
 나. 확인대상표장
 1) 구성: 
 2) 사용상품: 비타민 C와 헛개나무 열매 추출분말을 함유하는 정제 형태의 제품(이하 ‘이 사건 사용상품’이라 한다)
 다. 이 사건 심결의 경위
 원고는 2015. 2. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2015당638호로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 이에 특허심판원은 2016. 1. 15. 다음과 같은 점에 비추어 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 확인대상표장의 구성 중 ‘護肝寶’ 부분은 그 사용상품의 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이나 ‘헛개나무 열매 추출 분말을 함유하는 제품’을 지칭하는 보통명칭이 아니어서 식별력이 있으므로 상표법 제51조 제1항 제2호 및 제3호에 해당하지 아니한다.
 확인대상표장은 그 구성 중 ‘護肝寶’ 부분에 의하여 ‘호간보’로 약칭될 수 있고, 그러한 경우 이 사건 등록상표와 호칭이 유사하다.
 확인대상상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품은 동일·유사하다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 위법 여부
 가. 당사자의 주장
 1) 원고 주장
 확인대상표장의 구성 중 ‘護肝寶’ 부분은 그 사용상품의 효능이나 용도 등을 표시하는 기술적 표장으로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 미치지 아니하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하다.
 또한 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품은 유사하지 아니하다.
 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 2) 피고 주장
 확인대상표장의 구성 중 ‘護肝寶’ 부분은 그 사용상품의 효능이나 용도 등을 암시하는 표장으로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하지 아니하여 식별력이 있으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.
 또한 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품은 유사하다.
 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 같은 취지의 이 사건 심결은 적법하다.
 나. 확인대상표장의 구성요소 중 ‘護肝寶’ 부분이 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당하는지 여부
 1) 관련 법리
상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·형상 등의 성질을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조). 이때 상표가 사용상품의 품질·효능 등의 성질을 표시하는 문자 부분에 다른 문자 등이 부가된 것이더라도, 부가된 부분이 별다른 식별력이 없어서 전체적으로 볼 때 그러한 결합이 일반인의 특별한 주의를 끌어 위 성질표시 문자 부분의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하여, 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 그 상표는 여전히 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결, 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결 등 참조).
 2) 판단
 갑 제8 내지 16, 22, 23호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함) 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사정을 위 법리에 비추어 보면, 확인대상표장 중 ‘護肝寶’ 부분은 그 자체가 ‘간을 보호하는 귀한 물건’이라는 의미를 명시적·직접적으로 표시하는 것이어서 일반 수요자나 거래관계자들에게 이 사건 사용상품의 효능이나 용도 등을 표시하는 것으로 직감될 것으로 보이므로, 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당한다.
 가) 확인대상표장의 중앙부에 배열된 ‘三 護肝寶 星’라는 부분은, ‘護肝寶’ 부분이 ‘三’ 자 및 ‘星’ 자와 떨어져 있고, 글자 크기도 그보다 커서 시각적으로 구분되므로 일반 수요자로서는 위 부분이 ‘三星’이라는 문자 부분과 ‘護肝寶’라는 문자 부분이 결합한 것으로 인식할 것으로 보인다(이 점은 당사자 사이에 다툼이 없다).
 한편 위에서 본 바와 같이 확인대상표장에서 위 문자 부분은 평범한 글자체로 구성되었으며, 위와 같이 ‘三’ 자와 ‘星’ 자 사이에 ‘護肝寶’ 부분을 배치한 것 외에는 달리 도안화된 바도 없다.
 나) 헛개나무는 예로부터 간 질환 등에 효능이 있다고 알려졌다. 또한 헛개나무 과병(果柄) 추출분말이 알코올성 손상으로부터 간을 보호하는 데 효과가 있다고 인정되어 2008. 10. 2. 식품의약품안전청으로부터 건강기능식품의 기능성 원료로 인증을 받기도 하였다.
 다) 한자는 글자마다 각자의 의미를 가진 표의문자로서 글자를 보면 그에 해당하는 의미를 알 수 있는바, ‘護’ 자는 ‘돕다, 지키다, 보호하다, 통솔하다’는 등의 의미를 가진 한자이고, ‘肝’ 자는 ‘간, 간장’ 등의 의미를 가진 한자이며, 한문이나 중국어는 일반적으로 ‘술어+목적어’의 어순을 취하므로, ‘護肝’은 그 자체가 명시적·직접적으로 ‘간을 보호한다’는 의미를 나타낸다. 그런데 위 각 한자는 모두 고등학교 교육용 한자이자 인명용 한자로서 비교적 쉬운 한자에 해당하는 점, 우리나라 국민의 고등학교 졸업률은 95% 내외이고, 고등학교 제2외국어 교과 중 중국어 선택 비율이 36.03%로 다른 제2외국어 교과보다 비교적 높은 점, 우리나라는 한자문화권으로서 ‘애국(愛國)’, ‘독서(讀書)’, ‘식목(植木)’, ‘소화(消火)’ 등과 같이 일상에서 자주 사용하는 어휘에도 위 어순을 취한 한자단어가 다수 존재하는 등 위 한문 어순에 비교적 익숙할 뿐만 아니라, ‘호신술(護身術)’, ‘호민관(護民官)’, ‘호국(護國)’, ‘호법(護法)’, ‘호상(護喪)’, ‘호헌(護憲)’ 등과 같이 ‘호(護)’ 자를 사용하여 위와 같은 어순을 취하는 한자단어도 상당수 존재하는 점 등에다가, 위에서 본 바와 같이 헛개나무가 예로부터 주독 해소나 간 질환에 효능이 우수하다고 알려진 점 등을 보태어 보면, ‘護肝’이 비록 국어사전에 등재된 단어가 아니라고 하더라도, 이 사건 사용상품과 관련하여 국내 일반수요자나 거래관계자에게 ‘간을 보호한다’는 의미로 쉽게 직감될 것으로 보인다.
 라) 건강기능식품이나 영양제 등은 그 명칭 끝에 ‘寶’ 자 또는 ‘보’ 자를 사용하는 경우가 많으며, ‘寶’ 자 역시 고등학교 교육용 한자이자, 인명용 한자로서 비교적 쉬운 한자에 해당하는 점을 고려하면, ‘寶’ 자는 건강기능식품과 관련하여 국내 일반수요자나 거래관계자에게 ‘귀한 물건’이나 ‘귀한 영양제’ 정도의 의미로 인식될 것으로 보이므로, 그 식별력이 미약하다.
 마) ‘護肝’에 ‘寶’ 자를 결합하더라도, 이는 양자의 의미를 단순히 결합한 ‘간을 보호하는 귀한 물건’ 정도의 의미로 인식될 뿐, 그러한 결합으로 ‘護肝’의 기술적 또는 설명적 의미를 직감할 수 없는 새로운 식별력이 형성되는 것은 아니다.
 바) 한자로 구성된 조어표장의 경우에 뜻글자인 한자의 특성상 지정상품이나 사용상품의 품질·효능·용도 등을 추지할 수 있더라도 일률적으로 이를 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당한다고 단정할 수는 없다. 그러나 위에서 본 바와 같이 ‘護肝寶’는 그 자체가 ‘간을 보호한다’는 의미를 명시적·직접적으로 나타내고, ‘護’ 자가 포함된 국어 단어들에 그와 같은 조어 형태를 취한 것이 상당수 있어 일반 수요자나 거래관계자들이 그 의미를 쉽게 직감할 수 있는 점 등에 비추어 보면, ‘護肝寶’는 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 성질표시표장에 해당한다고 봄이 타당하다.
 더욱이 ‘護肝寶’는 그 간체자인 ‘肝寶’가 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 같은 한자문화권인 중국에서 ‘간에 좋은 건강기능식품’의 관용표장 또는 보통명칭으로 사용된 점에 미루어 보아, 이 사건 사용상품과 관련하여 조어표장에 해당한다고 보기도 어렵다.
 다. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
 이 사건 등록상표는 별다른 도안화 없이 한글로만 표기된 ‘호간보’라는 표장으로서 확인대상표장의 구성요소 중 ‘護肝寶’ 부분과 호칭이 동일하나, 위에서 본 바와 같이 ‘護肝寶’ 부분은 성질표시표장이므로 이 사건 등록상표의 상표권이 미치지 아니한다.
 이러한 전제에서 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하면 양자는 외관, 호칭이 다르다. 또한 이 사건 제1 등록상표는 ‘호간보’를 한글로만 표기한 것이어서 한자로 표기된 ‘護肝寶’와 달리 그 자체만으로는 특정한 관념으로 인식된다고 보기 어려우므로, 관념 면에서도 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하다.
 이처럼 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니한 이상, 이 사건 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품이 유사한지를 살펴볼 필요도 없이 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 3. 결론
 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 오영준(재판장) 권동주 김동규

“”로 구성되고 비타민 C와 헛개나무 열매 추출분말을 함유하는 정제 형태의 제품에 사용되는 확인대상표장의 사용자 甲이, “”로 구성되고 헛개나무 추출물을 함유한 건강보조식품 등을 지정상품으로 한 등록상표의 권리자 乙을 상대로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다며 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상표장 중 ‘護肝寶’ 부분이 구 상표법 제51조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다는 등의 이유로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례

“”로 구성되고 비타민 C와 헛개나무 열매 추출분말을 함유하는 정제 형태의 제품에 사용되는 확인대상표장의 사용자 甲이, “”로 구성되고 헛개나무 추출물을 함유한 건강보조식품 등을 지정상품으로 한 등록상표의 권리자 乙을 상대로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다며 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 한자로 구성된 조어표장의 경우에 뜻글자인 한자의 특성상 지정상품이나 사용상품의 품질·효능·용도 등을 추지할 수 있더라도 일률적으로 성질표시표장이라고 단정할 수 없으나, 확인대상표장 중 ‘護肝寶’ 부분은 그 자체가 ‘간을 보호한다’는 의미를 명시적·직접적으로 나타내고, ‘護’ 자가 포함된 국어 단어들에 조어 형태를 취한 것이 상당수 있어 일반 수요자나 거래관계자들이 의미를 쉽게 직감할 수 있는 점 등을 고려하면, ‘護肝寶’ 부분은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 제2호의 성질표시표장에 해당한다는 등의 이유로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 사례.