손해배상(지) (민사, 특허법원)
공포일: 2017.11.16 / 시행일:

【원고, 피항소인】 더 웰딩 인스티튜트 (The Welding Institute) (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 최정완)
【피고, 항소인】 주식회사 우신이엠시 (소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 이기철 외 1인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2017. 6. 16. 선고 2015가합578109 판결
【변론종결】2017. 9. 14.
【주 문】
 1. 제1심판결을 취소한다. 
 2. 원고의 주위적 청구 및 예비적 청구를 모두 기각한다. 
 3. 소송총비용은 원고가 부담한다. 

【청구취지 및 항소취지】Ⅰ 청구취지
1. 주위적으로, 피고는 원고에게 7억 원 및 그 중 영국 통화 456,428.43파운드를 변론종결일의 시중은행 대고객 전신환매도율을 적용하여 환화로 환산한 돈에 대하여 2015. 1. 1.부터 2017. 6. 28.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지는 연 5%의, 7억 원에 대하여는 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 
2. 예비적으로, 피고는 원고에게 5억 원 및 그 중 영국 통화 291,900파운드를 변론종결일의 시중은행 대고객 전신환매도율을 적용하여 환화로 환산한 돈에 대하여 2015. 1. 1.부터 2017. 6. 28.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일까지 연 5%의, 5억 원에 대하여는 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. (원고는 이 법원에서 예비적 청구취지를 추가하였으나, 그 실질은 단순한 청구의 감축에 불과하여 주위적·예비적 관계로 보기 어렵다).
Ⅱ 항소취지
 제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 원고의 특허권
 1) 원고는 아래 기재 특허발명(청구항 제1항 발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 특허권자이다. 
 ■ 발명의 명칭: 마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브 ■ 국제출원일/ 우선권주장일/ 등록일/ 등록번호: 1995. 1. 5./ 1994. 3. 28./ 1999. 6. 14./(특허등록번호 생략) ■ 청구범위 【청구항 1】서로를 향해 조립된 부재를 꽉 붙여 부착하는 단계와, 조립된 부재의 재질보다 견고한 물질로 된 프로브에 의해 상기 조립된 부재를 서로 붙은 결합선을 따라 마찰열을 발생시키는 회전운동 조건 하에 두어 인접 부재에 가소화된 영역을 생성시키는 단계, 상기 생성된 가소화된 부재에 부재의 표면을 따라 수직압력을 가함으로써, 또 상기 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써, 상기 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계를 포함하는 인접한 부재들의 재질 내에 가소성지역을 생성하는, 특히 사출되어 조립된 형상의 부재들을 마찰이동 용접하는 방법. 【청구항 2 내지 8】 (기재 생략)
 2) 이 사건 특허발명은 접합될 부재 사이에 프로브(probe)를 삽입하여 회전시키면서 이동하도록 함으로써, 마찰에 의한 열을 이용하여 프로브 주변의 부재를 가소화시키고, 그와 아울러 접합면 양쪽의 부재들을 교반에 의하여 혼합시키는 것을 내용으로 하는 용접방법으로서, 마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW) 방법이라는 명칭으로 알려져 있다. 한편, 마찰교반용접기(FSW 장비)는 이 사건 특허발명의 실시에만 사용되는 장비를 가리키는 용어로 사용되고 있다(아래에서도 동일하게 사용한다). 
나. 원고의 실시계약
 원고는 2004. 9. 15. 한라공조 주식회사(이하 ‘한라공조’라고 한다)와 사이에 아래와 같은 내용의 실시계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 실시계약’이라 한다).
 1) 원고는 한라공조에게 한라공조에 속하며 “구분 가능한 시행 장소(a distinct operational location)"에서 이 사건 특허발명의 공정을 비독점적으로 사용할 것을 허락한다. 
 2) 한라공조는 "다른 자에게 사용권을 허락할 수 없다(shall not have the right to sub-license any party)". 
 3) 본 계약은 2002. 7. 1.자로 효력을 발생한다. 
다. 피고의 생산·납품행위
1) 피고는 2002. 10. 29.부터 2014. 2. 28.까지 한라공조에게 마찰교반용접기 22대를 제작·납품하였다
 2) 또한 피고는 2014. 4. 29. 한라공조와 사이에 마찰교반용접기 2대에 관한 납품계약을 체결하였고, 이 사건 특허발명의 존속기간 만료일인 2005. 1. 5. 이후 한라공조에게 마찰교반용접기 2대를 납품하였다. 
【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 13호증, 을 제1, 2, 8, 13, 29호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 원고의 주장
가. 주위적 청구
 피고는 마찰교반용접기들을 제작하여 한라공조에게 납품하였고, 그 과정에서 이 사건 특허발명을 사용하여 마찰교반용접기의 검수·시연을 하였는데, 이러한 피고의 각 행위는 원고 특허권의 간접침해 또는 직접침해에 해당한다. 
 또한 피고는 2002. 8. 1.부터 2007. 7. 31.까지 수송기계용 경량합금의 마찰교반용접기술 개발 사업(이하 ‘1차 연구개발 사업’이라 한다)에 참여하고, 2011년부터 마찰교반용접 관련 국가 연구개발 사업(이하 ‘2차 연구개발 사업’이라 한다)에 참여하면서 이 사건 특허발명을 사용하였는바, 이러한 각 행위도 원고 특허권의 간접침해 및 직접침해에 해당한다. 
 따라서 피고는 원고에게 특허권의 간접침해 또는 직접침해에 대한 손해배상으로 실시료 상당 7억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 
나. 예비적 청구
 피고가 1, 2차 연구개발 사업에서 이 사건 특허발명을 사용한 것이 원고의 특허권을 침해한 것으로 볼 수 없는 경우에는, 피고는 원고에게 마찰교반용접기들의 제작·납품 및 검수·시연행위로 인한 특허권의 간접침해 또는 직접침해에 대한 손해배상으로 실시료 상당 5억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다. 
3. 판단
가. 판단의 순서
 1) 원고의 주위적 청구와 예비적 청구는 모두 ‘피고가 한라공조에게 마찰교반용접기들을 제작·납품한 행위와 그 과정에서 마찰교반용접기들을 검수·시연한 행위’가 원고의 특허권을 침해하였거나 침해한 것으로 간주될 수 있음을 전제로 하고 있으므로, 먼저 피고의 각 제작·납품행위(이하 ‘이 사건 제작·납품행위’라 한다)가 간접침해에 해당할 수 있는지를 살펴보고, ‘이 사건 각 제작·납품행위’와 더불어 검수·시연행위까지 이루어지는 경우 위 전체 행위(이하 제작·납품행위 및 검수·시연행위를 모두 포괄하여 ‘이 사건 일련의 제작행위’라 한다)를 직접침해 또는 간접침해로 볼 수 있는지 살펴보기로 한다. 
 2) 다음으로 원고가 주위적 청구원인의 일부로 삼고 있는, 피고가 연구개발 사업에 참여하면서 이 사건 특허발명을 실시함으로써 원고의 특허권을 침해하였는지를 살펴보기로 한다.
나. ‘이 사건 제작·납품행위’가 간접침해에 해당하는지 여부
 1) 위 기초사실에 의하면, 피고의 ‘이 사건 제작·납품행위’는 방법의 발명인 이 사건 특허발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산·양도하는 행위에 해당한다(특허법 제127조 제2호). 
2) 간접침해 성립 여부에 대한 판단
가) 피고의 주장
 (1) 피고는 한라공조로부터 마찰교반용접기의 제작·납품을 의뢰받아 이를 전부 한라공조에만 납품하였을 뿐이므로, 피고의 행위는 통상실시권자인 한라공조의 기관으로서의 행위에 불과하여 별도로 원고의 특허권 침해를 구성하지 않는다. 
 (2) 또한 특허법 제127조에서 규정하고 있는 간접침해는 직접침해를 전제로 하는데, 통상실시권자인 한라공조가 피고로부터 납품받아 마찰교반용접기들을 사용하였다고 하더라도 원고 특허권을 직접침해하지 않는 이상 이 사건 제작·납품행위가 간접침해를 구성한다고 볼 수 없다. 
나) 판단
(1) 판단에 필요한 법리
 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는, 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여, 일정한 요건 아래 특허권의 침해로 간주하는 것이다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 참조).
(2) 구체적 판단
 방법발명에 관한 통상실시권이 있는 자가 스스로 방법발명의 실시에만 사용하는 물건[이하 ‘전용품(專用品)’이라 한다]을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우 이를 간접침해로 인정하게 되면, 통상실시권에 부당한 제약을 가하는 결과를 초래한다. 반면 통상적으로 특허권자는 실시료 액수를 적절히 설정하거나 전용품 생산자를 상대로 실시계약을 체결하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수하고 있거나 회수할 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 통상실시권자가 스스로 전용품을 제작하여 방법을 실시하는 행위를 간접침해로 보기는 어렵다. 
 마찬가지로 통상실시권자가 제3자를 통하여 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에, 통상실시권자가 직접 전용품을 생산하여 방법발명을 실시하는 경우와 달리 제3자의 제작·납품행위가 곧바로 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다. 즉 통상적으로 특허권자는 이미 실시계약을 체결할 때 제3자로부터 전용품을 납품받아 특허를 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정할 수 있으므로 특허권자를 보호할 필요성은 크지 않은 반면, 제3자의 제작·납품행위까지 간접침해로 보게 되면 특허권을 부당하게 확장하는 결과를 초래할 수 있다. 
 다만, 실시계약에서 전용품을 스스로 생산하여 방법발명을 실시하는 행위를 금지하는 것으로 특별히 약정한 경우 이러한 약정에 위반하였다면 통상실시권자에 대하여는 채무불이행책임을, 이러한 약정의 존재를 알면서 위반에 가담한 제3자에 대하여는 별도의 불법행위에 기한 손해배상책임을 묻는 것을 별론으로 한다. 
 결국 피고가 방법발명의 통상실시권자인 한라공조에게 방법발명의 전용품인 마찰교반용접기들을 제작·납품한 행위가 곧바로 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없다. 
(3) 원고의 주장에 대한 판단
 원고는, 국내에서 다수의 다른 실시계약에서 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’와 ‘전용품의 생산·판매를 허락하는 대가로서의 실시료’를 구별하여 별도로 지급받아 왔고, 한라공조에 대하여는 ‘방법발명의 실시를 허락하는 대가로서의 실시료’만을 지급받았으므로, 한라공조에게 전용품을 제작·납품한 피고의 행위는 특허권의 침해가 된다고 주장한다. 
 그러나 이 사건 실시계약에 따라 한라공조는 제3자에게 사용권을 허락할 수는 없기는 하나(이 사건 실시계약 2. 3.), 위 계약의 내용은 한라공조가 sub-license를 할 수 없다는 것일 뿐 이 사건 실시계약 상 한라공조가 스스로 전용품을 제작하여 방법발명을 실시하거나 제3자로부터 전용품을 납품받아 실시하는 것까지 금지하는 것으로 볼 수 없다. 설령 위 약정을 제3자 제작 전용품을 납품받는 것까지 금지하는 것으로 보더라도, 이것은 특허권의 본질적 효력이라고 볼 수 없고, 원고와 한라공조 사이의 특약에 따른 효력에 불과하다고 할 것인데, 그러한 특약의 존재를 피고가 인식하고 적극적으로 계약 위반에 가담하였다는 사정을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 
다. ‘이 사건 일련의 제작행위’가 침해에 해당하는지 여부
 위 기초사실에서 든 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 한라공조에게 마찰교반용접기들을 제작·납품하는 과정에서 마찰교반용접기가 약정한 성능을 발휘하는지를 확인하는 과정에서 이 사건 특허발명을 사용하여 검수·시연행위를 한 사실이 인정된다. 
 그런데 위 나.항에서 본 바와 같이 피고가 마찰교반용접기들을 제작하여 이 사건 특허발명의 통상실시권자인 한라공조에게 납품하는 행위는 원고의 특허권을 간접침해하였다고 볼 수 없으므로, 제작·납품행위에 불가분적으로 수반되는 검수·시연행위에 대하여 별도로 간접침해 및 직접침해가 성립된다고 할 수 없다. 따라서 위와 같은 검수·시연 과정에서의 실시를 통하여 얻은 물건을 판매하는 등 ‘특허권자가 특허발명으로부터 얻을 수 있는 가치’를 실질적으로 잠식하였다는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 위와 같은 정도의 검수·시연행위가 있었다는 사정만으로는 ‘이 사건 일련의 제작행위’ 전체에 대하여 원고의 특허권을 직접침해했거나 간접침해했다고 평가하기 어렵다. 
라. 연구개발 사업 참여행위가 침해에 해당하는지 여부
1) 실시 여부
 피고는 ‘2차 연구개발 사업’인 마찰교반용접 방법을 활용한 드라이브 샤프트 개발과 관련하여 2012년경 4회 정도 마찰교반용접기를 사용한 사실이 있다고 자인하고 있다. 
 피고가 자인하는 바를 제외하고 피고가 추가로 1, 2차 연구개발 사업과 관련하여 마찰교반용접기를 사용하였거나 이 사건 특허발명을 실시하였는지에 관하여는 갑 제7, 39, 41호증 등 원고가 제출한 각 증거만으로는 이를 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 
2) 피고의 주장 및 판단
가) 피고의 주장
 피고는, 위와 같은 이 사건 특허발명의 사용은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하여 특허법 제96조에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는다고 주장한다. 
나) 판단에 필요한 법리
 특허발명을 대상으로 하는 연구·시험을 위한 실시는 그 발명의 실효성 여부를 검증하거나 개량발명을 가능하게 함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 면이 있으므로(특허법 제1조), 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구·시험을 위한 실시에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하여 특허발명을 이용하려고 하는 제3자의 이익과 특허권자의 이익이 조화를 이루도록 하고 있다. 
 따라서 특허발명의 실시가 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구·시험을 위한 실시에 해당하는지는, 특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인지, 반대로 특허발명의 실시가 시장성이나 경제성을 조사하기 위한 것인지, 그 실시가 다른 발명을 위한 도구·수단으로 사용된 것인지, 연구·시험의 결과물이 시제품 또는 제품의 형태로 시장에 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔는지 또는 이익을 해치거나 손해를 입힐 위험이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 
다) 구체적 판단
 아래와 같은 사정들을 종합하면, 피고가 행한 위 연구·시험은 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 해당하여 특허법 제96조에 따라 특허권의 효력이 미치지 않는다.
 (1) 피고가 행한 위 연구·시험은 이 사건 특허발명을 드라이브 샤프트 생산에 적용하는 경우 드라이브 샤프트가 필요로 하는 강도, 피로 내구성 등을 갖출 수 있는지를 확인하기 위한 것으로 보이는바(을 제33호증 등), 이는 특허발명의 효과나 유용성을 확인하거나, 특정 분양에 적용될 수 있는지를 시험하고 특허발명을 개량하기 위한 것으로 보일 뿐, 이 사건 특허발명을 다른 발명을 위한 도구·수단으로만 이용했다고 보기 어렵다. 
 (2) 위와 같은 연구·시험의 결과물이 시장에 시제품 또는 제품의 형태로 출시되는 등 위 연구·시험이 특허권자의 이익을 해쳤거나 특허권자에게 손해를 입혔다고 볼만한 사정을 발견하기 어렵다. 
 (3) 오히려 위 연구·시험을 통하여 이 사건 특허발명이 드라이브 샤프트 생산에 적용 가능하다는 결론을 얻는다면, 기술의 발전에 기여할 수 있다. 또한 위와 같은 연구·시험의 결과를 상업적으로 이용하기 위해서는 특허권자와 실시계약을 맺는 등 특허권자의 허락을 받아야 하므로 연구·시험의 허용이 특허권자의 이익에 부합하는 측면도 있다. 
3) 판단의 종합
 따라서 1, 2차 연구개발 사업과 관련한 원고의 특허침해 주장도 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 
4. 결론
 그렇다면 원고의 주위적 청구 및 예비적 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하여야 한다. 이와 결론을 달리한 제1심판결은 부당하므로 이를 취소하고 원고의 주위적 청구 및 예비적 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 김환수(재판장) 윤주탁 장현진