등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.06.21 / 시행일:

【원 고】 주식회사 에이스이십일 (소송대리인 변리사 홍성일 외 1인)
【피 고】 콘티넨탈 라이펜 도이치란트 게엠베하 (소송대리인 변리사 남상선 외 2인)
【변론종결】2012. 6. 7.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2011. 12. 7. 2011당684호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초적 사실관계
가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호/ 갱신등록일/ 상품분류전환등록일: 1992. 4. 9./ 1994. 3. 22./ (등록번호 생략)/ 2004. 3. 9./ 2004. 6. 9.
 2) 구성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제7류의 고무브이벨트
 4) 등록권리자: 원고
나. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2011. 3. 28. 원고를 상대로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 정당한 이유 없이 위 일자 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당684호로 심리한 다음, 2011. 12. 7. 피고는 이 사건 등록상표에 대한 상표등록 취소심판을 청구할 수 있는 정당한 이해관계인으로 인정되고 위 주장사실도 그대로 인정된다며 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다. 
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
가. 당사자 주장의 요지
 1) 피고의 주장
 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용되지 아니하였으므로 그 등록이 취소되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
 2) 원고의 주장

 상표권자인 원고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 고무브이벨트에 대하여 이 사건 등록상표() 중 상단 영문자 부분(CONTINENTAL)으로 된 표장(이하 ‘실사용상표’라고 한다.)을 [참고도]와 같이 표시하여 사용하였는데, 이러한 실사용상표는 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 결국 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.
나. 관련 규정 및 법리
 1) 상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 위 개정법률 부칙 제2조, 제7조에 의하여 이 사건의 경우는 그 개정 전의 종전의 규정이 적용된다.) 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 
 2) 또한, 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으므로, 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점은 피청구인이 이를 입증하여야 한다. 
 3) 그런데 상표법 제73조 제1항 제3호 및 같은 조 제4항 본문에서 규정하는 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용한 경우’라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 또한 여기에서 ‘동일한 상표’라 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 보아야 한다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).
다. 쟁점에 관한 판단(실사용상표와 이 사건 등록상표의 동일 여부)
 1) 이 사건 등록상표의 요부 
 둘 이상 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표에 있어서, 그 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분’ 즉 요부를 판단하기 위해서는, 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 한다. 
 살피건대, 이 사건 등록상표()는 상단 영문자 부분과 하단 한글 부분의 조합으로 이루어진 결합상표이다. 그런데 전체 구성에서 양 부분이 차지하는 비중에 있어서 별다른 차이가 없을 뿐만 아니라, 상단 영문자 부분은 중학교 수준의 쉬운 영어 단어이고 하단 한글 부분은 위 영어 단어를 발음 그대로 우리말로 옮긴 것으로서, 양 부분은 모두 일반 수요자에게 직관적으로 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 이해될 것이므로, 관념에 있어서도 별다른 차이가 없다. 더욱이 양 부분은 모두 이 사건 등록상표의 지정상품인 고무브이벨트와의 관계에서 식별력이 없거나 약하다고 볼 수도 없다. 따라서 양 부분은 결국 이 사건 등록상표에 있어서 각각 ‘독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분’ 즉 요부가 될 수 있다고 보아야 한다.
 2) 실사용상표가 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하는지
 가) 실사용상표는 원고 스스로 자인하는 바와 같이 이 사건 등록상표 중 상단 영문자 부분만으로 된 표장이다. 그런데 이 사건 등록상표에 있어서 위와 같이 상단 영문자 부분과 하단 한글 부분이 모두 요부를 구성하고 있으므로, 그 중 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 해당함은 별론으로 하고, 실사용상표가 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다거나 실사용상표의 사용이 거래사회의 통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용된 경우에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결 등 참조). 
 나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표 중 하단 한글 부분은 상단 영문자 부분의 음역(音譯)에 불과하여 양자의 결합으로 새로운 관념이 생기지 아니하고, 상단 영문자 부분은 하단 한글 부분이 없더라도 일반 수요자에게 동일하게 호칭될 것이므로, 하단 한글 부분이 생략된 실사용상표를 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일한 것으로 보아야 한다고 주장한다. 
 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표에 있어서 상단 영문자 부분과 하단 한글 부분이 모두 요부를 구성하고 있는 이상, 원고 주장의 위와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 하단 한글 부분이 모두 생략된 실사용상표를 두고서 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일한 경우에 해당한다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 
 다) 원고는 또, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 부분 중 어느 하나만으로 구성된 상표를 제3자가 후출원한다면 이는 상표법 제8조 제1항 또는 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절될 수 있고, 마찬가지로 어느 하나만으로 구성된 상표를 제3자가 무단으로 사용한다면 이는 상표법 제66조 제1항에 의하여 이 사건 등록상표의 상표권에 대한 침해행위가 될 수 있음에도, 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표의 사용을 상표법 제73조 제1항 제3호 등이 규정하는 ‘등록상표의 사용’에 해당하지 않는다고 보는 것은, 이 사건 상표등록 취소심판을 청구당한 상표권자인 원고에게 지나치게 가혹하여 부당하다고 주장한다. 
 그러나 원고가 주장하는 위와 같은 사례에서 등록거절이나 상표권침해가 인정되는 이유는 문제의 행위가 이 사건 등록상표와 ‘동일한’ 상표의 출원 또는 사용에 해당하기 때문이 아니라 그와 ‘유사한’ 상표의 출원 또는 사용에 해당하기 때문이라 할 것이므로, 원고가 지적하는 위와 같은 사정 역시 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 상표에 해당하지 아니한다고 보는 데에 무슨 장애가 되거나 형평에 어긋나는 것은 아니라 할 것이어서, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.
라. 소결
 1) 이상을 종합하면, 실사용상표가 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당함을 전제로 한 원고의 이 사건 등록상표 사용 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없고, 달리 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 피고의 취소심판청구일(2011. 3. 28.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 만한 자료가 없으므로, 이 사건 등록상표는 결국 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다. 
 2) 그렇다면, 원고로부터 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 정당한 이유에 관하여 아무런 주장·입증이 없는 이 사건에서, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록의 취소를 면할 수 없다 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결론
 따라서, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 배기열(재판장) 정택수 박정훈