권리범위확인(특) (특허, 대법원)
공포일: 2004.10.14 / 시행일:

【원고, 피상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변리사 김병진 외 2인)
【피고, 상고인】 주식회사 △△ (소송대리인 변리사 이수완 외 4인)
【원심판결】 특허법원 2003. 8. 28. 선고 2002허7377 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다. 

【이 유】 1. 원심의 판단
 원심은, 원고가 실시하는 발명(원심 판시의 ‘(가)호 발명’이다, 이하 ‘원고 실시발명’이라 한다)이 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 권리범위에 속하는지의 여부에 관하여, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제4항(이하 ‘이 사건 제1항 내지 제4항 발명’이라 한다)은 모두 ‘주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법’에 관한 발명임에 반하여, 피고가 이 사건 심판절차에서 심판의 대상으로 특정한 원고 실시 발명은 ‘주름이 형성된 신축성 의류’라는 물건에 관한 것으로서, 그 자체만으로는 이 사건 특허발명과 그 목적·구성 및 효과 등을 대비하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없으므로, 이 사건 심판절차에서는 심판청구의 대상인 원고 실시발명에 대하여 특정을 촉구하여 그 보정을 명하고 보정에 불응하거나 보정이 불가능한 경우에는 그 심판청구를 각하했어야 함에도 불구하고 그 보정을 명하지 아니하고 방법의 발명인 이 사건 특허발명과 대비할 수 없는 물건의 발명인 원고 실시발명을 대상으로 특허권의 보호범위 여부를 판단하여 피고의 심판청구를 인용한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.
 2. 대법원의 판단
 특허법 제94조에 의하면, 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로{특허법 제2조 제3호 (나)·(다)목 참조}, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것이고, 한편 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조).
 위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 이 사건 특허발명은 ‘주름이 형성된 고신축성 의류의 제조방법’에 관한 것이고, 피고가 이 사건 심판절차에서 특정한 원고 실시발명은 그 ‘명칭’이 ‘주름이 형성된 신축성 의류’에 대한 것이기는 하지만, 원고 실시발명의 설명서에는 ‘신축성 의류의 외형도, 주름부분 확대도, 제조 공정 흐름도, 제조 공정 참고도’가 도시(圖示)되어 있고, ‘물품의 목적 및 구성’에 관하여, 합성섬유 원단에 주름을 형성하여 풍부한 신축성을 제공하면서 미려한 외관을 갖도록 할 목적으로 다음과 같은 제조 공정, 즉 합성섬유 원단으로 원하는 디자인을 하는 디자인공정, 디자인 한 다음 규칙 또는 불규칙 등배수 등으로 주름 간격과 패턴을 설계하는 패턴공정, 원단을 일정한 형태로 자르는 재단공정, 재단된 원단을 재봉하여 의류를 만들고 다림질하는 봉제 및 다림질공정, 원하는 입체감 등을 선택적으로 넣는 주름 모양 디자인 및 주름 형성공정, 원단문양과 주름이 수축되도록 열처리하는 열처리·수축 공정, 세탁 및 마무리공정으로 이루어진다고 기재하여 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 사실이 인정되므로, 원고 실시발명은 이 사건 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 그 생산방법이 구체적으로 특정되었다고 봄이 상당하다.
 그렇다면 원심으로서는, 이 사건 특허발명과 위에서 본 생산방법에 의해 특정된 원고의 실시발명을 대비하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하여야 함에도 불구하고 이 사건 특허발명은 ‘방법의 발명’임에 반하여, 원고 실시발명은 ‘물건에 관한 발명’으로서 그 카테고리가 다르므로 그 대비가 불가능하여 원고 실시발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없다고 단정한 나머지 피고의 이 사건 심판청구를 인용한 심결을 취소하고 말았으니, 원심판결에는 특허권의 효력범위에 대한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.
 3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 윤재식(재판장) 이용우 이규홍(주심) 김영란

[1] 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지의 확인을 구할 수 있는지 여부(적극)
[2] 특허권의 권리범위확인심판사건에서 심판청구의 대상이 되는 기술 내용의 특정 정도
[3] 대상 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다고 한 사례

[1] 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.
[2] 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이지만, 그 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 충분하다.
[3] 대상 실시발명이 ‘물건의 발명’이기는 하지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명’인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다고 한 사례.