정정(실) (특허, 대법원)
공포일: 2005.04.15 / 시행일:

【원고, 상고인】 ○○○ 주식회사 (소송대리인 변호사 이장호 외 4인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2003. 7. 24. 선고 2002허7339 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】1. 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제35조, 구 특허법(1993. 12. 10. 법률 제4594호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제2항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 참조), 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 이와 같은 정정은 위 법 조항에 위배되어 허용되지 않는다. 
 2. 원심은 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 생략)의 정정에 관하여 그 채용증거에 의하여, 이 사건 등록고안은 그 실용신안등록청구범위에 기재된 ‘금속제로 된 이음쇠 몸체의 일측에 형성된 끼움홈에 합성파이프가 끼움 걸림되는 걸림부의 주면에 있어서, 걸림부의 주면에 다수의 링홈을 형성하여 이 링홈에 내열성 수지로 된 오링을 끼움한’ 구성만을 필수 구성요소로 하는 고안으로서 그 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용을 종합하여 보면, 이 사건 등록고안의 위 필수 구성요소만으로는 고온·고압에서 사용되는 합성파이프 이음쇠의 ‘수밀효과(水密效果)’를 높이는 목적 및 효과를 달성할 수 있을 뿐임에 반하여, 정정 후의 이 사건 등록고안은 이 사건 등록고안의 필수 구성요소에 ‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연링’이라는 구성을 추가한 구성으로서 형식적으로는 그 실용신안등록청구범위가 감축되었다고 할 수 있으나, 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용을 고려하면, 정정 후의 이 사건 등록고안은 새로운 구성요소가 부가됨으로써 ‘전식현상방지(電蝕現象防止)’라는 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었으므로, 이 사건 등록고안과는 그 구성이 상이하고 이와 같은 구성의 차이로 인하여 그 목적 및 작용효과에 차이가 있는바, 따라서 이 사건 등록고안의 정정은 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당되므로, 구 실용신안법 제35조, 구 특허법 제136조 제2항의 규정에 위반되어 허용할 수 없다는 취지로 판단하였다.
 3. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록고안의 명세서 또는 도면에는 불명료한 기재가 존재하지 아니하므로 이 사건 등록고안의 정정이 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당한다고 할 수 없고, 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 도면에는 정정 후의 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위에 새로이 추가된 ‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연링’이라는 구성과 그로 인한 작용효과에 관한 내용이 기재되어 있기는 하지만, 이 사건 등록고안의 명세서 전체 내용과 관련하여 볼 때 위 기재 내용은 원고가 이 사건 등록고안의 출원에 앞서 출원한 다른 고안의 구성 및 작용효과에 관한 설명에 불과하고 이 사건 등록고안의 구성 및 작용효과로 볼 수 없고, 이 사건 등록고안의 목적 및 효과는 고온·고압에서 사용되는 합성파이프 끼움부에서의 누액현상을 방지함으로써 합성파이프 이음쇠의 수밀효과를 높이는 데에 있다 할 것인데, 이 사건 등록고안의 정정은 당초의 실용신안등록청구범위에 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 도면에 있는 위와 같은 새로운 구성을 추가함으로써 표면상 이 사건 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 해당하지만, 다른 한편 위와 같은 구성의 추가로 이 사건 등록고안은 ‘전식현상방지(電蝕現象防止)’라는 전혀 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고, 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없으므로, 원심이 같은 취지에서 이 사건 등록고안의 정정은 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다고 본 결론은 정당하고, 거기에 등록실용신안의 정정에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 4. 따라서 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

대법관 이용우(재판장) 이규홍 박재윤(주심) 양승태

[1] 실용신안등록청구범위의 정정이 구 실용신안법 제35조, 구 특허법 제136조 제2항에 정한 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부의 판단 기준
[2] ‘합성파이프의 이음쇠’에 관한 등록고안의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다고 한 사례

[1] 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제35조, 구 특허법(1993. 12. 10. 법률 제4594호로 개정되기 전의 것) 제136조 제2항에 의하면, 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 되어 있는바, 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다.
[2] ‘합성파이프의 이음쇠’에 관한 등록고안의 정정은 당초의 실용신안등록청구범위에 등록고안의 상세한 설명 및 도면에 있는 ‘끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 요홈에 끼워지는 절연링’이라는 구성을 새로이 추가함으로써 표면상 등록고안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 해당하지만, 다른 한편 위와 같은 구성의 추가로 등록고안이 ‘전식현상방지(電蝕現象防止)’라는 전혀 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 되었고 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제할 수 없으므로, 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하여 이를 허용할 수 없다고 한 사례.