거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1995.11.21 / 시행일:

【출원인, 상고인】 출원인 (소송대리인 변리사 홍재일) 
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원 심 결】 특허청 1993. 12. 31. 자 92항원827 심결
【주 문】
 원심결을 파기하여 특허청항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 함께 살핀다.
 1. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로 특허를 받을 수 있다(대법원 1991. 10. 22. 선고 90후2003 판결 등 참조).
 2. 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 자력선(자성체 내 이외에서는 자속선과 동일시 됨)이란 자기장 내에 있어서 그 점의 자기장 접선의 방향과 일치하고 있는 곡선을 말하며 자속선 역시 자석 내에서는 남극에서 북극으로 향하고 밖으로 나오면 북극에서 남극으로 향하여 순환하는 것으로 반드시 폐곡선을 만드는 것이므로 본원발명에서의 유도판으로도 자력선을 직선으로 유도할 수가 없어 본원발명에서 주장하는 바와 같이 용수관 내에서 자기방전을 일으켜 스케일의 생성억제와 그 제거에 탁월한 효과를 기대할 수 없다고 전제한 다음, 본원발명과 인용례(1986. 10. 6.자 공개실용신안공보 제115호, 공개번호 86 - 11875호, 이하 같다)를 대비 검토하면서, 본원발명은 자석을 이용한 용수관 내의 스케일제거 방법에 관한 것이고 인용례는 자석을 이용한 용수의 자기 처리기에 관한 것으로 양자는 방법과 장치인 점에서 발명의 범주에 차이가 있으나, 인용례도 자기처리기에 의해 용수관 내의 스케일을 방지하는 목적이 달성되는 것이므로 양자는 서로 그 목적에 공통성이 있고, 그 목적달성을 위하여 본원발명은 U자형(또는 역 U자형)의 영구자석(또는 전자석)으로 되는 자석(1)상에 용수관(P)의 직경과 동일 높이의 합금(철 70% + 니켈 20% + 텅스텐 10%) 유도판(3)(4)을 용수관(P)을 사이에 두고 대향 설치하는 것을 기술적 구성으로 하고 있음에 비하여 인용례는 알루미늄관체(1)(2)에 용수관 접속내구(1')(2')와 함실(3)(3')(4)(4')을 돌출하고 결착편(7)(7')(8)(8')을 형성하여 각 함실(3)(3')(4)(4')에 유도극판(9)(9')(10)(10')과 다수의 영구자석(11)(11')(12)(12')을 3단으로 적층하고 지지판(13)(13')(14)(14')으로 결착조립한 다음 극판(17)(17')(18)(18')(19)(19')(20)(20')을 중첩된 영구자석 사이마다 삽지하고 내향면에 자극판(15)(15')(15")(16)(16')(16")을 지지하되 양단에 접속프레임(6)(6')을 구성한 스텐용수관(5)을 삽지한 것을 기술적 구성으로 하고 있어 본원발명에서 자석의 연장선에 유도판을 배치한 점과 인용례에서 함실에 유도극판과 영구자석을 3단으로 적층하고 내향면에 자극판을 배치한 점과는 그 구성에 차이가 있다고 볼 수 있으나 이는 자력의 강도를 조절하기 위하여 필요에 따라 적의 선택 실시할 수 있는 정도의 것으로 인정이 되며 또한 양자 다같이 유도판(인용례는 자극판) 사이에 용수관을 배치한 점이 서로 공통될 뿐만 아니라, 작용효과의 면에서도 본원발명의 유도판 사이로 흐르는 용수가 자화되어 스케일의 억제 및 제거하는 효과에 격별한 차이가 있는 것으로 인정되지 아니하여 결국 본원발명은 인용례로부터 용이하게 상도할 수 있는 것이라고 판단하고, 따라서 본원발명은 인용례로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 구 특허법 제6조 제2항에 의하여 특허받을 수 없는 것이라 하여 거절사정을 한 원사정이 정당하다고 판단하였다.
 3. 그러나 기록에 의하면, 출원인이 제시한 U자형 자석 자체만으로는 양극 사이의 중앙자력이 양극에서의 표면자력의 25%정도에 불과한 반면, 본원발명의 유도판을 위 자석에 부착한 경우에는 중앙의 자력이 양극의 표면자력의 50% 이상이 됨을 알 수 있으므로, 결국 본원발명의 유도판의 역할로 인하여 자석 중앙의 자력의 힘이 현저하게 증가된 사실을 알 수 있고, 한편 본원발명은 곡선화되어 큰 힘을 발휘하지 못하는 자기장을 직선으로 유도하여 양극 사이의 중앙 부분의 자력을 증진시켜서 그 자력에 의하여 용수관 내의 스케일의 생성억제 및 그 제거를 목적으로 하고 있으며 그 핵심적인 기술적 구성은 유도판으로서 이는 철과 니켈 및 텅스텐의 합금으로 구성되는 것이고, 이에 반하여 인용례는 자장이 금속파이프의 외부 표면으로 유도되는 것을 막아서 용수관 내의 자기밀도를 높여 그 관내의 용수를 쉽게 자화시키는 것을 직접적인 목적으로 하고 있으며 이를 위하여 용수관 주위의 여러 개의 자석을 배치하여 용수관 내에 균일한 자계를 형성하여 용수가 자장의 영향을 골고루 받도록 함에 있으므로 용수관 자체를 스텐레스 27종 304 파이프로 장착하였고, 그 유도극판(9, 9′ 10, 10')은 순철로 구성하여 자력의 강도를 높이고 자장의 유실을 막으며, 자극판(15)(15')(15")(16)(16')(16")도 순철로 구성하여 자장이 용수관 내부로 유도되도록 하는 것임을 알 수 있는바, 이상에서 살펴본 바에 의하면 본원발명과 인용례는 그 구체적인 목적, 기술적 구성 및 작용효과가 서로 다르며, 더욱이 본원발명의 유도판은 자기장을 양극의 중앙 부분에 집중시키는 데 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이라고 인정되므로 본원발명은 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용례에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이라 하겠고 따라서 그 진보성이 있다 할 것이다.
 4. 그럼에도 불구하고, 원심은 자력선을 직선으로 유도하여 그 힘을 집중시킬 수 있는지 여부에 관하여 심리를 제대로 하지 아니한 채 만연히 자력선을 직선으로 유도하여 그 힘을 집중시킬 수 없다고 속단하고, 이를 전제로 하여 본원발명과 인용례를 비교하면서 그 목적과 구성, 작용효과가 동일하다고 판단하고 말았으니 필경 원심은 양 발명의 요지를 제대로 파악하지 못함으로써 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안용득(재판장) 천경송 지창권 신성택(주심)

[1] 특허발명의 진보성 유무의 판단기준
[2] 본원발명이 인용례와는 목적·기술적 구성 및 작용 효과가 서로 다르고, 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이어서 진보성이 있다고 본 사례

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용 효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로 특허를 받을 수 있다.
 [2] 본원발명과 인용례는 그 구체적인 목적, 기술적 구성 및 작용 효과가 서로 다르며, 더욱이 본원발명의 유도판은 자기장을 양극의 중앙 부분에 집중시키는 데 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이라고 인정되므로 본원발명은 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용례에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이라 하겠고 따라서 그 진보성이 있다고 본 사례.