등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2007.01.12 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 1 외 1인 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 송만호외 3인)
【피고, 상고인】 주식회사 아이케이화성 (소송대리인 변호사 조광형)
【원심판결】 특허법원 2005. 9. 30. 선고 2004허7005 판결
【주 문】
상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】상고이유에 대하여 본다.
 1. 상고이유 제1점에 대하여
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수는 없다 할 것이다(대법원 1990. 2. 27. 선고 89후148 판결 참조).
 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명 제1, 2항은 방법의 발명이고, 비교대상발명 제1, 2항은 물건의 발명(고안)이지만, 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면 위 각 대비되는 발명들은 동일한 기술사상에 대하여 단지 표현양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 보일 뿐이므로, 두 발명은 동일한 발명으로 봄이 상당하다.
 같은 취지인 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 2. 상고이유 제2점에 대하여
 원심은 그 채용증거들에 의하여 동일한 발명인 이 사건 특허발명과 비교대상발명이 모두 같은 날 피고에 의하여 출원되어 각각 특허권과 실용신안권으로 등록된 사실을 인정한 다음, 비록 피고가 이 사건 무효심판 제기 전에 비교대상발명에 대한 실용신안권을 포기했다 하더라도 이 사건 특허발명은 구 특허법 제36조 제3항, 제2항에 위반되어 등록된 것으로서 같은 법 제133조 제1항 제1호에 의하여 그 특허등록은 무효라고 판단하였다.
구 특허법 제36조는 제2항은 "동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.", 같은 조 제3항은 "특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다.", 같은 조 제4항은 "특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 또는 취하되거나 실용신안등록출원이 각하된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다."고 규정하고 있으며, 한편 제133조 제1항 제1호는 제36조 제1항 내지 제3항에 위반된 경우 이해관계인은 특허의 무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.
 이와 같이 구 특허법은 동일한 발명에 대하여 같은 날 2 이상의 특허출원이 있는 경우(이하 ‘경합출원’이라고 한다) 이를 등록무효 사유로 규정하면서, 다만 특허출원인의 협의가 있거나 특허출원이 무효 또는 취하된 때에 한하여 예외적으로 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 특허권이나 실용신안권의 포기를 그 예외사유로 규정하고 있지는 아니한 점, 따라서 그 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 우선 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라, 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도(구 특허법 제120조 참조) 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기했다 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다 할 것이다.
 같은 취지인 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 구 특허법 제36조에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 3. 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김용담(재판장) 박시환 박일환(주심) 김능환

[1] 구 특허법 제36조의 적용에 있어 두 발명이 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 ‘동일한 발명’이 아니라고 단정할 수 있는지 여부(소극)
[2] 구 특허법 제36조 제3항 등의 적용에 있어 출원이 경합된 상태에서 사후 권리자가 등록된 특허권이나 실용신안권 중 하나를 포기하였다고 하여 경합출원으로 인한 하자가 치유되는지 여부(소극)

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조를 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.
[2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제36조 제3항 등의 적용에 있어 특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다.