권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.12.18 / 시행일:

【원 고】 주식회사 에이치티 (소송대리인 특허법인 씨엔에스·로고스 담당변리사 김훈)
【피 고】 휴비트 주식회사 (소송대리인 변호사 서영철 특허법인 이노 담당변리사 정세성)
【변론종결】2009. 10. 22.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2009. 2. 24. 2008당1825호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지
 가. 원고의 특허발명
 (1) 명칭 : 치열교정용 브라켓(이하 ‘브라켓’을 ‘브래킷’으로 고쳐 부른다)의 제조방법
 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2007. 3. 6. / 2007. 7. 13. / (등록번호 생략)
 (3) 청구범위 및 도면 : [별지 1] 기재와 같다(이하 원고의 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 하고, 개별 청구항을 가리킬 때에는 그 청구항의 해당번호를 붙여 ‘이 사건 제1항 발명’ 등으로 부른다).
 나. 확인대상발명
 피고가 특정한 ‘치열교정용 브래킷 제조방법’으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지 2] 기재와 같다.
 다. 이 사건 심결의 경위
 피고는, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 그 목적, 구성 및 효과가 상이하여 그 권리범위에 속하지 아니하고, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 그 종속항인 이 사건 제2 내지 9항 발명의 권리범위에도 당연히 속하지 아니한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
2. 확인대상발명의 특정 여부
 가. 원고의 주장
 원고는, 확인대상발명은 이 사건 제2 내지 9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았음에도 불구하고, 특허심판원이 그 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 아니한 채 본안에 관하여 판단한 이 사건 심결은 취소되어야 한다는 취지로 주장한다. 
 나. 법리
 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다( 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결, 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조). 
 다. 판단
 (1) 이 사건 제2 내지 9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 전체 특징을 가지고 있으면서 그 일부 구성을 기술적으로 한정하거나 부가한 종속항으로서(이 사건 제4 내지 9항 발명은 이 사건 제2항 발명의 종속항이기도 하다) 각각의 부가구성을 제외한 나머지 구성요소들(이 사건 제1항 발명의 구성요소 전부와 같다)에 관하여는 그 구성을 대비할 수 있을 정도로 확인대상발명이 구체적으로 특정되어 있으므로(이 부분에 관하여는 당사자들 사이에 다툼도 없다), 그 각각의 부가구성과 대비할 수 있을 정도로 확인대상발명이 특정되어 있는지 여부에 관하여 살펴본다.
 (2) 이 사건 제2항 발명은 제1윙절단단계(S80) 및 결합홈가공단계(S90)에서, 커터(23)가 한 쌍의 제1윙(16)들 측으로 전진하여 한 쌍의 제1윙(16)들 중 하나의 제1윙(16)을 절단한 후 계속 전진하여 절단되지 아니한 나머지 하나의 제1윙(16)의 일측에 결합홈(21)을 연속적으로 형성하는 것을, 이 사건 제3항 발명은 커터(23)가 한 쌍의 제1윙(16)들 측으로 전진하여 한 쌍의 제1윙(16)들 중 하나의 제1윙(16)을 절단하여 제1윙절단단계(S80)를 마치고, 후진하여 정지한 다음, 다시 전진하여 절단되지 아니한 나머지 하나의 제1윙(16)의 일측에 결합홈(21)을 형성하는 것을 각각의 부가구성으로 하고 있는바, 이 사건 제2항 발명의 부가구성은 제1윙 절단과 결합홈 가공을 한 번에 하는 것이고, 이 사건 제3항 발명의 부가구성은 제1윙을 절단 후 커터를 후진시켰다가 다시 전진시켜 결합홈을 형성하는 두 번의 공정으로 이루어진 것이다.
 그런데 확인대상발명의 설명서에 ‘고정수단에 고정된 다수의 브래킷(40)을 바이트 또는 엔드밀 등의 가공수단에 의해 제1윙(27) 및 제2윙(28) 중 어느 하나를 절단함과 동시에 잔류하는 윙(28)에 고정홈(29)을 형성하여 한 번의 작업공정으로 다수의 브래킷(40)을 동시에 가공하여 훅을 형성하는 구성’이 기재되어 있으므로(갑 제1호증 23면 4~7행), 확인대상발명은 이 사건 제2, 3항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 할 것이다.
 (3) 이 사건 제4항 발명은 제1윙(16)의 절단 길이를 1.4㎜∼1.6㎜, 이 사건 제5항 발명은 결합홈(21)의 깊이를 0.2㎜∼1.5㎜, 이 사건 제6항 발명은 결합홈(21)의 폭을 0.3㎜∼1.5㎜, 이 사건 제7항 발명은 커터(23)의 회전속도를 5000rpm∼16000rpm으로 각각 수치한정하고 있는데, 확인대상발명에는 이러한 수치한정에 관하여 아무런 기재가 없고, 이 사건 제8, 9항 발명은 커터(23)의 단부의 단면을 반원형 또는 ㄷ자 형상으로 이루어진 구성으로 각각 한정하고 있으나, 확인대상발명의 경우 커터 단부의 단면의 형상에 관하여 아무런 기재가 없다.
 확인대상발명에서 이 사건 제4 내지 7항 발명의 수치한정에 대응하는 부분의 수치가 얼마인지, 커터 단부의 단면의 형상이 어떤지에 따라 확인대상발명이 이 사건 제4 내지 9항 발명의 권리범위 속하는지 여부가 달라진다고 할 것인데, 위에서 본 바와 같이 확인대상발명의 경우 그에 관한 아무런 기재가 없어 이 사건 제4 내지 9항 발명과 대비할 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제4 내지 9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다고 할 것이다. 
 라. 소결
 따라서 확인대상발명은 이 사건 제2, 3항 발명과는 그 구성을 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 할 것이나, 이 사건 제4 내지 9항 발명과는 그 구성을 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 할 수 없으므로, 특허심판원으로서는 이 사건 제4 내지 9항 발명에 대하여 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 것이고, 그럼에도 불구하고 그 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하였어야 할 것임에도, 그와 같은 조치를 취하지 아니한 채 본안에 관하여 판단한 이 사건 심결 중 이 사건 제4 내지 9항 발명 부분은 부적법하여 취소를 면할 수 없다고 할 것인바, 원고의 위 주장은 이 사건 제4 내지 9항 발명 부분에 관하여만 이유 있다. 
3. 확인대상발명이 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
 가. 법리
 특허발명과 확인대상발명이 이용관계에 있는 경우에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 기술내용을 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이고, 확인대상발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있는 경우에 그것이 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있다고 하기 위해서는 ① 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, ② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용, 효과를 나타내며, ③ 그와 같이 치환하는 것을 통상의 기술자가 극히 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명하여야 하고, ④ 확인대상발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 극히 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없어야 한다( 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결, 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 등 참조). 
 나. 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
 (1) 이 사건 제1항 발명 및 확인대상발명의 구성요소 파악
 (가) 이 사건 제1항 발명의 구성요소는 ① 직육면체의 원자재(11)를 폭에 비해 길이가 긴 바(12) 형태로 절단하는 판재 절단단계(S10)(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), ② 절단된 바(12)의 일면 중앙에 그 길이 방향을 따라 슬롯(13)을 가공하는 슬롯가공단계(S20)(이하 ‘구성요소 2’라 한다), ③ 바(12)의 양측 부분이 제1윙(16), 제2윙(17)으로 이루어진 상부의 윙들과 하부의 베이스(18)로 나누어지도록 바(12)의 양측 중앙 부분에 제1측면홈(14) 및 제2측면홈(15)을 각각 가공하는 측면홈가공단계(S30)(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), ④ 바(12)의 베이스(18) 중 일측의 베이스(18) 단부를 절단하는 베이스절단단계(S40)(이하 ‘구성요소 4’라 한다), ⑤ 긴 길이의 바(12)를 제조할 브래킷(20)의 치수에 맞게 절단하는 마름질단계(S50)(이하 ‘구성요소 5’라 한다), ⑥ 제1윙(16) 및 제2윙(17)을 양분하여 제1윙(16) 및 제2윙(17)이 각각 한 쌍씩 구비되도록 마름질된 브래킷(20)의 일면 중앙에 슬롯(13)과 직교하는 윙분할홈(19)을 형성하는 윙분할홈가공단계(S60)(이하 ‘구성요소 6’이라 한다), ⑦ 윙분할홈(19)이 형성된 브래킷(20)을 바이스에 세팅하는 브래킷고정단계(S70)(이하 ‘구성요소 7’이라 한다), ⑧ 세팅된 브래킷(20)의 제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜 한 쌍의 제1윙(16) 중 하나의 제1윙(16)만을 절단하는 제1윙절단단계(S80)(이하 ‘구성요소 8’이라 한다), ⑨ 한 쌍의 제1윙(16)들 중 절단되지 아니한 제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜 절단되지 아니한 제1윙(16)에 결합홈(21)을 가공하는 결합홈가공단계(S90)(이하 ‘구성요소 9’라 한다) 등으로 파악된다.
 (나) 확인대상발명의 구성요소는 ① 판 형상의 원자재(10)를 절단하여 적어도 하나 이상의 길이가 긴 직사각형태의 바를 형성하기 위한 바(20) 절단단계(S100)(이하 ‘구성요소 ⓐ’라 한다), ② 바(20) 각각에 길이 방향의 양 측면으로 제1측면홈(22) 및 제2측면홈(24)을 가공하고, 제1측면홈(22) 및 제2측면홈(24)이 가공된 바(20)의 하부가 가공되는 제1바 가공단계(S200)(이하 ‘구성요소 ⓑ’라 한다), ③ 바(20)를 배열하여 작업용 작업판(30)에 부착 고정하는 바 고정단계(S300)(이하 ‘구성요소 ⓒ’라 한다), ④ 작업판(30)에 접착고정된 다수의 바(20) 상부에 길이 방향으로 각각의 슬롯(25)가공을 이루고, 각각의 슬롯(25)이 가공된 바(20) 상부에 슬롯(25)과 직교되어 제1윙(27) 및 제2윙(28)을 형성하기 위한 윙분할홈(26)을 가공하는 제2바 가공단계(S400)(이하 ‘구성요소 ⓓ’라 한다), ⑤ 가공된 바(20)를 적어도 하나 이상의 브래킷(40)으로 분할하기 위한 브래킷분할단계(S500)(이하 ‘구성요소 ⓔ’라 한다), ⑥ 각각의 브래킷(40)을 고정수단에 직렬로 배열 고정하고 각각의 브래킷(40)에 형성된 제1윙(27) 및 제2윙(28) 중 어느 하나를 절단함과 동시에 고정홈(29)을 가공하기 위한 윙가공단계(S600)(이하 ‘구성요소 ⓕ’라고 한다) 등으로 파악된다.
 (2) 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명을 이용하는 관계에 있는지 여부
 (가) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1의 판재절단단계는 확인대상발명의 구성요소 ⓐ의 바 절단단계에, 구성요소 2의 슬롯가공단계는 구성요소 ⓓ의 슬롯(25) 가공공정에, 구성요소 3의 측면홈가공단계는 구성요소 ⓑ의 제1, 2측면홈 가공공정에, 구성요소 4의 베이스절단단계는 구성요소 ⓑ의 제1, 2측면홈이 가공된 바의 하부 가공공정에, 구성요소 5의 마름질단계는 구성요소 ⓔ의 브래킷 분할단계에, 구성요소 6의 윙분할홈가공단계는 구성요소 ⓓ의 윙분할홈의 가공공정에, 구성요소 7의 브래킷고정단계는 구성요소 ⓕ의 브래킷을 고정지그 등의 고정수단에 직렬로 배열 고정하는 공정에, 구성요소 8, 9의 제1윙절단단계 및 결합홈가공단계는 구성요소 ⓕ의 브래킷에 형성된 제1, 2윙 중 어느 하나를 절단함과 동시에 고정홈을 가공하는 공정에 각각 대응되고, 이들 대응구성들은 각각 실질적으로 동일하므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소들을 모두 포함하고 있으며(이 점에 관하여는 당사자들 사이에 다툼이 없다), 이 사건 제1항 발명에 비하여 구성요소 ⓒ를 추가로 가지고 있다.
 (나) 그런데 이 사건 제1항 발명의 경우 슬롯가공단계 이후에 측면홈가공단계와 베이스절단단계(확인대상발명의 바 하부가공공정에 해당한다)가 이루어지고, 마름질단계(확인대상발명의 브래킷분할단계에 해당한다) 이후에 윙분할홈가공단계가 이루어짐에 비하여, 확인대상발명의 경우 슬롯가공공정 이전에 측면홈가공공정과 바 하부가공공정이 이루어지고, 브래킷분할단계 이전에 윙분할홈가공공정이 이루어지는 점에서 차이가 있다.
 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제 및 그 해결원리는, 종래의 브래킷 제조방법의 경우 결합홈을 형성하는 공정이 드릴작업과 커팅작업에 의함에 따라 별도의 공구와 서로 다른 두 번의 작업공정이 필요하고 형성된 결합홈의 깊이가 그다지 깊지 않은 문제점이 있었는데, 그와 같은 문제를 해결하기 위하여 커터로 하나의 윙을 절단하고(구성요소 8) 그 커터를 이용하여 드릴작업 없이 절단되지 아니한 나머지 하나의 윙에 결합홈을 형성하도록 한 것(구성요소 9)이고(갑 제3호증 4면 아래에서 6~18행), 이 사건 제1항 발명에서 구성요소 8, 9를 제외한 나머지 구성요소들이 주지관용기술에 해당함은 당사자들 사이에 다툼이 없다.
 그리고 확인대상발명에서 이 사건 제1항 발명과 일부 작업공정의 순서를 달리한 것은 다수의 바를 작업판에 고정하는 방식을 채용하여 브래킷을 대량생산하기 위한 요청에 따른 것으로서, 그와 같은 변경에 의하더라도 양 발명은 그 해결원리가 동일하고, 브래킷의 제조공정단축, 제품의 생산성향상, 충분한 깊이를 가진 결합홈의 형성 등 실질적으로 동일한 기능 및 작용, 효과를 나타내며, 그와 같은 변경은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명하므로, 양 발명의 위와 같은 차이는 균등의 범주 내에 있다고 할 것이어서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 일체성을 유지시킨 채 이를 그대로 이용하고 있다고 할 것이다.
 이에 대하여 피고는, 확인대상발명은 작업판 구성을 이 사건 제1항 발명에 단순 부가한 것이 아니라 이 사건 제1항 발명의 각 공정의 순서를 새롭게 조합하고 그에 유기적으로 결합시킴으로써, 확인대상발명의 경우 작업판에 바를 부착한 상태에서 슬롯가공을 수행하므로 최소한 슬롯가공을 위한 바 고정단계의 공정이 생략되어 고정지그의 위치변경 횟수를 줄이고, 다수의 슬롯 및 윙분할홈의 연속적이고 정밀한 제조를 가능하게 하는 등 브래킷의 대량생산과 불량률의 최소화라는 효과를 가지고 있는 점에서 이 사건 제1항 발명과 다르다는 취지로 주장한다.
 그런데 확인대상발명의 고정지그의 위치변경횟수 감소는 이 사건 제1항 발명의 공정에 다수의 바를 작업판에 부착하여 브래킷을 제조하는 방식을 부가함으로 인한 것이므로 고정지그의 위치변경횟수 감소라는 결과만을 가지고 그 대응구성들의 순서변경이 균등관계에 있지 않다고 할 수 없고, 확인대상발명의 경우에도 이 사건 제1항 발명의 것과 동일한 기능 및 효과를 가지고 있음은 위에서 본 바와 같으며, 확인대상발명이 가지고 있는 브래킷의 대량생산과 불량률 최소화라는 효과는 이 사건 제1항 발명의 것과 동일한 효과에 더하여 위 작업판 부착방식의 채용으로 인하여 추가로 발생하는 효과에 불과하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
 (3) 소결
 이와 같이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있으므로 그 권리범위에 속한다.
 다. 이 사건 제2, 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
 이 사건 제2, 3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 전체 특징을 가진 종속항들로서 이 사건 제1항 발명의 구성 중 제1윙절단단계(S80) 및 결합홈가공단계(S90)에서, ‘커터(23)가 한 쌍의 제1윙(16)들 측으로 전진하여 그 중 하나의 제1윙(16)을 절단한 후 계속 전진하여 절단되지 아니한 나머지 하나의 제1윙(16)의 일측에 결합홈(21)을 연속적으로 형성하거나, 커터(23)가 한 쌍의 제1윙(16)들 측으로 전진하여 그 중 하나의 제1윙(16)을 절단하여 제1윙절단단계(S80)를 마치고, 후진하여 정지한 다음, 다시 전진하여 절단되지 아니한 나머지 하나의 제1윙(16)의 일측에 결합홈(21)을 형성하는 결합홈가공단계(S90)를 수행하는 구성’으로 그 구성을 기술적으로 한정하거나 부가한 것이고, 이들 부가 구성은 확인대상발명의 구성요소 ⓕ와 동일하거나 균등관계에 있으며(이들 구성은 드릴작업공정 없이 커터작업공정만으로 윙을 절단함은 물론 결합홈을 형성하기 위한 것으로 그 구성에 있어서 약간의 차이가 있지만 그 표현만 다를 뿐 기술적 구성이 동일하거나 그 과제해결원리 내지 목적 및 효과가 실질적으로 동일하고 통상의 기술자가 용이하게 그 구성을 치환할 수 있는 경우에 해당한다), 이 사건 제1항 발명이 그 일체성을 유지한 채 확인대상발명에 포함되어 이용되고 있음은 위에서 본 바와 같으므로, 확인대상발명은 이 사건 제2, 3항 발명과도 이용관계에 있다고 할 것이어서 그 권리범위에 속한다.
4. 결론
 그렇다면, 특허심판원으로서는 피고의 심판청구 중 이 사건 제4 내지 9항 발명에 관한 부분은 확인대상발명이 특정되지 아니하였으므로 이를 각하하고, 이 사건 제1, 2, 3항 발명에 관한 부분에 관하여는 확인대상발명이 그 권리범위에 속하므로 이를 기각하였어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 노태악(재판장) 노갑식 김병식