등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2022.01.13 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 이광재 외 2인)
【원고보조참가인, 피상고인】 주식회사 유어스 (소송대리인 변호사 이광재 외 2인)
【피고(탈퇴)】 피고(탈퇴)
【피고인수참가인, 상고인】 피고인수참가인 (소송대리인 변호사 강지현)
【원심판결】 특허법원 2021. 7. 8. 선고 2020허2321 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다.’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조), ‘공연히 실시되었다.’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 참조). 
 2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.
 가. 원고 보조참가인은 2016. 1. 22. 주식회사 엘비루셈(이하 ‘엘비루셈’이라고 한다)과 사이에 반도체 칩 검사기기를 장착하여 이동·회전 등을 용이하게 하는 장치인 Tester Handler (YM6401) 1대를 납품·설치하기로 하는 설비구매계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하고, 그에 따라 2016. 1. 29. 엘비루셈에 선행발명 4를 납품하였다. 선행발명 4는 피고 인수참가인이 사실상 운영하는 주식회사 케이비엔텍이 원고 보조참가인의 의뢰에 따라 제작한 제품이다. 
 나. 며칠 후 원고 보조참가인의 직원, 피고 인수참가인 등은 엘비루셈에 모여 엘비루셈 관계자들의 입회하에 선행발명 4를 시운전(이하 ‘이 사건 시운전’이라 한다)하였고, 원고 보조참가인은 시운전 당시 엘비루셈과 협의한 대로 제품 개량을 한 다음 2017. 6.경 최종 완성품을 납품하였다. 이 사건 시운전에는 원고 보조참가인과 피고 인수참가인을 비롯하여 엘비루셈의 허락을 받은 사람들만 참석한 것으로 보인다.
 다. 한편 선행발명 4와 관련된 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 이 사건 특허발명은 2016. 3. 24. 출원되어 2017. 12. 15. 특허로 등록되었고(특허번호 생략), 2020. 2. 27. 피고 인수참가인 앞으로 특허권 전부이전등록이 이루어졌다. 
 라. 이 사건 계약은, ‘제품의 설치 완료 시’를 엘비루셈이 지정한 장소에 목적물을 설치하고 엘비루셈의 입회하에 시운전을 하여 엘비루셈이 시운전합격 확인을 하는 시점으로 정하고(제1조 제3항), 엘비루셈의 합격을 받지 못할 경우 원고 보조참가인의 책임과 비용으로 제품을 다시 제작 또는 교체하여 재검사를 받아 합격해야 하며 이로 인한 납품 및 설치 완료의 지연은 원고 보조참가인의 책임으로 하도록(제2조) 하고 있다. 또한 ‘엘비루셈과 원고 보조참가인은 사전 서면 동의 없이 본 계약의 체결 및 그 이행에 관한 사항을 제3자에 누설할 수 없다.’고 규정(제13조 제1항)하고 있다. 
 3. 이와 같은 이 사건 계약의 내용과 그 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등을 종합하여 보면, 원고 보조참가인이 엘비루셈에 최초 납품한 선행발명 4는 시제품의 의미만을 가질 뿐이고, 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 이 사건 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있다. 또한 엘비루셈과 원고 보조참가인은 이러한 계약 이행의 완료라는 공동 목적하에 서로 협력하는 관계에서 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설금지의무를 부담하였고, 나아가 이 사건 시운전 당시 엘비루셈에 의해 제한된 인원만 참석하는 등 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보인다. 따라서 선행발명 4는 이 사건 특허발명 출원 전에 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다. 
 4. 그럼에도 원심은 원고 보조참가인과 엘비루셈 사이에 선행발명 4에 관한 비밀유지에 관한 약정을 체결하였다거나 엘비루셈에 신의칙상 비밀유지의무가 존재한다고 볼 만한 사정이 없으므로 선행발명 4는 이 사건 특허발명의 출원 전에 엘비루셈에 납품되어 그 사업장에 설치·시운전됨으로써 공연히 실시되었다는 이유에서 이 사건 특허발명의 청구항 1항 내지 4항은 선행발명 4에 의하여 신규성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 공지 또는 공연 실시된 발명에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 
 5. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 안철상(재판장) 김재형 노정희 이흥구(주심)

[1] 특허법 제29조 제1항 제1호에서 정한 ‘공지되었다’와 ‘공연히 실시되었다’의 의미
[2] 甲 주식회사가 乙 주식회사에 납품한 선행발명의 최초 납품과 시운전이 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 특허발명 출원 전 이루어졌고, 이후 제품 개량을 거쳐 위 특허발명 출원 후 최종 완성품이 납품되었는데, 위 선행발명이 특허발명 출원 전 공연히 실시된 것에 해당하여 특허발명의 신규성이 부정되는지 문제 된 사안에서, 계약의 내용과 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계, 당사자들이 부담한 비밀유지의무 및 이를 위해 취해진 조치 등에 비추어 선행발명은 특허발명 출원 전 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있는데도, 선행발명이 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었다고 보아 특허발명의 신규성이 부정된다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 
[2] 甲 주식회사가 乙 주식회사에 납품한 선행발명의 최초 납품과 시운전이 ‘테스터기가 가변되는 칩 검사장치’라는 명칭의 특허발명 출원 전 이루어졌고, 이후 제품 개량을 거쳐 위 특허발명 출원 후 최종 완성품이 납품되었는데, 위 선행발명이 특허발명 출원 전 공연히 실시된 것에 해당하여 특허발명의 신규성이 부정되는지 문제 된 사안에서, 甲 회사와 乙 회사가 체결한 계약의 내용과 구체적 이행 과정, 당사자 사이의 관계 등에 비추어 보면, 甲 회사가 乙 회사에 최초 납품한 선행발명은 시제품의 의미만을 가질 뿐이고 이후 협의에 따른 제품 개량을 거쳐 최종 납품이 이루어졌을 때에야 비로소 계약의 이행이 완료되었다고 볼 수 있으며, 甲 회사와 乙 회사는 계약 이행의 완료라는 공동 목적하에 제3자에 대한 계약 이행 사항의 누설금지의무를 부담하였고, 나아가 시운전 당시 실제로 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황도 엿보이므로, 선행발명은 특허발명 출원 전 국내 또는 국외에서 공연히 실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있는데도, 선행발명이 특허발명 출원 전에 공연히 실시되었다고 보아 위 특허발명의 신규성이 부정된다고 한 원심판단에는 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.