손해배상 (민사, 대법원)
공포일: 2013.05.24 / 시행일:

【원고, 상고인 겸 피상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호 외 1인)
【피고, 피상고인 겸 상고인】 ○○○ 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 유지담 외 3인)
【환송판결】 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다26769 판결
【주 문】
 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 각자 부담한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원고의 상고이유에 대한 판단
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 그리고 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하고, 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채택 증거에 의하여 인정되는 판시와 같은 사정들에 비추어, 원고가 1995. 6. 2.경 소외 3 회사에 원심 판시 이 사건 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리(이하 ‘이 사건 권리’라 한다)를 양도한 데 따른 양도대금(이하 ‘이 사건 양도대금’이라 한다)으로 적어도 ‘이 사건 발명을 직무발명으로 가정하여 산정한 직무발명 보상금 상당액’을 지급하기로 하는 묵시적인 약정이 있었다고 보았다. 그리고 이처럼 이 사건 양도대금을 직무발명 보상금에 준하여 산정하기로 약정한 이상, 이 사건 권리를 양도받은 소외 3 회사 및 이를 합병한 소외 4 회사(이하 소외 3 회사와 통칭하여 ‘소외 4 회사 등’이라 한다)가 이 사건 발명으로부터 얻은 전체 이익 중 통상실시권으로 인한 이익 50%를 공제한 나머지만을 이 사건 양도대금의 산정에 고려할 소외 4 회사 등이 얻은 이익으로 보고, 그 판시와 같은 이 사건 발명의 경위 및 이 사건 발명을 완성하는 데 원고와 소외 1, 소외 2 등이 수행한 역할에 비추어 이 사건 발명의 공동발명자 중 한 명인 원고의 기여도는 80%라고 보아, 피고가 상법 제44조의 채무인수를 광고한 양수인으로서 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하였다.
 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 이 사건 양도대금의 산정 및 공동발명자 인정에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 2. 피고의 상고이유에 대한 판단
 가. 상고이유 제1, 2점에 관하여
 원심판결 이유에 의하면 원심은, 소외 4 회사가 이 사건 영업양도 계약에 따라 피고에게 양도한 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가도 직무발명 보상금에 준하는 이 사건 양도대금 산정의 기초가 되는 소외 4 회사 등이 얻은 이익액에 포함된다고 한 다음, 위 영업양도 대금이 소외 4 회사의 순자산가액 86,188,194,000원과 영업권 가액 20,438,474,000원을 합한 106,626,668,000원으로 결정된 점, 폴리테트라메틸렌 에테르글리콜(Polytetramethylene Etherglycol, 이하 ‘PTMEG’라고 한다) 생산기술을 보유한 업체가 전 세계적으로 몇 개 회사에 불과한 이유는 이 사건 발명과 같은 중합촉매의 개발이 어렵기 때문으로 보이는 점, 소외 3 회사가 1993년경 독일의 소외 5 회사에 독일국화 200만 마르크(원화로 환산하면 9억 3,152만 원)를 지급하고 파일럿실험도 거치지 아니한 중합촉매 기술을 포함하여 PTMEG 생산기술을 이전받았으나 중합촉매 기술에 문제가 있어서 PTMEG의 상업적 생산에 실패하였던 점, 소외 4 회사 등은 1992년경에도 일본국화 10억 엔을 지급하고 일본의 □□□사로부터 PTMEG 생산기술을 도입하려고 하였으나 실패하였던 점, 이 사건 발명은 소외 4 회사 등의 PTMEG 생산공정에 적용되는 유일한 특허발명인 점 등에 비추어 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가를 50억 원으로 보아, 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 이유모순이나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.
 나. 상고이유 제3점에 관하여
구 특허법 제40조 제2항이 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서 고려해야 하는 것으로 규정하고 있는 ‘사용자가 얻을 이익’은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이 사건 발명에 관한 특허권의 양도대가 50억 원에서 소외 4 회사 등의 투자 금액과 비용 등을 공제하지 아니하고 이 사건 양도대금 산정의 기초가 되는 소외 4 회사 등이 얻을 이익액을 산정한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법리오해나 환송판결의 기속력 위반의 위법이 없다.
 다. 상고이유 제4, 5점에 관하여
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정들을 종합하여 이 사건 발명의 완성에 대한 원고의 공헌도를 50%로 보아 피고가 원고에게 지급해야 할 이 사건 양도대금의 액수를 산정한 것은 정당하고, 거기에 이유모순이나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.
 3. 결론
 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 각자 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이인복(재판장) 민일영 박보영 김신(주심)

[1] 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미 및 공동발명자에 해당하는지 판단하는 기준
[2] 구 특허법 제40조 제2항에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미