정정무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2001.12.11 / 시행일:

【원고, 피상고인】 다까라 벨몬트 가부시끼가이샤 (소송대리인 변호사 조태연 외 9인)
【피고, 상고인】 피고 (소송대리인 변리사 김영화 외 1인)
【원심판결】 특허법원 1999. 11. 11. 선고 99허1171 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

【이 유】특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결 참조).
 기록에 의하면, 이 사건 특허발명(등록번호 생략)은 모발의 건조, 염색, 퍼머넌트, 웨이브의 촉진 등과 같은 모발처리촉진과정에서 처리될 모발을 가열 및 건조시키기 위하여 인체모발을 향하여 적외선을 조사(照射)하는 적외선 형식의 모발처리촉진장치에 관한 것으로서, 그 목적은 적외선이 조사되는 히이터와 인체모발과 사이의 거리를 균등하게 하여 사람머리 전체에 걸쳐 균일하게 적외선이 조사되도록 하고, 히이터와 반사기를 회전부재 주위에서 회전시킴으로써 적외선 조사면적을 확대시켜 모발처리촉진장치를 소형화하는 데에 있고, 나아가 이 사건 특허발명에 대한 발명의 상세한 설명중에는 "본 발명은 ....... 히이타와....... 반사기와, 이 반사기가 배치되며 회전운동을 하도록 회전가능하게 지지되어 있는 회전부재 및 회전부재를 작동시키는 구동부재를 구비시키는 것이다."(제2면 18~21행), "히이터와 반사기를 회전부재의 중심을 회전중심으로 하여 회전시킴으로써 작동되어 이에 따라 적외선 조사면적을 확대시킨다. 게다가 히이터를 원형상으로 제공함으로써 히이터와 사람머리 사이의 거리는 균일하게 되므로 적외선이 사람머리의 전체부분에 걸쳐서 균일하게 조사될 수 있는 위치에 정치될 수 있게 된다."(제2면 제25~28행), "반사기(15)가 중공축(6)의 중심축선 주위에서 편심회전되기 때문에 이 회전은 (도면 제1도에서) 실선으로 도시된 위치로부터 시작된 다음 가상선으로 예시된 위치를 거쳐서 최종적으로 실선으로 도시된 바와 같은 동일 위치로 복귀한다. 이 작동 중에 히이터(14)는 도전되어 적외선을 모발에 조사한다. 이 경우에 있어서, 모발의 B와 C 사이의 범위는 히이터가 제1도의 실선으로 예시된 위치에 위치될 때 가열되는 반면에 가상선으로 예시된 위치에 위치될 때에 D와 E 사이의 범위가 가열된다."(제3면 제38행부터 제4면 제4행까지)고 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명의 제1실시예를 도시한 도면 제1도 및 제2도에도 링 형상을 한 반사기의 한쪽 끝부분이 회전부재와 연결되어 있는 것으로 도시되어 있으며, 또한 '피벗(pivot)'이란 일반적으로 명사로서는 "축단이 원뿔형이고 그 끝에 약간의 원형을 붙인 것" 또는 "선회축(旋回軸)", 동사(動詞)로서는 "피벗에 놓인 것처럼 회전한다."라는 의미를 가지고 있으며, 이 사건 정정을 통하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 중 ①상부에 상기 반사기가 배치되어 상기 반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전 가능하게 지지된 회전부재 및 ② 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치 구성(이하 '정정 전의 이 사건 특허발명 1'이라 한다)이 ㉮ 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 및 ㉯ 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재를 구비하며, ㉰ 상기 반사기가 상기 회전부재의 회전시 피시술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전되는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치 구성(이하 '정정 후의 이 사건 특허발명 1'이라 한다)으로 정정되었음을 알 수 있는바, 이와 같이 상세한 설명에 기재된 이 사건 특허발명의 목적 및 작동과정과 피벗이 가지는 일반적인 의미를 감안하면, 정정 전의 이 사건 특허발명 1에서의 "반사기의 피벗지지 운동"이란 반사기의 한쪽 끝부분이 회전부재(회전브래킷)에 연결되어 그 한쪽 끝부분을 회전중심으로 하여 공간상에서 중공축(6)의 중심축선 주위를 기울어진 상태로 편심회전운동을 하는 것을 포함하는 넓은 의미에서의 반사기의 '회전운동'으로 이해하여야 할 것이다. 
 나아가 이 사건 특허청구범위 제1항에 관한 정정이 정정 전·후로 실질적 변경이 있는지 여부에 대해서 살펴보면, 우선 정정 전·후의 이 사건 특허발명 1 중 구성 ② 및 구성 ㉯는 다같이 회전부재가 그 구동장치에 의해 회전되도록 되어 있는 점에 있어서 실질적인 변경이 없음은 명백하다.
 다음으로 정정 전의 구성 ① "반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전가능하게 지지된 회전부재"와 정정 후의 구성 ㉮ "반사기의 일단이 피벗가능하게 지지되어 있는 회전부재"를 대비하면, 전자는 단순히 반사기가 회전부재에 의해 지지되는 것으로 되어 있어 그 어느 부분이 지지되는지가 불분명한 데 반하여, 후자는 반사기의 일단이 지지되는 것으로 되어 있고, 또한 정정 후의 ㉯ "반사기가 회전부재의 회전시 피시술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전한다."는 구성과 대비하면, 전자는 반사기가 피벗지지 운동을 하는 것으로만 되어 있는 데 반하여, 후자는 반사기의 운동경로를 보다 구체화하고 있어, 위 정정은 반사기의 운동 방식 및 반사기가 지지되는 특정 부위를 한정하거나 구체화하는 것이므로 청구범위의 감축에 해당되고, 또한 앞서 본 바와 같은 이 사건 특허발명의 작동관계와 피벗의 일반적인 의미를 감안하면 위 정정 후의 ㉮ 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 구성은 정정 전의 ① 구성에서의 피벗지지 운동과 마찬가지로 반사기의 한쪽 끝부분이 회전부재에 연결되어 그 한쪽 끝부분을 회전중심으로 하여 기울어진 상태로 편심회전을 하는 것을 의미하는 것으로 보아야 할 것이며, 나아가 정정 후의 구성 ㉰를 살펴보면, 정정 전의 이 사건 특허발명이 종래의 모발처리장치보다 소형화되면서도 더 넓은 범위에 적외선을 조사 할 수 있다는 이 사건 특허발명의 목적을 달성하기 위해 반사기가 기울어진 상태로 편심회전운동을 함으로써 결과적으로 피시술자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동한다는 점을 그 기술적 특징으로 하고 있는 것임은 앞서 본 바와 같고, 이러한 결과는 위 정정 후의 ㉮ 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 구성에 의하여 달성되는 것이므로 결국 정정 후의 구성 ㉰는 정정 전의 ① 구성 또는 위 정정 후의 ㉮ 구성으로 인한 결과를 구체적으로 부연한 것에 불과하여 새로운 구성이 추가된 것이라고 볼 수 없어 양자간에 실질적인 차이가 있다고 할 수는 없으므로 이 사건 정정으로 인하여 반사기의 회전범위(회전영역)가 정정 전보다 확대된다고 할 수는 없다. 
 따라서 이 사건 정정은 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어 실질적인 변경에 해당되지 않는다고 할 것이므로, 이와 같은 취지로 판단한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 논리법칙 내지 경험칙 위반으로 인한 사실오인의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 대법관들의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 서성(재판장) 이용우 배기원(주심) 박재윤

[1] 특허청구범위의 정정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부의 판단 기준
[2] 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고 실질적인 변경에 해당되지 않는다고 한 사례

[1] 특허청구범위를 정정하는 것이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이다.
[2] 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 기술적 사상에 어떤 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어 실질적인 변경에 해당되지 않는다고 한 사례.