거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1996.07.12 / 시행일:

【출원인,상고인】 이즈미 고오교오 가부시기 가이샤 (소송대리인 변리사 남상선 외 1인)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심결】 특허청 1995. 7. 24.자 93항원597 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)과 인용발명(1) [1970. 4. 2. 공고된 일본 특허공보 소(昭) (번호 1 생략)：팽창제어 삽입체를 가지는 경금속 피스톤, 이하 같다] 및 인용발명(2) [1986. 6. 18. 공개된 일본 공개실용신안공보 소(昭) (번호 2 생략)：내연기관용 피스톤, 이하 같다]를 비교하여 판단하면서, 이들은 모두 경금속 피스톤의 반경방향의 열팽창을 제어하기 위하여 샤프트 내에 열팽창계수가 작은 재료로 만들어지는 팽창제어 삽입체를 삽입시킨 경금속 피스톤에 관한 것인바, 본원발명의 제1발명(특허청구범위 제1항)은 밴드의 자유단에서 내측을 향하여 한 쌍의 밴트부를 형성한 것인데 대하여 인용발명(1)은 삽입체의 측방 부분에서 바깥쪽을 향하여 상단부를 형성한 점에서 그 구성상의 차이가 있고, 그 나머지 점에서는 기술수단이 일치하고 있으므로, 본원발명의 밴드의 자유단에서 내측을 향하여 한 쌍의 밴트부를 형성함으로써 주조작업 중에 인서트의 탈락현상을 방지할 수는 있다고 하더라도 이러한 정도는 설계에 있어서 당연히 고려되는 단순한 설계상의 문제로서 이로 인하여 보다 나은 특징적인 작용효과를 갖는 것이라고는 볼 수 없어, 본원발명의 제1발명은 인용발명(1)과 그 기술수단에서 실질적인 차이가 있다고 볼 수 없고, 따라서 본원발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명(1) 및 인용발명(2)로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단되어 진보성이 인정되지 아니하므로, 결국 본원발명의 등록을 거절한 원사정이 정당하다고 하였다.
 2. 그러므로 나아가서 기록에 의하여 본원발명과 인용발명(1) 및 인용발명(2)를 대비하여 살펴보기로 한다.
 가. 먼저 그 목적에 있어서 본원발명은 피스톤 제조과정에서 별도의 세팅부재를 사용하지 아니하고 인서트의 탄성을 이용하여 인서트를 몰드코어에 고정시킴으로써 피스톤 제조상의 문제점인 몰드코어로부터 인서트가 탈락하는 현상을 방지하기 위한 것이고, 인용발명(1)은 피스톤 사용상의 문제점인 피스톤 작동 중에 삽입체(인서트의 역할을 한다)의 팽창제어 효과를 개선하려는 것이며, 인용발명(2)는 피스톤 제조시에 스트러트(인서트와 동일한 역할을 한다)의 탈락현상을 방지하려는 것이기는 하지만 자석의 자력에 의하여 스트러트를 고정시키는 것이므로(세팅부재를 사용함), 각 발명들은 그 구체적인 목적이 서로 다르다고 할 것이다.
 나. 한편 그 기술적 구성을 살펴보면, 본원발명은 인서트의 자유단에 안쪽으로 굽은 한 쌍의 밴트부를 형성하고 피스톤의 제조시 몰드코어의 홈내로 인서트의 밴트부가 고정되는 것임에 대하여, 인용발명(1)은 삽입체의 측방 부분의 상단부가 바깥쪽으로 굴절되고 한 쌍의 삽입체의 양측 측방 부분 사이의 거리에 상응하는 거리를 두고 2개의 샤프트를 설치하며 샤프트의 중앙에 피스톤 헤드와 분리하는 벽구멍을 형성하는 것이고, 인용발명(2)는 피스톤의 제조시 몰드코어에 고정된 자석의 자력에 의하여 스트러트가 고정되고 스트러트의 표면의 일부를 덮어주도록 모재(母材)에 의하여 갈비뼈 모양의 갈퀴를 형성하는 것이므로 양 발명들은 그 기술적 구성에서도 서로 다르다고 하겠다.
 다. 나아가 작용효과를 비교해 보면, 본원발명은 피스톤의 제조 도중에 인서트의 탈락이 방지되어 작업능률이 향상되고 별도의 세팅부재를 사용하지 아니하므로 제조원가가 절감되며 제조작업이 간편해지는 장점이 있고, 이에 대하여 인용발명(1)은 피스톤의 작동 중에 샤프트의 전체 길이에 걸쳐서 열팽창이 방지되고 샤프트의 개방단부까지 팽창제어 효과가 제공됨으로써 인서트의 사용상의 효능이 증가되는 것이며, 인용발명(2)는 피스톤 제조 중에 인서트의 탈락이 방지되는 효과가 있기는 하나 자석의 사용수명에 따른 교체작업이 필요하므로 양 발명들은 서로 그 작용효과를 달리한다고 하겠다.
 라. 그렇다면, 본원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 향상 진보된 작용효과가 인정될 뿐만 아니라, 그 기술적 구성의 차이로 말미암아 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 도출할 수는 없다 할 것인데도 불구하고, 원심은 이 점에 관하여 제대로 심리를 하지 아니한 채 본원발명과 인용발명들은 그 목적, 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 특별한 차이가 없다고 하면서 본원발명이 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 설계변경 정도에 지나지 아니하여 그 기술적 구성수단에 실질적인 차이가 없다고 판단하고 말았으니, 그러한 원심결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다. 
 3. 그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 

대법관 안용득(재판장) 천경송 지창권 신성택(주심)

열팽창 제어 삽입체를 삽입시킨 경금속 피스톤에 관한 본원발명과 인용발명(1), (2)를 비교하면, 그 목적에 있어 본원발명은 피스톤 제조상의 문제점인 몰드코어로부터 인서트가 탈락하는 현상을 방지하기 위한 것이고, 인용발명(1)은 피스톤 사용상의 문제점인 피스톤 작동 중에 삽입체의 팽창제어 효과를 개선하려는 것이며, 인용발명(2)는 피스톤 제조시에 스트러트의 탈락현상을 방지하려는 것이기는 하지만 자석의 자력에 의하여 스트러트를 고정시키는 것이므로, 각 발명들은 그 구체적인 목적이 서로 다르며, 그 기술적 구성을 살펴보면, 본원발명은 인서트의 자유단에 안쪽으로 굽은 한 쌍의 밴트부를 형성하고 피스톤의 제조시 몰드코어의 홈내로 인서트의 밴트부가 고정되는 것임에 대하여, 인용발명(1)은 삽입체의 측방 부분의 상단부가 바깥쪽으로 굴절되고 한 쌍의 삽입체의 양측 측방 부분 사이의 거리에 상응하는 거리를 두고 2개의 샤프트를 설치하며 샤프트의 중앙에 피스톤 헤드와 분리하는 벽구멍을 형성하는 것이고, 인용발명(2)는 피스톤의 제조시 몰드코어에 고정된 자석의 자력에 의하여 스트러트가 고정되고 스트러트의 표면의 일부를 덮어주도록 모재(母材)에 의하여 갈비뼈 모양의 갈퀴를 형성하는 것이므로 양 발명들은 그 기술적 구성에서도 서로 다르고, 나아가 작용효과를 비교해 보면, 본원발명은 피스톤의 제조 도중에 인서트의 탈락이 방지되어 작업능률이 향상되고 별도의 세팅부재를 사용하지 아니하므로 제조원가가 절감되며 제조작업이 간편해지는 장점이 있고, 인용발명(1)은 피스톤의 작동 중에 샤프트의 전체 길이에 걸쳐서 열팽창이 방지되고 샤프트의 개방단부까지 팽창제어효과가 제공됨으로써 인서트의 사용상의 효능이 증가되는 것이며, 인용발명(2)는 피스톤 제조 중에 인서트의 탈락이 방지되는 효과가 있기는 하나 자석의 사용수명에 따른 교체작업이 필요하므로 양 발명들은 서로 그 작용효과도 달리한다. 그렇다면 본원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 향상 진보된 작용효과가 인정될 뿐만 아니라, 그 기술적 구성의 차이로 말미암아 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 도출할 수 없으므로 진보성을 인정하여야 한다는 이유로, 그 진보성을 부정한 원심심결을 파기한 사례.