가처분이의 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2016.07.13 / 시행일:

【채 권 자】 ○○○ 주식회사 (소송대리인 법무법인 율촌, 담당변호사 김철환 외 1인)
【채 무 자】 △△△ 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 외 1인)
【주 문】
 1. 위 당사자 사이의 서울고등법원 2015라20318 가처분기타 신청사건에 관하여 위 법원이 2016. 3. 24.에 [별지 1] ‘실시제품 목록’ 기재 각 제품에 대하여 한 가처분결정을 인가한다.
 2. 이의신청으로 인한 소송비용은 채무자가 부담한다.

【신청취지】 채권자 : 주문과 같다.
 채무자 : 주문 제1항 기재 가처분결정을 취소하고, 이에 관한 채권자의 가처분신청을 기각한다.
【이 유】1. 소명사실
기록에 의하면 아래의 사실들이 소명된다.
가. 채권자의 특허발명
1) 명칭 : 구이김 자동 절단 및 수납장치 
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 11. 10./ 2005. 9. 9./ (특허등록번호 1 생략)
3) 청구범위와 주요 도면 : [별지 2] ‘특허발명의 내용’ 기재와 같다.
나. 채무자의 실시제품
채무자는 [별지 1] ‘실시제품 목록’ 기재 각 제품(이하 ‘이 사건 실시제품’이라 한다)을 제조·판매하고 있다.
다. 선출원고안(소을 제11호증의 2)
1) 명칭 : 재래김 자동가공장치
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 8. 28./ 2003. 11. 26./ (특허등록번호 2 생략)
3) 청구범위와 주요 도면 : [별지 3] ‘선출원고안의 내용’ 기재와 같다.
2. 당사자들의 주장 및 주문 제1항 기재 가처분결정
가. 당사자들의 주장
1) 채권자의 주장
가) 이 사건 실시제품은 채권자의 특허발명 중 청구항 1 기재 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 기술 구성과 동일하거나 균등한 기술 구성을 모두 포함하고 있으므로, 채무자가 이 사건 실시제품을 제조·판매하는 행위는 이 사건 특허발명에 관한 채권자의 특허권을 침해하는 행위에 해당한다. 
나) 따라서 피보전권리로서 채권자는 채무자에 대하여 특허법 제126조에 의하여 위 특허권침해행위의 금지를 청구할 권리 등이 있고, 보전의 필요성도 있으므로, 이 사건 가처분결정은 인가되어야 한다. 
2) 채무자의 주장
가) 이 사건 실시제품에는 이 사건 특허발명의 기술 구성 중 ‘가이드케이스’ 구성이 결여되어 있으므로, 이 사건 실시제품은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 따라서 채무자가 이 사건 실시제품을 제조·판매한다고 하더라도 이 사건 특허발명에 관한 채권자의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다. 
나) 이 사건 특허발명은 그보다 먼저 출원된 선출원고안과 동일하여 선출원주의 규정[구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제1, 3항]에 의하여 특허를 받을 수 없고, 특허를 받았어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며 특허무효심판에 의하여 그 특허가 무효로 되어야 한다. 따라서 이 사건 특허발명에 관한 특허권에 기초한 채권자의 이 사건 가처분신청은 모두 기각되어야 하므로, 이 사건 가처분결정을 취소하고, 이에 관한 채권자의 가처분신청을 기각하여야 한다.
나. 주문 제1항 기재 가처분결정
채권자가 채무자와 소외 회사를 상대로 제기한 수원지방법원 안산지원 2014카합10056 가처분기타 신청사건에 관하여 위 법원은 2015. 4. 24. 이 사건 실시제품 등에 대한 부분의 가처분신청을 모두 기각하였다. 
이에 채권자가 항고하여 서울고등법원은 2015라20318 가처분기타 신청사건으로 심리가 진행되었는데, 위 법원은 2016. 3. 24. 위 가처분신청을 일부 받아들여 담보제공을 조건으로 "1. 채무자는 [별지 1] ‘실시제품 목록’ 기재 각 제품을 제조, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나, 그 제품의 판매 또는 대여의 청약 및 이를 목적으로 한 전시, 광고행위를 하여서는 아니 된다.", "2. 채무자는 그 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 위 각 제품의 완제품과 그 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)에 대한 점유를 풀고 이를 채권자가 위임하는 집행관으로 하여금 보관하게 하여야 한다.", "3. 집행관은 위 각 제품의 완제품과 그 반제품을 채무자가 보관하고 있던 장소에서 보관하는 경우 그 보관의 취지를 보관 장소에 적당한 방법으로 공시하여야 한다."는 내용의 가처분결정(이하 ‘이 사건 가처분결정’이라 한다)을 하였다. 
3. 이 사건 가처분결정의 당부에 대한 판단
가. 이 사건 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단
1) 이 사건 가처분결정의 인용
이 법원이 이 부분에 관하여 설시할 이유는, 아래와 같이 고치고, 아래 2)항과 같은 판단을 추가하는 것 이외에는 이 사건 가처분결정의 이유 중 ‘4. 가. 이 사건 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단’ 부분의 기재와 같으므로, 민사집행규칙 제203조의3 제2항, 제203조 제1항 제3호에 의하여 이를 인용한다. 
○ 이 사건 가처분결정문 7면 14행, 19행의 "당심"을 "서울고등법원은 2015라20318 가처분기타 신청사건의"로 각각 고친다. 
○ 이 사건 가처분결정문 22면 3행, 4행, 9행의 "채무자 △△△"을 "채무자"로 각각 고친다.
2) 추가 판단
앞서 살펴본 것과 같이, 이 사건 특허발명과 이 사건 실시제품의 기술 구성에서는, 자중(自重)을 가지는 가압절판, 가압절판을 승강판과 연결시키는 가압봉, 가압절판이 구이김을 자르면서 격자형 부재의 경사면을 따라 하강한 후 다시 경사면을 따라 상승할 때 중심 방향으로 모이는 구성(이하 이들 구성을 ‘이 사건 기타 구성들’이라 한다) 등에 의해, 구성 6 또는 구성 6 대응구성이 없더라도 어느 정도는 가압절판의 안정적인 승강이 가능할 것으로 보인다(예를 들어, 장치의 수평을 유지하고 작동 과정에서 발생하는 진동을 최소화하는 한편 가압절판이 격자형 부재에 정확히 출입할 수 있도록 구성하는 등의 조치를 취한다면, 구성 6 또는 구성 6 대응구성 없이 이 사건 기타 구성들만으로도 장치가 제대로 작동될 수 있을 것이다).
다만, 실제 작업 현장 등에서는 이 사건 기타 구성들에 의해서는 장악할 수 없는 외력(外力)이 장치에 작용하는 경우가 있을 수 있고, 이런 경우에도 여전히 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하여 장치가 제대로 작동될 수 있도록 하기 위하여 이 사건 특허발명에서는 이 사건 기타 구성들 이외에 ‘구성 6’을 그 기술 구성으로 채택하고 있다고 할 수 있다. 이에 비하여, 이 사건 실시제품에서는 위와 같은 목적을 위하여 이 사건 기타 구성들 이외에 ‘구성 6 대응구성’ 및 ‘이 사건 복원스프링 구성’을 채택하고 있다. 
그런데 이 사건 실시제품의 경우, 이 사건 복원스프링 구성에 의해서도 가압절판의 승강작동이 안정적으로 안내되는 것은 맞지만, 앞서 살펴본 것과 같이 구성 6 대응구성 역시 일정 범위에서 그와 같은 역할을 하고 있는 것으로 보인다[기록에 의하면, 이 사건 실시제품의 경우 ‘회동푸셔’에 가압절판과 세로 방향으로 긁힌 흔적이 있고 ‘스토퍼’ 쪽의 가압절판 아래 부분에 스토퍼와 접촉하여 패인 흔적이 있음이 소명되는데, 이러한 소명사실에 의하면 가압절판이 승강하면서 ‘회동푸셔’와 ‘스토퍼’에 의한 미끄럼 지지를 통하여 안내되고 있다고 판단된다(그 외 ‘중간판 내측의 사각케이스 형상의 중공’도 미끄럼 지지를 통해 가압절판의 승강작동을 안내한다는 점은 앞서 살펴보았다)]. 즉, 이 사건 실시제품에 이 사건 기타 구성들에 의해서는 장악할 수 없는 외력(外力)이 작용하더라도, 그 외력의 일정 범위 내에서는 이 사건 복원스프링 구성 없이 구성 6 대응구성만으로도 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하여 장치가 제대로 작동될 수 있도록 할 수 있을 것으로 판단된다. 구성 6 대응구성이 가지는 위와 같은 작요효과는 이 사건 실시제품에서 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도의 작용효과로 보기에 충분하다. 
나. 채무자의 선출원주의 위반 주장에 대한 판단
이 법원이 이 부분에 관하여 설시할 이유는, 이 사건 가처분결정문 26면 12행의 "채무자 △△△"을 "채무자"로 고치는 것 이외에는 이 사건 가처분결정의 이유 중 ‘4. 나. 채무자 △△△의 선출원주의 위반 주장에 대한 판단’ 부분의 기재와 같으므로, 민사집행규칙 제203조의3 제2항, 제203조 제1항 제3호에 의하여 이를 인용한다.
다. 이 사건 가처분결정의 타당성
결국, 채무자가 이 사건 실시제품을 제조·판매하는 행위는 이 사건 특허발명에 관한 채권자의 특허권을 침해하는 행위에 해당하므로, 피보전권리로서 채권자는 채무자에 대하여 특허법 제126조에 의하여 위 특허권침해행위의 금지를 청구할 권리 등이 있음이 소명된다. 그리고 채무자가 채권자의 위 특허권을 침해하지 않았다고 다투면서 이 사건 실시제품을 계속하여 제조·판매할 의사를 밝히고 있으므로, 보전의 필요성이 있다는 점도 소명된다. 
그러므로 담보제공을 조건으로 채무자에 대하여 제2의 나.항에서 본 것과 같은 내용의 의무를 명하는 가처분결정을 해야 한다. 
4. 결론
그렇다면 이 사건 가처분결정은 정당하므로 이를 인가하기로 하여 주문과 같이 결정한다.
[별지 생략]

판사 한규현(재판장) 정재훈 유영선