등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2006.11.24 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 바른 담당변호사 오승종외 3인) 
【공동소송참가인】 피고 (소송대리인 특허법인 신성 담당변리사 박정후외 2인) 
【피고, 상고인】 한국마이크로소프트 유한회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 김인권외 8인)
【원심판결】 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2002허970 판결
【주 문】
원심판결 중 특허 제165591호의 특허청구범위 제13항, 제17항 내지 제20항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고의 나머지 상고를 기각한다.

【이 유】1. 기재불비에 관한 상고이유에 대한 판단
 가. 특허법 제42조의 해석 
 (1) 청구항의 기재 형식과 그 해석에 관하여
특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.
 (2) 특허법 제42조 제4항에 관하여 
특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 함을 규정하고 있는데 그 뜻은 다음과 같이 해석하여야 할 것이다. 먼저, 같은 항 제1호는 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다 ( 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 각 참조). 다음으로, 같은 항 제2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다. 마지막으로, 같은 항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것 ( 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 참조) 을 확인하는 것으로 보아야 할 것이다.
 (3) 특허법 제42조 제3항에 관하여 
 한편, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이고 ( 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조) 명세서 기재에 오류가 있다면, 그러한 오류가 설령 통상의 기술자가 명세서를 면밀하게 살펴보고 통상적인 시험을 거친다면 알 수 있는 것이어서 그 오류에도 불구하고, 통상의 기술자라면 그 특허발명을 정확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도라고 하더라도 위 규정에 위배된 기재불비가 있다고 할 것이다( 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후1159 판결, 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 각 참조). 
 나. 이 사건에 있어서의 판단
 (1) 위 각 법리와 기록에 비추어 살펴보면, "한·영 자동전환 방법"이라는 명칭의 이 사건 특허발명(등록번호 생략)의 특허청구범위 중 독립항인 이 사건 제1항, 제16항, 제21항 발명은 모두 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 한·영 자동전환 방법’ 혹은 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하는 한·영 자동전환 방법’과 같이 기재되어 있어, 명시적으로 기재된 구성요소 외에 다른 요소들을 추가하여 실시하는 것까지도 예정하고 있다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 특허발명은 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정의 개선에 발명의 목적이나 효과가 있는 것이 아니며, 나아가 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지 아니면 위 과정을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지는 출원인의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 설령 이 사건 특허발명을 채택한 워드프로세서 등을 실제 컴퓨터에서 실행함에 있어서는 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정이 컴퓨터에 의하여 반드시 수행된다고 하더라도 이러한 사정만을 가지고 출원인이 스스로 발명의 상세한 설명이나 도면에도 기재한 바 없는 위 과정을 일컬어 이 사건 특허발명의 청구항에 반드시 기재되어야만 하는 구성요소라고 인정하고 위 단계의 기재가 누락되었기 때문에 특허법 제42조 제4항 제1호 내지 제3호를 위배한 것이라고는 할 수 없을 것이다. 
 (2) 나아가 이 사건 특허발명의 각 청구항이 그 실시에 있어서 다른 요소를 추가하여 실시할 것을 예정하고 있음은 앞서 본 바이고, 한편 한글 모드와 영문 모드를 자동으로 전환하도록 하는 이 사건 특허발명을 채택하여 프로그램을 작성하거나 그러한 워드프로세서 등을 컴퓨터에서 실행함으로써 이 사건 특허발명을 실시함에 있어서는 어절 데이터의 저장, 관리 및 제어 과정을 포함하여 실시할 것으로 보이지만, 통상의 기술자가 위 과정을 추가하여 프로그램을 작성함으로써 이 사건 특허발명을 실시하도록 하는 것이 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하거나 과도한 실험을 거칠 것이 요구된다는 사정을 인정하기 어려운 이 사건에서 위 과정이 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니하였다고 하여 특허법 제42조 제3항이나 제4항 제1호에 위반된 기재불비가 있다고 할 수 없다. 
 (3) 그러나 이 사건 제1항 발명을 인용하고 있는 이 사건 제13항 발명의 제2단계, 이 사건 제16항 발명의 제2단계 및 위 제16항 발명을 인용하고 있는 이 사건 제17항 내지 제20항 발명의 각 제2단계는 어절을 단어와 어미로 혹은 단어와 조사로 분리하는 단계로서(이 사건 특허발명의 명세서는 어미와 조사를 혼용하여 설명하고 있다) 그에 관한 명세서의 발명의 상세한 설명 부분은 도면 22를 가지고 설명하고 있으나, 위 설명 및 위 도면에는 어미나 조사가 없는 단어를 처리하기 위한 분기조건이 누락되어 있어 어미나 조사가 없는 단어를 처리하는 경우에는 프로그램이 발명의 상세한 설명 및 도면 22의 단계 264, 266 및 267만을 반복적으로 실행하여 그 부분에서 벗어나지 못하는 무한루프(end loop) 상태에 빠지게 되는 오류가 있고, 이러한 오류는 설령 이 사건 특허발명을 채택한 프로그램을 작성하는 과정에서 여러 가지 데이터를 적용하여 시험하는 통상적인 시뮬레이션 과정에서 발견되어 치유될 가능성이 높다고 하더라도, 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없음은 물론 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있다고 할 수 없어, 이 사건 제13항 발명, 제16항 발명(이 사건 제16항 발명은 원심이 다른 이유로 무효라고 판단하였다), 제17항 내지 제20항 발명은 특허법 제42조 제3항 및 제4항 제1호에 위반된 기재불비가 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 피고의 상고이유는 이유 있다(그 밖에 피고가 주장하는 사유들은 모두 위 규정이 말하는 기재불비에 해당하지 아니한다). 
 2. 선원주의 위반에 관한 상고이유에 대한 판단
 가. 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 것이며, 한편 특허발명의 특허청구범위가 청구항의 기재만으로는 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 할 것이다( 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결, 2004. 2. 13. 선고 2003후113 판결 각 참조). 
 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 독립항인 제1항, 제16항, 제21항 발명은 모두 구체적인 구성만으로 기재된 것이 아니라 특정의 단계적인 기능이나 작용을 기재하는 등의 사정으로 그 권리범위를 명확하게 확정하기 어려운 면이 있으므로 이 사건 제1항, 제16항, 제21항 발명 및 위 각 발명을 인용하여 한정하고 있는 종속항들이 이 사건 특허발명에 앞서 출원된 발명과 동일한지 여부를 판단함에 있어서는 그 명세서와 도면에 기재된 실시예를 비롯한 구체적인 구성 등을 고려하여 권리범위를 파악하여야 할 것인바, 이와 같이 볼 경우 이 사건 제4항, 제7항, 제8항, 제14항, 제15항, 제18항, 제25항 발명 등은 선원주의에 위배되어 특허된 것이라고 할 수 없어, 같은 취지의 원심의 판단은 옳고 거기에 상고이유에서 주장하는 법리오해 등의 위법이 없다.
 3. 진보성에 관한 상고이유에 대한 판단
 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 사건 제1항 발명이 그 출원 전 공지된 발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 후, 이 사건 제2항 내지 제15항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항이고, 이 사건 제16항 및 제21항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 가지고 있으며, 이 사건 제17항 내지 제20항 발명은 이 사건 제16항 발명의 종속항이고, 이 사건 제22항 내지 제25항 발명은 이 사건 제21항의 종속항이므로 모두 위 공지발명들에 의하여 진보성이 부정될 수 없다고 판단하였는바, 특허청구범위의 해석에 관한 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 부족한 점은 있으나 결론에 있어 정당하고, 거기에 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.
 4. 결 론
 그러므로 원심판결 중 특허 제165591호의 특허청구범위 제13항, 제17항 내지 제20항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하며, 피고의 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김능환(재판장) 김용담 박시환(주심) 박일환

[1] 특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 권리범위의 한계 
[2] 특허발명의 청구항이 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제1호의 의미 
[3] 특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 입법 취지 
[4] 특허발명의 청구항에 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제3호의 의미 
[5] 특허법 제42조 제3항에 정한 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’의 의미 
[6] 특허출원서에 첨부된 명세서 기재의 오류가 통상의 기술자가 통상적으로 알 수 있는 정도의 것이라 할지라도 특허법 제42조 제3항에 위배된 기재불비가 있다고 할 수 있는지 여부(적극) 
[7] 특허발명의 특허청구범위가 청구항의 기재만으로는 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위의 확정 방법
[8] 특허발명의 특허청구범위가 특정의 단계적인 기능이나 작용을 기재하는 등의 사정으로 그 권리범위를 확정하기 어려우므로, 비교대상발명과 동일한지 여부를 판단함에 있어 명세서와 도면에 기재된 실시예 등 구체적인 구성 등을 고려하여 권리범위를 파악하여야 한다고 본 사례