특허권침해금지 (민사, 대법원)
공포일: 2017.12.22 / 시행일:

【원고, 상고인】 페리 게엠베하(PERI GmbH) (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 3인)
【피고, 피상고인】 주식회사 금강포스템의 소송수계인 금강공업 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철 외 2인)
【환송판결】 대법원 2014. 7. 10. 선고 2014다24457 판결
【주 문】
 원심판결 중 원심 판시 피고제품 1에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 이송한다. 나머지 상고를 기각한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 상고이유 제2점에 대하여
 가. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제136조 제1항, 제3항의 규정에 의하면, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).
 나. 이러한 법리를 바탕으로 이 사건을 살펴본다.
 (1) 명칭을 ‘상승 폼웍의 분리가능한 상승 슈’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위(특허심판원 2014. 5. 9.자 2014정30호 심결에 의하여 정정된 것, 이하 이 심결이 인용한 정정을 ‘이 사건 정정’이라 한다) 제4항(이하 ‘이 사건 제4항 정정발명’이라 한다)은 ‘슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈 부분과 착탈가능하고 회전가능하게 결합’되는 구성(이하 ‘이 사건 착탈 및 회전 가능 구성’이라 한다)을 포함함으로써 벽면이 수직면을 이루지 않는 경우에도 벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절하여 상승 레일을 여전히 수직으로 곧게 유지하는 작용효과를 가지게 된다.
 그리고 원심 판시 피고제품 1에서는 서포팅 핀이 삽입되는 구멍이 장공의 형태로 되어 있어 서포팅 핀이 그 장공의 범위에서 위치 이동이 가능하고, 이에 따라 서스펜션 슈와 슈 어댑터가 서포팅 핀의 이동 가능한 범위 안에서 회전도 가능하도록 구성되어 있으므로, 피고제품 1의 구성에서도 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성과 마찬가지로 벽면이 수직면을 이루지 않는 경우에도 벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절하여 상승 레일을 여전히 수직으로 곧게 유지하는 작용효과를 가지게 된다.
 또한 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성 중 ‘슬라이딩 슈 부분이 벽면 슈 부분과 회전가능하게 결합’되는 부분은 이 사건 정정에 따라 추가된 사항(이하 ‘이 사건 정정사항’이라 한다)인데, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 ‘슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈 부분에 회전가능하게 결합’되는 구성이 기재되어 있다. 따라서 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.
 한편 이 사건 제4항 정정발명이 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 의하여 벽면이 수직면을 이루지 않는 경우에도 벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절하여 상승 레일을 여전히 수직으로 곧게 유지하는 작용효과를 갖는다는 점은 발명의 기술적 구성으로부터 파악할 수 있는 사항일 뿐만 아니라, 원고가 이 사건 소송 및 이 사건 정정의 무효심판 절차 등에서 한 주장의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 원고가 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 의한 그와 같은 작용효과 자체를 일관되게 부인해 왔다고 단정하기도 어려우므로, 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 그와 같은 작용효과가 있음을 전제로 하여 피고제품 1이 이 사건 제4항 정정발명의 권리범위에 속하는지를 판단하여야 한다.
 (2) 그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 그와 같은 작용효과가 없음을 전제로 하여 피고제품 1이 이 사건 제4항 정정발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허청구범위의 실질적 변경 및 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
 2. 상고이유 제1점에 대하여
선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조).
 기록에 의하면, 이 사건 제4항 정정발명은 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 의하여 벽면이 수직면을 이루지 않는 경우에도 벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절하여 상승 레일을 여전히 수직으로 곧게 유지하는 작용효과를 가지게 된다. 그런데 원심 판시 피고제품 2에서는 서포팅 핀이 제2관통공에 유격 없이 삽입되고, 이에 따라 서스펜션 슈와 슈 어댑터가 착탈은 가능하나 회전은 불가능하도록 구성되어 있으므로, 피고제품 2의 구성은 이 사건 착탈 및 회전 가능 구성에 의한 그와 같은 작용효과를 가질 수 없게 된다. 따라서 피고제품 2는 이 사건 제4항 정정발명과 기술적 구성이 상이하고, 피고제품 2 내에서 이 사건 제4항 정정발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 제4항 정정발명을 이용하는 관계에 있다고 보기 어렵다.
 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 발명의 이용관계에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 3. 상고이유 제3점에 대하여
 원고의 이 부분 상고이유 주장은 이 사건 정정을 무효로 하는 심결이 확정되는 것을 전제로 한 원심의 가정적 판단에 관한 것이어서 그 당부가 판결에 영향을 미치지 아니하므로, 이 부분 상고이유 주장도 받아들일 수 없다.
 4. 결론
 그러므로 원심판결 중 피고제품 1에 관한 부분은 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여, 원심판결 이후 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건이 특허법원의 전속관할에 속함에 따라 그 관할법원으로 이송하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 권순일(재판장) 고영한(주심) 조희대 조재연

[1] 구 특허법 제136조 제1항에 따라 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구하는 경우, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 판단하는 기준
[2] 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우, 후 발명이 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되는지 여부(적극) 및 이때 ‘두 발명이 이용관계에 있는 경우’의 의미