권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.07.25 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 박승문 외 1인)
【변론종결】 2003. 6. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2003. 2. 3. 2002당1923호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 [증거: 갑 1 내지 5호증의 각 기재, 변론의 전취지]
 가. 이 사건 출원상표
 (1) 등록번호: (등록번호 1 생략)
 (2) 출원일/등록일: 2000. 8. 29./2001. 9. 17.
 (3) 구성: 
 (4) 지정상품: 상표법시행규칙 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제20류 '침대, 병풍, 비의료용물침대, 경대, 식탁, 옷장, 장롱' 
 (5) 상표권자/전용사용권자: 피고/주식회사 사임당가구(2011. 9. 17.까지)
 나. (가)호 표장
 (1) 구성: 
 (2) 설명: '쌍학침대'의 머리 장식판 표면에 일련불가분적으로 배하여진 장식용 문양으로 실시되고 있는 것임.
 다. 이 사건 심결의 경위
 원고는 이 사건 등록상표는 단순한 장식용 문양으로서 상품의 출처를 표시하는 기능이 없으며 관용적으로 사용되어 오던 것이고 의장으로 등록되었다가 의장권이 소멸한 것이므로, 누구나 제한 없이 자유로이 실시할 수 있는 것이므로 원고의 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였는바, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2002당1923호로 심리하여 2003. 2. 3. 아래 라. 항과 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 라. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 이 사건 등록상표와 (가)호 표장의 유사 여부
 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 정사각형 도형과 그 가운데 원을 구성하고 원내에는 위와 아래로 각각 학을 표시하고 있어 차이가 없으며, 전체적인 외관과 내부의 구성이 완전히 동일하다.
 (2) (가)호 표장의 상표적 사용 여부
 (가)호 표장은 침대의 머리 장식판 표면에 사용되고 있어 일반 수요자의 시선이 집중되는 곳에 사용되고 있어 장식적인 기능과 함께 상품의 출처를 표시하는 기능도 함께 하는 것으로 보아야 할 것이고, 심판청구인이 제출한 자료들만으로는 (가)호 표장이 관행적으로 침대의 머리 부분에 사용되었다고 인정하기에 부족하다.
 또한, 심판청구인은 무효가 된 의장권의 일부가 이 사건 등록상표라고 주장하지만, (가)호 표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 심판의 경우에는 무효가 된 의장권의 실시가 아니라 등록상표권의 권리범위가 문제되는 것으로 의장권자가 타인의 상표권을 침해하면서까지 의장을 자유롭게 실시할 수 있는 것은 아니므로 위 주장도 이유 없다.
 (3) 결론
 따라서 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 하나인 침대에 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
 2. 당사자의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유
 (1) 이 사건 등록상표의 식별력
 이 건 등록상표의 쌍학문양은 전통문양을 본 따서 만든 것으로 범용화된 것이며, 이 사건 등록상표 혹은 (가)호 표장은 이를 포함하며 이미 무효로 된 피고의 침대 의장[(등록번호 2 생략), 이하 '이 사건 무효의장'이라고 한다. 별지 1과 같다]이 출원되기 전부터 가구업계에 공지공용된 것으로서, (가)호 표장의 문양이 "쌍학"이기 때문에 그 침대의 명칭을 "쌍학침대"라고 하며 침대업계에서는 보통명칭화된 것이다. 
 위 문양은 피고 이외에도 '○○○가구', '△△△ △△△', '주식회사 삼우산업', '주식회사 흙', '□□□□', '◇◇옥돌침대', '☆☆☆ 옥돌침대', '▽▽▽', '◎◎가구' 등 다수의 침대제조업체들이 관용적으로 사용하여 왔다.
 따라서 이 사건 등록상표의 표장은 물론 (가)호 표장은 "쌍학침대"라는 상품을 구성하는 하나의 필수적인 문양에 불과한 것으로서 상표와 같이 선택적으로 부착되는 것이 아니며, 그 출원일 이전부터 공지의 "쌍학침대"에 관용되는 제품명에 알맞게 도형화된 단순한 침대머리판의 장식용 문양에 불과하여 상표 사용자의 제품과 제3자의 그것을 구별하는 능력을 가지고 있지 아니하다.
 특히, (가)호 표장이 범용화된 것임은 을 31호증의 1 내지 3에 의하여도 알 수 있는바, (가)호 표장이 나타나 있는 원고의 제품은 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 제조·판매되어 오고 있던 것이다.
 (2) 등록의장권의 소멸
 (가)호 표장은 이미 원고의 심판청구에 의하여 무효로 된 이 사건 무효의장에 사용된 무늬로서 위 의장에 대한 무효심결문에 이 사건 등록상표의 문양이 부착된 침대가 참고사시도 형식으로 게시되었고, 위 의장권이 확정적으로 소멸함에 따라 이제는 누구나 자유롭게 실시할 수 있게 되었으며, 피고가 설령 소멸된 위 의장권에서 (가)호 표장의 무늬 부분만 상표로 등록받았다고 하더라도 이는 소멸된 권리를 상표로 출원하여 권리의 영속성을 꾀하는 것으로 부당하다.
 (3) 상표적 사용
 상표적 사용이란 지정상품과 관련하여 출처 및 자타 상품의 식별표지로 사용되는 것으로서 이 사건 등록상표가 범용화된 것으로 식별력이 없음은 물론, 전통목가구에서는 낙관 등의 형식으로 출처를 표시하고 있으며, 피고 스스로도 자신의 상품 식별표지로 나비모양과 도형을 병기하고 "한국을 대표하는 가구 사임당 온돌침대"라는 표장을 사용하며 그 우측에 낙관을 인장처럼 부기하여 "사임당 낙관을 반드시 확인하십시오"라고 광고하고 있을 뿐, 침대머리맡의 장식판에 형성된 문양을 상품의 출처 및 식별표지로 사용하고 있지 아니하므로, 피고의 이 사건 등록상표의 사용은 물론 원고의 (가)호 표장의 사용도 상표적 사용이 아니다.
 (4) 이 사건 등록상표의 주지·저명성
 피고는 소외 1의 주식회사 사임당가구의 영업과 자산양수방식으로 계승한 것이 아니므로 위 회사와 무관하며, 피고가 이 사건 등록상표의 주지·저명성과 관련하여 제출된 자료는 모두 위 주식회사 사임당가구의 자료로서 피고와는 무관한 것이다.
 (5) 피고의 악의적 의도
 피고는 자신이 영업자산을 양수한 주식회사 사임당의 소멸된 의장권을 상표로 등록받아 선의의 영세사업자들을 억압하여 이익을 구하는 것으로서 이 사건 등록상표는 피고에 의하여 의장적으로만 사용되었을 뿐인데 마치 상표적으로 사용된 바 있는 것처럼 악의적으로 무분별하게 민·형사상의 조치를 취하고 있다.
 나. 피고의 주장
 (1) 이 사건 등록상표의 식별력
 이 사건 등록상표는 침대 가구업계에서 관행적으로 사용되는 장식적 문양이 아니며, 원고가 주장하는 이 사건 등록상표의 문양을 사용하는 업체들은 모두 피고의 거래처로서 원고가 제출한 증거자료들도 모두 피고 회사의 제품이 게재된 것이거나 피고의 상표권을 침해하지 않기로 약정한 회사의 재고품에 관한 것 또는 원고가 불법으로 제조한 침대를 공급받은 원고의 일부 거래업체이므로 원고와 그 거래처의 상표권 침해행위를 가지고 가구업계의 관용적 표장이라고 주장할 수 없다.
 (2) (가)호 표장의 상표적 사용 여부
 상품의 출처 표시를 위한 상표도 경우에 따라서는 의장적인 기능을 동시에 가질 수 있으며, 상표법 제2조 제1호가 입체적 형상도 상표로 등록받을 수 있도록 규정하고 상표법 제53조가 의장권에 저촉되는 상표의 사용에 대하여 규정하고 있는 것은 양자가 배타적, 선택적 관계에 있는 것이 아니라 상호 밀접한 관련성을 가지는 것을 보여주는 것이며, 의장적인 기능을 필연적으로 수반할 수밖에 없는 도형상표, 색채상표, 입체상표의 경우에는 더욱 그러하다. 
 따라서 비록 어떤 표장이 구성상 의장적 요소가 강하다고 하더라도 출처 표시의 기능이 조금이라도 있는 한 상표적 사용이 아니라고 단정할 수 없는바, 피고의 침대제품은 전체적인 형상·모양과 관련하여 이 사건 등록상표의 쌍학도형이 필수적으로 표시되어 있어야 할 필요성이 전혀 없으며 특히 이 사건 등록상표는 침대의 다른 부분과는 전혀 별개의 모습으로 침대 머리판의 좌우 부분에 사방이 구획되어진 공간 안에 표시되어 있어 그 자체가 하나의 독립된 의미를 갖고 있어 식별력이 있다.
 나아가 원고도 피고와 완전히 동일한 방법으로 (가)호 표장을 침대 제품에 사용하고 있으면서 상표적으로 사용하지 않았다고 주장하는 것은 부당하며, 결국 (가)호 표장은 침대의 머리판에 사용되어 수요자의 시선이 집중되는 곳에 사용되고 있고, 상품의 출처표시는 침대의 머리 부분이나 매트리스 부분에 표시하는 것이 일반적이고 침대는 머리 부분의 외관과 장식 등에 의해 다른 회사의 침대와 차별화하려는 경향이 많은바 침대의 머리 부분에 장식한 표장은 장식적 기능과 함께 상품의 출처를 표시하는 기능도 함께 한다.
 (3) 이 사건 등록상표의 주지·저명성
 이 사건 등록상표는 피고가 경영하는 이 사건 등록상표의 전용사용권자 주식회사 사임당가구 및 그 전신인 원신산업이 20여 년 동안 사용하여 오면서 대통령상을 비롯하여 각종 상을 수상하고 서울국제가구전시회 등 각종 가구전시회에 참여함은 물론 20여 년 동안 독점적으로 사용하여 서울과 전국 각지의 대리점망을 통하여 이를 부착한 침대 제품을 판매하고 광고하여 왔으며, 이 사건 등록상표가 부착된 제품은 다수의 잡지와 신문 방송에 보도되고 광고가 게재되어 이 사건 등록상표는 국내 일반수요자 및 거래자 사이에 전통가구의 대명사로 널리 알려져 있는 표장이다.
 3. 판단 
 가. 이 사건 등록상표와 (가)호 표장의 유사 여부
 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 하는바, 먼저 이 사건 등록상표와 (가)호 표장의 외관을 대비하여 보면 양 표장은 모두 정사각형의 외곽에 직선과 직각으로 이루어진 문양을 배경으로 하여 가운데 원 안에 두 마리의 학이 아래, 위로 서로 쳐다보며 그 중심에는 구름이 배치되어 있는 형상으로서 완전히 동일한 외관을 가지고 있고, 따라서 양 표장은 나아가 관념이나 호칭에 대하여 대비할 필요 없이 동일한 표장이다.
 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '침대'는 (가)호 표장의 사용제품 '쌍학침대'와 거래통념상 동일한 상품이라고 할 것이다.
 따라서 특별한 사정이 없는 한 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
 나. 원고의 주장에 대한 판단
 (1) 이 사건 등록상표의 식별력
 원고는 이 사건 등록상표가 범용화된 것이며, 다수의 침대 제조업체들이 관용적으로 사용하여 식별력이 없는 것이라고 주장하므로 보건대, 갑 3 내지 10호증, 갑 15, 16호증, 갑 31호증의 각 기재를 종합하면, 피고나 이 사건 등록상표의 전용사용권자인 '주식회사 사임당가구' 이외에도 '○○○가구', '△△△ △△△', '주식회사 삼우산업', '주식회사 흙', '□□□□', '◇◇옥돌침대', '☆☆☆ 옥돌침대', '▽▽▽', '◎◎가구' 등의 가구 제조업체에서 이 사건 등록상표와 유사한 표장이 머리 판에 새겨진 침대를 제조·판매한 사실을 인정할 수 있고 반증은 없으나, 위에서 든 증거자료만으로는 위 가구 제조업체들이 위와 같은 침대 제품을 얼마나 오랜 기간 동안 얼마나 많은 수량을 제조·판매하였는지를 전혀 알 수 없고, 나아가 원고의 전입증으로도 이 사건 등록상표가 다수의 가구 제조업자들이 오랜 기간에 걸쳐서 관용적으로 사용하여 다수의 침대를 제조·판매한 결과 범용화됨으로써 '쌍학침대'라는 제품의 필수적인 장식용 문양으로 되어 상표로서 상품 출처에 관한 식별력이 없어졌다고 인정하기에 부족하고 달리 원고의 위 주장을 인정할 아무런 자료가 없다.
 뿐만 아니라, 오히려 을 2호증, 을 4, 5, 6호증, 을 9, 10호증, 을 26, 27, 28호증, 을 29호증의 1 내지 4의 각 기재에 증인 소외 2의 증언 및 변론의 전취지를 종합하면, 위에서 열거한 가구 제조업체 중 '주식회사 흙'은 피고와 거래관계가 있는 업체로서 피고에게 침대를 제작하여 공급하는 관계에 있고, '○○○가구'는 이 사건 등록상표를 무단으로 사용하다가 피고의 항의를 받아 일간신문에 사과문을 게재한 바 있으며, 피고가 위 업체들에게 일괄적으로 이 사건 등록상표의 사용을 경고하자, '△△△ △△△'의 경우에는 경고장이 주소불명으로 반송되었고, '삼우산업'과 '☆☆☆ 옥돌침대'는 폐업한 상태이고 '▽▽▽'은 침대제조공장이 없다고 확인한 바 있으며, '◇◇옥돌침대'의 경우는 피고로부터 침대머리판을 공급받는 관계에 있고, 그 밖의 다른 업체는 대부분 피고와 거래관계에 있는 사실을 알 수 있으므로 이러한 점에서도 원고의 위 주장은 이유 없다.
 (2) 등록의장권의 소멸
 원고는 다음으로, (가)호 표장은 이 사건 무효의장이 확정적으로 소멸함에 따라 이제는 누구나 자유롭게 실시할 수 있게 되었으므로 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하므로 살피건대, 설령 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 무효의장 속에 이 사건 등록상표가 나타나 있다고 하더라도 그러한 사유만으로 (가)호 표장이 자유실시의 영역에 속하는 것이라고 단정할 수 없는 한편, 오히려 을 4호증의 1 내지 3의 각 기재에 의하면, 이 사건 무효의장의 내용(별지 1 도면 참조)에는 이 사건 등록상표의 표장이 포함되어 있지 아니함을 알 수 있을 뿐이므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
 (3) 상표적 사용
 피고 혹은 주식회사 사임당가구는 자신의 상품 식별표지로 나비모양과 도형, 낙관 등을 사용하고 "사임당 낙관을 반드시 확인하십시오"라고 광고하여 이 사건 등록상표 내지는 (가)호 표장을 상표적으로 사용하고 있지 아니하고 있고, 원고의 (가)호 표장 사용도 역시 상표적 사용이라고 할 수 없다고 하는 원고의 주장에 대하여 본다.
 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고( 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 각 참조), 상품 출처의 표시는 오로지 상표에 의하여 이루어져야만 하는 것은 아니므로 상표의 사용과 동시에 일반수요자들이 유사한 타인의 상품과 혼동하지 않도록 하는 주의문구를 사용하거나 미등록의 표장을 동시에 사용할 수 있는 것이다. 
 갑 11, 12, 13, 14호증, 을 17호증의 1, 2, 3, 4, 을 18, 19, 20, 21, 을 22호증의 2, 을 23호증의 2, 을 24호증의 6, 7, 8, 을 34호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 전용사용권자인 주식회사 사임당가구는 이 사건 등록상표를 일반수요자와 거래자의 시선을 끌기 쉬운 침대 제품의 머리 판에 새겨서 사용하여 오고 있는 사실을 인정할 수 있고 반증은 없는바, 위 인정 사실에 의하면 주식회사 사임당가구의 이 사건 등록상표에 대한 사용은 설령 자신의 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용하는 목적이 유일한 목적은 아니라고 할지라도 장식적 기능과 함께 상품 출처 표시의 기능을 하도록 함도 그 목적으로 하고 있다고 할 것이고, 이러한 사정은 주식회사 사임당가구가 이 사건 등록상표와 함께 비등록표장이나 주의문구를 같이 사용한다고 하여 달라지지 아니하므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
 (4) 이 사건 등록상표의 주지·저명성
 원고는 나아가, 피고가 이 사건 등록상표의 주지·저명성과 관련하여 제출한 자료는 모두 위 주식회사 사임당가구의 자료로서 피고와는 무관한 것이라고 주장하지만, 이 사건 등록상표가 주지·저명하지 않다고 하여도 그 권리범위가 인정됨에는 아무런 지장이 없으므로 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
 (5) 피고의 악의적 의도
 원고는 마지막으로, 피고가 선의의 영세사업자들을 억압하여 이익을 구한다고 주장하는바, 이러한 원고의 주장을 등록된 상표권의 남용이라는 권리남용 주장으로 선해하더라도, 원고의 전입증으로도 피고의 권리남용을 인정하기에 부족하므로 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
 다. 소결론
 따라서 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수 없다.
 4. 결론
 그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

판사 조용호(재판장) 박성수 김철환

[1] 표장이 의장적 기능도 있는 경우, 상표로서의 사용에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 상품 출처의 표시를 위해 상표와 함께 주의문구나 미등록의 표장을 동시에 사용할 수 있는지 여부(적극)
 [2] 정사각형의 외곽에 직선과 직각으로 이루어진 문양을 배경으로 하여 가운데 원 안에 두 마리의 학이 아래, 위로 서로 쳐다보며 그 중심에는 구름이 배치되어 있는 형상의 등록상표와 완전히 동일한 외관을 가지는 표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 사례

[1] 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고, 상품 출처의 표시는 오로지 상표에 의하여 이루어져야만 하는 것은 아니므로 상표의 사용과 동시에 일반수요자들이 유사한 타인의 상품과 혼동하지 않도록 하는 주의문구를 사용하거나 미등록의 표장을 동시에 사용할 수 있는 것이다.
 [2] 정사각형의 외곽에 직선과 직각으로 이루어진 문양을 배경으로 하여 가운데 원 안에 두 마리의 학이 아래, 위로 서로 쳐다보며 그 중심에는 구름이 배치되어 있는 형상의 등록상표와 완전히 동일한 외관을 가지는 표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 사례.