거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.10.29 / 시행일:

【원 고】 주식회사 휴먼메디텍 (소송대리인 변리사 박우근)
【피 고】 특허청장
【변론종결】 2003. 8. 29.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2002. 7. 2. 2001원855호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 <증거 : 갑 1, 2, 3, 4호증 및 을 1, 2호증의 각 기재>
 가. 이 사건 출원발명과 인용발명
 (1) 원고는 명칭이 "저온 플라즈마 소독장치"이고, 별지 2. 도면 기재와 같은 이 사건 출원발명[(출원번호 생략), 출원일 1998. 7. 13.]의 출원인이다.
 (2) 이 사건 출원발명은 물건을 소독 처리할 때 플라즈마 내에서 과산화수소와 공기가 분해되면서 발생하는 부산물이 소독된 물체의 표면에 독성의 잔존물을 남기지 않는 저온 플라즈마 소독장치에 관한 것으로서, 특허청구범위(보정된 것)는 아래와 같다. 
 "1. 포장재료(10)에 쌓인 물체(9)를 두고 상부에 애노우드(2)가, 하부에 캐소우드(3)가 각각 설치되는 반응용기(1)와, 위 애노우드(2)에 유량조절기(4)를 통해 주입가열기(5)가, 위 캐소우드(3)에 임피던스 매칭회로(6)와 임피던스 매칭조절기(7)를 통해 고주파발생기의 플라즈마 전력원(8)이, 위 반응용기(1) 하부에 진공펌프(11)가 각각 설치되어, 과산화수소용액(12)을 주입가열기(5)를 이용하여 일차적으로 기체상태로 만든 후, 공기와 혼합하여 유량조절기(4)를 이용하여 원하는 압력으로 반응용기(1)내의 압력을 조절, 주입하여 원하는 플라즈마 전력원(8)을 인가하여 저온을 갖는 소독을 행한 것을 특징으로 하는 저온플라즈마 소독장치(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).
 2. 제1항에 있어서, 위 플라즈마전력원(8)이 단속적으로 인가하는 고주파 전력인가방식으로 고주파(RF 13.56MHz) 용량결합형을 사용한 것을 특징으로 하는 저온 플라즈마 소독장치.
 3., 4. (삭제)
 5. 제1항에 있어서, 위 플라즈마를 발생시키는 데 필요한 고주파전력인 플라즈마전력원(8)은 반응가스와 소독될 물체(9)의 과열을 방지하기 위해 13.56MHz의 고주파전원을 1KHz의 주기로 전압을 인가한 것을 특징으로 하는 저온 플라즈마 소독장치."
 (3) 인용발명의 요지
 인용발명(별지 2. 도면)은 1998. 7. 12. 특허된 미국특허공보 제4,756,882호(을 1호증)에 개시된 "과산화수소 플라즈마 살균시스템"이라는 명칭의 발명으로서, 발명의 목적은 물체의 표면이나 의료기구와 같은 제품의 미생물을 살균시키기 위한 활성종(活性種, active species)의 전구체(前驅體, precursor)로서 과산화수소를 채택한 저온 플라즈마 살균시스템을 제공하는 것이고, 그 구성은 살균시킬 제품을 과산화수소 용액과 접촉시키는 단계, 잔류 과산화수소를 보유하고 있는 제품을 살균 챔버(chamber) 속으로 도입시키는 단계, 살균 챔버 속에서 살균시킬 제품 주위에 플라즈마를 발생시켜 잔류 과산화수소로부터 활성종을 생성시키는 단계 및 살균시킬 제품을 잔류 과산화수소의 활성종에 의하여 살균작용을 수행하도록 5 내지 50분 동안 플라즈마 속에서 유지시키는 단계를 포함하는 것이며, 그 효과는 플라즈마의 과산화수소 분해산물은 물, 산소 및 수소를 포함하므로 플라즈마 처리 후 살균된 제품에는 독성이 있는 잔류물이 남지 않는 것이다.
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 특허청은 2001. 2. 27. 이 사건 출원발명은 인용발명으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 해당되어 특허받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 
 (2) 이에 원고는 2001. 3. 30. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2001원855호로 심리하여 2002. 7. 2. 아래의 다.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 다. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 이 사건 제1항 발명과 인용발명은 모두 과산화수소 플라즈마를 사용하여 의료기구와 같은 물체 표면의 미생물 등을 살균시키는 것이어서 그 목적이 동일하다.
 (2) 플라즈마 발생장치로서 이 사건 제1항 발명은 용량결합형 발생장치를 사용하고, 과산화수소 용액을 플라즈마화에 앞서 기체상태로 만들기 위한 주입가열기 등을 가지는 데 비하여, 인용발명은 유도결합형 발생장치를 사용하며 그 명세서에 "소독할 물품을 반응용기 내에 위치시킨 후 반응용기를 닫고 반응용기 내의 공기를 배기시켜 진공으로 하고, 과산화수소 용액을 반응용기 내에 분사하여 약 0.1 내지 10 Torr의 압력이 되도록 한다."라는 기재가 있어 양 발명간에는 사용하는 플라즈마 발생장치의 종류 및 이 사건 제1항 발명은 과산화수소 용액을 플라즈마화에 앞서 기체화하기 위하여 주입가열기를 갖는 점에서 차이가 있으나, 플라즈마 발생장치로 유도결합형 장치 이외에 용량결합형 장치가 있다는 것은 당해 분야에서 널리 알려진 주지관용의 기술일 뿐 아니라, 인용발명의 명세서에 기재된 선행기술은 모두 용량결합형 플라즈마 발생장치에 관한 것이어서 양 발명간의 차이는 특별한 점도 인정되지 아니한다.
 (3) 양 발명은 모두 소독된 물체 표면에 독성의 잔존물을 남기지 않는 효과를 갖고자 하는 것임을 고려할 때, 이 사건 출원발명의 주입가열기 사용에 따른 소독 효과도 별다른 차이가 인정되지 아니하며, 이 사건 출원발명의 명세서를 보면 고농도의 과산화수소 사용에 따라 소독 시간과 전력을 감소시킬 수 있다는 기재가 있으나, 농도를 높임으로써 소독 효율을 높이는 것은 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특별한 어려움 없이 용이하게 생각해낼 수 있는 정도의 것이다.
 (4) 따라서 이 사건 제1항 발명은 인용발명과 플라즈마 발생장치 등에서 약간의 차이는 있지만, 그 차이는 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 아무런 어려움 없이 생각해낼 수 있는 정도에 불과하여 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
 (5) 특허출원된 청구항 중 어느 하나라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원은 거절결정되어야 하므로 이 사건 출원발명은 나머지 청구항에 대하여 살필 필요 없이 특허를 받을 수 없다.
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 당사자들의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유
 (1) 이 사건 심결은 이 사건 출원발명에 대한 진보성 부정의 증거로 거절결정에서 제시하지 않은 인용발명의 종래기술을 추가하여 직권으로 심리하였는바, 이는 거절결정 이유가 주지에 있어서 부합되지 않는 것이므로 특허법 제159조 제1항 후단의 규정에 의거 원고에게 의견진술의 기회를 부여하였어야 함에도 이러한 절차를 취하지 아니한 절차상 위법이 있다. 
 (2) 이 사건 출원발명의 목적은 저온에서 과산화수소를 이용하여 미생물 등을 살균하는 장치인 데 비하여, 인용발명은 저온에서 과산화수소를 사용하여 미생물 등을 살균하는 방법에 관한 것으로 양 발명은 발명의 범주(範疇, category)가 상이하고, 아래와 같이 발명의 목적을 달성하기 위한 구체적인 기술수단이 상이한 발명으로서 구체적인 목적의 차이가 있다.
 (3) 발명의 구성에 있어서, ① 저온에서 플라즈마를 발생시키기 위한 전원의 결합방식에 있어서 이 사건 제1항 발명은 용량결합형(capacitively coupled RF discharges)을 채용하고 13.56MHz의 고주파 전원을 사용한 반면, 인용발명은 유도결합형(inductively coupled RF discharges)을 채용하고 2.49MHz, 3.89MHz를 사용하는 것으로서 이러한 차이에 따라 이 사건 제1항 발명은 애노우드(2)와 캐소우드(3)가 마주 보고 있는 형태임에 반하여, 인용발명은 코일 형태의 전극을 사용하여 고주파를 발생시키는 것으로 상이하고, ② 이 사건 제1항 발명은 소독하고자 하는 물체를 반응용기에 넣은 후 플라즈마를 발생시켜 소독하는 것인 데 비하여, 인용발명은 반드시 소독할 물체를 1 내지 10 중량%의 과산화수소 수용액과 먼저 접촉시키는 전처리 단계를 거치고, 잔류 과산화수소로부터 생성된 활성종에 의하여 살균작용을 수행하도록 플라즈마 속에서 유지시키는 것이므로 소독방법에서 차이가 있고, ③ 또한 이 사건 제1항 발명의 플라즈마 발생장치는 반응용기(1) 내부 상부의 애노우드(2)에 과산화수소 용액을 기체화한 후 원하는 압력으로 조절, 주입하여 전처리를 행하는 주입가열기(5) 및 유량조절기(4)가 설치되어 있어, 인용발명과 같이 단순히 용기 외부에 코일이 감겨져 있는 장치와 상이하다. 
 (4) 나아가 이 사건 출원발명은 살균 과정이 간단할 뿐 아니라, 기화된 기체상 과산화수소와 소독시킬 물체가 충분히 접촉하게 되어 완벽한 살균 효과를 얻을 수 있는 점에서 단지 포트(14)에 과산화수소 수용액을 주입하면서 뒤쪽에서 기체를 불어넣어 수용액이 분무되어 에어로졸(Aerosol) 상태로 확산됨에 불과한 인용발명과 상이한 효과를 가지므로 결국 이 사건 출원발명은 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이다.
 나. 피고의 주장
 (1) 이 사건 심결의 이유는 거절결정의 이유와 주지에 있어서 부합하므로 의견제출기회를 준 것과 같으며, 이 사건 심결이 인용발명의 선행기술을 언급한 것은 이 사건 출원발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다는 설명의 예시로서 거시한 것이므로 인용발명에 대하여는 별도로 의견제출기회를 줄 필요가 없다. 특히, 인용발명의 기술적 구성을 해석함에 있어서는 단순한 문언적 해석이 아닌 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자를 기준으로 하여 인용발명에 내재되어 있는 기술적 사항을 파악하여 내재적 기술사항도 인용발명의 기술구성의 일부로서 파악해야 한다.
 (2) 이 사건 제1항 발명은 반응활성종의 전구체로서 과산화수소를 사용하여 플라즈마를 발생시킨 후 이를 물체 표면에 접촉시켜 소독 처리하는 점에서 인용발명과 목적이 동일하다. 
 (3) 발명의 구성에 있어서, ① 이 사건 제1항 발명의 용량결합형 플라즈마 발생 방법의 채용, 과산화수소를 반응활성종으로 사용 및 저온 플라즈마를 발생시켜 살균하는 소독장치는 인용발명의 구성과 동일·유사하거나 주지관용의 기술의 결합에 불과하여 이 사건 제1항 발명의 기술적 범위는 인용발명의 기술적 범위에 포함되는 것이고, ② 인용발명의 과산화수소 전처리 단계는 단지 과산화수소를 플라즈마 챔버 내에 주입한 후 일정 시간만을 유지해주는 것에 불과하므로 이 사건 제1항 발명과 차이가 없으며, ③ 이 사건 제1항 발명에서 과산화수소를 플라즈마화하기 전에 기체화하기 위한 주입가열기는 인용발명의 플라즈마 챔버가 진공상태에서 운용되므로 주입가열기의 역할이 중요한 기술적 특징을 갖는다고 할 수 없고, ④ 투입되는 물질의 기화를 용이하게 하거나 반응활성을 높이기 위하여 가열조건을 채용하는 것은 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 적용할 정도로서 이 사건 제1항 발명을 구성하는 데 곤란성이 없다. 
 (4) 양 발명에서 사용되는 장치는 결국 동일한 범위의 구성을 가지므로 그 효과는 동일한 범위 내지 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 예측할 수 있는 범위에 불과하여 이 사건 제1항 발명은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
 3. 판단
 가. 절차상 위법 주장에 대한 판단
 먼저, 이 사건 심결이 새로운 인용발명을 직권으로 추가하여 심리하면서도 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니하여 위법하다는 원고의 주장에 대하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 심결은 '플라즈마 발생장치로 유도결합형 장치 이외에 용량결합형 장치가 있다는 것은 당해 분야에서 널리 알려진 주지관용의 기술'임을 인정한 후 '인용발명의 명세서에 기재된 선행기술은 모두 용량결합형 플라즈마 발생장치'임을 설시하고 있는바, 그렇다면 이 사건 심결이 든 '인용발명의 명세서에 기재된 선행기술'은 이 사건 출원발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 인정함에 있어서 그 예시로 든 하나의 자료에 불과하여 거절결정에서 들지 아니한 위 자료를 이 사건 심결이 거시하였다고 하더라도 이 사건 심결이 거절결정과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없으므로( 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후74 판결 참조), 설령 특허심판원이 이 사건 심결을 함에 있어서 원고에게 새로이 특허법 제63조에 의한 의견제출기회 및 같은 법 제47조에 의한 보정의 기회를 주지 않았다고 하더라도 위법하다고 할 수 없고, 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. 
 나. 이 사건 제1항 발명과 인용발명의 대비 
 (1) 발명의 목적
 이 사건 제1항 발명은 과산화수소 플라즈마로 소독시킬 물체 표면을 접촉시켜 소독 처리를 행한 후 소독된 물체 표면에 독성의 잔존물을 남기지 않는 저온 플라즈마 소독장치의 제공을 목적으로 하고 있고, 인용발명은 물체 표면이나 의료기구와 같은 제품의 미생물을 살균시키기 위한 활성종의 전구체로서 과산화수소를 채택한 저온 플라즈마 살균시스템의 제공을 목적으로 하는 것인바, 양 발명은 모두 과산화수소로써 플라즈마를 발생시키고 이를 살균할 물체 표면에 접촉시켜 살균시키는 소독장치 내지 살균시스템을 제공하는 것으로 산업상 이용분야가 동일하여 목적이 공통된다. 
 (2) 발명의 구성
 (가) 이 사건 제1항 발명을 인용발명과 대비하기 위하여 구성요소를 나누어 보면, ① 포장재료(10)에 쌓인 물체(9)를 두고 상부에 애노우드(2)가, 하부에 캐소우드(3)가 각각 설치되는 반응용기(1)와, 위 애노우드(2)에 유량조절기(4)를 통해 주입가열기(5), 위 캐소우드(3)에 임피던스 매칭회로(6)와 임피던스 매칭조절기(7)를 통해 고주파발생기의 플라즈마 전력원(8)이(이하 '이 사건 제1구성'이라 한다), ② 위 반응용기(1) 하부에 진공펌프(11)가 설치되어, 과산화수소용액(12)을 주입가열기(5)를 이용하여 일차적으로 기체상태로 만든 후, 공기와 혼합하여 유량조절기(4)를 이용하여 원하는 압력으로 반응용기(1) 내의 압력을 조절, 주입하여(이하 '이 사건 제2구성'이라 한다), ③ 원하는 플라즈마 전력원(8)을 인가하여 저온을 갖는 소독을 행한 것(이하 '이 사건 제3구성'이라 한다)으로 구분할 수 있다. 
 (나) ① 이 사건 제1구성은 플라즈마를 발생시키는 장치의 종류로서 용량결합형 플라즈마 발생장치를 채용한 것인바, 이에 대응하는 인용발명의 플라즈마 발생장치도 을 1호증의 "매칭 회로망(matching network)의 출력으로부터 무선주파수 전력을 방전에 결합시키는 것은 코일이나 한 쌍의 축전기 판 중 하나에 의하여 성취된다. 이러한 두 가지 결합형태는 유도결합형 및 용량결합형이라 한다(4칼럼 34줄 내지 38줄)."라는 기재 및 "본 발명의 방법에서 플라즈마는 앞서 본 선행기술의 플라즈마 살균 시스템과 동일한 방식으로 발생시킨다(4칼럼 47줄 내지 49줄)."라는 기재에 의하면 용량결합형과 유도결합형 중 임의의 하나를 채택한 플라즈마 발생장치라고 할 것이다. 
 또한, 을 1호증에는 인용발명의 선행기술로서 미국 (특허번호 1 생략), 미국 (특허번호 2 생략) 및 일본 공개특허공보 소58-103460호가 기재되어 있고 위 발명들에는 모두 용량결합형 플라즈마 살균 시스템을 개시하고 있는바, 플라즈마 발생장치로서 유도결합형 플라즈마 장치와 함께 용량결합형 플라즈마 장치는 모두 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서는 주지·관용의 기술이라고 볼 것이다.
 ② 이 사건 제2구성의 과산화수소 용액(12)은 플라즈마 발생에 있어 반응활성종으로 사용되는 것이고, 위 을 1호증에는 이와 관련하여 "저온 플라즈마 살균 시스템에서 활성종의 전구물질로서 과산화수소를 사용한 것이다(2칼럼 아래로부터 2줄 내지 3칼럼 첫째 줄)."라고 기재되어 있으므로 이 사건 제2구성에서 과산화수소용액을 활성종으로 사용한 점은 인용발명과 동일하다. 
 또한, 이 사건 제2구성과 관련한 을 1호증의 기재내용을 보면 "본 발명의 방법에서 살균시킬 제품을 플라즈마 챔버에 넣어 밀폐시킨 후 챔버 내의 기체를 제거시켜 진공으로 한다. 그 후 과산화수소 용액을 챔버 내 증기압이 약 0.1 내지 10Torr의 수준으로 상승하도록 챔버 내로 주입한다(3칼럼 31줄 내지 37줄)."라는 기재, "챔버는 또한 기체를 챔버 내로 주입하기 위한 유입라인(11) 및 챔버를 진공으로 만들 수 있는 진공펌프에 연결된 라인(12)을 포함한다. 기체 유입라인(11)에 위치한 창구(14)는 과산화수소 용액을 챔버(20) 내로 도입시키기 위한 것이다(4칼럼 25줄 내지 30줄)."라는 기재 및 인용발명에서 살균시스템의 한 예로서 개시된 그림 1에는 이 사건 제2구성의 유량조절기 역할을 하는 것으로 보이는 '유량조절 밸브'가 설치된 실시예가 개시되어 있다.
 위 기재를 종합하면, 인용발명은 챔버 내의 공기를 제거시켜 진공으로 한 후 유입라인(11)을 통하여 유량조절밸브로써 공기와 과산화수소 용액을 혼합하면서 챔버 내에 주입시켜 챔버 내의 압력을 조절하는 구성으로서, 반응용기 밖에 주입가열기를 설치하여 과산화수소 용액을 기체상태로 만든 후 반응용기 내로 주입하는 이 사건 제2구성과는 차이가 있다. 그러나 을 1호증에는 '제2의 주요 차이점은 살균을 수행하는 데 필요한 수준의 전력을 공급하기 전에 살균시킬 제품을 과산화수소 증기와 접촉시키는 예비처리를 하는 것이다(3칼럼 26줄 내지 31줄).' 및 '플라즈마 챔버 밖에서 예비처리 단계를 하는 것도 가능하다(3칼럼 48줄 내지 50줄).'라고 기재되어 있어, 과산화수소 용액은 필요에 따라 플라즈마 챔버의 외부에서도 기화되어 반응용기 내로 주입될 수 있는 것이므로 위와 같은 차이는 발명의 실시자가 얼마든지 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 결국 이 사건 제2구성도 인용발명에 실질적으로 모두 개시되어 있는 것이다. 
 ③ 이 사건 제3구성에 대하여 이 사건 출원발명의 보정명세서(갑 4호증)에는 '본 발명의 저온 플라즈마 소독장치에서는 100℃ 이하의 저온을 갖는 플라즈마를 발생시키게 되는바, 이는 반응가스인 기체상의 과산화수소의 압력을 1.5Torr로 설정하여 플라즈마를 발생시키게 되고(8쪽 아래로부터 5줄 내지 3줄)'라고 기재되어 있고, 인용발명(을 1호증)에는 '본 발명의 저온 플라즈마는 바람직하게는 10Torr 미만의 압력에서 발생되고 100℃ 미만의 온도를 수반한다(4칼럼 10줄 내지 13줄).'라고 기재되어 있어, 이 사건 제3구성은 인용발명에 개시된 내용과 실질적으로 동일한 것이다.
 ④ 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 구성하는 데 곤란성이 있다고 할 수 없다.
 (3) 발명의 효과
 (가) 이 사건 제1항 발명의 효과에 대하여 갑 4호증은 '① 본 발명에 의해 의료용 도구나 수술용 도구인 물체(9)를 소독하게 되면, 종래 가스 살균방식인 에틸렌옥사이드 방식과 달리 과산화수소가 플라즈마되어도 생성되는 부산물이 무독성의 물질로 분해되기 때문에 소독된 물체(9)나 포장재료(10)에 잔존하는 과산화수소를 제거하는 부가적인 공정이 필요 없게 된다(10쪽 아래로부터 7줄 내지 3줄). … ② 본 발명에 의하면, 반응활성종의 전조로 주입가열기에 의해 일차적으로 기체상태로 된 과산화수소와 공기를 혼합 사용하고, 고농도의 과산화수소를 사용하는 것이 저온플라즈마로 소독시키는 전체 시간과 플라즈마 전력을 감소시킬 수 있기 때문이며, 또한 위와 같은 주입가열기에 의해 원하는 압력으로 반응용기 내의 압력이 설정되고 나면 고주파 전력을 인가하여 발생된 과산화수소와 공기의 혼합기체의 플라즈마로 최종적인 소독 처리를 행할 때 플라즈마 내에서 과산화수소와 공기가 분해되면서 발생시키는 부산물, 즉 물, 산소 및 수소이기 때문에 플라즈마 처리를 행한 후 소독된 물체표면에 독성의 잔존물을 남기지 않는 저온플라즈마 소독장치를 제공할 수 있다. 본 발명의 저온 플라즈마 소독장치는 반응용기 내에 소정량의 수분이 존재해도 플라즈마 장치의 가동 가능하고, 과산화수소 공급시 부가적인 카세트방식을 이용하지 않고 용액병을 직접 이용하며, 또한 화학적인 검증테이프에 의한 소독을 인증할 수 있다(13쪽 아래로부터 2줄 내지 14쪽 끝까지).'라고 기재하고 있으므로, 이와 같은 효과가 인용발명에 비하여 현저한 것인지에 관하여 본다.
 (나) 인용발명은 그 효과에 대하여 '㉠ 과산화수소는 플라즈마 처리 중 비독성 물질로 분해되므로, 살균된 제품 또는 이의 포장물로부터 잔류 과산화수소를 제거하기 위한 추가 단계가 필요 없다(6칼럼 12줄 내지 16줄). … ㉡ 플라즈마의 과산화수소 분해산물은 물, 산소 및 수소를 포함하며, 플라즈마 처리 후 살균될 제품에는 독성의 잔류물이 남지 않는다(12칼럼 첫째 줄 내지 4줄).'고 개시하고 있다.
 (다) 이 사건 제1항 발명의 효과 중 ① '본 발명에 의해 의료용 도구나 수술용 도구인 물체(9)를 소독하게 되면, 종래 가스 살균방식인 에틸렌옥사이드방식과 달리 과산화수소가 플라즈마되어도 생성되는 부산물이 무독성의 물질로 분해되기 때문에 소독된 물체(9)나 포장재료(10)에 잔존하는 과산화수소를 제거하는 부가적인 공정이 필요 없게 된다.'는 점은, 인용발명에 기재된 '과산화수소는 플라즈마 처리 중 비독성 물질로 분해되므로, 살균된 제품 또는 이의 포장물로부터 잔류 과산화수소를 제거하기 위한 추가 단계가 필요 없다.'는 점과 동일한 효과라고 할 것이며, ② '본 발명의 저온 플라즈마 소독장치는 반응용기 내에 소정량의 수분이 존재해도 플라즈마 장치의 가동이 가능한 점 및 화학적인 검증테이프에 의한 소독을 인증할 수 있다는 점'에 관하여는 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 제1항 발명의 구성에 따라 그러한 효과를 나타내는지를 알 수 있는 구체적인 기재를 찾을 수 없을 뿐 아니라 달리 이들을 인정할 자료가 없는 것이고, ③ '과산화수소 공급시 부가적인 카세트방식을 이용하지 않고 용액병을 직접 이용하는 점'은 플라즈마 소독장치에 과산화수소를 공급함에 있어서 공급방식을 카세트방식에서 용액병을 직접 이용하는 방식으로 단순히 변경한 것에 불과하여 현저하다고 할 수 없는 것이며, ④ 더욱이 플라즈마 소독장치에서 소독처리를 행한 구체적 실험결과를 보면, 이 사건 출원발명의 보정명세서인 갑 4호증에 기재된 표 1(산소/과산화수소 플라즈마 장치에서 소독처리 결과), 표 2(소독처리 효율에 대한 과산화수소의 반응압력의 영향), 표 3(소독처리 효율에 대한 고주파전력의 영향)에 나타난 실험결과는 인용발명에 기재된 표 Ⅰ(과산화수소/플라즈마 시스템과 다른 기체/플라즈마 시스템의 포자 박멸 활성 비교), 표 Ⅲ(압력이 과산화수소 플라즈마의 포자 박멸 활성에 미치는 영향), 표 Ⅳ(무선주파수 전력수준이 공기 플라즈마 및 과산화수소+플라즈마의 포자 박멸 활성에 미치는 영향)에 나타난 실험결과와 각 일치하고 있는바, 이 사건 제1항 발명은 인용발명과 비교하여 볼 때 효과상의 차이가 없다고 할 것이므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 효과는 인용발명에 비하여 현저하다고 할 수 없다.
 (4) 따라서 이 사건 제1발명은 인용발명에 비하여 발명의 목적이 공통되고, 구성의 곤란성이 없을 뿐 아니라, 효과도 현저하다고 볼 수 없어, 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
 다. 원고의 기타 주장에 대한 판단
 원고는 이 사건 제1항 발명은 과산화수소 용액을 기체상으로 만든 후 공기와 혼합하여 기체상 과산화수소와 공기로써 플라즈마를 발생시켜 살균하는 것인 데 비하여, 인용발명은 과산화수소 용액을 살균시킬 제품과 먼저 접촉시킨 후 잔류 과산화수소를 보유하고 있는 제품에 플라즈마를 발생시켜 살균을 하는 것으로 이 사건 제1항 발명은 과산화수소로써 전처리(前處理)하는 과정이 결여된 점에서 인용발명과 차이가 있다고 주장하므로 보건대, 앞서 3.의 나. (2) (나) ②항에서 본 바와 같이 인용발명도 과산화수소 용액을 필요에 따라 플라즈마 챔버 밖에서 기체로 한 후 플라즈마 챔버 안으로 주입하고 플라즈마를 발생시켜 살균할 수 있는 것이고 이와 같이 실시하는 경우에는 이 사건 제1항 발명과 차이가 없는 것이므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
 라. 소결론
 따라서 이 사건 제1항 발명은 진보성이 없어 특허법 제62조 제4호, 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허로 등록될 수 없다고 할 것이고, 특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 출원발명에서 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원 전체가 거절되어야 할 것이므로( 대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결 참조) 이 사건 출원발명 전체가 거절되어야 할 것이다. 
 4. 결론
 그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

판사 조용호 박성수 김철환

[1] 거절결정에서 든 인용발명에 기재된 종래의 기술이 주지관용의 기술이고 이를 근거로 불복심판청구를 기각하는 심결을 함에 있어서 출원인(심판청구인)에게 특허법 제63조에 의한 의견제출기회 및 같은 법 제47조에 의한 보정의 기회를 주어야 하는지 여부(소극) 
 [2] 명칭이 "저온 플라즈마 소독장치"인 출원발명은 "과산화수소 플라즈마 살균시스템"이라는 명칭의 인용발명에 비하여 진보성이 없다고 한 사례

[1] 심결의 내용이 '플라즈마 발생장치로 유도결합형 장치 이외에 용량결합형 장치가 있다는 것은 당해 분야에서 널리 알려진 주지관용의 기술'임을 인정하면서 '인용발명의 명세서에 기재된 선행기술은 모두 용량결합형 플라즈마 발생장치'임을 설시하고 있다면 그 심결에서의 '인용발명의 명세서에 기재된 선행기술'은 출원발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 주지·관용의 기술이 무엇인지를 인정함에 있어서 그 예시로 든 하나의 자료에 불과하여 거절결정에서 들지 아니한 위 자료를 심결이 거시하였다고 하더라도 심결이 거절결정과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없으므로, 특허심판원이 출원인에게 새로이 특허법 제63조에 의한 의견제출기회 및 같은 법 제47조에 의한 보정의 기회를 주지 않았다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다. 
 [2] 명칭이 "저온 플라즈마 소독장치"인 출원발명은 "과산화수소 플라즈마 살균시스템"이라는 명칭의 인용발명에 비하여 진보성이 없다고 한 사례.