권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.12.05 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 아담휴 주식회사 (소송대리인 변리사 변창규 외 1인)
【변론종결】2014. 10. 30.
【주 문】
1. 특허심판원이 2014. 3. 13. 2013당3256호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
 1) 명칭: 약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법
 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2000. 6. 20./ 2007. 11. 19./ (특허등록번호 생략)
 3) 특허권자: 원고
 4) 특허청구범위
 【청구항 1】 약쑥잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조 후 물과 혼합하여 분쇄시키며, 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결건조시킨 약쑥탄 및 상기 약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 상기 약쑥탄이 연소 후 물에 용해되는 부유물을 구비하여, 상기 약쑥탄이 연소 시 발생되는 인체에 유익한 훈연과 연소열에 의해 상기 약쑥탄으로부터 이격되어 유지되는 사용자의 국부위의 습기와 물기를 건조시키는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제
 【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 부유물로서 종이재가 사용되는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제
 【청구항 3】제1항에 있어서, 상기 약쑥탄은 원통형 또는 다각형상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제
 【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 약쑥탄은 핸드백에 보관하여 휴대가 용이하도록 캡슐 형상의 용기에 수납되는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제
 【청구항 5】제1항에 있어서, 상기 약쑥탄은 수세식 양변기 또는 좌변기의 물 위에 얹혀져 사용되며, 상기 부유물은 사용 후 배출되는 물에 용해되는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제
 【청구항 6】약쑥잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조시키는 제1단계, 건조된 약쑥잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출이 균일하게 혼합되도록 물을 혼합하여 분쇄시키는 제2단계, 약쑥탄이 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 상기 제2단계에 의해 분쇄된 약쑥탄의 원료를 뭉쳐 동결건조시키는 제3단계 및 동결건조된 약쑥탄을 물에 용해되는 부유물 상에 부착하는 제4단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 약쑥을 이용한 여성용 훈연제의 제조방법
 5) 도면: 별지 1과 같다.
나. 확인대상발명
 확인대상발명은 ‘훈연제 및 그 제조방법’에 관한 것으로서, 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면은 별지 2와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2013. 12. 12. 원고를 상대로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2013당3256호로 심리한 다음, 2014. 3. 13. 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 구성이 상이하고 균등관계에 있지도 아니하여 그 보호범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고의 심결 취소사유의 요지
 피고의 제품은 약쑥 및 참나무숯을 사용하고 있고 부유물이 부착된 구성이 포함되어 있다. 피고는 확인대상발명을 실제로 실시하고 있지 않고, 장래 실시할 가능성도 없다. 
 따라서 확인대상발명의 실시 또는 실시 가능성을 전제로 하여 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비·판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 
3. 이 사건 심판청구의 적법 여부
가. 판단 기준
 특허권의 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있다. 이 사건 심판청구와 같이 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있고, 그 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다. 특허권자가 아닌 이해관계인이 실시하거나 실시하려고 하지도 않는 발명을 확인대상발명으로 삼아 그 발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 심판청구의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.
나. 구체적인 판단
 갑 제3호증의 1, 갑 제4, 5, 10호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 피고의 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 않고 있고 장래에 실시할 가능성도 없으며 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등의 법적 불안이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼은 것이므로, 심판청구의 이익이 없어 부적법하다.
 (1) 피고에 의하여 특정된 확인대상발명은 약쑥 및 참나무숯을 사용하지 않고 부유물이 부착되지 않은 훈연제로서, 원고가 주장하는 피고의 제품과는 그 구성에 차이가 있다. 
 (2) 피고는 현재는 확인대상발명을 실시하고 있지는 않지만 향후 확인대상발명의 실시 제품을 중국 거래처에 판매할 계획에 있다고 주장하나, 피고가 향후 위와 같은 사업을 계획하고 있음을 인정할 수 있는 증거자료가 제출된 바 없다. 
 (3) 한편, 원고는 이 사건 심판청구 전에 피고가 제조·판매하는 훈연제(갑 제4, 5호증)는 약쑥 및 참나무숯을 사용하고 있고 부유물이 부착된 것으로, 원고의 특허권을 침해하는 제품이라는 이유로 피고에게 경고장을 보냈고, 대전 둔산경찰서에 원고의 특허권 침해를 이유로 피고와 피고의 대표이사를 형사고소하였다. 그러나 원고는 확인대상발명에 대하여는 피고와 피고의 대표이사에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 보내거나 형사고소를 한 바 없다. 원고는 2014. 10. 30. 제2차 변론기일에 “피고가 특정한 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장하지 않고 향후 이를 주장할 의사도 없다.”라고 진술한 바 있다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시한다고 하더라도 특허권자인 원고로부터 권리의 대항을 받는 등의 법적 불안이 있다고 볼 수 없다. 
다. 소결론
 결국 이 사건 심판청구는 심판청구의 이익이 없어 부적법하므로, 각하되어야 할 것이다.
4. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 한규현(재판장) 이다우 이혜진