기술료등 (민사, 특허법원)
공포일: 2023.08.24 / 시행일:

【원고, 피항소인】 주식회사 ○○○
【원고, 항소인】 주식회사 □□□ (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 이효준 외 1인)
【피고, 피항소인 겸 항소인】 △△△ 주식회사 (소송대리인 법무법인 마당 담당변호사 이재철)
【제1심판결】 대구지방법원 2020. 12. 17. 선고 2018가합203887 판결
【변론종결】2023. 5. 11.
【주 문】
1. 당심에서 확장 및 추가된 청구를 포함하여 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.
 가. 피고는 원고 주식회사 ○○○에게,
 (1) 195,344,450원 및 이에 대하여 2015. 7. 21.부터 2023. 8. 24.까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (2) 104,594,091원 및 그 중 94,134,673원에 대하여는 2015. 12. 31.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 10,459,418원에 대하여는 2015. 12. 31.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (3) 82,600,435원 및 그 중 74,340,385원에 대하여는 2016. 11. 10.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 8,260,050원에 대하여는 2016. 11. 10.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (4) 73,898,542원 및 그 중 66,508,683원에 대하여는 2017. 12. 22.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 7,389,859원에 대하여는 2017. 12. 22.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (5) 47,806,207원 및 그 중 43,025,582원에 대하여는 2018. 10. 26.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 4,780,625원에 대하여는 2018. 10. 26.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (6) 102,196,024원 및 그 중 38,128,305원에 대하여는 2019. 12. 31.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 64,067,719원에 대하여는 2019. 12. 31.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (7) 145,907,561원 및 그 중 43,772,264원에 대하여는 2020. 6. 19.부터 2020. 12. 17.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%, 102,135,297원에 대하여는 2020. 6. 19.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과,
 (8) 18,649,871원 및 이에 대하여 2021. 10. 31.부터 2023. 8. 24.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을
 각 지급하라. 
 나. 원고 주식회사 ○○○의 나머지 청구 및 원고 주식회사 □□□의 청구를 각 기각한다.
2. 소송총비용 중 원고 주식회사 ○○○과 피고 사이에서 생긴 부분의 10%는 원고 주식회사 ○○○이, 나머지는 피고가 각 부담하고, 원고 주식회사 □□□과 피고 사이에서 생긴 부분은 원고 주식회사 □□□이 부담한다.
3. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
1. 피고는 원고 주식회사 ○○○에게,
 (1) 287,681,531원 및 이에 대하여 2015. 7. 21.부터 2020. 12. 17.까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈과, (2) 104,594,091원 및 이에 대하여 2015. 12. 31.부터, (3) 82,600,435원 및 이에 대하여 2016. 11. 10.부터, (4) 73,898,542원 및 이에 대하여 2017. 12. 22.부터, (5) 47,806,207원 및 이에 대하여 2018. 10. 26.부터, (6) 102,196,024원 및 이에 대하여 2019. 12. 31.부터, (7) 145,907,561원 및 이에 대하여 2020. 6. 19.부터 각 2020. 12. 17.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의, (8) 18,649,871원 및 이에 대하여 2021. 10. 31.부터 이 사건 항소심 판결 선고일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
2. 피고는 원고 주식회사 □□□에게 456,223,325원 및 이에 대하여 2015. 7. 21.부터 2020. 12. 17.까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
[원고들은 당심에서 청구취지를 확장하였고, 계약 종료 후 손해배상청구와 관련한 청구원인으로 영업비밀 침해, 특허 전용실시권 침해를 추가하였으며, 위약금 청구를 선택적 청구원인으로 추가하였다.]
2. 항소취지
가. 원고들
 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다. 청구취지 기재와 같은 판결을 구한다(앞서 본 바와 같은 이 법원에서의 청구 변경에 따라 항소취지도 함께 변경된 것으로 보고, 원고들의 항소취지를 위와 같이 간명하게 표시한다).
나. 피고
 제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 당사자 지위
 1) 원고 주식회사 ○○○(이하 ‘원고 ○○○’이라고 한다)는 산업기계 및 금형 제작 판매업 등을 영위하는 회사이고, 원고 주식회사 □□□(이하 ‘원고 □□□’이라고 한다)는 각종 콘크리트 2차 제품 생산 및 가공판매업 등을 영위하는 회사이고, 피고는 각종 콘크리트 2차 제품 생산 및 가공판매업 등을 영위하는 회사이다.
 2) 소외인은 ‘◇◇ 콘크리트’라는 상호로 콘크리트 제품의 제조 및 판매업을 영위하는 자로서 자연석 형상의 블록 제품인 아래와 같은 산수(山水) 블록 시리즈를 개발하여 이에 관한 특허권, 디자인권, 상표권, 기술노하우 등의 지식재산권을 보유하고 있는 자이다.

나. 소외인과 원고 ○○○ 사이의 라이선스 계약 체결
 1) 원고 ○○○은 2003. 4.경 소외인과 의석(擬石) 콘크리트 블록, 형틀, 시공구, 연결봉에 관한 기술지도 및 노하우 라이선스에 관한 계약(이하 ‘이 사건 최초 라이선스 계약’이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 최초 라이선스 계약의 주요 내용은 아래와 같다.
제1조 (본 계약의 취지·확인사항)1. 라이센서(소외인을 지칭한다. 이하 같다)는 의석(擬石) 콘크리트 블록, 그 형틀(금형) 시공구 및 연결봉을 개발하여 이에 관한 귀중하며 가치있는 기술 노하우를 보유하고 있으며, 해당 의석 콘크리트 블록 및 그 형틀(금형)에 관해 일본국 및 대한민국에 특허 및 의장을 출원하고 또한 설정등록을 하고 있는바, 라이센시(원고 ○○○을 지칭한다. 이하 같다)는 라이센서로부터 해당 기술 노하우, 특허권 및 의장권에 의거하여 대한민국에 있어서 해당 특허권, 의장권 및 기술 노하우(이하 이 계약서 내에서 이들을 ‘허락방법’이라 한다)를 사용하여 의석 콘크리트 블록, 그 형틀(금형), 시공구 및 연결봉을 판매하는 서브라이선스 허락권부의 라이선스를 취득하는 것을 희망하고 있으며 또한 라이센서는 아래에 정한 조건으로 라이센시에게 이러한 라이선스를 허락할 의사를 가지고 있다. 그러므로 그 취지에 따라 라이센서 및 라이센시는 본 계약에 있어서 기술지도 및 노하우 라이선스에 관한 계약조건을 정하기로 한다.2. 라이센서 및 라이센시는 허락방법에 관한 대한민국에서 라이센서의 특허 및 의장출원이 인정되는지 안 되는지에 관계없이 본 계약에서 정하는 조항을 준수할 것을 확약한다.제2조 (정의)1. 본 계약에 사용되는 다음 용어는 각각 아래의 의미를 가진다. (a) 본 특허란 본 계약에 첨부된 부표A에 기재된 나라에서 성립한 특허권 및 출원 중인 특허를 말한다. (b) 본 의장이란 본 계약에 첨부된 부표A에 기재된 나라에서 성립한 의장권 및 출원 중인 의장을 말한다. (c) 기술 노하우란 라이센서가 보유한 기술정보를 말한다. (d) 계약제품이란 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉의 총칭을 말한다.제3조 (허락)1. 라이센서는 라이센시에 대해 지역에서 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉에 관한 특허·의장 및 기술 노하우를 사용하여 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 각 시공구 및 연결봉을 제조·판매하는 것에 대해 라이선스를 허락한다.2. 라이센서 및 라이센시는 전항의 라이선스 범위에는 산수뱅크 형틀(금형)의 제조방법을 사용하거나 이를 제조 및 판매하는 권리가 포함되지 않는다는 것을 확인한다. 단 라이센시가 라이센서로부터 지역에 있어 판매를 받은 산수뱅크 형틀(금형)을 지역에 있어 제3자에게 전매하는 것은 금지되지 않는 것으로 한다.3. 라이센시는 제9조에 의거하여 지역에 있어 제1항의 권리를 서브라이선스하는 것을 허락하는 권리를 가지고 있다.제9조 (서브라이선스 계약)1. 라이센시는 지역에 있어 다음 항의 조건에 따라 서브라이선스 계약을 체결한 제3자 이외에는 허락방법을 사용하게 해서는 안되며, 서브라이선스 계약을 체결하기 위해 최선의 노력을 다하도록 한다.제10조 (침해에 대한 대응)1. 라이센시는 지역 내에 있어 제3자의 특허권 또는 의장권의 침해 및 기술 노하우에 관한 부정경쟁 등을 발견한 경우는 지체없이 그 사실을 라이센서에게 통지하며 입수한 증거자료를 제공하기로 한다.2. 전항의 경우, 라이센시는 자신의 이름과 비용으로 이러한 침해를 배제하는 데 필요한 법적 조치를 강구하기로 한다.제13조 (계약기간)1. 본 계약은 체결일로부터 발효되며 본 계약의 다른 규정에 의해 종료되지 않으면 발효일로부터 10년간 유효로 존속하며 특허출원중 및 미출원발명, 의장의 장래 특허권, 의장권의 귀추, 소장 여하에 관계없이 동기간 동안 존속하는 것으로 한다.부표A(1) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 1 생략)의 특허(산수뷰)(2) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 2 생략)의 특허(색채의 모양)(산수뷰·산수 뱅크·산수 스텝)(3) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 3 생략)의 특허(산수 뱅크)(4) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 4 생략)의 특허(산수 뱅크)(5) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 5 생략)의 특허(산수 뱅크)(6) ① 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특원 (번호 6 생략)의 특허 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 출원수속중인 상기 ①에 관한 특허 (이상 ① 및 ② 산수뷰)(7) ① 일본국에서 본 계약일 현재 출원수속중인 의원 (번호 7 생략)의 의장 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 출원수속 중인 상기 ①에 관한 의장 (이상 ① 및 ② 산수 뱅크)
 2) 그 후 원고 ○○○은 소외인으로부터 이 사건 최초 라이선스 계약에 관하여, 위 계약에 포함되어 있지 않은 산수스텝 제품, 산수스텝 형틀을 대한민국에서 제조 및 판매하는 내용의 추가허락을 받았다.
 3) 이 사건 최초 라이선스 계약이 2013. 4. 30. 만료되자, 원고 ○○○은 2013. 5. 1. 소외인과 위 계약을 위 10년 더 연장하는 취지의 계약(이하 ‘이 사건 라이선스 계약’이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 라이선스 계약은 아래와 같이 추가·변경된 내용을 제외하고는 이 사건 최초 라이선스 계약 내용과 같다.
[이 사건 라이선스 계약 중 이 사건 최초 라이선스 계약에서 추가·변경된 부분]제2조 (정의)1. 본 계약에 사용되는 다음 용어는 각각 아래의 의미를 가진다. (a) 본 특허란 본 계약에 첨부된 부표A에 기재된 나라에서 성립한 특허권 및 출원 중인 특허를 말한다. (b) 본 의장란 본 계약에 첨부된 부표A에 기재된 나라에서 성립한 의장권 및 출원 중인 의장을 말한다. (c) 기술 노하우란 라이센서가 보유한 기술정보를 말한다. (d) 계약제품이란 산수뷰 제품, 산수뷰 형틀(금형), 산수뱅크 제품, 산수뱅크 형틀(금형), 산수스텝 제품, 산수스텝 형틀(금형), 각 시공구 및 연결봉의 총칭을 말한다.부표A(1) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 1 생략)의 특허(산수뷰)(2) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 2 생략)의 특허(색채의 모양)(산수뷰·산수 뱅크·산수 스텝)(3) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 3 생략)의 특허(산수 뱅크)(4) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 4 생략)의 특허(산수 뱅크)(5) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 (번호 5 생략)의 특허(산수 뱅크)(6) 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 2652780호의 특허(산수 스텝)(7) ① 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특원 (번호 6 생략)의 특허 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 0583322호의 특허 (이상 ① 및 ② 산수뷰)(8) ① 일본국에서 본 계약일 현재 출원수속중인 의원 (번호 7 생략)의 의장 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 의장 032449호의 의장 (이상 ① 및 ② 산수 뱅크)(9) ① 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허4181433호의 특허 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 특허 0676449호의 특허 (이상 ① 및 ② 산수 뱅크)(10) ① 일본국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 상표 4162527의 상표 ② 대한민국에서 본 계약일 현재 성립되어 있는 상표 0570468호의 상표 (이상 ① 및 ② 산수)
다. 원고 ○○○ 등이 보유하고 있는 산수 블록 관련 지식재산권의 내용
 1) 소외인 특허권 등에 대한 전용실시권 등
원고 ○○○은 이 사건 최초 라이선스 계약 및 이 사건 라이선스 계약에 따라 소외인이 보유하고 있는 ‘모조석 콘크리트제 블록의 거푸집 및 그 제조 방법’에 관한 특허[(등록번호 1 생략), 이하 ‘322 특허’라고 한다], ‘호안 등에 사용되는 콘크리트 블록 및 그 시공 공구’에 관한 특허[(등록번호 2 생략), 이하 ‘449 특허’라고 한다], ‘호안용 블록’에 관한 디자인[(등록번호 3 생략), 이하 ‘449 디자인’이라고 한다], ‘’ 상표[(등록번호 4 생략), 이하 ‘산수 상표’라고 한다]에 대한 전용실시권 내지 전용사용권을 취득하였다. 그 구체적인 내용은 아래와 같다. 
 가) 322 특허
 (1) 발명의 명칭: 모조석 콘크리트제 블록의 거푸집 및 그 제조 방법
 (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2002. 10. 23./ 2006. 5. 18./ (등록번호 1 생략)
 (3) 특허권자/ 전용실시권자 : 소외인/ 원고 ○○○
 (4) 전용실시권의 내용
 (가) 전용실시권 등록일: 2013. 7. 29.
 (나) 기간: 2013. 7. 20.부터 2022. 10. 23.까지
 (다) 지역: 대한민국 전역 
 (5) 청구범위
 [청구항 1] 표면에 모조석(11)을 배치한 콘크리트제 블록의 모조석 거푸집(5)과 측면 거푸집(72)으로 이루어지는 거푸집으로서, 상기 모조석 거푸집(5)의 바닥부(51)에는 금속으로 이루어지는 망부재(41)를 깔고, 상기 모조석 거푸집(5)의 측면(54)부분에는 금속봉의 보강말뚝(43)을 설치하고, 기재(基材)로 되는 수지에는 모노 필라멘트를 짧게 재단한 섬유를 혼입하여 대강의 모조석 거푸집(5)을 성형하고, 상기 모조석 거푸집(5)의 측면(54)에서 상기 기재의 수지를 잘라내어 상기 기재의 섬유를 보풀이 일게 노출시키고, 상기 모조석 거푸집(5)의 측면(54)상에 모노 필라멘트를 짧게 재단한 섬유를 혼입한 수지를 얇게 도포하고, 블록제조장치(7)의 측면 거푸집(72)을 상기 모조석 거푸집(5)의 측면(54)에 도포된 수지에 접촉시켜 양자의 밀봉도를 높인 것을 특징으로 하는 모조석 콘크리트제 블록의 거푸집.
 [청구항 2] 위 청구항 1 기재 거푸집의 제조 방법(상세한 내용은 생략).
 (6) 주요 도면

 나) 449 특허
 (1) 발명의 명칭: 호안 등에 사용되는 콘크리트 블록 및 그 시공 공구
 (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2003. 9. 23./ 2007. 1. 24./ (등록번호 2 생략)
 (3) 특허권자/ 전용실시권자 : 소외인/ 원고 ○○○
 (4) 전용실시권의 내용
 (가) 전용실시권 등록일: 2013. 7. 29.
 (나) 기간: 2013. 7. 20.부터 2023. 9. 23.까지
 (다) 지역: 대한민국 전역 
 (5) 청구범위(2022. 2. 7. 정정청구에 의해 정정된 것으로 밑줄 친 부분이 정정된 부분이다)
 [청구항 1] 호안(護岸)(Shore protection) 등에 사용하는 캐스트 스톤(cast stone)을 배치한 콘크리트 블록에 있어서, 상기 콘크리트 블록의 단위 블록은 면부(2) 및 기반(3)으로 구성되며, 외형을 동일한 형상으로 하여 상하좌우로 연속 부착 시공이 가능하게 한 직선으로 이루어지는 다각형 형상이고, 각각의 블록(1)의 기반(3)의 접합부는 지그재그 형상으로 하여 빗물통로를 형성하고 각각의 코너 부분을 45도로 모따기함과 동시에, 상기 단위 블록의 외주부와 상기 캐스트 스톤의 사이에는 제방부(堤防部)를 설치하고, 상기 제방부의 정상부를 지그재그 형상으로 하고 측면부를 파형으로 하며, 상기 단위 블록의 양단부의 근방에 상하 방향으로 단위 블록 고정 연결용을 겸한 시공 관통봉용 관통공을 설치하고, 상기 관통공은 상기 단위 블록을 조합한 때에는 상하 방향으로 직선 형상으로 연통하도록 설치되고, 상기 관통공의 출입구에는 공간을 구성하는 통수용(通水用) 절단부를 형성하는 오목부를 설치한 것을 특징으로 하는 콘크리트 블록.
 [청구항 2] 생략
 (6) 주요 도면

 다) 449 디자인
 (1) 디자인의 대상이 되는 물품: 호안용 블록
 (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2002. 10. 22./ 2003. 7. 14./ (등록번호 3 생략)
 (3) 특허권자/ 전용실시권자 : 소외인/ 원고 ○○○
 (4) 전용실시권의 내용
 (가) 전용실시권 등록일: 2013. 7. 30.
 (나) 기간: 2013. 7. 20.부터 2018. 7. 14.까지
 (다) 지역: 대한민국 전역 
 (5) 디자인 창작 내용의 요점 : ‘호안용 블록’의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.
 (6) 주요 도면

 라) 산수 상표
 (1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호:
 2002. 10. 22./ 2003. 12. 29./ 2013. 6. 21./ (등록번호 4 생략)
 (2) 상표권자/ 전용사용권자 : 소외인/ 원고 ○○○
 (4) 전용사용권의 내용
 (가) 전용사용권 등록일: 2013. 7. 30.
 (나) 기간: 2013. 7. 20.부터 2023. 12. 31.까지
 (다) 지역: 대한민국 전역 
 (5) 표장: 
 (6) 지정상품: 제19류 콘크리트제 인조석, 콘크리트제 인조석 블록, 콘크리트 블록. 시멘트모르타르제 인조석. 시멘트모르타르제 인조석 블록
 2) 원고 ○○○ 등의 실용신안권
원고 ○○○은 ‘식생 호안 블록’에 관한 실용신안(등록번호 제0350401호, 이하 ‘401 실용신안’이라고 한다), ‘인조석재 제조 주형’에 관한 실용신안[(등록번호 5 생략), 이하 ‘485 실용신안’이라고 한다)을 보유하고 있고, 원고 ○○○의 대표이사인 소외 2는 ‘호안 공사를 위한 자연친화형 콘크리트 블록’에 관한 실용신안(등록번호 제0324531호. 이하 ‘531 실용신안’이라고 한다), ‘계단식 인조석블록’에 관한 실용신안(등록번호 제0327403호, 이하 ‘403 실용신안’이라고 한다)을 보유하고 있다. 그 구체적인 내용은 [별지 1]과 같다.
 3) 산수 블록 제품 제작 기술노하우 
원고 ○○○은 이 사건 최초 라이선스 계약 및 이 사건 라이선스 계약에 의해 산수 블록 제품 제작과 관련한 기술노하우를 사용할 수 있는 권리를 취득하게 되었다. 원고 ○○○이 주장하는 기술노하우의 구체적인 내용은 [별지 2]와 같다. 
라. 원고 ○○○과 피고 사이의 이 사건 계약의 체결
원고 ○○○은 2005. 6. 6. 피고와의 사이에 원고 ○○○이 위와 같이 소외인으로부터 제조·판매할 권리를 취득한 산수뷰 제품, 산수뱅크 제품, 산수스텝 제품(이하 ‘산수 블록 제품’이라 통칭한다)에 관하여 기술지도 및 노하우 라이선스에 대한 계약을 체결하였고, 2008. 6. 16.경 원고 □□□에게 피고 수주물량의 20% 납품권을 부여하기로 하는 내용을 추가하는 등 위 계약을 일부 변경하는 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 재차 체결하였다. 이 사건 계약의 주요 내용은 아래와 같다.
기술제공자: 원고 ○○○기술도입자: 피고제1조 (계약의 취지, 확인사항)1. 갑(원고 ○○○을 지칭한다, 이하 같다)은 인조석콘크리트블록(이하 ‘산수 블록’이라 함), 제조금형 및 그 형틀, 시공도구 및 각 연결고리를 개발한 일본국에 소재하고 있는 소외인으로부터 기술이전 및 특허권, 의장권, 실용신안권의 권리를 받고 여기에 관한 귀중한 가치가 있는 기술노하우를 보유하고 있어, 해당 산수 블록 및 그 형틀, 각 연결고리, 시공도구에 관해 대한민국 및 일본국에 특허, 실용신안 및 의장을 출원 또는 설정등록하고 있는 바, 을(피고를 지칭한다, 이하 같다)은 갑으로부터 해당 기술 노하우 및 특허권, 의장권에 근거하여 광주, 전라남도 지역 내에 있어 해당 특허권, 의장권 및 기술 노하우(이하 ‘허락방법’이라 함)를 사용하여 산수 블록을 제조, 판매하고 시공도구 및 연결봉을 판매하는 권리를 취득하는 것을 희망하며, 또한 갑은 이하에서 정할 조건에 따라 을에게 통상실시권(이하 ‘통상실시권’이라 함)을 허여하는 의사를 가진다.2. 갑 및 을은 허락방법에 관해서 대한민국에서 갑의 특허, 실용신안 및 의장의 각 출원이 인정되는지 여부에 관계없이 이 계약에서 정하는 조항을 준수하는 것을 확약한다.제2조 (정의)1. 이 계약에 사용된 다음 용어는 각각 이하의 의미를 가진다. (a) 〈본 특허, 실용신안, 의장〉이라 함은 이 계약에 기재된 대한민국, 일본의 특허권, 실용신안권, 의장권 및 출원 중인 특허를 말한다. (b) 〈기술〉이라는 것은 갑이 보유한 모든 기술정보를 말한다. (c) 〈계약제품〉이라는 것은 산수뷰 제품, 산수뷰 금형, 산수뱅크 제품, 산수뱅크 금형, 산수스텝 제품, 산수스텝 금형, 각 시공도구, 각 연결봉 및 산수 블록 부재를 총칭한다.제3조 (허여)1. 갑은 을에 대해 지역에 있어 계약제품에 관한 허락방법에 근거하여 이들을 제조 및 판매하기 위해 허락방법의 통상실시권을 사용하는 양도불능의 권리를 허여한다.3. 을은 어떠한 경우에도 갑이 허여한 계약제품의 허락방법의 재실행을 제3자 또는 타제품에 허여할 권한을 갖지 않는다.제4조 (기술 노하우 제공, 기술원조)1. 갑은 이 계약의 유효기간 중 을에 대하여 계약제품의 허락방법을 사용하기 위해 필요한 충분한 기술을 제공한다. 단, 계약제품의 각 금형, 각 시공도구, 각 연결봉, 산수 블록 부재의 제조에 관해서는 제공하지 않는다.제6조 (기술료)을은 이 계약에 기초한 통상실시권 허락의 기술료(이하 ‘로열티’라 칭함)로써 아래 기술된 액수와 방법으로 갑에게 지불하여야 한다.계약제품 순 매출액에 대하여 다음의 과율을 적용한 로열티 ① 산수뷰 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 7%를 을은 갑에게 지불한다. ② 산수뱅크 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 5%를 을은 갑에게 지불한다. ③ 산수스텝 제품에 대해서는 해당 품목의 순 매출액의 7%를 을은 갑에게 지불한다. ④ 을은 갑에 대하여 이 항의 (1)에서 (2)의 〈제조, 판매기간〉 기재의 기간에 있어 허락방법을 사용하여 제조하고 판매한 계약제품에 대하여 이하의 〈통보, 지불기일〉 기재의 기일까지 해당 제조, 판매기간에 있는 판매처, 시공현장 공사명칭, 납품현장약도, 판매수량, 매출금액 및 로열티 금액을 기재한 통보서를 제출하고 또 같은 기일까지 로열티를 갑이 지정한 은행계좌에 송금하는 방법에 의해 지불한다.[제조, 판매기간] [통보, 지불기일](1) 매년 1. 1. ~ 6. 30. 동년 7. 20.(2) 매년 7. 1. ~ 12. 31. 익년 1. 20. ⑤ 을은 6조 ①, ②항에 규정한 로열티 계산의 증명에 필요한 장부, 기록을 보유하도록 하며, 해당 장부, 기록의 관련 개소(開所)는 갑에 의해 지명된 공인회계사가 갑의 비용으로 열람, 검토하는 것을 허락한다.제7조 (기술개량, 상호이용)1. 갑은 본 계약기간 중 허락방법에 관한 모든 개량을 을에게 신속하게 개시하고 제공하도록 한다.제11조 (계약제품의 영업, 생산, 공급 및 주문)1. 갑의 특허권에 대한 전용실시권자인 피고 □□□은 계약제품의 판매신장을 위하여 을의 계약지역에서 판매활동을 할 수 있다.2. 갑은 을의 동의 없이 계약지역(광주, 전남지역) 내에 타 협력업체에게 통상실시권을 허여하지 않는다.3. 을이 계약지역에서 영업활동으로 수주한 제품 수량의 20%는 갑이 지정한 피고 □□□이 생산과 납품권을 가지며, 마찬가지로 을의 계약지역 내에서 갑이 지정한 피고 □□□의 영업으로 수주한 제품 수량의 20%는 을이 생산과 납품권을 가진다.5. 갑과 을은 제2항에 의해 상대방 당사자가 영업하여 수주한 제품 총수량의 20%의 수량에 대한 영업비를 지불한다. 영업비는 실비로 하되, 납품금액(부가세 및 운임을 공제한 총 납품금액)의 10%를 초과하지 않는 금액을 제품을 수주한 상대방 당사자에게 지불하여야 한다. 이 때 제6조의 로열티는 을이 생산, 납품하는 제품 수량에 따라 갑에게 지불하여야 한다.제14조 (산수 시리즈의 추가) 갑은 을로부터 시장의 요구에 의해 산수 블록의 본 계약품목 외의 품목을 요구받을 경우, 갑과 을이 상호합의 하는 경우 계약품목에 추가할 수 있다.제16조 (비밀유지) 3. 이 계약이 종료한 경우에는 사유의 여부에 관계없이 을은 갑으로부터 수령한 비밀정보를 바로 반납하던가 폐기처분 등 갑의 지시에 근거하여 처분하도록 하여야 하며 을에 대해 제공된 허락방법을 타제품에 사용하여서는 아니 된다.제17조 (부보증)1. 갑은 이 계약에 근거하여 갑으로부터 을에 대해 제공된 허락방법의 사용이 제3자의 특허권 및 의장권을 침해하지 않는다는 그 표명 및 보증을 하지 않는다.제18조 (계약기간)1. 이 계약은 계약금 입금일로부터 발효하고 이 계약의 다른 규정에 의해 종료하지 않으면 발효의 날로부터 3년간 유효하게 존속하고 특허출원 중 및 이 출원의 발명 및 의장의 장래의 특허권 및 의장권의 취득, 취하, 기각, 소멸 여부에 관계없이 동 기간 중 존속하도록 하고, 을은 이를 이유로써 본건 기술료의 감액을 청구할 수 없도록 하고 또 어느 쪽의 당사자로부터도 중도 해약은 허가되지 않는다. 을은 이 계약의 기간만료의 3개월 전까지 갑에게 문서로 통지하도록 하고 양당사가 합의한 조건으로 이 계약을 연장하는 것이 가능하다.4. 이 계약이 종료한 경우(기간만료에 의해 종료한 경우도 포함하여)에 대하여 이 계약 제16조에 근거한 비밀유지 의무에 관하여는 종료 후에도 존속하는 것으로 한다.제19조 (계약의 해지)갑은 다음의 경우에 계약종료, 종료 발효일 및 종료 이유를 기재한 문서로써 을에게 통지함으로 본 계약을 해지할 수 있다.1. 을이 본 계약에 의하여 요구된 지급 또는 보고를 40일 이상 지연시킨 경우2. 을이 본 계약에 정해진 지급 또는 보고하는 의무 이외에 본 계약에 정해진 의무를 게을리하여 그 태만에 대하여 갑으로부터 경고를 받은 후 30일 이내에 태만을 고치지 않았을 경우3. 을이 본 계약제품을 이용하여 제조 및 판매하는 것에 관한 유통질서(계약지역 외에 판매행위 등)나 가격계열을 위반하였을 때4. 을은 본 계약이 해지됨과 동시에 본 계약에 규정한 로열티를 그 후 제조된 모든 제품에 대하여 제품이 판매되었건 안 되었건 간에 갑에게 지급하여야 하며 제조는 되었으나 청산하지 않고 있는 판매되지 않은 제품에 대하여는 전년도 중 동제품에 대한 판매가격을 기준으로 하여 순 매출액 가격을 계산한다.제21조 (양도 및 승계)1. 본 계약은 양 당사자의 승계자 및 양수인에게 승계할 수 있으나 구속력을 갖는다. 단, 을에 의한 본 계약의 전부 또는 일부의 양도는 갑의 문서에 의한 승낙 없이는 또한 승낙이 있기 전까지는 그 양도의 효력이 발생치 아니한다. 다만 법률에 기초하는 결과는 제외한다.제22조 (불가항력)어느 쪽이 당사자든 천재, 화재, 전쟁, 정부(한국, 일본)의 규제 또는 그 외에 양 당사자가 제어할 수 없는 사유에 의해 발생한 손실 또는 이 계약의 불이행에 대해서는 책임을 지지 않도록 한다.
마. 원고 ○○○의 이 사건 계약 해지 통보
원고 ○○○은 2015. 2. 10. 피고에게 피고가 이 사건 계약에서 정한 기술료를 제대로 지급하지 않는 등 계약을 위반하였음을 이유로 이 사건 계약을 해지한다는 취지의 내용증명을 발송하였고, 위 내용증명은 그 무렵 피고에게 도달하였다. 
바. 피고의 산수 블록 제품의 판매
 피고는 아래와 같은 산수 블록 제품을 제조·판매하여 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 [별지 3]의 표1 기재와 같이 합계 6,673,096,443원(부가가치세 포함) 상당의 미신고 매출을 올렸고, 그 이후부터 2021. 10. 30.까지 사이에 [별지 3]의 표 3 기재와 같이 6,714,307,116(부가가치세 포함) 상당의 매출을 올렸다.

사. 산수 블록 제품 관련 특허권 등에 관한 등록무효심결의 확정 등
 1) 특허심판원은, 원고 ○○○이 보유하고 있는 401 실용신안에 관하여 2013. 5. 15., 소외 2가 보유하고 있는 531 실용신안에 관하여 2013. 5. 28., 403 실용신안에 관하여 2013. 2. 18. 각 등록무효심결을 하였고, 위 각 등록무효심결은 그 무렵 모두 확정되었다.
 2) 특허심판원은, 소외인이 보유하고 있는 449 특허의 청구항 제1항에 관하여 2022. 4. 19. 등록무효심결을 하였다. 소외인은 이에 대하여 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였으나, 특허법원은 2023. 3. 10. 소외인의 청구를 기각하는 판결을 하였다(특허법원 2023. 3. 10. 선고 2022허3588 판결).
 3) 원고 ○○○이 보유하고 있는 485 실용신안은 2014. 12. 11. 존속기간이 만료되어 소멸하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 7, 8, 21, 22, 24 내지 27호증, 을 제1, 4 내지 8호증(각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 제1심 법원 및 이 법원의 광주지방조달청장에 대한 각 사실조회 회신 결과, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 계약기간 중 매출 관련 기술료 청구 등에 관한 판단
가. 원고들 주장의 요지
 1) 원고 □□□의 20% 납품권 관련 청구
 피고는 이 사건 계약 제11조 제3항에 의하여 자신의 영업활동으로 수주한 총 납품 물량의 20%를 원고 □□□에게 부여할 의무가 있다. 그런데 피고는 원고 □□□에게 20% 납품권을 부여하기로 약정한 2008. 6. 16.부터 이 사건 계약이 해지된 2015. 2. 10.까지 사이에 [별지 3]의 표 2 기재와 같이 합계 8,279,035,243원(부가가치세 포함) 상당의 산수 블록 제품에 관한 계약을 수주하였음에도 그 납품물량 중 20%를 원고 □□□에게 납품할 수 있도록 하지 아니한 채 자신이 모두 직접 납품하여 이 사건 계약 제11조 제3항을 위반하였다. 따라서 피고는 원고 □□□에게 이 사건 계약 제11조 제3항 위반에 따른 손해배상으로 원고 □□□이 피고 수주 물량 중 20%를 납품하였을 경우 얻을 수 있었던 이익, 즉 [별지 3]의 표 2 기재와 같이 매출액의 20%에 해당하는 금액에서 생산비용과 부가가치세, 영업비를 공제한 금액인 456,223,325원 및 이에 대한 2015. 7. 21.부터의 지연손해금을 지급할 의무가 있다(또는 선택적으로, 피고는 원고 □□□에게 위 금액 상당의 부당이득금을 반환할 의무가 있다).
 2) 원고 ○○○의 기술료 청구
 가) 피고는 이 사건 계약 제6조에 의하여 원고 ○○○에게 산수 블록 제품의 매출액에 대한 기술료를 지급할 의무가 있다. 따라서 피고는 원고 ○○○에게 이 사건 최초 계약이 체결된 2005. 6. 6.부터 이 사건 계약이 해지된 2015. 2. 10.까지 사이에 피고가 수주하여 납품한 산수 블록 제품의 80%에 대한 기술료로 287,681,531원 및 이에 대한 위 기술료 지급기일 다음 날인 2015. 7. 21.부터의 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 나) 한편, 원고가 가)항에서 피고가 수주하여 납품한 산수 블록 제품의 80%에 대한 기술료만을 청구한 것은, 나머지 20%에 해당하는 부분에 관하여 1)항에서 본 바와 같이 납품권 관련 손해배상 또는 부당이득반환을 청구하기 때문인데, 만일 1)항의 20% 납품권 관련 손해배상 또는 부당이득이 인정되지 않는 경우에는, 예비적으로 위 20% 납품물량 부분에 관하여도 기술료의 지급을 구한다. 즉, 1)항의 청구가 인정되지 않는 경우, 피고는 원고 ○○○에게 피고가 판매한 산수 블록 제품의 미신고 순매출액 6,066,451,316원(부가가치세 제외)에 이 사건 계약에서 정한 각 산수 블록 제품별 기술료율을 적용한 기술료 389,000,513원 및 이에 대한 2015. 7. 21.부터의 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
나. 원고 □□□의 20% 납품권 관련 청구에 관한 판단
 1) 앞서 인정한 사실 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 영업하여 수주한 산수 블록 납품 물량의 20%에 관하여는 원고 □□□이 납품권을 가지기로 약정한 사실(이 사건 계약 제11조 제3항), 피고가 이 사건 계약 기간 중 [별지 3]의 표1 기재와 같이 산수 블록 제품 납품 계약을 수주하였음에도, 원고 □□□에게 그 중 20%를 납품하도록 하지 않고 피고가 모두 직접 납품한 사실을 인정할 수 있기는 하다. 
 그러나 이 사건 계약 제23조에는 ‘어느 쪽이 당사자든 천재, 화재, 전쟁, 정부의 규제 또는 그 외에 양 당사자가 제어할 수 없는 사유에 의해 발생한 손실 또는 이 계약의 불이행에 대해서는 책임을 지지 않도록 한다.’고 규정하고 있다. 갑 제4호증, 을 제23호증의 각 기재, 제1심 및 이 법원의 광주지방조달청의 각 사실조회 회신결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 중소기업으로서 조달청장의 발주에 따라 국가, 지방자치단체 등 공공기관에 산수 블록 제품을 납품한 사실을 인정할 수 있는데, 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라고 한다)』 제7조 단서 등에 따라 수의계약의 방법으로 중소기업자로부터 제품조달계약을 체결하는 경우 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 하고(『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제9조 참조), 직접생산 여부의 확인을 받고 제품조달계약을 체결한 중소기업이 직접생산 기준을 위반하여 물품을 납품한 경우 국가계약법 제27조 제1항 제1호, 제9호 나목, 국가계약법 시행령 제76조 제2항 제2호 가목에 의하여 부정당업자의 입찰참가자격 제한의 제제를 받을 수도 있다. 사정이 이러하다면, 피고가 자신이 수주한 산수 블록 제품 납품 계약을 이행함에 있어 직접 생산한 제품을 납품하지 않고, 그 물량의 20%를 원고 □□□으로 하여금 납품하도록 하는 것은 정부의 규제에 따라 금지되는 행위라고 할 것이므로, 설령 피고가 수주 물량의 20%에 대한 납품권을 원고 □□□에게 부여하지 아니한 것이 이 사건 계약 제12조 제3항의 위반에 해당한다고 하더라도, 이 사건 계약 제23조에 의하여 피고는 이와 관련된 손해배상의 책임을 지지 않는다고 봄이 타당하다. 
 따라서 이 사건 계약 제12조 제3항의 위반을 이유로 하는 20% 납품권과 관련한 원고 □□□의 손해배상청구는 받아들이기 어렵다.
 2) 원고 □□□은 선택적으로, 20% 납품권과 관련하여 부당이득반환청구도 하고 있으나, 피고가 이 사건 계약에 따라 산수 블록 제품을 공공기관에 납품하여 이익을 얻은 것이 법률상 원인 없이 얻은 이익이라고 보기 어렵고, 달리 20% 납품권과 관련하여 피고가 법률상 원인 없이 이익을 얻었다는 점을 인정할 증거가 없다. 따라서 20% 납품권과 관련한 원고 □□□의 부당이득반환청구 역시 받아들이기 어렵다.
다. 원고 ○○○의 기술료 청구에 관한 판단
 1) 기술료 지급의무의 발생
 이 법원이 이 부분에 대하여 기재할 이유는 제1심 판결문 제11면 제16~19행의 "이 사건 계약의 목적물은...봄이 상당하다" 부분을 아래와 같이 변경하는 외에는 제1심 판결 제11면 "1) 기술료 지급의무의 발생" 부분(제1심 판결문 제11면 제15행부터 제15면 제4행) 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
 "이 사건 계약의 목적물은 원고 ○○○이 보유하고 있는 산수 블록 제품 관련 실용신안권뿐 아니라 원고 ○○○이 이 사건 라이선스 계약을 통하여 소외인으로부터 취득한 산수 블록 제품의 제조, 판매에 관한 독점적 통상실시권에 기한 서브라이선스권 및 산수 블록 제품의 제조에 필요한 기술노하우를 포함한다고 봄이 상당하다."
 2) 기술료 지급의무의 범위에 대한 판단
 이 법원이 이 부분에 대하여 기재할 이유는 제1심 판결문 제15면 아래에서 3행부터 제16면 제12행까지를 아래와 같이 변경하는 외에는 제1심 판결 제16면 "2) 기술료 지급의무의 범위에 대한 판단" 부분(제1심 판결문 제15면 제6행부터 제16면 제12행) 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
 "피고는 이 사건 계약에 따라 원고 ○○○에게 계약이 존속하고 있었던 기간인 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 산수 블록 제품의 판매 건에 대한 기술료를 지급할 의무를 부담한다. 따라서 이 사건 계약상 기술료는 총매출액에서 부가가치세를 공제한 순매출액(이에 대하여 피고는 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 주장하나, 이 사건 계약상 운반비를 추가로 공제하여야 한다고 볼 만한 사정은 찾아볼 수 없다)에서 이 사건 계약상 제품별 기술료율을 곱하여 산정하여야 하는바, 앞서 본 바와 같이 피고는 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 [별지 3]의 표 1 기재와 같이 산수 블록 제품을 판매하였는바, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고 ○○○에게 위와 같은 산수 블록 제품 판매로 인한 순매출액에 판매 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료 합계액 389,000,513원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다."
 3) 피고의 주장에 대한 판단
 이 법원이 이 부분에 대하여 기재할 이유는 "나) 소멸시효완성 항변에 대한 판단" 부분을 아래와 같이 변경하고, 아래와 같이 "다) 실용신안권의 무효로 인한 감액 주장에 대한 판단" 부분을 추가하는 외에는 제1심 판결 제16면 "3) 피고의 주장에 대한 판단" 부분(제1심 판결문 제16면 제14행부터 제19면 제9행) 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
 나) 소멸시효완성 항변에 대한 판단
 (1) 피고는, 이 사건 소제기일인 2018. 5. 8.로부터 역수상 5년이 경과한 것이 명백한 2013. 5. 8. 이전에 납품한 제품에 관한 기술료는 5년의 소멸시효가 완성되어 소멸하였다고 항변한다.
 살피건대, 앞서 본 사실관계에 의하면, 이 사건 계약은 상인들 사이에 영업을 위하여 체결한 것으로 상행위에 해당하므로, 이 사건 계약에 의한 기술료 채권에 대하여는 5년의 상사소멸시효가 적용된다. 또한 이 사건 계약 제6조에 의하면, 매년 1. 1.부터 6. 30.까지 사이에 판매된 제품에 대한 기술료의 변제기는 같은 해 7. 20.에 도래하고, 매년 7. 1.부터 12. 31.까지 사이에 판매된 제품에 대한 기술료의 변제기는 다음 해 1. 20.에 도래하는 것으로 규정하고 있다. 한편, 갑 제3호증의 기재에 의하면, 원고 ○○○이 2017. 11. 16. 피고에게 기술료 채무의 이행을 최고한 사실이 인정되고, 그로부터 6개월이 지나기 전인 2018. 5. 8. 이 사건 소가 제기되었음은 기록상 명백하므로, 기술료 채권의 소멸시효는 위 2017. 11. 16.자 최고에 의해 중단되었다고 할 것이다.
 따라서 기술료 채권 중 2017. 11. 16.부터 5년 전에 변제기가 도래한 부분, 즉 2012. 6. 30. 이전에 판매된 제품에 관한 기술료 부분은 5년의 소멸시효가 완성되어 소멸되었다고 할 것이므로, 피고의 소멸시효 항변은 위 인정범위 내에서 이유 있다.
 (2) 이에 대하여 원고 ○○○은, 피고에게 수차례 채무 이행을 최고하다가 2017. 11. 16. 내용증명우편으로 이행을 최고한 후 그로부터 6개월이 지나기 전 2018. 5. 8. 이 사건 소를 제기하였으므로 기술료 지급채권의 전체의 시효가 중단되었다는 취지로 주장한다.
 그러나 민법 제174조가 시효중단 사유로 규정하고 있는 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 시효중단의 효력은 최초의 최고 시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고 시에 발생하게 된다(대법원 1983. 7. 12. 선고 83다카437 판결, 대법원 2019. 3. 14. 선고 2018두56435 판결 등 참조). 그런데 원고 ○○○이 2017. 11. 16.자 내용증명우편 외에 각 기술료 지급채권의 시효완성일 전 시점에 피고의 채무 이행을 최고하였음을 인정할 아무런 증거가 없고, 앞서 본 바와 같이 2012. 6. 30. 이전에 판매된 제품의 소멸시효는 그 변제기인 2012. 7. 20.로부터 5년이 경과한 2017. 7. 20. 상사소멸시효가 완성되었음이 역수상 명백하므로, 위 2017. 11. 16.자 내용증명우편에 의한 최고는 이미 시효가 완성된 후에 한 최고에 불과하여 시효중단의 효력이 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.
 (3) 또한 원고 ○○○은, 피고가 산수 블록 제품의 제조·판매 내역에 관한 통보서를 성실히 제출하였어야 함에도 이를 누락하여 통보했고, 원고 ○○○은 이 사건 소송을 통하여 조달청에 대한 사실조회를 신청하여 비로소 피고의 매출액 규모를 파악할 수 있게 된 점에 비추어 볼 때, 피고는 시효완성 전에 원고 ○○○의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 한 것으로 볼 수 있는바, 피고의 소멸시효 완성 주장은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 주장한다.
 채무자의 소멸시효에 기한 항변권의 행사도 우리 민법의 대원칙인 신의성실의 원칙과 권리남용금지 원칙의 지배를 받는 것이어서, 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자로 하여금 그와 같이 신뢰하게 하였거나, 채권자 보호의 필요성이 크고 같은 조건의 다른 채권자가 채무의 변제를 수령하는 등의 사정이 있어 채무 이행의 거절을 인정함이 현저히 부당하거나 불공평하게 되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것이 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로서 허용될 수 없다(대법원 1999. 12. 7. 선고 98다42929 판결, 2002. 10. 25. 선고 2002다32332 판결 등 참조).
 그러나 이 사건 계약에 의하면, 피고가 산수 블록 제품에 관하여 납품계약을 체결한 경우 그 내역을 원고 ○○○에게 통보할 의무가 있기는 하나(이 사건 계약 제6조 제4항), 원고 ○○○은 기술료 계산에 필요한 피고의 장부기록을 열람, 검토할 수 있는 권한을 가지고 있어 피고의 불성실한 통보에도 불구하고 직권으로 피고의 정확한 납품 내역을 확인하는 것이 가능하였던 것으로 보이므로(이 사건 계약 제6조 제5항), 설령 피고가 제조, 판매 내역의 통보를 불성실하게 하였다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 원고 ○○○의 기술료 청구가 불가능하거나 현저히 곤란하게 되었다고 볼 수 없고, 달리 피고가 시효중단을 위한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였다거나, 시효완성 후에 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 원고 ○○○으로 하여금 그와 같이 신뢰하게 하였다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 원고 ○○○ 주장의 사정만으로 피고의 소멸시효 항변이 권리남용에 해당한다고 보기 어려우므로, 원고 ○○○의 위 주장은 이유 없다.
 다) 실용신안권의 무효로 인한 감액 주장에 대한 판단
 (1) 피고 주장의 요지
 이 사건 계약의 목적물에는 소외인 특허권 등에 대한 서브라이선스권 외에도 원고 ○○○의 산수 블록 제품 관련 실용신안권들(401 실용신안, 531 실용신안, 403 실용신안)에 관한 통상실시권이 포함되어 있는데, 이 사건 계약 체결 이후 위 실용신안권들은 모두 무효가 되어 소멸하였으므로, 피고가 지급해야 할 기술료는 최소한 50% 이상 감액되어야 한다.
 한편, 이 사건 계약 제18조 제1항은 "특허출원 중 및 이 출원의 발명 및 의장의 장래의 특허권 및 의장권의 취득, 취하, 기각, 소멸 여부에 관계없이 동 기간 중 존속하도록 하고, 을은 이를 이유로써 본건 기술료의 감액을 청구할 수 없도록 하고 또 어느 쪽의 당사자로부터도 중도 해약은 허가되지 않는다."고 규정하고 있기는 하지만, 위와 같이 계약목적물인 실용신안권 등이 소멸한 경우에도 감액을 청구할 수 없도록 하는 조항은 반사회질서의 법률행위로서 민법 제103조 위반으로 무효라고 보아야 한다.
 (2) 이 사건 계약 제18조 제1항의 무효 여부
 피고의 위 감액 주장이 인정되는지 여부는 이와 같은 감액 청구를 금지하고 있는 이 사건 계약 제18조 제1항이 무효인지 여부에 달려 있으므로, 먼저 이에 관하여 살피기로 한다.
 (가) 관련 법리
민법 제103조에 따라 무효로 되는 반사회질서 행위는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우, 그 권리의무의 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법률적으로 이를 강제하거나 그 법률행위에 반사회질서적인 조건 또는 금전적 대가가 결부됨으로써 반사회질서적 성격을 띠는 경우, 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우 등을 포괄하는 개념이다. 법률행위의 일방 당사자로서 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 것으로 이를 강제하는 것이 사회적 타당성이 없다고 평가할 수 있는 경우 역시 이에 해당하여 무효가 된다(대법원 1996. 4. 26. 선고 94다34432 판결, 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결 등 참조).
 그런데 특허 실시계약에서 특허 무효 등으로 특허권이 소멸된 경우에도 계약기간 종료 시까지 그 실시계약이 계속 존속하도록 하고, 특허권 소멸 후 계약기간 종료 시까지 실시계약에서 정한 실시료를 변함없이 계속 지급하도록 하는 조항을 포함시키는 것은, 특허권이 소멸로 인해 특허권자가 더 이상 실시계약을 이행할 수 없게 된 기간 동안에도 실시권자로부터 실시료를 수취할 수 있도록 보장하는 결과가 되어 특허권자에게 부당한 이득을 허용하고 실시권자에게 부당한 부담을 지우는 약정으로 평가될 여지가 있다. 특히 특허권자가 자신의 우월한 거래상의 지위를 이용하여 이와 같은 조항을 특허발명 실시계약에 포함시킨 경우에는, 위와 같은 조항을 포함시킬 합리적인 이유가 인정되지 않는 이상 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’이라고 한다)위반의 소지가 있을 뿐 아니라 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 그 사법상 효력 또한 부정될 여지가 있다.
 그러나 이와 같이 계약 등 법률행위의 내용이 민법 제103조에서 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효인지 여부는 일률적인 추상적 기준에 의해 판단할 것이 아니라 구체적 사안에서 계약 등의 실질을 살펴 판단하여야 한다(대법원 2023. 2. 23. 선고 2022다287383 판결 참조). 특히 복수의 특허발명에 관하여 실시계약을 체결하거나 특허권 외에 상표, 디자인, 노하우(know-how)나 영업비밀 등과 같은 다른 지식재산권과 함께 실시계약이 체결되는 경우, 복수 개의 권리 중 일부가 소멸하였을 때 실시료를 어떻게 조정할 것인지는 양 당사자 사이의 협상 결과에 따라 합리적인 범위 내에서 정해질 수 있는 것이고, 당사자들의 계약 자유의 원칙을 제한하면서 소멸되는 권리와 실시료 감액에 관한 일률적인 규칙을 부과하는 것이 언제나 공평하고 합리적인 결과를 도출한다고 볼 수는 없다. 따라서 단순히 특허 실시계약에서 일부 권리 소멸 이후 실시료 감액을 인정하지 아니하여 권리 소멸 이후의 실시료의 수취를 인정하는 결과를 초래하게 되었다는 사정만으로 그와 같은 약정에 이르게 된 경위 등을 구체적으로 살피지 아니한 채 곧바로 그와 같은 약정이 공정거래법위반에 해당한다거나 당연 무효에 해당한다고 단정하여서는 안 된다. 
 또한, 특허권자가 특허발명에 관한 독점권을 가지고 있다는 사실만으로 실시계약에서 우월한 거래상의 지위가 있다는 점이 당연히 도출되는 것이 아니고, 실시계약의 목적이 된 특허권의 특성과 시장점유율, 특허권자의 실시권자의 경제력의 차이, 실시계약의 체결 경위와 실시계약의 내용 등을 구체적으로 고려하여 특허권자에게 우월한 거래상 지위가 있었는지 여부를 판단해야 한다.
 (나) 검토
 이와 같은 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 계약의 목적물은 산수 블록 제품과 관련된 특허, 디자인, 상표, 실용신안, 기술노하우 등 다양한 지식재산권을 포괄하고 있고, 향후 원고 ○○○의 기술개발에 따른 개량 기술도 실시계약의 목적물로 추가될 가능성도 있어(이 사건 제7조 제1항) 이 사건 계약 체결 당시 이 사건 계약에서 정한 기술료율(산수뷰 7%, 산수스탭 7%, 산수뱅크 5%)을 개별 지식재산권별로 정확하게 배분하는 것이 쉬운 일이 아니었을 것으로 보인다. 또한, 이 사건 계약을 통해 당사자들이 목적하는 것은 산수 블록 제품 제작과 관련한 기술노하우, 특허권, 디자인권 등을 이용하여 산수 블록 제품을 제조, 판매하기 위한 것(이 사건 계약 제1조 제1항)인데, 원고 ○○○과 피고는 이 사건 계약을 체결하면서 구체적인 지식재산권의 내용에 대한 목록을 계약 내용에 포함시키지도 아니한 점에 비추어 볼 때, 이 사건 계약의 당사자들은 소외인의 산수뷰, 산수스탭, 산수뱅크 등의 ‘산수 블록 제품’을 국내에서 제조, 판매할 수 있도록 한다는 것에 주된 관심이 있었을 뿐 위 산수 블록 제품과 관련된 개별 지식재산권의 구체적인 개수나 내용이 계약 체결 및 기술료율 산정의 핵심적인 요소는 아니었던 것으로 보인다(이 사건 계약 제1조 제2항). 나아가 이 사건 계약기간은 실시계약 목적물의 잔존 족속기간에 비해 상대적으로 단기(3년)여서 계약 종료 후 실시계약을 갱신할 때 소멸된 권리 등을 갱신 계약의 기술료율에 어느 정도로 반영할 것인지에 관하여 양 당사자 사이에 새롭게 협상을 할 수 있는 여지가 있고, 경우에 따라 더 이상 실시계약을 갱신하지 아니하고 계약을 종료시킬 가능성도 있어, 이 사건 계약 제18조 제1항에 의해 일부 권리 소멸 후에도 최초 기술료율을 그대로 유지하는 것이 피고에게 다소 불리한 측면이 있다고 하더라도 그와 같은 계약에 구속되는 기간이 불합리하게 장기간이라고 보이지는 않는다. 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 계약 제18조에서 개별 지식재산권의 소멸 여부에 관계없이 계약기간 동안 계약이 존속하도록 하고, 이를 이유로 기술료 감액을 구하지 못하도록 규정한 것이 현저히 합리성을 상실한 규정이라고 단정하기 어렵다.
 또한 원고 ○○○이 소외인과의 라이선스 계약에 따라 국내에서 독점권을 가지고 있는 산수 블록 제품이 콘크리트 옹벽블록 등의 시장에서 어느 정도의 시장 점유율을 가지고 있는지 기록상 나타나 있지 않고, 원고 ○○○ 보유의 전용실시권, 전용사용권, 실용신안권을 실시하지 않고는 콘크리트 옹벽블록 시장에 진입하기 어렵다고 볼 근거도 없으며, 원고 ○○○과 피고 사이에 대등한 협상이 어려울 정도로 경제력의 차이가 있다는 자료도 없는바, 이 사건 계약에서 위와 같은 규정이 포함된 것이 원고 ○○○의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 피고와 거래한 결과라고 단정할 수도 없다.
 따라서 피고가 주장하는 사정만으로 이 사건 계약 제18조가 민법 제103조 위반으로 무효에 해당한다고 볼 수 없고, 달리 피고 주장을 인정할 증거가 없다.
 (3) 신의성실의 원칙 및 형평의 관념에 따른 감액 가능성
 이 사건 계약 제18조의 유효성에도 불구하고 신의성실의 원칙이나 형평의 관념에 따라 기술료 감액을 인정할 수 있을지 여부에 관하여 본다.
 (가) 관련 법리
 채권자가 유효하게 성립한 계약에 따른 급부의 이행을 청구하는 때에 법원이 급부의 일부를 감축하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결 등 참조). 채권자의 권리행사가 신의칙에 비추어 용납할 수 없는 것인 때에는 이를 부정하는 것이 예외적으로 허용될 수 있을 것이나(대법원 2018. 5. 17. 선고 2016다35833 전원합의체 판결 등 참조), 일단 유효하게 성립한 계약상의 책임을 공평의 이념 및 신의칙과 같은 일반원칙에 의하여 제한하는 것은 자칫하면 사적 자치의 원칙이나 법적 안정성에 대한 중대한 위협이 될 수 있으므로 신중을 기하여 극히 예외적으로 인정하여야 한다(대법원 2004. 1. 27. 선고 2003다45410 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 2011다66252 판결 등 참조).
 (나) 검토
 위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 아래와 같은 사정에 비추어 볼 때 이 사건 계약의 목적물인 실용신안권이 계약기간 중 무효 등으로 소멸되었다는 사정을 고려하더라도, 기술료의 감액을 인정하지 않는 것이 신의칙에 비추어 용납할 수 없는 것이라고 보기는 어렵고, 달리 신의칙상 기술료 감액을 인정해야 하는 예외적인 사정을 인정할 자료가 없다.
 ① 이 사건 계약의 목적물은 원고 ○○○ 보유 401 실용신안, 531 실용신안 및 원고 ○○○이 서브라이선스권을 가지고 있는 소외인 보유 322 특허, 449 특허, 449 디자인, 산수 상표, 산수 블록 제작 기술노하우 등 다양한 지식재산권을 포괄하고 있다(한편, 무효로 확정된 531 실용신안 및 403 실용신안은 원고 ○○○ 보유의 실용신안이 아니라 소외 2가 보유하고 있는 실용신안에 해당하여 이 사건 계약의 목적물에 포함되지 않는다).
 ② 401 실용신안은 이 사건 계약기간 중인 2013. 5. 15.경 무효로 확정되기는 하였으나, 401 실용신안에 대한 무효 심결(을 제2호증의 3)의 이유를 살펴보면, 401 실용신안은 소외인의 449 특허의 명세서에 기재된 고안과 실질적으로 동일한 내용에 해당한다는 이유로 확대된 선출원주의 위반으로 무효가 되었음을 알 수 있다. 그렇다면 401 실용신안의 무효에도 불구하고, 제3자는 여전히 401 실용신안의 기술적 범위를 모두 포함하고 있는 소외인의 449 특허의 독점적·배타적 효력에 따라 401 실용신안의 보호범위 내에 있는 기술을 실시할 수 없게 되므로, 결국 원고 ○○○이 이 사건 계약에 따라 피고에게 제공하는 통상실시권의 실질적인 내용에는 별다른 차이가 발생하지 않는 것으로 보인다.
 ③ 449 특허의 청구항 제1항은 특허심판원에 의해 2022. 4. 19. 등록무효심결을 받기는 하였으나, 449 특허의 청구항 제1항에 대한 등록무효심결이 이루어진 시기는 이 사건 계약이 종료된 2015. 2. 10. 이후이므로, 위 등록무효심결에도 불구하고 이 사건 계약 기간 동안에는 449 특허의 청구항 제1항에 관한 독점적·배타적 효력에 따라 사실상 제3자의 실시가 금지되었던 것으로 볼 수 있다. 따라서 449 특허의 청구항 제1항에 관한 등록무효심결은 이 사건 계약을 이행불능 상태에 빠지게 만들었다고 볼 수 없다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).
 ④ 485 실용신안은 이 사건 계약기간 중인 2014. 12. 11. 존속기간이 만료되어 소멸되었다. 그런데 485 실용신안의 존속기간 만료일은 이 사건 최초 계약이 체결된 2005. 6. 6. 또는 이 사건 수정 계약이 체결된 2008. 6. 16. 당시 양 당사자가 모두 알 수 있었던 것이고, 당사자들은 2008. 6. 16. 계약 당시 계약기간을 3년으로 약정하여 485 실용신안의 존속기간이 만료되기 전에 약정한 계약기간이 만료되도록 정하였던 점, 피고는 3년의 계약기간이 종료된 이후에도 스스로 계속 산수 블록 제품을 제조, 판매하여 이 사건 계약을 묵시적으로 갱신하였고 피고의 계약 불이행으로 인한 원고의 해지 통보에 의해 이 사건 계약이 해지되기까지 485 실용신안의 존속기간 만료를 이유로 하는 기술료의 감액 주장을 한 사실이 없었던 점, 485 신용신안은 산수스텝의 제조 주형에 관련된 것인데 산수스텝의 제조와 관련된 기술노하우를 비롯한 여러 지식재산권이 이 사건 계약의 목적물에 포함되어 있어 485 실용신안의 존속기간이 만료되었다고 하더라도 제3자가 산수스텝을 자유롭게 제조, 판매할 수 있다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 볼 때, 485 실용신안 존속기간 만료일 이후 계약기간 종료일까지 실시료 감액을 인정하지 않는 것이 신의칙에 위반된다고까지 보기는 어렵다.
 (다) 소결론
 따라서 이 사건 계약 제18조에 따라 피고는 이 사건 계약의 목적물인 실용신안권이 소멸하였다는 이유로 감액을 청구할 수 없고, 원고 ○○○이 이 사건 계약에 따른 실시료를 그대로 청구하는 것이 신의칙에 위반된다고 보기도 어려우므로, 피고의 위 감액 주장은 이유 없다.
 4) 소결
 따라서 피고는 원고 ○○○에게 2012. 7. 1부터 2015. 2. 10.까지 사이의 산수 블록 제품 판매로 인한 순매출액에 판매 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료 합계액 195,344,450원 및 이에 대하여 원고 ○○○이 구하는 최종 변제기 다음날인 2015. 7. 21.부터 피고가 그 이행의무의 존재나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2023. 8. 24.까지는 상법에 정한 연 6%의, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
원고 ○○○의 이 부분 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있고, 나머지 청구는 이유 없다.
3. 이 사건 계약 종료 후 매출 관련 손해배상청구에 관한 판단
가. 원고 ○○○ 주장의 요지
 1) 피고는 이 사건 계약이 해지된 2015. 2. 10. 이후에도 [별지 3]의 표 3 기재와 같이 산수 블록 제품을 판매하였다. 피고의 이와 같은 행위는 아래 표 기재와 같이 (1) 영업비밀 침해, (2) 322 특허의 전용실시권 침해, (3) 449 특허의 전용실시권 침해, (4) 449 디자인의 전용실시권 침해, (5) 산수 상표의 전용사용권 침해, (6) 독점적 통상실시권 침해에 해당하므로, 이와 같은 침해에 따른 원고 ○○○의 손해를 배상할 의무가 있다. 
?영업비밀322특허449특허485실용주18)449디자인산수상표독점적 통상실시권산수뷰○○주19)???○주20)○산수뱅크○?○주21)?○주22)○주23)○산수스텝○????○주24)○
 2) 이 사건 계약 제19조 제4항은 이 사건 계약 해지 이후 제조한 모든 제품에 관하여 판매가 되었는지 여부를 불문하고 이 사건 계약에서 정한 기술료 상당의 위약금을 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 이 사건 계약의 당사자였던 피고는 이 사건 계약 해지 이후 제조, 판매된 산수 블록 제품에 관하여 이 사건 계약 제19조 제4항에 의한 기술료 상당의 위약금을 지급할 의무가 있다. 
 3) 1)항 기재 손해배상청구와 관련하여, 각 권리침해로 인한 손해배상청구 사이의 병합관계는 단순병합에 해당하고, 위 1)항 기재 손해배상청구와 2)항 기재 기술료 상당의 위약금 청구 사이의 관계는 선택적 병합에 해당한다. 피고에 대한 이 사건 계약 종료 후 매출 관련 손해배상청구 등의 구체적인 내역은 [별지 5] 기재와 같다. 
나. 영업비밀 침해 여부에 관한 판단
 1) 원고 ○○○은, 피고가 원고 ○○○의 이 사건 라이선스 계약에 따른 독점적 통상실시권에 따라 부여받은 [별지 2] 기재의 기술노하우, 즉 색소 배합 및 몰탈 도포방법, 콘크리트 성형 및 진동방법, 탈형 및 코팅방법 등에 관한 영업비밀을 침해하였다고 주장한다.
 2) 구 부정경쟁방지법(2016. 1. 27. 법률 제13844호로 개정되기 전의 것) 제2조 제2호의 ‘영업비밀’은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 의미한다. 여기서 ‘공연히 알려져 있지 아니하다’는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말하고(대법원 2004. 9. 23. 선고 2002다60610 판결 참조), ‘독립된 경제적 가치를 가진다’는 것은 그 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 말하며(대법원 2008. 2. 15. 선고 2005도6223 판결 참조), ‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다. 이러한 유지·관리를 위한 노력이 합리적이었는지는 영업비밀 보유자의 예방조치의 구체적 내용, 해당 정보에 접근을 허용할 영업상의 필요성, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계와 그 정도, 영업비밀의 경제적 가치, 영업비밀 보유자의 사업 규모와 경제적 능력 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결 등 참조).
 3) 먼저 원고 ○○○ 주장의 색소 배합 및 몰탈 도포방법, 콘크리트 성형 및 진동방법, 탈형 및 코팅방법에 영업비밀에 해당하는 내용이 포함되어 있는지 여부에 관하여 살피건대, 제1심 증인 소외 3의 증언, 을 제3, 21, 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 갑 제15호증의 기재만으로 원고 ○○○ 주장의 정보가 영업비밀에 해당한다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 
 가) 원고 ○○○은 ① 단색소, 규사, 시멘트, 물 등을 이용한 몰탈의 혼합비율, ② 이형유의 종류 및 도포량, ③ 삽 등을 이용한 색소의 손실방지, ④ 점도 조절과 기공포 제거를 위한 고주파 진동기와 봉진동기 병행사용, ⑤ 계절 및 날씨의 변화에 따라 위 기술노하우를 적절히 변형하여 사용하는 방법 등은 일반적으로 공개되어 있는 내용이 아니라 특별한 기술노하우라고 주장한다. 
 나) 만일 이와 같은 몰탈의 혼합비율이나 이형유의 구체적인 도포량 등이 구체적인 수치 범위로 특정되어 있다면 그와 같은 수치 범위 정보는 영업비밀로 인정될 가능성이 크다. 그러나 이 사건에서 원고 ○○○은 ‘몰탈의 적절한 혼합비율’, ‘이형유의 적절한 도포량’ 등이 중요한 기술노하우라고만 주장하고 있을 뿐 이와 관련된 구체적인 혼합비율의 수치범위 및 구체적인 이형제의 종류 및 도포량의 수치범위 등의 세부적인 정보를 피고에게 제공하였다고 주장하고 있지는 않다. 또한 원고 ○○○이 이 사건 계약에 따라 피고 신성콘크리트의 직원들에게 산수 블록 제품의 제작 공정에 관한 교육을 할 때, 위와 같이 콘크리트 생산 공정에서 일반적으로 사용되는 기술노하우를 넘어서는 구체적인 정보를 제공하였음을 인정할 증거도 없다. 
 다) 원고 ○○○이 주장하는 기술노하우는, 원하는 색상의 몰탈을 만들기 위해 일반적으로 사용되는 기술인 색소와 시멘트 등을 "적절히" 배합하는 것 이상의 정보를 포함하고 있지 않다. 또한 콘크리트 생산 공정에서 "적절한" 이형제를 뿌리는 것이나 진동기를 "적절하게" 이용하여 콘크리트 반죽을 안정적으로 자리 잡도록 하는 것 역시 일반적으로 사용되는 기술내용에 불과한 것으로 보인다.
 라) 위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고 ○○○ 주장의 기술노하우가 산수 블록 제조와 관련하여 어느 정도 경제적 가치를 가지고 있다고 하더라도, 그 정보가 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 내용이라고 보기 어려워 그 정보가 공연히 알려져 있지 아니한 정보라고 단정할 수 없고, 원고 ○○○이 이 사건 계약에 포괄적인 비밀유지 약정을 포함시킨 사정 등을 고려하더라도 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태라고 보기도 어렵다. 
 4) 따라서 원고 ○○○ 주장의 기술노하우가 영업비밀에 해당함을 전제로 하는 영업비밀 침해 주장은 이유 없다.
다. 322 특허의 전용실시권 침해 여부에 관한 판단
 1) 원고 ○○○은 [별지 6] 기재와 같이 피고의 산수뷰 제품의 거푸집이 322 특허의 청구항 제1항(이하 ‘322 특허 제1항 발명’이라고 한다)의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 피고가 산수뷰 제품을 제조, 판매한 것은 322 특허 제1항 발명의 전용실시권의 침해라고 주장한다. 또한 원고 ○○○은 322 특허 제1항 발명의 거푸집의 제조 방법에 관한 발명인 청구항 제2항(이하 ‘322 특허 제2항 발명’이라고 한다)은 제1항 발명과 발명의 카테고리만 다를 뿐 실질적으로 동일한 내용을 포함하고 있으므로, 피고는 산수뷰 제품을 제조, 판매함으로써 322 특허 제2항 발명의 전용실시권도 침해하였다고 주장한다. 
 2) 살피건대, 갑 제20호증의 2에는 산수뷰 제품의 거푸집이 322 특허 제1항 발명의 모든 구성요소를 포함하고 있다는 취지의 감정결과가 기재되어 있으나, 위 감정은 피고의 산수뷰 제품 관련 거푸집을 특허발명과 비교한 것이 아니고 원고 ○○○의 산수뷰 제품 관련 거푸집을 확인대상발명으로 특정하여 322 특허와 대비를 한 결과에 불과하다. 갑 제20호증의 2는 "양생된 콘크리트 구조물이 동일하면 그것을 제조하기 위한 거푸집 또한 동일한 구조물로 존재할 수밖에 없을 것으로 판단된다."는 논리를 매개로 원고 ○○○의 산수뷰 제품과 피고의 산수뷰 제품이 실질적으로 동일한 형상을 가지고 있으므로 그 거푸집도 동일한 구조물에 해당할 것이라고 결론을 내리고 있다. 그러나 을 제19호증의 기재에 의하면, 322 특허 제1항 발명의 ‘금속으로 이루어지는 망부재(구성요소 1-2)’나 ‘금속봉의 보강말뚝(구성요소 1-3)’ 등을 포함하지 아니하여 제1항 발명의 보호범위에 포함되지 않는 다른 금형(모조석 무늬를 생성하는 거푸집 전체가 단일재질로 이루어진 철주물제 거푸집)을 통해서도 원고 ○○○이 생산하는 것과 동일한 형상의 산수뷰 제품을 생산할 수 있는 것으로 보인다. 그렇다면 피고가 원고 ○○○의 거푸집이 아닌 다른 거푸집을 사용하고 있다고 주장하고 있는 이 사건에서, 최종 결과물인 블록의 형태가 동일하다는 점만으로 피고의 산수뷰 거푸집이 322 특허 제1항 발명을 침해한다고 인정하기 부족하고, 달리 피고가 사용하고 있는 거푸집이 원고 ○○○의 거푸집과 동일한 거푸집이라거나 피고가 사용하고 있는 거푸집이 322 특허 제1항 발명의 모든 구성요소를 포함하고 있다는 점을 인정할 증거가 없다.
 3) 따라서 피고가 산수뷰 제품을 제조, 판매함으로써 322 특허 제1항 발명의 전용실시권을 침해하였다고 단정하기 어렵고, 마찬가지 이유로 피고가 거푸집의 생산방법에 관한 발명인 제2항 발명을 침해하였다고 단정하기도 어렵다. 결국 322 특허의 전용실시권 침해에 관한 원고 ○○○의 주장은 이유 없다. 
라. 449 특허의 전용실시권 침해 여부에 관한 판단
 1) 원고 ○○○은, 피고의 산수뱅크 제품이 449 특허의 청구항 제1항을 침해한다고 주장하는 한편, 피고는 449 특허의 청구항 제1항은 그 등록이 무효가 될 것임이 명백하므로 이에 기한 권리의 행사는 권리남용에 해당한다고 항변한다.
 2) 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이므로(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조), 판단의 편의상 피고의 권리남용항변에 관하여 먼저 살피기로 한다. 
 3) 을 제25호증의 기재에 의하면, 특허법원은 2023. 3. 10. 449 특허의 청구항 제1항이 선행발명 1[일본 공개특허공보 특개(번호 8 생략)] 및 선행발명 6[실용신안공보 (번호 9 생략)]의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 판단한 사실을 인정할 수 있다(특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1022 판결). 위 특허법원 판결의 이유 등을 종합하여 볼 때, 449 특허의 청구항 제1항은 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 것으로 보인다.
 4) 따라서 449 특허 청구항 제1항의 전용실시권 침해를 원인으로 하는 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 할 것이므로, 이를 지적하는 피고의 항변은 이유 있고, 원고 ○○○의 이 부분 청구는 이유 없다.
마. 449 디자인의 전용실시권 침해 여부에 관한 판단
 1) 관련 법리
 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3240 판결 등 참조). 
 2) 구체적 판단
 살피건대, 갑 제20호증의 1의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 449 디자인과 피고의 산수뱅크 제품의 디자인은 아래 대비표에서 보는 바와 같이 양 디자인은 그 지배적인 특징이 동일하여 동일한 심미감을 느끼게 하므로, 특별한 사정이 없는 한 피고는 산수뱅크 제품을 제조·판매함으로써 원고 ○○○의 449 디자인의 전용실시권을 침해하였다고 봄이 상당하다. 

피고의 산수뱅크 제품
 3) 피고의 주장에 관한 판단
 가) 피고는 산수뱅크 제품은 401 실용신안의 실시 제품인데, 위 실용신안이 무효로 되어 소급적으로 소멸된 이상 449 디자인 전용실시권의 효력이 피고에게 미치지 않는다고 주장하고 있으나, 401 실용신안이 무효가 되었다고 하여 449 디자인이 무효가 된다거나 449 디자인의 효력이 피고에게 미치지 않는다고 볼 근거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
 나) 또한 피고는, 원고 ○○○은 401 실용신안이 무효 확정이 되자 그로부터 얼마 지나지 아니하여 소외인으로부터 449 디자인에 관한 전용실시권을 취득하였는데 이는 동일한 제품에 관하여 중복적으로 권리를 행사하는 결과가 되고 401 실용신안의 무효를 무력화시키는 것이 되어 위법·부당하다고 주장하나, 동일한 제품의 기술적 특징에 관하여 실용신안권에 의해 보호받고 심미적인 특징에 관하여 디자인권에 의해 중첩적으로 보호받는 것이 부당하다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
 다) 나아가 피고는 산수뱅크 제품은 공공의 영역에 있는 것으로 누구든지 자유롭게 실시할 수 있는 제품이라는 취지로 주장하고 있는바, 피고의 위 주장을 자유실시디자인 항변으로 선해하여 보더라도, 피고의 산수뱅크 제품이 선행디자인과 유사하거나 선행디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라는 점을 인정할 증거가 없으므로, 피고의 자유실시디자인 항변 또한 받아들일 수 없다. 
바. 산수 상표의 전용사용권 침해 여부에 관한 판단
 1) 피고의 카탈로그 사용으로 인한 전용사용권 침해 여부
원고 ○○○은 피고가 산수 블록 제품의 카탈로그(갑 제18호증)에 아래와 같이 ‘山水뷰’, ‘山水뱅크’, ‘山水스텝’과 같이 표시한 행위가 원고 ○○○의 산수 상표 전용사용권 침해에 해당한다고 주장한다. 

 살피건대, 원고 ○○○의 산수 상표 전용사용권 등록일은 2013. 7. 30.인데, 갑 제18호증의 각 카탈로그에는 카탈로그의 제작 또는 배포일자가 기재되어 있지 아니하여, 위 각 증거만으로 피고가 원고 ○○○의 산수 상표 전용사용권 등록 이후에 위와 같이 ‘山水뷰’, ‘山水뱅크’, ‘山水스텝’ 표시가 있는 카탈로그를 제작, 배포하였다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 
 따라서 피고의 카탈로그 사용으로 인한 전용사용권 침해 주장은 이유 없다. 
 2) 나라장터 종합쇼핑몰의 품목명 기재 등에 따른 전용사용권 침해 여부
 가) 인정사실
 갑 제4호증의 기재 및 이 법원과 제1심 법원의 광주지방조달청장에 대한 각 사실조회회신 결과를 종합하여 보면, 피고는 원고 ○○○이 소외인으로부터 山水 상표권의 전용사용권을 설정받은 2013. 7. 30. 이후부터 피고가 조달청을 통해 마지막으로 산수 블록 제품을 납품한 2021. 10. 31.경까지 ‘산수뷰’, ‘산수뱅크’, ‘산수스텝’(이하 ‘피고 사용 표장들’이라 한다)을 조달청장이 운영하는 국가종합전자시스템인 나라장터 종합쇼핑몰에 게시한 피고의 콘크리트 옹벽블록 제품 광고에 표시함으로써 콘크리트제 인조석 등의 출처표시로서 사용하였음이 인정된다.
 나) 산수 상표와 피고 사용 표장들의 유사 여부
 (1) 관련법리
 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).
 (2) 구체적 판단
 산수 상표는 다소 도안화된 한자 山과 水가 결합한 표장()인 반면, 피고 사용 표장들은 평이한 서체의 한글 3글자 혹은 4글자로 구성된 표장들로, ‘산수’ 와 ‘뷰’, ‘뱅크’, ‘스텝’이 결합한 표장이다. 

 갑 제7, 16호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 보면, 원고 ○○○은 소외인으로부터 라이선스를 받아 2003. 4.경부터 산수 표장을 블록 제품의 종류에 따라 아래와 같이 ‘山水뷰’, ‘山水뱅크’, ‘山水스텝’ 등으로 표시하여 사용하여 왔음을 인정할 수 있다. 

 이와 같은 거래실정에 비추어 볼 때 일반수요자들은 피고가 나라장터 종합쇼핑몰에서 사용한 ‘산수뷰’, ‘산수뱅크’, ‘산수스텝’이라는 표장 중 ‘산수’ 부분을 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부로 인식할 수 있을 것으로 보인다. 나아가 피고 사용 상표들의 요부인 ‘산수’와 산수 상표의 표장인 ‘’는 비록 그 외관은 다르지만 호칭과 관념이 동일하므로 서로 유사한 상표에 해당한다고 봄이 타당하다.
 다) 소결
 따라서 피고는 나라장터 종합쇼핑몰에서 피고 사용 표장들을 사용함으로써 산수 상표의 전용사용권을 침해하였다. 
 3) 피고 주장에 대한 판단
 (가) 피고는, 원고 ○○○이 산수 상표의 사용을 허락하는 내용을 포함하는 이 사건 계약을 체결한 후 산수 상표의 전용사용권을 취득하고 해당 상표를 사용하는 것이 위법이라고 주장하는 것은, 계약의 취지에 반하고 신의칙에도 위반된다고 주장한다. 
 그러나 이 사건 계약이 존속하고 있는 동안 피고가 산수 상표를 자유롭게 사용할 수 있었다고 하더라도, 이 사건 계약이 종료된 이상 더 이상 산수 상표를 사용할 수 없는 것이므로, 원고 ○○○의 산수 상표 전용사용권 침해 주장이 신의칙에 위반된다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. 
 (나) 피고는, 피고가 나라장터 종합쇼핑몰에 산수 상표를 사용한 것은 표장의 기술적(記述的) 사용행위에 해당하고, 상표적 사용이 아니라고 주장한다. 
 그러나 ‘산수뷰’, ‘산수뱅크’, ‘산수스텝’이 콘크리트제 블록 등의 보통명칭 또는 산지, 품질, 원재료 등을 나타내는 기술적(記述的) 표현이라고 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
사. 독점적 통상실시권 침해 여부에 관한 판단
 이 법원이 이 부분에 대하여 기재할 이유는 제1심 판결문 제20면 제16행의 "(1) 원고 ○○○의 라이선스권 침해의 불법행위" 부분을 삭제하는 외에는 제1심 판결문 제20면 제3행부터 제21면 제13행까지의 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
아. 손해배상의무의 발생
 1) 피고가 산수 상표를 사용하여 산수 블록 제품을 제조, 판매함으로써 원고 ○○○의 449 디자인 전용실시권 및 산수 상표 전용사용권을 침해한 사실은 앞서 본 바와 같고, 타인의 디자인권, 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되며(디자인보호법 제116조 제1항 본문, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결), 디자인 전용실시권자 및 상표 전용사용권자는 자기의 전용실시권 및 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있으므로(디자인보호법 제115조 제1항, 상표법 제109조), 피고는 원고 ○○○에게 위 전용실시권 및 전용사용권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있다. 
 2) 피고가 이 사건 계약 종료 이후에도 계속해서 산수 블록 제품을 제조, 판매한 행위가 원고 ○○○의 독점적 통상실시권을 침해하는 불법행위에 해당함은 앞서 본 바와 같으므로, 피고는 원고 ○○○에게 위 불법행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.
〈침해 내용의 정리〉?영업비밀322특허449특허485실용449디자인산수상표독점적 통상실시산수뷰××???○주32)○산수뱅크×?×?○주33)○주34)○산수스텝×????○주35)○
자. 손해배상의 범위에 관한 판단
 1) 산수 상표 전용사용권 침해로 인한 손해의 범위
 가) 원고 ○○○ 주장의 요지
 상표의 전용사용권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정할 수 있고(상표법 제110조 제3항), 이때 이익액은 매출액에서 변동비를 공제한 한계이익이라고 할 것이므로, 전용사용권 침해로 인한 손해액은 피고의 매출액에 한계이익률(45%)을 곱하여 산정할 수 있다. 
 따라서 피고는 산수 상표 전용사용권 침해로 인한 손해배상으로 원고 ○○○에게, [별지 5]의 ‘468 상표 손해액’의 합계란 기재와 같이 3,021,438,202원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있는바, 원고 ○○○은 그 중 일부청구로서 [별지 5]의 ‘① 청구액’ 합계란 기재와 같이 575,652,731원 및 이에 대한 지연손해금을 청구한다. 
 나) 상표법 제110조 제3항에 의한 손해액 산정 여부
 (1) 관련 법리
상표법 제110조 제3항은 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 얻은 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는데, 이 때 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)을 공제한 한계이익으로 산정할 수 있다. 
 (2) 판단
 살피건대, 원고 ○○○ 주장과 같이 갑 제29호증의 통계에 따른 ‘변동비 대 매출액 비율’을 그대로 피고 침해제품에 대한 한계이익률로 볼 수 없고, 을 제14호증에 의하더라도 피고 침해제품을 생산하기 위하여 들어가는 변동비를 객관적으로 산정하기 어렵다. 따라서 이 사건에서 피고 침해제품의 생산·판매로 인한 피고의 매출액 및 피고 침해제품에 대한 한계이익을 명확하게 산정하기 어려우므로, 원고 ○○○이 주장하는 상표법 제110조 제3항의 방법에 따라 원고 ○○○이 입은 손해액을 산정하기는 어렵다. 
 다) 상표법 제110조 제6항 규정에 따른 손해액의 산정
 이 사건은 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위해 필요한 사실을 밝히는 것이 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 상표법 제110조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 정할 필요가 있다. 
 앞서 인정한 사실과 갑 제1, 3, 7, 29호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 상표법 제110조 제6항 규정에 따른 상당한 손해액은 [별지 5]의 ‘① 청구액’ 기재 금액을 초과하는 것으로 보인다. 
 (1) 원고 ○○○은 소외인과의 이 사건 라이선스 계약에 따라 산수 상표를 사용하여 산수 블록 제품을 직접 제조, 판매할 수도 있고, 국내에서 제3자에게 재실시허락(서브라이선스)을 할 권리도 보유하고 있다. 원고 ○○○은 전국을 9개 지역으로 구분하여 피고 신성콘크리트를 비롯한 실시 희망자에게 일정한 지역 범위 내에서 비독점적인 실시허락을 하였고, 피고 신성콘크리트 등 실시권자가 산수 블록 제품의 생산과 납품을 원활하게 하지 못할 경우 원고 ○○○이 실시권자에게 제품을 공급할 수도 있었다. 즉, 원고 ○○○은 산수 블록 제품의 실시허락 뿐 아니라 직접 제조, 판매도 하고 있으므로, 피고가 무단으로 산수 상표 전용사용권을 침해하여 산수 블록 제품을 판매함에 따라 그 판매 수량 상당의 매출의 감소 또는 실시료 수입의 감소가 이루어졌을 것으로 보인다.
 (2) 원고 ○○○의 매출 감소로 인한 손해는 산수 블록 제품의 매출액에 변동비를 공제한 한계이익을 이용하여 산정하는 것이 합리적인데, 한국은행이 발간한 기업경영분석 통계(갑 제29호증)에 기재된 내용이 산수 블록 제품의 한계이익을 산정함에 그대로 활용할 수는 없으나, 위 통계자료는 비사업지주회사 등 몇 가지 예외적인 업체를 제외한 우리나라 전체 영리법인기업(국세청 법인세 신고기업 기준)을 대상으로 작성한 확정통계이므로 통계의 신뢰성이 낮다고 볼 수는 없으며, 위 통계의 〈C233. 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품〉에 관한 통계 부분은 ‘시멘트, 석회 및 플라스터, 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록, 기타 콘크리트 제품 등에 관한 제조업’을 영위하는 업체에 관한 것으로 원고 ○○○이 영위하는 콘크리트 블록 제품(산수 블록 제품) 제조업이 포함되는 것으로 보이는 점(갑 제29호증의 123, 124면 참조)에 비추어 볼 때, 충분히 참조할 만한 가치가 있는 통계라고 할 것이다.
 (3) 한편, 갑 제29호증의 기재에 의하면 〈C233. 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품〉의 변동비 대 매출액 비율이 2018년에는 54,84%, 2019년에는 55.45%, 2020년에는 54.48%로 기재되어 있는바, 위 통계에 따른 한계이익률은 2018년부터 순차로 45.16%, 44.55%, 45.52%에 해당한다. 그런데 이 사건 계약에서 실시권자(피고)가 제품의 생산과 납품이 원활하지 못하여 수요와 공급을 맞추기 위해 원고 ○○○ 또는 OEM 생산 업체로부터 납품을 받는 경우, 그 납품 단가는 ‘산수뷰(유색): 63,800원(A형), 산수뷰(무색): 58,000원(A형), 산수뱅크(유색): 36,500원, 산수뱅크(무색): 31,025원, 산수스텝: 47,850원’에 해당하는데(이 사건 계약 제11조 제7항), 실시권자가 시중에 판매하는 판매가격의 하한가는 ‘산수뷰(유색): 131,000원, 산수뷰(무색): 97,000원, 산수뱅크(유색): 71,500원, 산수뱅크(무색): 58,500원, 산수스텝: 127,500원’에 해당한다(이 사건 계약 제12조). 따라서 이 사건 계약에서 정한 OEM 방식에 따라 실시권자가 산수 블록 제품을 판매할 때 최소로 얻을 수 있는 한계이익(하한가로 시중에 판매할 경우)은 아래 표 기재와 같다. 즉, 산수 블록 제품 판매로 인한 최소 한계이익은 40%~62%로 계산되어 평균적으로 앞서 본 통계에 따른 한계이익률 44%~45%보다 크게 적지 않다는 점을 알 수 있다. 
?판매하한가OEM 납품단가한계이익한계이익률산수뷰(유색)131,00063,80067,20051%산수뷰(무색)97,00058,00039,00040%산수뱅크(유색)71,50036,50035,00049%산수뱅크(무색)58,50031,02527,47547%산수스텝127,50047,85079,65062%
 (4) 나아가 원고 ○○○의 실시료 감소로 인한 손해는 이 사건 계약에서 정한 기술료 상당, 즉 산수뷰, 산수스텝 제품은 순매출액의 7%, 산수뱅크 제품은 순매출액의 5% 상당의 금액이라고 할 것이다. 
 (5) 만일 피고가 무단으로 산수 블록 제품을 판매하지 아니하였다면, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 침해기간 동안 피고로부터 산수 블록 제품을 구매한 수요자들은(대부분 국가나 지방자치단체 등 공공기관이다) 원고 ○○○ 또는 원고 ○○○으로부터 실시허락을 받은 자로부터 산수 블록 제품을 구매하였을 것인데, 그 비율이 어느 정도에 해당하는지를 파악할 수 있는 자료는 없다. 그렇지만 예를 들어 그 비율이 50:50이라고 가정하면, 피고의 침해행위로 인한 원고 ○○○의 손해는 ① (침해 제품의 순매출액 × 기술료율) ×50%에 해당하는 금액과 ② (침해 제품의 순매출액 × 제품별 한계이익률)×50%에 해당하는 금액의 합계 상당의 금액으로 추정할 수 있을 것이다. 
 (6) 물론 수요자들이 산수 상표의 표시가 아닌 피고 제품의 다른 특별한 경쟁력 등에 근거하여 피고 제품을 구매한 것이고, 피고가 산수 블록 제품을 판매하지 아니하였을 경우에는 산수 블록 제품의 구매를 단념하는 경우도 상정할 수 있을 것이지만, 침해자가 침해자 상품의 품질과 기술의 우수성, 침해자 고유의 신용, 영업능력, 판매정책, 광고·선전 등으로 인하여 상표권 등 침해와 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다는 점과 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관하여는 침해자가 주장·증명을 해야 하는 것인데[대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2013. 6. 1. 선고 2020다238639(본소), 238646(반소) 판결 등 참조], 이 사건에서 피고는 그와 같은 사정에 관한 주장·증명을 한 바 없으므로, 그와 같은 사정을 손해액 산정에서 고려하기는 어렵다.
 (7) 이와 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 이 사건 전용사용권 침해로 인한 원고 ○○○의 손해는 원고 ○○○이 구하는 청구금액(원고 ○○○은 침해 제품의 순매출액에 기술료율을 적용한 금액을 손해액으로 청구하고 있다)을 초과함은 분명해 보인다. 원고 ○○○은 부정경쟁방지법에 도입된 증액배상 규정이 시행된 2019. 7. 9. 이후의 침해행위에 관하여는 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약상 기술료율을 적용한 금액의 3배를 청구하고 있으나, 이와 같이 3배의 기술료를 구하는 부분의 비중이 일반적인 기술료를 구하는 부분의 비중에 비해 크지 아니하고, 침해 제품의 한계이익률은 적게 잡더라도 40%~62%로서 기술료율 5%~7%를 크게 상회하며(7%의 3배인 21%를 초과한다), 피고는 이 사건 계약 등을 통해 산수 상표에 관한 원고 ○○○의 독점적 권리가 있다는 점을 잘 알면서도 고의로 전용사용권을 침해하기도 했다는 점까지 더하여 보면, 원고 ○○○이 기술료율의 3배를 청구하는 부분이 있다는 점을 고려해보더라도, 법원이 정하는 상당한 손해액은 원고 ○○○의 청구금액을 초과한다고 봄이 타당하다.
 (8) 이와 같이 법원이 정하는 상당한 손해액에 의해 원고 ○○○의 일부 청구금액이 모두 인정되는 이상, 이를 초과하는 부분에 해당하는 정확한 손해액까지 산정할 필요성은 없다고 판단된다.
 2) 소결론 
 따라서 피고는 원고 ○○○에게, 산수 상표 전용사용권 침해로 인한 2015년도 손해액 104,594,091원 및 그 중 제1심 판결에서 인정된 금액인 94,134,673원에 관하여는 전용사용권 최종 침해일로서 원고가 구하는 2015. 12. 31.부터 제1심 판결 선고일인 2020. 12. 17.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 항소심에서의 청구취지 확장에 따라 추가로 인정되는 금액인 10,459,418원에 관하여는 2015. 12. 31.부터 피고가 그 이행의무의 존재나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2023. 8. 24.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있는 등 아래 표 기재와 같이 2015년부터 2021년까지 사이의 각 손해배상금 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다(이와 같이 산수 상표 전용사용권 침해로 인한 손해액만으로 이 사건 계약 종료 후 매출과 관련한 원고의 청구금액을 만족하므로, 독점적 통상실시권 침해로 인한 손해의 범위, 499 디자인 전용실시권 침해로 인한 손해의 범위 및 원고 ○○○이 선택적으로 구하는 이 사건 계약 제19조 제4항에 근거한 위약금 청구에 관하여는 나아가 살피지 않기로 한다. 다만, 원고 ○○○은 항소심에서 확장된 청구 부분에 관하여도 제1심 판결 선고일 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 연 12%의 지연손해금을 구하고 있으나, 이 부분과 관련하여서는 손해배상액을 확장하는 취지가 담긴 원고 ○○○의 2021. 9. 27.자 청구취지변경 신청서 부본 송달일까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 이율을 구할 수 없는 것이므로 원고 ○○○의 이 부분 지연손해금 청구는 이유 없다).
손해기간손해액(원금)지연손해금원금5%12%2015년도104,594,091원94,134,673원2015. 12. 31.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날10,459,418원2015. 12. 31.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2016년도82,600,435원74,340,385원2016. 11. 10.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날8,260,050원2016. 11. 10.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2017년도73,898,542원66,508,683원2017. 12. 22.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날7,389,859원2017. 12. 22.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2018년도47,806,207원43,025,582원2018. 10. 26.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날4,780,625원2018. 10. 26.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2019년도102,196,024원38,128,305원2019. 12. 31.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날64,067,719원2019. 12. 31.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2020년도145,907,561원43,772,264원2020. 6. 19.~2020. 12. 17.다음날~다 갚는 날102,135,297원2020. 6. 19.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날2021년도18,649,871원18,649,871원2021. 10. 31.~2023. 8. 24.다음날~다 갚는 날
차. 소결론
원고 ○○○의 피고에 대한 이 부분 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있다. 
4. 결론
 그렇다면 원고 ○○○의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하고, 원고 □□□의 청구는 이유 없어 기각하기로 한다. 제1심 판결은 위와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 당심에서 확장 및 추가된 청구를 포함하여 제1심 판결을 위와 같이 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 우성엽(재판장) 임영우 김기수