거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.02.03 / 시행일:

【원 고】 퀄컴 인코포레이티드 (소송대리인 특허법인 코리아나 담당변리사 김효진 외 5인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2011. 12. 8.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2011. 1. 7. 2009원4446호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초사실
 가. 원고의 출원발명 
 1) 발명의 명칭 : 높은 데이터 레이트 인터페이스 (HIGH DATA RATE INTERFACE)
 2) 국제출원일(우선권주장일)/분할출원일/출원번호 : 2004. 10. 15.(2003. 10. 15.)/2008. 5. 30./(출원번호 생략)
 3) 특허청구범위 및 도면 : 별지 기재와 같다.
 나. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고의 이 사건 출원발명의 특허출원에 대해 특허청 심사관은 2008. 6. 16. “이 사건 제8항 출원발명에 기재된 각 코드들은 발명의 상세한 설명에 기재되지 않아 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, 이 사건 제9, 10항 출원발명은 이 사건 제8항 출원발명의 종속항 발명으로서 이 사건 제8항 출원발명의 기재불비 사항을 포함하고 있다”는 등의 이유로 의견제출통지(이하 ‘이 사건 의견제출통지’라 한다)를 하였다.
 2) 원고는 2008. 10. 13. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2009. 2. 13. “이 사건 제8항 출원발명에서 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’ 등에 대하여 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않고, 특히 ‘역방향 레이트 디바이저’가 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 결정된다는 것이 상세한 설명에 전혀 나타나 있지 않으므로, 이 사건 제8항 출원발명은 2008. 6. 16.자 거절이유를 해소하지 못하였고, 이 사건 제9, 10항 출원발명은 보정에 의해 변경된 사항이 없어 역시 2008. 6. 16.자 거절이유를 해소하지 못하였다”는 이유로 거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)을 하였다.
 3) 원고는 2009. 5. 18. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고, 2009. 6. 16. 이 사건 제8항 출원발명의 특허청구범위에 기재된 사항을 그대로 상세한 설명에 추가하는 명세서 등 보정서(이하 ‘이 사건 보정’이라 하고, 이 사건 보정 전의 청구항 발명을 ‘이 사건 출원발명’, 이 사건 보정 후의 청구항 발명을 ‘이 사건 보정발명’이라 하며, 개별 청구항 발명은 ‘이 사건 제1항 출원발명’ 또는 ‘이 사건 제1항 보정발명’ 등과 같이 부른다)를 제출하였다. 
 4) 특허청 심사관은 이 사건 보정에 대해 2009. 6. 25. “이 사건 보정에서 보정된 사항은 2008. 5. 30.자 최초 특허출원서에 기재되어 있는 내용이라고 볼 수 없고 당업자에게 자명한 사항도 아니므로 신규사항 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항에 위반된다”는 이유로 보정각하 결정(이하 ’이 사건 보정각하 결정‘이라 한다)을 하고, 같은 날 원결정을 유지하는 심사전치출원의 심사결과통지를 하였다.
 5) 한편, 특허심판원은 2011. 1. 7. 2009원4446호로, “이 사건 보정은 신규사항 추가에는 해당하지 않지만, 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘상기 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 보정된 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않고, 이 사건 제9, 10항 보정발명도 이 사건 제8항 보정발명을 직간접적으로 구체화하거나 한정하고 있는 종속항 형식의 발명이므로 역시 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로 이 사건 보정각하 결정은 정당하고, 이 사건 거절결정 당시 청구항 발명으로 다시 살펴보더라도 이 사건 제8 내지 10항 출원발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 이 사건 거절결정은 정당하다”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 [인정근거] 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 3, 을 제1 내지 6호증, 변론 전체의 취지 
 2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고
 이 사건 제8 내지 10항 보정발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되므로 이 사건 보정은 적법한바, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 나. 피고
 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않고, 이 사건 제9, 10항 보정발명 또한 이 사건 제8항 보정발명을 직간접적으로 구체화하거나 한정하고 있는 종속항 형식의 발명이어서 역시 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 이 사건 제8 내지 10항 보정발명은 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 없는 것이므로 이 사건 보정각하 결정은 정당하다. 
 또한, 이 사건 보정 전의 명세서에 의하더라도 이 사건 제8 내지 10항 출원발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않아 이 사건 거절결정 또한 정당하다. 
 그러므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
 3. 이 사건 보정각하 결정의 적법 여부
 가. 법리
구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제173조, 제174조 제1항, 제51조 제1항, 제47조 제1항 제3호, 제4항 제2호에 의하면, 특허거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 하는 명세서 또는 도면의 보정은 ‘보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것’이라는 요건을 충족하여야 하고, 특허청 심사관은 심사전치절차에서 그 보정이 위 요건을 충족하지 못하는 때에는 결정으로 보정을 각하하여야 한다. 구 특허법 제47조 제4항 제2호의 취지는, 특허청 심사관이 위 요건을 충족하지 못한 보정에 대하여는 바로 보정각하결정을 할 수 있도록 하여 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것이다. 따라서 구 특허법 제47조 제4항 제2호는 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에 적용된다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2678 판결).
구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결).
 나. 이 사건 제8항 보정발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부
 1) 이 사건 제8항 보정발명의 구성
 이 사건 제8항 보정발명은, “모바일 디스플레이 디지털 인터페이스 (MDDI) 시스템 내의 역방향 데이터를 샘플링 하도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패킷이 호스트로부터 클라이언트로 전송되도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 펄스가 클라이언트에 의해 호스트로 전송되도록 하는 코드, 라운드 트립 지연 측정 패킷의 측정 윈도우 내의 전송된 펄스를 검출함으로써 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드, 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드, 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 저장 매체”를 그 발명의 내용으로 한다.
 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있으므로, 이하에서는 이 부분에 한정하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부를 판단한다.
 2) 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부
 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’와 관련된 내용으로 발명의 상세한 설명에는 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’(갑 제2호증의 3, 5면 3행)라고 기재되어 있어, 이 사건 보정발명의 상세한 설명에도 이 사건 제8항 보정발명과 문언적으로 동일한 내용이 기재되어 있다. 
 뿐만 아니라, ① 갑 제3, 4, 6호증, 을 제8호증에 변론 전체의 취지를 종합하면, 인터넷 다음 백과사전에는 위상(位相, phase)을, “반복되는 파형의 한 주기에서 첫 시작점의 각도 혹은 어느 한 순간의 위치”로 소개하고 있고, 인터넷 네이버 지식사전에는 위상에 대해 “이와 같은 파형의 1단위를 ‘1주기’라 한다. 파형의 1주기에 관해서 0도에서 360도까지로 주소를 붙여주는데 이것을 위상각이라 한다. (중략) 또한 위상의 지연과 시간의 지연이 혼동되어 사용하기도 한다. 양쪽 모두 같은 ‘시간지연’이지만 ‘딜레이’와 같은 ‘시간지연’의 경우 모든 주파수의 신호는 10ms라면 10ms의 일정 시간이 지연된다. 예를 들어 같은 180의 지연이라도 신호의 주파수가 1khz라면(1khz의 1주기는 1ms이고, 그 반이므로) 0.5ms의 지연이 생기고 주파수가 100Hz라면(1주기는 10ms이므로) 지연은 5ms가 된다. 즉, 위상의 지연에서 생기는 시간지연은 대상이 되는 신호의 주파수에 따라 변하게 된다”고 기재되어 있으며, 전기·전자공학의 기본과목 교재로 사용되는 ‘회로이론’이란 서적에는 “주파수가 같은 두 파형 사이의 위상각은 어떤 시간차를 나타낸다. 예를 들어 그림 15-12(그림은 표시를 생략한다)에서는 파형 C가 파형 D에 60°의 위상각만큼 앞서고 있다. 두 파형의 주파수는 120Hz로 같다. 그러면 두 파형의 주기 T는 1/120초이다. 60°가 1사이클에 해당하는 각도인 360°의 1/6이므로 60°는 시간에 대해서는 1주기(=1/120초)의 1/6을 나타낸다. 따라서 60°의 위상각에 해당하는 시간은 1/6×1/120=1/720초가 된다. 파형 C보다 60°만큼 뒤진 파형 D는 시간상으로는 1/720초만큼 늦은 것이 된다. 결국 60° 위상지연은 1/720초 시간지연과 같다. 다음 식을 사용하면 위상각 θ를 시간으로 환산할 수 있다. t=θ/360×1/f 여기서 f의 단위는 Hz, θ의 단위는 °, t의 단위는 s이다”(갑 제4호증 522면 참조)고 기재되어 있고, 역시 전기·전자공학의 기본과목 교재로 사용되는 ‘알기 쉬운 회로이론’이란 제목의 서적에는 “일반적으로 사인파는 v = Vmsin[(ωt+θ] (6.7)와 같이 표시된다. 이 θ를 위상 또는 위상각이라 한다. 식(6.7)로부터 알 수 있는 바와 같이 사인파는 진폭 Vm, 각주파수 w, 위상각 θ의 세 양으로써 완전히 규정된다. (중략) 식(6.7)을 바꿔 쓰면 v = Vmsin[(ω(t+θ/w)] (6.8) 이 식을 보면 위상각 θ rad은 시간적으로는 θ/ω sec 또는 θ/2π×Ts에 해당함을 알 수 있다”(갑 제6호증 100, 101면)고 기재되어 있는바, 위 각 기재에 의하면, 당해 기술분야에서 펄스의 시간지연을 위상으로 나타내는 것이나 위상과 지연시간과의 관계식은 전기·전자공학의 교과서 등에 수록될 만큼 널리 알려진 기술상식임을 알 수 있는 점, ② 이 사건 제8항 보정발명에서 ‘전송된 펄스의 위상’이라 함은 일반적으로 ‘전송된 펄스의 상대적 위치’를 의미하는데, 이 사건 제8항 보정발명은 ‘펄스의 지연을 측정하여 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드’를 발명의 내용으로 하는 것으로서, ‘전송된 펄스를 검출함으로써 MDDI 시스템의 라운드 트립 지연이 측정되도록 하는 코드’라는 단계 다음에 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’라고 기재되어 있으므로, 통상의 기술자라면, 이 사건 제8항 보정발명에서 ‘전송된 펄스의 위상이 결정된다’는 의미를 ‘라운드 트립 지연 측정에 의한 지연시간에 의해 펄스의 위상이 결정된다’는 의미로 명확하게 인식할 수 있는 점, ③ 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는, “클라이언트로 트래벌싱(traversing) 하고 클라이언트로부터 트래벌싱하는 신호에 대한 라운드 트립 지연시간을 정확하게 결정하기 위하여, 호스트는, 0xff, 0xff 및 30 바이트의 0x0 시퀀스의 시작이 도착 후에 검출될 때까지 측정 주기의 개시 이후에 생성하는 순방향 링크 비트 시간 주기의 수를 카운팅한다. 이 정보는 호스트로부터 클라이언트로 통과시키고 다시 되통과시키기 위해 라운드 트립 신호에 대한 시간 양을 결정하기 위해 이용된다. 그 후, 이 양의 대략 반은, 클라이언트로의 신호의 일방 통로에 대하여 생성된 지연이라고 생각된다”(갑 제2호증의 1, 378-87면 식별번호 222 및 378-306면 도 35 참조)고 기재되어 있어 이 사건 제8항 보정발명은 호스트에서 클라이언트까지의 지연과 클라이언트에서 호스트까지의 지연이 동일함을 전제로 하고 있는 점 등을 종합해 보면, 통상의 기술자라면 이 사건 제8항 보정발명에서 ‘전송된 펄스의 위상을 결정한다’는 의미를 ‘클라이언트에서 호스트로 전송된 펄스의 위상을 측정 주기가 시작되는 시점으로부터 라운드 트립 지연의 절반에 해당하는 크기의 지연으로 결정하는 것’으로 명확하게 이해할 수 있다.
 나아가 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상을 결정’하기 위하여 특별한 기술이 필요한지 여부에 대하여도 보면, 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는 “도 51 에서, 응답 시퀀스는 지연 카운트가 6 으로부터 7로 증가시키려 하기 전에 순방향 링크 클록 기간의 부분을 클라이언트로부터 수신한다. 지연이 6일 것으로 추측되면, 호스트는 비트 변환 직후에 또는 가능하게는 비트 변환 중에 역방향 데이터를 샘플링할 것이다. 이 카운트는 호스트에서의 잘못된 샘플링을 초래할 수 있다. 이러한 이유로, 측정된 지연은 통상적으로 역방향 데이트 디바이저를 계산하는데 이용되기 전에 1씩 증가해야 한다. 역방향 링크 디바이저는 호스트가 역방향 링크 데이터를 샘플링하기 전에 기다려야 하는 MDDI_Stb 사이클의 수이다. MDDI_Stb가 순방향 링크 레이트의 절반의 레이트로 사이클 되기 때문에, 발생된 라운드 트립 지연 측정은 2에 의해 나누어져야 하며, 그 후 다음 정수로 된다. 식으로 표현하면, 그 관계는 이다. 주어진 실시예에서 이는이다. 본 실시예에서 이용된 라운드 트립 지연 측정이 6에 반대되게 7인 경우, 역방향 레이트 디바이저는 또한 4일 것이다. (중략) MDDI_Stb 신호가 순방향 링크 레이트의 절반에서 토글링하기 때문에, 역방향 링크 레이트는 역방향 레이트 제수에 의해 나누어진 순방향 링크 레이트의 절반이다. 예를 들어, 순방향 링크 레이트가 200Mbps이고, 역방향 레이트 디바이저가 4인 경우, 역방향 링크 데이터 레이트는 :와 같이 표현된다”(갑 제2호증의 1, 378-193면 식별번호 575 ~ 378-195면 식별번호 584 및 도 51, 52 참조)고 기재되어 있는바, 앞서 본 바와 같이 ‘전송된 펄스의 위상’은 펄스가 딜레이 되는 시간에 의해 결정되는 값이므로, 순방향 링크 레이트 200Mbps, 측정된 라운드 트립 지연 카운트 6을 고려하면, 클라이언트에서 호스트로 전송된 펄스의 지연시간은 1/(200Mbps)×6/2 = 15㎱임을 알 수 있고, 펄스의 시간지연과 위상의 관계식이 θ=360×f×t, θ=360×t/T, θ=2πft, θ=2π(t/T), θ=wt(θ=위상, f=1/T=주파수, w=2πf=각 주파수, T=주기, t=지연시간)임은 앞서 본 바와 같으므로, 통상의 기술자라면 상세한 설명에 별도의 명시적인 기재가 없더라도 위 공식 θ=2πft의 ‘f’에 역방향 링크 데이터 레이트 ‘25Mbps’를, ‘t’에 지연시간 ‘15ns’를 간단히 대입함으로써 전송된 펄스의 위상 135°(=360×25Mbps×15ns)를 산출해 낼 수 있다.
 결국, 이 사건 제8항 보정발명의 구성 중 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 발명의 상세한 설명에 그와 동일한 내용이 기재되어 있고, 여기서 전송된 펄스의 위상이 결정된다는 의미나 전송된 펄스의 위상을 결정하는 방법에 대해 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자라면 상세한 설명의 다른 기재 내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 이를 충분히 이해할 수 있는 것이므로, 이 사건 제8항 보정발명은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 할 것이다.
 다. 이 사건 제9, 10항 보정발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는지 여부
 이 사건 제9, 10항 보정발명은 이 사건 제8항 보정발명 또는 이 사건 제9항 보정발명을 인용하는 종속항 발명으로서, 이 사건 제8항 보정발명이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 이상, 이 사건 제9, 10항 보정발명도 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다.
 라. 피고의 주장에 대한 판단
 1) 피고는 첫째로, 이 사건 제8 내지 10항 보정발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 이를 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하고 있지 아니하므로 구 특허법 제42조 제3항에 위반되는바, 이 사건 보정은 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것이라는 보정요건을 갖추지 못한 것이라고 주장한다.
 살피건대, 앞서 본 바와 같이, 구 특허법 제47조 제4항 제2호에 의한 보정각하결정은 특허출원인의 절차적 이익을 보장하려는 구 특허법 제63조의 거절이유통지 제도의 취지상 보정 이전부터 이미 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항으로서 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에는 적용되지 않고, 보정된 청구항이 통지된 거절이유를 여전히 해소하지 못한 경우와 통지된 거절이유는 해소하였으나 보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용된다. 
 이 사건에서 보면, 피고 주장의 위와 같은 사유는 이미 이 사건 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항에 관한 것으로서 이 사건 의견제출통지나 거절결정에서 거절이유로 통지되지 아니한 사항이어서 이를 이유로 보정을 각하할 수는 없다. 그러므로 이 부분 피고의 주장은 이유 없다. 
 2) 피고는 둘째로, 이 사건 제8항 보정발명에 대응되는 상세한 설명의 기재는 특허청구범위에 기재된 사항을 단순히 복제한 것일 뿐, 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드가 결정되는 방식에 대한 기재가 없고, 결정된 펄스의 위상이 라운드 트립 지연과 어떠한 결합관계를 가지고 있는지에 대한 뒷받침 설명도 없으며, 결과적으로 그러한 결합으로부터 얻을 수 있는 작용효과에 대한 기재도 없으므로, 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장한다.
 살피건대, ① 이 사건 제8항 보정발명은 위상을 결정하기 위한 구체적인 기술을 발명의 내용으로 하고 있지는 않은 점, ② 앞서 본 바와 같이, 이 사건 제8항 보정발명에서 전송된 펄스의 위상을 결정한다는 것의 기술적 의의나 위상을 결정하는 구체적인 방법은 비록 이 사건 보정발명의 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지는 않지만 통상의 기술자가 이 사건 보정발명의 상세한 설명의 기재내용이나 출원 당시의 기술상식으로부터 명확하게 이해할 수 있는 점, ③ 이 사건 제8항 보정발명에서는 라운드 트립 지연을 측정하는 코드 다음에 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드를 부가함으로써 라운드 트립 지연 측정에 기초하여 지연된 펄스의 위상이 결정되도록 하겠다는 기술사상이 나타나 있는 점, ④ 이 사건 제8항 보정발명의 내용을 이 사건 제9, 10항 보정발명의 내용과 관련하여 보면, 이 사건 제9항 보정발명은 “이 사건 제8항 보정발명에 있어서 ‘역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드’는 ‘오프셋’의 부가를 야기하는 코드를 포함하는 것”을 특징으로 하고, 이 사건 제10항 보정발명은 “이 사건 제9항 보정발명에 있어서 ‘오프셋의 부가를 야기하는 코드’는 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’를 포함하는 것”을 특징으로 하는바, 위 기재에 의하면, 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드’는 결국 이 사건 제9, 10항 보정발명의 오프셋의 부가를 야기하는 코드에 포함되어 역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 역할을 하는 것임을 알 수 있는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 제8항 보정발명에 피고 주장과 같은 사유가 있어 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 볼 수는 없으므로, 이 부분 피고의 주장도 이유 없다.
 3) 피고는 셋째로, 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상 결정’이 순방향 링크 클록의 주기에 관한 라운드 트립 지연 펄스의 도착 시간에 대한 위상인지, 역방향 링크 샘플링 주기에 대한 단방향 전송 지연인지, 역방향 링크 샘플링 주기에 대한 라운드 트립 전송 지연인지 불명확하여 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장한다. 
 살피건대, 앞서 본 바와 같이, 펄스의 시간지연과 위상 관계식은 θ=wt, w=2πf(θ=위상, f=1/T=주파수, T=주기, t=지연시간)로 나타낼 수 있는바, 전송된 펄스의 위상을 결정하기 위해서는 전송된 데이터의 주파수 f 및 지연시간이 필수적으로 요구된다. 그런데 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는 앞서 본 바와 같이, 순방향 링크 클록에 의한 라운드 트립 지연 카운트를 이용하여 역방향 레이트 디바이저를 계산하고, 순방향 링크 레이트 및 역방향 레이트 디바이저를 이용하여 역방향 링크 데이터 레이트를 계산하며, 역방향 전송 지연시간은 라운드 트립 지연시간의 절반(클라이언트에서 호스트까지의 지연은 라운드 트립 지연 카운트의 절반에 해당)에 해당함을 명시하고 있는 등 상세한 설명에는 일관되게 역방향 링크 데이터 레이트 및 역방향 전송 지연시간을 산출하는 기술 구성을 개시하고 있다. 또한 이 사건 제8 내지 10항 보정발명은 전송된 펄스의 위상을 결정하는 코드를 포함하는 오프셋을 부가하여 ‘역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정’되도록 하기 위한 것이므로 이 사건 제8항 보정발명의 ‘전송된 펄스의 위상 결정’이 역방향 링크 데이트 레이트를 기준으로 역방향 전송 지연시간을 산출하고(다만, 역방향 전송 지연시간을 산출하기 위한 라운드 트립 지연 측정은 순방향 클록을 기준으로 한다) 그에 대한 위상을 결정하는 것을 의미한다는 것은 통상의 기술자가 쉽게 알 수 있다. 그리고 이와 같이 산출된 역방향 링크 데이터 레이트 및 역방향 전송 지연시간을 단지 일반적인 펄스의 시간지연과 위상과의 관계식에 대입하면, 이 사건 제8항 보정발명의 전송된 펄스의 위상을 산출할 수 있다. 결국, 이 사건 제8항 발명의 위상은 역방향 링크 샘플링 주기에 대한 펄스의 단방향(클라이언트에서 호스트까지) 전송 지연의 위상을 결정하기 위한 것으로 명확히 이해될 수 있으므로, 피고의 위 주장도 이유 없다.
 피고는 또, 라운드 트립 지연 카운트(순방향 클록 카운터) 값이 변하게 되면 역방향 레이트 디바이저 값이 변하게 되고 그에 따라 산출되는 위상도 바뀌게 되므로 통상의 기술자에게 있어 원고가 계산한 위상값이 명확히 이해되거나 쉽게 산출될 수 있는 것이 아니라는 취지로 주장하나, 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는 “라운드 트립 지연 측정 및 역방향 레이트 디바이저 설정은 송신 또는 수신된 비트의 수보다는 실제 클록 기간 단위의 관점에서 표현되고 동작하기 때문에, 순방향 또는 역방향 링크 상의 인터페이스 타입 설정들 중 어느 것으로 동작하는 동안 라운드 트립 지연 측정 및 역방향 레이트 디바이저 설정은 동일하다”(갑 제2호증의 1, 378-197면 식별번호 597)고 기재되어 있어, 이 사건 제8항 발명은 동일한 인터페이스 타입 설정 하에서는 라운드 트립 지연 카운트가 동일하고 이에 따라 산출되는 역방향 레이트 디바이저 역시 동일함을 알 수 있으므로, 라운드 트립 지연 카운트 및 그에 따른 역방향 레이트 디바이저가 변경됨을 전제로 하는 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
 4) 피고는 넷째로, 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는 클록 간격들의 수로 결정되는 정수의 지연시간을 계산하고, 계산된 결과를 지연시간으로 하여 역방향 링크 레이트 디바이저 파라미터를 설정하는 기술적 사상이 공개되어 있을 뿐, 클록의 기준시간과의 전송된 패킷의 도착 시간과의 차이에 해당하는 ‘위상’을 측정하는 기술적 사상 또는 기술 구성이 공개되어 있지 않다고 주장한다.
 살피건대, 이 사건 보정발명의 상세한 설명에는 일관되게 클록 카운트에 근거한 역방향 링크 데이터 레이트 및 역방향 전송 지연시간을 산출하는 기술 구성을 개시하고 있고, 이로부터 산출된 역방향 링크 데이터 레이트 및 역방향 전송 지연시간을 해당 기술분야에서 널리 알려진 펄스 시간지연과 위상과의 관계식에 대입하면, 클록 카운트가 6인 경우 이 사건 제8항 보정발명의 전송된 펄스의 위상 135°를 산출할 수 있음은 앞서 본 바와 같은바, 구체적인 위상 결정 방식이 명세서에 명시되어 있지 않더라도 이와 같은 사항은 통상의 기술자가 상세한 설명의 다른 기재내용과 출원 당시의 기술수준에 비추어 명확하게 인식할 수 있는 사항에 불과하여 발명의 상세한 설명에 기재된 것과 같이 볼 수 있으므로 이 부분 피고의 주장도 받아들이기 어렵다.
 5) 피고는 다섯째로, 이 사건 제9항 발명의 ‘역방향 데이터를 샘플링하기 시작하는 시간이 결정되도록 하는 코드’에서 샘플링하기 시작하는 시간에 대한 ‘오프셋의 의미’, ‘오프셋이 부가 되는 기준’, ‘위상과의 관계’ 등에 대하여 상세한 설명 어디에도 아무런 기재가 없고, 이 사건 제10항 보정발명의 ‘오프셋의 부가를 야기하는 코드는 전송된 펄스의 위상이 결정되도록 하는 코드를 포함하는’에서 원고가 주장하는 위상이 오프셋의 부가와 어떠한 관계를 갖고 있는지 또 그 작용효과는 무엇인지 등에 대하여 아무런 설명이 없으므로 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장한다.
 그러나, 피고 주장의 위와 같은 사유는 이미 이 사건 보정 이전부터 특허청구범위에 기재되어 있었던 사항에 관한 것으로서, 이 사건 의견제출통지나 거절결정에서 거절이유로 삼지 않은 것들이므로 위와 같은 사유만으로 이 사건 보정이 위법하다고 볼 수는 없다.
 이에 대해 피고는, 위와 같은 사유는 원고가 통지받은 거절이유와 주된 내용에서 부합되므로, 이 사건 의견제출통지나 거절결정에서 통지되었던 거절사유로 볼 수 있고, 이 사건 보정에 의해서도 그 거절이유가 해소되지 않았으므로 이 사건 보정은 위법하다고 주장한다. 
 살피건대, 앞서 본 바와 같이, 이 사건 의견제출통지나 거절결정의 거절이유는, 이 사건 제8항 출원발명에 대하여는 ① 이 사건 제8항 발명의 전송된 펄스의 위상을 결정하는 코드가 상세한 설명에 명시적으로 기재되어 있지 않고, ② 특히 ‘역방향 레이트 디바이저’가 측정된 라운드 트립 지연에 기초하여 결정된다는 것이 상세한 설명에 전혀 나타나 있지 않아 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 것이고, 이 사건 제9, 10항 보정발명에 대하여는 ‘이 사건 제8항 보정발명의 기재불비 사유를 포함하고 있다는 것‘인데, 이 사건 심결취소소송을 통해 주장하는 기재불비 사유는 이 사건 제9항 발명에서 ‘오프셋의 의미’, ‘오프셋이 부가 되는 기준’, ‘오프셋과 위상과의 관계’ 등에 대하여 아무런 기재가 없고, 이 사건 제10항 보정발명에서 원고가 주장하는 ‘위상이 오프셋의 부가와 어떠한 관계를 갖고 있는지’ 또 그 ‘작용효과는 무엇인지’ 등에 대하여 아무런 설명이 없어 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 것인바, 원고가 위 의견제출통지나 거절결정에서 통지받은 거절이유와 피고가 이 사건 심결취소소송에서 주장하는 보정각하사유는 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 점에서는 공통되나, 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 구체적인 사유에 있어서는 이 사건 심결취소소송에서 주장하는 보정각하사유와 이 사건 의견제출통지나 거절결정에서 통지되었던 거절이유가 다르고, 이러한 경우에도 단지 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 상세한 설명에 의해 뒷받침된다는 점에서 공통된다는 사유만으로 이를 동일한 거절이유로 보게 되는 경우, ① 출원인에게 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정을 하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 고려 하에 구 특허법 제63조가 규정한 거절이유통지 제도의 입법 취지에 어긋나게 되고, ② ‘심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다’는 구 특허법 제63조 제2항을 위반하게 되는 것이므로, 이 사건 심결취소소송에서 새롭게 주장하는 위 기재불비 사유는 이 사건 의견제출통지나 거절결정에서 통지받은 거절이유에는 포함되지 않는 것으로 보아야 한다.
 결국, 피고의 이 사건 제9, 10항 보정발명 부분에 대한 이 사건 심결취소송에서의 새로운 기재불비 주장 사유는 이 사건 보정 이전부터 특허청구범위에 기재된 사항에 관한 것으로 특허출원인이 그에 대한 거절이유를 통지받지 못한 경우에 해당하여 보정각하 사유로 주장할 수 없는 것이다. 
 그러므로 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 않는다.
 마. 소결
 따라서, 이 사건 제8 내지 10항 보정발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 것으로서 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이므로 이 사건 보정각하결정 및 이 사건 거절결정은 위법하다. 
 4. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 그 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.

판사 문영화(재판장) 이종우 김병식