부정경쟁행위금지 (민사, 부산고등법원)
공포일: 2009.01.14 / 시행일:

【원고, 항소인】 
【피고, 피항소인】 
【제1심판결】 부산지방법원 2008. 2. 14. 선고 2007가합14073 판결
【변론종결】2008. 10. 15.
【주 문】
1. 이 사건 청구 중 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구 부분은 모두 각하한다. 
2.피고 2 주식회사는 안전화 및 포장지, 라벨, 광고에 별지 목록 기재 상표와 같은 표장을 사용하여서는 아니 되고, 이를 사용한 제품을 제조, 수입, 판매, 보관하여서는 아니 되며,피고 2 주식회사가 보관하고 있는 별지 목록 기재 상표와 같은 표장을 부착한 제품을 폐기하라.
3. 원고의피고 2 주식회사에 대한 나머지 청구와피고 1 주식회사,3,4에 대한 청구를 모두 기각한다.
4. 원고와피고 2 주식회사 사이에서 생긴 소송총비용은 이를 2분하여 그 1은 원고가 나머지는 위 피고가 부담하고, 원고와피고 1 주식회사,3,4 사이에서 생긴 항소비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】제1심 판결을 취소한다. 피고들은 안전화 및 포장지, 라벨, 광고에 별지 목록 기재 표장 및표장을 사용하여서는 아니 되고, 이를 사용한 제품을 제조, 수입, 판매, 보관하여서는 아니 되며, 피고들이 보관하고 있는 별지 목록 기재 표장 및표장 부착 제품을 폐기하고, 연대하여 원고에게 500,000,000원 및 이에 대한 이 사건 변론종결일부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는, 제1심에서 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구를 청구원인으로 하였다가 당심에 이르러 상표권 침해로 인한 침해금지청구 및 손해배상청구로 청구원인을 교환적으로 변경하였다가 다시 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구를 추가하였다.).
【이 유】1. 인정사실
 다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑1 내지 23, 34, 35, 41 내지 43, 52 내지 60, 을1, 2, 4 내지 24, 33, 38 내지 49(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.
 가. 원고의 대표이사소외 2의 부(父)소외 3은 1972년경 ‘한국특수제화’라는 상호로 등산화 생산을 시작하였고, 1981년경 ‘케이투상사’를 설립하였으며, 1996. 5. 7.원고 주식회사를 설립하여 운영하다가 2002. 6.경 사망하여,소외 2가 망소외 3의 재산을 상속하고 원고의 대표이사로 취임하였고,소외 3 및 원고는 1995년경부터 등산레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조·판매하는 것으로 사업영역을 확장하였다.
 나.소외 3은 K2 상표의 등록을 출원하려 하였으나 ‘K2’만으로는 상표등록이 쉽지 않다는 변리사의 조언에 따라 1980. 2. 27. 등산화 등을 지정상품으로 한 상표를 출원하여 1986. 8. 6. 등록받아 사용한 것을 시작으로 아래 표1 기재와 같이 K2를 도안화한 상표들(이하 ‘원고 등록상표들’이라 한다.)을 등록받아 사용하였다.

[표 1 원고 등록상표들]
 다. 원고들은 1996년 5월경부터 자신이 제조하는 등산화, 등산의류, 안전화 등의 등산용품을 판매함에 있어서, 신문, 잡지, 텔레비전 등의 대중매체에 원고 등록상표들과 함께 그 각 상표 중 원고가 자신을 표시하는 상품표지로서 마케팅의 주안점을 두고 있는,,케이투,(소외 3이 2001. 1. 19. 상표등록출원을 하였다.),(원고 대표이사소외 2가 2001. 2. 9. 상표등록출원을 하였다.) 등을 사용하여 왔는데, 2004. 4.경부터는 광고를 하거나 제품에 표시를 함에 있어서만을 집중 부각하여 사용하였다.
 라. 원고가 등산용품, 안전화 및 의류 등을 생산·판매한 매출액은 1997년 약 56억원, 1998년 약 54억원, 1999년 약 108억원, 2000년 약 183억원, 2001년 약 257억원, 2002년 약 330억원, 2003년 약 534억원, 2004년 약 743억원, 2005년 약 949억원, 2006년 약 1,038억원이었고, 원고가 제품 광고를 위하여 잡지, 신문, 텔레비전, 라디오, 버스 외부, 지하철 광고판, 입간판 등에 지출한 광고비는 1997년 약 1억 5,000만원에서 시작하여 2006년에는 50억원에 이르기까지 증가하여 왔으며, 2005. 12. 27. 기준으로 전국 각지에 직영점 9개, 대리점 102개, 백화점 매장 42개 등 합계 153개의 다수의 매장을 개설하여 현재도 이와 비슷한 수준의 매장 수를 유지하고 있으며, 제일기획이 2005. 12. 1. 원고의 사업영역의 유수 상표들을 대상으로 실시한 여론조사에서상표는 최초 상기도, 비보조 상기도에서 1위를, 브랜드 인지도에서 2위를, 브랜드 선호도에서 3위를 기록하였고, 현대리서치연구소가 2005년과 2006년에 서울지역 만 30세 내지 49세의 남녀 소비자들을 대상으로 등산용품에 대한 인지도 및 선호도를 조사하였는데 그 조사에서는 브랜드 인지도 및 이미지 조사에서 가장 선호하는 브랜드로 조사되었으며, 재단법인 한국생산성본부는 2006. 4.경 등산용품에 대한 브랜드 경쟁력 공동 1위로서 ‘코오롱스포츠’, ‘K2’를 선정하기도 하였다.
 마.소외 4는 별지 목록 1항 기재 상표(이하 ‘별지 1항 상표’라 한다.)를 등록번호 제0474309호, 출원연월일 1999. 3. 5., 상표권 등록일 2000. 7. 29., 지정상품 또는 지정 서비스업 제25류 등산화 등(지정상품 중 이 사건과 관련 있는 상품만 열거한다, 이하 같다)로 하여 등록한 후 2003. 7. 28.소외 1에게 양도를 원인으로 별지 1항 상표에 대한 권리의 이전등록을 마쳐주었고,소외 1은 2003. 9. 19. 지정상품 제25류에 골프화, 안전화 등 35건을 추가하는 출원을 하여 2005. 11. 29. 안전화 등에 대하여 지정상품 추가등록이 이루어졌다.
 바.소외 1은 별지 목록 2항 기재 상표(이하 ‘별지 2항 상표’라 하고, 이하 별지 1, 2항 상표를 ‘이 사건 상표’라 한다.)를 등록번호 제0623008호, 출원연월일 2003. 9. 19., 상표권 등록일 2005. 6. 29., 지정상품 또는 지정 서비스업 제25류 등산화, 안전화 등으로 하여 등록하였다.
 사.소외 1은 2003. 9. 27.피고 1 주식회사와 사이에 별지 1항 상표에 대하여 아래와 같은 내용의 통상사용권 설정계약을 체결하고, 2005. 7. 15.피고 2 주식회사와 사이에 별지 제2항 상표에 대하여 통상사용권 설정계약(이하 ‘통상사용권 계약’이라 한다.)을 체결하였다.
 제1조 (목적) : 갑(소외 1, 이하 같다.)은 갑의 상표인브랜드의 안전화, 등산화 관련 상표 사용권을 을(피고 1 주식회사, 이하 같다.)에게 부여함에 계약을 체결한다.
 제2조 (계약기간) : 계약기간은 브랜드가 존재하는 한 영원히 사용한다.
 제3조 제조 판매 금지
 갑은 갑이 보유하는 상표()의 안전화, 등산화를 을의 동의없이 제조판매를 할 수 없다.
 제4조 (사업의 양도 금지) : 갑은 갑이 보유한 브랜드 상표권(안전화, 등산화)의 전부 또는 일부를 을의 승낙없이 제3자에게 양도할 수 없다.
 제5조 (계약조건)
 1) 을은 갑에게 일금 일천만원을 지급한다.
 아.피고 3은 1986. 5. 1. 삼성종합상사를 설립하여 안전장구 등 도매업을 하던 중 1990년부터 주문제작 방식으로 캄포(compo)라는 상표로 안전화를 생산, 판매하여 왔고, 2000. 10. 30.피고 1 주식회사를 설립한 다음 2002. 8.경부터 프로월드컵(Pro-Worldcup)이라는 상표를 사용한 중저가 안전화를 제조·판매하고 있었는데,피고 1 주식회사는 2002년경 근골격계질환예방안전화 개발에 착수하여 2년간 1억 5,000만원을 투자하여 2003년 말에 개발에 성공하자, 2003. 10. 8.피고 2 주식회사를 설립하여 별지 1항 기재 상표를 부착한 안전화와 등산화를 제조·판매하다 2005. 7. 15.소외 1로부터 별지 2항 기재 상표에 대한 통상사용권을 취득한 이후부터피고 2 주식회사에서 생산하는 안전화에 이 사건 상표를 부착한 안전화를 생산하여 판매하였다.
 자. 원고는 이 사건 제1심 판결이 선고된 이후인 2008. 3. 4.소외 1로부터 이 사건 상표를 양도받아 이전등록을 마쳤다.
 차.피고 1 주식회사는 2002. 8.경피고 1 주식회사와 프로월드컵이라는 상표를 부착한 안전화를 제조, 판매하고 있고,피고 2 주식회사는 원고가 이 사건 상표를 양수한 이후 ‘pro6’라는 상표에 개발하여 등록출원을 하고 금형수정작업등을 거쳐 2008. 5. 말경에는 ‘pro6’라는 상표를 부착한 안전화를 제조, 판매하고 있으나 재고품 정리지연 등의 사유로 이 사건 변론종결 당시까지 이 사건 상표를 부착한 안전화를 판매하고 있다.
 2. 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구 부분의 적법 여부에 대한 판단
 가. 먼저, 직권으로 원고의 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구 부분의 적법 여부에 관하여 본다.
 원고는, 제1심에서부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다.) 제4조,제5조에 기하여 침해금지청구 및 2004. 1. 1.부터 2007. 6. 30.까지의 부정경쟁행위로 인한 손해배상청구를 하였다가 원고의 등록상표와 이 사건 상표가 유사하지 않고 이 사건 상표 출원 이후에 원고의 등록상표가 주지성을 획득한 것이어서 이 사건 상표가 부정경쟁행위를 목적으로 출원된 것에 해당하지 않는다는 이유로 청구기각의 패소판결을 선고받고 항소하여 2008. 4. 25. 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 제출하면서상표법 제65조,제67조에 기하여 침해금지청구 및 손해배상청구를 하는 것으로 청구원인을 선택적으로 추가하였다가 2008. 9. 17.부정경쟁방지법 제4조,제5조에 기한 침해금지청구 및 손해배상청구를 철회하고상표법 제65조,제67조에 기한 침해금지청구 및 2008. 3. 4.부터 2008. 9. 3.까지의 상표권침해로 인한 손해배상청구를 하는 것으로 청구원인을 변경하는 준비서면을 이 법원에 제출하였고, 2008. 9. 17.자 준비서면은 2008. 9. 22. 피고들에게 송달된 사실, 피고들은 그 준비서면을 송달받은 날로부터 2주 이내에 이에 대한 이의를 제기하지 아니한 사실, 이후 원고는 원고의 등록상표와 관련하여 부정경쟁행위에 해당하는지 여부가 쟁점이 된 사건에 대하여 대법원에서 원고에게 유리한 판결이 선고되자 2008. 10. 9. 다시부정경쟁방지법 제4조,제5조에 기하여 2004. 1. 1.부터 2008. 3. 3.까지의 부정경쟁행위로 인한 손해배상청구를 추가하는 준비서면을 제출하였고, 위 준비서면들은 2008. 10. 15. 제1회 변론기일에서 모두 진술된 사실은 기록상 명백하다.
 나.민사소송법 제267조 제2항은 "본안에 대한 종국판결이 있은 뒤에 소를 취하한 자는 같은 소를 제기하지 못한다."라고 규정하고 있는바, 이는 소취하로 인하여 그동안 판결에 들인 법원의 노력을 헛수고로 돌아가게 한 자에 대한 제재적 취지에서 그가 다시 동일한 분쟁을 문제삼아 소송제도를 농락하는 것과 같은 부당한 사태의 발생을 방지할 목적에서 나온 것이므로, 여기에서 ‘같은 소’라 함은 반드시 기판력의 범위나 중복제소금지의 경우의 그것과 같이 풀이할 것은 아니고, 따라서 당사자와 소송물이 동일하더라도 재소의 이익이 다른 경우에는 ‘같은 소’라고 할 수 없는 반면, 후소가 전소의 소송물을 선결적 법률관계 내지 전제로 하는 것일 때에는 비록 소송물이 다르지만 본안의 종국판결 후에 전소를 취하한 자는 전소의 목적이었던 권리 내지 법률관계의 존부에 대하여는 다시 법원의 판단을 구할 수 없는 관계상 재소를 금지하는 제도의 취지와 목적에 비추어 후소에 대하여 ‘같은 소’로서 판결을 구할 수 없다(대법원 1989. 10. 10. 선고 88다카18023 판결).
 다. 돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 원고가 위와 같이부정경쟁방지법 제4조,제5조에 기한 청구를 철회하고상표법 제65조,제67조에 기한 청구로 변경한 것은 구청구의 취하와 신청구의 제기의 효과가 따르는 항소심에서의 소의 교환적 변경에 해당하여 구청구에 대하여는 본안에 대한 종국판결선고 후의 소의 취하에 해당되고 피고들도 이에 동의한 것으로 간주되었으므로부정경쟁방지법 제4조,제5조에 기한 금지청구 및 손해배상청구는 적법하게 취하되었고, 원고가 그 후 다시부정경쟁방지법 제4조,제5조에 기하여 소취하시 이전의 2004. 1. 1.부터 2008. 3. 3.까지의 손배배상을 구하는 청구를 추가한 것은 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 이유로 패소판결을 선고받은 자가 판결선고 후 소를 취하하였다가 같은 소 또는 취하된 소의 소송물을 선결적 법률관계 내지 전제로 하는 소를 제기한 경우에 해당하여민사소송법 제267조 제2항의 재소금지원칙에 반하므로 부적법하다.
3. 상표법에 기한 침해금지청구 및 손해배상청구
 가. 당사자의 주장
 ⑴ 원고의 주장
 원고는, 피고들이 원고가 이 사건 상표를 양수한 이후에도 이 사건 상표가 부착된 안전화를 생산, 판매하고 있다고 주장하며 그 침해금지 및 예방청구로서 이 사건 상표 및상표의 사용금지와 이를 사용한 상품의 제조, 수입, 판매, 보관의 금지 및 보관중인 물품의 폐기를 구하고, 손해배상청구로 주위적으로상표법 제67조 제1항에 따라 원고가 이 사건 상표권을 취득한 2008. 3. 4.부터 2008. 9. 3.까지의 피고들의 1개월 평균매출액 426,896,833원에 원고의 매출이익율 50.9%를 곱한 217,290,487원의 6개월 누적손해액 1,303,742,922원 또는 피고들의 1개월 평균매출액에 원고의 영업이익율 30.7%를 곱한 131,057,327원의 6개월 누적손해액 786,343,962원 중의 일부인 500,000,000원을 구하고, 예비적으로상표법 제67조 제5항에 따라 같은 액수의 배상을 구한다.
 ⑵ 피고들의 주장
 피고들은, ① 피고들이 원고회사의 상표인를 사용하여 안전화 등의 상품을 생산한 사실이 없고,피고 2 주식회사를 제외한 나머지 피고들은 이 사건 상표를 사용하여 안전화를 생산한 사실이 없으며, ②소외 1은 통상사용권 계약 제4조의 이전금지약정을 위반하는 배임죄를 범하였고 원고는소외 1의 그러한 범죄행위를 교사하였으므로 원고와소외 1 사이의 상표권이전행위는민법 제103조에 위반되어 무효이고, ③ 상표권제도의 목적이나 기능에 비추어 원고가 이 사건 상표권에 기하여 피고들에 대하여 침해금지청구 및 손해배상청구를 하는 것은 권리남용에 해당되며, ④ 원고는소외 1이피고 1 주식회사에 대하여 부담하고 있던 이 사건 상표권에 대한 수인의무를 승계하였다 할 것이므로 피고들에 대하여 금지청구 및 손해배상청구를 할 수 없고, ⑤ 그렇지 않다고 하더라도상표법 제58조 제1항 제1호에서 정한 제3자는 통상사용권의 설정사실을 알지 못한 선의의 제3자를 의미하는데 원고는 악의의 제3자에 해당하므로 통상사용권으로 원고에게 대항할 수 있다고 주장한다.
 나.피고 2 주식회사에 대한 청구에 관한 판단
 ⑴ 이 사건 상표권에 기한 청구에 관한 판단
 ㈎ 침해금지청구에 대한 판단 
 ① 위 인정사실에 의하면, 원고가소외 1로부터 이 사건 상표권을 양수받아 이전등록을 마친 상표권자이므로 이 사건 상표권에 기한 침해금지로서,피고 2 주식회사는 안전화 및 포장지, 라벨, 광고에 이 사건 상표와 같은 표장을 사용하여서는 아니 되고, 이를 사용한 제품을 제조, 수입, 판매, 보관하여서는 아니 되며,피고 2 주식회사가 보관하고 있는 이 사건 상표와 같은 표장을 부착한 제품을 폐기할 의무가 있다.
 ②피고 2 주식회사의 주장에 대한 판단
 ㉮민법 제103조 위반
소외 1이 원고에게 이 사건 상표권을 양도한 행위가민법 제103조에 위반한 행위로서 무효라는 주장에 대하여 보건대,소외 1이피고 1 주식회사와 사이에 이 사건 상표권을피고 1 주식회사의 승낙 없이 제3자에게 양도하지 않기로 약정한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 원고가 위 양도금지특약을 알면서소외 1의 위 양도행위에 적극 가담하였음을 인정할 증거가 없는 이상 위 양도행위가민법 제103조에서 정한 반사회질서에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다.
 ㉯ 권리남용 
 원고가 이 사건 상표권에 기하여피고 2 주식회사에 대하여 침해금지청구 및 손해배상청구를 하는 것은 권리남용에 해당되는가에 관하여 보건대, 원고의 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 가져오거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음을 인정할 증거가 없으므로 위 주장은 이유 없다.
 ㉰ 이 사건 상표 사용에 수인의무 승계 
피고 2 주식회사는 원고가 이 사건 상표권을 이전받으면서소외 1이 피고들에 대하여 부담하고 있는 이 사건 상표사용에 대한 수인의무를 승계하였고, 그렇지 않다고 하더라도상표법 제58조 제1항 제1호에서 정한 제3자는 통상사용권의 설정사실을 알지 못한 선의의 제3자를 의미하는데, 원고는 악의의 제3자에 해당하므로 피고는 이 사건 상표의 통상사용권자로서 이 사건 상표권의 양수인인 원고에게 대항할 수 있다고 주장한다.
 살피건대, 원고가 이 사건 상표권을 이전받으면서피고 2 주식회사의 이 사건 상표 사용에 대한 수인의무를 승계하였음을 인정할 증거가 없고,상표법 제58조 제1항 제1호는 통상사용권의 설정·이전·변경·포기에 의한 소멸, 처분의 제한은 이를 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다고 규정하고 있고, 여기의 제3자는 선의·악의를 불문한다 할 것인데,피고 2 주식회사와소외 1 사이에 그러한 의무가 있었다 하더라도 이를 등록하지 아니한 이상소외 1로부터 이 사건 상표권을 양수받아 등록한 원고에게 대항할 수 없다 할 것이므로피고 2 주식회사의 위 주장도 이유 없다.
 ㈏ 손해배상청구에 대한 판단
 ①상표법 제67조 제1항에 기한 청구
상표법 제67조 제1항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 참작하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있다고 할 것인데(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결), 원고가 이 사건 상표를 사용하여 안전화를 생산, 판매한 사실에 대한 아무런 주장, 입증이 없으므로 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.
 ②상표법 제67조 제5항에 기한 청구
 법원은 상표권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(상표법 제67조 제5항) 할 것인데,피고 2 주식회사가 원고가 이 사건 상표권을 양수한 이후에도 침해행위를 하였다 하더라도 원고가 이 사건 상표권을 사용하여 영업을 한 사실에 대한 아무런 주장, 입증이 없는 이 사건에상표법 제67조 제5항을 적용하여 법원이 손해액을 인정할 수는 없다 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.
 ⑵상표권에 기한 청구에 관한 판단
피고 2 주식회사가상표권을 사용하였음을 인정할 증거가 없으므로 원고의상표권에 기한 침해금지청구 및 손해배상청구는 이유 없다.
 다.피고 2 주식회사를 제외한 나머지 피고들에 대한 청구에 관한 판단
피고 2 주식회사를 제외한 나머지 피고들이상표 또는 이 사건 상표를 사용하였다는 점에 관하여 보건대, 원고가 제출한 증거만으로는피고 2 주식회사를 제외한 나머지 피고들이상표 또는 이 사건 상표를 하고 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의피고 2 주식회사를 제외한 나머지 피고들에 대한상표 또는 이 사건 상표사용에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 모두 이유 없다.
5. 결 론
 그렇다면, 이 사건 청구 중 부정경쟁행위에 대한 침해금지청구 및 손해배상청구 부분은 부적법하여 모두 각하하고, 원고의피고 2 주식회사에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고,피고 2 주식회사에 대한 나머지 청구와피고 1 주식회사,3,4에 대한 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여(구소인 부정경쟁행위에 대한 금지청구 및 손해배상청구는 당심에서 이루어진 소의 교환적 변경으로 취하되어 이에 대한 제1심 판결은 실효되었다.) 주문과 같이 판결한다.

판사 임시규(재판장) 이진수 전지환