반려처분취소청구 (일반행정, 서울행정법원)
공포일: 2013.09.27 / 시행일:

【원 고】 어드밴스드 퓨전 시스템즈 엘엘씨 (소송대리인 변호사 권은민)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2013. 7. 26.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】 피고가 2012. 11. 12. 원고에 대하여 한 반려처분(접수번호 1-1-2011-1002435-90호인 특허법 제203조에 따른 서면을 반려한다는 처분)을 취소한다.
【이 유】1. 처분의 경위
 가. 원고는 미국 법인으로서 2009. 5. 18. 별지 1 “발명의 구성요소” 기재와 같이 플래시 엑스선 조사기에 관한 발명(하수, 의료폐기물 등 액체나 기체 폐기물을 살균하기 위하여 방사선의 하나인 엑스선을 쪼이는 장치)에 대하여 한국을 지정국으로 하여 국제특허출원[(특허출원번호 생략), 이하 ‘국제출원’이라 한다]을 하면서 미국에 먼저 가출원한 특허(2008. 5. 16.자 제61/127,845호, 이하 ‘선행출원’이라 한다)에 터잡아 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 조약 제840호, 이하 ‘특허조약’이라 하고, 그 규칙을 ‘조약규칙’이라 한다) 제8조 소정의 우선권을 주장하였다.
 나. 원고는 2011. 12. 16. 국제출원의 국내단계 진입을 위하여 국제출원 당시 제출한 명세서, 청구범위 등의 번역문(이하 통틀어 ‘번역문’이라 한다)과 특허법(이하 ‘법’이라 하고, 그 시행규칙을 ‘시행규칙’이라 한다) 제203조에 따른 서면을 피고에게 제출하였다(접수번호 1-1-2011-1002435-90호).
 다. 피고는 2012. 11. 12. 원고가 특허조약 제2조(xi)에 따른 우선일인 2008. 5. 16.부터 법 제201조 제1항 소정의 국내서면 제출기간인 2년 7개월 안에 번역문을 제출하지 않아 같은 조 제2항에 따라 국제출원이 취하 간주되었다며 번역문 및 원고가 제출한 서류 일체를 반려하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다).
 라. 한편, 원고는 국제출원 당시 구성요소로 청구항 1(d)에서 “애노드(anode, 반대 전극인 캐소드 cathode에서 방출한 전자를 흡수하는 전극)의 엑스선 방출 표면이 각각 2㎜ 초과의 직교 배향된 제1 및 제2 치수”를 가진다고 기재하였으나 선행출원 당시에는 애노드의 직경이 6피트(2m) 이상으로 크다는 점만 밝혔을 뿐 애노드의 엑스선 방출 표면 치수에 관하여 달리 특정하여 기재하지 않았다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4호증, 갑 제3호증의 1, 을 제1, 2, 10, 11호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 처분의 적법 여부
 가. 원고의 주장
 「공업소유권의 보호에 관한 파리협약」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 조약 제707호, 이하 ‘파리협약’이라 한다) 제4조 h.(이하 ‘협약규정’이라 한다)는 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 발명의 구성요소를 명시하여야 한다고 규정하고 있는데 원고는 선행출원 당시 국제출원의 구성요소 중 청구항 1(d)의 내용을 명시하지 않았으므로, 선행출원에 기한 우선권 주장은 특허조약 제8조(2)(a) 및 협약규정에 따른 유효한 우선권 주장이라고 볼 수 없다. 그러므로 우선권 주장에 대한 실질적 심사권을 가지는 피고로서는 원고의 형식적인 우선권 주장에도 불구하고 선행출원일인 2008. 5. 16.이 아니라 국제출원일인 2009. 5. 18.을 국내서면 제출기간의 기산점으로 삼았어야 한다. 따라서 이와 다른 전제에 선 이 사건 처분은 위법하다.
 나. 관계 법령 및 조약
 별지 2 “관계 법령 및 조약” 기재와 같다.
 다. 판단
 (1) 특허에 관한 최초의 국제조약인 파리협약은 특정 국가에서 받은 특허는 그 나라에서만 효력이 있고 다른 나라에서는 이를 주장할 수 없다는 특허독립의 원칙(속지주의)을 채택하고 있다. 그에 따라 외국에 특허를 출원하고자 하는 사람은 나라마다 다른 특허법에 맞춰 출원서류를 작성, 제출하여야 하고, 각국의 특허관청은 상호 독립하여 기술정보의 수집, 특허기술의 조사, 그에 기반한 특허성의 판단을 하여야 한다. 이러한 절차의 중복과 번잡을 해소하기 위하여 특허조약은 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수의 체약국을 지정하면, 출원인이 일정 기간에 번역문을 제출하고 소정의 국내수수료를 납부할 것을 조건으로, 국제출원서에서 지정한 모든 체약국에서 국제출원일에 직접 출원한 것과 같은 효과를 인정하여 주고, 국제조사기관에 의한 국제조사를 통하여 출원인이 각국에 번역문 등을 제출하여 절차를 밟기 전에 발명에 대한 특허요건의 충족 여부를 검토받을 수 있게 하는 국제출원제도를 마련하였다.
 (2) 특허조약은 국제출원의 절차에 관해서만 규정하고 국제출원한 발명이 각국에서 특허를 받을 수 있는지는 해당 국가의 국내법에 맡기고 있는바, 국제출원의 구체적인 절차는 ① 특허관청 또는 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 국제사무국(이하 ‘국제사무국’이라 한다)에 발명을 출원하는 국제출원, ② 국제조사기관이 제출된 명세서와 도면 등을 기존의 특허문헌과 비교하여 해당 출원에 대한 선행기술이 있는지를 검토하는 국제조사, ③ 국제사무국이 출원서류 및 국제조사보고서를 전자적 형태로 공개하고 이를 출원인에 통보하는 국제공개, ④ 출원인의 선택에 따라 국제예비심사기관이 해당 출원의 특허성에 관하여 국제조사보다 깊이 있는 조사를 실시하는 국제예비심사 등으로 구성되어 있다. 그리고 이처럼 모든 지정국에 일률적이고 공통적으로 적용되는, 이른바 국제단계의 절차가 종료되면 출원인이 지정국이 요구하는 언어로 작성한 번역문 등을 제출함으로써 국내단계로 넘어가게 되고, 지정국의 특허관청은 독자적으로 발명의 신규성과 진보성 등에 대한 실체심사를 진행하여 해당 발명에 특허를 부여할지를 결정하게 된다.
 (3) 한편, 특허조약은 제2조(xi)에서 국제특허의 출원자가 파리협약의 체약국에서 한 선출원을 토대로 우선권을 주장하는 경우에는 선출원일을, 그러한 우선권 주장을 하지 않는 경우에는 해당 국제출원일을 각 우선일로 보도록 규정하고 있는데, 이와 같이 정해진 우선일은 국제단계에서 각종 절차의 중요한 기준일이 된다. 즉, 국제조사기관은 우선일부터 9개월이 지난 날 또는 조사용 사본을 수령한 날부터 3개월 중 늦게 도래하는 날까지 국제조사보고서를 작성하여야 하고(조약규칙 제42.1조), 국제공개어가 아닌 자국어로 국제특허를 출원한 자는 우선일부터 14개월 안에 공개언어로 된 국제공개용 번역문을 제출하여야 하며(조약규칙 제12.4조), 국제사무국은 다른 요청이 없는 한 우선일부터 18개월이 지난 후 신속히 국제공개를 하여야 한다(특허조약 제21조). 또한, 출원인은 국제조사보고서 등의 발송일부터 3개월 또는 우선일부터 22개월 중 늦게 도래하는 날까지 국제예비심사를 신청하여야 하고(조약규칙 제54조의2.1), 국제예비심사기관은 우선일부터 28개월, 국제예비심사의 착수일로부터 6개월 또는 국제예비심사기관에 번역문이 접수된 날로부터 6개월 중 늦게 도래하는 날까지 국제예비심사보고서를 작성하여야 한다(조약규칙 제69.2조). 특히, 특허조약 제22조는 국제특허의 출원인으로 하여금 우선일부터 30개월이 경과할 때까지 지정국의 특허관청에 국제출원의 사본과 번역문 등을 제출하고 필요한 경우 수수료를 납부하도록 규정하고 있고, 이에 따라 법 제201조 제1항, 제2항은 출원인으로 하여금 우선일부터 2년 7개월 안에 번역문 등을 제출하도록 하되, 출원인이 이를 이행하지 않을 때에는 그 국제특허출원을 취하한 것으로 간주한다고 규정하고 있다.
 (4) 위와 같은 국제출원제도의 절차적 특성, 관계 법령 및 조약의 체계와 문언 등에 비추어 보면, 원고가 한 국제출원과 같이 우선권 주장을 수반한 국제특허출원의 경우 출원인이 주장하는 선행출원일이 그 자체로 잘못된 것이 아닌 한 우선일로 정해지고, 일단 정해진 우선일은 국제단계를 구성하는 각종 절차의 기준일이 되는 것이므로, 지정국이 특허관청이 해당 발명의 신규성과 진보성 등을 실제로 심사하기 이전까지의 절차는 그와 같이 정해진 우선일을 기준으로 형식적으로 판단함이 옳고 우선권 주장이 그 내용에 있어서도 유효한 것인지를 따져서 실질적으로 정할 것은 아니라고 할 것이다. 지정국의 특허관청에 번역문을 제출하는 절차 역시 각국의 국내법에 따라 특허 인정 여부를 심사하기에 앞서 그에 필요한 자료를 제출하면서 국내단계로의 진입을 신청하는 절차인바, 특허조약 제22조 및 법 제201조 제1항이 정한 바와 같이 국제단계에서 인정된 우선일을 기준으로 번역문의 적시 제출 여부를 따지면 충분한 것이고 그 우선일이 실제로도 유효한 것인지를 가려서 따질 것은 아니다(특히 법 제201조는 출원인으로 하여금 국제출원일에 제출한 명세서 등의 번역문을 제출하라고 규정하고 있을 뿐 우선권을 주장하는 선행출원 당시 제출한 명세서 등의 번역문까지 제출하라고 요구하지는 않으므로, 특허관청으로서는 언어상의 제약 때문에라도 선행출원과 국제출원의 내용을 비교하여 우선권 주장이 유효한지 판단할 수 없다).
 (5) 결국 피고가 원고의 국제출원 당시의 우선권 주장에 따라 선행출원일인 2008. 5. 16.을 국내서면 제출기간의 기산점으로 하여 원고가 우선일로부터 3년 7개월이 지난 후인 2011. 12. 16. 제출한 번역문 등을 반려한 조치는 정당하고, 거기에 원고가 지적하는 바와 같은 위법이 있다고 보기 어렵다.
3. 결론
 원고의 청구를 기각하고 소송비용은 패소자인 원고가 부담하게 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 심준보(재판장) 김재령 김태균