상표권침해중지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2011.01.19 / 시행일:

【원고, 피항소인】 아가타 디퓨전 (소송대리인 법무법인 원 담당변호사 채영호)
【피고, 항소인】 주식회사 스와로브스키코리아 (소송대리인 변호사 오관석 외 1인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2010. 4. 29. 선고 2008가합130448 판결
【변론종결】2010. 12. 1.
【주 문】
 제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
 소송총비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】 피고는, 별지2 목록 기재 각 제품을 생산, 판매, 반포, 수출 또는 수입하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 영업소, 판매점, 창고 및 기타 장소에 보관 또는 전시하고 있는 별지2 목록 기재 각 제품의 완제품 및 반제품을 폐기하며, 원고에게 1억 원과 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 
【이 유】1. 기초사실
【증거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 
가. 당사자의 지위
 원고는 프랑스 법률에 따라 설립된 법인으로서 별지1 목록 기재 원고 등록상표의 상표권자(이하 그 상표권을 ‘원고 상표권’이라 한다)이고, 피고는 크리스털 제품의 도소매업 등을 영위하는 법인으로 아래와 같이 국내에서 크리스털로 만든 미니 펜던트를 판매하였다. 
나. 피고의 판매제품
 피고가 판매한 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)은 다음과 같다. 
 ⑴ 상품명 : 목걸이용 펜던트(pendant)
 ⑵ 형상

2. 원고의 주장
 피고 제품은 그 형상이 원고 등록상표와 유사할 뿐만 아니라, 그 상품(목걸이용 펜던트) 역시 원고 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사하므로, 피고가 국내에서 피고 제품을 판매하는 것은 원고 상표권을 침해하는 것이다. 따라서 피고는 그 침해행위를 중지하고 침해행위에 의하여 조성된 물품을 폐기하여야 하며, 침해행위로 인하여 얻은 이익을 원고에 대한 손해배상으로서 지급할 의무가 있다. 
3. 판 단
가. 원고 등록상표와 피고 제품 형상의 유사 여부
 ⑴ 외관 대비
 원고 등록상표와 피고 제품의 형상을 외관 면에서 대비하여 보면, 양자는 개 또는 강아지를 형상화한 것인 점, 머리 부분이 몸통에 비하여 비교적 크게 표현되어 있는 점, 강아지 또는 개의 눈, 코, 입, 이빨, 혓바닥, 털 등 구체적인 모습을 생략하고 강아지의 외형을 머리, 몸통, 다리, 꼬리로만 단순화한 점, 좌우 귀 부분이 서로 포개어진 형태라는 점에서 유사하다.
 그러나 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품의 강아지에는 목줄이 없는 점, 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품의 강아지 양발은 서로 벌어져 뛰고 있는 모습인 점, 원고 등록상표의 강아지 꼬리는 끝이 조금 길고 끝이 뾰족하며 거의 수직 방향으로 서있는 반면 피고 제품의 강아지 꼬리는 상당히 짧고 끝이 뭉뚝하며 약 45° 정도 기울어진 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 눈썹(이마) 부위는 돌출되어 얼굴 부분에 굴곡이 있는 반면 피고 제품의 강아지 눈썹(이마) 부위가 평평하여 얼굴 부분이 굴곡이 없이 평평하게 되어 있는 점, 원고 등록상표의 강아지 귀는 끝 부분이 점차 가늘어지고 거의 수직 방향으로 서있는 형태인 반면 피고 제품의 강아지 귀는 짧고 끝 부분이 뭉툭하며 사선 방향으로 기울어진 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 입 부위는 거의 직사각형 형태인 반면 피고 제품의 강아지 입 부위는 사다리꼴 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 엉덩이 부분은 둥근 형태인 반면 피고 제품의 강아지 엉덩이는 수직으로 일자 형태인 점에서 서로 상이하다.
 그런데 피고 제품은 목걸이 펜던트로서 크기가 작기 때문에 피고 제품의 형상을 구체적으로 인식할 수 있을 정도로 가까운 거리에서 양자를 대비하여야 하는 점, 을 제6, 8, 34호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 다양한 형태의 개 또는 강아지를 형상화한 등록상표가 존재하고 있음이 인정되는 점, 위와 같은 원고 등록상표와 피고 제품의 형상 사이의 차이점 등에 비추어 보면, 위와 같은 원고 등록상표와 피고 제품의 형상 사이의 유사점만으로는 원고 등록상표와 피고 제품의 형상이 외관 면에서 유사하다고 보기 어렵다.
 ⑵ 관념 및 호칭 대비
 원고 등록상표와 피고 제품의 형상을 관념 및 호칭 면에서 대비하여 보면, 양자는 모두 개 또는 강아지를 형상화한 도형으로서 문자 부분이 포함되어 있지 아니하므로, 양자는 모두 ‘개’ 또는 ‘강아지’로 관념되고, ‘개 표’ 또는 ‘강아지 표’로 호칭될 것이다. 다만, 을 제1호증의 기재에 의하면 원고 등록상표는 스콧테리어 종의 개를 형상화한 것임이 인정되므로, 원고 등록상표를 이미 알고 있는 사람들에게는 원고 등록상표가 ‘아가타’ 또는 ‘스콧테리어’로 관념되고, ‘아가타’로 호칭될 것이어서, 이러한 경우에는 양자의 관념 및 호칭이 상이하다.
 ⑶ 상품의 유사 여부
 피고 제품인 목걸이용 펜던트가 원고 상표권의 지정상품에 속한다는 점에는 당사자 사이에 다툼이 없다.
 ⑷ 소결
 원고 등록상표와 피고 제품 형상이 외관상 유사하지 아니하고, 호칭이나 관념 면에서 유사하기는 하나, 원고 등록상표와 같이 도형으로만 이루어진 상표는 수요자들이나 거래관계자들에게 호칭이나 관념보다는 외관이 지배적인 인상을 주는 데다가, 을 제6, 8, 34, 35호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 다양한 형태의 개 또는 강아지를 형상화한 등록상표가 존재하고 있음이 인정되므로 원고 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 동일한 관념·호칭을 가진 상표가 다수 존재하여 관념·호칭만으로는 식별이 어려운 점 등에 비추어 보면, 원고 등록상표와 피고 제품 형상은 일반 수요자나 거래자가 양자를 전체적으로 이격하여 접하였을 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있다고 보기 어려우므로, 피고가 피고 제품을 생산·판매하는 행위가 원고 상표권을 침해한다고 볼 수 없다. 
 따라서 피고가 원고 상표권을 침해하고 있음을 전제로 한 원고의 주장은 이유 없다.
나. 피고 제품 형상이 상표적 사용에 해당하는지 여부
 ⑴ 관련 법리
 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 하며, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결,2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결,2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결 등 참조).
 ⑵ 피고 제품 형상에 대한 검토
 갑 제8호증의 2, 제15호증의 1 내지 8, 제17호증의 1 내지 10, 을 제4, 5, 21, 24, 25, 30 내지 33호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 일반적으로 목걸이 펜던트의 형상은 디자인으로 인식되고 있을 뿐 상품의 출처표시로서 인식되지 아니하고 있고, 개 또는 강아지 형상의 펜던트가 다수 존재하고 있는 점, 피고 제품 형상은 피고 제품의 일부에 표시된 표장이 아니라 피고 제품 자체의 형상인 점, 갑 제9호증의 1 내지 9, 제11, 12호증, 제13호증의 1 내지 13의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고 등록상표가 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이나, 을 제14호증의 1 내지 4, 제17호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고의 등록상표 역시 국내 일반 수요자들에게 상당히 알려진 것으로 보이는 점, 갑 제10호증의 1 내지 4, 제16호증의 1 내지 6, 제19호증의 1 내지 16, 을 제11호증의 1, 2, 제14호증의 1 내지 4, 제18호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고 제품 이면에 피고의 등록상표가 표시되어 있고, 피고 제품의 포장 및 보증서에도 피고의 등록상표가 표시되어 있으며, 피고의 주요매장은 모두 피고의 상품들만 판매하는 점포로서 그 상호에 피고의 등록상표를 표시하고 있고, 인터넷 사이트에서도 피고 제품을 비롯한 피고의 상품 판매시 피고의 등록상표를 표기하고 있는 점, 을 제9, 10, 13호증, 제19호증의 1, 2, 제25호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고는 이전부터 크리스털로 만든 개 또는 강아지를 비롯한 다양한 동물 형상의 펜던트 등을 제작하여 왔으며, 피고 제품은 피고가 판매하는 미니 펜던트 시리즈 제품군 중 한 종류인 점, 갑 제9호증의 1 내지 9의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고는 원고 등록상표의 형상의 펜던트를 생산·판매하고 있고, 유명 브랜드인 디오르(Dior)나 샤넬(Chanel)도 그 등록상표와 같은 형상의 펜던트를 생산·판매하고 있음은 인정되나, 그와 같이 등록상표 형상의 펜던트를 생산·판매하는 사례가 많지 아니할 뿐만 아니라 등록상표 형상의 펜던트의 경우에 그 형상은 출처표시로서의 기능보다 디자인으로서의 기능이 우선하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 피고 제품의 강아지 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것은 아니라고 봄이 타당하다.
 ⑶ 소결
 따라서 이 점에서도 피고가 피고 제품을 생산·판매하는 행위가 원고 상표권을 침해한다고 볼 수 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.
4. 결 론
 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심 판결 중 이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로, 피고의 항소를 받아들여 제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그에 해당하는 원고의 청구를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 이기택(재판장) 함석천 김동규