등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.07.12 / 시행일:

【원 고】 주식회사 극동케이티외 1인 (소송대리인 변리사 김원식)
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 김성규) 
【변론종결】2007. 6. 14.
【주 문】
1. 특허심판원이 2005. 10. 26. 2005당673호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략) 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제11항에 대한 소를 각하한다.
2. 특허심판원이 2005. 10. 26. 2005당673호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략) 특허발명의 특허청구범위 제1항에 대한 부분을 취소한다.
3. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 10. 26. 2005당673호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 원고들은 2005. 3. 29. 특허심판원에 특허권자인 피고를 상대로, 발명의 명칭이 ‘블로워’인 별지 1 기재 이 사건 특허발명에 대하여 별지 2 기재 비교대상발명들에 의하여 진보성이 없다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2005당673호로 심리하여 2005. 10. 26. 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 나. 한편 피고는, 원고들이 이 사건 심결에 불복하여 이 사건 소송을 제기한 후인 2006. 2. 7. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대하여 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2006정12호로 심리하여 2007. 1. 29. 정정을 인정하는 심결을 하여 확정되었으며, 그로 인하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위(이하 정정 후의 각 청구항을 ‘이 사건 제1항 발명’등으로 부른다)는 별지 1의 1. (5)의 (가)에서 (나)로 정정되었다.
 [증 거] 갑 제1 내지 3호증, 갑 제5 내지 7호증, 갑 제8호증, 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
 가. 심결 후 정정으로 인하여 심결에서의 심판대상인 특허청구범위가 달라질 경우에 그 사유만으로 심결을 취소하여야 하는지 여부
 (1) 원고들의 주장
 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 이 사건 심결 후에 이루어진 확정된 정정심결에 의하여 정정되었는데, 이 사건 심결에서는 정정된 특허청구범위에 대하여 심리한 바가 없어서 특허심판원에서 정정된 특허청구범위에 대하여 다시 심리하게 함이 상당하므로, 이 사건 심결은 취소되어야 한다.
 (2) 판 단
구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제9항에 의하면, "특허권자는 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정을 인정하는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정(특허결정) 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다."고 규정되어 있다. 따라서 심결 후에 특허발명의 명세서 중 특허청구범위에 대하여 정정심판을 청구하여 정정을 인정하는 심결이 확정된 경우에 특허청구범위의 정정으로 인하여 심결이 심판의 기초로 삼았던 특허청구범위가 심결시에 존재하지 않았던 것과 마찬가지로 되고, 그 결과 심결은 심판의 대상을 다른 것으로 정한 잘못이 있게 된다.
 그러나 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 ‘심결’도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있어서 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 대하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점( 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결), 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서( 구 특허법 제137조, 제136조 제2항 내지 제4항), 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, 대법원에 등록무효심판 사건이 계속중에 정정심결이 확정된 경우 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점( 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 등 참조)에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다.
 따라서 이 사건 심결 후에 확정된 정정심결에 의하여 특허청구범위가 정정된 이 사건 소송에 있어서도, 이 사건 특허발명의 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.
 나. 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 소의 적법 여부
 직권으로 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 소의 적법 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 심결 후에 확정된 정정심결에 의하여 이 사건 제2항 내지 제11항 발명의 특허청구범위가 삭제되었음은 앞서 본 바와 같고, 이 경우 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 특허청구범위에 대하여 특허출원되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로, 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 부분은 존재하지 않았던 특허발명을 대상으로 판단하여 위법하나, 정정심결이 확정되어 존재하지 않게 된 이상 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로, 이 부분에 대한 이 사건 소는 부적법하다.
 다. 이 사건 제1항 발명의 기재불비 여부
 (1) 이 사건 제1항 발명 중 패킹(70)의 위치에 관하여 특허청구범위에는 "가압판(64)의 상단과 케이스(58)의 상단 내측 사이에 탄성부재(66)와 패킹(70)이 개재되도록 구성됨"이라고 기재되어 있어서, 패킹(70)이 가압판(64)의 상단과 케이스(58)의 상단 내측 사이에 탄성부재(66)와 나란히 위치되어 있음이 명백하다.
 그런데 패킹(70)의 위치에 관하여, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는, "상기 연결부(56)는 그 내부에 구멍(68)이 뚫려져 연결관로(52)와 케이스(58) 내부의 공간부와 통하도록 형성되고, 이러한 연결부(56)를 통하여 케이스(58)로 공급되는 오일(O)이 외부로 누출되는 것을 방지할 수 있도록, 케이스(58)의 상부 외측에는 패킹(70)이 설치되며"(을 제4호증 5면 23행 내지 25행)라고 기재되어 있고, 도면 6a와 6b에서도 패킹(70)이 케이스(58)의 상부 외측과 조절부재(62)의 머리 하단 사이에 도시되어 있다.
 따라서 이 사건 제1항 발명 중 패킹(70)의 위치에 관하여 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 도면은 명백히 다르게 기재되어 있고, 이 사건 특허청구범위와 같이 패킹이 가압판(64)의 상단과 케이스(58)의 상단 내측 사이에 탄성부재(66)와 나란히 위치할 경우에는, 발명의 상세한 설명에서와 같이 패킹(70)이 케이스(58)의 상부 외측과 조절부재(62)의 머리 하단 사이에 위치할 때와 달리, 오일(O)의 외부누출을 방지하는 작동원리를 알 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않거나 발명이 명확하고 간결하게 기재되었다고 할 수 없어서, 특허법 제42조 제4항 제1호 또는 제2호 규정의 이른바 기재불비에 해당한다.
 (2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 기재된 패킹(70)의 위치는 상세한 설명과 도면에 나타난 바와 같이 ‘케이스(58)의 상부 외측과 조절부재(62)의 머리 하단 사이’라고 주장한다.
 살피건대, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없고( 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조), 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구하고 평균적 기술자라면 누구나 특허발명을 정정된 내용에 따라 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라고 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기재불비가 아니라고 할 수는 없다( 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후1159 판결).
 이러한 기준에서 볼 때, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위로부터 명백히 알 수 있는 패킹(70)의 위치가 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재된 패킹(70)의 위치와 다르고, 이러한 패킹(70)의 위치의 차이로 인하여 케이스로 공급되는 오일이 외부로 누출되는 것을 방지하는 구체적 작동원리에 있어서도 서로 차이가 있는 이 사건에서, 특허청구범위의 기재를 발명의 상세한 설명과 도면에 나타난 기술구성의 단순한 오기에 불과하다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
 라. 소 결
 이 사건 제1항 발명은 특허법 제42조 제4항 제1호 또는 제2호에 해당하여 그 특허등록이 무효이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 이 사건 제2항 내지 제11항 발명은 소의 이익이 없어 부적법하다.
 3. 결 론
 그렇다면 이 사건 제2항 내지 제11항 발명에 대한 이 사건 소는 소의 이익이 없어 부적법하므로 이를 각하하고, 이 사건 제1항 발명에 대한 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하며, 각하하는 부분은 피고의 정정심판청구에 의한 것이므로 소송비용 전부를 피고의 부담으로 하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 원유석(재판장) 김제완 김종석

[1] 특허의 내용에 대한 등록무효심판의 심결 후에 정정심결이 확정되어 특허발명의 특허청구범위가 정정된 경우, 심결취소소송에서 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 무효사유가 존재하는지를 판단할 수 있는지 여부(적극)
[2] 등록무효심판의 심결 후에 정정심결이 확정되어 특허발명의 특허청구범위 일부가 삭제된 경우, 삭제된 부분에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로 그 부분에 대한 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 한 사례

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하면, 특허의 내용에 대한 정정심결이 확정되면 당초의 심결도 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 심결된 것으로 보고 있기 때문에 정정 후의 특허청구범위에 의하여 심결된 것으로 보아야 하는 점, 같은 조 제2항에 의하여 특허청구범위의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 것이어서, 정정 후의 특허발명이 권리의 동일성을 그대로 유지하면서 그 특허권의 내용인 권리범위만을 감축하여야 하므로 실체법상으로 권리범위에 어떤 변동을 가져오는 것으로 볼 수 없는 점, 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송에 있어서 심결취소소송의 심리범위에 제한을 두지 아니하여 심판절차에서 주장하지 아니한 새로운 무효사유에 관하여도 주장·입증할 수 있고 이에 대하여 심리·판단할 수 있는 점, 무효심판청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우 또는 특허출원시에 특허를 받을 수 없는 경우 등 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서( 구 특허법 제137조, 제136조 제2항 내지 제4항) 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점, 대법원에 등록무효심판 사건이 계속 중에 정정심결이 확정된 경우 원심결을 파기하여 심결을 취소하는 재판을 하지 않고 특허법원에 환송하여 특허법원으로 하여금 판단하도록 하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다. 
[2] 등록무효심판의 심결 후에 정정심결이 확정되어 특허발명의 특허청구범위 일부가 삭제된 경우, 삭제된 부분에 대한 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로 그 부분에 대한 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 한 사례.