등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2004.09.13 / 시행일:

【원고, 피상고인】 ○○○ 리미팃드(영문명 생략) (소송대리인 법무법인 미래 담당변호사 박홍우 외 3인)
【피고, 상고인】 주식회사 △△△ (소송대리인 변호사 이재용 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2002. 3. 29. 선고 2001허5589 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점에 관하여
 원심은, 상표법 제56조 제1항 제2호에 의하면 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 이전, 변경, 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있는바, 위 규정은 특허법 제101조 제1항 제2호가 전용실시권의 소멸은 그 중 혼동에 의한 경우를 제외하고는 모두 그 등록을 효력발생요건으로 규정하고 있는 것과는 달리 상표권에 대한 전용사용권의 소멸 중 포기에 의한 소멸에 관하여만 등록을 효력발생요건으로 규정하고 있으므로 전용사용권 설정계약의 해지로 인한 전용사용권의 소멸은 그 등록을 하지 아니하여도 효력이 발생한다면서, 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 피고의 "SLAZENGER"로 구성된 (상표 등록번호 1 생략) 상표(이하 ‘인용상표 1’이라고 한다), ""로 구성된 (상표 등록번호 2 생략) 상표(이하 ‘인용상표 2’라고 한다)에 대한 각전용사용권설정계약이 2000. 4. 28. 적법하게 해지되었으므로 피고의 전용사용권이 위 일자에 소멸하였다는 취지로 판단하였다.
 기록에 의하면, 피고가 2000. 4. 17. 원고와 사이에 2000. 4. 27.까지 원고에게 1999년도분 상표사용료 하한액 중 미지급분 60,000달러를 지급하지 아니하는 경우 인용상표들에 대한 전용사용권설정계약을 포함한 계약이 해지되는 것으로 한다는 내용의 약정을 한 사실, 피고가 위 약정일자보다 하루 늦은 2000. 4. 28. 원고에게 미지급 사용료로 49,200. 40달러를 지급한 사실, 위 일자 이후에 피고가 새로이 전용사용권 설정등록을 하지는 않은 사실이 인정되므로, 위 약정에 따라 피고의 전용사용권설정계약은 자동 해지되었다고 할 것이고, 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실하며, 종전과 동일한 내용으로 전용사용권설정계약을 부활하는 묵시적 합의가 있었다고 하더라도 새로이 설정등록을 하지 않고서는 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이어서, 2000. 4. 28. 이후에는 피고를 인용상표들에 대한 전용사용권자라고 할 수 없다.
 따라서 원심이 위와 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 전용사용권의 자동해지 약정에 관한 심리미진이나 채증법칙에 위반하여 사실을 오인한 위법이 없다.
 2. 상고이유 제2점에 관하여 
 원심은, 1999. 1. 18. 원고가 소외 1 회사에게 ‘수영복, 에어로빅복 및 액세서리(예: 수영모자/수영타월, 다리보온대/타이츠, 머리, 손목밴드)’에 인용상표 1, 2를 2001. 12. 31.까지 사용하도록 허락하는 상표사용권계약을 체결하였고, 1999. 4. 21. 원고가 소외 2 회사에게 ‘캐주얼의류와 관련 액세서리(즉, 혁대와 양말)’에 인용상표 1, 2를 2003. 12. 31.까지 사용하도록 허락하는 상표사용권계약을 체결한 사실, ""로 구성된 원고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 3 생략)에 대하여 2000. 10. 10. 사용기간을 2000. 9. 17.부터 2001. 12. 31.까지로 하고, 사용할 지정상품을 ‘에어로빅복, 수영복, 수영팬츠, 다이빙복(DIVING SUITS), 수영로브, 수영모자, 머리밴드(HEADBANDS), 스위트밴드, 손목밴드, 에어로빅용 스타킹, 에어로빅용 타이츠’로 하는 소외 1 회사 명의의 전용사용권이 설정등록된 사실, 이 사건 등록상표에 대하여 2001. 1. 12. 사용기간을 2000. 12. 31.부터 2003. 12. 31.까지로 하고, 사용할 지정상품을 ‘혁대, 캐주얼 재킷, 청바지, 캐주얼 모자, 넥타이, 캐주얼 양말’ 등으로 하는 소외 2 회사 명의의 전용사용권이 설정등록된 사실, 소외 1 회사는 2001. 2. 1.경 ‘수영모자, 헤어밴드, 손목밴드, 남·여수영복’ 등에, 2002. 1. 22.경 ‘수영모자’에 각각 실사용상표 1을 부착한 제품을 생산하여 판매하였고, 소외 2 회사는 2001. 2. 2.경 ‘셔츠, 스웨터, 모자’ 등에, 2002. 1. 21.경 ‘양말’에 각각 "Slazenger"상표(이하 ‘실사용상표 1’이라고 한다) 또는 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠진 "" 모양의 상표(이하 ‘실사용상표 2’라고 한다)를 부착한 제품을 생산하여 판매한 사실, 실사용상표 1은 인용상표 1에서 첫 글자 이외의 나머지 글자가 소문자로 되어 있는 것을 제외하면 인용상표 1과 동일하고, 실사용상표 2는 인용상표 2와 동일한 사실을 인정한 다음, 소외 1 회사와 소외 2 회사가 실사용상표 1을 사용한 것은 원고와 체결한 인용상표 1의 사용권계약에 따라 인용상표 1에서 첫 글자 "S"를 제외한 나머지 글자를 소문자로 사용한 것으로 인용상표 1의 동일성의 범위 내에서 사용한 것이고, 소외 2 회사가 사용한 실사용상표 2는 원고와 사용권계약을 체결한 인용상표 2를 그대로 사용한 것이므로, 이 사건 등록상표의 전용사용권자인 소외 1 회사와 소외 2 회사가 이 사건 등록상표를 변형하여 이와 유사한 상표를 사용한 것이라고 할 수 없고, 을 제3호증의 1의 가방제품에 대하여는 소외 2 회사가 원고로부터 인용상표 1 또는 2의 사용권을 받지 아니한 것이나, 위 을 제3호증의 1에는 문자 "Slazenger"와 팬더 도형이 함께 표시되어 있으므로 이를 들어 소외 2 회사가 이 사건 등록상표를 변형한 것으로 인정하기는 어렵다는 취지로 판단하였다.
 기록에 의하면, 피고의 인용상표들에 대한 전용사용권이 소멸한 이후에도 여전히 소외 2 회사와 소외 1 회사가 실사용상표들과 동일성이 있는 인용상표들에 대하여 통상사용권을 갖고 있었던 사실이 인정되고, 그에 따라, 위 회사들이 피고의 전용사용권 소멸 이후에 실사용상표를 사용하는 것은 인용상표들에 대한 적법한 사용권 범위 내의 사용으로서, 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 2가 유사하다고 하더라도, 위 회사들의 실사용상표의 사용에는 상표법 제73조 제1항 제8호의 적용이 없으므로 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 등록상표의 변형사용에 관한 법리오해의 위법이 없다.
 3. 상고이유 제3, 5점에 관하여
 소외 1 회사가 한글 ‘슬레진져’를 상품에 사용한 것이 이 사건 등록상표의 변형사용에 해당한다는 주장은 피고가 사실심에서 주장하지 아니한 사유를 새로이 내세워 원심판결의 위법을 주장하는 것이어서 적법한 상고이유가 될 수 없고, 원심이 소외 2 회사가 판매한 ‘가방’에 사용된 상표가 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 사용에 해당한다는 취지로 판단을 한 바 있으므로 위 가방에 관한 피고의 주장에 대한 판단누락이 있다고 할 수도 없다.
 따라서 이를 다투는 상고이유 제3, 5점은 모두 받아들일 수 없다.
 4. 상고이유 제4점에 관하여
 원심은, 이 사건 등록상표에 대하여 2000. 10. 18. 사용기간을 2000. 10. 17.부터 2004. 1. 31.까지로 하고, 사용할 지정상품을 ‘속내의, 보온속내의, 보온조끼, 보온레깅스, 속바지, 느슨한 반바지(BOXER SHORTS), 브리프, 브래지어, 여성용속내의, 네글리제’로 하는 □□□ 명의의 전용사용권이 설정등록된 사실을 인정할 수 있으나, 을 제4호증의 1 내지 3의 영상에 의하더라도 그 제품의 생산·판매일, 그 제품의 구입 및 사진촬영의 경위 등을 알 수 없어 □□□이 이 사건 등록상표를 변형 사용하였음을 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 을 제4호증의 1에는 이 사건 등록상표가 표시된 라벨과 실사용상표 1이 표시된 라벨이 모두 부착되어 있어 수요자들이 원고의 상품으로 혼동할 가능성이 없고, 옷감 표면에 실사용상표 1과 2의 모습이 약간의 간격을 두고 다수 표시되어 있지만 이는 상표로서가 아니라 제품의 심미감을 높이기 위하여 의장으로 사용된 것이라 할 것이며, 을 제4호증의 2에는 이 사건 등록상표가 표시된 라벨과 실사용상표 1이 표시되어 있는 라벨이 모두 부착되어 있어 수요자들이 원고의 상품으로 혼동할 가능성이 없고, 을 제4호증의 3에는 이 사건 등록상표와 동일한 상표가 표시되어 있을 뿐이어서 □□□이 이 사건 등록상표를 변형 사용하였다고 볼 수 없고, 그 밖에 이를 인정할 만한 증거가 없다는 취지로 판단하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 심리미진이나 변형사용에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 5. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 피고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 변재승(재판장) 윤재식 강신욱(주심) 고현철

[1] 상표에 대한 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실하는지 여부(적극)
[2] 등록상표의 전용사용권자가 통상사용권을 가지고 있는 인용상표와 동일성의 범위 내에서 실사용상표를 사용한 것은 등록상표를 변형하여 이와 유사한 상표를 사용한 것이라고 할 수 없다고 한 사례

[1] 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실하며, 종전과 동일한 내용으로 전용사용권설정계약을 부활하는 묵시적 합의가 있었다고 하더라도 새로이 설정등록을 하지 않고서는 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없다.
[2] 등록상표의 전용사용권자가 통상사용권을 가지고 있는 인용상표와 동일성의 범위 내에서 실사용상표를 사용한 것은 등록상표를 변형하여 이와 유사한 상표를 사용한 것이라고 할 수 없다고 한 사례.