등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.03.28 / 시행일:

【원 고】 국방과학연구소 (소송대리인 변리사 박창희)
【피 고】 피고 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 양진) 
【변론종결】2007. 3. 6.
【주 문】
1. 특허심판원이 2006. 5. 30. 2005당2463호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 4호증]
 피고는 그 소속 연구원들이 발명한 것을 승계하여 1993. 9. 3. 출원한 후 1996. 9. 10. (등록번호 생략)으로 특허등록받고 명칭이 "진공건조에 의한 알파 건조미의 제조방법"인 별지 1.항 기재 이 사건 등록발명의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 취사된 밥을 알파(α)화로 고정하여 건조함으로써 뜨거운 물로 재수화(再水化)시 수분흡수가 용이하도록 한 알파 건조미에 관한 것으로, 세척된 쌀을 물에 침지(浸漬)하여 자연탈수한 후 순차적으로 블랜칭(blanching, 열탕처리)취반, 살수급냉 및 고온 진공건조시키는 방법으로 제조하는 것을 특징으로 하는 발명이다.
 원고는 이 사건 등록발명이 발명자나 그 적법한 승계인이 아닌 무권리자에 의하여 출원되었을 뿐만 아니라 공지된 발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이 사건 등록발명이 적법한 승계인에 의하여 출원되었을 뿐만 아니라 공지된 발명들로부터 용이하게 발명할 수 없어서 진보성이 부정되지 않는다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 2. 쌍방의 주장
 원고가, 이 사건 등록발명은 원·피고 사이의 시제품 개발계약(이하, ‘시제계약’으로 약칭한다)에 따라 그 특허를 받을 권리가 피고로부터 원고에게 양도된 후에 승계인의 지위를 이미 상실한 피고에 의하여 출원된 것으로 무효로 되어야 한다고 주장함에 대하여, 피고는, 원고가 주장하는 시제계약은 끓는 물 없이 취식 가능한 작전식량에 관한 것만 포함했기 때문에 이 사건 등록발명과 같이 뜨거운 물로 복원하는 것은 포함하지 않았을 뿐만 아니라, 설령 이를 포함하였더라도 발명자로부터 그 특허를 받을 권리를 양도받아 먼저 출원함으로써 대항요건을 갖춘 피고는 무권리자에 해당하지 않는다고 주장한다.
 3. 이 사건 등록발명이 적법한 승계인에 의하여 출원되었는지 여부
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3, 11 내지 16호증(가지번호 포함), 을 제3 내지 9호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
 가. 인정 사실
 (1) 원고는 군의 전투식량에 제공되는 알파 건조미의 성능 개선을 위한 실험을 지속하여 오던 중, 1992. 2. 8. 피고에게 전시 및 대간첩작전 등 장기간 정상적인 취사지원이 불가능한 상황에서 급식가능한 작전식량류 개발을 목적으로 한 작전식량류 개발사업(사업기간 : 1992년 1월 ~ 1994년 12월)의 시제품(試製品) 개발 분야에 참여할 의사가 있는지를 문의하였고, 피고는 1992. 2. 20. 원고에게 참여의사가 있음을 밝히면서 시제참여품목의 개발관련 기술 중 자체개발기술은 없다는 내용이 포함된 ‘시제업체추천관계자료’를 제출하였다.
 (2) 당시 원고가 피고에게 보낸 ‘작전식량류 개발계획’에서는 전투식량과 특수작전식량으로 구분하여 여러 가지의 군 요구사항과 개발대상품목을 제시하였는데, 전투식량의 취식성 항목에 대한 군 요구사항은 ‘끓는 물 없이 취식 가능’이라고 되어 있었고, 전투식량의 개발대상품목은 ‘레토르트파우치형(함수형)’과 ‘건조형(재수화형)’이, 특수작전식량의 개발대상품목은 ‘압착형(Bar형)’이 각각 제시되어 있었다.
 (3) 피고는 1992. 6. 9. 원고로부터 재수화형 전투식량의 시제품 개발업체로 선정된 후, 1992. 7. 30. 원고와 사이에 동결건조 김치비빔밥 외 2종에 관한 시제계약을 체결한 다음 1992. 12. 15.까지 진공건조 방식으로 생산된 알파 건조미를 사용한 시제품을 생산하였고, 1993. 5. 27. 원고와 사이에 한국형 전투식량 4식단에 관한 시제계약을 체결한 다음 1993. 10. 31.까지 같은 알파 건조미를 사용한 시제품을 생산하였다.
 (4) 위 각 시제계약에는, 시제에 관련된 모든 업무는 원고와 협의하에 이루어져야 하고, 피고는 시제기간 중 관련 자료가 포함된 시제개발일지를 작성하여 시제품을 납품할 때 원고에게 제출하여야 하며, 시제품을 제작하는 과정에서 발생하는 특허권에 관한 모든 권리는 원고에게 귀속된다는 내용이 포함되어 있었고, 피고는 위 계약기간 중 원고에게 뜨거운 물로 복원시켜 취식하는 형태의 알파 건조미를 이용한 시제품도 납품함과 동시에 그에 관한 시제개발일지도 제출하였으나, 특허권 등 지적재산권에 관하여는 어떠한 것도 원고에게 귀속시키지 않았다.
 (5) 한편, 전투식량은 연구개발을 통하여 시제품이 생산된 뒤 그것이 군사용으로 사용될 수 있다는 판정을 받게 되면 국방획득관리규정에 따라 그 제조공정이 규격화되어야 하는 품목인바, 원고는 1995. 1. 21. 피고에게 이 사건 등록발명과 같은 방법으로 생산되는 알파 건조미를 이용한 전투식량 Ⅱ형에 대하여 제정될 국방규격안에 대한 검토를 요청하여 피고의 의견을 받았고, 1996. 11. 1.자 국방규격에서 이 사건 등록발명과 같은 방법(온도 등의 일부 수치만 다르다)으로 알파 건조미를 생산하도록 규정한 다음, 연구개발품목에 대한 수의계약기간인 2000. 5.경부터 2005. 5.경까지의 5년 동안 피고로부터 위와 같이 생산된 알파 건조미를 원료로 한 전투식량 Ⅱ형을 납품받았다.
 나. 판 단
 (1) 위와 같은 작전식량류 개발계획의 내용, 원·피고 사이의 시제계약 체결경위, 그 계약들의 이행경과, 거래품목 및 국방규격의 작성경위 등과 알파 건조미의 성능 개선을 위하여 노력하여 오던 원고가 전투식량과 특수작전식량 모두에 대한 자체개발기술이 없다고 하는 피고와 사이에 위 각 시제계약을 체결한 다음 피고로부터 뜨거운 물로 복원하여 취식하는 알파 건조미에 관한 시제품과 완제품들까지 납품받고 그에 관한 기술을 이용한 국방규격까지 제정한 제반 사정에 비추어 볼 때, 위 각 시제계약에는 이 사건 등록발명과 같이 뜨거운 물로 복원하여 취식하는 알파 건조미에 관한 사항도 당연히 포함되어 있었던 것으로 봄이 상당하다.
 따라서 이 사건 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이다.
 (2) 이에 대하여 피고는, 발명자로부터 그 특허를 받을 권리를 양도받아 먼저 출원함으로써 대항요건을 갖춘 피고는 무권리자에 해당하지 않는다고 주장하나, 이는 발명자로부터 이중으로 양도받은 승계인들 사이의 우선 순위에 관한 판결례를 인용한 주장으로, 이중양도 관계가 아니고 단순히 양도인과 양수인 사이의 승계인지위 문제에 불과한 이 사건에 적용될 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
 다. 소 결
 따라서 이미 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 이 사건 등록발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이기택(재판장) 오충진 김태현

이미 승계인의 지위를 상실한 사람에 의하여 출원된 등록발명은, ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

작전식량류 개발계획의 내용, 원·피고 사이의 시제계약 체결경위, 그 계약들의 이행경과, 거래품목 및 국방규격의 작성경위 등과 제반 사정에 비추어 보면, 명칭이 "진공건조에 의한 알파 건조미의 제조방법"인 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되어 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이므로, 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 등록발명은 ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례.