거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.07.11 / 시행일:

【원 고】 한국전자통신연구원 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 김윤희)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2007. 6. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2006. 12. 21. 2006원9611호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 [다툼 없는 사실, 갑 제2, 8, 9호증, 변론 전체의 취지]
 원고는 2000. 7. 27. 명칭을 ‘연속된 영상 프레임에서의 움직임 추정을 위한 탐색방법 및 이를 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 기록매체’로 하는 발명(출원번호 : (출원번호 생략), 이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)을 특허출원하였는데, 2005. 1. 14. 그 출원인으로서의 권리 일부를 소외 브이케이 주식회사(이하 ‘브이케이’라고만 한다)에 양도하고 이를 특허청장에게 신고함에 따라 원고와 브이케이가 그 특허를 받을 권리의 공유자가 되었다가, 2006. 7. 7. 브이케이가 그 공유자로서의 지위를 소외 엠텍비젼 주식회사(이하 ‘엠텍비젼’이라고만 한다)에 양도하고 이를 특허청장에게 신고함으로써 원고와 엠텍비젼이 이 사건 출원발명의 특허를 받을 권리의 공유자가 되었다.
 특허청은 2006. 9. 29. 이 사건 출원발명은 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고가 2006. 10. 27. 단독으로 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였는데(엠텍비젼은 위 거절결정에 대한 불복심판청구를 하지 아니한 채, 그 불복심판청구기간을 넘겼다), 특허심판원은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 특허법 제139조 제3항에 의하여 공유자 전원이 공동으로 심판청구를 하여야 함에도 불구하고, 이 사건 심판청구는 공유자 중의 1인인 원고만에 의하여 이루어졌기 때문에 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하였다.
 2. 이 사건 심판청구의 적법 여부
 가. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제139조 제3항, 제142조에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하고, 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다.
 나. 위 거절결정에 관하여 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인인 원고만이 단독으로 불복심판청구를 하였을 뿐, 다른 공유자인 엠텍비젼은 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 원고의 이 사건 심판청구는 구 특허법 제139조 제3항을 위반한 것으로 부적법하고, 엠텍비젼이 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 아니한 이상, 그 심판청구의 적법성의 흠결은 보정할 수 없는 때에 해당하므로 구 특허법 제142조에 의하여 각하될 수밖에 없다.
 다. 이에 대하여 원고는, ① 위 거절결정 불복심판청구기간 내이고 원고의 이 사건 심판청구일 이전인 2006. 10. 9. 엠텍비젼이 이 사건 출원발명의 특허를 받을 권리의 공유지분을 포기함으로 인하여 민법 제267조에 의하여 엠텍비젼의 공유지분을 원고가 승계함으로써 이 사건 심판청구일 이전에 이미 원고가 이 사건 출원발명에 관한 단독권리자가 되었으므로, 원고의 이 사건 심판청구는 적법하고, ② 설사 위 포기의 효력이 발생하지 아니하여 이 사건 심판청구 당시 이 사건 심판청구가 부적법하였다고 할지라도 이 사건 심판의 심리종결 전인 2006. 11. 21. 엠텍비젼이 특허청장에게 위 지분포기로 인한 명의변경신고를 함으로 인하여 같은 날 원고가 단독권리자가 되었으므로, 이 사건 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 주장한다.
 그러나 구 특허법 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하므로, 상속 기타 일반승계에 해당하지 않는 엠텍비젼의 위 공유지분 포기의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때인 2006. 11. 21.에 이르러서야 발생하였다고 할 것이어서 원고의 위 첫 번째 주장은 이유 없다.
 그리고 이 사건 심결 이전인 2006. 11. 21. 포기된 엠텍비젼의 공유지분이 원고에게 귀속되어 원고가 이 사건 출원발명에 관한 단독권리자가 되었다고 할지라도, 포기의 효력은 장래를 향하여 발생하므로 원고는 그때부터 단독권리자가 되었을 뿐 이 사건 심판청구 당시에 소급하여 단독권리자가 되는 것이 아니고, 또한 원고는 엠텍비젼의 공유자로서의 지위를 승계받은 것이므로 그 승계받은 공유자의 지위에서는 거절결정에 대한 불복심판청구기간 내에 심판청구하지 아니한 하자를 그대로 가지고 있다고 할 것이어서, 이 사건 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 할 수 없어 원고의 위 두 번째 주장도 이유 없다.
 3. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이기택(재판장) 오충진 노갑식

[1] 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 하고 다른 공유자는 불복심판청구를 하지 않았다면, 위 심판청구는 구 특허법 제139조 제3항을 위반하여 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없다고 보아 구 특허법 제142조에 의하여 각하한 사례
[2] 특허를 받을 권리에 대한 공유지분 포기의 효력 발생 시기(=특허청장에게 신고한 때)
[3] 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인만이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 한 경우, 불복심판청구를 하지 않은 다른 공유자의 지분포기로 그의 공유지분이 심판의 심리종결 전에 심판청구인인 공유자에게 귀속되었다면, 심판청구의 부적법 하자가 치유되는지 여부(소극)

[1] 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 하고 다른 공유자는 불복심판청구를 하지 않았다면, 위 심판청구는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제139조 제3항을 위반하여 부적법하고 그 흠결을 보정할 수 없다고 보아 구 특허법 제142조에 의하여 각하한 사례. 
[2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하므로, 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인의 공유지분 포기의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때에 발생한다.
[3] 특허를 받을 권리의 공유자 중 1인만이 단독으로 거절결정에 대한 불복심판청구를 하고 다른 공유자는 심판청구기간 내에 불복심판청구를 하지 않은 경우, 불복심판청구를 하지 않은 공유자의 공유지분이 심판의 심리 종결 이전에 지분포기에 따른 명의변경신고로 심판청구인인 공유자에게 귀속되어 그가 출원발명에 관한 단독권리자가 되었다고 할지라도, 포기의 효력은 장래를 향하여 발생하므로 심판청구인은 그때부터 단독권리자가 되었을 뿐 심판청구 당시로 소급하여 단독권리자가 되는 것이 아니고, 또한 심판청구인은 다른 공유자의 지위를 승계받은 것이므로 그 승계받은 공유자의 지위에서는 거절결정에 대한 불복심판청구기간 내에 심판청구하지 아니한 하자를 그대로 가지고 있다고 할 것이어서, 심판청구의 부적법이라는 하자가 치유되었다고 할 수 없다.