등록무효(디) (특허, 특허법원)
공포일: 2022.06.10 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○○ (소송대리인 특허법인 현 담당변리사 이준영)
【피 고】 피고 1 외 2인 (소송대리인 변리사 권영주)
【변론종결】2022. 4. 29.
【주 문】
 1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 

【청구취지】 특허심판원이 2021. 8. 31. 2021당643호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실 
 가. 원고의 이 사건 등록디자인 
1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2019. 11. 12./ 2020. 2. 24./ (디자인 등록번호 생략) 
2) 디자인의 대상이 되는 물품: 휴대폰 보호필름 부착장치용 롤러
3) 주요 내용: 별지 기재와 같다.
 나. 모인대상디자인들 
 모인대상디자인들은 주식회사 □□□(이하 ‘소외 2 회사’라 한다)가 2018. 12.경부터 △△△ 주식회사(이하 ‘소외 1 회사’라 한다)에 납품한 스마트폰 모델 ‘(모델명 3 생략)’용 휴대폰 보호필름 부착장치용 롤러로, 그 구체적인 형상은 아래 사진과 같다(이하 ‘모인대상디자인’ 또는 ‘모인대상디자인들’이라 한다).
 
 다. 이 사건 심결의 경위 
1) 피고 1과 피고 주식회사 ◇◇◇(이하 ‘피고 2 회사’라고만 한다)은 이 사건 등록디자인의 대상물품과 동일한 물품에 대한 등록디자인(디자인 등록번호 2 생략)의 공동권리자로서 모인대상디자인 형상의 대상물품을 생산·판매하고 있고, 피고 3은 대상물품을 생산하는 동종업계 종사자이다. 
2) 피고들은 2021. 3. 3. 특허심판원에 원고를 상대로, 이 사건 등록디자인은 소외 2 회사가 창작한 모인대상디자인을 모방한 것이어서 원고는 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자 또는 승계인이 아니고, 따라서 이 사건 등록디자인은 모인출원에 해당하여 무효라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.
3) 특허심판원은 위 심판청구를 2021당643호로 심리한 후, 2021. 8. 31. 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의해 출원된 것으로서 디자인보호법 제3조 제1항 본문 및 제121조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고들의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 19호증, 을 제16호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
 2. 원고의 주장 요지 및 이 사건의 쟁점 
 가. 원고의 주장 요지 
 원고는 소외 1 회사와의 협력을 통하여 이 사건 등록디자인을 직접 창작하였다. 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 나. 이 사건의 쟁점 
 이 사건의 쟁점은 원고가 이 사건 등록디자인을 창작하였거나 그 창작자의 승계인에 해당하는 사람으로서 디자인보호법 제3조 제1항 본문에 규정된 디자인등록을 받을 권리를 가지는 자인지 여부이다. 
 3. 이 사건 심결의 위법 여부 
 가. 관련 법리 
 디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편 디자인보호법 제2조 제1호는 ‘디자인’이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 정하고 있는 ‘디자인을 창작한 사람’은 바로 이러한 디자인의 창작 행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 창작자가 아닌 사람으로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 창작자가 한 디자인의 구성을 일부 변경함으로써 그 디자인 구성이 창작자가 한 디자인과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 디자이너가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 심미감에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 디자인의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 디자인은 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등 참조). 
 나. 이 사건 모인대상디자인의 창작 주체 
 다음과 같은 사실은 양 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제5 내지 12, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 44, 49 내지 52, 54, 59, 64, 65, 68 내지 74호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제2호증의 4, 7, 을 제7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하여 이를 인정할 수 있다(피고들은 갑 제5 내지 8, 10, 11, 12, 25, 28, 32, 33, 34, 44, 49 내지 52, 54호증 등에 대하여, 원고는 을 제2호증의 7에 대하여 각 ‘부지’로 다투나, 각 문서의 형태 및 기재내용 등 변론 전체의 취지에 비추어 위 문서들의 진정성립이 인정된다). 
 그리고 이와 같은 모인대상디자인의 창작 경위에 비추어 보면, 모인대상디자인은 소외 2 회사 혹은 그 직원인 소외 3이 독자적으로, 또는 소외 1 회사와 공동으로 창작한 디자인이라 할 것이다. 
 1) 소외 1 회사의 보호필름 부착장치 관련 특허 
 소외 1 회사는 2018. 2. 28. ‘전자장치의 보호필름 부착장치 및 이를 이용한 보호필름 부착방법’과 관련된 특허를 출원하여 위 특허가 2019. 9. 5. 공개되었고, 2020. 10. 20. 등록되었는데, 위 등록특허에는 아래 그림과 같은 롤러의 형상이 포함되어 있다.
 
 2) 소외 1 회사의 보호필름 부착장치 공동개발사업 
가) 소외 1 회사는 2018년 초 자사에서 판매하는 스마트폰 액정화면에 보호필름을 부착하여 판매하기로 결정하고, 원고와 소외 2 회사를 포함한 다수의 업체들에게 보호필름 부착장치의 개발사업을 제안하였다.
나) 소외 2 회사는 2018. 3.경 소외 1 회사의 공동개발사업자에 선정되지는 아니하였으나, 소외 1 회사에 자체개발의사를 표시하고, 소외 1 회사의 시험평가에 참여할 수 있도록 해줄 것을 요청하였다.
다) 소외 1 회사는 2018. 3. 9. 소외 2 회사에 이메일을 통하여 보호필름 부착장치 관련 자료를 공유해주었는데, 위 이메일에는 아래 사진과 같은 롤러의 형상이 첨부되어 있었다.
 
 3) 원고의 보호필름 부착장치 제작 및 납품 
가) 원고는 2018. 4. 5. 소외 1 회사로부터 보호필름 부착장치 개발과 관련된 요청을 받아 보호필름 부착장치를 설계하여, 2018. 4. 10. 소외 1 회사에 그 도면을 이메일을 통하여 송부하였다.
나) 소외 1 회사는 2018. 4. 13. 원고에게 보호필름 부착장치의 도면이 포함된 시방서를 전달하였다(갑 제5, 44호증, 을 제7호증).
다) 원고는 2018. 5. 8. 소외 1 회사에 시제품을 제작, 납품하였는데, 그 중 롤러의 사진은 아래와 같다(갑 제34호증).
 
라) 원고는 2018. 5. 14. 소외 1 회사에 새로운 도면을 작성하여 이메일을 통해 전달하였다(갑 제6호증).
마) 소외 1 회사는 2018. 6. 15. 소외 4 회사를 통하여 원고의 제품을 주문하였고, 원고는 2018. 6. 27. 새로운 도면에 의해 아래와 같은 보호필름 부착장치를 제작, 납품하였는데(갑 제9호증), 여기에서는 2단의 단차를 가진 롤러를 확인할 수 없다.
 
 4) 소외 2 회사의 모인대상디자인 창작 경과 
가) 소외 2 회사는 2018. 4. 내지 2018. 6. 사이에 3차례에 걸쳐 소외 1 회사 담당자의 방문컨설팅 및 소외 1 회사 사내에서 진행된 수차례의 컨설팅, 검증을 받아 보호필름 부착장치를 제작하였다.
나) 소외 2 회사는 2018. 9. 14. 소외 1 회사 스마트폰 모델 ‘(모델명 1 생략)’에 적용되는 입체롤러를 2단의 ‘경사진’ 단차(단차 0.25mm)가 형성된 형태로 개발하였는데(갑 제19호증), 해당 스마트폰 모델은 소위 ‘엣지형 디스플레이’가 적용되지는 않았으나 액정 끝이 일부 경사지게 설계되어 있다.
 
 소외 1 회사의 ‘(모델명 1 생략)’ (사진 1 생략) 
다) 소외 1 회사는 2018. 11. 7. 내부적으로 아래 그림과 같이 입체롤러의 개선사항을 논의하였고, 2018. 11. 9. 소외 2 회사에 이와 같은 개선사항을 전달하며 검토를 요청하였다(갑 제50호증). 
 
라) 소외 2 회사는 2018. 11. 21. 소외 1 회사에 위 개선사항과 달리 아래와 같은 형상의 입체롤러를 제작하여 납품하였다(갑 제19호증, 6면).
 
마) 소외 1 회사는 2018. 12. 3. 내부적으로 아래 그림과 같은 2단의 단차를 가진 입체롤러 제작을 검토하였고(갑 제51호증), 같은 날 소외 2 회사에 롤러 제작을 의뢰하였다.
 
바) 소외 2 회사는 2018. 12. 14.경 소외 1 회사에 모인대상디자인인 아래와 같은 형상의 입체롤러를 제작, 납품하였다(갑 제19호증, 7면).
 (사진 2 생략) 
 5) 소외 2 회사의 하자 보완 실패와 원고의 이 사건 등록디자인 개발 
가) 소외 1 회사는 2018. 12.부터 2019. 2.경까지 소외 2 회사 제품의 품질 문제로 수차례 개선을 요구하였고, 이에 소외 2 회사는 2019. 2.부터 2019. 5.경까지 수차례에 걸쳐 개선품을 납품하고, 2019. 6. 14. 소외 1 회사에 개선결과를 보고하고 개선 미비를 사과하면서 제품 가격을 인하하겠다는 취지의 이메일을 보내기도 하였다.
나) 소외 1 회사는 원고에게, 2019. 2. 8. ‘B2 세트 단면도’를 발송하였고(갑 제68호증), 2019. 2.경 소외 2 회사가 납품한 롤러를 전달하였으며(갑 제54호증, 을 제2호증의 4, 을 제2호증의 7), 2019. 3. 6.경 관련하여 회의도 진행하였다.
 
다) 이에 따라 원고는 2019. 3. 19. 및 같은 달 26. 두 차례에 걸쳐 소외 1 회사에 입체롤러의 도면을 완성하여 전달하였는데, 그 형상은 아래와 같다(갑 제72, 73호증).
 
 
라) 이에 따라 원고가 2019. 5.경 제작한 입체롤러의 실물 사진은 아래와 같고(갑 제74호증), 원고가 2019. 11. 12. 그 입체롤러와 동일한 이 사건 등록디자인을 출원하여 2020. 2. 24. 등록받았다.
 
 다. 모인대상디자인들과 이 사건 등록디자인의 실질적 동일 여부 
 앞서 든 증거에 의해 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합해 보면 모인대상디자인과 이 사건 등록디자인은 그 심미감에 있어 별 차이가 없어 실질적으로 동일하다. 
1) 모인대상디자인들과 이 사건 등록디자인의 대상물품은 모두 ‘휴대폰 보호필름 부착장치용 롤러’로 그 물품이 동일하다.
2) 모인대상디자인들 중 이 사건 등록디자인과 가장 유사한 ‘(모델명 3 생략) B1용’과 이 사건 등록디자인을 대비하여 보면 아래와 같다.
 
3) 이 사건 등록디자인과 위 모인대상디자인은 ㉠ 전체적으로 아령 형태의 형상으로, ㉡ 중심은 금속 재질의 막대로 구성되어 양 끝이 튀어나온 형상인 점, ㉢ 해당 금속 막대를 고무·실리콘 등의 재질로 된 외피가 아령 형상으로 감싼 형상인 점, ㉣ 가운데 부분의 두께는 얇게 형성되고, 양 끝에서 2번에 걸쳐 두께가 두껍게 변하는 2단의 단차가 형성되어 있는 점(, ) 등에서 서로 공통된다.
 한편, 양 디자인은 ⓐ 첫 번째 단차(위 우측 확대도 ① 부분)와 두 번째 단차(위 우측 확대도 ③ 부분)에 있어 이 사건 등록디자인은 모인대상디자인보다 다소 완만한 점, ⓑ 첫 번째 단차와 두 번째 단차 사이의 폭(위 우측 확대도 ④ 부분)의 길이가 이 사건 등록디자인이 모인대상디자인보다 다소 길게 형성되어 있는 점, ⓒ 모인대상디자인보다 이 사건 등록디자인의 외피가 두꺼운 점(, ) 등에서 차이가 있다.
4) 그런데 앞서 든 증거들 및 갑 제20호증의 각 기재 및 영상에 의하면 이 사건 등록디자인의 출원 전에 아령 형태의 1단의 단차를 가진 입체롤러 형태(, )가 이미 공지되어 있었던 사실은 인정된다. 따라서 아령 형태와 같은 입체롤러 형상이 이 사건 등록디자인의 요부가 된다고 보기 어렵고, 모인대상디자인과 이 사건 등록디자인에서 일반 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 주요 부분은 2단의 단차가 형성된 양 끝 부분이라고 할 것인데, 앞서 본 바와 같이 양 디자인은 이와 같은 지배적인 특징을 공유한다.
 반면 위 각 차이점들은 모두 해당 디자인 분야에서 통상의 디자이너가 쉽게 변형할 수 있는 것에 해당하거나, 전체 디자인에서 자세히 살펴보아야만 알 수 있는 부분에 해당하는 등 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법에 불과한 것으로 보이고, 모인대상디자인들 역시 다양한 형태의 2단의 단차를 가지고 있는 점(, , )에 비추어 보면 더욱 그러하다. 
 라. 원고가 이 사건 등록디자인의 ‘창작자’인지 여부에 대한 판단 
1) 위에서 인정한 사실관계 및 이에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고는 소외 2 회사와 소외 1 회사 사이의 거래관계가 차질을 빚게 된 이후 소외 1 회사로부터 모인대상디자인들을 전달받아 이를 일부 수정하여 이 사건 등록디자인을 출원한 것으로 보일 뿐, 원고가 독자적인 연구·개발을 통해 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여 디자인을 창작하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 또한 원고가 이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 인정할 증거도 없다.
 ① 원고가 2018. 4. 내지 2018. 6.경에 제작하여 소외 1 회사에 납품하였다는 보호필름 부착장치들에서는 롤러의 형상을 정확히 확인할 수 없거나, 2단의 단차를 가진 롤러가 있었다고 보기 어렵다. 더욱이 원고 역시 이 사건 등록디자인의 가장 특징적인 부분이라고 할 수 있는 ‘2단턱이 있는’ 입체롤러는 자신이 아닌 소외 1 회사가 최초로 창작하였고 이를 원고가 유사하게 적용하였다고 주장하고 있다. 
 ② 반면 소외 2 회사의 모인대상디자인 창작 경과를 살펴보면, 소외 2 회사가 소외 1 회사의 스마트폰 모델 ‘(모델명 1 생략)’에 대응하여 만든 롤러가 매우 미세하기는 하나 최초로 2단의 단차를 가졌던 것으로 보이고, 그 후 소외 1 회사와의 의견교환을 거쳐 2단의 단차를 가진 롤러를 최초로 창작한 것으로 보인다.
 ③ 앞서 본 바와 같이, 이 사건 등록디자인과 모인대상디자인은 실질적으로 동일한 디자인으로 보이고 일부 차이점들은 모두 해당 디자인 분야에서 통상의 디자이너가 쉽게 변형할 수 있는 것에 해당하거나, 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법에 불과한 것으로 보인다.
2) 이에 대하여 원고는, 소외 2 회사가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이 사건 등록디자인의 특징이라 할 수 있는 2단의 단차를 가진 입체롤러를 보호필름 제조업체들에게 판매하여 이러한 디자인은 공지되었으므로, 이 사건 등록디자인이 모인대상디자인과 위와 같은 특징을 공유한다고 하더라도 이를 모인출원의 근거로 삼을 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 설사 원고 주장과 같이 소외 2 회사가 모인대상디자인을 창작한 후 그 출원 전에 이를 제3자에 공연실시하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같은 모인대상디자인의 창작 경과 및 원고의 이 사건 등록디자인의 출원 경과에 비추어 보면, 원고가 이 사건 등록디자인을 창작한 자라고 볼 수 없음은 마찬가지라고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 
 마. 소결 
 원고가 이 사건 등록디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인이라고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제3조 제1항 본문, 제121조 제1항의 규정에 의하여 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 
 4. 결론 
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 구자헌(재판장) 이혜진 김영기