취소결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2006.02.09 / 시행일:

【원고, 상고인】 정리회사 ○○○ 주식회사의 관리인 원고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 이장호 외 1인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【피고보조참가인】 주식회사 △△△ (소송대리인 변호사 박준용)
【원심판결】 특허법원 2003. 7. 25. 선고 2001허7196 판결 
【주 문】
상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고들이 부담한다.

【이 유】1. 상고이유 제1점에 대하여
가. 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있고(대법원 1983. 10. 11. 선고 83후47 판결 참조), 한편 특허이의신청에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허취소결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있는바(특허법 제172조 참조), 특허취소결정에 대한 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에 해당하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하는지의 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용, 특허취소결정의 이유, 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거, 심사 또는 심판에서의 당사자의 주장내용 등을 종합하여 판단하여야 한다. 
나. 기록에 의하면, 특허청 심사관 합의체는 명칭을 ‘(명칭 생략)’으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)이 인용발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 특허취소결정을 하였음에 반하여, 그 특허취소결정에 대한 심판에서 특허심판원은 이 사건 특허발명이 인용발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고들의 청구를 기각하는 심결을 함으로써, 특허취소결정의 이유와 심결의 이유에 다소 차이가 있으나, 특허이의신청인 소외인이 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되므로 그 특허가 취소되어야 한다는 이유로 관련 증거를 첨부하여 특허이의신청을 하였고, 그 이의신청서 및 보정서 부본을 송달받은 원고들이 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2에 의하여는 신규성 및 진보성이 부정되지 아니하므로 그 특허가 유지되어야 한다는 취지의 이의답변서를 특허청 심사관 합의체에 제출한 바 있을 뿐만 아니라, 특허취소결정에 대한 심판을 청구하면서도 이 사건 특허발명은 인용발명 1에 의하여는 용이하게 발명할 수 없고 인용발명 2는 이 사건 특허발명과 그 내용을 달리하므로 특허취소결정이 취소되어야 한다는 취지의 심판청구이유보정서를 특허심판원에 제출하였음을 알 수 있고, 또한 인용발명 2에 관한 자료는 특허심판원이 직권으로 새로이 채택한 증거가 아니라 특허이의신청절차에서 특허이의신청인에 의하여 적법하게 제출된 증거이고, 특허심판원이 심결 이유에서 들고 있는 참고자료 2(을 제4호증의 1 내지 5와 같다)는 이 사건 특허발명의 출원 당시 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 주지·관용의 기술이 무엇인지를 확인하기 위하여 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하므로, 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 관한 증거라고 할 수 없다.
다. 그렇다면 특허심판원은 당사자가 신청한 이유 및 증거에 대하여 적법하게 심리·판단하였다고 할 것이고, 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 당사자에게 의견진술의 기회를 부여하지 아니한 채 직권으로 심리·판단하였다고 볼 수 없으므로, 심판절차에 위법이 없다고 본 원심의 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심판에서의 직권심리 및 의견진술기회 부여에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
2. 상고이유 제2, 3, 4점에 대하여
가. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채택증거를 종합하여 이 사건 특허발명을 인용발명 1, 2와 대비하여 그 판시와 같은 사실을 인정하고 나서, 다음과 같은 이유로 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있다는 취지로 판단하였다.
(1) 이 사건 특허발명의 ‘I자 형강에 미리 일정 크기의 휨모멘트를 발생시키는 하중을 재하(在荷)하고 하부플랜지에 콘크리트를 타설한 후 그 하중을 제거하여 하부플랜지 콘크리트에 1차 압축 프리스트레스를 도입하고, 위 하부플랜지 콘크리트 내에 설치된 인장재에 의해 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 구성’은 인용발명 1의 ‘I 형강빔에 2차 프리플렉션(pre-flection) 하중을 가한 상태에서 하부플랜지 주위에 콘크리트를 타설·양생한 다음 하중을 제거함으로써 1차 프리스트레스 합성빔을 제조하고, 하부플랜지 내부의 쉬스파이프(sheath pipe) 내의 텐던(tendon)을 잡아당겨 3차 프리플렉션 하중을 가하는 구성’과 그 기술적 내용이 동일하다.
(2) 이 사건 특허발명은 ‘비접합(非接合) 스트랜드(strand)’로 되어 있고, 인용발명 1은 ‘쉬스파이프에 텐던을 삽입하는 구성’으로 되어 있고, 인용발명 2는 ‘큰 직경의 2개의 케이블’로 되어 있는데, 위 구성들은 모두 하부플랜지 콘크리트 내에 설치되어 강합성빔에 2차 압축 프리스트레스를 도입하는 포스트텐션(post-tension)용 긴장재(緊張材)에 관한 구성이고, 그라우팅이 필요한 접합 스트랜드와 그라우팅이 필요 없는 비접합 스트랜드 모두 포스트텐션용 긴장재로 사용할 수 있다는 것이 해당 분야에서 널리 알려진 기술임을 감안할 때 긴장재와 콘크리트 사이에 그라우팅을 실시할 것인지의 여부는 별다른 어려움 없이 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
(3) 이 사건 특허발명은 ‘스트랜드’가 일정 간격으로 다수 개 배치되어 있음에 반하여, 인용발명 1은 ‘하나 또는 두 개의 텐던’만이 하부플랜지에 배치되어 있으나, 양 구성은 모두 외부 인장력을 받아 프리스트레싱이 가능한 긴장재 역할을 하고, 위 스트랜드나 텐던의 개수와 설치 위치는 설계조건에 맞춰 정해지고 고정불변의 사항이 아니며, 더욱이 인용발명 2에는 프리텐션(pre-tension)용이기는 하지만 스트랜드가 다수 개 일정 간격으로 배치된 기술사상이 나타나 있으므로, 이러한 정도의 응용설계는 당연히 고려되어야 할 사항이다.
(4) 이 사건 특허발명의 ‘콘크리트’는 압축강도가 450kgf/㎠ 이상인 것으로 특정되어 있음에 반하여, 인용발명 1, 2에는 이에 대응하는 구성이 없으나, 이 사건 특허발명의 위 구성은 설계조건에 따라 정해지는 2차 압축 프리스트레스의 크기에 부합하는 압축강도의 콘크리트를 임의로 선택하여 사용할 수 있는 정도의 단순설계사항에 불과하다. 이 사건 특허발명의 ‘완전 프리스트레싱’에 관한 구성과 인용발명 1의 ‘3차 프리플렉션 하중을 가하는 구성’은 동일하고 그 작용효과 역시 동일하다.
(5) 이 사건 특허발명과 인용발명 1, 2는 모두 산업상 기술분야가 동일하고, 이 사건 특허발명과 인용발명 1은 콘크리트 하부플랜지에 인장재를 배치하여 긴장하는 기술적 수단을 채택하여 완전 프리스트레싱(pre-stressing)을 추구함으로써 하부플랜지 콘크리트에 인장균열이나 피로강도의 저하현상이 발생되지 않게 하는 목적 및 작용효과를 갖는 점에서 동일하고, 다만 이 사건 특허발명은 비접합 스트랜드를 채택함에 따라 시공의 편리성과 재긴장(再緊張)이 가능하다는 점에서 인용발명 1, 2와 차이가 있으나 이는 손쉽게 예측할 수 있는 정도이고, 이 사건 특허발명이 종래 프리스트레스 강합성빔의 형고와 단면을 그대로 유지하면서 완전 프리스트레싱을 달성할 수 있다는 작용효과 역시 예상가능하고 예측하기 힘든 현저한 것이라 할 수 없다.
(6) 건설기술관리법 제18조에 의거한 신기술 지정과 특허법 제29조 제2항에 의한 진보성 판단은 서로 다른 것이므로, 이 사건 특허발명과 동일한 기술에 대한 신기술 지정은 이 사건 특허발명의 진보성 판단과 논리 필연적인 관계가 없다.
나. 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 채택한 을 제4호증의 1 내지 5, 을 제10호증의 1 내지 4는 특허이의신청절차에서 적법하게 제출된 증거는 아니지만, 이들 증거에 기재된 내용은 그라우팅이 필요한 부재와 그라우팅이 필요하지 않은 부재 모두 포스트텐션용 긴장재로 사용될 수 있음이 해당 기술분야에서 널리 알려진 기술이라는 점을 밝히기 위한 자료에 불과하므로 원심이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 새로운 공지기술에 관하여 심리하였다고 할 수 없고, 비록 이 사건 특허발명과 동일한 기술이 건설기술관리법 제18조에 의하여 신기술로 지정되어 있다고 하더라도 이러한 사실만으로 곧바로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정된다고 단정할 수 없으므로, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심결취소소송의 심리범위 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 판단누락, 채증법칙 위배, 심리미진 등의 위법이 없다.
3. 결 론
그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형

[1] 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항의 목적
[2] 특허취소결정에 대한 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에 해당하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주어야 하는지 여부의 판단 방법

[1] 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우 당사자에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 기회를 주도록 되어 있는 특허법 제159조 제1항은 당사자에게 의견진술의 기회를 줌으로써 당사자가 전혀 예상하지 못한 이유로 그 이익을 침해당하는 일이 없도록 함과 동시에 심판의 적정과 공정성을 유지하고자 함에 그 목적이 있다.
[2] 특허이의신청에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허취소결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있는바, 특허취소결정에 대한 심판에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하는 경우에 해당하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하는지의 여부는 특허이의신청인의 신청이유 및 제시 증거, 이에 대한 특허권자의 답변내용, 특허취소결정의 이유, 심판청구인의 청구이유 및 제시 증거, 심사 또는 심판에서의 당사자의 주장내용 등을 종합하여 판단하여야 한다.