거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2003.04.25 / 시행일:

【원고, 피상고인】 화이자 인코포레이티드(Pfizer Inc.) (소송대리인 변리사 김창세 외 3인)
【피고, 상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2001. 7. 13. 선고 2000허5551 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 1. 원심의 판단
 가. 명칭을 "신경보호성 크로만 화합물"로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 아래의 화학식(I)을 갖는 (3Rㅛ,4Sㅛ)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 화합물{이 사건 화학식(I) 화합물}, 그의 광학이성질체 및 그의 약학적으로 허용 가능한 염에 관한 것이고, 이 사건 출원발명의 출원 전에 반포된 특허공보 제93-11041호에 기재된 발명(이하 '인용발명'이라고 한다)은 아래의 일반식(I) 화합물 및 그의 염에 관한 것으로서, 인용발명의 일반식(I)에서 A, B, X, X1, Z, Z1, n 및 m의 선택에 따라 청구하고 있는 화합물의 종류는 상당히 광범위하고, 그 중 A 및 B가 각각 H, X가 O, X1이 OH, Z가 OH, Z1이 F, n이 1, m이 0인 경우의 화합물은 이 사건 화학식(I) 화합물과 동일한 화합물이다{일반식(I)에서 치환기의 정의는 생략한다}.
나. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제2 내지 4항, 제17항은 이 사건 화학식(I) 화합물의 라세미체, 우선성 광학이성질체, 좌선성 광학이성질체, 우선성 광학이성질체의 타르타레이트 에탄올레이트 수화물에 관한 것으로서 이들은 모두 이 사건 제1항 발명에 기재된 화합물 및 그 염을 구체적으로 특정한 것이므로 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 인용발명의 화합물군에 포함된다.
 다. 이 사건 화학식(I) 화합물은 인용발명의 일반식(I)에서 치환기 Z1이 F인 화합물에 관한 것인데 비하여, 인용발명은 그 명세서에서 일반식(I) 화합물의 Z1을 H, F, Cl, Br 또는 (C1∼C3)알킬로 정의하고 있으면서도, 실시예 1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만을 기재하고 있을 뿐 아니라, "바람직한 일반식(I)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다."라고 기재하고 있으므로, 인용발명이 이 사건 화학식(I) 화합물을 구체적으로 개시하고 있다고 할 수 없다. 
 라. 이 사건 출원발명의 명세서에는 "본 발명은 예외적인 경구활성을 갖는 화학식(I)의 신경보호 크로만올 화합물에 관한 것이다."라고 기재하고 있고, 이 사건 화학식(I)의 화합물이 나타내는 경구투여시의 활성을 특정하기 위한 방법(슈미트 등) 및 그 방법이 기재된 참고문헌을 소개하면서 "화학식(I)의 화합물은 미국특허 제07/916,130호(인용발명의 미국 대응특허)에 개시된 다른 화합물보다 경구투여형에서 보다 효과적임을 예상치 못하게 발견하였다."라고 기재하고 있다. 
 마. 이 사건 출원발명의 출원일 이후에 제출된 갑 제6호증에는 명세서에 기재된 측정방법에 따라 얻어진 이 사건 화학식(I) 화합물과 인용발명의 화합물과의 경구투여시 활성을 비교한 데이터가 기재되어 있는데, 이 사건 화학식(I) 화합물이 인용발명의 실시예 3 화합물보다 경구활성이 10배 더 큰 것으로 나타나 있고, 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(I) 화합물과 인용발명의 실시예 3 화합물은 일반식(I)에서 다른 위치의 구조는 동일하고 단지 치환기 Z1이 F(이 사건 출원발명)와 H(인용발명)라는 점에서만 차이가 있는 것이므로, 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(I) 화합물의 우수한 경구활성은 이러한 구조적 차이점에 기인하는 것임을 알 수 있고, 인용발명의 실시예 3 화합물 외에 다른 실시예에 기재된 인용발명의 화합물들도 모두 치환기 Z1이 H인 것들이므로, 이 사건 화학식(I)의 화합물이 인용발명의 실시예 3 화합물 이외의 다른 실시예에 기재된 화합물에 비해서도 유사하게 우수한 경구활성을 가지리라고 예측할 수 있다.
 바. 결국 이 사건 출원발명과 인용발명은 모두 CNS(Central Nervous System; 중추신경계) 퇴행성 질환의 치료에 사용되는 신경보호작용을 갖는 화합물에 관한 것으로, 이 사건 출원발명의 명세서에 인용발명과 비교한 이 사건 출원발명의 우수한 효과를 명확하게 기재하고 있고, 갑 제6호증에 의하여 이 사건 화학식(I) 화합물이 인용발명의 화합물에 비하여 경구활성이 10배정도 우수하다는 것이 인정되므로, 이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명의 화합물에 비해 그 효과의 현저성이 인정된다.
 사. 그러므로 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로서 진보성이 인정되고, 제1항 발명의 화합물을 구체적으로 특정한 이 사건 제2항 내지 제4항, 제17항 발명도 당연히 진보성이 인정된다. 
 2. 대법원의 판단
 가. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.
 나. 위 법리에 비추어 볼 때 원심이 이 사건 출원발명의 신규성을 인정하고 나서 이 사건 출원발명의 출원인이 효과의 입증을 위하여 제출한 갑 제6호증을 그 효과의 현저성 여부의 판단을 위한 증거로 채택하여 심리·판단한 것은 정당하다.
 다. 그러나 이 사건 제1항 발명은 라세미 (3R,4S)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 화합물{아래의 화학식(Ⅱ)}, (+)(3R,4S)- 3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 화합물{아래의 화학식(Ⅲ)}, (-)(3S,4R)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일] -크로만-4,7-디올 화합물{아래의 화학식(Ⅳ)}과 그 약학적으로 허용가능한 염을 모두 포함하는 것이고{그런데 아래의 화학식(Ⅲ)과 위 화학식(I)이 동일하므로 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서 위 화학식(I)을 이 사건 제1항 발명의 일반 화학식으로 표기한 것은 명백한 오기라고 할 것임에도 불구하고, 원심이 화학식(I)이 이 사건 제1항 발명의 화합물 전체를 나타내는 것으로 보았음은 잘못이다}, 특허청구범위 제2항은 화학식(Ⅱ) 화합물, 특허청구범위 제3항은 화학식(Ⅲ) 화합물, 특허청구범위 제4항은 화학식(Ⅳ) 화합물을, 특허청구범위 제17항은 화학식(I)의 화합물의 타르타레이트 에탄올레이트 수화물을 그 특허청구범위로 각 기재해 놓고 있으므로, 적어도 위 화학식(Ⅱ), (Ⅲ), (Ⅳ)의 화합물 모두가 인용발명에 비하여 현저한 효과가 있어야만 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 있다.
라. 그런데 기록에 의하면, 갑 제6호증은 이 사건 출원발명 전체가 아니라 화학식(Ⅲ) 화합물만을 인용발명 중 이와 유사한 구조의 화합물과 비교 실험한 자료일 뿐이고, 이 사건 출원발명은 상세한 설명에 "이 사건 출원발명에서 바람직한 화합물은 (±)시스{라세미체인 화학식(Ⅱ)의 화합물을 가리킨다} 및 (+)시스 이성질체{화학식(Ⅲ)의 화합물을 가리킨다}이고, 특히 바람직한 화합물은 (+)(3R,4S)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 타르타레이트 에탄올레이트 수화물"이라고 기재함으로써 이 사건 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며, 실제 약리작용의 면에서 볼 때 광학이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서 이 사건 출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료인 갑 제6호증에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란함에도 불구하고, 원심이 이 사건 출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 이 사건 출원발명 전체의 효과를 인정한 것은 이 사건 출원발명의 내용을 제대로 파악하지 아니하였거나 선택발명의 효과 판단에 관한 법리를 오해함으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 하지 않을 수 없다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 판단할 것도 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 변재승(재판장) 윤재식 강신욱(주심) 고현철

[1] 선택발명의 특허 요건과 그 효과의 입증 방법
[2] 선택발명을 구성하는 여러 화합물 중 효과가 우수하다고 기재된 일부 화합물의 효과를 입증하는 자료에 의하여 다른 화합물의 효과까지도 인정한 원심판결을 파기환송한 사례

[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.
 [2] 명칭을 "신경보호성 크로만 화합물"로 하는 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며, 실제 약리작용의 면에서 볼 때 광학이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서 출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란함에도 불구하고, 출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 출원발명 전체의 효과를 인정한 원심판결을 파기환송한 사례.