거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.05.31 / 시행일:

【원 고】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 황영주외 1인) 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2007. 4. 19.
【주 문】
1. 특허심판원이 2006. 5. 30. 2005원2806호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 [인정근거] 갑 제1호증, 을 제1호증의1 내지 7의 각 기재
가. 원고의 출원발명
 ① 명칭 : 비틀림 냉각수관을 가진 드릴공구
 ② 출원일 / 출원번호 : 2002. 7. 26. / (출원번호 생략)
 ③ 청구범위 및 주요 도면 : 별지 기재와 같다(이하, 원고의 출원발명을 ‘이 사건 출원발명’이라고 한다)
나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 특허청은 2005. 3. 31. 이 사건 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 전에 공지된 기술들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 특허출원을 거절하는 결정을 하였다. 
이에 원고는 2005. 5. 2. 특허심판원에 2005원2806호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 2005. 5. 31. 특허심판원에 명세서에 대한 보정을 청구(이하 ‘이 사건 보정청구‘라고 한다)하였다. 
 (2) 특허청은 2005. 7. 1. 이 사건 보정청구가 보정 전 청구범위를 실질적으로 변경한 것이어서 부적법하다는 이유로 이를 각하하는 결정(이하 ‘이 사건 보정각하결정’이라고 한다)을 하고, 보정 전 명세서를 기초로 재심사하여 원 결정을 유지하는 결정을 하였다. 한편, 특허심판원은 2006. 5. 30. 이 사건 보정각하결정은 정당하고, 보정 전 청구항 1 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 전에 공지된 기술들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 
2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점
가. 원고 주장의 요지
 (1) 이 사건 보정청구는 보정 전에 청구범위에 기재되어 있던 구성요소들을 구체적으로 한정함으로써 청구취지를 감축한 것이고, 그로 인하여 보정 전에 존재하지 아니하던 새로운 목적이나 작용효과가 나타나는 것은 아니어서 특허법 제47조 제4항 제1호에 규정된 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니하여 허용되어야 하므로, 이 사건 보정각하결정은 위법하다. 
 (2) 설령, 이 사건 보정각하결정이 적법하다고 하더라도, 보정 전 청구항 1 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 전에 공지된 기술들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 있다. 
나. 피고 주장의 요지
 (1) 이 사건 보정청구는 청구범위의 감축에 해당하기는 하나, 청구범위에 추가된 구성요소가 보정 전에 존재하지 아니하였던 새로운 목적 및 작용효과를 발생시킴으로써 특허법 제47조 제4항 제1호에 규정된 청구범위의 실질적 변경에 해당하여 허용될 수 없으므로, 이 사건 보정각하결정은 적법하다. 
 (2) 보정 전 청구항 1 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 전에 공지된 기술들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다. 
다. 이 사건의 쟁점
 그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 보정각하결정의 적법 여부와 만일 이 사건 보정각하결정이 적법하다면 보정 전 청구항 1 발명에 진보성이 있는지 여부라고 할 것이다. 
3. 이 사건 보정각하결정의 적법 여부
가. 판단기준
특허법 제47조 제4항 제1호, 제1항 제3호는 거절결정에 대한 불복심판청구 후에 이루어지는 명세서 등의 보정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하여서는 아니된다고 규정하고 있는바, 여기서 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경이라고 함은 청구범위에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경함으로써 보정 전과 보정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다고 할 것이고, 다만 그 보정이 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도로 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하는 것이 아니라면, 그러한 보정은 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하지 아니하여 허용된다고 할 것이다. 
 또한, 명세서 등의 보정이 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경에 해당하는지 여부는 청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용을 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다( 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 참조). 
나. 보정 후 청구항 1의 실질적 변경 여부
 (1) 보정 전 청구항 1의 구성요소 분석
 보정 전 청구항 1은, ① 절삭인서트를 수용하기 위한 포켓 및 발생된 칩을 안내하기 위한 칩 안내면이 있는 드릴헤드부(1)(이하 ‘구성요소 1’이라고 한다), ② 헤드부(1)의 포켓에 고정되고 중심선과 주변 사이에서 서로 중첩되는 영역을 가지면서 비대칭으로 배치되며 외측 인서트(11)는 드릴 몸체의 원주 밖으로 돌출되고 내측 인서트(12)는 한쪽 코너부가 중심선을 넘어서 위치하도록 중심선 가까이에 배치되어 있는 절삭인서트(11)(12)(이하 ‘구성요소 2’라고 한다), ③ 헤드부의 칩 안내면에서 시작되어 플랜지(4)까지 연장되고 중심선에서 비틀어진 나선각도로 설치된 칩 그루버(2)(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다), ④ 칩 그루버의 측면에 설치되고 헤드부가 끝나는 위치에서 플랜지까지 중심선 방향으로 칩 그루버와 동일한 나선각도로 형성된 리브(3)(이하 ‘구성요소 4’라고 한다), ⑤ 생크에서 플랜지까지는 중심선에 대해 직선형태로 형성되고 드릴헤드부 직전의 나선형 칩 그루버 부위에서는 칩 그루버와 동일한 나선각도로 휘어진 형태로 리브 내에 형성되며, 헤드부에서 냉각수가 드릴 몸체 외측으로 분사되도록 냉각수출구(6a)(7a)가 있는 두 개의 냉각수관(6)(7)(이하 ‘구성요소 5’라 한다)으로 구성된 것을 특징으로 하는 비틀림 냉각수관을 가진 드릴공구이다. 
 (2) 이 사건 보정청구에 의한 보정사항
 원고는, 보정 전 청구항 1 중 그 구성요소 1, 2, 4에 관하여는 그대로 유지하되, 그 구성요소 3 부분에 관하여, 보정 전의 ‘헤드부의 칩 안내면에서 시작되어 플랜지(4)까지 연장되고 중심선에서 비틀어진 나선각도로 설치된 칩 그루버(2)’에 그 칩 그루버는 칩이 잘 구속되도록 단면이 오목한 형태를 가지고(보정 후에는 삭제되었으나 보정 전 청구항 1의 종속항인 보정 전 청구항 6에 있던 내용이다, 이하 ‘보정사항 1’이라 한다), 내측 인서트(12)에 평행한 칩 안내면과 칩 그루버(2)에는 드릴 몸체의 원주 가까운 위치로 오목한 형태의 작은 구속면(21)이 형성되며(보정 후에는 삭제되었으나 보정 전 청구항 1의 종속항인 보정 전 청구항 8에 있던 내용이다, 이하 ‘보정사항 2’라 한다), 외측 인서트(11)와 내측 인서트(12)에서 발생하는 칩의 폭 크기의 비율에 따라 내측 인서트(12)와 연결되는 칩 그루버(2)의 단면적(즉, 별지 도면 8의 S1 부분의 면적)이 외측 인서트(11)와 연결되는 칩 그루버(2)의 단면적(즉, 별지 도면 8의 S2 부분의 면적)보다 크게 형성된다(보정 후에는 삭제되었으나 보정 전 청구항 1의 종속항인 보정 전 청구항 6에 있던 내용이다, 이하 ‘보정사항 3’이라 한다)는 요소를 추가하는 보정을 하였다. 또한, 원고는 보정 전 청구항 1 중 구성요소 5 부분에 관하여, 보정 전의 ‘생크에서 플랜지까지는 중심선에 대해 직선형태로 형성되고 드릴헤드부 직전의 나선형 칩 그루버 부위에서는 칩 그루버와 동일한 나선각도로 휘어진 형태로 리브 내에 형성되며, 헤드부에서 냉각수가 드릴 몸체 외측으로 분사되도록 냉각수출구(6a)(7a)가 있는 두 개의 냉각수관(6)(7)’에 그 냉각수관은 드릴헤드부(1)를 제외한 모든 위치의 단면상에서 동일한 거리와 크기를 가지면서 상호 180°의 방사상에 위치되고(보정 후에는 삭제되었으나 보정 전 청구항 1의 종속항인 보정 전 청구항 12에 있던 내용이다, 이하 ‘보정사항 4’라 한다), 냉각수출구는 중심에서 동일한 거리로 형성되고 드릴 몸체의 원주 외측 방향으로 5°~45°의 범위로 경사지게 형성된다(보정 후에는 삭제되었으나 보정 전 청구항 1의 종속항의 종속항인 보정 전 청구항 13에 있던 내용이다, 이하 ‘보정사항 5’라 한다)는 요소를 추가하는 보정을 하였다. 아래에서는 각각의 보정사항이 청구범위의 실질적인 확장 또는 변경(이하, 청구범위의 확장과 변경을 통틀어 ‘청구범위의 실질적인 변경’이라고만 한다)에 해당하는지 여부에 대하여 본다. 
 (3) 보정사항 1 
 보정사항 1은 보정 전에 형상이 한정되지 아니하였던 칩 그루버(2)의 형상을 ‘단면이 오목한 형태’로 구체적으로 한정한 것으로서 구성을 상위개념에서 하위개념으로 변경한 청구범위의 감축에 해당한다. 또한 보정사항 1은 드릴에 의한 절삭가공 작업으로 발생한 칩이 몸체 원주 외측으로 벗어나지 않고 칩 그루버 내에 잘 구속되도록 하기 위한 작용효과를 갖는 것으로서(을 제1호증의5, 6면 식별번호 〈78〉), 드릴에 의한 절삭가공시 배출되는 칩을 수용하기 위한 작용효과를 갖는 보정 전 칩 그루버(2)와 작용효과가 유사하고(을 제1호증의3, 13면 식별번호 〈52〉), 보정 전에 칩 그루버의 형상이 특별히 한정되지는 아니하였지만 절삭가공 작업으로 발생된 칩을 구속하기 위해서는 그 형상이 오목할 것이라는 점은 쉽게 예측할 수 있는 점에 비추어 보면, 보정사항 1이 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과를 나타낸다고도 볼 수 없다. 
 따라서, 보정사항 1은 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다.
 (4) 보정사항 2 
 보정사항 2는 내측 인서트(12)에 평행한 칩 안내면과 칩 그루버(2)에 드릴 몸체의 원주 가까운 위치로 ‘오목한 형태의 작은 구속면(21)’을 형성한 구성으로서, 이는 보정 전에 존재하던 칩 안내면과 칩 그루버(2)에 관한 구성에 ‘오목한 형태의 작은 구속면(21)’이라는 구성을 부가함으로써 청구범위를 감축한 경우에 해당한다. 
 또한, ① 보정 전 내측 인서트에 연결된 칩 안내면과 칩 그루버는 작은 크기의 칩을 포함하여 내측 인서트에 의해 발생한 모든 크기의 칩을 드릴 몸체의 내부에서 잘 유도하여 배출시키는 작용을 하는 것이고(을 제1호증의3, 10면 식별번호 〈36〉, 13면 식별번호 〈52〉〈53〉), 보정사항 2도 내측 인서트에 의하여 발생한 작은 크기의 칩이 드릴 몸체의 내부에서 최적의 방향으로 유도되어 배출시키는 작용을 하는 것이므로(을 제1호증의5, 6면 식별번호 〈78〉), 보정 전 내측 인서트에 연결된 칩 안내면과 칩 그루버 및 보정사항 2는 모두 칩을 드릴 몸체의 내부에서 잘 유도하여 배출시키기 작용을 한다는 점에서 유사한 점, ② 원래의 칩 그루버(2)와 보정사항 2로 추가된 작은 구속면의 칩의 유도 및 배출작용의 정도는 이들의 내부공간에 비례하는데, 보정사항 2의 오목한 형태의 작은 구속면(21)은 칩 그루버의 표면에 추가로 형성되는 것으로서 그 내부공간이 칩 그루버의 내부공간에 비하여 훨씬 작을 수 밖에 없으므로(별지 도면 8), 보정 후에도 칩 그루버(2)가 보정사항 2의 오목한 형태의 작은 구속면(21)에 비하여 훨씬 더 많은 칩을 유도하고 배출하는 작용을 하는 점 등을 종합하여 보면, 보정사항 2의 ‘오목한 형태의 작은 구속면(21)’에 관한 구성이 추가됨으로써 내측 인서트에 의하여 발생한 작은 크기의 칩이 드릴 몸체의 내부에서 보다 잘 유도되어 원활히 배출될 수 있도록 하는 상승된 작용효과가 나타나더라도, 그러한 작용효과가 보정 전후 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭고 현저한 작용효과에 해당한다고는 볼 수 없다. 
 결국, 보정사항 2는 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다. 
 (5) 보정사항 3 
 보정사항 3은 외측 인서트(11)와 내측 인서트(12)에서 발생하는 칩의 폭 크기의 비율에 따라 칩 그루버(2) 중 내측 인서트(12)와 연결되는 단면적(별지 도면 8의 S1 부분의 면적)을 외측 인서트(11)와 연결되는 단면적(별지 도면 8의 S2 부분의 면적)보다 크게 형성하도록 구체적으로 한정한 구성으로서, 청구범위의 감축에 해당한다. 
 한편, 드릴에 의한 절삭가공에서 발생하는 칩의 폭은 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭에 의하여 결정되는데, 이 사건 출원발명에서는 내측 인서트의 날이 외측 인서트의 날보다 바깥으로 돌출되어 있어(을 제1호증의 3, 12면 식별번호 〈46〉), 내측 인서트는 날의 폭 전부가 피삭재와 맞물리는 반면(별지 참고도면 a 부분), 외측 인서트는 날의 폭 중 내측 인서트와 중첩되는 부분을 제외한 나머지 부분만 피삭재와 맞물리므로(별지 참고도면 b 부분) 내측 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭이 외측 인서트의 날이 피삭재와 맞물리는 폭보다 넓게 되고, 그 결과 절삭가공시 내측 인서트에서 발생하는 칩의 폭이 외측 인서트에서 발생하는 칩의 폭보다 커짐은 자명하다고 할 것이다. 따라서, 드릴에 의한 절삭가공시 폭이 큰 칩이 발생하는 내측 인서트(12)와 연결되는 칩 그루버의 단면적을 상대적으로 폭이 작은 칩이 발생하는 외측 인서트(11)와 연결되는 칩 그루버의 단면적보다 크게 형성하도록 하는 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 적용할 수 있는 자명한 구성에 해당하고, 그로 인한 작용효과의 차이도 쉽게 예측할 수 있는 정도의 것에 불과하다. 
 결국, 보정사항 3은 청구범위의 감축에 해당하고 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다. 
 (6) 보정사항 4, 5
 보정사항 4, 5는 보정 전 청구항 1에 기재되어 있던 냉각수관과 냉각수출구의 위치를 수치한정한 것으로서 보정 전에 이미 존재하던 구성을 상위개념에서 하위개념으로 구체적으로 한정하면서 권리범위를 축소한 경우에 해당하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다(피고는 보정사항 4, 5가 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다는 점에 대하여 다투지 아니하고 있다).
 (7) 소결
 그렇다면, 보정 후 청구항 1은 그 보정사항들 모두가 보정 전 청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생하지 아니하므로, 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다. 
다. 보정 후 청구항 7, 9, 10, 11의 실질적 변경 여부
 보정 전 청구항 7, 9, 10, 11은 보정 전 청구항 1 또는 이를 인용하는 종속항의 종속항으로서 모두 보정 전 청구항 1을 인용하고 있었으나, 이 사건 보정청구로 인하여 청구항 1이 보정되었음은 앞서 본 바와 같으므로 보정 후 청구항 7, 9, 10, 11은 보정 후 청구항 1을 인용하게 됨으로써 그 청구범위가 보정되었다고 할 것이다. 
 그런데, 보정 후 청구항 1이 보정 전 청구항 1을 감축한 것이고, 그로 인하여 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과가 발생시키지 아니하여 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 보정 후 청구항 1을 인용하고 있는 보정 후 청구항 7, 9, 10, 11도 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다. 
라. 소결
 따라서, 이 사건 보정청구는 특허법 제47조 제4항 제1호에 규정된 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 할 것이다. 
마. 피고의 주장에 대한 판단
 피고는, 만일 이 사건 보정청구가 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 않는다면 보정 전 청구항 1 발명과 보정 후 청구항 1 발명은 실질적으로 동일한 것이므로, 보정 전 청구항 1 발명이 진보성이 없는 이상 그와 실질적으로 동일한 보정 후 청구항 1 발명도 당연히 진보성이 없다고 할 것이어서, 이 사건 보정청구는 보정 후 청구항 1 발명이 특허법 제47조 제4항 제2호에 규정된 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 경우에 해당하여 부적법하다는 취지로 다툰다. 
 살피건대, 명세서의 보정이 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다고 하더라도, 보정에 의하여 보정 전 청구범위에 기재된 구성요소가 구체적으로 한정되거나 기존의 구성요소에 새로운 구성요소가 추가됨으로써 청구범위의 기술적 구성이 달라질 수 있고, 그 결과 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이를 가져올 수 있을 정도의 새롭거나 현저한 작용효과는 아니지만 보정 전보다 향상된 작용효과는 발생할 수 있는 것이어서, 보정 전 발명과 보정 후 발명이 반드시 동일하다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 보정 전에 진보성이 없었던 발명이라도 보정으로 인하여 진보성을 갖게 될 수도 있다고 할 것이다. 
 그러므로, 피고의 주장과 같이 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 1 발명과 동일하여 진보성이 없는지 여부를 판단하기 위해서는, 이 사건 보정청구가 청구범위의 실질적 변경에 해당하지 아니한다는 사정만으로는 부족하고, 더 나아가 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 1 발명과 비교할 때 기술적 구성이 어떤 이유에서 동일하고 그로 인한 작용효과가 어떤 이유에서 동일하여 진보성이 없는지에 관한 구체적인 주장, 입증이 있어야 할 것인바, 이에 관한 피고의 아무런 주장, 입증이 없다. 
 결국, 피고가 주장하는 사정만으로는 보정 후 청구항 1 발명이 보정 전 청구항 1 발명과 실질적으로 동일하여 진보성이 없다고 볼 수 없으므로, 이를 전제로 하는 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.
4. 결론
 그렇다면, 이 사건 보정청구는 특허법 제47조 제4항 각호의 규정에 해당하지 아니하여 허용되어야 하므로 이 사건 보정각하결정은 위법하다고 할 것이고, 이 사건 심결은 보정 후 출원발명을 심판의 대상으로 하였어야 함에도 불구하고 보정 전 출원발명을 심판대상으로 한 것이어서 위법하여 취소되어야 할 것이므로, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이태종(재판장) 서영철 박원규