저작권침해금지등·저작권침해금지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2024.12.12 / 시행일:

【원고, 피항소인 겸 항소인】 원고 (소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 유연 외 3인)
【피고, 항소인 겸 피항소인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변호사 정환주 외 1인)
【독립당사자참가인, 항소인】 □□□ 주식회사(◇◇◇株式會社) (소송대리인 변호사 강경태 외 5인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2024. 2. 8. 선고 2022가합514752 판결
【변론종결】2024. 9. 26.
【주 문】
 원고와 피고 및 독립당사자참가인의 항소를 모두 기각한다.
 독립당사자참가인이 이 법원에서 추가한 청구를 모두 기각한다.
 항소제기 이후의 소송비용은 각자 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】1. 원고와 독립당사자참가인(이하 ‘참가인’이라 한다)의 청구취지 및 항소취지
 가. 본소: 제1심판결을 다음과 같이 변경한다. 피고는 제1심판결 별지(이하 ‘별지’라 한다) 1 목록 기재 각 도안을 복제, 전시, 배포하여서는 아니 되고, 별지 1 목록 기재 각 도안을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 제조, 판매, 배포, 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 1 목록 기재 각 도안이 표시된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물(인터넷에 게재된 광고물 및 인쇄물 포함)을 모두 폐기하고, 별지 3 목록 기재 문구를 피고의 도메인이름으로 사용하여서는 아니 되며, 별지 3 목록 기재 각 문구가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 된다. 피고는 원고에게 한국인터넷진흥원에 등록한 별지 2 목록 기재 도메인이름에 관하여 이전등록절차를 이행하라.
 나. 독립당사자참가의 소: 제1심판결 중 참가인에 대한 부분을 다음과 같이 변경한다. 주위적으로, 별지 6 목록 기재 순번 2, 4, 5, 7 도안의 저작권이 참가인에게 있음을 확인한다. 예비적으로, 참가인과 원고 사이에 2000. 10. 20. 자 음악제작 용역계약(MUSIC PRODUCTION SERVICE AGREEMENT)상 참가인에게 별지 목록 기재 순번 2, 4, 5, 7 도안을 사용할 권리 및 제3자에게 사용허락권을 부여할 권리가 있음을 확인한다(참가인은 제1심에서는 별지 6 목록 기재 순번 2, 4, 5 도안의 저작권이 참가인에게 있음을 확인하는 청구만을 하였다가, 당심에서 위와 같이 종전 청구를 주위적으로 변경하고, 예비적 청구를 추가하는 동시에, 주위적으로 별지 6 목록 기재 순번 7 도안의 저작권이 참가인에게 있음을 확인하고, 예비적으로 같은 도안의 사용권 및 사용허락권을 부여할 권리가 참가인에게 있음의 확인을 구하는 청구를 추가하였다). 
2. 피고의 항소취지
 제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소한다. 그 취소 부분에 해당하는 원고의 피고에 대한 청구를 기각한다.
【이 유】1. 제1심판결의 인용
 원고와 피고 및 참가인의 항소이유는 제1심에서의 주장과 크게 다르지 않고, 제1심과 이 법원에 제출된 증거에 원고와 피고 및 참가인의 이 법원에서의 각 주장을 보태어 보더라도 제1심의 판단은 정당한 것으로 인정된다. 
 이에 이 법원이 적을 이유는 아래 제2항과 같이 제1심판결의 일부 내용을 수정하고, 피고 및 참가인이 이 법원에서 항소이유로 강조 또는 추가한 각 주장에 관하여 아래 제3항과 같이 판단하는 것 외에는 제1심판결의 이유 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 별지와 약어를 포함하여 이를 그대로 인용한다.
2. 수정하는 부분
○ 제1심판결 7면 8행의 "원고의 대표자"를 "참가인의 대표자"로 고쳐 쓴다.
○ 제1심판결 14면 밑에서 2행의 "피고 사용 제2, 4, 5 도안들"을 "피고 사용 제2, 4, 5 도안과 별지 6 목록 기재 순번 7 도안(이하 ‘이 사건 제7 도안’이라 한다)"으로 고쳐 쓰고, 그 다음의 "피고 사용 제2, 4, 5 도안들"은 모두 "피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안"으로 고쳐 쓴다. 
○ 제1심판결 16면 12행의 "피고 사용" 앞에 "주위적으로,"를 추가한다.
○ 제1심판결 16면 18행의 "확인을 구한다." 다음에 아래 내용을 추가한다.
『예비적으로, 참가인과 원고 사이에 이 사건 용역계약상 피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안을 사용할 권리 및 제3자에게 사용허락권을 부여할 권리가 참가인에게 있음의 확인을 구한다.』
○ 제1심판결 16면 19행의 "참가인의 저작권 확인 청구"를 "참가인의 저작권 확인 내지 사용권 및 사용허락권을 부여할 권리 확인 청구"로 고쳐 쓴다.
○ 제1심판결 17면 3행의 "저작권이 참가인에게 있다고"를 "저작권이 참가인에게 있거나 참가인과 원고 사이에 위 도안들을 사용할 권리 및 제3자에게 사용허락권을 부여할 권리가 참가인에게 있다고"로 고쳐 쓴다. 
○ 제1심판결 20면 11행, 21면 표, 22면 8행, 27면 19행, 28면 표, 32면 6행의 "TRASHER"를 모두 "THRASHER"로 고쳐 쓴다.
○ 제1심판결 32면 8, 9행의 "유사한 도안이므로 이를 소외 1 회사의 업무상 저작물로 볼 수는 없고"를 "유사한 도안일 뿐, 별개의 저작물로 보호받을 수 있는 대상이 아닌 이상( 제출된 증거들과 참가인이 주장하는 사정만으로는 원고 엔젤 도안과 비교하여 그 창조적 개성이 드러난 표현상의 특징을 담고 있다고 보기 어려워 2차적 저작물에도 해당하지 않는다) 이를 소외 1 회사의 업무상 저작물로 볼 수는 없고"로 고쳐 쓴다.
○ 제1심판결 36면 7행의 "피고가 제출한"을 "피고가 2022. 1. 1. 이후 소외 4 주식회사로부터 소외 4 주식회사 상품을 납품받은 것이 전혀 없다는 점을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 제출되지 않았고, 소외 4 주식회사 자체 생산이 아니라 다른 외국에서 피고 사용 도안들을 표시한 제품의 생산이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 수출입 관련 서류가 따로 없고, ‘소외 4 주식회사가 2021. 12. 31.까지 피고에게 소외 4 주식회사 상품 291,243점을 납품하였다.’는 소외 4 주식회사 작성 문서 및 납품서, 정품증명서, 외국환 영수증에 불과한"으로 고쳐 쓴다.
○ 제1심판결 36면 밑에서 3행의 "의무가 있다." 다음에 아래 내용을 추가한다.
『바. 참가인의 주위적 및 예비적 주장에 대한 판단
 1) 확인의 이익
 원고는 피고를 상대로 피고 사용 제2, 4, 5 도안에 대한 저작재산권 침해 관련 청구를 하고 있으나, 이 사건 제7 도안에 대하여 따로 저작재산권 침해 관련 청구를 하고 있지는 않다. 다만 원고는 이 사건 제7 도안을 피고 사용 제3 도안과 달리 볼 이유가 없다고 하면서 참가인이 위와 같이 확인을 구하는 이 사건 제7 도안을 비롯한 참가인 주장 권리관계를 모두 다투고 있으므로, 참가인은 원고를 상대로 주위적으로 피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안의 저작권이 참가인에게 있음을 확인하고, 예비적으로 같은 도안의 사용권 및 사용허락권을 부여할 권리가 참가인에게 있음의 확인을 구할 확인의 이익이 있다고 할 것이다.
 2) 판단
 참가인의 주위적 및 예비적 주장은 앞서 본 바와 같거나, 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 아래 사정을 종합하면, 이를 모두 받아들일 수 없다.
 가) 이 사건 용역계약 제12조 제6항은 준거법에 관하여 ‘본 계약은 미국 캘리포니아 주법에 따른다(This Agreement shall be governed by laws the State of California, U.S.A).’라고 정하고 있다.
 나) 그러나 이 사건 용역계약의 명칭이 저작권 양도계약으로 되어 있지 않고, 이 사건 용역계약에 ‘아티스트(‘소외 1 회사 및 소외 2’를 의미한다)가 오디오 작업과 함께 제작한 모든 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진의 저작권을 참가인에게 양도한다.’라고 명시한 규정을 찾을 수 없으며, 원고의 참가인에 대한 양도(transfer) 대상은 ‘음악 작업과 음향 녹음의 저작권’으로 한정하고 있고[참가인은 ‘exclusive rights’라는 단어가 이 사건 용역계약에 사용되었음을 근거로, 미국 저작권법상 배타적 권리(exclusive rights)는 저작재산권을 의미하는 이상 원고가 참가인에게 피고 사용 도안들에 대한 저작권을 양도하였다고 주장하나, 이 사건 용역계약 제2조 제1항에 양도(transfer)라는 단어가 사용된 반면, 이 사건 용역계약 제2조 제3항에는 배타적 권리(exclusive rights)라는 단어가 사용되었는바, 같은 계약 내에서 구분하여 사용된 양도(transfer)라는 단어의 의미와 배타적 권리(exclusive rights)라는 단어의 의미를 동일하게 볼 수는 없다], ‘참가인은 아티스트가 오디오 작업과 함께 제작한 모든 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진을 ‘오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위해’ 티셔츠 등에 복제, 판매할 수 있는 배타적 권리인 독점권을 가진다.’라고 되어 있을 뿐이다.
[이 사건 용역계약 및 번역문 일부 발췌]
(발췌 내용 생략)
 다) 병 제13호증 기재와 같이 원고가 참가인의 요청에 따라 이 사건 용역계약에 따른 앨범 커버 아트워크 제공의 일환으로 피고 사용 제2 도안을 작성하여 참가인에게 교부하였더라도, 원고와 참가인 사이에 유독 피고 사용 제2 도안에 한하여는 참가인이 ‘오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 배타적 권리’를 넘어 제한이 없는 전면적인 복제권·판매권을 가지는 것으로 약정하였다고 볼 만한 증거를 찾을 수 없다.
 라) 참가인은, 원고가 참가인의 요청에 따라 이 사건 용역계약에 따른 앨범 커버 아트워크 제공의 일환으로 피고 사용 제2 도안을 작성하여 참가인에게 교부한 이상 법적으로는 그 양도의 범위 내에서 기존에 창작한 원고 엔젤 도안을 양도한 것과 동일하게 보아야 한다는 취지로도 주장하나, 참가인이 제출한 증거들에서 그와 같이 해석하여야 할 마땅한 근거를 찾기 어렵다.
 마) 참가인은 원고 엔젤 도안과 피고 사용 제2 도안이 실질적으로 유사하다면 이 사건 용역계약을 통해 참가인에게 ‘원고 엔젤 도안 및 피고 사용 제2 도안’에 관한 ‘저작권 양도’ 내지 ‘제한이 없는 전면적인 복제권·판매권을 설정’한 것으로 보아야 한다고 주장한다. 그러나 앞서 본 ‘음향 작업과 음향 녹음의 저작권’만을 참가인에게 양도하기로 한 이 사건 용역계약의 내용에 비추어 참가인의 위 주장을 선뜻 받아들이기 어렵다. 한편 참가인은 ‘이 사건 커버 아트워크의 전면적인 복제권·판매권을 양도받기로 하는 이 사건 용역계약을 체결하였음에도 2021년경 원고와 사이에 분쟁이 발생하자, 이 사건 용역계약에 따른 권리관계를 명확하게 하고 그 이용에 관한 계약상 제한(오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적)을 해소하기 위하여 이 사건 커버 아트워크에 대한 나머지 저작재산권을 모두 양도받기로 하는 이 사건 권리 이전 계약을 체결하였다.’고 주장하고 있는바, 이 사건 권리 이전 계약 체결 경위에 관한 참가인의 위 주장에 따르더라도, 원고가 이 사건 용역계약을 통해 참가인에게 명확하게 이 사건 커버 아트워크의 저작권 양도 내지 제한이 없는 전면적인 복제권·판매권을 설정하였다고 보기도 힘들다.』
○ 제1심판결의 "변론종결일"을 모두 "당심 변론종결일"로 고쳐 쓴다.
3. 피고 및 참가인의 주장에 대한 추가 판단
가. 피고의 주장에 대한 판단
○ 피고는, 최소한 참가인이 피고 사용 도안들을 티셔츠 등에 배타적으로 복제, 판매할 독점권을 가지고 있고, 그 독점권에는 재이용허락(서브라이선스)을 할 수 있는 권리가 포함되는 이상, 저작권자인 원고의 동의 없이도 이 사건 추가 라이선스 계약에 따라 피고 사용 도안들을 사용할 권리가 있다고 주장한다.
 그러나 참가인이 이 사건 용역계약에 따라 가지는 배타적인 복제·판매권은 어디까지나 ‘오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 배타적 권리’일 뿐이고, 참가인이 피고에게 재사용허락(서브라이선스)을 할 수 있는 권리가 인정되더라도 결국 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적에서만 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 재이용허락(서브라이선스)이 가능하므로, 이에 반하는 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
○ 피고는 원고(또는 소외 1 회사 등 아티스트)가 이 사건 용역계약을 통해 참가인에게 피고 사용 제2, 4 도안을 비롯한 앨범 커버 아트워크 전체를 참가인이 제3자에게 재이용허락하는 것에 명시적 또는 묵시적으로 포괄적 동의를 한 것으로 보아야 한다고 주장하지만, 병 제3, 7, 30호증을 비롯한 제출된 증거만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장을 받아들일 수 없다.
○ 피고는 실제로 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적의 일환으로만 피고 사용 도안들을 사용하였기에 원고의 저작재산권을 침해한 것이 아니라고 주장한다. 살피건대, 을 제12 내지 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하면, 피고는 태그(tag)를 부착한 의류 등의 소외 4 주식회사 상품을 판매하여 왔는데, 태그 하단에 "This product is from the CD ‘What it isNt’. it’s for promotion purposes"라는 영어 문구가 인쇄되어 있는 사실, 의류 등의 소외 4 주식회사 상품 구매자가 태그에 인쇄된 QR코드를 실행하면 와릿이즌 국내 웹사이트(https://wiisnt.co.kr)와 와릿이즌 일본 공식 웹사이트(https://wiisnt.com)를 확인할 수 있고, 그 각 웹사이트에서 이 사건 앨범의 음악을 들을 수 있고 가사를 확인할 수 있는 링크로의 연결이 가능한 사실은 인정된다. 
 그러나 앞서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실 및 그로부터 알 수 있는 사정, 즉 ① 위 태그(을 제12호증) 영문 인쇄 부분 아래에 국내 소비자가 쉽게 알 수 있는 한글로 "와릿이즌(what it isNt)은 전설적인 스케이트 보더이자 아티스트인 원고의 아트웍을 기반으로 스트리트 문화와 대중이 결합된 ‘컬쳐 스트릿’을 선보이는 글로벌 패션 브랜드입니다. 브랜드를 대표하는 아이코닉한 ‘엔젤 로고’를 비롯하여 다양한 오리지널 아크워크를 접목한 컬렉션을 통하여 우리의 진정한 아이덴티티’를 보여주고자 합니다."라는 문구가 기재되어 있는바, 사정이 이러하다면 피고는 유명 스케이트보더이자 예술가인 원고의 명성이나 인기를 이용하여 이 사건 커버 아트워크를 상품 판매의 홍보 수단으로 삼고 있는 것으로 보이는 점, ② 의류 등 제품 구매자는 일반적으로 태그를 제거한 후 의류 등을 착용하고, 태그에 인쇄된 QR코드를 실행하더라도 그 주된 목적은 해당 제품 및 판매 회사에 대한 정보를 얻고자 하는 것이기에, 태그에 QR코드가 인쇄되어 있는 것으로 인해 직접적으로 피고 주장의 오디오 작업 및 아티스트 홍보 효과가 발생하였다고 단정하기 어려운 점, ③ 피고는 앞서 본 원고의 명성이나 인기를 이용하기 위해 참가인으로부터 해당 권리를 확보하고, 피고 사용 도안들을 사용하는 소외 4 주식회사 상품을 국내에서 독점적으로 판매하고자 이 사건 판매 및 라이선스계약을 체결한 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 위 인정사실만으로는 피고가 이 사건 용역계약에 따라 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적의 일환으로만 피고 사용 도안들을 사용하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장을 받아들일 수 없다.
○ 피고는, 원고가 원고 창작 도안들의 저작재산권을 제3자인 ◎◎◎ 인코포레이티드(◁◁◁ INC, 이하 ‘소외 3 회사’라 한다)에 모두 양도하였으므로, 원고가 원고 창작 도안들에 대한 저작재산권자임을 전제로 하는 원고의 피고에 대한 청구는 모두 기각되어야 한다고 주장한다.
 을 제21호증, 갑 제102, 103호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하면 아래 사실을 인정할 수 있다. 
 ① 소외 3 회사는 2021. 11. 23. 소외 6 회사와 독점 라이선스(EXCLUSIVE LISENSE AGREEMENT) 계약(이하 ‘이 사건 독점 라이선스계약’ 이라 한다)을 체결하였는데, 그 전문에 "라이선서(소외 3 회사)는 아래에서 정의한 Intellectual Property Rights(IPR)의 유일하고 배타적인 소유자이다[Licensor is the sole and exclusive owner of the IPR(as defined below)]."라고 규정하였고, 제1조 제1항(ARTICLE 1 ‘DEFINITIONS’ Section.1.1 ‘Defined Terms’) (d)호에서 "IPR은 라이선서(소외 3 회사)가 원고로부터 이전(양도)받은 모든 지적재산권을 의미하고, 그 지적재산권은 원고의 이름, 서명, 원고 엔젤 도안 그리고 원고의 아트워크를 포함한다(IPR shall mean all intellectual property rights that Licensor has been transferred from ◀◀◀◀, including his name, his signature, "Angel Design" and his artworks)."라고 규정하였으며, 제6조 제1항(ARTICLE 6 ‘INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS’ Section 6.1 ‘Ownership of Intellectual Property Rights.’) (a)호에서는 "라이선서(소외 3 회사)는 라이선서(또는 그 계열사)가 IPR의 유일하고 독점적인 소유자임을 보증한다[Licensor represents and warrants that Licensor(or one of its Affiliates) is the sole and exclusive owner of the IPR]."라고 규정하였다.
 ② 한편, 원고는 2021. 1. 29. 소외 3 회사와 COPYRIGHT TRUST MANAGEMENT AGREEMENT(이하 ‘이 사건 저작권관리위탁계약’ 이라 한다)을 체결하였는데, 이 사건 저작권관리위탁계약의 목적은 원고(Trustor)가 소외 3 회사(Trustee)에 자신이 창작한 모든 저작물의 보존과 효율적인 이용 허락을 하기 위한 것으로, 소외 3 회사 관리 범위(RANGE OF MANAGEMENT)를 규정하면서 "소외 3 회사는 원고 창작 도안들의 상품화권 사업을 위하여 제3자에게 복제권 등 저작권의 이용 허락을 할 수 있다(Under this Agreement, Trustee may grant permission to a third party to use copyrights such as reproduction rights for business of merchandising rights)."라고 규정하였고(제3조 제1항), 제1항에도 불구하고 소외 3 회사가 제3자에게 2차적 저작물에 관하여 허락하는 경우에는 반드시 원고로부터 서면으로 허락을 받도록 규정하였으며(제3조 제2항), "원고가 소외 3 회사에 원고 창작 도안들에 대한 저작권을 제3조에 따라 위탁한다(Trustor shall entrust the copyright of the subject works to Trustee pursuant to ARTICLE 3)."라고 규정하였고(제5조 제1항), "본 계약 체결 이후, 수탁법인이 관리하고 있는 동일한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권 설정 및 저작권의 위탁을 할 수 없다."라고 규정하였다(제5조 제3항).
 ③ 원고와 소외 3 회사는 2024. 8. 29. 확인서(갑 제103호증의 1, 이하 ‘이 사건 확인서’라 한다)를 작성하여 이 법원에 제출하였는데, 거기에 "이 사건 저작권관리위탁계약에 따라 소외 3 회사는 원고의 저작물을 제3자에게 이용 허락할 수 있는 권한을 가지고 있고, 원고는 이 사건 계약 체결 이후에도 여전히 자신이 창작한 모든 저작물에 대한 저작권을 보유한다. 따라서 원고와 소외 3 회사는 원고가 소외 3 회사 및 제3자와의 관계에서 위 저작물에 대한 저작권을 보유하는 유일한 저작권자임을 상호 확인한다(영문 발췌본 생략)."라고 되어 있고, 덧붙여 원고가 소외 3 회사에 이 사건 저작권관리위탁계약을 통해 원고 창작 도안들에 대한 저작권을 양도한 적이 없고, 설령 당사자의 의사 및 의도와 다르게 이 사건 저작권관리위탁계약에 의해 원고 창작 도안들에 대한 저작권이 소외 3 회사에 양도된 것으로 해석되더라도 소외 3 회사는 양수한 저작권을 모두 다시 원고에게 반환한다.’라는 내용이 기재되어 있다.
 위 인정사실에 나타난 이 사건 독점 라이선스계약과 이 사건 저작권관리위탁계약의 일부 문구만 놓고 보면, 원고가 위 각 계약의 체결을 통해 소외 3 회사에 원고 창작 도안들에 대한 저작권을 양도한 것으로 해석할 여지도 충분히 있기는 하다. 
 그러나 이 사건 저작권관리위탁계약의 목적은 ‘원고가 창작한 저작물의 보존과 효율적인 이용 허락’에 있고, 소외 3 회사의 관리 범위는 ‘원고의 저작물을 제3자에게 이용 허락할 수 있는 권한’으로 한정되어 있어(제3조), 원고가 자신의 저작물의 보존과 효율적인 이용 허락을 위해 소외 3 회사를 설립한 후 원고와 소외 3 회사 사이에 이 사건 저작권관리위탁계약을 체결한 것으로 보이는 점, 원고의 1인 회사인 소외 3 회사의 의사가 원고의 의사와 다르거나 상충할 가능성이 거의 없는 점, 이 사건 저작권관리위탁계약의 법적 해석에 관한 준거법은 ‘뉴욕주 법 및 미국 저작권법’으로 되어 있는데, ‘서면상 저작권자의 의도가 분명하지 않다면 법적으로 유효한 이전이 아니다.’라고 판단한 미국 뉴욕주 남부지방법원의 판결례가 있는 점, 설령 이 사건 저작권관리위탁계약과 이 사건 독점 라이선스계약 체결을 통해 원고가 소외 3 회사에 원고 창작 도안들의 저작재산권을 양도하였다고 보더라도 그 후 이 사건 확인서를 작성함으로써 다시 이를 재양도 받은 것으로 보이는 점, 그 밖에 이 사건 저작권관리위탁계약 및 이 사건 확인서의 전체 내용에 비추어 위 인정사실과 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 당심 변론종결일 현재 원고 창작 도안들의 저작재산권을 소외 3 회사에 양도하였다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.
○ 피고는 원고와 소외 3 회사 사이에 이 사건 확인서를 작성함으로써 원고가 소외 3 회사로부터 원고 창작 도안들에 대한 저작권을 재양도 받았더라도 신탁법 제6조에서 금지하는 소송신탁을 위한 권리양도를 한 것이어서 그 권리양도는 무효라고도 주장한다. 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 채권양도가 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제6조가 유추적용되므로 이는 무효이다. 소송행위를 하게 하는 것이 주된 목적인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 판단하여야 한다(대법원 2018. 10. 25. 선고 2017다272103 판결 등 참조). 한편, 소송신탁행위라는 점에 대한 입증책임은 소송신탁임을 주장하는 자에게 있다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2006다9156 판결 등 참조). 
 위 법리에 비추어 이 사건을 보건대, 원고는 이 사건 저작권관리위탁계약 체결 이후에도 ♡♡♡그룹 측에 이 사건 라이선싱 계약 기간 만료 이후 ♡♡♡그룹의 원고 관련 등록상표권을 포기하고 이를 원고에게 반환할 것을 요청하는 이메일을 보내는 등 자신이 원고 창작 도안들의 저작권자임을 줄곧 표명해 온 점, 원고는 소송행위 자체를 하기 위해서라기보다는 자신이 원고 창작 도안들에 대한 저작권자임을 명확하게 하기 위하여 이 사건 확인서를 작성한 것으로 보이는 점에 비추어, 위 인정사실 및 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 소외 3 회사로부터 원고 창작 도안들에 대한 저작권을 재양도 받은 것이 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 한 것이라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.
나. 참가인의 주장에 대한 판단
○ 참가인은 이 사건 용역계약에 따라 피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안의 복제권·배포권이 참가인에게 귀속되었으므로, 이를 상표로 사용한 효과도 참가인에게 귀속된다고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 용역계약에 따라 피고 사용 2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안의 제한이 없는 전면적인 복제권·배포권이 참가인에게 귀속되었다고 보기 어려운 이상, 더 나아가 살필 필요 없이 참가인의 위 주장은 받아들일 수 없다.
○ 참가인은 이 사건 용역계약에 따라 2002~2004년경 일본에서 원고의 동의서(병 제18호증)를 받고 2003년경부터 원고보다 먼저 위 도안들을 참가인의 상품을 표시하는 상표로 선택하여 사용하였고, 상표의 본질은 그 상품이 부착된 상품이 항상 동일한 출처에서 생산 또는 판매되고 품질이 관리된다는 것을 수요자들에게 알려주는 기능을 수행하는 것이므로, 위 도안들의 사용 실적을 고려하면 참가인에게 상표 사용의 효과가 귀속된다고 보아야 한다고 주장한다.
 그러나 앞서 본 사정들과 갑 제13, 14, 48, 62, 104, 111, 113호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 사정들, 즉 원고는 1998년경부터 소외 10 회사 등 유명한 스포츠, 의류 브랜드들과 협업하여 위 브랜드들의 의류, 신발, 액세서리 등 제품을 출시하면서 원고 창작 도안들을 그 제품에 표시하여 그 출처가 원고임을 명시하였던 것으로 보이고, 그로 인해 위와 같은 협업 제품을 접한 국내외의 수요자들에게 예술가 내지 디자이너로서의 원고의 성명이 널리 알려졌을 것으로 보이는 점, 참가인이 그동안 원고와 협업한 위 업체들의 상표 사용을 통제한 흔적을 발견할 수 없고, 참가인은 이 사건 라이선싱 계약에 따른 원고의 라이선시(licensee)에 불과한 점, 이 사건 용역계약에 의하여 가지는 참가인의 복제권·판매권은 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위한 목적으로 제한적으로 인정되는 점, 참가인의 상표출원 당시 원고의 출처 표시로 알려진 선사용상표를 모방하여 이에 체화된 영업상 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 ‘부정한 목적’이 인정된다는 등의 이유로 특허법원과 일본 법원에서 그 상표가 무효임이 확인된 점 등에 비추어, 그 상표 사용의 효과가 참가인에게 귀속되어야 한다고 볼 수 없다. 따라서 참가인의 위 주장은 받아들이지 않는다.
○ 참가인은, 참가인과 소외 1 회사 사이에 이 사건 커버 아트워크의 복제·배포권 양도가 있었음을 인지하고 용인한 원고가 참가인에 대하여 피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안의 사용에 대하여 권리침해를 주장할 수는 없고, 이는 신의칙과 금반언의 법리에 반한다고 주장한다. 
 그러나 앞서 본 바와 같이 참가인이 이 사건 용역계약을 통해 이 사건 커버 아트워크의 저작권을 양도받았다고 볼 수 없고, 이 사건 용역계약의 당사자 사이에 인정된 배타적 복제·판매권은 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위한 목적 하에 사용되어야 한다. 그럼에도 참가인이 이 사건 용역계약에 정해진 범위를 벗어나 피고 사용 제2, 4, 5 도안과 이 사건 제7 도안에 대한 ‘저작권’ 내지 ‘제한이 없는 전면적인 배타적 복제권·판매권’이 있음을 전제로 원고의 저작재산권을 침해하고 있기에 원고 창작 도안들의 저작권자인 원고로서는 참가인에 대하여 위 도안들에 대한 자신의 권리를 주장할 수 있으므로, 이를 두고서 신의칙과 금반언의 법리에 반한다고 할 수는 없다. 따라서 참가인의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.
4. 결론
 그렇다면 원고의 피고에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 원고의 피고에 대한 나머지 청구 및 참가인의 원고에 대한 주위적 및 예비적 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고와 피고 및 참가인의 항소는 이를 모두 기각하고, 이 법원에서 참가인이 추가한 청구도 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 강성훈(재판장) 송혜정 김대현