정정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2004.12.17 / 시행일:

【원 고】 에스케이텔레콤 주식회사(소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김정국)
【피 고】 특허청장
【피고보조참가인】 주식회사 케이티프리텔(소송대리인 변리사 김영수)
【변론종결】2004. 11. 12.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 5. 27. 2003당1340호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 심결의 경위
 가. 원고는 1996. 12. 28. 발명의 명칭을 ‘주파수 하드핸드오버를 위한 의사주파수 발생방법 및 장치’로 하는 발명(청구범위 별지 1. 참조, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라고 한다)에 대하여 특허출원을 하고, 최초 출원서에 첨부된 명세서 및 도면이 공개된(공개일 1998. 6. 5., 공개특허공보 제98-17995호) 후이자 출원공고결정등본이 송달되기 전인 1999. 10. 30. 최초의 출원서의 청구범위에 기재된 “파일롯 채널신호, 싱크 채널신호, 페이징 채널신호”를 “오버헤드 신호”로 대체하고, “오버헤드신호에는 파일롯 채널신호, 싱크 채널신호 및 페이징 채널신호를 포함한다”라고 새롭게 정의하는 내용의 보정서(보정된 청구범위 별지 2. 참조)를 제출하였고, 그 후 이 사건 특허발명은 위 보정서 대로 1999. 12. 27. 특허 제249643호로 등록되었다.
 나. 이 사건 특허발명이 위와 같이 등록된 후인 2002. 6. 20. 원고는 특허청장을 상대로 『특허청구범위 제3, 7, 11, 16항을 삭제하고, 명세서의 상세한 설명 제15쪽 첫째 줄, 청구범위 제5항, 제13항에 있어서 “합성된 신호를 하나 이상의 신호로 전력분배”의 기재 중 “하나 이상의 신호” 기재를 “2 이상의 신호”로 정정』(청구범위 별지 3. 참조)하는 내용의 심판을 청구하여 2003. 1. 30. 특허심판원으로부터 위 정정심판이 인용되는 심결(2002당1785호)을 받았고, 동 심결은 그 무렵 확정되었다.
 다. 그런데 피고는 위 가.항의 등록전의 보정은 출원의 요지를 변경한 것이므로 보정된 대로 등록된 이 사건 특허발명은 그 출원일이구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’이라고 한다) 제49조에 의하여 보정서 제출일이 될 수밖에 없고 그렇게 되면 이 사건 특허발명은 위 보정서 제출일보다 앞서 공지된 보정전의 이 사건 특허발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당하여 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 이에 대하여 특허심판원이 2003. 3. 31. 위 보정에 의하여 출원발명의 요지가 변경되었다고 인정하고 이에 따라 이 사건 특허발명의 출원일이 보정서 제출일로 간주되므로 이 사건 특허발명은 보정전의 이 사건 특허발명과 최초 출원일과 보정서 제출일 사이에 공지된 기술을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 무효로 되어야 한다는 취지의 심결(특허심판원 2001당1017호)을 하였는바, 이에 원고는 보정되기 전의 최초 출원대로의 발명을 되살리기 위하여 2003. 6. 23. 위 요지변경되었다고 인정된 부분인 ‘오버헤드 신호’를 최초 명세서 기재대로 “파일롯 채널신호, 싱크 채널신호 및 페이징 신호”로 정정하는 내용의 즉, 위 보정된 내용을 삭제하고 원래의 최초 출원명세서상의 발명으로 되돌리는 내용의 이 사건 정정심판(청구범위 별지 4. 참조)을 청구하였다.
 라. 이에 대하여 특허심판원은 위 1990. 10. 30.자 보정은 요지가 변경된 것으로 인정되고 따라서법 제49에 따라 그 출원일은 보정서 제출일로 보아야 한다고 전제한 다음, ‘오버헤드신호’라는 기재를 최초 출원발명과 같이 ‘파일롯 채널신호, 싱크 채널신호 및 페이징 채널신호’라는 기재로 정정하게 되면 그 정정된 출원발명은 원고 자신이 출원하여 이미 공개된 위 공개특허공보에 기재된 발명과 동일한 것이 될 수밖에 없고, 이렇게 되면 정정이 인정되기 위한 요건인 ‘특허출원시 특허받을 수 있어야 한다’(법 제136조 제3항)는 요건을 충족하지 못하게 되므로 결국 위 정정은 허용될 수 없다는 이유로, 2004. 5. 27. 원고의 정정심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
【증거 : 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 4, 갑 제3호증, 갑 제5호증의 1 내지 5, 갑 제6호증, 변론 전체의 취지】
2. 심결의 당부에 관한 판단
 가. 관련법령
[특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것)]
제136조(정정심판)
 ① 특허권자는 다음 각호의 1애 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다.
 1. 특허청구범위를 감축하는 경우
 2. 오기를 정정하는 경우
 3. 불명료한 기재를 석명하는 경우
 ②제1항의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.
 ③제1항 제1호의 경우에는 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
 ⑨ 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·출원공고·특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.
제48조(요지변경)
 출원공고결정등본의 송달전에 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 그 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다.
제49조(명세서의 보정과 요지변경)
 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 출원공고결정등본의 송달전에 한 보정이 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것으로 특허권의 설정등록이 있은 후에 인정된 때에는 그 특허출원은 그 보정서를 제출한 때에 특허출원한 것으로 본다.
나. 원고의 주장
 (1) 정정이 인정되기 위해서는 정정심판청구시 제출하는 정정명세서가 ‘특허출원시’ 특허받을 수 있어야 하는데, 이때 정정명세서가 요지변경된 부분을 그대로 포함하는 경우에는법 제49조가 적용되어 위 ‘특허출원시’는 요지변경된 보정서 제출일로 늦추어져야 하는데 의문의 여지가 없으나, 정정명세서가 요지변경된 부분을 삭제하여 원래의 출원명세서대로 되돌리려는 것이라면 이때에는법 제49조가 적용되지 않아 위 ‘특허출원시’는 최초의 특허출원일이 된다. 즉법 제136조 제3항을 적용함에 있어 그 정정명세서가 요지변경된 부분을 그대로 포함하고 있는지 아니면 요지변경된 부분을 제거하는 것인지에 따라위 제49조 규정의 적용여부가 결정되어야 한다.
 (2) 만약 이와 달리법 제136조 제3항을 적용함에 있어 정정명세서의 내용과 상관없이법 제49조가 항상 적용된다고 보게 되면, 출원일과 보정서 제출일 사이에 발생한 무효사유를 안고 있는 특허발명에 대하여 위 무효부분을 제거하여 특허권을 유효하게 존속시키고자 하는 정정심판 자체가 완전히 봉쇄되는 지나치게 가혹하고 불합리한 결과가 발생하므로, 특허권자에게 정정을 인정하여 최초 출원일을 향유할 것인지, 아니면 계속 늦추어진 보정서 제출일을 감수할 것인지 선택권을 주는 것이 타당하고, 이렇게 하더라도 선원주의에 반하거나 제3자에게 불측의 손해를 끼치는 결과를 생기게 하지 않는다.
 (3) 이 사건 정정심판이 받아들여져 심결이 확정되면법 제136조 제9항에 따른 정정심결의 효력에 따라 이 사건 특허발명은 요지변경이 없는 상태에서 출원되어 이것을 근거로 하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 법률상 의제되기 때문에법 제49조가 적용될 여지는 전혀 없게 될 것이므로, 이 사건 정정은 허용되어야 한다.
 다. 판단
 (1) 요지변경된 보정이 있으면법 제51조에 의해 당연히 보정이 각하되어야 할 것이나, 그 요지변경된 사실이 간과되어 보정된 대로 등록되었을 경우에 대하여,법 제49조는 이를 무효로 하지 아니하고 유효한 등록으로 인정하되 다만 그 발명의 출원일을 보정서 제출일로 의제하고 있는바, 이는 요지변경된 발명이라도 일단 등록되면 발명자를 보호하기 위하여 보정이 유효하게 이루어진 것으로 인정해 주되 그 보정된 발명은 최초 출원명세서에 기재된 발명과는 동일성이 없는 별개의 발명이므로 그 출원일은 당연히 그 보정서 제출일이 될 수밖에 없다는 법리를 확인해 주는 규정이라고 할 것이다. 따라서 이미 요지변경되어 등록된 특허를 다시 정정하는 경우에 있어서 정정의 한계를 규정한법 제136조 제3항의 ‘특허출원시’는 그 정정명세서의 내용이 요지변경된 부분을 삭제하여 최초 출원명세서의 상태로 되돌리는 것인지 아니면 요지변경된 부분을 여전히 포함하고 있는 것인지의 여부와는 상관없이 항상 요지변경된 보정서의 제출일이 된다고 보아야 할 것이다.
 (2) 원고의 주장과 같이 정정명세서의 내용에 따라법 제136조 제3항의 ‘특허출원시’를 다르게 해석해야 할 논리적인 근거를 전혀 찾을 수 없을 뿐만 아니라, 만약 원고 주장과 같이 해석하게 되면 이미 객관적으로 출원일이 보정서 제출일로 확정된 독립한 발명이 정정에 의하여 발명의 내용이 달라지면서 그 출원일이 소급되는 이상한 결과가 발생할 뿐만 아니라, 공개된 최초 출원서와는 다른 내용의 발명이 보정된 대로 등록됨으로써 이제 최초 출원서로 공개된 발명은 자유기술이라고 인식하여 그 발명을 실시하거나 실시할 준비를 한 제3자에게 불측의 손해를 입히게 되어 법적 안정성 또한 크게 해치게 된다 할 것이다.
 (3) 다만 이와 같이 해석할 경우 발명자 보호의 원칙의 비추어 발명자에게 지나치게 가혹한 결과를 초래하는 것이 아닌가 하는 비판이 있을 수 있으나, 첫째 법리적으로나 논리적으로 출원일을 소급시킬 근거가 없고, 둘째 출원인의 임의의 선택 여하에 따라 제3자의 신뢰가 침해되어 법적 안정성을 해치는 부당한 결과가 발생할 수 있으며, 셋째 출원인이 스스로 요지변경된 보정을 하였다면 그로 인한 책임은 출원인이 우선적으로 져야 할 것이므로, 형평성의 관점에서 따져보더라도 출원인의 보호를 위한다는 이유만으로 원고 주장과 같이 해석할 수는 없다고 할 것이다. 
 (4) 그리고 위에서 본 바와 같이법 제136조 제9항은 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·출원공고·특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다고 하여 확정된 정정심결의 효력에 대하여 규정하고 있고,같은 조 제1항 제1호는 이 사건과 같은 청구감축도 정정심판의 대상에 포함시키고 있으나, 이는 요지변경된 보정에 의하여 별개의 발명이 성립한 이 사건과 같은 경우가 아닌 통상적인 경우에 대비한 규정이고, 이 사건과 같이 요지변경된 발명에 대하여는법 제49조가 우선적으로 적용되어야 하므로,법 제136조 제1항이나제9항에도 불구하고법 제49조와제136조 제3항에 저촉되어 정정이 불가능하게 되는 것이다.
 (5) 한편, 이 사건 특허발명의 최초 출원서에 첨부된 명세서 및 도면이 1998. 6. 5. 공개특허공보 제98-17995호로 공개되었음은 위에서 본 바와 같고, 이 사건 정정심판에서 정정된 특허청구범위에 기재된 사항은 최초 출원서에 첨부된 명세서상의 발명으로 되돌리려는 것임은 또한 위에서 본 바와 같으므로, 결국 이 사건 정정심판에서 정정후 특허청구범위에 기재된 발명은 ‘특허출원시’로 간주되는 보정서 제출일인 1999. 10. 30. 이전에 공개된 위 공개특허공보에 기재된 발명과 동일한 것이어서 특허받을 수 없는 것임은 명백하다 할 것이다. 
 라. 소결
 따라서 이 사건 정정심판청구는 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허받을 수 있는 것이어야 한다는법 제136조 제3항의 규정에 위배되는 것으로서 그 정정이 허용되어서는 아니된다 할 것이므로, 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결론 
 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김영태(재판장) 이회기 박정희