권리범위확인(특) (특허, 대법원)
공포일: 2009.09.10 / 시행일:

【원고, 상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 법무법인 화우외 1인)
【피고, 피상고인】 피고 주식회사 (소송대리인 변호사 손지열외 9인)
【원심판결】 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과 후에 제출된 각 상고보충이유서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다.
 1. 이 사건 특허발명의 신규성 유무에 대하여
 원심은 명칭을 "개선된 연마패드 및 이의 사용방법"으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제195831호)의 특허청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18항의 특징적 구성인 ‘슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능이 없는 균일한 고체 중합체 시트’가 원심 판시 비교대상발명에 공지되어 있지 않고 주지관용기술이라고 볼 수도 없다는 등의 이유로 이들 청구항 발명의 신규성이 있다고 하면서 그 권리범위를 인정하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다. 원심판결에는 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위반이나 발명의 신규성 판단에 관한 법리 오해 등의 위법이 없다.
 2. 이 사건 특허권에 대한 간접침해의 해당 여부에 대하여
 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 "특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’이라고 한다)을 침해하는 행위로 본다"고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 "생산"이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결 등 참조). 나아가 특허 물건의 생산"에만" 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).
 원심은 그 채택증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 후에 다음과 같이 판단하였다. 즉 원고가 소극적 권리범위확인을 구하는 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 6, 11, 16, 18, 19항(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허의 구성 중 대형유동채널 및 균일한 고체 중합체 시트와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널이 결여되어 있고 마이크로 홀이 부가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화(chemical mechanical planarization. 통상 ‘CMP’로 약칭된다) 공정을 수행하는 때에는 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정(이하 ‘컨디셔닝 공정’이라 약칭한다)이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드에는 이 사건 특허의 소형유동채널의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고서 연마슬러리를 이동시키는 통로로 작용함으로써 이 사건 특허의 소형유동채널과 동일한 구조와 기능을 하는 원심 판시 줄무늬 홈이 반드시 형성된다. 그러므로 확인대상발명의 물건은 이 사건 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 이 사건 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 이 사건 특허권에 대한 간접침해에 해당된다고 할 것이다. 그 외에 컨디셔닝이 연마패드의 표면에 미치는 영향 내지 변화의 유무와 정도는 컨디셔너의 종류, 연마패드의 경도, 사용하는 슬러리의 종류 및 슬러리에 포함된 연마입자의 종류, 컨디셔너에 의하여 연마패드에 가하여지는 압력의 정도 등 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다는 점, 확인대상발명이 마이크로 홀이라는 기술수단에 의하여 이 사건 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등의 사정은 그러한 결론에 영향이 없다는 것이다.
 이러한 원심의 사실인정 및 판단은 앞서 본 법리 및 기록에 비추어 보면 정당하다. 원심판결에는 상고이유가 주장하는 바와 같이 특허권의 간접침해 판단 및 특허청구범위 해석에 관한 법리 오해, 채증법칙 위반, 심리미진 등의 위법이 없다.
 3. 확인대상발명의 특정 여부에 대하여
 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조).
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제20항 내지 제28항의 구성과 대응하는 구체적인 구성의 기재가 없으므로, 이들 청구항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았다고 본 것은 정당하다. 원심판결에는 상고이유의 주장과 같은 확인대상발명의 특정에 관한 법리 오해의 위법이 없다.
 4. 결론
 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[1] 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호에서 정한 ‘생산’의 의미와 범위 및 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위한 요건
[2] 명칭이 "CMP용 연마 패드"인 확인대상발명의 물건을 업으로서 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 명칭이 "개선된 연마 패드"인 특허의 권리에 대한 간접침해에 해당한다고 한 사례
[3] 특허권의 권리범위확인심판을 청구하기 위한 요건으로서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명의 특정 정도

[1] 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다. 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다.
[2] 명칭이 "CMP용 연마 패드"인 확인대상발명의 물건은 명칭이 "개선된 연마패드 및 이의 사용방법"인 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이므로, 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 위 특허권에 대한 간접침해에 해당한다고 한 사례.
[3] 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다.