디자인침해금지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2016.04.07 / 시행일:

【원고, 피항소인 겸 항소인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변호사 전원)
【피고, 항소인 겸 피항소인】 피고 (소송대리인 변호사 연충규)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2015. 10. 2. 선고 2015가합504832 판결 
【변론종결】2016. 3. 10.
【주 문】
 1. 제1심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
 2. 원고의 항소를 기각한다.
 3. 소송총비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】 청구취지 
 피고는 별지2 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입하거나 그 제품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 된다. 피고는 피고의 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 별지2 목록 기재 제품과 이를 제조하는데 필요한 생산설비 일체를 폐기하라. 피고는 원고에게 56,870,267원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본이 송달된 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 
 항소취지 
 [원고] 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다. 피고는 원고에게 26,870,267원 및 이에 대하여 2005. 1. 28.부터 2015. 10. 2.까지는 연 5%의, 그 다음 날 부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 [피고] 주문 제1항과 같다.
【이 유】 1. 전제된 사실관계 
 【증거】갑 제1 내지 4, 6, 7호증, 을 제2, 4, 6, 20호증(가지번호가 있는 경우 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지
 가. 원고의 디자인권
 원고는 다음과 같은 디자인권을 가지고 있다(이하, ‘이 사건 등록디자인’이라 한다)
 1) 디자인등록번호 : (생략) 
 2) 출원일 / 등록일 : 2012. 3. 20. / 2013. 11. 25. 
 3) 디자인의 대상이 되는 물품 : 스마트폰 액세서리 
 4) 디자인의 설명 
 가) 재질은 합성수지와 금속재질임
 나) 별지1 목록의 참고도에 도시된 바와 같이 본 디자인은 스마트폰 뒷면에 부착되어 사용하는 보조 스탠드로 이용할 수 있으며 평소에는 접어놓고 사용시 펼쳐서 사용할 수 있음 
 5) 디자인 창작 내용의 요점 
 "스마트폰 액세서리"의 형상 및 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함 
 6) 도면 : 별지1 목록 표시와 같다.
 나. 피고의 행위
 피고는 ‘(상호 생략)’이라는 상호로 별지2 목록 기재 제품들(이하, ‘피고 제품들’이라 하고, 그 디자인을 ‘피고 디자인’이라 한다)을 제조하여 피고가 운영하는 웹사이트 등에서 판매하였다. 
 다. 이 사건 등록디자인의 창작 및 출원, 등록 경위 
 1) 소외 4 회사의 사내이사 소외 1은 소외 4 회사 설립일(2012. 3. 28.) 이전인 2011. 12. 20. 무렵 소외 5 회사와 사이에 ‘스마트그립-핸드폰 악세서리‘의 공동개발을 진행하기로 합의하고, 2012. 5. 무렵까지 유사 디자인의 동종 물품들을 분석 및 참조하여 디자인 도면 및 금형을 제작하는 등 공동개발을 수행하였다. 
 2) 소외 1은 2012. 3. 20. 자신을 창작자로 하여 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인등록을 출원하였고, 2012. 9. 3. 출원인이 소외 1에서 △△△ 엘티디로 변경된 후, 2013. 11. 25. 이 사건 등록디자인이 △△△ 엘티디 명의로 등록되었다. 
 라. 원고의 이 사건 등록디자인권 양수 및 피고 측의 피고 제품들에 관한 사업권 양수
 1) 원고는 2014. 3. 17. △△△ 엘티디로부터 이 사건 등록디자인권을 양수하였다. 
 2) 피고의 남편 소외 2는 2013. 3. 14. 소외 5 회사의 대표이사 소외 3으로부터 피고 제품들인 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리, 의무를 포괄적으로 양수하였다.
 2. 이 사건의 쟁점 
 가. 본안전 항변(소외 1과 소외 5 회사 사이의 부제소 합의의 효력이 이 사건 소에도 미치는지 여부) 
 나. 피고의 행위가 원고의 이 사건 등록디자인권 침해행위에 해당하는지 여부 
 다. 원고의 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제2항에 위반하여 등록된 무효사유가 있음이 분명하고, 원고가 그와 같은 디자인권에 기초하여 권리를 행사하는 것이 권리남용에 해당하는지 여부 
 3. 이 법원의 판단 
 가. 본안전 항변(소외 1과 소외 5 회사 사이의 부제소 합의의 효력이 이 사건 소에도 미치는지 여부) 
 [피고의 주장]
 피고는, 소외 1이 2012. 5. 2. 소외 5 회사와 사이에 소외 1이 자신의 명의로 등록되지 않은 지식재산권을 근거로 하여 소외 5 회사에게 어떠한 이의 제기 및 어떠한 민형사상 소송을 제기할 수 없다는 내용의 부제소 합의를 하였는데, 원고는 소외 1이 실질적으로 운영하는 회사이고 피고는 소외 5 회사로부터 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 양수하였으므로, 원고가 피고를 상대로 제기한 이 사건 소는 위 부제소 합의에 위배되어 부적법하다는 취지로 주장한다.
 [판단]
 앞서 본 전제사실과 을 제3, 20호증의 각 기재에 의하면, 소외 1이 소외 5 회사와 사이에 ‘스마트그립-핸드폰 악세서리‘의 공동개발을 진행하기로 합의한 후 이를 공동개발하던 중 자신을 창작자로 하여 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인등록을 출원한 이후인 2012. 5. 2. 소외 5 회사와 사이에 소외 1 명의로 등록되지 않은 지식재산권을 근거로 하여 소외 5 회사에게 어떠한 이의제기 및 어떠한 민형사상 소송을 제기할 수 없고, 위와 같은 합의는 공증을 통해 법적효력을 인정받는다는 내용으로 합의한 사실은 인정할 수 있다.
 위 인정사실에 의하면, 소외 1과 소외 5 회사 사이에 소외 1이 이 사건 등록디자인과 관련하여 자신의 명의로 등록되지 않은 지식재산권에 기초하여 소외 5 회사를 상대로 민사상 소송을 제기하지 않기로 하는 내용의 부제소 합의가 있었다고 볼 수는 있다(비록 소외 1과 소외 5 회사 사이의 위 부제소 합의 당시 위와 같은 합의는 공증을 통해 법적효력을 인정받기로 약정한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 이는 위 부제소 합의를 포함한 소외 1과 소외 5 회사 사이의 합의 내용을 보다 명확히 하기 위하여 위 부제소 합의 당시 작성된 합의서에 대하여 공증을 받기로 한 것으로 보일 뿐, 그 합의서에 대하여 공증을 받을 것을 정지조건으로 하여 합의의 효력이 발생하도록 한 것으로 보기는 어렵다).
 그러나 원고와 피고는 소외 1과 소외 5 회사 사이의 위 부제소 합의의 당사자가 아닐뿐더러, 위 부제소 합의의 내용 역시 소외 1이 이 사건 등록디자인과 관련하여 자신의 명의로 등록되지 않은 지식재산권에 기초하여 소외 5 회사를 상대로 민사상 소송을 제기하지 않기로 한 것에 불과한 점 등에 비추어 볼 때, 을 제5, 6, 11, 20호증의 각 기재만으로는 소외 1과 소외 5 회사 사이의 위 부제소 합의의 효력이 위 부제소 합의의 당사자가 아닌 원고가 피고에 대하여 제기한 이 사건 등록디자인권에 기초한 침해금지청구 및 손해배상청구의 소에도 미친다고 보기 어렵고(이는 원고가 소외 1이 실질적으로 운영하는 회사에 해당한다 하더라도 법인격의 남용에 해당할 정도로 원고의 실체가 형해화되었다고 보기에 충분한 증거가 없는 이상 마찬가지이다), 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다.
 나. 피고의 행위가 원고의 이 사건 등록디자인권 침해행위에 해당하는지 여부 
 [원고의 주장]
 원고는, 피고가 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인의 피고 제품들을 제조, 판매함으로써 원고의 이 사건 등록디자인권을 침해하고 있고, 이로 인해 원고가 손해를 입었다고 주장하면서, 피고에 대하여 디자인권침해금지청구로서 피고 제품들의 생산 등의 금지 및 피고가 보관 중인 피고 제품들 등의 폐기를 구함과 아울러 디자인권침해에 따른 불법행위에 기초한 손해배상으로 56,870,267원과 그 지연손해금의 지급을 구한다.
 [판단]
 1) 디자인의 유사 여부는, 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비·관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조).
 2) 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 디자인 비교
 가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비
 이 사건 등록디자인의 대상이 되는 물품과 피고가 실시한 피고 제품들은 스마트폰 액세서리로서 서로 동일하다.
 나) 디자인의 대비
 ⑴ 이 사건 등록디자인과 피고 제품들의 형태는 다음과 같다.
 
 ⑵ 이 사건 등록디자인과 피고의 디자인은, ① 사각형상의 플레이트, 그 플레이트로부터 돌출되는 원통 형상의 고정부, 고정부를 관통하는 링으로 구성되어 있는 점, ② 플레이트는 코너가 라운드진 사각형상으로 스마트폰의 폭보다 작은 크기를 가지며, 그 단면은 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 점, ③ 링의 고정부가 플레이트의 정중앙에 위치하고, 링과 플레이트 상면 사이에 간격이 있으며, 링의 하부가 플레이트 하부로부터 돌출되는 점, ④ 링의 하부에 직선부분이 존재하는 점에서 서로 동일하다. 
 다만 피고 제품들 중 Jewelry Series 제품은 원고의 디자인과 달리 링의 하부에 복수개의 보석이 일렬로 박혀있는 점에 차이가 있으나, 이는 상업적인 변형에 불과하여 이러한 차이에도 불구하고 이 사건 등록디자인과 피고의 위 Jewelry Series 제품의 심미감에 별다른 차이를 발생시킨다고 보이지 않는다. 
 3) 정리
 따라서 피고가 이 사건 등록디자인과 동일하거나 유사한 피고 제품들을 제조, 판매한 행위는 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권침해행위에 해당한다.
 다. 원고의 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제5조 제2항에 위반하여 등록된 무효사유가 있음이 분명하고, 원고가 그와 같은 디자인권에 기초하여 권리를 행사하는 것이 권리남용에 해당하는지 여부 
 [피고의 주장]
 피고는, 원고의 이 사건 등록디자인이 그 디자인이 속하는 분야의 통상의 기술자가 그 출원 전에 이미 시장에서 판매되고 있던 ‘앱클링’ 등의 제품과 이미 공고된 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 그 등록에 무효사유가 있으므로, 원고가 그와 같은 디자인권에 기초하여 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 주장한다.
 [판단]
 1) 등록디자인에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다. 그리고 디자인권침해소송을 담당하는 법원은 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 디자인등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조).
 그리고 구 디자인보호법 제5조 제2항은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 디자이너’라고 한다)가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결 등 참조). 
 또한, 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).
 2) 비교대상디자인
 가) 비교대상디자인 2
 이 사건 등록디자인 출원 이전인 2012. 3. 1. 인터넷쇼핑몰에서 판매된 휴대용 거치대인 앱클링 제품(을 제7호증의 2, 을 제8호증의 1, 을 제9호증)의 형상과 모양으로서, 그 사진은 별지3 목록과 같다.
 나) 비교대상디자인 3
 이 사건 등록디자인 출원 이전인 2011. 9. 5. 공고된 등록특허공보 제10-1062557호(을 제13호증)에 게재된 ‘휴대단말기 거치링 및 이를 구비하는 휴대단말기 케이스’의 실시예이고, 주요 내용 및 도면은 별지4 목록과 기재와 같다.
 다) 비교대상디자인 5
 이 사건 등록디자인 출원 이전인 2008. 5. 7. 공고된 등록실용신안공보 제20-0439844호(을 제15호증)에 게재된 ‘배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰’의 실시예이고, 주요 내용 및 도면은 별지5 목록 기재와 같다.
 라) 비교대상디자인 1, 4 : 각 기재 생략
 3) 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인들의 대비
 가) 디자인의 대상 물품의 동일·유사 여부
 이 사건 등록디자인은 휴대폰 액세서리를 디자인의 대상 물품으로 하고 있고, 비교대상디자인 2는 휴대용 거치대이며, 비교대상디자인 3은 휴대전화, 피디에이 등 휴대단말기 거치링이고, 비교대상디자인 5는 휴대폰의 배터리에 설치된 안전고리로서 모두 휴대폰 뒷면에 부착되거나 설치되어 있는 링 또는 고리에 손가락을 끼워 휴대폰을 안전하게 사용하게 하는 용도로 사용되는 물품에 관한 것으로서 거래상 동일·유사한 물품에 해당한다. 
 나) 이 사건 등록디자인의 용이 창작 여부
 이 사건 등록디자인의 전체적인 형상과 모양이 잘 나타나는 사시도 ‘’, 정면도 ‘’, 평면도 ‘’, 참고도 ‘’와 
 비교대상디자인 2의 사진 ‘’ 및 비교대상디자인 3의 사용상태도 ‘’, 분해도 ‘’를 중심으로 하여 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3을 대비하여 보면, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 모두 ① 스마트폰의 배면에 부착을 위한 플레이트, 손가락을 끼우는 링, 플레이트와 링을 연결하는 고정부로 구성되어 있는 점, ② 플레이트는 코너가 라운드진 사각형의 형태로 스마트폰의 폭보다 작은 크기를 가지고, 링이 그 중앙부에 위치하고 있는 점 등에서 유사하다.
 다만 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 ㉮ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상인 반면 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉯ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형인 반면 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉰ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재하는 반면 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점에서 다소 차이가 있다.
 먼저 차이점 ㉮에 대하여 보건대, 이 사건 등록디자인의 플레이트의 중앙부분의 돌출부는 평면도 ‘’에서 보는 바와 같이 그 돌출 정도가 경미하여 관심을 가지고 보지 않는 한 쉽게 인식하기도 어려워 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분은 아닌 것으로 보이므로, 위 플레이트의 중앙부분의 돌출부는 전체적으로 볼 때 일반 수요자의 전체적 심미감에 차이를 생기게 하지 아니하는 단순한 상업적 변형에 불과하다. 
 또한 차이점 ㉯에 대하여 보건대, 원형과 직사각형은 모두 주지의 형상에 불과하여 링의 주지된 원형을 또 다른 주지의 형상인 사각형으로 변경한 정도여서, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.
 그리고 차이점 ㉰와 같은 손가락을 끼우는 링의 하부의 직선부분은 비교대상 디자인 5의 도면 ‘’에 직선에 가까운 완만한 형태의 형상이 나타나 
있고, 원형과 직선은 모두 주지의 형상에 불과할 뿐만 아니라 링 부분을 이용하여 바닥면에 거치할 경우 링의 하부와 바닥면이 접촉하는 부분을 늘려 쉽게 거치하도록 하부를 직선화하는 것은 흔히 사용되는 창작수법이나 표현방법이라고 할 것이므로, 이 사건 등록디자인 중 링 하부의 직선부분 역시 비교대상디자인 2 또는 비교대상디자인 3에 비교대상디자인 5를 결합하거나, 주지된 원형을 또 다른 주지의 형상인 직선으로 변경한 정도이어서, 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나 또는 이 사건 등록디자인이 속하는 분에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의해 이를 변경·조합하거나 전용하였음에 불과하다.
 그 밖에 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부가 플레이트 하부로 돌출된 비율에서도 차이가 있으나, 그 비율을 적절히 조절하는 것은 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서의 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하다.
 따라서 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인 2 또는 비교대상디자인 3에 비교대상디자인 5를 결합하거나, 비교대상디자인 2 또는 비교대상디자인 3에 주지형태를 결합하여 용이하게 창작할 수 있다고 봄이 타당하다.
 4) 정리
 이상을 종합하면, 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제5조 제2항에 위반하여 디자인 등록되어 그 등록에 무효사유가 있음이 명백하므로, 원고가 피고를 상대로 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권에 기초하여 디자인침해의 금지 등을 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다. 피고의 주장은 이유 있다.
 4. 결론 
 그렇다면 원고의 청구는 모두 이유 없다. 이와 달리 원고의 청구 중 일부를 받아들인 제1심판결 중 피고 패소부분은 부당하므로 이를 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각한다.
[별지 각 생략]

판사 배기열(재판장) 박재우 정윤형