권리범위 확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2011.04.14 / 시행일:

【원 고】 주식회사 슈페리어 (소송대리인 변리사 안영길)
【피 고】 
【변론종결】 2011. 3. 24.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2010. 11. 24. 2010당416호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 6. 3./2006. 5. 16./(등록번호 생략)
 2) 구성 :
 3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 선글라스 등, 제18류의 등산백 등, 제24류의 직물제 수건 등, 제25류의 에어로빅복, 골프화(2010. 10. 28. 추가등록) 등, 제26류의 단추 등, 제28류의 골프가방 등
 4) 상표권자 : 원고
 나. 확인대상표장
 1) 구성 :
 2) 사용상품 : 별지와 같다. 
 다. 이 사건 심결의 경위 
 1) 피고들은 2010. 2. 19. 원고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판청구를 하였다.
 2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을2010당416호로 심리한 다음, 2010. 11. 24. 확인대상표장은 그 사용상품의 품질 또는 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표로서상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다는 이유로 피고들의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
 가. 당사자들 주장의 요지
 1) 원고의 주장
 확인대상표장은 그 사용상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장이 아니므로상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하지 아니하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치고, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 표장이 서로 유사할 뿐만 아니라 ‘골프화’가 추가등록됨으로써 지정(사용)상품도 동일 또는 유사하다고 봄이 상당하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 부당하다.
 2) 피고들의 주장
 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 서로 유사하지 않고, 확인대상표장의 사용상품에는 ‘골프화’가 포함되어 있지 아니하므로 대상상품도 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 확인대상표장은 그 사용상품인 ‘신발류’의 품질, 효능을 직접적으로 표시하는 기술적 표장으로서상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 아니하므로 어느 모로 보나 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
 나. 판단
 1) 먼저, 확인대상표장이 기술적 표장으로서상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는지 여부에 관하여 본다.
 가) 관련 법리
상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).
 나) 구체적 판단 
 ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장은 영어단어 ‘superior’를 특별히 도안함이 없이 영어대문자로 구성한 표장인데, 영어단어 ‘superior’는 ‘(소질·품질 따위가) 우수한, 양질의, 우량한’ 등을 뜻하는 고등학교 기본 어휘(갑 제3호증) 또는 ‘(질·정도 등이) 우수한, 고급의, 상질의’ 등을 뜻하는 중학교 정도에서 습득해야 할 단어(을 제5호증의 1 내지 4)이다. 그렇다면, 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 중학교 이상의 학력을 가진 수요자라면 영어를 상용하지 않는 우리나라의 거래실정을 고려하더라도 중학교 또는 고등학교에서 배우는 기본적인 영어단어인 ‘superior’의 ‘우수한, 양질의, 고급의’ 등의 뜻을 쉽게 인식할 수 있다 할 것이어서 ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장이 그 사용상품인 ‘신발류’ 등에 표시되는 경우 ‘우수한(양질의, 고급의) 신발’ 등으로 그 품질 또는 효능 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있어, 확인대상표장은 수요자가 그 사용상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다. 
 이에 대하여 원고는, ‘superior’는 'ior'로 끝나는 라틴어 계통의 비교급 영어단어로서 흔히 사용되는 단어가 아니어서 확인대상표장의 사용상품인 ‘신발류’ 등의 품질, 효능을 간접적으로 암시하는 것으로 볼 수는 있지만 그 품질, 효능 등을 직접적으로 표시한 기술적 표장에는 해당하지 아니하므로, ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장은상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는 것으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.
 그러나 ‘superior’는 중학교 또는 고등학교에서 배우는 기본적인 영어단어로서 우리나라의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 중학교 이상의 학력을 가진 수요자라면 영어를 상용하지 않는 우리나라의 거래실정을 고려하더라도 ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장이 그 사용상품인 ‘신발류’ 등에 표시되는 경우 ‘우수한(양질의, 고급의) 신발’ 등으로 그 품질 또는 효능 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다고 보아야 함은 앞서 본 바와 같고, 비록 영어단어 ‘superior’가 국내 일상생활에서 사용되는 단어를 집대성한 국어사전(갑 제4, 5호증)이나 한국 외래어 대사전(갑 제6호증)에는 게재되어 있지 않고, 신경제학사전(갑 제7호증)에 ‘superior goods’(상급재, 上級財)라는 용어가 게재되어 있으나 이는 소득이 증가함에 따라 수요가 증가하는 상품을 의미하여 ‘superior’가 상품의 품질이나 효능이 ‘우수하다’는 의미로 쓰이고 있지 않다고 하더라도 그러한 사정만으로 ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장이 그 사용상품인 ‘신발류’ 등에 표시되는 경우 상품의 품질이나 효능 등을 간접적으로 암시하는 정도에 그친다고 보기는 어려우므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다(원고는 영어단어 ‘SUPERIOR’가 미국에서 식별력을 인정받아 상표로 등록되었다는 자료로 갑 제9호증의 1 내지 18을 제출하였으나, 위 자료들에는 해당 상표가 게재되어 있지 아니하여 원고의 주장을 뒷받침하는 자료로 삼기에 부족하다). 
 2) 한편 원고는, 설령 ‘SUPERIOR’와 같은 확인대상표장이 단순히 ‘신발류’ 상품의 품질 또는 효능을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 하더라도, ‘SUPERIOR’는 원고가 1983.경부터 ‘’ 등과 같은 월계관 도형과 함께 또는 독립하여 원고의 각종 골프 관련 용품에 상표로 사용한 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 ‘골프화’가 추가등록출원된 2010. 6. 24.경에는 국내 수요자나 거래자에게 위 ‘SUPERIOR’만으로도 원고의 골프 관련 용품을 표시하는 표장으로 현저하게 인식되어 식별력을 취득하게 되었으므로 이 사건 등록상표를 구성하는 하나의 요부에 해당한다고 할 것인데, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 요부인 ‘SUPERIOR’와 동일하므로 결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 유사한 셈이고, 그 사용(지정)상품도 ‘골프화’ 등으로 동일 또는 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는 것이라는 취지로 주장한다.
 살피건대, 갑 제11, 12, 13, 15 내지 33호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 의하면, 원고가 1983.경부터 영문자 ‘SUPERIOR’를 ‘’ 등과 같은 월계관 도형과 함께 또는 독립하여 골프가방 등 각종 골프 관련 용품의 표장으로 사용하여 왔는데, 원고는 1995년부터 2000년까지 5회에 걸쳐 SBS서울방송의 후원 아래 “슈페리어 오픈” 골프대회를 주최하여 온 사실, 원고는 또한 1996. 4.경 기간을 3년으로 정하여 프로 골프선수소외인과 스폰서계약을 체결하였고, 이후 2차례 계약을 갱신하여 2004. 4.경까지 그 스폰서계약을 유지하였고,소외인은 2002년 미국 PGA골프대회에서 한국인 최초로 우승을 하기도 한 사실, 원고는 그 외에도 1983년경부터 2009년경까지 연간 적게는 15억여 원에서 많게는 1,710억여 원에 이르는 액수의 매출을 올리고 같은 기간 동안 광고비도 적게는 연간 1억 2,000여만 원에서 많게는 55억 여원 정도를 지출하였는데, 1998.경에는 국내 주요신문 등에 원고가 제조한 상품이나 원고의 사업현황에 관한 기사가 여러 차례 실리기도 한 사실 등은 이를 인정할 수 있다.
 그러나 위에서 든 증거들을 포함하여 원고가 이 사건에서 제출한 모든 증거들을 종합하더라도 월계관 모양의 도형 부분이 없는 ‘SUPERIOR’라는 문자표장만을 사용한 골프 관련 용품의 판매량이나 광고비는 전체에서 차지하는 비중이 비교적 적은 것으로 보여(원고가 이 사건에서 제출한 증거들은 대부분 위 월계관 모양의 도형이 포함된 것들이고, ‘SUPERIOR’라는 문자표장만을 사용한 상품의 판매량이나 시장 점유율, 그 부분에 한정된 광고비 지출 정도 등에 관해서는 아무런 구체적인 입증자료가 없다) 영문자만으로 된 위 ‘SUPERIOR’라는 표장이 국내의 수요자나 거래자에게 원고의 각종 골프 관련 용품을 표시하는 것이라고 어느 정도 알려진 정도를 넘어 그것이 2010. 6. 24.경 이미 국내의 수요자나 거래자에게 원고의 상표로 ‘현저하게’ 인식되어 식별력을 취득하였다고 단정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 충분한 자료가 없으므로, 원고의 위 주장도 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들이기 어렵다. 
 다. 소결론
 위와 같이 확인대상표장이상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하고, ‘SUPERIOR’와 같은 문자표장이 원고의 사용에 의하여 원고의 상표로 ‘현저하게’ 인식되어 식별력을 취득하였다고 인정하기도 어려운 이상, 확인대상표장에는 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 아니하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 대비할 필요도 없이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.
3. 결론
 그렇다면, 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 배기열(재판장) 김용덕 박종학