거절사정(상) (특허, 대법원)
공포일: 1999.11.12 / 시행일:

【출원인, 상고인】 출원인 (소송대리인 변리사 박만순)
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 항고심판소 1997. 12. 30. 자 97항원389 심결
【주 문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허심판원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 함께 판단한다.
 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이의신청인들이 제출한 증거들에 의하여 인정되는 인용상표의 사용방법, 인용상표가 부착된 상품의 거래실태 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 인용상표는 저명할 정도로 현저하게 인식된 상표라고 단정하기는 어렵다고 하더라도, 국내의 당해 거래에 있어서 수요자에게 인용상표라고 하면 이의신청인들(소외 1의 오기로 보인다)의 상품을 연상할 수 있을 정도로 널리 알려져 있다고 할 것이고, 한편 이 사건 출원상표[1994. 9. 23. 출원, (출원번호 생략), 본원상표라고 한다]는 인용상표와 동일, 유사하고, 그 지정상품 또한 인용상표의 지정상품과 같은 상품류 구분 제52류에 속할 뿐만 아니라 유통경로가 유사하여 본원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는 것은 물론, 신용있는 거래질서를 문란하게 할 염려가 있으므로, 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 및 제11호의 규정에 의하여 등록될 수 없다는 취지로 판단하였다.
 그러나 원심이 채택한 각 증거를 기록에 대조하여 살펴보면 갑 제2호증의 1은 "영창노-트공업사"가 1989. 2.경 제조한 초등학생용 일기 표지이고, 갑 제2호증의 2는 위 "영창노-트공업사"가 1994. 1.경 제조한 일기장이며, 갑 제3호증은 위 "영창노-트공업사"가 1994. 5.경 제조한 일기장으로서, 각각 그 앞 표지에 인용상표가 표기되어 있고, 갑 제4호증은 "영창문화"의 소외 1이 1996. 2. 16.경 작성한 제조확인서로서, 1984.경부터 약 10여 년 간 인천지역 문구도매상들에게 인용상표가 표기된 공책을 제조, 판매한 사실이 인정되며, 갑 제5호증은 1983. 12. 15.경 "영창노트사"의 소외 2와 소외 3 외 9인 사이에 체결된 약정서로, 이에 의하면 위 소외 3 외 9인이 위 소외 2에게 1984. 3. 20.부터 2년간 인용상표가 표기된 노트의 판매권을 주고 위 소외 2는 위 소외 3 외 9인과 그들이 지정하는 자 외에는 위 노트를 판매하지 못한다고 약정한 사실이 인정되고, 갑 제6호증은 실용신안공보로서 명칭이 "쓰기 용이한 아동용 일기장"인 고안이 1981. 3. 27. 출원되어 1982. 4. 26. 공고된 사실이 인정되며, 갑 제7호증은 세금계산서들로, 이에 의하면 인천지역의 문구도매상들인 소외 4 등 6인이 1989. 10.경부터 1994. 3.경까지 모두 14회에 걸쳐 위 소외 2 또는 소외 1로부터 인용상표가 표기된 일기장을 공급받은 사실이 인정되고, 갑 제8호증의 확인서들은 그 진정성립에 대한 아무런 입증이 없으며, 한편 기록에 의하면 인용상표는 위 "영창노-트공업사"를 경영하던 위 소외 2가 1984.경부터 사용하기 시작하였고, 그 후 1990.경 그의 아들인 위 소외 1이 위 사업을 인수하고 상호를 "영창문화"로 변경한 다음 인용상표를 사용하여 온 것으로 보이며, 위 "영창노트사"는 위 "영창노-트공업사"의 약칭이라고 할 것인바, 이와 같이 갑 제8호증은 그 진정성립을 인정할 자료가 없어 인용상표의 사용 사실의 입증자료로 채택할 수 없고, 또 나머지 증거들만으로는 인용상표가 본원상표의 출원 당시인 1994. 9. 23.경에 국내의 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있었다거나 또는 원심심결 당시인 1997. 12. 30.경에 그 상표라고 하면 특정인(즉, 위 소외 1)의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정하기 어렵다고 할 것이다.
 그럼에도 불구하고 원심이 인용상표가 국내의 수요자 또는 거래자간에 주지상표 또는 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정한 것은 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제11호에 관한 각 법리를 오해한 나머지 심리를 다하지 아니하여 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.
 이 점을 지적하는 데서 상고는 이유 있다.
 뿐만 아니라, 인용상표가 저명하지 아니한 이상 이를 모방한 동일한 상표를 같은 지정상품에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없는바(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결, 1997. 12. 12. 선고 97후1153 판결 등 참조), 이 사건에 있어서 인용상표가 저명상표라고 할 수 없음은 위에서 본 바와 같으므로, 본원상표가 인용상표와 동일, 유사하고 그 지정상품 또한 인용상표의 지정상품과 동일, 유사하다고 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고는 볼 수 없다고 할 것이다.
 따라서 원심이 본원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 신용있는 거래질서를 문란하게 할 염려가 있다는 사정을 들어 위 규정에 해당한다고 판단한 것은 위 규정 소정의 공서양속에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.
 이 점에서도 상고는 이유 있다.
 그러므로 원심심결을 파기하고, 원심에 상당한 특허심판원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 송진훈(재판장) 이돈희(주심) 이임수 윤재식

[1] 저명하지 아니한 인용상표와 동일·유사한 상표를 같은 지정상품에 출원한 것이 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 상표'로서 거래질서를 문란하게 할 염려가 있다고 할 수 있는지 여부(소극)
[2] 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제11호에 해당하여 등록될 수 없다고 본 원심결에 대하여 인용상표가 국내의 수요자 또는 거래자간에 주지상표 또는 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정할 수 없다는 이유로 파기한 사례

[1] 인용상표가 저명상표라고 할 수 없는 경우, 출원상표가 인용상표와 동일, 유사하고 그 지정상품 또한 인용상표의 지정상품과 동일, 유사하다고 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고는 볼 수 없다. 
 [2] 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제11호에 해당하여 등록될 수 없다고 본 원심결에 대하여 인용상표가 국내의 수요자 또는 거래자간에 주지상표 또는 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정할 수 없다는 이유로 파기한 사례.