권리범위확인(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.08.16 / 시행일:

【원 고】 포토메리온 포터리스 리미티드 (소송대리인 변리사 박경재 외 1인)
【피 고】 주식회사 세미기획 (소송대리인 변리사 이재칠)
【변론종결】2007. 7. 5.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2006. 12. 20. 2006당2096호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 등록상표
 (1) 구 성 :
 (2) 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 9. 1./1999. 7. 10./(등록번호 생략)
 (3) 상표권자 : 원고
 (4) 지정상품 : 비금속제공기, 비금속제대접, 비금속제받침접시, 비금속제접시, 비금속제찻잔, 비금속제사발, 비금속제찻주전자, 비귀금속제쟁반, 비귀금속제밀폐용기, 설탕통, 양념통, 머그잔, 스푼꽂이, 스푼받침대{구 상품류 구분(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제21류}
 나. 확인대상표장
 (1) 구성 : 
 (2) 사용상품 : 접시 등 그릇류
 다. 이 사건 심결의 경위
 피고는 2006. 8. 12. 특허심판원에 상표권자인 원고를 상대로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2006당2096호로 심리하여 2006. 12. 20. 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 [증 거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
 가. 확인대상표장의 상표적 사용 여부
 (1) 판단의 기준
 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결 등 참조). 그러나 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결 참조).
 (2) 인정 사실
 갑 제4호증의 1 내지 4, 갑 제6 내지 14호증, 갑 제15호증의 1 내지 7, 갑 제16호증, 을 제1, 2호증, 을 제5호증, 을 제6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 원고 제품인 포트메리온 제품은 한미 유나이티드 주식회사를 통해서 국내에 수입·판매되었고, 1999년경부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 1998년부터 약 10여 년 간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 티브이 방송으로 약 60여 회, 케이블 티브이 방송으로 약 7,000여 회 광고 등을 하여 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려지게 된 사실, 포트메리온 제품은 아래 그림과 같이 실물 그대로 

광고되었는데, 접시 등의 그릇 둘레에 이 사건 등록상표로 볼 수 있는 나뭇잎 모양의 테두리와 그 안에 꽃과 나비 등의 모양이 사실적으로 묘사되어 있는 사실, 피고는 2002. 1. 3.경부터 “”와 같은 확인대상표장이 표시되어 있는 접시 등 그릇류 제품을 판매하고 있고 판매제품의 뒷면 바닥에는 “”와 같이 출처표시를 하고 있는 사실을 인정할 수 있다.
 (3) 소 결
 위 인정 사실에 의하면, 포트메리온 제품의 접시 등 그릇류 제품에서 나뭇잎 모양의 테두리와 테두리 안의 꽃과 나비 등의 모양을 사실적으로 묘사하여 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있고 그러한 출처표시가 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려져 있는 것으로 보아서, 피고가 비록 접시 등 그릇류 제품의 뒷면에 출처표시를 별도로 하고 나뭇잎 모양의 테두리와 꽃 등의 표장이 그릇류 제품의 디자인으로서의 기능이 일부 있다 하더라도, 한편으로는 나뭇잎 모양의 테두리와 꽃 등의 표장이 자타상품의 출처표시를 위한 기능을 하고 있으므로 확인대상표장은 상표적으로 사용되었다고 할 것이다.
 나. 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부
 (1) 판단의 기준
 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하고, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이며(대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조), 외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자·도형·기호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다고 할 것이다(대법원 1994. 9. 14. 선고 92후544 판결 참조).
 (2) 유사 여부
 (가) 이 사건 등록상표는 “”와 같이 야구공의 봉합선 모양, 또는 나뭇잎 모양을 연속적으로 둥그렇게 연결하여 구성한 상표임을 알 수 있고, 반면 이에 대비되는 확인대상표장은 “”와 같이 담쟁이넝쿨과 비슷한 나뭇잎을 둥그렇게 연결한 모양의 도형(이하 ‘나뭇잎 도형’이라고 한다) 내에 “”와 같은 붉은색의 꽃과 연두색 등의 꽃잎 및 나비, 잠자리 등이 사실적으로 묘사된 도형(이하 ‘꽃모양 도형’이라고 한다)을 배치한 표장이다.
 먼저 외관에 있어서, 확인대상표장의 구성 부분 중 외곽선의 담쟁이 넝쿨모양이 둥그렇게 배열되어 있는 배열기법 등이 이 사건 등록상표와 다소 유사한 점이 있다고 볼 수 있으나, 확인대상표장의 나뭇잎 도형과 꽃모양 도형을 전체적·직관적·이격적으로 관찰할 경우에 있어서 확인대상표장은 이러한 외곽선의 나뭇잎 도형 외에도 각종 색채로 도안화한 꽃모양 도형이 그 바탕면 내에 추가되어 있고, 나뭇잎 도형만이 지배적 인상을 남기지도 않으므로, 꽃모양 도형이 없이 원형모양만으로 구성된 이 사건 등록상표와는 일반 수요자의 입장에서 서로 유사하다고 보기는 어렵다. 그리고 확인대상표장의 나뭇잎 도형 테두리와 꽃모양 도형은 전체로서 하나의 도형으로 조화를 이루고 있고 그 표현 수법이 비슷하며, 도형이 자연물의 사진이거나 사진과 동일할 정도로 사실적으로 묘사되었다고 하여 식별력이 없다고 단정할 수 없어서 이를 분리관찰하거나 나뭇잎 도형만을 요부라고 할 수 없다.
 다음으로 호칭과 관념에 있어서, 이 사건 등록상표는 그 도형으로부터 특정한 호칭이나 관념을 연상하기 어렵지만, 확인대상표장은 그 구성으로 보아 ‘꽃’으로 호칭ㆍ관념될 수 있어서, 양자는 호칭과 관념이 서로 다르다.
 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관, 호칭, 관념이 서로 달라서 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없다.
 (나) 이에 대하여 원고는, 테두리가 나뭇잎 모양으로 된 이 사건 등록상표가 주지·저명하여서, 확인대상표장의 나뭇잎 도형으로부터 이 사건 등록상표를 떠올리게 되므로, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 유사하다고 주장한다.
 살피건대, 나뭇잎 도형의 테두리와 그 내부의 꽃모양 도형이 사실적으로 묘사된 포트메리온 제품이 국내 수요자나 거래자들에게 상당한 정도 알려졌음은 앞서 본 바와 같지만, 나뭇잎 도형과 같은 이 사건 등록상표만으로 포트메리온 제품이 국내 수요자나 거래자들에게 알려졌다거나 주지·저명함을 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다.
 다. 판 단
 이상 살펴본 바와 같이, 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않아서 그 권리범위에 속하지 않으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
 3. 결 론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 원유석(재판장) 김제완 김종석

[1] 확인대상표장 “”의 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 상표적으로 사용되었다고 한 사례
[2] 확인대상표장 “”은 등록상표 “”와 유사하지 않아 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

[1] 확인대상표장 “”은, 사용상품인 접시 등 그릇류 제품의 뒷면에 출처표시를 별도로 하고 있고 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 디자인으로서의 기능이 일부 있다고 하더라도, 나뭇잎 모양 테두리와 꽃 등의 표장이 자타상품의 출처표시를 위한 기능을 하고 있어 상표적으로 사용되었다고 한 사례.
[2] 확인대상표장 “”은 외곽선 나뭇잎 모양의 둥그런 배열기법 등 그 외관에서 등록상표 “”와 다소 유사한 점이 있으나, 확인대상표장은 외곽선의 나뭇잎 도형 외에 각종 색채로 도안화한 꽃모양 도형이 그 바탕면 내에 추가되어 있고 나뭇잎 도형만이 지배적 인상을 남기지도 않으므로, 꽃모양 도형이 없이 원형 모양만으로 구성된 등록상표와 서로 유사하다고 보기 어렵고, 호칭과 관념에서도 서로 달라 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없어 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.