거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1991.11.12 / 시행일:

【출원인, 상고인】 키린-암겐 인코포레이티드 소송대리인 변호사 박경재
【상대방, 피상고인】 특허청장
【보조참가인】 주식회사 대웅제약 소송대리인 변리사 윤동열
【원 심 결】 특허청 1990.10.22. 자 89항원763 심결
【주 문】
 상고를 기각한다.
 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이 유】 출원인 소송대리인의 상고이유를 본다.
 1. 제1점에 대하여
 (1) 원심결은 그 이유에서, 본원발명은 빈혈치료제인 에리트로포이에틴(EPO)에 관한 것으로서 그 요지는 EPO를 암호화하는 유전자를 단리시켜 이 유전자를 벡터에 재조합시키고 이어서 당해 벡터를 숙주세포에 삽입시켜 형질전환체를 작제하고 이 형질전환체를 배양하여 원하는 EPO를 대량으로 생산해 내는 것인데, 그 필수구성요소인 플라스미드 pDSVL-MkE(원심은 플라스미드 PDSUL-MkE 라고 기재하고 있으나 오기로 보인다) 등은 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 구체적인 사항이 명세서 등에 기재되어 있지 아니하고 그 용이입수사실을 인정할 수 있는 증거자료가 제시되어 있지 아니하며, 또 숙주세포 COS-1은 국제기탁기관(ATCC)에 기탁된 균주이기는 하나 위 기탁기관은 본원발명의 출원 당시 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없으므로 본원발명에서의 이용벡터 및 숙주세포는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고 따라서 설사 본원발명의 명세서에 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 최종 형질전환체를 용이하게 실시할 수 있도록 그 생산과정을 기재하였다 하더라도 이용미생물을 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 없는 이상 이를 기탁하였어야 하는데도 이를 기탁하지 아니하였으므로 이는구 특허법시행령 제1조 제2항에 위배된 것으로서 원거절사정은 정당하다고 판단하고 있다.
 (2)이 사건 특허출원 당시 시행되던구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것, 이하 1983.특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된특허법시행령(1987.7.1.대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나같은시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 위 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로 부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련미생물이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기관에 기탁되었다고 하여도 1983.특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이고, 다만 1983.특허법시행령 제1조 제3항에 의하여 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있는 것이다.
 (3)미생물관련발명에 있어 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것인바(당원 1987.10.13. 선고 87후45 판결;1991.8.27. 선고 90후1512 판결 등 참조), 기록에 의하여 살펴보면 본원발명에 있어 플라스미드 pDSVL-MkE는 신규 DNA단편을 제조해 내는 과정을 거쳐서 그 신규 DNA단편을 벡터인 플라스미드에 주입하여 재조합된 벡터이므로 플라스미드 pDSVL-MkE 그 자체를 기탁하지 않고 또 용이하게 입수할 수 있는 입수처를 기재하지 않았더라도 명세서의 기재에 의하여 플라스미드 pDSVL-MkE가 제조되는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세하게 기재되어 있고 그 제조과정에 필요한 출발미생물을 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것이라면 플라스미드 pDSVL-MkE 그 자체의 기탁을 반드시 요구하여야 하는 것은 아니라고 할 것이며 이 점에 관하여는 출원인이 원심에서 주장한 바 있으므로 원심으로서는 마땅히 이 점에 관하여 살펴 보았어야 함에도 불구하고 원심이 이에 대하여 판단하지 아니한 채 플라스미드 pDSVL-MkE는 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니한다고 판단한 것은 원심이 이용미생물인 플라스미드 pDSVL-MkE의 용이입수가능성에 대한 판단을 유탈하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이다.
 (4) 그러나 나아가 기록에 의하여 살펴보면, 본원발명의 명세서에는 원심이 지적한 바와 같은 COS-1 세포를 비롯한 숙주세포를 이용하고 있음을 알 수 있고 그러한 숙주세포를 이용하는 것이 가장 바람직하다고 기재하여 COS-1 세포가 아닌 다른 대체가능한 숙주세포를 이용할 수도 있다고 추단할 수는 있다 하겠으나 본원발명의 기술적 구성에는 반드시 숙주세포를 이용하여야 하는 것이므로 명세서에는 그 이용 숙주세포를 반드시 적시하여야 하는 것이고 그와 같이 적시되는 미생물은 기탁되거나 또는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이어야 할 것이다.
 이 사건에 있어서 관련미생물을 특허청장이 지정하는 기탁기관에 전혀 기탁하지 아니한 사실은 기록상 명백한 바, 본원발명의 명세서에는 원심이 적시한 숙주세포인 COS-1 세포는 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관인 미국의 ATCC에 기탁되어 있다고 기재되어 있을 뿐이고 달리 COS-1 세포를 비롯한 숙주세포가 소론과 같이 시판되거나 용이하게 입수할 수 있는 것이라고 인정할 만한 증거를 찾아볼 수 없으므로 결국 본원발명에 필요하다고 원심이 지적한 숙주세포인 COS-1 세포 또는 이와 대체할 수 있는 숙주세포를 기탁하지 아니한 것은 1983.특허법시행령 제1조 제2항 및제3항의 요건을 충족시키지 못한 것이라 할 것이고 따라서 원심이 이 점에 관하여 숙주세포인 COS-1 세포 또는 이에 대체 할 수 있는 숙주세포를 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것이 아니라는 취지로 판단한 것은 이를 수긍할 수 있고 거기에 소론이 지적하는 바와 같이 COS-1 세포 또는 이에 대체할 수 있는 숙주세포의 용이 입수가능성에 관한 심리미진 또는 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다.
 (5) 그런데 본원발명이 특허사정될 수 없다는 원심결의 결론은 플라스미드 pDSVL-MkE가 기탁되지 않았다는 사유와 COS-1 등의 숙주세포가 기탁되지 않았다는 사유를 모두 그 이유로 삼고 있는 것이어서 플라스미드 pDSVL-MkE가 본원발명의 명세서에 의하여 용이하게 얻을 수 있는 미생물이라고 밝혀져서 그 기탁을 요하지 아니하는 것이라 하더라도 위에서 본 바와 같이 본원발명에서 반드시 이용하여야 하는 COS-1 등의 숙주세포가 그 기탁요건을 충족시키지 못하는 한 거절사정될 수 밖에 없는 것이므로 본원발명이 특허사정을 받을 수 없다는 원심의 결론은 옳고 소론은 결국 모두 이유없음에 돌아간다.
 2. 제2점에 대하여
1983.특허법시행령 제1조 제2항에서 미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다는것으로 볼것인 바, 본원발명의 특허청구의 범위(최종적으로 정리된 것)기재에 의하면 본원발명은 출발 DNA를 플라스미드에 재조합한 다음 숙주세포를 형질전환시켜 생성한 폴리펩티드를 제조해 내는 방법, 그 폴리펩티드로 생성한 약학적 조성물 등 플라스미드와 숙주세포를 이용하여 재조합 및 형질전환시켜서 생성되는 물질 및 제조방법 등이 특허청구범위에 포함되어 있음을 알 수 있으며 이와 같은 특허청구범위를 실시하기 위하여는 반드시 플라스미드 및 숙주세포를 이용해야 하는 것이므로 본원발명에 있어서는 플라스미드 및 숙주세포의 기탁요건을 반드시 충족하여야 한다고 할 것이다.
 그와 같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 심리미진, 판단유탈이나 미생물기탁에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유없다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 최재호(재판장) 윤관 김주한 김용준

가. 미생물 관련 발명에 대한 특허출원에 있어 균주들이 ‘특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약’ 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁된 것과구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것) 제1조 제2항
나. 미생물 관련 발명에 있어 출발미생물들이 공지의 균주이거나 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물의 제조과정이 용이하게 재현될 수 있도록 기재되어 있는 경우, 그 최종생성물이나 중간생성물의 기탁 요부(소극)
다. 미생물 자체가 특허청구범위에 속하는 것은 아니지만, 특허청구범위를 재현하기 위하여 그 미생물을 이용하여야 하는 경우 이를 기탁하여야 하는지 여부(적극)

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것) 제1조 제2항 본문은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 ‘특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약’ 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 구 특허법시행령 시행 당시 특허출원함에 있어 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도구 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다.
나. 미생물 관련 발명에 있어 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다.
다.구 특허법시행령 제1조 제2항에서 미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.