우선권무효처분취소 (일반행정, 서울행정법원)
공포일: 2015.11.26 / 시행일:

【원 고】 제닙 피티이 엘티디(GENIP PTE. LTD.) 외 1인 (소송대리인 변호사 강경태 외 1인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2015. 9. 3.
【주 문】
 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
 2. 소송비용은 원고들이 부담한다. 

【청구취지】 피고가 원고들에게 한 별지 처분내역 기재 각 우선권 주장 무효처분을 취소한다.
【이 유】1. 처분의 경위
 가. 소외 3은 ① 2012. 1. 17. 발명의 명칭 ‘적응적 오프셋 적용 방법’[출원번호 (출원번호 1 생략)]을, ② 2011. 11. 4. ‘잔차 블록 복원을 위한 역변환 방법’[출원번호 (출원번호 2 생략)]을, ③ 2012. 1. 9. ‘블록 경계 강도 결정 방법’[출원번호 (출원번호 3 생략)]을, ④ 2011. 11. 25. ‘색채 인트라 예측 블록 생성 방법’[출원번호 (출원번호 4 생략)]을, ⑤ 2011. 11. 4. ‘복원 블록 생성 방법’[출원번호 (출원번호 5 생략)]을 각 특허출원하였다(편의상 시간순이 아니라 원고들과 피고가 특정한 순서대로 이하 각 ‘제1선출원’ 내지 ‘제5선출원’이라 하고, 아울러 칭할 경우 ‘이 사건 각 선출원’이라 한다). 
 나. 소외 3은 제1선출원 내지 제5선출원 각 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 소외 1에게 양도하였고, 소외 1은 2012. 9. 26. 출원인변경신고를 하였다.
 다. 소외 1은 제1선출원 및 제3선출원 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 소외 2에게 양도하였다. 한편, 소외 2는 2012. 11. 23.에 이르러서야 자신 앞으로 출원인변경신고를 하였다. 
 라. 소외 4(영문 이름 생략)는 2012. 10. 23. 소외 1로부터 제2선출원, 제4선출원, 제5선출원을 기초로 우선권을 주장하여 특허협력조약(PCT, Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받는 계약을 체결하였고, 2012. 10. 25. 소외 2로부터 제1선출원, 제3선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT에 의한 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받는 계약을 체결하였다. 
 마. 소외 4는 중국특허청에 ① 2013. 1. 8. 제1선출원을 기초로 하여 ‘에지 오프셋을 적용하는 방법(Method of Applying Edge Offset)’에 대한 PCT 국제출원[국제출원번호 (국제출원번호 1 생략), 발명자 소외 2, 이하 ‘제1후출원’이라 한다]을 하면서 제1선출원 발명에 관한 우선권을 주장하였고, ② 2012. 11. 2. 제2선출원을 기초로 하여 ‘복원 블록 생성 방법(Method of Generating Reconstructed Block)’에 대한 PCT 국제출원[국제출원번호 (국제출원번호 2 생략), 발명자 소외 1, 이하 ‘제2후출원’이라 한다]을 하면서 제2선출원 발명에 관한 우선권을 주장하였으며, ③ 2013. 1. 8. 제3선출원을 기초로 하여 ‘블록킹 아티펙트를 제거하는 방법(Method of Removing Deblocking Artifacts)’에 대한 PCT 국제출원[국제출원번호 (국제출원번호 3 생략), 발명자 소외 2, 이하 ‘제3후출원’이라 한다]을 하면서 제3선출원 발명에 관한 우선권을 주장하였고, ④ 2012. 11. 9. 제4선출원을 기초로 하여 ‘색채 영상 복호화 방법(Method of Decoding Chroma Image)’에 대한 PCT 국제출원[국제출원번호 (국제출원번호 4 생략), 발명자 소외 1, 이하 ‘제4후출원’이라 한다]을 하면서 제4선출원 발명에 관한 우선권을 주장하였으며, ⑤ 2012. 11. 2. 제5선출원을 기초로 하여 ‘영상 복호화 장치(Apparatus of Decoding Video Data)’에 대한 PCT 국제출원[국제출원번호 (국제출원번호 5 생략), 발명자 소외 1, 이하 ‘제5후출원’이라 한다. 다만, 제1후출원 내지 제5후출원을 아울러 칭할 경우 이하 '이 사건 각 후출원‘이라 한다]을 하면서 제5선출원 발명에 관한 우선권을 주장하였다. 
 바. 원고 제닙 피티이 엘티디(이하 ‘원고 제닙’이라 한다)는 2013. 5. 17. 제1후출원, 제3후출원, 제4후출원, 제5후출원에 관한 각 권리를, 2013. 5. 26. 제2후출원에 관한 권리를 각 소외 4로부터 양수하였고, 2013. 6. 24. 제1후출원, 제3후출원에 관한 각 출원인명의를, 2013. 6. 27. 제4후출원, 제5후출원에 관한 각 출원인명의를, 2013. 7. 17. 제2후출원에 관한 출원인명의를 각 변경하였다. 
 사. 원고 인포브릿지 피티이 엘티디(이하 ‘원고 인포브릿지’라 합니다)는 원고 제닙으로부터 2013. 10. 12. 제3후출원과 제4후출원에 관한 각 권리를, 2013. 12. 4. 제5후출원에 관한 권리를 각 양수하였고, 2013. 12. 6. 제5후출원에 관한 출원인명의를, 2013. 12. 16. 제3후출원에 관한 출원인명의를, 2014. 4. 1. 제4후출원에 관한 출원인명의를 각 변경하였다.
 아. 원고 제닙은 피고에게, 2014. 4. 14. 제2후출원에 관하여 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제203조에 따른 국내서면[출원번호 (국제출원번호 6 생략)]을, 2014. 4. 16. 제1후출원에 관한 국내서면[출원번호 (국제출원번호 7 생략)]을 각 제출하였고, 원고 인포브릿지는 2014. 4. 15. 제5후출원에 관한 국내서면[출원번호 (국제출원번호 8 생략)]을, 2014. 4. 16. 제3후출원에 관한 국내서면[출원번호 (국제출원번호 9 생략)]을, 제4후출원에 관한 국내서면[출원번호 (국제출원번호 10 생략)]을 각 제출하였다. 위 각 국내서면에도 이 사건 각 후출원에 대하여 각각 이 사건 각 선출원에 관한 우선권 주장이 포함되어 있다. 
 자. 피고는 원고들에게, 출원발명은 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 국제특허출원이 자기지정되어 국내단계에 진입한 경우로서 우선권주장은 국내우선권주장으로 취급되고, 따라서 국내우선권의 주장요건 중 주체적 요건에 따라 국내우선권을 주장할 수 있는 자는 선출원의 출원인(구 특허법 제38조 제4항에 따라 효력이 발생한 승계인을 포함)이고, 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에 동일하여야 함에도, 이 사건 각 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권주장의 기초가 된 이 사건 각 선출원의 출원인이 서로 일치하지 않는다는 이유로, 후출원의 출원시점에서 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 입증하는 증명서류를 제출하여 달라는 내용으로 구 특허법 제46조에 의하여 보정을 요구하였다. 
 차. 원고들은 피고에게, 소외 4와 소외 1 사이에 2012. 10. 23.자로 체결된 권리이전계약서(제2선출원, 제4선출원, 제5선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받는 계약)와 소외 4와 소외 2 사이에 2012. 10. 25.자로 체결된 권리이전계약서(제1선출원, 제3선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT에 의한 국제출원을 할 수 있는 권리를 이전받는 계약)를 각 제출하였다. 
 카. 피고는 별지 처분내역 중 처분일자 기재 각 일시에, 출원발명(후출원)의 출원시점에서의 출원인은 각 원고이고, 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인은 후출원의 출원시점에 ‘소외 2 내지 소외 1’로서 서로 일치하지 않으며, 원고들이 보정서의 첨부서류로 제출한 ‘권리이전계약서’는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 입증하는 서류에 해당하지 않는다는 이유로 구 특허법 제16조 제1항에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 처분(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)을 하였다. 
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 31호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지 
2. 이 사건 처분의 적법 여부
 가. 원고들의 주장
구 특허법 제55조 제1항은 후출원 시점에 선출원인과 후출원인이 동일할 것을 요구하고 있지 않다. 구 특허법 제55조는 선·후출원에 대한 권리가 같은 권리자에게 속할 것을 요구하는 것이고, 같은 법 제38조는 권리의 승계와 관련하여 제3자와의 관계에서 출원인 지위를 인정받기 위한 요건을 정한 것인바, 위 규정들은 그 입법취지와 목적을 달리하므로, 같은 법 제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 하기 위해서는 선출원인으로부터 적법하게 권리를 이전받으면 족한 것이지 반드시 같은 법 제38조 제4항에 따라 출원인변경신고까지 마쳐야 한다고 해석할 수 없다. 따라서 이와 다른 전제에 선 이 사건 처분은 위법하다. 
 나. 관계법령
 별지 ‘관계법령’ 기재와 같다. 
 다. 판단
 1) 특허협력조약 제8조 (2)(b)에 의하면, 자국의 선출원에 기초하여 우선권주장을 수반하는 PCT 국제출원을 할 때 지정국을 자국으로 하는 것이 허용되고(이른바 'PCT 자기지정 출원‘), 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.
구 특허법 제55조 제1항 본문은, ‘특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다‘라고 규정하고 있다. 즉, 우리나라 특허법은 이른바 국내우선권 주장을 하기 위해서는 후출원인 자신이 선출원에 대하여 ’특허를 받을 수 있는 권리‘를 보유할 것을 요구하고 있는바, 이는 곧 후출원인은 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것으로 해석된다. 이와 같이 해석하는 것이 문언에 부합하는 해석일 뿐 아니라 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된 구 특허법 제55조 소정의 이른바 국내우선권 주장 제도의 취지에도 부합하는 해석이다. 
 그리고 구 특허법 제38조 제4항은, ‘특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다’라고 규정하고 있다. 즉, 위 법률조항은 특허출원 후에 있어서 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 특정승계에 관하여 특허출원인변경신고를 효력발생요건으로 규정하고 있는바, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 취지로서, 이는 같은 조 제1항이 특허출원 전에 있어서는 특허출원 여부를 대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 볼 때 효력발생요건임이 명백하다고 할 것이다. 
 2) 위 조약조항 및 법률규정들에 비추어 보면, 대한민국을 지정국으로 한 PCT 자기지정 출원의 경우 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장하기 위해서는 후출원인은 그 특허출원시에 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인이어야 하고, 후출원인이 선출원인의 특허출원 후 특정승계의 방법으로 그 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 경우에는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 보아야 한다. 
 한편, 구 특허법 제199조 제1항에 의하면, 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 보는바, 우선권 주장 요건을 갖추었는지 판단하는 시점은 피고에게 국내서면을 제출한 때가 아니라 중국특허청에 이 사건 각 후출원을 한 때로 보아야 한다. 
소외 4가 이 사건 각 후출원을 하면서 이 사건 각 선출원에 관하여 우선권 주장을 하였고, 원고들은 소외 4로부터 이 사건 각 후출원에 대하여 각 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하고 출원인명의를 변경하여 그 권리를 승계하였음은 앞서 본 바와 같다. 
 그런데 소외 4가 이 사건 각 후출원을 하면서 이 사건 각 선출원에 대하여 우선권을 주장한 시점(위 1.의 마.항 기재 각 일시)에는 소외 4가 이 사건 각 선출원에 관하여 출원인변경신고를 하지 아니하여 국내법상 권리승계의 효력이 발생하지 아니하였으므로, 이 사건 각 선출원에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 소외 4가 아니라 소외 2 또는 소외 1이었다(이 사건 처분서에서 후출원 시점에서의 출원인이 각 원고라고 판단한 것은 적절하지 아니하나, 이 사건 처분의 사유는 후출원 시점에서 후출원인과 선출원인이 일치하지 않는다는 것인바, 위와 같은 하자는 처분의 적법성에 영향을 미치는 정도의 중대한 하자라고 보기는 어렵다). 따라서 이 사건 각 후출원 당시 각 우선권 주장은 출원인의 동일성 요건을 갖추지 못하였다. 
 3) 원고들은 후출원으로서 국제출원을 하기 전에 국내에서 출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 대한민국을 지정국으로 하는 PCT 자기지정 출원의 경우 이미 선출원이 국내에서 되어 있고, 후출원자는 국내의 선출원자로부터 그 권리를 이전받는 것이어서 국내법에 따라 그 권리승계요건을 갖출 것을 요구하는 것이 부당하다고 할 수 없고, 대한민국을 지정국으로 하는 PCT 자기지정 출원의 경우에는 실질적으로 이른바 국내우선권 주장과 달리 볼 수 없으며, 앞서 본 바와 같이 특허협력조약의 규정에 의하더라도 이와 같은 경우 국내의 법령에 의하여 우선권 주장 요건을 심사하도록 규정되어 있으므로, 위 주장은 받아들일 수 없다. 
 게다가 이 사건 처분으로 인하여 원고들이 받는 불이익은 우선권 주장이 처음부터 없는 것으로 취급되는 것에 불과하고, 이 사건 각 후출원은 그 출원이 거절되는 것이 아니라 우선권 주장이 수반되지 않은 통상의 출원으로 인정되어 절차가 계속 진행되는 것이며, 구 특허법 제56조 제1항 본문의 규정에 의하여 선출원이 취하 간주된 효과 역시 소급하여 소멸한다고 할 것이므로(원고들은 선출원을 취하하였다는 취지로 주장하나, 이는 별개의 행위에 기한 것이어서 달리 보아야 한다), 부당한 결과가 발생한다고 보기도 어렵다고 판단된다. 
 4) 결국 이 사건 처분이 위법하다고 보기는 어렵고, 원고들의 주장은 받아들이지 아니한다. 
3. 결론
 그렇다면, 원고들의 주장은 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 박연욱(재판장) 민병국 박혜영