거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1987.08.25 / 시행일:

【출원인, 상고인】 모토로라 인코포레이티드 소송대리인 변호사 이병호, 전경환
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 1986.7.10자, 85항절131 심결
【주 문】
 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 원심심결 이유에 의하면, 특허법의 규정에 의하여 특허를 받고자 하는 자가 특허출원서를 제출함에 있어 첨부하여야 할 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 하는데 출원인이 1981.5.16 출원한 1981년 특허출원 제1693호 이 사건 본원발명인 프로그램가능한 다주파 톤수신기의 특허출원서는 이에 첨부된 명세서중 도면의 간단한 설명난에만 제1도부터 제7도까지의 도면설명을 기재하고 있을 뿐, 본원발명의 기술요지를 파악할 수 있는 도면이 첨부되어 있지 않아 본원발명의 목적달성을 위한 구체적인 기술적 구성을 파악할 수 없고, 그에 따른 작용효과도 인정할 수 없는 것이어서 본원발명 특허출원의 상세한 설명은 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니한 것으로 인정되며, 한편 출원인은 1984.9.19 보정서를 제출하면서 위와 같이 특허출원 당시 누락한 제1도 내지 제7도의 도면을 첨부하고 있으나, 당초 출원명세서에 기재된 내용만으로 추후 보정된 도면에 표시된 구성을 상정할 수 있을 때에는 도면의 보정이 인정되지만, 당초 출원명세서만으로는 도면에 표시된 구성을 상정할 수 없고 명세서와 도면 양자에 의하여 비로소 그 내용을 판단할 수 있는 경우에는 도면의 보정은 요지의 변경이라고 할 것이므로 위 1984.9.19 보정서는 요지변경에 해당되어 이를 채택할 수는 없고, 따라서 당초 출원명세서에 기재된 내용만으로는 본원발명의 목적달성을 위한 구체적 구성을 파악할 수 없으며, 그에 따른 작용, 효과도 인정할 수 없다하여 거절사정한 원사정을 유지하고 있다.
 그러나 본원발명 출원당시 시행되던구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호) 제8조,구 특허법시행령(1977.3.10. 대통령령 제8498호) 제1조에 의하면 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서에 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구의 범위등을 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 하며, 위 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 하도록 규정되어 있으나, 한편 위특허법 제10조의2 제2항,제3항은 특허출원인은 특허출원서에 최초에 첨부한 명세서의 요지를 변경하지 아니하는 범위내에서 거절이유에 대한 의견서제출기간내에 특허출원서에 첨부한 명세서나 도면을 보정할 수 있다고 규정하고 있는 바,위에서 규정하고 있는 보정이라고 함은 명세서등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며 그 보정을 허용하지 않는다면 출원인의 불이익만을 초래하는 결과가 되고 행정절차만 복잡하게 하기 때문에 이러한 것을 방지하기 위하여 인정된 제도이며, 위에서 규정하고 있는 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서(당원 1983.6.14. 선고 83후11 판결참조), 최초에 출원된 명세서와 그 후에 보정된 명세서를 상호 비교하여 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며 따라서 그 정도에 이르지 아니한 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 한다(당원 1987.5.12. 선고 84후125 판결 참조).
 위와 같이 보아야 하는 것은 요지변경을 금지하고 있는 이유가 행정절차의간소화를 기하는 면도 있으나 요지변경으로 인하여 선원주의(先願主義)를 악용하는 폐단을 방지하고, 후출원자 또는 선의의 제3자를 보호하기 위한데 있으므로 출원공고 결정전에 있어서는 최초에 첨부한 명세서에 기재된 사항의 범위내에서 변경을 가하여도 그 내용의 동일성만 유지된다면 일반 제3자에게 불이익을 주지 아니하기 때문이다.
 기록에 의하면, 출원인은 1981.5.16 본원발명의 특허출원을 한 후 1985.4.19 특허청 심사관으로부터 본출원은 도면의 간단한 설명란에만 제7도까지의 도면설명을 기재하고 있을뿐 명세서 말미에 본원발명의 상세도면이 첨부되어 있지 아니하여 발명의 목적달성을 위한 구체적인 기술적 구성을 파악할 수 없으며, 그에 따른 작용효과 또한 인정할 수 없다는 이유로 거절이유통지를 받은 뒤 의견서제출기간내인 1984.9.19에 보정서를 제출하면서 당초의 출원당시에 도면의 간단한 설명란에만 도면의 표시를 기재하고 그 첨부를 누락하였던 제1도 내지 제7도의 도면을 첨부하였음이 명백하므로 원심으로서는 본원발명의 최초에 출원된 명세서와 그후에 보정된 위 1984.9.19자, 보정서에 기재된 내용을 비교하여 보정서의 내용이 최초에 출원된 명세서에 기재된 특허청구의 범위보다 어떤 사항이 어떻게 달라지므로써 그 동일성이 인정될 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져 왔는지를 판단하여야 할 것임에도 이에 이르지 아니한 채 최초의 출원명세서만에 의하여서는 도면에 표시된 구성을 상정할 수 없다하여 위 1984.9.19자 보정은 요지의 변경에 해당되므로 이를 채택할 수 없다고 판단한 원심결은 요지변경에 관한 법리오해와 심리미진의 위법이 있다고 할 것이니 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
 따라서 원심결을 파기하여 사건을 다시 심리케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이명희(재판장) 정기승 윤관

가.구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호) 제10조의2 제2항,제3항 소정의 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하고, 요지의 변경이라 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 명세서와 그 후에 보정된 명세서를 상호 비교하여 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하므로 그 정도에 이르지 아니한 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다.