등록정정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2010.06.17 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2010. 5. 18.
【주 문】
1.특허심판원이 2009. 8. 25. 2009정(취소판결)1호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 이의결정취소심판 및 심결 등의 경위
 1) 원고는 2005. 12. 12.(우선권 주장일 : 2004. 12. 13.) 특허청에 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및 그의 제조방법’이라는 명칭의 발명을 출원하여 2006. 10. 2. 특허번호 제633696호로 등록(청구항 1 내지 13항, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)되었다.
 2) 특허청은 2007. 1. 10. 강성진으로부터구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제69조 제1항에 따른 이의신청을 받고 이를 심리한 다음, 2007. 8. 20. 이 사건 특허발명의 청구항 제1, 2, 4 내지 6항의 등록을 취소하는 내용의 이의결정을 하였다.
 3) 원고는 2007. 9. 21.특허심판원에 2007취199호로 위 이의결정의 취소를 구하는 심판(이하 ‘소외 심판’이라 한다)을 청구하는 한편, 소외 심판이 계속 중인 2007. 11. 2. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구항 1, 4 내지 6항을 정정하고, 청구항 2, 3항을 삭제하는 내용의 정정(이하 ‘이 사건 정정’이라 하고, 이 사건 정정 전·후의 특허발명과 청구항들을 ‘이 사건 정정 전 특허발명’ 및 ‘이 사건 정정 전 제1항 발명’과 같은 방식으로 부른다)심판을 청구하였다.
 4) 특허심판원은 이 사건 정정심판을2007정113호로 심리한 다음, 2008. 1. 30. 이 사건 정정심판 청구일 현재 소외 심판의 심리가 진행 중이므로 이 사건 정정심판 청구는구 특허법 제136조 제1항 단서에 규정된 특허이의신청이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에 해당하여 부적법하다는 이유로 이 사건 정정심판 청구를 각하하는 내용의 심결을 하였다.
 5) 원고는 2008. 3. 12. 특허법원에 위 각하심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 이를2008허2879호로 심리한 다음, 2009. 1. 7. 이 사건 정정심판 청구는구 특허법 제136조 제1항 단서의 규정에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 받아들이는 판결을 선고하였고, 위 판결은 그 무렵 확정되었다.
 6) 특허심판원은 이 사건 정정심판 청구사건을2009정(취소판결)1호로 다시 심리한 다음, 2009. 8. 25. 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명은 이 사건 정정으로 그 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로서구 특허법 제136조 제3항에 해당하여 허용될 수 없다는 이유로 이 사건 정정심판 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.
 나. 종래의 기술 및 이 사건 특허발명이 이루고자 하는 기술적 과제 또는 목적
 종래의 투명한 마블칩을 사용하여 제조한 인조대리석은 표면에만 투명한 느낌이 났을 뿐, 입자 자체를 3차원적으로 표현하지는 못하였다(갑 제2호증, 2면 아래에서 3 내지 6행).
 이 사건 특허발명은 이러한 문제점을 극복하기 위하여 표면을 유색재료로 표면처리한 투명 마블칩을 첨가하여 인조대리석을 제조하고, 이를 샌딩(sanding)할 때 표면에 분포된 마블칩의 도료가 샌딩에 의해 벗겨짐으로써, 투명 마블칩을 입체적으로 표현하여 보석이 박힌 듯한 느낌을 연출한 인조대리석 및 그 제조방법의 제공을 목적으로 한다(갑 제2호증, 2면 아래에서 3행 내지 3면 위에서 3행).
 다. 특허청구범위
 1) 이 사건 정정 전 특허발명의 특허청구범위
 청구항 1. 유색재료로 표면처리된 투명 마블칩을 함유한 인조대리석(이하 ‘구성요소 ①’이라 한다).
 청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 투명 마블칩은 표면의 전부 또는 일부가 유색재료로 표면처리된 것(이하 ‘구성요소 ②’라 한다)을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 3. 제2항에 있어서, 상기 인조대리석 표면에 노출된 마블칩 표면은 투명한 면이 형성된 것(이하 ‘구성요소 ③’이라 한다)을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 표면처리는 코팅 또는 증착인 것(이하 ‘구성요소 ④’라 한다)을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 유색재료는 도료 및 금속 중에서 선택되는 것(이하 ‘구성요소 ⑤’라 한다)을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것(이하 ‘구성요소 ⑥’이라 한다)을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 7 내지 13(각 기재 생략)
 2) 이 사건 정정 후 특허발명의 특허청구범위
 청구항 1. 유색재료로 표면처리된 투명 마블칩을 함유한 인조대리석에 있어서, 상기 투명 마블칩은 표면의 전부 또는 일부가 유색재료로 표면처리되고, 상기 인조대리석 표면에 노출된 마블칩 표면은 투명한 면이 형성된 것을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 2, 3(각 삭제)
 청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 표면처리는 코팅 또는 증착인 것을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 유색재료는 도료 및 금속 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석.
 청구항 7 내지 13(각 기재 생략)
 [인정 근거] 갑 제1 내지 3호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
 가. 당사자 주장의 요지
 1) 원고의 주장
 이 사건 정정은, 이 사건 정정 전 제2, 3항 발명을 삭제하고 그 내용을 이 사건 정정 전 제1항 발명에 부가하여 이 사건 정정 후 제1항 발명으로 하고, 이 사건 정정 후 제1항 발명을 더욱 구체적으로 한정하여 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명으로 한 내적부가에 의한 정정에 해당한다. 따라서 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명의 특허청구범위는 실질적으로 변경된 것이 없으므로 이 사건 정정심판 청구는 적법하다 할 것임에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
 2) 피고의 주장
 가) 이 사건 정정은, 이 사건 정정 전 제1항 발명에 이 사건 정정 전 제3항 발명의 구성요소 ③을 외적으로 부가하여 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명으로 한 것으로서, 이 사건 정정 전 제4항 발명에 없었던 투명 마블칩을 입체적으로 표현하여 보석이 박힌 듯한 느낌을 연출하는 새로운 목적 및 작용효과를 발생시키므로 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당한다.
 나) 또한, 이 사건 정정 전 제3항 발명의 구성요소 ③이 이 사건 정정 전의 특허청구범위에 기재되어 있었던 구성이라는 이유로 이 사건 정정 전 제4 내지 6항 발명에 부가하는 정정까지 허용하게 되면, 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명은 이 사건 정정 전 어느 청구항에도 존재하지 않았던 발명으로 변경되는 것이어서 청구항이 신설되는 것과 마찬가지가 되어 무효로 되어야 할 이 사건 정정 전 제4 내지 6항 발명이 특허를 받을 수 있게 되므로 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼치게 되어 정정심판의 취지에도 어긋난다.
 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
 나. 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부
 1) 판단기준
구 특허법 제77조 제3항,제136조 제3항은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결,2004. 12. 24. 선고 2002후413 판결 등 참조).
 2) 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명의 내용
 이 사건 정정은 아래 표와 같이, 이 사건 정정 전 제1항 발명의 종속항 발명이던 이 사건 정정 전 제2항 발명과 그 종속항 발명인 이 사건 정정 전 제3항 발명을 삭제하고, 그 내용을 이 사건 정정 전 제1항 발명에 부가하여 이 사건 정정 후 제1항 발명으로 하고, 이 사건 정정 전 제1항 발명의 종속항 발명이던 이 사건 정정 전 제4, 5항 발명 및 이 사건 정정 전 제5항 발명의 종속항 발명이던 이 사건 정정 전 제6항 발명을 이 사건 정정 후 제1항 발명의 종속항 발명으로 한 것이다(이 사건 정정 후 제1항 발명은 구성요소 ① 내지 ③으로 구성된 것으로서, 이 사건 정정 전 제3항 발명과 동일하다).
[표]
이 사건 정정 전이 사건 정정 후 청구항 1. 유색재료로 표면처리된 투명 마블칩을 함유한 인조대리석. 청구항 1. 유색재료로 표면처리된 투명 마블칩을 함유한 인조대리석에 있어서, 상기 투명 마블칩은 표면의 전부 또는 일부가 유색재료로 표면처리되고, 상기 인조대리석 표면에 노출된 마블칩 표면은 투명한 면이 형성된 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 투명 마블칩은 표면의 전부 또는 일부가 유색재료로 표면처리된 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 2. (삭제) 청구항 3. 제2항에 있어서, 상기 인조대리석 표면에 노출된 마블칩 표면은 투명한 면이 형성된 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 3. (삭제) 청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 표면처리는 코팅 또는 증착인 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 표면처리는 코팅 또는 증착인 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 유색재료는 도료 및 금속 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 유색재료는 도료 및 금속 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석. 청구항 6. 제5항에 있어서, 상기 금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것을 특징으로 하는 인조대리석.
 이러한 이 사건 보정에 의하여 다음과 같은 변경이 생겼다. 즉, 이 사건 정정 전 제4항 발명은 이 사건 정정 전 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 구성요소 ①, ④로 구성되어 있었다. 그런데 이 사건 정정 후 제4항 발명은 구성요소 ① 내지 ③으로 구성된 이 사건 정정 후 제1항 발명의 종속항 발명이 됨으로써, 구성요소 ① 내지 ④로 구성된 발명으로 바뀌었다. 또한 이 사건 정정 전 제5항 발명은 이 사건 정정 전 제1항 발명의 종속항 발명으로서, 구성요소 ①, ⑤로 구성되어 있었다. 그런데 이 사건 정정 후 제5항 발명은 이 사건 정정 후 제1항 발명의 종속항 발명이 됨으로써, 구성요소 ① 내지 ③, ⑤로 구성된 발명으로 바뀌었다. 그리고 이 사건 정정 전 제6항 발명은 이 사건 정정 전 제5항 발명의 종속항 발명으로서 구성요소 ①, ⑤, ⑥으로 구성되어 있었다. 그런데 이 사건 정정 후 제6항 발명은 이 사건 정정 후 제5항 발명의 종속항 발명이 됨으로써, 구성요소 ① 내지 ③, ⑤, ⑥으로 구성된 발명으로 바뀌었다.
 3) 이 사건 정정 후 제4항 발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부
 이와 같이 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제4항 발명에 구성요소 ②, ③이 부가되어 형식적으로는 특허청구범위가 변경되었다고 할 수 있다. 그런데 구성요소 ① 내지 ④로 구성된 이 사건 정정 후 제4항 발명은 실질적으로는 구성요소 ① 내지 ③으로 구성된 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가된 것이다. 따라서 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가됨으로써 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있는지 여부를 살펴본다.
 살피건대, 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정 전 제3항 발명과 마찬가지로 인조대리석에 관한 발명으로서, 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘표면처리’를 구성요소 ④의 ‘코팅 또는 증착인 것’으로 한정한 것이므로 이 사건 정정 전 제3항 발명의 특허청구범위를 감축한 경우에 해당한다.
 그런데 구성요소 ④의 ‘코팅 또는 증착’에 의한 표면처리 방법은 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명에 “표면처리는 코팅, 증착 등에서 선택될 수 있으며, 표면처리방법은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에 의해 용이하게 실시될 수 있다”(갑 제2호증, 4면 11, 12행)라고 기재되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 정정 전 제4항 발명에도 기재되어 있었던 것이다. 그렇다면 구성요소 ④는 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명 및 이 사건 정정 전 제4항 발명에 그 기술적 구성이 기재되어 있었던 것을 이 사건 정정 전 제3항 발명에 단순히 부가한 것에 불과하다. 그러므로 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ④가 부가되었다고 하여 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘투명 마블칩을 입체적으로 표현하여 보석이 박힌 듯한 느낌을 연출한 인조대리석’을 제공한다는 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없다고 할 것이다.
 따라서 이 사건 정정 후 제4항 발명은 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제3항 발명에 비하여 그 특허청구범위가 형식적으로는 변경되었다고 하더라도 그 실질적인 내용은 변경된 것이 없다고 할 것이다.
 4) 이 사건 정정 후 제5, 6항 발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부
 이와 같이 이 사건 정정 후 제5, 6항 발명은 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제5, 6항 발명에 구성요소 ②, ③이 부가되어 형식적으로는 특허청구범위가 변경되었다고 할 수 있다. 그런데 구성요소 ① 내지 ③, ⑤로 구성된 이 사건 정정 후 제5항 발명과 구성요소 ① 내지 ③, ⑤, ⑥으로 구성된 이 사건 정정 후 제6항 발명은 실질적으로는 앞서 본 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ⑤, ⑥이 부가된 것이다. 따라서 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ⑤, ⑥이 부가됨으로써 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있는지 여부를 살펴본다.
 살피건대, 이 사건 정정 후 제5, 6항 발명도 이 사건 정정 전 제3항 발명과 마찬가지로 인조대리석에 관한 발명으로서, 이 사건 정정 후 제5항 발명은 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘유색재료’를 구성요소 ⑤의 ‘도료 또는 금속 중에서 선택되는 것’으로 한정한 것이고, 이 사건 정정 후 제6항 발명은 이 사건 정정 후 제5항 발명의 구성요소 ⑤를 구성요소 ⑥의 ‘금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것’으로 한정한 것이다. 따라서 이 사건 정정 후 제5, 6항 발명은 이 사건 정정 전 제3항 발명의 특허청구범위를 감축한 경우에 해당한다.
 그런데 구성요소 ⑤의 ‘도료 또는 금속 중에서 선택되는 것’과 구성요소 ⑥의 ‘금속은 금, 은, 동, 알루미늄 및 니켈로 이루어진 군으로부터 1종 이상 선택되는 것’은 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명에 “표면처리에 사용되는 유색재료는 도료 또는 금속 중에서 선택되는 1종 이상의 것이 사용될 수 있으며, 금속은 금, 은, 동, 알루미늄, 니켈 및 이들의 혼합물이 사용될 수 있다”(갑 제2호증, 4면 13, 14행)라고 기재되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 정정 전 제5, 6항 발명에도 기재되어 있었던 것들이다. 그렇다면 구성요소 ⑤, ⑥은 이 사건 정정 전 특허발명의 상세한 설명 및 이 사건 정정 전 제5, 6항 발명에 그 기술적 구성이 기재되어 있었던 것을 이 사건 정정 전 제3항 발명에 단순히 부가한 것에 불과하다. 그러므로 이 사건 정정 전 제3항 발명에 구성요소 ⑤, ⑥이 부가되었다고 하여 이 사건 정정 전 제3항 발명의 ‘투명 마블칩을 입체적으로 표현하여 보석이 박힌 듯한 느낌을 연출한 인조대리석’을 제공한다는 목적과 작용효과 및 기술적 사상에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없고, 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 줄 염려도 없다고 할 것이다.
 따라서 이 사건 정정 후 제5, 6항 발명도 이 사건 정정으로 이 사건 정정 전 제3항 발명에 비하여 그 특허청구범위가 형식적으로는 변경되었다고 하더라도 그 실질적인 내용은 변경된 것이 없다고 할 것이다.
 5) 피고의 2. 가. 2) 나)항 주장에 대한 판단
 정정심판은 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 흠결이 발견되거나 특허청구범위가 지나치게 광범위하여 그 특허등록이 무효가 되거나 그 특허권의 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때, 특허권자가 제3자에게 불측의 손해를 끼치지 않는 범위 내에서 이를 바로잡을 수 있는 기회를 가질 수 있도록 함으로써 특허권 분쟁이 있는 경우 그 권리관계를 명확히 하고 특허등록이 무효로 되는 것을 방지할 수 있도록 하고자 하는 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명은 이 사건 정정 전 제3항 발명의 기술적 범위를 제3자에게 불측의 손해를 끼치지 않는 범위 내에서 감축한 발명에 해당하므로, 구성요소 ③으로 인하여 진보성이 있게 되어 특허를 받을 수 있다는 사정만으로는 정정심판의 취지에 어긋난다고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다(이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명의 진보성 유무는 소외 심판에서 판단할 문제이다).
 다. 소결론
 따라서 이 사건 정정 후 제4 내지 6항 발명은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.
 3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김의환(재판장) 성창익 박종학

[1] 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부의 판단 기준
[2] 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및 그의 제조방법’으로 하는 특허발명의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것이 아니어서, 정정심판 청구가 적법하다고 한 사례

[1]구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제77조 제3항,제136조 제3항은 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다.
[2] 명칭을 ‘입체적 투명 마블칩을 함유한 인조대리석 및 그의 제조방법’으로 하는 특허발명의 정정은, 정정 전 제2, 3항 발명을 삭제하고 그 내용을 정정 전 제1항 발명에 부가하여 정정 후 제1항 발명으로 하고, 정정 후 제1항 발명을 더욱 구체적으로 한정하여 정정 후 제4 내지 6항 발명으로 한 내적부가에 의한 정정에 해당하므로 정정 후 제4 내지 6항 발명의 특허청구범위는 실질적으로 변경된 것이 없어, 정정심판 청구가 적법하다고 한 사례.