거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.12.29 / 시행일:

【원 고】 엔에이치엔 주식회사(소송대리인 변리사 송영건외 1인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2006. 11. 17.
【주 문】
1.특허심판원이 2006. 4. 28. 2004원4718호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 심결의 경위 등
가. 이 사건 특허발명(청구범위 및 도면은 별지 제1항과 같다)
(1) 발명의 명칭 : 검색자의 검색 요청에 응답하여 검색 목록을 생성하고 검색어 광고를 제공하는 방법 및 시스템
(2) 출원일/출원번호 : 2004. 2. 6./제7758호
(3) 요약
 본 발명은 검색어 광고를 제공하는 방법 및 검색어 광고 제공시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 검색요구에 상응하는 검색 리스팅 중에서 소정 개수만큼의 검색 리스팅을 선정하여 검색목록을 구성하되, 상기 검색 리스팅의 배열 순서를 무작위 임의의 순서대로 계속 바꾸어 가면서 검색어 광고를 제공하는 방법 및 검색어 광고 제공시스템에 관한 것이다.
나. 주요 특허청구범위(최초의 것)
 청구항 1. 검색자의 검색요청에 응답하여 검색목록을 생성하여 검색어 광고를 제공하는 방법에 있어서, 적어도 하나 이상의 광고주로부터 소정의 검색어와 연관된 입찰가격 정보를 수신하는 단계; 상기 광고주와 연관된 검색 리스팅을 포함하는 검색 정보 데이터베이스를 유지하는 단계로서, 적어도 하나 이상의 검색 리스팅을 상기 검색어와 연관시키는 단계; 검색자로부터 상기 검색어와 연관된 검색요청을 수신하는 단계; 상기 검색요청에 응답하여 상기 검색정보데이터베이스를 참조하여 검색목록을 생성하는 단계; 및 상기 생성된 검색목록을 상기 검색자에게 제공하는 단계를 포함하고, 검색목록을 생성하는 상기 단계는 상기 검색요청에 상응하는 복수의 검색 리스팅을 식별하는 단계; 상기 식별된 복수의 검색 리스팅 중에서 상기 입찰가격에 기초하여 N 개의 검색 리스팅을 선정하는 단계; 및 상기 선정된 검색 리스팅을 무작위로 임의의 순서대로 배열하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 검색어 광고 제공방법.
다. 이 사건 출원발명의 절차 및 이 사건 심결의 경위와 요지
 원고의 이 사건 출원발명에 대하여 특허청은 2004. 5. 11. ‘이 사건 출원발명은 선행발명들에 비하여 진보성이 없어 거절이유가 있다.’라는 이유로 의견제출통지를 한 후 2004. 9. 10. 거절결정을 하였다. 이에 원고가 2004. 10. 12. 거절결정 불복심판청구를 하고, 같은 해 11. 11. 명세서 등 보정서 및 심판청구보정서를 각 제출하였으나 특허청은 2004. 12. 3. 청구항 9, 10이 변경되었다는 이유로 보정각하결정을 하였다. 그리고 특허심판원은 위 불복심판청구를 2004원4718호로 심리한 후 2006. 4. 28. ‘이 사건 출원발명의 청구범위 제1항은 선행발명들에 비하여 진보성이 없고, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 항인 경우 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원발명은 특허받을 수 없다.’라는 이유로 원 결정을 유지하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 【 증거 : 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 3호증 】 
1. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 이 사건의 쟁점 및 당사자의 주장
(4) 이 사건의 쟁점
 변론준비기일을 통해 원·피고 사이에 정리된 이 사건의 쟁점은, 이 사건 심결에 보정각하결정에 대하여 심리 · 판단하지 아니한 위법이 있는지 여부이다.
(5) 쟁점에 관한 원고 주장의 요지
 특허청의 보정각하결정 이후 별도의 심판사건 의견서를 제출하지 아니하였지만, 보정각하결정의 불복절차인 거절결정에 대한 불복심판절차에서 제출한 심판청구보정서에서 ‘보정은 최초출원 명세서에 기재된 발명사상 내의 것이므로 적법한 것이고, 보정서에 기재된 청구범위를 기준으로 하면 진보성이 있다.’고 이미 주장하였으므로, 이후 보정각하결정이 내려질 경우 특허심판원에서 심판청구보정서에 따른 원고의 주장을 당연히 판단할 것으로 예상하여, 보정각하결정 후 별도로 불복의 의사를 제출하지 않은 것임에도, 원고가 보정각하결정에 대하여 다투지 아니한다고 단정하여 보정의 적법성에 대하여 전혀 심리하지 아니한 이 사건 심결에는 심리미진의 위법이 있다.
(6) 쟁점에 관한 피고 주장의 요지
특허법 제51조 제3항 단서에는, 보정각하 결정에 대한 불복을 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에 한하여 할 수 있다고 규정되어 있는데, 원고는 심판청구보정서(2004. 11. 11)에서 명세서 등의 적법성만 주장하였을 뿐 그 후에 행해질 보정각하결정에 대비하여 미리 다툼의 의사표시를 하지 아니하였고, 위 심판청구보정서를 불복의 의사표시로 본다 하더라도 불복 대상인 보정각하결정이 이루어지기 전의 불복의 의사표시는 효력이 없는 것이며, 더욱이 특허청 심사관이 보정각하결정서를 통하여 ‘보정각하 처분에 대하여는 심판에서 다툴 수 있다.’라고 명시하였음에도 불구하고 원고는 보정각하 후 거절결정불복심판의 심리종결시까지 아무런 다툼의 의사표시를 하지 아니하였으므로, 보정각하결정에 관하여 심리·판단하지 아니한 이 사건 심결은 적법한 것이다.
나. 심리미진의 위법 여부에 관한 판단
(7) 특허법의 규정
특허법 제51조는, “① 심사관은제47조 제1항 제2호의 규정에 의한 보정이동조 제2항 내지제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. ②제1항의 규정에 의한 각하 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만,제133조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니한다.”라고 규정하고 있다.
(8) 사실인정
 갑 제4호증의 기재에 의하면, 원고는 2004. 11. 11.자 거절결정불복에 대한 심판청구보정서(이하 ‘이 사건 보정서’라 한다)에서 ‘2004. 11. 11.자 명세서 등 보정서에 따른 특허청구범위의 보정은 최초 출원 시 제출된 명세서 및 청구범위에 기재된 발명사상 내의 것으로서 특허법에서 정한 적법한 범위의 것이고, 보정된 청구범위를 기준으로 보면 진보성이 있다.’는 취지의 주장을 한 사실을 인정할 수 있고, 보정각하결정 이후에는 아무런 서류도 제출하지 아니한 사실은 원고가 자인하고 있다.
(9) 판단
(가) 위 인정사실에 의하면, 원고가 이 사건 보정서를 통하여 주장한 내용은 ‘보정의 적법성 및 보정된 발명의 진보성’으로서 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 명시적으로 표시한 것은 아니나, 거절결정 불복심판절차에서 이루어지는 보정에 대한 보정각하결정에 대한 불복의 의사표시는 거절결정 불복심판절차에서 하여야 하고, 그 심리 · 판단 역시 같은 절차에서 이루어지고, 따라서 보정서 제출과 동시에 이와는 별도로 보정에 대한 심사전치절차에서가 아닌, 보정각하결정에 대한 불복이 있을 경우 그 불복절차가 진행될 거절결정 불복심판절차에서 행한 ‘보정의 적법성 및 보정된 발명의 진보성’에 관한 주장은 향후 보정에 대한 각하결정이 있을 경우 진행될 불복절차를 위하여 미리 행한 주장이라고 보아야 하므로, 원고의 이 사건 보정서에서의 주장은 이 사건 보정각하결정에 대한 불복의 의사표시로 봄이 합리적이다.
(나) 나아가 살피건대, 소송절차에서의 불복의 의사표시는 불복의 대상이 되는 판단이 있은 후에 그 대상을 적시하여 행함이 원칙이다. 
 그러나 ① 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도로 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, ② 불복의 방법 및 시기에 대하여도 한정하고 있지 아니한 점, ③ 보정각하결정에 대한 불복이 있는 경우 거절결정 불복심판절차에서 보정각하결정의 적법 여부를 우선 심판하고, 보정각하결정이 적법한 경우 거절결정의 적법 여부 즉 보정 전 발명을 대상으로 하여 거절의 적법 여부를 심판하며, 보정각하결정이 위법한 경우 보정된 발명을 대상으로 하여 거절사유의 존부 여부를 심판하게 되므로, 보정 전에 주장된 내용에 관하여도 심리·판단되는 점, ④ 거절결정 불복심판절차에서 보정각하결정의 적법 여부에 대하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 않는 반면, 보정서를 제출한 심판청구인의 입장에서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 다시 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 불이익이 중대한 점 등의 여러 가지 사정에 비추어 보면, 이 사건에서와 같이 비록 보정각하결정이 이루어지기 이전이라도 거절결정 불복심판절차에서 그 불복의 의사가 표시된 경우에는, 보정각하결정 이후 심판청구인이 보정각하결정에 대한 불복의 의사를 철회하지 아니하는 한 특허심판원으로서는 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심리·판단하여야 한다.
다. 소결론
 따라서 원고의 이 사건 보정각하결정에 대한 불복의 의사표시가 있었음에도 불구하고 이에 관하여 전혀 심리·판단하지 아니한 이 사건 심결은 위법하다.
2. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.

판사 황한식(재판장) 강경태 한동수