등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.07.18 / 시행일:

【원 고】 주식회사 아가월드 (소송대리인 특허법인 이노 담당변리사 권혁성 외 1인)
【피 고】 
【변론종결】2012. 6. 20.
【주 문】
 1.특허심판원이 2011. 12. 15. 2011당820호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문 기재와 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 (1) 출원일/등록일/등록번호: 1997. 8. 26./1998. 11. 2./(상표등록번호 1 생략)
 (2) 구성:
 (3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 목제조각, 상품류 구분 제25류의 승마구두, 상품류 구분 제28류의 세트완구, 금속완구, 등제완구, 지제완구, 플라스틱제완구, 다이어몬드게임, 목마, 낚시대
 (4) 상표권자: 피고
나. 실사용상표
 (실사용상표 1),(실사용상표 2),(실사용상표 3),(실사용상표 4),(실사용상표 5),(실사용상표 6),(실사용상표 7),(실사용상표 8),(실사용상표 9)
다. 이 사건 심결의 경위
 (1) 원고는 2011. 4. 12. 특허심판원에 상표권자인 피고를 상대로 하여, 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용한 바가 없어상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 그 등록의 취소를 구하는 상표등록취소심판을 청구하였다.
 (2)특허심판원은 2011. 12. 15. 2011당820호로 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리가 위 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표와 동일한 실사용상표 1, 2를 그 지정상품인 ‘세트완구, 플라스틱제 완구‘에 사용한 적이 있다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1호증, 을 제5호증의 1 내지 5, 을 제6호증의 1, 2의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건의 쟁점
 실사용상표들의 사용 여부와 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한지 여부가 이 사건의 쟁점이다. 
3. 판단
가. 실사용상표들의 사용
 을 제3 내지 19호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고는 2005. 12. 1. 주식회사 한국몬테소리(이하 소외회사라고 한다)에게 계약체결일로부터 5년간(이후에는 자동으로 연장됨) 이 사건 등록상표를 포함한 피고의 등록상표 및 등록서비스표의 사용을 허락한 사실, ② 피고는 2006. 7. 1. 소외회사에게 이 사건 등록상표를 포함한 피고의 등록상표 및 등록서비스표를 대여료 연 296,000,000원에 계약체결일로부터 5년간 대여하는 상표권대여 계약을 체결한 사실, ③ 소외회사가 2008. 6.경부터 2010. 12.경까지 실사용상표 1 내지 9를 각 포장박스의 표면에 표시하여 완구세트를 판매한 사실이 인정된다. 
나. 실사용상표들과 이 사건 등록상표의 동일성 여부
 (1) 판단기준
상표법 제73조 제1항 제3호,제4항에서 규정한 ‘등록상표의 사용’은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 여기서 ‘동일한 상표’는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하는 것인바, 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다고 하여 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2939 판결 등 참조)
 또한, 등록상표에 있어 자타상품의 식별력은 그 본질적요소로서 요구되는 것이고, 상표가 식별력이 있는지 여부는 수요자를 기준으로 사회통념에 기하여 판단하여야 하는 이상, 등록상표의 사용 여부도 등록상표의 자타상품의 식별력을 기준으로 해서 거래사회의 통념에 비추어 판단하여야 할 것이다.
 (2) 이 사건 등록상표의 식별력 유무 
 갑 제5 내지 44호증(가지번호가 붙은 것은 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 이 사건 등록상표는 이탈리아 교육가(1870~1952)인 Montessori, Maria의 성을 한글로 음역한 표장으로, Montessori, Maria는 아동의 자발성과 자유의 존중, 교육환경 정비와 감각기관의 훈련을 위한 놀이 기구 사용을 중시하는 몬테소리식 교육을 창안함으로써 유아교육의 개혁과 체계 만들기에 공헌하였고, 그녀의 위 교육법은 몬테소리 교육법으로 불리우는 사실, ② 한국몬테소리연구소에서는 1983년 광주몬테소리교육연구회를 창설하여 광주 전남지역 은성유치원에서 몬테소리 유아교육을 실시하고, 1986년 한국몬테소리교육학회가 창설되어 몬테소리 유아교육을 연구하고 몬테소리 교사를 양성하였으며, 1987. 3.경 돈보스꼬 몬테소리교육실천연구소가 설립되어 유아교육을 실시하였고, 사단법인 한국밀알기독교 교육연구소에서는 1988년경 밀알유치원 부설기관으로 ‘밀알 몬테소리교사교육원’을 설립하여 몬테소리교육을 실시하였으며, 2002년 이를 ‘밀알 몬테소리 사이버대학’으로 발전시켰고, 한국순교복자수녀회는 1988년경 서강대학교 평생교육원의 몬테소리교사 양성교육을 위탁받아 운영하다가 2003. 1.경 별도의 기관으로서 ‘복자 몬테소리교육연구소’를 설립하였고, 한국몬테소리교육센터는 1990년경 사단법인 한국기독교평화교육협의회에 소속되어 취학 전 아동을 대상으로 몬테소리 교육을 실시하다가 1996년경 미국몬테소리협회(AMS)의 승인을 받아 국제공인 교사를 양성하였으며, 총신대학교 사회교육원에서는 1992. 2.경 ‘한국기독교몬테소리교육연구소’를 설립하여 몬테소리 전문교사를 배출하였고, ‘AMI한국몬테소리연구소’에서는 1993년도부터 몬테소리 교사를 양성하고 있으며, 노틀담수녀회는 1995년경 ‘노틀담 몬테소리학교’를 개원하여 2 내지 4세 유아를 대상으로 몬테소리 교육을 실시해 오고 있고, 대구가톨릭대학교 평생교육원은 1998년부터 몬테소리 교사 자격증과정을 개설하였으며, 분홍탑 몬테소리연구소는 2000년부터 몬테소리 교사들의 세미나 교재개발을 하고 있고, 가톨릭상지대학은 몬테소리 전문교사를 양성하기 위해 2004년경 ‘몬테소리교육센터’를 설립하여 경영하고 있으며, 계명문화대학은 2008. 2.경 독일 헬브뤼게 재단 어린이센터와 협약을 맺어 몬테소리 유아교육의 공동연구를 위한 ‘계명-헬브뤼게 국제몬테소리연구소’를 설립하고 몬테소리 국제교사 자격증 과정을 개설한 사실, ③ 대구가톨릭대학교, 가톨릭상지대학, 대경대학과 한미몬테소리협회, 한미몬테소리부산회 등 19개 단체가 참가하여 2007년경 ‘한국몬테소리총연합회’가 창설된 사실, ④ 몬테소리 교육법 등과 관련하여 ○ 경향신문 1971. 5. 5.자 - ‘몬테소리 교육법을 실시’, ○ 경향신문 1971. 6. 18.자 - ‘국제보육원교실에서 국내 최초로 몬테소리식 교육방법을 채택’, ○ 경향신문 1979. 11. 26.자 - ‘몬테소리 치료교육방법을 도입’, ○ 경향신문 1980. 1. 23.자 - ‘몬테소리 교구 이용 조사연구’, ○ 경향신문 1982. 1. 13.자 - ‘상지대에서 실시하는 몬테소리 유아교육’, ○ 동아일보 1984. 6. 5.자 - ‘성원몬테소리유치원 어린이들을 데리고 인형극을 보러..’, ○ 동아일보 1989. 11. 15.자 - ‘어린이 행동지도 몬테소리 유아교육’, ○ 동아일보 1991. 7. 14. - ‘서초구 방배동 몬테소리 대건유치원에서..’, ○ 매일경제 1992. 11. 27.자 - ‘몬테소리 선교원’, ○ 동아일보 1994. 6. 16.자 - ‘한국최초 새 유치원 교육에 맞춰 영역별로 편성한 정통 유아교육시스템 탄생. 몬테소리월드 2000..’, ○ 동아일보 1994. 8. 19.자 - ‘몬테소리 교사 연수...몬테소리 교구 이용’, ○ 동아일보 1995. 8. 28.자 - ‘중앙대학교 교육대학원, 몬테소리 A.M.S. 교사자격과정 교육생 모집’, ○ 동아일보 1997. 4. 29.자 - ‘동화나라, 몬테소리 교구를 낱개로 판매’와 같이 다양한 언론 보도가 있었던 사실, ⑤ 미국 특허상표청은 ‘montessori’ 부분은 옥스퍼드 영어사전에 수록되어 있는 교육시스템의 한 종류에 불과하다는 이유로 식별력을 인정하지 않는 입장을 취하고 있으며, 위 문구를 포함하는 상표가 등록되어 있는 경우에도 상표권자들은 위 문구 부분에 대한 권리를 주장하지 않겠다는 의사표시를 하고 있는 사실, ⑥ 주식회사 발류애드가 실시한 인지도 조사 결과 이 사건 문자에 대해 연상되는 이미지는 아동교육방법·프로그램이 48.1%, 교구가 21.9%, 어린이집·유치원이 15.7%, 기업의 상표·상호는 6.9%인 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 등록상표는 피고가 상표출원을 하기 전부터 이미 다수인이 현실적으로 널리 사용해 오던 유아 교육법과 이에 사용되는 교재를 지칭하는 것이어서 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업에 관한 것인지를 식별하기 어려울 뿐 아니라, 몬테소리 교육법을 채택하고 이를 이용하는 사람이라면 누구라도 자유롭게 사용할 수 있도록 보장하여야 하고 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 적절하지 않다고 판단되므로, 식별력 없는 표장에 해당한다.
 (3) 이 사건 등록상표와 실사용상표들의 동일성 여부
 살피건대, 실사용상표 1, 8은 이 사건 등록상표인의 앞이나 위에를 결합한 상표들이고, 실시용상표 2는 이 사건 등록상표인의 앞에를, 뒤에를 각 결합한 상표이며, 실사용상표 3은 이 사건 등록상표인의 앞에을 결합한 상표이고, 실사용상표 4는 이 사건 등록상표인의 위에를 결합한 상표이며, 실사용상표 5는 이 사건 등록상표인의 앞에을 결합한 상표이고, 실사용상표 6은 이 사건 등록상표인의 아래에를 결합한 상표이며, 실사용상표 7은 이 사건 등록상표인아래에을 결합한 상표이고, 실사용상표 9는 이 사건 등록상표인의 뒤에을 결합한 상표로, 실사용상표 1 내지 9를 구성하고 있는 이 사건 등록상표 부분과 나머지 각 결합 부분은 모두 바탕색을 달리하거나, 띄어쓰기를 하는 등으로 일응 구조상 독립성을 가진 것으로 보인다.
 그러나, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표이고, 위 채용증거에 갑 제3, 4호증, 갑 제45 내지 48호증, 갑 제49호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표 외에 이 사건 등록상표에 베이비, 리틀, 빅, 영어만세, 홈을 각 결합한 상표들인{(상표등록번호 2 생략), 지정상품 제28류 고무제 완구, 금속제 완구, 등제 완구, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 목제 완구, 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 봉제 인형},{(상표등록번호 3 생략), 지정상품 제28류 고무제 완구, 금속제 완구, 등제 완구, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 목제 완구, 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 봉제 인형},{(상표등록번호 4 생략), 지정상품 제28류 고무제 완구, 금속제 완구, 등제 완구, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 목제 완구, 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 봉제 인형},{(상표등록번호 5 생략), 지정상품 제28류 고무제 완구, 금속제 완구, 등제 완구, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 목제 완구, 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 다이아몬드게임},{(상표등록번호 6 생략), 지정상품 제28류 고무제 완구, 금속제 완구, 등제 완구, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 목제 완구, 세트완구, 지제 완구, 포제 완구, 플라스틱제 완구, 마네킹인형, 어린이용 모형승용차, 어린이용 삼륜차, 완구악기, 완구용 블록, 인형용 방, 장난감 권총, 편자던지기 게임, 미끄럼대}를 별도로 상표등록을 하였고, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외회사도 인터넷 홈페이지에 몬테소리 교육프로그램이라는 상위 카테고리 아래에 베이비 몬테소리Ⅰ, 베이비 몬테소리 Ⅱ, 빅 몬테소리, HOME 리틀 영어, HOME 리틀 수학 등으로 하위 카테고리를 만들어 이 사건 실사용상표들이 표시된 상품들을 게재하고 있을 뿐, 이 사건 등록상표만으로 된 하위 카테고리를 갖고 있지 않고 있으며, 교육 이론을 설명하는 항목에서만 몬테소리라는 용어를 독자적으로 사용하고 있는 사실과 일반인들도 대부분 이 사건 상표를 아동교육방법·프로그램으로 인식하고 있고, 기업의 상표 또는 상호로 인식하고 있는 비율은 미미한 사실 등을 종합하여보면, 수요자들로서는 실사용상표들을,,,,또는 그 변형으로 인식할 뿐 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 인식한다고 보기 어렵다(실사용상표 4의 경우에도 이 사건 등록상표에 결합된 ‘빅’ 부분이 도안화되어 있기는 하나, 도안화 정도에 비추어볼 때 일견하여 빅이라고 인식하기 곤란할 정도에 이르렀다고 보이지는 않는다).
라. 소결론
 따라서, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다 할 수 없으므로상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.
4. 결론
 그렇다면, 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소로 되어야 할 것인데, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 곽부규 이다우