거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.08.03 / 시행일:

【원 고】 에프. 호프만-라 로슈 아게 (소송대리인 변리사 이현실외 2인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2006. 6. 1.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 5. 31. 2004원381호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 출원발명
 ① 발명의 명칭 : 레티노이드 길항제를 이용한 제2형 T-보조 세포 중재 면역질환의 치료
 ② 출원일(국제출원일)/번역문제출일/출원번호(국제출원번호) : 1998. 11. 5./2000. 5. 10./(출원번호 생략)(국제출원번호 생략)
 (우선권주장일/우선권주장국 : 1997. 11. 12./EP)
 ③ 특허청구범위(2005. 1. 27. 최종 보정된 것)
 청구항 1. 하기 화학식 XV의 레티노이드 길항제, 그의 약학적으로 허용가능한 염 및 그의 약학적으로 허용가능한 가수분해성 에스테르로 구성된 군에서 선택되는 화합물 및 약학적으로 허용가능한 담체를 포함하는, 아토피성 피부염, 알러지성 비염, 고초열, 및 알러지성 기관지 천식으로 구성된 군에서 선택되는 질환을 치료하기 위한 약학 조성물 : 
 화학식 XV 

 상기 식에서, 점선 결합은 선택적이고, 점선 결합이 존재할 때 은 메틸이고 은 수소이며, 점선 결합이 존재하지 않을때 및 은 함께 메틸렌이 되어 시스-치환된 사이클로프로필 고리를 형성하고, 은 알콕시이다. 
 청구항 2. 삭제
 청구항 3. 제1항에 있어서, 경구 또는 국소 투여용으로 제조된 약학 조성물.
 청구항 4. 제1항 또는 제3항에 있어서, 정제, 캡슐제, 환제, 사셰, 연고, 크림, 로션, 분무제, 비강용(nasal) 에어로졸 및 흡입용 에어로졸 또는 건조 분말로 제조된 약학 조성물.
 청구항 5. 제1항 또는 제3항에 있어서, 5 내지 200㎎의 활성성분을 함유하는 정제, 캡슐제, 환제 또는 사셰로 제조된 약학 조성물.
 청구항 6. 제1항 또는 제3항에 있어서, 체중 1㎏당 0.05 내지 20㎎의 경구 일일용량으로 제조된 약학 조성물.
 청구항 7. 제1항 또는 제3항에 있어서, 0.01 내지 5중량%의 활성 성분을 함유하는 연고, 크림, 로션, 분무제, 비강용 에어로졸 및 흡입용 에어로졸 또는 건조 분말로 제조된 약학 조성물.
 청구항 8. 제1항 또는 제3항에 있어서, 활성 성분이 레티노이드 길항제 및 그의 알칼리 금속염, 알칼리 토금속염, 벤질 에스테르, 저급 알킬 에스테르 및 9-플루오레닐메틸 에스테르로 구성된 군으로부터 선택된 약학 조성물.
 청구항 9. 삭제
 청구항 10. 제1항 또는 제3항에 있어서, 20 내지 100㎎의 활성 성분을 함유하는 정제, 캡슐제, 환제 또는 사셰로 제조된 약학 조성물.
 청구항 11. 제1항 또는 제3항에 있어서, 체중 1㎏당 0.3 내지 15㎎의 경구 일일용량으로 제조된 약학 조성물.
 청구항 12. 제1항 또는 제3항에 있어서, 0.1 내지 1.0 중량%의 활성 성분을 함유하는 연고, 크림, 로션, 분무제, 비강용 에어로졸 및 흡입용 에어로졸 또는 건조 분말로 제조된 약학 조성물.
 청구항 13. 하기 화학식 XV의 화합물 :
 화학식 XV

 상기 식에서, 점선 결합은 선택적이고, 점선 결합이 존재할 때 은 메틸이고 은 수소이며, 점선 결합이 존재하지 않을때 및 은 함께 메틸렌이 되어 시스-치환된 사이클로프로필 고리를 형성하고, 은 알콕시이다.
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 이 사건 출원발명에 대하여, 원고가 2000. 5. 12. 심사청구와 동시에 명세서 등을 보정한 것을 비롯하여 특허청의 의견제출통지에 따라 2002. 9. 26.과 2003. 6. 27. 2회에 걸쳐서 명세서 등 보정서(이하, 2002. 9. 26. 보정서를 ‘제1차 보정’이라고 하고, 2003. 6. 27. 보정서를 ‘제2차 보정’이라고 한다)를 제출하였으나, 특허청은 2003. 12. 30. 거절결정을 하였다.
 원고가 위 거절결정에 불복하여 2004. 1. 30. 특허심판원에 그 취소를 구하는 심판을 청구하고, 2004. 2. 24. 명세서 등 보정서(이하, ‘제3차 보정’이라고 한다)를 제출하여, 이 사건 출원발명은 심사전치에 회부되었으며, 심사전치과정에서 특허청 심사관이 2004. 3. 27. ‘이 사건 출원발명이 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항 및 제4항 제1, 2호의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다’는 사유로 의견제출통지를 하자, 원고가 2005. 1. 27. 다시 명세서 등 보정서(이하, ‘제4차 보정’이라고 한다)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2005. 2. 21. 원결정을 유지한다는 내용의 심사결과통지를 특허청장에게 보고하였다(같은 날 원고에게 같은 내용의 심사결과를 통지하였다).
 심사전치의 종결로 특허심판원은 원고의 심판청구를 2004원381호로 심리하여 2005. 5. 31., 아래 ⑵와 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 (2) 이 사건 심결 이유의 요지
 이 사건 출원발명의 화학식 XV 화합물은 이 사건 출원발명의 출원 전에는 알려지지 아니하였던 신규물질인데, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에, 화학식 XV 화합물의 제조방법이나 그 물성 등에 관한 기재가 전혀 없고, 단지 ‘(유럽출원번호 생략), 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]’ 등의 기재만 있으며, 이들 문헌에 신규물질인 화학식 XV 화합물의 제조방법이 기재되어 있지 않으므로, 화학식 XV 화합물에 대하여 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하여, 이 사건 출원발명은 구 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되어 특허를 받을 수 없다.
 [증 거] 갑 제1 내지 8호증, 갑 제9호증의 1, 갑 제10, 11호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지
 2. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
 가. 이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 최종 보정인 제4차 보정에 대하여 보정내용이 적법한 것인지 여부를 심리하지 않은 채로 제3차 보정에 의한 특허청구범위를 심판대상으로 하여 심결을 하였으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 나. 이 사건 출원발명의 최초 명세서에 화학식 XV 화합물의 화학구조식이 명확하게 기재되어 있고, 이와 유사한 화학구조를 가지는 화학식 XVI 화합물의 화학구조식과 그 구체적인 제조방법이 수록되어 있는 문헌명이 기재되어 있으며, 그 문헌에 기재된 화학식 XVI 화합물의 제조방법으로부터 당업자가 당업계의 공지기술에 의하여 특수한 지식을 부가하지 않고서도 이 사건 출원발명의 화학식 XV 화합물을 용이하게 제조할 수 있으므로, 이 사건 출원발명은 명세서의 기재불비에 해당하지 아니하고, 따라서 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 3. 판 단
 가. 이 사건 심결이 심판대상을 잘못 특정함으로 인하여 위법한지 여부
 (1) 갑 제1 내지 8호증, 갑 제9호증의 1, 갑 제10, 11호증, 을 제1호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다.
 (가) 이 사건 출원발명에 대하여, 원고가 2000. 5. 12. 심사청구와 동시에 명세서를 보정하고 그 후 제1, 2차 보정을 하였으나, 특허청 심사관은 2003. 12. 30. ‘이 사건 출원발명은 그 출원 전에 반포된 간행물인 국제공개특허공보 95/33745호(공개일자 1995. 12. 14.)와 미국특허공보 제5,391,766호(공개일자 1995. 2. 21.)에 의하여 진보성이 없거나, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 충분히 뒷받침된다고 할 수 없다’는 이유로 거절결정을 하였다.
 (나) 원고는 2004. 1. 30. 위 거절결정에 불복하여 그 취소를 구하는 심판을 청구하고, 그로부터 30일 이내인 2004. 2. 24. 별지 1과 같은 내용으로 특허청구범위를 정정하는 제3차 보정을 하였으며, 이에 따라 이 사건 출원발명은 심사전치에 회부되었다.
 (다) 심사전치과정에서 이 사건 출원발명을 심사한 특허청 심사관은 2004. 3. 27. 원고에게 ‘이 사건 출원발명의 명세서에, 화학식 XV 화합물은 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않고, 의약적 용도가 명확히 기재되어 있지 않아서, 이 사건 출원발명은 구 특허법 제42조 제3항, 제4항 제1호, 제2호의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다’는 내용의 의견제출통지를 하였고, 원고는 2005. 1. 27. 다시 특허청구범위를 앞의 1. 가. ③에서 인정한 이 사건 출원발명의 특허청구범위와 같이 정정하는 내용의 제4차 보정을 하였으나, 특허청 심사관은 위 제4차 보정에 대한 각하결정 없이 2005. 2. 21. 원결정을 유지한다는 내용의 심사결과를 특허청장에게 보고하였다.
 (라) 심사전치의 종결로 특허심판원은 원고의 심판청구를 2004원381호로 심리한 후 2005. 5. 31. 이 사건 심결을 하면서, 그 이유에서 심판대상을 ‘이 건 출원발명의 특허청구범위(2004. 2. 24. 보정된 내용임)’이라고 한 후, 제3차 보정에 의하여 보정된 특허청구범위 중 청구항 1.을 기재하고 ‘2~11. (생략)’(제3차 보정된 특허청구범위는 별지 1과 같이 청구항 1.부터 청구항 13.까지 있는데, 이 사건 심결 이유에는 위와 같이 마치 청구항 11.까지만 있는 것처럼 잘못 기재되었다.)이라고 기재한 다음, 앞의 1. 나. ⑵ 이 사건 심결이유의 요지와 같이 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 (마) 한편, 제4차 보정의 내용은 청구항 1. 중 ‘아토피성 피부염, 아토피와 관련된 피부 질환, 알러지성 비염 또는 고초열, 및 급성 또는 만성 기관지염을 동반하거나 동반하지 않는 알러지성 기관지 천식으로 구성된 군에서 선택되는 제2형 T-보조 세포(Th2)-중재 면역 질환 또는 Th2-관련 사이토킨에 의해 중재된 질환을 치료하기 위한 약학 조성물’을 ‘아토피성 피부염, 알러지성 비염, 고초열, 및 알러지성 기관지 천식으로 구성된 군에서 선택되는 질환을 치료하기 위한 약학 조성물’로, 청구항 1.과 청구항 13.의 화학식의 치환기 정의부분 중 ‘ 및 은 메틸렌과 함께 시스-치환된’을 ‘ 및 은 함께 메틸렌이 되어 시스-치환된’으로, 청구항 12. 중 인용청구항 부분인 ‘제7항’을 제7항에서 인용하고 있는 청구항인 ‘제1항 또는 제3항’으로, 청구항 4. 5. 10. 중 ‘샤세’를 ‘사셰’로 각 정정하는 것이다.
 (2) 살피건대, 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 시행되던 구 특허법 제173조의 규정에 의하여 거절결정에 대한 심판의 청구가 있은 날로부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대한 보정이 있어서 특허출원이 심사전치에 회부된 경우에, 구 특허법 제174조 제1항, 제51조 제1항은 ‘심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 관하여 심사전치의 종결 전에 한 보정이 그 명세서 또는 도면의 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.’라고 규정하고 있으므로, 특허청 심사관은 심사전치과정에서 특허출원인이 특허출원서에 첨부된 명세서 등을 보정할 경우 이를 심사하여 그 보정이 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 하고, 명세서 등의 보정이 적법한 것이라고 인정되면 그 발명이 출원 당초부터 보정된 내용과 같이 출원된 것으로 보아 심사하면 된다고 할 것인바, 이 사건 출원발명에 대한 원고의 제4차 보정은 심사전치과정에서의 보정이고, 심사전치과정에서 심사한 특허청 심사관은 제4차 보정 후 원결정을 유지한다는 내용의 심사결과를 보고한 것으로 보아 제4차 보정을 적법한 것으로 인정하여 그 발명이 출원 당초부터 보정된 내용과 같이 출원된 것으로 보아 심사하였으며, 또한 제3차 보정과 제4차 보정의 내용을 살펴보아도 요지의 변경이 있다고 할 수 없으므로 제4차 보정은 적법한 보정이라고 할 것이다.
 그런데 위 인정 사실에 의하면, 특허심판원은 제4차 보정에 대하여 보정각하 결정을 하지도 아니하고 이 사건 심결 이유에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위를 2005. 1. 27. 최종 보정(제4차 보정)된 것이 아닌 2004. 2. 24. 제3차 보정된 것으로 기재하였으므로, 이 사건 심결이 이와 같이 제3차 보정된 특허청구범위를 이 사건 심결의 심판대상인 것처럼 기재한 것은 일단 잘못이라 할 것이다.
 그러나 제4차 보정 중 청구항 1.의 보정에 관하여 보면, 약학 조성물의 구성 자체는 변경된 것이 전혀 없고(치환기 정의부분이 일부 정정되었으나, 이는 표현을 보다 명확하게 한 것에 지나지 아니하고 구성상 변경은 없다.), 2004. 3. 27.자 의견제출통지에서 의약적 용도가 명확히 기재되어 있지 않다는 지적이 있자 청구항 1. 중 의약적 용도에 관한 부분을 정정(일부를 삭제하였다고 볼 수 있다)하였는데, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 심결은 청구항 1.의 약학 조성물의 구성성분 중 하나로서 신규 화합물인 화학식 XV 화합물에 관하여 명세서 중 발명의 상세한 설명에 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하다는 이유로 이 사건 출원발명은 특허받을 수 없다고 판단하고 있으므로, 위 판단은 제4차 보정 전후에 아무런 변경이 없는 특허청구범위 부분을 대상으로 하고 있어서, 비록 특허심판원이 이 사건 심결에서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 청구항 1.을 특정하면서 최종 보정(제4차 보정)된 것이 아닌 제3차 보정된 것으로 기재한 잘못이 있다 하더라도, 그 잘못에도 불구하고 심결의 이유와 관련된 심판대상이 달라졌다고 할 수 없는 이상, 이 사건 심결에는 그 판단결과에 영향을 미칠 수 있는 잘못이 있다고 할 수 없다.
 따라서 위와 같은 사정만으로 이 사건 심결이 위법하다고 할 수 없으므로, 원고의 2. ㈎ 주장은 이유 없다.
 나. 이 사건 출원발명의 명세서 기재의 적법 여부
 (1) 이 사건 출원발명의 요지
 이 사건 출원발명의 특허청구범위 중 청구항 1, 3 내지 8, 10 내지 12는 화학식 XV 화합물을 함유하는 약학 조성물, 청구항 13은 화학식 XV 화합물을 청구하는 것으로서, 이 사건 출원발명은 화학식 XV 화합물 및 이를 함유하는 약학 조성물에 관한 발명이고, 화학식 XV 화합물은 그 치환기의 정의에 따라 점선 결합이 존재하여 은 메틸이고 은 수소일 경우의 화합물{이하, ‘화학식 XV(i) 화합물’이라고 한다}과 점선 결합이 존재하지 않아 및 은 함께 메틸렌이 되어 시스-치환된 사이클로프로필 고리를 형성할 경우의 화합물{이하, ‘화학식 XV(ii) 화합물’이라고 한다}로 나누어지는데, 어느 것이나 이 사건 특허발명의 출원 전에는 알려지지 아니한 신규의 화합물로서(다툼 없는 사실), 그 화학 구조식을 보면 아래와 같다.
 ① 화학식 XV 화합물

 ② 화학식 XV(i) 화합물

 ③ 화학식 XV(ii) 화합물

 (2) 화학물질 발명에 있어서 명세서의 기재 정도
 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 시행되던 구 특허법 제42조 제3항은 특허출원서에 첨부하는 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제62조는 명세서의 기재가 위와 같은 요건을 갖추지 아니한 경우에는 거절결정을 하도록 규정하고 있는바, 위 규정들의 취지는 특허청구범위의 청구항에 기재한 것만으로는 발명을 공개한 것이라고 할 수 없으므로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서의 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 명세서에 그 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다는 것이다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조).
 이러한 특허출원 명세서의 기재요건에 관한 법리를 이 사건 출원발명과 같은 화학물질의 발명(청구항 1.은 신규 화합물인 화학식 XV 화합물을 함유하는 약학 조성물에 관한 발명이므로 새로운 화학물질의 발명이라고 할 수 있다.)과 관련하여 살펴보면, 화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 그 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많으므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이고, 원소분석치, NMR(Nuclear Magnetic Resonance; 핵자기공명)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어 있는 것이 바람직하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 명세서의 기재만에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 할 것이다.
 (3) 이 사건 출원발명의 명세서 기재 요건 구비 여부(당업자가 명세서의 기재에 의하여 화학식 XV 화합물을 용이하게 제조할 수 있는지 여부)
 (가) 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 “본 발명에 사용된 용어 ‘레티노이드 길항제’는 하기 화학식 I 내지 XVI의 화합물을 포함한다.”(을 제1호증, 제7면 제3, 4행)고 하면서 a)부터 f)까지 화합물이 나열되어 있는데, 그 중 하나가 “f) 하기 화학식 XV 및 XVI의 RXR 길항제(유럽 특허 출원 제97 107 843.1호, 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]에 기술되어 있다)”(을 제1호증, 제13면 제3 내지 5행)이고, 그 아래에는 화학식 XV 화합물과 화학식 XVI 화합물의 화학구조식만 기재되어 있을 뿐이며, 위 인용문헌인 유럽 특허 출원 제97 107 843.1호, 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229] 및 [Nature 1996, 383, 450]에도 화학식 XV 화합물의 제조방법이 기재되어 있지 않다. 한편, 이 사건 출원발명의 명세서 중 실시예 가운데 레티노이드 길항제를 시험한 시험결과를 나타낸 표 Ⅰ 내지 Ⅳ에는, 화합물 C인 (2E, 4E, 6Z)-7-[2-부톡시-3,5-비스(1,1-디메틸에틸)페닐]-3-메틸-2,4,6-옥타트리엔산(화학식 XV 화합물의 한 종류에 해당함)이 활성화된 인간 단핵세포에 의해 IL-12생산을 자극하고, 나이브 T 세포의 IL-4-분비 Th2 세포로의 분화를 감소시키며, 알러젠-유도성 기도 염증의 쥐 모델에서 기도 염증 세포 축적 억제를 나타내는 데이터(을 제1호증, 제23, 24, 25, 27면)가 제시되어 있다. 이와 같이 명세서에 단순히 화학구조식과 의약의 용도발명의 약리데이터가 제시되어 있다고 하여도, 이것들만으로는 신규화합물인 화학식 XV 화합물의 고유의 물성을 확인할 수 있는 물성데이터를 알 수 없고, 이를 제조하는 출발물질, 반응공정 및 조건 등과 같은 제조방법 역시 알 수 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 이 사건 출원발명은 명세서의 기재로부터 당업자가 그 내용을 명확하게 이해하고 과도한 시행착오 없이 그 발명을 용이하게 실시할 수 없다.
 (나) 이에 대하여 원고는, 화학식 XV(i) 화합물과 화학식 XVI 화합물은 그 화학 구조식이 유사하고, 그 제조방법도 출발물질이 2,4-디-(3급-부틸)페놀이라는 점만 다를 뿐이고, 이를 제외한 다른 제조공정들은 이 사건 출원발명의 명세서에서 인용하고 있는 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229]에 기재된 화학식 XVI 화합물의 제조공정을 그대로 따르면 되는 것인데, 그러한 공정들은 그 기술분야에 널리 알려진 기본적인 화학반응이며, 출발물질인 2,4-디-(3급-부틸)페놀의 제조방법도 공지되어 있으므로, 당업자라면 위 인용문헌에 기재된 화학식 XVI 화합물의 제조방법에서 출발물질의 제조단계인 1→3 단계를 2,4-디-(3급-부틸)페놀의 제조방법으로 치환하여 화학식 XV(i) 화합물을 용이하게 제조할 수 있고, 화학식 XV(ii) 화합물은 그 화학구조식 “” 중 B 부분이 메틸로 치환된 알켄 구조가 아니라 사이클로프로필 고리라는 점을 제외하고는 화학식 XV(i) 화합물과 동일한데, 삼중결합의 알킨 구조를 이중결합의 알켄 구조로 환원시키는 반응 및 알켄 구조를 사이클로프로필 고리로 치환하는 반응은 그 기술분야에 널리 알려진 기본적인 유기화학 반응이므로, 당업자라면 인용문헌에 기재된 화학식 XVI 화합물의 제조방법에서 출발물질을 변경한 화학식 XV(i) 화합물의 제조공정 중 7→8단계의 공정을, 삼중결합의 알킨 구조를 이중결합의 알켄 구조로 환원시킨 후 이중결합의 알켄구조를 사이클로프로필 고리화시키는 공정으로 치환하여 화학식 XV(ii) 화합물을 용이하게 제조할 수 있다고 주장한다.
 살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 화학식 XV 화합물과 화학식 XVI 화합물의 화학구조식을 보면, 화학식 XV 화합물은 “”이고 화학식 XVI 화합물은 “”로 “ ” 부분을 공통으로 가지고 있고, 같은 위치에 3-메틸-2,4,6-옥타트리엔산과 알콕시로 치환된 벤젠고리를 포함하고 있다는 점에서 서로 유사한 점이 있으며, 갑 제12호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에서 인용하고 있는 문헌[J. Med. Chem. 1996, 39, 3229]에 화학식 XVI 화합물의 제조공정과 별지 2 기재와 같은 약 10단계의 제조공정에 따른 화학반응식이 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있지만, 이 사건 출원발명의 명세서에 화학식 XVI 화합물의 제조방법이 기재된 인용문헌만이 기재되어 있을 뿐이고 화학식 XV 화합물의 제조방법에 대하여서는 아무런 기재가 없는 상황에서, 이 사건 출원발명의 명세서에 구체적으로 기재되어 있지도 아니한 10단계에 이르는 화학식 XVI 화합물의 제조공정에서 화학식 XV 화합물과 다른 구조를 가진 부분을 합성하는 제조공정만을 선별하고, 이를 다시 그 기술분야에 공지된 별개의 화학반응들로 치환하여 화학식 XV 화합물의 제조방법을 구성하는 것은, 당업자가 이 사건 출원발명의 명세서의 기재로부터 과도한 시행착오 없이 이 사건 출원발명을 용이하게 재현할 수 있을 정도에 해당한다고 할 수 없다.
 보다 구체적으로 살펴보면, 첫째 화학식 XV(i) 화합물과 화학식 XVI 화합물은, 그 구조에 있어서 화학식 XV(i) 화합물은 1,3-디터셜부틸벤젠을, 화학식 XVI 화합물은 테트라하이드로나프탈렌고리를 각 기본골격으로 하고 있고, 을 제2호증의 기재에 의하면, 그 물성에 있어서 1,3-디터셜부틸벤젠은 mp(융점, 이하 같다) 10-11℃, bp(비점, 이하 같다) 106-107℃이고, 테트라하이드로나프탈렌고리는 mp -35℃, bp 207℃인 사실을 인정할 수 있으므로, 두 화합물은 그 구조 및 물성이 서로 달라 동일한 모핵을 갖고 있다고 볼 수 없으며, 이러한 차이로 인하여 화학식 XV(i) 화합물을 제조함에 있어서 반응단계별 용매 및 온도 등이 화학식 XVI 화합물의 그것과 상이할 것이므로, 화학식 XVI 화합물의 제조방법이 당해 기술분야에 널리 알려져 있다고 하더라도 당업자가 이로부터 화학식 XV(i) 화합물을 용이하게 제조할 수 있다고 할 수 없다.
 둘째, 설사 화학식 XV(i) 화합물을 용이하게 제조할 수 있다고 하더라도, 화학식 XVI 화합물의 제조방법에 따라 화학식 XV(i) 화합물을 제조하다가 어느 단계에서 사이클로프로필 고리화하여 화학식 XV(ii) 화합물을 제조할 수 있는지에 대하여 알기 어렵고, 이중결합의 알켄구조를 사이클로프로필 고리화시키는 Simmons-Smith 반응은 입체적으로 덜 장애가 있는 부분에서 반응이 일어날 것이므로 화학식 XV(ii) 화합물에 존재하는 3개의 알켄구조 중 벤젠고리에 가장 가까운 알켄구조만을 선택적으로 사이클로프로필 고리화시키는 것이 용이하다고 할 수 없으며, 한 구조의 화합물에 여러 개의 알켄이 있을 때 그 중 하나를 사이클로프로필 고리화하려 하는 경우 모든 알켄을 사이클로프로필 고리화할 가능성도 있으므로, 당업자가 화학식 XVI 화합물의 제조방법으로부터 화학식 XV(ⅱ) 화합물을 용이하게 제조할 수 있다고 할 수 없다.
 따라서 신규화합물인 화학식 XV 화합물 및 이를 함유하는 약학 조성물에 관한 발명인 이 사건 출원발명을 그 명세서의 기재로부터 당업자가 과도한 시행착오 없이 용이하게 실시(제조)할 수 없다.
 다. 소 결
 이 사건 심결은 최종 보정된 명세서를 심판대상으로 하지 않은 잘못이 있으나 심결의 결과에 영향이 없어서 그 이유만으로 이 사건 심결이 위법하다고 할 수 없고, 이 사건 출원발명은 명세서 기재불비에 해당하여 특허법 제42조 제3항에 의하여 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
 3. 결 론 
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 김제완

[1] 심사전치과정에서 특허출원인이 특허출원서에 첨부된 명세서 등을 보정할 경우의 처리 방법
[2] 특허심판원이 출원발명의 특허청구범위 청구항을 특정하면서 특허출원 명세서 보정 전의 것으로 기재한 잘못이 있는 경우, 심결이 보정 전후에 아무런 변경이 없는 특허청구범위 부분을 대상으로 하였다면 위 심결에 판단결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것인지 여부(소극)
[3] 화학물질의 발명에 관한 특허출원 명세서에 있어서 ‘발명의 상세한 설명’의 기재 정도
[4] 명칭을 ‘레티노이드 길항제를 이용한 제2형 T-보조 세포 중재 면역질환의 치료’로 하는 출원발명의 명세서에, 신규물질인 화학식 XV 화합물의 화학구조식과 이와 유사한 화학식 XVI의 화합물의 제조방법이 수록된 인용문헌만을 기재한 것만으로는 당업자가 과도한 시행착오 없이 용이하게 실시(제조)할 수 있을 정도로 그 ‘발명의 상세한 설명’을 기재한 것으로 볼 수 없다고 한 사례

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제173조의 규정에 의하여 거절결정에 대한 심판의 청구를 한 날로부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정하여 특허출원이 심사전치에 회부된 경우에, 구 특허법 제174조 제1항, 제51조 제1항의 규정에 따라 특허청 심사관은 심사전치과정에서 특허출원인이 특허출원서에 첨부된 명세서 등을 보정할 경우 이를 심사하여 그 보정이 요지를 변경하는 것일 때에는 결정으로 그 보정을 각하하고, 명세서 등의 보정이 적법하다고 인정되면 그 발명이 출원 당초부터 보정된 내용과 같이 출원된 것으로 보아 심사하면 된다.
[2] 심사전치과정에서 특허출원인이 명세서를 적법하게 보정하였으나 특허심판원이 출원발명의 특허청구범위 청구항을 특정하면서 적법하게 보정된 것이 아닌 그 이전에 보정된 것으로 기재한 잘못이 있다 하더라도, 심결이 최종 보정 전후에 아무런 변경이 없는 특허청구범위 부분을 대상으로 하였다면, 위 심결에는 판단결과에 영향을 미친 위법이 없다.
[3] 화학물질의 발명은 그 구성이 화학물질 자체이므로 출원 당시의 명세서에 의하여 그 화학물질의 존재가 확인될 수 있어야 할 것인바, 화학발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 경험칙상 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많으므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는, 그 화학물질의 합성을 위하여 명세서에 개시된 화학반응이 당업자라면 누구나 수긍할 수 있을 정도로 명확한 것이 아닌 한, 단순히 그 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 당업자가 용이하게 재현하여 실시(제조)할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 필수적으로 기재되어 있어야 하고, 원소분석치, NMR(Nuclear Magnetic Resonance; 핵자기공명)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어 있는 것이 바람직하고, 특히 출원 당시의 기술수준으로 보아 당업자가 명세서의 기재만에 의하여 화학물질을 제조할 수 있는지 여부가 의심스러운 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어 있어야 한다.
[4] 명칭을 ‘레티노이드 길항제를 이용한 제2형 T-보조 세포 중재 면역질환의 치료’로 하는 출원발명의 명세서에, 신규물질인 화학식 XV 화합물의 화학구조식과 이와 유사한 화학식 XVI의 화합물의 제조방법이 수록된 인용문헌만을 기재한 것만으로는 당업자가 과도한 시행착오 없이 용이하게 실시(제조)할 수 있을 정도로 그 ‘발명의 상세한 설명’을 기재한 것으로 볼 수 없다고 한 사례.