손해배상등 (민사, 대법원)
공포일: 2003.03.11 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 1 외 1인 (소송대리인 홍익법무법인 담당변호사 김영균 외 5인)
【피고, 상고인】 삼락실업 주식회사 외 1인 (소송대리인 변호사 안용득)
【원심판결】 서울고법 2000. 7. 25. 선고 99나47640 판결
【주 문】
 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고들이 부담한다.

【이 유】상고이유(상고이유서 제출기간이 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
 1. 원심이 적법하게 확정한 사실은 다음과 같다.
 가. 원고들의 권리관계
 (1) 원고 2는 1982. 4. 2. 주식회사 보성지관을 설립한 이래 위 회사를 운영하면서 지관의 제작과 관련된 고안을 다수 출원하여 실용신안을 받은 자로서, 1985. 9. 23. "지관가공장치"의 고안(이하 '이 사건 등록고안'이라 한다)에 관한 실용신안을 출원하여 1989. 11. 16. (등록번호 생략)으로 실용신안권 등록을 마쳤으며(위 등록된 권리를 '이 사건 실용신안권'이라 한다), 1996. 9. 3. 원고 1에게 위 실용신안권 중 2분의 1 지분을 양도하여 1996. 9. 5. 일부이전등록이 마쳐졌다.
 (2) 이 사건 등록고안은 원추형의 관체로 제작형성된 지관을 최종적으로 가공처리하는 장치인데, 그 핵심적인 내용은 지관삽입 → 고정 → 호료도포 → 후로킹(flocking : 호료가 도포된 부위에 소정의 후로킹 분말을 불어 정착시켜 주는 작업) → 페인팅 → 건조 → 지관탈리 등 성형된 지관에 대한 일련의 마무리 가공 작업을 하나의 장치로 일관성 있게 연속적·자동적으로 수행할 수 있도록 한 것이다(이 사건 등록고안의 출원 전에는 위 일련의 과정 전체를 연속적·자동적으로 수행하는 장치의 고안이 공개된 바 없다).
 나. 피고들의 권리관계
 (1) 피고 2는 1979. 10. 1. 지관 제조·도매업을 사업목적으로 하는 주식회사 구일지관(이하 '구일지관'이라 한다)을 설립한 후 일본의 지관제조판매업체인 다나까지관(田中紙管) 주식회사의 지관가공장치를 모방한 지관가공장치{이하 '(다)호 고안'이라 한다}를 제작·사용해 왔는데, 이는 이 사건 등록고안과 같은 자동장치가 아니라 스핀들 및 건조기핀에 지관을 삽입하고 탈리하는 부분이 수동으로 작동되는 장치였다.
 (2) 그 후, 피고 2는 1983. 3. 14. 충남 예산군 (주소 생략)에 지관 제조·가공 및 판매업을 영위하는 회사인 피고 삼락실업 주식회사(이하 '삼락실업'이라 한다)를 설립한 뒤 구일지관으로부터 지관가공장치를 공급받아 이를 사용해 왔다.
 (3) 그런데 구일지관의 기계담당 공무과장으로 근무하면서 지관가공장치의 제작 및 개발에 관여하던 소외인이 1987. 5. 31. 퇴사한 뒤 성일기업을 설립하여 이 사건 등록고안과 같이 자동화된 지관가공장치를 제작·판매하게 되자, 피고 삼락실업은 1988.부터 1989.까지 사이에 위 소외인으로부터 지관가공장치{이하 '(나)호 고안'이라 한다} 6대를 구입한 후 1998. 6. 18.까지 이를 사용하여 지관을 생산·판매해 왔다.
 다. 분쟁의 경위 
 (1) 원고 2는 이 사건 등록고안의 출원 이후 1985.부터 1987.까지 사이에 위 고안에 따른 지관가공장치 7대를 자체 제작하여 사용하다가, 위와 같이 위 소외인이 제작·판매하는 지관가공장치가 시장에 유통되자 1989.부터 1991.까지 위 소외인으로부터 지관가공장치{(나)호 고안과 거의 동일한 기술적 구성을 가진 장치, 이하 '(가)호 고안'이라 한다} 5대를 구입하였다.
 (2) 그 후 원고 2는 위 소외인이 제작한 지관가공장치가 이 사건 등록고안과 유사하다는 이유로 1994. 4. 1. 위 소외인을 상대로 권리범위확인심판(특허청 심판소 94당410호)을 청구하였는데, 특허청 심판소는 1995. 4. 11. (가)호 고안과 이 사건 등록고안이 "별도의 장치에 의하여 각각의 공정을 수작업으로 하던 것을 일련의 기계적 장치에 통합하였다."는 점에서 동일한 권리범위에 속한다는 취지의 심결을 선고하였고 위 심결은 1995. 5. 14. 확정되었으며, 위 소외인은 1995. 7. 13. 자신이 판매한 지관가공장치의 거래내역(피고 삼락실업과의 거래가 포함되어 있다.)을 첨부하여 앞으로 위 원고의 실용신안권을 침해하지 않겠다는 내용의 각서를 작성해 주었다.
 (3) 나아가 원고 2는 1996. 1. 5. 피고 삼락실업에 대하여, 위 피고가 위 소외인으로부터 구입·사용하고 있는 지관가공장치가 이 사건 실용신안권을 침해한 것이므로 그 사용을 중지할 것을 통고하였고, 원고 1도 1996. 11. 2. 피고들에게 자신이 실용신안권자임을 밝히며 위 지관가공장치의 사용중지를 요청하였다.
 (4) 이에 대하여 피고 삼락실업은 1997. 1. 27. 원고들을 상대로 이 사건 등록고안이 공지공용임을 이유로 한 등록무효심판(특허심판원 97당86호) 및 (나)호 고안에 의한 지관가공장치가 원고들의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범위확인심판(특허심판원 97당87호)을 청구하였는데, 1998. 5. 27. 특허심판원은 이 사건 등록고안이 공지공용이라는 증거가 부족하고, (나)호 고안과 이 사건 등록고안은 "콘베이어의 주변적소에 지관삽착장치, 호료도포브러시, 후로킹노즐, 페인팅장치, 열풍건조실, 지관자동탈리장치 등 지관을 가공하는 필수적 장치를 순서대로 설치함으로써 지관가공공정을 하나의 장치로 구성하여 일관성 있게 연속·자동적으로 수행하는 기술적 구성 및 효과를 갖고 있다."는 이유로 피고 삼락실업의 청구를 모두 기각하는 심결을 내렸다.
 2. 상고이유 제1점에 대하여 본다. 
 피고들은, 원고들의 이 사건 등록고안이 공지공용의 기술을 이용한 것으로서 신규성이 없으므로 그 권리범위를 인정할 수 없다고 주장하였는바, 원심은 이 사건 등록고안이 공지공용의 기술을 이용하였다는 사실을 인정할 증거가 없다고 판단하여 피고들의 위 주장을 배척하였다.
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 또한, 이 사건 등록고안이 진보성이 없다는 상고이유의 주장은 상고심에 이르러 비로소 주장한 것으로서 적법한 상고이유로 삼을 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장은 모두 이유 없다.
 3. 상고이유 제2점에 대하여 본다.
 피고들은 이 사건 등록고안의 출원일인 1985. 9. 23. 이전에 이미 이와 유사한 (나)호 고안의 실시를 시작하였으므로 선사용에 의한 통상실시권이 있다고 주장하였는바, 원심은 피고들이 이 사건 등록고안의 출원 전에 (나)호 고안과 같은 자동화된 지관가공장치를 제작·사용하였다고 인정할 증거가 없다고 판단하여 피고들의 위 주장을 배척하였다.
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장도 이유 없다.
 4. 상고이유 제3점에 대하여 본다.
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 원고들이 피고 2가 경영하던 구일지관에서 위와 같이 (다)호, (가)호, (나)호 고안을 차례로 개발하여 사용하고 있는 사실을 인식하고 있었으면서도, 몰래 이 사건 등록고안을 등록한 이후 위 고안에 의한 지관가공장치를 스스로 제작하지 않은 채 침해자인 위 소외인으로부터 지관가공장치 5대를 구입하여 사용하면서 피고들에 대하여는 아무런 통보를 하지 않다가 등록한 지 6년이 지나서 이 사건 청구를 한 것은 권리남용에 해당하고 신의칙에도 반한다는 피고들의 주장에 대하여, 원고 2가 1989.부터 1991.까지 사이에 위 소외인으로부터 (가)호 고안에 의한 지관가공장치 5대를 구입하여 사용하였고, 1996. 1. 5.에 이르러서야 피고들에게 실용신안권의 침해 중지를 통고한 것은 사실이나, 한편 원고 2는 이 사건 등록고안에 의한 지관가공장치를 직접 제작·사용한 바 있으며, 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는 (가)호 고안에 의한 지관가공장치를 위 소외인으로부터 구입한 뒤 이를 이 사건 등록고안과 동일한 기술구성으로 판단하여 위 소외인을 상대로 1994. 4. 1. 권리범위확인심판을 청구하여 인용심결을 받은 다음 위 소외인으로부터 판매업체에 관한 내역서를 제출받아 피고들이 포함되어 있는 것을 알고 피고들을 상대로 실용신안권 침해의 중지를 요청하게 된 것이므로, 사정이 이와 같다면, 원고들의 이 사건 청구가 권리의 남용 또는 신의칙 위반에 해당한다고 볼 수 없다는 이유로 이를 배척한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장도 이유 없다.
 5. 상고이유 제4점에 대하여 본다.
 가. 피고들의 과실에 대하여
구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제31조에서 준용하는 특허법 제130조는 "타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다."라고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 경우 그 내용이 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려질 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다고 할 것이다.
 기록에 의하면, 피고들은 지관 제조업 분야에 종사하는 자로서 지관가공의 전 공정을 최초로 자동화한 원고들의 이 사건 등록고안이 존재한다는 사실을 알 수 있는 위치에 있었다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 비록 원고 2가 위 소외인으로부터 지관가공장치를 구입하여 사용하여 왔고 또 이 사건 등록고안의 침해사실을 안 때로부터 4년 이상이나 위 소외인에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않았다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 피고들이 위 소외인으로부터 매수하여 사용한 (나)호 고안에 의한 지관가공장치가 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 데 대하여 상당한 이유가 있다고 보기 어려우므로, 결국 피고들에게 과실이 없다거나 위 과실의 추정을 번복할 사유가 된다고 볼 수 없다.
 따라서 피고들에게 이 사건 실용신안권의 침해행위에 대한 과실이 있다는 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장도 이유 없다.
 나. 부당이득반환청구에 대하여
 위와 같이 원심이 피고들에게 이 사건 실용신안권의 침해행위에 대한 과실이 있다고 판단한 것이 정당하므로, 원심이 과실이 없을 경우를 가정하여 판단한 부당이득반환청구 부분에 대한 상고이유의 주장은 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.
 다. 피고 2의 손해배상책임에 대하여
 기록에 의하면, 피고 2는 피고 삼락실업을 설립하고 그 대표이사가 되어 실질적으로 피고 삼락실업을 운영하여 오면서 피고 삼락실업이 위 소외인으로부터 (나)호 고안의 지관가공장치를 매수하여 사용하는데 이를 결정하고 실행하게 한 자이므로, 이 사건 실용신안권의 침해행위에 대하여 과실이 있는 한 이 사건 손해배상책임을 면할 수 없다고 볼 것이다.
 같은 이유로 원심이 피고 2가 피고 삼락실업과 공동불법행위자로서 이 사건 손해배상책임이 있다고 판단한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장도 이유 없다.
 6. 상고이유 제5점에 대하여 본다.
 가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용증거를 종합하여, 피고 삼락실업이 (나)호 고안에 의한 지관가공장치를 사용하여 생산·판매한 연간매출액을 그 판시와 같이 산출하고, 이 사건 실용신안권의 통상실시료는 이 사건 등록고안을 사용하였을 경우 매출총액의 3% 상당이라고 할 것인데, 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하될 것임은 명백하므로 그 기여도를 100%라고 인정한 다음, 그 판시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단하였다.
 기록에 의하면, 이 사건 등록고안은 지관가공장치의 전체 공정을 자동화한 것이 아니고 그 중 후로킹 공정, 건조공정 등 성형된 지관에 대한 일련의 마무리 가공작업을 자동화한 것으로서, 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하되기는 하지만, 그러한 사정만으로 이 사건 등록고안의 제품 전체(완성품)에 대한 기여도를 100%라고 단정하기는 어려우므로 원심이 이 사건 등록고안의 기여도를 100%라고 인정한 것은 적절하지 않고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으나, 이 사건 등록고안에 관하여 원고 2나 원고들이 체결한 기존의 각 실시허락계약을 보면 매출금액의 3%를 통상실시료로 지급하기로 약정하였고 위 실시료율 3%는 이 사건 등록고안의 기술내용과 기여도 등을 고려하여 정한 것으로 보이며, 달리 위 실시료율이 부당하다고 볼 만한 자료를 기록상 찾아보기 어려운 이상, 통상실시료 상당의 금액을 손해배상으로 구하는 이 사건에 있어서 피고들이 배상할 손해액은 위 실시료율에 의하여 산정함이 상당하다고 할 것이므로, 원심이 그 판시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미치는 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 나. 원고들이 이 사건 등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 그 권리를 행사하였다 하여 원고들이 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 원고들이 권리행사를 게을리함으로써 피고들의 이 사건 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 원고들이 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 원고들이 그 권리행사를 게을리한 것이 피고들의 위 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 원고들이 위와 같이 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 피고들의 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.
 따라서 원심이 피고들의 이 사건 손해배상액을 산정함에 있어 과실상계를 하지 아니한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 이 부분 상고이유의 주장도 모두 이유 없다.
 7. 이 사건 등록고안의 존속기간에 관한 상고이유에 대하여 본다.
 이 사건 기록과 관계 법령에 비추어 살펴보면, 이 사건 실용신안권의 존속기간은 그 등록원부에 기재되어 있는 바와 같이 2000. 9. 23.까지임이 명백하다. 이 부분 상고이유의 주장도 이유 없다.
 8. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들이 부담하는 것으로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박재윤(재판장) 서성 이용우(주심) 배기원

[1] 구 실용신안법 제31조에서 준용하는 특허법 제130조의 규정 취지
[2] 주식회사의 실용신안권 침해행위를 결정하고 실행한 대표이사에게 공동불법행위책임을 인정한 사례
[3] 등록고안이 등록된 지 6년 가량 지난 후에 실용신안권을 행사하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한할 수 있는지 여부(소극)

[1] 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전문 개정되기 전의 것) 제31조에서 준용하는 특허법 제130조는 "타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다."라고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 경우 그 내용이 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려질 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.
[2] 주식회사의 실용신안권 침해행위를 결정하고 실행한 대표이사에게 공동불법행위책임을 인정한 사례.
[3] 등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다.