등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.07.24 / 시행일:

【원 고】 폼팩터 인크 (소송대리인 특허법인 AIP 담당변리사 이수완)
【피 고】 주식회사 파이컴 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 권영모외 2인)
【변론종결】2009. 6. 26.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2008. 7. 14. 2008당(취소판결)67호 사건에 관하여 한 심결 중 특허 (등록번호 생략)의 특허청구범위 제9항에 관한 부분을 취소한다. 
【이 유】1. 기초 사실
 [인정 근거] 갑 제1 내지 4호증, 갑 제12호증, 을 제5호증
 가. 원고의 특허발명
 (1) 명칭 : 초소형 전자 상호접속요소용 접촉팁 구조체와 그 제조방법
 (2) 출원일/우선권주장일/등록일/등록번호 : 1998. 1. 16./1996. 5. 17./2002. 1. 29./(등록번호 생략)
 (3) 청구범위 : 기재 생략(이하, 원고의 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’이라고 한다)
 나. 심결의 경위
 (1) 피고는 2004. 3. 19. 특허심판원에 2004당586호로 이 사건 특허발명에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2004. 11. 30. 이 사건 특허발명은 모두 진보성이 있다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하, ‘제1차 심결’이라고 한다)을 하였다. 
 (2) 피고는 제1차 심결에 불복하여 2004. 12. 31. 특허법원에 2004허8749호로 ‘제1차 심결 중 특허청구범위 청구항 제1, 4, 9, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항에 관한 부분을 취소한다’는 청구취지로 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2006. 2. 9. 위 청구항들에 관한 부분은 진보성이 없다는 이유로 피고의 청구를 받아들여, 제1차 심결 중 위 청구항들에 대한 부분을 취소하는 내용의 판결(이하, 줄여 쓸 때에는 ‘취소판결’이라고만 한다)을 선고하였다. 
 (3) 원고가 취소판결에 불복하여 2006. 3. 29. 대법원에 2006후688호로 상고를 제기하였으나, 대법원은 2008. 4. 24. 상고를 기각하는 판결을 선고하였고, 취소판결은 그대로 확정되었다. 
 (4) 이에 특허심판원은 2008당(취소판결)67호로 2008. 5. 13. 취소판결에 따라 새로운 심판번호 및 심판관에 의하여 다시 심판하게 되었음과 특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출된 것과 달라 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 증거를 특허심판원에 제출하여 달라는 내용을 같이 통지한 후, 같은 해 7. 14. 아래 다.항과 같은 이유로 피고의 심판청구를 일부 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 
 다. 이 사건 심결 이유의 요지
 제1차 심결을 취소한 특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749 판결은 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후688 판결에 의하여 확정되었고, 위 취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 심판청구인이 이를 주장한 점을 제외하고는 양 당사자로부터 새로운 사실의 주장이나 증거제출이 없었으므로, 취소판결의 이유와 같이 이 건 특허 (등록번호 생략) 발명의 특허청구범위 제1, 4, 7, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항에 기재된 발명은 신규성 내지 진보성이 없고, 제9항에 기재된 발명은 진보성이 없는 것으로, 구 특허법(1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것) 제29조 제1항, 제2항 및 제133조 제1항 제1호의 규정에 의하여 무효가 되어야 한다. 
2. 원고가 주장하는 이 사건 심결의 취소사유
 가. 심결이유 기재방식의 위법
 이 사건 심결은 이 사건 특허발명의 무효사유를 구체적으로 기재하지 아니하고 ‘특허법원 판결 및 대법원 판결에 기재된 바와 같이 이 사건 특허발명은 진보성이 인정되지 아니한다’고 판시하고 있는바, 특허심판 절차와 심결취소소송 절차는 심급적으로 아무런 관련이 없는 절차로서 심결이 판결의 이유를 원용할 수는 없으므로, 위와 같은 심결이유의 기재는 적법한 것이라고 할 수 없다. 즉, 등록특허를 무효로 심결하기 위해서는 구체적인 증거와 이 사건 특허발명이 진보성이 없다는 구체적인 이유를 함께 구체적으로 적시하여야 함에도 불구하고, 이 사건 심결은 증거의 제시도 없고 구체적인 무효사유를 기재하지 않아 위법하다는 것이다. 
 나. 심판절차의 위법
 특허법원의 취소판결에서 증거로 채택된 비교대상발명들은 모두 제1차 심결의 심판절차에서는 제출되지 않은 증거들로서, 취소판결의 확정으로 특허심판원에서 다시 심판이 계속되게 되었다면, 특허심판원으로서는 이 사건 특허발명의 진보성 판단에 사용된 증거들을 다시 제출받아 이를 심리한 후 취소판결의 취지에 따라 새로 판단하여야 하고, 이와 같이 심판절차에서 새로운 증거가 제출되면 특허법 제147조에 따라 상대방에게 의견을 제출할 기회를 부여하고 특허를 정정할 기회를 주어야 한다. 
 따라서 특허법원에서만 제출된 증거를 다시 제출받지 아니하고, 원고에게 정정을 청구할 기회를 부여하지도 아니한 채 이루어진 이 사건 심결은 위법하다는 것이다.
3. 판단
 가. 심결이유 기재방식의 위법에 관한 주장
 (1) 특허심판원의 심결은 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)를 기재한 서면으로 하여야 한다( 특허법 제162조 제2항 제5호 참조). 이때 심결의 이유는 심결의 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 청구의 취지 외에 그 이유의 요지를 기재하면 충분하고, 더 나아가 민사소송에서와 같이 반드시 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단이 표시되어야 하는 것은 아니다. 
 한편, 특허심판원의 심결 또는 결정에 대한 취소판결이 확정되면 심판관은 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 하고, 이때 판결의 기본이 되는 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허심판원은 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 판결의 기본이 되는 이유에 맞게 심결의 이유를 기재하고 주문을 내려야 하고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 의미한다( 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 참조). 
 따라서 특허심판원의 심결을 취소하는 취소판결이 확정되어 특허심판원이 다시 심리하는 절차에 있어서는, 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계의 변동이 생기는 등의 특별한 사정이 없는 한, 통상 심결에서의 기재되어야 할 이유의 요지와 반드시 같은 정도로 그 이유의 요지가 기재되어야 한다고 할 수 없다.
 (2) 그렇다면, 이 사건 심결이 심결의 이유로서 ‘… 특허법원 취소판결의 기본이유와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 4, 7, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항에 기재된 발명은 신규성 내지 진보성이 없고, 제9항에 기재된 발명은 진보성이 없는 것이다’라고 기재하였다고 하더라도 이는 취소판결의 기본이 되는 이유 중 결론만을 분명하게 인용한 것으로서 그러한 정도만으로는 원고가 주장하는 것처럼 심결의 이유기재가 위법한 정도에 이르렀다고 볼 수 없고, 달리 이 사건 심결의 심판절차에서 취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가진 새로운 증거가 제출되는 등 특별한 사정이 보이지 않는 이 사건에서 원고의 주장은 결국 이유 없다고 할 것이다.
 나. 심판절차의 위법에 관한 주장
 (1) 변론주의가 적용되는 민사소송과 달리 특허심판에서는 직권주의가 적용되어 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있고( 특허법 제159조 제1항 전문), 직권으로 증거조사를 할 수 있으므로( 특허법 제157조 제1항), ‘특허법원에 제출한 이유 및 증거 등이 특허심판원에 제출한 것과 상이하여 특허법원에서 심결이 취소된 경우에는 그 이유, 증거 등을 특허심판원에 제출하여 달라’는 내용의 통지를 받은 피고가 특허법원에 제출하였던 증거를 특허심판원에 다시 제출하지 않는다고 하더라도, 특허심판원으로서는 얼마든지 직권으로 그 증거를 조사할 수 있고, 이때 그 증거는 특허법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거일 뿐만 아니라 특허심판원은 특허법원의 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 하므로( 특허법 제189조 제3항), 통상의 절차에서 직권으로 증거조사한 결과를 송달하고 의견제출의 기회를 주도록 하거나( 특허법 제157조 제5항) 무효심판청구인의 증거서류의 제출시 정정청구의 기회를 줄 수 있도록 하는( 특허법 제133조의2 제1항) 규정이 이와 같은 경우에까지 그대로 적용된다고 보기는 어렵다고 할 것이다. 
 (2) 그렇다면, 이 사건 심결에서와 같이 특허법원의 취소판결에 따라 다시 심판을 진행하면서 당사자로 하여금 취소판결의 소송절차에서 제출되었던 증거를 다시 제출하도록 통지만 하고 실제로 제출받지 아니한 채 심결을 하였다고 하더라도, 원고가 주장하는 것처럼 통상의 심판절차에서와 같이 상대방에게 위와 같은 증거조사결과에 대한 의견을 제출할 기회를 주지 않았다거나, 증거의 제출로 인한 정정청구의 기회를 박탈한 위법이 있다고 할 수는 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.
4. 결론
 결국, 이 사건 심결은 심결이유 기재방식이나 심판절차에 위법이 있다고 할 수 없으므로 적법하고, 이러한 이유로 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 노태악(재판장) 노갑식 김병식