손해배상(기) (민사, 서울고등법원)
공포일: 1990.09.05 / 시행일:

【원고, 피항소인】 원고
【피고, 항소인】 호진제강주식회사
【원심판결】 제1심 서울지방법원 남부지원(87가합2372, 2526(병합) 판결)
【주 문】
 원심판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 이에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
 소송비용은 제1, 2심 모두 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】 피고는 원고에게 금 50,937,360원 및 이에 대한 1985.7.1.부터 이 사건 소장송달일까지는 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 연 2할 5푼의 각 비율에 의한 금액을 지급하라.
 소송비용은 피고의 부담으로 한다라는 판결 및 가집행의 선고.
【이 유】 원고가 1985.1.9. 피고와 사이에 원고 소유의 별지목록기재의 실용신안권 3개에 관하여 피고는 이 실용신안권을 이용하여 사료 및 퇴비절단기를 제작, 판매하되, 그 전용실시료로 위 기계제품의 공장도 매출액의 2퍼센트를 원고에게 지급하기로 하는 내용의 실용신안권 전용실시권 설정계약을 체결한 다음, 피고로부터 그 전용실시료로 1985.2월부터 6월까지 매월 600,000원씩 합계 금 3,000,000원을 수령한 사실, 그런데 별지목록 제1,2항 기재의 실용신안권이 출원공고일로부터 기산한 4년분부터의 등록료 금 12,000원을 납부기간 내에 납부하지 아니하였고 납부기한이 경과한 후에도 6개월 내에 추납할 수 있는 데도 이를 납부하지 아니하여 위 실용신안권이 1986.8.2.과 같은 해 12.10. 각 소멸된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.
 원고는 이 사건 청구원인으로, 피고는 1985.1.9. 원고와 이 사건 실용신안권 전용실시계약을 체결함에 있어 원고에게 전용실시료로 제품매출액의 2퍼센트를 지급하기로 하였다가, 그 다음날 다시 전용실시료로 월 600,000원 이상을 지급하되 우선 매월 금 600,000원씩을 가불하고 이를 초과하는 금액은 연말에 정산하기로 약정하였으며, 또 피고가 이 사건 실용신안권에 대한 등록료를 납부하기로 하였을 뿐만 아니라 그러한 약정이 없었다 하더라도 실용신안권의 전용실시권자가 등록료를 납부하는 것은 신의칙상 또는 법에 의하여 주어진 의무이며 일반거래관행임에도 불구하고 이를 납부하지 아니함으로써 위 제1,2실용신안권이 각 소멸되었으니, 1986.7월부터 위 제1실용신안권 말소일인 1986.8.2.까지 13개월간은 월 600,000원 이상을 지급하기로 한 위 약정에 따라 금 7,800,000원(600,000원×13)을 지급하여야 하고, 그 다음날부터 같은 실용신안권의 존속기간인 1993.8.2.까지는 채무불이행 내지는 불법행위로 인한 손해배상금으로 금 43,137,360원을 지급하여야 한다고 주장한다.
 먼저 월 금 600,000원 이상의 전용실시료를 지급하기로 약정하였다는 주장에 관하여 살피건대, 성립에 다툼이 없는 갑 제3호증의 1,2(각 설정계약서)의 기재내용과 원심 및 당심증인 소외 1, 원심증인 소외 2의 각 증언에 변론의 전취지를 합쳐보면, 피고는 원고와 사이에 이 사건 실용신안권 전용실시계약을 체결하면서 그 전용실시료를 제품의 공장도 매출액의 2퍼센트를 지급하기로 약정하였다가, 그다음날 이를 수정하여 월 200대 정도의 제품판매를 예상하여 제품 중 대형에 대하여는 매출액에서 제품원가, 판매비용, 일반관리비 및 세금을 공제한 순이익의 50퍼센트를, 중·소형에 대하여는 공장도 매출액의 2퍼센트를 지급하되, 우선 매월 600,000원씩 가불한 후 연말결산시에 이를 정산하기로 약정한 사실은 인정되나, 이와 달리 더 나아가 월 600,000원 이상의 전용실시료를 지급하기로 약정하였다는 원고의 위 주장에 관하여는 이에 부합하는 원심증인 소외 3의 증언은 위에서 받아들인 증거들에 비추어 믿기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다.
 다음 피고가 이 사건 실용신안권에 대한 등록료를 납부할 의무가 있다는 원고의 주장에 관하여 보건대, 첫째, 피고가 등록료를 납부하기로 약정하였을 뿐만 아니라 전용실시권자인 피고가 등록료를 납부하는 것이 일반거래관행이라는 주장에 관하여는 이에 부합하는 위 소외 3의 증언은 위에서 받아들인 증거들에 비추어 믿기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 둘째, 전용실시권자인 피고에게 등록료를 납부할 법적의무가 있다는 주장에 관하여는 실용신안법 제23조 제2항은 "실용신안등록에 관한 이해관계인은 등록료, 출원공고료 및 심사청구료 등의 수수료를 대납할 수 있다"고 규정하고 있지만, 이 규정은 같은 조 제1항과 특허법, 실용신안법, 의장법 및 상표법에 의한 특허료, 등록료와 수수료의 징수규칙 제7조 제7항이 "실용신안권자는 등록료, 출원공고료 및 심사청구료 등의 수수료를 납부하여야 한다"고 규정하고 있음에 비추어 볼때 , 이해관계인도 자기의 이익을 위하여 실용신안권자 대신 등록료 등을 납부할 권리가 있다는 취지로 해석될 뿐 전용실시권자와 같은 이해관계인에게 등록료 등을 납부할 의무를 부과하는 규정으로 볼 수는 없다 할 것이고, 달리 전용실시권자에게 등록료를 납부할 의무가 있음을 규정한 법령상 규정이 없으며, 셋째, 신의칙상 피고에게 등록료를 납부할 의무가 있다는 주장에 관하여는 위 갑 제3호증의 1,2, 성립에 다툼이 없는 갑 제1,2,5호증의 각 1(각 실용신안등록원부), 각 2(각 실용신안등록증)의 각 기재내용과 위 소외 1의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 이 사건 실용신안권을 취득하면서 3년분 등록료를 납부하고 피고에게 위와 같이 전용실시권을 설정함에 있어 피고가 이 사건 실용신안권을 그 권리의 존속기간인 10년 동안 전용실시하되 계약서에 정하지 아니한 사항에 관하여는 양 당사자가 신의성실의 원칙을 바탕으로 한 협의를 통하여 해결하도록 약정하고, 이면에 등록료(4 내지 6년분 각 돈 12,000원, 7 내지 9년분 각 돈 22,000원, 10년분 돈 27,000원) 및 납부기간, 등록료 불납으로 인한 실용신안권의 소멸, 등록료의 대납 등에 관한 주의사항이 자세히 적혀있는 각 실용신안등록증을 피고 대표이사인 소외 4에게 교부한 사실은 인정되지만, 위에서 배척한 증거 이외에는 피고가 원고로부터 등록료를 대납해 달라는 요청이나 특허청으로부터 등록료납부통지를 받았다거나 등록료를 납부하지 아니하면 실용신안권이 소멸된다는 사실을 알았음을 인정할 만한 증거가 없는 이 사건에 있어서, 위와 같은 사실만으로 전용실시권자인 피고에게 실용신안권에 대한 등록료를 납부해야 할 신의칙상의 의무가 있다고 단정할 수는 없다 할 것이니, 결국 피고에게 이 사건 등록료를 납부할 의무가 있다는 원고의 위 각 주장은 모두 이유없음에 돌아간다 할 것이다. 
 그렇다면 피고가 월 600,000원 이상의 전용실시료를 지급하기로 약정하였다거나 이 사건 실용신안권에 대한 등록료를 납부할 의무가 있다는 원고의 위 주장들은 모두 이유가 없다 할 것이나, 다만 피고가 원고에게 이 사건 실용신안권의 전용실시료로써 대형제품에 대하여는 순이익의 50퍼센트를, 나머지 제품에 대하여는 매출액의 2퍼센트를 지급하기로 약정하였음이 인정됨은 앞서 본 바와 같고, 원고의 이 사건 월 600,000원 이상의 전용료를 지급하기로 약정하였음을 전제로 한 전용실시료 청구부분에는 위와 같이 인정된 약정에 따른 전용실시료의 청구가 포함되어 있다고 볼 것이므로, 피고는 원고에게 위 인정된 약정에 따른 전용실시료는 이를 지급할 의무가 있다고 할 것이다.
 그러므로 나아가 그 전용실시료의 금액에 관하여 보건대, 위 소외 1의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제1호증의 1,2(제조비원부표지 및 내용), 을 제2호증의 1,2(상품출납부표지 및 내용), 을 제3호증이 1,2, 을 제4호증의 1,2(각 매출부표지 및 내용), 공성부분에 관하여는 성립에 다툼이 없고, 사문서부분은 위증인의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제5호증의 1,2,(각 내용증명)의 각 기재내용과 위 소외 1, 소외 2의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 당초 월 200대 정도의 제품판매를 예상하고 전용실시계약을 체결한 해인 1985년 금 6,000만원정도의 비용을 들여 180대 가량의 제품을 생산하였으나, 예상과 달리 판매가 저조하여 지금까지 대형제품 1대를 금 850,000원에 판매하여 금 170,000원의 순이익을 보았고, 중·소형제품 49대를 합계 금 10,117,000원에 판매한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로, 위 약정에 따른 전용실시료는 위 대형제품 1대의 판매수입금 170,000원의 50퍼센트인 금 85,000원과 위 중·소형제품 49대의 총 매출액 금 10,117,000원의 2퍼센트인 금 202,340원의 합계 금 287,340원임이 계산상 분명한데 한편, 원고가 나중에 정산하기로 하고 전용실시료의 선급금으로 위 인정의 전용실시료를 훨씬 초과하는 합계 금 3,000,000원을 수령하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 피고는 현재로선 원고에게 더 이상의 전용실시료를 지급할 의무가 없다고 할 것이다.
 따라서, 원고의 이 사건 청구는 이유없어 이를 기각할 것인바, 이와 일부 결론을 달리한 원심판결은 부당하므로 이에 대한 피고의 항소를 받아들여 원심판결 중 피고 패소부분을 취소하고 이에 해당하는 원고의 청구를 기각하기로 하며, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제96조, 제95조, 제89조를 적용하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 안문태(재판장) 이재철 윤영선

구 실용신안법(1990.1.13. 법률 제4209호로 전면개정되기 전의 것) 제23조 제1항, 특허법,실용신안법,의장법및상표법에의한특허료,등록료와수수료의징수규칙 제7조 제7항의 각 규정에 비추어 볼때 위 법 제23조 제2항의 취지는 실용신안등록에 관한 이해관계인도 자신의 이익을 위하여 실용신안권자 대신 등록료 등을 납부할 권리가 있다는 것으로 해석될 뿐 그 전용실시권자와 같은 이해관계인에게 등록료 등을 납부할 의무를 부과하는 규정으로 볼 수 없다.