거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2004.12.23 / 시행일:

【원고, 피상고인】 ○○○ 코포레이션 (소송대리인 변리사 김창세 외 3인)
【피고, 상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2003. 6. 5. 선고 2002허4682 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 1. 상고이유 제1, 2, 4점에 대하여
 가. 원심은 그 채용증거를 종합하여 다음과 같이 사실인정 및 판단을 하였다.
 (1) 의약의 용도발명의 명세서에 기재될 특허청구범위는 원칙적으로 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방에 해당하는 약효로서 표현하여야 하고, 다만 활성기전(活性機轉)과 대상 질병과의 상관관계가 공지되어 있는 경우에는 활성기전에 의한 기능적인 표현으로 기재하는 것도 허용된다.
 (2) 명칭이 "(명칭 생략)"인 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘청구항 제1항’이라 한다)은 ‘원심 판시의 일반식을 갖는 맥관형성 - 억제 화합물 및 제약학적으로 허용가능한 부형제를 포함하는, 맥관형성을 억제하는 데 효과적인 조성물’에 관한 것인데, 그 명세서에는 "비조절된 맥관형성으로 인해 생성된 다양한 병리학적 상태는 맥관형성 의존 - 또는 맥관형성 관련 - 질병으로 합쳐져서 군을 이룬다."고 기재되어 있고, 그 구체적인 질병으로 눈의 신맥관 질병, 당뇨에 의한 망막증, 신맥관 녹내장, 카포시 육종, 류머티스성 관절염, 골 관절염, 혈관종, 충실성 종양 및 악성 종양, 백혈병과 같은 혈액 종양 등이 예시되어 있으며, 이 사건 출원발명의 특허출원 전에 공지된 문헌에도 "종양의 성장, 신혈관 녹내장 및 류머티스성 관절염의 병리학적 진행과정 등과 같은 다양한 증상들이 맥관형성 의존 질병으로 함께 그룹 지어질 수 있고, 그들의 병인(病因)에서 맥관형성 성분을 조절함으로써 그 진행을 제어할 수 있다."고 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명의 특허출원 당시 이미 맥관형성 억제와 질병 사이의 상관관계가 공지된 것으로 볼 수 있다.
 (3) 한편, 이 사건 출원발명의 특허출원 이전에 간행된 문헌에는 맥관형성의 기전에 관하여 "자극원에 무관하게 ① 내피세포의 활성화, ② 기저막과 조직 기질을 파괴하는 프로테아제 분리, ③ 모세관 돌기 형성, ④ 모세관 돌기 성장, ⑤ 돌기의 공동화 및 새로운 기저막의 합성, ⑥ 두 개의 돌기가 연결되어 모세관 루프형성, ⑦ 제2세대 모세관 돌기 발달 등의 일련의 공통된 단계를 거쳐 진행되며, 이에 관련된 인자들로서 펩타이드, 지질, 프로스타글란딘, Cu2+ 이온, 헤파린 등이 알려져 있다."는 취지가 기재되어 있으므로, 맥관형성 기전 또한 이 사건 출원발명의 특허출원 당시에 이미 공지된 것임이 명백하다.
 (4) 따라서 이 사건 출원발명에 있어서는 그 청구범위에 특정 질병 이름이 아닌 맥관형성 억제 자체를 의약용도로서 기재하였다고 하더라도 그 명세서의 기재가 특허법 제42조 제3항 또는 제4항의 규정에 위반된 것은 아니다.
 (5) 그리고 이 사건 출원발명은 그 조성물의 유효성분에 맥관형성을 억제하는 특별한 성질이 있다는 사실을 최초로 밝혔다는 점에 기술적 의의가 있고, 이에 따라 그 유효성분을 의약으로 이용하는 이 사건 출원발명의 조성물의 용도는 병리학적 진행과정에서 나타나는 맥관형성을 억제하는 것 자체라고 할 것이므로, 청구항 제1항은 의약의 용도발명으로서 그 조성물의 용도를 명확하게 표시하는 것이라 할 것이고, 이 사건 출원발명의 유효성분이 맥관형성을 억제하는 효과가 있다는 사실이 이 사건 출원발명에 의하여 처음으로 밝혀진 이상, 그 후 새로운 질병이 맥관형성과 관련된다는 사실이 밝혀져 후 발명자가 이 사건 출원발명의 유효성분을 해당 질병에 적용하는 발명을 하였다고 하더라도, 이와 같은 후 발명자의 발명은 특정 질병이 맥관형성과 관련되어 있다는 사실만을 새롭게 밝혀낸 것으로서, 이 사건 출원발명에 의해 이미 그 활성이 공지된 화합물을 이와 같이 새로이 상관관계가 밝혀진 특정 질병에 이 사건 출원발명과 동일한 방식으로 적용하는 데에 불과한 것이므로 이 사건 출원발명에 의하여 당연히 그 진보성이 부정되어야 한다.
 나. 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.
 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명은 맥관형성을 억제하기 위한 조성물에 관한 의약의 용도발명이고 청구항 제1항은 ‘원심 판시의 일반식을 갖는 맥관형성 - 억제 화합물 및 제약학적으로 허용가능한 부형제를 포함하는, 맥관형성을 억제하는 데 효과적인 조성물’로 기재되어 있는데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 출원발명이 탈리도마이드 및 관련 화합물을 투여함으로써 원치 않는 맥관형성을 방지하는 데에 있고, 비조절된 맥관형성으로 인해 생성된 다양한 병리학적 상태는 맥관형성 의존 또는 관련 질병으로 합쳐져서 군을 이루고 맥관형성 과정의 조절을 위한 치료는 그 질병의 철폐 및 완화로 이끌 수 있다고 기재되어 있으며, 이 사건 출원발명의 특허출원 전에 공지된 문헌에도 "종양의 성장, 신혈관 녹내장 및 류머티스성 관절염의 병리학적 진행과정 등과 같은 다양한 증상들이 맥관형성 의존 질병으로 함께 그룹 지어질 수 있고, 그들의 병인(病因)에서 맥관형성 성분을 조절함으로써 그 진행을 제어할 수 있다."고 기재되어 있는바, 따라서 의약의 용도발명에 관한 청구항 제1항의 기재 내용은 그 조성물의 유효성분에 맥관형성을 억제하는 특별한 성질이 있다는 사실의 발견에 기초하여 병리학적 진행과정에서 나타나는 원치 않는 맥관형성을 치료 또는 예방할 수 있다는 취지의 약효를 표현하고 있고 그 내용 또한 명확하다 할 것이므로, 청구항 제1항은 맥관형성 기전이나 맥관형성 억제기전과 질병과의 상관관계가 공지되었는지 여부에 관계없이 의약의 용도를 명확히 표시하고 있다고 봄이 상당하다.
 그리고 제3자가 나중에 이 사건 출원발명의 유효성분을 맥관형성 억제라는 동일한 약리작용에 기초하여 이 사건 출원발명의 특허출원 전에 공지되지 아니한 새로운 질병 치료제로 사용할 수 있다는 사실을 밝혀내는 경우에는 그 발명의 내용, 기존의 질병과 새로운 질병과의 관련성 정도, 새로운 질병에 대한 치료효과의 현저성 정도, 그 밖에 그 발명과 이 사건 출원발명의 관계 등 제반 사정을 고려하여 그 발명이 특허요건을 갖추었는지 여부를 판단하면 되는 것이므로, 청구항 제1항과 같은 기재 내용을 허용한다고 하더라도 이로 인하여 별다른 문제는 생기지 않는다 할 것이다.
 원심의 판단은 그 이유의 설시가 다소 적절하지 아니하나, 청구항 제1항의 기재가 명세서 기재 요건에 위배되지 않는다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 특허청구범위 기재 요건에 관한 법리오해, 심리미진, 판단누락 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 2. 상고이유 제3점에 대하여
 가. 특허출원서에 첨부하는 명세서에 기재될 ‘발명의 상세한 설명’에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘평균적 기술자’라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 하고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 참조).
 나. 원심은 그 채용증거를 종합하여, 청구항 제1항에는 맥관형성을 억제하는 데 효과적인 화합물의 기본 구조 및 치환기가 특정되어 있고, 그 명세서에는 각막분석방법(CorneaAssay)에 따라 이 사건 출원발명의 유효성분이 신맥관화 억제 효과를 보여주는 데이터가 제시되어 있는바, 이러한 각막분석방법은 맥관형성 억제활성을 확인하는 대표적인 실험방법에 해당하는 것이라는 점을 고려하면, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 맥관형성 억제효과 데이터는 발생부위나 개체 등에 무관하게 이 사건 출원발명의 맥관형성 억제효과를 확인함에 충분한 자료라 할 것이므로, 평균적 기술자가 맥관형성이 자극원의 종류 및 발생 지점에 무관하게 공통된 기전을 통해 진행된다고 하는 종래기술 및 이 사건 출원발명의 유효성분이 각막의 맥관형성을 억제하였음을 보여주는 명세서상의 실험 데이터로부터 각막 이외의 다른 부위에서 발생하는 다양한 맥관형성에 있어서도 이 사건 출원발명의 유효성분이 공통된 기전을 거쳐서 동일한 방식으로 맥관형성을 억제하리라는 점을 충분히 예측할 수 있다는 취지로 판단하였다.
 다. 앞에서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 상세한 설명의 기재 요건에 관한 심리미진, 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 피고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이용우(재판장) 윤재식 이규홍 김영란(주심)

[1] 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.
[2] 특허출원서에 첨부하는 명세서에 기재될 ‘발명의 상세한 설명’에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 하고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.