거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.11.09 / 시행일:

【원 고】 글락소 그룹 리미티드 (소송대리인 변호사 황영주 외 2인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2007. 9. 7.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2007. 1. 29. 2005원8693호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 심결의 경위
 가. 이 사건 출원발명
 ① 발명의 명칭 : “산화질소 신타아제 억제제(Nitric Oxide Synthase Inhibitors)”
 ② 출원일/우선권주장일/출원번호 : 1999. 7. 12./1997. 1. 13./(출원번호 생략)
 ③ 특허청구의 범위(2005. 12. 22. 최종적으로 보정된 것. 아래 청구항 1. 발명을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항 2, 3, 7, 10, 11.은 각 그 기재를 생략한다)
 [청구항 1] 하기 화학식 I의 화합물, 또는 그의 염 또는 용매화물.
 〈화학식 I〉

 ④ 발명자 : 빔즈, 리차드, 맨스필드(BEAMS, Richard, Mansfield), 하드슨, 하롤드, 프란시스(HODSON, Harold, Francis) 등 8인
 나. 비교대상발명
 (1) 비교대상발명은 1993. 7. 8. 공개된 국제공개공보 WO 93/13055호(을 4호증)에 게재된 “아미디노 유도체 및 산화질소 생성효소 억제제로서의 그의 사용(AMIDINO DERIVATIVES AND THEIR USE AS NITRIC OXIDE SYNTHASE INHIBITORS)”에 관한 발명{발명자 : 빔즈, 리차드, 맨스필드(BEAMS, Richard, Mansfield), 하드슨, 하롤드, 프란시스(HODSON, Harold, Francis) 등}으로서, 산화질소 생성효소 억제제(NOS)로 유용한 아래 〈화학식 (I)〉로 표시되는 화합물이 제시되어 있다.

 〈화학식 (I)〉
 (2) 비교대상발명의 명세서의 상세한 설명에는 위 화학식의 R¹ 및 Q의 치환기들에 대하여, “R¹은 의 직쇄 또는 측쇄를 갖는 알킬기, 의 알케닐기, 의 알키닐기, 의 시클로알킬기 또는 의 시클로알킬 알킬기; Q는 알킬렌, 알케닐렌 또는 하나 또는 그 이상의 알킬기에 의하여 선택적으로 치환될 수 있는 3개 내지 6개의 탄소 원자를 가지는 알키닐렌기; -(CH₂)p-X-(CH₂)q-(여기서 p는 2 또는 3, q는 1 또는 2 그리고 X는 S(O)x이고 x는 0, 1, 2, O 또는 NR²(여기서 R²는 H 또는 알킬); 또는 -(CH₂)r-A-(CH₂)s-(여기서 r은 0, 1, 2, s는 1 또는 2, 그리고 A는 탄소수 3 내지 6의 탄소환 또는 복소환(複素環)으로, 이는 알킬, 알콕시, 하이드록시, 할로, 니트로, 시아노, 트리플루오로알킬, 아미노, 알킬아미노 또는 디알킬아미노와 같은 하나 또는 그 이상의 적당한 치환기에 의해서 선택적으로 치환될 수 있다(을 4호증의 번역문 8-9면)”, “위 화합식으로 표시되는 화합물들의 바람직한(preferred) 그룹은 다음과 같은 화합물이다. R¹은 메틸; Q는 -(CH₂)n- 여기서 n은 3 내지 5 더욱 바람직하게는 3 또는 4; -CH₂CH=CHCH₂-; -(CH₂)p-X-(CH₂)q- 여기서 p는 2 또는 3, q는 1 또는 2 그리고 X는 S(O)x이고 x는 0, 1, 2로서 더욱 바람직하기로는 0, O 또는 NR₂이고 R²는 H 또는 알킬, 더욱 바람직하기로는 알킬; 또는 -(CH₂)r-A-(CH₂)s- 여기서 r은 1 또는 2, s는 1 또는 2, 그리고 A는 6개로 구성된 탄소환 또는 복소환, 더욱 바람직하게는 구체적인 고리의 하나는 위에서 언급된 것이고, 가장 바람직하게는 사이클로부틸, 페닐, 피리딜”, “위 화학식으로 표시되는 화합물들의 특히 바람직한 (particularly prefered) 그룹은 다음과 같은 그룹이다. R¹은 메틸, Q는 -(CH₂)n- 여기서 n은 3 또는 4; -CH₂CH=CHCH₂-; -(CH₂)₂-S-(CH₂)-; 또는 -(CH₂)-A-CH₂- 여기서 A는 사이클로프로필”이라고 기재되어 있다.
 다. 거절결정과 그 불복심판 청구에 대한 기각심결
 (1) 특허청 심사관은 2005. 11. 24. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 구체적으로 개시되었으므로 선택발명으로서의 신규성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 하였다.
 (2) 그러자 원고는 2005. 12. 22. 위 거절결정의 취소를 구하는 불복심판을 청구하면서 명세서 등 보정서를 제출하였다. 그에 따라 개시된 심사전치절차에서 특허청 심사관이 보정된 명세서를 다시 심사하였으나 2006. 2. 2. 위 거절결정은 유지되었다.
 (3) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2005원8693호로 심리하여 2007. 1. 29. “이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에 더욱 바람직하다고 개시된 30여 개 화합물 중의 하나이고, 가장 바람직하다고 개시된 화합물 중 하나와 탄소수 한 개밖에 차이가 없는 화합물이므로 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있는 화합물에 해당하므로 효과에 대해서는 살필 필요 없이 신규성이 인정되지 않는다”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [갑 2호증, 갑 4호증의 1 내지 4, 을 1 내지 4호증]
 2. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지
 가. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 상위개념으로 표현된 화합물 중에서 R¹이 메틸기이고 Q가 -(CH₂)₂-S-(CH₂)-인 화합물을 선택함으로써 선택적 NOS 억제제로서 유용한 화합물을 제시한 선택발명이다. 그런데 비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 화합물 또는 그의 염 또는 용매화물(이하 ‘화합물’이라고만 한다)이 상위개념으로만 기재되어 있고 이 사건 제1항 발명의 화합물을 선택하도록 할 만한 구체적인 동기에 관한 아무런 기재가 없으며, 단지 바람직한 화합물과 더욱 바람직한 화합물에서도 마쿠쉬 형식으로 기재된 일반식 중 하나의 화합물로 기재되어 있을 뿐이다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 화합물은 특히 바람직한 화합물에서는 제외되어 있고 11개의 실시예에도 포함되어 있지 않다. 따라서 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명의 명세서의 기재로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 인식할 수 있을 정도로 직접적이고 명시적으로 개시되어 있지 않다.
 나. 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명의 실시예 4에 기재된 화합물과는 단순히 말단 치환기가 다른 것이 아니라 모핵 구조가 동일하지 않아서 제조방식이 상이하다. 즉, 비교대상발명의 실시예 4에 기재된 화합물의 합성에 사용되는 출발물질인 “2-(1-아미노에틸)시스테인”은 시판되는 제품이므로 바로 입수할 있는 반면, 이 사건 제1항 발명의 화합물의 합성에 사용되는 출발물질인 “2,7-디아미노-5-티오헵탄산”은 시중에 판매되지 않고 별도로 여러 차례의 반응과정을 거쳐 합성되어야 비로소 얻을 수 있다. 더욱이 비교대상발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명의 화합물을 제조할 수 있는 방법에 대한 아무런 기재가 없다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명의 명세서의 기재로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 직접적으로 인식하거나 도출하는 것이 불가능하다.
 다. 선택발명은 본질적으로 선행발명에 대한 ‘중복발명’에 해당하여 특허를 받을 수 없는 것임에도 불구하고, 상위개념인 선행발명이 특별히 인식하지 못한 우수한 효과를 가진 하위개념으로 이루어진 발명에 한해 예외적으로 특허를 부여하는 것이므로, 선택발명의 특허요건 중의 하나인 신규성을 판단하는 단계에서도 선행발명에 비하여 현저한 작용효과가 있는지를 반드시 고려하여야 한다. 그런데 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 내피성 산화질소 신타아제(eNOS)에 대한 유도성 산화질소 신타아제(iNOS)의 선택도에서 현저히 우수한 효과를 나타내고 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선택발명을 인정하는 취지에 비추어서 특허성을 인정해야 한다.
 라. 이 사건 출원발명에 대해서는 미국, 일본, 유럽, 호주 등 12개국에서 그 신규성과 진보성을 인정받아 특허등록이 되었으므로, 국내에서만 특허요건을 엄격하게 판단하여야 할 합리적인 법적·정책적 근거가 없다.
 마. 그러므로 이 사건 출원발명은 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있지 아니한 선택발명으로서 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정된다고 할 수 없다.
 3. 판 단
 가. 이 사건 제1항 발명의 신규성 유무
 (1) 판단 기준
 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결). 그런데 선택발명에서의 신규성 요건 즉, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다(특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결 참조). 그리고 선택발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의 발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 ‘구체적 개시’라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고 할 수 없다. 따라서 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 경우에는, 설사 선택발명에 기재된 화합물이 선행발명이 기재된 선행문헌에서 인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 특허청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서는 신규성을 인정받을 수 없는 것이다.
 (2) 이 사건 제1항 발명의 화합물이 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있는지의 여부
 (가) 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 R¹이 메틸기이고 Q가 -(CH₂)₂-S-(CH₂)₂-인 경우에 해당하는 화합물이다. 그런데 비교대상발명에서는 바람직한 화합물과 가장 바람직한 화합물 및 실시예에서 모두 R¹이 메틸기인 경우만이 기재되어 있으므로, 비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 화학식에서 R¹이 메틸기인 경우가 구체적으로 개시되어 있다 할 것이다.
 (나) 비교대상발명에 이 사건 제1항 발명의 화학식에서 Q가 -(CH₂)₂-S-(CH₂)₂-인 경우가 구체적으로 개시되어 있는지에 대하여 보건대, 이 사건 제1항 발명의 화합물이 비교대상발명의 가장 바람직한 화합물이나 실시예에는 기재되어 있지 않고, 바람직한 화합물이나 더욱 바람직한 화합물에 기재되어 있으나 바람직한 화합물과 더욱 바람직한 화합물에서도 “또는”이라는 문언을 사용하여 선택적으로 기재된 이른바 마쿠시 형식(Markush Type)으로 표현되어 있기는 하다.
 (다) 그러나 비교대상발명의 명세서로부터 아래와 같은 사정을 알 수 있다.
 ① 비교대상발명에서, 이 사건 제1항 발명의 화합물이 포함된 더욱 바람직한 화합물에 기재된 화합물의 개수는 약 30-40여 개에 지나지 않으므로, 통상의 기술자라면 이러한 화합물들의 구조와 명칭을 극히 용이하게 나열할 수 있을 것이어서 그 중의 하나인 이 사건 제1항 발명의 화합물을 인식하는 것은 그다지 어렵지 않을 것으로 보인다.
 ② 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에서 가장 바람직한 화합물로 적시한 4개의 화합물 중 Q가 -(CH₂)₂-S-(CH₂)-인 화합물에 비하여 Q의 주쇄(主鎖) 말단에 메틸렌기(CH₂) 하나가 더 있는 -(CH₂)₂-S-(CH₂)₂-를 가지는 것인데, 이를 각 Q 우측의 말단기와 연결하면, 비교대상발명의 가장 바람직한 화합물은 주쇄 구조에 “시스테인기[-S-CH₂-CH(NH₂)-CO-]”가 있는 화합물이고, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 주쇄 구조에 “호모시스테인기[-S-(CH₂)₂-CH(NH₂)-CO-]"가 있는 화합물이다. 따라서 양 발명의 화합물은 주쇄 말단에 연결된 작용기(NH₂, COOH)가 서로 동일할 뿐만 아니라 화학적 성질이 아주 흡사하여 공통의 작용기에 기인하는 동일한 반응을 보이는 경우가 많은 동족체(同族體, Homologue)이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 인식할 수 있다.
 ③ 비교대상발명의 명세서에서 더욱 바람직한 화합물 30-40여 개를 기재한 후 다시 그 중에서 4개를 특정하여 특히 바람직한 화합물로 기재한 것은 더욱 바람직한 화합물을 선택하려는 것을 배제하는 부정적인 시사라고 할 수 없다(비교대상발명의 권리범위에서 더욱 바람직한 화합물로 기재된 30-40여 개의 화합물이 제외된다고 보기도 어렵다).
 ④ 특히, 바람직한 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 q가 1인 경우인데, 더욱 바람직한 화합물에서 q는 1 또는 2로만 기재되어 있을 뿐 p, x, R²와 달리 q가 1인 경우가 q가 2인 경우에 비해 더욱 바람직하다는 별도의 기재가 없다. 따라서 q가 1인 경우와 q가 2인 경우는 적어도 문언상으로는 동등한 화학적 성질을 가지는 것으로 해석되므로, 통상의 기술자라면 특히 바람직한 화합물에 제시된 화합물을 대할 때 q가 2인 경우를 당연히 상정하여 인식할 것으로 보인다.
 ⑤ 이 사건 제1항 발명의 화합물은 통상의 기술자가 공지의 출발물질을 가지고서 비교대상발명에 기재된 내용만으로 용이하게 제조할 수 있다. 즉, 비교대상발명의 명세서에는, “화학식 (I) []로 표시되는 화합물은 화학식 (II) []로 표시되는 아미노산 또는 그것의 보호된 유도체와 화학식 (III) []으로 표시되는 화합물의 반응에 의해 제조되어 질 수 있다.”라고 기재되어 있고, 달리 이러한 반응이 불가능하거나 특히 곤란하다고 할 만한 기재를 찾아 볼 수 없으므로, 통상의 기술자는 이러한 기재로부터 Q가 -(CH₂)₂-S-(CH₂)₂-이고, R¹이 CH₃인 이 사건 제1항 발명의 화합물은 H₂N-(CH₂)₂-S-(CH₂)₂-C(NH₂)H-CO₂H와 NH=C(CH₃)L의 반응에 의하여 제조되는 것임을 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 또, 갑 4호증의 1, 을 4, 5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원발명의 출원 당시, 비교대상발명에서 화학식(II)로 표시되는 아미노산 또는 그것의 보호된 유도체는 이 사건 제1항 발명의 화합물의 출발물질인 화학식 (II)로 표시된 화합물인 “2,7-디아미노-5-티오 헵탄산”과 동일한 것인데, 이와 명칭만 상이할 뿐 실질적으로 동일한 물질인 “S-2-아미노에틸-L-호모시스테인”이 이미 제조된 바 있고, 이러한 “S-(β-아미노에틸)-L-호모시스테인”은 실험을 위한 재료(Material)로도 사용되고 있었던 사실, 비교대상발명에서 화학식 (III) []으로 표시되는 화합물은 이 사건 제1항 발명의 화합물의 출발물질인 화학식 (III)으로 표시되는 화합물과 동일하고, 비교대상발명의 실시예에서도 이 사건 제1항 발명의 화합물의 출발물질로 사용되는 “에틸아세테이트이미데이트 하이드로클로라이드”가 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 화합물을 제조하기 위한 출발물질은 모두 통상의 기술자가 용이하게 입수하거나 능히 제조할 수 있는 물질이라 할 것이다. 따라서 통상의 기술자라면 비교대상발명의 기재만으로 이 사건 제1항 발명의 화합물을 용이하게 제조할 수 있다.
 (라) 그러므로 통상의 기술자라면 비교대상발명의 명세서에 기재된 내용과 이 사건 출원발명의 출원 당시의 기술상식에 기초하여 비교대상발명으로부터 직접적으로 이 사건 제1항 발명의 화합물의 존재를 인식할 수 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명에 구체적으로 개시되었다 할 것이다.
 (3) 결국, 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명에 구체적으로 개시된 것이어서 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되므로 특허를 받을 수 없다.
 나. 소 결
 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의하여 신규성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
 4. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각한다.

판사 성기문(재판장) 강경태 한동수

[1] 선택발명의 특허요건인 신규성의 판단 기준
[2] 출원발명의 화합물 구성 중 일부가 선행발명인 비교대상발명에 기재되어 있고 나머지 일부도 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 용이하게 인식·제조할 수 있으므로 신규성이 없다고 본 사례

[1] 선택발명의 특허요건에 대해 특허법에 별도의 규정이 없고, 다만 해석론으로서 특허요건 중 진보성 요건에 대해 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는 ‘구체적 개시’라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에 동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규의 발명이라고 할 수 없다. 따라서 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있는 경우에는, 설사 그 화합물이 선행발명이 기재된 선행문헌에서 인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 특허청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서는 신규성을 인정할 수 없다.
[2] 출원발명의 화합물 구성 중 일부가 선행발명인 비교대상발명에 기재되어 있고 나머지 일부도 통상의 기술자라면 비교대상발명으로부터 용이하게 인식·제조할 수 있으므로 신규성이 없다고 본 사례.