등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2004.01.30 / 시행일:

【원 고】 동아연필 주식회사 (소송대리인 변호사 임대화 외 1인)
【피 고】 가부시키가이샤 산리오(株式會社 サンリオ) (소송대리인 변호사 오관석)
【변론종결】 2004. 1. 9.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2003. 7. 24. 2002당23호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 [증거 : 갑1 내지 3호증의 각 기재]
 가. 이 사건 등록상표
 (1) 등록번호 : (등록번호 1 생략)
 (2) 권리자 : 피고
 (3) 출원일/등록일/갱신등록일 : 1990. 5. 23./1991. 9. 17./2001. 4. 12.
 (4) 표장 : 
 (5) 지정상품 : 상표법시행규칙 제6조 제1항의 [별표1] 상품류 구분(이하 '상품류 구분'이라 한다) 제2류 '그림물감', 제16류 '그림물감, 편지지, 루스리프용지, 노트북, 스케치북, 봉투, 카드, 앨범, 수첩, 메모용지, 연필, 샤프펜슬, 만년필, 볼펜, 사인펜, 크레용, 파스텔, 팔레트, 잉크, 클립, 압침, 연필깍기, 필통, 지철구, 접착테이프, 고무지우개, 일부인, 스탬프대, 호치키스, 책받침' 
 나. 실사용상표들

 다. 대상상표들
 (1) 대상상표 1
 (가) 등록번호 : (등록번호 2 생략)
 (나) 권리자 : 원고
 (다) 출원일/등록일/갱신등록일 : 1988. 2. 10./1989. 2. 9./1999. 6. 21.
 (라) 표장 : 
 (마) 지정상품 : 상품류 구분 제2류 '그림물감', 제16류 '파스텔, 팔레트, 연필, 샤아프펜슬, 보올펜, 싸인펜, 크레용, 매직, 만년필'
 (2) 대상상표 2
 (가) 등록번호 : (등록번호 3 생략)
 (나) 권리자 : 원고
 (다) 출원일/등록일/갱신등록일 : 1988. 2. 10./1989. 2. 9./1999. 6. 21.
 (라) 표장 : 
 (마) 지정상품 : 상품류 구분 제2류 '그림물감', 제16류 '파스텔, 팔레트, 연필, 샤아프펜슬, 보올펜, 싸인펜, 크레용, 매직, 만년필'
 라. 이 사건 심결의 경위
 원고는 피고를 상대로, 피고가 고의로 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하지 않고 원고의 대상상표들과 유사한 실사용상표들로 변형하여 사용함으로써 원고의 상품 및 업무와 오인 또는 혼동을 일으키게 하였다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제2호에 기하여 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당23호로 심리하여, 2003. 7. 24. 아래 마.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 마. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 이 사건 등록상표는 앉아있는 고양이 모습으로 관찰되는 의인화된 고양이 캐릭터 도형으로 구성된 상표이고, 실사용상표 1 내지 4는 앉아있는 고양이 모습의 도형에다가 영문자 "Hello Kitty"를 오른쪽 또는 하단에 결합하고 그 외에 일본어 "サインペンセシト", 꽃 도형, 별 도형 등을 부가한 것으로서, 실사용상표 1 내지 4는 이 사건 등록상표와 비교하여 볼 때 상표의 구성모티브 내지 아이디어가 모두 앉아있는 고양이의 모습으로서 동일하고, 다만, 이 사건 등록상표와는 달리 영문자 "Hello Kitty"가 더 결합되어 있으나 이러한 도형과 문자의 결합으로 이루어진 구성은 이미 피고가 등록받아 사용하고 있는 상표[(등록번호 4 생략) 등]와 매우 유사하므로, 피고가 고의로 대상상표들과 유사하게 보이도록 이 사건 등록상표를 변형하여 부정하게 사용하였다고 볼 수 없고, 실사용상표 1 내지 4는 이 사건 등록상표의 정당한 사용으로 보아야 한다.
 실사용상표 5, 6은 고양이의 얼굴과 영문자 "Hello Kitty"가 함께 결합된 형태로서 앉아있는 고양이의 모습으로만 구성된 이 사건 등록상표의 모습과는 차이가 있고 오히려 대상상표 2의 고양이의 얼굴과 유사하나, 이러한 도형과 영문자의 결합 형태의 상표 역시 이미 피고가 등록받아 사용하고 있는 상표[(등록번호 5 생략) 등]와 매우 유사하고, 영문자 "Hello Kitty" 부분 역시 이미 피고가 상표(등록번호 6 생략)으로 등록하여 사용중에 있으므로, 실사용상표 5, 6은 이 사건 등록상표의 동일성을 벗어난 변형사용이라고 보기 어렵다.
 (2) 또한, 피고가 실사용상표들을 사용함으로써 대상상표들과 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있는지 여부에 관하여 보건대, 실사용상표 1 내지 4는 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 동일성의 범위 내의 사용으로 인정되므로, 대상상표들과 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생길 염려는 없는 것이고, 실사용상표 5, 6은 도형 부분이 대상상표 2의 도형 부분과 유사한 면이 있으나, 실사용상표 5, 6의 하단에 결합된 영문자 "HELLO KITTY" 부분은 피고가 이미 등록받아 사용하고 있는 상표와 그 구성이 동일하므로, 실사용상표 5, 6은 대상상표 2와 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생길 염려는 없는 것이다.
 (3) 한편, 피고가 고의로 실사용상표들을 사용하였는지에 관하여 살피건대, 피고의 고의 유무는 대상상표의 존재를 알고 있었는지, 대상상표와 유사하게 사용하였는지, 실사용상표의 사용으로 인하여 어떠한 실익이 있었는지 등을 종합적으로 고려하여 전체적으로 판단하여야 할 것인바, 실사용상표 1 내지 4는 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내의 사용이므로 대상상표들과 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인을 생기게 할 고의가 있다고 할 수 없고, 실사용상표 5, 6의 도형 부분은 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사하지는 않으나, 피고는 실사용상표 5, 6을 실사용상표 1 내지 4와 동시에 사용하였으므로, 대상상표들과 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인을 생기게 할 고의가 있다고 할 수 없다.
 (4) 따라서 실사용상표 1 내지 6은 이 사건 등록상표를 그 동일성의 범위 내에서 정당하게 사용한 것이고, 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표들과 사이에 상품 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려는 없다고 보이므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다는 원고 주장은 이유 없다. 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소사유
 (1) 상표법 제50조, 제73조 제1항 제3호의 규정에 비추어 볼 때 상표권자는 등록상표를 당해 지정상품에 한하여 사용할 권리를 독점하는 것이므로, 설사 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품이 아닌 다른 지정상품에 관하여 실사용상표들과 유사한 등록상표를 다수 가지고 있다고 하더라도, 이 사건 등록상표의 동일성의 범위를 벗어난 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품인 문구류 등에 사용하는 것이 정당화될 수 없고, 피고는 이 사건 등록상표의 도형 부분에 영문자 "HELLO KITTY"를 결합하여 변형한 실사용상표들을 대상상표들의 지정상품과 동일한 문구류에 사용함으로써 대상상표들과 오인·혼동을 일으키게 사용한 것은 부정한 변형 사용에 해당한다. 
 (2) 피고는 1989. 2. 10. 문구류를 지정상품으로 하여 이 사건 등록상표의 도형과 영문자 "HELLO KITTY"를 상하로 결합한 상표에 관하여 상표등록출원을 하였다가 원고의 선등록상표인 대상상표 1과 'KITTY' 부분이 유사하다는 이유로 등록출원이 거절되자, 1990. 5. 23. 영문자 부분을 제외한 도형만으로 구성한 이 사건 등록상표에 관하여 다시 상표등록출원을 하여 등록받았던 것임에도, 피고는 이 사건 등록상표를 실제로 사용함에 있어서는 이 사건 등록상표의 도형에 영문자 "HELLO KITTY"를 부가한 형태로 변형사용함으로써, 대상상표 1과 출처의 오인·혼동을 일으키게 하고 있다.
 (3) 이 사건 등록상표에 관한 위와 같은 출원 경위에 비추어 볼 때 피고는 위 거절결정 무렵인 1990. 당시 이미 원고의 대상상표 1의 존재를 알고 있었음에도 피고는 그 후 이 사건 등록상표를 대상상표 1과 유사하도록 변형한 실사용상표들을 사용하였던 것이므로, 피고는 이 사건 등록상표를 부정하게 사용하려는 고의가 있었다.
 (4) "HELLO KITTY"가 포함된 실사용상표들과 'KITTY'가 포함된 대상상표 1이 서로 유사한 이상 피고가 실사용상표들을 사용함으로써 상품의 출처의 오인 또는 혼동을 일으키게 할 염려가 객관적으로 존재하는 것이 명백하다.
 (5) 피고가 문구류에 관하여 실사용상표들을 사용한 것은 1980년대 초반 소녀생활, 여학생, 소녀시대 등의 잡지에 6회 정도 광고한 것, 1980. 후반부터 1984. 초반까지 피고가 수입한 관련 송장에 문구류 제품이 일부 포함된 것, 피고가 1980.경 (주)크리아트와 라이선스 계약을 체결하였다가 1986.경 (주)크리아트가 도산하자 그 후 3-4년이 지난 1990.경 (주)영아트와 라이선스 계약을 체결한 것 정도에 불과하고, 오히려 문구류 등을 지정상품으로 한 이 사건 등록상표는 다른 헬로키티 상표들과는 달리 그 출원 시점이 1990. 5. 23.인 점, 헬로키티 상표는 1986. 이후 3-4년의 공백기간이 지난 1990.경부터 (주)영아트와의 라이선스 계약에 의하여 비로소 문구류에 사용된 점, 1988. 특허청 발행 외국상표자료집에는 헬로키티는 '전기제품, 운동구'에 한하여 유명상표로 등재되어 있었을 뿐 1995. 발행한 외국상표자료집에서야 헬로키티가 문구류에 대하여도 유명상표로 등재된 점, 특허청은 1987-1990.경 타인의 'KITTY' 관련 상표를 등록하고 1989. 2. 9. 원고의 대상상표를 등록하였던 반면, 피고가 1989. 2. 10. 출원한 헬로키티 도형과 이름으로 구성한 상표에 대하여는 대상상표 1을 이유로 거절하였던 점, 이에 피고는 헬로키티 도형만으로 구성한 상표에 대하여 다시 상표등록출원을 하여 (등록번호 1 생략)으로 등록되었던 점, 원고는 우리 나라에서 가장 오랫동안 연필 기타 문구류를 생산 판매하여 온 회사인 점 등에 비추어 볼 때, 실사용상표들은 대상상표들의 출원일인 1988. 2. 10. 당시 국내에서 주지·저명한 것으로 인정받지 못하였다.
 나. 피고 주장
 (1) 원고의 대상상표들은 부정경쟁행위를 목적으로 출원되어 등록된 것으로서 주지·저명한 피고의 실사용상표들에 의해 종국적으로 그 등록이 무효로 되어야 할 형식적인 등록상표에 불과하므로 상표법상 유효한 상표라고 할 수 없어 대상상표로서의 적격을 결한 상표일 뿐만 아니라, 원고의 대상상표들은 1989. 2. 9. 등록되었음에도 그 후 이를 전혀 사용하지 않다가 1999.경에 이르러 주지·저명한 실사용상표들의 명성에 부당하게 편승하기 위하여 고의로 변형하여 사용하기 시작한 것으로서 부정사용의 대상이 될 만한 주지·저명한 상표도 아니다.
 (2) 피고의 실사용상표들은 이 사건 등록상표 및 대상상표들의 출원일 이전인 1980년대 초반부터 이미 국내에서 각종 문구류 제품에 널리 사용해 오던 표장으로서 대상상표들의 출원 당시 이미 일반 수요자 및 거래자들에게 문구류에 관한 피고의 상품표지로 현저하게 인식되었던 것이고, 이를 이 사건 등록상표의 등록일 이후에도 계속하여 사용하여 왔던 것이므로, 실사용상표들은 이 사건 등록상표를 대상상표들과 유사하도록 고의로 변형하여 사용한 것이 아니다.
 (3) 실사용상표들은 대상상표들의 출원일 이전부터 피고가 널리 사용하여 옴으로써 문구류에 관하여 수요자 간에 현저하게 인식되어 있었던 반면, 대상상표들은 그 등록일 이후에도 전혀 사용되지 아니하다가 1999.경부터 비로소 실사용상표와 유사하게 변형사용하기 시작한 상표이므로, 피고는 실사용상표들을 사용함에 있어서 실사용상표들이 대상상표들과 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 하여 대상상표들의 명성에 부당 편승하려는 부정사용의 고의가 전혀 없었다.
 (4) 원고의 대상상표들은 국내에 전혀 알려져 있지 않았지만, 피고의 실사용상표들은 대상상표들의 출원일 이전부터 국내에서 문구류를 비롯한 다양한 팬시상품에 광범위하게 사용되어 옴으로써 피고의 상품 출처 내지 영업 출처를 표창하는 것으로 국내에서 주지·저명성을 획득하였으므로, 피고가 실사용상표들을 사용하였더라도 대상상표들과 출처의 오인 또는 혼동을 일으켜 원고 내지 수요자의 이익을 해할 가능성이 전혀 없다. 
 (5) 원고는 국내에서 주지·저명한 피고의 실사용상표들이 국내에 아직 등록되어 있지 아니함을 기화로 그 저명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 이를 유사하게 모방하여 대상상표들을 출원하여 선점한 후 실사용상표들의 사용을 오히려 대상상표들의 명성에 부당 편승하기 위한 고의의 부정사용이라 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 취소를 구하고 있는 이 사건 등록취소심판청구는 상표권 내지 심판청구권의 남용에 해당한다.
 3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
 가. 상표법 제73조 제1항 제2호의 입법 취지 및 판단 기준 
상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 목적이 있으므로, 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서는 첫째로 상표권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 둘째로 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품과의 간에 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있어야 하며, 셋째로 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의, 즉 그와 같은 사용의 결과 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요하고( 대법원 1987. 6. 9. 선고 86후51, 52 판결), 한편, 위 규정에서 말하는 상품의 품질의 오인이나 타인의 업무에 관계되는 상품과의 혼동은 현실적으로 그러한 오인·혼동이 생긴 경우이거나 또는 오인·혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하여야 한다( 대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결). 
 나. 인정 사실
 을1 내지 19호증, 을20호증의 1 내지 5, 을21호증의 1, 2, 을22호증의 1 내지 5, 을23호증의 1 내지 6, 을24호증의 1, 2, 을25, 26호증, 을27호증의 1 내지 26, 을28, 29호증, 을30호증의 1, 2, 을31호증, 을32호증의 1 내지 7, 을33호증의 1, 2, 을34호증의 1, 2, 을35호증, 을36호증의 1 내지 4, 을37호증의 1 내지 18, 을38, 39호증, 을40호증의 1 내지 11, 을41호증, 을42호증의 1, 2, 을43호증의 1, 2, 을44 내지 113호증, 을114호증의 1, 2, 을115호증의 1 내지 6, 을116 내지 119호증, 을120호증의 1, 2, 을121호증의 1 내지 118, 을122, 123호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
 (1) 피고는 1974. 9.경 자신의 회사 캐릭터 제작실 디자이너인 소외인에게 '남자 아이'나 '여자 아이' 또는 '동물'을 주제로 한 캐릭터를 제작하도록 지시하였고, 소외인은 같은 해 10.경 이 사건 등록상표의 고양이 얼굴 부분과 동일한 그림을 창작하여 이를 "헬로키티(HELLO KITTY)"라고 이름지었다.
 (2) 피고는 1975. 2.경 자신이 발행한 "Hallmark Summer Promotion"에 위 헬로키티 캐릭터를 처음으로 공표하였고, 그 무렵부터 신문·책자 등에 피고가 설정한 헬로 키티의 체중, 성격, 희망, 취미, 가족, 친구관계 등이 소개되기 시작하였으며, 1975. 4.경부터 일본에서 헬로키티 캐릭터의 도형과 이름으로 구성된 상표에 관하여 상표등록출원을 개시하였고, 1981.경 제작된 "키티와 미미의 새로운 우산"을 비롯하여 헬로키티를 주인공으로 한 10여 편의 영화가 상영되었으며, 1983.경에는 헬로키티가 미국 유니세프 위원회의 초대 주니어 대사로 임명되기도 하였고, 1992.경부터는 국내에도 헬로키티를 주인공으로 한 만화영화가 비디오테이프로 출시되었다.
 (3) 또한, 피고는 헬로키티 캐릭터의 공표와 더불어 상품화 사업에 착수하였는데, 1975. 3.경 헬로키티 캐릭터의 도형과 이름을 손지갑에 처음 표시하여 판매한 이래 점차 사업을 확장하여 1983.경에는 약 47개의 기업과 헬로키티 캐릭터의 사용설정계약을 체결하였고, 헬로키티 캐릭터의 대상품목도 학용품·생활용품·의류·장식품·출판업 등 광범위한 사업부문에 이르렀다.
 (4) 피고는 1980. 5. 1. 우리 나라의 (주)크리아트(1986.경 폐업)와 의류, 직물, 신발, 전자계산기를 비롯한 각종 전자 상품, 캔디를 비롯한 각종 식품류 등에 관하여 헬로키티 상표의 사용을 위한 라이선스계약을 체결한 후 우리 나라에서 생활용품 및 문구류의 판매사업을 본격적으로 시작하면서, 헬로키티가 앉아 있는 모습의 도형 아래에 영문자 "HELLO KITTY"를 결합하거나 또는 헬로키티의 얼굴 도형 아래에 영문자 "HELLO KITTY"를 결합한 형태의 실사용상표들을 각종 문구류 상품에 표시하여 사용하기 시작하였고, (주)크리아트가 부도로 폐업한 1986.경까지 실사용상표들을 표시한 문구류 상품을 계속적으로 판매하였으며, 1988. 2. 29. (주)영아트와 도시락, 쇼핑백, 인형 등 약 40개 상품에 관하여 헬로키티 상표의 사용을 위한 라이선스계약을 체결한 이래 매년 계약을 갱신하여 왔고, 1990. 12. 7. 계약을 갱신할 때에는 라이선스 대상 상품을 '연필, 볼펜, 연필통, 지우개, 클립, 가위, 칼, 공책, 엽서, 스티커, 스케치북, 앨범 등 각종 문구류'에까지 확대하여 실사용상표들을 각종 문구류에 다시 사용하기 시작하였으며, (주)크리아트 및 (주)영아트는 처음에는 도시락, 쇼핑백, 인형 등에 헬로키티 캐릭터를 부착하여 판매하여 오다가 문구, 가방류, 주방용품, 액세서리 등 대상 품목을 계속 확대하여 1994.경에는 관련 상품이 161개 품목에 이르렀다.
 (5) 피고는 1978. 4. 25. 우리 나라에서 헬로키티 도형과 영문자 "HELLO KITTY"를 결합하여 구성한 상표를 지정상품 18류(쇼핑백, 스푼, 도시락, 컵) 및 43류(인형, 마스코트, 완구 등)에 상표등록출원을 하여 1979. 4. 30. 및 1979. 2. 14. 각각 상표등록을 마친 것을 비롯하여, 1992. 9. 19.까지 17개의 상표등록출원을 하였는데, 이 사건 등록상표를 제외한 나머지 등록상표들은 그 지정상품이 문구류가 아니라 장식적인 용도로 함께 쓰일 수 있는 가방류, 주방용품, 액세서리 등 각종 생활용품이기는 하나, 헬로키티 도형과 영문자 "HELLO KITTY"의 결합 또는 그 중 어느 하나를 이용한 것으로서 피고가 문구류에 계속 사용하여 오던 실사용상표들과 동일하거나 매우 유사한 것이다.
 (6) 이 사건 등록상표는 원래 피고가 1989. 2. 10. 헬로키티가 앉아 있는 모습의 도형과 영문자 "HELLO KITTY"를 상하로 결합한 형태로 구성하여 문구류에 대하여 상표등록출원을 하였다가 원고의 선등록상표인 대상상표 1과 'KITTY' 부분이 유사하다는 이유로 등록이 거절되자 1990. 5. 23. 영문자 부분을 제외한 나머지 도형만으로 구성하여 문규류에 대하여 다시 상표등록출원을 함으로써 등록받은 것이다.
 (7) (주)크리아트는 1980.경부터 1986. 11.까지 사이에, '어깨동무' 등의 잡지나, '소년한국일보' 및 '소년동아일보' 등의 신문에 계속적으로 헬로키티 캐릭터의 도형과 이름이 표시된 각종 문구류, 손지갑 등의 상품에 관한 선전광고를 게재하였다.
 (8) (주)크리아트가 우리 나라에서 헬로키티 캐릭터의 상품화 사업을 시작한 1980. 5.경부터 부도로 사업을 중단한 1986.경까지 직접 생산하거나 피고로부터 수입하여 판매한 헬로키티 상표를 부착한 상품들의 연평균 매출액은 약 6억 원 내지 7억 5천만 원에 이르고, (주)영아트가 헬로키티 상표를 부착한 제품의 매출액은 피고와 라이선스계약을 체결한 이래 지속적으로 증가하여 1989. 2.경부터 1990. 1.경까지 약 1억 2천만 원에 이르렀다.
 (9) 특허청이 1988. 6. 30. 발행한 외국상표자료집에는 헬로키티 상표가 '주방용품, 전기전자, 완구, 운동용구' 등에 관하여 외국 유명상표의 하나로 등재되어 있고, 1995. 11. 30. 발행한 외국상표자료집에는 문구류 등 제품에 관하여도 헬로키티 상표가 외국의 유명상표의 하나로 등재되어 있다.
 (10) 원고의 대상상표들은 1988. 2. 10. 출원되었으나 그 지정상품인 문구류 등에 전혀 사용되지 않았고, 다만 1999.경 이후 대상상표 2의 문자 부분인 '고양이'를 삭제하는 대신 거기에 영문자 'Kitty'나 한글 '키티' 또는 이를 병기한 문자를 고양이 머리 도형 주위에 배치한 변형된 형태로 연필, 매직, 싸인펜 등 문구류 제품에 사용하기 시작하였다.
 다. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는지 여부 
 (1) 판단 대상이 되는 실사용상표 사용행위
 위 인정사실에 의하면, 피고는 1980.경부터 이미 실사용상표들을 각종 문구류 상품에 실제로 사용하여 왔던 것이고, 이 사건 등록상표는 그로부터 약 10년이 지난 1990. 5. 23. 문구류에 관하여 뒤늦게 상표등록출원을 하여 1991. 9. 17. 등록받은 것이므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호가 정하는 부정사용에 해당하는지 여부는 적어도 이 사건 등록상표가 상표로 등록된 1991. 9. 17. 이후의 실사용상표들의 사용 부분만을 대상으로 판단하여야 할 것이다. 
 (2) 그러므로 먼저 피고가 1991. 9. 17. 이후에 실사용상표들을 사용함으로써 원고의 상품과 피고의 상품 사이에 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생길 염려가 있는지 여부에 관하여 본다.
 피고의 실사용상표들과 원고의 대상상표들의 각 구성을 대비하여 보면, 실사용상표들은 모두 앉아 있는 고양이 모습의 도형 또는 고양이 얼굴의 도형과 영문자 "HELLO KITTY"의 결합으로 이루어져 있고 도형 부분과 영문자 부분이 서로 불가분적으로 결합되어 있지도 아니하므로 도형 부분 또는 영문자 부분만으로 각각 분리될 수 있고, 영문자 부분은 다시 'HELLO'와 'KITTY'의 결합으로 구성되어 있으나 'HELLO'는 영어 인사말로서 특별한 의미가 없으므로 새끼고양이의 뜻이 있는 'KITTY'의 한글음인 '키티'만으로 간략히 분리되어 호칭 및 관념될 수 있는바, 만일 실사용상표들이 '키티'만으로 분리되어 인식될 경우 대상상표 1과 그 호칭 및 관념이 동일하고, 실사용상표 5, 6이 도형 부분만으로 분리되어 인식될 경우 대상상표 2의 고양이 얼굴의 도형과 그 외관 및 관념이 유사한 것으로 보인다.
 그러나 위 인정사실에 나타난 바와 같이, 실사용상표들을 비롯하여 헬로키티를 이용한 상표의 개발과정과 국내에서의 사용기간, 위 상표가 부착된 상품의 종류와 판매실적 및 국내 취급점 현황, 실사용상표들의 국내 이용계약자들의 상품 광고의 정도 및 위 상표와 같은 모양을 하고 있는 헬로키티 캐릭터의 국제적인 저명도, 수요자들의 인식 정도 등에 비추어 볼 때, 실사용상표들을 포함한 헬로키티 상표는 피고가 이 사건 등록상표를 등록받은 1991. 9. 17. 무렵에는 이미 일반 수요자나 거래자들 사이에 도시락, 쇼핑백, 인형, 가방류, 주방용품, 액세서리 등 팬시상품에 있어서 피고의 상품표지 내지 영업표지를 나타내는 것으로 널리 인식되어 있었던 것으로 보이고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 문구류에 있어서도 어느 정도 피고의 상품표지 내지 영업표지를 나타내는 것으로 인식되어 있었던 것으로 보이나, 원고의 대상상표들은 1988. 2. 10. 출원되었음에도 불구하고 그 지정상품인 문구류 등에 전혀 사용되지 않았고 단지 1999.경 이후 대상상표 2를 일부 변형한 형태로 사용되었던 것에 불과하다.
 따라서 피고의 실사용상표들과 원고의 대상상표들은 그 구성이 일부 유사하기는 하나, 위에서 본 바와 같은 실사용상표들과 대상상표들의 구체적인 거래실정을 함께 고려하여 볼 때, 실사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록 당시 이미 국내에서 위 팬시상품에 관하여 피고의 상표로 주지성을 획득한 상태였고 문구류에 관하여도 피고의 상표로 어느 정도 알려져 있는 상태였으며 피고는 그 전부터 사용하여 오던 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 등록일을 전후하여 위 팬시상품 및 문구류에 그대로 계속하여 사용하였던 것이고, 문구류는 장식적 용도로 함께 쓰일 수 있는 팬시상품의 범주에 속하는 것으로서 위 팬시상품과 비교하여 볼 때 생산자의 범위, 유통 경로, 판매 장소, 수요자의 범위 등이 상당히 중복되므로, 피고가 실사용상표들을 문구류에 사용하였더라도 그로 인하여 일반 수요자들에게 원고의 상품과 피고의 상품 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려는 없었던 것으로 보인다.
 (3) 나아가 피고에게 이 사건 등록상표를 부정사용하려는 고의가 있었는지 여부에 관하여 보건대, 부정사용의 고의는 단순히 대상상표의 존재를 아는 것만으로 부족하고 자신의 등록상표를 실사용상표로 변형하여 사용함으로써 실사용상표가 대상상표와 동일·유사하여 그것과 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다는 것까지 인식하여야 할 것인바, 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 등록상표의 등록일 이전부터 오랫동안 문구류를 비롯한 각종 팬시상품 등에 실사용상표들을 사용함으로써 실사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록 당시 이미 도시락, 쇼핑백, 인형, 가방류, 주방용품, 액세서리 등 팬시상품에 관하여 주지성을 획득하였고 문구류에 관하여도 어느 정도 알려진 상태였으며, 이 사건 등록상표는 실사용상표들이 문구류와 밀접한 견련성이 있는 위 팬시상품에 관하여 이미 주지성을 취득한 이후에 출원되어 등록된 것이고, 피고는 이러한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 등록일 이후에도 변함없이 그대로 계속하여 사용하여 왔던 것이며, 이 사건 등록상표의 등록일 이후 피고의 실사용상표들의 사용으로 인하여 원고의 상품과 피고의 상품 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려는 없었던 점 등 피고의 실사용상표들의 사용 경위 및 인식 정도, 이 사건 등록상표의 등록 시점, 실사용상표들과 대상상표들의 오인·혼동의 염려 유무 등에 비추어 볼 때, 피고에게는 이 사건 등록상표를 실사용상표로 변형하여 사용함으로써 대상상표들과 오인·혼동을 일으키게 하려는 부정사용의 고의는 없었던 것으로 보인다.
 원고는, 피고가 1989. 2. 10. 문구류에 관하여 앉아 있는 고양이 모습의 도형과 영문자 "HELLO KITTY"를 상하로 결합한 상표에 관하여 상표등록출원을 하였다가 대상상표 1과 'KITTY' 부분이 유사하다는 이유로 거절되자 1990. 5. 23. 위 영문자 부분을 제외한 앉아 있는 고양이 모습의 도형만으로 구성하여 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았던 점에 비추어 볼 때 피고는 대상상표 1의 존재 및 그것이 영문자 "HELLO KITTY"를 포함하고 있는 실사용상표들과도 유사하다는 점까지 알았을 것이므로 피고에게 부정사용의 고의가 있었다는 취지로 주장하나, 위 주장과 같은 출원 경위에 관한 사정이 있다고 하여 당연히 피고에게 이 사건 등록상표를 실사용상표들의 형태로 변형하여 부정사용하려는 고의가 있었다고 단정할 수 없고, 오히려 피고의 실사용상표들의 사용 경위 및 인식 정도, 이 사건 등록상표의 등록 시점, 실사용상표들과 대상상표들의 오인·혼동의 염려 유무 등에 비추어 피고에게는 부정사용의 고의가 없었던 것으로 보이는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 위 주장은 이유 없다.
 (4) 따라서 피고의 실사용상표들의 사용으로 인하여 원고의 상품과 피고의 상품 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 없었고, 피고에게 이 사건 등록상표를 부정사용하려는 고의도 없었으므로, 실사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 속하는 정당한 사용인지 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다. 
 라. 소결론
 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 상표등록취소사유에 해당하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 
 4. 결 론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 조용호(재판장) 박성수 김철환

등록상표 " "의 실사용상표들과 대상상표들이 일부 유사하기는 하나, 구체적인 거래실정을 함께 고려하여 볼 때 일반 수요자들에게 대상상표권자의 상품과 등록상표권자의 상품 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 없고 등록상표권자에게 부정사용의 고의도 없었다고 보아 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 한 사례

등록상표 " "의 실사용상표들과 대상상표들은 그 구성이 일부 유사하기는 하나, 실사용상표들은 등록상표의 등록 당시 이미 국내에서 팬시상품에 관하여 등록상표권자의 상표로 주지성을 획득한 상태였고 문구류에 관하여도 어느 정도 알려져 있는 상태였으며 등록상표권자는 그 전부터 사용하여 오던 실사용상표들을 등록상표의 등록일을 전후하여 위 팬시상품 및 문구류에 그대로 계속하여 사용하였던 것이고, 문구류는 장식적 용도로 함께 쓰일 수 있는 팬시상품의 범주에 속하는 것으로서 팬시상품과 비교하여 볼 때 생산자의 범위, 유통 경로, 판매 장소, 수요자의 범위 등이 상당히 중복되므로, 등록상표권자가 실사용상표들을 문구류에 사용하였더라도 그로 인하여 일반 수요자들에게 대상상표권자의 상품과 등록상표권자의 상품 사이에 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 없고, 등록상표권자에게 부정사용의 고의도 없었다고 보아 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다고 한 사례.