상표권침해금지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2010.11.04 / 시행일:

【원고, 항소인】 원고
【피고, 피항소인】 재단법인 경기문화재단 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 주기동 외 1인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2010. 2. 11. 선고 2009가합77346 판결
【변론종결】 2010. 9. 28.
【주 문】
 1. 원고의 항소를 기각한다.
 2. 항소비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
 피고는, 별지1 표시 각 표장을 별지2 기재 각 상품에 사용, 표시, 부착하거나 이를 사용, 표시, 부착한 별지2 기재 각 상품을 제조, 판매, 양도, 반포, 전시, 수입 또는 수출을 하여서는 아니 되고, 별지1 표시 각 표장을 별지2 기재 각 상품의 포장지, 포장용기, 정가표, 안내표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 등에 보관 중인 별지1 표시 각 포장이 사용된 별지2 기재 각 상품, 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물을 각 폐기하고, 피고가 운영하고 있는 웹사이트[ (인터넷 주소 생략) 사이트 및 이에 링크된 하위 사이트]에 게시된 ‘NAM JUNE PAIK ART CENTER’의 표장을 삭제하고, 원고에게 1,000만 원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 
2. 항소취지
 제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 1,000만 원을 지급하라.
【이 유】1. 변리사의 소송대리권 허용 여부에 관한 판단
가. 관련 법규정
변리사법 제2조(업무)에서는 "변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함을 업으로 한다."고 규정하고 있고, 변리사법 제8조(소송대리인이 될 자격)에서는 "변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다."고 규정하고 있다. 
 한편, 민사소송법 제87조(소송대리인의 자격)에서는 "법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다."고 규정하고 있다. 
나. 변리사 소외 1(대법원판결의 소외인)의 주장 및 쟁점 
 변리사 소외 1은 2010. 8. 10.경 상표권 침해로 인한 손해배상 등을 구하는 이 사건 민사본안소송에서 소송대리인으로 선임신고서를 제출하면서 ① 변리사법 제2조 및 제8조에 의하면 변리사에게 상표권 침해로 인한 손해배상청구소송 등 민사본안소송에서의 소송대리권을 허용하고 있고, ② 실제로 변리사가 행정소송 및 특허침해소송에서 소송대리인으로 소송을 수행하여 소송대리권을 인정받은 선례들이 있다고 주장한다. 
 따라서 이하에서는 상표권 등의 침해로 인한 손해배상청구소송 등 민사본안소송에서 변리사에게 소송대리권이 허용되는지 여부에 관하여 살펴보기로 한다.
다. 판단
1) 문리 해석 상의 한계
 변리사법에서는 변리사가 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표(이하 ‘특허 등’이라 한다)에 관하여 ‘법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리’를 업으로 하고, ‘특허 등에 관한 사항에 관하여 소송대리인’이 될 수 있다고 정하고 있다.
 그러나 위 규정에 의하여, 변리사에게 특허 등 자체의 권리의무에 관한 사항, 즉 특허법 등에 규정된 ‘심결 등에 대한 소송’에 관한 소송대리권이 허용될 뿐만 아니라 나아가 특허 등에 관련된 다른 모든 종류의 소송, 즉 특허 등 관련 행정소송, 특허 등 침해에 관한 민사본안소송은 물론 특허법 등 위반에 관한 형사소송에서도 변리사에게 소송대리가 허용되는 것인지 여부가 문언상 명백하지 않다. 
 따라서 위 변리사법 규정의 연혁적 측면, 체계적 측면, 입법자의 의사 및 기타 관련된 사항을 고려하여 위 규정을 해석하여야 한다.
2) 연혁적 측면
변리사법 제2조 및 제8조는 1961. 12. 23. 변리사법 제정·공포시 규정되어 현재까지 유지되고 있다 .
 위 규정 제정시부터 1994. 7. 27. 법원조직법 개정으로 특허법원이 창설될 때까지는 대법원이 특허청의 항고심판 심결에 대한 법률심만을 관장하였고, 위 법원조직법 개정에 따라 1998. 3. 1. 개원한 특허법원이 특허청의 심결에 대한 제1심 재판을 담당하게 되었다. 이에 따라 변리사는 특허법원 창설 이전까지는 대법원에서의 상고사건에서만 소송대리를 하였고, 특허법원 창설 이후에는 처음으로 사실심 법정에서 소송대리인으로 활동할 수 있게 되었는데, 위 법원에서의 소송대리는 모두 특허법 등에서 규정하는 ‘심결 등에 대한 소송’에 한정된 것이었다.
 따라서 연혁적 측면에서, 변리사법 제2조 및 제8조가 명확히 변리사에게 ‘심결 등에 대한 소송’ 이외에 특허 등에 관련된 다른 모든 종류의 소송에까지 소송대리권을 부여하였다고 보기 어렵다. 
3) 체계적 측면
변리사법 제2조 및 제8조는 ‘변리사에게 특허 등에 관한 사항에 관하여 소송대리권을 허용’하는 취지로 규정하고 있는 반면에, 민사소송법 제87조는 ‘변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다’고 하여 변호사대리 원칙을 취하고 있다. 
민사소송법 제87조는, 소송절차의 원활한 진행과 당사자 본인의 이익보호를 위하여 민사소송에서는 원칙적으로 소송대리인을 법률사무의 전문가로서 공인된 변호사에 한정하는 것으로 보인다. 
 한편, 변호사법에서는 소송대리를 전문으로 하는 변호사의 자격 요건 및, 소송대리 허용에 따르는 각종 의무부과와 그 제재조항이 수개의 장(章)에 걸쳐 상세하게 마련되어 있다 . 반면에, 변리사법에서도 변리사의 자격 요건과 의무부과 및 제재조항이 마련되어 있기는 하지만, 소송대리 허용에 따르는 각종 의무부과 및 제재조항 등은 장(章)이 아닌 수개의 조(條)에 걸쳐 규정되어 변호사법에 비하여는 훨씬 간소하게 규정되어 있다 .
 따라서 체계적 측면에서 검토하여 보아도, 변리사법 제2조 및 제8조가 변호사대리의 원칙을 정한 민사소송법 제87조의 예외로서 변리사에게 민사본안소송에서의 소송대리권을 명확히 허용하였다고 보기 어렵다. 
4) 입법자의 의사
 우리나라 입법기관인 국회에서도 변리사의 침해소송에서의 대리권 허용에 관한 개정법률안이 발의되어 논의되었거나 논의되고 있다.
 제17대 국회에서는 2006. 11. 6. 특허 등 침해소송에서의 공동대리 허용을 내용으로하는 변리사법 일부개정법률안이 발의되었으나 2008. 5. 29. 임기만료로 폐기되었다.
 현재 제18대 국회에서도 2008. 11. 3. 변리사법 일부 개정안이 발의되어 논의되고 있는데, 그 내용은 현행 변리사법 제8조 단서로 "다만, 특허 등의 권리에 관한 침해소송의 경우에는 변호사와 공동으로 소송대리인이 될 수 있다"는 부분을 신설하는 것이다. 
 입법기관인 국회에서의 이러한 논의는 현행 변리사법이 민사본안소송 등에서의 소송대리권을 인정하지 않고 있다는 취지임을 입법자가 스스로 천명하는 것으로 볼 수도 있다.
5) 기타 사항
가) 외국 입법례
 특허 등 침해소송에 관하여 영국, 독일 및 일본 등에서는 변리사의 변호사와의 공동 소송대리권을 허용하고 있다고 볼 수 있지만, 단독으로 변리사에게 소송대리권을 허용한 외국 입법례는 매우 드물다. 뿐만 아니라 변리사에게 공동 소송대리권을 허용하고 있는 일본에서는 "변리사는 ... 특정침해소송에 관하여 변호사가 동일 의뢰인으로부터 수임하고 있는 사건에 한하여 그 소송대리인이 될 수 있다" 고 규정하여 문언상 명백하게 변리사의 공동 소송대리권이 침해소송에서 인정됨을 밝히고 있다. 
나) 선례들
 변리사 소외 1이 들고 있는 선례들은 모두 행정사건이나 보전처분사건에 관한 것들이어서 이 사건과 같은 민사본안소송에서의 선례라고 보기는 어렵다. 오히려 민사본안소송에서 변리사의 소송대리권을 인정하지 않는 것이 현재까지 대부분 법원의 입장이었다. 
라. 소결론
 변리사에게 특허 등 침해로 인한 민사본안소송에서 소송대리권을 허용할 지 여부는 입법자의 결단에 달린 문제이다. 위에서 본 여러 사항을 고려하면 국회의 명확한 입법적 결단이 있기 전까지는, 변리사법 제2조 및 제8조만으로 민사본안소송에서 변리사의 소송대리권을 허용하였다고 해석하기는 어렵다. 따라서 이 사건에서 변리사 소외 1에게 원고의 소송대리 행위를 인정할 수 없다. 
2. 본안에 관한 판단
가. 기초사실
 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1 내지 3, 49호증, 을 제12호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
 1) 원고는 아래와 같은 등록상표/서비스표(아래에서는 ‘이 사건 등록상표’라 한다)에 관한 등록권리자이다.
 가) 구성 : 
 나) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 1999. 12. 10./2000. 11. 29./2001. 2. 2./ (등록번호 생략)
 다) 지정상품/서비스업 : 별지3 기재와 같다.
 2) 피고는 경기도의 역사, 문화유산의 발굴 등을 목적으로 하는 재단법인으로 2008. 10. 8.경 용인시에 ‘백남준 아트센터’를 건립하였고, 별지1 표시 각 표장을 별지2 기재 각 상품에 부착, 표시하여 판매하고 있고, 간판, 옹벽 등에 위 표장을 표시하고 있다.
 3) 원고는 2008. 12. 29.경부터 피고에게 백남준 아트센터와 관련하여 별지1 표시 각 표장의 사용을 중지할 것을 요구하였으나, 피고는 이에 불응하면서 이 사건 등록상표에 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 아래에서는 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제11호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였으나( 2008당2985호), 피고는 위 심결에 대하여 심결취소소송을 제기하였다. 이에 특허법원은 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 무효사유가 있다고 보아 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고( 특허법원 2009. 12. 30. 선고 2009허5028 판결), 위 판결에 대하여 원고가 상고하였으나 대법원에서 기각되었다( 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후456 판결). 
나. 원고의 주장
 원고는, 피고가 원고의 허락 없이 원고의 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 별지1 표시 각 표장을 이 사건 등록상표의 별지3 기재 각 지정상품(또는 서비스업)과 동일 또는 유사한 별지2 기재 각 상품에 사용한 것은 이 사건 등록상표권에 관한 침해를 구성한다고 주장하면서, 위 상표권 침해로 인한 손해배상으로 1,000만 원의 지급을 구한다(원고는 제1심에서는 손해배상과 더불어 청구취지 기재와 같이 사용 등 금지, 폐기, 삭제 등을 구하였는데, 제1심 법원은 원고의 청구를 모두 기각하였고, 이에 대하여 원고가 위 손해배상 부분만 항소하였으므로, 이 법원의 심판대상은 위 손해배상 청구 부분에 한정된다).
다. 판단
1) 적용 법리
 가) 구 상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호, 성명 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이를 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다( 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 참조). 
 나) 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다( 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461 판결 등 참조). 
2) 인정 사실
 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제5호증, 을 제1 내지 10호증, 제12호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
 가) 백남준은 1963년 독일 부퍼달 파르니스 화랑에서 첫 개인전을 열어 비디오 아트의 창시자로 세계 미술계의 주목을 받기 시작하였고, 1969년에는 미국에서 소외 2와의 공연을 통해 비디오 아트를 예술 장르로 편입시킨 선구자라는 평을 듣게 되었고, 1993년 베네치아 비엔날레에서 황금사자상을 수상하였고, 1996년에는 독일 포쿠스지가 발표한 올해의 100대 예술가에, 1997년에는 독일 캐피탈지가 발표한 세계의 작가 100인 중 8위에 각 선정되었으며, 2000년 비디오 아트 분야에서의 전 세계적인 공로를 인정받아 우리나라 정부로부터 금관문화훈장을 수여받았다. 
 나) 백남준은 2006. 1. 29. 사망하였는데, 그 해 타임지에 의해 아시아의 영웅으로 선정되었다.
 다) 원고는 1999. 4.경 대구 지역에서 ‘백남준 미술관’을 건립한다는 명분으로 ‘백남준 미술관 건립 추진위원회’를 조직하여 1999. 9.경부터 그 기금을 마련하기 위한 전시회를 준비하는 과정에서, 백남준의 처인 소외 3이 원고가 자금을 모집하여 ‘백남준 미술관’을 건립하는 것을 반대하고 현대갤러리 등도 원고와 별도로 ‘백남준 미술관’의 건립을 고려하자, 백남준 성명의 명성에 편승하여 자신만이 백남준 성명이 포함된 상표나 서비스표를 독점적으로 사용할 의도로, 1999. 12. 10. 이 사건 등록상표를 무단으로 출원하여 2000. 11. 29. 등록받았다. 
3) 판단
 위 인정사실을 종합하면, 이 사건 등록상표의 등록결정시(2000. 11. 29.)에 백남준은 우리나라 일반 수요자들에게 저명한 비디오 아트 예술가의 성명으로 알려져 있었다고 할 것이고, 원고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표를 출원·등록하여 사용하는 행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효라고 봄이 상당하다. 
 나아가, 앞서 인정한 사실관계 및 앞서 든 각 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 백남준은 전 세계 어디에도 자신의 성명을 이용하여 상표를 출원하지 않았던 점, 원고가 무단으로 80여 종이 넘는 상품을 지정상품으로 한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 후, 백남준의 성명에 관한 권리는 자신만이 가진다고 주장하고 있는 점, 백남준의 동의 없이 출원된 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정하는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당하는 등록무효사유가 존재하고, 이 사건 등록상표에 기한 원고의 권리행사를 인정할 경우 저명한 비디오 아티스트인 백남준의 성명을 둘러싼 일반인들의 오인, 혼동이 발생할 여지가 큰 점, 원고가 백남준의 생존 당시에는 피고에 대하여 이 사건 등록상표에 기한 권리를 행사하지 않다가, 백남준이 사망한 이후 비로소 피고가 막대한 비용을 들여 건립한 ‘백남준 아트센터’에 관하여 권리를 주장하고 있는 점 등에 비추어보면, 원고의 피고에 대한 상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에 해당하여 이 사건 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다. 
3. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 황한식(재판장) 최기영 장낙원