디자인권침해금지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2013.10.17 / 시행일:

【원고, 항소인】 화이자 프로덕츠 인크 외 1인 (소송대리인 변호사 오관석)
【피고, 피항소인】 한미약품 주식회사 (소송대리인 변호사 이수완 외 1인)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2013. 3. 29. 선고 2012가합87022 판결
【변론종결】2013. 8. 27.
【주 문】
1. 제1심판결을 취소한다.
2. 피고는, 
 가. 별지 제1 목록 제1항 기재 각 제품을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고, 
 나. 별지 제1 목록 제2항 기재 표장을 같은 목록 제3항 기재 제품 또는 그 포장 및 선전광고물에 표시하거나 위 표장을 표시한 위 제품을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 되며, 
 다. 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중이거나, 피고가 제3자를 통하여 점유 중인 별지 제1 목록 제1항 기재 각 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라.
3. 소송총비용은 피고가 부담한다.
4. 제2항은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】주문 제1, 2항과 같다.
【이 유】1. 인정사실
 ○ 원고 화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로서 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra, 이하 ‘비아그라’라 한다)를 비롯한 다수 의약품을 개발하여 이를 판매하고 있는바, 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 입체적 형상에 색채를 결합한 별지 제2 목록 기재 표장을 2003. 11. 6. 출원하여 2005. 2. 5. 등록결정을 거쳐 2005. 2. 17. 등록을 마쳤다[등록번호 생략, (입체상표, 색채상표), 이하 ‘원고 등록상표’라 한다].
 ○ 원고 한국화이자제약 주식회사(이하 ‘원고 한국화이자제약’이라 한다)는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 한국 내 자회사로서 1998.경부터 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입·판매하고 있다.
 ○ 피고는 별지 제1 목록 제1항 기재와 같은 ‘팔팔정 50밀리그램’(사시도 , 이하 ‘피고 제품 1’이라 한다) 및 ‘팔팔정 100밀리그램’(사시도 , 이하 ‘피고 제품 2’라 하고, 합하여 ‘피고 제품들’이라 한다)에 대하여 2012. 5. 18. 의약품 낱알식별표시 등록을 한 이래 이를 생산·판매·광고하고 있다.
 【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제4~7, 28호증, 을 제1, 2, 15호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지
2. 원고들의 주장
 가. 상표권 침해
 피고가 원고 등록상표와 전체적인 외관이 유사한 피고 제품들을 생산·판매 및 광고하는 등의 행위는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 등록상표권 침해에 해당한다.
 나. 부정경쟁행위
 원고들의 ‘비아그라’ 제품의 형태(이하 ‘원고 제품형태’라 한다)는 그 자체로 원고들의 제품임을 나타내는 주지·저명한 상품표지인데, 피고는 이러한 ‘비아그라’ 제품의 명성에 편승하고자 그 외관을 그대로 모방한 피고 제품들을 생산·판매하고 있다. 피고의 이러한 행위는 적어도 제품 구매 후 이를 접하는 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 가능성이 매우 크므로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목의 상품주체의 혼동행위에 해당할 뿐 아니라, 원고 제품형태가 가지는 고유한 식별표지의 기능을 약화시키는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위에도 해당한다. 
 다. 민법상 불법행위
 피고와 원고들은 경쟁 관계에 있고, 원고 제품형태와 그 형태가 가진 이미지 및 식별력 등은 원고들의 상당한 노력과 투자로 구축한 성과물인데, 피고가 자신의 영업을 위하여 이를 무단으로 이용함으로써 경쟁자인 원고들의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 있다. 피고의 이러한 행위는 법률상 보호할 가치가 있는 원고들의 이익을 침해하는 행위로서 민법상 불법행위에 해당한다. 
(이상의 원고들 주장은 그 취지에 비추어 모두 선택적으로 구하는 것으로 본다)
3. 원고 화이자 프로덕츠 인크의 청구에 관한 판단
 가. 상표권 침해 여부 - 인정
1) 전제 법리
 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다(상표법 제66조 제1, 2항 참조). 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적·전체적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 하는데, 특히 도형상표에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 두 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 또 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 참조).
 한편 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용하더라도 그것이 상품의 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 이때 그 표장이 상표로 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 해당 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지·저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다. 또 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).
2) 상표 외관의 유사 여부
 원고 등록상표는 입체적 형상에 색채를 결합한 것으로서 도형상표와 마찬가지로 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로, 앞서 본 법리에 비추어 원고 등록상표와 피고 제품들의 외관이 동일·유사하여 양자를 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다.
 원고 등록상표와 피고 제품들은 모두 ① 전체적으로 푸른색의 마름모 도형 또는 다이아몬드 도형의 형상(Tablet Face)을 하고 있고, ② 마름모 도형의 각 모서리가 둥글게 다듬어진 상태이며, ③ 마름모 도형의 장축과 단축의 비율이 약 1.35 정도이고, ④ 측면에서 보았을 때 기둥 형태의 부분(Band)과 위 기둥 형태 부분의 위·아래로 튀어나온 부분(Cup)으로 구성된 유선형의 형상을 하고 있으며, ⑤ 그 색채 또한 동일한 푸른색을 띠고 있다. 
 다만 원고 등록상표의 경우 마름모 도형의 각 모서리가 완전한 호(원의 일부분) 모양으로 다듬어진 형태지만, 피고 제품들은 마름모 도형의 좌·우 모서리를 장축에 수직 방향으로 잘라낸 후 각 모서리가 다시 둥글게 다듬어진 육각형에 유사한 형태이고, ② 원고 등록상표의 경우 기둥 형태의 부분(Band)의 길이와 상대적으로 위·아래로 튀어나온 부분(Cup)의 길이 차이가 크지 아니하여 옆에서 볼 때 전체적으로 긴 타원형이나, 피고 제품들은 기둥 형태의 부분(Band)의 길이가 위·아래로 튀어나온 부분(Cup)보다 훨씬 길어서 옆에서 볼 때 전체적으로 위·아래로 살짝 부풀어 오른 사각형에 가까운 차이가 있으며, 특히 피고 제품 2의 경우에는 가운데 부분에 움푹 팬 직선의 홈이 있다(이는 알약을 1회 복용량에 맞추어 2개로 자르기 위한 것으로 보인다).
 살피건대, 원고 등록상표와 피고 제품들의 형상 및 색채는 모두 알약에 관한 것으로서 알약으로 사용되었을 때 보는 사람의 눈에 가장 잘 띄는 부분인 평면도 및 사시도를 기준으로 보면, 푸른색 마름모 도형 또는 푸른색 다이아몬드 모양 도형이라는 지배적인 특징이 동일한 반면, 앞서 본 모서리 형태 등의 차이점은 약 1㎝ 정도인 알약의 크기 등에 비추어 쉽게 눈에 띄지 않고, 이러한 점은 때와 장소를 달리하여 관찰할 경우 더욱 두드러진다. 따라서 원고 등록상표와 피고 제품들의 외관은 유사하다고 할 것이다. 
3) 피고의 상표 사용 여부
가) 앞서 본 법리에 따라 아래에서 보는 표장과 상품의 관계, 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지·저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등 여러 사정을 종합하여, 피고가 피고 제품들의 형상과 색채를 상품의 출처표시를 위하여 사용하였는지를 본다. 
 [판단의 기초 자료]
○ 표장과 상품의 관계
 마름모 도형 또는 다이아몬드 도형 모양의 알약은 예전부터 널리 사용되던 형상이고, 연한 청색 또는 담청색 또한 이미 알약에 사용되고 있던 색채이다. 그러나 마름모 도형 또는 다이아몬드 도형의 형태와 파란색 계열의 색채를 결합한 ‘파란색 다이아몬드 모양’의 알약이 원고들의 ‘비아그라’ 제품 출시 이전에도 존재하였다는 사실을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서 원고 등록상표는 지정상품에 있어서 형상과 색채를 독창적으로 결합한 특징을 갖추고 있는 것으로 인정된다.
○ 표장의 사용 태양
 앞서 본 대로 원고 등록상표와 피고 제품들의 형상·색채는 상당히 유사하고, 그 표장이 사용된 상품도 알약으로 동일하다. 
 피고 제품들은 전문의약품으로서 겉포장 및 속포장으로 2차례 포장이 되어 있으며, 겉포장의 전면 및 후면에는 피고 제품들의 명칭인 'PalPalTab', ‘팔팔정’ 및 피고를 지칭하는 상표인 가 인쇄되어 있고, 속포장의 뒷면에 ‘팔팔정’, ‘한미약품(주)’가 반복적으로 인쇄되어 있다. 최종 소비자인 환자들은 의사의 처방전을 받아 약국에서 피고 제품들을 구매하고 있는데, 겉포장에 들어 있는 상태로 구매하는 경우 1차적으로는 겉포장에 적혀진 피고 제품들의 명칭과 피고를 지칭하는 상표로 제품을 식별할 수 있으나, 먹는 알약의 특성상 소비자는 최종적으로 포장을 모두 제거한 알약의 형상과 색채 또한 확인하고 복용하게 된다. 
 또 환자에 따라 처방 분량 및 용량이 다르게 처방되므로 속포장 상태 또는 낱개로 거래될 여지도 있다. 즉 피고 제품들과 같은 발기부전 치료제를 처방하는 경우 평균 7.7회분을 처방하고 있는데, 피고 제품들의 경우 4정, 8정, 12정, 24정, 30정으로 묶어 판매되고 있어, 처방 분량과 한 포장당 개수가 맞지 않는 경우에는 속포장 상태로 판매될 수 있다. 피고 제품들의 속포장은 뒷면에 피고 제품들의 명칭이 기재되어 있으나, 앞면은 투명한 재질로 되어 있어 실제 거래과정에서 이를 판매하는 약사와 복용하는 환자들은 피고 제품들의 형태 및 색채를 포장상태에서 비교적 손쉽게 확인할 수 있다. 피고 제품들은 발기부전 치료용 약제라는 특수성으로 수요자들과 언론의 높은 관심을 받고 있으나 처방전이 필요한 전문의약품이어서 일반 수요자들 사이에서는 처방전 없이 낱개 알약으로 자체 거래되는 사례 또한 적지 않게 발견된다. 
○ 등록상표의 주지·저명성
 ‘비아그라’는 원고 화이자 프로덕츠 인크에 의해 1997.말경 개발되어 1998. 3. 27. 미합중국 식품의약국으로부터 미합중국 내 판매를 승인받은 후 1998. 4. 7.부터 의사의 처방전을 받은 자에 한하여 약국에서 시판되기 시작하였는데, 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 먹는 알약이고, 그 효능이 다른 발기기능장애 치료제보다 탁월하고 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매 개시되자마자 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다. 
 이러한 ‘비아그라’의 인기는 국내에서도 마찬가지로 나타났는데, 국내에서는 ‘비아그라’를 발기기능장애 치료제가 아니라 남성들의 정력증강제로 오인함으로 인하여 더욱더 그 국내 시판 여부가 세간의 관심거리가 되었고 국내 언론들도 관련 기사를 집중 보도하였다. 결국, 한국 식품의약품안전청이 ‘비아그라’에 대한 임상시험을 거친 뒤 1999. 10.경부터 이를 판매하도록 승인함에 따라 그 이후 현재까지 ‘비아그라’는 의사의 처방전이 있는 자에 한하여 약국에서 판매되고 있고, 원고 화이자 프로덕츠 인크의 등록상표인 ‘Viagra' 및 ’비아그라‘는 위 원고가 개발 ·판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 상품표지로, 위 원고의 등록 상표 및 상호인 ’PFIZER'는 위 원고가 생산하는 의약품을 지칭하는 상품표지 및 영업표지로서 국내에서도 일반인들에게 널리 알려지게 되었다. 
 한편, ① 원고 등록상표를 사용한 ‘비아그라’ 제품(이하 ‘원고들 제품’이라 한다)은 1999.경부터 현재까지 약 15년간 원고 한국 화이자 주식회사를 통하여 그 제품의 형태가 변경되지 않은 채로 계속 국내에 판매되고 있다. ② 원고들 제품의 2011년까지 국내 누적 매출액은 약 4,210억 원 정도이고, 원고 등록상표 출원 전인 2001. 3.경까지 422만 정이 판매되었으며, 피고 제품들이 출시되기 시작한 2012. 5. 이전까지 국내 누적 판매수량이 약 3,600만 정에 달한다. ③ 원고 한국화이자제약은 국내 판매 시점 무렵부터 원고들 제품을 광고하면서 그 제품형태를 등장시켰을 뿐만 아니라 원고 등록상표의 관념과 이미지를 주된 아이디어로 하여 ‘Blue diamond is forever' 문구, 파란색 다이아몬드 사진, 손바닥 위의 파란색 다이아몬드 모양 그림 등을 광고에 사용하였다. 또 원고들 제품의 형상을 이용한 다양한 종류의 판촉물들을 제작, 배포하고, 국내에서 개최된 각종 학회, 심포지엄 등에서 부스를 설치하여 원고 등록상표를 계속 노출하였다. ④ 원고 등록상표는 TV, 신문, 인터넷 언론 등 각종 국내 언론을 통해서 다수 소개된 바 있는데, 언론들은 원고들 제품을 소개하면서 사진과 함께 ‘파란색 다이아몬드 모양’, ‘마름모꼴의 파란색 알약’, ‘블루 다이아몬드’ 등으로 지칭하였고, 2012.경 원고들 제품의 특허기간이 만료되어 제네릭(특허가 만료된 원개발사 의약품의 ‘복제약’을 지칭하는 용어) 제품 시장이 열린다는 취지의 뉴스 보도에서도 원고들 제품의 사진이 방영되었다. ⑤ 또 국내 언론에서는 2003.경부터 원고 등록상표의 형태를 모방한 가짜 발기부전치료제들이 불법적으로 거래되고 수차례 적발된 사례들을 다루면서 원고 등록상표 형태와 거의 유사한 불법 복제품들을 쌓아놓은 사진을 함께 보여주었고, 원고들 제품 실물 또는 사진을 자세히 분석하면서 복제품과의 구별방법을 소개하는 프로그램도 몇 차례 방영되었다. ⑥ 원고들이 2012. 10.경 한국 갤럽을 통해 국내 약사들 600명을 상대로 시행한 설문조사 결과에 따르면, 전체 조사대상자 중 75.5%는 ‘Pfizer' 문자가 표기되지 아니한 상태의 원고 등록상표 형태를 보고 원고들 제품이 연상된다고 응답하였고, 역시 문자가 표기되지 아니한 상태의 피고 제품들 형태를 보고도 56.5%(피고 제품 2) 또는 75%(피고 제품 1)가 원고들 제품이 연상된다고 응답하였다. 
 이처럼 문자로 된 ‘Viagra', ’비아그라‘ 상품표지의 압도적인 주지·저명성에 힘입어 그 상품의 형태인 원고 등록상표 또한 그 출원 당시부터 이미 상당한 출처표시에 관한 식별력을 독립적으로 취득하게 된 것으로 보인다.
○ 사용자의 의도와 사용경위
 피고는 원고들 제품의 특허기간이 만료되자 복제 약품인 피고 제품들을 출시하였다. 피고가 피고 제품들에 원고 등록상표와 다른 형상 및 색채를 선택하는 것이 얼마든지 가능하였음에도 굳이 원고 등록상표와 매우 유사한 형상 및 동일한 색채를 사용한 점, 특정 약을 장기 복용하던 사람으로서는 종전에 복용하던 약과 완전히 다른 형태와 색깔의 약에 대해서는 초기에 거부감을 느낄 수도 있는 점 등에 비추어 보면, 피고는 원고 등록상표와 유사한 형상 및 동일한 색채로 된 피고 제품들을 출시함으로써 원고들 제품의 효능이나 안정성에 대한 소비자들의 신뢰 등을 비롯하여 원고 등록상표가 장기간 구축하여 온 품질보증기능에 편승하려는 의도가 있는 것으로 추단할 수 있다.
 【인정 근거】갑 제8~27, 31, 33, 35~46, 51, 52, 57~58, 73~78, 81~85호증, 을 제50, 51호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
 [판단]
 이상의 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고는 피고 제품들의 형상과 색채를 상품의 출처를 표시하기 위하여 상표로 사용하였다고 보아야 할 것이고, 이처럼 그 형상과 색채가 상품의 출처표시로서 기능하고 있는 이상 이를 디자인으로만 사용되었다고 볼 수는 없다.
 나) 다만 위 채택한 증거에 의하면, 의료법 제18조 제2항, 의료법 시행규칙 제12조 제1항 제5호에 따라 ‘처방전’에서의 의약품의 특정은 처방 의약품의 ‘명칭’에 의하여 이루어지게 되어 있고, 앞서 본 바와 같이 피고 제품들의 겉포장 및 속포장에는 피고 제품들의 명칭이나 피고를 지칭하는 문자상표가 인쇄된 상태로 유통되며, 피고 제품들 자체에도 피고의 약칭과 용량을 나타내는 ‘HM 50' 또는 ’HM 100‘이 음각되어 있는 사실은 인정된다.
 그러나 입체형상이나 색채 등의 표장은 거래 현실에서 상품 명칭과 같은 문자표장 등과 함께 상품에 사용되는 것이 오히려 통상적이므로 입체상표와 색채상표에 문자표장 등이 함께 부착되어 있다는 사정만으로 그 식별력을 일률적으로 부인할 수는 없다고 할 것이고, 이러한 경우에는 입체형상 등에 부착된 문자 등의 외관, 크기, 위치 및 그 주지·저명성의 정도 등에 비추어 입체형상이나 색채가 독자적으로 수요자의 눈에 띄는 것인지에 따라 그 입체형상 및 색채의 독립적 식별력 취득 여부를 판단하여야 할 것이다. 
 이 사건에서는 앞서 인정한 바와 같이 피고 제품들의 명칭이 피고 제품들 자체가 아닌 포장 등에 표기되어 있을 뿐이고, 약 1㎝ 정도의 크기인 피고 제품들 자체에는 피고의 약칭 등의 문자가 눈에 잘 띄지 않는 음각으로 표시되어 있을 뿐인데 반해, 원고 등록상표와 유사한 푸른색 마름모 또는 다이아몬드 모양에 가까운 도형은 특히 이격적으로 관찰할 경우 매우 쉽게 눈에 띄는 형태인 점 등에 비추어 보면[이러한 점에서 문자표장을 제외한 원고 등록상표 형태만을 대상으로 한 원고들의 위 설문조사 방법 또한 수긍할 수 있다. 이에 반하여 피고가 실시한 설문조사(을 제44호증)는 응답자들로 하여금 원고들 제품과 피고 제품들의 실물을 한 장소에서 순차 대비하게 하거나, 문자표장이 두드러진 제품포장 등을 대비하여 실시한 것이다], 피고 제품들은 그 입체형상 및 색채의 결합에 의해 독자적인 식별력을 획득한 원고 등록상표를 모방하여 그 식별력에 편승하려는 것으로 판단되므로, 피고 제품들의 형상과 색채는 그 포장 등에 부착된 문자 표기에도 불구하고 상품의 출처표시를 위하여 사용한 것이어서 상표로 사용된 것으로 보아야 할 것이다.
4) 소결론
 이처럼 원고 등록상표와 피고 제품들의 형상·색채는 외관이 유사하고, 양자를 다 같이 원고 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 알약 또는 성기능장애 치료용 알약에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보이므로(약사들을 상대로 한 원고들의 설문조사결과 상당한 정도의 실제 혼동이 발생한 사실은 앞서 본 바와 같다), 피고가 그 형상·색채를 위에서 본 것처럼 상표로 사용하여 피고 제품들을 생산·판매·광고하는 등의 행위는 원고 등록상표권의 침해에 해당한다. 
 다만 비록 상표 자체의 외관, 칭호, 관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보이거나 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의 정도, 전문가 여부, 연령, 성별, 해당 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려할 때 유사 부분만으로 분리 인식될 가능성이 희박하거나 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명확하게 상품의 출처를 오인·혼동할 염려가 없어 상표권 침해를 부정할 수 있는 경우도 있으나(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조), 앞서 본 사정 등에 비추어 볼 때, 피고 제품들이 그 포장에 피고 제품들의 명칭 등이 표기된 상태에서 원칙적으로 의약 관련 종사자들을 대상으로 거래된다거나, 피고 제품들에 ‘HM 50' 등의 문자표장이 음각되어 있고, 피고 제품 2에 가운데 홈이 존재한다는 등의 사실만으로는 구체적·개별적으로 수요자들이 명확하게 상품 출처를 오인·혼동할 염려가 없는 경우에 해당한다고 단정할 수 없다.
 특히 원고들 제품과 피고 제품들이 처방전을 받은 자에 한하여 약국에서 시판되는 의약품이라고 하더라도, 피고 제품들은 향정신성의약품과 같이 엄격한 관리하에 제한적으로 처방, 투약, 유통되는 것이 아니라 비교적 광범위하게 처방, 투약, 유통되고 있고(이러한 점에서 이 사건은 향정신성의약품에 관한 사건인 대법원 1994. 5. 9. 자 94마33 결정과 사안이 다르다), 앞서 본 바와 같이 제품형태를 인지할 수 있는 속포장 형태로도 처방되는 것으로 보이며, 환자들이 처방전을 발급받은 후 약국을 방문하여 직접 약을 구매하는 과정에서 오인·혼동이 발생할 가능성 또한 완전히 배제하기 어려운 특별한 사정이 있다고 보이므로, 잠재적 수요자 또는 최종 수요자인 환자들의 그 제품에 대한 인식을 완전히 도외시할 수 없는 점 등을 고려하면, 구체적·개별적으로 명확하게 수요자들의 상품 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 없는 경우에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이다.
 따라서 원고 화이자 프로덕츠 인크는 상표법 제65조 제1, 2항에 따라 피고에 대하여 그 침해의 금지와 예방 및 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등 필요한 조치를 청구할 수 있다.
 나. 피고의 주장에 관한 판단 - 배척
1) 피고의 주장 취지(당심 변론종결 후 제출된 2013. 9. 30.자 및 2013. 10. 14.자 각 보충서면 기재 주장 포함)
가) 원고 등록상표는 지정상품인 알약의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것만으로 구성된 상표이고, 설령 ‘파란색 다이아몬드 모양’ 형태의 알약이 최초라고 하더라도 그것에 새로운 식별력이 생기는 것이 아니다. 또 원고 등록상표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표이고, 여러 사람이 현실적으로 사용하고 있는 표장 또는 일반적으로 사용되거나 사용될 수 있는 표시로서 결합에 의해 새로운 식별력이 형성되는 것도 아니므로, 어느 모로 보나 식별력이 없는 상표에 해당한다.
 따라서 원고 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제6호, 제7호에 위반하여 등록된 것이어서 무효가 되어야 하므로, 원고 등록상표에 근거한 상표권침해 주장은 권리남용에 해당한다. 
나) 원고 등록상표에 대하여 상표법 제6조 제2항에서 규정하는 사용에 의한 식별력을 주장하려면 상표법시행규칙 제36조 제4항, 상표심사기준 제14조 등에 따라 상표출원 시부터 상표의 사용사실을 입증하는 자료를 제출하여 상표법 제6조 제2항에 의한 출원임을 명시하여야 하나, 원고 등록상표는 이를 전제로 출원된 것이 아니다. 또 사용에 의한 식별력은 실제 사용된 상표와 동일한 상표에 한하여 인정되는데, 원고들 제품은 ‘pfizer' 등의 문자들이 상품의 외형에 일체불가분적으로 음각되어 형상의 일부를 구성하고 있으므로 문자들이 전혀 음각되지 않은 원고 등록상표와 동일한 형태라고 할 수 없어 사용에 의한 식별력을 인정할 수도 없다. 
 설령 원고 등록상표가 상표법 제6조 제2항에서 규정하는 사용에 의한 식별력을 가지는 상표라고 하더라도 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상과 색채만으로 된 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제13호에 의해 상표등록을 받을 수 없는 무효의 상표라고 보아야 한다. 
다) 또 피고 제품들의 형상은 알약의 통상적인 형상 및 색채를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이고, 식별력이 없는 입체적 형상으로 된 상표이며, 알약의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채로 된 것이므로, 상표법 제51조 제1항 제2호, 제2의 2호, 제4호에 의하여 원고 등록상표의 효력은 피고 제품들에 미치지 않는다.
2) 판단
가) 권리남용 해당 여부
⑴ 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조).
⑵상표법 제6조 제1항 제3호에서 ‘상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’를 상표등록의 요건에서 제외하고 있는 이유는, 상품의 형상이 원래 상품의 기능을 효과적으로 발휘시키거나 심미감을 일으켜 소비자의 구매의욕을 돋우려는 의도 등으로 창안되는 것일 뿐 상품을 식별하기 위한 기능을 하기 위한 것은 아니라는 점을 고려하여 입체상표의 식별력을 제한적으로 인정하려는 것으로서(특허청 예규 제66호 상표심사기준 제8조 참조), 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 그 형상은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청에도 그 이유가 있고(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조), 이러한 점을 반영하여 상표법 제7조 제1항 제13호 역시 ‘상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상, 색채, 색채의 조합만으로 된 상표’에 대해 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 
 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바(위 2002후1140 판결 등 참조), 이 사건에서 앞서 본 바와 같이 원고 등록상표인 파란색 계열의 색채와 다이아몬드 모양의 형상이 결합된 표장은 지정상품인 알약의 일반적 형태라고 할 수 없고, 위 형상과 색채의 결합이 알약의 기능을 효과적으로 발휘시키거나 오로지 심미감을 일으켜 소비자의 구매의욕을 돋우려는 의도에서 만들어진 것이라 보기도 어렵다. 이러한 사정에다가 내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하는 점 등을 종합하면, 일반 수요자나 거래자들이 원고 등록상표를 그 지정상품인 알약과 관련하여 일반적인 형상을 표시하는 것이라고 인식할 수 있다거나, 원고 등록상표가 지정상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상 또는 색채에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 원고 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7조 제1항 제13호에 해당하는 무효의 상표라고 단정할 수 없다.
⑶ 또 원고 등록상표는 파란색 계열의 색채와 다이아몬드 모양의 형상이 결합된 것이어서 단순한 도형이나 색채만으로 된 상표와는 다르므로, 상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라고 볼 수 없고, 알약 제품에 파란색 계열의 색채와 다이아몬드 모양의 형상을 결합함에 따라 종전에 생각할 수 없었던 어느 정도의 새로운 관념 또는 식별력이 발생하고 있다고 보이므로 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 식별력 없는 표장에 해당함이 명백하다고 단정할 수도 없다. 
⑷ 설령 원고 등록상표가 원래 식별력이 없는 상표에 해당한다고 하더라도, 앞서 인정한 원고 등록상표의 사용기간과 사용형태, 지속적인 광고 활동, 언론 보도 등을 통한 노출 빈도, 원고들 제품의 판매량, 지정상품과 같은 상품류에서 원고 등록상표가 갖는 독창성, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과, 특히 원고들의 ‘Viagra', ’비아그라‘ 문자 상품표지의 압도적인 주지·저명성이 그 상품의 형태인 원고 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 원고 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시한 것인가에 관하여 현저하게 인식되어 사용으로 인한 식별력을 취득함으로써 상표법 제6조 제2항에 따라 상표등록의 요건을 갖추었다고 볼 여지가 충분하다.
 이 경우 앞서 본 바와 같이 거래 실정상 원고 등록상표에 문자표장 등이 함께 표기되어 사용되었다는 사정만으로는 그 식별력 취득을 부인할 수 없고, 입체형상 등에 부착된 문자 등의 외관, 크기, 위치 및 그 주지·저명성의 정도 등에 비추어 입체형상이나 색채가 독자적으로 수요자의 눈에 띄는 것인지 등을 고려하여 원고 등록상표만의 독자적인 식별력 취득 여부를 따로 판단하여야 하는 점, 원고 등록상표의 특성 및 거래실정 상 문자표장 등이 함께 표기되어 사용되는 것이 오히려 통상적인 점 등에 비추어 보면, 문자표장이 부기 되어 있다는 사정만으로 이를 원고 등록상표와 동일한 형태로 사용하지 않은 것이라고 볼 수도 없다.
 또 상표법 시행규칙 제36조 제4항은, ‘출원인은 상표등록을 하려는 상표가 법 제6조 제2항에 해당하는 경우에는 제1항 각 호의 서류 등 외에 다음 각 호의 사항과 그 사항을 증명하는 서류 및 증거물 각 1통을 특허청장에게 제출할 수 있다.’라고 규정하여, 사용한 상표 및 사용기간, 지역 등의 사용사실에 관한 서류 등을 제출할 수 있도록 하고 있으나, 이는 그 규정 자체에서 명백한 것처럼 출원절차에서 관련 자료를 추가 제출할 수 있도록 허용하는 규정에 불과한 것으로 보이고(피고가 그 주장의 근거로 들고 있는 상표심사기준 제14조 또한 특허청의 내부 심사기준에 불과하여 대외적 구속력을 인정할 수 없다), 이와 달리 피고 주장처럼 상표법 제6조 제2항에 해당하는 상표의 출원에 있어 반드시 그 취지를 출원서에 기재하거나 관련 자료를 제출하지 아니하면 그 상표등록을 무효로 한다는 취지로 해석할 수는 없다. 
⑸ 이러한 사정들을 종합하면, 원고 등록상표의 등록이 무효심판에 의해 무효로 될 것이 명백하다고 할 수 없으므로, 피고의 이 부분 권리남용 주장은 이유 없다.
나) 상표권 효력 제한 여부
상표법 제51조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있는바, 위와 같은 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 구성, 외관, 칭호, 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1990. 12. 11. 선고 90후175 판결, 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조). 
 그리고 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다(대법원 1996. 5. 13. 자 96마217 결정).
 이 사건에서 원고 등록상표가 알약의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라거나 식별력이 없는 입체적 형상으로 된 것 또는 알약의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채로 된 것이라고 볼 수 없고, 오히려 출처표시에 관한 식별력을 취득한 것으로 볼 수 있는 점은 이미 앞서 판단한 바와 같으므로, 원고 등록상표의 효력이 상표법 제51조 제1항 제2호, 제2의 2호, 제4호에 의하여 제한된다고 볼 수 없다. 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
 다. 소결론
 피고는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 청구에 따라 피고 제품들을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고, 원고 등록상표를 심장혈관용 약제 등 알약 제품에 사용하여서는 아니 되며, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관되어 있거나 피고가 점유 중인 피고 제품들의 완제품 및 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다(이 부분 위 원고의 청구를 인용하는 이상 위 원고의 선택적 청구원인인 부정경쟁방지법 위반, 불법행위 주장에 관해서는 따로 판단하지 않는다).
4. 원고 한국화이자제약의 청구에 관한 판단
 가. 부정경쟁행위 해당 여부 - 인정
1) 전제 법리
 상품의 형태는 디자인권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되며, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 2차적으로 상품출처표시기능을 획득하고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 “기타 타인의 상품임을 표시한 표지”에 해당하여 같은 법에 따른 보호를 받을 수 있다. 그리고 이때 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 아울러 주지성을 획득하기 위해서는, 상품의 형태가 다른 유사상품과 비교하여, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있어야 하고, 일반수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 해당 상품의 형태가 장기간에 걸쳐 특정의 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나, 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 그 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다(대법원 2007. 7. 13. 선고 2006도1157 판결 등 참조). 
부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 부정경쟁행위는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위를 의미하는바, 여기에서 ‘타인의 상품과 혼동을 하게 하는’이라는 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 ‘해당 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등과 밀접한 관계가 있지 않을까’라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결 등 참조).
 또 상표법 제2조 제1호 가목 소정의 상품표지의 유사 여부 내지 혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상품표지를 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 외관, 호칭, 관념의 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다 할 것이고, 특히 상품표지가 도형, 문양, 문자, 기호, 색깔 등 여러 요소로 이루어진 경우에 그 표지의 구성요소를 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 표지들의 유사 여부 내지 혼동가능성을 판단할 것이 아니라 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 고려하여 그 표지가 수요자 내지 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합적으로 관찰·비교하는 이른바 전체적 관찰이 필요하다 할 것이고, 상품표지가 외관상 또는 관념상 그 구성요소를 분리관찰하는 것이 부자연스럽다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 수요자의 주의를 끄는 주요 부분을 분리하여 그 부분을 기준으로 유사 여부를 판단하는 이른바 분리관찰 내지 요부관찰도 보완적 수단으로 이루어져야 한다 할 것인바, 상품의 용기나 포장에 상표, 상호 또는 상품명 등 식별력 있는 요소가 표시되어 있는 경우에는 그 부분이 지나치게 작다든가 제품설명서에만 기재되어 있는 등으로 특별히 눈에 띄지 않거나, 용기나 포장의 전체 구성에 비추어 현저히 그 비중이 작다고 보이는 경우가 아닌 한 그 상표나 상호, 상품명 등의 표기 부분은 상품표지로서의 용기나 포장의 주요 부분으로 보아 그 부분의 유사 여부 등도 고려하여 다른 표지와의 유사성 내지 혼동가능성 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결 참조). 
2) 상품출처표시기능 및 주지성
 앞서 채택한 증거들에 의하면, 앞에서 살핀 바와 같이 원고 제품형태는 파란색 계열의 색채와 다이아몬드 모양의 형상이 결합된 것으로서 수요자의 감각에 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있고, 이 사건 변론종결 무렵에 이르기까지 장기간에 걸쳐 원고 한국화이자제약의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되면서 강력한 선전·광고가 이루어진 결과 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 위 원고의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이른 것으로 인정되므로, 일반수요자가 일견하여 원고 한국화이자제약의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있다고 보인다.
 따라서 원고 제품형태의 상품출처표시기능 및 주지성을 인정할 수 있다.
3) 혼동 가능성
 앞에서 살핀 바와 같이, 원고 제품형태와 피고 제품들의 형상 및 색채는 모두 푸른색 마름모 도형 또는 푸른색 다이아몬드 모양 도형이라는 지배적인 특징이 동일한 반면, 모서리 형태 등의 차이점이나 음각된 문자 표장 등은 약 1㎝ 정도인 알약의 크기 등에 비추어 특별히 눈에 띄지 않는 비중이 작은 부분으로 보이고, 이러한 점은 때와 장소를 달리하여 관찰할 경우 더욱 두드러지는 점, 피고 제품들은 환자에 따라 처방 분량 및 용량이 다르게 처방되므로 속포장 상태 또는 낱개로 거래될 여지도 있고, 속포장 상태에서는 의약품을 판매하는 약사와 복용하는 환자들이 피고 제품들의 형태 및 색채를 손쉽게 확인할 수 있는 점, 위와 같은 사정 및 원고 제품형태의 주지성과 식별력의 정도 등에 비추어, 피고 제품들이 그 포장에 피고 제품들의 명칭 등이 표기된 상태에서 원칙적으로 의약 관련 종사자들을 대상으로 거래된다는 사실만으로는 구체적·개별적으로 명확하게 수요자들의 상품 출처에 오인·혼동의 염려가 없다고 단정할 수 없으며, 실제 약사들을 상대로 한 설문조사결과로도 상당한 정도의 혼동사실이 밝혀진 점, 양 제품은 명백히 수요자층이 중복되는 경업관계에 있고 피고 제품들은 원고 제품형태를 그대로 모방하여 그 식별력에 편승하려는 의도가 있다고 판단되는 점 등을 종합하여 보면, 그 혼동 가능성 역시 인정할 수 있다(피고가 들고 있는 대법원 1994. 5. 9. 자 94마33 결정은, 앞서 본 바와 같이 엄격한 관리하에 제한적으로 처방, 투약, 유통되는 향정신성의약품에 관한 사안이므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다).
 나. 소결론
 피고가 피고 제품들을 생산, 양도하는 등의 행위는 부정경쟁행위에 해당하므로, 피고는 원고 한국화이자제약의 청구에 따라 피고 제품들을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하여서는 아니 되고, 원고 제품형태를 심장혈관용 약제 등 알약 제품에 사용하여서는 아니 되며, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관되어 있거나 피고가 점유 중인 피고 제품들의 완제품 및 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다(이 부분 위 원고의 청구를 인용하는 이상 위 원고의 선택적 청구원인인 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위 및 불법행위 주장에 관해서는 따로 판단하지 않는다).
5. 결론
 원고들의 청구는 모두 이유 있어 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론이 달라 부당하므로 원고들의 항소를 받아들여 이를 취소하고, 피고에 대하여 피고 제품들의 생산, 양도, 대여, 수입 등의 금지 등을 명한다.
[별지 목록 등 생략]

판사 권택수(재판장) 강경태 백강진