등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2001.03.23 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 이병렬 외 3인)
【피고, 상고인】 디즈니 엔터프라이지즈 인크(DISNEY ENTERPRISES, INK) (소송대리인 변호사 장수길 외 2인)
【원심판결】 특허법원 1998. 9. 4. 선고 98허3835 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】1. 원심은 그의 채용증거들에 의하여, 피고가 원고를 상대로 내용증명 우편물(아래에서는 '경고장'이라 쓴다)을 발송하고, 부정경쟁방지법위반을 이유로 고소한 사실 및 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판과 등록취소심판을 청구하여 일부는 등록무효심판이 확정되고 일부는 계속중인 사실을 인정하였다.
 원심은 나아가, 그와 같은 사실은 피고가 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 행사한 것이어서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람이라고 보지 않을 수 없고, 또한 저명상표의 경우는 그렇지 못한 상표에 비하여 상표권의 효력이 넓고 강력하게 보호되어지므로 마찬가지로 저명상표의 존속에 관하여 이해관계를 가지는 자의 범위 또한 넓어져서 이종상품(異種商品)의 저명상표에 의하여 권리행사를 받은 자는 그 저명상표에 대하여 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계를 갖게 된다고 보아야 하고, 취소심판청구인인 원고는 그의 청구에 의하여 저명상표인 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어질 경우 등록권리자였던 피고로부터 상표법상의 상표권에 기한 침해금지소송 등을 당하지 아니할 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖게 된다는 취지의 이유로, 원고는 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단하였다.
 2. 그러나 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서(대법원 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결, 1998. 3. 27. 선고 97후1115판결, 1998. 10. 13. 선고 97후1931 판결 등 참조), 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되 다만, 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다.
 3. 기록 중의 증거에 의하니, 이 사건 등록상표의 지정상품은 완구류이고 원고의 상표가 사용되는 상품은 잠옷, 아동복 등의 의류제품이어서 서로 유사한 상품이 아님을 알 수 있으므로 이 사건 등록상표의 금지적 효력이 원고가 사용하는 상표에는 미치지 아니한다고 할 것이며, 또한 그 증거들에 따르니 피고가 원고에게 발송한 경고장에 이 사건 등록상표권과 동일한 상표가 첨부되어 있고, 그 내용 중에 월트 디즈니사가 보유하고 있는 상표권을 거론하면서 원고가 사용하고 있는 표장의 사용중지를 요구하고 의류제품에 미키마우스 표장을 사용하는 원고의 행위가 피고의 지적재산권을 침해하는 행위가 된다고 경고하는 내용이 포함되어 있기는 하나, 그 경고장에서 원고의 미키마우스 표장 사용행위가 부정경쟁방지법위반 행위가 되어 처벌대상이 된다고만 적시하고 상표권에 대하여서는 명백히 그 침해행위가 된다는 점을 적시하지 아니하고 있음을 알 수 있는바, 그러한 사실관계에서 그 경고장의 기재는 원고의 행위가 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하는 행위임을 주장하는 것이라고 보기는 어렵고, 이 사건 등록상표를 비롯한 미키마우스 도형 및 문자표장이 저명하다는 점에 근거하여 부정경쟁행위의 중지를 요청하기 위한 것으로 보아야 할 것이므로, 결국 원고는 그 내용의 경고나 고소행위에 의하여 피고로부터 이 사건 등록상표권의 대항을 받았다고 보기는 어렵다 할 것이다.
 또한, 기록 중의 증거에 의하여 피고가 원고의 등록상표에 대한 등록취소심판과 등록무효심판을 청구하여 일부는 무효심결이 확정되고 일부는 계속중인 사실이 인정되지만, 이는 이 사건 등록상표가 저명상표이고 저명상표는 상품출처의 혼동이 있는 경우에는 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 동일·유사한 상표의 등록을 배제할 수 있는 효력이 인정되는 것에 기한 것이라고 할 것이고, 그와 같은 사실이 있다고 하여 반대로 저명상표권자인 피고로부터 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 원고에게도 이종상품을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 볼 근거는 되지 않을 것이다.
 더욱, 이 사건 등록상표의 상표권은 그 지정상품과 유사하지 아니한 의류에 사용되는 원고의 상표에 대하여는 처음부터 미칠 수가 없는 것이어서 원고는 이 사건 등록상표권에 기한 상표법상의 침해금지소송을 당할 염려가 없다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되고 나서야 비로소 원고가 피고로부터 이 사건 등록상표로 인한 침해금지소송을 당하지 않게 되는 것도 아니라고 할 것이다.
 따라서 원심판결이 견해를 달리한 나머지 등록된 저명상표의 금지적 효력이 이종상품에 대하여까지 미치는 것임을 전제로 하여 원고가 피고로부터 경고장을 받거나 이종상품을 지정상품으로 한 원고의 등록상표에 대한 등록무효심판이나 등록취소심판을 청구당한 것을 이 사건 등록상표의 상표권에 의한 대항을 받은 것으로 보거나, 이 사건 등록상표의 등록이 말소되어야 피고로부터 이 사건 등록상표의 상표권에 기한 상표법상의 침해금지청구소송을 당하지 않게 된다고 보아 원고가 이 사건 등록상표의 소멸에 대하여 구체적이고도 현실적인 이해관계를 갖는다고 판단한 것은, 상표법상의 등록상표의 효력이나 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위에 관한 법리를 오해한 결과라고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하기에 이를 받아들인다.
 4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

대법관 강신욱(재판장) 조무제(주심) 이용우 이강국

상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하는 것으로서, 상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력(금지권)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이종상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며(상표법 제66조), 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되, 다만 저명상표의 경우에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치여서 저명상표의 상표권자로부터 그 저명상표의 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 상표에 대한 사용금지의 경고나 등록무효 또는 등록취소의 심판을 청구당한 사실이 있다고 하여, 그 피심판청구인에게도 자신의 상표와 지정상품이 다른 저명상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 할 수 없다.