등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2013.05.03 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 주식회사 에스엠 엔터테인먼트 (소송대리인 특허법인 신세기 담당변리사 김종윤)
【변론종결】2013. 4. 12.
【주 문】
1. 이 사건 소 중 (등록번호 생략) 상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 가운데 별지 1 기재 지정서비스업 부분을 각하한다.
2. 특허심판원이 2012. 8. 7. 2011당3287호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략) 상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업 가운데 제1항 기재 지정서비스업을 제외한 나머지 지정상품 및 지정서비스업에 관한 부분을 취소한다.
3. 소송비용 중 1/10은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2012. 8. 7. 2011당3287호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표서비스표
 (1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표서비스표등록 (등록번호 생략)/2007. 7. 16./2009. 2. 9./2009. 2. 10.
 (2) 구성 : 
 (3) 지정상품 및 지정서비스업 : 별지 2와 같다.
 (4) 등록권리자 : 원고
나. 선사용상표들
 (1) 선사용상표 1
 (가) 등록번호/출원일/등록일 : (상표등록번호 1 생략)/2007. 7. 4./2008. 6. 23.
 (나) 구성 : 
 (다) 사용상품 : 상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 음악이 녹음된 테이프, 음반, 내려받기 가능한 전자학습지, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 디스켓 및 콤팩트디스크용 케이스, 비디오레코더, 비디오카세트, 비디오테이프, 디지털 콤팩트디스크용 레코드플레이어, 카세트플레이어, MP3플레이어, 오디오테이프 레코더, CD플레이어, 콤팩트디스크플레이어(CDP), 카세트레코더, DVD플레이어, 녹음재생기구, 비디오테이프레코더, 만화영화
 (라) 사용자 : 피고
 (2) 선사용상표 2
 (가) 등록번호/출원일/등록일 : (상표등록번호 2 생략)/2007. 7. 4./2008. 6. 23.
 (나) 구성 : 
 (다) 사용상품 : 별지 3과 같다.
 (라) 사용자 : 피고
 (3) 선사용상표 3
 (가) 등록번호/출원일/등록일 : (상표등록번호 3 생략)/2007. 7. 4./2008. 6. 23.
 (나) 구성 : 
 (다) 사용상품 : 상품류 구분 제9류의 내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 음악이 녹음된 테이프, 음반, 내려받기 가능한 전자학습지, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 디스켓 및 콤팩트디스크용 케이스, 비디오레코더, 비디오카세트, 비디오테이프, 디지털 콤팩트디스크용 레코드플레이어, 카세트플레이어, MP3플레이어, 오디오테이프 레코더, CD플레이어, 콤팩트디스크플레이어(CDP), 카세트레코더, DVD플레이어, 녹음재생기구, 비디오테이프레코더, 만화영화
 (라) 사용자 : 피고
 (4) 선사용상표 4
 (가) 등록번호/출원일/등록일 : (상표등록번호 4 생략)/2007. 7. 4./2008. 6. 23.
 (나) 구성 : 
 (다) 사용상품 : 별지 3과 같다.
 (라) 사용자 : 피고
다. 선사용서비스표
 (1) 구성 : 소녀시대
 (2) 사용서비스업 : 가수공연업, 음악공연업
 (3) 사용자 : 피고
라. 이 사건 심결의 경위
 (1) 피고는 2011. 12. 28. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 이를 2011당3287호로 심리한 후 2012. 8. 7. 이 사건 등록상표서비스표는 그 등록결정 당시 국내의 수요자에게 피고의 상표 내지 서비스표라고 인식되어 있던 선사용상표 및 선사용서비스표와 표장 및 지정상품·서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제5 내지 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장
가. 원고의 주장 요지
 (1) 피고는 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다.
 (2) 피고와 9인조 여성그룹인 ‘소녀시대’를 동일체로 볼 수 없는 이상, 위 ‘소녀시대’가 가수로서 유명하다고 하여 곧바로 피고의 선사용상표 및 선사용서비스표가 상품 내지 서비스의 출처 표시로서 널리 알려져 있다고 할 수는 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업은 선사용상표의 사용상품 및 선사용서비스표의 사용서비스업과 서로 유사하지 않고 경제적 견련관계도 밀접하지 않아 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.
나. 피고의 주장 요지
 (1) 피고는 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.
 (2) 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정 당시 피고의 선사용상표 및 선사용서비스표는 ‘음반, 음원, 가수 공연업, 음악 공연업, 방송 출연업, 광고 모델업’ 등과 관련하여 수요자에게 피고의 상표 또는 서비스표로 널리 알려져 있었고, 선사용상표 및 선사용서비스표와 동일·유사한 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정상품 및 지정서비스업에 사용되는 경우 피고 또는 피고와 관련 있는 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.
3. 이 사건 소 중 별지 1 기재 지정서비스업 부분의 적법 여부
 원고가 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송 진행 도중인 2013. 2. 28. 특허청에 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업 중 별지 1 기재 지정서비스업 부분에 관한 서비스표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마친 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.
 위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표서비스표권 중 별지 1 기재 지정서비스업에 관한 부분은 원고의 위와 같은 포기로 인해 이미 적법하게 소멸하였다고 할 것이어서 원고로서는 이 사건 심결 중 별지 1 기재 지정서비스업에 관한 부분에 대해서는 더 이상 그 효력을 다툴 법률상 이익이 없어졌다고 할 것이므로, 이 부분에 대한 소는 부적법하여 각하되어야 한다(따라서 이하에서는 별지 1 기재 지정서비스업을 제외한 나머지 부분에 대한 이 사건 심결의 적법 여부만을 검토하기로 한다).
4. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부
가. 판단 기준
 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조).
나. 구체적 판단
 (1) 선사용상표 및 선사용서비스표가 특정인의 상표 및 서비스표로 인식된 것인지 여부
 (가) 인정사실
 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제1, 11, 20 내지 24, 32 내지 37, 44, 45, 48호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
 1) 피고는 1995년 설립된 이래 음반의 제작·유통·판매업, 연예대행업 등의 업무를 주로 영위하는 국내 유명 연예기획사로서 소속 연예인으로는 보아, 동방신기, 슈퍼주니어 등이 있는데, ‘소녀시대’는 피고에 소속되어 2007. 8. 2. 데뷔한 9인조 여성그룹이다.
 2) 피고는 그 소속 남성그룹인 ‘슈퍼주니어’의 성공을 계기로 여성그룹을 만들기로 결정하고, 9명의 구성원들을 선발하여 그들에게 가창과 안무를 가르치는 등 준비 과정을 거쳐 2007. 7. 6.부터 위 구성원들을 한 명씩 인터넷 UCC를 통해 공개하였으며, 2007. 7. 16. 위 구성원들 전체의 단체 영상을 공개하였고, 2007. 8. 2. 위 ‘소녀시대’의 첫 번째 싱글 앨범인 ‘다시 만난 세계’를 제작·판매하였는데, 위 ‘소녀시대’의 데뷔곡인 ‘다시 만난 세계’는 2007. 8. 27.부터 2007. 9. 2.까지 1주일간 집계된 방송 횟수에서 총 247회로 1위, 네이버 가수 검색순위에서 1위를 차지하는 등 많은 관심을 받았고, 2007. 10. 11. 방송된 ‘엠넷 엠카운트다운’에서 1위를 차지하였으며, 2007년 신인 가수 싱글 앨범 판매 순위에서도 1위를 차지하였다.
 3) 피고는 2007. 11. 1. 위 ‘소녀시대’의 첫 번째 정규 앨범인 ‘소녀시대’를 제작·판매하였는데, 그 타이틀곡인 ‘소녀시대’는 2007. 11. 25. 방송된 ‘SBS 인기가요’에서 ‘뮤티즌송’에 선정되었고, 그 후속곡인 ‘Kissing You’도 각종 음악프로그램에서 1위를 차지하였으며, 위 ‘소녀시대’ 앨범과 2008. 3. 13. 발매된 리패키지 앨범인 ‘Baby Baby’의 음반 판매량 합계가 12만 장 이상을 기록함으로써 위 ‘소녀시대’는 데뷔 1년 만에 음반 판매량 10만 장을 넘긴 첫 번째 여성 가수가 되었다.
 4) 피고는 2009. 1. 5. 위 ‘소녀시대’의 첫 번째 미니 앨범인 ‘Gee’를 제작·판매하였는데, 그 타이틀곡인 ‘Gee’는 공개된 지 2일 만에 엠넷, 멜론, 도시락 등 각종 음원차트에서 1위를 차지하였고, 위 ‘Gee’ 앨범은 10만 장 이상의 음반이 판매된 것을 비롯하여 벨소리와 통화연결음으로 120만 건 이상이 판매되었고, 싸이월드 미니홈피 배경음악으로도 35만 건 이상이 판매되었으며, 라디오, 지상파, 케이블을 합한 총 방송 횟수가 1,536회에 이르렀다.
 5) 피고는 위 2) 내지 4)항에서 본 바와 같이 2007. 8.경부터 2009. 2.경까지 사이에 국내에서 총 4장의 음반(이하 ‘소녀시대 음반들’이라 한다)을 제작·판매하였고, 소녀시대 음반들의 총 판매량과 연간 판매 순위는 아래 표와 같으며, 소녀시대 음반들의 전면에는 공통적으로 ‘소녀시대’ 또는 그 영문 명칭인 ‘Girls' Generation’이라는 명칭이 표시되어 있고, 그와 함께 ‘소녀시대’, ‘Baby Baby’, ‘Gee’ 등과 같은 타이틀곡 제목과 구성원들의 사진 등도 표시되어 있다.
분류음반명발매일연간 순위총 판매량싱글 1집다시 만난 세계2007. 8. 2.9위51,416정규 1집소녀시대2007. 11. 1.7위112,996리팩 1집Baby Baby2008. 3. 13.14위82,909미니 1집Gee2009. 1. 5.1위113,249
 6) 위 ‘소녀시대’는 2007년에 제22회 골든디스크 시상식 신인상 및 인기상, 제15회 한국인기연예대상 신세대 신인가수상, 제5회 외신홍보상, 제14회 대한민국 연예예술상 신인가수상, 아시아모델상시상식 가수상 등을 수상하였고, 2008년에도 Mnet 20s Choice 스위트 뮤직부문상, 제15회 대한민국연예예술상 그룹가수상, 제5회 아시아송페스티벌 아시아 최고가수상, 제17회 서울가요대상 신인상, 하이원뮤직상 등을 수상하였으며, 위 ‘소녀시대’와 관련된 기사가 신문이나 뉴스 등 다양한 매체에 여러 차례 게재되었다.
 7) 위 ‘소녀시대’는 2007. 7.경부터 2009. 2.경까지 사이에 소녀시대 음반들과 관련하여 다양한 음악 공연 활동을 해 왔고, 텔레비전과 라디오 등 다수의 방송프로그램에도 출연하였는데, 대표적인 프로그램으로는 Mnet의 ‘소녀 학교에 가다’(2007. 7. 27.부터 2007. 9. 21.까지), MTV의 ‘MTV 소녀시대’(2007. 9. 27.부터 2007. 11. 1.까지), MBC의 ‘박경림의 화려한 외출 시즌2’(2008. 4. 5.부터 2008. 7. 5.까지), Mnet의 ‘소녀시대 팩토리 걸’(2008. 10. 8.부터 2008. 12. 17.까지) 등이 있다.
 8) 위 ‘소녀시대’는 위와 같은 음악 공연 및 방송 출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 2007. 8.경부터 2009. 2.경까지 사이에 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고 모델로 활동하였는데, 대표적인 것으로는 ‘엘리트 학생복’, ‘엘레쎄’, ‘굽네치킨’, ‘썬키스트’, ‘Viliv’, ‘애니콜’, ‘마비노기’, ‘메이플스토리’ 등이 있다.
 (나) 평가
 선사용상표(‘’, ‘’) 및 선사용서비스표(‘소녀시대’)는 모두 ‘소녀시대’로 호칭되고 인식되는 것으로서 위 ‘소녀시대’가 피고에 소속되어 2007. 8. 2. 데뷔한 9인조 여성그룹의 명칭에 해당하는 사실은 앞서 본 바와 같은데, 앞서 본 인정사실을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 피고는 1995년 설립된 이래 음반의 제작·유통·판매업, 연예대행업 등의 업무를 주로 영위하는 국내 유명 연예기획사로서 위 9인조 여성그룹인 ‘소녀시대’의 구성원들을 선발하고, 그들에게 가창과 안무를 가르치는 등 준비 과정을 거쳐 가수로 데뷔시켰을 뿐만 아니라, 데뷔 이후에도 위 ‘소녀시대’의 각종 음악 공연 활동, 방송 출연 활동, 광고 모델 활동 등을 전체적으로 기획하고 관리해 온 점, ② 소녀시대 음반들과 관련한 기획, 선곡, 편집, 제작, 판매 등 대부분의 사항이 피고의 주도 하에 이루어져 왔기 때문에 소녀시대 음반들은 특정 작사가, 작곡가, 가수의 ‘저작물’이라는 성격보다는 위 음반들의 제작·판매를 주도한 피고의 ‘기획상품’이라는 성격이 강하다고 할 수 있는 점, ③ 피고가 2007. 8.경부터 2009. 2.경까지 사이에 총 4회에 걸쳐 소녀시대 음반들을 제작·판매해 왔는데, 위 음반들의 전면에는 공통적으로 ‘소녀시대’ 또는 그 영문 명칭인 ‘Girls' Generation’이라는 명칭이 표시되어 있을 뿐만 아니라, 위 명칭이 위 음반들의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것은 아닌 점, ④ 앞서 본 소녀시대 음반들의 판매기간이나 판매실적 등에 비추어 볼 때 위 음반들의 수요자들은 ‘소녀시대’라는 명칭을 특정인의 상품표지로 충분히 인식할 수 있었을 것으로 보이는 점, ⑤ 피고는 위와 같은 음반의 제작·판매 활동과 아울러 위 ‘소녀시대’로 하여금 다양한 음악 공연 및 방송 출연 활동을 하게 하였을 뿐만 아니라, 이를 통해 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고 모델로도 활동하게 하였던 점 등을 종합하여 보면, 위 ‘소녀시대’와 동일하게 호칭되고 인식되는 선사용상표 및 선사용서비스표는 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일(2009. 2. 9.) 당시 음반, 음원과 같은 상품 및 이와 연계된 가수 공연업, 음악 공연업, 방송 출연업, 광고 모델업과 같은 서비스업과 관련하여 피고의 상품 내지 서비스업을 표시하는 식별표지로서 인식되었다고 할 것이다.
 (2) 이 사건 등록상표서비스표가 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으키게 하는지 여부
 우선 이 사건 등록상표서비스표가 선사용상표 및 선사용서비스표와 표장이 동일·유사한지 여부에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표서비스표는 ‘’와 같고, 선사용상표 및 선사용서비스표는 ‘’, ‘’, ‘소녀시대’와 같은바, 이들 표장은 글자체의 차이, 한글과 한자의 차이 등으로 외관은 동일하지 않으나, 모두 ‘소녀시대’로 호칭되고 인식될 것이므로, 서로 유사한 표장에 해당한다고 할 것이다.
 다만, 갑 제1호증, 을 제1, 11, 20 내지 24, 32 내지 37, 44, 45, 48호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품은 ‘면제 코트’ 등과 같은 의류, ‘고무제 완구’ 등과 같은 놀이용구, ‘냉동된 완두콩, 식용 메밀가루, 미가공 두류, 꿀을 주성분으로 하는 비알콜음료, 청주’ 등과 같은 식음료 제품들로서 선사용상표가 사용된 상품인 ‘음반, 음원’과 대비할 때 상품의 품질, 형상, 용도가 다르고, 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등에 있어서도 공통점이 별로 없어 양 상품이 서로 유사하거나 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 보기 어려운 점, ② 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업은 ‘가공한 곡물/곡물가공식품 소매업, 완구판매대행업, 네일아트업, 대중목욕탕업’ 등을 포함하는 것으로서 선사용서비스표가 사용된 서비스업인 ‘가수 공연업, 음악 공연업, 방송 출연업, 광고 모델업’과 대비할 때 제공되는 서비스의 성질이나 내용이 다르고, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등에 있어서도 공통점이 별로 없어 양 서비스업이 서로 유사하거나 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 보기 어려운 점, ③ 피고는, 위 ‘소녀시대’가 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고 모델로 활동하고 있어 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정상품 및 지정서비스업에 사용될 경우 수요자들이 그 상품 및 서비스를 피고와 특별한 관계에 있는 자에 의해 제공되는 것으로 오인할 우려가 있다는 취지로 주장하나, 원칙적으로 광고 모델은 자신이 광고하는 상품의 제조·판매나 서비스의 제공에 관여하지 않고, 그 상품이나 서비스의 품질을 보증하는 것도 아니며, 그러한 사정은 광고를 보는 수요자들도 인식하고 있다고 할 것이므로, 위 ‘소녀시대’가 여러 가지 상품의 광고 모델로 활동하였다고 하여 그러한 사정만으로 위 ‘소녀시대’라는 명칭이 광고 대상 상품이나 서비스의 출처 표시로 사용되었다고 보기 어렵고, 달리 피고가 주장하는 것과 같이 수요자들의 오인을 야기할 우려가 있다고 단정하기 어려운 점, ④ 앞서 본 바와 같이 선사용상표 및 선사용서비스표는 음반, 음원과 같은 상품 및 이와 연계된 가수 공연업, 음악 공연업, 방송 출연업, 광고 모델업과 같은 서비스업과 관련하여 피고의 상품 내지 서비스업을 표시하는 식별표지로서 인식되었을 뿐이고, 선사용상표 및 선사용서비스표가 단순히 특정인의 상표 내지 서비스표로 알려진 정도를 넘어서 주지·저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 만한 증거는 없으므로, 이들 상품 및 서비스업과 유사하지 않고 경제적 견련관계도 밀접하지 않은 이종의 상품 및 서비스업에 대해서까지 출처의 오인·혼동을 야기할 우려가 있다고 보기는 어려운 점 등을 종합하여 보면, 비록 이 사건 등록상표서비스표가 선사용상표 및 선사용서비스표와 표장이 유사하다고 하더라도 이 사건 등록상표서비스표가 수요자에게 상품 및 서비스 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 존재한다고 볼 수 없다.
다. 소결론
 결국 이 사건 등록상표서비스표는 수요자를 기만한 염려가 있다고 보기 어려우므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.
5. 결론
 그렇다면 이 사건 소 중 별지 1 기재 지정서비스업에 관한 부분은 부적법하여 각하하고, 이 사건 심결 중 별지 1 기재 지정서비스업에 관한 부분을 제외한 나머지 부분은 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없는 이상, 그와 결론을 달리 하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구 부분은 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 한규현(재판장) 이헌 이다우