등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.12.28 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 주식회사 네오이엔비 외 1인 (소송대리인 변리사 한복연 외 1인)
【변론종결】2006. 9. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 10. 24. 2005당1095호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제2, 6호증]
 원고는 2004. 8. 13. 발명자를 원고, 소외 1, 소외 2로, 출원인을 원고로 각각 기재한 특허출원서를 제출하여 2005. 4. 15. (등록번호 생략)으로 특허등록받고 명칭이 "하·폐수 슬러지를 초경량 골재로 자원화하는 설비 시스템"인 별지 1.항 기재 이 사건 등록발명의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 하·폐수 슬러지를 처리하여 미세기공을 가진 초경량 골재로 자원화하는 시스템에 관한 것으로, 슬러지를 점토 및 발포성을 가진 소각재와 혼합하여 건조한 후 압축하여 기공을 제거하고 구형으로 팰릿(pellet)화한 다음 회전식 소성로에서 소성하는 것을 특징으로 하는 발명이다.
 피고들은 이 사건 등록발명이 발명자나 그 적법한 승계인이 아닌 무권리자에 의하여 출원되어 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은 피고들 주장과 같은 무효사유에 해당한다는 이유로 피고들의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 2. 쌍방의 주장
 피고들이, 이 사건 등록발명은 피고 주식회사 네오이엔비(이하 ‘피고 회사’라고 한다)가 발명자인 소외 2로부터 이미 양도받은 특허를 받을 권리를 피고 회사의 대표이사이었던 원고가 그 내용을 잘 알면서도 소외 2의 이중양도행위에 적극 가담하여 이루어진 무효인 양도계약에 의하여 원고 명의로 출원된 것으로 등록무효되어야 한다고 주장함에 대하여, 원고는, 이 사건 등록발명은 피고 회사가 당초 소외 2로부터 양도받은 발명의 내용과 다를 뿐만 아니라, 설령 같다고 하더라도 원고와 소외 2의 이 사건 등록발명에 관한 양도계약 당시에는 피고 회사에 대한 양도계약이 해제된 뒤이고 원고 또한 피고 회사의 대표이사직에서 사임한 뒤이기 때문에 원고에 대한 양도계약은 반사회적 법률행위인 이중양도계약에 해당하지 않는다고 주장한다.
 3. 이 사건 등록발명이 적법한 승계인에 의하여 출원되었는지 여부
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9, 11 내지 15, 17 내지 33호증(가지번호 포함), 을 제1 내지 7호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
 가. 인정 사실
 (1) 원고는 피고 회사가 "적니를 이용한 다공성 경량건축자재의 제조방법", "내부발열 소결법에 의한 하수슬러지 자원화 방법" 등 피고 2의 특허권에 관하여 가지고 있는 전용실시권 등을 기초로 2001. 9. 13. 한국환경기술진흥원으로부터 차세대 핵심 환경기술 개발사업의 연구기관으로 선정되어 "유·무기성 폐기물을 이용한 초경량발포체 상용화 기술 및 제조장치 개발"이라는 연구과제에 대하여 10억 2천만 원을 연차적으로 지원받게 되었으나 자금부족으로 견본설비를 제작하지 못하여 투자자를 물색한다는 것을 알고, 2004. 1. 16. 피고 회사(당시 대표이사 : 소외 4, 대주주 : 소외 5)와 사이에 원고가 피고 회사에 총 10억 원을 투자하기로 하는 내용의 투자계약을 체결한 후, 2004. 1. 17. 그 중 4억 원만을 투자한 상황에서 피고 회사의 대표이사로 취임하였다.
 (2) 피고 회사는 2004. 2. 10. 소외 2가 운영하는 소외 3 주식회사(이하 ‘소외 3 회사’라고 한다)과 사이에 유·무기성 폐기물을 이용한 초경량발포체 상용화 기술 및 제조장치 개발이라는 연구과제의 견본설비 제작을 위한 설계와 신기술 신청서류 작성을 위한 ‘경량골재플랜트 기술용역계약서’(이하 이에 기한 계약을 ‘이 사건 기술용역계약’이라고 한다)를 작성하였는데, 그 내용은 피고 회사가 소외 3 회사에 용역비 3,800만 원, 용역기간 2004. 2. 10.부터 2004. 6. 30.까지로 정하여 용역을 주되, 위 용역계약과 관련된 특허를 받을 권리를 포함한 모든 지적재산권은 피고 회사의 소유로 하기로 하는 것이었고, 2004. 3. 2.경 이 사건 기술용역계약에 따라 소외 3 회사로부터 경량골재플랜트에 관한 ‘기본설계 리포트(REPORT)’(갑 제4호증)를 받았다.
 (3) 그 후 피고 회사는 2004. 4. 21. 소외 3 회사와 사이에 이 사건 기술용역계약에 기초하여 납품기한을 2004. 6. 25.까지로 하는 내용의 ‘경량골재플랜트 공급계약’을 체결하게 되었는데, 당시 위 소외 5 등과 투자계약에 관한 다툼 중에 있어 투자금을 회수하지 못하는 상황을 우려한 원고의 요구로, 계약 제13조에 "추후에 별도의 계약서가 작성되지 않는다 하더라도 ① 원고가 피고 회사에 투자금의 일부 혹은 전부를 지불한 후에도 주식 배정을 받지 못하거나, ② 타의에 의하여 대표이사에서 해임된 경우에는 그 즉시 계약의 주체는 피고 회사에서 원고로 자동 변경되며 피고 회사의 계약상 모든 권리 역시 원고의 권리로 자동 인계된다."는 내용의 특약을 추가하게 되었다.
 (4) 그런데 원고는 위 특약상의 전제 조건이 성취되지 않은 상태인 2004년 6월 중순경 소외 3 회사로부터 납품받은 경량골재플랜트 설비를 피고 회사가 아닌 원고 개인 공장에 설치하였고, 2004. 8. 10. 소외 3 회사와 사이에 이 사건 기술용역계약의 주체를 피고 회사에서 원고 개인으로 변경하는 계약(이하 ‘이 사건 이중계약’이라고 한다)을 체결한 다음, 이에 기하여 2004. 8. 13. 소외 3 회사가 제작한 경량골재플랜트인 하·폐수 슬러지를 초경량 골재로 자원화하는 설비시스템에 대하여 출원인을 원고로, 발명자를 원고, 소외 1, 소외 2로 하는 이 사건 등록발명에 관한 특허출원을 하였다.
 (5) 한편, 원고와 위 소외 5는 원고가 대표이사로 취임한 이후로 원고의 추가 투자금 지급과 피고 회사의 회계장부 교부 등을 둘러싸고 다툼을 벌였는데, 2004. 4. 28.경부터는 투자계약에 대한 다툼과 관련하여 원고가 투자금을 반환받고 대표이사에서 사임하는 문제로 발전하였고, 이에 원고가 2004. 7. 15.경부터는 위 소외 5에게 대표이사를 사임하겠으니 사임처리하고 투자금을 반환하여 줄 것을 통지하자, 피고 회사는 2004. 10. 15. 소외 6을 대표이사로 추가 선임한 후, 2005. 3. 30. 주주총회에서 원고를 대표이사에서 해임하는 결의를 하고, 그 다음날 해임등기를 하였다.
 (6) 그 후 원고와 위 소외 5가 위와 같은 다툼과 관련하여 상대방을 서로 고소한 결과, 원고는 2006. 4. 12.경 이 사건 이중계약과 관련한 위 특허출원행위 때문에 업무상배임죄로 기소되었다.
 나. 판 단
 (1) 위와 같은 원고와 위 소외 5 등 피고 회사 사이의 분쟁관계, 이 사건 기술용역계약과 이 사건 이중계약과의 관계 및 원고의 대표이사 사임경위나 특허출원시기 등의 제반 사정에 비추어 볼 때, 피고 회사의 단독 대표이사이던 원고는 적어도 소외 6이 대표이사로 추가로 선임된 2004. 10. 15.까지는 대표이사로서의 직무를 수행할 의무를 지고 있었고, 이 사건 이중계약이 체결될 때까지는 피고 회사와 소외 3 회사 사이의 이 사건 기술용역계약이 해제되지도 않았다고 할 것인바, 원고는 이 사건 기술용역계약에 기한 특허를 받을 권리가 이미 피고 회사에게 양도된 사실을 잘 알면서도 소외 2가 경영하던 소외 3 회사와 사이에 이 사건 이중계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담하였다 할 것이므로, 이 사건 이중계약에 기한 특허를 받을 권리의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효라고 할 것이다.
 (2) 그리고 이 사건 기술용역계약은 피고 회사의 핵심 자산인 ‘적니를 이용한 다공성 경량건축자재의 제조방법’, ‘내부발열 소결법에 의한 하수슬러지 자원화 방법’ 등에 대한 전용실시권 등을 기초로 한국환경기술진흥원으로부터 연구지원금을 받기 위한 견본설비를 제작하기 위한 계약이었고, 그 계약에 기한 기본설계 리포트(갑 제4호증)나 견적내역서(을 제1호증)에 나타나는 발명 내용도 이 사건 등록발명의 구성요소들을 대부분 가지고 있으므로, 이 사건 등록발명은 피고 회사를 위한 이 사건 기술용역계약의 용역 결과로 발명된 것이다.
 이에 대하여 원고는, 이 사건 기술용역계약에 나타나는 기술 내용은 이 사건 등록발명의 ① 저장호퍼(10), 습식탈습탑(32)에 대응되는 구성이 없고, ② 건조기 내지 폐열회수 보일러 구성과는 다르며, ③ 건조기(20)에서 슬러지, 점토 및 소각재가 각각 80∼90 중량%, 5∼15 중량%, 1∼5 중량%의 비율로 혼합되는 것을 특징으로 하는 하·폐수 슬러지를 초경량 골재로 자원화하는 설비 시스템과는 차이가 있다고 주장하나, 기본설계 리포트(갑 제4호증) 4면의 ‘WORK SCHEDULE’ 구분 4.항 시설 1에 ‘슬러지보관, 이송, 투입’ 장치를 구축하는 일정과 구분 10항. 시설 7에 ‘악취제거 설비’ 등을 갖추는 작업일정이 기재되어 있고, 견적내역서(을 제1호증)에도 시설-1 : 슬러지 저장/ 이송설비류, 시설-7 : 배가스 설비 등을 포함하고 있어 위 ①의 주장은 이유 없고, 갑 제4호증이나 을 제1호증에도 위 건조기 내지 폐열회수 보일러의 구성이 나타나 있어 위 ②의 주장도 이유 없으며, 양 발명은 모두 장치발명으로서 처리되는 하·폐수 슬러지의 형태에 따라 혼합비율이나 조작요건을 달리하는 것은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 자명한 사항에 불과하므로 위 ③의 주장도 이유 없다.
 다. 소 결
 따라서 무효인 이 사건 이중계약에 근거하여 출원된 이 사건 등록발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원으로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 

판사 이기택(재판장) 우라옥 김태현

제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.