거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2009.11.12 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 주식회사 (소송대리인 변호사 이임수 외 3인)
【피고, 상고인】 특허청장
【피고 보조참가인】 참가인 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 김재훈 외 2인)
【원심판결】 특허법원 2007. 8. 16. 선고 2006허8439 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 참조).
 2. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.
 명칭을 "승용형 수전 작업기"로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2000-53378호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다) 중 원심 판시 구성요소 4, 즉 ‘상기 제1축(64)에 설치되어 있는 심기용 출력기어(80)로부터의 동력을 입력으로 하는 주간(株間)변속기구(54)가 배치되고, 상기 주간변속기구가, 상기 제2축(67)에 유전(遊轉) 자유로이 외부 끼워맞춤되는 통 형상의 심기 변속입력축(82)과, 이 통 형상의 심기 변속입력축(82)에 외부 끼워맞춤되어 이와 일체회전가능하게 설치된 직경이 서로 다른 복수의 구동기어(83)와, 이들 복수의 구동기어의 열에 항상 맞물려 있고, 동시에 조작축(90)에 의해 선택되는 전동볼(89)을 통해서 택일적으로 심기 변속출력축(86)에 연동 연결되는 종동기어열(87)로 이루어지는 구성’을 원심 판시 비교대상발명 1, 2, 3과 대비하여 보면, 비교대상발명 2에 이 사건 제1항 발명과 동일한 방식의 주간변속기구에 관한 구성이 나타나 있으나, 비교대상발명 1, 2, 3 어디에도 이 사건 제1항 발명의 심기계 동력 전달 경로에 관한 구성 및 제1축, 제2축 겸 심기 변속입력축, 심기 변속출력축, 차동축으로 이루어진 4개의 축에 관한 구성과 동일한 구성이 나타나 있지 아니하다. 따라서 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하여 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4에 이르기 위하여는 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성의 위치와 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고 축의 개수도 달라져야 한다.
 또한 통상의 기술자라면 그 출원 당시의 기술수준에 비추어 필연적으로 위 구성요소 4와 비교대상발명 1, 2, 3의 차이를 극복하여 위 구성요소 4를 생각해내기에 이를 것이라는 사정을 인정할 아무런 자료가 없는 이 사건에서, 이 사건 출원명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성을 변경하고 조합함으로써 위 구성요소 4에 이른다고 하는 판단을 하지 아니하는 한 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성으로부터 위 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 없다고 할 것이다. 그러나 그러한 사후적 판단은 앞서 본 대로 허용되지 아니하는 것이다.
 그렇다면 나머지 구성요소에 대하여 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다. 같은 취지로 판단한 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 진보성에 관한 법리 오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[1] 구 특허법 제29조 제2항에 의한 발명의 진보성 유무의 판단 방법 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)
[2] 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성으로부터 명칭이 "승용형 수전 작업기"인 출원발명의 특허청구범위 제1항 중 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 없으므로, 위 특허청구범위 제1항은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례

[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.
[2] 출원명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성을 변경하고 조합함으로써 명칭이 "승용형 수전 작업기"인 출원발명의 특허청구범위 제1항 중 구성요소 4에 이른다고 하는 판단을 하지 않는 한 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 3의 대응구성으로부터 위 구성요소 4를 용이하게 도출할 수 없으므로, 위 특허청구범위 제1항은 비교대상발명 1, 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례.