업무상배임 (형사, 대법원)
공포일: 2011.07.28 / 시행일:

【피 고 인】 피고인 1 외 1인
【상 고 인】 피고인들
【원심판결】 광주지법 2010. 9. 8. 선고 2010노1194 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 광주지방법원 본원 합의부에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 발명진흥법은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속하는 것으로 하여 종업원 등의 권리를 확보하는 한편 사용자 등의 직무발명 완성에 관한 기여를 고려하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가지고(제10조 제1항), 또한 직무발명 외의 종업원 등의 발명과는 달리 직무발명에 대하여는 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 미리 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등에게 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(제10조 제3항), 이와 같은 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다고 정하여(제13조 제1항 본문, 제2항) 양자의 이해관계를 조정하고 있다. 그러면서도 위 법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있는바, 이와 같은 위 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.
 2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 원심이 유지한 제1심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인들은 2007. 6.경 피해자 공소외 1 주식회사(이하 ‘피해자 회사’라 한다)를 설립하여 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발하던 중 공소외 2에게 그와 같은 사정을 고지하며 피해자 회사의 인수를 제의한 사실, 그러자 공소외 2는 2008. 7. 1.경 피고인 1로부터 피해자 회사의 지분 51%를 5,000만 원에 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 ‘3D 입체기기 연구 및 제조·판매업’을 추가한 사실, 그 후 피고인 1은 상무이사로, 피고인 2는 기획팀장으로 피해자 회사의 연구 및 기획 등의 업무를 담당하면서 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성하였는데, 당시 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었던 사실, 피고인 2는 2008. 8. 27. 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러를 포함한 2건의 특허, 1건의 상표, 2건의 디자인(이하 ‘이 사건 특허 등’이라 총칭한다)의 등록출원과 그 비용 등에 관한 피해자 회사의 기안문서를 작성하여 피고인 1 등의 결재를 받았고, 피해자 회사의 경리 등의 업무를 담당한 공소외 3은 2008. 9. 8. 이 사건 특허 등의 출원비용 합계 4,107,000원 등에 관한 지출결의서를 작성하여 피고인 1 등의 결재를 받기도 한 사실, 그 무렵 피해자 회사의 자금사정은 매우 어려웠는데, 공소외 3은 특허법인 다래에 출원인 명의를 피해자 회사로 하여 이 사건 특허 등의 등록출원을 위임하였으나, 피고인들이 2008. 9. 말경 특허법인 다래에 그 중 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원인 명의를 피고인들 및 공소외 3으로 변경하여 줄 것을 요구하여, 결국 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여는 피고인들 및 공소외 3의 명의로 특허출원이 이루어진 사실 등을 알 수 있다.
 위와 같은 사실관계에 의하면, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러는 피해자 회사의 임원 또는 종업원인 피고인들이 자신들의 직무에 관하여 발명한 것으로, 그 성질상 사용자인 피해자 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 피고인들의 당시 직무에 속하는 발명으로서 발명진흥법 소정의 직무발명에 해당한다 할 것이고, 따라서 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 그 발명자인 피고인들에게 있으므로, 그 사용자인 피해자 회사가 위 발명의 특허출원을 하기 위하여는 피고인들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 할 것이다. 
 그런데 피고인들이 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명을 완성한 당시 피해자 회사에는 직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정은 없었고, 또한 공소외 2가 당초 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러를 개발 중이던 피고인들의 제의로 피고인 1로부터 피해자 회사의 지분 51%를 양수하여 대표이사로 취임하고 피해자 회사의 목적사업에 ‘3D 입체기기 연구 및 제조·판매업’을 추가하였다 하여, 피해자 회사가 추후 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 것을 넘어 피고인들과 사이에 미리 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 단정하기 어렵다. 나아가 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 관한 발명의 완성 후 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 피고인들의 양도의사가 명시적으로 표시되었음을 인정할 만한 증거가 없으며, 또한 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대한 특허출원 비용을 피해자 회사가 부담하였다 하더라도 이는 피해자 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의 성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고인들이 피해자 회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 특허 등의 등록출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는 등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악화로 피해자 회사로부터 정당한 보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 피고인들에게 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없다. 그 밖에 특허 등을 받을 수 있는 권리의 승계는 특별한 사정이 없는 한 개별적으로 이루어지는 것임을 고려할 때, 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러 이외에 피해자 회사의 업무와 관련하여 이루어진 특허 등의 출원을 모두 피해자 회사 명의로 한 점을 더하여 보더라도 이와 달리 볼 수 없다.
 그렇다면 결국 피해자 회사는 피고인들로부터 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들이 그 특허를 받을 수 있는 권리가 자신들에게 귀속된 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원을 하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.
 그럼에도 원심은 피고인들과 피해자 사이에 이 사건 3D 입체게임 전용 컨트롤러에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 회사에 승계시키는 묵시적 합의가 있었다는 전제하에 이와 달리 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 직무발명의 권리귀속에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 박병대(재판장) 박시환 차한성(주심) 신영철

[1] 발명진흥법상 ‘직무발명’에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 인정할 수 있는 경우
[2] 甲 주식회사의 임원 또는 종업원인 피고인들이 직무발명에 대한 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 특허출원이 이루어지도록 하여 甲 회사에 재산상 손해를 가하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 사용자인 甲 회사가 피고인들로부터 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들의 행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는다고 한 사례

[1] 발명진흥법은 ‘직무발명’에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 귀속하는 것으로 하여 종업원 등의 권리를 확보하는 한편, 사용자 등의 직무발명 완성에 관한 기여를 고려하여 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 특허권 등에 대하여 통상실시권을 가지고(제10조 제1항), 또한 직무발명 외 종업원 등의 발명과는 달리 직무발명에 대하여는 종업원 등이 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 미리 계약이나 근무규정에 의하여 사용자 등에게 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정할 수 있으며(제10조 제3항), 이와 같은 경우 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 대통령령으로 정하는 기간에 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다고 정하여(제13조 제1항 본문, 제2항) 양자의 이해관계를 조정하고 있다. 그러면서도 위 법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(제15조 제1항) 종업원 등의 보호를 꾀하고 있는데, 이와 같은 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.
[2] 甲 주식회사의 임원 또는 종업원인 피고인들이 직무발명에 대한 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경해서 특허출원이 이루어지도록 하여 甲 회사에 재산상 손해를 가하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 피고인들이 직무에 관하여 발명한 ‘3D 입체게임 전용 컨트롤러’는 발명진흥법에서 정한 ‘직무발명’에 해당하여 이에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 발명자인 피고인들에게 있으므로 사용자인 甲 회사가 발명의 특허출원을 하기 위하여는 피고인들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 하는데, 제반 사정에 비추어 甲 회사가 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 피고인들이 위 발명에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 출원하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없는데도, 피고인들과 甲 회사 사이에 특허를 받을 수 있는 권리를 甲 회사에 승계시키는 묵시적 합의가 있었다는 전제하에 이와 달리 본 원심판단에 직무발명의 권리귀속에 관한 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.