권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.10.10 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 피고 (소송대리인 변리사 박사룡)
【변론종결】 2003. 9. 5.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2002. 10. 30. 2001당1994호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 <증거: 갑 1 내지 5호증, 갑 8 내지 11호증의 각 기재, 변론의 전취지>
 가. 이 사건 특허발명
 (1) 원고는 명칭이 "E.V.A. 폼을 부체로 한 낚시찌의 부체표면 처리방법"이고 실시 형태가 별지 1 도면 기재와 같은 이 사건 특허발명[(특허번호 생략)/1985. 10. 10. 출원, 1988. 1. 13. 등록]의 권리자이다.
 (2) 이 사건 특허발명은 E.V.A. 폼을 부체로 한 낚시찌의 부체 표면에 연질의 P.V.C. 방수피막층을 일체로 피착시키기 위한 부체 표면의 처리방법에 관한 것으로 특허청구범위는 다음과 같다.
 "1. 에틸렌비닐아세테이트폼 또는 폴리에틸렌폼으로 연마 가공하여서 된 낚시찌의 부체(1)를 연질 폴리비닐클로라이드 용액에 잠깐 동안 담갔다가 들어내어 다공질부체(1) 표면에 연질 폴리비닐클로라이드 용액이 침투되면서 균일하게 도포되도록 한 다음 건조하는 것을 수회 반복하여 부체(1) 표면에 방수 피막층(3)이 형성되게 함을 특징으로 하는 에틸렌비닐아세테이트폼을 부체(1)로 한 낚시찌의 부체(1) 표면 처리방법."
 나. (가)호 발명
 (1) 발명의 명칭
 E.V.A. 낚시찌를 제조하는 방법
 (2) 발명의 상세한 설명
 베클라이트 카르복실화 비닐수지(Bakelite Carboxylated Vinyl Resins)의 일종으로서 상품명으로는 VMCH라고 불리워지는 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료' 2㎏을 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치하여 용해한다. 여기에 가소제로 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하여 교반하여 연질화시킨다.
 이 액에 에틸렌 비닐아세테이트 발포체(E.V.A. 발포체)를 찌의 형태로 연마가공한 낚시찌의 부체(물에 뜨는 부분)의 중간재를 침적시켜서 균질하게 도포시켜서 건조시킨 후, 이 공정을 6-7회 반복하여 부체 중간재의 표면에 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료'의 방수 피막층을 형성시켜서 E.V.A. 낚시찌를 제조하는 방법. 
 다. 이 사건 심결의 경위
 (1) 1989. 7. 22.경 소외인은 원고를 상대로 "베클라이트 카르복실화 비닐수지(유니온카바이드사 제품, 상품명: VMCH) 2㎏을 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치한다. 여기에 디옥틸프탈레이트를 1ℓ를 가하고 잘 교반한 액에 에틸렌 비닐아세테이트폼을 연마 가공한 낚시찌의 부체 중간재를 침적시킨 후 균질하게 도포되게 건조시키고 이 공정을 6-7회 반복하여 부체 중간재의 표면에 VMCH의 방수 피막층을 형성시키는 방법"이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였고, 위 소외인은 "VMCH"에 대하여 위와 같이 유니온카바이드사 제품이라는 점 이외에 아무런 특정을 하지 아니하였으나, 특허청 심판소는 위 심판청구사건을 89당475호로(갑 1호증에는 1988당475호라고 기재되어 있으나 오기로 보인다. 갑 19호증 참조) 심리하고, 제출된 증거에 의하여 위 '방수피막층을 형성하는 데 사용되는 VMCH'는 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진다.'는 사실을 나아가 인정하여 이를 특정한 다음 1989. 12. 28. 위 기술사상이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니함을 인정하였다(이하 '종전 심결'이라 한다).
 (2) 원고는 종전 심결에 불복하여 특허청 항고심판소에 90항당18호로 항고심판을 제기하였고 이에 대하여 항고심판소가 기각심결을 하자, 다시 대법원에 91후1229호로 상고를 제기하였는바, 종전 심결이 방수피막층을 인정함에 있어서 소외인이 기재한 이른바 (가)호 발명 이외에 제출된 증거를 참작하였음을 상고이유로 주장하지는 아니하였으며, 대법원은 1992. 1. 21. 위 상고를 기각하여 종전 심결은 위와 같은 내용으로 확정되었다(이하 '확정된 종전 심결'이라 한다).
 (3) 원고는 다시 같은 해 2. 25. 위 대법원판결에 대하여 재심을 청구하였고 대법원은 위 재심청구 사건을 92후22호로 심리하여 같은 해 12. 11. 재심사유가 없다는 이유로 이를 각하하였다.
 (4) 원고는 또 1994. 11. 14. 위 90항당18호 항고심결에 대하여 재심을 청구하였으며 특허청 항고심판소는 위 재심청구 사건을 94재심2호로 심리하여 이를 각하하였고, 원고는 이에 불복하여 1995. 5. 26. 위 심결에 대하여 대법원에 95후989호로 상고를 제기하였으며, 대법원은 이에 대하여도 1995. 10. 12. 상고를 기각하였다.
 (5) 원고는 1995. 9. 14. 다시 위 90항당18호 항고심결에 대하여 재심을 청구하였으며 특허청 항고심판소는 위 재심청구 사건을 95재심1호로 심리하여 이를 각하하였고, 원고는 이에 불복하여 1996. 5. 23. 위 심결에 대하여 대법원에 96후849호로 상고를 제기하였으며, 대법원은 다시 1996. 11. 8. 상고를 기각하였다.
 (6) 원고는 1996. 12. 7. 또 다시 위 90항당18호 심결에 대하여 재심을 청구하였으며 특허청 항고심판소는 위 재심청구 사건을 96재심1호로 심리하여 이를 각하하였고, 원고는 이에 불복하여 1997. 5. 28. 위 심결에 대하여 대법원에 97후1504호로 상고를 제기하였으며, 대법원은 다시 1997. 10. 24. 상고를 기각하였다.
 (7) 원고는 위 상고 사건이 계속중이던 1997. 7. 5. 다시 위 90항당18호 심결에 대하여 재심을 청구하였으며 특허청 항고심판소는 위 재심청구 사건을 97재심2호로 심리하다가 특허법의 개정으로 인한 심급 체제 개편에 따라 이 사건을 특허법원으로 이관하였고 특허법원은 이 사건을 98재허10호로 심리하여 이를 각하하였으며, 원고는 이에 불복하여 대법원에 98후1495호로 상고를 제기하였고, 대법원은 1998. 10. 28. 상고를 기각하였다.
 (8) 원고는 다시 1998. 10. 30. 위 90항당18호 심결에 대하여 특허법원에 재심을 청구하였으며 특허법원은 위 재심청구 사건을 98재허27호로 심리하여 이를 각하하였고, 원고는 이에 불복하여 대법원에 99후1737호로 상고를 제기하였고, 대법원은 2001. 10. 12. 상고를 기각하였다.
 (9) 원고는 위 소외인과의 일련의 심판청구 및 소송과 별도로 피고를 상대로 하여 특허청 심판소에 93당105호로 피고가 실시하는 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판을 제기하였으나 특허청 심판소는 1994. 10. 26. 피고가 실제로 실시하는 발명과 원고가 적시한 발명이 상이하다는 이유로 위 심판청구를 각하하였다.
 (10) 원고는 다시 피고를 상대로 특허청 심판소에 95당984호로 피고가 실시하는 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하여 1997. 5. 31. 인용심결을 받았으나, 피고가 이에 불복, 제소하여 특허법원은 1999. 2. 11. 98허1198호 사건에서 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였고, 이에 따라 특허심판원에서 다시 심리한 결과 원고가 제출한 (가)호 발명은 피고가 실제로 실시하고 있지 않는 기술을 대상으로 한 것이어서 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 새로운 심결(특허심판원 1999. 4. 20. 99당30호 심결)을 하였으나 이는 절차상의 흠결을 이유로 1999. 10. 14. 특허법원 98허4026호 판결에 의하여 취소되었으며, 다시 특허심판원 99당142호 심결이 이루어졌고, 위 심결은 그 취소소송인 특허법원 2001. 1. 5. 선고 2000허1290호 판결과 상고심 판결인 대법원 2001후478호 판결에 의하여 확정되었는바, 위 심결의 내용은 위 특허심판원 99당30호 심결과 동일한 것이었다. 
 (11) 한편, 원고는 1999. 3. 10. 피고를 상대로 하여 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 99당440호로 심리하여 1999. 12. 23. (가)호 발명의 불특정을 이유로 원고의 심판청구를 각하하였고, 위 심결은 원고의 불복, 제소에 따른 특허법원 2001. 1. 5. 선고 2000허600호 판결 및 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001후461호 판결에 의하여 유지되었다. 
 (12) 원고는 위 (8)항의 대법원판결이 선고된 직후 2001. 10. 31. 다시 피고를 상대로 하여 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 사건을 2001당1994호로 심리하여 2002. 10. 30. 아래의 라.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
 라. 이 사건 심결 이유의 요지
 (1) 특허청 심판소는 1989. 12. 28. 소외인이 원고를 상대로 청구한, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 89당475호로 심리하여 인용하였고, 1992. 1. 21. 위 권리범위 확인심판의 심결(이하 '확정 심결'이라 한다)이 확정 등록되었다.
 (2) 위 확정 심결은, (가)호 발명은 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체'(이하 'VMCH'라 한다)를 방수 피막층 재료로 사용하고 있는데, VMCH는 이 사건 특허발명의 방수 피막층과 화학조성 및 그 물성이 전혀 상이하므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하여 심결하였다.
 (3) 이 사건 권리범위 확인심판은 적극적 권리범위 확인심판이고, 위 확정 심결은 소극적 권리범위 확인심판이라는 차이는 있지만, 다 같이 이 사건 특허발명과 (가)호 발명이 동일한 것인지 상이한 것인지 여부 및 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 심판을 청구한 것으로서, 위 양 사건의 (가)호 발명은 동일하다.
 (4) 또한, 원고가 이 사건 심판에서 새로이 제출한 증거가 위 확정 심결에서 거론되고 판단된 증거와 동일한지의 여부 또는 동일하지 않다면 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지의 여부에 대해서 살펴보건대, 원고가 제출한 증거들은 모두 위 확정 등록된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라 할 수는 없다.
 (5) 따라서 이 사건은 확정 등록된 89당475호 사건의 심결과 동일한 사실 및 증거에 의하여 그 심판을 청구한 것이므로, 구 특허법 제147조에서 정한 일사부재리의 원칙을 위반한 것이다. 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 당사자들의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소 사유
 (1) 심판청구 사건의 종류
 이 사건 심판 청구사건은 적극적 권리범위 확인심판을 구하는 것이고, 확정된 종전 심결은 소극적 권리범위 확인심판에 대한 심결이므로 양 심판은 종류가 달라서 일사부재리의 원칙이 적용될 여지가 없다.
 (2) 이 사건 심결과 확정된 종전 심결의 사실관계
 (가) 이 사건 심결에서의 (가)호 발명
 이 사건 심결의 (가)호 발명은 앞서 본 바와 같이 "베클라이트 카르복실화 비닐수지(Bakelite Carboxylated Vinyl Resins)의 일종으로서 상품명으로는 VMCH라고 불리워지는 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료' 2㎏을 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치하여 용해한다. 여기에 가소제로 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하여 교반하여 연질화시킨다. 이 액에 에틸렌 비닐아세테이트 발포체(E.V.A. 발포체)를 찌의 형태로 연마가공한 낚시찌의 부체(물에 뜨는 부분)의 중간재를 침적시켜서 균질하게 도포 시켜서 건조시킨 후, 이 공정을 6-7회 반복하여 부체 중간재의 표면에 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료'의 방수 피막층을 형성시켜서 E.V.A. 낚시찌를 제조하는 방법"이다.
 (나) 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명
 이에 반하여 확정된 종전 심결의 (가)호 발명은 앞서 본 바와 같이 "베클라이트 카르복실화 비닐수지(유니온카바이드사 제품, 상품명: VMCH) 2㎏을 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치한다. 여기에 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하고 잘 교반한 액에 에틸렌 비닐아세테이트 폼을 연마 가공한 낚시찌의 부체 중간재를 침적시킨 후 균질하게 도포되게 건조시키고 이 공정을 6-7회 반복하여 부체 중간재의 표면에 VMCH의 방수 피막층을 형성시키는 방법"이다.
 (다) 이와 같이 이 사건 심결의 (가)호 발명과 확정된 종전 심결의 (가)호 발명은 서로 상이하고, 따라서 이 사건 심결과 확정된 종전 심결의 사실관계는 동일 사실이 아니다.
 (3) 증거의 동일 여부
 이 사건 심판청구 및 이 사건 소송에서 새롭게 제출된 증거(갑 6호증의 1, 2, 3, 갑 7호증의 1, 2, 3, 갑 8호증의 1, 2, 갑 9호증의 1, 2, 3, 갑 10호증, 갑 11호증의 1, 2, 갑 12호증, 갑 14호증, 갑 제15호증, 갑 제16호증의 1, 2, 갑 제17호증, 갑 제18호증의 1, 2, 갑 20호증, 갑 21호증, 갑 22호증, 갑 23호증, 갑 24호증, 갑 25호증, 갑 26호증, 갑 27호증, 갑 28호증)들은 이전에는 제출된 바 없는 증거들로서 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도의 유력한 것이다.
 (4) 의견진술 기회 미부여
 또한, 이 사건 심결은 특허법 제142조와 제159조 제1항이 규정하는 의견진술권을 부여하지 아니한 위법이 있다. 
 (5) (가)호 발명과 이 사건 특허발명의 균등 여부
 방수 피막층으로 사용되는 물질로서 이 사건 특허발명의 폴리비닐클로라이드와 (가)호 발명의 "비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 공중합체"는 서로 균등물이므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.
 나. 피고의 주장 
 원고는 이 사건 심결에서의 (가)호 발명과 동일한 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 종전 심결이 대법원판결에 의하여 확정되었음에도 불구하고, 위 심결과 대법원판결에 대하여 끊임없이 재심을 청구하고 있는바, 원고의 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 반하는 것으로서 부적법한 것이다.
 3. 판단
 가. 일사부재리 여부
 (1) 판단기준
구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제147조는 같은 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하여 일사부재리의 원칙에 관하여 규정하고 있고, 여기에서 '동일 사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하는 것이다( 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 2000. 10. 27. 선고 2000후1412 판결 등 참조). 
 (2) 동일 사실 여부
 이 사건 심결과 확정된 종전 심결에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일한지 여부에 대하여 보건대, 이 사건 심결은 적극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결이고 확정된 종전 심결은 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결로서 심판청구인이 구하는 내용이 적극적인 권리범위의 확인인지 아니면 소극적인 것인지의 점에서 심결의 종류는 다르지만, 위 각 확인심판에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 사실은 결국 권리범위에 속한다고 주장되는 (가)호 발명의 각 구성요소가 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하여 그 결과로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부로서 완전히 일치하는 것이므로, 일사부재리의 원칙을 적용하기 위한 동일 사실 여부는 이 사건 심결에서의 (가)호 발명과 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명이 동일한지 여부에 달려 있다고 할 것이다.
 이 사건 심결에서의 (가)호 발명과 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명을 서로 대비하기 위하여 구성요소별로 나누어 본다.
 먼저, 이 사건 심결에서의 (가)호 발명은 "① 베클라이트 카르복실화 비닐수지(Bakelite Carboxylated Vinyl Resins)의 일종으로서 상품명으로는 VMCH라고 불리워지는 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료' 2㎏을(이하 '이 사건 제1구성'이라 한다) ② 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치하여 용해한다(이하 '이 사건 제2구성'이라 한다). 여기에 ③ 가소제로 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하여 교반하여 연질화시킨다(이하 '이 사건 제3구성'이라 한다). ④ 이 액에 에틸렌 비닐아세테이트 발포체(E.V.A. 발포체)를 찌의 형태로 연마가공한 낚시찌의 부체(물에 뜨는 부분)의 중간재를 침적시켜서 균질하게 도포시켜서 건조시킨 후, 이 공정을 6-7회 반복하여(이하 '이 사건 제4구성'이라 한다) 부체 중간재의 표면에 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진 3원공중합체재료'의 방수 피막층을 형성시켜서 E.V.A. 낚시찌를 제조하는 방법(이하 '이 사건 제5구성'이라 한다)"으로 나눌 수 있다.
 다음으로, 확정된 종전 심결의 (가)호 발명에 대하여 보건대, 갑 11호증의 1, 2, 갑 19호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 확정된 종전 심결의 심판청구서에 기재되어 있는 (가)호 발명은 "베클라이트 카르복실화 비닐수지(유니온카바이드사 제품, 상품명: VMCH) 2㎏을 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치한다. 여기에 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하고 잘 교반한 액에 에틸렌 비닐아세테이트 폼을 연마 가공한 낚시찌의 부체 중간재를 침적시킨 후 균질하게 도포되게 건조시키고 이 공정을 6-7회 반복하여 부체 중간재의 표면에 VMCH의 방수 피막층을 형성시키는 방법"이었고 위 "VMCH"에 대하여 성분까지 밝혀 특정한 바 없으나 확정된 종전 심결은 제출된 증거에 의하여 위 '방수피막층은 형성하는 데 사용되는 VMCH'는 '비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진다.'고 판단한 사실을 인정할 수 있고 반증은 없으므로, 결국 확정된 종전 심결의 (가)호 발명을 구성요소별로 나누어 보면, "베클라이트 카르복실화 비닐수지(유니온카바이드사 제품, 상품명: VMCH) 2㎏을(이하 '종전 심결 제1구성'이라 한다) 메틸에틸케톤 9ℓ에 혼합하고 교반하여 실온에서 하룻밤 방치한다(이하 '종전 심결 제2구성'이라 한다). 여기에 디옥틸프탈레이트를 1ℓ 가하고 잘 교반(이하 '종전 심결 제3구성'이라 한다)한 액에 에틸렌 비닐아세테이트 폼을 연마 가공한 낚시찌의 부체 중간재를 침적시킨 후 균질하게 도포되게 건조시키고 이 공정을 6-7회 반복하여(이하 '종전 심결 제4구성'이라 한다) 부체 중간재의 표면에 VMCH의 방수 피막층을 형성시키는 방법(이하 '종전 심결 제5구성'이라 한다)으로서 위 VMCH는 비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진다."와 같이 나눌 수 있다.
 그렇다면 이 사건 제1구성은 종전 심결 제1구성과, 이 사건 제2구성은 종전 심결 제2구성과, 이 사건 제3구성은 종전 심결 제3구성과, 이 사건 제4구성은 종전 심결 제4구성과, 이 사건 제5구성은 종전 심결 제5구성과 정확하게 일치한다고 할 것이다.
 따라서 이 사건 심결과 확정된 종전 심결에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실은 동일하다.
 (3) 동일증거 여부
 이 사건 심판청구 사건에서 새로이 제출된 증거와 이 법원에서 새로이 제출된 증거가 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한지 여부에 대하여 보건대, 갑 6호증의 1, 2, 3은 답변서 내지 상품 팸플렛으로서 VMCH가 베클라이트 카르복실화 비닐수지의 하나로 성분은 염화비닐 86%, 초산비닐 13%, 말레인산 1%로 구성될 수 있음을 알 수 있을 뿐이고, 갑 7호증의 1, 2는 각 특허법원 2000허600호와 2000허1290호 판결문으로서 VMCH는 비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진다는 사실을 알 수 있을 뿐이며, 갑 8호증의 1, 2는 88당797호 사건의 심판청구서 내지 (가)호 발명 설명서로서 이 사건 (가)호 발명과는 다른 발명에 대한 설명이고, 갑 9호증의 1, 2, 3은 위 88당797호 심결문 내지 심결확정증명서로서 이 사건 (가)호 발명과는 다른 발명에 관한 권리범위 확인심판의 심결문이며, 갑 10호증은 1977. 7. 30. 대광서림 발행의 2판 '최신플라스틱재료'라는 서적으로서 이 사건 (가)호 발명에 관한 것이 아니고, 갑 11호증의 1, 2는 확정된 종전심결의 심판청구서 및 (가)호 발명 설명서로서 앞서 본 바와 같으며, 갑 12호증은 등록 제668호의 상표등록원부로서 이 사건 (가)호 발명의 내용과 무관하고, 갑 14호증은 상품명 'VMCH'의 카탈로그로서 VMCH는 비닐클로라이드 86%, 비닐아세테이트 13%, 말레인산 1%로 이루어진다는 사실을 알 수 있을 뿐이며, 갑 제15호증은 대법원 96후849호 판결문으로서 원고가 제기한 재심을 각하한 심결을 지지하는 내용이고, 갑 제17호증은 심결문송달증명원이며, 갑 제18호증의 1, 2는 감정촉탁서 및 감정서로서 VMCH는 비닐클로라이드와 비닐아세테이트로 되어 있으며, 여기서 비닐클로라이드는 폴리비닐 클로라이드라고 할 수 있으므로 VMCH의 주성분은 폴리비닐 클로라이드라고 할 수 있다는 것이지 위와 같이 3원공중합체인 VMCH가 이 사건 특허발명의 코팅제인 연질화된 폴리비닐 클로라이드(명세서에 3원공중합체라는 기재는 전혀 없다)와 균등물이라고 할 수 있다는 것은 아니므로 그러한 사정만으로 이 사건 (가)호 발명과 확정된 종전 심결의 (가)호 발명이 동일한지 여부나 이 사건 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부가 결정되는 것은 아니어서 역시 무관한 것이고, 갑 20호증은 1984. 2. 11. 도서출판 경춘사 발행 '피복재료' 중 '폼(foam)' 부분이며, 갑 21호증은 93당105호의 심결문이고, 갑 22호증은 99당440호 사건의 심판청구보정서이며, 갑 23호증은 90항당18호 사건의 심리종결통지서(심결문 포함)이고, 갑 24호증은 대법원 91후1229호 판결이며, 갑 25호증은 88당792호 사건의 심결확정사실증명원(심결문 포함)이고, 갑 26호증은 소외인 명의의 각서이며, 갑 27호증은 1999년 법경출kkk 발생 '화학특허실무'의 표지 및 내용이고, 갑 28호증은 중간서류부본 송달서(답변서)로서 어느 것이나 이 사건 (가)호 발명과 확정된 종전 심결의 (가)호 발명이 동일한지 여부나 이 사건 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와는 직접 관련이 없는 것들로서 위에서 든 각 증거는 그 단독으로는 물론 위 각 증거를 종합한다고 하더라도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니하다.
 나. 의견진술 기회 미부여에 대한 판단
 보건대, 특허법 제142조는 "부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다."고 규정하고 있고, 제159조 제1항은 "심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다."고 규정하고 있는바, 이 사건 심판청구는 당사자가 주장하는 이유에 대하여 판단하고 있을 뿐이므로 위 각 규정에 의하여 원고에게 의견진술기회를 별도로 주어야 한다고 볼 수 없으므로 의견진술기회에 관한 원고의 주장도 이유 없다. 
 다. 소권의 남용
 직권으로 보건대, 재판청구권의 행사도 상대방의 보호 및 사법기능의 확보를 위하여 신의성실의 원칙에 의하여 규제된다고 볼 것이므로, 법원에서 수회에 걸쳐 같은 이유 등으로 재심청구를 패소당하여 확정되었음에도 불구하고 이미 배척되어 법률상 받아들여질 수 없음이 명백한 이유를 들어 같은 내용의 재심청구를 거듭하는 것은 상대방을 괴롭히는 결과가 되고, 나아가 사법인력을 불필요하게 소모시키는 결과로도 되기에 그러한 제소는 특별한 사정이 없는 한 신의성실의 원칙에 위배하여 소권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없는 것인바( 대법원 1999. 5. 28. 선고 98재다275 판결 참조), 앞서 본 바와 같이 이 사건 (가)호 발명과 동일한 발명이 이 사건 특허발명과 동일하지도 아니하고 균등의 영역에도 속하지 아니하며 따라서 그 권리범위에 속하지 아니한다는 특허심판원과 법원의 거듭된 심결 내지 판결이 있었음에도 불구하고 다시 동일한 내용의 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 제기한 이 사건 심판청구는 신의성실의 원칙에 위배하여 소권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없는 것이므로 이 점에서 보아도 이 사건 심판청구는 위법한 것이다. 
 라. 소결론
 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 어느 모로 보더라도 부적법한 것으로 각하되어야 할 것이다.
 4. 결론
 그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.

판사 조용호 박성수 김철환

[1] (가)호 발명의 내용이 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명과 동일하고, 새로이 제출된 증거도 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 경우, 확정된 소극적 권리범위 확인심판의 일사부재리의 효력이 적극적 확인심판에도 미친다고 한 사례
 [2] 소극적 권리범위 확인심판에서 패소 확정된 후 그에 대한 수차례의 재심소송에서도 패소 확정되었음에도 불구하고 다시 동일한 내용의 (가)호 발명을 가지고 적극적 권리범위 확인심판을 제기하는 것이 소권의 남용에 해당한다고 한 사례

[1] (가)호 발명의 내용이 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명과 동일하고, 새로이 제출된 증거도 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 경우, 확정된 소극적 권리범위 확인심판의 일사부재리의 효력이 적극적 확인심판에도 미친다고 한 사례.
 [2] 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명이 특허발명과 동일하지 아니하고 균등의 영역에도 속하지 아니하며 따라서 그 권리범위에 속하지 아니한다는 특허심판원과 법원의 거듭된 심결 내지 판결이 있었음에도 불구하고 다시 동일한 내용의 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 제기한 적극적 권리범위 확인심판청구는 신의성실의 원칙에 위배하여 소권을 남용하는 것에 해당한다고 한 사례.