특허권이전등록등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2007.04.25 / 시행일:

【원고, 피항소인 겸 항소인】 
【피고, 항소인 겸 피항소인】 
【피고, 피항소인】 
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2006. 6. 23. 선고 2005가합27183 판결
【변론종결】2007. 3. 21.
【주 문】
1. 제1심 판결 중 다음에서 추가로 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다.
피고 1 주식회사,피고 2는 연대하여 원고에게 101,876,185원 및 이에 대한 2005. 4. 23.부터 2007. 4. 25.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의피고 1 주식회사,피고 2에 대한 나머지 항소와피고 3에 대한 항소 및피고 1 주식회사,피고 2의 원고에 대한 항소를 모두 기각한다.
3. 원고와피고 1 주식회사,피고 2 사이에 생긴 소송총비용 중 1/5은 원고가, 나머지는 위 피고들이 각 부담하고, 원고와피고 3 사이에 생긴 항소비용은 원고가 부담한다.
4. 제1항 중 금원지급부분은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
 원고에게, ①피고 1 주식회사는 별지 목록 기재 특허권에 대하여 진정명의회복을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행하고, ② 피고들은 연대하여 370,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 최후송달 다음날부터 제1심 판결 선고일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 항소취지
 가. 원고 
 제1심 판결 중 금원청구부분을 다음과 같이 변경한다. 피고들은 연대하여 원고에게 241,669,827원 및 이에 대한 2005. 4. 23.부터 2006. 6. 23.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 나.피고 1 주식회사,피고 2
 제1심 판결 중 위 피고들 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 각 기각한다.
【이 유】1. 이 법원의 심판범위
 가. 다음의 사실은 기록상 명백하다.
 (1) 원고는 제1심에서 별지 목록 기재 특허권의 발명은 원고가 한 것임에도,피고 2,3이 공모하여피고 1 주식회사(이하 ‘피고 회사’라고 한다) 명의로 모인출원을 하여 피고 회사 명의로 특허권등록이 되었다고 주장하며, 피고 회사에 대하여는，별지 목록 기재 특허권에 대하여 진정명의회복을 원인으로 한 원고 명의의 특허권이전등록절차의 이행을 구하고, 피고들 전체에 대하여는, 피고들이 이와 같은 모인출원으로 인하여 원고의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하였음을 이유로 370,000,000원(= ① 재산상 손해로 피고 회사가소외 2 주식회사로부터 받은 특허권실시료 679,174,569원 중 300,000,000원 + ② 정신적 손해로 위자료 1억 원 - ③ 이의를 유보하고 수령한 공탁금 30,000,000원)의 손해배상채무 또는 부당이득반환채무가 있음을 이유로 위 370,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 최후송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금의 지급을 구하였다.
 (2) 제1심 판결은 원고의 청구들 중 피고 회사에 대한 특허권이전등록청구와피고 3에 대한 청구는 이를 모두 기각하였고, 피고 회사에 대한 금원청구와피고 2에 대한 청구 중 손해배상청구는 이를 일부 인용하여, 피고 회사,피고 2에 대하여 연대하여 원고에게 71,876,185원 및 이에 대한 2005. 4. 23.부터 2006. 6. 23.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급할 것을 명하고, 그 나머지 청구는 이를 각 기각하였다.
 (3) 제1심 판결에 대하여, ① 원고는 피고들 전원에 대한 금원 청구 중 재산상 손해 관련 청구의 일부에 대하여만 불복, 항소하여, 제1심 판결 중 금원청구부분을 변경하여 피고들로 하여금 연대하여 241,669,827원(제1심 판결 인용금액을 합한 금액이다.) 및 이에 대한 2005. 4. 23.부터 2006. 6. 23.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈의 지급을 명하여 줄 것을 구하고 있으며, ② 피고 회사,피고 2는, 자신들의 패소부분(금원청구 중 재산상 손해부분) 전체에 대하여 불복, 항소하여, 제1심 판결에서 인용된 원고의 청구를 모두 기각하여 줄 것을 구하고 있다.
 나. 그렇다면, 원고의 피고들에 대한 청구 중 재산상 손해를 원인으로 한 금원청구부분만이 원고의 불복금액을 한도로 이 법원의 심판대상이 된다. 
2. 기초사실
 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 1 내지 14호증, 갑 15호증의 1 내지 47의 각 기재와 원심법원의소외 2 주식회사에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
 가. 피고 회사의 설립
 (1) 원고는 1987년경 수산화나트륨 등의 알칼리성 화공약품으로 토끼털을 가공하여 인조솜을 제조하는 “토끼털을 소재로 한 인조솜 제조방법”(이하 ‘1차 발명’이라고 한다)을 발명하였는데, 1989. 10. 27.소외 5,6,7,피고 2와 사이에, 공동으로 회사를 설립해 위 발명을 이용한 사업을 하고, 제반 경비를 공제한 후 남는 순이익은 각 20%씩 분배하기로 하는 내용의 ‘기술공급 및 이익분배약정’을 체결하였다(갑 3호증).
 (2) 그런데소외 5,6,7은 인조솜 제조에 필요한 경비 등을 투자하지 않은 채 동업관계에서 이탈하였고, 이에 원고와피고 2만이 1989. 11. 13. 토끼털 가공모 생산을 목적으로 하는 피고 회사를 설립한 뒤, 1990. 2. 22. 피고 회사의 운영에 관한 합의를 하였는데(갑 5호증), 그 주요 내용은 다음과 같다.
 ① 합의의 목적은 앙고라 솜 및 슬라이버 제조 기술관리 및 경영관리, 회사 운영에 대한 책임과 권한을 공동 유지 보호하기 위함이다. 
 ②피고 2는 피고 회사의 대표이사로서, 원고는 피고 회사의 이사(생산 본부장 겸 부사장)로서 피고 회사를 운영한다.
 ③ 기술 및 생산관리 부분은 원고의 책임하에 인사 및 구매 권한을 합리적으로 운영, 주관할 수 있도록 그 권한을피고 2가 원고에게 위임한다.
 ④ 자금 및 경영관리 부분은피고 2의 책임하에 운영, 주관할 수 있도록 그 권한을 원고가피고 2에게 위임한다.
 ⑤ 1차 발명과 앞으로 새로 개발할 기술은 피고 회사에만 제공하고 피고 회사 외의 제3자에게는 그 기술을 제공할 수 없다.
 (3) 피고 회사의 설립 이후 원고는 과산화수소 등의 약산성 화공약품을 토끼털에 가공하여 섬유를 제조하는 “앙고라 토모를 소재로 한 토모섬유의 제조방법”(이하 ‘2차 발명’이라고 한다)을 발명하고, 1990. 3. 31. 특허출원을 하였다. 
 (4) 원고와피고 2는 1990. 10. 10. ‘양도인’을 원고와피고 2, ‘양수인’을 피고 회사로 하여, 원고가 피고 회사에 당시 이미 특허등록을 마친 1차 발명(1990. 5. 7. 특허등록이 되었다.)의 전용실시권을 부여하고, 특허출원 중인 2차 발명에 대하여는 그 특허를 받을 권리를 넘겨주기로 하는 취지의 ‘발명특허에 대한 기술전용사용권과 소유권 양도의 건’이라는 제목의 계약을 체결하였는데, 그 계약의 주요 내용은 다음과 같다(갑 8호증).
 ① 피고 회사는 원고와피고 2에게 위와 같은 양도의 대가로 총 매출액의 3%를 로열티로 지급하되, 그 중 7할은피고 2에게 지급하며, 3할은 원고에게 지급한다.
 ② 피고 회사는 로열티는 향후 10년간 분할 지급하되, 합의에 의하여 분기별 또는 연말결산시점에서 지급하고, 단 매출이익이 발생할 때부터 지급한다. 
 ③ 피고 회사는 자본금 증자시 양도인들이 희망할 경우에는, 자사발행 주식으로 지급할 수 있으며, 1주당 금액은 액면가를 기준으로 산정한다. 
 ④ 피고 회사가 특허기술을 외국에 제공할 경우에는 이와 별도로 그 기술로열티 총계약금액의 20%를 원고와피고 2에게 지급한다.
 ⑤ 원고와피고 2가 이 계약 이후 제3자에게 특허기술을 유출할 경우에는, 피고 회사의 손해배상청구에 대하여 일체의 이의제기를 할 수 없다.
 (5) 그러나 피고 회사의 토끼털을 소재로 한 사업은 기대와 달리 사업성이 떨어졌고, 이에 피고 회사는 1992년경부터 다른 사업을 모색하기에 이르렀다.
 나. 액상 바이오세라믹스 물질의 개발
 (1)소외 8은 원적외선 방사물질인 바이오세라믹스를 연구하던 자였는데, 1992. 12.경 피고 회사가 일간지에 낸 섬유가공 광고를 보고 피고 회사를 찾아가 원고와피고 2에게 원적외선 방사물질인 바이오세라믹스를 섬유에 가공할 것을 제안하였고, 위 제안을 받아들인 피고 회사는소외 8을 기술고문으로 영입하여 섬유에 가공할 수 있는 액상 바이오세라믹스를 개발하기 시작하였다.
 (2)소외 8은 피고 회사에 자신이 개발한 초기의 액상 원적외선방사 바이오세라믹스를 제공하였으나,소외 8이 제공한 액상 원적외선방사 바이오세라믹스는 악취가 나고 섬유가 변색되며 항균작용이 없는 등의 단점이 있어, 위와 같은 점을 보완ㆍ개선하는 것이 주된 연구과제가 되었다.
 (3) 위와 같은 연구의 결과 1993년경 섬유의 유연성을 향상시키고 염색의 제한성을 제고시키는 “섬유용 액상(이온화) 바이오세라믹스의 제조방법”(이하 ‘3차 발명’이라고 한다) 및 위 “액상(이온화) 바이오세라믹스를 이용한 바이오 원적외선 섬유 및 섬유제품의 제조 방법”(이하 ‘4차 발명’이라고 한다)이 발명되었고,소외 8이피고 2와의 불화로 피고 회사를 그만둔 이후인 1994년경에는 3차 및 4차 발명을 보완ㆍ개량하여 다량의 원적외선을 방사하면서 섬유 이외의 제품에도 도포할 수 있도록 한 “액상 원적외선 방사 조성물 및 그의 제조방법”(이하 ‘이 사건 발명’이라고 한다)이 발명되었다.
 (4) 원고는피고 2와의 불화로 1997. 7. 16. 피고 회사를 사직하고,소외 1 주식회사(이하 ‘소외 회사’라고 함)에 입사하여 이사로 재직하였다. 한편, 피고 회사는 이 사건 발명에 대하여 같은 해 10. 29. 별지 목록 기재와 같이 특허등록(이하 ‘이 사건 특허’라고 한다)을 마친 뒤, 1998. 4. 29.소외 2 주식회사와 사이에, 이 사건 특허에 관하여, 사료 및 비료품목에 대하여는 독점적 통상실시권을, 그 이외의 품목에 대하여는 통상실시권을 부여하고, 그 실시료로 위 회사로부터 매출액(공장도가격 기준)의 5%를 지급받기로 하는 내용의 ‘특허권실시 및 상표권사용 계약’을 체결하였다.
 다. 이 사건 특허에 대한 이의신청과피고 2에 대한 형사재판의 진행
 (1) 피고 회사의 이 사건 특허등록 사실을 알게 된 원고는 1998. 6. 16. 소외 회사로 하여금 특허청장에게 이 사건 특허에 대하여 이의신청(98-이의-25)을 하도록 하였는바, 그 사유는 이 사건 발명의 진정한 발명자가 원고임에도피고 2가 발명자를피고 2로 모인하여 이 사건 특허를 출원하고 피고 회사 명의의 특허권등록을 마쳤다는 것이었다.
 (2) 위 이의신청사건에서 피고 회사는, 이 사건 발명은 원고가 피고 회사에서 종업원으로 근무하면서 한 직무발명에 해당하며 피고 회사는 원고에게 정당한 직무발명보상금을 지급하였다고 주장하면서, 원고 명의의 갑종근로소득세에 대한 소득세납세필증명신청서, 직무발명보상금 및 연구비 지급 영수증(이하 ‘이 사건 문서들’이라고 함)을 제출하였고, 피고 회사의 위와 같은 주장이 받아들여져 1999. 2. 4. 소외 회사의 이의신청은 기각되었다. 
 (3) 이에 원고는피고 2를, 위 피고가 이 사건 문서들을 위조하고 행사하였다는 혐의로 고소하여, 위 피고는 이 사건 문서들의 사문서위조 및 행사죄로 기소되었는바(수원지방법원 평택지원 2001고단1584), 그 제1심 법원은 2003. 10. 30.피고 2에 대한 공소사실을 모두 유죄로 인정하여피고 2에 대하여 벌금 5,000,000원의 형을 선고하였으며, 위 제1심 판결에 대하여는 검찰과피고 2가 각각 불복, 항소하였는데(수원지방법원 2003노4181), 2004. 8. 25. 항소심 법원 역시 공소사실을 모두 유죄로 인정하여피고 2에 대하여 징역 8월에 집행유예 2년의 형을 선고하였고, 다시 위 항소심판결에 대하여피고 2가 불복, 상고하였으나(대법원 2004도5833), 대법원은 2005. 1. 14.피고 2의 상고를 기각하여 위 항소심판결이 그대로 확정되었다.
 (4)피고 2는 위 형사사건의 항소심 사건이 계속중이던 2004. 8. 14. 의정부지방법원에 원고를 피공탁자로 하여 원고의 재산적, 정신적 손해에 대한 배상으로 30,000,000원을 공탁하였으며(2004년 금제3863호), 원고는 2005. 3.경 이의를 유보하고 그 공탁금을 수령하였다.
 (5)피고 2는 피고 회사의 설립시 피고 회사의 대표이사로 취임하였다가 1999. 6. 25. 그 대표이사직을 사임할 때까지 피고 회사의 대표이사로 재직하였고(사임등기는 같은 해 7. 3. 경료되었다),피고 3 또한 피고 회사의 설립시부터 피고 회사의 이사로 재직하여 오다가 1999. 6. 25.소외 9와 함께 피고 회사의 공동대표이사가 되었으며, 같은 해 12. 30.부터는 피고 회사의 단독 대표이사로 재직하고 있고, 원고 역시 피고 회사의 설립시부터 피고 회사를 그만둘 때까지 피고 회사에 재직하였으며, 이후 앞서 본 바와 같이 소외 회사의 이사를 거쳐피고 2에 대한 위 형사재판이 진행될 무렵에는소외 2 주식회사의 고문으로 재직하였다.
 라. 각 발명의 특허출원 및 특허등록
 앞서 본 각 발명에 대한 특허출원 및 등록과정은 다음과 같다.
발명의 명칭특허출원일 특허등록일 특허번호 발명자등록권리자 1차발명 : 토끼털을 소재로 한 인조솜 제조방법 1987. 8. 13. 1990. 5. 7. 특허제32928호 원고원고, 피고 2, 소외 7 2차 발명 : 앙고라 토모를 소재로 한 토모섬유의 제조방법 1990. 3. 31. 1993. 7. 12.특허제63549호원고 피고 회사 3차 발명 : 섬유용 액상 바이오세라믹스의 제조방법 1994. 1. 6. 1997. 2. 18.특허제112196호원고와 피고 2피고 회사 4차 발명 : 액상 바이오세라믹스를 이용한 바이오 원적외선 섬유 및 섬유제품의 제조 방법 1994. 1. 24. 1997. 1. 8. 특허제110279호 원고와 피고 2 피고 회사이 사건 발명 : 액상 원적외선방사 조성물 및 그의 제조방법 1994. 12. 23. 1997. 10. 29.특허제128110호피고 2 피고 회사
3. 손해배상책임의 발생
 가. 청구원인에 관한 판단
 (1) 당사자들의 주장
 (가) 원고 주장의 요지
 1) 1차 및 2차 발명과 3차 및 4차 발명은 모두 원고가 발명한 것으로서, 3차 발명과 4차 발명에 대하여는 특허출원 및 특허등록사실을 나중에야 알았으나 당시 원고가 피고 회사에 재직하면서피고 2와 동업관계에 있었기에 이의를 제기하지 아니하고 그대로 용인하였다. 그러나 ‘4차 발명’에 의한 섬유용 액상 바이오세라믹스의 부피가 너무 커서 운반에 비용이 많이 드는 어려움이 있었고, 이에 원고는 그 부피를 줄여서 운반하기에 편리하도록 하는 방법을 연구하던 중, 효과는 같으면서도 부피는 1/30로 줄인 이 사건 발명을 하게 되었다. 그런데피고 2는 1994. 12. 23. 이처럼 원고가 단독발명한 이 사건 발명에 대하여 원고 몰래 발명자를피고 2로 하여 피고 회사 명의로 모인출원을 하였고, 이에 1997. 10. 29. 이 사건 발명에 대하여 피고 회사 명의로 특허등록이 되었으며, 이후 피고 회사는소외 2 주식회사와 사이에, 그 특허에 터잡은 액상 원적외선방사 조성물에 관한 통상실시권 계약을 체결하고, 그 실시료를 지급받아왔다.
 2) 이와 같이 피고 회사의 명의로 이 사건 발명에 대한 특허등록을 마친 행위는 원고의 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 것으로서 원고에 대한 불법행위가 된다고 할 것이므로, 피고 회사는 이로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것이거나 또는 피고 회사는 위와 같은 행위로 인하여 법률상 원인 없이 특허실시료 상당의 이득을 얻고, 원고에게 같은 금액 상당의 손해를 가하였다고 할 것이므로 그 금액 상당을 부당이득으로 원고에게 반환할 책임이 있다. 
 3)피고 2는, ① 피고 회사의 대표이사로서 이 사건 발명을 원고의 허락을 받지 않은 상태에서 발명자 명의를피고 2로 모인하여 특허출원하지 않도록 할 업무상 임무가 있음에도, 그 임무에 위배하여피고 2를 발명자로 하여 피고 회사로 명의로 이 사건 발명에 대한 특허를 출원하여 피고 회사가 그 특허권을 취득하게 하였으므로상법 제401조에서 정하는 바에 따라 피고 회사와 연대하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, ②피고 2의 이와 같은 모인출원행위는 원고에 대한 관계에 있어 불법행위가 된다고 할 것이므로민법 제750조에서 정하는 바에 따른 손해배상책임이 있고, ③ 또한피고 2의 위와 같은 모인출원행위는 원고와피고 2 사이에 체결된 1990. 2. 22.자 합의를 위반한 것이라고도 할 것이므로, 계약상의 채무불이행을 원인으로 한 손해배상책임도 있다.
 4)피고 3은, ① 피고 회사의 이사임에도피고 2와 통모하여 이 사건 발명에 대한 모인출원을 하여 특허등록이 되도록 하였으며, 설령 그렇지 않다고 하더라도 이 사건 발명은 원고가 한 발명임에도피고 2가 원고 몰래 발명자 명의를피고 2로 하여 피고 회사의 명의로 특허출원을 한다는 사실을 잘 알고 있었음에도 이를 제지하지 아니함으로써 그대로 특허등록이 되도록 하였으므로,상법 제401조에서 정하는 바에 따른 책임을 진다고 할 것이며, ②피고 2와 같이 통모하여 이 사건 발명에 대하여 발명자를피고 2로 하여 출원을 하고 피고 회사 명의로 특허등록을 마쳤으므로,피고 2와 함께민법 제750조에서 정하는 바에 따른 손해배상책임을 면할 수 없다.
 (나) 피고들 주장의 요지
 1) 이 사건 발명은피고 2가 1992. 12.경 원적외선 방사 분야의 원조격인소외 8을 알게 된 이후 수년간 연구 총책임자로서 엄청난 비용과 노력을 들여 완성한 피고 회사와피고 2의 발명으로서, ① 원고와소외 8은 단지 피고 회사에서 정기적인 급여를 받으면서피고 2의 지휘를 받아 자신들이 소속된 피고 회사의 발명과정을 보조한 것에 불과하고,피고 2는 액상화된 원적외선 방사체를 발명하는 과정에서 많은 비용과 시간을 들여 국내외 유관기관의 실험 및 공인절차를 거치기도 하였고, 국내외 대학 및 연구소들과 공동연구를 시행하여 많은 성과를 거두기도 하였는데 원고는 이 과정에 일체 관여하지 아니하였다. ② 또한, 원고가 소속된소외 2 주식회사는 1998. 4. 29. 피고 회사와 사이에 ‘특허권실시 및 상표권사용계약’을 체결하고 그 계약에 기하여 최근까지 특허권실시에 따른 실시료로 매출액의 5%를 지급하여 왔고,소외 2 주식회사와 피고 회사가 각각 생산하여 판매하고 있는 제품의 성능을 비교하여 보더라도 피고 회사의 제품이 우수하며 원고는 피고 회사의 기술수준을 따라오지 못하고 있으며, ③피고 2는 1994년부터 액상 원적외선방사체 조성물에 관하여 논문을 집필하고 관련 업계 종사자들을 상대로 수차례 강의를 하기도 하였고, 이 사건 발명의 특허등록 이후 계속하여 발명을 보완, 발전시켜 2000. 11. 23.에는 ‘다목적 고기능성 알칼리 용액 조성물 및 그 제조방법과 비특이 면역증강제로서의 용도’라는 특허를 출원하여 2002년 한국과 미국에서 특허등록을 하였고, 이 사건 발명의 실용화에도 박차를 가하여 상용화된 제품을 수출하고, 축산사료분야에서 독보적이라고 할 수 있는소외 10 주식회사에 국내·외 공급권을 부여하는 계약을 체결하기도 하였다.
 2) 설령 원고가 이 사건 발명의 진정한 발명자라고 하더라도,상법 제401조는 이사의 의무위반에 의하여 회사의 주주나 채권자에게 손해를 입힐 경우를 대비하여 상법이 인정한 특수책임인데, 원고는 이 사건 발명의 특허출원 당시 피고 회사의 이사로 재직하고 있었으므로상법 제401조에서 말하는 제3자에는 해당하지 아니하여,피고 2는 원고에 대하여 위 규정에 따른 손해배상책임을 지지 아니하며, 원고가 주장하는 1990. 2. 22.자 합의는 ‘1차 발명’에 관한 합의로서 이 사건 발명과는 전혀 무관하므로, 계약상의 채무불이행책임도 지지 아니한다.
 3) 또한,피고 3은 이 사건 발명에 대한 특허등록이 마쳐진 이후인 1999. 6. 25.에 이르러서야 피고 회사의 공동대표이사로 취임하였을 뿐,피고 2가 이 사건 발명에 대한 특허출원을 함에 관여하지 아니하였으므로, 이 사건 발명의 특허출원에 대한 어떠한 책임도 지지 아니한다.
 (2) 판단
 (가) 이 사건 발명의 발명자에 관한 판단
 그러므로 과연 누가 이 사건 발명을 한 발명자인지에 관하여 살펴본다.
먼저, 갑 15호증의 5, 갑 15호증의 34, 을 1호증의 38, 을 1호증의 31, 을 2호증의 1 내지 3, 을 13, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고 회사가소외 8을 영입하기 전까지는 원고와피고 2 모두 원적외선을 방사하는 바이오세라믹스 물질이나 그 합성방법에 대하여는 문외한이었던 사실, ② 이 사건 발명의 내용은 별지 목록 중 ‘청구의 범위’의 기재와 같이 규산나트륨, 과산화나트륨, 탄산칼륨, 탄산나트륨, 정제 백당 및 티오황산은이 일정 중량비로 구성된 액상 원적외선 방사 조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로서 규산나트륨, 과산화나트륨, 탄산칼륨, 탄산나트륨, 정제 백당을 정제수에 20 내지 60℃에서 용해하고, 이 용액에 티오황산은 용액을 혼합하여 20 내지 40℃에서 12시간 동안 유지시킴으로써 다량의 원적외선을 방출할 수 있고, 항균성이 뛰어나며, 정전기의 발생이 거의 없는 액상 원적외선 방사물질을 제조하는 것으로서, 이 사건 발명의 핵심은 그 원적외선 방사물질을 구성하는 각 물질의 선택과 각 물질 간의 배합비율이었고, 이러한 사실을 3차 및 4차 발명을 통하여 원고와피고 2 모두 주지하고 있었던 사실, ③ 이 사건 발명 당시 피고 회사의 구성원들은 피고 회사의 대표이사인피고 2를 포함하여 원고,소외 3,4,피고 3 등 몇 명에 불과하였고, 이에소외 8이 피고 회사를 그만둔 뒤에는 대표이사인피고 2도 이 사건 발명의 연구에 직접 관여하였던 사실, ④피고 2는 자신이 선택하여 구입한 원료물질들을 원고에게 주며 혼합 비율을 다양하게 실험해 볼 것을 지시하였고, 그 과정에서 원고의 아이디어가 반영되면서 이 사건 발명이 이루어졌는데, 물질을 선택해 가면서 배합비율을 바꿔보는 등의 실제 실험은, 피고 회사의 개발 및 생산업무를 담당하고 있던 원고에 의하여 대부분 이루어진 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 발명에 앞서 이루어졌던 3차 발명과 4차 발명은 발명자를 원고와피고 2로 하여 특허출원된 점은 앞서 본 바와 같은바, 위 인정사실들을 종합하여 보면, 이 사건 발명은 원고와피고 2가 공동으로 한 발명으로서 이들이 이 사건 발명의 공동발명자라고 봄이 상당하며, 이에 반하는 을 1호증의 1, 3, 46 내지 49, 51, 54, 을 25호증의 10의 각 기재는 각 믿지 아니하고, 현재 원고가 근무하는소외 2 주식회사가 1998. 4. 29. 피고 회사와 사이에, 일정한 이 사건 특허발명의 통상실시권을 갖기로 하는 내용의 ‘특허권실시 및 상표권사용 계약’을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 갑 15호증의 33의 기재와 원심법원의소외 2 주식회사에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사실, 즉소외 2 주식회사는피고 2가 원고가 피고 회사를 퇴사한 이후 설립한 회사로서, 피고 회사가소외 2 주식회사와 사이에 위 ‘특허권실시 및 상표권사용 계약’을 체결하였을 당시에는피고 2가 양 회사의 대표이사를 겸하고 있었던 사실 및 원고는 위 계약이 체결된 이후피고 2가소외 2 주식회사의 경영에서 손을 뗀 뒤에 비로소소외 2 주식회사에서 고문으로 근무하기 시작하였던 사실에 비추어, 양 회사들 사이의 위 계약의 체결 및소외 2 주식회사가 피고 회사에 위 계약에 따른 실시료를 지급하였다는 사정만으로는 원고가 이 사건 발명의 공동발명자라는 사실인정을 뒤집기에 부족하며, 을 1호증의 4 내지 14, 20 내지 32, 34, 35, 38 내지 42, 을 2호증의 4 내지 6, 을 7호증의 1, 2, 을 10호증의 1 내지 11, 을 12호증의 1 내지 3, 을 13, 14호증, 을 15호증의 1 내지 10, 을 16, 17호증, 을 18호증의 1 내지 8, 을 20호증의 1 내지 7, 을 21호증의 1 내지 6, 을 22호증의 1 내지 7, 을 23호증의 1 내지 12, 을 24호증의 1 내지 9, 을 25호증의 1 내지 9, 11, 을 26, 27호증의 각 기재만으로는 이러한 사실인정에 방해가 되지 아니하고, 다른 반증이 없다.
 (나) 피고들의 책임근거에 관한 판단
 1) 먼저, 피고 회사에 관하여 보면, 앞서 본 바와 같이 피고 회사의 대표이사인피고 2가 이 사건 발명을 자신의 단독발명으로 하여 피고 회사의 명의로 출원하여 이 사건 특허등록을 마침으로써, 공동발명자인 원고의 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 침해하여 원고로 하여금 이 사건 특허에 대한 등록무효심판 등을 거치지 아니하고는 이 사건 발명에 대한 특허권을 취득·행사하지 못하도록 하였다고 할 것이므로, 피고 회사는상법 제389조 제3항,제210조에 의하여 대표이사인피고 2의 위와 같은 불법한 직무집행으로 인하여 원고가 입은 재산상 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것이다.
 2) 이어서피고 2에 관하여 보면, 이사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있는 것인바(상법 제401조), 앞서 본 기초사실에 의하면, 피고 회사의 대표이사인피고 2는 원고와 사이에 원고가 피고 회사의 기술개발업무를 담당하되 원고가 개발한 기술은 이를 피고 회사에만 제공하기로 약정하였고(1990. 2. 22.자 합의), 그 합의의 취지에 따라 1차 발명과 2차 발명에 관하여는 원고에게 일정한 로열티를 지급하는 것을 조건으로 1차 발명에 관한 실시권과 2차 발명에 관한 특허를 받을 권리를 양수받았으므로(1990. 10. 10. 계약), 이 사건 발명에 관하여도 이를 피고 회사 명의로 출원하여 특허등록을 받음에 있어서는 공동발명자인 원고와 사이의 계약 등을 통하여 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 적법하게 취득하여야 함에도, 그 임무에 위배하여 악의로 원고를 배제한 채 이 사건 발명에 관한 특허출원을 하여 특허등록을 마침으로써 원고에게 손해를 입혔다고 할 것이며, 한편상법 제401조의 ‘제3자’는 이사의 악의 또는 중대한 과실로 인한 임무해태로 인하여 손해를 입은 회사에 대한 채권자나 주주 등, 임무해태로 인한 책임을 지는 당해 이사와 회사를 제외한 자들을 말하는 것이므로,피고 2가 원고가 이 사건 발명의 공동발명자임을 알면서도 원고의 동의를 받지 아니한 채 피고 회사의 명의로 자신이 단독발명한 발명으로 특허출원을 하여 그 특허등록을 마침으로써 이 사건 발명에 대하여 원고의 특허를 받을 권리를 침해하였음이 인정되는 이 사건에 있어서 원고는 위 규정에서 말하는 제3자에 해당한다고 할 것이고, 비록 그 당시 원고가 피고 회사의 이사였다고 하더라도 이를 달리 볼 것은 아니므로,피고 2로서는상법 제401조에 따른 손해배상책임을 면할 수 없다고 할 것이다.
 3) 끝으로피고 3에 관하여 보건대, 위 피고가피고 2가 이 사건 발명에 대한 특허출원을 함에 관여하였다거나 적어도 그와 같은 특허출원사실을 알고 있었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로,피고 3에 대한 원고의 주장은 더 나아가 살필 것도 없이 이유 없다.
 나. 피고 회사,피고 2의 소멸시효 항변에 대한 판단
 이에 대하여 위 피고들은, 비록 이 사건 발명에 대한 특허출원이 모인출원이라고 하더라도, 원고가 이 사건 특허출원에 대한 이의신청을 제기한 1998년경에는 그와 같은 사정을 알고 있었으므로 이미 그 손해배상채무는민법 제766조 제1항에서 정하는 3년간의 단기소멸시효가 완성되어 소멸하였다고 항변하고, 이에 대하여 원고는, 피고들의 불법행위 사실을 원고가 확정적으로 안 것은피고 2의 형사사건에 대한 대법원판결이 선고된 2005. 1. 14.이라고 할 것이고, 이 사건 소는 같은 해 3. 31. 비로소 제기된 것이므로, 아직 그 소멸시효가 완성되지 아니하였다고 주장한다.
 그러므로 살피건대, 원고가 1998. 6.경 소외 회사를 통하여 피고 회사의 이 사건 발명에 대한 특허출원에 대한 이의신청을 제기한 사실은 앞서 기초사실에서 본 바와 같다. 그러나 한편, 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는민법 제766조 제1항 소정의 ‘손해 및 가해자를 안 날’이라 함은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미한다고 할 것인바(대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다22249 판결 참조), 앞서 든 증거들에 의하여 인정되는 사정, 즉 원고가 이 사건 특허등록에 대한 이의신청을 제출하게 된 경위 및피고 2가 이 사건 문서들을 위조하여 이의신청 심사과정에 제출하여 이의신청이 기각되고, 이에 원고가피고 2를 이 사건 문서들의 위조 혐의로 형사고소하고,피고 2에 대한 공소가 제기된 과정 및피고 2가 그 공판과정에서 자신이 이 사건 발명의 진정한 발명자라고 주장하며 공소사실 내용을 극력 다투었고, 당시 비록 이 사건 발명의 진정한 발명자가 누구인지의 문제가 공소사실의 인정 여부와 직접 관련되어 있지는 아니하나, 적어도 그 형사사건의 중요한 양형요소로서 주요 심리대상 중의 하나였던 것으로 보이는 점 등 그 형사재판에서의 진행경과 등을 종합하면, 원고가 피고 회사 및피고 2의 이 사건 발명에 대한 특허출원으로 인한 손해발생 사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 시점은피고 2의 사문서위조 및 동 행사에 대한 유죄판결이 확정된 날인 2005. 1. 14.이라고 할 것이고, 이 사건 소는 그로부터 3년이 경과하기 전인 2005. 3. 31. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 위 피고들의 소멸시효항변은 이유 없다고 할 것이다{또한,피고 2에 대한 손해배상책임의 근거인상법 제401조에 따른 이사의 제3자에 대한 손해배상책임은 제3자를 보호하기 위하여 상법이 인정하는 특수한 책임으로서 일반 불법행위책임의 단기소멸시효를 규정한민법 제766조 제1항은 적용될 여지가 없고, 일반 채권으로서민법 제162조 제1항에 따라 그 소멸시효기간이 10년이라고 할 것이므로(대법원 2006. 12. 22. 선고 2004다63354 판결 참조),피고 2의 소멸시효 항변은 어느 모로 보나 그 이유 없다}.
4. 손해배상의 범위
 가. 나아가 피고 회사와피고 2가 배상할 손해배상의 범위에 관하여 살피건대, 발명자가 여럿인 공동발명에 있어 공동발명자들 중 일부가 다른 공동발명자를 배제한 채 특허출원을 하여 특허등록을 마침으로써 특허등록에서 배제된 공동발명자의 특허를 받을 권리를 침해하였음을 이유로 한 손해액을 산정함에 있어서, 이 사건에서와 같이 이미 특허등록을 마친 일부 공동발명자들이 그 특허를 실시하여 이익을 얻었음이 인정된 때에는, 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하고 있는특허법 제128조 제2항을 유추적용하여, 특허등록을 마친 공동발명자들의 일부가 얻은 이익을 특허등록에서 배제된 공동발명자에게 지급할 손해배상액 산정의 기초로 삼음이 상당하다고 할 것이고, 다만 공동발명의 특성상 그 배상의 범위는 이와 같이 특허등록을 마친 공동발명자가 당해 특허의 실시로 인하여 얻은 이익 중, 특허등록에서 배제된 공동발명자의 해당 발명에의 기여도에 상당한 부분이라고 할 것이다.
 나. 먼저, 이 사건 특허의 실시로 특허권자인 피고 회사가 얻은 이익에 관하여 보면, 피고 회사가 1998. 4. 29.소외 2 주식회사와 사이에 이 사건 특허발명에 대한 ‘특허권실시 및 상표권사용 계약’을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같고, 원심법원의소외 2 주식회사에 대한 사실조회결과에 의하면, 피고 회사가 이 사건 특허에 관하여소외 2 주식회사에 특허실시권을 설정하고 1998년경부터 2005년 6월 말까지의 실시료로 아래 표 기재와 같이 합계 679,174,569원을 지급받은 사실을 인정할 수 있다.
년도 특허권실시료년도 특허권실시료1998년도 72,008,286원2002년도 103,756,251원1999년도118,693,530원2003년도46,437,109원 2000년도136,342,288원2004년도36,524,113원 2001년도159,202,992원2005년도(6월말까지)6,210,000원 ？？총합계679,174,569원
 다. 이어서 이 사건 발명에 있어 원고가 기여한 비율에 관하여 보면, 을 1호증의 3, 9, 42, 을 2호증의 3 내지 5, 을 15호증의 1 내지 15의 각 기재를 종합하면, ①피고 2는소외 8이 피고 회사를 그만두고 난 후 생산지시서 등을 작성하면서 적극적으로 원고의 연구를 지시ㆍ감독하고 직접 실험을 하기도 하면서 이 사건 발명에 관여한 사실, ② 실험실에서의 실험은 원고가 대부분 담당하여 시행하였는데, 이 사건 발명은피고 2가 선택한 물질에 원고가 발견한 배합비율을 적용하여 완성된 사실, ③피고 2가 이 사건 발명에 소요된 자금을 전적으로 부담하여 온 사실, ④피고 2가 이 사건 발명에 대한 항균 시험, 방사능 측정 등 각종 성능시험 결과를 통하여 이 사건 발명의 효용성을 입증한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 변론에 나타난 제반사정을 참작하면, 원고의 이 사건 발명에 대한 발명자로서의 기여도는 30%라고 봄이 상당하다.
 라. 따라서 원고의 재산상 손해액은 피고 회사가 얻은 위 실시료 상당의 이익 중 원고의 기여도 비율인 203,752,370원(= 679,174,569원 × 30%, 원 미만은 계산의 편의상 버림)이라고 할 것이므로, 피고 회사와피고 2는 연대하여 원고에게 불법행위로 인한 재산상 손해 203,752,370원 중 원고가 청구 범위에서 명시적으로 제외하고 있는 공탁금 3천만 원을 공제한 금액인 173,752,370원(= 203,752,370원 - 30,000,000원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
5. 결론
 그렇다면, 피고 회사,피고 2는 연대하여 원고에게 173,752,370원 및 이중 제1심 판결에서 인용한 71,876,185원에 대하여는 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장부본 최후 송달 다음날인 2005. 4. 23.부터 위 피고들이 그 이행의무의 존부와 범위에 대하여 항쟁함이 상당한 제1심 판결 선고일인 2006. 6. 23.까지는 민법에서 정하는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정하는 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 이 법원에서 추가로 지급을 명하는 101,876,185원(= 173,752,370원 - 제1심 판결 인용금액 71,876,185원)에 대하여는 위 2005. 4. 23.부터 위 피고들이 그 이행의무의 존부와 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 판결 선고일인 2007. 4. 25.까지는 민법에서 정하는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 위 특례법에서 정하는 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 각 지급할 의무가 있으므로, 원고의 피고 회사 및피고 2에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 위 피고들에 대한 나머지 청구들과피고 3에 대한 청구는 이유 없어 이를 모두 기각할 것인바, 제1심 판결 중 이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로 원고의 피고 회사,피고 2에 대한 항소를 일부 받아들여, 제1심 판결 중 위 피고들에 대하여 위 추가지급 금원에 해당하는 원고 패소부분을 취소하고, 위 피고들에 대하여 위 추가지급 금원의 지급을 명하고, 제1심 판결 중 나머지 부분은 정당하므로, 원고의 위 피고들에 대한 나머지 항소와피고 3에 대한 항소 및 피고 회사,피고 2의 원고에 대한 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 주기동(재판장) 홍동기 김상채