손해배상(지) (민사, 서울고등법원)
공포일: 2004.09.01 / 시행일:

【원고, 항소인 겸 피항소인】 주식회사 삼부커뮤닉스(소송대리인 변호사 서재헌외 1인)
【피고, 피항소인 겸 항소인】 주식회사 에스더블유피신우전자(소송대리인 법무법인 바른법률 담당변호사 최혜리)
【제1심판결】 서울지방법원 남부지원 2003. 2. 17. 선고 2001가합15539 판결
【변론종결】2004. 7. 21.
【주 문】
1. 제1심 판결 중 피고 패소부분을 취소한다.
2. 위 취소부분에 대한 원고의 청구를 기각한다. 
3. 원고의 항소를 기각한다.
4. 소송 총비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
 피고는 원고에게 1,724,560,918원 및 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 25%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 항소취지
 원고 : 제1심 판결 중 원고 패소부분을 취소한다. 피고는 원고에게 882.868,700원 및 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 25%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 피고 : 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제4호증의 2, 갑 제6호증의 4, 을 제11호증의 1 내지 6, 을 제18호증의 1, 2, 을 제24호증, 을 제28호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
 가. 원고의 이 사건 특허발명
 (1) 휴대폰 단말기용 버저 생산업체인 원고(주식회사 삼부물산에서 주식회사 삼부커뮤닉스로 상호가 변경되었다)는 명칭이 박판 버저(thin buzzer)이고 주요 도면이 별지도면과 같은 이 사건 특허발명(특허등록 제142382호, 1994. 7. 6. 출원, 1998. 3. 31. 등록)의 권리자이다.
 (2) 이 사건 특허발명의 청구범위는 아래와 같다.
 “1. 철심(鐵心, 2)으로 리베팅(reveting)된 요크 케이스(yoke case, 3), 위 철심(2) 외주면(外周面)의 여자 코일(勵磁 coil, 1), 위 여자 코일(1)의 코일 터미널(coil terminal, 9, 9')과 연결된 위 양면(兩面) 인쇄회로기판{printed circuit board(PCB), 8}의 양 모서리에 고정된 외부연결용 터미널(10, 10'), 위 여자 코일을 감싼 다이어프램(diaphragm)용 지지 프레임(frame, 6), 위 지지 프레임(6)상의 다이어프램(5) 및 리드(lead, 14)를 차례로 장착하여 되는 박판 버저에 있어서, 위 양면 인쇄회로기판(8)의 양 모서리의 외부 연결용 터미널(10, 10')과 요크 케이스(3) 사이에 수직 관통 터미널{양면 PCB(8)의 위와 아래를 전기적으로 연결하는 구멍, 11, 11'}을 형성하고, 위 수직 관통 터미널(11, 11')의 하부는 외부 연결용 터미널(10, 10')의 하면과 회로(16, 16')에 의해 연결하고 관통 터미널(11, 11')의 상부는 여자 코일(1)의 코일 터미널(9, 9')과 연결한 다음 통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여하는 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판 버저.”
 나. 피고의 생산 제품
 또 다른 휴대폰 단말기용 버저 생산업체인 피고는 2000년경부터 이 사건 특허발명과 실질적으로 구성이 동일한 박판 버저(모델명 SMQS 8023, 이하 이 사건 버저라 한다)를 제조, 판매하였다. 다만, 이 사건 특허발명은 버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여(착자 : 着磁)하는 구성(이하 '이 사건 특허 구성요소'이라 한다)인데 비하여 이 사건 버저는 착자된 마그네트로 버저를 완성하고 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 이는 당업자가 단순히 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
2. 당사자의 주장 및 판단
 가. 당사자의 주장
 원고는 이 사건 청구원인으로, 피고가 제조 및 판매하는 이 사건 버저는 이 사건 특허발명을 침해하고 있다고 주장하면서 피고에 대하여 그 침해행위로 인한 손해배상을 구하고, 이에 대하여 피고는, 이 사건 버저는 이 사건 특허 구성요소가 없는 점에서 이 사건 특허발명과 차이가 있는바 이 사건 특허발명의 출원 경과에 나타난 원고의 의사를 고려한다면 원고는 이 사건 특허청구범위를 스스로 제한하였으므로 금반언의 원칙상 이 사건 버저가 이 사건 특허발명을 침해한 것이라고 할 수 없다고 주장한다.
 나. 판단
 (1) 이 사건 버저는 이 사건 특허발명과 실질적으로 구성이 동일하고, 다만 이 사건 특허발명은 “버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여”하는 이 사건 특허 구성요소를 포함하고 있는 점에서 착자된 마그네트로 버저를 완성하고 있는 이 사건 버저와 차이가 있으나, 이는 또한 당업자가 단순히 필요에 따라 선택할 수 있는 사항에 불과한 점은 앞서 본 바와 같다. 
 (2) 그러나 한편, 금반언의 원칙상 출원인이 출원심사 과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리청구범위를 그 선행행위와 모순되게 그것이 권리범위라고 다시 주장하는 것은 허용될 수 없다고 할 것인바, 을 제33호증의 1 내지 3, 을 제34, 35호증, 을 제36호증의 1 내지 3, 을 제37호증의 1, 2, 을 제38 내지 42호증, 을 제43호증의 1, 2의 각 기재 및 당심 증인 정윤식의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.
 (가) 원고는 1994. 7. 6. 이 사건 특허발명을 처음으로 출원하였는데, 당시의 명세서의 특허청구범위 제1항을 “여자코일을 권회하는 철심, 요크케이스, 마그네트, 다이어프램을 지지하는 지지프레임 및 외부연결용 터미널로 구성되는 박판 버저 제조방법에 있어서, 일정형태와 크기의 양면 인쇄 회로기판(8)에 철심(2)을 이용하여 요크케이스(3)를 리베팅하고 상기 철심(2)에 여자코일(1)을 권회하여 그 여자코일의 코일터미널(9, 9‘)을, 양모서리의 외부연결용 터미널(10, 10’)과 연결된 상기 양면 인쇄 회로기판(8) 상부의 수직 관통터미널(11, 11‘)에 납땜 용접한 후, 상기 여자코일(1) 둘레에 착자(着磁)용 금속링(4)을 외삽하여 접착제로 접착하고 상기 금속링(4)의 둘레를 감싸는 관통공(12)과 다이어프램(5)을 지지하는 돌출지지프레임(6)을 일체로 형성한 지지판(13)을 상기 관통공(12)에 의하여 상기 금속링(4)에 외삽하여 그 밑면을 접착제로 접착한 다음 상기 지지판(13)의 돌출지지프레임(6)상에 다이어프램(5)을 얹고 그 위에 사방으로 하향돌설된 하향돌조(7)를 가진 리드(14)를 덮어서 상기 리드(14)의 외주연을 초음파 용접하고 상기 관통터미널(11, 11’)과 코일터미널(9, 9‘)의 용접개방부(15)와 지지판(13) 사이를 통상의 자외선 경화형 접착제로 피복 및 접착한 후 통상의 방법으로 소정량의 자력을 착자하여 버저를 완성함을 특징으로 하는 박판버저의 제조방법”, 제2항을 “제1항에 있어서, 금속링(4) 접착용 접착제로는 에폭시수지를 사용함을 특징으로 하는 박판 버저 제조방법”, 제3항을 “제1항에 있어서, 다이어프램(5) 지지용 지지프레임(6)의 직경은 다이어프램(5) 직경보다 약간 작게 형성함을 특징으로 하는 박판 버저 제조방법”, 제4항을 “제1항의 방법에 의하여 제조된 박판 버저”로 각 기재하였다.
 (나) 그런데 원고는 1997. 5. 24. 특허청 심사관으로부터 “특허청구범위 제1, 3항이 1993. 4. 2. 공개된 일본 공개특허공보 특개평5-80774호에 개시된 인용발명에 비하여 진보성이 없다”는 이유로 거절사정 이유통지를 받았고, 이에 1997. 9. 22. 발명의 명칭을 “박판 버저 및 그 제조방법”에서 “박판 버저”로 변경하고 특허청구범위 제1항을 “양면 인쇄 회로기판(8)의 상면에 철심(2)으로 리베팅된 요크케이스(3), 상기 철심(2)에 감긴 여자코일(1), 상기 여자코일(1)의 코일터미널(9, 9‘)과 연결되는 상기 양면 인쇄회로기판(8)의 양모서리에 고정된 외부연결용 터미널(10, 10’), 상기 여자코일 둘레의 마그네트 및 다이어프램(5)을 지지하는 돌출지지프레임(6)을 가진 지지판(13)으로 구성되는 박판버저에 있어서, 상기 양면 인쇄회로 기판(8)의 양모서리 외부연결용 터미널(10, 10‘)의 하면과 회로(16, 16’)에 의해 하부가 상호연결된 수직 관통터미널(11, 11‘)을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 상기 여자코일(1)의 코일 터미널(9, 9’)을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판버저”로 정정하고, 제2항 내지 제4항은 각 삭제하여 이를 보정하였으나, 1997. 10. 29. 다시 특허청 심사관으로부터 “1997. 5. 24.자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다”는 이유로 거절사정을 받았다(위 보정 당시의 특허청구범위에는 이 사건 특허발명 중 “버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링에 소정의 자력을 부여”하는 이 사건 특허 구성요소가 포함되지 아니하였고, 다만, 거절사정 이유통지 전에 이루어진 1995. 2. 17.의 자진보정에는 이 사건 특허발명과는 다소 다른 형태이지만 이 사건 특허구성요소가 포함되었다가 거절사정 이유와 관련 없이 자진 삭제된 바 있다).
 (다) 위 보정에도 불구하고 거절사정이 이루어지자 원고는 1997. 11. 28. 거절사정불복 항고심판을 청구하면서 특허청구범위를 앞서 본 이 사건 특허발명의 청구범위와 같이, “버저를 완성한 후 버저 외부에서 위 금속링(4)에 소정의 자력을 부여”하는 이 사건 특허 구성요소를 포함시켜 청구범위를 한정하는 보정을 하였고, 다시 1998. 1. 8. 제출한 심판보충서에서는 이 사건 특허구성요소에 대하여 “이 사건 특허발명의 주목적은 마그네트용 금속링을 버저 조립시에 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을 부여함으로써 자력부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공하는 데 있다”고 설명하고, “마그네트용 금속판을 버저 제작시에 내장시킨 다음 버저제작(조립)을 완료한 후 자력을 부여하여 마그네트를 만드는 방법에 관하여는 인용참증에서는 전혀 찾아볼 수 없는 것임”을 지적하였으며, 이에 따라 1998. 3. 5. 비로소 이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌다. 
 (3) 위 인정사실과 앞서 본 법리에 의하면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원절차에서 특허청 심사관으로부터 위 인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유통지 및 거절사정을 받자 진보성을 인정받기 위하여 위 인용발명과는 달리 이 사건 특허발명은 이 사건 특허구성요소가 있다는 점에서 진보성이 인정된다고 주장하였고, 이와 같은 주장이 받아들여져 특허등록이 이루어졌던 것이므로, 특허출원 과정에서 등록거절을 피하기 위하여 위와 같은 주장을 하고, 그와 같은 주장이 받아들여져 특허등록을 받은 원고로서는, 금반언의 원칙상 이 사건 특허침해소송에서 착자된 마그네트로 버저를 완성하는 이 사건 버저의 구성요소가 당업자의 단순한 선택사항에 불과하여 이 사건 특허발명을 침해하는 것이라고 주장할 수 없다고 할 것이다.
3. 결론
 그렇다면, 원고의 청구는 나머지 점에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없어 기각할 것인바, 이와 결론을 일부 달리한 제1심 판결의 피고 패소부분은 부당하므로 이를 취소하고 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 도면 생략]

판사 박일환(재판장) 강영수 이상윤