거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2004.04.28 / 시행일:

【원고, 상고인】 ○○○ 캄파니 (소송대리인 변호사 조태연 외 9인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2001. 6. 14. 선고 2000허4114 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심의 사실인정과 판단
 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채택 증거들을 종합하여 "봉입(封入)된 전기발광성(電氣發光性) 인광체 입자(燐光體 粒子)"에 관한 이 사건 출원발명(출원번호 생략)의 특허청구범위 제1항과 그 출원 전에 반포된 원심 판시 간행물에 게재된 발명(이하 ‘간행물에 실린 발명’이라 한다)의 요지에 관하여 아래 가.항과 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 출원발명의 진보성 유무에 관하여 아래 나.항과 같은 취지로 판단하였다.
 가. 양 발명의 요지
 (1) 이 사건 출원발명은 종래의 봉입 방법에 의하여 제조된 전기발광성 인광체 입자에 비하여 높은 초기 전기발광 명도를 나타내고 발광 명도의 습도-가속된 감쇠(humidity- accelerated decay)에 대한 높은 저항성을 나타내며, 얇고 거의 투명한 산화물 피복층을 갖는 봉입된 인광체 입자를 제공하는 것을 발명의 목적으로 한다. 이 사건 출원발명 제1항의 구체적인 기술적 구성은 "거의 투명한 연속상의 산화물 피복층(被覆層) 내에 본질적으로 완전히 봉입되고, 습도-가속된 감쇠에 민감한 전기발광성 인광체 입자를 포함하며"(이하 ‘제1구성’이라 한다), "상기 봉입된 인광체 입자는 피복되지 않은 인광체 입자의 초기 전기발광 명도와 같거나 그 명도의 약 50% 이상인 초기 전기발광 명도를 가지며, 상대습도 95% 이상의 환경에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 발광 명도의 백분율이, 작동온도, 전압 및 진동수가 거의 같은 상태에서 100시간 작동시킨 후 보유되는 고유한 명도의 약 70% 이상인 것을 특징으로 하는 봉입된 전기발광성 인광체 입자"(이하 ‘제2구성’이라 한다)로 되어 있다. 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성에 의하여 얻을 수 있는 효과는 제2구성에 기재된 것과 같다.
 (2) 간행물에 실린 발명은 ‘인광물질을 피복하는 방법, 인광체 입자, 형광램프 및 제조방법’에 관한 발명이다. 인광체 입자가 보호막 등으로 피복되면 여러 성능이 개선된다는 것이 알려져 있었으나 인광체 입자를 보호막으로 피복하는 종래의 방법으로는 인광체 입자의 표면이 균일한 두께의 연속적인 보호막을 갖도록 제조할 수 없었다. 간행물에 실린 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위한 것이며, 그 구체적 구성은 인광체 입자가 유동화된 층에서 흩어져 떠 있는 동안 화학적 증기 침착법에 의하여 인광체 입자 표면마다 연속적인 보호성 피복물을 형성하는 방법 및 그 방법으로 피복된 인광체 입자로 되어 있다. 간행물에 실린 발명의 실시례 1 내지 9, 사용례 9 내지 15 등에서는 인광체 피복용 물질로 산화알루미늄을, 인광체 입자로 ‘망간을 첨가한 오르토규산아연 입자’나 ‘할로인산알칼리토류 입자’를 사용하며, 피복 두께는 100∼400Å으로 하고 있다. 이와 같이 산화알루미늄으로 피복된 인광체 입자를 사용한 형광램프는 피복되지 않은 인광체 입자를 사용한 것에 비하여 사용시간이 대폭 늘어난 효과가 있다.
 나. 이 사건 출원발명의 진보성 구비 여부
 (1) 양 발명은 모두 인광체 입자를 연속적인 보호성 피복물로 피복하여 그 성능을 향상시키고자 하는 동일한 목적이 있다.
 (2) 이 사건 출원발명 제1항에서, 인광체 입자를 ‘거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 봉입(encapsulation)하는 구성’은 간행물에 실린 발명에서 인광체 입자를 ‘연속적인 산화알루미늄 보호성 피복물로 피복(coating)하는 구성’과 실질적으로 동일하며, 간행물에 실린 발명에서 인광체 입자를 100∼400Å의 두께로 피복하는 것은 인광체 입자를 완전히 봉입하는 것과 마찬가지이므로, 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성 중에서 ‘인광체 입자가 거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 본질적으로 완전히 봉입된 구성’은 이에 대응하는 간행물에 실린 발명의 구성과 거의 차이가 없다.
 (3) 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성 중에서 ‘습도-가속된 감쇠에 민감한 전기발광성 인광체 입자’는 간행물에 실린 발명에서 ‘할로포스페이트 인광체 입자’ 또는 ‘망간을 첨가한 오르토규산아연 인광체 입자’에 대응된다. 그런데 양 발명은 모두 무기물 인광체 입자를 피복 대상으로 삼고 있고, 무기물의 특성상 인광체 입자가 습기를 흡수하게 되면 성능이 약화되며, ‘망간을 첨가한 오르토규산아연 인광체 입자’는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 전기발광성 입자임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 양 발명의 인광물질은 특성에 미세한 차이가 있을 수 있지만 본질적으로 습도-가속된 감쇠에 민감한 전기발광성을 지니고 있을 것이므로 극히 유사한 구성에 해당한다.
 (4) 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성은 제1구성의 ‘봉입된 인광체 입자’를 구체적으로 한정하는 것이라기보다는 제1구성과 같이 인광체 입자를 봉입함으로써 생기는 효과 또는 그 물리적 특성을 나타내는 것에 지나지 않는다. 이러한 사항은 특허청구범위에 기재되어 있더라도 발명의 내용을 구체적으로 한정하는 기술구성이라고 할 수 없으므로 제2구성은 간행물에 실린 발명과 그 구성의 차이를 대비할 필요도 없다. 즉, 제2구성은 특허청구범위에 구성으로 기재되어 있지 않은 것과 마찬가지로 보아야 한다.
 (5) 이 사건 출원발명 제1항은 제2구성의 기재와 같은 효과가 있다고 명세서에 기재되어 있지만, 간행물에 실린 발명에는 그 효과가 구체적인 수치로 기재되어 있지 아니하다. 그렇지만 두 발명의 구성이 매우 유사함은 앞서 본 바와 같고 구성에 별다른 차이가 없는 발명은 특단의 사정이 없는 한 그 효과도 유사하며 간행물에 실린 발명이 이 사건 출원발명에 비하여 효과가 현저하게 떨어진다고 볼 만한 증거도 없으므로 양 발명은 효과에 차이가 없다.
 (6) 따라서 이 사건 출원발명 제1항은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있고, 한편 하나의 항이라도 거절이유가 있다면 전체 출원이 거절을 면할 수 없으므로, 이와 같은 이유로 이 사건 출원발명은 거절되어야 한다.
 2. 대법원의 판단
 가. 이 사건 출원발명 제1항과 간행물에 실린 발명의 구성을 대비하여 볼 때, 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성 부분, 즉 ‘거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 본질적으로 완전히 봉입되고, 습도-가속된 감쇠에 민감한 전기발광성 인광체 입자’의 구성은 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같이, 간행물에 실린 발명에 이에 해당하는 구성이 나타나 있거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 있는 대응되는 사항에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 구성이라고 볼 수 있다.
 나. 그러나 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성이 제1구성의 효과일 뿐 발명의 내용을 한정하는 기술적 구성이 아니라는 전제 아래 간행물에 실린 발명과 구성의 차이를 대비할 필요조차 없다고 하여 이 사건 출원발명의 진보성을 부정한 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.
 (1) 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 참조).
 (2) 기록에 의하면, 이 사건 출원발명의 출원 전에 사용된, 내습성(耐濕性) 물질이나 무기물(산화물) 피복층으로 봉입한 입자형 전기발광성 인광체는 바람직한 내습성을 갖추지 못하였고 피복되지 않은 인광체 입자에 비해 초기 발광 명도도 높은 수준에 이르지 못하였다는 문제점이 있었는데, 이 사건 출원발명은 초기 발광 명도가 높으면서도, 습도가 높은 조건에서 발광 명도의 감쇠 속도가 증가되는 것(‘습도-가속된 감쇠’)을 억제할 수 있으며 얇고 거의 투명한 산화물 피복층을 갖는 새로운 봉입된 인광체 입자를 제공함으로써 위와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하는 데에 목적이 있으며, 다음과 같은 과정, 즉 ① 인광체 입자의 교반(攪拌)된 층을 제공하는 단계, ② 그 층을 약 25∼170℃의 온도(바람직하게는 약 100∼150℃)로 가열하는 단계, ③ 그 층을 하나 이상의 증기상 산화물 전구체(前驅體)에 노출하여 그 전구체가 화학적으로 반응하여 그 입자 표면에 거의 투명한 밀폐성 산화물 피복층을 형성함으로써 본질적으로 봉입된 인광체 입자를 형성하는 단계, ④ 봉입된 입자를 냉각하는 단계를 거쳐, 제2구성과 같은 특성 내지 성질을 지니는 인광체 입자를 얻을 수 있다는 내용이 명세서(을 제6호증)의 상세한 설명란에 기재되어 있음을 알 수 있다(그와 같은 인광체 입자 제조 방법은 이 사건 출원발명에서 별도의 청구항으로 청구하고 있다.). 
 이와 같은 이 사건 출원발명의 종래 기술과 이 사건 출원발명에 의하여 해결하고자 하는 기술적 과제의 내용 및 피복층에 봉입된 인광체 입자라는 이 사건 출원발명의 대상물의 성질 등을 감안할 때, 이 사건 출원발명 제1항에서 청구하는 인광체 입자는 구조에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 인광체 입자와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다. 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명 제1항의 제1구성에 해당하는 ‘습도에 민감한 전기발광성 인광체 입자를 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 완전히 봉입하는 구성’만으로는 이 사건 출원발명이 목적으로 하는 초기 발광 명도와 발광 명도의 습도-가속된 감쇠에 대한 저항성이 아울러 높은 인광체 입자를 얻을 수 있다고 볼 수도 없다. 더구나 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성 역시 원고가 이 사건 출원발명을 출원하면서 보호를 받고자 하는 사항으로서 제1구성과 함께 그 특허청구범위에 기재한 사항임이 명백하다. 
 이러한 사정을 위에서 본 법리와 함께 고려하면, 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성은 발명의 대상인 인광체 입자의 성질 또는 특성을 표현하고 있기는 하지만 제1구성을 한정하면서 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원발명 제1항의 진보성을 판단함에 있어서 간행물에 실린 발명과 대비하여야 할 구성에 해당한다.
 (3) 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성을 그 전체 구성에 포함하여 간행물에 실린 발명과 대비하여 볼 때, 간행물에 실린 발명에는 이에 직접 해당하는 구성이 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라, 달리 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성과 동일·유사한 것으로 환산할 수 있는 성질 또는 특성이나 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 실시례와 동일·유사한 구체적 실시 형태가 기재되어 있지도 아니하여, 그 제2구성과 실질적으로 동일·유사하다고 볼 수 있는 사항이 없다. 
 또한, 위에서 본 이 사건 출원발명의 명세서의 내용에 의하면 이 사건 출원발명 제1항의 초기 발광 명도 및 내습성에 관한 특성을 도출하는 제조방법의 한 가지 특징은 그 제조 과정 중 화학 증착 공정의 온도 범위를 약 25℃ 내지 170℃로 한정한 것이라고 보이는데, 간행물에 실린 발명의 명세서에는 인광물질 입자와 피막용 물질이 반응하는 반응관 내에 있는 산화가스 입구의 영역을 약 400℃ 이상으로 유지하고 있다고 기재되어 있어 그 부근의 온도에서 화학 증착 공정이 이루어진다고 할 수 있으므로, 그 공정 온도가 이 사건 출원발명의 명세서에 있는 위 공정 온도 범위와 다르고 오히려 같은 명세서에서 종래 기술의 공정 온도로 기재된 200∼500℃에 속하는 이상, 간행물에 실린 발명에 의해서는 위와 같은 특성이 있는 이 사건 출원발명 제1항의 봉입된 인광체 입자를 얻을 수 있다고 단정할 수도 없다.
 나아가 두 발명의 작용효과를 보더라도, 간행물에 실린 발명의 명세서에는 피복된 인광체 입자를 사용한 형광램프가 피복되지 않은 인광체 입자를 사용한 것에 비하여 사용시간이 대폭 늘어난 효과가 있다는 점이 기재되어 있을 뿐, 간행물에 실린 발명이 습도가 높은 조건에서 전기발광성 인광체 입자의 발광 명도의 감쇠 속도를 억제하는 등의 이 사건 출원발명 제1항과 같은 효과를 거둘 수 있다고 볼 만한 사항은 나타나 있지 아니하다.
 그렇다면 이 사건 출원발명 제1항은 전체적으로 볼 때 간행물에 실린 발명과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하므로, 그 발명에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 의해서는 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없다.
 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성에 해당하는 부분을 제외하고 제1구성만으로 이 사건 출원발명 제1항의 구성을 특정하여 간행물에 실린 발명과 대비함으로써 그 진보성을 부정하였으니, 이러한 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 또는 심리미진 등의 위법이 있으므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 
 3. 결 론
 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 나아가 판단할 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 변재승(재판장) 윤재식 강신욱(주심) 고현철

[1] 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성의 판단 기준
[2] "봉입(封入)된 전기발광성(電氣發光性) 인광체 입자(燐光體 粒子)"에 관한 출원발명의 진보성을 인정한 사례

[1] 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다.
 [2] "봉입(封入)된 전기발광성(電氣發光性) 인광체 입자(燐光體 粒子)"에 관한 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 것이므로 이를 그 전체 구성에 포함하여 간행물에 실린 발명과 대비하여 볼 때, 출원발명이 진보성이 있다고 한 사례.