권리범위확인(실) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.06.14 / 시행일:

【원 고】 주식회사 ○○ (소송대리인 특허법인 엠에이피에스 담당변리사 권민현 외 1인)
【피 고】 주식회사 △△△ (특허법인 화우 담당변리사 김성규 외 1인)
【변론종결】2012. 5. 15.
【주 문】
1. 특허심판원이 2011. 11. 22. 2011당1130호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초적 사실관계
 가. 이 사건 등록고안
 1) 명칭: 지퍼넥타이 매듭구
 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 8. 24./ 2006. 12. 21./ (등록번호 생략)
 3) 실용신안권자: 피고
 4) 실용신안등록 청구범위
 [청구항 1] 소프트하며 신축성이 탁월한 연질 PVC(polyvinyl chloride)와 연질 폴리우레탄(polyurethane)으로 형성된 삼각형의 몸체(12)의 좌, 우측에는 지퍼(32)가 구비된 소검부(30)를 슬라이딩 가능하도록 삽입하는 각각의 분리안내부(18)가 형성되어 있으며, 상기 몸체(12)의 전방에 형성된 지지턱(14)의 내측 중앙에 형성된 결합홈(16)에 슬라이더(24)의 하부에 형성된 ㅗ자형 돌기(26)를 삽입함으로써, 상기 지지턱(14)의 내측 좌, 우에 형성된 각각의 결합턱(20)이 ㅗ자형 돌기(26)를 이루는 결합블록(28)이 형성된 슬라이더(24)의 좌, 우 하부와 돌출편(22)의 상부 사이에 형성된 좌, 우 홈에 긴밀하게 결합되어 슬라이더(24)가 이탈되지 않도록 구성된 것을 특징으로 하는 지퍼넥타이 매듭구.
 나. 확인대상고안
 심판청구인인 피고에 의하여, 피심판청구인인 원고가 실시하고 있다고 특정된 확인대상고안은, ‘지퍼넥타이의 매듭구’라는 명칭의 것으로서 그 설명서 및 도면은 별지와 같다.
 다. 이 사건 심결의 경위
 2011. 5. 19. 피고, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하면서 원고를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구( 2011당1130호).
 2011. 11. 22. 특허심판원, 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결(이유: ① 확인대상고안은 이 사건 등록고안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정됨. ② 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 구성요소를 모두 포함하는 것으로서 그 권리범위에 속함).
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단
 가. 쟁점의 대상
 이 사건에서 피고가 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 구성요소를 모두 포함하는 것으로서 그 권리범위에 속한다고 주장함에 대하여, 원고는 먼저 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있지 않다고 다투고 있으므로, 확인대상고안의 특정 여부에 관하여 살펴보기로 한다.
 나. 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정된 것인지 여부
 1) 관련 법리
 실용신안권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안은 당해 등록실용신안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하고, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 등록실용신안의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 등록실용신안의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고, 만약 확인대상고안이 불명확하여 등록실용신안과 대비 대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상고안의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 해야 할 것이며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 한다( 대법원 2004. 2. 13. 선고 2002후2471 판결 등 참조).
 2) 이 사건 등록고안과 확인대상고안의 대응구성
이 사건 등록고안확인대상고안의 대응구성소프트하며 신축성이 탁월한 연질 PVC(polyvinyl chloride)와 연질 폴리우레탄(polyurethane)으로 형성된 몸체(12) (이하 ‘구성 A'라고 한다.)매듭구본체(10)는 부드럽고 신축성이 있는 재질로 이루어지고,삼각형의 몸체(12)매듭구본체(10)는 … 전체적으로 삼각형의 형태를 가지며,몸체(12)의 좌, 우측에는 지퍼(32)가 구비된 소검부(30)를 슬라이딩 가능하도록 삽입하는 각각의 분리안내부(18)가 형성되어 있으며,넥타이 소검부가 삽입되어 슬라이딩 가능하도록 삼각형의 양측변에 각각 분리안내부(18)가 형성된 몸체(12)몸체(12)의 전방에 형성된 지지턱(14)몸체(12) 전면의 분리안내부(18) 사이에 돌출되어 형성된 지지턱(14)지지턱(14)의 내측 중앙에 형성된 결합홈(16)상부 중앙에는 결합홈(16)이 형성된 지지턱(14)지지턱(14)의 내측 좌, 우에 형성된 각각의 결합턱(20)결합홈(16) 내측으로 결합턱(20)이 형성된 지지턱(14)결합홈(16)에 슬라이더(24)의 하부에 형성된 ㅗ자형 돌기(26)를 삽입함으로써, … 결합턱(20)이 ㅗ자형 돌기(26)를 이루는 결합블록(28)이 형성된 슬라이더(24)의 좌, 우 하부와 돌출편(22)의 상부 사이에 형성된 좌, 우 홈에 긴밀하게 결합되어 슬라이더(24)가 이탈되지 않도록 구성된다.슬라이드부는 지퍼가 결합되어 이동되는 슬라이더(24) 및 슬라이더(24) 하부에 형성된 ㅗ자형돌기(26)를 포함하며, ㅗ자형돌기(26)는 세로방향의 결합부(28)와 가로방향의 양측날개부(22)로 구성되며, 지지턱(14)의 결합홈(16)에 삽입되어, 양측날개부(22)가 결합턱(20)에 걸리고, 결합턱(20)이 슬라이더(24) 하부와 양측날개부(18) 상측에 위치한 결합부(28)의 좌, 우측을 결합하여 슬라이드부가 매듭구본체(10)와 결합된다.

 3) 이 사건 등록고안 중 구성 A와의 대비
 가) 구성 A는 몸체의 재질을 ‘소프트하며 신축성이 탁월한 연질PVC와 연질폴리우레탄’으로 하는 구성이고, 이에 대하여 확인대상고안의 대응구성에는 매듭구본체(몸체)의 재질에 관하여 ‘부드럽고 신축성이 있는 재질’이라고만 기재되어 있다. 양 대응구성을 대비하여 보면, 일단 모두 몸체(매듭구본체)의 재질을 ‘소프트하며(부드럽고) 신축성이 있는 재질’로 개시 또는 기재되어 있다는 점에서는, 확인대상고안의 대응구성이 구성 A와 대비할 수 있도록 특정되었다고 볼 여지가 없지 아니하다.
 나) 그러나 구성 A는 몸체의 재질에 관하여 다시 위와 같이 신축성이 ‘탁월한 연질PVC와 연질폴리우레탄’으로 한정하고 있는 구성인 데 비하여, 확인대상고안의 대응구성에는 그와 같은 재질의 한정이 기재되어 있지 아니한 점에서 뚜렷한 차이가 있고, 이러한 차이점을 둘러싼 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 확인대상고안의 대응구성은 구성 A와 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 할 수 없다.
 즉 ⑴ 무엇보다 확인대상고안의 ‘부드럽고 신축성이 있는 재질’은 구성 A의 ‘소프트하며 신축성이 탁월한 재질’을 포함하는 보다 넓은 상위 개념이므로, 확인대상발명의 위와 같은 기재만으로는 양 대응구성을 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도에 이른다고 볼 수 없다. ⑵ 더욱이 확인대상고안의 위 ‘부드럽고 신축성이 있는 재질’이라는 기재만으로는, 그 속에 구성 A의 ‘연질PVC와 연질폴리우레탄’이 포함되는지, 나아가 이와 균등한 관계에 있는 어떠한 구성이 포함되는지를 구체적으로 특정할 수 있을 정도로 명확하다고 할 수 없다(그 해석결과에 따라 구성 A와 확인대상고안의 대응구성이 동일 또는 균등한 구성에 해당하는지에 관한 결론이 달라질 수 있다) . ⑶ 피고가 특정한 별지 기재 설명서 및 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상고안을 파악한다 하더라도, 구성 A와 차이점을 대비할 수 있을 정도의 기재가 달리 발견되지 아니한다.
 4) 이 사건 등록고안 중 나머지 구성들과의 대비
 이 사건 등록고안 중 구성 A를 제외한 나머지 구성들에 대한 확인대상고안의 각 대응구성은 위 대비표에서 본 바와 같은 그 기재 내용 자체에 비추어 서로 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다 할 것이다(이러한 대비 결과에 대하여 당사자 사이에도 별다른 다툼이 없다).
 5) 대비의 결과
 이상과 같이, 확인대상고안의 각 대응구성은 이 사건 등록고안 중 구성 A를 제외한 나머지 구성들과는 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있다고 할 수 있으나, 구성 A와는 서로 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 할 수 없으므로, 확인대상고안은 전체적으로 불명확하여 이 사건 등록고안과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 할 수 없다.
 6) 피고의 주장에 관한 판단
 피고는, 원고가 이미 위 2011당1130호 권리범위확인심판 단계에서 확인대상고안을 실시하고 있다고 자인하였고 , 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다는 점은 원고의 확인대상고안 실시 여부의 전제가 된다 할 것이므로, 이 사건 취소소송에 이르러 원고는 확인대상고안의 특정 여부를 다툴 수 없다는 취지로 주장한다.
 그러나 ㈎ 특허심판원에서의 심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로( 특허법 제159조 제1항 참조) 변론주의의 적용이 있음을 전제로 하는 민사소송법 제288조 중 재판상 자백 규정은 준용될 여지가 없다고 보아야 할 뿐만 아니라, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이고, 사실에 대한 법적 판단 또는 평가는 그 대상이 될 수 없는 것인데( 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결 등 참조), 확인대상고안이 당해 등록실용신안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지 여부는 법적 판단에 관한 사항에 해당한다 할 것이므로, 피고가 주장하는 바와 같이 특허심판원에서의 심판단계에서 이미 원고가 확인대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다 하여, 확인대상고안의 특정 여부에 관해서 원고의 자백이 성립하였다고 볼 수는 없다. ㈏ 게다가 피고의 주장과 같이 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 서로 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다는 법적 판단 사항이, 피고에 의하여 별지 기재 설명서 및 도면으로써 특정된 확인대상고안의 내용을 원고가 그대로 실시하고 있다는 사실의 전제가 된다고 볼 만한 아무런 합리적 근거가 없다(다시 말해 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 아니하더라도, 원고가 그와 같은 확인대상고안을 그대로 실시하고 있는 경우는 얼마든지 있을 수 있다). ㈐ 더욱이 특허심판원에서의 심판절차와 특허법원에서의 심결취소소송은 심급으로 연계된 것도 아니므로, 특허심판원에서의 심판단계에서 원고가 확인대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다 하더라도, 그러한 진술(자백)의 효력(구속력)이 이 사건 심결취소소송에 그대로 미친다고 볼 수도 없다. ㈑ 요컨대, 확인대상고안이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항인 것이다( 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
 따라서 피고의 위 주장은 어느 모로 보더라도 받아들일 수 없다.
 다. 소결
 사정이 이러하다면, 이 사건 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상고안의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 해야 하고, 그럼에도 그 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하였어야 할 것임에도, 위와 같은 조치 없이 확인대상고안이 이 사건 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있음을 전제로 곧바로 본안에 관한 이 사건 심결을 하였으므로, 이 사건 심결은 결국 위와 같은 법리에 어긋나는 것으로서 위법하다.
 3. 결론
 그렇다면 당사자의 다른 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결은 그대로 유지될 수 없다고 할 것이어서, 이러한 점을 지적하면서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 결국 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지] 확인대상고안의 설명서 및 도면: 생략]

판사 배기열(재판장) 정택수 박정훈

명칭을 ‘지퍼넥타이 매듭구’로 하는 등록고안의 실용신안권자 甲 주식회사가 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속한다며 이를 실시하는 乙 주식회사를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상고안이 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있지 않음에도 확인대상고안의 설명서 등에 대한 보정을 명하거나 심판청구를 각하하지 않고 본안에 관하여 판단한 특허심판원의 심결은 위법하다고 한 사례

명칭을 ‘지퍼넥타이 매듭구’로 하는 등록고안의 실용신안권자 甲 주식회사가 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속한다며 이를 실시하는 乙 주식회사를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 등록고안의 ‘소프트하며 신축성이 탁월한 연질 PVC(polyvinyl chloride)와 연질 폴리우레탄(polyurethane)으로 형성된 몸체’ 구성은 재질을 한정하고 있는 데 비하여 확인대상고안의 대응구성은 ‘부드럽고 신축성이 있는 재질’이라고 하여 재질의 한정이 기재되어 있지 않고, 乙 회사가 확인대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다고 하여 확인대상고안의 특정 여부에 관하여 乙 회사의 자백이 성립했다고 볼 수 없다는 등의 이유로, 확인대상고안이 등록고안과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있지 않음에도 확인대상고안의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하거나 심판청구를 각하하지 않고 본안에 관하여 판단한 특허심판원의 심결은 위법하다고 한 사례.