권리범위확인(특) (특허, 대법원)
공포일: 2010.05.27 / 시행일:

【원고, 피상고인】 주식회사 에이치티 (소송대리인 특허법인 씨엔에스·로고스 담당변리사 손원외 1인)
【피고, 상고인】 휴비트 주식회사 (소송대리인 특허법인 이노 담당변리사 정세성외 1인)
【원심판결】 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2009허2364 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점에 관하여
 가. 특허발명과 대비되는 발명(이하 ‘확인대상발명’이라고 한다)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편, 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결 등 참조). 그런데, 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 특징적 구성을 파악하기 위하여는 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 참조).
 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 피고가 소극적 권리범위확인을 구하는 대상인 확인대상발명의 구성 중 ‘각각의 브래킷(40)에 형성된 제1윙(27) 및 제2윙(28) 중 어느 하나가 상부로 향하도록 고정수단에 의해 직렬로 배열 고정하고 각각의 브래킷(40)을 바이트 또는 엔드밀 등의 가공수단에 의해 제1윙(27) 및 제2윙(28) 중 어느 하나를 절단함과 동시에 고정홈(29)을 가공하기 위한 윙 가공단계(S600)’는, 발명의 명칭을 "치열교정용 브래킷 제조방법"으로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다. 나머지 청구항도 같은 방식으로 기재한다)에 기재된 구성 중 ‘세팅된 브래킷(20)의 제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜서 한 쌍의 제1윙(16) 중 하나의 제1윙(16)만을 절단하는 제1윙 절단단계(S80)와 한 쌍의 제1윙(16)들 중 비절단된 제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜서 비절단된 제1윙(16)에 결합홈(21)을 가공하는 결합홈 가공단계(S90)’를 치환 내지 변경한 것으로서, 양자는 서로 동일한 구성으로 볼 수 없다.
 한편, 이 사건 제1항 발명의 위 구성은 명세서 전체의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 결합홈을 가공하는 드릴 작업과 윙을 커팅하는 작업이 이중으로 필요하고 결합홈의 깊이가 깊지 않다는 문제점을 해결하기 위하여, 드릴작업 없이 커터를 이용하여 순차적으로 윙을 절단하고 난 다음 절단되지 아니한 나머지 하나의 윙에 결합홈을 가공하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다. 그런데 확인대상발명은 여기서 한 걸음 더 나아가 윙을 절단함과 동시에 고정홈을 가공하고 있으므로, 양 발명은 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.
 또한 확인대상발명은 다수의 브래킷을 직렬로 배열한 후 제1윙 및 고정홈을 동시에 가공하므로, 훅의 가공이 편리하고 규격이 동일한 훅을 가공하여 브래킷의 불량률을 최소화할 수 있으며, 제작자가 크기가 작은 각각의 브래킷을 고정하고 이를 하나하나 가공하는 불편함을 해소할 수 있어 작업의 능률이 향상되는 점에서 이 사건 제1항 발명에 비하여 우수한 효과를 발휘한다. 따라서 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 할 수 없다.
 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제2, 3항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.
 다. 그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유로 확인대상발명이 이 사건 제1, 2, 3항 발명과 균등한 발명에 해당하여 그 권리범위에 속한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 균등론에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
 2. 상고이유 제2점에 관하여
 가. 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조). 다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다. 
 나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 비록 확인대상발명의 설명서에 이 사건 제4항 내지 제9항 발명에 기재된 제1윙의 절단 길이에 관한 수치 한정 또는 커터 단부의 단면 형상 등에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 상고이유 제1점에 관한 판단에서 본 바와 같이 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.
 다. 그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유로 확인대상발명이 이 사건 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있지 아니하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 확인대상발명의 특정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
 3. 결론
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이홍훈(재판장) 김능환 민일영(주심)

[1] 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단 기준
[2] 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일할 것’의 의미와 판단 방법
[3] 확인대상발명의 구성 중 ‘윙 가공단계(S600)’는 "치열교정용 브래킷 제조방법"으로 하는 특허발명의 특허청구범위 제1항 발명과 균등관계에 있다고 할 수 없고, 제1항 및 그 종속항인 제2항, 제3항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례
[4] 특허발명의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명의 특정 정도
[5] 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우, 확인대상발명이 특정된 것으로 보아야 하는지 여부(적극)
[6] 확인대상발명이 특허발명의 특허청구범위 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 본 사례

[1] 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편, 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
[2] 특허발명과 확인대상발명의 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하는바, 특허발명의 특징적 구성을 파악하기 위하여는 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여야 한다.
[3] 확인대상발명의 구성 중 ‘윙 가공단계(S600)’는 발명의 명칭을 "치열교정용 브래킷 제조방법"으로 하는 특허발명의 특허청구범위 제1항에 기재된 구성 중 ‘결합홈 가공단계(S90)’를 치환 내지 변경한 것으로서, 양자는 서로 동일한 구성으로 볼 수 없으며, 특허발명은 드릴작업 없이 커터를 이용하여 순차적으로 윙을 절단하고 난 다음 절단되지 않은 나머지 하나의 윙에 결합홈을 가공하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있는데, 확인대상발명은 여기서 더 나아가 윙을 절단함과 동시에 고정홈을 가공하고 있으므로, 양 발명은 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다는 점 등을 이유로 확인대상발명은 위 특허발명의 특허청구범위 제1항 발명과 균등관계에 있다고 할 수 없고, 제1항 및 그 종속항인 제2항, 제3항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.
[4] 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하는 것이 원칙이다.
[5] 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보는 것이 타당하다.
[6] 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위 제1항 발명의 모든 구성을 포함하면서 그 항을 기술적으로 한정하거나 부가하여 구체화한 제4항 내지 제9항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이어서, 확인대상발명은 제4항 내지 제9항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 본 사례.