가처분이의 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2005.11.02 / 시행일:

【신청인, 피항소인】 
【피신청인, 항소인】 주식회사 신나라뮤직(소송대리인 법무법인 세진종합법률사무소 담당변호사 홍승기)
【제1심판결】 의정부지방법원 고양지원 2005. 5. 25. 선고 2005카합306 판결
【변론종결】2005. 10. 12.
【주 문】
1. 피신청인의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 피신청인이 부담한다.

【신청취지 및 항소취지】1. 신청인의 신청취지 : 신청인과 피신청인 사이의의정부지방법원 고양지원 2004카합813호 상표사용금지가처분 신청사건에 관하여 위 법원이 2005. 4. 25.한 가처분 결정을, 가처분이의 절차에서 채권자의 신청취지 변경으로 위 결정의 주문 제1의 채무자를 위한 담보를 현금 30,000,000원에서 현금 100,000,000원으로 증액하고, 그 주문 제1의 가.항 별지 목록(2) 기재 음반 다음에 별지 목록(3) 기재 음반을 추가하는 것으로 변경하여, 인가한다. ｛신청인은 가처분 신청시에는 ‘진한커피 4집’［별지 목록(2) 기재 음반］에 대하여만 가처분을 구하였다가, 그 이후 피신청인이 ‘진한커피 제5집’［별지 목록 (2) 기재 음반］을 발매하자 가처분이의 사건 제1심에서 가처분 대상에 위 제5집을 추가하는 것으로 신청취지를 변경하였다｝.
2. 피신청의 신청취지 및 항소취지 ： 제1심 판결을 취소하고, 위의 가처분결정을 취소하며, 신청인의 가처분 신청을 기각한다.
【이 유】1. 사실관계
다음 각 사실은 기록상 명백하거나 제출 자료에 의하여 소명된다.
가. 음반, 카세트테이프 등의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 피신청인은 1999. 10. 22. 국내 가요를 선별하여 ‘진한커피’라는 명칭의 편집 음반을 제작하여 판매하였고, 2000. 12. 18.에는 같은 방식으로 ‘진한커피 제2집’이라는 명칭의 편집 음반을 제작하여 판매하였다.
나. 신청인은 2002. 5. 15. 별지 목록(1)에 표시된 바와 같이 ‘BLACK COFFEE’라는 영문자의 하단에 ‘진한커피’라는 한글을 배열한 상표에 관하여 음악이 녹음된 콤팩트디스크(CD)등을 지정상품으로 한 상표 등록을 출원하여, 2003. 8. 26. 제 557510호로 등록을 마쳤고(이하 이 사건 등록상표라 한다), 한편 2002. 9. 13.에는 음반기획 및 제작업 등을 목적으로 하여 주식회사 진한커피라는 회사를 설립하였다.
다. 피신청인은 2002. 11. 13. 주식회사 진한커피와 사이에, 피신청인이 주식회사 진한커피가 기획하여 제작한 ‘진한커피 제3집’의 마스터 음반을 이용하여 판매용 편집 음반을 제조·판매할 독점적 권리를 가지며, 피신청인이 음반을 제조, 판매하면 그 판매량에 따라 주식회사 진한커피에게 사용료를 지급하기로 한다는 내용의 음반제조판매계약을 체결하였고, 2002. 12. 11. 위 계약에 따라 ‘진한커피 제3집’이라는 명칭의 판매용 음반을 제작하여 판매하였다.
라. 그런데, 피신청인은 이 사건 등록상표가 위와 같이 등록된 이후인 2004. 11. 5. 경 신청인으로부터 동의나 승낙을 받지 아니한 채, 피신청인이 기획·제작한 편집 음반을 ‘진한커피 4집’이라는 명칭으로 제작·발매하였고, 2005. 4. 초순경에는 ‘진한커피 제5집’이라는 명칭의 편집 음반을 기획하여 제작·발매하였다.
마. 신청인은 피신청인을 상대로 이 사건 등록상표에 관한 상표권에 기한 침해금지 청구권을 피보전권리로 하여의정부지방법원 고양지원 2004카합813호로 상표사용금지가처분을 신청하였고, 위 지원은 2005. 4. 25. ‘신청인이 이 결정을 고지받은 날로부터 7일 이내에 피신청인을 위하여 담보로 현금 30,000,000원을 공탁하는 것을 조건으로, 피신청인은 별지 목록(1) 기재 상표를 별지 목록(2) 기재 음반(‘진한커피 4집’)에 사용하여 이를 제작하거나, 판매·복제·대여·배포·광고 또는 전시하여서는 아니 되고, 피신청인은 위 상표를 사용한 물품·선전광고물·포장·용기 및 인장에 대한 점유를 풀고, 신청인이 위임하는 집행관에게 보관시켜야 하며, 집행관은 위 보관의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.’는 내용의 가처분결정을 하였다. 피신청인은 2005. 4. 29. 위 가처분결정에 불복, 이의를 신청하였다.
2. 판단
가. 상표권의 침해 여부에 관하여
먼저, 피신청인이 ‘진한커피’라는 제호를 사용하여 ‘진한커피 4집’ 및 ‘진한커피 5집’의 편집 음반을 제작, 판매한 것이 신청인의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해하는 것인지 여부에 관하여 살펴보기로 한다.
피신청인이 기획, 제작한 위 각 편집음반은 국내 가요를 선정하여 배열한 것으로서저작권법 제2조 제12의 3호에서 규정하고 있는 편집저작물에 해당한다 할 것인데, 저작물의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는상표법 제51조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나, 타인의 등록상표를 정기간행 저작물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 그 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 저작물의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우에는 상표권의 효력이 미친다고 볼 것인바(대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 피신청인이 ‘진한커피’라는 제호 아래 5회에 걸쳐 편집 음반을 기획, 제작하였고, 그 중 3번째 음반을 제작함에 있어서는 이 사건 등록상표를 출원한 상태에 있던 신청인이 설립한 주식회사 진한커피와 음반제조판매계약을 체결하였으나, 그 이후에는 신청인으로부터 동의나 승낙을 받지 아니한 채 두 차례에 걸쳐 ‘진한커피’의 제호 아래 편집 음반을 기획, 제작하였으므로, 이와 같은 피신청인이 ‘진한커피’의 제호를 편집저작물인 위 편집 음반에 사용하게 된 태양과 그 사용 의도, 사용 경위 등의 사정에 비추어 본다면, 실제 거래계에서는 ‘진한커피’라는 제목의 사용이 위와 같은 편집 음반들의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 가능성이 있다 할 것이므로, 피신청인이 위 각 편집 음반에 ‘진한커피’를 제호로서 사용한 것에 대하여 신청인의 상표권의 효력이 미친다 할 것이다.
그러므로 피신청인이 신청인의 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 신청인의 상표권을 침해하였다 할 것이므로, 신청인은 피신청인에 대하여 위와 같은 상표권 침해행위의 금지 및 예방을 청구할 수 있다고 할 것이다.
나. 피신청인의 주장에 대하여
피신청인은 먼저, 신청인의 이 사건 등록상표는 부정경쟁행위를 목적으로 등록된 것이라서 그 등록이 무효일 뿐 아니라, 가사 그렇지 않다 하더라도 이 사건 가처분 신청은 부정경쟁행위를 목적으로 한 것이므로 권리 남용이 되어 신청을 인용하여서는 안된다고 주장한다.
살피건대, 신청인의 이 사건 등록상표의 등록행위 또는 이 사건 가처분 신청행위를 부정경쟁행위 또는 부정경쟁을 목적으로 한 행위라 하기 위해서는 피신청인이 위의 편집 음반의 제호로서 계속 사용하고 있는 ‘진한커피’라는 명칭이 피신청인의 상품 표지로서 주지성을 획득하여야 하는 것이므로, 먼저 이에 대하여 살표보기로 한다. 통상적으로 저작물의 제호나 캐릭터, 이 사건과 같은 편집 음반의 명칭 등은 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것이 아니어서 자타상품의 식별기능을 기본으로 하는 상품표지성이나 상품표지의 주지성을 취득하기가 용이하지 않고, 그것이 독창성이나 특이성이 없는 일반적인 명칭인 경우에는 더욱 그러하다 할 것인바, 피신청인이 제출하는 자료들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 피신청인이 이 사건 등록상표 등록 출원 2, 3년 전 2회에 걸쳐 ‘진한커피’라는 명칭으로 편집 음반을 제작·발매하였고, 음반의 판매를 위하여 신문이나 방송을 통하여 이를 선전·홍보하였으며, 출원 당시까지 1집과 2집을 합하여 약 60만 장의 음반이 판매되었고, 2004. 9. 30.까지는 ‘진한커피’의 제호로 총 886,222장이 판매되었으며, 2000. 12. 15. 국내 일간신문사인 ‘스포츠서울’이 자체적으로 정한 2000년 음반 부분의 히트상품에 선정되었다는 사정만으로는 이 사건 등록상표 등록 출원 당시 ‘진한커피’라는 편집 음반의 명칭이 국내의 수요자나 거래자들 사이에 널리 인식된 피신청인의 상품표지라고 보기 어렵고, 달리 이를 소명할 자료가 없다. 따라서 ‘진한커피’라는 명칭이 피신청인의 위 각 편집 음반의 상품 표지로서의 주지성을 획득하였음을 전제로 하고 있는 피신청인의 위 각 주장은 모두 이유 없다.
뿐만 아니라, 권리의 행사가 권리남용으로 되어 허용되지 않기 위해서는 그 권리행사가 주관적으로는 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 할 것인데(대법원 1993.5.14. 선고 93다4366 판결,2005. 3. 25. 선고 2003다5498 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 피신청인이 신청인이 설립한 주식회사 진한커피와 위의 음반제작판매계약을 체결함으로써 적어도 묵시적으로나마 신청인측이 ‘진한커피’라는 제호에 관한 정당한 권리를 가지고 있는 것으로 용인하였다고 볼 것인바, 이러한 점에 비추어 본다면 신청인의 이 사건 가처분 신청이 오직 피신청인에게 손해를 입히려는 데 있을 뿐 신청인에게는 아무런 이익이 없다고 볼 수도 없으며, 객관적으로 사회질서에 위반되는 것이라고도 볼 수 없으므로, 권리남용에 관한 피신청인의 주장 역시 이유 없다.
나아가 피신청인은, 자신이 ‘진한커피’ 4집 및 5집에 관한 각 편집저작권을 가지고 있으므로 이 사건 가처분 신청은 허용될 수 없다고 주장한다.
살피건대, 위에서 본 바와 같이 피신청인이 ‘진한커피 4집’ 및 ‘진한커피 5집’을 기획, 제작한 이상 그에 관한 편집저작권을 가지고 있음은 인정된다 할 것이나, 어디까지나 신청인이 이 사건에서 구하고 있는 것은 ‘진한커피’라는 상표를 피신청인이 제작하는 위 각 편집 음반의 제호로 사용하는 것에 대한 금지이므로, 피신청인이 그에 관한 편집저작권을 가지고 있다는 점이 신청인의 이와 같은 금지청구를 저지할 근거로 될 수는 없으므로, 피신청인의 위 주장 역시 이유 없다.
3. 결론
그렇다면, 신청인으로서는 피신청인이 별지 (1)의 이 사건 등록상표를 사용하여 별지 (2), (3)과 같은 음반을 제작하거나 이를 판매하는 등의 행위에 대한 금지청구권을 가지고 있다 할 것이므로 이 사건 가처분신청을 위한 피보전권리는 존재한다 할 것이고, 또한 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 경위, 피신청인의 별지 (2), (3)과 같은 음반의 제작, 판매 시기와 그 경위에 비추어 볼 때 그 보전의 필요성도 있다고 인정되므로, 이 사건 가처분 결정을 유지함과 동시에 가처분이의 사건의 제1심 절차에서의 신청취지 변경에 따라 금지 대상으로 ‘진한커피 5집’을 추가하고 이에 따라 담보금액을 증액하는 것으로 이 사건 가처분 결정의 주문을 일부 변경하여 인가함이 타당할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 피신청인의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 김영태(재판장) 김종호 홍준호