등록무효(디) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.06.20 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 김웅)
【피 고】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변리사 이우영 외 2인)
【변론종결】2014. 5. 28.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2014. 2. 28. 2013당1184호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문 기재와 같다.
【이 유】 1. 기초사실 
 가. 이 사건 등록디자인(갑 제3호증)
 (1) 출원일/ 등록일/ 디자인 등록번호 : 2012. 9. 28./ 2012. 11. 14./ (디자인 등록번호 생략) 
 (2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 간이형 스프링클러
 (3) 디자인의 설명, 창작 내용의 요점 및 도면 : [별지 1] 기재와 같다. 
 (4) 디자인권자 : 피고
 나. 비교대상디자인 
 (1) 비교대상디자인 1 (갑 제4호증의 2, 갑 제6호증)
 피고가 2012. 6. 11.경 충북 진천군 소재 노유자시설에 설치한 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제1항 영상과 같다. 
 (2) 비교대상디자인 2 (갑 제8호증의 1)
 2009. 7. 4. 인터넷 블로그(인터넷 주소 1 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제2항 영상과 같다. 
 (3) 비교대상디자인 3 (갑 제8호증의 2)
 2011. 11. 24. 인터넷 신문(인터넷 주소 2 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제3항 영상과 같다. 
 (4) 비교대상디자인 4 (갑 제8호증의 3)
 2011. 6. 10. 인터넷 신문(인터넷 주소 3 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제4항 영상과 같다. 
 (5) 비교대상디자인 5 (갑 제8호증의 4)
 2011. 6. 3. 인터넷 블로그(인터넷 주소 4 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제5항 영상과 같다. 
 (6) 비교대상디자인 6 (갑 제8호증의 5)
 2011. 7. 11. 인터넷 신문(인터넷 주소 5 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제6항 영상과 같다. 
 (7) 비교대상디자인 7 (갑 제8호증의 6)
 2011. 6. 29. 인터넷 블로그(인터넷 주소 6 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제7항 영상과 같다. 
 (8) 비교대상디자인 8 (갑 제8호증의 7)
 2010. 7. 10. 인터넷 블로그(인터넷 주소 7 생략)에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제8항 영상과 같다. 
 (9) 비교대상디자인 9 (갑 제8호증의 8) 
 2011. 12. 4. 인터넷 포털사이트 구글에 게시된 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제9항 영상과 같다. 
 (10) 비교대상디자인 10 (갑 제4호증의 2, 갑 제10호증의 1 내지 5)
 피고가 2012. 4. 3. 한국소방산업기술원으로부터 ‘KFI 기술인정’을 받는 과정에서 스스로 공개한 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제10항 영상과 같다.
 (11) 비교대상발명 11(갑 제15호증의 1 내지 3)
 원고가 2012. 9. 18. 한국소방산업기술원에 ‘KFI 기술인정’을 신청한 간이형 스프링클러의 디자인으로, [별지 2] 제11항 영상과 같다.
 라. 이 사건 등록디자인의 출원과정과 이 사건 심결의 경위 
 (1) 피고는 2012. 9. 28. 특허청에 이 사건 등록디자인을 출원하면서, 출원서의 ‘신규성상실 예외 주장’란에 공개형태와 관련하여 "KFI 기술인정"이라고 기재하고, 공개일자를 "2012. 4. 3."로 기재하였으며, 증명서류로 비교대상디자인 10이 게시된 카탈로그, 관련 거래명세표 및 영수증(갑 제10호증의 1 내지 5)을 제출하였다. 
 (2) 원고는 2013. 5. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 10에 의하여 신규성이 부정되고, 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인 2 내지 9에 의하여 용이하게 창작할 수 있으므로, 디자인보호법 제5조 제1항 각호 및 같은 조 제2항에 해당한다’는 취지의 주장을 하면서, 이 사건 등록디자인에 관하여 등록무효심판을 청구하였다. 
 (3) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당1184호로 심리한 후, 2014. 2. 28. ‘비교대상디자인 1, 10은 이 사건 등록디자인과의 관계에서 신규성상실 예외 규정을 적용받으므로, 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 1, 10에 의하여 신규성이 부정되지 않고, 이 사건 등록디자인은 이 사건 등록디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상디자인 2 내지 9에 의하여 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수 없다’는 요지의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제6호증, 갑 제8호증의 1 내지 8, 갑 제9호증, 갑 제10호증의 1 내지 5, 갑 제15호증의 1, 2, 3의 각 기재, 변론 전체의 취지 
 2. 심결취소사유의 요지 
 가. 이 사건 등록디자인은 아래와 같은 무효사유가 있는바, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 
 (1) 이 사건 등록디자인의 출원일인 2012. 9. 28. 전에 이 사건 등록디자인과 동일 또는 유사한 비교대상디자인 10이 이미 공지되어 있었는바, 피고가 이 사건 등록디자인을 출원하면서 출원서의 ‘신규성상실 예외 주장’란에 공개형태와 관련하여 "KFI 기술인정"이라고 기재하고, 공개일자를 "2012. 4. 3."로 기재하였음에도 그 증명서류로 비교대상디자인 10이 게시된 카탈로그, 거래명세표 및 영수증(갑 제10호증의 1 내지 5)만을 제출하였는바, 위 증명서류들은 출원서에 기재된 공개형태와 공개일자와 일치하지 아니하므로, 피고의 위 신규성상실 예외 주장은 그 절차가 위법하다. 따라서 비교대상디자인 10에 대해서 신규성상실 예외 규정이 적용되어서는 아니되는바, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 10과 동일·유사하므로 신규성이 없어 그 등록이 무효로 되어야 한다. 
 (2) 설령, 피고의 위 신규성 상실의 예외주장이 적법하여, 비교대상디자인 10에 대해서 신규성 상실의 예외가 적용된다고 하더라도, 피고는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 비교대상디자인 10과 유사하고 이 사건 등록디자인과 동일한 비교대상디자인 1을 공연히 실시하였는바, 비교대상디자인 1은 비교대상디자인 10과 동일성이 인정되지 아니하므로 위 신규성상실 예외 주장의 효력이 비교대상디자인 1에 미칠 수 없다. 따라서 비교대상디자인 1에 대해서는 신규성상실 예외 규정이 적용되어서는 아니되는바, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 동일·유사하므로 신규성이 없어 그 등록이 무효로 되어야 한다.
 (3) 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 2 내지 9로부터 용이하게 창작할 수 있는 디자인이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.
 나. 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 11과 유사하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.
 3. 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 1에 의하여 신규성이 부정되는지 여부 
 가. 관련 법리 
 디자인보호법 제8조 제1항은 "디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제5조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 동조 제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 동조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다."고 규정하고 있고, 위 규정의 적용을 받기 위한 절차에 관하여 같은 조 제2항은 "제1항의 규정을 적용받고자 하는 자는 디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 있는 서류를 디자인등록출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 자기의 의사에 반하여 그 디자인이 제5조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있다(이하 ‘신규성상실 예외 규정’이라고 한다).
 일반적으로 디자인등록은 새로운 디자인을 공개한 대가로서 디자인의 창작자에게 독점권을 부여하는 것이므로, 디자인등록출원 시를 기준으로 출원된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이 이미 공지되었다면 출원된 디자인은 신규성이 없는 디자인으로서 디자인보호법 제5조 제1항의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없고, 출원된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이 공지된 행위가 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 것인지 제3자인 타인에 의한 것인지 여부는 관계가 없다. 
 그러나 신규성에 관한 이러한 원칙을 너무 엄격하게 적용하게 되면 디자인등록을 받을 권리를 가진 자에게 너무 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에도 맞지 않는 경우가 생기므로, 디자인보호법은 신규성상실 예외 규정을 두어 일정한 요건과 절차를 만족하는 경우에는 해당 공지된 디자인을 출원된 디자인에 대한 관계에서 디자인보호법 제5조 제1항 제1호 또는 제2호의 디자인, 즉 ‘디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 또는 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인’으로 보지 않겠다는 것이다.
 나아가 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인보호법 제8조 제1항의 6개월의 기간 이내에 여러 번의 공개를 하여도 각 공개에 대하여 신규성상실 예외 주장을 하여 신규성상실 예외 규정을 적용받을 수 있고, 디자인의 출원 당시 그 디자인과 동일한 디자인이 여러 차례 공지되어 있는 경우, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 디자인에 대해서만 위 기간 내 신규성상실 예외 주장을 하였다고 하더라도 여기에는 그 최초분 이후에 공지된 동일한 디자인들에 대해서도 신규성상실 예외 주장을 하고자 하는 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석함이 자연스럽고, 디자인의 공지에 있어서는 그 성질상 어떤 시점의 한정적 행위가 아니라 어느 정도 계속되는 상태를 예정하고 있는 것이어서 최초의 시점에 공지된 디자인에 대해서만 신규성상실 예외 주장을 하더라도 이와 동일한 디자인으로서 그 이후에 계속적으로 공지되는 디자인에 대해서까지 그 효력을 미치도록 할 필요가 있으므로, 디자인 출원인이 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성상실 예외 주장을 하더라도 그와 동일성이 인정되는 범위 내에서 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성상실 예외 규정이 적용된다고 해석해야 할 것이다.
 그리고 디자인이 동일하다고 하는 것은 2개의 디자인을 비교할 때 그 디자인을 구성하고 있는 물품의 형상, 모양, 색체 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 것을 의미한다. 
 나. 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10이 동일한지 여부 
 앞서 인정한 바에 의하면, 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10은 모두 간이형 스프링클러를 대상 물품으로 하고, 그 형상, 모양, 색채는 아래 대비표와 같다.
 
 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10은 비교대상디자인 10은 정면 상단부 문에 별도의 손잡이가 없는데 비하여, 비교대상디자인 1은 정면 상단부 문에 ‘’과 같이 직사각형의 손잡이를 구비하고 있는 점에 차이가 있고, 위 차이점과 관련하여 비교대상발명 1은 위 손잡이에 손을 집어넣어 상단부의 전면의 문을 위로 개폐할 수 있는 구성인데 비하여, 비교대상발명 10은 ‘’과 같이 별도의 손잡이가 없어서 상단부 전면의 문을 양손으로 잡고 위로 개폐하는 구성인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 비교대상디자인 1의 상단부의 손잡이는 비록 비교대상디자인에서 차지하는 면적이 작기는 하지만, 비교대상디자인 1의 정면 상단부에 위치하고 있어서 눈높이에서 바라볼 수 있고, 그 기능도 상단부의 문을 위로 개폐하는 것이어서 외관 또는 심미감에 영향을 주는 요소로 파악할 수 있다. 
 따라서 비교대상디자인 1과 비교대상디자인 10은 외관 또는 심미감에 영향을 주는 요소인 정면 상단부의 개폐손잡이의 유무에 차이가 있어서 전체적으로 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 시각을 통하여 동일한 미감을 일으키는 동일한 디자인으로 볼 수 없다.
 마. 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인이 동일·유사한지 여부 
 앞서 인정한 바에 의하면, 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인은 모두 간이형 스프링클러를 대상 물품으로 하고, 그 외관은 아래 대비표와 같은바, 비교대상디자인 1의 디자인 요소 중 아래 표에서 볼 수 없는 요소(정면을 제외한 요소)는 이 사건 등록디자인의 대응되는 디자인 요소와 동일하다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 
 
 비교대상디자인 1과 이 사건 등록디자인은 일부 세부적인 점에 차이가 있기는 하지만, 지배적인 특징을 보이는 정면 부분의 상단부와 하단부의 비율, 상단부와 하단부 문의 손잡이의 위치가 동일하여, 전체적으로 디자인을 보는 사람으로 하여금 동일·유사한 심미감을 주는 동일·유사한 디자인이다(원고와 피고도 양 디자인이 동일·유사한 디자인이라는 점에 관하여 다툼이 없다). 
 라. 소결 
 따라서 비교대상디자인 1에 대해서는 신규성상실 예외 규정이 적용될 수 없고, 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1과 동일·유사하므로, 디자인보호법 제5조 제1항 제1호에 해당한다. 
 4. 결론 
 그렇다면, 이 사건 등록디자인은 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 한규현(재판장) 이다우 이혜진