등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2005.02.18 / 시행일:

【원고,상고인】 주식회사 케이티 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 황의인 외 2인)
【피고,피상고인】 에스케이케미칼 주식회사 (소송대리인 변리사 허상훈 외 2인)
【원심판결】특허법원 2003. 8. 22. 선고 2002허4002 판결
【주문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이유】 1. 상고이유 제1점에 관하여
 원심은, '선로접속자재 개량기술개발'이라는 명칭의 자료(갑 제8호증의 1, 2)는 원고가 기술이전계약을 체결하게 될 접속관 시작품(始作品) 제작업체를 상대로 '조립식 접속관'에 관한 기술이전을 교육하기 위하여 1992. 12.경 작성한 교육용 자료로서 1994. 1. 26.∼27. 2일간 원고에 의하여 실시된 기술이전교육에서 원고와 사이에 이미 기술이전계약을 체결한 금성전선 주식회사, 대한전선 주식회사, 주식회사 럭키, 유신전자공업 주식회사, 제일엔지니어링에게 배포된 것인 사실, 한편 원고는 1993. 12. 27.경 금성전선 주식회사와 사이에 조립식 접속관 기술전수계약을 체결하면서 위 회사는 기술이전과 관련된 모든 기술 및 노하우에 대하여 원고의 사전 서면동의 없이 제3자에게 유출하지 아니하기로 약정하였는데, 다른 참가업체인 제일엔지니어링 등도 그 무렵 원고와 사이에 위 조립식 접속함 제작기술과 관련하여 위와 동일한 취지의 비밀유지의무를 약정한 것으로 보이는 사실, 피고는 제일엔지니어링으로부터 위 조립식 접속함을 제작·납품할 것을 하청받았는데 당시 금형 제작기술을 보유하고 있지 않았으므로 태백정밀이란 상호의 업체에게 위 조립식 접속함에 대한 금형제작 의뢰를 하였고, 피고를 포함한 위 제일엔지니어링, 태백정밀은 일의 진행 결과를 팩스 등을 통해서 서로 주고받은 사실을 인정한 다음, 피고와 태백정밀은 제일엔지니어링으로부터 이 사건 조립식 접속함 제작과 관련하여 지정된 하청업체들로서 제일엔지니어링의 필요한 지시에 따라야 할 위치에 있었을 뿐만 아니라, 위 제일엔지니어링이 시작품 제작에 관여하게 된 경위 등에 관하여 잘 알고 있었거나 알 수 있었던 상태에 있었다고 추정함이 상당하므로 적어도 위 제일엔지니어링이 비밀유지의무를 지고 있음을 잘 알고 있었다고 보이고, 피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 '통신케이블 접속용 접속관 외함'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다는 취지로 판단하였다.
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 간행물의 공지에 관한 법리오해나 채증법칙 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 2. 상고이유 제2점에 관하여
 가. 원심의 판단
 원심은, 피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 게재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다)과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니하고, 그에 따라특허법 제133조 제1항 제2호,제33조 제1항 본문에 의하여 무효로 될 수 없다는 취지로 판단하였다.
 (1) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 원고의 발명과 동일한 것이지만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 '이 사건 제2항 발명'이라고 한다)은, 이 사건 제1항 발명에서 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치하는 것으로 한정한 것인데, 이는 원고의 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 이 사건 특허발명의 실시례인 도면 3과 관련된 기재 및 CAE분석으로부터 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 이 사건 제2항 발명은 원고의 발명과 동일하다고 할 수 없다. 
 (2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항(이하 '이 사건 제4항 발명'이라고 한다)은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항(이하 '이 사건 제3항 발명'이라고 한다)에 있어 각각의 단위조합들 간의 간격을 20∼25㎜(실제 기재는 '이내'이나 명백한 오기로 보임)로 한정한 것인데, 그러한 기술적 특징이 원고의 발명에 나타나 있지 않고, 5개 리브들의 단위 조합을 7개 조합으로 배치되는 것과 관련된 수치(20 내지 25㎜의 범위는 리브의 두께와 간격, 개수, 그리고 양 끝단의 마진부분을 고려할 때 이 사건 특허발명의 특징인 5×7의 배열로 보인다.)로서 이 사건 제2항 발명과 동일한 내용으로 한정한 것이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 그 효과가 인정된다.
 (3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6항(이하 '이 사건 제6항 발명'이라고 한다)은 이 사건 제3항 발명과 관련된 내용으로 이 사건 제3항 발명은 원고의 발명과 동일하지만, 이 사건 제3항 발명의 내용 중에서 이 사건 제2항 발명을 한정하는 부분은 이 사건 제2항 발명이 원고의 발명과 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명과 관련된 것은 이 사건 제6항 발명이 이 사건 제1항 발명의 내용 중 비로소 5개의 내부리브를 하나의 조합으로 하여 7개의 조합을 배치하는 것으로서 이 사건 제2항 발명과 마찬가지의 새로운 한정이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 동일하다고 할 수 없다. 또한 이 사건 제6항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항도 이 사건 제6항 발명과 마찬가지로 원고의 발명과 동일하지 아니하다.
 나. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항과 원고의 발명은 원심 판시와 같은 구성 및 효과의 차이가 있다고 인정되므로, 원심의 위와 같은 인정, 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 3. 상고이유 제3점에 관하여
 원심은, 피고가 위 접속관 외함의 제조를 위하여 제일엔지니어링과 태백정밀과 여러 차례 회의를 가졌고, 태백정밀이 맡았던 금형제작을 제외한 나머지 부분, 즉 CAE 분석을 통한 내부리브에 대한 연구를 행하여 제일엔지니어링과 태백정밀측에 보고하거나 의논한 사실이 인정되나, 더 나아가 이 사건 특허발명의 기술적 특징인 접속관 외함의 내부리브를 형성하는 기술에 관하여 원고가 피고에 협력하여 내부리브를 형성하는 것이 사출 후 변형의 방지에 유리하다거나 내부리브를 설치할 것을 피고에게 권유하였음을 인정할 아무런 증거가 없고, 오히려 원고나 그 하청업체인 주식회사 제일엔지니어링, 태백정밀측은 원고의 위 개발자료에 도시된 구조의 기본설계(3×4개의 리브)의 리브를 삭제하거나 그 이상 리브의 설치를 적극 반대해 온 사실이 인정될 뿐이므로, 이 사건 특허발명이 2인 이상이 공동으로 발명한 경우에 해당한다고 할 수 없다(공동발명이 성립하기 위한 전제조건은 공동발명자가 개발한 최종의 발명물이 동일한 것이어야 하므로, 여기에서 공동발명의 대상은 원고가 넘겨준 원고의 발명은 고려될 수 없고 내부리브가 5×7인 이 사건 특허발명이 되어야 한다.)는 취지로 판단하였다.
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 공동발명에 관한 법리오해나 채증법칙 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 

대법관 고현철(재판장) 변재승 강신욱(주심) 박재윤

발명의 내용이 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무를 부담하는 특정인에게 배포된 기술이전 교육용 자료에 게재된 사실만으로는 공지(公知)된 것이라 할 수 없다고 본 원심의 판단을 수긍한 사례