거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2017.01.26 / 시행일:

【원 고】 주식회사 필드테크 (소송대리인 변리사 박지호 외 1인)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2016. 12. 15.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2016. 5. 13. 2015원16호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 출원발명(을 제1호증)
 1) 명칭: 납석을 이용한 운동장 포장재
 2) 출원일/출원번호: 2013. 9. 5./제***-****-****07호
 3) 청구범위 (2014. 10. 6 보정된 것)
 [청구항 1] 자색의 납석 70~30 중량% 및 마사토 30~70 중량%를 포함하고, 상기 납석은 입자크기가 4 메쉬 이상 300 메쉬 미만인 납석분말과 300 메쉬 이상 500 메쉬 미만인 납석미분으로 이루어지며, 상기 납석미분의 함량은 전체중량 대비 2.4 내지 10 중량%이고, 상기 자색의 납석은 단양 또는 영월에서 산출되고 원적외선 및 음이온 방출성과, 항균성 및 탈취성을 가지는 것을 특징으로 하는 운동장 포장재(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 한다).
 [청구항 4] (기재 생략)
 [청구항 2, 3, 5, 6, 7] (삭제)
 4) 주요 내용
 종래 석면이 검출된 감람석을 대체하고자 황토를 이용하는 조성물로 운동장을 시공하는 기술이 제시되었으나 황토는 운동장의 표면층으로 사용하기에 점성 및 탄성이 부족하고 투수성이 낮다는 문제점이 있었다(문단번호 [5] 참조).
 이 사건 출원발명은 석면이 검출되는 감람석을 대체하여 납석분말, 마사토 및 납석미분으로 구성된 운동장 포장재에 관한 것으로, 먼지가 날리지 않고 석면이 검출되지 않아 안전하게 운동장을 시공할 수 있고, 주성분인 납석이 가지는 원적외선·음이온 방출성, 탈취 및 항균기능을 가지는 한편, 운동장용 포장재로서 배수성과 침식이 되지 않는 적합한 탄성 및 내구성을 가지는 장점이 있다(문단번호 [14], [17] 참조).
 나. 선행발명
 1) 선행발명 1(갑 제6호증)
 가) 2012. 3. 9. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2012-21768호로 실린 “운동장을 위한 황토가 포함된 조성물 및 이를 이용한 황토 운동장”에 관한 것이다.
 나) 주요 내용
 황토는 친환경 소재이고 먼지의 발생을 방지할 수 있는 장점이 있으나 운동장의 표피층으로 사용하기에 점성 및 탄성이 부족하고 투수성도 낮은 문제가 있으므로, 마사토 및 목재칩을 황토와 함께 배합하여 운동장 표피로 사용하기에 충분한 강경도를 가지면서도 탄성 및 점성을 가지고, 투수성이 우수하여 우천 시 등에도 운동장 운영이 용이하게 하는 조성물을 제공한다(문단번호 [1], [12]~[16], [33] 참조).
 2) 선행발명 2(갑 제7호증)
 가) 2012. 12. 18. 공고된 대한민국 등록특허공보 제10-1213393호로 실린 “건축용 마감재 내지 자전거 전용도로용에 적합한 납석과 마사토를 이용한 기능성 몰탈 조성물”에 관한 것이다.
 나) 주요 내용
 종래 시멘트 또는 아스팔트로 포장된 자전거 전용도로는 유지 및 보수에 따른 폐기물 등의 증가로 인한 환경오염을 유발하는 문제점이 있고, 친환경적이지 못하여 자전거 전용도로가 설치되는 강변이나 산책길 등 주변의 자연환경을 훼손하는 문제점이 있다(문단번호 [2]~[4] 참조). 본 발명은 시멘트를 전혀 사용하지 않아 시멘트 사용에 따른 독성이 없으며, 원적외선 방사에 의해 인체에 유익할 뿐 아니라 실내 악취 내지 유해성분을 흡수하는 작용을 나타내는 친환경적인 건축용 마감재 내지 자전거 전용도로용에 적합한 조성물에 대한 것으로서, ① 납석 40~70중량부, ② 황토 10~30중량부, ③ 마사토 10~40중량부, ④ 천연 포졸란 5~20중량부, ⑤ 알칼리화제 10~20중량부, ⑥ 유기 결합제 20~40중량부로 이루어진다(문단번호 [7], [8] 참조).
 다. 절차의 경위
 1) 원고와 소외인은 2013. 9. 5. 공동으로 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 특허청 심사관은 2013. 12. 18. 이 사건 출원발명의 명세서에 일부 수치범위의 상·하한이 특정되지 않고 실시 불가능한 배합비를 포함하고 있는 기재불비 사유가 있으며, 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절이유를 통지하였다. 이에 원고와 소외인은 2014. 6. 18. 및 2014. 10. 6. 일부 청구항을 삭제하는 등의 내용으로 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명이 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 2014. 10. 31. 최종 거절결정을 하였다.
 2) 원고와 소외인은 2015. 1. 2. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2015원16호)을 청구하였고, 특허심판원은 2016. 5. 13. 이 사건 제1항 출원발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제1항 출원발명에 거절이유가 있는 이상 이 사건 출원발명은 전체가 거절되어야 한다는 이유로 원고 및 소외인의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 3) 원고는 2016. 6. 13. 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 을 제1호증, 을 제2호증의 1 내지 4의 각 기재 및 변론 전체의 취지
 2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고 주장의 심결취소사유
 선행발명 1은 황토를 주성분으로 하여 마사토 및 목재칩을 배합한 운동장 조성물에 대한 것이고, 선행발명 2는 황토, 마사토, 천연포졸란, 알칼리화제, 유기결합제를 구성요소로 하는 몰탈 조성물에 대한 것이어서, 이 사건 출원발명과 구성요소, 기술적 과제와 해결수단이 서로 다르다. 선행발명 1, 2에는 납석 및 마사토의 함량과 입도 분포에 대한 구성이 개시되어 있지 않다. 따라서 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 이 사건 출원발명을 쉽게 도출할 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 않고, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
 나. 피고의 주장
 1) 2인 이상이 공동으로 특허 출원을 한 경우 그 출원을 거절한 거절결정에 대한 심결의 취소를 구하는 소송은 공동 출원인 전원이 제기해야 하므로, 이 사건 출원발명의 공동 출원인 중 1인인 원고 단독으로 제기한 이 사건 소송은 부적법하다.
 2) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 운동장 조성물에 자색의 납석을 사용하는 것과 조성물의 배합비율에서 차이가 있으나, 이는 통상의 기술자가 선행발명 2와 널리 알려진 납석이 국내 5대 광물로서 원적외선 방출 기능이 있다는 사실로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다.
 3. 본안전항변에 대한 판단
 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 특허발명의 공동 출원인이 특허거절결정에 대한 취소심판청구에서 패소한 경우 제기하는 심결취소소송은 심판청구인인 공동 출원인 전원이 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 특허거절결정에 대한 심판에서 패소한 원고는 단독으로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있고, 이 사건 소송이 부적법하다는 피고의 본안전항변은 이유 없다.
 ① 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(제44조), 공유자 전원이 공동으로 심판을 청구하여야 한다(제139조 제3항)고 규정하고 있고, 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들에게 특허권을 취득하는 행정처분의 단계에서 의사의 합일확정을 요구하는 것이다. 그런데 특허법은 심결취소소송에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않다.
 ② 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고(특허법 제33조), 비록 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 없는 등의 제약이 있지만 이러한 제약은 무체재산권인 특수성에서 비롯된 것일 뿐이며, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 공동 목적에 기해 조합체를 형성하여 특허를 받을 수 있는 권리를 합유하고 있다고 볼 수 없는 이상, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상 공유의 규정이 적용될 수 있고, 원칙적으로 공유자 중 1인이라도 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 방해하는 심결이 있는 경우에는 그 권리의 소멸을 방지하기 위해 심결의 취소를 구할 수 있다.
 ③ 특허를 받을 수 있는 권리의 존부 및 특허 등록 여부가 공유자들 사이에 합일적으로 확정되어야 할 필요가 있으나, 공동 출원인 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 다른 공동 출원인의 권리를 해하지 않으며, 공동 출원인 중 1인이 제기한 심결취소소송에서 청구가 받아들여진 경우 그 취소의 효력이 다른 공동 출원인에게도 미치고 심판 단계로 돌아가 다시 공동으로 심판을 진행하므로 공동 출원인 사이에서 합일확정이 가능하고, 청구가 기각된 경우에도 다른 공동 출원인의 제소기간 만료로 등록거절결정이 확정되어 합일확정의 요청에 반하지 않는다. 오히려 공동 출원인이 반드시 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 한다면 다른 공동 출원인의 협력을 얻을 수 없는 경우 자신의 의사에 반하여 특허를 등록받을 수 있는 권리가 소멸하고 이를 구제받을 수 없는 문제가 있다.
 4. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부
 가. 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1의 구성 대비
이 사건 제1항 출원발명선행발명 1 자색의 납석 70~30 중량% 및 마사토 30 ~70 중량%를 포함하고 조성물 100 중량부에 대하여 황토, 목재칩 5~10 중량부, 마사토 38~42 중량부가 포함된 운동장 조성물 납석은 입자크기가 4 메쉬 이상 300 메쉬 미만인 납석분말과 300 메쉬 이상 500 메쉬 미만인 납석미분으로 이루어지며 대응 구성 없음 납석미분의 함량은 전체중량 대비 2.4 내지 10 중량%이고, 대응 구성 없음 자색의 납석은 단양 또는 영월에서 산출되고 원적외선 및 음이온 방출성과, 항균성 및 탈취성을 가지는 것 대응 구성 없음
 나. 대비 결과
 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명 1은 일정 중량%의 마사토를 포함하는 운동장 조성물이라는 점에서는 동일하다.
 그러나 이 사건 제1항 출원발명은 마사토 외에 납석을 사용하는 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 납석 중 자색의 납석을 입도별로 일정 중량%를 포함하는 점(이하 ‘차이점 2’라 한다)에서 납석을 포함하지 않는 선행발명 1과 서로 다르다.
 다. 차이점에 대한 검토
 1) 차이점 1에 대하여
 갑 제6, 7호증, 을 제1호증, 을 제6호증의 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자로서는 선행발명 1, 2로부터 운동장 조성물에서 마사토의 간극을 채울 소재로 납석을 선택하여 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다.
 ① 종래 학교운동장에는 잔디, 우레탄, 감람석 등이 사용되었는데, 다양한 체육활동 전개의 어려움, 유해물질 우려 등으로 인해 황토, 마사토 등 친환경 소재로 흙운동장을 조성할 필요성이 제기되었다(을 제6호증의 2).
 ② 납석은 국내 5대 비금속 광물로 자급률이 100%에 달한다. 납석은 원적외선을 방사하는 친환경 소재로서 결정구조가 치밀하고 수분 함량이 비교적 적어 내화재, 도자기, 시멘트 부원료, 아스팔트 충전재, 유리 섬유 등에 널리 이용되어 왔다(갑 제7호증).
 ③ 이 사건 제1항 출원발명은 마사토와 함께 마사토보다 입자 크기가 작은 납석분말(4메쉬 이상 300메쉬 미만으로 환산하면 0.044mm~5.55mm이다)과 납석미분(300메쉬 이상 500메쉬 미만으로 환산하면 0.0028mm~0.044mm이다)을 조합하여 입자간의 간극을 적절히 채움으로써 우수한 배수성을 가지는 한편 다짐성을 확보한다. 한편 선행발명 1은 마사토와 함께 원적외선을 방사하는 친환경 소재인 황토(입자 크기 0.002mm~0.005mm) 등을 배합하여 운동장으로서 충분한 강경도, 탄성과 점성을 가지면서 투수성도 우수한 운동장을 조성하고자 하며, 선행발명 2는 시멘트를 사용하지 않고 대신 납석(입자 크기 0.005mm~0.03mm), 황토(~0.1mm), 마사토 등 친환경 소재에 고화제 및 첨가제로 천연 포졸란, 알칼리화제 및 유기 결합제를 부가하여 제조한 몰탈 조성물을 자전거 전용도로 조성에 사용한다. 선행발명 2에는 황토가 가지는 문제점을 납석분말을 충진함으로써 개선할 수 있다는 내용이 개시되어 있다(갑 제7호증 문단번호 [12]).
 ④ 선행발명 2는 자전거 전용도로용 포장재에 대한 것이나, 종래 자전거 전용도로와 보행도로에 동일한 성분의 조성물이 사용된 바 있고(갑 제7호증 문단번호 [6] 참조), 자전거 전용도로나 건축 마감재에 사용되는 소재도 마사토, 납석, 황토석, 감람석, 고령토 등으로 운동장에 사용되는 소재와 다르지 않은 점(갑 제7호증 문단번호 [5] 참조) 등에 비추어 보면, 선행발명 2가 이 사건 출원발명이나 선행발명 1과 기술 분야가 다르다고 볼 수 없다.
 ⑤ 마사토는 돌가루와 비슷한 흙인 백마사와 황토 성분이 섞여 있는 질마사로 크게 나뉘는데, 이 사건 출원발명의 마사토는 백마사와 질마사를 모두 포함한다(을 제1호증 문단번호 [18]). 또한 이 사건 출원발명은 학교 운동장 외에 야구장이나 축구장 등 경기장용 그라운드 포장재, 산책로나 조경로 포장재로도 사용될 수 있는데(을 제1호증 문단번호 [40]), 백마사는 배수성이 뛰어나 학교운동장 등에 쓰이고, 질마사는 황토의 함유량에 따라 흙벽돌, 테니스장 등에 사용되는 점(을 제6호증의 2)에 비추어보면, 이 사건 출원발명의 조성물은 황토를 포함하는 것을 배제하고 있지 않다.
 2) 차이점 2에 대한 검토
 갑 제6, 7호증, 을 제1, 3호증, 을 제5호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행발명 1, 2를 결합하여 차이점 2를 쉽게 극복할 수 있다.
 ① 납석은 그 성분에 따라 다양한 용도로 사용되고 있고, 납석 광산의 소재지와 채굴되는 납석의 성질이 알려져 있으며(을 제5호증의 1), 납석이 일반적으로 원적외선을 방사하고 실내악취 내지 유해성분을 흡수하는 성질을 가지는 점도 알려져 있으므로(갑 제7호증 문단번호 [12], [22]), 통상의 기술자로서는 납석 중 운동장 조성물로서 적합한지 여부를 살펴 자색의 납석과 그 산출지를 선택할 수 있다.
 ② 운동장 조성물을 다양한 입자 크기를 가진 소재를 조합하여 투수성을 높이고 적절한 다짐성을 가지도록 하는 것은 그 기술 분야에서 널리 알려진 사실이고(을 제3호증, 갑 제6호증), 선행발명 1에는 이 사건 제1항 출원발명의 납석미분의 입자 크기의 수치범위(0.0028mm~0.044mm)에 포함되는 입자 크기를 가지는 황토(입자 크기 0.002mm~0.005mm)를, 선행발명 2에는 각각 이 사건 제1항 출원발명의 납석분말의 입자 크기의 수치범위(0.044mm~5.55mm), 납석미분의 입자 크기의 수치범위(0.0028mm~0.044mm)에 포함되는 입자 크기를 가지는 황토(~0.1mm), 납석분말(0.005mm~0.03mm)을 운동장 또는 자전거 전용도로용 포장재로 사용하는 구성이 개시되어 있다.
 ③ 이 사건 제1항 출원발명은 납석미분의 함량을 전체중량 대비 2.4 내지 10 중량%로 제한하고 있는데, 이는 통상의 기술자가 조성물을 어디에 사용하느냐에 따라 투수성과 다짐성 등을 고려하여 적절히 정할 수 있는 부분으로 보이고, 이 사건 출원발명의 명세서에도 위 중량 범위 내의 납석미분을 포함한 경우보다 비교례에서 더 배수성이 높게 나온 점(을 제1호증 문단번호 [46], [50])을 더하여 보면, 이 사건 제1항 출원발명이 한정한 납석미분의 함량비에 기술적 특이성이 있다고 보기 어렵다.
 라. 검토 결과
 결국 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.
 5. 결론
 위와 같이 이 사건 제1항 출원발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으며, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 그중 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 전부 특허를 받을 수 없다.
 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김환수(재판장) 최종선 장현진

[1] 특허발명의 공동 출원인이 특허거절결정에 대한 취소심판청구에서 패소한 경우, 공동 출원인 전원이 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 하는지 여부(소극)
[2] 특허청 심사관이 甲 주식회사와 乙이 공동으로 출원한 명칭이 “납석을 이용한 운동장 포장재”인 출원발명에 대해 진보성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 하였고, 甲 회사와 乙이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 하자 甲 회사가 단독으로 심결취소소송을 제기한 사안에서, 甲 회사가 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있으나 청구항 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 출원발명 전부에 대하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례

[1] 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(제44조) 공유자 전원이 공동으로 심판을 청구하여야 한다(제139조 제3항)고 규정하고 있고 이는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들에게 특허권을 취득하는 행정처분의 단계에서 의사의 합일확정을 요구하는 것인데, 심결취소소송에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않은 점, 2인 이상이 공동으로 발명한 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고(특허법 제33조), 비록 공유자 중 1인은 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 없는 등의 제약이 있지만 이러한 제약은 무체재산권인 특수성에서 비롯된 것일 뿐이며, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 공동 목적에 기해 조합체를 형성하여 특허를 받을 수 있는 권리를 합유하고 있다고 볼 수 없는 이상 특허를 받을 수 있는 권리의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상 공유의 규정이 적용될 수 있고, 원칙적으로 공유자 중 1인이라도 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 방해하는 심결이 있는 경우에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 심결의 취소를 구할 수 있는 점, 특허를 받을 수 있는 권리의 존부 및 특허 등록 여부가 공유자들 사이에 합일적으로 확정되어야 할 필요가 있으나, 공동 출원인 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 다른 공동 출원인의 권리를 해하지 않으며, 공동 출원인 중 1인이 제기한 심결취소소송에서 청구가 받아들여진 경우 취소의 효력이 다른 공동 출원인에게도 미치고 심판 단계로 돌아가 다시 공동으로 심판을 진행하므로 공동 출원인 사이에서 합일확정이 가능하고, 청구가 기각된 경우에도 다른 공동 출원인의 제소기간 만료로 등록거절결정이 확정되어 합일확정의 요청에 반하지 않으며, 오히려 공동 출원인이 반드시 공동으로 심결취소소송을 제기하여야 한다면 다른 공동 출원인의 협력을 얻을 수 없는 경우 자신의 의사에 반하여 특허를 등록받을 수 있는 권리가 소멸하고 이를 구제받을 수 없는 문제가 있다는 점을 종합해 보면, 특허발명의 공동 출원인이 특허거절결정에 대한 취소심판청구에서 패소한 경우 제기하는 심결취소소송은 심판청구인인 공동 출원인 전원이 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 특허거절결정에 대한 심판에서 패소한 원고는 단독으로 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다.
[2] 특허청 심사관이 甲 주식회사와 乙이 공동으로 출원한 명칭이 “납석을 이용한 운동장 포장재”인 출원발명에 대해 출원발명의 진보성이 부정된다는 등의 이유로 거절결정을 하였고, 甲 회사와 乙이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 하자 甲 회사가 단독으로 심결취소소송을 제기한 사안에서, 甲 회사가 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있으나 청구항 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 출원발명 전부에 대하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례.