등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.08.21 / 시행일:

【원 고】 라꼬스뜨 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 장선외 2인)
【피 고】 크로코다일 인터내셔날 프라이비트 리미티드 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 주기동외 3인)
【변론종결】2009. 7. 17.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2009. 3. 20. 2008당579호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1, 갑 제35호증의 1, 2, 갑 제38호증의 1, 을 제18호증의 1 내지 4, 을 제19호증의 1, 변론 전체의 취지
 가. 피고의 등록상표
 (1) 구성 :
 (2) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : 1986. 2. 26. / 1987. 11. 19. / 2007. 10. 30. / 제147499호
 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 방화피복 외 4종, 상품류 구분 제14류의 귀금속제 넥타이핀 외 6종, 상품류 구분 제24류의 직물제 손수건 외 1종, 상품류 구분 제25류의 티셔츠, 스포츠셔츠 외 42종(이하, 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)
 나. 원고의 대상상표
 (1) 구성 :
 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 / 갱신등록일 : 1990. 4. 21. / 1991. 8. 1. / 제217935호 / 2000. 12. 5.
 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 커프스단추, 상품류 구분 제24류의 때밀이타월, 상품류 구분 제25류의 양복바지, 스커트, 아동복, 와이셔츠 외 39종, 상품류 구분 제26류의 단추 외 3종(이하, 원고의 대상상표를 ‘이 사건 대상상표’라고 한다)
 (4) 전용사용권자의 실사용행위 : 2005. 12. 1.부터 2010. 11. 30.까지 우리나라 전역에서 이 사건 대상상표에 대한 전용사용권자인소외 1 주식회사는 티셔츠의 왼쪽 앞가슴 부분에와 같은 상표(배경색은 옷의 색상이다) 등을 부착하여 이 사건 대상상표를 사용해 오고 있다.
 다. 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 상표 사용행위
 이 사건 등록상표의 통상사용권자인소외 2 주식회사와소외 3 주식회사는 일부 티셔츠 상품의 왼쪽 앞가슴 부분에또는와 같이 이 사건 등록상표 중 문자 부분인은 배경색인 옷감의 색상과 유사한 색상의 실로 자수를 하고, 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 다른 색상으로 하여, 악어 도형 부분이 문자 부분에 비하여 상대적으로 눈에 더 잘 띄게 구성한 상표들을 사용하고 있다(이하, 통상사용권자들이 실제로 사용하고 있는 위 상표들을 ‘이 사건 실사용상표’라 하고, 통상사용권자들이 이 사건 실사용상표를 사용하고 있는 행위를 ‘이 사건 실사용상표 사용행위’라 한다).
 라. 이 사건 심결의 경위
 (1) 원고는 2008. 2. 27. 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는 수요자들로 하여금 원고의 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하는 것이므로,상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서,특허심판원에 2008당579호로 등록취소심판을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 2009. 3. 20. 이 사건 실사용상표 사용행위가 원고의 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하지 않는다는 등의 이유로, 원고의 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.
2. 원고의 등록취소심판 청구가 부적법하다는 주장에 대한 판단
 피고는, 이 사건 등록상표를 우리나라에서 출원 및 등록하는 데 원고가 동의를 하였고, 나아가 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 심판청구 등 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 약정이 있었으므로, 이 사건 등록상표에 대한 원고의 등록취소심판 청구는 이러한 동의와 약정을 위반한 것으로 심판청구의 이익이 없거나 신의칙에 반하여 부적법하다는 취지로 주장한다.
 살피건대, 을 제9호증에 의하면, 원고는 1983. 6. 17. 피고와 사이에, 적용 대상국을 대만, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 및 브루나이의 5개국으로 하여, 그 당시 계속중이던 원, 피고 간의 모든 소송, 법적 조치, 분쟁 및 청구를 종결하고, 둘 다 악어 도형 등으로 이루어진 원, 피고의 상표가 관련시장에서 혼동 없이 공존할 수 있다는 데 동의하는 한편, 위 5개국 이외에 협력이 가능한 세계의 다른 모든 지역에서 원, 피고가 서로 협력해 나가기로 하는 내용의 약정을 체결한 사실을 인정할 수 있다. 그런데 위 약정에 의하면, 그 적용 대상국에 우리나라가 포함되어 있지 않고(서로 협력해 나가기로 한 대상 지역도 세계 모든 지역이 아니라 ‘협력이 가능한’ 지역일 뿐이다), 그 내용도 원, 피고의 상표가 혼동 없이 관련시장에서 공존할 수 있다는 데 동의하면서 그 당시 계속중이던 소송 등의 제반 분쟁을 종결하고, 향후 서로 협력해 나가자는 정도에 그치고, 더 나아가 이 사건 등록상표를 포함한 서로의 상표 등록에 대해 동의를 해주거나, 또는 서로의 상표에 대하여 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 내용을 포함한 것으로 볼 수는 없다. 그리고 을 제6, 7, 8호증은 원고가 피고의 상표권을 침해 주장에 대응하여 서로의 상표가 혼동 없이 공존할 수 있음을 항변하면서, 소제기와 같은 소모적인 분쟁을 자제하는 한편 원고가 적절한 보상금을 피고에게 지급하고 서로 합의하자는 의견을 제시한 서신들에 불과하고, 을 제11, 13호증은 원고가 이 사건 등록상표가 아닌 다른 상표의 등록에 대해 동의해준 서면이다. 따라서 이들 증거만으로는 이 사건 등록상표를 우리나라에서 출원 및 등록하는 데 원고가 동의를 하였다거나, 나아가 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 심판청구 등 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 등의 법적인 구속력을 가진 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
3. 이 사건 등록상표의 등록이상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 취소되어야 하는지 여부
 가.상표법 제73조 제1항 제8호의 요건
상표법 제73조 제1항 제8호는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를 상표등록 취소사유 중 하나로 규정하면서, 다만 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우’에는 상표등록을 취소할 수 없도록 규정하고 있다. 따라서 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, ① 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위일 것, ② 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용할 것(명문의 규정상상표법 제73조 제1항 제8호는같은 항 제2호와는 달리 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에도 적용된다고 해석함이 타당하다), ③ 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 상품과 출처에 관하여 혼동을 생기게 할 것, ④ 상표권자가 상당한 주의를 하지 않았을 것 등의 4가지 요건이 충족되어야 한다(입증책임은 ①, ②, ③ 요건의 경우에는 이 사건 등록상표의 등록 취소를 주장하는 원고에게, ④ 요건의 경우에는 상당한 주의를 하였다는 점에 대하여 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고에게 있다고 할 것이다).
 나. 이 사건 실사용상표 사용행위가상표법 제73조 제1항 제8호의 요건을 충족하였는지 여부
 (1) 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위인지 여부
 이 사건 실사용상표를 사용한소외 2 주식회사와소외 3 주식회사가 이 사건 등록상표의 통상사용권자임은 위 기초사실에서 본 바와 같다.
 (2) 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였는지 여부
 (가) 먼저, 상품의 동일 또는 유사 여부를 보건대, 위 기초사실에서 본 바와 같이, 이 사건 실사용상표가 사용된 상품은 티셔츠로 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 하나인 티셔츠와 동일한 상품이다.
 (나) 다음으로, 이 사건 실사용상표인또는와 이 사건 등록상표인가 동일 또는 유사한 상표인지 여부를 살펴 본다. 이들 상표는 모두 악어 도형과 그 좌측 상단의이란 문자가 결합한 문자와 도형의 결합상표인데, 문자 부분은 알파벳과 그 글씨체까지 동일하고, 악어 도형 부분은, 이 사건 실사용상표의 경우 옷감에 실제로 자수된 것이어서 이 사건 등록상표에 비하여 좀 더 단순화되어 있기는 하지만, 둘 다 옆쪽에서 본 악어의 모습을 묘사한 것으로 전체적으로 자연계에 존재하는 일반적인 악어의 모습으로 인식되고, 구체적인 모습에 있어서도, 꼬리가 머리 쪽을 향하여 휘어져 있고, 몸통의 아래 옆쪽에 앞뒤로 두 개의 다리가 있으며, 머리 부위에는 한쪽 눈만 묘사되어 있고, 악어가 입을 약간 벌리고 있다는 공통점이 있다. 그리고 이들 상표를 색채를 포함하여 전체적으로 관찰해보면, 이 사건 실사용상표는 색채상표인 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있고, 특히 이 사건 실사용상표는 위 기초사실에서 본 바와 같이, 문자 부분인은 배경색인 옷감의 색상과 유사한 색상의 실로 자수를 하고, 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 다른 색상인 연두색이나 초록색 등으로 자수를 함으로써, 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 악어 도형 부분이 문자 부분보다 부각되어 있는 차이가 있기도 하다(등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표로 인정되는 상표를 동일상표에 포함한다고 규정하고 있는상표법 제91조의2 제1,2항은,상표법 제71조 제1항 제8호를 그 적용대상으로 규정하고 있지 않으므로, 여기에 적용되지 않는다).
 이러한 점들을 종합적으로 고려해 볼 때, 이들 상표는 그 외관이 유사하고, 호칭 및 관념에 있어서도 ‘Crocodile' 또는 ’악어‘로 서로 동일하다고 할 것이므로, 서로 유사한 상표에 해당한다고 할 것이다(다만, 앞서 본 차이로 인하여 거래사회의 통념상 동일성의 범위 내에 있다고 보기는 어려우므로 동일한 상표라고 할 수는 없다).
 (3) 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 상품과 출처에 관하여 혼동을 생기게 하는지 여부
 (가) 혼동을 생기게 하는지 여부
 1) 먼저, 이 사건 실사용상표인또는와 이 사건 대상상표인의 외관, 호칭, 관념을 대비해 본다.
 이 사건 실사용상표는 앞서 본 바와 같이 악어 도형과 그 좌측 상단의이란 문자가 결합한 문자와 도형의 결합상표로서 색채상표인데 비하여, 이 사건 대상상표는 악어 도형만으로 이루어진 도형상표이고, 악어 도형에 있어서도, 악어의 방향이 좌우로 서로 반대로 되어 있고, 이 사건 실사용상표의 경우 옷감에 실제로 자수된 것으로서 이 사건 대상상표에 비하여 그 모습이 좀 더 단순화되어 있고 입을 더 작게 벌리고 있으므로, 이들 상표는 그 외관에서는 일응 차이가 있다.
 다음으로, 호칭 및 관념을 보건대, 이 사건 실사용상표의 경우 앞서 본 바와 같이, 문자 부분인는 배경색인 옷감의 색상과 유사한 색상의 실로 자수가 되어 있고, 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 다른 색상인 연두색이나 초록색 등으로 자수가 되어 있음으로써, 전체적으로 악어 도형 부분이 문자 부분보다 부각되어 있으므로, 악어 도형 부분이 그 요부에 해당하여 이 부분으로 호칭 및 관념된다고 할 것이고, 악어 도형만으로 이루어진 이 사건 대상상표는 그 악어 도형으로 호칭 및 관념된다고 할 것이다. 그런데 이 사건 실사용상표 중 요부인 악어 도형과 이 사건 대상상표의 악어 도형은 둘 다 옆쪽에서 본 악어의 모습을 묘사한 것으로 전체적으로 자연계에 존재하는 일반적인 악어의 모습으로 인식되고, 구체적인 모습에 있어서도, 꼬리가 머리 쪽을 향하여 휘어져 있고, 몸통의 아래 옆쪽에 앞뒤로 두 개의 다리가 있으며, 머리 부위에는 한쪽 눈만 묘사되어 있고, 악어가 입을 벌리고 있다는 공통점이 있는 한편, 양 표장의 악어를 좀 더 세분하여 구체적인 호칭 또는 관념으로 구분할 수 있는 별다른 특징적인 부분이 없으므로, 모두 ‘악어’라는 동일한 호칭 및 관념을 가진다고 할 것이다. 따라서 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 호칭 및 관념이 동일하다.
 2) 다음으로, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 상품에 사용되고 있는 태양을 보건대, 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용되고 있는 상품은 티셔츠로 동일하고, 이들 상표의 부착위치도 왼쪽 앞가슴 부분으로 같다.
 3) 또한, 갑 제8 내지 12호증(가지번호 포함)에 의하면, 실제로 거래계에서 일부 수요자들 사이에 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 혼동이 발생하고 있음을 인정할 수 있고, 반증이 없다.
 4) 그리고 갑 제4호증, 갑 제5호증의 7, 갑 제6, 18, 19, 22, 23, 24호증, 을 제31호증과 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고 회사는 1933년 프랑스의 유명○○○의 이름을 따서 설립된 회사로, 그의 별명인 악어를 도형화한 이 사건 대상상표와 같은 모양의 악어 도형을 상표(이하 ‘원고의 악어 도형 상표’라 한다)로 하여 의류사업 등을 영위해 오고 있는데, 2008년 말경을 기준으로 전세계 113개국에서 약 15억 유로의 매출을 올린 사실, ② 우리나라에는 1985년소외 4 주식회사에 의해 원고의 악어 도형 상표가 처음 도입되었는데, 2008년을 기준으로 전국 103개 매장에서 약 880억 원의 매출을 올린 사실, ③ 원고의 악어 도형 상표는 우리나라에서 유명 연예인 협찬광고, 옥외광고, 잡지광고 등을 통해 광고되고 있는데, 2009년 1월부터 5월까지 사이에 잡지와 온라인 광고비용으로 약 5억 3,000만 원이 지출된 사실, ④ 2009년 3월경 국가브랜드경쟁력지수 조사결과 고급캐쥬얼 분야에서 ‘빈폴’, ‘폴로’ 브랜드에 이어 3위를 차지한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실들을 종합해 보면 이 사건 대상상표는 현재 우리나라에서 널리 알려진 주지상표에 해당한다고 할 것이다.
 5) 위에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 그 외관에 있어서는 일응 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일하고, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용된 상품이 티셔츠로 동일하며 그 부착위치도 왼쪽 가슴 부분으로 같고, 실제 거래계에서도 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있으며, 게다가, 위에서 본 바와 같이 이 사건 대상상표는 현재 우리나라에서 널리 알려진 주지상표에 해당하므로 이 사건 실사용상표를 구성하고 있는 악어 도형을 접한 수요자들로서는 이를 이 사건 대상상표와 연결하여 인식할 가능성 역시 큰 점 등을 알 수 있다. 그렇다면, 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 발생하거나 적어도 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.
 (나) 피고의 주장에 대한 판단
 1) 피고는, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 반드시 이 사건 등록상표를 부착하여 영업을 하고 있으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.
 살피건대, 을 제18, 20, 22, 23호증(가지번호 포함)에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하여 영업을 하고 있는 사실을 인정할 수 있기는 있다. 그러나 ① 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 제품에 계속 부착되어 있을 수 없거나 제품의 외관에 잘 드러나지 않는 것들로서, 이 사건 실사용상표와 같이 티셔츠의 왼쪽 가슴 부분에 부착되어 있는 표장에 비해서는 상품을 구매하고자 하는 수요자들의 주의를 덜 끌 것으로 보이는 점, ② 현재 의류 등의 거래실태로 볼 때, 이 사건 실사용상표가 부착된 티셔츠의 유통경로는 전용 매장을 통한 것 이외에도 온라인 판매나 TV 홈쇼핑 판매, 여러 상표의 의류를 함께 판매하는 상점에서의 판매 등 여러 가지가 있을 수 있고, 이 경우 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 그 거래에 반드시 수반되지는 않는 점, ③ 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착되어 있다고 하더라도, 악어 도형 부분이 뚜렷하게 부각되어 있는 이 사건 실사용상표를 접한 일반 수요자들로서는 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 어떠한 인적, 물적, 경제적인 관계가 있다고 혼동할 가능성이 여전히 남아 있는 점을 고려할 때, 위 인정사실만으로는 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 2) 피고는 또한, 이 사건 실사용상표가 우리나라에서 주지성을 획득하였으므로 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.
 살피건대, 을 제1, 26 내지 30, 32, 33 내지 65호증(가지번호 포함)과 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고 회사는 1947년 싱가포르에 설립된 회사인데,소외 5 주식회사가 1989년경 피고로부터 ‘’ 상표에 대한 사용허락을 받아 이를 상표로 하여 의류 등의 사업을 시작함으로써 피고의 위 상표가 우리나라에도 도입된 사실, ② 그 후, 피고의 ‘’, ‘Crocodile’ 및 ‘크로커다일’ 상표(이하, 이들 상표를 합하여 ‘피고 브랜드’라 한다)의 사용권자로서,소외 3 주식회사가 1995년경부터 남성복에 관하여,소외 2 주식회사가 1996년경부터 여성복에 관하여, 피고 브랜드를 상표로 하여 우리나라에서 의류사업을 해 오고 있는 사실, ③ 피고 브랜드의 여성복은 2009년 1월경을 기준으로 전국에 걸쳐 420여 개 유통망을 확보하면서 여성복 단일 브랜드로는 최대 매출액인 3,000억 원이 넘는 연간 매출을 기록하였고, 피고 브랜드의 남성복은 2007년경을 기준으로 하여 전국 약 280개 매장에서 약 490억 원의 매출을 기록한 사실, ④ 피고 브랜드에 대한 광고 내역을 보면, 2003년경부터 2007년경까지 TV, 라디오 광고비, 버스 외부와 옥외 광고비, 광고 모델료 등으로 약 127억 원이 지출되었고, 2002년경부터 2007년경까지 신문과 잡지에 약 150회 이상 광고가 실렸으며, 2009년 5월경의 한 인지도 조사에서는 피고 브랜드가 95.1%로 1위에 오르기도 한 사실, ⑤ 피고 브랜드의 여성복의 경우 2001년부터 2007년경까지 약 48회의 수상경력이 있고, 피고 브랜드의 남성복의 경우 2002년부터 2007년경까지 약 9회의 수상경력이 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위 인정사실들은, 위에서 본 바와 같이 전체적으로 악어 도형 부분이 문자 부분보다 부각되어 있는 이 사건 실사용상표에 관한 것이 아니라, 피고 브랜드와 같이 악어 도형과 ‘Crocodile’이란 문자가 병렬적으로 구성되어 이들 각 부분이 눈에 띄는 정도가 비슷한 ‘’ 상표나 문자만으로 이루어져 있는 ‘Crocodile’ 또는 ‘크로커다일’ 상표에 관한 것들일 뿐이다.
 그러므로 이러한 사실들만으로는, 피고 브랜드가 주지성을 획득하였는지 여부는 별론으로 하고, 악어 도형 부분이 부각되어 있어 이 부분을 요부로 하는 이 사건 실사용상표가 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않을 정도의 독자적인 식별력을 취득하였다고 할 수는 없으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 (4) 상표권자가 상당한 주의를 하였는지 여부
 갑 제36호증의 2, 3, 갑 제37호증의 1, 2에 의하면, 원고가 2007. 8. 10.경과 2007. 9. 14.경 피고에게, 이 사건 실사용상표 사용행위가 이 사건 대상상표 등과 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 이 사건 실사용상표 사용행위를 중지하고 이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도 피고는 2007. 8. 28.경과 2007. 9. 27.경 이 사건 실사용상표 사용행위가 정당한 상표 사용임을 주장하면서 원고의 요구에 응하지 않았던 사실이 인정된다. 그러나 ① 피고는 이 사건 등록상표 이외에 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는모양의 등록상표(등록번호: 제589438호, 등록일: 2004. 8. 6.)에 대한 상표권자로서(을 제15호증) 악어 도형만으로 이루어져 있는 위 등록상표를 사용할 정당한 권리를 가지고 있으므로, 배경색인 옷감의 색상과 동일하여 잘 드러나지는 않지만이라는 문자 부분을 포함하고는 있어 악어 도형만으로 구성되어 있는 위 등록상표보다는 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생길 가능성이 상대적으로 작아 보이는 이 사건 실사용상표와 같은 형태로 상표가 사용되고 있는 사실을 알고 이에 대해 별다른 조치를 취하지 않았다고 하더라도, 여기에 이 사건 대상상표의 주지성이나 명성에 편승하여 부정경쟁하고자 하는 의도가 있었다고 보기는 어려운 점, ② 앞서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에는 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하여 정상적이고 일반적인 형태로 영업을 하고 있는 점, ③ 피고는 이 사건 등록상표의 통상사용권자들에게 이 사건 등록상표를 포함한 피고 브랜드의 사용기준을 정한 브랜드 매뉴얼을 교부하여 그 사용방법을 준수하도록 하는 한편, 통상사용권자들로 하여금 신상품을 출시할 때마다 출시하고자 하는 신제품 샘플 및 승인요청서를 피고에게 송부하도록 하여 그들이 위 브랜드 매뉴얼의 기준을 준수하고 있는지 검사한 후 기준의 준수 여부에 따라 승인을 하거나 시정을 요청하는 방법으로(을 제74호증의 1, 2, 을 제75호증의 1 내지 18), 통상사용권자들을 실질적으로 그 지배하에 두고 정기적으로 사용실태를 점검하는 등 감독하고 있었던 점을 종합적으로 고려할 때, 상표권자인 피고는 이 사건 실사용상표 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 봄이 마땅하다.
 다. 소결론
 결국, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자들로 하여금 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하였다고는 할 것이나, 위 사용행위에 대해 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 상당한 주의를 하였다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표에는상표법 제73조 제1항 제8호가 규정한 등록취소사유가 없어 그 등록이 취소되어서는 안 된다.
4. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 

판사 노태악(재판장) 노갑식 유영선