권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2008.05.02 / 시행일:

【원 고】 주식회사 엔케이전자라이트 (소송대리인 특허법인 다인 담당변리사 노승일)
【피 고】 
【변론종결】2008. 4. 1.
【주 문】
1.특허심판원이 2007. 7. 31. 2006당909호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 원고는 2002. 12. 21. 출원하여 2004. 5. 24. 등록번호 제434167호로 특허등록받고 명칭이 “벌브 생산방법 및 시스템”인 별지 1 기재 이 사건 특허발명(이하 그 청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제1항 발명’ 등이라 한다)의 특허권자이고, 이 사건 특허발명은 유리관 소재로부터 전구용 벌브(bulb)를 생산하는 방법 및 시스템에 관한 것으로, 종래의 생산방법에서 문제되었던 유리관 소재의 낭비가 심한 문제를 해결하고자, 일정 길이의 유리관의 양단부에 각각 플레어(flare)부와 돔(dome)부를 형성하여 벌브소재관을 생성하고 그 하부를 가열하여 금형 내에서 블로우잉(blowing) 가공하는, 플레어 성형단계, 벌브소재관 분리단계, 하부 가열단계 및 블로우잉 성형단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명이다.
 원고는, 당초 ‘벌브’라는 물건만으로 특정된 별지 2 기재의 ‘보정 전 확인대상발명’이 ‘벌브의 생산방법’에 관한 발명인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다가, 2007. 4. 9. 보정 전 확인대상발명에다 이 사건 제1 내지 6항 발명과 동일한 생산방법을 추가한 별지 3 기재의 ‘보정 후 확인대상발명’으로 심판청구서를 보정하였는바(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다), 특허심판원은, 이 사건 보정은 요지변경에 해당하여 부적법하고, 그 생산방법이 기재되어 있지 아니한 보정 전 확인대상발명은 생산방법에 관한 발명인 이 사건 제1 내지 6항과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았다는 이유로 원고의 청구를 각하하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증]
 2. 이 사건의 쟁점
 이 사건 보정이 심판청구서의 요지변경에 해당하는지 여부 및 물건만으로 특정된 보정 전 확인대상발명이 그 물건의 생산방법에 관한 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었는지 여부이다.
 3. 이 사건 보정이 요지변경에 해당하는지 여부
 가. 판단기준
 (1) 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하고, 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이고, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
 (2)구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이라 할 것이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 등 참조).
 (3) 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발명의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있느냐는 견지에서 파악되어야 할 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발명의 동일성 또는 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 등과는 구별되어야 할 것이다. 따라서 권리범위확인심판의 심판청구서에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성, 대비되는 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성 등에 대한 기재가 생략 또는 누락되어 있는 것을 심판절차에서 추가하거나 변경하는 보정은, 설령 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.
 (4) 특허권자는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다. 한편, 확인대상발명의 특정을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요까지는 없고 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도로 기재하면 충분하다. 따라서 확인대상발명이 ‘물건의 발명’으로 특정되었더라도 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우, ‘방법의 발명'인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결 등 참조).
 나. 판 단
 (1) 우선, 이 사건 제1 내지 6항 발명은 ‘벌브 생산방법’이라는 물건의 생산방법에 관한 발명임에 비하여 보정 전 확인대상발명은 ‘벌브’라는 물건에 관한 발명으로만 구성되고 그 생산방법에 관하여는 기재되어 있지 않으므로, 보정 전 확인대상발명은 생산방법에 대응하는 부분의 구체적인 구성이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 특정되어 있지 않다고 할 것이다.
 그러나 이 사건 권리범위확인심판은 특허권자인 원고에 의하여 피고 실시의 확인대상발명이 이 사건 제1 내지 6항 발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기된 것으로, 그 심판청구서의 주장 내용이나 심판청구서에 첨부된 증거자료들에는 보정 전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 취지가 포함되어 있었고(갑 제7호증은 이 사건 보정이 있기 전에 피고에 의하여 제출된 심판사건 의견서인데, 위와 같은 취지의 원고 주장에 대하여 피고 실시 벌브생산장치나 생산방법은 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이 아니라는 내용으로 반박하고 있을 뿐, 보정 전 확인대상발명의 벌브가 어떠한 생산방법에 의하여 생산된 물건인지 특정되지 않아 대비할 수 없다는 취지는 전혀 포함되어 있지 않다), 더구나특허법 제129조는 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있기 때문에, 특허심판원이나 피심판청구인인 피고로서는 보정 전 확인대상발명의 벌브가 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법에 의하여 생산된 벌브라는 심판청구취지를 쉽게 알 수 있었다고 할 것이다.
 (2) 이 사건 보정은 위와 같은 취지를 잘 알고 있었던 특허심판원의 보정 요구에 의하여 이루어진 것으로 보이고, 그 보정 내용 또한 별지 3 기재와 같이 당초의 확인대상발명에 위와 같이 특허심판원이나 피고가 예상할 수 있었던 범위 내인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과하다.
 (3) 그렇다면 ① 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산한 물건을 특정하여 권리범위확인심판을 제기할 수 있기 때문에 당초 물건으로 특정된 보정 전 확인대상발명도 그 생산방법에 관한 추가 기재만 있었더라면 특정에 아무런 문제가 없었을 것이고, ② 이 경우 확인대상발명에 특허발명과 대비할 수 있는 생산방법에 관한 기재가 생략 또는 누락되어 있으면 특허발명과의 대비가 불가하므로 그 생산방법에 관한 기재는 처음부터 당연히 있었어야 할 구성 부분으로, 특허심판원으로서는 그 생산방법을 특정하도록 하는 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 사항이며, ③ 통상 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기되는 적극적 권리범위확인심판의 성격, 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있는특허법 제129조의 추정 규정 및 확인대상발명과 함께 제출되는 심판청구서나 의견서의 주장·입증취지 등으로부터 특허심판원이나 피심판청구인은 확인대상발명에서 특정된 물건은 그 대비되는 특허발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 주장을 전제로 한 것이라고 쉽게 알 수 있을 것이고, ④ 이 사건 심판절차에서도 비록 보정 전 확인대상발명에 벌브의 생산방법에 관한 기재가 없었음에도 이 사건 보정이 있을 때까지 특허심판원이나 당사자들이 그 생산방법은 원고가 확인을 구하는 대상인 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법이라는 점을 전제로 절차가 진행되고 있었던 것으로 보이며, ⑤ 이 사건 보정으로 인하여 달리 심판절차의 지연을 초래하거나 피심판청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있었던 사정이 엿보이지 않는 점 등을 종합하여 보면, 물건으로 특정된 당초의 확인대상발명에 그 권리범위의 확인을 구하는 이 사건 제1 내지 6항 발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과한 이 사건 보정은, 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서, 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 8호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
 다. 소 결
 따라서 특허심판원으로서는 요지변경에 해당하지 아니하는 이 사건 보정을 받아들여 ‘보정 후 확인대상발명’을 이 사건 제1 내지 6항 발명과의 대비대상으로 삼았어야 할 것이다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 달리하여 이 사건 보정을 각하하고 ‘보정 전 확인대상발명’을 대비대상으로 삼은 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

판사 성기문(재판장) 강경태 김태현

[1] 심판청구서를 보정할 때 요지를 변경할 수 없도록 규정한구 특허법 제140조 제2항의 취지 및 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않는 경우
[2] 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가 기재한 보정이 요지변경에 해당하지 않는다고 한 사례

[1]구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 가져오거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않는다.
[2] 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가 기재한 보정이 요지변경에 해당하지 않는다고 한 사례.