거절사정(상) (특허, 대법원)
공포일: 1997.03.14 / 시행일:

【출원인,상고인】 브리티쉬 텔레코뮤니케이션스 퍼블릭 리미티드 콤파니 (소송대리인 변리사 남상선)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 항고심판소 1996. 3. 27.자 95항원347 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 본다.
 1. 제1점에 대하여
 원심심결 이유에 의하면 원심은, 본원상표 "SKYPHONE"을 선출원하여 등록된 인용상표(1)(등록번호 1 생략) 및 인용상표(2)(등록번호 2 생략)과 대비하여, 본원상표는 8자의 영문자가 이어서 표기되고 있어서 외관상 일련불가분적인 조어상표로 보이나 그 영문자의 배치순서에 따라 관찰하면 분리될 수 있는 'SKY'와 'PHONE'이라는 두 문자 부분이 단순히 병기되고 있음을 알 수 있고 또한 이들 두 문자 부분이 결합됨으로 인하여 특별히 다른 의미를 갖게 되는 것도 아니어서 본원상표는 간략하게 호칭하기를 선호하는 거래계의 실정에 따라 요부인 'SKY' 부분만에 의하여 약칭될 수 있다 할 것이고, 그 경우 역시 'SKY'를 상표구성의 요부로 하고 있는 위 인용상표들과는 칭호, 관념상 오인·혼동이 야기될 우려가 있어 양 상표들은 전체적으로 유사하다고 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정을 적용하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 판단하였다. 
 그러나 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관, 칭호, 관념을 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관, 칭호, 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다 할 것이다( 당원 1995. 6. 30. 선고 95후57 판결, 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후2084 판결 등 참조). 
 기록에 의하여 살펴보면, 본원상표와 인용상표(1), (2)는 모두 'SKY'라는 문자 부분을 포함하고 있다는 공통점이 있으나, 본원상표는 'SKY'라는 단어와 'PHONE'이라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어인 데다가, 'SKY'라는 단어는 '하늘'이라는 뜻을 가지고 있어 상품의 용도나 우수한 품질을 암시하는 등의 목적을 위하여 일반적으로 널리 사용되는 용어라고 보일 뿐만 아니라, 특히 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제39류(전기기계기구, 전기통신기계기구, 전자응용기계기구, 전기재료)의 상품들에 관하여는 "SKYCARD", "SKYSAT", "SKYLINE", "SKYPAGER", "SKYPORT", "SKYDOME" 등과 같이 'SKY'라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 각 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 'SKY'라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 없어졌거나 그러한 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이어서, 본원상표에 있어서도 'SKY'라는 부분이 요부가 된다고 보기는 어렵고 따라서 일반 수요자나 거래자들이 본원상표를 'SKY'만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다 할 것이다. 
 그렇다면 본원상표와 인용상표(1), (2)를 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 대비하여 볼 때, 양 상표들은 상표를 구성하는 단어의 수나 한글이 병기되어 있는지 여부에 있어서의 차이로 인하여 외관에 있어서 상이할 뿐만 아니라, 칭호 및 관념에 있어서도 '스카이'만으로 호칭·관념될 수 없는 본원상표가 위 인용상표들과 상이함이 분명하여 양 상표들은 유사하지 않다고 할 것이고, 따라서 양 상표들을 동일 또는 유사한 지정상품에 다 함께 사용하더라도 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 보아야 할 것이다.
 그럼에도 불구하고 원심은, 본원상표가 'SKY'로 약칭됨을 전제로 하여 그러한 경우에 위 인용상표들과 칭호와 관념이 동일하여 양 상표들은 유사하다고 판단하고 말았으니, 결국 원심은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
 2. 제2점에 대하여
상표등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록취소심결이 확정되거나 그 밖의 사정으로 상표권이 말소등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로( 상표법 제71조 제3항 참조), 어떤 상표의 출원 당시에 인용상표가 등록되어 있었다고 하더라도 그 후 그 등록무효심결이 확정되었다면 그 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 그 인용상표는 그 출원상표의 출원 당시에는 존재하지 아니하였던 것이 되고, 따라서 그 인용상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"에 해당한다고 볼 수는 없다 고 할 것이다( 당원 1991. 3. 22. 선고 90후281 판결, 1994. 11. 22. 선고 94후1121 판결, 1996. 10. 25. 선고 96후566 판결 등 참조). 
 기록에 의하면, 인용상표(3) "SKY"(등록번호 3 생략)은 본원상표보다 선출원하여 등록된 바가 있으나 원심 심리종결 이전인 1994. 12. 14. 그 상표등록무효심결이 확정되었음을 알 수 있는바, 따라서 가사 본원상표가 위 인용상표와 유사하다 하더라도 위 인용상표는 본원상표의 출원 당시에 존재하지 아니하였던 것이 되어 본원상표에 대한 관계에서 "선출원에 의한 타인의 등록상표"에 해당하지 아니하므로 위 인용상표와 유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용하여 본원상표의 등록을 거절할 수는 없다고 보아야 할 것이다. 
 그렇다면 원심이 위와 다른 견해에서 본원상표가 인용상표(3)에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다고 판단한 것은 상표등록무효심결의 효력에 관한 법리를 오해하였거나 위 상표법 제7조 제1항 제7호의 해석을 그르쳐 심결결과에 영향을 미친 위법이 있는 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지도 이유가 있다. 
 3. 이에 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김형선(재판장) 박만호(주심) 박준서 이용훈

[1] 상표의 유사 여부 판단 기준
[2] 출원상표 "SKYPHONE" 중 'SKY'는 식별력이 없어 요부가 될 수 없고, 그 출원상표와 선등록 상표 "SKY, 스카이" 및 "SKY TEK, 스카이 테크"는 유사하지 않다고 한 사례
[3] 상표등록무효심결이 확정된 상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"에 해당하는지 여부(소극)

[1] 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관, 칭호, 관념을 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관, 칭호, 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다.
 [2] 출원상표 "SKYPHONE"은 'SKY'라는 단어와 'PHONE'이라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어인 데다가, 'SKY'라는 단어는 '하늘'이라는 뜻을 가지고 있어 상품의 용도나 우수한 품질을 암시하는 등의 목적을 위하여 일반적으로 널리 사용되는 용어라고 보일 뿐만 아니라, 특히 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제39류(전기기계기구, 전기통신기계기구, 전자응용기계기구, 전기재료)의 상품들에 관하여는 "SKYCARD", "SKYSAT", "SKYLINE", "SKYPAGER", "SKYPORT", "SKYDOME" 등과 같이 'SKY'라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 각 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 'SKY'라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 없어졌거나 그러한 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이어서, 출원상표에 있어서도 'SKY'라는 부분이 요부가 된다고 보기는 어렵고 따라서 일반 수요자나 거래자들이 출원상표를 'SKY'만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하므로, 출원상표와 선등록 상표 "SKY, 스카이" 및 "SKY TEK, 스카이 테크"는 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하지 않다고 한 사례.
 [3] 상표등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록취소심결이 확정되거나 그 밖의 사정으로 상표권이 말소등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로, 어떤 상표의 출원 당시에 인용상표가 등록되어 있었다고 하더라도 그 후 그 등록무효심결이 확정되었다면 그 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 그 인용상표는 출원상표의 출원 당시에는 존재하지 아니하였던 것이 되고, 따라서 그 인용상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"에 해당한다고 볼 수는 없다.