등록취소(상)심결취소의소 (특허, 특허법원)
공포일: 2010.09.10 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 변리사 김민철) 
【피 고】 주식회사 뉴욕제과 (소송대리인 법무법인 (유한)태평양 담당변호사 김지현 외 4인)
【변론종결】2010. 8. 31
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2010. 4. 12. 2009당206호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】1. 기초사실
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 을 제24호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
 가. 이 사건 등록서비스표
 (1) 출원일/ 등록일/ 존속기간갱신등록일/ 등록번호 : 1998. 9. 25./ 1999. 9. 27./ 2010. 3. 8./ (등록번호 생략)
 (2) 구성 : 
 (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 제과점업, 카페테리아업, 스넥바업, 제과점체인점업, 휴게실업
 (4) 권리자 : 피고(최초 등록 권리자는 소외 대호물산 주식회사였으나, 2002. 12. 26.경 그 명칭이 주식회사 멘하탄제과로 변경되어 2009. 3. 16.경 서비스표등록원부상 등록권리자의 표시변경등록이 마쳐졌고, 2009. 9. 28.경 피고 앞으로 권리가 이전되어 그 이전 등록이 마쳐졌다.)
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 원고는 2009. 2. 2. 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 심판청구일로부터 3년 이내에 지정서비스업에 사용되지 아니하였으므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 것을 이유로 하여 그 등록의 취소를 구하는 상표등록취소심판을 청구하였다. 
 (2) 특허심판원은 이를 2009당206호로 심리한 다음, 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자였던 대호물산 주식회사로부터 서비스표 사용 허락을 받은 소외 주식회사 고려당이 2008. 11.부터 2009. 1.까지 롯데백화점 부산본점 지하1층 매장 제과점에서 이 사건 등록서비스표를 여러 종류의 빵 제품을 담아두는 큰 나무함 3개에 각각 표기하여 제과점 전면에 전시함으로써, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 ‘제과점업’에 이 사건 등록서비스표를 사용하였다는 이유로, 2010. 4. 12. 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
2. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 
 가. 관계규정 및 판단기준
상표법 제73조 제1항 제3호는 "상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우" 그 상표를 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 여기서 상표의 "사용"이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말하는 것이다. 
 또한, 상표법 제2조 제3항은 서비스표에 관하여 상표법 중 상표에 관한 규정을 적용하도록 정하고 있는데, 상표법상 ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공 시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공 시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공 시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다. 
 나. 구체적 판단
 (1) 인정사실
 을 제1호증의 1, 2, 3, 을 제26, 27호증의 각 기재와 영상, 증인 소외인의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래의 각 사실을 인정할 수 있고, 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증의 각 기재와 영상만으로는 위 인정을 좌우하기에 부족하며, 달리 위 인정을 뒤집을 만한 증거가 없다. 
 ㈎ 2008. 10.말경 당시 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자였던 주식회사 멘하탄제과(변경 전 상호 : 대호물산 주식회사)는 주식회사 고려당과 사이에, 주식회사 고려당이 2008. 11. 1.경부터 2009. 9. 27.경까지 이 사건 등록서비스표를 제과점업 등에 사용할 수 있도록 하는 내용의 서비스표통상사용허락계약을 체결하였다.
 ㈏ 이에 주식회사 고려당은 2008. 10. 2. 소외 롯데쇼핑 주식회사와 사이에, 주식회사 고려당이 2008. 10. 31.부터 2009. 10. 30.까지 롯데백화점 부산본점 지하1층 식품매장에서 브랜드명 ‘나무테이야기’ 및 ‘木村屋’으로 제과점을 운영하도록 하는 내용의 매장사용계약을 체결하였고, 2008. 11.경부터 2009. 4.경까지 위 매장에서 제과점을 운영하였다.
 ㈐ 주식회사 고려당의 위 제과점에는 ‘ ’과 같이 판매대 위에 이 사건 등록서비스표와 동일한 문자 ‘木村屋’이 부착된 나무상자들이 놓여져 그 안에 판매용 빵이 담겨져 있었고, 또한, 위 나무상자들 옆에는 ‘ ’과 같이 ‘木村屋’이라는 문구( )와 ‘통팥빵’이라는 표시 및 그 가격 표시가 되어 있는 나무판이, 위 나무상자들 위에는 ‘ 및 ’ ‘과 같이 ‘木村屋’이라는 문구( , )와 ‘완두앙금’ 및 ‘춘설빵’이라는 표시 및 그 각각의 가격 표시가 되어 있는 나무판이 세워져 있었다. 
 ㈑ 또한, 주식회사 고려당은 이 사건 등록서비스표와 동일한 문자 ‘木村屋’이 부착된 위 나무상자에 담아두고 판매하는 빵을 제조하기 위한 용도로, 즉석에서 빵을 제조할 수 있는 설비를 갖추고 담당 직원을 배치하여 그날그날 소요되는 빵을 제조하여 위 나무상자에 담아두고 판매하였고, 만일 오전에 판매가 잘 되어 오후에 판매할 빵이 부족할 경우에는 다시 즉석에서 빵을 제조하여 위 나무상자에 담아두고 판매하기도 하였다.
 (2) 판단
 우선, 2008. 11.경부터 2009. 4.경까지 주식회사 고려당이 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자로서 사용한 표장, 즉, 위 나무상자 및 나무판에 부착된 ‘木村屋’은 이 사건 등록서비스표를 구성하는 표장과 글자체 및 테두리 유무에서만 다소 차이가 있을 뿐 한자로 된 문자 자체는 완전히 동일하므로, 거래사회통념상 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내의 표장이라고 할 것이다.
 또한, ① 위 나무상자는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중의 하나인 ‘제과점업’의 서비스를 제공하는 장소에서 서비스 제공 시 그 수요자인 소비자에게 제공하는 ‘빵’이 진열되어 있는 용기로서, 서비스 제공에 필수적으로 관계된 물건이라고 볼 수 있을 뿐만 아니라, ② 이 사건 등록서비스표가 부착된 위 나무상자 전면은 그 자체로 일종의 ‘간판’의 역할도 수행할 수 있다고 할 것이며, ③ ‘木村屋’이라는 문구와 ‘통팥빵’ 등 빵의 종류 및 그 가격 표시가 되어 있는 나무판은 서비스업에 관한 ‘정가표’라고 볼 수 있다.
 따라서 이 사건 심판청구일(2009. 2. 2.) 전 3년 이내의 기간이 포함되어 있는 2008. 11.경부터 2009. 4.경까지, 거래사회통념상 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내의 표장이, 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 주식회사 고려당에 의하여, 그 지정서비스업 가운데 하나인 ‘제과점업’의 서비스 제공에 필수적으로 관계된 물건 혹은 서비스를 제공하는 장소의 간판에 해당한다고 볼 수 있는 ‘빵 보관 상자’에 표시되고, 또한 서비스업에 관한 ‘정가표’에 표시됨으로써, 국내에서 사용되었다고 할 것이다.
 (3) 원고의 주장에 관한 판단
 이에 대하여 원고는, 원래 ‘木村屋’은 일본에서 ‘기무라야’라고 읽히고 1869년경부터 현재까지 팥소(앙금)가 들어간 빵으로 유명한 제품으로서, 일본의 제과점에서는 빵의 포장지에 ‘木村屋’ 혹은 그 음역을 표시하거나, 포장되지 않은 빵을 담은 목재진열대에 ‘木村屋’이라고 표시하고 각각의 빵에 들어가는 앙금과 가격을 소개하는 나무판을 해당 빵 앞에 진열해 놓는 방식으로 사용되고 있는데, 이러한 방식은 ‘木村屋’을 서비스표로서 사용하는 것이 아니라 단순히 빵제품에 대한 상품명으로 사용하는 것이고, 이 사건에서 위와 같은 나무상자 및 나무판에 부착된 ‘木村屋’ 표장 역시 서비스표로서 사용된 것이 아니라 ‘木村屋’이라는 빵제품의 명칭으로 사용된 것에 불과하다고 주장한다.
 그러나 ① 우선, ‘木村屋’이 일본에서 오래전부터 팥소(앙금)가 들어간 빵으로 유명한 제품인지 여부는 그것만으로는 이 사건 등록서비스표의 사용 여부에 대한 판단을 좌우할 만한 사유가 될 수 없고, ② 다음으로, ‘서비스표의 사용’의 문언적 의미는 ‘서비스업 또는 서비스업의 포장에 서비스표를 표시하는 행위’라고 할 수 있지만, 서비스는 무형의 용역이어서( 상표법 제2조 제1항 제2호 참조) 그 자체에 서비스표를 표시하는 것은 불가능하므로, 위에서 본 바와 같이, 상표법상 ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 정가표 등에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위, 서비스의 제공 시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위 등이 포함된다고 할 것인바, 포장되지 않은 빵을 담은 나무상자에 ‘木村屋’이라고 표시하고 각각의 빵에 들어가는 앙금과 가격을 소개하는 나무판을 해당 빵 앞에 진열해 놓는 방식으로 사용하는 것은 이러한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 것이어서, 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 
 또한 원고는, 이 사건에서 매장의 중앙상단에 ‘상호의 약칭’이 부착되어 있고 또한 코너측에 ‘나무테과자이야기’라는 별도의 표장이 부착되어 있어서, 일반 수요자의 입장에서는 ‘상호의 약칭’을 이 매장의 서비스표로 인식하게 될 것이고, 부수적으로 ‘나무테과자이야기’를 서비스표로 인식할 수 있을 것을 뿐, 나무상자나 나무판에 부착된 ‘木村屋’을 서비스표로 인식할 수는 없는 것이라고 주장한다.
 그러나 등록서비스표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 ‘등록서비스표의 사용’에 해당한다고 볼 이유는 없으므로, 다른 서비스표나 표지와 함께 등록서비스표가 표시되었다고 하더라도 등록서비스표가 서비스표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록서비스표의 사용이 아니라고 할 수는 없는 것인바, 이 사건에서 나무상자나 나무판에 부착된 ‘木村屋’이 서비스표의 사용에 해당하는 방식으로 사용된 이상, 당해 매장 내에 일반 수요자에게 서비스업의 출처표시로 인식될 수 있는 다른 표장이 더 존재한다는 사유만으로, 위 표장들 가운데 나무상자나 나무판에 부착된 ‘木村屋’은 일반 수요자에게 서비스표로서 전혀 인식될 수 없다고 볼 수는 없으므로, 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다. 
 다. 소결론
 결국, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 할 것이다. 
3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다. 

판사 김용섭(재판장) 이상균 박태일