등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2022.04.28 / 시행일:

【원 고】 원고 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 이지현)
【피 고】 반얀 라이센싱 엘.엘.씨.(Banyan Licensing L.L.C.) (소송대리인 특허법인 이지 담당변리사 박상환)
【변론종결】2022. 4. 5.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2021. 8. 2. 2020당2900 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 원고의 이 사건 등록상표
 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 생략)/ 2015. 1. 29./ 2015. 10. 6.
 2) 구 성: 
 3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 침대 및 매트리스, 애완동물용 침대, 가구, 비금속제 가구부속품, 소파, 의자, 침대겸용 소파, 병원용 침대, 금속제 가구, 책상, 화장대, 탁자, 비의료용 물침대, 안마대, 베개, 방석, 쿠션, 요람, 침구(직물제는 제외), 캠핑용 침낭
나. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2020. 9. 21. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 ‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.
 2) 특허심판원은 이를 2020당2900호로 심리한 후, 2021. 8. 2. “이 사건 등록상표가취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 ‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 정당하게 사용되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 같은 조 제4항의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결‘이라 한다)을 하였다.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고
 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 아모스(이하 ‘아모스’라 한다), 지큐브스페이스 주식회사(이하 ‘지큐브스페이스’라 한다)는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 표장들을 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 ‘매트리스, 침대’에 사용하였으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 같은 조 제4항의 등록취소사유가 있다고 볼 수 없다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 
나. 피고
 원고가 이 사건 등록상표의 사용사실을 증명하기 위하여 제출한 증거는 그대로 믿을 수 없거나, 위 증거만으로는 상표의 사용사실을 인정하기에 부족하다. 
 원고가 제출한 증거들에 표시된 표장들은 사용권자가 자타상품의 식별표지로 사용하려는 의사에 기하여 상표로서 사용한 표장으로 볼 수 없다.
3. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부
가. 판단 기준
상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’에 그 상표등록의 취소심판이 청구될 수 있다고 정하고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).
 여기에서 말하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표를 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 바와 같이 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’ 중의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 
나. 인정사실
 1) 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 등록상표의 통상사용권자이다. 
 2) 아모스는 2016. 7. 4. 소외인(상호: 샤르망 침대)과 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 “본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다.”고 명시되어 있다(갑 제4호증의 2, 제4조 제1항). 
 위 공급계약에 따라 아모스는 소외인에게 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 2. 견적서를, 2018. 6. 7., 2018. 6. 20., 2018. 8. 8., 2018. 8. 23. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 ‘컨투어코일 매트리스’, ‘컨투어코일 퀸 매트리스’, ‘컨투어코일 슈퍼싱글 매트리스’ 등이 기재되어 있다(갑 제5, 6호증, 각 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다). 
 3) 아모스는 2018. 1. 31. 주식회사 가구스토어와 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 “본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다.”고 명시되어 있다(갑 제11호증, 제4조 제1항). 
 위 공급계약에 따라 아모스는 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 31. 견적서를, 2018. 7. 5., 2019. 5. 7., 2019. 4. 10. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 ‘컨투어코일 매트리스’, ‘컨투어코일 더블 매트리스’, ‘컨투어코일 킹 매트리스’, ‘컨투어코일 싱글 매트리스’ 등이 기재되어 있다(갑 제12, 14호증). 
 4) 지큐브스페이스는 2016. 9.부터 2019. 6.까지 온라인 쇼핑사이트 ‘위메프’를 통하여 매트리스 및 침대를 판매하였는데, 위 사이트에는 ‘CONTOUR COIL’, ‘컨투어코일’ 표장이 아래 영상과 같이 표시되어 있다(갑 제22, 23호증). 

[갑 제22호증 8면 발췌]

[갑 제22호증 10면 발췌]
 5) 2017. 5. 29. 동아일보에는 지큐브스페이스가 판매하는 침대 매트리스에 관한 연구 내용을 소개하는, ‘[중소·중견기업/지큐브스페이스(주)] “지지력 강한 침대매트리스가 숙면에 도움” 서울대병원 연구결과’라는 제목의 기사가 게재되었다(갑 제25호증). 위 기사에는 아래와 같이 ‘컨투어코일 매트리스 Z8B’ 제품이 그 제품명과 함께 소개되어 있고, “컨투어코일 매트리스에서 잠든 경우 수면 잠복기가 평균 1분 54초 감소한 것으로 확인됐다.”, “일반 매트리스와 신체 지지력을 향상시킨 ‘컨투어코일 매트리스’ 두 개 제품을 놓고 수면검사 등을 통해 비교분석했다.”, “단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 푹신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어코일 매트리스가 숙면에 더 도움이 된다는 점도 확인됐다.”는 내용이 포함되어 있다. 
( 갑 제25호증 발췌 내역 생략 )
 6) 지큐브스페이스는 위 2017. 5. 29.자 동아일보 기사 내용이 담긴 아래와 같은 게시물(갑 제26호증, 이하 ‘이 사건 게시물’이라 한다)을 만들어 2020. 2.경 무렵 매트리스, 침대 등 제품의 판매, 전시를 위한 매장의 벽면에 전시하였다(갑 제33, 34호증). 
( 갑 제26호증 게시물 생략 )
다. 판단
 1) 상표 사용 여부 
 앞에서 살펴본 사실 및 거시 증거에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 심판청구일(2020. 9. 21.) 전 3년 이내에, ① 매트리스 공급거래의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에게 ‘컨투어코일(Countour Coil)’, ‘컨투어코일’이 표시된 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명서세서)를 교부하고, ② 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 ‘COUNTOUR COIL’, ‘컨투어코일’을 표시하고 전시하는 등의 방법으로 ‘컨투어코일(Countour Coil)’(이하 ‘실사용표장 1’이라 한다), ‘컨투어코일’(이하 ‘실사용표장 2’라 한다), ‘COUNTOUR COIL’(이하 ‘실사용표장 3’이라 한다)을 사용하였다고 할 것이다. 
 2) 표장의 동일성 인정 여부 
 가) 관련 법리 
 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표, 즉 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.
 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).
 나) 검토 
 (1) 이 사건 등록상표 ‘’와 실사용표장 1 ‘컨투어코일(Countour Coil)’을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 대문자만으로 구성된 영문자 ‘CONTOUR COIL’ 부분의 상단에 그 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’ 부분이 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 반면, 실사용표장 1은 대문자와 소문자로 구성된 영문자 ‘Contour Coil’ 부분이 그 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’의 우측 괄호 안에 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 점에서 차이가 있으나, 위와 같은 차이만으로는 거래통념상 식별표지로서이 사건 등록상표의 동일성을 해치는 정도로 변형하여 사용한 것으로 볼 수 없다. 
 (2) 실사용표장 2는 이 사건 등록상표 중 영문자 ‘CONTOUR COIL’ 부분이 생략되어 있고, 실사용표장 3은 이 사건 등록상표 중 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’ 부분이 생략된 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘윤곽 용수철’, 또는 ‘굴곡진 용수철’과 같은 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니하고, 그 중 어느 부분만을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 이 사건 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 실사용표장 2, 3은 모두 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다. 
 (3) 따라서 원고가 사용한 실사용표장들은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표에 해당한다. 
 3) 피고의 주장에 대한 판단
 가) 피고는, 실사용표장들이 표시된 물품공급계약서, 견적서, 거래명세서 등 거래서류가 불특정다수인이 볼 수 있도록 전시되거나 보급된 바 없으므로, 상표의 사용에 해당하지 않는다고 주장한다. 
 그러나 앞서 본 바와 같이 통상사용권자인 아모스는 매트리스에 대한 물품공급계약의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 수차례 매트리스를 공급하고 그 과정에서 견적서, 거래명세서와 같은 거래서류들에 실사용표장을 표시하여 교부하였으며, 위 거래서류를 제공받은 자들은 매트리스 제품을 공급받은 수요자에 불과할 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자들과의 사이에서 비밀유지의무를 부담한다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 매트리스를 공급하는 과정에서 그 거래와 관련된 각종 서류들에 지속적으로 실사용표장들을 표시하고 이를 거래상대방에 교부하는 아모스의 행위는 ‘상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로서 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 ‘상표의 사용’에 해당한다고 할 것이다. 
 나) 피고는, 실사용표장들은 매트리스의 출처표시로 사용된 것이 아니라 매트리스에 적용되는 스프링이 컨투어코일이라는 것을 설명하기 위한 용도로 사용된 것에 불과하다고 주장하나, 피고의 주장은 다음의 이유로 받아들이지 아니한다. 
 (1) 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 그 등록상표의 ‘사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조). 
 (2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스는 매트리스 공급 거래와 관련하여 지속적이고 일관되게 매트리스의 품목(명)을 ‘매트리스’와 ‘컨투어코일’을 결합한 ‘컨투어코일 매트리스’ 등으로 표시하여 왔다.
 (3) 지큐브스페이스는 매트리스, 침대 등의 판매, 광고를 위한 온라인 쇼핑사이트와 매장의 벽면 등에 ‘’을 표시하는 등 실사용표장 3의 우측 상단에 ‘TM’을 부기하여 위 표장이 제품의 출처를 표시하는 상표로서 사용되는 것임을 분명하게 표시하였다. 
 (4) 이 사건 게시물의 정면 중앙에는 ‘’이 가장 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시되어 있고, “단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 푹신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어 코일 매트리스”라고 설명되어 있다. 
 위와 같은 표시 및 설명의 내용과 형식에 비추어 보더라도, ‘컨투어 코일’, ‘CONTOUR COIL’은 지큐브스페이스가 판매하는 제품의 출처를 타인이 제조, 판매하는 제품의 출처와 구별하기 위한 용도로 사용되었다고 보는 것이 타당하고, 매트리에스 적용되는 ‘스프링’을 지칭하는 용어로 사용된 것으로 볼 수 없다. 
 (5) 앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하면, ‘컨투어 코일’, ‘CONTOUR COIL’은 이 사건 등록상표의 상표권자 및 통상사용권자들에 의하여 제조, 판매되는 매트리스의 판매나 광고를 위하여 사용되고 있는 것으로 보이고, 달리 위 표장들이 그 외의 일반적인 매트리스나 그 부속품인 스프링을 지칭하는 용도로 사용되고 있다고 볼 만한 자료가 제출된 바도 없다. 
 (6) ‘contour’의 사전적인 의미는 ‘윤곽, 곡선, 둘레, 굴곡’ 등인바, ‘contour coil’이 그 자체로 매트리스에 적용되는 스프링의 특징 내지 품질 등을 직감하게 하는 의미를 갖는다고도 볼 수 없다. 
 (7) 위에서 본 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자는 매트리스와 침대를 판매하면서 그 상품명에 이 사건 등록상표와 동일한 명칭을 사용하고, 제품의 판매, 광고를 위한 온라인 사이트와 매장 등에 ‘CONTOUR COIL’을 표시하면서 위 표장이 상표(TM)로서 사용되는 것임을 표시하고, 홍보물의 정면 중앙부에 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는바, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자가 이 사건 등록상표를 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 사용한 것임을 명확히 보여주는 것이라 할 것이고, 앞서 본 이 사건 등록상표의 사용 태양, 표시 방법 등을 비롯한 제반 사정에 비추어 보더라도 일반 수요자들이 이 사건 등록상표의 표시를 제품의 출처표시로서 인식할 것이라고 보는 것이 타당하다. 
라. 소결
 따라서 이 사건 등록상표는 사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 존재하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 
4. 결론
 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다. 

판사 이형근(재판장) 박은희 한지윤