등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2016.09.30 / 시행일:

【원 고】 씨제이헬스케어 주식회사 (소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 1인)
【피 고】 워너-램버트 캄파니 엘엘씨(WARNER-LAMBERT COMPANY LLC) (소송대리인 변호사 김용갑 외 1인)
【변론종결】2016. 8. 31.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2016. 5. 20. 2016당105호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 특허발명
 1) 출원일/ 등록일/ 특허번호: 1999. 1. 23./ 2005. 5. 16./ 생략
 2) 발명의 명칭: 통증 치료용 이소부틸가바 및 그의 유도체
나. 원고 등의 이 사건 특허발명에 대한 1차 무효심판청구
 1) 원고(1차 무효심판청구 및 그 심결에 대한 심결취소의 소를 제기하고, 특허법원의 제1심판결에 대하여 상고한 것은 씨제이제일제당 주식회사였으나, 그 상고심 계속 중인 2014. 4. 1. 원고가 씨제이제일제당 주식회사로부터 분할·설립되면서 1차 무효심판청구와 관련된 일체의 권리·의무를 인수하였으므로, 이하에서는 모두 원고로 표시한다)는 2011. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원 2011당490호로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 전부(제1항~제16항)에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 그 무렵 원고 외에도 한미약품 주식회사(이하 ‘한미약품’이라 한다), 동아제약 주식회사(이하 ‘동아제약’이라 한다), 주식회사 유한양행(이하 ‘유한양행’이라 한다), 한국유나이티드제약 주식회사, 주식회사 종근당, 동국제약 주식회사 역시 특허심판원에 각각 2011당1157호, 2011당1318호, 2011당1369호, 2011당2127호, 2011당2836호, 2011당3024호로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 전부에 대하여 특허무효심판을 청구하였다. 
 이에 대하여 피고는 2011. 7. 27. 위 무효심판절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 수정하고, 제2항 및 제3항을 삭제하는 취지의 정정을 청구하였다.
 위 무효심판절차에서 원고는, 이 사건 제1항 정정발명 등은 약리효과의 기재불비로서 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항 및 제4항 제1호의 규정 위배되고, 별지 기재 인용발명 7과 인용발명 4 내지 6의 단순한 결합이나 인용발명 1 내지 3의 단순한 결합에 의해서 진보성도 부정되므로, 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다.
 그러나 특허심판원은 위 각 심판사건을 병합하여 심리한 다음, 2012. 10. 31. 피고의 정정을 인정하고, 원고 등의 무효심판청구를 모두 기각하는 심결(이하, ‘1차 심결’이라 한다)을 하였다.
 한편 삼진제약 주식회사(이하 ‘심진제약’이라 한다)도 특허심판원 2012당170호로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2012. 11. 6. 그 심판청구를 기각하는 심결(이하, ‘관련 심결’이라 한다)을 하였다.
다. 1차 심결과 관련 심결에 대한 심결취소소송
 1차 심결에 대하여 원고는 2012. 11. 5. 2012허9839호로, 한미약품은 2012. 11. 29. 2012허10563호로, 유한양행은 2012. 11. 30. 2012허10631호로, 동아제약은 2012. 12. 6. 2012허10754호로 각각 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 삼진제약은 관련 심결에 대하여 2012. 11. 30. 특허법원에 2012허10679호로 심결취소의 소를 제기하였다. 원고 등은 위 심결취소소송에서 심판절차에서와 달리 이 사건 특허의 무효사유로서 진보성이 부정된다는 점만을 주장하고 기재불비는 주장하지 아니하였다.
 특허법원은 위 각 사건을 병합심리하고, 2013. 10. 10. 원고 등의 위 각 청구를 모두 기각하는 판결을 하였다.
 이에 원고는 2013후2873호로, 삼진제약은 2013후2880호로 각각 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2016. 1. 14. 그 상고를 모두 기각하는 판결(이하 ‘이 사건 대법원 판결’이라 한다)을 선고하였다.
라. 이 사건 심결의 경위
 그런데 원고는 1차 무효심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 이 사건 판결을 선고하기 하루 전인 2016. 1. 13. ‘이 사건 특허발명의 명세서의 약리효과에 대한 기재는 일부 극소수의 특정 통증증후에 관한 실험이어서 이 사건 제1항 발명을 뒷받침하거나, 이 사건 제4항 내지 제16항 발명에 기재된 개별적인 통증 모두를 뒷받침한다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다’고 주장하며, 다시 피고를 상대로 특허심판원 2016당105호로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다).
 이에 특허심판원은 2016. 5. 20. ‘이 사건 무효심판청구일인 2016. 1. 13. 당시 1차 심결 등에 대한 심결취소의 소가 대법원 2013후2873, 2013후2880(병합)호로 계속 중이어서 1차 심결이 확정되지 아니한 상태이므로, 이 사건 심판청구는 1차 무효심판청구와의 관계에서 당사자 및 청구대상이 동일한 중복심판청구에 해당하여 부적법하다’는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 이 사건 심판청구가 중복심판청구에 해당하는지 여부
1) 중복심판청구의 판단기준시
민사소송법 제259조는 ‘법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다’라고 하여 ‘중복제소금지의 원칙’을 규정하고, 특허법 제154조 제7항은 특허심판에 민사소송법 제259조를 준용한다고 규정하므로, 특허심판에도 중복심판금지의 원칙이 적용된다. 이러한 중복심판에 해당하기 위해서는 민사소송법상 중복제소금지의 원칙과 마찬가지로 첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 심판청구가 동일하며, 셋째, 전심판의 계속 중에 후심판을 청구하여야 한다. 여기서 세 번째 요건과 관련하여 ‘전심판의 계속 중’이라 함은 ‘전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우’도 포함한다(특허법원 1999. 7. 15. 선고 99허833 판결, 특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805 판결 참조).
 이러한 중복심판금지 원칙의 적용과 관련하여 중복심판에 해당하는지의 판단기준시는 아래에서 보는 바와 같은 이유에서 ‘후심판의 심결시’라고 봄이 타당하므로, 후심판의 청구 당시에 동일한 전심판이 계속 중이었더라도, 후심판의 심결시에 전심판의 계속이 소멸되었으면 후심판은 중복심판에 해당하지 아니한다고 보아야 한다. 
 ① 민사소송절차에서는 후소의 제소 당시에 전소가 계속되어 있었더라도 후소의 변론종결시까지 전소가 취하, 각하 등에 의하여 그 계속이 소멸되면 중복제소에 해당하지 아니한다고 본다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결 등 참조). 즉, 민사소송법 제259조의 해당 여부는 후소의 변론종결시를 기준으로 판단하는데, 특허법은 중복심판금지와 관련하여 이러한 민사소송법 제259조를 준용한다.
 ② 특허심판절차에는 민사소송과 달리 기판력의 법리가 적용되지 아니하고, 일사부재리 여부의 판단 기준시는 심판청구시이므로, 중복심판청구 여부의 판단기준시를 후심판의 심결시로 보면, 이 사건과 같이 종전 심판사건의 심결 확정 전에 동일 당사자 사이에 동일한 특허발명에 관하여 동일한 사유의 심판이 청구되는 경우에는 일사부재리나 중복심판청구에 해당하지 아니하게 되므로, 동일 당사자 사이의 동일한 심판청구에 대하여 심결의 모순·저촉이 발생할 가능성은 있다. 
 그러나 이는 일사부재리의 판단기준시를 심결시를 기준으로 하면 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하므로(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결 등 참조), 일사부재리의 판단기준시를 심판청구시로 보게 됨으로써 발생하는, 불가피한 공백이다. 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보게 되면, 일사부재리에 해당하지 않는 경우까지도 전심판 계속 중에는 후심판의 청구를 전면적으로 제한하는 문제가 발생한다. 즉, 일사부재리는 심결이 확정된 후에는 누구든지 ‘동일 사실 및 동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 것(특허법 제163조 참조)인 반면, 중복심판청구는 ‘전심판 계속 중 동일 당사자 사이에서 동일한 후심판’을 청구할 수 없다는 것으로서 양자는 그 목적과 적용 범위가 다르다. 그런데 위에서 본 바와 같이 ‘전심판 계속 중’이라 함은 ‘전심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판의 심결에 대한 심결취소의 소가 계속 중이어서 전심판의 심결이 확정되지 아니한 경우까지’를 의미하므로, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 예를 들어 전심판 심결에 대한 심결취소의 소가 상고심 계속 중일 때 동일 당사자 사이에 다른 증거를 들어 다시 동일한 취지의 후심판을 청구하는 경우에도 중복심판에 해당한다는 결론에 이르게 되므로, 일사부재리에 해당하지 않는 경우라도 전심판 계속 중에는 일체 후심판의 청구를 할 수 없게 된다(물론 중복심판청구의 판단기준시를 후심판의 심결시로 보더라도 위와 같은 예에서 후심판의 심결시까지 전심판의 심결이 확정되지 아니한 경우에는 마찬가지로 중복심판에 해당하게 되지만, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보는 것처럼 전심판 계속 중에는 일체 후심판의 청구를 제한하게 되는 것은 아니다).
 ③ 또한, 중복심판청구의 판단기준시를 후심판의 심결시를 기준으로 보더라도, 후심판의 청구시에 전심판이 계속 중이었으나 후심판의 심결시에 전심판의 계속이 소멸되어 중복심판에 해당하지 아니하려면 후심판의 심결 전에 전심판이 취하되거나 전심판의 심결이 확정되어야 하므로, 후심판청구인이 일사부재리의 적용을 회피할 수 있는 것은 일회적이다. 따라서 이익형량의 관점에서 볼 때 중복심판청구의 판단기준시를 후심판청구시로 보아 이러한 일사부재리 적용의 일회성 회피를 방지하는 것이 위 ②에서 본 바와 같은 문제점보다 우월하다고 보기는 어렵다.
2) 검토
 기초사실에서 본 바와 같은 사정에 비추어 보면, 1차 무효심판청구와 이 사건 심판청구는 모두 원고가 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 특허무효를 구하는 것으로서 당사자와 청구가 동일하고, 이 사건 심판청구 당시 1차 심결의 취소를 구하는 소가 상고심인 대법원에 계속 중이어서 1차 심결이 확정되지 아니한 상태였으므로, 이 사건 심판청구 당시 1차 무효심판이 계속 중이었음은 인정된다.
 그러나 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 심판청구가 제기된 다음 날인 2016. 1. 14. 대법원이 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 원고 등의 상고를 기각하는 판결을 선고함으로써 같은 날 1차 심결이 확정되었으므로, 그때부터 전심판에 해당하는 1차 무효심판의 계속이 소멸되고, 이 사건 심결일 당시에는 이 사건 심판만이 계속 중이었으므로, 위에서 본 법리에 비추어 이 사건 심판청구는 중복심판청구에 해당하지 아니한다. 
나. 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당하는지 여부
 피고는, 이 사건 특허발명에 대하여 8개의 무효심판을 거쳤고, 무효심판청구시로부터 위 대법원 판결이 선고되기까지 5년의 기간이 소요되었음에도, 원고가 자기에게 불리한 판결이 내려질 것으로 예상하고 위 대법원 판결 선고기일을 통지받은 후 선고일 바로 전날에 다시 종전 무효심판청구의 청구사유와 동일한 사유를 들어 이 사건 심판청구를 한 것은 권리남용에 해당한다고 주장한다.
 그러나 피고가 주장하는 바와 같은 사정을 감안하더라도, 다음과 같은 점들에 비추어 보면 원고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당한다고 단정하기는 어려우므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 ① 일반 민사소송절차에서 패소한 당사자가 동일 당사자를 상대로 동일 청구에 대하여 다시 소를 제기하는 경우가 종종 있으나, 이러한 경우 확정판결의 기판력의 법리에 따라 판결하는 것이 보통이고, 수회에 걸쳐 같은 이유로 청구가 기각당하여 확정되었음에도 법률상 받아들일 수 없음이 명백한 이유를 들어 거듭 청구하는 등의 특별한 사정이 없는 한 이를 권리남용 또는 소권 남용으로 의율하지는 아니한다. 이는 패소 확정판결을 받은 당사자가 억울하다고 여기는 부분이 있어 권리구제를 받기 위하여 동일 당사자를 상대로 다시 소 제기를 하는 것을 가리려 곧바로 그릇된 재판청구권의 행사라고 보기는 어렵기 때문이다.
 ② 기초사실에서 본 바와 같이 원고가 종전 무효심판청구에서 진보성 부정뿐만 아니라 기재불비 등의 사유를 들어 이 사건 특허가 무효라고 주장하였으나 1차 심결에서 그 주장이 모두 배척되었음에도, 1차 심결에 대한 심결취소소송에서는 진보성 부정만을 특허무효사유로 다투었다가 패소하였다. 그런데 원고는 이 사건 심판청구에서 심결취소소송에서는 주장하지 아니한 기재불비 사유만을 특허무효사유로 주장하고 있으며, 이 사건 심판청구를 제기한 이유는 1차 심결취소소송에서 기재불비 사유를 주장하지 아니하여 그에 대한 법원의 판단을 받지 아니하였으므로 그에 대한 판단을 받기 위해서라는 것이다.
다. 소결
 이상에서 본 바와 같이 이 사건 심판청구는 중복심판청구에 해당하지 아니하고, 권리남용에도 해당하지 아니하며, 달리 이 사건 심판청구가 부적법하다고 볼만한 사정도 보이지 아니한다. 그런데도 이 사건 심결은 이 사건 심판청구를 각하하였으므로 위법하다. 
3. 결 론
 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 오영준(재판장) 권동주 김동규