거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2008.09.05 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2008. 7. 25.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2007. 7. 27. 2006원6183호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 원고는 2003. 10. 15. “가스 라이터”라는 명칭으로, 발명으로는 출원번호 제2003-71756호로 하는 특허 출원(이하 ‘이 사건 선출원발명’이라 한다)을, 고안으로는 위 특허 출원을 원출원으로 하는 출원번호 제2003-32342호의 실용신안 이중출원(2004. 1. 27. 별지 2 기재의 비교대상발명과 같이 실용신안 등록되었다)을 각각 한 후, 2004. 9. 24. 이 사건 선출원발명을 기초로 우선권 주장을 하면서 출원번호 제2004-77278호로 특허 출원을 하였다가, 2006. 2. 24. 특허청으로부터 청구항 1. 내지 5.에 대하여 출원일이 같은 비교대상발명과 동일하여구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제36조 제2항,제3항에 의하여 특허받을 수 없다는 등의 취지로 의견제출통지를 받고, 2006. 4. 24. 별지 1 기재의 이 사건 출원발명과 같이 이 사건 선출원발명과 동일한 내용으로 명세서를 보정하였으나 2006. 6. 19. 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 받자, 2006. 7. 19. 이에 불복하여 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.
 나. 이 사건 출원발명은 별지 1, 2 기재와 같이 비교대상발명과는 그 청구범위의 문언이 같고 상세한 설명의 내용이나 도면 또한 사실상 동일하여 서로 실질적으로 동일한 발명에 속하는데, 사용자가 직접 가스 라이터의 노즐탑을 조작하여 분출되는 가스량을 조절하는 종래 기술의 불편함 등을 해결하고자, 간단한 구조에 의하여 일정한 양의 가스가 외부로 분출하도록 하는 가스 라이터를 제공하고자 하는 것인바, 특허심판원도, 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증]
 2. 이 사건의 쟁점
 이 사건 출원발명이 우선권 주장의 기초로 한 이 사건 선출원발명의 비교대상발명과의 이중출원관계에 있는 원출원 지위까지 승계함으로써 이 사건 출원발명과 비교대상발명은구 특허법 제36조 제3항 단서에 따라같은 조 제2항의 적용이 배제되는지 여부이다.
 3. 이 사건 출원발명이 선원주의 규정을 위반하였는지 여부
 가. 쌍방의 주장
 원고가, 출원일을 선출원일로 소급되게 한 국내우선권 주장 제도와 이중출원관계에 있는 특허와 실용신안 사이에 대하여는 선원주의 위반에서 제외되게 한 이중출원 제도의 입법 취지에 비추어, 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 이 사건 선출원발명을 기초로 하여 우선권 주장을 한 이 사건 출원발명에 대하여는 이 사건 선출원발명과 같이 선원주의 위반에서 제외되어야 한다고 주장함에 대하여, 피고는, 이 사건 출원발명이 이 사건 선출원발명을 기초로 한 우선권 주장으로 특허요건판단 등의 일부 규정의 적용에 있어서만 그 출원시가 이 사건 선출원발명의 출원시로 소급될 뿐, 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 원출원의 지위까지 승계할 수는 없으므로, 이 사건 출원발명은 선원주의를 위반하였다고 다툰다.
 나. 국내우선권 주장 출원이 선출원의 이중출원관계를 승계하는지 여부
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 6호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
 (1)특허법 제55조 제1항,제3항은 특허출원인은 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 우선권을 주장할 수 있고, 이러한 우선권 주장 출원 발명 중 선출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관하여는 특허요건이나 선원주의 등에 관한 일부 규정을 적용함에 있어서 그 출원시를 선출원의 출원시로 소급하는 취지를 규정하고 있고,구 특허법 제53조,구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제17조는 특허나 실용신안등록의 원출원을 한 자는 그 출원서의 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록(원출원이 특허 출원인 경우)이나 특허(원출원이 실용신안등록출원인 경우) 출원을 할 수 있고, 이러한 이중출원은 일부 규정의 적용을 제외하고는 그 출원시를 원출원의 출원시로 소급하는 취지를 규정하고 있으며 한편,구 특허법 제36조 제2항,제3항 본문은 동일한 발명이나 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 특허나 실용신안등록출원이 있는 때에는 출원인의 협의에 의하여 하나의 출원만이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있고, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원도 이를 받을 수 없다고 규정하고 있으며 다만,같은 조 제3항 단서는 이중출원관계에 있는 특허와 실용신안등록 출원 사이에는 위와 같은 협의 규정을 적용하지 않는다는 취지를 규정하고 있다.
 (2) 위와 같이 동일한 발명이나 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 특허나 실용신안등록출원이 있는 때에는 중복되는 권리가 발생하는 것을 방지하기 위하여 협의 과정을 통하여 하나의 권리만이 등록될 수 있도록 하고 있고 다만, 이중출원관계에 있는 출원 사이에는 별도의 포기 규정(구 특허법 제87조 제2항 단서)을 통하여 중복되는 권리가 발생하는 것을 방지하고 있기 때문에 위와 같은 협의 과정에 관한 규정의 적용을 배제하고 있을 뿐이므로, 위와 같은 협의 과정에 관한 규정의 적용을 배제하려면구 특허법 제53조나구 실용신안법 제17조가 규정하고 있는 이중출원관계가 있어야 할 것이다.
 그런데 이 사건 출원발명과 같은 국내우선권 주장 출원인 경우, 그 효력은 단지 출원시만 선출원의 출원시로 소급될 뿐인데, 그것도 특허요건이나 선원주의 등의 일부 규정을 적용함에 그치고, 특허권 존속기간 등의 규정의 적용에 있어서는 소급되지 않는 등(따라서 특허권의 존속기간이 연장될 수 있다) 법적 효력이 미치는 범위가 상당히 제한적인 점, 이중출원은 원출원서의 최초로 첨부된 명세서의 ‘청구범위’에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있음에 비하여, 우선권 주장 출원은 선출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위 외에도 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명까지도 기초로 할 수 있어 오히려 선출원의 청구범위보다 넓어질 수 있는 점 등을 고려하면, 국내 우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급되는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계한다고 볼 근거는 없다고 할 것이다.
 (3) 따라서 국내우선권 주장 출원과 그 선출원의 이중출원 사이에는 이중출원관계에 있지 아니하고, 달리 이중출원관계를 인정할 법적 근거도 없으므로,구 특허법 제36조 제3항 단서에 의하여 선원주의와 관련한 협의 규정의 적용을 배제할 수 없다고 할 것이다.
 다. 소 결
 앞서 본 바와 같이, 이 사건 출원발명과 이 사건 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 이 사건 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 이 사건 선출원발명의 출원시로 소급되었으므로, 이 사건 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서구 특허법 제36조 제2항,제3항에 의하여 특허받을 수 없다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각한다.

판사 성기문(재판장) 강경태 김태현

[1] 출원발명의 국내우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급하는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계하는지 여부(소극)
[2] 출원발명과 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 선출원발명의 출원시로 소급하였으므로, 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서구 특허법 제36조 제2항,제3항에 의하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례

[1] 출원발명이 국내우선권 주장 출원인 경우, 그 효력은 단지 출원시만 선출원의 출원시로 소급할 뿐인데, 그것도 특허요건이나 선원주의 등의 일부 규정을 적용함에 그치고 특허권 존속기간 등의 규정의 적용에 있어서는 소급하지 않는 등 법적 효력이 미치는 범위가 상당히 제한적인 점, 이중출원은 원출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있음에 비하여, 우선권 주장 출원은 선출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위 외에도 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명까지도 기초로 할 수 있어 오히려 선출원의 청구범위보다 넓어질 수 있는 점 등을 고려하면, 국내우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급하는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계한다고 볼 근거는 없다. 따라서 국내우선권 주장 출원과 그 선출원의 이중출원 사이에는 이중출원관계에 있지 아니하고 달리 이중출원관계를 인정할 법적 근거도 없으므로,구 특허법 제36조 제3항 단서에 의하여 선원주의와 관련한 협의 규정의 적용을 배제할 수 없다.
[2] 출원발명과 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 선출원발명의 출원시로 소급하였으므로, 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제36조 제2항,제3항에 의하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례.