등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2007.08.24 / 시행일:

【원고(탈퇴)】 원고 1 외 1인
【원고 승계참가인, 상고인】 서오텔레콤 주식회사 (소송대리인 변리사 이종영외 3인)
【피고, 피상고인】 주식회사 엘지텔레콤 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 권광중외 7인)
【원심판결】 특허법원 2005. 12. 16. 선고 2005허1554 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후 제출된 상고이유 보충서에 대해서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제2항은 제1항이 열거하고 있는 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 국내외에서 반포된 간행물에 게재된 발명 및 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 발명(이하 ‘선행공지발명’이라 한다)으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 이 규정에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.
 2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 "이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법"이라는 이름의 이 사건 특허발명[2001. 9. 10. 출원되어 2003. 3. 31. (등록번호 1 생략), (등록번호 2 생략)로 등록되었다]과 원심 판시의 비교대상발명 1, 2를 대비하여 이 사건 특허발명의 정정 청구된 특허청구범위 제3항(이하 ‘이 사건 정정 청구된 제3항 발명’이라 한다)의 진보성을 판단함에 있어서, 이 사건 정정 청구된 제3항 발명을 전제부 및 구성요소 1 내지 4로 나누어, 그 전제부는 일반적인 이동통신단말기의 구성을 예시한 것일 뿐 기술적 특이성이 없으며 구성요소 1 내지 3은 원심 판시의 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 예측된다고 판단하고, 나아가 구성요소 4는 ‘비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단’이 그 특징이라고 인정한 후, 원심 판시의 비교대상발명 1의 실시예 1은 가입자가 PHS(Personal Handy-Phone System) 단말기의 비상버튼을 눌러 상황음을 녹음하도록 하는 경우이고 그 실시예 2는 가입자가 현장에 부재하는 등의 이유로 단말기를 조작할 수 없어 경비센터에서 PHS 단말기로 무음착신하여 상황음을 녹음하는 경우로서, 그 실시예 1은 수화음성신호를 금지시키는 기능을 당연한 전제로 하고 있고 실시예 2의 ‘무음착신’은 경비센터로부터 PHS 단말기에 착신되는 경우 호출음은 물론 수화음성신호도 금지시킨다는 것을 의미하므로, 이 사건 정정 청구된 제3항 발명의 구성요소 4는 비교대상발명 1의 실시예 2의 "경비센터로부터 조작 입력되는 신호가 특정 PHS 단말기에의 착신지시인 것을 식별한 때에는 지정된 PHS 단말기에 무음착신시키고, 그 PHS 단말기의 송화기로 주위의 상황음을 모으고 송출하여 경비센터의 녹음장치에서 녹음한다."는 구성과 동일·유사하게 대응되는 것이어서 기술적 특이성이 있다고 보기 어려우므로 이 사건 정정 청구된 제3항 발명은 원심 판시의 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되어 구 특허법 제133조의2 제3항에서 준용하는 같은 법 제136조 제4항이 요구하는 독립특허요건을 갖추지 못하게 됨으로써 이 사건 정정 청구는 전체로서 허용될 수 없다고 판단하였다. 
 원심은 나아가 정정 청구 전의 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 역시 위와 같은 이유로 진보성이 부정되고, 그 종속항인 제2항 내지 4항, 제7항, 그리고 제1항을 방법의 발명으로 표현한 제9항 및 그 종속항인 제11항, 제14항 역시 그 연장선상에서 진보성이 부정된다고 판단하였다.
 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.
 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 정정 청구된 제3항 발명의 구성요소 4에 대응된다고 본 원심 판시 비교대상발명 1의 구성은 무음착신에 대해서 개시하고 있으나, 명세서의 용어는 우선 일반적인 의미로 해석되는 것이 원칙인데 착신의 사전적인 의미는 ‘통신이 도착함’이라는 뜻이므로 무음착신이란 ‘소리 없이 통신이 도착한다’는 의미에 다름 아니며, 나아가 원심 판시 비교대상발명 1에는 "호출을 무음이 되게 호출방법을 바꾸는 지시를 포함하여 신호송신"한다는 점과 "사람을 개입시키지 않고, 또 알아차리게 하지 않고"라는 점이 기재되어 있어서, 이러한 기재를 종합하면 비교대상발명 1의 구성은 착신신호음이 발생하지 않도록 호출을 무음으로 하고 그리고 단말기 소지자가 현장에 부재하는 등의 이유로 단말기를 조작할 수 없는 경우 단말기 버튼을 누르는 등 별도의 사람의 행동 없이 호접속이 이루어지도록 함으로써 다른 사람이 알아차리지 않게 통화가 연결되도록 하는 구성만을 개시하고 있을 뿐, 나아가 경비센터에서 PHS로 수신되는 음성은 차단한 채 PHS에서 경비센터로만 음성을 송신한다는 구성까지 개시하고 있지 아니하다고 할 것이어서, 이러한 원심 판시 비교대상발명 1의 구성으로부터 이 사건 정정 청구된 제3항 발명의 구성요소 4와 같이(단말기 소지자의 비상호출에 따라서) 비상연락처로부터 비상발신이 있는 경우에 단말기의 수신부의 수화음성신호 수신은 차단하고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 이른바 도청모드를 수행하는 제어수단이 개시되어 있다고 보기 어렵고, 이 사건 특허발명이 출원되기 이전에 위와 같은 도청모드 자체를 혹은 이러한 도청모드를 암시하는 선행공지발명에 관한 어떠한 자료도 제출된 바 없으며, 원심 판시의 비교대상발명 1의 위 구성으로부터 통상의 기술자라면 마땅히 위 구성요소 4를 생각해낼 수밖에 없을 것이라는 사정을 인정할 아무런 증거가 없는 이 사건에서, 이 사건 특허발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자가 원심 판시 비교대상발명들에 의하여 이 사건 정정 청구된 제3항 발명을(나아가 같은 이유로 정정 청구 전의 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2 내지 4항, 제7항, 그리고 제1항을 방법의 발명으로 표현한 제9항 및 그 종속항인 제11항, 제14항도 마찬가지이다) 용이하게 발명할 수 있다고는 할 수 없을 것인데, 이러한 사후적 판단은 허용되지 아니하는 것이다.
 그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 정정 청구된 제3항 발명에 대하여 원심 판시의 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다고 판단한 것은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 것이라고 할 것이므로 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 박일환 김능환(주심)

[1] 통상의 기술자가 당해 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하는 것이 허용되는지 여부(소극)
[2] 이름이 "이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법"인 특허발명의 중요구성요소인 "도청모드"의 진보성을 판단함에 있어, 비교대상발명의 "무음착신" 구성 등으로부터 이를 용이하게 발명할 수 있다고 판단하는 것은 위 특허발명에서 개시된 내용을 전제로 사후적으로 그 발명의 진보성을 판단하는 것으로서 허용되지 않는다고 한 사례

[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항에 따라 어떤 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 보아야 할 것이고, 진보성이 부정되는지 여부의 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다.
[2] 이름이 "이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법"인 특허발명은 ‘비상연락처의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단’을 그 특징으로 하는바, 위 특허발명의 진보성이 부인되는지를 판단함에 있어, 비교대상발명의 ‘가입자가 단말기의 비상버튼을 눌러 상황음을 녹음하는 구성’ 또는 ‘경비센터에서 단말기로 무음착신하여 상황음을 녹음하는 구성’으로부터 위 특허발명을 용이하게 발명할 수 있다고 판단하는 것은, 위 특허발명의 명세서에 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 그 발명의 진보성을 판단하는 것으로서 허용되지 않는다고 한 사례.