거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2011.10.13 / 시행일:

【원고, 상고인】 쉐링 코포레이션 (소송대리인 변리사 서장찬 외 2인)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2009. 11. 5. 선고 2008허14193 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 주지관용기술 및 진보성 판단에 관한 법리오해의 점에 대하여
출원된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집·종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 경우, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조).
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “이중층의 지속 방출형 경구 투여 조성물”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2000-79047호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다) 중 원심 판시 구성요소 1은 데스로라타딘을 포함하는 즉시 방출형 제1층 및 슈도에페드린을 포함하는 지속 방출형 제2층으로 이루어진 이중층 정제인 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 데스로라타딘을 포함하는 정제 코팅 및 슈도에페드린을 포함하는 정제 코어로 이루어진 필름코팅정이라는 점에서 차이가 있으나, 필름코팅정과 다층정은 그 기술분야에서 방출 조절용 정제의 형태로 널리 알려진 것이므로 필름코팅정을 이중층 정제로 변경한 것은 주지관용의 기술을 적용한 단순한 제형변경에 불과하다. 그리고 원심 판시 구성요소 2에서 제제성분의 안정화를 목적으로 항산화제를 사용하는 구성 역시 주지관용의 기술에 불과하고, 항산화제의 조성비를 수치한정한 것은 이 사건 출원발명의 명세서에 이러한 수치한정에 대한 임계적 의의가 기재되어 있지 아니할 뿐만 아니라 그 수치도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 반복적인 실험을 통하여 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하므로 원심 판시 구성요소 2는 통상의 기술자가 별다른 어려움이 없이 채택할 수 있는 구성이다. 또한 데스로라타딘의 안정화는 이중층과는 아무런 연관이 없고 부가된 항산화제에 의하여서만 나타나는 것이므로 구성요소 1과 2는 유기적으로 결합된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 주지관용의 기술을 단순 결합하여 쉽게 도출해 낼 수 있는 것이므로 구성의 곤란성이 없다.
 나아가 이 사건 제1항 발명의 작용효과도 통상의 기술자가 위 각 구성요소의 결합으로부터 용이하게 예측할 수 있는 정도에 불과하고, 특히 이 사건 제1항 발명은 데스로라타딘을 포함하는 즉시 방출형 제1층에 약제학적으로 허용되는 부형제가 포함되며 슈도에페드린을 포함하는 지속 방출형 제2층에만 항산화제가 포함되는 경우를 구성에 포함하고 있고, 이러한 경우 항산화제가 없는 즉시 방출형 제1층에서는 부형제에 의하여 데스로라타딘이 변색 및 분해되어 불순물이 생성될 수 있으므로 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 비하여 그 작용효과가 현저하다고 할 수 없다.
 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 주지관용기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.
 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 주지관용기술 및 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 2. 거절이유통지 및 의견제출기회 부여에 관한 법리오해의 점에 대하여
 기록에 비추어 살펴보면, 을 제8호증의 1, 2는 약제학 분야의 교과서로 그 기술분야에서 널리 활용되는 문헌이므로 그 내용은 주지관용의 기술로 예시되는 자료라고 할 것이고, 을 제9, 10호증의 항산화제를 사용한다는 기재도 주지관용의 기술로 예시되는 자료에 불과하므로 을 제8호증의 1, 2, 을 제9, 10호증의 내용을 이 사건 출원발명에 대한 2007. 11. 15.자 거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)에서 들고 있지 않은 새로운 거절이유라거나 새로운 증거라고 할 수 없다.
 그리고 이 사건 거절결정과 그 불복심판청구에 대한 이 사건 심결의 각 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없지만, 이 사건 제1항 발명이 현저한 지속방출의 작용효과를 나타내지 못한다는 주된 취지에서 서로 부합되므로, 이 사건 심결의 이유가 원고에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유라고 할 수 없다.
 또한 거절이유가 통지되어 의견제출의 기회가 부여되었던 청구항 중 하나라도 거절이유가 해소되지 않으면 그 출원발명의 출원이 전부 거절되어야 할 것인데, 앞서 본 바와 같이 거절이유가 통지된 이 사건 제1항 발명의 진보성이 여전히 부정되어 그 거절이유가 해소되지 아니한 이상 이 사건 출원발명은 그 출원이 전부 거절될 수밖에 없으므로, 특허청 심사관이 거절이유통지 후 보정에 의하여 신설된 청구항 제22항 내지 제30항, 제33항 내지 제39항, 제41항에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 부여하지 않고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 거절결정을 하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.
 원심이 같은 취지에서 이 사건 심사 및 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여되지 아니한 절차상의 위법이 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유통지 및 의견제출기회 부여에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 차한성 신영철(주심) 박병대

[1] 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집·종합하여 이루어진 발명의 진보성을 인정하기 위한 요건
[2] 명칭이 “이중층의 지속 방출형 경구 투여 조성물”인 甲 회사 출원발명의 진보성이 문제된 사안에서, 출원발명 특허청구범위 제1항은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 주지관용기술로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 진보성이 부정된다고 본 원심판단을 수긍한 사례
[3] 명칭이 “이중층의 지속 방출형 경구 투여 조성물”인 甲 회사의 출원발명에 대하여 특허청 심사관이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다는 의견제출 통지를 하자 甲 회사가 보정서를 제출하였으나 여전히 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 하였는데, 이후 甲 회사가 거절결정을 취소하는 심판청구를 하면서 보정서를 제출하였으나 특허심판원이 거절결정을 유지하는 심결을 한 사안에서, 제반 사정에 비추어 위 심사 및 심판 단계에서 의견제출의 기회가 부여되지 아니한 절차상 위법이 없다고 본 원심판단을 수긍한 사례