가처분이의 (민사, 대법원)
공포일: 2005.10.27 / 시행일:

【채권자, 피상고인】 ○○○ 주식회사 (소송대리인 법무법인 세화 담당변호사 박종백 외 2인)
【채무자, 상고인】 채무자 (소송대리인 변호사 유주상 외 1인)
【원심판결】 서울고법 2003. 6. 10. 선고 2002카합1012 판결 
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심의 판단
 원심은 그 채택 증거를 종합하여, 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 채무자가 1994.경부터 생산·판매하여 온 이 사건 부직포 등과 채권자가 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 방법에 의하여 생산한 부직포는 모두 발열성 보온팩의 생산을 위한 것으로서 통기구멍의 수와 크기를 조절함으로써 발열성 보온팩의 필수적 요건인 발열온도와 지속시간의 조절이 가능하도록 되어 있어 그 기능과 효용이 같고, 통기구멍의 천공된 모양이 원형으로서 동일하며, 통기구멍의 배열상태가 유사하여 동일한 물건이므로, 채무자의 이 사건 부직포 등은 다른 특별한 사정이 없는 한 특허법 제129조에 의하여 이 사건 특허방법에 의하여 생산된 것으로 추정된다고 인정한 다음, 채무자의 이 사건 부직포 등이 이 사건 특허출원 전에 공지·공용된 것이라는 채무자의 주장에 대하여는 채무자가 제출한 모든 자료에 의하더라도 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없고, 채무자가 소외 회사에서 폴리에틸렌수지 필름이 코팅된 부직포에 열핀이 박힌 로울러의 회전에 의하여 통기구멍을 천공하는 방식으로 제조한 것을 수입한 것으로서 이 사건 특허방법에 의하여 제조된 것이 아니라는 점에 부합하는 듯한 그 판시의 증거들은 믿기 어려우므로, 결국 채권자는 이 사건 특허권자로서 채무자가 임의로 이 사건 특허방법에 의하여 물건을 생산하거나 그 방법으로 생산된 것을 수입함으로써 채권자의 위 권리를 침해한 이상, 채무자에 대하여 그 침해행위의 금지·예방을 청구할 수 있다고 할 것이고 보전의 필요성도 있다할 것이어서, 채권자의 이 사건 가처분신청은 이유 있다는 취지로 판단하였다.
 2. 이 법원의 판단
 그러나 원심의 이러한 판단은 수긍할 수 없다.
 특허법 제129조에 의하면, 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라야 할 것이다. 
 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항 내지 제9항은 그 보호받고자 하는 대상을 ‘니이들 구멍이 천공된 발열성 보온팩의 니이들 방법’으로 하고 있는데, 그 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 특허권자가 이 사건 특허방법을 이용하여 제조·생산하고자 하는 물건은 ‘발열성 보온팩용 직포 또는 부직포’를 대상으로 하고 있는 점을 알 수 있어 이 사건 특허발명의 청구범위 제7항 내지 제9항은 물건을 생산하는 방법에 해당한다고 할 것이나, 한편 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 종래의 기술로서 일정한 크기의 통기 구멍을 형성한 비통기성 필름에 통기성 직포 또는 부직포를 접착시켜 만든 발열성 보온팩용 통기성 있는 직포 또는 부직포를 만드는 방법이 자세히 기재되어 있고, 이 사건 특허발명의 목적은 위와 같은 종래 기술의 문제점을 해소하기 위하여 비통기성 수지필름이 한쪽 면에 열융착되어 코팅된 직포 또는 부직포에 니이들 구멍을 연속적으로 형성할 수 있음과 동시에, 니이들 구멍의 수를 자유로이 선택하여 형성할 수 있는 발열성 보온팩의 니이들 장치 및 방법을 제공함을 그 목적으로 하고 있다고 기재하고 있는 점에 비추어 볼 때, 이 사건 부직포와 같이 비통기성 수지 필름이 한쪽 면에 열융착되어 코팅된 코팅층을 갖고 통기구멍이 연속적으로 형성된 것을 주된 기술사상으로 하는 직포 또는 부직포는 이미 이 사건 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었던 것임이 분명하므로, 이 사건 특허발명에는 특허법 제129조의 추정 규정을 적용할 수 없다 할 것이다.
 따라서 이 사건 특허권의 침해를 주장하는 채권자로서는 채무자가 이 사건 특허발명인 니이들 장치 또는 니이들 방법을 사용하여 이 사건 부직포 등을 생산하였다는 점을 입증하여야 할 것이나, 채권자가 제출한 모든 자료에 의하더라도 이를 인정하기에 부족하고 달리 이 점을 인정할 만한 증거가 없다(오히려 원심이 합리적인 이유 없이 배척한 증거를 모아보면, 채무자는 1994.경부터 일본국 마타이 주식회사로부터 이 사건 특허방법과 다른 방법인 핀이 박힌 로울러의 회전에 의하여 통기구멍을 천공하는 방법으로 제조한 직포 또는 부직포를 수입하여 사용하고 있는 사실이 엿보일 뿐이다).
 그렇다면 원심판결에는 특허법 제129조의 생산방법에 관한 법리를 오해하고 채증법칙을 위반하여 사실을 오인한 위법이 있다고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하다.
 3. 결 론
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 고현철(재판장) 강신욱(주심) 김영란

[1] 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우, 그 물건과 동일한 물건이 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받기 위한 요건
[2] 채무자가 생산한 부직포가 이미 채권자의 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 물건에 해당하여 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받지 않으므로 특허권의 침해를 주장하는 채권자가 채무자의 생산방법을 증명하여야 한다고 한 사례

[1] 특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라야 할 것이다.
[2] 채무자가 생산한 부직포가 이미 채권자의 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 물건에 해당하여 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받지 않으므로 특허권의 침해를 주장하는 채권자가 채무자의 생산방법을 증명하여야 한다고 한 사례.