거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2010.04.29 / 시행일:

【원고, 피상고인】 
【피고, 상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2009. 10. 29. 선고 2009허1194 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점 내지 제3점에 대하여
구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제63조 본문은 심사관은제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을 위법하다고 할 수 없다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조).
 기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다. 즉 심사관은 2007. 8. 31. 명칭을 “팩스데이터 전송제어기, 팩스서버 및 팩스시스템과 그 제공방법”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제***-****-****4호)이 원심 판시 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 등의 거절이유를 통지하여 출원인에게 이에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하였다. 이에 대응한 원고의 명세서 등 보정서 제출에 대하여 심사관은, 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 알고리즘을 사용한 내용 인증 기술이 일반적인 기술이라는 점에 관한 참고자료로 위 거절이유 통지에 포함되지 아니한 공개번호 제2003-77130호 공개특허공보 등을 들면서, 이 사건 제1항 발명 등이 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 것을 거절이유로 하여 2008. 2. 25. 특허거절결정을 하였다. 한편 이 사건 심결은 위 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였는데, 그 이유는 비교대상발명 1에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 것으로서, 이 점에 대하여는 위에서 본 바와 같이 심사관이 의견서 제출의 기회를 부여한 바 있다.
 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결이 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하는 이유로 심사관이 그에 관하여 의견제출통지를 한 바 없는 사유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니므로, 특허거절결정의 이유에서 위 공개특허공보를 참고자료로 든 것이구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한지 여부와 상관없이, 이 사건 심결이구 특허법 제63조 본문을 위반하여 위법하다고 할 수 없다.
 그런데도 원심은, 특허거절결정의 거절이유에서 위 공개특허공보를 참고자료로 든 것이구 특허법 제63조 본문을 위반한 것이고, 이러한 특허거절결정에 대하여 아무런 절차를 거치지 아니한 채 이를 그대로 유지한 이 사건 심결도 위법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 조치에는구 특허법 제63조 본문에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고취지는 이유 있다.
 2. 상고이유 제4점에 대하여
 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명 중 원심 판시 구성 ①, ②, ②-1, ③, ③-1, ⑤는 비교대상발명 1과 실질적인 차이가 없다. 나아가 원심 판시 구성 ④ 및 구성 ④-1의 제어부 구성은 팩스데이터 전송제어기 외부에 별도로 설치된 팩스서버를 통하여 제2팩스데이터의 내용을 인증한 후에야 위 데이터를 PSTN으로 전송하도록 제어함을 그 기술적 특징으로 하는바, 그에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에 “OCR 처리부(160)의 패턴매칭부(162)가 팩스데이터의 이미지 파일에서 추출된 문자열과 사용자 패턴 저장부(161)에 이미 기록되어 있던 사용자 이름 등을 비교해, 그 결과 동일한 패턴이 검출되면 해당 사용자의 전자메일 계정으로 이미지 파일을 전송하고, 반대의 경우 전송된 팩스데이터를 관리자로 설정된 클라이언트(410a~410n 중 어느 하나)로 제공하여 이를 분류 또는 분배하도록 한다”는 기술구성이 나타나 있다. 그런데 비교대상발명 1의 대응구성에서 팩스데이터를 분류 또는 분배한다는 것은 팩스데이터의 내용을 인증하는 것과 유사하고 위 분류 또는 분배의 역할을 하는 관리자 클라이언트가 팩스시스템 외부에 있으므로, 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1에서와 같이 팩스데이터 전송제어기 외부에 별도로 설치된 팩스서버를 통하여 팩스데이터를 인증하는 구성에 이를 수 있다는 암시 또는 동기 등이 제시되어 있다고 할 것이다. 또한 외부로부터 팩스데이터를 수신할 때의 기술인 비교대상발명 1을 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1에서와 같이 팩스데이터를 외부에 전송할 경우로 바꾸어 적용함에는 별다른 기술적 어려움이 없을 것으로 보인다. 따라서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)는 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1을 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측가능한 정도로서 이를 현저한 것이라고 할 수 없다.
 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 할 것임에도, 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성 ④와 구성 ④-1이 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출될 수 없다는 점 등을 이유로 들어 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고취지도 이유 있다.
 3. 결론
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)

[1] 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 않은 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 않은 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 것이 아닌 경우, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고 할 수 있는지 여부(소극)
[2] 명칭을 “팩스데이터 전송제어기, 팩스서버 및 팩스시스템과 그 제공방법”으로 하는 출원발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 한 사례