등록무효(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.12.13 / 시행일:

【원 고】 주식회사 제일테크노스 (소송대리인 변리사 최재희 외 2인)
【피 고】 주식회사 덕신하우징 (소송대리인 변리사 고영회 외 1인)
【변론종결】2006. 10. 17.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 11. 28. 2005당137호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제2, 3호증]
 원고는 2004. 1. 20. 출원하여 2004. 9. 24. (등록번호 생략)으로 특허등록받고 명칭이 “용접 결함이 없는 데크 플레이트”인 별지 1의 가., 다.항 기재 이 사건 등록발명(이하 그 청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제1항 발명’ 등으로 한다)의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 트러스 거더가 부착된 데크 플레이트에 관한 것으로, 용접흔적에 의한 용접결함을 억제하고자 트러스 거더의 풋트를 다양하게 형성된 바닥판 돌기의 상단측에 스폿용접에 의하여 고정되도록 하는 것을 특징으로 하는 발명이다.
 피고는 2005. 1. 26. 이 사건 발명이 별지 2.항 기재의 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 원고가 2005. 3. 3. 별지 1의 나.항 기재와 같이 이 사건 등록발명의 청구항 1., 3.항을 정정하는 청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라고 하고, 그 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제1항 정정발명’ 등으로 한다)를 하였으나, 특허심판원은 이 사건 제1항 정정발명이 특허출원을 한 때에 특허요건을 구비하지 못하였다며 이 사건 정정청구를 받아들이지 아니하고, 이 사건 등록발명이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
 2. 이 사건 정정청구의 적법 여부
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 4호증, 경험칙, 변론의 전취지]
 가. 법 리
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제133조의2 제3항, 제136조 제4항, 제47조 제3항 제1호·제2호에 의하면 이 사건 정정청구와 같은 특허무효심판절차에서의 정정이 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 것에 해당하는 경우에는 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.
 한편, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐, 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없다고 할 것이다.
 나. 이 사건 제3항 정정발명의 정정 내용
 이 사건 제3항 정정발명은 이 사건 제3항 발명의 “풋트가 재치된 채”를 “풋트의 밑면이 재치된 채”로 정정한 것으로서, 데크 플레이트의 바닥판 돌기에 재치(載置, 올려 놓다)되는 트러스 거더 부분을 ‘풋트’에서 ‘풋트의 밑면’으로 범위를 한정한 정정인바, 이는 특허청구범위를 감축하는 정정이므로 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이라야 한다.
 다. 이 사건 제3항 정정발명의 진보성 여부
 이 사건 제3항 정정발명은 별지 1의 나.항 기재와 같이, 트러스 거더와(이하 ‘구성요소 ①’이라고 한다), 상기 트러스 거더의 풋트의 밑면이 재치된 채 스폿용접에 의해 고정되는 돌기를 갖는 바닥판으로 구성되되(이하 ‘구성요소 ②’라고 한다), 상기 돌기의 높이는 3 내지 15㎜인 것을 특징으로 하는(이하 ‘구성요소 ③’이라고 한다) 데크 플레이트로 이루어져 있는바, 구성요소 ①, ②는 이 사건 등록발명의 특징 중의 하나인 ‘바닥판 돌기는 서로 맞대어 접혀 형성된 것’으로 한정하지 않고 있기 때문에 이 사건 발명의 명세서에 기재되어 있는 종래 기술도 포함하고 있는데(별지 1의 다.항 기재 도면 중 도1, 도2 부분), 그 종래 기술이 공지된 선행기술임은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 모두 공지된 것들에 불과하고, 구성요소 ③은 바닥판 돌기의 높이를 수치한정한 것이나 그 명세서에 위 수치한정의 임계적 의의를 밝히지 못하고 있으므로, 결국 이 사건 제3항 정정발명은 위 종래 기술에 의하여 공지된 구성요소들을 단순 결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이어서, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘평균적 기술자’라고 한다)이라면 위 종래 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 그 진보성이 인정되지 아니한다.
 라. 소 결
 따라서 이 사건 제3항 정정발명은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 없는 것으로 그 부분 정정청구는 부적법하다고 할 것이고, 위 부분에 정정불허가 사유가 존재하는 한 이 사건 정정청구 전부가 부적법하여 정정이 허용될 수 없다.
 3. 이 사건 등록발명의 진보성 여부
 [인정 근거 : 갑 제1 내지 4호증, 경험칙, 변론의 전취지]
 가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부
 (1) 기술분야 및 목적 대비
 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 모두 트러스 거더가 부착된 데크 플레이트에 관한 것으로, 트러스 거더를 바닥판에 스폿용접으로 고정시킬 때 바닥판에 용접흔적이 발생하지 않도록 하는 데크 플레이트를 제공한다는 점에서 그 기술분야와 목적이 실질적으로 동일하다.
 (2) 구성 및 효과 대비
 이 사건 제1항 발명은 별지 1의 가.항 기재와 같이, 트러스 거더와(이하 ‘구성요소 1’이라고 한다), 상기 트러스 거더의 풋트가 재치되는 돌기를 갖는 바닥판으로 구성되되(이하 ‘구성요소 2’라고 한다), 상기 돌기는 서로 맞대어 접혀 형성되고(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다), 상기 트러스 거더의 풋트는 상기 돌기의 상단측에 스폿용접에 의해 고정되는 것(이하 ‘구성요소 4’라고 한다)을 특징으로 하는 데크 플레이트로 이루어져 있다.
 먼저, 구성요소 1은 위 구성요소 ①과 같고, 구성요소 2는 위 구성요소 ②를 포함하는 상위개념인데, 위 구성요소 ①, ②가 공지된 선행기술임은 앞서 본 바와 같으므로, 구성요소 1, 2는 이 사건 등록발명의 출원 전에 공지된 것이다.
 구성요소 3은 비교대상발명의 ‘베이스판(7)의 상면(7b)에 상기 베이스판(7)을 접어 맞대어 돌조(2)를 형성하되’라는 구성과 동일하다.
 마지막으로, 구성요소 4는 비교대상발명의 ‘상기 돌조(2)는 기단부(3)를 바깥 방향으로 열리듯이 경사지게 하고 그 선단부(4)를 절곡하여 선단부(4)와 기단부(3)와의 사이 굴곡 위치에 지지부(5)를 형성하고, 여기에 삼각트러스(15)에 형성된 고정부(14)의 단부(14a)를 재치하여 횡방향 스폿용접으로 고정시키는 데크 플레이트’ 구성에 대응하는바, 위 구성들은 모두 스폿용접에 의하여 트러스 거더의 풋트가 돌기의 상단측에 고정되는 것으로 그 기술적 구성이나 결합관계가 실질적으로 동일하다.
 이에 대하여 원고는, 위 구성요소들에 의하여 나타나는 이 사건 제1항 발명의 돌기는 별지 1의 다.항 기재 도3과 같은 ‘수직방향의 Ⅰ자형’을 의미하고 그와 같은 돌기 위에 트러스 거더의 풋트를 올려놓는 것으로 해석하여야 하므로 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명의 구성과 다르다는 취지로 주장하나, 특허발명의 명세서에 기재되는 용어는 그 의미가 명세서에서 정의된 경우 외에는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용함과 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하고(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조), 한편 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 바에 의하여 정해지므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 하지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인바(대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 등 참조), 이 사건 등록발명의 특허청구범위에 개시하고 있는 다양한 돌기 형상과 ‘재치’나 ‘상단측’의 일반적인 의미 등에 비추어 볼 때 이 사건 제1항 발명의 구성들을 원고 주장과 같이 제한 해석할 수는 없고, 이 사건 등록발명의 상세한 설명에도 돌기 모양과 풋트의 고정 위치에 관하여 “돌기가 서로 맞대어 접혀져서, 그 상단측의 두께가 어느 정도 백플레이트 기능을 하여 과도한 용접전류가 불필요하여 용접흔적이 발생하지 않게 되고, 용접이 상하에서 행해지므로 용접 자세가 훨씬 편리하게 된다.”고 기재되어 있어, 트러스 거더의 풋트가 바닥판으로부터 일정 거리가 유지된 상태에서 돌기에 고정되도록 돌기의 윗부분에 놓고 스폿용접에 의해 고정되며, 돌기가 서로 맞대어 접혀진 것이어서 일정한 두께를 가지게 되므로 스폿용접의 가압력에 견딜 수 있는 백플레이트 기능을 한다는 의미로 사용되고 있을 뿐이어서, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 위와 같이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 등에 의하여 공지된 구성요소들을 단순 결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보인다.
 (3) 정 리
 따라서 평균적 기술자라면 비교대상발명 등으로부터 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있을 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 진보성이 인정되지 아니한다.
 나. 이 사건 제2항 발명의 진보성 여부
 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 별지 1의 가.항 기재와 같이 돌기의 높이를 3 내지 15㎜로 한정한 것이나, 동일한 구성인 위 구성요소 ③에서 본 바와 같이 그 명세서에서 위 수치한정의 임계적 의의를 밝히지 못하고 있으므로, 이러한 구성은 평균적 기술자가 비교대상발명 등으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 이는 위 청구항들이 인용하고 있는 이 사건 제1항 발명과의 결합에 의하여서도 마찬가지라 할 것이어서, 이 사건 제2항 발명도 진보성이 인정되지 아니한다.
 다. 이 사건 제3 내지 9항 발명의 진보성 여부
 이 사건 제3항 발명은 별지 1의 가.항 기재와 같이 이 사건 제1, 2항 발명의 구성요소들 중 구성요소 3을 제외한 나머지 구성요소들(즉, 위 구성요소 1, 2, 4 및 ③)로 이루어진 발명이고, 이 사건 제4 내지 9항 발명은 이 사건 제3항 발명의 종속항들로서 이 사건 제3항 발명의 돌기 형상을 한정한 것이나, 이 사건 제3항 발명은 위 구성요소 1, 2, 4 및 ③ 부분에서 본 바와 같이 비교대상발명 등에 의하여 공지된 구성요소들을 단순 결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보여 진보성이 인정되지 아니한다고 할 것이며, 이 사건 제4 내지 9항 발명에 한정된 돌기 형상들은 트러스 거더의 풋트를 바닥판의 돌기에 수직형 스폿용접으로 고정시킬 때 바닥판에 용접흔적이 발생되지 않도록 하는 기술적 구성인데, 비교대상발명에서도 삼각트러스의 고정부(14)를 베이스판의 돌출부에 스폿용접으로 고정시킬 때 용접흔적이 발생되지 않도록 하는 돌출부 형상들이 다양하게 제시되어 있을 뿐만 아니라(갑 제4호증의 도3, 4, 8과 식별부호 [0027] 내지 [0029]), 수직형 스폿용접이나 횡방향 스폿용접 모두 공된 기술인 점까지 고려하여 보면, 평균적 기술자라면 비교대상발명의 횡방향 스폿용접에 적합한 돌기 형상으로부터 이 사건 제4 내지 9항 발명의 수직형 스폿용접에 적합한 돌기 형상을 쉽게 도출할 수 있다고 보이고, 이는 위 청구항들이 인용하고 있는 이 사건 제3항 발명과의 결합에 의하여서도 마찬가지라 할 것이어서, 이 사건 제4 내지 9항 발명도 진보성이 인정되지 아니한다.
 라. 소 결
 결국, 이 사건 등록발명은 비교대상발명 등과 실질적으로 그 목적, 구성 및 효과가 동일하거나, 평균적 기술자가 비교대상발명 등으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다고 할 것이므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.
 4. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이기택(재판장) 우라옥 김태현

[1] 특허무효심판절차에서의 정정청구가 복수의 정정사항으로 되어 있는 경우 일부 사항의 정정만을 허용할 수 있는지 여부(소극)
[2] 특허발명의 명세서에 기재되는 용어의 사용 방법

[1] 특허무효심판절차에서의 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐, 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없다.
[2] 특허발명의 명세서에 기재하는 용어는 그 의미가 명세서에서 정의된 경우 외에는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용함과 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 한다.