손해배상(지) (민사, 서울고등법원)
공포일: 2009.01.21 / 시행일:

【원고, 항소인】 
【피고, 피항소인】 후렛트-팩커드 컴퍼니 (소송대리인 변호사 주한일 외 1인)
【제1심판결】 서울지방법원 2001. 12. 14. 선고 2000가합67360 판결
【변론종결】2008. 11. 19.
【주 문】
1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 환송 전 당심에서 추가된 원고의 선택적 청구부분의 소를 각하한다.
3. 항소제기 이후의 소송총비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】제1심 판결을 취소한다. 선택적으로, 피고는 원고에게 도메인이름 “hpweb.com”을 이전하라. 또는 원고가 1999. 11. 23. 등록한 도메인이름 “hpweb.com”에 대한 피고의 침해금지청구권은 존재하지 아니함을 확인한다(원고는 1차 환송 전 당심에 이르러 선택적 청구로서 침해금지청구권부존재확인청구부분을 추가하고 손해배상청구부분을 취하하였다).
【이 유】1. 기초사실
 다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제6호증, 갑 제7호증의 1 내지 28, 을 제2 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
가. 당사자의 지위
 원고는 웹디자이너로서 “digitalcouple.com”이라는 도메인이름의 웹사이트를 운영하고 있는 자이고, 피고는 미국 캘리포니아 주에 본사를 두고 있는 법인으로서 컴퓨터 하드웨어, 프린터 등 컴퓨터 주변장치, 컴퓨터 소프트웨어 등의 상품과 관련하여 “hp”로 구성되어 있는 표장으로 미국 특허상표청에 상표 및 서비스표를 등록한 자이다.
나. 원고의 이 사건 도메인이름 등록
 ⑴ 원고는 1999. 11. 23. 인터넷 도메인이름 “hpweb.com”(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라고 한다)을 미국의 도메인이름 등록기관(registrar)인 네트워크솔루션 사(Network Solution Inc., "NSI". 이하 ‘네트워크솔루션’이라고 한다)에 등록하였다.
 ⑵ 원고는 이 사건 도메인이름을 원고가 운영하는 다른 웹사이트인 “digitalcouple.com”으로 포워딩(forwarding)시켜 놓았는데, 위 웹사이트는 회원들에게 이메일(E-mail) 주소를 제공하는 서비스를 주된 내용으로 하는 것으로서 회원들은 원고가 미리 등록하여 보유하고 있는 450여 개의 도메인이름 중에서 자신이 원하는 도메인이름을 선택하여 개인적인 이메일 주소로 사용할 수 있도록 되어 있고, 이 사건 도메인이름도 그러한 도메인이름 중의 하나이다.
다. 통일도메인이름분쟁해결방침 및 규칙
 한편, .com, .org, .net 등 일반최상위 도메인(gTLD) 이름에 대한 등록기관을 지정하는 등 인터넷주소를 관리하는 국제기구인 인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, "ICANN". 이하 ‘아이칸’이라고 한다)는 도메인이름 등록기관이 아닌 제3자와 등록자 사이에 발생하는 도메인이름의 등록과 사용에 관한 분쟁의 해결을 위하여, 통일도메인이름분쟁해결방침(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 ‘분쟁해결방침’이라고 한다) 및 동 규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 ‘분쟁해결방침규칙’이라고 한다)에서 별지와 같은 내용의 의무적 행정절차(mandatory administrative proceeding)를 마련하고 있는데, 일반최상위 도메인이름을 등록하려는 자는 등록기관에 대하여 분쟁해결방침에 의한 분쟁의 해결에 동의하도록 되어 있고, 위 규정들은 아이칸의 인터넷 웹사이트에 공개되어 있다.
라. 이 사건 도메인이름을 둘러싼 분쟁 및 미국 국가중재위원회의 결정
 ⑴ 피고는 분쟁해결방침 및 규칙에 따라 2000. 8. 3. 이 사건 도메인이름의 보유자인 원고를 상대로 하여 아이칸이 승인한 분쟁해결기관 중의 하나인 미국의 국가중재위원회(National Arbitration Forum, "NAF". 이하 ‘미국 국가중재위원회’라고 한다)에 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하도록 명하여 줄 것을 요구하는 취지의 신청을 하였는데, 위 신청 당시 피고는 분쟁해결방침규칙 제3조 b항 xiii호에 따라 피고가 복종할 관할법원으로서 이 사건 도메인이름의 등록기관인 네트워크솔루션의 주된 사무소 소재지인 미국 버지니아주 헌던시(Virginia, Herndon)를 관할하는 법원을 선택하였고, 위 신청에 대하여 원고는 2000. 8. 18. 답변서를 제출하여 다투었다.
 ⑵ 미국 국가중재위원회는 2000. 9. 8. “피고는 ‘hp’라는 표장을 사용하는 23개의 상표를 미국 특허상표청에 등록하여 두고 있고, 컴퓨터 관련 제품(하드웨어, 소프트웨어, 프린터 등)에 위 표장을 사용하고 있으며, 인터넷으로 알려진 전 세계적인 컴퓨터망과 폭넓은 관계가 있고, 전 세계적으로 10만 명이 넘는 피고의 직원들이 ‘hpweb’으로 알려진 내부 전산망을 사용하고 있을 뿐만 아니라 피고의 표장인 ‘hp’는 주지·저명하고 식별력이 있어 법률상 고도의 보호를 받는다.”라는 사실을 인정한 후, 분쟁해결방침 제4조 a항에 따라 ① 원고의 이 사건 도메인이름은 피고의 표장과 동일하거나 유사하고, ② 원고에게는 이 사건 도메인이름과 관련하여 권리 또는 정당한 이해관계가 없으며, ③ 원고의 웹사이트가 피고의 표장과 출처, 후원, 제휴, 보증관계에 있는 것으로 혼동을 초래함으로써 의도적으로 인터넷 사용자를 유인하여 경제적 이득을 얻으려 한 경우로서 이 사건 도메인이름에 대한 원고의 악의적인 등록·사용이 추정되는데 원고가 위 추정을 번복하지 못하였다는 이유로 원고에 대하여 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하라는 내용의 결정(이하 ‘이 사건 결정’이라고 한다)을 하였다.
 ⑶ 원고는 이 사건 결정에 불복하여 분쟁해결방침 제4조 k항에 따라 이 사건 결정 후 10영업일 이내인 2000. 9. 18. 제1심 법원(서울지방법원)에 이 사건 소를 제기하였으나, 이 사건 도메인이름의 등록기관인 네트워크솔루션은, 피고가 분쟁해결방침에 따른 신청을 할 당시 분쟁해결방침규칙 제3조 b항 xiii호에 따라 피고가 복종할 관할법원으로서 네트워크솔루션의 주된 사무소의 소재지 법원인 미국 버지니아주 헌던시(Virginia, Herndon)를 관할하는 법원을 선택하였기 때문에 이 사건 제1심 법원은 원고가 이 사건 결정의 집행을 보류시키기 위해 소를 제기할 수 있는 관할법원이 아니라는 이유로, 이 사건 소가 제기되었음에도 이 사건 결정에 따라 2000. 9. 29. 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하였다.
2. 원고의 침해금지청구권부존재확인청구의 적법 여부
 원고는 이 사건 선택적 청구로서, 분쟁해결방침 및 우리나라 법에 의하더라도 피고가 원고에 대하여 이 사건 도메인이름의 등록말소, 이전 등 침해금지를 구할 권리가 없음에도, 부당한 이 사건 결정으로 피고가 이 사건 도메인이름을 이전받아 원고의 이 사건 도메인이름에 관한 권리를 침해하고 있다고 주장하면서, 당초부터 피고는 원고에 대하여 이 사건 도메인이름에 관한 침해금지를 구할 권리가 부존재한다는 확인을 구하고 있다. 
 그러나 확인의 소는 원고의 권리 또는 법적 지위에 관하여 다툼이 있고, 이러한 법적 불안을 해소하기 위하여 법률관계의 확인을 구하는 것이 그 분쟁을 근본적으로 해결하는 가장 유효적절한 수단일 때 허용되는 것인바, 앞서 본 바와 같이 이 사건 결정에 따라 이미 이 사건 도메인이름이 피고에게 이전된 이상 위와 같은 부존재확인청구는 이 사건 도메인이름을 원고에게 회복하기 위한 유효적절한 수단이라 할 수 없고, 더욱이 설령 원고가 이 사건 도메인이름에 관한 피고의 침해금지청구권이 존재하지 않는다는 확인판결을 받는다고 하더라도 앞서 본 분쟁해결방침 제3조 규정의 해석상 등록기관으로서는 이행판결이 아닌 위 확인판결만으로 피고에게 이미 이전된 이 사건 도메인이름의 등록명의를 원고에게 다시 이전해 줄 수 없다 할 것이므로, 결국 원고의 침해금지청구권부존재확인 부분의 소는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.
3. 이 사건 도메인이름의 이전청구에 대한 판단
가. 원고의 주장
 원고는 이 사건 청구원인으로, ① 분쟁해결기관의 조정결정 후 10일 내에 해당 도메인이름의 보유자가 신청인을 상대로 신청인이 신청서에서 복종하기로 한 관할법원에 소를 제기하는 경우에만 그 결정의 집행을 유보하도록 한 해결방침 제4조 k항은 현저하게 불합리하고 불공정한 규정이거나약관의 규제에 관한 법률 제3조(약관의 명시·설명의무),제5조(약관의 해석),제6조(일반조항),제14조(소제기의 금지 등),제17조(불공정약관조항의 사용금지)에 위반되어 무효인 규정이므로, 위 규정에 의한 소제기가 없다는 이유로 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전하는 것은 불법이거나 부당한 이전에 해당하여 피고에게는 이 사건 도메인이름을 보유할 권한이 없고, ② 분쟁해결방침의 규정이 유효하다고 하더라도 이 사건 도메인이름 중 ‘hpweb’과 피고의 ‘hp’는 동일하거나 유사하지 않고, 원고는 이 사건 도메인이름을 포함한 450여 개의 도메인이름을 등록, 사용하여 이메일 서비스사업을 하고 있으므로 이 사건 도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익이 있으며, 원고의 위 사업은 피고의 컴퓨터 하드웨어 등의 사업과 전혀 무관한 것으로 이 사건 도메인이름을 어떠한 악의도 없이 사용하고 있는 것이므로 결국 원고의 이 사건 도메인이름의 등록·사용행위가 해결방침 제4조 a항에 따른 세가지 요건 중 그 어느 것도 충족되지 못하였음에도 미국 국가중재위원회가 피고의 신청을 인용하는 이 사건 결정을 한 것은 부당하고, 따라서 그 결정에 기하여 이 사건 도메인이름을 피고에게 이전한 것은 불법이거나 부당한 이전에 해당하여 피고에게는 이 사건 도메인이름을 보유할 권한이 없으며, 또한 우리나라의 현행법에 의하더라도 역시 피고에게는 원고에 대하여 이 사건 도메인이름의 이전 등을 구할 권원이 없으므로 피고에 대한 이 사건 도메인이름의 이전은 무효이고, 따라서 그 원상회복을 위하여 피고는 원고에게 이 사건 도메인이름을 이전할 의무가 있다고 주장한다.
나. 준거규범에 대한 판단
 ㈎ 분쟁해결방침이 이 사건의 판단기준이 될 수 있는지 여부
 아이칸이 마련한 분쟁해결방침은 도메인이름 등록기관과 도메인이름 등록인 사이에 합의된 등록약관의 내용에 편입되어, 도메인이름 등록인과 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가진 자(이하 ‘제3자’라고 한다) 사이에 도메인이름을 둘러싸고 분쟁이 발생한 경우 그 등록의 유지·취소·이전 등에 관한 판단을 신속히 내려 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 등록기관의 행정절차에 관한 규정으로서, 그 자체에 분쟁해결방침에 의한 의무적 행정절차의 개시 전 또는 종결 후는 물론 절차진행 중에도 국제재판관할권이 있는 법원이 도메인이름에 관한 분쟁을 최종적으로 해결할 것을 예정하고 있으므로(별지 분쟁해결방침 제4조 k항, 분쟁해결방침규칙 제18조 a항 참조), 의무적 행정절차에서 도메인이름 등록기관과 그 등록인 및 제3자에 대하여 구속력을 가짐에 불과하고, 도메인이름 등록인과 제3자 사이에 이를 의무적 행정절차 외에서도 분쟁해결의 기준으로 삼기로 합의하는 등 특별한 사정이 없는 한 의무적 행정절차 외에서 도메인이름 등록인과 제3자를 규율하는 구속력을 가지는 것은 아니다. 따라서 도메인이름 등록인과 제3자 사이의 도메인이름에 관한 소송을 심리·판단하는 법원은 특별한 사정이 없는 한 분쟁해결방침에 의할 것이 아니라 해당 사건에 적용 가능한 법률에 의하여 그 사건을 심리·판단하여야 할 것이다. 따라서 분쟁해결방침은 이 사건의 판단기준이 될 수 없다.
 ⑵ 준거법 
 원고는 이 사건 도메인이름이 피고에게 이전된 것은 불법이거나 부당한 이전에 해당하여 피고에게는 이 사건 도메인이름을 보유할 권한이 없으므로 피고에 대한 이 사건 도메인이름의 이전은 무효이고, 따라서 그 원상회복을 위하여 피고는 원고에게 이 사건 도메인이름을 이전할 의무가 있다고 주장하고 있어 불법행위 또는 부당이득을 그 청구원인으로 하고 있는 것으로 보인다.
 살피건대,구 섭외사법(2001. 4. 7. 법률 제6465호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제13조에 의하면, 외국적 요소가 있는 섭외사건에 있어서 불법행위 또는 부당이득으로 인하여 생긴 법정채권의 성립 및 효력은 그 원인된 사실이 발생한 곳의 법에 의하여야 할 것인바, 불법행위에 있어 원인된 사실이 발생한 곳이라 함은 불법행위를 한 행동지 뿐만 아니라 손해의 결과발생지도 포함하고, 부당이득에 있어 원인된 사실이 발생한 곳은 그 이득이 발생한 곳을 말한다.
 이 사건 도메인이름의 이전등록으로 인하여 원고는 대한민국에서 위 도메인이름을 사용하지 못하게 되었으므로 불법행위의 성립 및 효력에 대하여는 대한민국법이 준거법이 된다고 할 것인바, 피고가 원고의 이 사건 도메인이름의 등록·사용에 의하여 이 사건 상표에 대한 자신의 권리가 침해되었다는 이유로 분쟁해결방침에서 정한 바에 따라 분쟁해결기관에 분쟁조정신청을 하고서 그 조정결과에 따라 이 사건 도메인이름을 이전받은 행위는 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 할 수 없으므로 원고에 대한 불법행위는 성립되지 않는다고 할 것이다.
 그러나 한편, 이 사건 도메인이름의 이전등록 당시 피고에게 위 도메인이름의 사용금지를 구할 실체법적 권리가 인정되지 않는다면 비록 분쟁해결기관의 조정결정에 따른 이전등록이었다고 하더라도 결국 위 이전은 법률상 원인이 없는 것으로 피고에게 부당이득이 성립할 여지가 있다 할 것인바, 앞서 본구 섭외사법 제13조의 규정에 따르면 섭외사건에서의 부당이득반환채권의 성립 및 효력에 관하여는 그 이득이 발생한 곳의 법에 의하여야 할 것이고, 이 사건에서 이 사건 도메인이름을 피고가 보유함으로써 그 이득이 발생하고 있는 곳은 피고의 소재지인 미국이라 할 것이므로, 결국 이 사건 부당이득반환채권의 성립 및 효력에 관하여는 미국법이 준거법으로 된다고 보아야 할 것이다.
다. 미국법에 따른 부당이득반환채권의 성립 여부
⑴ 미국 연방상표법에 따른 부당이득 성립 여부
 우선 등록기관에 의하여 이전된 도메인이름의 반환에 관하여 규정하고 있는 미국 연방상표법 규정을 살펴 보면 아래와 같다.
 15 U.S.C. §1114(2)(D) (v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this chapter. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant. - 제(ⅱ)(Ⅱ)항에 규정된 방침에 따라 중지, 사용금지 또는 이전된 도메인이름의 등록자는 상표권자에게 통지하고 등록자에 의한 도메인이름의 등록 또는 사용이 이 법 하에서 위법이 아님을 입증하는 민사소송을 제기할 수 있다. 법원은 도메인이름 등록자에게 도메인이름의 재활성화, 도메인이름의 반환을 포함하는 가처분을 허가할 수 있다. (ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name-- (II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another's mark. - 같거나, 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나, 타인의 상표를 희석화하는 도메인이름의 등록을 거절하는 등록기관 등의 합리적인 방침의 실행을 위하여…, 도메인이름의 등록을 거절하거나, 제거하거나 이전, 일시 정지 또는 영구 삭제하는 행위
 위 법규정에 의하면, 원고는 그의 이 사건 도메인이름 등록 또는 사용이 미 연방상표법에 위반되지 아니함을 입증함으로써, 미 연방상표법 §1114(2)(D)(v)의 규정에 의하여 이 사건 도메인이름의 반환을 구할 수 있다고 보인다. 그러므로 미 연방상표법 중 도메인이름에 관하여 특별히 규율하고 있는 부분에 대하여 살펴 본다.
15 U.S.C. §1125(d)(1)(A)(d) Cyberpiracy prevention(1)(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark;- (1)(A) 상표권자가 제기한 민사소송에서, 그 상품이나 서비스와 무관하게, 다음에 해당하는 자는 배상책임을 진다. (i) 그 상표로부터 이익을 얻으려는 악의로써, (ii) 다음에 해당하는 도메인이름을 등록, 거래, 사용한 경우 (I) 도메인이름의 등록 당시 식별력을 가진 상표인 경우, 그 상표와 같거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것 (II) 도메인이름의 등록 당시 저명한 상표인 경우, 그 상표와 같거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나 그 상표를 희석화하는 것
 위에서 본 바에 따르면, 미 연방상표법 상 도메인이름 등록 또는 사용이 상표권침해로서 위법으로 인정되기 위해서는 ① 등록자가 상표로부터 이익을 얻으려는 악의의 존재, ② 도메인이름의 등록 당시 상표가 식별력을 가지거나 저명할 것, ③ 상표와 도메인이름이 같거나, 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나, 상표를 희석화할 것(희석화는 저명상표의 경우에만 해당)의 3가지 요건을 필요로 하므로, 이하 이 사건에 관하여 그 요건 충족 여부를 검토한다.
 ㈎ 피고 상표의 식별력 내지 저명성 여부
 을 제4, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 미국 특허상표청에 “hp” 표장을 사용한 23개 상표를 등록하여 두고 있으며, 위 표장은 1941년 거래에 최초로 사용되었고, 1968. 12. 24. 최초로 등록된 사실, 피고는 전 세계 120여 개 국에 600여 개의 사무 망을 갖고 있고 1999년 회계연도 매출액은 미화 424억 달러에 달하였으며 레이저 및 잉크젯 프린터 판매 세계 1위 업체이고 UNIX 서버 등 컴퓨터시스템과 PC 판매 순위에 있어서도 상위를 차지하고 있는 사실, 위 표장은 피고가 판매하고 있는 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 프린터 등을 표시하는 표장으로 미국을 비롯한 전 세계에서 널리 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 피고의 상표는 이 사건 도메인이름 등록 당시 식별력을 가지고 있을 뿐 아니라 저명한 상표인 사실을 인정할 수 있다.
 ㈏ 이 사건 도메인이름과 피고의 상표의 동일·유사 여부
 미국 연방법원의 판례{대표적으로 Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747F.2d 1522(4th Cir. 1984)}는 미국 연방상표법상 상표의 혼동가능성(Likelihood of confusion)을 인정하기 위하여 고려하여야 할 요소로서, ‘① 상표의 강력함 또는 식별력, ② 두 표장의 유사성, ③ 상표가 표시하는 상품 또는 서비스의 유사성, ④ 당사자가 사업에 이용하는 시설의 유사성, ⑤ 당사자의 광고의 유사성, ⑥ 피고의 의도, ⑦ 실제 발생한 혼동’ 등을 들고 있고, 그 혼동은 출처(Source)뿐 아니라 후원(Sponsorship), 제휴(Affiliation) 등에 관한 것도 포함한다.
 살피건대, 이 사건 도메인이름과 피고의 “hp” 표장은 완전히 동일하지는 아니하나, 피고의 표장은 강력한 식별력을 가진 상표로서 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 프린터 등에 사용되어 왔고, 이 사건 도메인이름인 “hpweb.com” 중 “hpweb”에서 이 사건 상표를 제외한 “web” 부분은 인터넷 네트워크를 의미하므로, 이 사건 도메인이름은 인터넷 네트워크에서의 피고의 상표를 연상시켜 인터넷의 일반 이용자들로서는 이 사건 도메인이름이 표시하는 웹사이트를 피고가 보유하고 있거나 후원하고 있는 등의 관련이 있다고 생각할 가능성이 매우 크다고 할 것이므로, 이 사건 도메인이름과 피고의 상표는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.
 ㈐ 원고의 악의 유무
 미 연방상표법 §1125§(d)(1)(B)는 도메인이름 등록자의 악의를 판단할 수 있는 요소로서 다음과 같은 항목들을 열거하고 있다.
 (B)(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (a), a court may consider factors such as, but not limited to(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;(III) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;(IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;- 그 도메인이름으로 접속되는 사이트에서 등록인이 그 상표를 선의를 가지고 비상업적으로 정당하게 사용했는지 여부(V) the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;- 소비자들을 상표권자의 온라인사이트로부터 상업적 이익 또는 상표를 훼손하거나 비난하려는 의도를 가지고 사이트의 출처, 후원, 제휴 또는 보증관계에 있는 것과 같은 혼동 가능성을 일으킴으로써 상표에 내포된 신용을 손상할 가능성이 있는 도메인이름으로 접속되는 사이트로 유인하려는 등록자의 의도(VI) the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;(VII) the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;(VIII) the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and- 각 당사자의 상품 또는 서비스와 관계없이 도메인이름의 등록 당시 식별력이 있는 타인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나, 또는 도메인이름 등록시 주지 저명한 타인의 상표를 희석화하는 것을 알면서 다수의 도메인 네임을 등록 또는 취득하였는지 여부(IX) the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c) of this section.(ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.- 등록인의 도메인이름 사용이 정당하거나 합법적이라고 믿었고 그렇게 믿을만한 정당한 이유가 있었다고 법원이 판단하는 사건에서는 (A)항에 기재된 악의가 있다고 판단할 수 없다.
 원고가 이 사건 도메인이름에서 포워딩된 “digitalcouple.com”이라는 웹사이트에서 제공하는 서비스는 회원들에게 이메일 주소를 제공하는 것으로서 상업적인 목적으로 이를 개설한 것으로 보이는 점(갑 제7호증의 28의 기재에 의하면 원고는 이메일 주소 제공에 대하여 이용자들로부터 이용요금을 징수하고 있는 사실을 알 수 있다), 앞서 본 바와 같이 이 사건 도메인이름은 피고의 상표와 유사하여 혼동의 여지가 있는 점, 원고가 이 사건 도메인이름을 자신이 제공하는 기존의 “digitalcouple.com” 서비스로 포워딩하여 둔 점 등에 비추어 원고가 피고 상표를 이용하여 자신의 사이트의 방문객을 증가시키려는 목적이 있었던 것으로 보이는 점, 원고가 이 사건 도메인이름을 포함하여 450여 개의 도메인이름을 등록만 하여 둔 채 이메일 주소로 제공하는 외에는 전혀 사용하지 않는 점 등을 종합하면, 원고의 이 사건 도메인이름의 등록 및 사용은 적어도 위 (V)항과 (VIII)항의 요소를 충족하고 있다고 보이므로 이에 대한 원고의 악의를 인정할 수 있고, 원고가 위 (ii) 항에서 정한 바와 같이 이 사건 도메인이름의 사용이 정당하다고 믿었다거나 그렇게 믿을 만한 정당한 이유가 있었다고는 인정되지 아니한다.
 ㈑ 소결론
 그렇다면, 원고의 이 사건 도메인이름의 등록·사용은 미 연방상표법 §1125(d)(1)(A)(d) 규정에 따라 피고의 상표권을 침해하는 위법한 행위에 해당한다고 할 것이므로, 원고는 미 연방상표법 §1114(2)(D)(v)의 규정에 의하여서는 피고를 상대로 이 사건 도메인이름의 반환을 구할 수는 없다고 할 것이다.
⑵ 미국 주법에 따른 부당이득 성립 여부
 앞서 본 바와 같이 이 사건 도메인이름을 이용한 이득이 발생하는 곳은 피고의 소재지라고 할 것이므로, 피고의 본사가 위치한 캘리포니아 주의 법률에 따라 부당이득의 성립 여부를 살핀다.
 ㈎ 컨버전(Conversion) 청구
 캘리포니아 법상 컨버전 청구가 성립하기 위한 요소는 ‘① 원고의 재산 보유에 대한 권리(the plaintiff's ownership or right to possession of the property), ② 피고의 원고의 재산에 대한 위법한 행위 또는 처분에 의한 이득(the defendant's conversion by a wrongful act or disposition of property rights), ③ 손해의 발생(damages)’이다(Burlesci v. Petersen, 68 Cal.App.4th 1062, 80 Cal.Rptr.2d 704 참조).
 그러나 미국법상 피고가 분쟁해결방침에서 정한 바에 따라 분쟁해결기관에 분쟁조정신청을 하고서 그 조정결과에 따라 이 사건 도메인이름을 이전받은 행위는 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 할 수 없으므로, 피고의 행위는 위 ②의 요건을 충족하지 못한다고 할 것이어서, 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 컨버전 청구는 성립하지 않는다고 할 것이다.
 ㈏ 부당이득(Unjust Enrichment) 청구
 미국법상 부당이득은 타인의 재산 등의 손실로 인하여 법의 근본원칙이나 형평, 양심 등에 반한 부당한 이익을 얻는 것을 말하고, ‘부당한’이란 불법이거나 또는 타인의 비용으로 이익을 얻는 것이 도덕적으로 옳지 않은 상황을 말하며(Unjust enrichment is defined as the unjust retention of a benefit to the loss of another, or the retention of money or property of another against the fundamental principles of justice or equity and good conscience. The term "unjustly" could mean illegally or unlawfully, or that the circumstances were such that it would be morally wrong for one party to be allowed to enrich itself at the expense of another. AMJUR RESTITUTN § 9), 캘리포니아 법원은 법률의 집행이나 공공정책과 모순되는 부당이득의 청구를 허용하지 않고 있다(Dinosaur Development, Inc. v. White, 216 Cal.App.3d 1310, 265 Cal.Rptr. 525 등 참조).
 따라서 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 도메인이름 등록시 동의한 분쟁해결방침에 따른 이 사건 결정에 의하여 피고가 이 사건 도메인이름을 이전받았고, 이와 같은 이전이 미국 연방상표법상 유효하다고 보이는 이상 피고가 이 사건 도메인이름을 이전받음으로써 ‘부당하게’ 이득을 얻었다고 볼 수 없다고 할 것이다. 
 ⑶ 소결론
 그러므로 피고가 이 사건 도메인이름을 이전받은 것이 부당한 이득에 해당함을 전제로 하는 원고의 이 사건 도메인이름의 이전청구는 이유 없다.
4. 결론
 그렇다면, 원고가 선택적 청구로서 환송 전 당심에서 추가한 침해금지청구권부존재확인 부분의 소는 부적법하여 각하하고, 원고의 선택적 청구 중 이 사건 도메인이름에 대한 이전 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 이를 다투는 원고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 주기동(재판장) 백강진 조의연