거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.02.09 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 특허청장
【변론종결】2006. 1. 19.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 9. 30. 2005원4431호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초 사실
가. 이 사건 출원상표
(1) 출원일/출원번호 : 2003. 10. 14./(출원번호 생략)
(2) 구성 :<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935229"></img>
(3) 지정상품 : 유황을 사료에 섞어 먹인 오리고기, 유황오리엑기스, 유황오리고기젤리(상품류 구분 제29류)
(4) 출원인 : 원고
나. 선등록서비스표
(1) 출원일/등록일(등록취소심결확정일)/등록번호 : 1995. 6. 28./1997. 11. 21.(2003. 12. 6.) / (등록번호 생략)
(2) 구성 :<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935227"></img>
(3) 지정서비스업 : 요양소업, 토종농축산물판매대행업, 일반토종식품전시업, 토종건강보조식품판매대행업, 토종건강보조식품판매알선업, 국산죽염 및 죽염관련제품 판매대행업, 토종식품소개업, 토종음식전문관광음식점업, 영농기술지도업{ 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 산업자원부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항의 [별표 2] 서비스업류 구분 제112류}
(4) 서비스표권자 : 김윤세가 서비스표등록하였고, 2001. 8. 9. 주식회사 인산가에게 양도되었다.
 다. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2003. 10. 14. 이 사건 출원상표에 대하여 등록출원을 하였으나, 특허청은 2005. 6. 16. 이 사건 출원상표와 선등록서비스표는 그 표장이 서로 유사하고 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업도 서로 유사하여 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하였고, 원고가 이에 불복하여 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 2005원4431호로 이를 심리하여 2005. 9. 30. 아래 (2)와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
(2) 이 사건 심결이유의 요지
(가) 이 사건 출원상표는 ‘인산’과 ‘유황오리’로 분리, 관찰이 가능한데, ‘유황오리’는 이 사건 출원상표의 지정상품의 명칭으로서 식별력이 없는 부분에 해당하므로 이 사건 출원상표의 요부는 ‘인산’이라 할 것이고, 선등록서비스표는 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935239"></img>’과 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935241"></img>’로 분리, 관찰이 가능하며, ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935241"></img>’는 첫 글자가 도형화되어있기는 하나 이를 ‘仁’자로 인식할 수 있고, ‘仁山家’ 중 ‘家’는 가문이나 일정한 업을 오랫동안 해온 기업을 뜻하는 말로 흔히 사용되는 단어로서 식별력이 없어서 ‘仁山’이 선등록서비스표의 일요부라 할 것인데, 이는 ‘인산’으로 호칭, 관념되므로 이 사건 출원상표와 선등록서비스표는 그 호칭과 관념이 동일하여 서로 유사한 표장이다.
(나) 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘유황을 사료에 섞어 먹인 오리고기’ 등은 농축산물의 일종이고, 선등록서비스업 중 ‘토종농축산물판매대행업’은 위 오리고기 등과 같은 농축산물을 취급하고 있으며, 농축산물은 생산자에 의하여 직접 판매되기보다는 유통업체에 의하여 수집, 판매되거나 그 판매가 대행되는 것이 일반적이어서 이 사건출원상표의 위 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업과 거래통념상 밀접한 관련성이 있어서 유사하다 할 것이다.
(다) 따라서 이 사건 출원상표는 그 표장과 지정상품이 선등록서비스표의 표장 및 지정서비스업과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 이 사건 출원상표에 대한 상표등록을 거절한 원결정은 정당하다.
[증 거] 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1호증의 1, 2
2. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지
가. 선등록서비스표는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 서비스표등록만 되어있었을 뿐 사용되지 않고 있다가 이 사건 출원상표의 출원일 이후인 2003. 12. 6. 그 등록취소심결이 확정되었으며, 그 후 원고가 선등록서비스표와 거의 같은 표장의 서비스표를 출원하여 등록받아 실질적으로 선등록서비스표를 원고의 것으로 하였으므로, 이 사건 출원상표와 선등록서비스표는 이 사건 출원상표의 출원시부터 거래자나 수요자들이 거래사회에서 현실적으로 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없는 상태이었다 할 것이어서, 이 사건 출원상표에 대하여 상표등록결정을 하더라도 선등록상표권자의 이익보호와 상품출처의 오인·혼동방지라는 상표법 제7조 제1항 제7호의 입법 취지에 반하지 아니한다.
나. 또한, 이 사건 출원상표의 지정상품은 가정주부들이 식육점에서 일상적으로 구입하는 소고기, 돼지고기 등의 평상적인 반찬거리가 아니라 유황오리전문식당 및 전문점에서만 취급하는 특별식이고, 특히 지정상품 중 오리고기젤리, 오리고기엑기스는 유황오리를 원료로 하여 별도의 가공공정을 거쳐 만든 특수 가공식품으로서 일반적인 농축산물이나 건강보조식품이 아니므로 보통의 농축산물이나 건강보조식품과는 그 생산자 및 판매자, 판매장소, 서비스제공장소, 수요자층이 다르다 할 것이어서 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 서로 밀접한 관련이 없어 유사하지 아니하다.
다. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니므로 이 사건 심결은 취소되어야 한다.
3. 판 단
가. 표장의 유사 여부
이 사건 출원상표는 ‘인산’과 ‘유황오리’가 결합된 표장으로서 이들이 불가분적으로 결합된 것으로 볼 수 없어 ‘인산’과 ‘유황오리’로 분리, 관찰될 수 있고, ‘유황오리’는 이 사건 출원상표의 지정상품 명칭 중 일부에 해당할 뿐 아니라 지정상품의 원재료 등을 표시하는 것이어서 식별력이 없으므로, 이 사건 출원상표의 중요부분은 ‘인산’이라 할 것이고, 선등록서비스표 역시 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935239"></img>’과 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935241"></img>’’가 결합된 표장으로서 이들이 불가분적으로 결합된 것으로 볼 수 없어 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935239"></img>’과 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935241"></img>’’로 분리, 관찰될 수 있고, ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935241"></img>’’ 중 도형화된 첫 글자는 ‘仁’자로 인식될 수 있으며, ‘仁山家’ 중 ‘家’는 친족단체, 가문 또는 어떤 방면의 일을 전문적으로 능숙하게 하는 사람 등을 의미하는 말로서 식별력이 없어 ‘仁山’이 선등록서비스표의 중요부분 중의 하나라 할 것이고 이는 ‘인산’으로 호칭되므로, 결국 이 사건 출원상표와 선등록서비스표는 그 호칭과 관념이 동일하여 동일·유사한 상품 내지 서비스업에 함께 사용될 경우 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으니 서로 유사한 표장이다.
나. 지정상품 및 지정서비스업의 유사 여부
이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘유황을 사료에 섞어 먹인 오리’는 그 고기를 식용으로 사용하는 축산물에 해당하고, 생산자가 소비자에게 이를 직접 판매하기 보다는 판매대행업자나 유통업자로 하여금 이를 판매하게 하는 경우가 대부분일 것이며, ‘토종’의 사전적 의미는 ‘본디 그 땅에서 나는 종자’를 일컫는 것으로 위 지정상품이 토종인 경우에는 당연히 토종축산물로 분류될 것이고, 설사 오리가 토종이 아니라 할지라도 유황을 사료에 섞어 먹여 기른 오리라는 특이성 때문에 토종축산물로 다루어질 수 있어서 위 지정상품은 주로 토종농축산물판매대행업자에 의하여 취급될 것이므로, 결국 이 사건 출원상표의 위 지정상품은 선등록서비스표의 지정서비스업 중 토종농축산물판매대행업과 밀접하게 관련되어 있어서 서로 유사하다.
원고는 ‘유황오리젤리’와 ‘유황오리엑기스’는 농축산물판매업자나 건강보조식품판매업자가 취급하는 상품이 아니므로 선등록서비스표의 지정서비스업과 밀접한 관련이 없어 유사하지 아니하다고 주장하고 있으나, 하나의 출원은 지정상품이 여러 가지라 하더라도 일체불가분으로 취급할 수밖에 없어 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등으로 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다 할 것인바( 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 지정상품 중의 하나인 ‘유황을 사료에 섞어 먹인 오리’가 선등록서비스표의 일부 지정서비스업과 유사하다고 판단한 이상, 다른 지정상품인 ‘유황오리젤리’와 ‘유황오리엑기스’가 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하지 아니하다고 할지라도 이 사건 출원상표의 상표등록이 거절되어야 하는지에 관한 판단에 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 원고의 위 주장에 대하여는 더 이상 판단하지 아니한다.
다. 소결론
따라서 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와 그 표장이 서로 유사하고 그 지정상품 및 지정서비스업이 서로 유사하다.
라. 원고의 그 밖의 주장에 대한 판단
원고는 이 사건 출원상표와 선등록서비스표가 표장과 지정상품 및 지정서비스업이 유사하다고 할지라도 2. 가.와 같은 이유로 상품 및 서비스업의 출처에 오인·혼동의 우려가 없으므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다고 주장하므로 살펴본다.
상표법 제7조 제3항에 의하면, 출원상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표인지 여부를 판단하는 시점, 즉 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 판단하는 시점은 출원상표의 등록출원시이고, 상표법 제73조 제7항에 의하면, 상표권은 그 상표등록취소심결이 확정된 때부터 장래를 향하여 소멸하므로, 이 사건 출원상표와 선등록서비스표의 표장과 지정상품 및 지정서비스업의 유사 여부 역시 이 사건 출원상표의 등록출원시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(심지어 상표법 제7조 제3항, 제71조 제3항에 의하면, 출원상표의 등록출원이 있은 후 선등록상표의 상표등록무효심결이 확정되어 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 된 경우에도 출원상표의 등록출원시에 선등록상표가 존재하고 있었던 이상 출원상표는 그 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하여야 그 등록을 받을 수 있도록 하고 있다).
그러므로 이 사건 출원상표의 출원 이후에 선등록서비스표에 대한 서비스표등록취소심결이 확정되었고, 그 후 원고가 선등록서비스표와 거의 같은 표장의 서비스표를 출원하여 등록받았다고 할지라도, 이 사건 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하면 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 선등록서비스표와의 관계에서 표장이 유사하고 지정상품 및 지정서비스업이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 또한 선등록서비스표가 이 사건 출원상표의 출원 당시 사용되지 아니하고 있었다 하더라도 상표법 제7조 제1항 제7호가 선등록서비스표의 실제 사용을 요건으로 하고 있지 아니한 이상 위 결론에 아무런 영향이 없으므로, 원고의 위 주장 또한 받아들일 수 없다.
마. 따라서 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다 할 것이므로, 이 사건 출원상표에 대한 상표등록을 거절한 원결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 최성준(재판장) 조영선 노갑식

[1] 출원상표 ""와 선등록서비스표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935227"></img>"는 중요부분의 호칭과 관념이 동일하고, 그 지정상품 및 지정서비스업이 서로 유사하다고 보아, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 한 사례 
[2] 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 판단하는 시점(=출원상표의 등록출원시) 
[3] 원고의 출원상표의 출원 이후에 피고의 선등록서비스표에 대한 서비스표등록취소심결이 확정되었고, 그 후 원고가 선등록서비스표와 거의 같은 표장의 서비스표를 출원하여 등록받았으며, 선등록서비스표가 출원상표의 출원 당시 사용되지 아니하고 있었다 하더라도, 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단할 때 출원상표가 선등록서비스표와의 관계에서 표장이 유사하고 지정상품 및 지정서비스업이 유사한 이상 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 한 사례

[1] 출원상표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935229"></img>"와 선등록서비스표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=145935227"></img>"의 중요부분은 ‘인산’ 및 ‘仁山’으로 그 호칭과 관념이 동일하고, 출원상표의 지정상품 중 ‘유황을 사료에 섞어 먹인 고기’는 선등록서비스표의 지정서비스업 중 토종농축산물판매대행업과 서로 유사하다고 보아, 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 한 사례. 
[2] 상표법 제7조 제3항에 의하면, 출원상표가 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표인지 여부를 판단하는 시점, 즉 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부를 판단하는 시점은 출원상표의 등록출원시이다. 
[3] 원고의 출원상표의 출원 이후에 피고의 선등록서비스표에 대한 서비스표등록취소심결이 확정되었고, 그 후 원고가 선등록서비스표와 거의 같은 표장의 서비스표를 출원하여 등록받았으며, 선등록서비스표가 출원상표의 출원 당시 사용되지 아니하고 있었다 하더라도, 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단할 때 출원상표가 선등록서비스표와의 관계에서 표장이 유사하고 지정상품 및 지정서비스업이 유사한 이상 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 한 사례.