권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.11.23 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 우경건설 주식회사 (소송대리인 변리사 주종호)
【변론종결】2007. 10. 19.
【주 문】
1.특허심판원이 2007. 4. 27. 2006당3212호 사건에 관하여 한 심결 중 확인대상발명 제1항이 등록번호 제449230호 특허발명의 특허청구범위 청구항 5에 속하지 아니한다고 한 부분 및 확인대상발명 제2항이 위 특허발명의 특허청구범위 청구항 1, 4에 속하지 아니한다고 한 부분을 각 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 80%는 원고가, 나머지는 피고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2007. 4. 27. 2006당3212호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 심결의 경위
 가. 이 사건 특허발명
 (1) 명칭 : “고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 에이치형 압연강재에 프리스트레스를 도입한 에이치형 압연강재보 제작방법과 이를 이용한 교량시공방법”
 (2) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 10. 7./2004. 9. 8./제449230호
 (3) 특허권자 : 원고 및공소외인
 (4) 특허청구범위(도면은 별지 1에 도시된 바와 같다)
 청구항 1. 기존의 H형 압연강재에 일정량 솟음을 주고 H형 압연강재에 수직보강재를 일정길이마다 설치한 정, 부모멘트 부재로 이루어진 고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 H형 압연강재(이하 ‘구성 1’이라 한다)에 있어서, 상기 H형 압연강재의 양측단부에 40~70㎝의 가부재를 연장 설치(이하 ‘구성 2’라 한다)하고, 상기 정모멘트 부재는 상기 H형 압연강재의 하부에 고강도 강판을 설치할 볼트구멍을 양측단 일정위치에 일정개수의 볼트구멍을 형성하고 볼트구멍이 형성된 양측부에는 고강도 강판을 가볼트 조립하고 중앙에는 고강도 강판을 가용접하는 것(이하 ‘구성 3’이라 한다)을 특징으로 하는 고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 H형 압연강재(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
 청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 부모멘트 부재는 상기 H형 압연강재의 상하부에 고강도 강판을 설치할 볼트구멍을 양측단의 일정위치에 일정개수의 볼트구멍을 형성하고 볼트구멍이 형성된 양측부에는 고강도 강판을 가볼트 조립하고 중앙에는 고강도 강판을 가용접한 것(이하 ‘구성 4’라 한다)을 특징으로 하는 고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 H형 압연강재(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 한다).
 청구항 5. a) 기존의 H형 압연강재에 일정한 솟음을 주고 일정 구간마다 수직보강재를 설치하며 정, 부모멘트 부재의 H형 압연강재를 제작하는 단계, c) 상기 정모멘트 부재와 부모멘트 부재를 솟음이 되어 있는 쪽을 서로 마주보게 각각 2개씩 4개를 1개조로 하여 작업대 위에 설치하는 단계, d) 상기 작업대 위에 설치된 상기 H형 압연강재의 양측단부에 가설치된 가부재를 서로 연결하여 반력대를 설치하며 H형 압연강재가 마주보고 설치된 가운데 유압잭을 설치하고 상기 H형 압연강재에 일정량의 프리스트레스를 주면 H형 압연강재가 횡좌굴을 일으키는 것을 방지하기 위하여 인접한 타측의 H형 압연강재를 크로스 빔으로 연결한 후에 설계된 프리스트레스 하중을 유압잭에 도입하여 H형 압연강재를 H형 압연강재보로 제작하는 단계, e) 상기 H형 압연강재보에 프리스트레스의 도입이 종료되어 H형 압연강재의 상부 및 상하부에 가조립 또는 가용접되었던 고강도 강판을 완전히 볼트 조립 및 용접하여 고강도 강판과 H형 압연강재가 일체화되게 하는 단계, f) 상기 H형 압연강재보에 프리스트레싱이 완료된 후에 유압잭을 제거하고 반력대를 제거하는 단계로 이루어진 프리스트레스를 도입한 H형 압연강재보 제작방법에 있어서, 상기 a)단계에서 상기 H형 압연강재의 양측단부에 일정길이의 가부재를 연장설치하는 단계와, a)단계와 c)단계 사이의 b)단계에서 정모멘트 부재는 하부에, 부모멘트 부재는 상하부 양측단에 일정개수의 볼트구멍을 각각 형성하고, 상기 정모멘트 부재는 하부에 고강도 강판을, 상기 부모멘트 부재는 상하부에 고강도 강판을 볼트로 가볼트 조립하고, 중앙의 고강도 강판은 가용접하여 정, 부모멘트 부재의 H형 압연강재를 제작하는 단계와, d)단계에서 H형 압연강재의 양쪽 단부에서 지간의 L/4지점에 각각 유압잭을 설치하는 단계와, f)단계에서 H형 압연강재보의 양측단에 가설치되었던 가부재를 제거하는 단계를 추가하는 것에 특징이 있는 고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 H형 압연강재에 프리스트레스를 도입한 H형 압연 강재보 제작방법(이하 ‘이 사건 제5항 발명’이라 한다).
 청구항 2, 3, 6, 8, 9 (각 삭제)
 청구항 7 (기재 생략)
 나. 확인대상발명 제1항, 제2항
 확인대상발명 제1항, 제2항의 설명서와 도면은 별지 2 기재와 같다.
 다. 소극적 권리범위확인 심판의 청구에 대한 심결
 피고는 2006. 12. 11. 원고 및공소외인을 상대로 확인대상발명 제1항이 이 사건 제1항, 제4항 발명에, 확인대상발명 제2항이 이 사건 제5항 발명에 속하지 아니한다고 주장하면서 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.
특허심판원은 이를 2006당3212호로 심리하여 2007. 4. 27. 확인대상발명 제1항 및 제2항(심결의 주문에는 ‘확인대상발명’이라고 기재되어 있으나, 이는 심결이유에 비추어 볼 때 확인대상발명 제1항, 제2항을 모두 포함하는 것이 명백하다)은 이 사건 제1항, 제4항, 제5항 발명과 기술적 구성이 상이하여 이 사건 제1항, 제4항, 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
 [갑 1, 2, 3호증]
 2. 이 사건의 쟁점
 이 사건의 쟁점은, ① 이 사건 심결취소소송이 공유자 중 1인이 제기한 것이어서 부적법한지의 여부, ② 이 사건 심판청구가 이해관계인 아닌 자에 의한 것이어서 부적법한지의 여부, ③ 이 사건 심판절차가 쌍방대리에 해당하여 대리권 없는 자가 대리하여 이루어진 것이어서 위법한지의 여부, ④ 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비 가능할 정도로 특정되었는지의 여부, ⑤ 이 사건 심결 중 확인대상발명 제1항이 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 부분 및 확인대상발명 제2항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 부분이 심판대상의 특정과 관련하여 적법한지의 여부, ⑥ 확인대상발명 제1항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의, 확인대상발명 제2항이 이 사건 제5항 발명의 각 권리범위에 속하지 않는지의 여부, ⑦ 확인대상발명이 비교대상발명 1[M. S. Troitsky가 1990년 발간한 “프리스트레스 강교 이론 및 설계”라는 제목의 책자(을 2호증)에 게재된 발명], 2[1989. 10. 19. 공개된 일본 공개특허공보 평1-263343호(을 3호증)에 게재된 “하이브리드 프리밴드 강제량재(鋼製梁材)에 관한 발명]에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하는지의 여부다.
 3. 판 단
 가. 이 사건 심결취소소송이 공유자 중 1인이 제기한 것이어서 부적법한지의 여부
 피고는 이 사건 심결취소소송이 이 사건 특허발명의 공유자 중 1인에 의하여 제기된 것이므로 부적법하여 각하되어야 한다고 주장한다. 그러나 특허권의 공유자가 그 특허권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 특허권의 권리행사를 제한하거나 방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있으므로(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결 참조), 피고의 위 주장은 이유 없다.
 나. 이 사건 심판청구가 이해관계인 아닌 자에 의한 것이어서 부적법한지의 여부
 원고는, 이 사건 특허발명의 실질적인 특허권자는 피고 및 피고 회사의 대표이사이자 과점주주인공소외인임에도 불구하고, 제3자라 할 수 없는 피고가 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 이 사건 심판을 청구하였으므로, 이 사건 심판청구는 이해관계인이 아닌 자에 의한 것이므로 부적법하다고 주장한다. 그러나 이 사건 특허발명에 대한 특허등록원부상 특허권자는 원고와공소외인이고, 피고는 이 사건 심결 당시 전용실시권자로 등재되어 있을 뿐이므로(이 소송의 변론종결시에는 전용실시권의 존속기간 만료일인 2007. 10. 1.이 도과되었다, 갑 2호증), 설사 피고가 이 사건 특허발명의 실질적인 특허권자라고 하더라도 그러한 사정만으로는 피고가 이 사건 심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 피고는 이 사건 특허발명의 실시제품과 동종의 제품을 제작하고 있는 영업에 종사하고 있으므로(갑 10호증, 갑 15호증의 1, 2), 피고로서는 이 사건 심판을 청구할 적법한 이해관계가 있다 할 것이어서, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 다. 이 사건 심판절차가 쌍방대리에 해당하여 대리권 없는 자가 대리하여 이루어진 것이어서 위법한지의 여부
 원고는, 피고의 대리인은 이 사건 심판절차 이전에 이 사건 특허발명의 출원, 심판 및 이의신청 절차에서 원고의 대리인으로서 사건을 취급한 적이 여러 차례 있음에도 불구하고, 이 사건 심판절차에서 원고의 상대방인 피고의 대리인으로서 단지 위임장을 제출하지 아니하였을 뿐 심판청구서의 작성 등 실질적인 대리행위를 하였으므로, 이 사건 심판절차는 쌍방대리에 해당하여 대리권 없는 자에 의하여 이루어진 것이어서 위법하고 또한 이 사건 소송에서 대리인으로 소송행위를 할 수 없다고 주장한다. 그러나 통상의 쌍방대리에 관한 규정인민법 제124조는 “본인의 허락이 없으면 동일한 법률행위에 관하여 당사자 쌍방을 대리하지 못한다.”고 규정하고 있고,변리사법 제7조는 “변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다.”라고 규정하고 있을 뿐이므로, 어떤 특허에 관한 출원, 심판 및 소송절차에서 당사자 일방의 대리인으로 사건을 취급한 적이 있었고 동일한 특허에 관한 절차라 하더라도, 그 절차의 종결 후 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것이 쌍방대리에 해당한다고 볼 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 라. 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비 가능할 정도로 특정되었는지의 여부
 원고는, 확인대상발명에는 시공이 불가능할 정도로 추상적인 방법론이 제시되어 있을 뿐이고 H형 압연강재보와 고강도 강판에 당연히 형성되어 있어야 할 볼트구멍, 프리스트레스 작업대의 방식, 제작이 완료된 부재의 연결과 교량의 설치에 관한 방법 등과 같은 필수적 구성요소에 대한 기재가 누락되어 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비 가능할 정도로 특정되지 아니하였고 특허심판원으로서도 이에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 아니한 잘못이 있다고 주장한다. 그러나 특허권에 대한 권리범위확인 심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 기술내용은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것이나, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이며, 또 그 구체적인 구성의 기재도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도면 족한바(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 등 참조), 설사 피고가 실시하고 있거나 실시하고자 하는 발명의 전체 구성 중 일부만이 확인대상발명에 기재되어 있다 하더라도, 뒤에서 살펴보는 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부에 대한 결론을 내릴 수 있는 정도로는 기재되어 있으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 마. 심판대상의 특정과 관련하여 부적법한지의 여부
 특허권의 권리범위확인 심판에서 심판대상은 당사자가 확인을 구하는 특정 발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 특정 발명에 속하는지의 여부이라 할 것이고, 이는 기본적으로 심판청구서의 청구취지와 확인대상발명이 기재된 설명서와 필요한 도면을 중심으로 하되 심판청구의 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 고려하여 당사자의 의사를 합리적으로 해석하여 결정하여야 한다. 따라서 특허청구범위의 청구항과 이와 대비되는 확인대상발명이 복수이어서 확인대상발명과 대비하고자 하는 특허발명의 청구항의 관계가 불분명한 경우, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 심판청구서의 청구취지와 청구이유 또는 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 그 부분에 대한 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대법원 1994. 10. 14. 선고 94다10153 판결,대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결,대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
 이 사건의 경우 확인대상발명은 물건에 관한 발명인 제1항과 방법에 관한 제2항이라는 2개의 발명으로 특정되어 있음이 분명하고, 심판청구서의 청구이유에 의하면, 확인대상발명 제1항은 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 확인대상발명 제2항은 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인만을 구한다는 내용으로 기재되어 있는 반면에, 심판청구서의 청구취지에는 확인대상발명이 이 사건 제1항, 제4항, 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 기재되어 있다. 따라서 이와 같은 심판청구서 전체의 기재에 비추어 볼 때, 확인대상발명 제1항이 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 확인대상발명 제2항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 부분까지 심판을 구하는 취지인지가 분명하지 않다. 그렇다면 특허심판원으로서는 이 부분에 관하여 심판대상을 명확하게 특정하도록 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것임에도 불구하고, 이 부분까지도 심판대상으로 삼은 후 확인대상발명 제1항, 제2항 전부가 이 사건 제1항, 제4항, 제5항의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결을 하였다. 그러므로 이 사건 심결 중 확인대상발명 제1항이 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 부분 및 확인대상발명 제2항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 부분은 당사자가 심판청구의 대상으로 한 것인지 불분명한 부분으로서 이에 대한 판단은 위법하다.
 바. 확인대상발명 제1항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의, 확인대상발명 제2항이 이 사건 제5항 발명의 각 권리범위에 속하지 않는지의 여부
 (1) 판단 기준
 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 참조)
 (2) 확인대상발명 제1항이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는지의 여부
 (가) 기술분야와 목적의 대비
 확인대상발명 제1항과 이 사건 제1항 발명 모두 H형 강재보와 고강도 강판을 고정시켜 프리스트레스를 도입하는 것에 관한 발명으로서 기술분야가 동일하고, 보강재인 고강도 강판을 이용하여 교량을 연결하는 단위부재인 정, 부모멘트 부재(확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명에 대응하는 의미의 정모멘트 부재가 기재되어 있지는 않지만, 정모멘트 부재라는 개념 자체가 배제되어 있다고 보기는 어렵다)에 프리스트레스를 도입하여 강성을 보완하고 보강재가 외력에 의한 파손으로 프리스트레스가 손실되는 것을 방지하고자 하는 점에서 그 목적도 동일하다.
 (나) 구성과 효과의 대비
 ① 확인대상발명 제1항은 “소정의 길이를 갖고 설계대로 일정한 솟음이 주어진 H형 강재(102)의 상부 플랜지 위와 하부 플랜지 밑에 고강도 강재(104, 106)를 대고, H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)의 중앙부를 가용접(108)하고, 양단부는 용접하지 않은 상태에서 H형 강재(102)의 L/4지점에 하중(110)을 가하여 H빔형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)에 프리스트레스를 도입하며, 상기 H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)를 완전 용접하여 일체화한 후 재하 하중(110)을 제거한 고강도 강재 접합형 프리스트레스 강재보(100)”로 구성되어 있다.
 ② 이 사건 제1항 발명 구성 1은 “기존의 H형 압연강재에 일정량 솟음을 주고 H형 압연강재에 수직보강재를 일정 길이마다 설치한 정, 부모멘트 부재로 이루어진 고강도 강판과 볼트를 이용하여 제작한 H형 압연강재”로서, 이는 확인대상발명 제1항의 “소정의 길이를 갖고 설계대로 일정한 솟음이 주어진 H형 강재(102)의 상부 플랜지 위와 하부 플랜지 밑에 고강도 강재(104, 106)를 대는 구성”에 대응된다. 그런데 양 발명의 위 대응구성은 모두 H형 압연강재에 일정한 솟음을 준 구성이고, 다만 확인대상발명 제1항에는 이 사건 제1항 발명에 나타난 H형 압연강재의 수직보강재를 일정 길이마다 설치하는 구성이 빠져 있으나, 수직보강재는 H형 압연강재 중앙의 가로봉에 해당하는 부분인 웨브(web)를 보강하기 위하여 일반적으로 사용되는 부재에 불과하다. 따라서 양 발명의 위 대응구성은 실질적으로 동일하다.
 ③ 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 “H형 압연강재의 양측단부에 40~70㎝의 가부재를 연장 설치하는 구성”인데, 확인대상발명 제1항에는 이에 대응되는 구성이 결여되어 있다. 따라서 확인대상발명 제1항에서는 이 사건 제1항 발명에서처럼 가부재(25)에 반력대(27)를 설치하여 H형 압연강재의 전 구간에 대해 프리스트레스 도입시 가부재와 반력대가 H형 압연강재의 양단을 지지한다는 효과를 기대할 수 없다.
 ④ 이 사건 제1항 발명 구성 3은 “정모멘트 부재는 상기 H형 압연강재의 하부에 고강도 강판을 설치할 볼트구멍을 양측단 일정위치에 일정개수의 볼트구멍을 형성하고 볼트구멍이 형성된 양측부에는 고강도 강판을 가볼트 조립하고 중앙에는 고강도 강판을 가용접하는 것”으로서, 이는 확인대상발명 제1항의 “H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)의 중앙부를 가용접(108)하고 양단부는 용접하지 않는 것”에 대응된다. 양 발명의 위 대응구성을 대비하여 보면, 양 발명은 모두 H형 강재의 하부에 고강도 강판을 설치하고 중앙부에 가용접하는 점에서는 동일하다. 그러나 확인대상발명 제1항에는 이 사건 제1항 발명에서의 H형 압연강재의 하부에 고강도 강판을 설치하는 정모멘트 부재에 대응하는 구성이 개시되어 있지 않다. 그뿐만 아니라, 확인대상발명 제1항에는 이 사건 제1항 발명에 나타난 H형 압연강재 하부와 고강도 강판의 양측단 일정위치에 일정개수의 볼트구멍을 형성하고 볼트로 가조립하여 양측단을 고정하는 구성이 결여되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 확인대상발명에 비하여 H형 압연강재의 양측단을 볼트로 가조립하기 때문에 프리스트레스 도입시 H형 압연강재의 양측단에서도 고강도 강재를 고정할 수 있는 새로운 효과를 거둘 수 있다. 따라서 양 발명의 위 대응구성은 상이하다.
 (다) 대비결과
 그러므로 확인대상발명 제1항과 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야와 목적 및 구성 1이 동일하나, 구성 2, 3과 그에 따른 효과가 상이하므로, 확인대상발명 제1항은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
 (3) 확인대상발명 제1항이 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않는지의 여부
 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명을 구체화한 종속항인바, 확인대상발명 제1항이 이 사건 제1항 발명에 속하지 아니하는 이상, 확인대상발명 제1항은 당연히 이 사건 제4항 발명에도 속하지 아니한다.
 (4) 확인대상발명 제2항이 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는지의 여부
 (가) 확인대상발명 제2항은 “소정의 길이를 가진 H형 강재(102)에 설계대로 일정량의 솟음을 주는 단계(이하 ‘㉠단계’라 한다), 상기 H형 강재(100)의 상면과 저면에 각각 고강도 강재(104, 106)를 대고 H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)의 중앙부를 가용접(108)하는 단계(이하 ‘㉡단계’라 한다), 상기 H형 강재(102)의 양단부에 반력대를 설치(이하 ‘㉢단계’라 한다)한 다음에 지간의 L/4지점에 유압잭 등으로 하중(110)을 재하하여 H빔형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)에 프리스트레스를 도입하는 단계(이하 ‘㉣단계’라 한다), 상기 H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)를 완전 용접(112)하여 일체화하는 단계(이하 ‘㉤단계’라 한다) 및 재하 하중(110)을 제거하는 단계(이하 ‘㉥단계’라 한다)를 거쳐 고강도 강재 접합형 프리스트레스 강재보(100)를 제작하는 방법”이다.
 (나) 이 사건 제5항 발명의 a)단계는 “기존의 H형 압연강재에 일정한 솟음을 주고 일정 구간마다 수직보강재를 설치하며 정, 부모멘트 부재의 H형 압연강재를 제작하는 것”으로서, 이는 확인대상발명 제2항의 ㉠단계인 “소정의 길이를 가진 H형 강재(102)에 설계대로 일정량의 솟음을 주는 것”에 대응된다. 그런데 양 발명의 위 대응구성은 H형 압연강재에 일정한 솟음을 준 구성인 점에서는 동일하고, 다만 확인대상발명 제2항에서는 이 사건 제1항 발명에서의 H형 압연강재의 일정 길이마다 수직보강재가 설치되어 있는 구성이 빠져 있으나, 수직보강재는 H형 압연강재의 웨브부분을 보강하기 위하여 일반적으로 사용되는 부재에 불과하다. 따라서 양 발명의 위 대응구성은 실질적으로 동일하다.
 (다) 이 사건 제5항 발명의 b)단계는 “정모멘트 부재는 하부에, 부모멘트 부재는 상하부 양측단에 일정개수의 볼트구멍을 각각 형성하고, 상기 정모멘트 부재는 하부에 고강도 강판을, 상기 부모멘트 부재는 상하부에 고강도 강판을 볼트로 가볼트 조립하고, 중앙의 고강도 강판은 가용접하여 정, 부모멘트 부재의 H형 압연강재를 제작하는 것”으로서, 이는 확인대상발명 제2항의 ㉡단계인 “H형 강재(100)의 상면과 저면에 각각 고강도 강재(104, 106)를 대고 H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)의 중앙부를 가용접(108)하는 것”에 대응된다. 양 발명의 위 대응구성을 대비하여 보면, 이 사건 제5항 발명 b)단계의 부모멘트 부재와 확인대상발명 제2항 ㉡단계는 H형 강재의 상면과 저면에 고강도 강판을 설치하고 각각 중앙부에서 가용접하는 점에서는 동일하다. 그러나 확인대상발명 제2항의 ㉡단계에는 이 사건 제5항 발명 b)단계의 정모멘트 부재에 대응하는 구성이 나타나 있지 않다. 그뿐만 아니라, 이 사건 제5항 발명 b)단계의 부모멘트 부재는 H형 압연강재의 상면, 저면과 고강도 강판의 양측단 일정위치에 일정개수의 볼트구멍을 형성하고 볼트로 가조립하여 양측단을 고정하는 반면에, 확인대상발명 제2항 ㉡단계는 이에 대응되는 구성이 없으므로, 이 사건 제5항 발명 b)단계의 부모멘트 부재는 확인대상발명 제2항 ㉡단계에 비하여 H형 압연강재의 양측단을 볼트로 가조립함에 의해 프리스트레스 도입시 H형 압연강재의 양측단에서도 고강도 강재를 고정할 수 있는 새로운 효과를 거둘 수 있다. 따라서 양 발명의 위 대응구성은 상이하다.
 (라) 이 사건 제5항 발명의 c)단계는 “상기 정모멘트 부재와 부모멘트 부재를 솟음이 되어 있는 쪽을 서로 마주보게 각각 2개씩 4개를 1개조로 하여 작업대 위에 설치하는 것”으로서, 이는 확인대상발명 제2항의 ㉢단계인 “H형 강재(102)의 양단부에 반력대를 설치하는 것”에 대응된다. 그런데 이 사건 제5항 발명 c)단계의 정, 부모멘트 부재가 서로 마주보게 각각 2개씩 4개를 작업대 위에 설치하는 것은 확인대상발명 제2항 ㉢단계의 1개의 H형 강재(102) 양단부를 반력대(지점) 위에 설치하는 것과는 구성이 상이하고, 그에 따라 이 사건 제5항 발명 c)단계는 4개의 부재를 동시에 프리스트레싱할 수 있는 반면에, 확인대상발명 제2항의 ㉢단계는 1개의 부재만을 프리스트레싱할 수 있는 효과상 차이가 생긴다. 따라서 양 발명의 위 대응구성 역시 상이하다.
 (마) 이 사건 제5항 발명의 d)단계는 “상기 작업대 위에 설치된 상기 H형 압연강재의 양측단부에 가설치된 가부재를 서로 연결하여 반력대를 설치하며 H형 압연강재가 마주보고 설치된 가운데 H형 압연강재의 양쪽 단부에서 지간의 L/4지점에 각각 유압잭을 설치하고 상기 H형 압연강재에 일정량의 프리스트레스를 주면 H형 압연강재가 횡좌굴을 일으키는 것을 방지하기 위하여 인접한 타측의 H형 압연강재를 크로스 빔으로 연결한 후에 설계된 프리스트레스 하중을 유압잭에 도입하여 H형 압연강재를 H형 압연강재보로 제작하는 것”이다. 이는 확인대상발명 제2항의 ㉢, ㉣단계인 “반력대(지점) 위에 H형 강재(102)의 양단부를 설치하고 지간의 L/4지점에 유압잭 등으로 하중(110)을 재하하여 H빔형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)에 프리스트레스를 도입하는 것”에 대응된다. 그런데 이 사건 제5항 발명의 d)단계는 H형 압연강재보와 고강도 강판에 일정한 솟음을 주었다가 H형 압연강재보와 고강도 강판을 전도하여 그 솟음방향의 반대방향으로 프리스트레싱을 가하므로 양단부가 고정되어야 하는 반면, 확인대상발명 제2항의 ㉢, ㉣단계는 H형 압연강재보와 고강도 강판에 일정한 솟음을 주면서 중앙부에만 가용접하고 이를 전도하여 솟음방향과 동일한 방향으로 프리스트레싱을 가하는 것이다. 이와 같은 프리스트레싱 방식의 차이로 인하여 이 사건 제5항 발명의 d)단계는 가부재, 반력대, 크로스빔, 유압잭이 필요하며, 확인대상발명 제2항의 ㉢, ㉣단계는 반력대(지점), 유압잭만이 필요하게 된다. 따라서 양 발명의 위 대응구성은 상이하다.
 (바) 이 사건 제5항 발명의 e)단계는 “상기 H형 압연강재보에 프리스트레스의 도입이 종료되어 H형 압연강재의 상부 및 상하부에 가조립 또는 가용접되었던 고강도 강판을 완전히 볼트 조립 및 용접하여 고강도 강판과 H형 압연강재가 일체화되게 하는 것”으로서, 이는 확인대상발명 제2항의 ㉤단계인 “H형 강재(102)와 고강도 강재(104, 106)를 완전 용접(112)하여 일체화하는 것”에 대응된다. 양 발명의 위 대응구성은 H형 압연강재보에 프리스트레스 도입이 종료된 후 H형 압연강재와 고강도 강판을 중앙부와 양단부에서 볼트 조립 또는 용접하여 일체화하였다는 점에서 실질적으로 동일하다.
 (사) 이 사건 제5항 발명의 f)단계는 “상기 H형 압연강재보에 프리스트레싱이 완료된 후에 유압잭을 제거하고 H형 압연강재보의 양측단에 가설치되었던 가부재와 반력대를 제거하는 것”으로서, 확인대상발명 제2항의 ㉥단계인 ‘재하 하중(110)을 제거하는 것’이 이에 대응된다. 그런데 이 사건 제5항 발명의 f)단계는 H형 압연강재보에 프리스트레싱이 완료된 후 유압잭과 H형 압연강재보의 양측단에 가설치되었던 가부재, 반력대를 제거하는 반면, 확인대상발명 제2항의 ㉥단계는 유압잭만 제거하므로, 양 발명의 위 대응구성은 서로 동일하지 않다.
 (아) 위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제5항 발명의 a), e)단계는 확인대상발명 제2항의 ㉠, ㉤단계와 동일하나, 이 사건 제5항 발명의 b), c), d), f)단계는 확인대상발명 제2항의 ㉡, ㉢, ㉣, ㉥단계와 동일하지 아니하므로, 확인대상발명 제2항은 이 사건 제5항 발명에 속하지 아니한다.
 사. 소 결
 그러므로 이 사건 심결 중 확인대상발명 제1항이 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 부분 및 확인대상발명 제2항이 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 한 부분은 위법하나, 그 이외의 이 사건 심판절차 및 이 사건 소의 제기에 있어서는 어떠한 절차적 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 확인대상발명 제1항은 이 사건 제1항, 제4항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고 확인대상발명 제2항은 이 사건 제5항 발명의 권리범위에 속하지 아니하므로, 확인대상발명 제1항, 제2항이 자유실시기술에 해당하는지에 대해 더 살필 필요 없이, 이와 결론을 같이한 이 부분 심결은 적법하다.
 4. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 일부 인용하고 나머지 청구는 기각한다.

판사 성기문(재판장) 강경태 한동수

[1] 어떤 특허에 관한 출원, 심판 및 소송절차에서 당사자 일방을 대리하고 그 절차의 종결 후 동일한 특허에 관한 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것이 쌍방대리에 해당하는지 여부(소극)
[2] 특허청구범위의 청구항과 대비되는 확인대상발명이 복수여서 그 대비 관계가 불분명한 경우, 특허심판원이 취해야 할 조치 
[3] 소극적 권리범위확인 심판청구서의 청구취지와 청구이유에 기재한 복수의 청구항 사이의 대비 관계가 불분명함에도, 특허심판원이 이 부분에 관하여 보정명령 등의 조치를 취하지 않고 심판대상으로 삼은 것은 위법하다고 한 사례

[1] 어떤 특허에 관한 출원, 심판 및 소송절차에서 당사자 일방의 대리인으로 사건을 취급한 적이 있었더라도, 그 절차의 종결 후 동일한 특허에 관한 별개의 절차에서 상대방을 대리하는 것은 쌍방대리에 해당하지 않는다. 
[2] 특허청구범위의 청구항과 이와 대비되는 확인대상발명이 복수여서 확인대상발명과 대비하고자 하는 특허발명의 청구항의 관계가 불분명한 경우, 특허심판원은 요지변경이 되지 않는 범위 내에서 심판청구서의 청구취지와 청구이유 또는 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취해야 하며, 그럼에도 불구하고 그 특정이 미흡하다면 그 부분에 관한 심판청구를 각하하여야 한다.
[3] 소극적 권리범위확인 심판청구서의 청구이유에는 확인대상발명의 제1항과 특허발명의 제1항, 제4항을 대비하고 확인대상발명의 제2항을 특허발명의 제5항과 대비하여 기재하고 있으나, 청구취지에는 확인대상발명이 특허발명의 제1항, 제4항, 제5항의 권리범위에 속하지 않는다고만 기재되어 있어, 전체로서는 확인대상발명 제1항과 특허발명 제5항, 확인대상발명 제2항과 특허발명 제1항, 제4항을 각각 대비하여 심판해야 하는지 불분명함에도, 특허심판원이 이 부분에 관하여 보정명령 등의 조치를 취하지 않고 심판대상으로 삼은 것은 위법하다고 한 사례.