손해배상 및 상표침해 금지 (민사, 의정부지방법원)
공포일: 2010.02.18 / 시행일:

【원 고】 주식회사 하이우드 (소송대리인 변호사 이광복)
【피 고】 주식회사 하이우드 (소송대리인 법무법인 다산 담당변호사 서상범)
【변론종결】 2010. 1. 14.
【주 문】
 1. 피고는 별지 2. 기재 각 표장을 사용하거나, 별지 2. 기재 각 표장을 사용한 별지 3. 기재 상품 또는 이와 유사한 제품 및 그 포장, 선전광고물을 생산, 판매, 반포 또는 수출, 수입을 하여서는 아니된다.
 2. 피고는 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소 및 매장에 보관되어 있는 별지 2. 기재 각 상표를 사용하거나 위 상표를 사용한 별지 3. 기재 상품 또는 이와 유사한 제품 및 그 포장, 선전광고물을 각 폐기하라. 
 3. 피고는 원고에게 88,279,242원 및 이에 대한 2009. 9. 25.부터 2010. 2. 18.까지 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
 4. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
 5. 소송비용 중 2/3는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
 6. 제3항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】 주문 제1, 2항 및 피고는 원고에게 329,945,689원 및 이에 대한 2009. 9. 18.자 청구취지 일부 정정신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 
【이 유】1. 기초사실
 가. 원고는 2001. 12. 10. 설립된 법인으로 양주시(이하 생략)에 본점을 두고 플라스틱발포 건축용 몰딩 생산업 등을 영위하는 회사이고, 피고는 원고와 동일한 상호로 2004. 3. 12. 설립된 법인으로 양산시(이하 생략)에 본점을 두고 플라스틱 제조업, 건축자재 도·소매업 등을 영위하는 회사이다.
 나. 원고는 제19류 비금속제 몰딩 외 9건(별지 3. 기재 상품, 이하 ‘이 사건 지정상품’이라 한다)을 지정상품으로 하여 별지 1. 제1항 기재 상표에 대하여 2006. 10. 31., 제2항 기재 상표에 대하여 2006. 12. 20., 제3, 4항 기재 각 상표(이하 ‘이 사건 상표’라 한다)에 대하여 2008. 5. 27. 각 상표등록을 마친 상표권자이다.
 다. 피고는 2004. 3. 12. 회사가 설립된 이후부터 별지 2. 기재 각 표장(이하 ‘이 사건 인용표장’이라 한다)을 사용하여 이 사건 지정상품을 생산, 판매하여 오고 있다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10호증(각 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 판단
 가. 상표권 침해 여부에 관한 판단
 (1) 위 인정사실에 의하면, 이 사건 상표와 이 사건 인용표장은 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때 이 사건 지정상품의 거래에서 일반수요자나 거래자가 그 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다.
 (2) 또한, 위 인정사실에 의하면, 피고는 자신의 상호가 ‘주식회사 하이우드’임에도 ‘주식회사’를 생략한 이 사건 인용표장을 자신이 생산한 이 사건 지정상품과 그 광고사진 등에 사용하였고, 이는 단순히 자신의 상호를 표시하는 것이 아닌 자타상품의 구분을 위한 상품출처표시로 사용한 것으로 봄이 상당하다.
 (3) 따라서, 피고가 자신이 생산한 이 사건 지정상품에 이 사건 인용표장을 사용한 행위는 원고의 이 사건 등록상표에 대한 상표권을 침해하는 행위이므로, 피고는 이 사건 인용표장을 사용하거나, 이 사건 인용표장을 사용한 이 사건 지정상품 또는 이와 유사한 제품 및 그 포장, 선전광고물을 생산, 판매, 반포 또는 수출, 수입을 하여서는 아니되고, 원고에게 위 각 상표권 침해로 인한 손해를 배상하고, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소 및 매장에 보관되어 있는 이 사건 인용표장을 사용한 지정상품 또는 이와 유사한 제품 및 그 포장, 선전광고물에 대한 폐기할 의무가 있다.
 나. 피고의 주장에 대한 판단
 (1) 피고의 주장
 (가) 상표권침해소송에서도 상표권의 무효를 주장할 수 있고, 이 사건 상표는상표법 제6조 제1항 제3호의 “그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”이거나상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 “상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표”에 해당하여 그 상표등록이 무효인 경우에 해당한다.
 (나) 피고는 2004. 3. 12. “주식회사 하이우드”라는 상호로 법인을 설립하여 플라스틱 제조업 등의 영업을 하고 있고, 별지 2. 기재 각 표장은 자신의 상호인 “주식회사 하이우드”를 보통으로 표시하는 방법으로 표시하는 상호에 해당하므로,상표법 제51조 제1항 제1호에 따라 원고의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
 (다) 피고는 원고가 이 사건 상표를 등록하기 이전에 별지 4. 기재 표장을 상표로 등록하고 ‘HI-WOOD'란 상표를 사용하던소외인으로부터 그 영업 및 상표권을 양도받아 사용하여 오고 있으므로,상표법 제57조의 3 제1항에 의한 선사용자로서 계속 상표를 사용할 권리를 가진다.
 (2) 상표권침해소송에서 상표권의 무효를 주장할 수 있는지 여부에 대하여 본다.
 상표가 등록이 되면 심판에 의하여 무효라고 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 보유하게 된다 할 것이므로 심판에 의하여 그 무효가 선언되어 확정되지 아니한 이상 이를 이유로 인용상표의 효력을 부인할 수는 없다(대법원 1996. 9. 10. 선고 96후283 판결 등 참조)고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 주장 자체로 이유 없다.
 (3) 이 사건 인용표장이 피고의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 표시하는 상호에 해당하는지 여부에 대하여 본다.
 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않은 이상 일반수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없어 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없고, 단지 상호의 약칭에 불과하다고 할 것이고, 이러한 약칭의 표시는 그것이 저명하지 않는 한 특수한 태양으로 표시되어 있지 않다고 하더라도 상표권의 효력이 미친다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결 등 참조)고 할 것이므로, 자신의 상호에서 ‘주식회사’를 생략한 이 사건 인용표장을 사용하는 것이 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.
 (4) 피고가 선사용자로서의 계속사용권을 가지는지 여부에 대하여 본다.
2007. 1. 3. 신설된 상표법 제57조의 3 제1항의 선사용자로서의 계속사용권은상표법 부칙 제7조에 따라 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용되는데, 원고의 별지 1. 제1, 2항 기재 상표권은 2007. 7. 1. 이전에 이미 상표등록이 되었을 뿐 아니라, 원고가 이 사건 등록상표를 등록출원을 할 당시 피고의 이 사건 인용표장이 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다고 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
 다. 손해배상의 범위
 (1) 원고의 주장
 피고는 2006년에는 매출액 3,524,845,187원, 영업이익 95,787,196원, 당기순이익 42,817,858원을, 2007년에는 매출액 4,555,535,861원, 영업이익 208,742,130원, 당기순이익 117,600,084원을, 2008년에는 매출액 5,491,292,543원, 영업이익 295,098,183원, 당기순이익 169,527,747원을 각 기록하였는바,상표법 제67조 제2항은 침해자의 이익을 상표권자의 손해로 추정하고 있으므로, 피고는 원고에게 당기순이익 합계 329,945,689원(=2006년 당기순이익 42,817,858원+2007년 당기순이익 117,600,084원+2008년 당기순이익 169,527,747원) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 (2) 판단
 상표권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액이 상표권자 손해의 액으로 추정되므로, 원고의 손해액은 특별한 사정이 없는 한 2006년도 당기순이익 가운데 원고가 상표권을 등록한 이후인 11, 12월 분 당기순이익 7,136,309원(=42,817,858원×2/12개월, 원 미만 버림, 이하 같다), 2007년 당기순이익 117,600,084원 및 2008년 당기순이익 169,527,747원 합계 294,264,140원 및 이에 대한 지연손해금 상당액이다.
 다만, 위 당기순이익에는 피고가 공급하는 상품의 질, 신용, 판매정책 등도 상당한 영향을 미쳤다고 봄이 상당하므로, 피고가 얻은 이익에 대한 원고의 이 사건 등록상표의 기여도를 약 30% 정도로 평가한 88,279,242원(= 294,264,140원×30/100)이 침해행위와 상당인과관계가 있는 손해라고 본다.
 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 88,279,242원 및 이에 대한 이 사건 청구취지 일부 정정신청서 송달 다음날인 2009. 9. 25.부터 피고가 이행의무의 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 판결 선고일인 2010. 2. 18.까지 민법 소정의 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법 소정의 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 (3) 피고의 상계항변에 관한 판단
 피고는 2009. 6. 30.소외인으로부터 원고가 2001. 10. 10.부터 2004. 4. 2.까지소외인의 상표권을 침해함으로 인한 손해배상채권을 양도받았고, 위 손해배상채권액은 적어도 504,438,200원에 달하므로, 이를 자동채권으로 원고의 채권액과 대등액의 범위에서 상계한다고 항변하므로 살피건대,소외인의 등록상표인 별지 4. 기재 상표와 원고의 이 사건 등록상표는 그 외관, 호칭 및 관념이 전혀 달라 동일 내지 유사한 상표라고 할 수 없으므로 원고가 이 사건 등록상표를 2001. 10. 10.부터 2004. 4. 2.까지 사용하였다고 하여소외인의 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없고, 달리 원고가소외인의 상표권을 침해하였다고 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 상계항변은 자동채권의 존재가 인정되지 아니하므로 이유 없다.
3. 결론
 그렇다면, 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 강인철(재판장) 조병대 이소연