취소결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2008.06.26 / 시행일:

【원고, 상고인】 주식회사 디피아이홀딩스 (변경 전 상호 : 주식회사 디피아이) (소송대리인 변리사 박영우)
【피고, 피상고인】 특허청장
【원심판결】 특허법원 2006. 9. 1. 선고 2005허8739 판결 
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 위 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점에 관하여
 특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다고 할 것이다. 
 원심이 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 명칭을 "수성계 포비성 연소방지용 도료조성물 및 이를 이용하여 제조된 연소 방지재"로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 관하여 1998. 12. 12. 대한페인트잉크 주식회사(2004. 9. 4. 원고로 상호변경되었다. 이하 ‘원고’라고 한다) 명의로 특허권설정등록이 된 사실, 그 후 1999. 6. 30. 고려화학 주식회사로부터 이 사건 특허발명에 대한 이의신청(이하 ‘이 사건 이의신청’이라고 한다)의 제기가 있자 원고는 2000. 1. 15. 이의신청절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 제6항을 감축하는 내용의 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라고 한다)를 한 사실, 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 이 사건 정정청구가 정정 전 특허청구범위의 청구항 제1항과 제6항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범위를 감축하고 있다는 이유로 적법한 정정으로 인정한 다음, 이 사건 특허발명의 정정된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 한 사실, 그런데 심사관 합의체는 위 결정 이전에 원고에게 정정청구된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 통지를 하지 않았던 사실, 그 후 위 취소결정에 대한 원고의 불복심판청구(특허심판원 2000취65호)가 기각되고 이에 대한 원고의 심결취소소송(특허법원 2001허7042호) 역시 기각되었으나, 원고의 상고제기에 대하여 대법원은 2003. 11. 13. 2003후90 판결로써 ‘위 취소결정은 형식적으로는 정정청구가 이유 있는 것처럼 판시하였지만 그 실질에 있어서는 정정청구를 받아들이지 않은 결과로 되었으니, 그 취소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그를 위반한 잘못이 있다’는 이유로 특허법원의 위 판결을 파기하고 특허심판원의 위 심결을 취소한 사실, 그 후 특허심판원{2004취(취판)4}은 2004. 5. 31. 위 이의결정을 취소하고 심사국으로 이 사건 이의신청사건을 환송한 사실, 위 사건을 환송받은 심사관 합의체는 2004. 7. 8. 원고에게 정정 불인정 이유 통지서를 보낸 후 2005. 3. 31. "위 정정청구를 인정하지 아니하고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항에 대한 등록을 취소한다"는 내용의 결정을 한 사실 등을 알 수 있는바, 위 법리에 비추어 보면, 이의신청절차에서 심사관 합의체가 정정을 인정한 바 있다고 하더라도 원고가 심사관 합의체의 특허취소결정에 대하여 불복심판청구를 제기함으로써 위 취소결정이 확정되지 아니한 이상 정정 부분만이 따로 독립하여 확정되었다고 할 수 없으므로, 이 사건 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체는 정정청구에 대하여 다시 심리하여 결정할 수 있다고 할 것이다. 
 그렇다면 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체가 이를 다시 심리한 결과 이 사건 정정청구가 부적법하다는 판단에 이르러 원고에게 정정에 대한 의견제출의 기회를 부여한 뒤 정정을 불인정하는 결정을 한 것은 정당하고, 거기에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없는바, 원심판결의 이유설시에 있어 다소 적절하지 아니한 점이 있으나, 심사관 합의체의 정정 불인정에 위법이 없다고 본 결론에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 이의신청절차에서의 정정에 관한 법리오해 등으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.
 2. 상고이유 제2점에 관하여
 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 채택 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 정정청구된 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 원심판시 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있고, 그 작용 효과도 비교대상발명들로부터 예측할 수 있는 정도에 지나지 않으므로 그 진보성이 부정된다고 본 뒤, 이 사건 정정청구된 발명에 진보성이 없는 이상 그보다 광범위한 청구범위를 가지는 이 사건 특허발명에도 진보성이 인정되지 않는다는 취지로 판단한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.
 3. 결 론
 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 양승태 박일환 김능환(주심)

[1] 특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 확정시기
[2] 특허이의신청절차에서 심사관 합의체가 정정을 인정한 후 특허권자가 심사관 합의체의 특허취소결정에 대하여 불복심판청구를 제기한 사안에서, 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체가 정정청구에 대하여 다시 심리하여 특허권자에게 정정에 대한 의견제출의 기회를 부여한 다음 정정을 불인정 하는 결정을 한 것은 정당하다고 한 사례

[1] 특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다.
[2] 특허이의신청절차에서 심사관 합의체가 정정을 인정한 후 특허권자가 심사관 합의체의 특허취소결정에 대하여 불복심판청구를 제기한 사안에서, 위 취소결정이 확정되지 아니한 이상 정정 부분만이 따로 독립하여 확정되었다고 할 수 없으므로, 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체가 정정청구에 대하여 다시 심리하여 특허권자에게 정정에 대한 의견제출의 기회를 부여한 다음 정정을 불인정하는 결정을 한 것은 정당하다고 한 사례.