등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2017.08.18 / 시행일:

【원 고】 이탈파마코 에스.피.에이.(ITALFARMACO S.P.A.) (소송대리인 특허법인 동원 외 1인)
【피 고】 대웅바이오 주식회사 (소송대리인 특허법인 우인 외 1인)
【변론종결】2017. 7. 14.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2016. 11. 10. 2015당5584 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초 사실
가. 피고의 이 사건 등록상표(갑2호증)
 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2014. 8. 27./ 2015. 8. 28./ (상표등록번호 1 생략)
 2) 구 성 : 
 3) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 약제, 감각기관용 약제, 말초신경계용 약제, 백신, 소염제, 소화기관용 약제, 순환기관용 약제, 약용 캡슐, 약제용 연고, 약제용 정제, 의료용 보조제, 의료용 약제, 의료용 화학제, 의약용 진단시약, 인체용 약제, 노인성 기억감퇴증치료제, 외상퇴행성 대뇌증후군치료제, 원발퇴행성 대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성 대뇌증후군치료제, 우울증치료제
나. 원고의 선등록상표들
 1) 선등록상표 1(갑3호증)
 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 
 : 1993. 6. 9./ 1994. 8. 29./ 2014. 6. 23./ (상표등록번호 2 생략)
 나) 구 성 : 
 다) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 원발퇴행성 대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성 대뇌증후군치료제, 외상퇴행성 대뇌증후군치료제, 노인성 기억감퇴증치료제, 퇴행성 고지질혈증치료제, 동물용 약제, 의료용 고약, 접착고약, 구강소독제, 위생용 소독제, 의료용 훈증소독제, 화학세정용 소독제, 해충구제제, 제초제, 살균제
 2) 선등록상표 2(갑4호증)
 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호
 : 1985. 11. 7./ 1986. 10. 13./ 2016. 7. 1./ (상표등록번호 3 생략)
 나) 구 성 : 
 다) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 퇴행성 고지질혈증치료제, 노인성 기억감퇴증치료제, 외상퇴행성 대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성 대뇌증후군치료제, 원발퇴행성 대뇌증후군치료제
다. 이 사건 심결의 경위(갑1호증)
 1) 원고는 2015. 12. 11. 특허심판원에 이 사건 등록상표 ‘’의 상표권자인 피고를 상대로,「이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들인 선등록상표 1 ‘’ 및 선등록상표 2 ‘’과 각 그 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’) 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 또한 피고는 주식회사 대웅제약(이하 ‘대웅제약’)의 자회사로서, 원고와 대웅제약 사이의 계약 및 거래관계를 알 수 있는 위치에 있었는데, 원고가 선등록상표들을 사용하거나 사용 준비 중임을 알면서도 이와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받은 것이므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에도 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제18호의 각 무효사유가 존재하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
 2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당5584 사건으로 심리하여, 2016. 11. 10.「이 사건 등록상표 ‘’은 선등록상표 1 ‘’ 및 선등록상표 2 ‘’과 각 그 외관, 칭호 및 관념이 서로 달라서, 전체적으로 출처의 혼동을 피할 수 있는 비유사한 표장이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제18호의 무효사유가 존재하지 아니한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
2. 당사자의 주장 요지와 쟁점의 정리
가. 원 고
 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다. 한편, 이 사건에서 원고는 이 사건 등록상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표로 널리 알려진 선등록상표들과 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는 주장도 한 바 있으나, 위 주장은 2017. 7. 14. 이 사건 제2차 변론기일에 철회되었다. 
 1) 피고의 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들과 각 그 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.
 2) 이 사건 등록상표의 출원일 당시 피고는 업무상 거래관계 등을 통하여 원고가 선등록상표들을 사용하고 있음을 알면서도 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다.
 3) 이 사건 등록상표는 선등록상표들과의 관계에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다.
나. 피 고
 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제18호 및 제10호에 해당한다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 한편, 피고는 2017. 3. 3. 이 사건 제1차 변론기일에 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제18호와 관련하여 이 사건 등록상표의 출원일 당시 피고가 업무상 거래관계 등을 통하여 원고가 선등록상표들을 사용하고 있음을 알았다는 사실과 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 각 지정상품이 동일 또는 유사하다는 점은 다투지 않는다고 진술한 바 있다. 
 1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 각 그 외관, 관념 및 호칭이 서로 상이하여 전체적으로 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제18호에 해당하지 않는다. 
 2) 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 수 없고, 선등록상표들과 이 사건 등록상표 사이에 출처 혼동의 염려도 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다. 
다. 이 사건의 쟁점
 따라서 이 사건의 쟁점은, 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제18호에 해당하는지 여부와 관련하여, 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 각 그 표장이 유사한지 여부와 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부와 관련하여, 이 사건 등록상표가 선등록상표들과의 관계에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표인지 여부가 된다. 
3. 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 표장이 유사한지 여부
가. 관련 법리
 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 
 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.
나. 유사 여부 판단의 주체
 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 표장이 유사한지 여부를 판단함에 있어 그 주체가 되는 수요자 및 거래자의 범위에는 일반 소비자는 물론, 의사, 약사 등의 전문가들도 포함된다고 보는 것이 옳다. 
 1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 ‘의약품’을 그 지정상품으로 하고 있다. 의약품은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 ‘일반의약품’과 일반의약품이 아닌 ‘전문의약품’으로 구분된다(약사법 제2조 제9, 10호). 그런데 이 사건 등록상표의 경우는 뇌와 관련된 질병의 치료제인 “노인성 기억감퇴증치료제, 외상퇴행성 대뇌증후군치료제” 등의 전문의약품과 함께 “약제, 소염제, 소화기관용 약제” 등의 일반의약품을 모두 그 지정상품으로 포함하고 있다. 
 2) 전문의약품은 그에 대한 광고가 금지되고 있어(약사법 제68조 제6항, 약사법 시행규칙 2013. 3. 23. 보건복지부령 제186호로 전면 개정되기 전의 것을 말한다. 제84조) 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반인이 의약품에 대한 정보를 알기가 쉽지 않고, 일반의약품은 일반 소비자들이 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이 경우에도 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 또한 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 도와주는 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제1조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어지게 된다.
 3) 따라서 의약품의 실제 수요자가 일반 소비자라고 하더라도 의사, 약사 등이 실제 그 판매 및 거래관계에 개입하고 있는 실정을 감안하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우 그 유사 여부에 대한 판단은 의약품의 최종 수요자인 일반 소비자뿐만 아니라, 의사, 약사 등의 인식도 마땅히 일반 수요자나 거래자의 그것으로 함께 고려하여야 한다. 
다. 양 표장 중 “GLIA” 부분의 식별력 유무
 또한 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 일부인 “GLIA” 부분은 그 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.
 1) 일반적으로 영어 단어인 “GLIA" 또는 그 한글 음역인 ”글리아“는 중추 및 말초신경계에 있어서 맥관계를 제외한 비신경세포로서 신경세포 사이에 중요한 상호작용을 하는 ‘신경교(神經膠, neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’를 의미한다(을1호증의 1~7, 을2호증의 1~4).
 2) 그러나 아래와 같은 설문조사 결과에 비추어 보면, 일반 소비자는 물론, 의사, 약사 등의 전문가들조차 “GLIA" 부분이 ‘신경교’ 또는 ‘신경교세포’를 의미하는 것이라고 쉽게 직감하고 있는 것으로 보이지 않는다.
 가) 즉, 원고의 의뢰를 받은 주식회사 코리아리서치센터(이하 ‘코리아리서치’)는 2017. 5. 26.부터 6. 2.까지 서울, 수도권, 부산, 대구 대전, 광주에 거주하는 의사 100명, 약사 100명, 일반인 100명을 대상으로「상표 인지도 관련 조사」(갑33호증의 1, 2)를 실시하였다. 
 그 결과 “귀하께서는 ‘글라아타민’ 또는 ‘GLIATAMIN'이라는 의약품의 명칭(상표)을 보거나 듣는다면, 해당 명칭 중에 귀하께서 그 의미를 알고 있는 부분(용어)이 있습니까?”라는 질문에 대하여, 의사는 57%, 약사는 63%, 일반인은 20%가 “예”라고 답변하였다. 그러나 정작 위 질문에 이어 “그렇다면, 귀하께서 그 의미를 알고 있는 부분(용어)은 무엇입니까(복수응답 가능)?”라는 질문에 대하여는 복수응답 기준 의사는 3건, 약사는 3건, 일반인은 1건이 “글리아(GLIA)”라고 답변한 데에 그쳤다. 
 나) 한편, 피고의 의뢰를 받은 심퍼니브랜드 주식회사(이하 ‘심퍼니브랜드’)는 2017. 4. 24.부터 5. 2.까지 전국의 의사 100명, 약사 100명을 대상으로「글리아(Glia) 상표 설문조사」(을75호증)를 실시한 바 있고, 위 설문조사 결과 “귀하는 ‘글리아(Glia)'라는 단어를 들어보신 적이 있습니까?”라는 질문에 대하여, 의사의 54%와 약사의 46%가 “들어본 적이 있다.”고 답변한 바 있다. 
 그러나 다른 한편, 피고가 의뢰한 위 설문조사 결과에서조차 “‘글리아(Glia)’라는 단어의 의미를 생각나는 대로 써 주세요.”라는 질문에 대하여 의사의 48.3%와 약사의 25.4%만이 뇌신경과 관련되어 있다고 답변하였고, 그 중 “신경교세포”라고 정확하게 답변한 것도 의사의 19.6%, 약사의 1.3%에 불과하였으며, 의사의 11.5%와 약사의 22.9%는 신경교나 신경교세포와 전혀 무관한 당뇨와 관련된 것이라고 답변하기도 하였다.
 3) 나아가 “GLIA"가 신경교를 의미한다고 해서, 신경교세포 자체와 기억감퇴증, 퇴행성 대뇌증후군 등 뇌질환 사이의 관계가 널리 알려져 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 아무런 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 “GLIA" 부분이 각 그 지정상품 중 뇌질환 관련 치료제의 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기는 어렵다. 
라. 양 표장의 구체적인 대비
 나아가 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표 ‘’은 선등록상표 1 ‘’ 및 선등록상표 2 ‘’과 호칭이 유사하여 전체적으로 볼 때 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.
 1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 “GLIA" 부분은 지정상품의 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기 어려워 그 식별력이 없거나 미약하다고 보기는 어렵고, 양 표장은 모두 위 “GLIA" 부분을 포함하여 그 뒤로 5글자의 영문자가 띄어쓰기 없이 이어져 하나의 단어와 같은 외관을 보이고 있는 점 등에 비추어 보면, 양 표장의 유사성은 전체적으로 관찰하는 것이 옳다. 
 2) 그런데 양 표장은 모두 9글자의 알파벳으로 이루어져 있고 한글로 읽을 때도 5음절로 음절수가 같으며, 우리말의 강세 위치에 비추어 상대적으로 강하게 발음되어 청감에 가장 뚜렷한 영향을 미치는 앞의 세음절이 “글리아”로 동일하다. 또한 양 표장은 넷째 음절의 초성이 모두 “ㅌ”으로 공기를 세게 내뿜어 거세게 터뜨려서 내는 거센소리(激音)인데다가, 다섯째 음절의 중성 “ㅣ”와 종성 “ㄴ”도 같다. 따라서 양 표장은 넷째 음절의 중성과 다섯째 음절의 초성의 차이에도 불구하고 전체적으로 유사하게 청음될 것이기 때문에 그 호칭이 유사하다고 보아야 한다.
 3) 한편, 참고로 원고의 의뢰에 따른 위 코리아리서치의 설문조사(갑33호증의 1, 2) 결과에서도, “귀하께서는 ‘글리아타민(또는 GLIATAMIN)’과 ‘글리아티린(또는 GLIATLIN)’을 시간 또는 장소를 달리 하여 따로따로 보거나 듣는다면 유사하다고 생각하는지요?”라는 질문에 대하여, 의사는 73%, 약사는 81%, 일반인은 66%가 “유사하다”고 답변하였고, 의사의 16%, 약사의 10%, 일반인의 15%만이 “서로 유사하지 않다”고 답변하고 있기도 하다. 
마. 검토 결과의 정리
 이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록상표 ‘’은 선등록상표 1 ‘’ 및 선등록상표 2 ‘’과 각 그 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하며, 피고가 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 업무상 거래관계 등을 통하여 원고의 선등록상표들에 대한 사용 사실을 알고 있었음을 자인하고 있는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제18호에 해당한다고 보아야 한다.
4. 결 론
 그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제18호, 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 따질 필요 없이 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

판사 이정석(재판장) 김부한 이진희