특허출원인명의변경·손해배상(지) (민사, 서울고등법원)
공포일: 2011.08.17 / 시행일:

【원고, 항소인 겸 피항소인】 주식회사 인터프랙스퀀텀 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 이주흥 외 1인)
【피고, 피항소인】 피고 1
【피고, 피항소인 겸 항소인】 피고 2 외 1인 (소송대리인 법무법인 시공 담당변호사 권순철)
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2010. 11. 30. 선고 2010가합13812, 2010가합35867(병합) 판결
【변론종결】2011. 6. 22.
【주 문】
 1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.
 가. 피고들은 각자 원고에게 15,658,814원과 이에 대하여 2010. 8. 27.부터 2011. 8. 17.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
 나. 피고 2, 피고 3은 각자 원고에게 56,605,010원과 그 중 30,786,840원에 대하여는 2010. 8. 27.부터 2010. 11. 30.까지, 25,818,170원에 대하여는 2010. 8. 27.부터 2011. 8. 17.까지 각 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
 다. 피고 2는 원고에게 38,593,076원과 이에 대하여 2010. 8. 27.부터 2010. 11. 30.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
 라. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
 2. 원고와 피고 1 사이의 소송총비용 중 80%는 원고가, 20%는 피고 1이 각각 부담하고, 원고와 피고 2 사이의 소송총비용 중 20%는 원고가, 80%는 피고 2가 각각 부담하며, 원고와 피고 3 사이의 소송총비용 중 30%는 원고가, 70%는 피고 3이 각각 부담한다.
 3. 제1의 가., 나., 다.항 중 제1심에서 가집행을 선고하지 않은 부분은 가집행할 수 있다.

【청구취지】원고에게, 피고 1은 별지 목록 기재 특허권에 관하여 특허권이전등록절차를 이행하고, 피고들은 각자 41,977,154원, 피고 2, 피고 3은 각자 61,431,840원, 피고 2는 40,063,692원과 각 이에 대하여 2010. 8. 26.자 청구취지 변경 및 청구원인보충신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
【이 유】1. 기초사실
 【증거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 8, 11호증, 을 제4호증의 각 기재(가지번호 포함), 변론 전체의 취지
가. 당사자의 지위
 ⑴ 원고는 2007. 4. 30. 정밀 알루미늄 다이캐스팅 부품의 제조, 공급 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 2007년 10월경 소외 주식회사 퀀텀엔지니어링(이하 ‘피인수회사’라 한다)로부터 피인수회사의 자산을 양수하고(이하 원고와 피인수회사 사이의 자산양도·양수계약을 ‘이 사건 자산양도계약’이라 한다), 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 피인수회사의 사업을 그대로 영위하고 있다.
 ⑵ 피고 2는 화학공학 박사로 피인수회사의 최대주주였고, 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 대표이사로 재직하였으며, 원고 회사 설립 이후 2009. 10. 16.까지 원고 회사에서 등기이사로 재직하였다(피고 2를 제외한 원고 회사의 나머지 임원들은 모두 미국인으로 피고 2가 원고 회사를 실질적으로 관리·경영하였다).
 ⑶ 피고 3은 피인수회사의 주주로(지분 6.77%) 2004. 11. 5.부터 2007. 10. 29.까지 피인수회사의 등기이사로 재직하였고, 원고 회사 설립 이후 2009. 9. 30.까지 원고 회사에서 공장장으로 재직하였다.
 ⑷ 피고 1은 2007년 11월경부터 원고 회사의 알루미늄 합금 개발과 관련한 성분테스트, 물성분석 등과 관련된 업무를 위임받아 처리한 경험이 있던 사람으로 2009. 3. 3. 특허청에 새로운 합금[알루미늄(Al) 50.89wt%, 구리(Cu) 2.85wt%, 아연(Zn) 45.62wt%, 규소(Si) 0.51wt%, 철(Fe) 0.02wt%, 티타늄(Ti) 0.05wt%, 베릴륨(Be) 0.06wt%의 조성비를 갖는 합금으로 이하 ‘이 사건 합금’이라 한다]에 관한 특허를 출원하여 별지 기재와 같이 2010. 5. 25. 특허등록(이하 그 특허를 ‘이 사건 특허’라 한다)을 받았고, 2009. 5. 26. ‘엠아이비’(MIB)라는 상호로 사업자등록을 하였다.
나. 비밀유지 및 발명 등의 귀속 약정
 원고는 이 사건 자산양도계약을 통하여 피고 2를 등기이사로, 피고 3을 공장장으로 고용하면서, 위 피고들과 비밀유지 및 경업금지약정(이하 ‘이 사건 비밀유지약정’이라 한다)을 체결하였는데, 이 사건 비밀유지약정에 따르면 피고 2, 피고 3은 원고 회사에서 재직하는 기간 중 자신들이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명을 발명 즉시 원고에게 서면으로 공개하여야 하고, 피고 2, 피고 3의 그 발명에 대한 일체의 권리는 원고에게 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 규정되어 있다.
2. 피고 1에 대한 특허권이전 청구의 당부
가. 원고의 주장
피고 2, 피고 3이 원고 회사 재직기간 중 이 사건 합금을 발명하였으므로, 이 사건 비밀유지약정에 따라 이 사건 합금에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 등의 일체의 권리는 원고에게 독점적·배타적으로 귀속되었다. 그럼에도, 무권리자인 피고 1이 임의로 자신의 명의로 이 사건 합금에 관한 특허출원을 하여 이 사건 특허권을 취득하였다. 따라서 피고 1은 정당한 권리자인 원고에게 이 사건 특허권에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
나. 판단
 원고의 주장과 같이 피고 2, 피고 3이 이 사건 합금의 발명자여서 피고 1의 이 사건 합금에 관한 이 사건 특허의 출원이 ‘무권리자의 특허출원’에 해당한다고 하더라도, 발명자인 피고 2, 피고 3으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 원고가 특허법 소정의 절차에 따라 피고 1의 이 사건 특허권을 무효로 한 다음 원고 명의로 특허출원을 하여 이 사건 합금에 관한 특허를 받을 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 피고 1의 이 사건 특허 출원이 무권리자의 특허출원에 해당함을 이유로 원고가 피고 1에게 이 사건 특허권에 관하여 원고 앞으로의 이전등록을 구할 수는 없다.
 따라서 원고의 이 부분 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.
3. 피고들에 대한 이 사건 특허권에 관한 손해배상청구의 당부
가. 인정사실
 【증거】 갑 제5, 6호증의 각 1, 2, 제7호증의 1 내지 4, 제9, 10호증, 제11호증의 1, 2, 3, 제12호증의 1, 2, 제19호증의 2, 제24, 27호증의 각 1 내지 9, 제40호증의 1, 2, 제41호증의 1 내지 7, 제42호증, 제44, 45호증의 각 1, 2, 제47호증, 제56호증의 1, 2, 3, 제57, 58호증의 각 1, 2, 제72호증, 을 제1, 2호증의 각 1, 2, 제3호증의 1, 2, 3, 제4호증, 제14, 22호증의 각 1, 2, 제23호증, 제24호증의 1, 2, 3의 각 기재, 변론 전체의 취지 
 ⑴ Q30 합금의 발견
피고 2, 피고 3은 피인수회사 재직 당시인 2007년 6월경 우연히 AC8A 합금[알루미늄(Al) 84.7wt%, 구리(Cu) 0.981wt%, 아연(Zn) 0.024wt%, 규소(Si) 12wt%, 철(Fe) 0.3wt%, 니켈(Ni) 0.999wt%, 마그네슘(Mg) 0.9578wt%의 조성비를 가지는 합금]과 ZA27 합금[알루미늄 28.2wt%, 구리 2wt%, 아연 69.8wt%의 조성비를 가지는 합금]을 혼합한 새로운 합금(피고 2가 이를 Q30으로 명명하였으므로, 이하 ‘Q30’이라 한다)을 주조하였는데, Q30이 기존 알루미늄합금이나 아연합금에 비하여 강도 측면에서 우월한 성질이 있음을 알게 되었다.
 이에 피고 2는 그 무렵 당시 피인수회사와 이 사건 자산양도계약을 협상 중이던 원고의 모회사인 미국 인터프렉스사(Interplex, 이하 ‘인터프렉스’라 한다)에게 Q30의 발견 사실을 알리면서 Q30의 특성 연구 등을 위한 자금지원을 요청하여, 인터프렉스의 자금지원 하에 Q30에 대한 연구를 하면서 2007. 9. 14. 미국에서 피고 2, 피고 3을 공동발명자로 하여 Q30[AC8A와 ZA27을 6:4의 비율, 7:3의 비율 및 8:2의 비율로 혼합한 것, 주성분 중 알루미늄이 62~74wt%, 아연이 14~28.2wt% 정도 포함됨]에 관하여 임시 특허출원을 하였다.
 이후 피고 2, 피고 3은 2007. 10. 19. Q30에 관한 특허출원권리 등 지적재산권 일체를 피인수회사에 양도하였고, 피인수회사의 Q30에 관한 지적재산권은 원고와 피인수회사 사이의 2007. 10. 29.자 이 사건 자산양도계약 체결에 따라 원고에게 이전되었다.
피고 2, 피고 3은 원고 회사에 재직하던 중인 2008년 8월경 Q30의 시험결과 기존 합금에 비하여 강도는 월등하나 깨짐성이 있음을 알게 되어 인터프렉스에게 Q30에 대한 특허출원 절차를 계속 진행하지 않는 것이 좋겠다는 제안을 하였고, 그에 따라 원고는 Q30에 대한 특허출원 절차를 더 이상 진행하지 아니하였다.
 이와 같이 피고 2, 피고 3이 Q30을 발견한 이후 Q30의 특성을 연구·분석하는 과정에서 당시 대학원 박사과정을 이수하고 있던 피고 1은 2007년 7월경부터 2008년 4월경까지 매월 100만 원을 받기로 하고 피고 2, 피고 3의 의뢰에 따른 Q30의 물성분석 및 최적화작업을 수행하였다.
 한편, 위와 같은 Q30의 물성분석 및 최적화작업 과정에서 피고 1은 Q30에 규소, 구리, 니켈, 규소와 니켈, 베릴륨, 스트론튬을 각각 첨가하였을 때의 효과를 분석하였고 그로 인하여 Q30과 같은 알루미늄-아연 합금에 규소를 다량 첨가하는 경우에는 합금 전체의 기공율 증가로 합금이 외부 응력에 대해 잘 깨지는 성질을 가진다는 점, 규소의 가벼운 성질로 인하여 규소 단독으로 알루미늄 용탕에 첨가하기 어려운 점, 알루미늄-아연 합금에 니켈을 첨가하는 경우에 취성[脆性, 물체가 연성(延性)을 갖지 않고 파괴되는 성질]이 나타날 수 있다는 점을 알게 되었고(갑 제41호증의 1 내지 7), 이를 피고 2, 피고 3에게 보고하였다. 
 ⑵ 피고들의 새로운 합금 개발 작업
피고 2는 2008년 12월경 원고의 거래처인 주식회사 KH바텍으로부터 원고가 보유한 합금 중 강도가 강한 합금을 이용하여 ◇◇◇ 휴대전화기 경첩을 주조하여 달라는 요청을 받고 상용합금인 ZA27을 이용하여 주조한 제품을 제공하였으나, KH바텍이 조금 더 강한 합금을 요구함에 따라 2009. 12. 10.경 Q30 개발 경험을 바탕으로 Q30의 조성을 변경한 새로운 합금샘플을 만들고 강도 및 도금성을 비교하기로 하는 계획을 세우고 그러한 내용을 피고 3에게 이메일로 통보하였으며(갑 제56호증의 1, 2), 2009. 1. 19.경 Q30에 비하여 아연의 비율을 높인 합금 시리즈(Z 시리즈), Q30에 비하여 마그네슘의 비율을 높인 합금 시리즈(M 시리즈) 등을 착상하여 새로운 합금개발을 추진하기로 하고, 피고 3에게 그러한 내용이 담긴 ‘Q_Z_M series.xls’ 엑셀파일을 이메일로 보냈는데(갑 제12호증의 1, 2), Z 시리즈 중 Z1은 ZA27 50kg에 AC8A 5kg을 배합한 것이고, Z2는 Z1에 AC8A 15kg을 추가한 것이며(결국, ZA27 50kg, AC8A 20kg이 됨), Z3는 Z2에 ZA27 10kg, AC8A 20kg을 추가한 것이며(결국, ZA27 60kg, AC8A 40kg이 됨), Z4는 Z3에 AC8A 20kg을 추가한 것이고(결국, ZA27 60kg, AC8A 60kg이 됨), 위 엑셀파일에는 Z 시리즈 및 M 시리즈 이외에도 ZA27 합금, AC8A 합금 및 ALDC12 합금[알루미늄(87.33wt%), 구리(2wt%) 및 규소(10.2wt%)를 주성분으로 하는 알루미늄 합금]을 일정 비율로 혼합한 일련의 합금의 조성표도 기재되어 있다. 그런데 피고 2는 위 엑셀파일의 Z 시리즈 합금 조성표 중 규소와 니켈 성분 부분에 붉은색 줄을 부기하였다. 위 엑셀파일의 새로운 합금개발을 위한 합금 조성표의 Z 시리즈 중 Z1은 주성분 중 알루미늄이 33.3wt%, 아연이 63.5wt%이고, Z2는 주성분 중 알루미늄이 44.4wt%, 아연이 49.8wt%이며, Z3은 주성분 중 알루미늄이 50.8wt%, 아연이 41.9wt%이고, Z4는 주성분 중 알루미늄이 56.5wt%, 아연이 34.9wt%이며, ZA27, AC8A, ALDC12를 혼합한 합금 시리즈는 주성분 중 알루미늄이 80wt% 내외, 아연이 10wt% 내외이다.
피고 2, 피고 3은 2009년 1월 말경 Z 시리즈 합금 샘플을 제작한 후 피고 1에게 물성분석을 의뢰하였고, 이에 피고 1은 2009. 2. 7. 토요일 현미경 검사를 하여 신규 합금 미세구조 관찰(Observation of microstructure of New Alloys, 갑 제45호증의 1, 2)이라는 보고서를 작성한 후 2009. 2. 9. 월요일 피고 2에게 이메일로 이를 제출하였는데, 그 보고서에 의하면 알루미늄 합금(AC8A를 지칭하는 것으로 보인다)을 첨가할수록 즉, 합금 1(Z1을 지칭하는 것으로 보인다)에서 합금 4(Z4를 지칭하는 것으로 보인다)로 갈수록 규소상의 분율이 증가하고 불균일한 조직이 관찰되고, 취성이 강한 규소상과 조직의 불균일성 때문에 제품이 쉽게 깨지는 것으로 분석되었다.
 한편, 이와 별도로 피고 1은 2009. 2. 3.경 ZA27에 구리 1wt%를 첨가한, 구리 3wt%를 첨가한, 니켈 1wt%를 첨가한, 니켈 3wt%를 첨가한 각 합금에 대한 현미경관찰을 하는 등 실험을 하여 2009. 2. 4.경 피고 2에게 위 각 합금의 인장강도 등의 실험결과(갑 제44호증의 1, 2)를 보고하였는데, 그에 따르면 ZA27에 구리를 첨가할수록 강도는 증가하나 균일 연신율은 떨어지는데 구리가 일정량 이상 첨가되면 합금의 인성이 향상될 것으로 보이고, ZA27에 니켈을 첨가하는 것은 오히려 기계적 특성에 악역향을 주는 것으로 분석되며, ZA27에 구리를 첨가할수록 합금 조직이 미세해지는 것으로 관찰되었다. 그런데 피고 2가 위 실험결과를 받지 못하였다고 하자, 피고 1은 2009. 2. 6. 피고 2에게 이메일로 위 실험결과를 다시 보내면서 ‘이번 주말(2월 7일 또는 2월 8일)에 ZA(ZA27을 의미하는 것으로 보인다) 48wt%, AL(순수한 알루미늄이 아니라 아래에서 보는 바와 같이 알루미늄 99.89wt%, 규소 0.02wt%, 철 0.06wt%인 알루미늄을 의미하는 것으로 보인다) 50wt%, 구리 2wt%의 조성비를 가지는 합금과 ZA27에 마그네슘과 규소를 넣은 합금을 만들 예정이며 결과는 목요일에 나올 것 같다’는 내용의 통지를 하였다(을 제23호증, 제24호증의 1, 2, 3). 또한, 피고 1은 위 2009. 2. 9.자 이메일을 통하여 피고 2에게 ‘주말(2월 7일 또는 8일)에 합금을 제조하였고, 지금은 가공에 들어갔는데, 스케줄 때문에 금요일(2009. 2. 13.)이나 제가 시험을 할 수 있을 것 같습니다’라고 통지하였다. 
피고 1은 2009. 2. 13. 피고 2에게 ZA27 합금, ZA27+3wt% 구리 합금, ZA27+0.5wt% 규소 합금, 50wt% 알루미늄+48wt% 아연+2wt% 구리 합금, 48.5wt% 알루미늄+46.5wt% 아연+5wt% 구리 합금, 49.5wt% 알루미늄+47.5wt% 아연+2wt% 구리+1wt% 규소 합금에 대한 인장시험결과를 통지하였다.
 한편, 피고들은 2009. 2. 16.경 원고 공장에서 Q 시리즈 합금을 제조한 후 이를 이용하여 휴대전화기용 외장 부품을 주조하였고, 피고 1은 그 주조제품을 자신의 연구실로 가지고 와 물성분석을 한 다음, 2009. 2. 18. 피고 2에게 이메일로 ‘합금조성 및 아연 자료’라며 Q_Z_M Series_3.xls 파일과 피고 1 숙제.pdf 파일을 보냈는데, 피고 1 숙제.pdf 파일은 "굽힘 및 인장 시험결과(ZA27, Q19, Q20, Q21, Q22, Q10, Q11, Q31)"라는 제목으로 된 ZA27, Q19, Q20, Q21, Q22, Q10, Q11, Q31 합금에 대한 굽힘 및 인장 시험결과이고, Q_Z_M Series_3.xls 파일(피고 1은 피고 2가 작성한 Q_Z_M Series.xls 파일을 덮어쓰기 하여 작성한 것이라고 주장한다)은 Q 시리즈 합금의 조성표를 엑셀파일로 정리한 것이다. Q_Z_M Series_3.xls 파일에 의하면 Q10은 ZA27 97wt%와 구리 3wt%를 혼합한 합금이고, Q11은 Q10 97wt%에 Al-Si 합금(알루미늄 75wt%와 규소25wt%로 이루어진 합금) 3.0wt%를 첨가한 합금이며, Q12는 Q11 97.95wt%에 Al-Be 합금(알루미늄 97.3wt%와 베릴륨 2.7wt%로 이루어진 합금) 2.0wt% 및 티타늄 0.05wt%를 첨가한 것이다. 또한, Q19는 ZA27 69.4w%와 AL(알루미늄 99.89wt%, 규소 0.02wt%, 철 0.06wt%인 알루미늄) 30.6wt%를 혼합한 합금(위와 같은 혼합비율은 생성된 합금에서 알루미늄의 비율을 50wt% 정도로 맞추기 위한 것으로 보인다)이고, Q20은 Q19 98.4wt%에 구리 1.6wt%를 첨가한 것이며, Q21은 Q20 97.9wt%에 Al-Si 합금 2.1wt%를 첨가한 것이고, Q22는 Q21 97.8wt%에 Al-Be 합금 2.2wt% 및 티타늄 미세량을 첨가한 것이다. Q29는 ZA27 25.3w%와 AL 74.7wt%를 혼합한 합금(위와 같은 혼합비율은 생성된 합금에서 알루미늄의 비율을 80wt% 정도로 맞추기 위한 것으로 보인다)이고, 새로운 Q30(기존의 Q30과 조성비율이 다르다)은 Q29 96.5wt%에 구리 3.5wt%를 첨가한 것이고, Q31은 Q30 86.0wt%에 Al-Si 합금 14.0wt%를 첨가한 것이며, Q32는 Q31 95.8wt%에 Al-Be 합금 4.1wt% 및 티타늄 0.1wt%를 첨가한 것이다. Q22의 조성비는 알루미늄 50.89wt%, 구리 2.85wt%, 아연 45.62wt%, 규소 0.51wt%, 철 0.02wt%, 티타늄 0.05wt%, 베릴륨 0.06wt%이다. 
 Q10 시리즈 합금은 주성분 중 알루미늄이 27.3~30.14wt%, 아연이 64.33~67.7wt%이고, Q20 시리즈 합금은 주성분 중 알루미늄이 49.34~50.89wt%이고 아연이 45.62~ 48.43wt%이며, Q30 시리즈 합금은 주성분 중 알루미늄이 79.02~81.73wt%이고 아연이 14.06~17.68wt%이다.
 한편, 피고 1은 새로운 합금 작업의 개발과 관련하여 원고로부터 2009. 2. 23. 2009년 1월 실험비 100만 원, 2009. 4. 1. 2009년 2월 실험비 100만 원을 각각 받았다.
 ⑶ 피고 1의 Q22에 대한 이 사건 특허출원
피고 1은 Q22에 대하여 기초사실에서 본 바와 같이 2009. 3. 3. 특허출원을 하여 이 사건 특허등록을 받았다.
나. 이 사건 합금(Q22)의 발명자
 위 인정사실과 위 인정사실에 의하여 추인되는 다음과 같은 사정 즉, 피고들은 기존 Q30 합금의 개발과정을 통하여 알루미늄-아연 합금에서 구리, 규소, 니켈 등이 끼치는 영향을 알게 되었고, 그로 인하여 피고 2가 새로운 합금개발을 위한 합금 조성표를 정리한 Q_Z_M Series.xls 파일의 Z 시리즈 합금 조성표 중 규소와 니켈 성분 부분에 붉은색 줄을 부기하여, 위 성분에 유의하도록 한 것으로 보이는 점, 피고들이 새로운 합금 개발에 착수하게 된 것은 원고 회사의 경영자인 피고 2가 KH바텍으로부터 ◇◇◇ 휴대전화기 경첩에 기존의 상용합금보다 강한 합금을 사용할 것을 요구받았기 때문인 점, 그에 따라 피고 2는 기존 Q30 합금 개발 경위를 참작하여 알루미늄과 아연의 배합비율을 달리하여 새로운 합금을 만든 후 Q30 합금의 개발의 경우와 마찬가지로 2009년 1월경부터 피고 1에게 그에 대한 물성분석을 요청한 점, 피고 1이 Q 시리즈 합금에 대한 실험에 관하여 사후는 물론 사전에도 수시로 피고 2에게 보고하여 온 점, 특히 피고 1이 2009. 2. 6.자 이메일을 통하여 피고 2에게 ‘이번 주말에 ZA27 48wt%, AL 50wt%, 구리 2wt% 합금과 ZA27에 마그네슘과 규소를 넣어서 합금을 만들 예정이라고 알린 사정에 비추어 그전에 이미 피고 2가 피고 1에게 그와 같은 합금 제작을 요구하였거나 적어도 피고 2와 피고 1 사이에 위와 같은 합금 제작에 관한 의견교환이 있었던 것으로 보이는 점, 피고 1이 위 2009. 2. 6.자 이메일 전송 이전인 2009. 2. 3.경 이미 피고 2의 요청에 따라 ZA27에 구리 1wt% 또는 구리 3wt% 또는 니켈 1wt% 또는 니켈 3wt%를 첨가한 각 합금에 대한 물성검사를 하였고, 또한 피고 1이 2009. 2. 13. 피고 2에게 통지한 인장실험결과에 ZA27 합금, ZA27+3wt% 구리 합금, ZA27+0.5wt% 규소 합금의 인장실험결과도 포함되어 있는 사정에 비추어 보면 2009. 2. 6.자 이메일에 언급된 ZA27에 마그네슘과 규소를 첨가한 합금의 제작 역시 피고 2의 요청에 따른 것으로 보이는 점, 피고 1의 위 2009. 2. 6.자 이메일에는 ZA27 48wt%, AL 50wt%, 구리 2wt%의 조성비를 가지는 합금을 만들 예정이라고 언급하고 있으나, 피고 1이 2009. 2. 13. 피고 2에게 통지한 인장실험결과에는 2009. 2. 6.자 이메일에서 언급된 50wt% 알루미늄+48wt% 아연+2wt% 구리 합금 이외에도 48.5wt% 알루미늄+46.5wt% 아연+5wt% 구리 합금, 49.5wt% 알루미늄+47.5wt% 아연+2wt% 구리+1wt% 규소 합금에 대한 인장실험결과가 포함되어 있는 사정에 비추어 48.5wt% 알루미늄+46.5wt% 아연+5wt% 구리 합금, 49.5wt% 알루미늄+47.5wt% 아연+2wt% 구리+1wt% 규소 합금도 모두 피고 2의 요구 또는 피고 2와 피고 1의 사전 의견교환에 따라 제작된 것으로 보이는 점, 피고 1이 Q_Z_M Series_3.xls 파일은 피고 2가 작성한 Q_Z_M Series.xls 파일에 자신이 작성한 내용을 덮어쓰기 방법으로 작성한 것이라고 주장하는 사정에 비추어 피고 1은 이미 그전에 Q_Z_M Series.xls 파일을 전달받아 그 내용을 알고 있었던 것으로 보이는 점, Q_Z_M Series.xls 파일의 새로운 합금개발을 위한 합금 조성표 중 Z 시리즈 중 Z1은 주성분 중 알루미늄이 33.3wt%, 아연이 63.5wt%이고, Z2는 주성분 중 알루미늄이 44.4wt%, 아연이 49.8wt%이며, Z3는 주성분 중 알루미늄이 50.8wt%, 아연이 41.9wt%이고, Z4는 주성분 중 알루미늄이 56.5wt%, 아연이 34.9wt%이며, ZA27, AC8A, ALDC12를 혼합한 합금 시리즈는 주성분 중 알루미늄이 80wt% 내외, 아연이 10wt% 내외인데, 피고 1이 2009. 2. 18.자 이메일로 통지한 Q 시리즈 합금의 시험결과에 의하면 Q10 시리즈는 주성분 중 알루미늄이 28wt% 내외, 아연이 67wt% 내외로서 Z1과 유사하고, Q20 시리즈는 주성분 중 알루미늄이 50wt% 내외, 아연이 47~48wt% 내외로서 Z2, Z3와 유사하며, Q30 시리즈는 주성분 중 알루미늄이 80wt% 내외, 아연이 14~17wt% 내외로서 ZA27, AC8A, ALDC12를 혼합한 합금과 유사한 점, 피고 1이 이 사건 합금을 비롯한 Q 시리즈 합금의 명칭을 원고와 관계된 Q 시리즈로 명명하였을 뿐만 아니라 Q 시리즈 합금의 조성비를 정리한 엑셀파일을 Q_Z_M Series_3.xls 파일로 명명함으로써 Q 시리즈 합금이 피고 2가 주도한 Q_Z_M Series 합금 개발 작업의 일련 과정임을 표시한 점 등 제반사정에 비추어 보면, 이 사건 합금은 피고 2가 발명하였다고 봄이 타당하다.
다. 피고들의 손해배상책임
 위와 같이 피고 2가 이 사건 합금의 발명자임이 인정되고, 이 사건 합금은 원고 회사 사업을 위하여 개발된 것인데다가, 이 사건 비밀유지약정에 의하면 피고 2는 원고 회사에 재직하는 기간 중 자신이 개발한 모든 발명을 발명 즉시 원고에게 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는 원고에게 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 규정하고 있으므로, 피고 2는 이 사건 합금에 관하여 그가 발명자로서 가지는 특허출원권을 비롯한 일체의 권리를 원고에게 이전하여 줄 의무가 있다.
 그럼에도, 앞서 든 증거, 갑 제14호증, 제15 내지 19호증의 각 1, 2, 제20호증의 1, 2, 3, 제21호증의 1, 2, 제23호증, 제24호증의 1 내지 9, 제25호증의 1, 2, 제26호증, 제27호증의 1 내지 9, 제49호증의 1 내지 7, 제50호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고 2는 이 사건 합금의 발명을 원고에게 숨긴 채 기초사실에서 본 바와 같이 피고 1, 피고 3과 함께 피고 1 명의로 이 사건 합금에 관한 특허등록을 받고, 원고 회사 명의와 비용으로 한국생산기술연구원으로부터 이 사건 합금에 관한 시험성적을 받고, 원고 회사 거래처에 이 사건 합금에 관하여 홍보를 하고서도, 다른 한편으로 피고 1 명의로 MIB라는 사업체를 설립하여 MIB 명의로 원고의 경쟁업체인 △△에 Q22에 관한 기술내용을 제공하고, 원고의 거래처인 ○○○○금속과 Q22에 관한 실시계약을 체결하는 등 이 사건 특허를 이용하여 수익을 얻은 사실이 인정되는바, 이러한 사정에 비추어 보면, 피고 2, 피고 3의 위와 같은 행위는 이 사건 비밀유지약정을 위반한 것일 뿐만 아니라 원고 회사에 대한 충실의무 내지 성실의무를 위반한 것이고, 피고 1은 그러한 사정을 알고 피고 2, 피고 3의 위와 같은 행위에 가담하였음이 인정되므로, 피고들은 각자 원고에게 위 피고들 위와 같은 행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
라. 손해배상액의 산정
 피고들의 위와 같은 행위로 인하여 원고가 입은 손해는 이 사건 합금에 관한 이 사건 특허권을 취득하지 못한 것이므로 그 손해액은 결국 원고가 이 사건 특허발명을 실시하여 얻을 수 있는 이익 상당액이다.
 그런데 갑 제21호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고들이 운영하는 MIB가 2009. 9. 28. ○○○○금속으로부터 이 사건 특허에 대한 기술료로 15,658,814원을 지급받았음이 인정되고, 이는 이 사건 특허권이 원고에게 귀속되었다면 원고가 얻을 수 있는 이익에 해당하므로, 원고가 입은 손해액에 해당한다.
 한편, 원고는 피고들이 △△으로부터도 이 사건 특허에 대한 기술료로 합계 26,318,340원을 받았고, 이 역시 피고들이 이 사건 특허발명을 실시하여 얻은 이익으로서 원고가 입은 손해액에 해당하므로, 피고들이 원고에게 이를 배상하여야 한다고 주장하나, 갑 제21호증의 2, 제49호증의 1 내지 6, 제50호증, 51호증의 1 내지 12, 제52호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고들이 △△으로부터 받은 위 금원은 피고 2, 피고 3이 원고 회사의 명의와 비용으로 ○○○○금속로부터 이 사건 합금을 납품받아 이를 △△에 판매하고, 그 대금을 MIB 명의로 받은 것임이 인정되므로, 위 금원이 이 사건 특허에 대한 기술료임을 전제로 한 원고의 위 주장은 이유 없다(다만, 피고들의 위와 같은 행위는 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 합금 판매대금의 횡령에 해당한다).
마. 소결
 따라서 피고들은 각자 원고에게 위 15,658,814원과 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 2010. 8. 26.자 청구취지변경 및 청구원인보충 신청서가 송달된 다음날인 2010. 8. 27.부터 피고들이 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 당심 판결선고일인 2011. 8. 17.까지 민법 소정의 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 「소송촉진 등에 관한 특례법」 소정의 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 피고 2, 피고 3에 대한 횡령으로 인한 손해배상청구의 당부
가. 스크랩 처분대금 횡령
 ⑴ 원고의 주장
피고 2, 피고 3은 원고 회사에 재직할 당시 원고의 공장에서 사용하는 재고자산을 엄격하게 관리하여야 할 업무상 임무가 있음에도, 2008. 7. 11.경부터 2009. 10. 6.경까지 원고의 재고자산인 스크랩(금속 제품을 만들 때 생기는 금속 부스러기나 제품의 폐물)을 임의로 처분하여 그 대금 30,645,000원을 유용하였고, 그로 인하여 원고가 동액 상당의 손해를 입었으므로, 위 피고들은 각자 원고에게 위 금원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
 ⑵ 판단
 기초사실에서 본 바와 같이 피고 2가 원고 회사의 실질적 경영자였던 사실에 갑 제37, 38, 39, 53, 73, 77, 78호증의 각 기재(가지번호 포함), 제1심 증인 소외 1, 소외 2의 각 증언 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 즉, 피고 3은 원고 회사 재직 당시 스크랩 처분 업무를 담당하고 있었던 사실, 원고 회사는 피고 2, 피고 3이 원고 회사에 재직 중이던 2007년 12월경부터 2009. 8. 15.까지 2007년 12월경 스크랩 3,659kg, 2008. 11. 20. 스크랩 2,440kg, 2009. 1. 31. 스크랩 470kg, 2009. 4. 11. 스크랩 2,510kg, 2009. 5. 22. 스크랩 4,490kg, 2009. 8. 15. 스크랩 11,470kg 등 합계 27,169kg을 처분하였는데, 그 대금 합계 30,286,670원이 원고 회사에 입금되거나 회계처리 되지 아니한 사실, 피고 2, 피고 3이 2007년 12월경 스크랩 매각대금으로 원고 회사 직원이던 소외 1의 치료비를 지급하였고, 2009년에도 회계처리 없이 스크랩 매각 대금으로 영업비용 일부를 충당하였다고 주장하며 스크랩 매각대금을 사용하였음을 자인하고 있는 사실(피고들의 2010. 6. 11.자 답변서) 등을 종합하면, 피고 2와 피고 3은 스크랩 판매대금 합계 30,286,670원을 원고 회사에 입금하지 아니한 채 이를 임의로 사용하였음이 인정되므로, 피고 2, 피고 3은 각자 원고에게 위 30,286,670원을 배상할 의무가 있다.
나. 이 사건 합금 판매대금 횡령
 ⑴ 원고의 주장
피고 2, 피고 3은 원고 회사의 명의와 비용으로 ○○○○금속로부터 이 사건 합금을 납품받아 2009. 4. 27.부터 2009. 9. 29.까지 6회에 걸쳐 6,841.52kg 합계 30,786,840원 상당을 △△ 등에 판매하고 그 대금을 원고 회사에 입금하지 아니한 채 이를 횡령하였으므로, 그로 인한 손해배상으로서 위 피고들은 각자 원고에게 위 금원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.
 ⑵ 판단
 갑 제21호증의 2, 제49호증의 1 내지 6, 제50호증, 51호증의 1 내지 12, 제52호증의 1, 2의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 피고 2, 피고 3이 원고 회사의 명의와 비용으로 ○○○○금속에 이 사건 합금을 주문하여 이를 △△에 2009. 4. 27. 370.52kg, 2009. 4. 30. 496kg, 2009. 6. 11. 1,029kg, 2009. 7. 17. 1,051kg, 2009. 7. 29. 2,902kg 등 합계 5,848.52kg을 각각 판매하고, △△에 그 대금을 피고 1이 대표자인 MIB의 중소기업은행 계좌로 입금할 것을 요청하여, △△으로부터 MIB의 중소기업은행 계좌로 2009. 7. 30. 13,259,340원, 2009. 8. 31. 13,059,000원 등 합계 26,318,340원을 수령한 후 이를 MIB 운영자금 등으로 사용한 사실이 인정된다.
 따라서 그로 인한 손해배상으로서 피고 2, 피고 3은 각자 원고에게 26,318,340원을 배상할 의무가 있다.
 한편, 원고는 피고 2, 피고 3이 2009. 6. 25.에도 원고 회사의 이 사건 합금 993kg을 판매하고 그 대금 4,468,000원을 횡령하였다고 주장하나, 갑 제49호증의 4에는 갑제49호증의 2, 3, 5, 7과 달리 품목이 Q22가 아니라 아연합금으로 기재되어 있고 거래처도 △△이 아니라 □□으로 기재되어 있으며, 피고 3이 작성하여 원고 회사 명의로 △△에 통보한 2009. 4. 27.부터 2009. 7. 17.까지의 납품수량 목록(갑 제49호증의 6)에도 2009. 6. 25.자 판매내역이 포함되어 있지 아니한 점에 비추어 갑 제49호증의 4의 기재만으로는 이를 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이에 관한 원고의 주장은 이유 없다.
다. 소결
 따라서 피고 2, 피고 3은 각자 원고에게 56,605,010원(=30,286,670원+26,318,340원)과 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 2010. 8. 26.자 청구취지변경 및 청구원인보충 신청서 송달 다음날인 2010. 8. 27.부터 그 중 30,786,840원에 대하여는 위 피고들이 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 제1심 판결선고일인 2010. 11. 30.까지, 나머지 25,818,170원에 대하여는 위 피고들이 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 당심 판결선고일인 2011. 8. 17.까지 각 연 5%, 각 그 다음날 다 갚는 날까지 「소송촉진 등에 관한 특례법」 소정의 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
5. 결 론
 그렇다면, 원고의 피고들에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인바, 제1심 판결 중 이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로, 원고와 피고 2, 피고 3의 항소를 각각 일부 받아들여 제1심 판결을 위와 같이 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 이기택(재판장) 기우종 김동규