거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2002.11.26 / 시행일:

【원고, 피상고인】 엘프 아토켐 에스. 에이(Elf Atochem S. A.) (소송대리인 변리사 박해선 외 3인)
【피고, 상고인】 특허청장 
【원심판결】 특허법원 2000. 5. 25. 선고 99허5326 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.

【이 유】상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
 1. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항의 해석에 관하여
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명(명칭 : 금속의 탈지 및 세정용의, 안정화된 염화메틸렌을 주성분으로 하는 조성물, 출원 : 1996. 1. 10.)은 "염화메틸렌을 주성분으로 하는 조성물에 의한 금속 부품의 고온 세정 및 탈지 방법에 있어서, 상기 조성물에 실질적으로 1종 이상의 1,2-에폭시알칸 및 1종 이상의 아세탈을 함유함을 특징으로 하는 방법"을 특허청구범위 제1항에서 청구하고 있고, 특허출원명세서 제4쪽(을 제1호, 제4호증)에 "안정화된 염화메틸 조성물은 또한 아민, … 케톤, 예컨대 아세톤 또는 메틸 에틸 케톤 … 에테르 또는 테트라히드로푸란으로부터 선택된 하나 또는 다수의 첨가제를 함유할 수 있다."라고 기재하고 있으므로, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항은 염화메틸렌, 1, 2-에폭시알칸 및 아세탈로 구성된 조성물에 의한 탈지 및 세정방법만을 특허청구범위로 삼은 것이 아니라 케톤 등을 추가로 함유한 조성물을 이용한 탈지 및 세정방법까지도 특허청구범위에서 청구하고 있는 것으로 해석된다고 판단하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 특허청구범위의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 2. 이 사건 출원발명의 진보성에 대하여 
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항에서 청구하고 있는 방법 중, 특허심판원이 인정한 요지 즉 "염화메틸렌, 1종 이상의 1, 2-에폭시알칸 및 1종 이상의 아세탈로만 이루어진 조성물에 의한 금속부품의 고온 세정 및 탈지방법"과, 이 사건 출원발명의 출원 전에 반포된 간행물인 유럽 공개특허공보 제256903호(을 제2호증의 2)에 기재된 인용발명을 대비하여, 케톤 등의 성분을 제외한 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항의 염화메틸렌조성물이 인용발명의 염화메틸렌조성물보다도 염화메틸렌의 안정화 효과가 더 큰 탈지 및 세정 조성물이고, 또 이 사건 출원발명은 인용발명의 조성물에 첨가되는 물질 중 1가지를 제외하고 있는 것으로서 그 구성이 인용발명보다도 단순해진 것이며, 인용발명에서 그 발명의 필수구성요소에 해당하는 케톤화합물을 배제하여 이 사건 출원발명을 완성하는 것이 당업자가 용이하게 예측할 수 있다고 볼 만한 증거가 없으므로, 이 사건 출원발명은 인용발명과 구성에 차이가 있고, 나아가 이러한 구성의 차이에 의해 예상하지 못한 효과를 얻을 수 있으므로 그 진보성이 인정된다고 판단하였다.
 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 심리미진이나 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 3. 거절사정의 이유와 다른 거절이유에 해당하는지 여부에 대하여 
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 거시 증거에 의하여 원고의 이 사건 출원발명의 출원에 대하여 특허청은 1998. 7. 22. 최초출원명세서에 기재된 "하나 이상의 1, 2 에폭시알칸, 하나 이상의 아세탈 및 염화-메틸렌으로 이루어진 금속부품의 고온 세정 및 탈지용의 조성물"을 요지로 하는 발명은 "인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 인정되므로, 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허받을 수 없다."는 내용으로 원고에게 의견제출통지를 한 사실, 이에 대하여 원고는 1998. 10. 22. 출원발명의 특허청구범위를 "조성물"에서 "방법" 형식으로 정정하는 보정서를 제출함과 동시에 거절이유에 대한 의견서도 제출하였는데, 그 의견서에는 "인용발명의 조성물에서 필수적으로 사용되는 1종 이상의 케톤은 본 발명에서 함유하고 있지 않으며, 아울러 인용발명에서 사용되는 에스테르도 본 발명에서는 함유하고 있지 않는 차이점이 있습니다."라는 기재가 되어 있었으나, 출원명세서 중 발명의 상세한 설명의 케톤화합물과 관련된 부분을 정정하지는 않은 사실, 위 의견서와 보정서를 제출받은 특허청은 1998. 10. 29. 위 1998. 7. 22. 자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절사정을 한 사실, 이에 불복하여 원고는 1998. 12. 5. 거절사정불복심판청구를 하였고 그에 따른 이 건 심결이 나올 때까지 특허청이나 특허심판원은 이 사건 출원발명의 신규성에 대하여 언급한 바가 없었던 사실을 인정하고, 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것인데, 이 사건 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 이 건 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 이 사건 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 그 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 이 건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 이 사건 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는, 이 법원이 이 사건 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도, 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 이 사건 출원발명의 출원을 거절한 이 건 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 이 건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로, 이 사건 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 건 심결을 취소함이 상당하다(그리하여 특허심판원이 다시 심리를 하는 경우에 그 심리과정에서 원고에게 신규성이 없다는 거절이유통지를 하여 출원발명을 보정할 수 있는 기회를 부여한 후에 이 사건 출원발명의 신규성 유무를 판단하는 것이 상당하다)는 취지로 판단하였다. 
 기록과 관계 법령에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 
 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 변재승(재판장) 송진훈 윤재식 이규홍(주심)

특허청이 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 출원거절의 심결을 내릴 때까지 출원발명의 진보성을 문제삼았을 뿐이고 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없는 경우, 법원이 출원발명의 요지가 신규성이 없다는 이유로 위 심결을 유지할 수 없다고 한 사례

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것인데, 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때까지 특허청이 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는바, 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도, 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로, 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 심결을 취소함이 상당하다고 한 사례.