거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2004.05.27 / 시행일:

【원 고】 원고(영문성명 생략) (소송대리인 변리사 김종윤)
【피 고】 특허청장
【변론종결】 2004. 4. 29.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】
특허심판원이 2003. 9. 29. 2003원1088호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위
 가. 원고는 2002. 2. 7. 이 사건 출원상표에 관하여 특허청에 상표등록출원을 하였으나, 특허청은 2003. 2. 4. 이 사건 출원상표는 지정상품의 형상, 용도 등의 성질 표시에 해당될 뿐만 아니라 악기 관련 업계에서 널리 사용되는 것으로 자타 상품의 식별력이 없어 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 
 나. 이에 원고가 2003. 3. 21. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2003원1088호 사건으로 심리한 후 2003. 9. 29. 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장만으로 된 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 
 다. 이 사건 출원상표의 내용은 아래와 같다.
 ① 구성 : (하나의 입체상표를 각도를 달리하여 촬영한 것이고 위와 같은 배치나 결합관계를 상표로 하는 것이 아님) 
 ② 상표의 유형 : 색채 및 입체상표 
 ③ 출원인 : 원고
 ④ 출원일/출원번호 : 2002. 2. 7./(출원번호 생략)
 ⑤ 지정상품 : 기타, 베이스 기타, 전기 기타, 전기 베이스 기타(상품류 구분 제15류)
 [증거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부 
 가. 원고 주장의 요지
 (1) 이 사건 출원상표는 색채 및 입체상표로서 이 사건 심결에서는 "본원상표는 그 지정상품인 기타의 줄감개(헤드) 모양을 3개 표현하고 있는 색채상표로서…"라고 기재하고, 특허청의 출원심사 단계에서도 의견제출통지서에서 "본원상표는 3개의 기타 헤드 부분을 결합한 형상으로 직감되어…"라고 기재하였는바, 만일 심판 단계에서 이 사건 출원상표를 단순히 색채상표로만 파악하였다면, 이는 심판의 대상을 혼동한 잘못이 있다.
 (2) 이 사건 출원상표는 헤드 상단부의 웨이브 형상과 헤드 양측으로 부착된 튜닝기어의 형상 및 헤드 상단부에 새겨진 'W'자의 특징이 있으므로 다른 기타의 형상과 완전히 구별되는 식별력이 있는 상표이고, 따라서 상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다. 
 (3) 이 사건 출원상표와 동일한 상표가 독일 및 캐나다에서도 등록이 되었다. 
 (4) 가사 이 사건 출원상표가 독특한 형상 그 자체만으로 자타 상품의 식별력이 인정될 수 없는 것이라 하더라도, 이 사건 출원상표는 국내 아마추어 음악가들에게 널리 알려져 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 
 나. 판 단
 (1) 특허청 및 특허심판원에서 심사ㆍ심판의 대상을 잘못 지정하였는지 여부
 갑 제1, 4호증, 을 제1호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 특허청의 의견제출통지서에 "본원상표는 3개의 기타 헤드 부분을 결합한 형상으로 직감되어…"라고 기재되어 있고, 특허심판원의 심결문에 "본원상표는 그 지정상품인 기타의 줄감개(헤드) 모양을 3개 표현하고 있는 색채상표로서…"라고 기재되어 있는 사실은 인정할 수 있으나, 상표법상 색채상표만으로는 등록될 수 없는 점에 비추어 볼 때 이는 특허청이나 특허심판원에서 이 사건 출원상표의 출원에 대하여 심사ㆍ심판하면서 그 상표에 대하여 일반인이 느낄 수 있는 직감을 표현한 것에 불과하다 할 것이어서 위와 같은 사실만으로 특허청이나 특허심판원이 이 사건 출원상표를 입체상표가 아니라 색채상표로만 판단하였다고 볼 수 없으므로 그 심사ㆍ심판의 대상을 잘못 지정한 위법이 있다고 할 수 없다. 
 (2) 상표법 제6조 1항 제3호, 제2항의 해당 여부 
 (가) 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바( 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결 등 참조), 여기에서의 상표는 단지 상품의 형상 등 기술적 표장만으로 된 상표는 물론이고 여기에 다른 식별력이 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하거나 또는 전체적으로 볼 때 성질 등 표시상표로 인식되는 상표도 포함된다 할 것이다( 대법원 1994. 6. 24. 선고 93후1698 판결 참조). 
 (나) 이러한 관점에서 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부에 관하여 살펴본다. 
 갑 제3호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원상표는 색채가 가미된 입체상표로서 원고가 대표이사로 있는 독일의 Warwic GmbH & Co. Musich Equipement KG(이하 '워릭사'라 한다)에서 제조하는 기타 제품의 헤드 부분의 형상을 그대로 상표로 등록하기 위하여 출원서에 기타의 헤드 부분을 각각 각도를 달리하여 촬영한 모습 3개를 상표의 견본으로 제출한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 출원상표는 비록 그 지정상품인 기타 전체를 표장으로 하고 있지는 않으나 실제의 기타 헤드 자체를 그대로 입체적으로 표현하고 있는 표장으로서, 그 지정상품과 관련하여 보면 일반 수요자는 기타의 헤드 부분의 형상을 표현한 것임을 쉽게 인식할 수 있을 것이고 거래사회에서 당해 지정상품과 관련하여 동종의 상품으로 인식될 수 있는 입체적 형상에 해당한다고 할 것이어서 이 사건 출원상표는 상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다 할 것이다. 
 이에 대하여 원고는 이 사건 출원상표는 기타 헤드 상단부의 웨이브 형상과 헤드의 양측에 부착된 튜닝기어의 형상, 그리고 기타의 상단부에 새겨진 'W'자로 인하여 전체적으로 충분히 상품의 식별력이 있다고 주장하므로 보건대, 의장권은 그 존속기간이 15년인 반면 상표권은 갱신등록을 통하여 반영구적으로 독점할 수 있는 점에 비추어 의장과 유사한 상품 자체의 형상을 표장으로 하는 입체상표의 경우에는 식별력 유무를 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 기타 상단부에 새겨진 'W'자는 간단하고 흔한 표장에 불과하며, 나아가 원고의 주장과 같이 이 사건 출원상표에서 표현된 기타 헤드 및 튜닝기어의 형상이 다른 회사의 제품에서는 찾아볼 수 없고 오로지 워릭사의 제품에만 채택하고 있는 특징적인 것이고 이러한 특징이 기타의 성능이나 연주의 편리함 등 기능적인 면과는 무관한 것이라 하더라도, 그러한 형상은 상표로서 출처표시의 기능을 수행한다기보다는 단지 장식적인 형태나 소비자에게 눈에 띄기 위해 그 지정상품의 형상을 변형한 것에 불과한 정도로서, 전체적인 형상의 특징을 통하여 거래사회에서 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 인식될 수 있는 입체적 형상에 해당한다 할 것이어서 원고의 주장을 받아들이지 아니한다. 
 또한, 원고는 이 사건 출원상표는 독일 및 캐나다에서 상표로 등록된 점에 비추어 보아도 상품의 식별력이 있다고 주장하나, 독일과 캐나다 등에서 등록되었다 하더라도 상표의 특별현저성 유무 판단은 각 국의 법제, 거래 기타 일반사회의 실정 및 시대적 변천에 따라 독자적으로 할 수 있는 것이며, 우리 나라 상표법상으로는 위와 같은 사정을 참작하여 그 등록적격의 여부를 결정하여야 할 것이므로 우리 나라와 상표법제 및 일반 사회 실정을 달리하는 독일과 캐나다(갑 제6호증의 기재에 의하면, 캐나다에서는 이 사건 출원상표처럼 상품 자체의 형상을 입체상표로 한 것이 아니라 상품을 평면 도형화하여 상표로 형상화한 것으로 보인다)에서 이 사건 출원상표가 등록되었다는 사유만으로는 우리 나라에 있어서도 반드시 그 등록을 허용하여야 하는 이유가 될 수 없다. 
 나아가 원고는 가사 이 사건 출원상표가 상품의 형상을 보통으로 표시하는 방법의 표장에 해당한다 하더라도, 2001. 말경 서울, 경기 지역에 거주하는 253명을 대상으로 설문조사를 한 결과 약 77.4%에 해당하는 196명이 이 사건 출원상표에 해당하는 기타 헤드의 사진을 보고 원고 회사의 제품임을 알았으므로 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었을 경우 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점 사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하며, 이는 거절결정시를 기준으로 판단되어야 하는바, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 253의 각 기재와 증인 소외인의 증언만으로는 이 사건 출원상표가 그 거절결정시에 국내의 수요자 사이에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지가 현저하게 인식되었다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 이유 없다. 
 마지막으로 원고는 이 사건 출원상표는 미국에서도 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 이를 인정하여야 한다는 취지의 주장을 하나, 상표의 사용에 의한 식별력은 해당 국가에서의 사용에 의한 식별력 유무를 판단하는 것이므로 미국 등 외국에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하여 우리 나라에서도 바로 사용에 의한 식별력을 인정할 수는 없으므로 원고의 주장은 그 자체로 이유 없다. 
 다. 소결론
 따라서 이 사건 출원상표는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 등록될 수 없다 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 
 3. 결 론
 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 주기동(재판장) 설범식 김기영

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 규정의 취지와 기술적(記述的) 표장인지 여부에 대한 판단 기준 
 [2] 출원상표 " "가 상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 한 사례 
 [3] 외국에서 출원상표가 등록된 경우, 우리 나라에서도 반드시 그 등록을 허용하여야 하는지 여부(소극)

[1] 상표법 제6조 제1항 제3호 규정의 취지는 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바, 여기에서의 상표는 단지 상품의 형상 등 기술적 표장만으로 된 상표는 물론이고 여기에 다른 식별력이 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있다 하더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하거나 또는 전체적으로 볼 때 성질 등 표시상표로 인식되는 상표도 포함된다. 
 [2] 출원상표 " "는 비록 그 지정상품인 기타 전체를 표장으로 하고 있지는 않으나 실제의 기타 헤드 자체를 그대로 입체적으로 표현하고 있는 표장으로서, 그 지정상품과 관련하여 보면 일반 수요자는 기타의 헤드 부분의 형상을 표현한 것임을 쉽게 인식할 수 있을 것이고 거래사회에서 당해 지정상품과 관련하여 동종의 상품으로 인식될 수 있는 입체적 형상에 해당한다고 할 것이어서 출원상표가 상품의 형상을 보통의 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 한 사례. 
 [3] 출원상표가 독일과 캐나다 등에서 등록되었다 하더라도 상표의 특별현저성 유무 판단은 각 국의 법제, 거래 기타 일반사회의 실정 및 시대적 변천에 따라 독자적으로 할 수 있는 것이며, 우리 나라 상표법상으로는 위와 같은 사정을 참작하여 그 등록적격의 여부를 결정하여야 할 것이므로 우리 나라와 상표법제 및 일반 사회 실정을 달리하는 독일과 캐나다에서 출원상표가 등록되었다는 사유만으로는 우리 나라에 있어서도 반드시 그 등록을 허용하여야 하는 이유가 될 수 없다.