거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2004.06.25 / 시행일:

【원 고】 현멀티미디어 주식회사 (소송대리인 변리사 채윤)
【피 고】 특허청장
【변론종결】 2004. 6. 4. 
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 1. 28. 2003원2514호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 이 사건 심결의 경위
 [증거 : 갑1, 2, 3, 4, 5호증]
 가. 이 사건 출원서비스표의 내용
 (1) 출원번호 : (출원번호 생략)
 (2) 출원일 : 2001. 10. 11. 
 (3) 표장 : 
 (4) 지정서비스업 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항 [별표 2] 서비스업류 구분 제35류 '광고기획업, 광고대행업, 판촉대행업, 광고디자인업, 마케팅서비스업', 제38류 '광섬유망을 통한 통신업, 데이터 통신업, 무선통신업, 원격화면 통신업, 인공위성 통신업, 컴퓨터 통신업, 핸드폰 통신업', 제41류 '인터넷을 통한 영화 제공업, 인터넷을 통한 연예 및 영화 정보제공업, 유무선을 통한 연예 및 영화 정보제공업, 인터넷을 통한 영상 제공업, 케이블망을 통한 영상 제공업' 
 나. 이 사건 심결의 내용
 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업의 성질을 보통으로 표시한 표장에 해당한다는 이유로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호를 적용하여 2003. 5. 27. 거절결정하였으며, 원고는 이에 대하여 불복심판을 청구하였는바, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003원2514호로 심리하여 2004. 1. 28. 이 사건 출원서비스표는 '야한'이라는 의미로 사용되는 속어의 일종으로서 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '인터넷을 통한 영화 제공업, 인터넷을 통한 영상 제공업, 케이블망을 통한 영상 제공업'과 관련하여 볼 때 그 성질을 보통으로 표시한 서비스표라는 이유로 상표법 제6조 제1항 제3호를 적용하여 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부
 가. 이 사건 출원서비스표가 기술적 표장인지 여부
 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 로마자 대문자 6자를 횡서하여 "YASISI"와 같이 구성된 문자표장으로서 그 본래의 관념이 무엇인지는 알기 어렵고, 영어의 음운법칙에 따른 한글 독음은 "야시시"로서 우리말의 표준어는 아니지만, 형용사 '야하다'와 유사한 형태로서 그 의미도 유사한 것으로 일반 수요자나 거래자들에게 직감될 뿐 아니라, '야하다'라는 형용사와 동일한 어간 '야'를 가지고 있는 까닭에, 중심적 의미를 가진 어간 뒤에 특별한 의미가 없는 접미사가 붙어 그와 유사한 의미로서 다소 약하거나 혹은 강한 의미를 가지는 단어를 만드는 경우가 많은 우리 나라의 언어습관에 따라, '야하다'라는 단어와 같은 어원을 가진 단어로 보이며, 을1호증의 2, 3의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록거절결정 당시 '야시시'가 실제로도 '야하다'라는 단어와 동일한 의미로 사용되고 있던 사실을 인정할 수 있는바, 그렇다면 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업 중 '인터넷을 통한 영화 제공업, 인터넷을 통한 영상 제공업, 케이블망을 통한 영상 제공업'에 사용되는 경우, 일반 수요자들은 위 각 지정서비스업이 선정적인 영화나 영상을 제공하여 준다는 뜻으로 직감하게 될 것으로 보이므로 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업과 관련하여 그 서비스의 품질·효능·용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표라고 할 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 할 것이다. 
 나. 사용에 의한 식별력에 관한 주장 및 판단
 (1) 원고의 주장
 이에 대하여 원고는, 원고 회사가 1999. 9. 28. 설립되어 같은 해 11. 17. "www.yasisi.co.kr"라는 도메인 이름을 등록한 직후부터 "야시시" 혹은 "YASISI"라는 이름으로 현재에 이르기까지 인터넷 성인전용 영화관을 운영해왔으며, 원고의 인터넷 성인전용 영화관은 이미 2000.경부터 이 업계에서 점유율이 상위에 랭크되어 서비스를 제공하여 왔는바, 이러한 사실은 언론에서도 여러 차례 보도되어, 매일경제신문이 2000. 5. 29. 네티즌이 뽑은 최고 인터넷 사이트의 인터넷극장 분야에서 이 사건 출원서비스표 "야시시"가 4위에 올랐음을 보도한 바 있고, 연합뉴스가 2000. 11. 17. 클럽리치컴 인터넷사이트 분야별 평가 순위의 인터넷 방송 분야에서 "야시시"가 4위에 올라 있음을 보도한 바 있는데, 특히 상위 1, 2, 3위는 모두 무료 서비스였음을 감안하면 "야시시"의 순위는 더욱 가치있는 것이고, 스포츠조선도 2001. 1. 16. 인터넷 영화상영관사이트 인기순위에서 "야시시"를 6위로 보도한 바 있을 뿐 아니라, "코리안클릭(Korean Click)"이라는 인터넷 사이트의 카테고리별 순위를 집계하는 사이트도 2000. 5. 엔터테인먼트 항목에서 "야시시"를 온라인 영화 감상 분야의 1위로 집계 한 바도 있으므로, 결국 이 사건 출원서비스표의 한글음역인 "야시시"와 이 사건 출원서비스표에 식별력이 없는 부분인 "www"나 "co.kr"을 부가한 "www.yasisi.co.kr"는 1999.부터 원고 회사에 의하여 사용된 결과로 출원인인 원고가 제공하는 서비스업의 출처표시로 일반수요자 및 거래자에게 널리 알려져 상표법 제6조 제2항이 정하는 사용에 의한 식별력을 가지게 되었으므로 이러한 점에서도 이 사건 출원서비스표는 등록되어야 한다고 주장한다. 
 (2) 상표법 제6조 제2항의 취지 
상표법이 제6조 제2항에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었을 경우, 같은 법 제6조 제1항 제3호의 규정에 불구하고 등록받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로, 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것인바, 수요자 간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 구체적으로 그 서비스표 자체가 수요자 간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며( 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결), 또한, 증거에 의하여 사용 사실이 인정되는 경우에도 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 사용된 서비스표와 그 지정서비스업 그 자체이고 그에 유사한 서비스표나 지정서비스업에까지 식별력이 취득되는 것은 아니라 할 것이다. 
 (3) 한글 표장 "야시시"에 대한 판단
 이 사건 출원서비스표와 관련하여 원고가 사용하여 왔다는 서비스표 중 한글 문자표장인 "야시시"는 이 사건 출원서비스표와 대비할 때 이 사건 출원서비스표의 음독에 해당하여 그 호칭이 동일하므로 유사한 표장이라고 할지언정 이를 가리켜 이 사건 출원서비스표와 동일한 표장이라고는 할 수 없을 것이다.
 따라서 원고의 한글 표장 "야시시"와 관련한 사용에 의한 식별력 취득 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
 (4) 로마자 표장 "YASISI"에 대한 판단
 갑13호증의 1 내지 20, 갑14호증의 각 기재에 의하면, 원고가 "www.yasisi.co.kr" 이라는 도메인 이름 아래 성인용 영화나 영상 등을 제공하는 서비스업을 영위한 사실 및 그와 관련하여 원고의 주장과 같이 원고의 위 인터넷 사이트나 혹은 그 한글 음역인 "야시시"가 여러 차례 언론에 보도된 바 있는 사실은 인정할 수 있으나, 그런 사실만으로 나아가 원고가 위 서비스업의 제공과 관련하여 표장 "YASISI"를 자신의 서비스업 출처의 식별표지로 사용하였다고 추단할 수 없고, 나아가 위 인터넷 도메인 이름이나 한글 음역이 아닌 로마자 표장 "YASISI"의 사용 사실에 대하여는 원고의 전 입증으로도 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로 표장 "YASISI"에 관한 원고의 주장도 이유 없다.
 (5) 도메인 이름 사용 주장에 대한 판단
 나아가, 원고가 "www.yasisi.co.kr" 이라는 도메인 이름 아래 성인용 영화나 영상 등을 제공하는 서비스업을 제공한 바 있다고 하더라도, 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 하는 것이 아니므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 서비스업을 영위하는 경우 설령, 그 도메인 이름이 곧 일반 수요자들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 서비스의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것이고( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조), 위 도메인 이름 역시 식별력이 없는 부분인 "www"와 "co.kr"를 제외하더라도 이 사건 출원서비스표와 로마자의 대문자, 소문자 관계로 서로 유사한 서비스표라고는 할 수 있을지언정 동일한 서비스표라고는 할 수 없을 것이어서 그 사용이 곧 이 사건 출원서비스표의 사용이라고는 할 수 없을 것이므로 어느 모로 보나 원고의 도메인 이름 사용과 관련한 주장도 이유 없다. 
 (6) 또한, 원고의 주장에 의하더라도 원고는 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업 중 '인터넷을 통한 영화 제공업' 및 '인터넷을 통한 영상 제공업'과 관련하여 사용하였다는 것이지 '케이블망을 통한 영상 제공업'과 관련하여 사용하였다는 것이 아니므로, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 '케이블망을 통한 영상 제공업'에 관하여는 여전히 사용에 의한 식별력을 얻을 수 없는 것이어서 원고의 사용에 의한 식별력에 관련된 주장은 어느 모로 보더라도 모두 이유 없다.
 다. 다른 서비스표 출원심사와 관련한 주장 및 판단 
 원고는 또한, 제3자의 2003. 5. 19.자 서비스표등록출원 제***-****-****1호(표장 : " ")에 대하여 지정서비스업을 상표법시행규칙 제6조 제2항 [별표 2]의 서비스업류 구분 제41류 '온라인게임서비스업, 온라인영화상영업, 온라인영화제작업, 온라인만화제공업, 온라인만화제공업, 온라인 전자출판물제공업(읽기전용)'으로 하여 특허청 심사관의 심사를 거쳐 2004. 5. 4. 공고가 이루어졌는바, 이러한 심사 결과는 한글 "야시시"가 식별력이 있음을 피고 스스로 인정한 것이므로 이러한 사정을 보더라도 이 사건 출원서비스표는 식별력이 있어 등록되어야 한다고 주장한다. 
 그러나 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 각 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하므로 설령, 문제된 서비스표와 동일·유사한 요부를 가진 다른 서비스표가 등록된 바 있다고 하더라도 당해 서비스표의 경우에도 반드시 그 등록이 허용되어야 하는 것은 아니므로( 대법원 1997. 3. 28. 선고 96후1460 판결, 2000. 11. 28. 선고 2000후1658 판결 참조), 원고의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 
 3. 결 론
 그렇다면 이 사건 심결이 이 사건 출원서비스표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호를 적용하여 이 사건 출원서비스표가 등록될 수 없다고 한 결론은 정당하고, 따라서 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없다. 

판사 이재환(재판장) 박성수 김철환

[1] 출원서비스표 "YASISI"가 지정서비스업 '인터넷을 통한 영화 제공업, 인터넷을 통한 영상 제공업, 케이블망을 통한 영상 제공업'과 관련하여 기술적 상표라고 한 사례
 [2] 출원서비스표 "YASISI"가 사용에 의한 식별력을 갖지 못하였다고 한 사례

[1] 출원서비스표 "YASISI"가 그 지정서비스업 중 '인터넷을 통한 영화 제공업, 인터넷을 통한 영상 제공업, 케이블망을 통한 영상 제공업'에 사용되는 경우, 일반 수요자들은 위 각 지정서비스업이 선정적인 영화나 영상을 제공하여 준다는 뜻으로 직감하게 될 것으로 보이므로 출원서비스표가 위 지정서비스업과 관련하여 그 서비스의 품질·효능·용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표라고 한 사례.
 [2] 출원서비스표 "YASISI"가 사용에 의한 식별력을 갖지 못하였다고 한 사례.