등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2013.11.28 / 시행일:

【원고, 상고인】 △△△ (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)
【피고, 피상고인】 피고 (소송대리인 변리사 김문종 외 2인)
【원심판결】 특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허10740 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 운영하는 소외 1 회사의 ‘□ Nail’ 네일숍 매장 내부 네일 폴리쉬 제품 진열대 상단에 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 표시된 점 및 2010년 9월 이전에 발간된 잡지에 게재된 위 네일숍 광고에도 그러한 사진이 포함된 점 등을 들어, 위 광고를 보거나 위 네일숍을 방문하는 수요자들은 매장 내부 정면에 표시된 이 사건 표장을 소외 1 회사가 영위하는 ‘미용업’ 등의 출처표시로 인식할 것이라는 이유로, 이 사건 등록서비스표 ""(등록번호 생략)는 통상사용권자인 소외 1 회사에 의하여 그 지정서비스업 중 ‘미용업’, ‘미용상담업’ 또는 ‘화장상담업’에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.
 2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.
 가. 상표법상 ‘서비스표’란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제2항 제2호), 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정되려면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.
 나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.
 (1) ‘◇◇◇’는 미국의 소외 2 회사에 의하여 1981년에 미국에서 처음 출시된 네일 폴리쉬 등 네일케어 제품의 전문 브랜드로서, 전 세계 95개 이상 국가에 있는 25만여 개 이상의 네일케어 살롱 등에서 ‘◇◇◇’ 제품을 사용하고 있다.
 (2) 피고도 그가 운영하는 ‘○○○○○’라는 개인사업체와 소외 1 회사(이하 피고와 소외 1 회사를 통칭하여 ‘피고 등’이라 한다)를 통하여 1996년경부터 ‘◇◇◇’ 네일케어 제품을 국내에 수입·판매하고 있을 뿐만 아니라 그 광고 등에 이 사건 표장을 사용하여 왔는데, 위 광고에서는 ‘◇◇◇’가 해외 유명 네일·뷰티 브랜드 중 하나로서 네일 폴리쉬 제품의 대명사로 불린다고 소개되기도 하였다. 피고 등의 이러한 광고 및 판매 활동으로 이 사건 표장은 국내 일반소비자들 사이에서도 네일 폴리쉬 제품 등의 상표로 어느 정도 알려져 있다.
 (3) 소외 1 회사는 ‘□ Nail’이라는 브랜드로 네일숍을 운영하고 있는데, 그 네일숍 매장 입구의 상부와 측면에는 ‘□ Nail’이라는 표장이 크게 표시되어 있고, 소외 1 회사는 잡지 등을 통해서 ‘□ Nail’이라는 브랜드의 네일숍을 운영한다고 광고도 하였다.
 (4) 미용실 등의 경우에는 상호나 서비스표와는 별도로 매장에서 미용 서비스를 제공할 때 사용하거나 판매하는 미용제품의 상표를 매장 내의 제품 진열대 위나 벽면에 표시하는 경우가 많다.
 다. 이처럼 소외 1 회사의 네일숍 매장 입구에 ‘□ Nail’이라는 ‘미용업’ 등의 출처표시가 별도로 되어 있고, 이 사건 표장은 매장 내부의 네일 폴리쉬 제품이 진열된 진열대 위에 표시되어 있으며, 더욱이 이 사건 표장이 네일 폴리쉬 제품의 상표로서 국내에서도 어느 정도 알려진 점, 이 사건 등록서비스표는 알파벳 대문자로만 구성된 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148573027"></img>"라는 표장인 데 반하여 이 사건 표장은 알파벳 소문자로만 구성된 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’라는 표장으로서 ‘◇◇◇’ 네일케어 제품에 사용된 표장과 동일한 점 등을 고려하면, 위 네일숍 매장 내부에 표시된 이 사건 표장은 일반 거래통념상 소외 1 회사가 피고 등이 수입·판매하는 ‘◇◇◇’ 제품을 광고하거나 위 네일숍에서 ‘◇◇◇’ 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이라고 보기는 어렵다.
 따라서 앞서 본 법리에 비추어 보면, 위 네일숍 내부에 위와 같이 이 사건 표장이 표시되었거나 그러한 사진이 위 네일숍의 광고에 포함되어 있더라도 이를 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.
 3. 그럼에도 원심은 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 그 통상사용권자에 의하여 지정서비스업 중 ‘미용업’, ‘미용상담업’ 또는 ‘화장상담업’에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서의 서비스표 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김소영(재판장) 신영철 이상훈(주심) 김용덕

[1] 서비스표권자 또는 그 사용권자가 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 서비스표를 사용한 경우, 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당하는지 여부(소극)
 [2] 등록서비스표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148573027"></img>"가 지정서비스업에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다는 이유로 甲이 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표 통상사용권자의 네일숍 매장 내부에 표시된 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장은 일반 거래통념상 통상사용권자가 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것으로 보기 어렵다고 한 사례

[1] 상표법상 ‘서비스표’란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제2항 제2호), 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정되려면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.
 [2] 등록서비스표 "<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148573027"></img>"가 지정서비스업에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다는 이유로 甲이 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표 통상사용권자의 네일숍 매장 입구에 ‘□ Nail’이라는 ‘미용업’ 등의 출처표시가 별도로 되어 있고, ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장은 매장 내부의 네일 폴리쉬 제품이 진열된 진열대 위에 표시되어 있으며, ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장이 네일 폴리쉬 제품의 상표로서 국내에서도 어느 정도 알려진 점, 등록서비스표는 알파벳 대문자로만 구성된 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148573027"></img>’라는 표장인 데 반하여 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장은 알파벳 소문자로만 구성된 표장으로서 ‘◇◇◇’ 네일케어 제품에 사용된 표장과 동일한 점 등을 고려하면, 위 네일숍 매장 내부에 표시된 ‘<img src="/LSA/flDownload.do?flSeq=148558317"></img>’ 표장은 일반 거래통념상 통상사용권자가 등록서비스표권자 등이 수입·판매하는 ‘◇◇◇’ 제품을 광고하거나 위 네일숍에서 ‘◇◇◇’ 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이라고 보기는 어렵다고 한 사례.