정정(실) (특허, 특허법원)
공포일: 2003.07.25 / 시행일:

【원 고】 대한하이메쉬 주식회사 (소송대리인 변리사 이동모)
【피 고】 특허청장
【변론종결】 2003. 6. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2002. 7. 22. 2001당422호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
【증거: 갑 1 내지 5호증, 을 2 내지 5호증의 각 기재】
 가. 이 사건 등록고안
 (1) 원고는 1999. 9. 17. 명칭을 "보강재가 용접된 용접철망"으로, 등록청구범위를 다음과 같이 하는 고안에 관하여 실용신안 등록출원을 하여 2000. 1. 4. (등록번호 생략)으로 등록받았다.
 "1. 가로 철선(2)과 세로 철선(3)의 모재선으로 된 용접철망에 있어서, 용접철망(1)의 인장강도와 구조응력을 높이기 위해 가로 보강선(4)(4′)과 세로 보강선(5)(5′)의 선재굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성한 것을 특징으로 하는 보강재가 용접된 용접철망.
 2. 용접철망(1)의 인장강도와 구조응력을 높이기 위해 가로 보강선(4)과 선재 굵기를 모재선보다 굵은 선으로 하고 세로 보강선(5)(5′)을 쌍줄로 구성한 것을 특징으로 하는 보강재가 용접된 용접철망.
 3. 용접철망(1)의 인장강도와 구조응력을 높이기 위해 가로 보강선(4)과 세로 보강선(5)의 형태를 요철부로 구성한 것을 특징으로 하는 보강재가 용접된 용접철망."
 (2) 특허청 심사관은 위 고안에 대하여 기술평가를 행하여 2000. 4. 8. 기술평가 의견제출 통지를 하였고, 이에 원고는 2000. 5. 4. 그에 대한 의견서를 제출함과 동시에 등록취소사유를 해소하기 위하여 청구범위 제2, 3항을 삭제하고 제1항의 청구범위를 감축하는 정정청구를 하여 아래와 같이 청구범위에 대한 정정이 이루어졌으며, 같은 해 6. 23. 이 사건 등록고안의 등록을 유지한다는 기술평가 확정등록이 이루어졌다.
 "1. 가로 철선(2)과 세로 철선(3)의 모재선으로 된 용접철망에 있어서, 용접철망(1)의 테두리철선의 인장강도와 구조응력을 높이기 위해 가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재 굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성하고 세로 테두리선(5)(5′)을 쌍줄로 구성한 것을 특징으로 하는 테두리선이 보강된 상자형 용접철망 돌망테.
 2. 삭제.
 3. 삭제."
 나. 이 사건 심결의 경위
 원고는 정정된 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항의 "…가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재 굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성하고 세로 테두리선(5)(5")을 쌍줄로 구성한 것을…"을 "가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성한 것을…"로 정정하는 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2001당422호로 심리하여 2002. 7. 22. 아래 다. 항과 같은 이유로 이를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 다. 이 사건 심결 이유의 요지
 이 사건 정정심판 청구는 정정 전의 "세로 테두리 선(5)(5′)을 쌍줄로 형성"하는 구성을 삭제하고자 하는 것으로 실질적으로 실용신안 등록청구범위가 확장되는 정정에 해당한다.
 심판청구인은 이 사건 등록고안의 최초 출원명세서의 청구범위 제2항의 기재사항을 삭제하는 것이므로 청구범위의 확대가 아니라고 주장하지만 일반적으로 여러 개의 구성요소 중 어느 하나의 구성요소를 삭제하면 등록청구범위가 확대되므로 위 주장은 받아들일 수 없다.
 따라서 위 심판청구는 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제2항의 규정에 위배되어 허용될 수 없다. 
 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장
 가. 원고 주장의 심결 취소사유
 (1) 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항은 최초 출원명세서의 청구범위 제2항의 "세로 보강선(5)(5′)을 쌍줄로 구성한 것"이라는 부분을 최초 출원명세서의 청구범위 제1항의 말미에 연결하여 된 것으로서 "모재선을 굵은 선으로 구성하거나, 세로 테두리선(5)(5′)을 쌍줄로 구성"이라고 기재되었어야 명확한 것이며, 현 상태로는 해석상 모호하므로 정정되어야 한다.
 (2) 원고의 이 사건 정정심판청구는 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항을 최초 출원명세서의 청구범위 제1항으로 환원하여 정정하여 달라는 청구이므로 청구범위를 확장하는 것이 아니다.
 (3) 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항은 가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성한 데다 다시 2개의 쌍줄로 된 테두리선(5)(5′)을 겹대어 구성한다고 기재되어 실질적으로 제품의 실시가 불가능하다.
 (4) 원고의 의도는 이 사건 등록청구범위 제1항의 "굵은 선으로 구성하고"를 "굵은 선으로 구성하며"로 바꾸거나, 최초 출원명세서의 청구범위 제2항으로 되어 있던 "모재선보다 굵은 선으로 구성하고" 부분을 다시 청구범위 제2항으로 바꾸어 최초 출원과 동일하게 하고자 하는 것이므로 이 사건 정정청구는 허용되어야 한다.
 나. 피고의 주장 
 (1) 원고는 이 사건 정정청구가 최초 출원명세서의 청구범위 제1항으로 환원하는 것이므로 청구범위를 확장하는 것이 아니라고 주장하지만, 청구범위의 확장이나 변경을 판단하는 준거는 "등록청구범위"이지 최초 출원명세서가 아니므로 원고의 주장은 이유 없다.
 (2) 원고의 정정청구는 여러 구성요소로 이루어진 청구범위의 구성요소 하나를 삭제하는 것으로 청구범위의 확장을 초래하는 것이므로 위법한 것이다.
 (3) "가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성하고 다시 2개의 쌍줄로 된 테두리선(5)(5′)을 겹대어 구성하는 것"이 실시 불가능하지 아니하므로 원고의 주장은 이유 없다.
 (4) 원고가 이와 같이 청구범위를 감축한 것은 스스로 등록취소 사유를 해소하기 위한 것이므로, 확정등록을 받은 후 이제와서 다시 등록취소 사유가 있다고 지적되었던 최초 청구범위로 환원하겠다는 것은 부당하다.
 (5) 만일 이 사건 정정청구가 허용되어 그 소급효가 인정된다면, 이미 공시된 권리가 사후에 변경됨으로 인하여 이를 믿은 선의의 제3자에게 예상하지 못한 큰 손해를 입히는 결과를 초래하게 되므로, 법적 안정성의 면에서도 원고의 청구가 인용되어서는 아니된다.
 3. 판단
 가. 관련 규정
구 실용신안법 제51조는 '정정심판'이라는 제목 아래 제1항에서 "① 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, ② 오기를 정정하는 경우, ③ 불명료한 기재를 석명하는 경우"에 한하여 실용신안권자가 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고, 제2항에서 위 명세서 또는 도면의 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 
 위 규정의 의미는 일단 실용신안권이 설정 등록된 후에는 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 실용신안의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구 범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이고( 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결 참조), 이러한 규정은 등록된 실용신안에 대한 정정심판을 통하여 명세서 기재의 오류를 바로잡아 불필요한 분쟁을 사전에 방지하되, 실용신안권자뿐 아니라 제3자의 이익도 동시에 보호하기 위하여 정정심판의 사유를 엄격하게 한정적으로 나열하고, 어떠한 경우에도 등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하기 위한 것이다. 
 나. 이 사건 정정청구가 적법한지 여부
 돌아와 이 사건에 대하여 보건대, 원고가 이 사건 정정심판을 통하여 구하는 바는 앞서 본 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항의 "가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재 굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성하고 세로 테두리선(5)(5")을 쌍줄로 구성한 것"을 "가로 테두리선(4)(4′)과 세로 테두리선(5)(5′)의 선재굵기를 모재선보다 굵은 선으로 구성한 것"으로 정정하는 것이므로, 바꾸어 말하면 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항 중 "세로 테두리선(5)(5")을 쌍줄로 구성"하는 구성요소를 삭제하는 것을 청구하는 것이고, 등록실용신안의 청구범위의 일부 구성요소를 생략하게 되면 생략된 구성요소를 가지지 아니하여 본래는 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니하던 고안도 이제는 등록실용신안의 권리범위에 속하게 되어 등록실용신안의 권리범위가 확대되는 결과에 이르게 된다.
 따라서 원고의 이 사건 정정심판청구는 구 실용신안법 제51조 제1항이 나열하는 "① 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, ② 오기를 정정하는 경우, ③ 불명료한 기재를 석명하는 경우" 중 어느 하나에 해당하지 아니할 뿐 아니라, 나아가 이 사건 등록실용신안의 등록청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당하여 같은 법 제51조 제2항에도 위배된다. 
 또한, 이 사건 등록고안의 등록청구범위가 현재와 같이 된 것은 앞서 본 바와 같이 원고 스스로 기술평가에 따른 의견제출을 하면서 등록취소사유를 해소하기 위하여 등록청구범위를 감축한 데에 따른 것이므로, 기술평가 확정등록이 이루어진 후에 다시 등록청구범위를 확장하겠다는 심판청구는 신의칙에도 반한다 할 것이다.
 다. 원고의 주장에 대한 판단
 (1) 원고는 이에 대하여 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항은 해석상 모호하다거나 실질적으로 제품의 실시가 불가능하므로 정정되어야 한다고 주장하지만, 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항을 살펴보아도 그 의미가 불명확하다거나 이를 실시할 수 없다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 원고가 정정을 구하는 심판청구의 내용은 이 사건 등록고안의 등록청구범위 제1항의 해석을 명확하게 하거나 그 실시를 용이하게 하는 것이 아니라 단지 그 청구범위를 확장하는 내용만을 가진 것이어서 원고의 위 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
 (2) 원고는 나아가 이 사건 정정심판청구는 이 사건 등록고안의 청구범위 제1항을 최초 출원명세서의 청구범위 제1항으로 환원하여 달라는 청구이므로 청구범위를 확장하는 것이 아니라고 주장하나, 청구범위의 확장은 등록된 실용신안의 청구범위가 실질적으로 넓어지는 여부에 따라 결정할 것이지 최초의 출원명세서는 그 비교대상이 아니므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
 (3) 원고는 또한, 원고의 의도는 이 사건 등록청구범위 제1항의 "굵은 선으로 구성하고"를 "굵은 선으로 구성하며"로 바꾸는 것이라고 주장하므로 보건대, 원고의 이 사건 정정심판청구의 내용은 위와 같은 것이 아닐 뿐 아니라, 정정심판의 허부는 심판청구의 객관적 내용에 따라 결정되는 것이고 심판청구인의 내면의 의사에 따라 결정되는 것이 아니므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
 라. 소결론
 그렇다면 원고의 이 사건 정정심판 청구는 구 실용신안법 제51조 제1항, 제2항에 위배되어 허용될 수 없다. 
 4. 결론
 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

판사 조용호(재판장) 박성수 김철환

[1] 구 실용신안법 제51조의 규정 취지 
 [2] 명칭을 "보강재가 용접된 용접철망"으로 하는 등록고안의 청구범위에 대한 정정심판청구가 등록실용신안의 등록청구범위를 실질적으로 확장하는 경우에 해당하므로 구 실용신안법 제51조 제1항 및 제2항에 위배되어 허용될 수 없다고 한 사례

[1] 정정심판에 관한 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제51조의 의미는 일단 실용신안권이 설정 등록된 후에는 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 실용신안의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구 범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이고, 이러한 규정은 등록된 실용신안에 대한 정정심판을 통하여 명세서 기재의 오류를 바로잡아 불필요한 분쟁을 사전에 방지하되, 실용신안권자뿐 아니라 제3자의 이익도 동시에 보호하기 위하여 정정심판의 사유를 엄격하게 한정적으로 나열하고, 어떠한 경우에도 등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하기 위한 것이다. 
 [2] 명칭을 "보강재가 용접된 용접철망"으로 하는 등록고안의 청구범위에 대한 정정 심판청구가 그 일부 구성요소를 생략하는 것이어서 등록실용신안의 권리범위가 확대되므로 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 및 제2항에 위배되어 허용될 수 없다고 한 사례.