등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2019.05.02 / 시행일:

【원 고】 전남서부어류양식 수산업협동조합(소송대리인 법무법인 서석 담당변호사 곽민섭)
【피 고】 주식회사 한마음생명산업(소송대리인 법무법인 우면 담당변호사 장지원)
【변론종결】2019. 4. 11.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다. 

【청 구 취 지】특허심판원이 2018. 8. 14. 2018당644 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초 사실
가. 피고의 이 사건 등록상표
1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 (등록번호 생략)/ 2016. 9. 8./ 2017. 3. 16.
2) 구 성 :(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)
3) 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 비료, 어분비료, 혼합유기질비료, 혼합유박비료, 농업용 비료, 비료 및 거름, 부산물비료, 쌀겨비료, 아미노산발효부산비료, 미생물비료, 유기비료, 잔디비료, 천연비료, 토양 및 화분용 흙용 비료, 토양비료, 해산비료, 미량요소비료, 복합비료, 제4종 복합비료, 가정 식물용 비료
나. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2018. 3. 7. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 표장은 원고가 사용 중인데도 공동사업자인 피고가 원고의 동의 없이 무단으로 출원하여 상표등록을 받았으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 등록무효심판(2018당644)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2018. 8. 14. ‘이 사건 표장은 피고가 개발하여 출원ㆍ등록받은 것이고, 거래관계에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반하여 등록하거나 출원과정에 사회적 타당성이 현저히 결여된 상표도 아니어서 상표법 제34조 제1항 제20호의 등록무효사유에 해당하지 않는다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 원고의 주장 요지(심결취소 사유)
 원고는 피고에게 폐사어를 이용한 유기질 비료 공장의 운영을 위탁하거나 위 공장을 공동으로 운영하는 자로서, 2008년 7월경부터 이 사건 표장()과 이를 변형한 표장()을 사용하여 왔다. 그런데 피고는 2016. 9. 8. 원고의 허락 없이 단독으로 원고의 선사용상표와 동일하거나 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록을 받았는바, 이는 출원과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되거나 신의성실의 원칙을 위반한 것이어서 상표법 제34조 제1항 제20호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 
3. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 관련 법리
 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표는 상표등록을 받을 수 없다(상표법 제34조 제1항 제20호). 위 조항은 상표법이 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정될 당시 신설된 규정으로서, 그 취지는 국내에서 상표 사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원 없이 같은 상표를 먼저 출원한 경우와 같이 상표등록 출원과정에서 신의칙에 반하는 상표출원에 대하여 상표등록이 이루어지는 것을 방지하고자 함에 있다. 
나. 인정사실
 갑 제4 내지 8, 11, 12, 25호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. 
1) 원고는 전남서부지역 어류 양식 어업인들이 2000. 4. 1. 출자하여 설립된 협동조합이다. 피고는 소외 1이 비료생산 및 판매업 등을 목적으로 하여 2009. 12. 8. 설립한 주식회사이고, 현재 소외 1의 처인 소외 2가 대표이사로 재직 중이다. 
2)소외 1은 2005년경부터 ‘한마음 생명산업’이라는 상호로 폐사어를 이용한 유기질 비료를 생산ㆍ판매하여 오던 중, 2008. 10. 21. 원고와 사이에 아래와 같은 내용의 ‘폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약’을 체결하고, 그 무렵부터 원고의 공장 시설을 이용하여 유기질 비료를 생산ㆍ판매하였다.
폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약서(갑 제5호증의 1)　제1조(목적)1. 원고는 원고가 소유한 전남 완도군 (주소 생략)에 소재한 폐사어 유기질 비료 화 공장 운영권을 한마음 생명산업 소외 1에게 위탁하고 한마음 생명산업 소외 1은 이를 수락한다.제2조(명의)1. 본 위탁경영상의 공장운영 명의는 원고로 한다.2. 본 위탁경영에 의거 생산된 제품의 판매명의는 한마음 생명산업 소외 1로 한다.제3조(위탁업무의 구분)1. 원고는 양식장 등 어장에서 발생되는 폐사어를 수거, 한마음 생명산업 소외 1에게 인도 한다.2. 한마음 생명산업 소외 1은 수거된 폐사어를 품질기준에 맞는 유기질 비료로 가공, 생산하며 이의 소유권을 갖는다.제7조(보증금 및 위탁료)1. 한마음 생명산업 소외 1은 원고에게 개별약정서에서 정한 위탁료를 매월 말일 기준 납입 한다.제11조(업무 지원)1. 원고는 폐사어 수거에 필요한 직원을 (1인) 배치한다.2. 원고는 소속 직원으로 하여금 한마음 생명산업 소외 1의 제품 생산, 포장디자인, 판매, 출하, 회계장부 정리 등의 업무 지도를 할 수 있다.3. 한마음 생명산업 소외 1은 원고 직원의 지도에 충실히 따라야 한다.　개별약정서　제4조(운영관리)1. 본 계약 체결 이후 폐사어 유기질 비료화 공장 가동에 필요한 기구, 공구 등은 한마음 생명산업 소외 1이 구입하여 사용한다. 2. 폐사어 유기질 비료화 공장 운영과 관련하여 정부, 지자체 등으로부터 자금지원이 있는 경우 시설(기계, 건축 등)에 관련된 사항은 원고가, 제품생산원가(유류비, 포장비 등)에 관련된 사항은 한마음 생명산업 소외 1이 사용하되, 반드시 한마음 생명산업 소외 1은 원고에게 보고하고 사용한다. 3. 정부, 지자체 등으로부터 폐사어 유기질 비료화 공장운영(운영비 지원, 수거비용보전 등)에 대한 자금지원이 있을 경우 원고가 사용하고, 영업비 등은 한마음 생명산업 소외 1이 사용한다. 
3) 한편 피고가 설립된 후인 2010년 10월경 피고는 원고와 사이에 아래와 같은 내용의 ‘폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약’을 체결하고, 유기질 비료를 생산ㆍ판매하였다. 
폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약서(갑 제5호증의 2)　　제1조(목적)1. 원고는 원고가 소유한 전남 완도군 (주소 생략)에 소재한 폐사어 유기질 비료 화 공장 운영권을 피고에게 위탁하고 피고는 이를 수락한다.제2조(명의)1. 본 위탁경영상의 공장운영 명의는 원고로 한다.2. 본 위탁경영에 의거 생산된 제품의 판매명의는 원고로 하고, 농협계통계약이나 관납 등의 납품은 원고의 계좌를 사용한다.제3조(위탁업무의 구분)1. 원고는 양식장 등 어장에서 발생되는 폐사어를 수거, 피고에게 인도한다.2. 피고는 수거된 폐사어를 품질기준에 맞는 유기질 비료로 가공, 생산하며 이의 소유권과 판매권을 갖는다.3. 피고는 공장 가동상의 모든 절차에 대해 책임을 지며, 제품의 품질, 규격, 포장, 운송 등에 대한 하자에 대해서도 책임진다.제7조(보증금 및 위탁료)1. 피고는 원고에게 개별약정서에서 정한 위탁료를 매월 단위로 납입한다.제11조(업무 지원)1. 원고는 폐사어의 수거에 필요한 직원을 (1인) 배치한다.2. 원고는 폐사어가 현저히 부족 시 최선을 다하여 수거하여야 한다. 3. 원고는 소속 직원으로 하여금 피고의 제품 생산, 포장디자인, 판매, 출하, 회계장부 정리 등의 업무 지도를 할 수 있다.4. 피고는 원고 직원의 지도에 충실히 따라야 한다.　개별약정서　제4조(운영관리)1. 본 계약 체결 이후 폐사어 유기질 비료화 공장 가동에 필요한 기구, 공구 등은 피고가 구입하여 사용한다. 2. 폐사어 유기질 비료화 공장 운영과 관련하여 정부, 지자체 등으로부터 자금지원이 있는 경우 시설(기계, 건축 등)에 관련된 사항은 원고가, 제품생산원가(유류비, 포장비 등)에 관련된 사항은 피고가 사용하되, 반드시 피고는 원고에게 보고하고 사용한다. 3. 정부, 지자체 등으로부터 폐사어 유기질 비료화 공장운영(운영비 지원, 수거비용보전 등)에 대한 자금지원이 있을 경우 원고가 사용하고, 영업비 등은 피고가 사용한다.
4) 피고는 2017. 4. 28. 원고와 다시 아래와 같은 내용의 ‘전남서류어류양식수협 비료사업소 위탁운영 계약’을 체결하고, 유기질 비료를 생산·판매하여 오던 중, 2018. 1. 8. 원고의 해지 통고로 계약이 해지되었다.
전남서류어류양식수협 비료사업소 위탁운영 계약서(갑 제11호증)　제2조(위탁의 범위 및 경영책임)① 원고는 원고 소유의 공장 소재 폐사어 유기질 비료화 공장의 운영권 전부를 기한을 정하여 피고에게 유상 위탁하고, 피고는 이를 수락함과 동시에 공장운영의 모든 책임을 진다.② 유상 위탁의 범위는 공장 건축물 및 관련 설비 일체에 한하며, 이를 목록화하여 별지 첨부토록 한다. ③ 이 공장운영 명의 및 생산된 제품의 판매 명의 주체는 피고로 하며, 농협 계통의 계약 체결 및 관급 납품의 대금 수령 등을 포함한 일체의 계약 체결 및 대금 수령 등에도 피고의 명의로 함을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 피고가 원고의 명의로 계약체결 및 대금 수령 등이 필요할 경우 피고는 사전에 문서로써 원고의 승인을 구하여야 한다. 제3조(명칭 사용)① 피고는 “전남서부어류양식수협 위탁 비료사업소”와 “전남서부어류양식수협 위탁 비료사업소 ○○○ 대리점” 이외의 원고의 명칭을 사용하지 못한다.② 피고가 관할하는 대리점 및 개인거래처 등은 점포, 차량운반구, 홍보물, 인쇄물(명함 포함) 등 일체 원고의 명칭을 사용할 수 없다.③ 기타 명칭 사용에 관하여는 수협에서 정한 브랜드관리규정에 의하며, 피고는 원고의 명칭을 무단 사용하여 발생되는 일체의 책임을 진다.④ 피고는 제3조 ①항의 원고의 명칭을 사용하고 원고에게 연간 5천만 원의 명칭 사용료를 지급하여야 한다. 제4조(보증금 및 위탁수수료)① 피고는 원고의 위탁비료사업소 등 피고가 생산한 제품에 대하여 농협 등 관급 납품 및 중간대리점 또는 농, 어업인 및 일반인 등 최종 소비자에게 판매한 판매대금에 대하여 위탁수수료 연간 2억 5천만 원을 원고에게 납입하여야 한다...(이하 생략)
다. 판 단
1) 위 인정사실에 앞서 든 증거들과 갑 제3, 40호증, 을 제4 내지 9, 11 내지 16, 18 내지 25호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 보태어 보면, 이 사건 표장의 사용에 관한 실질적인 권한은 피고에게 있는 것으로 보인다.
 ① 원고는, 피고가 원고로부터 비료 공장의 운영을 단순히 위탁받은 자에 불과하거나 공동사업자에 해당한다고 주장하나, 원고가 유기질 비료의 생산 및 판매에 직접 관여하였다고 볼 만한 자료가 부족하다. 원, 피고 사이에 2010년 10월경 체결된 계약서에는 생산된 제품의 '판매 명의'를 ‘원고 명의’로 하는 내용이 포함되어 있기는 하나(이는 원고의 요청에 따라 추가된 조항으로 보인다), 위 계약서 제3조 제2항에는 유기질 비료의 소유권 및 판매권이 피고에게 있음을 명시하고 있어 2008. 10. 21.자 계약서와 별다른 차이가 없는 것으로 보이고, 위 각 계약의 내용 및 계약 체결 경위 등에 비추어 보면, 원고는 소외 1이나 피고에게 공장 시설 및 명의를 제공하는 대가로 수수료를 받는 지위에 있었던 것으로 보일 뿐, 원고가 유기질 비료의 생산 및 판매에 직접적으로 관여한 것으로는 보이지는 않는다.
 ② 원고가 이 사건 표장을 선정하거나 개발하였다고 볼 만한 자료가 부족하다. 오히려 2008. 11. 1. 전남 완도군 소재 ○○○ 공원에서 개최된 ‘광어 수급 및 소비촉진 직거래 장터’에서 완도군민을 대상으로 ‘장보고’, ‘해신’, ‘청해진’ 중 가장 선호하는 명칭에 스티커를 붙이는 방식으로 유기질 비료의 이름을 짓기 위한 의견수렴 작업은 소외 1이 주도한 것으로 보인다. 나아가 소외 1은 △△산업을 경영하는 소외 3에게 ‘장보고’가 들어간 비료 포장지 제작을 의뢰하여 2009. 1. 20.경 비용을 직접 지급한 점(을 제9호증), 이후 피고가 주식회사 미앤아이에게 비료 포장지 디자인을 의뢰하여 2010. 4. 19.경 이 사건 표장이 포함된 시안이 확정된 것으로 보이는 점(을 제9, 19호증), 이룸산업 주식회사, 동서산업 주식회사, □□□을 경영하는 소외 4 등이 피고의 주문에 따라 이 사건 표장이 포함된 비료 포장지를 제작하여 온 점(을 제9, 18, 20, 23호증) 등에 비추어 보면, 소외 1 및 피고가 이 사건 표장의 도안 및 형상화 작업을 주도하여 온 것으로 보인다. 
 ③ 원고는 2008. 12. 20.자 경상대학교 농업생명과학연구원장의 ‘혼합유기질 비료 장보고’에 대한 시험성적서(갑 제3호증의 1, 2)가 원고 명의로 발급되었음을 이유로 자신이 유기질 비료 사업의 주체라고 주장하나, 위 성적서는 소외 1이 2009년 봄 농번기에 맞추어 비료 제품을 판매하고자 평소 친분이 있던 경상대학교 시설원예연구센터에 의뢰하여 원고 명의로 시험기간을 소급하여 발급받은 것으로 보인다.
 ④ 한편 원고는 이 사건 등록상표가 출원되어 등록이 마쳐진 이후인 2017. 4. 28. 피고와 다시 비료사업소 위탁 운영계약을 체결하면서도, 원고의 수협 명칭 사용료를 연간 5천만 원으로 정하고 피고가 원고의 명칭을 무단 사용할 경우 일체의 책임을 지기로 하는 조항을 두었을 뿐, 이 사건 표장이 원고의 표장이라거나 이 사건 등록상표의 등록 및 사용과 관련하여 피고에게 책임을 묻는 조항을 따로 두지 않았다. 
2) 결국 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이 사건 등록상표가 출원과정에서 사회적 타당성이 현저히 결여되거나 신의칙에 위반하였음을 인정할 증거가 없다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
4. 결 론
 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이제정(재판장) 김기수 이지영