등록무효(특)심결취소의소 (특허, 특허법원)
공포일: 2011.04.22 / 시행일:

【원 고】 주식회사 유천엔바이로 (소송대리인 변리사 장순부)
【피 고】 코오롱워터텍 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 외 1인)
【변론종결】2011. 3. 24.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2010. 7. 30. 2009당835호 사건에 관하여 한 심결 중 특허청구범위 제1항 내지 제4항에 관한 부분을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실 
 가. 원고의 특허발명
 1) 명칭 : 마이크로 디스크 필터 장치용 여과막 및 이 여과막이 적용된 엘레먼트
 2) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 6. 14./2007. 12. 18./(특허번호 생략)
 3) 청구범위 및 도면 : [별지 1] 기재와 같다(원고는 뒤에서 보는 바와 같이 2010. 5. 10. 특허청구범위의 정정을 청구하였는데, 위 정정청구를 전후로 원고의 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’과 ‘이 사건 정정발명’으로 구분하고, 이 사건 특허발명의 청구항 제1항과 이 사건 정정발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’과 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 각 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
 나. 비교대상발명들
 1) 비교대상발명 1
 비교대상발명 1은 2007. 4. 5. 공개된 일본 공개특허공보 특개(特開)2007-83105호(을 제1호증)에 실린 ‘여과장치(濾過裝置)’로서, 그 주요 내용 및 도면은 [별지 2] 제1항 기재와 같다.
 2) 비교대상발명 2
 비교대상발명 2는 2005. 5. 12. 공표된 일본 공표특허공보 특표(特表)2005-512781호(을 제2호증)에 실린 ‘직렬식 여과를 위한 다층복합 필터엘리먼트(直列式濾過のための多層複合フィルタエレメント)’로서, 그 주요 내용 및 도면은 [별지 2] 제2항 기재와 같다.
 3) 비교대상발명 3
 비교대상발명 3은 2007. 6. 13. 공고된 등록특허공보 제728307호(을 제3호증)에 실린 ‘융모형 여과막이 적용된 엘레먼트 및 이러한 엘레먼트가 적용된 오폐수 여과용 디스크 필터장치’로서, 그 주요 내용 및 도면은 [별지 2] 제3항 기재와 같다.
 다. 이 사건 심결의 경위
 1) 피고는 2009. 4. 9. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명은 비교대상발명들 등에 기재된 내용과 실질적으로 동일하여 신규성이 없거나 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, ‘통상의 기술자’라고 한다)가 비교대상발명들 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
 2) 원고는 무효심판이 계속 중이던 2010. 5. 10. 이 사건 특허발명을 이 사건 정정발명으로 정정하는 정정청구(이하, ‘이 사건 정정청구’라 한다)를 하였다.
 3)특허심판원은 2010. 7. 30. 2009당835호로 이 사건 정정청구는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서 부적법하다는 이유로 이를 받아들이지 않은 다음, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로, 피고의 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1~3호증, 을 제1~3호증
2. 이 사건의 쟁점
 1) 원고의 주장
 원고는 다음과 같은 이유로 이 사건 심결 중 이 사건 제1~4항 발명에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.
 가) 이 사건 정정청구는 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어진 것으로서 적법하다. 
 나) 이 사건 제1~4항 정정발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있으며, 가사 이 사건 정정청구가 부적법하다고 하더라도 이 사건 제1~4항 발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있다.
 2) 피고의 주장
 피고는 원고의 주장에 대하여 다투면서 추가로 다음과 같은 주장을 한다.
 가) 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 또는 2에 의해, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 2에 의해 그 신규성이 각 부정된다.
 나) 이 사건 정정청구가 적법하다고 하더라도 이 사건 제1~4항 정정발명은 그 특허청구범위가 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것이거나 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않은 것이어서 기재불비사유가 있고, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1 또는 2에 의해, 이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 2에 의해 그 신규성이 각 부정된다.
 3) 따라서, 이 사건의 쟁점은 이 사건 정정청구가 적법한지 여부, 이 사건 제1~4항 발명 또는 이 사건 제1~4항 정정발명의 신규성 내지 진보성이 부정되는지 여부, 이 사건 제1~4항 정정발명에 기재불비사유가 있는지 여부이다. 
 아래에서는 먼저 이 사건 정정청구가 적법한지 여부를 살펴본 다음, 이 사건 제1~4항 발명 또는 이 사건 제1~4항 정정발명의 진보성 여부에 대하여 살펴보기로 한다.
3. 이 사건 정정청구가 적법한지 여부
 가. 관련규정
구 특허법(2007. 5. 17. 법률 제8462호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조의2 제1항은같은 법 제47조 제3항 각 호에 의하여 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있고,같은 법 제133조의2 제4항에서 준용하는같은 법 제136조 제2항,제3항은 위 정정청구의 경우 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다.
 나. 정정청구된 사항
 이 사건 정정청구는, ① 특허청구범위 제1, 2항의 ‘여과막’을 ‘박막형 여과막’으로, ② 특허청구범위 제1항의 ‘조밀한 메시의 제1여과막’ 및 ‘듬성한 메시의 제2여과막’을 ‘조밀한 메시로 직조된 제1박막형 여과막’ 및 ‘듬성한 메시로 직조된 제2박막형 여과막’으로, ③ 특허청구범위 제1항의 ‘맞대기 접합하여 이루어진 것’을 ‘상기 제1박막형 여과막의 가는 올 부분이 찢어지더라도 상기 제2박막형 여과막의 굵은 올에 의해 찢어짐의 진행을 막아주도록 열융착 방식으로 맞대기 접합하여 일체화시킨 것’(이하, ‘이 사건 정정사항’이라 한다)으로 각 정정하고, ④ 특허청구범위 제5~7항을 삭제한 것이다.
 다. 판단
 1) 이 사건 정정청구의 적법 여부
 살피건대, 이 사건 정정사항은 특허청구범위 제1항의 ‘맞대기 접합’을 맞대기 접합하는 여러 방법 중 하나인 ‘열융착 방식의 맞대기 접합’으로 한정한 것이므로, 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당한다. 
 그러나, 특허청구범위 제2항은 제1항의 종속항으로서 ‘제1항에 있어서, 상기 제1박막형 여과막과 제2박막형 여과막은 초음파 접합된 것’을 구성으로 하고 있으므로, 이 사건 정정사항에 따를 경우 특허청구범위 제2항은 제1박막형 여과막과 제2박막형 여과막을 접함함에 있어 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합’과 ‘초음파 접합’을 함께 사용하는 것으로 정정되는 결과가 된다. 그런데, 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에는 제1, 2여과막을 열융착 방식과 초음파 접합을 함께 사용하여 접합하는 내용을 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 명세서는 “이와 같이 두 여과막을 초음파 접합을 하는 이유는, 가장 손쉽게 생각할 수 있는 접착제에 의한 접착방식은 접착제에 의해 여과막의 메시가 막히게 되는 문제점이 있고, 열융착방식은 여과막 자체가 열에 취약한 물성을 가지고 있으므로 최선의 방법으로 초음파 접합방법을 채택하게 된 것이다.”(갑 제2호증 4면 〈36〉 2~5행)라고 기재하고 있어, 제1, 2여과막을 ‘초음파 접합’하는 경우에는 열융착방식의 접합을 배제하고 있다. 
 따라서, 이 사건 정정사항에 의하면 특허청구범위 제2항에 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되는 결과가 되므로, 이 사건 정정청구는구 특허법 제136조 제2항에 위반되어 부적법하다.
 2) 원고의 주장에 대한 판단
 가) 원고는, ‘초음파 접합’은 ‘열융착 방식’의 하위개념으로서 두 가지 접합방식이 양립 가능하므로 이 사건 정정청구는 적법한 것이라고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서는 ‘열융착 방식’의 문제점을 적시하면서 ‘초음파 접합’을 채택할 경우 이를 배제하고 있으므로, ‘열융착 방식’과 ‘초음파 접합’을 함께 사용하는 것은 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 배치되는 것이다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 나) 또 원고는, 심판관이 이 사건 심판절차에서 특허청구범위 제2항에 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되어 이 사건 정정청구가 부적법하다는 이유를 원고에게 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않았으므로, 위와 같은 이유로 이 사건 정정청구가 부적법하다고 하는 것은 절차상 위법하다고 주장한다.
 보건대,구 특허법 제133조의2 제4항,제136조 제5항에 따르면 심판관은 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
 그런데, 이 사건 심결에 의하면, 심판관이 이 사건 심판절차가 계속 중이던 2010. 5. 19. 원고에게 “열융착 방식은 이 사건 특허발명의 제1 및 제2여과막의 맞대기 접합방식인 초음파 접합과는 그 목적이나 기술적 사상이 다른 것으로 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서,구 특허법 제136조 제2항에 위배된 것이므로 그 정정이 인정되지 아니한다.”라는 취지의 정정의견제출통지서를 발송하였고, 이에 대하여 원고가 2010. 6. 4. “열융착 방식에 초음파 접합이 포함된다.”는 취지의 의견서를 제출하였음을 알 수 있다(이 사건 심결 9면 1, 2번째 단락 참조).
 그렇다면, 심판관이 ‘열융착 방식’은 ‘초음파 접합’과 그 목적이나 기술적 사상이 달라 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이라고 원고에게 통지한 이상, 정정청구된 특허청구범위 제2항과 같이 이를 함께 사용하는 것이 불가능하다는 취지도 통지한 것이므로, 이 사건 정정청구에 따르면 특허청구범위 제2항에 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 사항이 추가되어구 특허법 제136조 제2항에 위배된다는 점을 원고에게 통지하고 의견서를 제출할 기회를 준 것이라고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
4. 이 사건 제1~4항 발명의 진보성 유무
 위 3.항에서 본 바와 같이 이 사건 정정청구가 부적법하므로, 아래에서는 정정 전의 이 사건 제1~4항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있는지 여부를 살펴본다.
 가. 기술분야의 대비
 1) 각 발명의 기술분야
 이 사건 제1~4항 발명은 오폐수를 여과하는 마이크로 디스크 필터(micro disc filter)장치용 여과막(濾過膜) 및 그 여과막이 적용된 엘레먼트(element)에 관한 것이다(갑 제2호증 2면 〈13〉 참조).
 이에 비하여, 비교대상발명 1은 산업기계에서 금속편을 함유하는 절삭유(切削油)를 여과하는 장치의 여과드럼(濾過ドラム)에 부착되는 여과필터(濾過フィルタ一)에 관한 것이며(을 제1호증 2면【0001】참조), 비교대상발명 2는 자동차의 엔진오일 필터, 트랜스미션오일 필터 등으로 사용되는 직렬식 여과(直列式濾過)를 위한 다층복합 필터엘리먼트(多層複合フィルタエレメント)에 관한 것이고(을 제2호증 3면【0001】참조), 비교대상발명 3은 융모형 여과막이 적용된 엘레먼트 및 이러한 엘레먼트가 적용된 오폐수 여과용 디스크 필터장치에 관한 것이다(을 제3호증 5면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 참조).
 위 대비에 의하면, 비교대상발명 3은 모두 오폐수용 여과막 및 그 여과막이 적용된 필터장치에 관한 것으로 이 사건 제1~4항 발명과 기술분야가 동일하다고 할 것이나, 비교대상발명 1은 산업기계분야의 필터에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 자동차오일 분야의 필터에 관한 것이므로, 이 사건 제1~4항 발명과 기술분야가 같다고 할 수는 없다.
 2) 비교대상발명 1, 2가 선행기술이 될 수 있는지 여부
구 특허법 제29조 제2항에서 말하는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하는 것이나, 문제가 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다(대법원 2008. 7. 10. 2006후2059 판결,2009. 9. 10. 선고 2007후2971 판결 등 참조).
 위와 같은 기준에 따라 비교대상발명 1, 2를 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있는지 여부에 대하여 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이 사건 특허발명의 당면한 기술적 문제와 그 해결방법에 관하여 다음과 같이 기재되어 있다.
 “종래의 여과막(44)은 도 4에서와 같이 올(44a)의 굵기가 얇아서 예리한 것과 접촉될 경우 쉽게 찢기는 문제점이 있었을 뿐만 아니라, 한 번 찢기기 시작하면 찢김의 진행속도가 빨라 여과막 전체가 단시간 내에 찢어지게 되는 문제점이 있었다. 따라서, 고가의 가격대에 비해 내구성이 약하고 수명이 짧아서 이에 대한 대책이 요구되고 있다. 이에, 본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 본 발명의 주요 목적은 여과막을 개조하여 쉬운 찜김을 방지함으로써 수명을 연장시킬 수 있도록 한 오폐수 여과용 마이크로 디스크 필터를 제공함에 있다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, ① 오폐수에 포함된 이물질을 여과하는 여과막을 구성함에 있어서, 조밀한 메시의 제1여과막과 상기 제1여과막에 비해 올이 굵으면서 듬성한 메시의 제2여과막을 맞대기 접합하여 이루어진 것을 특징으로 하는 마이크로 디스크 필터장치용 여과막이다.”(갑 제2호증 3면 〈18~22〉)
 위 명세서의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 종래의 여과막이 잘 찢어져 내구성이 약한 문제점을 메시(mesh, 그물눈)가 다른 2개의 여과막을 맞대기 접합함으로써 해결하고자 하는 것임을 알 수 있다.
 그런데, 비교대상발명 1, 2는 모두 여과필터가 적용되는 장치에 관한 것으로서 이 사건 제1~4항 발명과 같이 오폐수를 여과하는 필터 기술에 쉽게 응용될 수 있을 뿐 아니라, 비교대상발명 1, 2 역시 내구성이 높은 필터를 얻기 위하여 2개의 필터층을 구성하는 기술을 채택하고 있으므로(을 제1호증 1면 ‘요약’, 을 제2호증 2면【청구항 1】, 4면【0009】참조), 이 사건 특허발명이 해결하고자 하는 과제인 여과막의 내구성 강화 등을 위해 유용하게 이용될 수 있는 기술적 구성을 채택하고 있다.
 따라서, 이 사건 제1~4항 발명이 당면한 기술적 문제점과 그 해결방식, 비교대상발명 1, 2의 기술적 구성 등을 종합적으로 고려해 보면, 비록 비교대상발명 1, 2는 이 사건 제1~4항 발명과 그 기술분야가 같다고 할 수는 없으나, 통상의 기술자가 이 사건 제1~4항 발명의 기술적 문제를 해결함에 있어 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 관련기술이라고 할 것이므로, 이 사건 제1~4항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술이 될 수 있다.
 나. 목적의 대비
 이 사건 제1~4항 발명은 여과막을 개조하여 여과막이 쉽게 찢어지는 것을 방지함으로써 수명을 연장시킬 수 있도록 한 오폐수 여과용 마이크로 디스크 필터(이 사건 제1, 2항 발명 관련) 및 그 필터가 적용된 엘레먼트(이 사건 제3, 4항 발명 관련)를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다(갑 제2호증 3면 〈19〉 참조).
 이에 비하여, 비교대상발명 1은 내구성이 높은 여과필터를 가진 여과장치를 제공하는데 목적이 있고(을 제1호증 3면 〈0006〉 참조), 비교대상발명 2도 가능한 긴 내구시간을 가지는 다층복합필터 엘리먼트를 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있으며(을 제2호증 4면 〈0009〉 참조), 비교대상발명 3은 국내의 직조기술로서 제작이 가능한 융모형 여과막을 적용하여 엘레먼트를 제작하고 이러한 엘레먼트를 적용하여 오폐수 여과용 디스크 필터장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다(을 제3호증 6면 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 참조).
 위 대비에 의하면, 여과막이 쉽게 찢어지는 것을 방지함으로써 수명을 연장시키고자 하는 이 사건 제1~4항 발명의 목적은 필터의 내구성을 향상시키고자 하는 비교대상발명 1, 2의 목적과 별다른 차이가 없다. 다만 비교대상발명 3에서는 그와 같은 목적을 찾아볼 수 없다.
 이에 대하여 원고는, 비교대상발명 1은 수직으로 가해지는 힘으로부터 망이 내구성을 갖도록 하는 것을 목적으로 하는 것이지 이 사건 제1~4항 발명과 같이 2개의 섬유를 접합하여 미세한 섬유의 찢어짐을 방지하는 목적을 가지는 것은 아니라고 주장한다. 
 그러나, 비교대상발명 1도 눈금과 굵기가 다른 2장의 평직망을 밀착시켜 2층 구조의 여과필터를 구성하고 있으므로(을 제1호증 3면【0010】1~2행 참조), 수직으로 가해지는 힘으로부터의 내구성 뿐 아니라 여러 방향에서 가해지는 힘으로 인해 발생할 수 있는 찢어짐을 방지하고자 하는 목적도 내포하고 있다고 할 것이다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.
 따라서, 이 사건 제1~4항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비해서는 목적의 특이성이 없고, 비교대상발명 3에 비해서는 목적의 특이성이 있다.
 다. 구성의 대비
 1) 이 사건 제1항 발명
 가) 구성요소의 분석
 이 사건 제1항 발명은 오폐수에 포함된 이물질을 여과하는 여과막을 구성함에 있어서(이하, ‘전제부 구성’이라 한다), 조밀한 메시의 제1여과막과 제1여과막에 비해 올이 굵으면서 듬성한 메시의 제2여과막을 맞대기 접합하여 이루어진 것(이하, ‘구성 1-1’이라 한다)을 특징으로 하는 마이크로 디스크 필터장치용 여과막(이하, ‘구성 1-2’라 한다)에 관한 것이다.
 나) 전제부 구성 및 구성 1-2의 대비
 전제부 구성 및 구성 1-2는 ‘오폐수에 포함된 이물질을 여과하는 마이크로 디스크 필터장치용 여과막’으로서, 이는 비교대상발명 3의 ‘오폐수 여과용 디스크 필터장치의 엘레먼트에 적용되는 융모형 여과막’(을 제3호증 6면 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 참조)에 대응되는바, 비교대상발명 3의 디스크 필터장치도 마이크로 디스크 필터장치이므로(을 제3호증 5면 마지막 단락 1~2행 참조), 양 구성은 모두 오폐수에 포함된 이물질을 여과하는 마이크로 디스크 필터장치에 적용되는 여과막에 관한 것들로서 실질적으로 동일한 구성이다. 
 다) 구성 1-1의 대비
 구성 1-1은 여과막을 구성함에 있어서 ‘조밀한 메시(mesh, 그물눈)의 제1여과막과 제1여과막에 비해 올이 굵으면서 듬성한 메시의 제2여과막을 맞대기 접합’하는 것을 기술적 특징으로 하고 있다.
 이는 비교대상발명 1의 ‘제1의 평직망(平織網)(15)과 그 보다 눈금이 크고 굵은 제2의 평직망(16)을 소결(燒結)하여 밀착시킴으로써 여과필터를 구성하는 것’(을 제1호증 1면【해결수단】5~11행 참조)에 대응된다. 
 양 구성은 모두 조밀한 메시의 제1여과막(제1의 평직망)과 제1여과막에 비해 굵으면서 듬성한 메시의 제2여과막(제2의 평직망)을 접합(밀착)하여 여과막(여과필터)를 제작한다는 점에서는 차이가 없고, 다만 그 접합방법에 있어서 구성 1-1은 제1, 2여과막을 ‘맞대기 접합’하는 것임에 비하여 비교대상발명 1의 대응구성은 제1, 2의 평직망을 ‘소결’하여 밀착시킨다는 점에서만 차이가 있다.
 그러나, 통상의 기술자라면 2개의 부재를 접합시킬 때 부재의 성질, 모양이나 크기, 필요한 접합의 정도 등을 감안하여 적절한 접합방법을 선택할 것인데, 비교대상발명 1의 기술사상을 채용하여 비교대상발명 3의 대응구성인 여과막을 2중구조로 변경하는 경우에는, 비교대상발명 3의 여과막이 융모형의 섬유질인 점을 감안하여 섬유질의 여과막의 접합에 적당하지 않을 것으로 보이는 ‘소결[燒結, 분말체(粉末體)를 적당한 형상으로 가압 성형한 것을 가열하여 서로 단단히 밀착하여 고결(固結)시키는 기술, 을 제5호증]’ 접합방법 대신 2개의 부재를 접합함에 있어서 널리 알려져 사용되는 기술인 ‘맞대기 접합’(‘맞대기 접합’이 주지관용기술이라는 점에 대하여는 원고도 다투지 아니한다. 2011. 3. 24. 변론기일) 방법 중 하나를 우선적으로 고려할 것으로 보인다(뒤에서 보는 바와 같이 비교대상발명 2에서도 2개의 필터층을 접합함에 있어 맞대기 접합의 일종인 초음파 접합방식을 채택하고 있다).
 따라서, 구성 1-1은 비교대상발명 1의 대응구성에 주지관용기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있는 구성이다. 
 2) 이 사건 제2항 발명
 이 사건 제2항 발명은, 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 제1여과막과 제2여과막이 ‘초음파 접합’된 것(이하, ‘구성 2’라 한다)을 기술적 특징으로 하고 있다.
 구성 2는 비교대상발명 2의 ‘2개의 필터층이 초음파 에너지에 의하여 용접을 행하는 것’(을 제2호증 2면【청구항 1】,【청구항 10】참조)에 대응되는바, 양 구성은 모두 2개의 여과막(필터)을 초음파로 접합하는 것이므로 그 구성에 차이가 없다.
 3) 이 사건 제3항 발명
 이 사건 제3항 발명은, 이 사건 제1항 또는 제2항 발명의 종속항으로서, ‘외형이 사다리꼴 형태로 되고 중앙은 개구되어 있는 금속재의 여과막 프레임의 일면에 여과막을 접착하여 여과막 프레임의 개구부를 덮고, 여과막 프레임의 테두리에는 수밀(水密) 가스켓(gasket)을 끼움 결합하여 엘레먼트를 구성하는 것’(이하, ‘구성 3’이라 한다)을 기술적 특징으로 하고 있다.
 구성 3은 비교대상발명 3의 ‘중앙개구부를 갖는 금속재의 사다리꼴 프레임에 융모형 여과막을 프레임의 접촉면에 접촉하여 프레임의 개구부를 덮고, 사다리꼴 프레임의 가장자리에 단면이 C형인 수밀 가스켓을 끼움 결합하는 엘레먼트’(을 제3호증 6면 ‘발명의 구성’ 2번째, 3번째, 6번째 단락 및 16면 도면5 참조)에 대응된다.
 양 구성은 모두 일면에 여과막을 접착하여 개구부를 덮는 사다리꼴 모양의 금속재 여과막 프레임과 여과막 프레임의 테두리에 수밀 가스켓을 끼움 결합하여 엘레먼트를 구성한다는 점에서 차이가 없다.
 4) 이 사건 제4항 발명
 이 사건 제4항 발명은, ‘이 사건 제1항 또는 제2항 발명의 여과막을 외형이 사다리꼴 형태로 되고 중앙은 개구되어 있는 금속재의 여과막 프레임의 일면에 접착하여 여과막 프레임의 개구부를 덮고 여과막 프레임의 테두리에는 수밀 가스켓을 접착하여 엘레먼트를 구성하는 것’(이하, ‘구성 4’이라 한다)을 기술적 특징으로 하고 있다.
 구성 4는 비교대상발명 3의 ‘중앙개구부를 갖는 금속재의 사다리꼴 프레임에 융모형 여과막을 프레임의 접촉면에 접촉하여 프레임의 개구부를 덮고, 사다리꼴 프레임의 가장자리에 단면이 C형인 수밀 가스켓을 끼움 결합하는 엘레먼트’(을 제3호증 6면 ‘발명의 구성’ 2번째, 3번째, 6번째 단락 및 16면 도면5 참조)에 대응된다.
 양 구성은 모두 일면에 여과막을 접착하여 개구부를 덮는 사다리꼴 모양의 금속재 여과막 프레임과 여과막 프레임의 테두리에 수밀 가스켓을 결합하여 엘레먼트를 구성한다는 점에서는 차이가 없고, 다만, 구성 4는 여과막 프레임과 수밀 가스켓을 ‘접착’하여 결합하는데 비하여, 비교대상발명 3은 여과막 프레임의 테두리에 수밀 가스켓을 ‘끼움 결합’한다는 점에서만 차이가 있다. 
 그러나, 2개의 부재를 결합하기 위하여 ‘접착’을 하는 방법은 일반적으로 널리 알려져 사용되는 주지관용기술에 불과하므로, 구성 4는 비교대상발명 3의 대응구성에 주지관용기술을 결합하여 도출하는데 아무런 기술적 어려움이 없다.
 5) 대비결과의 정리 및 결합의 곤란성 여부
 결국, 이 사건 제1~4항 발명의 각 구성은 비교대상발명들에 개시된 구성이거나 통상의 기술자가 비교대상발명들의 대응구성 및 주지관용기술로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성이다. 또한, 비교대상발명 3에 디스크 필터장치, 엘레먼트, 여과막, 여과막 프레임, 수밀 가스켓 등 이 사건 제1~4항 발명의 기본구성이 그대로 개시되어 있고, 비교대상발명 1, 2의 대응구성이나 주지관용기술을 비교대상발명 3의 대응구성에 적용하더라도 구조적 변경이 생기지 아니하므로, 이들을 결합함에 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수도 없다. 
 라. 효과의 대비
 1) 이 사건 제1~4항 발명은 2장의 여과막을 접합함으로써 내구성을 강화할 수 있으며, 일부에 찢김이 발생하더라도 굵은 올에 의해 찢김의 진행을 억제할 수 있으므로 여과막의 수명을 연장하는 효과가 있다(갑 제2호증 4면 〈41〉 참조).
 이 사건 제1~4항 발명의 위와 같은 효과는 여과막을 구성함에 있어서 메시와 올의 굵기가 다른 2장의 여과막을 접합함으로써 달성할 수 있는 것인데, 비교대상발명 1도 위 다. 1) 다)항에서 본 바와 같이 눈금과 굵기가 다른 2장의 평직망을 밀착시켜 2층 구조의 여과필터를 구성함으로써 내구성을 높일 수 있으므로(을 제1호증 3면【0010】1~2행 참조), 이 사건 제1~4항 발명의 내구성 강화 및 수명연장 효과는 비교대상발명 1로부터 예측할 수 있는 정도에 그친다. 
 원고는 이에 대하여, 비교대상발명 1은 2개의 금속망을 소결하여 밀착한 것으로 기재되어 있지만 소결에 의해서는 금속망 자체가 용접되어 붙어 있는 구조가 될 수 없고 단순히 2개의 금속망이 밀착된 2층 구조를 이룰 뿐이므로, 비교대상발명 1은 이 사건 제1~4항과 같이 2개의 여과막이 접합된 구조를 가질 수 없고, 이러한 구조의 차이에 의해 비교대상발명 1은 올이 쉽게 찢어지는 것을 방지하여 여과막의 내구성을 강화하는 효과를 가질 수 없다고 주장한다. 
 그러나, 을 제5호증에 의하면 소결(燒結)이란 ‘분말체(粉末體)를 적당한 형상으로 가압 성형한 것을 가열하여 서로 단단히 밀착하여 한 덩어리가 되도록 고결(固結)하는 접합 방식으로서 금속제품에 일반적으로 사용되는 기술이고, 비교대상발명 1의 명세서에도 ‘2층 구조를 얻음에 있어서, 소결밀착시킴으로써 강도가 강화되는 것’(을 제1호증 3면【0010】3행 참조)이라는 기재가 있다. 그렇다면 비교대상발명 1의 금속재질의 평직망들도 소결을 통해 한 덩어리가 되도록 서로 단단히 밀착하여 결합될 수 있으므로, 비교대상발명 1의 평직망들이 금속재질이거나 이를 소결로 접합시킨다는 이유로 이 사건 제1~4항 발명과 같은 내구성 강화 효과를 가질 수 없다는 원고 주장은 받아들이기 어렵다.
 2) 원고는, 비교대상발명 1은 망과 수직으로 가해지는 힘으로부터의 내구성을 갖도록 한 것일 뿐, 이 사건 제1~4항 발명과 같이 2개의 섬유를 접합하여 미세한 섬유의 찢어짐을 방지하는 효과를 가지는 것은 아니라고 주장한다. 
 그러나, 비교대상발명 1도 눈금과 굵기가 다른 2장의 평직망을 밀착시켜 2층 구조의 여과필터를 구성하고 있으므로, 이러한 기술사상을 채용하면 단순히 수직으로 가해지는 힘으로부터의 내구성 뿐 아니라 여러 방향에서 가해지는 힘으로 인해 발생할 수 있는 찢어짐을 방지하는 효과도 가질 수 있다. 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다. 
 마. 소결론
 위에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1~4항 발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하거나 밀접한 관련이 있고, 비교대상발명 3에 비하여만 그 목적의 특이성이 있을 뿐 비교대상발명 1, 2에 비하여 목적이 특이하다고 할 수 없으며, 그 구성들 또한 비교대상발명들에 개시된 것이거나 비교대상발명들의 대응구성으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것으로서 이들을 결합함에 별다른 기술적 어려움이 없고, 그 효과 역시 비교대상발명들에 비하여 현저하다고 볼 수 없으므로, 진보성이 부정된다고 할 것이다.
5. 결론
 그렇다면, 이 사건 정정청구는 부적법하고, 이 사건 제1~4항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 문영화(재판장) 이종우 김승곤