등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2017.05.11 / 시행일:

【원고, 피상고인 겸 상고인】 메르크 파텐트 게엠베하 외 1인 (원고들 소송대리인 변호사 이회기 외 5인)
【피고, 상고인 겸 피상고인】 디아이씨 가부시키가이샤 (소송대리인 변호사 장훈 외 2인)
【원심판결】 특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허2118 판결
【주 문】
 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 각자가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 원고들의 상고이유 제1점에 관하여
 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).
 원심은, 명칭을 “액정 표시 장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위(특허심판원 2013. 12. 20.자 2013정123호 심결에 의하여 정정된 것) 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 정정발명’이라고 하고, 나머지 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)의 원심 판시 구성 1, 구성 3은 원심 판시 비교대상발명 5에 기재되어 있고, 구성 2의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’, ‘1,4-비스아크릴로일옥시벤젠’은 비교대상발명 5에 기재된 100여 개의 단량체에 포함되어 있으므로, 그 부분은 비교대상발명 5와의 관계에서 선택발명에 해당한다고 한 다음 이를 전제로 하여 그 진보성을 판단하였다.
 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
 2. 원고들의 상고이유 제2점에 관하여
선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제2항 정정발명의 단량체에 포함된 ‘1,4-비스아크릴로일옥시벤젠’이 고분자의 변형에 의한 소부율 저감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있지 않고, 달리 이 점을 알 수 있는 자료도 없으므로, 이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 5에 의하여 그 진보성이 부정된다.
 원심의 이유 설시에 일부 부적절한 점이 없지 아니하나, 이 사건 제2항 정정발명의 진보성이 부정된다고 한 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 선택발명의 진보성에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.
 3. 피고의 상고이유 제1점, 제3점에 관하여
 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제2항 정정발명의 종속항 발명인 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’는 원심 판시 비교대상발명 1 또는 비교대상발명 5에 기재된 100여 개의 단량체에 포함되어 있어 그 부분은 비교대상발명 1, 5와의 관계에서 선택발명에 해당하는데, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’가 고분자의 변형에 의한 소부율 저감 효과를 가지고 있음을 확인할 수 있는 구체적인 내용이 기재되어 있고, 나아가 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’에 비하여 고분자의 변형에 의한 소부율 저감에 있어 뛰어난 효과가 있으므로(갑 제13호증), 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명 중 ‘4,4′ -비페닐 디아크릴레이트’ 부분은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.
 한편, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들은 비교대상발명 1, 5에 기재된 단량체에 포함되어 있지 아니하여 그 부분은 비교대상발명 1, 5와의 관계에서 선택발명에 해당한다고 볼 수 없는데, 위 단량체들이 비교대상발명 1, 5에 전혀 개시되어 있지 아니하고, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 의하여 알 수 있는 위 각 정정발명에서의 고분자 변형에 의한 소부율 저감 효과는 비교대상발명 1, 5로부터 쉽사리 예측되는 것도 아니므로, 위 각 정정발명 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들에 관한 부분도 비교대상발명 1, 5에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 인정할 수 있어서 그 진보성이 부정되지 않는다.
 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 선택발명의 성립 및 진보성에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
 4. 피고의 상고이유 제2점에 관하여
선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조).
 원심은, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’는 비교대상발명 1, 5에서 단순히 열거되어 있는 100여 개의 단량체 중의 하나에 불과하고, 비교대상발명 1, 5의 실시 예에 사용된 ‘KAYARAD PET-30’는 구성 2의 단량체 범위에 속하지 아니하며, 비교대상발명 1, 5에는 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 고분자의 변형에 의한 소부 현상이 발생한다는 점도 개시되어 있지 아니하므로, 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에서 단량체가 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’인 경우는 비교대상발명 1, 5에 구체적으로 개시된 것이라고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명은 비교대상발명 1, 5에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 선택발명의 신규성에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
 5. 피고의 상고이유 제4점에 관하여
 원심은, 통상의 기술자라면 이 사건 정정발명의 명세서 기재로부터 멀티도메인 수직 배향 모드 액정 표시 장치에서 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명에 포함되는 단량체를 사용할 경우 이 사건 특허발명의 출원 전에 실시된 다른 종류의 단량체를 사용한 액정 표시 장치보다 고분자의 변형에 의한 소부율이 저감되리라는 것을 예상할 수 있으므로, ‘고분자의 변형에 의한 소부율이 저감된’이라는 한정사항으로 인해 이 사건 제5항, 제6항, 제8항 정정발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않다고 보기는 어렵다고 판단하였다.
 또한 원심은, 이 사건 정정발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 고분자의 변형에 의한 소부 현상과 관련하여 단량체 화합물의 구조와 그 구조가 갖는 의미 및 효과가 명확히 기재되어 있고, 실시 예로서 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’의 소부율 저감 효과를 보여주고 있어 통상의 기술자는 이러한 발명의 상세한 설명 및 실시 예의 기재로부터 이 사건 제5항, 제6항 정정발명의 단량체 중 ‘4,4′-비페닐 디아크릴레이트’를 제외한 나머지 단량체들도 고분자의 변형에 의한 소부율 저감 효과가 있음을 예측할 수 있으므로, 이 사건 제5항, 제6항 정정발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 보기는 어렵다고 판단하였다.
 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 명세서 기재요건에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.
 6. 결론
 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자들 각자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 조희대(재판장) 김창석(주심) 박상옥

[1] 선택발명의 진보성이 인정되기 위한 요건 및 이때 필요한 명세서 중 발명의 상세한 설명 기재의 내용
[2] 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하는지 여부(적극)