등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2019.10.31 / 시행일:

【원고, 피상고인 겸 상고인】 주식회사 썬팩 (소송대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 곽부규 외 2인)
【피고, 상고인 겸 피상고인】 피고 (소송대리인 법무법인(유한) 진솔 담당변호사 손광남 외 1인)
【원심판결】 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2017허8046 판결
【주 문】
 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고의 상고를 기각한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원고의 상고이유에 대하여
 가. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 경우에는 해당 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).
 나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.
 1) 이 사건 제2항, 제4항, 제5항 정정발명에 대하여
 가) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 “접이식 운반용 조립박스”라는 명칭의 발명이다. 그 청구범위(2017. 8. 29. 정정청구된 것) 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 정정발명’이라 하고, 나머지 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 정정발명에 ‘상기 수직 코너 접철 프레임과 수직 중앙 접철 프레임의 각각은 접철되는 힌지부와, 일단에 상기 힌지부가 결합되는 힌지결합부와, 상기 코너 고정쇠가 삽입되는 고정쇠 삽입부와, 타단에 이웃하는 플라스틱 판넬의 가장자리가 삽입되도록 상하로 길게 형성된 삽입고정채널로 구성된 브라켓’을 더 포함하는 것으로 한정하고 있다.
 나) 이 사건 제2항 정정발명 중 ① 수직 코너 접철 프레임과 수평 프레임에 ‘ㄱ’자 형상의 코너 고정쇠를 삽입하여 위 양 프레임을 액자형태로 고정·결합하는 구성(이 사건 제2항 정정발명이 인용하고 있는 이 사건 제1항 정정발명에 포함된 구성이다. 이하 ‘코너 고정쇠’ 구성이라 한다) 및 위 브라켓 구성의 ② 힌지결합부와 ③ 고정쇠 삽입부를 제외한 나머지 구성은 선행발명 1에 나타나 있다. 그런데 위 ① 코너 고정쇠 구성은 주지관용기술에 해당하므로, 위와 같은 고정쇠를 삽입하기 위한 ③ 고정쇠 삽입부가 구비되어 있다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다. 그리고 이 사건 제2항 정정발명의 브라켓 구성 중 ③ 고정쇠 삽입부를 제외한 부분은 선행발명 5의 중앙 힌지 부분과 힌지 수용 슬롯(② 힌지결합부와 동일한 부분이다), 패널 수용 슬롯이 형성된 브라켓 구성과 동일하다. 
 다) 이 사건 특허발명과 선행발명 1, 5는 모두 힌지를 이용하여 압축률을 높이고 견고한 접이식 컨테이너 박스를 제공한다는 점에서 그 기술적 과제가 동일하다. 선행발명 1, 5가 게재된 각 문헌에는 각 발명에 나타난 구성의 결합을 방해하는 취지의 기재를 찾아볼 수 없다. 선행발명 1에는 힌지 부분과 패널을 수용하는 ‘ㄷ’자형부 구성이 나타나 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 선행발명 1의 힌지 부분과 ‘ㄷ’자형부 구성을 선행발명 5의 브라켓으로 대체하고, 주지관용기술인 ① 코너 고정쇠 구성과 ③ 고정쇠 삽입부 구성을 부가하는 데 별다른 어려움이 없으며, 이로 인한 작용효과도 위 선행발명들로부터 예측 가능한 정도에 불과하다. 
 라) 따라서 이 사건 제2항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5 및 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 그리고 이 사건 제2항 정정발명의 진보성이 부정되는 이상, 그 기술적 특징을 그대로 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제4항, 제5항 정정발명의 진보성이 당연히 긍정된다고 할 수는 없고, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 여부를 심리·판단해 보아야 한다.
 마) 그런데 원심은 이 사건 제2항 정정발명의 구성이 선행발명 1, 5 및 주지관용기술에 나타나 있음을 인정하면서도, 선행발명 5에 주지관용기술인 ① 코너 고정쇠 구성과 ③ 고정쇠 삽입부 구성을 결합하는 것이 곤란하다는 이유로 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 그 종속항인 이 사건 제4항, 제5항 정정발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였다.
 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
 2) 이 사건 제6항 정정발명에 대하여
 가) 이 사건 제6항 정정발명은 이 사건 제1항, 제3항 정정발명을 순차로 인용하고 있는 종속항으로서, 이 사건 제3항 정정발명에 ‘상기 수직 프레임은 양측에 나사체결을 위한 나사홈이 각각 형성된 나사체결부와, 양단에 이웃하는 플라스틱 판넬의 가장자리가 삽입되도록 상하로 길게 형성된 삽입고정채널’을 더 포함하는 것으로 한정하고 있다.
 나) 이 사건 제6항 정정발명 중 위 수직 프레임과 나사체결부를 제외한 나머지 구성은 선행발명 1에 나타나 있다. 그런데 위 수직 프레임 구성은 통상의 기술자가 선행발명 1의 컨테이너 동체부의 강도를 향상시키기 위해 쉽게 채택할 수 있는 구성에 불과하다. 그리고 위 나사체결부 구성은 수직 프레임과 수평 프레임이 분리되는 것을 방지하기 위하여 나사로 고정하는 데 사용되는 주지관용기술에 해당한다. 
 다) 이 사건 제6항 정정발명의 구성 중 위 수직 프레임에 형성된 ‘삽입고정채널’과 선행발명 1의 ‘ㄷ’자형부는 모두 판넬 또는 패널이 삽입되어 연결되도록 한다는 점에서 그 기능 및 작용효과가 동일하다. 그리고 선행발명 1의 접히지 않는 면 중간에 수직 프레임을 추가하는 경우 접히는 기능의 힌지 구성은 불필요하므로, 통상의 기술자가 쉽게 선행발명 1의 ‘힌지 부분’을 제거하고 위 수직 프레임에 ‘ㄷ’자형부를 적용할 것으로 보인다. 그렇다면 이 사건 제6항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
 라) 그런데 원심은 위 수직 프레임과 나사체결부 구성이 선행발명 1과 주지관용기술 등으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 인정하면서도, 이 사건 제6항 정정발명은 그 수직 프레임에 형성된 ‘삽입고정채널’과 선행발명 1의 ‘ㄷ’자형부가 차이가 있다는 이유로 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
 2. 피고의 상고이유에 대하여
동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니므로(대법원 2015. 1. 15. 선고 2014후1709 판결 등 참조), 이와 다른 전제에서 정정심판 사건의 결과를 기다려야 한다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.
 3. 결론
 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 피고의 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안철상(재판장) 박상옥 노정희 김상환(주심)

[1] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 기준 
 [2] 명칭을 “접이식 운반용 조립박스”로 하는 특허발명의 특허권자인 甲이 특허심판원에 정정심판을 청구한 특허청구범위 제2항, 제4항 내지 제6항의 진보성이 문제 된 사안에서, 정정발명의 구성 및 기술적 과제 등에 비추어 볼 때 제2항, 제6항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 제2항 정정발명의 기술적 특징을 그대로 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 제4항, 제5항 정정발명의 진보성이 당연히 긍정된다고 할 수는 없는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례
 [3] 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중인 경우, 상고심에 계속 중인 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는지 여부(소극)