등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2015.01.29 / 시행일:

【원고, 피상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변리사 이처영)
【피고, 상고인】 △△△ 에듀케이션 외 1인 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 주은희 외 2인)
【원심판결】 특허법원 2013. 2. 13. 선고 2012허6823 판결
【주 문】
 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
 1. 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조). 
 2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
 가. 명칭을 ‘지방 유래 간세포 및 격자’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 등록무효심판 절차에서 피고들의 2012. 1. 18.자 정정청구에 의해 정정된 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 지방 흡입 유출물인 지방조직을 ‘3개 이상의 발달경로로 분화되는 능력을 갖는 미분화된 줄기세포(stem cell)’의 유리를 위해 사용하는 방법에 그 기술적 특징이 있는 발명이다. 
 원심 판시 비교대상발명 1에는 지방조직을 효소처리한 후 원심분리하여 얻은 세포 집단이 골(骨), 연골, 지방 등 3종류의 세포로 분화한다는 것이 개시되어 있고, 원심 판시 비교대상발명 2, 8에 의하면 같은 방법으로 얻은 세포 집단이 골, 지방 등 2종류의 세포로 분화할 수 있다는 점을 알 수 있다. 
 그런데 비교대상발명 1은 지방조직으로부터 골 또는 연골의 ‘전구세포(precursor cell)’(그 명세서에 의하면, ‘전구세포’에 대해 ‘분화하는 능력을 가지고 특정 기능을 수행하는 세포’로 정의하면서 ‘줄기세포’와 명확히 구분하고 있다)의 분리 방법을 제공하는 데 그 목적이 있고, 비교대상발명 2, 8은 지방조직에서 분리한 간질세포(stromal cell)가 골세포로 분화하는 능력이 있음을 밝히는 데 그 목적이 있을 뿐, 지방조직으로부터 ‘줄기세포’를 얻을 수 있는지 여부를 규명하고자 하는 목적이나 의도는 전혀 없고, 이에 따라 이들 비교대상발명에서는 이 사건 제1항 정정발명의 명세서에 기재되어 있는 것과 같이 ‘줄기세포’의 확인을 위하여 요구되는 ‘클론 정립에 의한 자가재생능 시험’은 실시된 바가 없는 것으로 보인다. 
 이러한 사정과 함께, 줄기세포의 기술분야에서는 정교한 시험에 의한 반복재현성 있는 결과의 제시 없이 단순한 가능성이나 추측만으로는 줄기세포의 존재를 인정하기 어려운 것으로 보이는 점, 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시에 지방조직에서 분리한 간질세포에는 균질하지 않은 상태로 다양한 종류의 세포가 존재한다고 알려져 있었던 점 등을 고려할 때, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 8에 개시된 앞서와 같은 분화능이 지방조직에 존재하는 단일한 줄기세포의 다분화능에 의한 것임을 인식 또는 예측한다는 것은 용이하다고 볼 수 없고, 오히려 그와 같은 각각의 특정한 분화 경로가 이미 결정되어 있는 전구세포의 혼합에 의한 것이라고 인식할 수 있는 여지가 있을 뿐이라고 할 것이다.
 그리고 기록에 의하더라도, 그 외 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시에 지방조직으로부터 줄기세포를 얻는다는 것을 용이하게 인식 또는 예측할 수 있다고 할 만한 근거 자료는 찾아볼 수 없다. 
 한편, 원심 판시 비교대상발명 6, 9에는 골수에서 유래한 줄기세포를 확인하는 방법이 개시되어 있으나, 이로부터 통상의 기술자가 골수와 다른 조직인 지방조직에서도 줄기세포의 존재를 용이하게 확인해 낼 수 있다고 볼 수는 없고, 또한 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 우선권주장일 당시에 통상의 기술자가 지방조직으로부터 줄기세포를 얻을 수 있다는 점에 대한 인식이나 예측이 용이하였다고 볼 수 없는 이상, 별다른 동기도 없이 비교대상발명 1, 2, 8 등에 위와 같은 줄기세포 확인 방법을 적용하여 지방조직에서 줄기세포의 존재를 확인해 내는 것 역시 용이하다고 볼 수 없다.
 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 아니하는 한, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 6, 8, 9 등으로부터 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 할 것인데, 그러한 사후적 판단은 앞에서 본 것처럼 허용되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.
 나. 그리고 위와 같이 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없는 이상, 이 발명과 그 구성이 실질적으로 동일한 이 사건 제3항 정정발명, 이 사건 제1항 정정발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2항 정정발명, 그리고 이 사건 제3항 정정발명을 인용하는 종속항 발명들인 이 사건 제4항 내지 제8항 정정발명, 제139항 내지 제144항 정정발명, 제147항, 제148항 및 제155항 정정발명의 진보성도 부정된다고 할 수 없다.
 다. 그런데도 원심은, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 지방조직에 줄기세포가 존재한다는 점을 용이하게 예측할 수 있으므로, 여기에 줄기세포의 확인 방법이 개시되어 있는 비교대상발명 6, 9를 결합하여 이 사건 제1항 정정발명을 용이하게 도출할 수 있다고 보아 그 진보성이 부정된다고 판단하고, 나아가 그 나머지 정정발명들 역시 그 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김창석(재판장) 신영철(주심) 이상훈 조희대

甲 주식회사가 명칭을 "지방 유래 간세포 및 격자"로 하는 특허발명의 특허권자인 乙 미국 회사 등을 상대로 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 乙 회사 등이 특허발명의 특허청구범위를 정정하는 청구를 하자 특허심판원이 정정청구를 받아들이면서 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 甲 회사의 심판청구를 기각한 사안에서, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 제1항 정정발명의 구성을 용이하게 도출할 수 없으므로 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없고, 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없는 이상, 이 발명과 구성이 실질적으로 동일한 제3항 정정발명 등의 진보성도 부정된다고 할 수 없다고 한 사례