정정무효(특)심결취소의소 (특허, 특허법원)
공포일: 2012.09.26 / 시행일:

【원 고】 주식회사 리버앤텍 (소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 조진태)
【피 고】 대한이.이엔.씨 주식회사 외 1인 (소송대리인 특허법인 화우 담당변리사 김성규 외 1인)
【변론종결】2012. 8. 30.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2012. 6. 5. 2012당297호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초사실
 가. 원고의 특허발명
 1) 명칭: 시공석 고정방법 및 이를 위한 시공석 고정구조물
 2) 출원일/등록일/등록번호: 2004. 7. 29./2006. 9. 12./(특허등록번호 생략)
 3) 특허청구범위와 주요 도면: [별지]와 같다(아래에서 보는 바와 같이 원고의 특허발명은 특허심판원 2011정100호 정정심결에 따라 2012. 1. 2. 정정 공고되었는바, 이를 기준으로 그 전의 발명을 ‘이 사건 특허발명’으로, 그 후의 발명을 ‘이 사건 정정발명’으로 각 구분하여 부르고, 각각의 청구항 1항 발명을 ‘이 사건 제1항 발명’, ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
 나. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고는 2011. 11. 7. 특허심판원에 「이 사건 제1항, 제9항 발명을 이 사건 제1항, 제9항 정정발명과 같이 정정하고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명 중 3면 ‘발명의 구성 및 작용’ 1번째 문단 3행의 ‘덮개철망을 결속하여 시공석을 고정시키며’를 ‘덮개철망을 결속하여 각각의 시공석을 고정시키며’로, 3면 밑에서 2번째 문단 4행의 ‘연결유니트로 연결하여 결속하는 덮개철망 설치’를 ‘연결유니트로 연결하여 각각의 시공석을 결속하는 덮개철망 설치’로, 4면 5번째 문단 3행의 ‘밑철망(200)과 덮개철망(600)을 연결하여 시공석을 고정시키며’를 ‘밑철망(200)과 덮개철망(600)을 연결하여 각각의 시공석을 고정시키며’로 각 정정」하는 내용의 정정심판을 청구하였다. 
 2) 특허심판원은 2011. 12. 21. 2011정100호로 원고가 청구하는 위와 같은 내용의 정정(이하 ‘이 사건 정정’이라 한다)을 모두 받아들이는 심결을 하였고, 위 심결이 2011. 12. 22. 확정됨에 따라 2012. 1. 2. 정정 공고되었다.
 3) 피고들은 2012. 2. 2. 원고를 상대로, 이 사건 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서의 정정이 아니고 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것이어서 무효라고 주장하면서, 정정무효심판을 청구하였다. 
 4) 특허심판원은 2012. 6. 5. 2012당297호로 ‘이 사건 정정 중 발명의 상세한 설명의 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서의 정정이라 할 수 없고, 특허청구범위의 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서의 정정이라 할 수 없을 뿐만 아니라 특허청구범위를 실질적으로 변경한 것이어서 이 사건 정정은 무효이다’는 이유로 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 갑 제1 내지 5호증, 변론 전체의 취지
 2. 이 사건 제1항 발명 정정의 적법 여부
 가. 정정 내용
 이 사건 제1항 발명의 정정은 아래 표와 같은 바, 이는 ‘시공석을 덮는 덮개망’을 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망’으로, ‘시공석을 고정시키는 연결유니트’를 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유니트’로 정정(이하 ‘정정사항 1’라 한다)하고, ‘밑철망과 덮개철망을 직접 결속하는 연결유니트’를 ‘밑철망과 덮개철망을 시공석의 사이 공간을 이용해 직접 결속하는 연결유니트’로 정정(이하 ‘정정사항 2’라 한다)한 것이다. 
이 사건 제1항 발명이 사건 제1항 정정발명밑철망, 덮개철망, 옆철망이 구성되어 시공석을 고정하는 망틀에 있어서, 밑철망, 덮개철망, 옆철망이 구성되어 시공석을 고정하는 망틀에 있어서, 상기 밑철망이 맨하부에 설치되어 시공석을 지지하고, 상기 - - - - 시공석을 - - - - - - - - - 덮는 덮개-망에 일정간격으로 상기 밑철망의 격자에 고정설치되어 시공석의 이동을 방지하고 밑철망과 덮개철망을 - - - - - - - - - - - - - - - 직접 결속하여 - - 시공석을 - - - - - - - - 고정시키며 구조물의 안정성을 높이는 연결유니트를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 시공석 고정구조물 상기 밑철망이 맨하부에 설치되어 시공석을 지지하고, 상기 각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망에 일정간격으로 상기 밑철망의 격자에 고정설치되어 시공석의 이동을 방지하고 밑철망과 덮개철망을 시공석의 사이 공간을 이용해 직접 결속하여 각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키며 구조물의 안정성을 높이는 연결유니트를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 시공석 고정구조물
 나. 판단
 1) 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항 본문). 
 먼저 정정사항 1이 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 출원시의 기술상식에 비추어 보아 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항에 관한 것인지에 대하여 살핀다. 
 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면을 전체적으로 살펴보면 일부 시공석의 일부가 덮개철망 위로 돌출되거나 연결유니트가 일부 시공석의 일부를 덮개철망 위로 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 있지만(갑 제4호증 4면 아래에서 5~4행, 5면 5문단 2~3행, 7면 ‘발명의 효과’ 3행, 8면 ‘청구항 5’ 아래에서 2~1행, 10면 도 1, 12면 도 5, 6 등), 더 나아가 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되거나 연결유니트가 각각의 시공석 일부를 덮개철망 위로 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재까지는 찾아볼 수 없다. 시공석의 윗부분이 평편한 경우 등에는 시공석이 덮개철망 위로 전혀 돌출될 수 없으므로 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되기 위해서는 시공석의 형상 등 조건에 관한 기재가 있어야 함에도 이 사건 특허발명의 명세서에는 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되기 위하여 필요한 조건에 관한 기재가 전혀 없다. 오히려 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘본 발명은 …… 경제적으로 시공석을 고정할 수 있고, 시공이 용이……한 시공석 고정을 위한 토목구조물 및 시공석 고정방법을 제공하는 것을 목적으로 한다’(갑 제4호증 3면 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 1~3행), ‘본 발명에 따른 시공석 고정용 구조물을 이용할 경우 하천의 경사면 등에 신속하고 경제적으로 시공석을 고정 설치할 수 있으며, ……’(갑 제4호증 7면 ‘발명의 효과’ 1~2행)라고 기재되어 있는바, 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되도록 연결유니트를 설치하는 구성은 이 사건 특허발명의 위와 같은 목적 및 효과와는 배치되는 것이어서, 통상의 기술자로서는 이 사건 특허발명을 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되도록 연결유니트를 설치하는 것이라고 이해하기는 어렵다.
 따라서 정정사항 1은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항에 해당한다. 
 2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 정정은 연결유니트가 각각의 시공석을 고정함으로써, 즉 연결유니트 사이에 하나의 시공석이 고정되게 함으로써 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되도록 하는 것으로서, 그와 같은 구성은 이 사건 특허발명 명세서의 4면 5문단 4행의 ‘연결유니트의 사이 사이에 배치되는 복수개의 시공석’, 7면 ‘발명의 효과’ 3행의 ‘덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어’라는 기재 및 도 1, 2, 5, 6, 8 등에 개시되어 있어 정정사항 1은 신규사항이 아니라는 취지의 주장을 한다. 
 ‘연결유니트의 사이 사이에 배치되는 복수개의 시공석’은 연결유니트 사이에 시공석이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개 있는 경우, 즉 연결유니트에 의하여 시공석을 개별적으로 고정하는 경우뿐만 아니라 시공석을 전체적으로 고정하는 경우도 포함하고, ‘덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어’는 각각의 시공석 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우를 포함하며, 도 1, 5, 6, 8은 측면(도 1, 5, 6) 또는 상면(도 8) 등 한 방향에서만 볼 수 있는 일부 시공석의 시공상태만을 보여줄 뿐 각각의(모든) 시공석의 상태를 보여주지는 못하고, 도 2는 시공석 고정구조물의 개략적인 구성을 나타내는 분리사시도로서 결합상태에서 연결유니트 사이에 시공석이 하나씩 배치되는지, 각각의(모든) 시공석 일부가 돌출되는지를 보여주지 못하며, 한편 연결유니트가 각각의 시공석을 고정하는 구성으로부터 각각의 시공석 일부가 덮개철망 위로 돌출되는 구성이 당연히 도출되는 것도 아니고, 달리 원고의 위 주장을 뒷받침할 만한 근거를 찾을 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 다. 소결론
 결국 이 사건 제1항 발명의 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항에 해당하는 정정사항 1로 인하여, 정정사항 2의 적법 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 특허법 제136조 제2항에 위반되어 부적법하다. 
 3. 이 사건 정정의 적법 여부
 이상과 같이 이 사건 제1항 발명의 정정은 부적법하고, 하나의 정정으로 정정한 사항이 여러 개일지라도 그 정정은 일체로 취급되므로 이 사건 정정의 일부가 부적법한 이상, 이 사건 정정은 그 전부가 부적법하여 허용될 수 없다.
 4. 결론
 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 문영화(재판장) 김승곤 김신