거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.04.24 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2009. 4. 2.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2008. 8. 20. 2008원1492호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증
 가. 원고의 출원발명
 (1) 명칭 : 차량용 범퍼 보강부재
 (2) 출원일 / 출원번호 : 2006. 12. 14. / 제***-****-****24호
 (3) 청구범위와 주요 도면 : 별지 기재와 같다(이하, 원고의 2008. 2. 26.자 보정신청을 전후로 원고의 출원발명을 ‘보정 전 출원발명’과 ‘보정 후 출원발명’으로 구분하고, 보정 전 출원발명 및 보정 후 출원발명의 각 청구항을 ‘보정 전 청구항 0 발명’ 및 ‘보정 후 청구항 0 발명’과 같은 방식으로 각각 줄여 쓴다).
 나. 이 사건 심결의 경위
 (1) 특허청은 2008. 2. 22. 보정 전 출원발명은 그 청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않아특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위반된다는 이유로 보정 전 출원발명에 대한 거절결정을 하였다.
 이에 원고는 2008. 2. 26.특허심판원에 2008원1492호로 거절결정에 대한 불복심판을 청구하는 한편, 거절결정 당시의 청구범위를 보정하는 내용의 명세서 등 보정서를 제출하였다(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다).
 원고의 보정서 제출에 따라 진행된 심사전치절차에서, 특허청은 2008. 4. 28. 보정 후 청구항 1 발명은 그 청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않아 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야 한다는특허법 제47조 제4항 제2호의 요건을 충족시키지 못하였다는 이유로 이 사건 보정에 대한 보정각하결정을 하고 거절결정을 유지하였다.
 (2) 특허심판원은 2008. 8. 20. 보정 후 청구항 2 발명이 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이어서 이 사건 보정은특허법 제47조 제4항 제1호의 요건을 충족시키지 못하였으므로 이에 대한 보정각하결정은 적법하고, 나아가 보정 전 청구항 2 발명은 그 청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않아특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는데, 청구항이 복수인 경우에 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 보정 전 출원발명에 대한 거절결정 역시 적법하다고 하면서, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
 2. 이 사건 보정에 대한 보정각하결정의 적법 여부에 관한 판단
 가. 원고의 주장
 원고는, 보정 후 청구항 2 발명이 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이 아니고, 보정 후 청구항 1 발명도 그 청구범위가 명확하게 기재되어 있으므로, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정은 위법하다고 주장한다(원고는 보정 전 출원발명에 대한 거절결정에 대해서는 위법하다고 다투지 않는다).
 나. 판단
 (1) 보정 후 청구항 2 발명이 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되었는지 여부
 (가) 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 1 발명의 청구범위 중 ‘임팩트부(120)(220)와 경사연결부(130)(230)의 끝단부에 타워부(110)(210)의 테두리에는 차체와 지지면을 향상시키기는 상대적으로 큰 형상의 플랜지부(400)를 형성하는 것’ 부분을 ‘상, 하측임팩트부(120)(220)와 경사연결부(130)(230) 및 상, 하측타워부(110)(210)의 테두리를 따라 플랜지부(400)가 형성됨’으로 보정하였다.
 이와 같이, 보정 전 청구항 2 발명에서는 차량용 범퍼 보강 부재의 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부가 다른 위치에 형성되는 플랜지부보다 ‘상대적으로 큰 형상’을 가지고 있다는 한정을 하고 있음에 반하여, 보정 후 청구항 2 발명에서는 보정 전 청구항 2 발명에 있던 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구를 삭제함으로써 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부와 다른 위치에 형성되는 플랜지부의 상대적인 크기와 관련해서는 아무런 한정이 없으므로, 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장되었다고 할 것이다.
 (나) 이에 대해 원고는, 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 포함된 불명확한 구성을 삭제한 것으로, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 한 보정에 해당할 뿐 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것은 아니라고 주장한다. 그러나 보정 전 청구항 2 발명의 청구범위 기재에서는 단지 상대적으로 큰 형상의 플랜지부가 ‘형성되는 위치’가 불명확하였을 뿐, 차량용 범퍼 보강 부재의 어느 특정 위치에 형성되는 플랜지부가 다른 위치에 형성되는 플랜지부에 비해 상대적으로 큰 형상을 가져야 한다는 점은 명확하였는바, 보정 후 청구항 2 발명에서 위와 같이 명확한 기술적 특징 부분인 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구를 삭제한 이상 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장된 것임이 명백하므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
 원고는 또한, 보정 후 청구항 2 발명에서 삭제된 한정사항인 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구는 단순 선택사항에 불과한 것으로 특별한 효과를 갖지 않는 것이어서 이를 삭제한다고 하더라도 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 것은 아니라고 주장한다. 그러나 위 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구가 청구범위에 기재되어 있는 이상 그 부분이 특별한 효과를 갖지 않는다고 하더라도 이를 제외하고 청구범위를 해석할 수는 없는 것이다. 또한, 이 사건 출원발명의 명세서에는 플랜지부의 작용효과에 관하여 ‘임팩트부(120)(220)와 경사연결부(130)(230)와 타워부(110)(210)의 끝단부를 따라 차체에 접촉될 때 지지면적을 향상과 아울러 변형 방지를 위하여 플랜지부(400)를 형성하는 것이 바람직하다. 이 플랜지부(400)에 의해 차체와의 접촉 지지면을 향상하여 추돌시 상부 플레이트(100)와 하부 플레이트(200)가 벌어지는 방향으로 쉽게 형상이 어긋나거나 파손되는 현상을 줄일 수 있다’고 기재하고 있어(갑 제1호증의 11~12면, 〈51〉, 〈52〉), 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 차량용 범퍼 보강 부재의 특정 위치에 ‘상대적으로 큰 형상의 플랜지부’를 형성하게 되면 그 특정 위치에 형성된 플랜지부의 지지면적이 다른 위치에 형성된 플랜지부에 비해 상대적으로 늘어나고 구조적인 강도 또한 상대적으로 향상되는 작용효과가 있을 것이라는 점을 쉽게 이해할 수 있다고 할 것이므로, 보정 후 청구항 2 발명에서 삭제된 ‘상대적으로 큰 형상’이라는 문구 부분의 구성이 아무런 효과를 가지지 못한다고 할 수도 없다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들이기 어렵다.
 (2) 이 사건 보정에 대한 보정각하결정의 적법 여부
 앞서 본 바와 같이 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이어서, 이 사건 보정은특허법 제47조 제4항 제1호의 요건을 충족시키지 못한 위법한 보정이라 할 것이므로, 보정 후 청구항 1 발명의 청구범위가 명확하게 기재되어 있는지 여부에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정은 적법하다(원고가 보정 전 출원발명에 대한 거절결정에 대해서는 위법하다고 다투지 않으므로 위 거절결정의 위법 여부는 살피지 않는다).
 3. 이 사건 심결에 절차상 위법이 있는지 여부
 가. 원고의 주장
 원고는, 이 사건 심결은 보정 후 청구항 2 발명이 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이어서 이 사건 보정이 부적법하므로 이에 대한 보정각하결정이 적법하다고 판단하였는데, 위와 같은 사유는 특허청의 보정각하결정에서는 전혀 명시되지 않았던 것이어서 특허심판원으로서는 위와 같이 판단하기 전에 원고에게 이에 대한 의견제출기회를 부여하였어야 함에도 이러한 기회를 전혀 주지 않았으므로, 이 사건 심결은특허법 제159조 제1항의 규정을 위반한 절차상의 위법이 있어 취소되어야 한다고 주장한다.
 나. 판단
 살피건대,특허법 제159조 제1항에 따르면, 심판절차에서 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있으며, 이 경우 당사자 등에게 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 할 것이고, 이 사건과 같이 특허심판원이 보정의 적법성 여부를 심리하면서 특허청의 보정각하결정에서 나타나지 아니함으로써 당사자가 신청하지 아니한 다른 사유를 들어 그 결정이 적법하다고 판단함에 있어서도 일단 위 규정의 적용을 받아야 할 것으로 보인다.
 그런데 첫째, 특허법상 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 미리 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않아도 되는 점(거절결정에 관한제63조 제1항 본문, 보정각하에 관한제51조 제1항,제63조 제1항 단서 각 참조), 둘째, 심판절차에서 출원인에게 의견 제출의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 명시하지 않은 다른 사유를 내세워 보정각하결정이 적법하다고 판단하더라도 출원인으로서는, 이 사건에서와 같이, 그 불복절차인 소송절차에서 그 사유와 관련하여 보정이 적법함을 주장할 충분한 기회가 있을 뿐만 아니라, 셋째, 가령 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하면서 그 이유에 대한 의견제출 기회를 주지 않았다고 하여 심결이 취소된다고 하더라도 취소 후 새로 진행되는 심판절차에서 출원인이 보정의 부적법한 사유를 치유하기 위하여 다시 명세서 등 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없어 사실상 심결취소의 필요성이 없다고 할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 특허심판원이 심판절차에서 출원인인 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 않고 특허청이 든 보정각하결정의 이유와 다른 이유로 그 보정각하결정이 적법하다고 판단하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 이 사건 심결이특허법 제159조 제1항을 위반하여 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
 4. 결론
 그렇다면, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정이 적법하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 노태악(재판장) 노갑식 유영선

[1] 명칭이 “차량용 범퍼 보강부재”인 출원발명의 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이어서, 그 보정은구 특허법 제47조 제4항 제1호의 요건을 충족시키지 못한 위법한 보정이므로, 그 보정에 대한 보정각하결정은 적법하다고 한 사례
[2] 특허심판원이 심판절차에서 출원인에게 의견진술의 기회를 부여하지 않고 특허청이 든 보정각하결정의 이유와 다른 이유로 그 보정각하결정이 적법하다고 판단한 경우, 특허심판원의 심결이특허법 제159조 제1항을 위반하여 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 볼 수 있는지 여부(소극)

[1] 명칭이 “차량용 범퍼 보강부재”인 출원발명의 보정 후 청구항 2 발명은 보정 전 청구항 2 발명에 비하여 그 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이어서, 그 보정은구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호의 요건을 충족시키지 못한 위법한 보정이므로, 그 보정에 대한 보정각하결정은 적법하다고 한 사례.
[2] 특허법상 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 미리 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않아도 되는 점[거절결정에 관한구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제63조 제1항 본문, 보정각하에 관한제51조 제1항,제63조 제1항 단서 각 참조], 심판절차에서 출원인에게 의견 제출의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 명시하지 않은 다른 사유를 내세워 보정각하결정이 적법하다고 판단하더라도 출원인으로서는 그 불복절차인 소송절차에서 그 사유와 관련하여 보정이 적법함을 주장할 충분한 기회가 있을 뿐만 아니라, 가령 당사자가 신청하지 아니한 이유에 관하여 심리하면서 그 이유에 관한 의견제출 기회를 주지 않았다고 하여 심결이 취소된다고 하더라도 취소 후 새로 진행되는 심판절차에서 출원인이 보정의 부적법한 사유를 치유하기 위하여 다시 명세서 등 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없어 사실상 심결취소의 필요성이 없다고 할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 특허심판원이 심판절차에서 출원인인 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 않고 특허청이 든 보정각하결정의 이유와 다른 이유로 그 보정각하결정이 적법하다고 판단하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 그 심결이특허법 제159조 제1항을 위반하여 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 볼 수는 없다.