거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1999.03.12 / 시행일:

【출원인, 상고인】 똥송 에스. 아. (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 3인)
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 항고심판소 1997. 5. 31. 자 95항원1857 심결
【주 문】
 원심심결을 파기하고 사건을 특허심판원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 1987. 3. 31.에 국제출원된 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라 한다)은 "주어진 파장의 제1의 선형으로 편광된 빔(F1)을 주어진 축을 따라 방출하는 레이저원(1), 상기 제1의 빔을 수용하고 이를 제2의 빔(F2)의 형태로 재전달하는 빔 분리기(2), 상기 제2의 빔을 제4의 판독 빔의 형태로 포커스하는 포커싱렌즈(4), 제4의 판독 빔을 수용하고 이를 제5의 빔 형태로 포커싱 렌즈 및 적어도 하나의 검출 빔을 재전달하는 빔 분리기로 반사시키는 기록 매체(5)와 검출 빔을 수용하고 검출이 수행되었음을 나타내는 적어도 하나의 전기신호를 송출하는 적어도 하나의 검출장치(6, 7)를 포함하며, 상기 빔 분리기(2)는 검출 빔의 비점수차(非點收差) 효과를 유도하는 수단을 구비한 위상(位相) 네트워크(20)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 기록매체의 광학판독장치"에 관한 것으로서 1985. 7. 11. 일본 공개특허초록 소60-129942호에 의하여 공개된 광헤드장치(이하 인용발명이라 한다)와 대비해 보면, 양 발명은 모두 광기록매체(광디스크)로부터 반사된 광을 편광분리기에서 분리하여 분리된 회절빔을 검출장치로 보내도록 하는 것으로서 그 목적에 있어서 동일하고, 기술적 구성을 살펴보면 본원발명의 레이저원은 인용발명의 반도체 레이저칩과, 본원발명의 포커싱렌즈는 인용발명의 미소렌즈와, 본원발명의 기록매체는 인용발명의 디스크와, 본원발명의 검출장치는 인용발명의 광검지기와 각 기능이 동일하고, 본원발명의 위상네트워크를 포함한 편광빔분리기는 레이저원으로부터 방출된 빔을 제2의 빔 형태로 기록매체 쪽으로 전달하고 기록매체로부터 반사된 빔을 분리하여 검출장치로 전달하는 기능을 하는 것으로 인용발명의 편광반사면을 갖는 변형편광프리즘과 동일한 기능을 하므로 양 발명은 기술적 구성에 있어서도 동일하며, 양 발명은 모두 광헤드장치를 소형화하는 효과를 추구하고 있어 그 효과에 있어서도 동일하고, 나아가 본원발명은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라 하여 본원발명의 특허등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하였다.
 2. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제2호, 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다(대법원 1997. 10. 24. 선고 96후1798 판결, 1997. 11. 28. 선고 96후1972 판결 등 참조).
 기록에 의하여 본원발명과 인용발명을 대비하여 보건대, 우선 본원발명의 기술요지는 그 등록청구 범위의 기재와 그 명세서의 기재를 종합하여 볼 때 공지의 광판독 장치 즉, 레이저원, 포커싱렌즈, 기록매체, 빔분리기, 검출장치 등으로 된 광헤드에 있어서의 빔분리기 소자를 종래 사용하던 변형편광프리즘 대신 비점수차 효과를 유도하는 위상네트워크(Hologram Optical Element, H.O.E.)를 사용한 빔분리방식을 도입한 데 있다 할 것이고, 양 발명은 작고 간단한 광판독 장치를 제작하고자 하는 점에서 근본적으로는 그 목적이 동일하나 본원발명은 인용발명보다 더 모양이 작고 간결하며, 부품 간의 허용오차가 엄격하지 않아 제작하기 쉬운 광판독 장치를 제작하는 데 그 목적이 있는 점에서 인용발명과 상이함을 알 수 있고, 광판독 장치 내의 빔분리기가 인용발명은 단순한 빔분리 기능을 수행하고 있는 변형편광프리즘으로 구성되어 있음에 비하여, 본원발명은 빔의 편광회절을 통한 빔분리는 물론 비점수차 효과(Astigmatism Effect)를 유도하여 보다 용이한 광검출을 도모하는 위상네트워크(21, 22, 24)로 구성되어 있는 점에서 양 발명은 그 기술적 구성이 상이하고, 그 작용·효과의 점에 있어서도 인용발명의 변형편광프리즘은 쐐기 모양의 편광반사프리즘을 2 부분의 플레이트에 끼워 넣는 방식으로 구성되어 있어 조립이 용이하지 않으며, 편광 하프미러 코팅을 하여야 하고, 빔분리기 자체의 두께를 줄이는데 한계가 있을 뿐만 아니라 변형편광프리즘의 광학적 특성상 빔분리기와 광감지기(검출장치), 디스크(기록매체) 등 광학 소자간의 간격을 매우 엄격히 설정하여야 하므로 그 제작이 어렵고 많은 비용이 소요되며, 광헤드의 소형화가 용이하지 않으나, 본원발명의 빔분리기의 위상네트워크는 단순한 돌출부 내지 함몰부로 형성된 회절격자 라인을 가진 투명판이나 복굴절 물질로 된 것으로서, 두께가 얇은 데다가 단일 조각으로 형성할 수도 있어 비교적 쉽게 제조될 수 있으며, 빔분리기를 통과하는 빔의 비점수차 효과를 이용한 광검출방식을 채택함으로써 인용발명에 비하여 광검출 감도가 높고 각 광학 소자간의 허용 오차가 커져서 극단적으로 엄격한 간격을 유지할 필요가 없어 인용발명보다 적은 비용으로 쉽게 더 작은 광학 판독 장치를 제작할 수 있는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. 
 따라서 본원발명은 인용발명과 그 기술적 구성과 작용효과에 현저한 차이가 있어 기술 사상을 달리 한다 할 것이고, 또한 본원발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 전문지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다고도 단정할 수도 없다 할 것이어서, 본원발명은 비점수차 효과를 유도하는 위상네트워크를 이용한 빔분리방식이 공지된 기술이 아닌 한 신규성과 진보성이 인정될 여지가 있다 할 것임에도 불구하고, 원심은 그 설시와 같은 이유만으로 본원발명의 신규성 내지 진보성을 부정하고 말았으니 원심심결에는 본원발명의 기술요지와 그 공지 여부, 인용발명과의 기술적 구성 및 작용효과상의 차이 등에 관한 심리미진 내지 판단유탈로 심결에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다 할 것이다.
 3. 그러므로 원심심결을 파기하고 본원발명의 기술요지 및 인용발명과의 차이는 물론 나아가 광판독 장치 기술분야에 있어서 비점수차 효과를 유도하는 위상네트워크(H.O.E.)를 이용한 빔분리방식의 공지 여부 등에 관하여 다시 심리·판단하게 하기 위하여 사건을 원심에 상당하는 특허심판원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 조무제(재판장) 정귀호 김형선(주심) 이용훈

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제2호, 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다.
 [2] 출원발명이 인용발명과 기술적 구성이 상이하고 작용효과에 현저한 차이가 있다고 보아 진보성을 인정한 사례.