거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2006.08.24 / 시행일:

【원 고】 존슨 앤드 존슨 (소송대리인 변리사 박경재 외 1인)
【피 고】 특허청장 
【변론종결】2006. 7. 6.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 8. 30. 2005원1660호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다는 판결. 
【이 유】 1. 원고의 상표출원 거절결정 불복심판 청구에 대한 기각심결의 경위
 [증거] 갑 1 내지 3호증, 을 1호증의 1, 2의 각 기재
 가. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 내용
 (1) 원고의 출원상표
 ① 구성 : 
 ② 출원일 / 출원번호 : 2003. 9. 5. / (출원번호 생략)
 ③ 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 나리싱크림, 배스오일, 배스파우더, 베이비오일, 베이비파우더, 스킨밀크, 스킨프레시너, 약용크림, 크린싱크림, 파운데이션크림, 페이스파우더, 핸드크림, 향수, 헤어로션, 헤어모이스쳐라이져, 헤어컨디셔너 
 (2) 선등록상표
 ① 구성 : 
 ② 등록번호 : (등록번호 생략)
 ③ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 : 1987. 3. 18. / 1988. 6. 3. / 1988. 6. 23. 
 ④ 권리자 : 에스시이존슨앤드산인코포레이팃드(S. C. Johnson ＆ Son Incorporated)
 ⑤ 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(1990. 9. 4. 상공부령 제753호로 개정되기 전의 것) 제10조의 규정에 의한 상품류 구분 제13류의 세탁비누, 물비누, 세액, 가정용합성세제, 유리용세정제, 클리너, 치약 
 나. 원고의 상표출원 거절결정 불복심판 청구와 기각 심결
 (1) 특허청은 2004. 12. 21. 출원상표가 선등록상표와 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하는 결정을 하였다. 이에 대하여 원고는, 출원상표가 선등록상표와 외관, 호칭 및 관념이 상이하고 지정상품이 달라 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하다는 이유로 위의 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다.
 (2) 특허심판원은 2005. 8. 30. 출원상표가 선등록상표와 비교할 때 중심적 식별력 있는 요부인 ‘Johnson’s‘ 부분의 외관, 호칭 및 관념이 선등록상표의 요부인 ‘’과 유사하여 전체적으로 볼 때 표장이 유사하고, 그 지정상품도 화장품류와 비누류로서 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
 2. 원고의 심결취소 사유 주장의 요지
 가. 상표와 지정상품의 비유사 주장 
 출원상표는 선등록상표와 상표의 전체적인 구성, 영문단어의 상하 배치형태 등이 달라 외관이 유사하지 아니하다. 또한, 출원상표는 일반 수요자들에게 원고의 상표로 널리 알려진 ‘존슨즈 베이비’로 호칭될 것이므로 ‘존슨 솔 플러스’ 또는 ‘존슨’으로 호칭되는 선등록상표와 호칭도 상이하다. 따라서 출원상표와 선등록상표는 외관과 호칭이 달라 상표가 유사하지 아니하다.
 나아가 출원상표의 지정상품은 인체용 화장품류의 상품으로서 화장품 판매점이나 백화점의 화장품 매장 등에서 판매된다. 한편, 선등록상표의 지정상품 중 ‘세탁비누, 가정용합성세제, 유리용세정제, 클리너’는 비인체용 세제류에 속하는 상품이고, ‘물비누와 세액’ 또한, 선등록상표의 등록결정 당시에는 모두 비인체용 세제류에 속하는 상품으로서 이들은 슈퍼마켓이나 할인점 등의 세제 매장에서 판매된다. 따라서 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품은 그 용도와 판매장소가 달라 일반 거래통념상 유사한 상품이라고 볼 수 없다. 
 결국, 출원상표는 선등록상표와 비교할 때 상표와 지정상품이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당하지 아니한다.
 나. 선등록상표권 양수에 관한 주장
 선등록상표의 지정상품 중 출원상표의 지정상품과 유사한지 여부가 다투어지는 것은 ‘물비누와 세액’인데, 원고는 이 사건 소송계속중 선등록상표의 상표권자로부터 선등록상표권 중 지정상품이 ‘물비누와 세액’으로 된 부분을 이전받았다. 그러므로 출원상표 중 지정상품이 ‘물비누와 세액’으로 된 부분은 상표법 제7조 제3항 단서에 규정된 ‘상표등록출원 후 상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우’에 해당하여 상표법 제1항 제7조의 규정이 적용되지 아니한다. 
 따라서 출원상표는 선등록상표와 지정상품이 서로 달라 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 해당하지 아니한다.
 3. 출원상표와 선등록상표의 유사 여부에 대한 판단 
 가. 상표의 유사 여부
 (1) 상표의 유사 여부 판단 기준
 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이다. 그러나 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표의 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하여야 한다. 또한, 상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 지정상품의 효능, 용도, 원재료 등을 표시하는 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 될 수 없다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 참조).
 (2) 판 단
 출원상표인 “” 중 ‘BABY SOFTWASH’ 부분은 우리말로 ‘아기’ 또는 ‘아기의’를 의미하는 영문자 ‘BABY’와 ‘부드럽게 씻는다’는 의미의 영문자 ‘SOFTWASH’가 결합되어 지정상품이 ‘유아를 부드럽게 씻기는 것’ 또는 ‘유아를 씻기듯이 부드럽게 몸을 씻는 것’과 관련된 제품임을 나타낸다. 따라서 ‘BABY SOFTWASH’ 부분은 지정상품의 용도를 표시하는 기술적 표장에 해당하여 자타 상품의 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없다. 결국, 출원상표의 요부는 ‘JOHNSON'S’ 부분이다. 
 한편, 선등록상표는 영문자 ‘’과 그 아래쪽에 영문자 ‘SOL PLUS’를 병행하여 배치한 상표인데, 이 중 ‘SOL PLUS’ 부분은 액체 중에 콜로이드입자가 분산하고 유동성을 가지는 ‘교질 용액’을 의미하는 화학용어인 영문자 ‘SOL’과 더한다는 의미를 가지는 영문자 ‘PLUS’가 결합하여 ‘교질용액을 추가한다’는 의미를 나타낸다. 그러므로 ‘SOL PLUS’ 부분은 지정상품의 성분 또는 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당하여 자타 상품 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없다. 따라서 선등록상표의 요부는 ‘’ 부분이다.
 출원상표의 요부인 ‘JOHNSON'S’와 선등록상표의 요부인 ‘’은 모두 영문자 ‘JOHNSON’을 포함하고 있고, 일반 수요자들에게 각 ‘존슨즈’와 ‘존슨’으로 불릴 것이므로 그 외관 및 호칭이 유사하다. 또한, 우리나라 일반 수요자들의 영어교육 수준에 비추어 보면, 영문자 ‘JOHNSON’은 일반 수요자들에게 영어권 국가에서 흔히 사용되는 사람의 이름으로 관념될 것으로 판단된다. 결국, 출원상표와 선등록상표는 요부의 외관, 호칭 및 관념이 유사하므로 전체적으로 볼 때 유사한 상표에 해당한다.
 나. 지정상품의 유사 여부
 (1) 지정상품의 유사 여부 판단 기준과 기준시
상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 출원상표와 선등록상표 간 지정상품의 유사 여부는 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위, 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 참조). 또한, 선등록상표의 지정상품의 내용에 다툼이 있는 경우에는 선등록상표의 등록결정시를 기준으로 이를 판단하여야 한다.
 (2) 판 단
 선등록상표의 지정상품 중 출원상표의 지정상품과 유사 여부가 다투어지는 것은 ‘물비누와 세액’이므로, 먼저 선등록상표의 지정상품인 물비누와 세액이 원고가 주장하는 바와 같이 인체용을 제외한 비인체용만을 가리키는지 여부에 대하여 본다. 
 선등록상표의 등록결정시인 1988. 6. 3. 시행되던 구 상표법 시행규칙(1990. 9. 4. 상공부령 제753호로 개정되기 전의 것) 제10조에 의한 ‘상품구분’(이하 ‘구 상품구분’이라고 한다) 중 제13류의 상품군 1. 비누 항에는 선등록상표의 지정상품인 ‘물비누와 세액’이 비인체용 비누류인 ‘세탁비누, 가루비누’ 등 이외에도 인체용 비누류인 ‘화장비누, 약용비누’ 등과 함께 규정되어 있다. 
 한편, 특허청은 1998. 3. 1. 이전의 구 상품구분에 의하여 출원, 등록된 상표의 지정상품과 그 이후에 출원된 상표의 지정상품 사이의 유사 여부를 심사하기 위한 내부적 기준으로 삼기 위하여 “유사상품·서비스업 심사기준”(갑 6호증의 1, 2)을 마련하였다. 그런데 위의 심사기준 중 상품군 7. 비누류 항의 유사군코드 G1301에 해당하는 상품세목에도 ‘물비누와 세액’은 비인체용 비누류인 ‘공업용 비누, 세탁비누’ 이외에도 인체용 비누류인 ‘면도용 비누, 발 발한용 비누, 약용비누’와 함께 규정되어 있다. 
 위의 규정들에 의하면, 선등록상표의 지정상품 중 ‘물비누와 세액’은 선등록상표의 등록결정 당시 비인체용과 인체용 모두를 포함하는 것이었다고 판단된다. 나아가 선등록상표의 지정상품인 ‘인체용 물비누와 세액’과 출원상표의 지정상품인 ‘배스오일, 배스파우더, 베이비오일, 베이비파우더, 크린싱크림’은 모두 사람이 욕실에서 몸을 씻는 것과 관련하여 사용되는 상품들로서 그 용도가 유사하고, 생산과 판매 부문 및 수요자도 유사하므로, 이들 상품은 일반 거래통념에 비추어 볼 때 유사한 상품에 해당한다.
 다. 소결론
 결국, 출원상표는 선등록상표와 상표 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.
 4. 선등록상표권 양수에 관한 주장에 대한 판단 
상표법 제7조 제3항 본문은 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유에 해당하는지 여부를 ‘등록출원시’를 기준으로 판단하도록 규정하고, 같은 항 단서는 위의 본문 규정에 대한 예외로서, 상표등록출원인이 출원일 이후 선등록상표의 상표권을 양수하고 이전등록을 마침으로써 상표등록출원인과 선등록상표권자가 동일인이 된 경우에는 상표등록을 허용한다고 규정하고 있다. 
 그런데 상표법 제7조 제3항 단서는 출원상표에 대한 거절사정과 거절사정에 대한 불복 심판 및 심결에 대한 취소소송의 각 절차가 순차로 이루어지는 경우, 상표등록출원인이 언제까지 선등록상표의 상표권을 양수하고 이전등록을 마쳐야 하는지에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 이는 관련 법 규정의 합리적인 해석에 의하여 판단하여야 한다.
 이 점에 대하여 보건대, 특허심판원의 심결에 대한 취소소송은 행정처분인 심결이 적법한지 여부를 판단하는 것이므로 심결의 위법 여부는 ‘심결 당시의 법령과 사실상태’를 기준으로 판단하여야 하고, 심결이 있은 이후 비로소 발생한 사실을 판단의 근거로 삼을 수는 없다(대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결 참조). 따라서 상표법 제7조 제3항 단서의 규정은 상표등록출원인이 늦어도 심결 전에 선등록상표의 상표권을 양수하고 이전등록을 마친 경우에만 적용되고, 심결이 있은 후에 비로소 이전등록이 이루어진 경우에는 적용될 수 없다고 해석함이 상당하다. 
 그런데 갑 17호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 원고는 이 사건 심결 이후인 2006. 6. 1.에 이르러서야 선등록상표의 상표권자로부터 선등록상표 중 지정상품이 ‘물비누와 세액’으로 된 부분을 분할하여 이전받은 사실을 인정할 수 있으므로, 상표법 제7조 제3항 단서의 규정은 출원상표에 대하여 적용될 수 없다. 
 결국, 원고의 위 주장은 이유 없다.
 5. 결 론 
 그렇다면 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없으므로 이와 결론을 같이한 심결은 정당하고, 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 문용호(재판장) 설범식 박원규

[1] 출원상표 “”가 선등록상표 “”와 유사한 상표인지 여부(적극)
[2] 상표의 유사 여부 판단에서 선등록상표의 지정상품의 내용에 관한 판단의 기준시(=선등록상표의 등록결정시)
[3] 상표법 제7조 제3항 단서의 시적(時的) 적용 범위

[1] 출원상표 “” 중 ‘BABY SOFTWASH’ 부분은 지정상품의 용도를 표시하는 기술적 표장에 해당하여 자타 상품의 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로 출원상표의 요부는 ‘JOHNSON'S’ 부분이고, 선등록상표 “” 중 ‘SOL PLUS’ 부분은 지정상품의 성분 또는 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당하여 자타 상품 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로 선등록상표의 요부는 ‘’ 부분이다. 출원상표의 요부인 ‘JOHNSON'S’와 선등록상표의 요부인 ‘’은 모두 영문자 ‘JOHNSON’을 포함하고 있고, 일반 수요자들에게 각 ‘존슨즈’와 ‘존슨’으로 불릴 것이어서 외관, 호칭 및 관념이 유사하므로, 양 상표는 전체적으로 볼 때 유사한 상표에 해당한다.
[2] 상표의 유사 여부 판단에 있어서 선등록상표의 지정상품의 내용에 다툼이 있는 경우에는 선등록상표의 등록결정시를 기준으로 이를 판단하여야 한다.
[3] 특허심판원의 심결에 대한 취소소송은 행정처분인 심결이 적법한지 여부를 판단하는 것이므로 심결의 위법 여부는 ‘심결 당시의 법령과 사실상태’를 기준으로 판단하여야 하고, 심결이 있은 후 비로소 발생한 사실을 판단의 근거로 삼을 수는 없다. 따라서 상표법 제7조 제3항 단서의 규정은 상표등록출원인이 늦어도 심결 전에 선등록상표의 상표권을 양수하고 이전등록을 마친 경우에만 적용되고, 심결이 있은 후에 비로소 이전등록이 이루어진 경우에는 적용될 수 없다.