권리범위확인(상) (특허, 대법원)
공포일: 1999.11.12 / 시행일:

【원고(심판청구인), 피상고인】 원고(심판청구인) (소송대리인 변리사 김연수)
【피고(피심판청구인), 상고인】 주식회사 엘지화학 (소송대리인 변리사 김용인 외 1인)
【원심판결】 특허법원 1998. 12. 17. 선고 98허6049 판결
【주 문】
 상고를 기각한다.
 상고비용은 피고(피심판청구인)의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 1. 상고이유 제1점에 대하여
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고는 (가)호 표장을 장식용 시트에 사용하고 있고, 장식의 뜻을 가진 영문자로 '데커레이션'으로 발음되는 'decoration'은 우리 나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자가 쉽게 그 뜻을 알 수 있는 단어이며, 한편 일반 수요자나 거래자는 장식용 시트에 사용된 'DECOSHEET'라는 상표를 일단 'DECO'와 'SHEET'로 분리 관찰하여, 'SHEET'는 장식용 시트의 형태인 얇은 판을 나타내고 'DECO'로부터는 쉽게 위 영문자 'decoration'을 직감할 수 있으며, 더욱이 피고 스스로도 Super Decorative PVC Sheet를 줄여서 SUPER-DECOSHEET라고 사용하고 있으므로, (가)호 표장 중 '데코' 및 'DECOSHEET'는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어, 비록 이 부분이 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략)와 동일 또는 유사하다고 하더라도, 상표법 제51조 제2호의 규정에 의하여 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 판단하였다.
 기록에 의하여 살펴보면 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 여기에 논하는 바와 같은 상표법 제51조 제2호에서 정한 기술적 상표에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유가 없다.
 2. 상고이유 제2점에 대하여
 기록에 의하면, 피고는 1985.경 어떠한 기재(器材)에도 사용이 가능한 미장재를 개발하고 1985. 4. 16. 이 사건 등록상표를 등록하여(그 지정상품 중 위 미장재와 관련이 있는 상품은 주로 비닐시트이다) 국내에서 이 사건 등록상표(또는 이와 동일성이 인정되는 '데코시트'라는 상표)를 사용하여 제조·판매하기 시작하였고 1986. 11.경에는 '큐빅 데코시트'를 개발하여 제조·판매하여 온 사실, 그리하여 피고는 최근 수년 동안 위와 같은 미장재 국내시장의 30 내지 50%를 점유하고 있는 사실, 그 동안 피고는 1988.부터 1995.까지 '데코' 또는 'DECO'와 다른 국문자와 영문자가 결합된 상표인 멜라데코(MELADECO), 유니데코(UNIDECO), 슈퍼데코(SUPERDECO), 큐빅데코(QUBICDECO), 뉴데코, 데코칼(DECOCAL), 데코페이퍼 등을 (등록번호 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 생략)으로 각각 상표등록을 마치는 한편, 1997. 9.경 소외 청우데코상사, 주식회사 선일하이데코, 조광산업, 유영화학 주식회사, 선영화학 주식회사, 주식회사 동원 등에 대하여 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하고 있다는 이유로 상표권 침해중지의 경고장을 각 발송하여 위 주식회사 선일하이데코, 유영화학 주식회사를 제외한 회사들로부터 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하지 않겠다는 각서를 각 받은 사실 등이 인정되고, 다른 한편 위 주식회사 선일하이데코가 1997. 8.경 작성한 카탈로그에는 위 회사의 취급품목 중의 하나로 'PVC데코시트'가 기재되어 있고, 위 조광산업 및 유영화학 주식회사가 1997.경 작성한 카탈로그에도 그 취급품목 중의 하나로 'DECO SHEET' 또는 'DECO 시트'가 각 기재되어 있는 사실, 위 주식회사 선일하이데코와 유영화학 주식회사는 위와 같이 피고로부터 경고장을 받고 즉시 '데코시트'는 장식지나 기타 장식에 관련된 상품에 대한 상표의 일부분으로서 이미 오래 전부터 관용적으로 사용 내지 통용되어 오고 있던 단어로 인식되어 있으므로 피고의 상표권을 침해한 것이 아니라는 취지의 회신을 한 사실이 인정되고, 나아가 위 주식회사 선일하이데코가 1993. 12.경 제조, 도매업을 시작하였는데 당시의 사업자등록증의 종목 란에 '데코시트'라고 기재되어 있는 사정 및 피고 스스로도 1995. 12.경에 유통전략을 세우면서 '데코시트'를 장식용 시트의 일반 명칭처럼 사용한 사정도 엿보이는바, 이와 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표는, 당초에는 피고가 제조·판매하는 장식용 시트 내지 미장재를 표장하는 것으로 널리 인식되어 있었다가, 적어도 1995.경에 이르러서는 같은 종류의 장식용 시트 내지 미장재를 생산·판매하는 사람들이 그 제조업자가 누구인가에 관계 없이 장식용 시트 내지 미장재라는 상표를 표시하는 용어로 사용하기 시작하였고, 피고도 이를 그대로 방임한 결과, 이미 장식용 시트 내지 미장재의 별칭으로서 상당수의 제조·판매자들이 자유롭게 또는 관용적으로 사용하게 되었다고 보여지고, 따라서 심결시인 1998. 5.경을 기준으로 하여 볼 때 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 장식용 시트 내지 미장재와 관계되는 비닐시트 등에 대하여는 관용상표로서 식별력이 없다고 할 것이다.
 원심의 이유 설시에 다소 적절치 못한 점은 있으나 위와 같은 취지에서 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호에서 정한 관용상표에 해당하여 식별력이 없다고 판단한 원심의 조치는 정당하고, 여기에 논하는 바와 같은 상표법 제6조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다.
 또한 상고 논지 중 상표법 제6조 제1항 제2호는 상표등록사정 당시 그 상품에 대하여 관용하는 상표의 등록을 불허하는 규정으로서 이 사건 등록상표는 그 등록사정 당시인 1985.경에 관용상표가 아닌 것이 명백하므로 위 규정이 적용될 여지가 없다는 주장은, 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 관용상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 할 것이므로 그 논지도 이유가 없다.
 3. 상고이유 제3점에 대하여
관용상표라고 함은 특정종류에 속하는 상품에 대하여 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하는바, 그 대부분은 본래 상표로서 기능을 하였던 것이 많다고 할 것이나, 그렇다고 하여 당초부터 자타 상품의 식별력을 갖춘 상표만이 후에 관용상표가 되는 것은 아니라고 할 것이다. 논지는 이유가 없다.
 4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 윤재식(재판장) 이돈희 이임수(주심) 송진훈

[1] 장식용 시트의 표장에 사용한 '데코' 및 'DECOSHEET'는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내므로 등록상표와 동일 또는 유사하더라도 상표법 제51조 제2호의 규정에 의하여 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 한 사례
[2] 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 관용상표에 해당하는지 여부의 판단시점(=심결시)
[3] 관용상표의 의미
[4] 등록상표가 관용상표로서 식별력이 없다고 한 사례

[1] 장식용 시트의 표장에 '데코' 및 'DECOSHEET'를 사용한 경우, 장식의 뜻을 가진 영문자로 '데커레이션'으로 발음되는 'decoration'은 우리 나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자가 쉽게 그 뜻을 알 수 있는 단어이며, 한편 일반 수요자나 거래자는 장식용 시트에 사용된 'DECOSHEET'라는 상표를 일단 'DECO'와 'SHEET'로 분리 관찰하여, 'SHEET'는 장식용 시트의 형태인 얇은 판을 나타내고 'DECO'로부터는 쉽게 위 영문자 'decoration'을 직감할 수 있는 점에 비추어 '데코' 및 'DECOSHEET'는 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어, 비록 이 부분이 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도, 상표법 제51조 제2호의 규정에 의하여 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 한 사례.
 [2] 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 관용상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 심결시라고 보아야 한다.
 [3] 관용상표라고 함은 특정종류에 속하는 상품에 대하여 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하는바, 그 대부분은 본래 상표로서 기능을 하였던 것이 많다고 할 것이나, 그렇다고 하여 당초부터 자타 상품의 식별력을 갖춘 상표만이 후에 관용상표가 되는 것은 아니다.
 [4] 등록상표가 관용상표로서 식별력이 없다고 한 사례.