거절사정(실) (특허, 대법원)
공포일: 1997.10.10 / 시행일:

【출원인,상고인】 
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 항고심판소 1996. 10. 30.자 95항원1417 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 함께 판단한다.
 1. 원심의 인정 사실과 판단
 가. 1992. 10. 30. 출원한 이중부력 낚시찌에 관한 이 사건 출원고안의 실용신안 등록청구범위는 "몸통의 상부에 찌톱이 형성되고, 하부에 날라리가 형성되는 공지의 것에 있어서, 몸통이 상부몸통과 하부몸통으로 분리되어 하부몸통이 상부몸통보다 길고, 상부몸통과 하부몸통이 연결되는 부분에는 만곡홈이 형성되고 상부몸통의 하부에는 받침턱이 형성된 이중부력 낚시찌"이고, 그 출원 전인 1975. 9. 23. 공개된 일본 공개실용신안공보 실개소 50-117094호의 인용고안은 "띄우는 부자(浮子)의 하단에 무거운 추(錘)를 장치하고 상기 부자를 접동이 자유롭게 세로로 관통한 봉부자(棒浮子)의 선단에 스토퍼를 형성하고 하단에 낚시줄 연결구를 연결한 부자(浮子)"이다.
 나. 이 사건 출원고안은 몸통이 상부와 하부로 분리되어 하부몸통이 상부몸통보다 길고, 상부몸통과 하부몸통이 연결되는 부분에는 만곡홈이 형성되고 상부몸통의 하부에는 받침턱이 형성된 이중부력 낚시찌이고, 인용고안도 몸통이 상부와 하부로 분리되어 하부몸통이 상부몸통보다 길고, 상부몸통과 하부몸통이 연결되는 부분에는 만곡홈이 형성된 낚시찌로서 양 고안은 모두 기본구성이 동일하고 그에 따른 작용효과도 동일하다. 다만 인용고안은 상부몸통의 이동을 자유롭게 할 수 있도록 구성되어 있고, 상부몸통과 하부몸통 사이에 적절한 무게의 추를 달 수 있도록 구성한 미세한 차이가 있으나, 이는 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 필요에 따라 선택할 수 있는 정도의 것이다.
 다. 양 고안 모두 낚시찌로서 그 목적이 동일함을 알 수 있고, 그 효과도 인용고안의 이중부력 낚시찌는 떡밥을 미끼로 사용하는 낚시에 사용한다는 설명이 없으나 이를 사용하는 낚시에도 충분히 사용할 수 있다고 판단되므로, 결국 이 사건 출원고안은 진보성이 없어 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다.
 2. 당원의 판단 
 가. 실용신안법이 정하는 실용적 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 특허법이 정하는 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 고도의 창작인 발명과 그 성질에서 같으나 다만 고도의 것이 아닌 점에서 다를 뿐이므로, 실용신안법에 의하여 장려·보호·육성되는 실용신안은 물품의 특수한 형태에 그치는 것이 아니라 기술적 고안을 포함한 실용성이 그 대상이 되는 것이며, 기술적 사상의 창작으로서 그 작용효과가 등록의 적부를 가리는 주요 기준이 된다 할 것이다( 대법원 1996. 4. 26. 선고 94후2254 판결 등 참조). 
 나. 그러므로 기록에 의하여 이 사건 출원고안과 인용고안을 대비하여 보기로 한다.
 (1) 이 사건 출원고안은 주로 민물낚시와 같이 떡밥을 이용하는 낚시에 있어서 낚시바늘이 물밑의 바닥에 닿는 것에 사용하는 것인데, 떡밥을 매단 상태에서 낚시를 수중에 투여할 경우 미끼의 중량에 의하여 낚시바늘이 급속히 하강하게 되는 것을 방지하기 위하여 낚시찌의 이중부력을 이용하는 것이며, 이는 1차로 하부몸통에 의하여 부력을 발생시키고 2차로 하부몸통과 상부몸통으로 연결되는 만곡홈과 상부몸통의 받침턱에 의하여 일시적으로 부력이 증가하도록 하여 미끼의 중량으로 인하여 낚시찌가 그냥 물 속으로 딸려 들어가는 것을 방지하고 미끼가 매달린 바늘이 낚시찌의 직하방에 위치하도록 한 것이고, 이로 인하여 낚시바늘에서 미끼가 떨어져 나가더라도 바늘이 미끼와 같은 장소에 놓이게 하는 것이고(종래에는 떡밥이 떨어져 나가면 낚시바늘이 앞으로 움직여 떡밥을 갈아 주어야 하는 단점이 있었다), 이에 반하여 인용고안은 낚시바늘이 물 가운데에 떠 있는 낚시 즉, 주로 바다낚시에 사용하는 것으로서 낚시찌의 몸통이 수면에 떠 있게 하여 바늘이 수중에 떠 있도록 하는 것인데 고기가 낚시바늘을 물면 낚시찌가 물속으로 가라앉거나 움직이는 것을 보도록 하기 위한 것이며, 떡밥낚시에는 사용할 수 없는 것이어서, 결국 양 고안은 그 목적이나 작용효과가 상이하다고 할 것이다.
 (2) 이 사건 출원고안은 상부몸통과 하부몸통으로 되어 있기는 하나, 이들은 분리되어 있는 것이 아니라 서로 연결되어 있고, 그 연결부위에는 만곡홈이 형성되고 상부몸통의 하부에는 받침턱이 형성되며, 상부몸통과 하부몸통이 수면 속에서 잠수한 상태에서 찌톱만이 수면위로 노출하도록 하여 사용하는 것임에 반하여, 인용고안은 무거운 추가 띄우는 부자와 봉부자로 분리되어 있는 사이에 장착되어 접동이 가능하도록 세로로 관통한 봉부자의 선단에 스토퍼를 형성하고 하단에는 낚시줄 연결구를 연결한 것이고, 찌톱과 상부몸통에 해당되는 띄우는 부자가 수면 위로 노출된 상태에서 사용하는 것이므로 양 고안은 그 사용목적과 기술적 구성이 서로 다르다.
 (3) 이와 같이 이 사건 출원고안은 낚시바늘이 수면 바닥에 닿는 것에 사용되는 것으로서 이중부력을 이용하여 바늘이 낚시찌와 일직선이 되도록 하려는 것임에 반하여, 인용고안은 물 가운데 떠 있는 낚시에 사용하며 부력을 이용하여 낚시바늘이 물 가운데 떠 있도록 하는 것이므로 낚시의 대상이 서로 달라서 그 출발관점이 서로 다르고, 그로 인하여 양 고안은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 서로 다르다 할 것이며, 따라서 이 사건 출원고안은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도의 기술로는 인정되지 아니하므로 진보성이 인정된다고 할 것이다. 
 다. 그런데도 원심은 양 고안이 상부몸체와 하부몸체로 구성된 낚시찌이고, 물 속에서 뜰 수 있도록 한 것이며, 인용고안도 떡밥낚시에 사용할 수 있다는 전제하에서 양 고안의 기술적 구성과 작용효과가 동일하다고 하였으니, 그러한 원심심결에는 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다고 할 것이고, 이러한 잘못은 이 사건 심결결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로 이를 지적하는 논지는 이유 있다.
 3. 그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 

대법관 송진훈(재판장) 천경송 지창권(주심) 신성택

[1] 실용신안법이 정하는 실용적 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서, 특허법이 정하는 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 고도의 창작인 발명과 그 성질에서 같으나 다만 고도의 것이 아닌 점에서 다를 뿐이므로, 실용신안법에 의하여 장려·보호·육성되는 실용신안은 물품의 특수한 형태에 그치는 것이 아니라 기술적 고안을 포함한 실용성이 그 대상이 되는 것이며, 기술적 사상의 창작으로서 그 작용효과가 등록의 적부를 가리는 주요 기준이 된다.
 [2] 이중부력 낚시찌에 관한 출원고안과 인용고안을 대비하면 출원고안은 낚시바늘이 수면 바닥에 닿는 것에 사용되는 것으로서 이중부력을 이용하여 바늘이 낚시찌와 일직선이 되도록 하려는 것임에 반하여, 인용고안은 물 가운데 떠 있는 낚시에 사용하며 부력을 이용하여 낚시바늘이 물 가운데 떠 있도록 하는 것이므로 낚시의 대상이 서로 달라서 그 출발관점이 서로 다르고, 그로 인하여 양 고안은 그 목적이나 기술적 구성 및 작용효과가 서로 다르다 할 것이며, 따라서 출원고안은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도의 기술로는 인정되지 아니하므로 진보성이 인정된다고 한 사례.