손해배상(기)등·위약금 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2013.01.10 / 시행일:

【원고(반소피고), 항소인 겸 피항소인】 
【피고(반소원고), 피항소인 겸 항소인】 오토코리아 주식회사 (소송대리인 법무법인 이상, 담당변호사 이상화)
【제1심판결】 수원지방법원 2012. 5. 3. 선고 2010가합23497 판결
【변론종결】2012. 10. 30.
【주 문】
 1. 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.
 가. 피고(반소원고)는 원고(반소피고)에게,
 1) 26,681,181원 및 이에 대하여 2010. 12. 23.부터 2013. 1. 10.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하고,
 2) 별지 목록 제1항 기재 특허권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161882호로 마친 특허권이전등록의 말소등록절차를, 별지 목록 제2항 기재 실용신안권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161894호로 마친 실용신안권이전등록의 말소등록절차를 각 이행하라.
 나. 원고(반소피고)의 나머지 주위적 청구 및 피고(반소원고)의 반소청구를 각 기각한다.
 2. 소송총비용은 본소, 반소를 통틀어 그 중 20%는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담한다.
 3. 제1의 가. 1)항은 가집행할 수 있다.

【청구취지 및 항소취지】1. 청구취지
 가. 본소
 1) 주위적으로, 피고(반소원고, 이하 ‘피고’라 한다)는 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다)에게,
 가) 235,380,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일의 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하고,
 나) 주문 제1의 가. 2)항.
 2) 예비적으로, 피고는 원고에게 위 돈을 지급하고, 별지 목록 기재 각 권리에 관하여 통상실시권을 허락하라.
 나. 반소
 원고는 피고에게 200,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 반소장 송달일의 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 항소취지
 가. 원고 항소취지
 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 원고 패소 부분을 취소한다. 주위적으로 본소 청구취지 1) 나)항, 예비적으로 본소 청구취지 2)항.
 나. 피고 항소취지
 제1심판결의 본소에 관한 부분 중 피고 패소 부분을 취소하고 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다. 제1심판결의 반소에 관한 부분을 모두 취소한다. 반소 청구취지.
【이 유】1. 기초사실
 이 법원이 이 부분에 관하여 설시할 이유는 제1심판결의 이유 중 ‘1. 기초사실’ 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.
2. 본소청구에 관한 판단
가. 로열티 지급의무
1) 다툼 없는 사실, 제13호증의 3~8의 각 기재, 제1심 증인 소외 3의 일부 증언, 제1심의 원고본인신문결과, 제1심법원의 한국비철 주식회사에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 이 사건 계약 체결 이후 300㎜ 절단기를 2009. 10.경 3대, 2010. 4.경 4대, 2500㎜ 양두밀링을 2009. 4.경 2대, 1800㎜ 절단기(위 각 절단기는 1호기에 해당)를 2009. 12.경 1대 각 제작한 사실, 위 기계 10대의 생산제조원가는 합계 308,623,632원(= 양두밀링 2대 124,351,470원 + 1800㎜ 절단기 49,625,134원 + 300㎜ 절단기 3대 54,000,000원 + 300㎜ 절단기 4대 80,647,028원)인 사실, 피고는 2011. 7.경 소외 한국비철 주식회사에 원고가 퇴직 전에 제작한 기계 중 양두밀링 1대를 145,000,000원에, ALSM 기계 1대를 50,000,000원에 각 판매한 사실을 인정할 수 있다.
 위 인정사실에 의하면, 피고는 원고에게 이 사건 계약에 따라 피고가 사용하는 기계에 관한 로열티 15,431,181원(= 생산제조원가 308,623,632원 × 5%, 원 미만 버림) 및 피고가 판매한 기계에 관한 로열티 9,750,000원[= (판매가격 145,000,000원 + 50,000,000원) × 5%] 합계 25,181,181원(= 15,431,181원 + 9,750,000원) 및 그 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
2) 이에 대하여 피고는, 원고에게 월급을 지급하였으므로 생산제조원가에서 원고의 인건비는 공제하여야 하고, 원고가 피고 회사를 퇴직함으로써 사실상 이 사건 계약이 종료한 이후에 판매된 기계에 관하여는 이 사건 계약상 로열티를 지급할 의무가 없다고 주장한다(당심 변론종결 후 제출된 피고의 2013. 1. 2.자 참고서면의 주장 내용을 포함한다, 이하 같다). 
 그러나 원고와 피고가 이 사건 계약을 체결하면서 로열티의 기준이 되는 생산제조원가에서 원고의 인건비를 공제하여야 한다는 약정을 하였다는 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로 생산제조원가에서 원고의 인건비를 공제할 것은 아니고(원고가 피고의 직원으로서 위 각 기계를 제작하지 않았을 경우 피고로서는 다른 직원을 이용하거나 외주 제작을 하였을 것인데, 이러한 경우 그 비용을 생산제조원가에 포함시켰을 것임은 당연한 것으로 보인다), 이 사건 계약상 로열티는 아래 다. 2)항에서 살펴보는 바와 같이 원고가 이 사건 계약으로 피고에게 양도하는 특허권과 실용신안권(이하 ‘이 사건 특허권 등’이라 한다)에 대한 일종의 실시료라 할 것인데, 비록 피고가 원고의 퇴직한 이후에 판매하였다 하더라도 원고의 퇴직 이전에 기계를 제작함으로써 원고의 특허권 등을 실시한 이상 로열티 지급의무를 면할 수 없다고 할 것이다.
 따라서 피고의 위 주장은 모두 이유 없다.
나. 임금지급의무
 원고의 연봉이 36,000,000원이었던 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제6호증의 기재, 제1심 증인 소외 4의 일부 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고가 2010. 10. 1.부터 같은 달 15일까지는 피고 회사에서 근무하였던 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 원고에게 위 기간에 해당하는 임금 1,500,000원(= 36,000,000원 ÷ 12개월 ÷ 2)을 지급할 의무가 있다.
다. 이 사건 특허권 등 이전등록말소의무
1) 이 사건 계약의 해제와 원상회복
 갑 제4호증의 기재에 의하면, 원고는 2010. 10. 27.경 피고에게 그동안의 로열티를 24,130,000원으로 계산하고 그 계산 근거인 원가 리스트를 첨부하여 로열티 지급을 최고한 사실, 그럼에도 피고는 원고에게 로열티를 지급하지 않은 사실을 인정할 수 있고, 원고의 이 사건 계약 해제의사표시가 담긴 2011. 6. 1.자 청구취지 및 원인변경신청서가 2011. 6. 7. 피고에게 송달된 사실은 기록상 명백하다. 
 따라서 이 사건 계약은 피고의 채무불이행으로 인한 원고의 해제의사표시로 해제되었다 할 것이므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 그 원상회복으로 이 사건 특허권 등에 관한 피고 명의 이전등록의 말소등록절차를 각 이행할 의무가 있다.
2) 피고의 주장에 관한 판단
가) 로열티 지급의무 불이행에 관한 정당한 사유
 피고는, 원고에게 로열티 지급의무를 이행하지는 않았으나, 이는 ① 원고에게 로열티를 지급하기 위해서는 이 사건 계약 제6조에 따라 생산제조원가를 정확하게 계산하여야 하는데, 기계의 설계, 부품 등 재료의 구매품 목록(리스트)의 작성 및 기계의 제작업무를 모두 담당한 원고가 각 기계의 원가계산서를 정확하게 계산하여 제출하지 않음으로써 피고로서는 어느 부품이 어느 기계에 어느 정도 사용되었는지 알 수 없어 각 기계별로 생산제조원가를 계산할 수 없었던 점, ② 원고가 2010. 10. 27.경 피고에게 로열티 지급을 요청하였으나, 생산제조원가의 5%인 로열티를 10%로 계산하고, 생산제조원가에서 원고의 인건비를 공제하여야 함에도 이를 포함하는 등으로 과다한 청구를 한 점, ③ 원고가 이 사건 계약상 3년간의 근무약정을 이행하지 아니하여 피고는 원고에게 이 사건 계약에 따른 2억 원의 위약금 채권이 있었으므로 이와 정산할 의도에서 로열티 지급의무를 이행하지 않았던 점 등 정당한 사정이 있었으므로, 원고에게 로열티를 지급하지 못한 것에 대한 채무불이행책임이 없다는 취지의 주장을 한다.
 살피건대, ① 피고의 주장처럼 원고가 생산제조원가를 정확하게 계산하여 피고에게 제출하기 전에는 피고가 이를 정확하게 계산하기 어려운 사정이 있다 하더라도, 피고로서는 자신이 보유하는 구매품 목록, 설계도면 등 각종 도면(이러한 도면들을 원고가 관리하고 있다 하더라도 피고는 원고에게 위 도면 등의 제출을 요구함으로써 그 내용을 충분히 파악할 수 있을 것으로 보이나, 피고가 원고에게 이러한 요구를 하였다는 점을 인정할 아무런 자료가 없다), 발주서, 매입처별 견적서, 거래명세표, 완성된 기계 등을 통하여 어느 정도의 생산제조원가를 계산할 수 있었을 것으로 보인다. 그리고 ② 비록 원고가 피고에게 이 사건 계약내용에 위배하여 생산제조원가의 10%를 로열티로 지급할 것을 최고하였다 하더라도, 원고가 청구한 금액을 지급하지 않을 경우 그것을 수령하지 않을 것이라는 의사가 분명하다는 사정이 없는 한 원고가 과다최고(위에서 살펴본 바와 같이 피고가 생산하여 사용한 기계에 대한 정당한 로열티는 15,431,181원에 불과한데 원고는 24,130,000원의 지급을 최고하였다)한 사실만으로 피고가 로열티 지급의무를 거절할 정당한 사유가 되지 못하며(대법원 1988. 12. 13. 선고 87다카3147 판결, 대법원 1992. 7. 24. 선고 91다38723, 91다38730 판결 참조), 이 사건 계약에 따른 로열티를 계산함에 있어서 원고의 인건비를 공제할 근거가 없음은 위에서 살펴본 바와 같다. 또한, ③ 원고가 3년간 근무의무 불이행에 대한 책임이 없음은 아래 3.항에서 살펴보는 바와 같고, 설령 피고가 원고에 대하여 이 사건 계약상 위약금 채권이 있다 하더라도 원고에게 상계의 의사표시를 하지 않은 채 피고 내심으로 정산의 계획을 가지고 있었다는 것만으로는 피고의 채무불이행책임을 면할 수 없다. 따라서 피고는 적어도 원고가 위와 같이 최고한 이후에는 로열티 지급의무를 이행하지 아니한 것에 대하여 어떠한 정당한 사유가 있다고 보기 어려우므로, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.
나) 부수적 주의의무 위반으로 인한 계약해제 불가
 피고는, 원고에게 이 사건 특허권 등(별지 목록 기재 각 권리)에 대한 대가로 1억 원을 지급하고 그 이전등록을 마침으로써 이 사건 특허권 등의 권리는 완전히 피고에게 귀속되었으므로 원고에 대한 로열티 지급의무는 이 사건 계약에 있어서 부수적 주의의무에 불과하여 그 불이행을 원인으로 이 사건 계약을 해제할 수는 없다고 주장한다.
 살피건대, 갑 제1호증, 갑 제8호증의 각 기재, 제1심 증인 소외 3의 증언 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고와 피고는 이 사건 계약을 체결하면서 원고가 피고에게 양도하는 자재는 약 6,000만 원 상당, 생산설비 등 기계장치는 약 4,000만 원 상당 합계 1억 원으로 평가한 사실을 인정할 수 있고, 여기에 앞서 인정한 기초사실을 더하여 보면, 원고는 이 사건 계약으로 피고에게 이 사건 특허권 등뿐만 아니라 생산설비 및 장치, 보유 자재 및 적치대, 영업에 필요한 자료를 모두 양도하고 그 양도대금으로 1억 원을 정하였는데, 위 자재와 생산설비 등 기계장치의 가격만으로도 상당한 가치를 가지는 것으로 보이는 점(피고는 위 자재는 불용자재로서 가치가 거의 없는 것이라고 주장하나, 이를 인정할 충분한 증거가 없을 뿐만 아니라, 자재 및 기계장치의 가치평가액 1억 원이 자산 등의 양도계약에 있어 비록 명목상의 것이라 하더라도 전혀 가치가 없는 것으로 볼 수는 없다), 이 사건 계약상 피고가 생산하거나 판매한 기계에 관하여 지급하기로 한 5~10%의 로열티는 통상의 실시료에 상당한 점 등의 사정을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 보면, 피고가 주장하는 것처럼 1억 원이 이 사건 특허권 등의 대가로만 지급되었다고 볼 수 없고, 오히려 원고가 피고에게 이 사건 특허권 등과 자재 및 기계장치 등을 양도하고 얻을 수 있는 반대급부는 위 1억 원뿐만 아니라 원고의 근무약정기간인 3년 동안 수령할 로열티와 월급 등을 모두 포함하는 것으로 보이므로, 피고의 로열티 지급의무가 부수적 주의의무에 불과하다고 할 수는 없다. 이와 다른 전제에서 다투는 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
라. 정리
 피고는 원고에게 26,681,181원(= 로열티 25,181,181원+ 임금 1,500,000원) 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부본 송달일의 다음날임이 기록상 명백한 2010. 12. 23.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 당심 판결 선고일인 2013. 1. 10.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있고, 별지 목록 제1항 기재 특허권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161882호로 마친 특허권이전등록의 말소등록절차를, 별지 목록 제2항 기재 실용신안권에 관하여 특허청 2009. 8. 7. 접수 제2009-0161894호로 마친 실용신안권이전등록의 말소등록절차를 각 이행할 의무가 있다(원고가 항소의 대상으로 삼지 않은 위약금 2억 원 청구 부분 및 예비적 청구에 관하여는 판단하지 아니한다).
3. 반소청구에 관한 판단
가. 피고의 주장
 원고는 이 사건 계약서 제5항에서 정하고 있는 영업에 필요한 제반자료를 제공하여야 하고, 피고 회사에서 3년 이상 근무하여야 함에도 불구하고, 홈페이지에 대한 기본 자료 외에는 어떠한 자료도 제공해 주지 않았으며 2010. 10.경 임의로 퇴사하였으므로, 원고는 피고에게 손해배상예정액인 2억 원을 지급할 의무가 있다고 주장한다.
나. 판단
 1) 우선, 원고가 영업에 필요한 자료를 피고에게 제공하지 않았다는 점을 인정할 충분한 증거는 없고, 오히려 갑 제7호증, 갑 제9·10호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 기존에 자신이 대표로 있던 KSM의 전화번호 및 팩스번호를 피고 회사 명의로 변경하여 주었고, 홈페이지 자료, 기존 고객과 거래처 명단 등을 피고 회사에 넘겨준 사실을 인정할 수 있을 뿐이다.
 2) 다음, 원고가 피고 회사에서 최소 3년간 근무하기로 약정하였음은 앞서 본 바와 같고, 을 제6호증, 을 제12·13호증의 각 기재, 제1심 증인 소외 4, 5의 각 일부 증언, 제1심법원의 원고본인신문결과를 종합하면, 원고가 2009. 8. 1.부터 2010. 10. 15.까지 피고 회사에 출근하였고, 2011. 2.경부터 ‘알루코’라는 회사에서 근무하고 있는 사실을 인정할 수 있다.
 원고는 위 3년의 근무약정은 근로기준법에 반하여 무효라고 항변하므로 살피건대, 근로기준법 제16조는, ‘근로계약은 기간을 정하지 아니한 것과 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 것 외에는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다.’고 규정하고 있고, 같은 법 제15조는, ‘① 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 한다. ② 제1항에 따라 무효로 된 부분은 이 법에서 정한 기준에 따른다.’고 규정하고 있으므로, 이 사건 계약상의 근로기간은 1년이라 할 것이고 원고는 그 기간 이상 피고 회사에서 근무하였으므로, 원고의 위 항변은 이유 있다.
 이에 대하여 피고는, 위 3년의 근무기간은 피고가 원고로부터 비철금속규격자재에 관한 기술 등을 이전받기 위하여 필요한 시간으로 ‘일정한 사업의 완료에 필요한 기간’에 해당한다고 항쟁하나, 위 3년의 근무기간이 ‘일정한 사업의 완료에 필요한 기간’에 해당한다는 사실을 인정할 충분한 증거가 없고, 이 사건 계약에는 원고가 피고에게 이 사건 특허권 등의 이전 이외에 영업비밀이나 기술이전 등에 관한 규정을 두고 있지 않은 점, 피고는 이 사건 특허권 등과 같이 공개된 기술 외에 원고가 이전하여야 할 기술의 내용이 무엇인지 특정하지 못하는 점 등의 사정에 비추어 보면, 위 3년의 근무기간이 ‘일정한 사업의 완료에 필요한 기간’에 해당한다고 보기도 어려우므로, 피고의 위 항쟁은 이유 없다.
 3) 따라서 피고의 이 사건 반소 청구는 이유 없다.
4. 결론
 원고의 본소 청구 중 주위적 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하여야 하고, 나머지 주위적 청구 및 피고의 반소청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다. 그런데 제1심판결의 본소청구 중 주위적 청구에 관한 판단의 일부는 이와 결론을 달리하여 부당하므로 원고 및 피고의 각 항소를 일부씩 받아들여 제1심판결을 주문과 같이 변경한다.
[별지 생략]

판사 권택수(재판장) 강경태 백강진