특허권등록말소 (민사, 특허법원)
공포일: 2017.02.07 / 시행일:

【원고, 항소인】 
【피고, 피항소인】 주식회사 제이콥
【제1심판결】 인천지법 2016. 6. 24. 선고 2015가합54918 판결
【변론종결】2017. 1. 12.
【주 문】
1. 원고의 항소 및 당심에서 변경된 청구를 모두 기각한다.
2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】제1심판결을 취소한다.
피고는 원고에게, 1) 별지 1 기재 특허권에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약 해지를 원인으로 한 이전등록절차를, 2) 별지 2 기재 특허권 중 피고의 공유지분에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약 해지를 원인으로 한 이전등록절차를, 3) 별지 3 기재 특허권 중 2013. 1. 24. 일부이전등록에 관하여 2014. 6. 30. 명의신탁계약의 해지를 원으로 한 말소등록절차를 각 이행하라.
 [원고는 제1심에서 피고를 상대로, ‘선택적으로, 피고는 원고에게, 1) 별지 1, 2 기재 각 특허권에 관하여 이 사건 판결의 선고 또는 명의신탁해지나 부당이득반환을 원인으로 한 각 이전등록절차를, 2) 별지 3 기재 특허권 중 1/2 지분에 관하여 이 사건 판결의 선고 또는 명의신탁해지나 부당이득반환을 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라. 또는 위 청구취지 및 제1심 공동원고 소외 1은 별지 2, 3 기재 각 특허권에 관하여 위 각 특허권이전등록절차의 이행에 대하여 동의하라.’고 청구하였으나, 당심에 이르러 위와 같이 별지 3 기재 특허권에 관한 청구를 변경하고, 별지 2 기재 특허권에 관한 청구를 감축하였다.]
【이 유】 1. 인정 사실
 가. 당사자의 지위
 1) 피고는 2012. 9. 13. 산업기계 제조업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이다. 설립 당시 피고의 임원은 대표이사 겸 사내이사 소외 2, 사내이사 소외 3 등이었고, 2014. 4. 9. 소외 2가 대표이사직을 사임하고 소외 3이 대표이사로 취임하였다.
 2) 원고는 별지 1 내지 3 기재 각 특허권의 발명자이고, 피고의 설립 당시부터 2014년경까지 피고의 고문으로 근무하였다.
 나. 별지 목록 기재 각 특허에 대한 출원·등록 및 이전등록 등
 1) 별지 1 기재 특허권(이하 ‘이 사건 제1 특허권’이라 한다)에 관하여, 2011. 10. 26. 원고가 특허 출원하였고, 2013. 9. 26. ‘전부양도’를 원인으로 하여 출원인이 피고로 변경되었으며, 2013. 10. 4. 피고를 권리자로 하여 특허 등록되었다.
 2) 별지 2 기재 특허권(이하 ‘이 사건 제2 특허권’이라 한다)에 관하여, 2012. 10. 26. 원고와 피고가 공동으로 특허 출원하여 2013. 5. 23. 원고와 피고를 권리자로 하여 특허 등록되었다.
 3) 별지 3 기재 특허권(이하 ‘이 사건 제3 특허권’이라 한다)에 관하여, 2012. 9. 27. 원고가 특허 출원하여 2013. 1. 7. 원고를 권리자로 하여 특허 등록되었고, 2013. 1. 7. ‘양도’를 원인으로 하여 원고의 지분 중 일부에 대해 피고 앞으로 이전등록이 되었다.
 4) 피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담하였다.
 5) 원고는 2013. 6. 24. 소외 1에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한 자신의 지분을 전부 양도하였다.
 다. 원고의 채무에 대한 소외 3, 소외 2의 연대보증 등
 1) 원고는 2007년경부터 소외 4와 함께 주식회사 일륜중기계(이하 ‘일륜중기계’라 한다)를 운영하면서 오거 제품 및 부속품을 제작·판매하였는데, 일륜중기계는 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업하였다.
 2) 소외 3, 소외 2는 2012. 9. 4. 원고의 소외 4에 대한 채무 9억 4,000만 원에 대해 연대보증하였고, 소외 4는 이후 원고에게 채무의 변제를 요구한 바 없다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 3, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제5호증, 갑 제11호증의 1, 2, 을 제1호증, 을 제4호증의 1 내지 8의 각 기재, 변론 전체의 취지
 2. 피고의 본안전항변에 대한 판단
 가. 특허권 말소등록을 구하는 소가 부적법하다는 주장에 대하여
 피고는 명의신탁계약의 해지를 원인으로 하여 등록명의변경절차의 이행을 구할 수 있음은 별론으로 말소등록절차의 이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록청구 부분은 부적법하다고 주장한다. 그러나 피고가 주장하는 것과 같은 사유는 본안에서 판단하여야 할 사항이지 본안 판단을 하기에 앞서 갖추어야 할 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로 등기관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를 청구할 수 있으므로(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결 참조), 피고의 주장은 이유 없다.
 나. 공유 특허권에 대한 주장에 대하여
 피고는 이 사건 제2, 3 특허권은 피고와 소외 1의 공유이므로, 공유자 중 1인인 피고에 대하여 이전등록 또는 말소등록을 구하는 소는 부적법하다고 주장한다.
 그러나 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 주장은 이유 없다.
 ① 일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조). ② 특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다. ③ 또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다. ④ 오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.
 3. 원고의 주장 및 판단
 가. 원고의 주장
 원고와 소외 3, 소외 2는 공동으로 회사를 설립하여 폐업한 일륜중기계의 공장과 시설들을 인수해 오거 제조·판매 사업을 하기로 하고 피고를 설립하였다. 원고는 소외 4 등 채권자로부터의 강제집행을 피하고, 기술신용보증기금으로부터 대출을 받을 목적에서, 또한 피고의 해외 영업 활동을 위해 이 사건 제1 내지 3 특허권에 대한 권리를 피고에게 명의신탁하였다. 그런데 소외 3이 2014. 6.경 동업계약을 일방적으로 파기하였으므로, 위 명의신탁계약은 2014. 6. 30. 해지되었다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 제1 내지 3 특허권에 관하여 말소등록 또는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
 나. 판단
 앞서 인정한 ① 이 사건 제1 특허권의 출원인 명의변경 사유가 ‘전부양도’이고, 이 사건 제2 특허권은 원·피고가 공동 출원하였으며, 이 사건 제3 특허권은 ‘양도’를 이유로 피고에게 지분 이전된 사실, ② 피고가 이 사건 제1 내지 3 특허권에 관하여 출원 또는 등록, 이전등록 비용을 부담한 사실, ③ 소외 3, 소외 2가 피고의 설립 직전에 원고의 소외 4에 대한 채무를 연대보증한 사실과 원고가 피고의 설립·운영에 있어서 별다른 비용을 분담하지 않은 것으로 보이는 점을 더하여 보면, 원고가 제출하는 증거만으로는 원고가 피고에게 이 사건 제1 내지 3 특허권에 대한 권리를 명의신탁하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.
 4. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 제1, 2 특허권에 대한 지분이전등록청구는 이유 없고, 당심에서 변경된 청구로서 이 사건 제3 특허권에 대한 말소등록청구도 이유 없으므로, 원고의 항소 및 당심에서 변경된 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지 1] 특허권의 표시: 생략]
[[별 지 2] 특허권의 표시: 생략]
[[별 지 3] 특허권의 표시: 생략]

판사 김환수(재판장) 최종선 장현진

甲이 乙 주식회사와 丙이 공유하는 특허권에 관하여 공유자 중 1인인 乙 회사를 상대로 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소를 제기하자, 乙 회사가 본안전항변으로 위 소가 공유자 전원을 상대로 제기되지 않아 부적법하다고 주장한 사안에서, 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁 해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 고유필수적 공동소송이 아니라고 한 사례

甲이 乙 주식회사와 丙이 공유하는 특허권에 관하여 공유자 중 1인인 乙 회사를 상대로 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소를 제기하자, 乙 회사가 본안전항변으로 위 소가 공유자 전원을 상대로 제기되지 않아 부적법하다고 주장한 사안에서, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정은 특허권이 공유인 경우에도 적용되는 점, 특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는 점, 이 경우 나머지 공유자들이 지분 이전이나 말소에 대해 동의하여야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 없는 점, 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리한 점을 종합하면, 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁 해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다고 한 사례.