거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2014.09.18 / 시행일:

【원 고】 서울대학교 산학협력단 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 이창훈)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2014. 8. 21.
【주 문】
1. 특허심판원이 2014. 2. 10. 2013원4612호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다. 

【청구취지】주문과 같다. 
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 출원상표
 1) 출원일/ 출원번호 : 2011. 12. 22./ (출원번호 생략)
 2) 구성 : 
 3) 지정상품 : 별지 기재와 같다(이하 ‘이 사건 각 지정상품’이라 한다).
 4) 출원인 : 원고
나. 심결의 경위
 1) 특허청 심사관은 “이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭으로 된 ‘서울’과 학교의 종류인 ‘대학교’로 구성된 표장으로, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다.” 는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 
 2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013원4612호로 심리한 다음 2014. 2. 10. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 
【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장
가. 원고 주장의 심결취소 사유의 요지
 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 보통명칭인 ‘대학교’가 결합된 상표라고 하더라도, 오랜 사용에 의하여 국내의 수요자들에게 고유명사로서의 새로운 관념이 생겼고, ‘교육업’뿐만 아니라 원고의 업무와 관련된 모든 상품이나 서비스업의 출처를 표시하는 것으로 국내의 수요자들에게 현저하게 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제4호 및 제7호에 해당하지 않아 그 등록이 허용되어야 함에도, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.
나. 피고의 주장
 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 보통명칭인 ‘대학교’가 결합된 상표로서 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 
3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하는지 여부
가. 판단에 필요한 법리
 1) 상표법 제6조 제1항 제4호
상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후181 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).
 2) 상표법 제6조 제1항 제7호
상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이고, 식별력이 없는 표장이 결합된 상표의 경우에도 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니라면 여전히 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).
나. 구체적 판단
 이 사건 출원상표 ‘’는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 보통명칭인 ‘대학교’가 단순히 결합된 상표로 볼 여지가 있다. 
 그러나, 한편 갑 제6 내지 20, 25호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 서울대학교는 1946. 8.경 국립종합대학으로 설립된 이래 이 사건 심결일 무렵까지 약 68년간 ‘서울대학교’를 학교의 명칭으로 계속 사용하고 있는 사실, ② 서울대학교는 2013년까지 약 20만 명 이상의 대학 졸업생을, 10만 명 이상의 석사·박사를 각 배출한 사실, ③ 서울대학교는 2008년부터 2013년까지의 6년 동안 매년 19,000명 이상의 학사과정 입학지원을 받았고, 매년 1만 명 이상의 석·박사과정 입학지원을 받았으며, 2013년 기준으로 1명 이상의 학사과정 합격생을 배출한 고등학교의 숫자도 전국 각 시도에 걸쳐 893개교에 이르는 사실, ④ 서울대학교는 16개 단과대학과 1개 일반대학원 및 9개의 전문대학원을 개설하여 운영하고 있고, 75개의 부설연구소 및 연구원을 설립하여 운영하고 있으며, 35개의 부속시설을 운영하고 있고, 부설고등학교 등 4개의 부설학교를 설립하여 운영하고 있으며, 서울대학교병원·서울대학교치과병원 등을 설립하여 운영하고 있는 사실, ⑤ 서울대학교는 2008년부터 2012년까지 매년 1만 건 이상의 학술회의, 세미나, 심포지움, 워크샵, 학술강연 등을 개최한 사실, ⑥ 서울대학교 소속 교원들이 ‘서울대학교’라는 교명 하에 발표한 국내외 학술논문은 2008년부터 2012년까지 매년 7,000건을 초과하는 사실, ⑦ 서울대학교에 관하여 2013. 4. 1.부터 2014. 2.경까지 약 1년간 인터넷 포털 사이트 뉴스란에 소개된 기사는 수만 건에 달하는 사실, ⑧ 2011년부터 2013년까지 서울대학교를 방문한 사람들의 수는 160,487명에 이르고, 서울대학교 홈페이지(인터넷주소 생략)에 접속한 횟수는 12,204,011회에 이르는 사실, ⑨ 국어사전이나 백과사전에 서울대학교는 “서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교이다”는 취지로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이러한 인정사실에서 알 수 있는 서울대학교의 명칭 사용의 단일성, 사용기간, 입학 및 졸업자수, 대학의 시설과 활동 내역, 서울대학교가 알려진 정도 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표 ‘’는 ‘서울’과 ‘대학교’로 분리 인식된다거나, 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 보통명칭인 ‘대학교’의 각 의미가 단순 결합된 의미로서의 ‘서울에 있는 대학교’로 인식된다기 보다는 ‘서울’과 '대학교‘가 불가분적으로 결합되어 ’서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교‘라는 새로운 관념이 도출되었다고 할 것이고(즉 이 사건 출원상표는 주지·저명의 정도를 넘어 일반인들 누구에게나 하나의 단어로 인식되는 상태에 이르렀다고 할 것이다), 또한 서울대학교가 아닌 자는 서울대학교의 명칭과 표장 또는 이와 유사한 것을 사용하는 행위를 법률로써 금지하고 있어(국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률 제34조) 이 사건 출원상표를 일반 수요자나 거래계에서 누구나 자유롭게 사용하도록 할 공익적인 필요성이 없다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다고 할 것이다. 
다. 피고의 주장 및 판단
 1) 피고의 주장
 피고는 서울대학교가 ‘교수업’ 등에 관하여 상표법 제6조 제2항에 의하여 식별력(이하 ‘사용에 의한 식별력’이라 한다)을 취득하였거나 주지·저명하다고 하더라도, 이 사건 각 지정상품에 대하여는 사용에 의한 식별력을 얻지 못하였으므로 이 사건 출원상표에 대하여는 그 등록이 허용되어서는 아니 된다는 취지로 주장한다. 
 2) 판단
 살피건대, 위 나.항에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 ‘서울’과 ‘대학교’의 결합에 의하여 ‘서울대학교’라는 새로운 관념이 도출됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 이상 이 사건 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따질 필요가 없다고 할 것이다. 
 즉 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없던 표장이 특정 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하기는 하였으나, 여전히 위 특정 지정상품이 아닌 다른 지정상품에 대하여는 상표법 제6조 제1항 각 호에 해당하는 경우에는, 위 ‘다른 지정상품’에 대하여도 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 따져 상표등록의 허용 여부를 결정하여야 것이다. 그러나, 이 사건 출원상표와 같이 교육업 등과 관련하여 사용에 의한 식별력을 취득하고 수요자에게 인식되는 과정과 이후의 과정에서, 식별력이 없다고 보았던 근거(새로운 관념을 낳지 않는 식별력 없는 표장의 단순한 결합)가 소멸되는 상태에까지 이르게 됨으로써 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않게 된 경우에는 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 더 이상 따질 필요가 없다고 할 것이다. 
 따라서, 이 사건 각 지정상품에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 따지지 않고 상표등록을 허용하더라도 상표법 제6조 제1항, 제2항의 취지에 반하는 것이 아니라고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다. 
라. 소결론
 따라서, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않으므로 그 등록이 거절되어서는 아니 된다고 할 것이다. 
4. 결론
 그렇다면, 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 생략]

판사 설범식(재판장) 박정훈 윤주탁