거절결정(상) 심결취소의 소 (특허, 특허법원)
공포일: 2011.05.11 / 시행일:

【원 고】 주식회사 소다 (특허법인 신세기 담당변리사 김종윤)
【피 고】 특허청장
【변론종결】2011. 4. 13.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다. 
 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 

【청구취지】특허심판원이 2010. 7. 22. 2008원3748호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】 1. 기초사실
 가. 이 사건 출원상표
 (1) 출원일/출원번호 : 2006. 12. 12./40-2006-(출원번호 생략)
 (2) 구성 :
 (3) 지정상품 : 별지와 같다.
 나. 선사용상표
 (1) 구성 :
 (2) 사용상품 : 시계
 (3) 사용자 : 주식회사 좋은시계(이하 ‘좋은 시계’라 한다)
 다. 이 사건 심결의 경위
 원고의 상표출원에 대하여 특허청 심사관이 2008. 3. 20. 거절결정하였고, 원고가 이에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를2008원3748호로 심리 후, 2010. 7. 22. 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 ‘시계류 및 시계부속품'에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표의 사용자인 좋은 시계에 의하여 사용된 것으로 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있어상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1호증, 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지
 2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지
 원고는 2001. 7. 6.상표를 상품류 구분 제14류에 출원하여 2002. 12. 17. 등록받았고(이하 ‘원고의 등록상표’라 한다, 원고의 등록상표는 2008. 7. 28. 무효로 되었다), 2003. 6. 30. 좋은 시계와 사이에 원고의 등록상표에 관하여 상표사용계약을 체결하였는데 계약서상에는 계약 체결 논의 기간을 포함하여 계약일자를 2002. 12. 30.로 소급하여 기재하였고, 이후 좋은 시계는 원고의 등록상표의 사용권자로서 위 상표를 부착한 시계를 생산·판매하였는데, 좋은 시계의 계약조건 불이행으로 인하여 원고가 2005. 4. 21. 계약을 해지하였다. 그러나 좋은 시계는 원고의 계약해지 통보가 무효라고 주장하며 계속 원고의 등록상표가 부착된 시계를 판매하였고 위 계약해지와 관련된 손해배상소송이 원고의 계약해지가 적법한 것으로 2009. 3. 26. 확정되어, 좋은 시계는 계약체결일인 2002. 12. 30.부터 위 소송종료시점인 2009. 3. 26.까지 원고와의 상표사용계약에 의거하여상표를 사용한 것이므로, 위 기간 동안의 좋은 시계의 상표사용은 원고의 상표사용으로 보아야 할 것이고 좋은 시계의 독자적인 상표사용으로 인정되어서는 안된다.
 원고와의 상표사용계약 체결 이전에 좋은 시계가 SODA 상표를 사용한 적이 있으나 그 상표의 광고활동은 극히 미미한 정도였고 그 대부분의 사용행태는상표법 제73조 제1항 제2호의 ‘부정사용’에 해당되는 것이었으므로, 그 당시 좋은 시계의 상표사용은 적법한 상표사용으로 인정될 수 없다.
 따라서 이 사건 출원상표는상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니함에도 불구하고, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
3.상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부
 가. 판단기준
상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위하여는 비교대상상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 비교대상상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 그 판단의 기준시점은 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때 또는 상표등록 허가 여부에 대한 심결을 할 때이다(대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결 참조).
 나. 표장의 유사 여부
 이 사건 출원상표 ‘’는 영문자 ‘SODA’를 도형화한 표장이고, 선사용상표 ‘’ 역시 영문자 ‘SODA'를 도형화한 표장으로서, 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 모두 동일 내지 유사하여 전체적으로 유사하다.
 다. 상품의 유사 여부
 이 사건 출원상표의 지정상품 중 ‘팔목시계, 전자시계’ 등 시계류 및 ‘시계문자반, 시계바늘’ 등의 시계부속품은 선사용상표의 사용상품인 시계와 동일·유사한 상품이다.
 라. 선사용상표가 알려진 정도
 (1) 인정사실
 을 제8, 13, 15, 18, 20 내지 26, 28 내지 52, 54호증(각 가지번호 포함) 및 변론의 전 취지에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다. 
 (가) 좋은 시계는 1997. 6. 15. 설립되어 1997. 7.경부터 ‘’, ‘MISS SODA' 등 ’SODA‘가 포함된 상표가 부착된 시계를 생산하여 전국 롯데백화점 등에서 판매하였고(을 제8, 13호증), 늦어도 2000. 초경부터 위 ‘’, ‘MISS SODA' 상표 외에 선사용상표 내지 선사용상표와 동일성 범위 내의 상표(이하 ’SODA‘라 한다)가 부착된 시계를 생산·판매하였다.
 (나) 좋은 시계는 1998. 11. ~ 1999. 11. 듀바이 국제박람회에 참가하여 단독 부스 전시를 하고 홍콩시계박람회에 참가하여 SODA 상표가 부착된 시계를 전시·판매하였으며, 2000. 5. ~ 2003. 홍콩시계박람회와 중국 심천 시계박람회에 참가하여 단독 부스 전시를 하고, 12개 주요 인터넷 쇼핑몰에 입점하였으며, 2004. 6. 좋은 시계 쇼핑몰을 구축하고(을 제8호증), 2004년과 2005년에도 홍콩시계박람회에 SODA 상표를 내걸고 단독 부스 전시를 하였다(을 제15호증의 2). 
 (다) 좋은 시계가 생산한 ‘SODA’ 시계는 2002년과 2003년에 산업자원부장관으로부터 우수산업디자인상품(굿디자인상)으로 선정되었다(을 제54호증의 1, 2).
 (라) 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계는 2004. 11.경 롯데마트, 이마트, 홈플러스, 까르푸, 세이브존, 뉴코아 아울렛 등 대형 할인매장과 수원 그랜드 백화점, 코엑스몰 등에서 판매되었다(을 제8호증). 
 (마) 좋은 시계는 2005. 3.경 지하철 4호선에 SODA 상표를 부착한 시계 광고를 하였고(을 제8호증), TV 프로그램인 '웃찾사'(을 제18호증), 2000. 3.부터 2000. 6.경까지 라디오 프로그램인 ‘별이 빛나는 밤에’, 2001. 10.부터 2002. 12.경까지 ‘MBC 라디오 음악캠프’(을 제20, 21호증), 잡지 ‘피가로’의 1999. 5월호와 7월호(을 제22, 23호증), ‘ELLE’의 2001. 봄, 여름 시즌호(을 제29호증), ‘My Wedding’ 2002. 9월호(을 제33호증), 패션잡지 ‘벵땅키키’의 2003. 3월호(을 제36호증)에 각 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계 제품이 협찬 광고되었으며, 1999. 1월과 1999. 5월 ‘Timepieces’ 잡지(을 제24, 25호증), 2004. 10월, 2004. 11월 스포츠 서울 신문(을 제38, 39호증), 2004. 6월과 7월 굿데이 신문(을 제40, 43 내지 45, 47호증), 2004. 11. 굿모닝서울(을 제48호증)에 각 광고되었고 그 중 일부는 전면광고되었다. 
 (바) 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계는 2001. 2. 월간 시계 WATCH AND JEWELRY 잡지의 표지에 전면 광고되었고 앙케이트 조사 결과 구입 예정인 시계나 희망하는 시계로 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계가 4%로 집계되었다는 기사가 게재되었으며(을 제26호증), 2001. 위 잡지에 ‘2001. 4.경 숙명여자대학생 50명을 대상으로 착용중인 시계를 조사해 본 결과 좋은 시계의 SODA 시계가 10%로 조사되었다‘는 기사와 ’좋은 시계가 한 달 동안 SODA 시계를 구입하는 고객을 대상으로 장학행사를 하였다‘는 기사가 게재되었고(을 제28호증), 위 잡지 2002. 5월호에도 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계 사진이 게재되었으며(을 제30호증), 위 잡지 2002. 9월호, 2004. 12월호, 2005. 7월호, 2005. 8월호, 2005. 10월호 및 도서출판 월간시계사가 발행한 ‘시계 종합 카탈로그’ 2002년판과 2003년판에 각 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계 제품이 소개되었고(을 제31, 32, 35, 37, 49, 50, 51호증), 월간 시계 WATCH AND JEWELRY 잡지 2003. 10월호에는 브랜드 소개 기사로 4페이지에 걸쳐 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계 제품이 소개되었으며(을 제34호증), 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계에 대하여 스포츠서울 신문에 2004. 10.경 ‘탄산수 같은 SODA 10대~20대에 어필’이라는 취지의 기사가, 굿데이 신문에 2004. 5월과 2004. 6월에 좋은 시계의 ‘SODA’ 시계에 대한 기사가 각 게재되었으며(을 제41, 42, 46호증), ‘MonBi’라는 잡지 2007. 1월호에는 인터파크에서 2006. 12. 13. 기준으로 선호순위 조사 결과 SODA 시계가 국내 패션시계 1위로 선정되었다는 기사가 게재되었다(을 제52호증). 
 (2) 판단
 (가) 위 인정사실에서 본 바와 같이, 선사용상표가 오래 전부터 사용되기 시작한 점, 선사용상표가 부착된 시계가 전국 주요매장과 인터넷 쇼핑몰에서 판매된 점, 선사용상표가 부착된 시계가 라디오와 지하철, 신문 및 잡지 등에 여러 차례 광고된 점, 좋은 시계가 해외 박람회에도 수 회 참가하여 선사용상표가 부착된 시계를 전시·판매한 점, 선사용상표가 부착된 시계가 2회에 걸쳐 우수산업디자인상품으로 선정된 점, ‘SODA’ 시계가 2006. 12.경 국내 패션시계 1위로 선정된 점 및 선사용상표의 주 수요자들이 상표와 유행에 민감하고 전파력이 강한 젊은 층인 점 등을 종합하여 보면, 선사용상표는 이 사건 출원상표에 대한 상표등록 허가 여부 심결 당시 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 표장이나 상품이라고 하면 곧 특정인의 표장이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 할 것이다. 
 (나) 이에 대하여 원고는 좋은 시계와 원고 간의 상표사용 계약체결일인 2002. 12. 17.부터 소송종료시점인 2009. 3. 26.까지의 좋은 시계의 상표사용은 원고의 상표사용으로 보아야 할 것이라고 주장하나, 타인이 상표권자의 허락 하에 상표를 사용하였다 하더라도 그 타인의 상표 사용을상표법 제7조 제1항 제11호에 있어서의 비교대상상표의 사용이 아니라고 할 수 없고, 비교대상상표가 특정인의 상표로서 알려져 있는 이상 비록 특정인이 상표권자가 아니라고 하더라도 일반 수요자를 보호하기 위한 규정인상표법 제7조 제1항 제11호를 적용함에 지장이 없으며, 타인이 상표권자의 허락 하에 상표를 사용하여 수요자들에게 특정인의 상표로서 알려진 경우 그 상표는 사용자의 상표로 인식될 정도로 알려지는 것이지 상표권자의 상표로 인식될 정도로 알려지는 것이 아니므로(대법원 2001. 12. 14. 선고 99후871 판결 참조), 위 기간 동안의 좋은 시계의 상표사용에 의하여 선사용상표는 좋은 시계의 상품이나 상표로 인식될 정도로 알려졌다고 보아야 할 것이지 원고의 상품이나 상표라고 인식될 정도로 알려졌다고 볼 수는 없다 할 것이어서, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
 (다) 원고는 또 원고와의 상표사용계약 체결 이전의 좋은 시계의 SODA 상표 사용은 대부분 ‘부정사용’에 해당하므로제7조 제1항 제11호에 있어서의 비교대상상표의 사용이 아니라는 취지로 주장하나,상표법 제7조 제1항 제11호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없으므로(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조), 원고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.
 마. 소결론
 따라서, 선사용상표는 이 사건 출원상표에 대한 상표등록 허가 여부 심결 당시 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 표장이나 상품이라고 하면 곧 특정인의 표장이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었고 이 사건 출원상표는 그러한 선사용상표와 표장이 유사하고 지정상품 중 ‘시계류 및 시계부속품’은 선사용상표의 사용물품과 동일·유사하여, 이 사건 출원상표가 위 지정상품들에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그것이 선사용상표 사용자인 좋은 시계에 의하여 사용된 것으로 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있어상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로, 위 지정상품들과 관련한 이 사건 출원상표는 그 등록이 거절되어야 한다. 그런데 출원상표의 지정상품 중 일부에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록 전부가 거절되어야 하므로(대법원 2006. 3. 10. 선고 2004후2109 판결 참조), 이 사건 출원상표의 등록은 그 지정상품 전부에 대하여 거절되어야 한다.
4. 결론
 따라서, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]

판사 변현철(재판장) 박창수 박민정