거절사정 (특허, 대법원)
공포일: 1992.01.17 / 시행일:

【출원인, 상고인】 출원인 
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원 심 결】 특허청 항고심판소 1991. 5. 24. 자 90항원1024 심결 
【주 문】
 상고를 기각한다.
 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

【이 유】 상고이유를 본다.
 1. 기록에 의하면 출원인의 이 사건 의장출원 거절사정의 항고심판청구(특허청 항고심판소 90항원1024 사건)에 대하여 특허청장은 항고심판관 이현영(심판장), 김덕래, 김영화를 이 사건을 담당할 항고심판관으로 지정하여 1990.10.16. 출원인에게 통지하였고, 그후 담당 항고심판관을 항고심판관 이현영(심판장), 한호섭, 김영화로 변경하여 1991.3.28. 출원인에게 통지하였음이 명백하므로 1991.5.24. 그 항고심결을 함에 있어서 위 변경된 항고심판관 이현영(심판장), 한호섭, 김영화가 심판관으로 참여하였음은 정당하다.
 논지는 출원인이 동일한 관련 실용신안출원 사건인 특허청 항고심판소 88항원832 사건이 역시 항고심에 계류되어 있었고, 그 사건에 관하여 1991.4.18. 담당 항고심판관이 항고심판관(이현영), 소외 1, 소외 2로 변경된 바 있으므로 의장출원사건인 이 사건의 원심인 위 88항원1024 사건도 위 88항원832 사건의 심판관들이 심결 하여야 한다는 취지로 보이나, 이 사건은 위 88항원832 사건과는 별개의 사건이므로 이를 담당할 항고심판관은 위 88항원832 사건과는 다를 수 있는 것이고, 동일인이 출원한 관련사건이라 하여 반드시 같은 항고심판부에서 처리하여야 하는 것도 아니므로 위 88항원1024 사건의 항고심판부 구성이 88항원832 사건의 항고심판부 구성과 다르더라도 이를 위법한 것이라고 할 수 없다. 논지는 이유없다.
 2. 원심결은 그 이유에서 출원인의 포오크의 형상, 모양에 관한 이 사건 의장출원(이하 본원 고안이라 한다)은 그 출원 전인 1988.5.30. 공개된 특허청 공개실용신안공보 제215호에 게재되어 있는 이 사건 출원인이 출원한 별개의 실용신안출원에 의하여 공개된 특허청 (공개번호 생략)의 실용신안의 고안을 대비하여 보면, 본원 고안의 포오크는 인용참증에 도시된 포오크에서 그 포오크의 손잡이 자루의 측면부에 표시된 KOREA FORK 라는 문자를 삭제하고 있는 것일 뿐 양자는 그 포오크의 형상, 모양이 동일한 것임이 인정되므로 본원 고안은 (공개번호 생략)로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 신규성이 있다거나 창작성이 있는 고안이라고 인정되지 아니하고, 또 출원인은 구 의장법 제16조, 구 특허법 제42조 제1항 내지 4항의 규정에 의하여 이 사건 의장출원은 출원인이 종전에 선출원한 의장출원을 제출한 때에 제출된 것으로 우선권이 부여되어야 한다고 주장하나 위 관계규정은 외국인이 파리조약에 가입한 동맹국인 다른 나라에 의장출원을 한 다음, 이어서 우리나라에 동일한 의장출원을 한 경우에 적용되는 것일 뿐, 이 사건과 같이 내국인이 국내에 동일한 의장을 2회 출원하는 경우에 적용되는 것이 아니어서 결국 본원 고안을 구 의장법 (1990. 1. 13. 법률 제4208호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 및 제2항에 의하여 거절한 원사정은 정당하다고 판단하고 있다.
 구 실용신안법 (1990.1.13. 법률 제4209호로 개정되기 이전의 것) 제29조, 구 특허법 (1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제83조의2에 의하면 특허청장은 실용신안출원에 대하여 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 그 출원을 실용신안공보에 공개하여야 하는 것이고, 출원인이 동일한 고안에 대하여 실용신안출원을 함과 동시에 의장출원을 하였다 하더라도 이러한 사유가 실용신안출원을 공개하는 데 있어 장애가 되지 아니하며, 이와 같이 실용신안출원과 의장출원을 동시에 한 경우 위 실용신안출원의 공개가 특허청의 의장담당 심사관에게는 비밀로 하여 공개되는 것이라거나 실용신안공보에 의하여 공개된 고안이 의장출원인 자신의 고안임을 들어 이를 구 의장법 제5조 제1항 제1호 소정의 반포된 간행물에 기재된 의장이 아니라고 할 수 없다. 
 또 구 의장법 제16조가 준용하는 구 특허법 제42조가 규정하는 우선권의 주장이란 조약, 법률에 의하여 대한민국 국민에게 의장출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 의장출원을 한 후 동일 의장을 대한민국에 의장 출원한 경우에 있어서 대한민국에 의장출원한 날을 최초의 의장출원을 한 날로 소급한다는 취지일 뿐, 이 사건과 같이 내국인인 출원인이 선행의장출원 이후 그와 동일 유사한 의장에 대하여 재차 의장출원을 한 경우에 후원출원을 한 날을 선행의장출원일로 소급한다는 취지는 아니라 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 원심결은 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은 법리 오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 모두 이유 없다.
 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 김상원(재판장) 박우동 윤영철 박만호

가. 출원인이 동일한 고안에 대하여 실용신안출원을 함과 동시에 의장출원을 한 것이 실용신안출원의 공개에 장애가 되는지 여부(소극) 및 그 공개된 실용신안공보가 구 의장법 제5조 제1항 제2호 소정의 반포된 간행물에 해당되는지 여부(적극)
나. 구 의장법 제16조가 준용하는 구 특허법 제42조가 규정하는 "우선권의 주장"의 취지와 내국인인 출원인이 선행의장출원 이후 그와 동일유사한 의장에 대하여 재차 의장출원을 한 경우

가. 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 개정되기 전의 것) 제29조, 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제83조의2에 의하면 특허청장은 실용신안출원에 대하여 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 그 출원을 실용신안공보에 공개하여야 하는 것이고, 출원인이 동일한 고안에 대하여 실용신안출원을 함과 동시에 의장출원을 하였다 하더라도 이러한 사유가 실용신안출원을 공개하는 데 있어 장애가 되지 아니하며, 이와 같이 실용신안출원과 의장출원을 동시에 한 경우 위 실용신안출원의 공개가 특허청의 의장 담당 심사관에게는 비밀로 하여 공개되는 것이라거나 실용신안공보에 의하여 공개된 고안이 의장출원인 자신의 고안임을 들어 이를 구 의장법 제5조 제1항 제2호 소정의 반포된 간행물에 기재된 의장이 아니라고 할 수 없다.
나. 구 의장법(1990. 1. 13. 법률 제4208호로 개정되기 전의 것) 제16조가 준용하는 구 특허법 제42조가 규정하는 "우선권의 주장"이란 조약, 법률에 의하여 대한민국 국민에게 의장출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 의장출원을 한 후 동일 의장을 대한민국에 의장 출원한 경우에 있어서 대한민국에 의장출원한 날을 최초의 의장출원을 한 날로 소급한다는 취지일 뿐, 내국인인 출원인이 선행의장출원 이후 그와 동일 유사한 의장에 대하여 재차 의장출원을 한 경우에 후원출원을 한 날을 선행의장출원일로 소급한다는 취지는 아니다.