등록무효(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2020.08.21 / 시행일:

【원 고】 원고 1 외 1인 (소송대리인 특허법인 우인 담당변리사 배신섭)
【피 고】 헤이룽장 노던 브루마스터 리큐어 인더스트리 씨오., 엘티디. (Heilongjiang Northern Brewmaster Liquor Industry co., Ltd.) (소송대리인 변리사 김미성)
【변론종결】2020. 7. 3.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2019. 10. 14. 2018당2669 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 원고들의 이 사건 등록상표
 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 1. 31./ 2017. 10. 12./ (등록번호 생략)
 2) 구성: 

 3) 지정상품: 상품류 구분 제33류의 고량주, 노주(老酒), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주(保命酒), 송엽주, 약미주, 약용주(藥用酒), 오가피주, 중국식 백주(바이깐), 중국식 양조주(라오주)
나. 피고의 선사용상표
 1) 구성 : 

 2) 사용상품 : 백주 등 주류
다. 이 사건 심결의 경위
 1) 헤이롱지앙 치다 이코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 ‘헤이롱지앙 치다’라 한다)는 2018. 10. 5. 특허심판원 2018당2669호로 원고들을 상대로 ‘이 사건 등록상표는, 중국에서 널리 알려진 선사용상표와 유사한 상표로서 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 유발하여 기만할 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하고, 부정한 목적으로 선사용상표를 모방하여 등록받은 것이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.’라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 
 2) 특허심판원은 2019. 10. 14. ‘이 사건 등록상표는 중국의 흑룡강성 지역의 수요자 사이에 헤이롱지앙 치다의 상품을 표상하는 표지로서 충분히 알려진 선사용상표와 그 표장 및 상품이 동일 또는 유사하고, 선사용상표가 가진 양질의 이미지나 고객흡인력 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 출원·등록된 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.’는 이유로, 헤이롱지앙 치다의 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다. 
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장 요지
가. 원고들
 1) 피고의 선사용상표는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있지 않다. 
 2) 이 사건 등록상표와 선사용상표의 공통된 부분인 ‘
’ 부분은 식별력이 없어 요부라 할 수 없으므로 이 사건 등록상표와 선사용상표는 전체로서 관찰되어야 할 것인데, 그 외관, 호칭, 관념이 상이하므로 서로 유사하지 않다. 
 3) 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적으로 등록된 것이 아니다. 
 4) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는데, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하므로 위법하다. 
나. 피고
 흑룡강성의 주류전문제조회사 목단강시노단자주업유한공사(이하 ‘노단자회사’라고 한다)는 2000년경부터 선사용상표를 표시한 백주 등 주류 제품을 중국의 흑룡강성 일대에서 제조, 판매함으로써 선사용상표가 중국의 수요자들 사이에 노단자회사의 주류제품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀고, 선사용상표에 관한 권리 및 영업 일체가 2015. 11. 9.경 노단자회사로부터 헤이롱지앙 치다로, 2017. 10.경, 헤이롱지앙 치다로부터 피고로 각 승계되었다. 
 이 사건 등록상표는 중국의 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 피고의 선사용상표와 동일·유사하고, 원고가 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하고 있는 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제13호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 
3. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부
가. 판단기준
상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).
 한편, 영업양도 등에 의해 주지 상품표지와 함께 그 상품에 관한 영업 일체가 함께 이전되는 경우에는 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계된다고 볼 것이나(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조), 이와 달리 영업과 분리되어 표지만 이전되는 경우 등 그 표지에 화체되어 있던 종전 주체의 영업상의 신용이 함께 승계되는 것으로 평가할 수 없는 경우에는 상품표지의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다. 
나. 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 특정인의 상품 표지로서 인식되어 있었는지 여부
 1) 헤이롱지앙 치다가 노단자회사로부터 선사용상표의 주지성을 승계하였는지 여부 
 피고는 노단자회사가 가지고 있던 선사용상표의 주지성을 헤이롱지앙 치다가 이어받았다고 주장한다. 
 을 제2호증의 기재에 의하면 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 1. 31.) 이전인 2015. 11. 9.경 노단자회사가 헤이롱지앙 치다에게 ‘
’에 관한 상표권(중국 등록 상표권, 등록번호 제6286876호)을 양도하기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실은 인정되나 피고가 제출한 증거만으로는 위 상표권의 양도 외에 위 양 당사자 사이에 위 상표권이 사용된 상품에 관한 영업 일체가 함께 이전되었다고 인정하기 부족하다.
 이에 대하여 피고는 위 상표권 양도 당시 양도인인 노단자회사가 더 이상 백주제품을 생산, 판매할 수 없을 정도로 경영상태가 악화되어 있었으며 선사용상표에 관한 중국에서의 등록상표권 외에는 대가를 받고 양도할 수 있는 어떠한 권리나 재산, 시설들을 보유하고 있지 않았다고 주장하는 바, 위와 같은 피고의 주장에 의하면 헤이롱지앙 치다는 노단자회사로부터 중국에서 등록된 위 상표권만을 양수받은 것으로 볼 수 있을 뿐이고 그와 함께 백주 등에 관한 영업 일체를 함께 이전받은 것으로 볼 수 없다. 
 그렇다면 설령 과거에 노단자회사가 선사용상표에 관한 주지성을 취득한 바 있다고 하더라도 그 주지성을 헤이롱지앙 치다가 승계하였다고 인정할 수 없다. 
 2) 헤이롱지앙 치다가 선사용상표에 관한 주지성을 취득하였는지 여부 
 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 1. 31.) 무렵 헤이롱지앙 치다의 독자적인 사용으로 인하여 선사용상표가 중국의 수요자 사이에 헤이롱지앙 치다의 상품표지로 인식되었는지 여부에 관하여 보건대, 아래와 같은 이유로 피고가 제출한 증거의 각 기재(을 제3 내지 37호증)만으로는 선사용상표가 헤이롱지앙 치다의 독자적인 사용에 의하여 특정인의 상품표지로 인식되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 
 가) 을 제18 내지 22, 33 내지 36호증은 노단자회사의 선사용상표 사용 사실에 관한 증거이고, 을 제37호증은 2019. 3. 15.경 노단자주(酒)가 흑룡강진품 및 우량보증식품 인증을 받은 사실에 관한 것으로, 이를 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 1. 31. 무렵 헤이롱지앙 치다의 선사용상표 사용에 의한 주지성 취득 인정의 근거로 삼을 수 없다. 
 나) 을 제3 내지 17호증은 중국에서의 노단자회사, 헤이롱지앙 치다, 피고의 선사용상표의 출원 및 보유 현황에 관한 자료에 불과하여 헤이롱지앙 치다의 2015. 11.부터 2017. 1.까지 사이의 선사용상표의 사용 사실을 뒷받침하는 것이라고는 보기 어렵다. 
 다) 을 제23 내지 30호증의 기재 내용은 흑룡강성 지역의 주점, 수퍼 등 8개 상점이 2014년부터 2018년까지 선사용상표가 표시된 주류 제품을 판매하여왔다는 것인데, 이는 각 상점의 사진과 상점 주인의 진술서에 불과하여 그 진술서의 기재 내용을 선뜻 믿기 어려울 뿐만 아니라, 설령 그 기재 내용이 사실이라도 위 8개 상점이 2015. 11.경부터 2017. 1. 31.까지 약 1년 2개월 남짓 선사용상표가 표시된 주류 제품을 판매하였다는 것만으로는 선사용상표가 중국의 수요자 사이에 상당한 정도로 알려진 것으로 인정하기 부족하다. 
 라) 을 제31호증은 선사용상표가 표시된 제품이 2017년, 2018년 중국의 인터넷쇼핑 사이트 ‘타오바오몰’에서 판매되었다는 취지인데, 위 증거로부터 선사용상표가 표시된 제품의 판매량 등을 확인할 수 없을 뿐만 아니라 위 기간의 대부분은 이 사건 등록상표의 출원일(2017. 1. 31.) 이후이다. 
 마) 을 제32호증 중국의 유명상표, 지명상표 제도에 관한 설명으로 헤이롱지앙 치다의 선사용상표 사용 사실과는 직접적인 관련이 없다. 
 3) 검토 결과의 정리 
 이와 같이 어느 모로 보나 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 중국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없는 이상, 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다.
다. 소결론
 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 
4. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이규홍(재판장) 우성엽 박은희