의장권침해금지가처분 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2005.09.14 / 시행일:

【신청인, 항고인】 신신상사 주식회사(소송대리인 법무법인 에셀 담당변호사 김용태)
【피신청인, 피항고인】 주식회사 낫소(소송대리인 법무법인 두우 담당변호사 조문현외 4인)
【제1심결정】 인천지방법원 부천지원 2004. 12. 28.자 2004카합378 결정
【주 문】
1. 신청인의 항고를 기각한다.
2. 항고비용은 신청인의 부담으로 한다.

【신청취지 및 항고취지】피신청인은 
가. 별지 1, 2, 3 각 도면 및 별지 4, 5 각 사진과 같은 형상과 모양, 색채의 족구공과 동일, 유사한 족구공을 생산, 수입, 판매, 확포, 전시하여서는 아니 되고,
나. 별지 6.과 같은 국민생활체육전국족구연합회 공식마크 밑에 “APPROVED” 또는 “OFFICIAL BALL”의 영문이 표시된 족구공을 피신청인의 인터넷 홈페이지 및 인터넷 쇼핑몰 기타 선전광고물에 표기하여 판매하여서는 아니 되며,
다. 피신청인 경영의 공장, 사무실, 창고 및 그 외의 장소에 보관되어 있는 피신청인 소유의 별지 7. 사진 및 이와 유사한 형상과 모양, 색채가 결합된 족구공의 완제품, 반제품 및 선전광고물에 대한 채무자의 점유를 풀고 이를 신청인이 위임하는 집행관에게 그 보관을 명하고, 집행관은 위 각 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다. 
【이 유】1. 기초사실
 제출된 자료에 의하면 다음 각 사실이 소명된다. 
 가. 신청인은 운동구 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피신청인은 운동용구 제조업 등을 목적으로 하는 회사이다. 
 나. 신청인은 1998. 7. 1. 제226553호로 별지 1, 2, 3과 같은 디자인을 등록하였는데(이하 이 사건 디자인이라 한다), 이 디자인은 ‘공지의 족구(足球)공 형상에 모양과 색채를 결합한 족구공의 형상, 모양의 색채의 결합’을 의장창작의 내용의 요점으로 하고 있으며, 신청인은 2002. 5. 21.에는 제226553-1호로 이 사건 디자인에 관한 유사디자인을 등록하였다. 신청인은 등록된 이 사건 디자인에 기하여 별지 4, 5와 같은 족구공을 제작하여 판매하고 있다. 
 다. 피신청인은 1992. 7. 10. 제129425호로 별지 8.과 같은 족구공의 디자인을 등록하였으며, 별지 7.과 같은 모양의 족구공을 제조자주문방식으로 생산, 판매하여 왔는데, 피신청인이 판매하여 온 족구공에는 별지 6.과 같은 표시가 인쇄되어 있다. 
 라.특허심판원은 2005. 5. 27.자 2004당2476호 심결에서, 신청인의 이 사건 디자인 등록을 무효로 한다는 결정을 하였는데, 그 이유의 요지는 신청인의 등록 이전에 배포된 카탈로그에 별지 9.와 같은 공의 사진이 게재되어 있는데 이 공의 디자인과 신청인의 등록 디자인은 그 형상과 모양이 극히 유사하여 심미감이 동일, 유사한 디자인이라는 것이었다.
2. 판단
 가. 신청원인
신청인 주장의 요지는, 피신청인이 ① 신청인의 족구공에 관한 등록디자인과 동일, 유사한 모양으로 된 별지 7.의 족구공을 생산, 판매함으로써 신청인의 이 사건 디자인에 관한 디자인권을 침해하고 있으며, ② 국민생활체육전국족구연합회로부터 공인구로 지정받은 사실이 없음에도 별지 6.과 같은 표시를 인쇄한 족구공을 생산, 판매함으로써 상품의 품질·내용의 오인을 일으키게 하는 선전·표지를 하여,부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 바.목에서 규정하고 있는 부정경쟁행위를 저질렀다는 것이다.
 나. 디자인권 침해 주장에 대하여
먼저, 신청인의 위 등록 디자인권에 관한 권리범위를 인정할 수 있는지에 관하여 살펴본다. 
우선, 이 사건 디자인에서 인조가죽 12개를 이어 붙여서 족구공을 형성하는 부분에 대하여 보면, 이 부분은 그 이전에 등록된 피신청인의 별지 8. 디자인에서 이미 명확하게 드러나 있는 것으로서 국내에서 공지된 디자인이라 할 것이어서, 이 부분은디자인보호법 제5조 제1호에서 규정하고 있는 등록무효 요건에 해당된다.
다음으로, 이 사건 디자인에서 3개의 동일한 색의 조각이 각 조각의 한쪽 끝을 맞대고 이를 중심으로 연결되며, 파랑, 빨강의 색을 사용함으로써 태극무늬의 형상을 나타내고 있다고 주장하는 부분에 대하여 본다. 
제출된 자료에 의하면, 파키스탄의 펄커스 회사(FIRCOS Industries Limited)가 발간한 카탈로그[소을 2호증]에 게재된 253번 공은 별지 9.와 같이, 같은 색으로 된 세 조각을 각 조각의 끝 부분을 중심으로 연결하여 바람개비 모양으로 붙여놓은 디자인인 사실(이하 위 디자인을 비교대상 디자인이라 한다), 위 카탈로그에는 공의 디자인을 소개하는 맨 앞부분에 축구공, 핸드볼 공, 배구공, 농구공, 럭비공이라는 표기만이 있을 뿐, 각 공마다 어떤 경기에 사용되는 공인지 표기되어 있지 아니한 사실, 위 회사의 경영진(managing partner)이던 A.D.Bhutta 가 1995. 5. 9.에 사망한 사실, 그의 사망 이전에 출간된 카탈로그는 인사말 부분에 그가 사망한 날짜를 포함하고 있지 않으며 사망 이후에 출간된 카탈로그에는 그의 사망일자가 포함되어 있는 사실, 위 소을 2호증의 카탈로그는 A.D.Bhutta가 쓴 인사말로 시작하고 있는데 인사말에는 ‘회사가 사업을 시작한 지 15년이 되었다’는 내용이 기재되어 있을 뿐 그의 사망일은 기재되어 있지 아니한 사실, 위 회사는 1980년경 설립된 사실이 각 소명된다. 따라서 위 소을 2호증의 카탈로그는 위 회사 설립시로부터 15년이 되는 해인 1995년 중 A.D.Bhutta가 사망하기 이전에 출간되었다고 볼 것이어서 이 사건 디자인이 등록된 때보다 앞서서 출간되었다고 할 것이며, 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 할 수 있으므로(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 참조) 달리 특별한 사정이 없는 한 위 카탈로그는 배부, 반포되었다 할 것이다.
그리고 디자인은 그 디자인이 적용되는 물품과 일체불가분의 관계에 있으므로 디자인의 동일, 유사성을 판단함에 있어서는 디자인이 표현된 물품 및 디자인이 모두 동일, 유사한지 여부를 살펴보아야 하는 것이고, 디자인이 표현된 물품의 동일, 유사성을 판단함에 있어서는 각 물품이 완전히 동일한 것이 아니라 하더라도 각 물품의 용도와 기능에 공통성 또는 유사성이 있는 경우에는 이를 유사물품으로 취급하여 같은 범주에 속하는 것으로 보아야 하는 것인바(대법원 1978.12.13. 선고 78다232 판결,1992. 4. 24. 선고 91후1144 판결 등 참조), 비교대상 디자인이 구체적으로 어떤 경기에 사용되는 공에 관한 것인지에 대하여는 위 카탈로그에 명확한 표기가 없으나, 카탈로그 내에서의 공의 배열순서와 주변에 게재된 공들의 형상에 비추어 보면 비교대상 디자인은 축구공을 위한 디자인으로 보이는데, 족구와 축구는 그 경기방식과 공의 크기는 다르지만, 둥근 모양의 공을 발로 다루어서 승부를 가린다는 유사점이 있으며, 특히 국내에서 족구를 즐기는 사람들이 족구 전용공이 널리 사용되기 이전에는 주로 축구공을 사용하여 왔다는 점에 비추어 보면 그 용도와 기능에 유사성을 인정하기에 충분하다 할 것이므로, 족구공과 축구공은 디자인의 공지 여부 등을 판단함에 있어서 유사한 것으로서 보아 같은 범주에 속하는 것으로 볼 수 있는 것이다.
디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 하는지 여부에 따라 판단하여야 하는 것으로서, 이 사건 디자인과 비교대상 디자인은 공을 이루는 가죽 조각의 형상이 비슷한 점, 세 조각을 같은 색으로 구성하되 끝 부분을 맞대게 하여 바람개비 모양을 이루도록 하고 있는 점 등에서 상당한 유사성을 보이고 있어 전체적으로 대비 관찰하여 볼 때 유사한 심미감을 느끼게 하기에 충분하다 할 것이어서, 이 사건 디자인과 비교대상 디자인은 유사하다 할 것이다.
이에 대하여 신청인은, 이 사건 디자인의 주된 요소는 끝 부분을 중심으로 모여 있는 세 조각을 같은 색으로 하되 그 색을 빨강, 파랑, 초록 또는 빨강, 파랑, 하양으로 구성하여 태극무늬 모양으로 형성함에 있으므로 이러한 점에 있어서 비교대상 디자인과 차이가 있다고 주장한다. 살피건대, 제출 자료에 의하면 신청인이 이 사건 디자인을 등록할 당시 끝 부분을 중심으로 모여 있는 같은 색의 세 조각들 중 한 조(組)는 파랑, 한 조는 빨강, 두 조는 하양으로 구성한 디자인으로 등록한 사실이 소명되지만, 이러한 색의 배치로서 태극무늬 모양을 형성함을 디자인의 특징적 요소로 삼은 바 없을 뿐 아니라(만일 이러한 색의 배치가 이 사건 디자인의 특징적 요소이었다면 ‘색채를 지배적 요소로 하므로 원본을 참조하여야 한다.’ 등의 취지가 의장공보에 기재되는 것이 통상적이다), 전체적으로 관찰하여 보면 이 사건 디자인과 같이 3가지 색을 배열하더라도 태극무늬 모양이 연상되지도 아니하므로, 이 사건 디자인이 색채에 의하여 비교대상 디자인과는 다른 모양을 형성하고 있어 색채가 별개의 심미감을 일으키는 요소로 작용하고 있다고는 볼 수 없어서, 신청인의 위 주장은 받아들이지 않는다.
따라서 이 사건 디자인은 그 등록출원 이전에 국내·외에서 반포된 간행물에 게재된 비교대상 디자인과 유사하여,디자인보호법 제5조 제2호에서 규정하고 있는 등록무효 사유에 해당된다.
그렇다면 이 사건 디자인은 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 신청인의 디자인권이 침해되었다는 주장은 이유 없다. 
 다. 부정경쟁행위 주장에 대하여
제출 자료에 의하면 국민생활체육전국족구연합회와 피신청인이 2004. 5. 19. 피신청인이 생산하는 상품명 ‘Patriot’의 족구공을 위 연합회의 “인정구”로 승인하기로 하는 계약을 체결한 사실, 피신청인이 생산하는 족구공에는 국민생활체육족구연합회(Korea Jokgu Association, KJA)의 표장 바로 아래에 “KJA APPROVED”라고 인쇄되어 있고, 그 표장과는 떨어진 곳에 있는 상품명 ‘Patriot’ 아래에 “OFFICIAL BALL”의 기재가 인쇄있는 사실이 소명되는바, 통상적으로 approved 라는 영문 표지는 ‘승인받았음’ 또는 ‘인정받았음’의 의미로 사용되고 있으므로 위 연합회의 표장 바로 아래에 있는 “KJA APPROVED”의 표기가 신청인의 주장처럼 ‘공인구’의 의미로 사용되었다고 볼 수는 없을 것이며, 또한 “OFFICIAL BALL”의 기재는 위 연합회의 표장과 떨어진 곳에 인쇄되어 있어 국내의 일반 소비자들에게 위 연합회와 연관성 있는 기재라고 오인을 불러일으킬 우려는 없다고 보인다. 
그렇다면 피신청인이 생산, 판매하는 족구공에 인쇄된 위와 같은 표기를 ‘상품의 품질에 오인을 일으키게 하는 표지’라고 볼 수 없으므로, 부정경쟁방지법 위반에 관한 신청인의 주장도 이유 없다. 
 라. 보전의 필요성에 대하여
 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 다툼 있는 권리관계가 본안소송으로 확정되기 전에 가처분권리자의 현저한 손해를 방지하기 위하여 한하여 허용되는 잠정적인 처분이므로, 당사자 쌍방의 이해득실관계와 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상 등의 사정을 고려하여 합목적적으로 가처분의 필요성을 결정하여야 하는 것이고, 특히 이 사건과 같이 본안판결과 같은 내용의 부작위의무를 부담시키는 만족적 가처분에 있어서는 더욱 신중하게 보전의 필요성 여부를 결정하여야 하므로, 특허청이 신청인의 특허권 등을 무효로 판단하는 심결을 하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적인바(대법원 1993.2.12. 선고 92다40563 판결,대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 특허심판원이 2005. 5. 27. 신청인의 이 사건 디자인 등록을 무효로 한다는 결정을 내린 바 있으므로, 이 사건 가처분신청은 보전의 필요성을 결하였다고 볼 것이다.
3. 결론
 그러므로, 피신청인이 별지 4. 5.와 같은 디자인의 족구공을 생산, 판매함으로써 신청인의 디자인권을 침해하였거나, 그러한 생산, 판매행위가 부정경쟁행위에 해당됨을 전제로 하고 있는 신청인의 이 사건 가처분 신청은 그 피보전권리가 존재하지 아니할 뿐 아니라 보전의 필요성도 없으므로 이를 기각할 것인바, 제1심 결정은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 신청인의 항고를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다. 

판사 김영태(재판장) 김종호 홍준호