거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1997.10.24 / 시행일:

【출원인,상고인】 한국중공업 주식회사 (소송대리인 변리사 임석재 외 1인)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】특허청 항고심판소 1996. 9. 25.자 94항원1943 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고 이 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 함께 판단한다.
 1. 원심의 인정 사실과 판단
 가. 1992. 3. 5. 출원된 이 사건 출원발명의 특허청구범위는 "화학조성이 중량%로 탄소 0.30% 내지 0.60%, 규소 0.10% 내지 0.40%, 망간 0.40% 내지 1.40%, 크롬 2.0% 이하, 몰리브덴 0.50% 이하, 바나듐 0.10% 이하, 유황 0.0005% 내지 0.010%, 칼슘 0.001% 내지 0.010%, 알루미늄 0.010% 내지 0.050% 및 잔부(殘部)는 철(鐵)과 불가피하게 혼입되는 불순물로 구성된 것을 특징으로 하는 고품질강(鋼) 플라스틱 사출 금형소재"이고, 그 출원 전인 1980. 6. 27. 공개된 일본공개특허공보 소 55-85655호의 인용발명(이하 인용발명이라고 한다) 중 특허청구범위 제4항은 "C：0.2-0.5%, Si：2.0% 이하, Mn：2.0% 이하, Cr：0.5-4.0%, Mo：0.03-2.0%, V：0.01-2.0%, S：0.036-0.15%와, 이어서 Ni：1.2% 이하, Cu：2.0% 이하, Al：0.5% 이하, Zr：0.5% 이하, Ti：0.5% 이하의 적어도 1종과, Ca：0.0005-0.01%, Pb：0.03-0.2%, Se：0.03-0.2%, Te：0.01-0.15%, Bi：0.01-0.2%의 적어도 1종을 함유하고 잔부가 실질적으로 Fe로 된 플라스틱 성형(成形) 금형용(金型用) 강(鋼)"이다.
 나. 이 사건 출원발명과 인용발명의 조성원소와 그 조성범위를 대비·검토하면, 양 발명은 금형소재를 구성하는 원소의 함량에 다소의 차이가 있을 뿐 구성원소의 성분은 정확히 일치함을 알 수 있다.
 다. 출원인은 이 사건 출원발명은 사출성형소재를 구성하는 원소 중 유황, 알루미늄 및 칼슘의 함량을 특정한 데 특징이 있을 뿐만 아니라 구성성분의 함량의 차이로 인하여 소재의 가공성이 우수하다고 주장하고 있으나, 이 사건 출원발명은 칼슘과 알루미늄의 함량이 각각 0.001% 내지 0.01% 및 0.01% 내지 0.05%인데 비하여 인용발명은 칼슘과 알루미늄의 함량이 각각 0.0005% 내지 0.1% 및 0.5% 이하로서, 칼슘의 경우 양 발명의 함량이 거의 유사하고 알루미늄의 경우 이 사건 출원발명의 함량이 인용발명의 함량범위 내에 포함되어 있고, 기타 성분의 경우에도 이 사건 출원발명의 함량이 인용발명의 함량범위와 겹치고 있다.
 라. 따라서 이 사건 출원발명은 인용발명의 각 성분의 함량범위를 일부 변경 표현한 것에 불과할 뿐 동일성의 발명이라 하겠고, 이 사건 출원발명에서 그 함량을 수치적으로 한정함으로 말미암아 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 예상할 수 없는 격별한 효과를 인정할 수 있게 하는 기재를 명세서에서 찾아볼 수 없으므로, 결국 이 사건 출원 발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되고, 이와 같은 취지에서특허법 제29조 제2항에 의하여 이 사건 출원발명의 등록을 거절한 원사정은 정당하다.
 2. 당원의 판단 
 가.특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 그 진보성의 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술적 구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며, 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다(당원 1996. 11. 26. 선고 95후781 판결 참조).
 나. 그러므로 기록에 의하여 이 사건 출원발명과 인용발명을 대비하여 살펴보기로 한다.
 (1) 먼저 양 발명의 구성원소 중 유황(S)에 관하여 본다.
 유황(S) 성분은 피삭성(被削性), 쾌삭성(快削性)을 개선시키는 작용을 하는 필수적인 요소이나, 유황이 과다한 경우에는 소재에 크랙(crack)이 발생하고, 인성(靭性) 및 충격강도가 저하하며, 부식가공시 흠이 발생되는 부작용이 있는바, 인용발명에서는 쾌삭성을 확보하기 위하여 유황의 함량을 적어도 0.036% 이상 0.15% 이내로 한다(필요 이상으로 함유하면 부작용이 있다)고 기재하고 있음에 비하여, 이 사건 출원발명에서는 유황성분이 0.0005% 내지 0.01%에 불과한 것이므로, 양 발명은 유황성분의 함량이 서로 다르다고 할 것이고, 따라서 이 사건 출원발명이 인용발명보다 유황함량이 적어서 위와 같은 부작용이 나타날 가능성이 훨씬 적다고 하겠다.
 (2) 나아가 알루미늄(Al)과 칼슘(Ca) 성분에 관하여 본다.
 칼슘의 경우 이 사건 출원발명에서는 0.001% 내지 0.01%이고 인용발명에서는 0.0005% 내지 0.01%이어서 그 조성범위는 유사하다 할 것이나, 알루미늄의 경우 이 사건 출원발명에서는 0.01% 내지 0.05% 이고 인용발명의 경우 0.5% 이하이므로 이 사건 출원발명에서는 인용발명의 범위 내이기는 하나 그 사용량이 적은 것임을 알 수 있고, 한편 인용발명에서 알루미늄은 인성(靭性) 및 소입성(燒入性) 향상 원소로, 칼슘은 피삭성(被削性) 향상 원소로 추가되어 있기는 하나, 이들은 필수적인 구성요소가 아니고 선택적인 구성요소에 불과할 뿐이며, 더욱이 인용발명에서 칼슘과 알루미늄은 금속상태 자체로서 합금상태로 조성되어 있는 것인데 반하여, 이 사건 출원발명에서는 칼슘과 알루미늄이 필수적인 구성요소이고, 그 조성상태는 비금속개재물과 결합하여 구상(球狀)의 미립자(微粒子)를 형성하고 이 미립자상의 복합구조체가 합금 내에 골고루 퍼져 있는 상태로 조성되어 있는 것이다.
 (3) 이 사건 출원발명의 명세서에서는 출원인이 자체 실험한 결과 이 사건 출원발명은 칼슘, 알루미늄 등의 복합개재물이 소형, 구형의 미립자로 존재하여 절삭시 윤활작용을 함에 따라 기존의 금형소재보다도 제반 기계적 성질이 우수하고, 쾌삭성 등의 기계가공성이 우수하며, 경면(鏡面)가공성까지 우수하여 표면 흠의 발생이 없는 뛰어난 물성을 가진 대형 금형소재를 얻을 수 있다고 기재하고 있다.
 다. 살피건대, 합금분야에서는 합금성분의 조성범위와 조직상태, 조성조건에 따라 결과가 달라질 수 있고, 다른 구성요소와의 유기적인 결합관계로 말미암아 물성의 변화가 일어날 수 있으므로 그 합금의 고유한 성질 및 용도나 작용효과를 살펴보야야 하는 것인바, 앞에서 본 사정과 같다면이 사건 출원발명과 인용발명은 기술적 구성 및 작용효과가 서로 다르고, 따라서 이 사건 출원발명은 공지된 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정될 소지가 충분하므로 그러한 경우에는 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 본원발명에는 진보성이 인정될 수 있다고 하겠다.
 따라서 원심으로서는 위와 같은 유황성분의 조성범위의 차이나 유황성분이 소재에 미치는 영향, 알루미늄이나 칼슘의 조성비율뿐만 아니라 그 구성이 필수적인지 여부나 그 역할, 그 조직상태나 합금 내에서의 존재형태와 그러한 것들이 소재에 미치는 영향 등을 자세히 심리해 봄으로써 출원인이 주장하는 기계적 성질, 기계가공성, 경면가공성이 뛰어난 물성의 변화가 있는지 등에 대하여 잘 살펴보았어야 함에도 이에 이르지 아니한 채 만연히 이 사건 출원발명은 인용발명과 조성원소와 그 조성비율이 동일성의 범위에 속한다고 하여 그 진보성을 부정하고 말았으니, 이러한 원심심결에는 심리를 다하지 아니하였거나 판단을 유탈한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 잘못은 심결결과에 영향을 미쳤음이 명백하다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
 3. 그러므로 원심심결을 파기하고 이 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 신성택(재판장) 천경송(주심) 지창권 송진훈

[1] 발명의 진보성 유무 판단 기준
[2] 고품질강 플라스틱 사출 금형소재에 관한 출원발명과 인용발명이 그 구성요소는 같으나 그 함량이 서로 다르고, 그로 인한 작용효과가 다르다고 보아 진보성을 인정한 사례

[1]특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 그 진보성의 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술적 구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며, 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.
 [2] 고품질강 플라스틱 사출 금형소재에 관한 출원발명과 인용발명이 그 구성요소는 같으나 그 함량이 서로 다르고, 따라서 그 기술적 구성 및 작용효과가 서로 달라 출원발명은 공지된 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정될 소지가 충분하므로 그러한 경우에는 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수는 없다 할 것이어서 출원발명에 진보성이 인정될 수 있다고 한 사례.