권리범위확인(디) (특허, 특허법원)
공포일: 2018.09.14 / 시행일:

【원 고】 케이티무역 주식회사 (소송대리인 변리사 장상기)
【피 고】 주식회사 커밍 (소송대리인 법무법인 케이파트너스 담당변호사 김성욱)
【변론종결】2018. 8. 24.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2018. 2. 14. 2016당2598 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 등록디자인 (갑 제2호증)
 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 디자인등록 (등록번호 생략)/ 2014. 8. 27./ 2015. 3. 9.
 2) 물품의 명칭: 방한용 실내화
 3) 도면: [별지 1]과 같다.
 나. 확인대상디자인
 1) 물품의 명칭: 방한용 실내화
 2) 도면: [별지 2]와 같다.
 다. 선행디자인들
 1) 선행디자인 1 (갑 제4호증)
 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 디자인등록 제527419호/ 2009. 3. 27./ 2009. 4. 23.
 나) 물품의 명칭: 실내화
 다) 도면: [별지 3]의 ‘가’와 같다.
 2) 선행디자인 2 (갑 제5호증)
 2014. 1. 네이버 인터넷 사이트[http://shopping.naver.com/search/all.nhn?query=%ED%95%9C %EB%AF%BC+%EB%A7%89%ED%9E%98%ED%98%95＆cat_id=＆frm=NVSHATC＆=＆=＆=＆=]에 게재된 ‘실내화’로 그 도면은 [별지 3]의 ‘나’와 같다.
 3) 선행디자인 3 (갑 제7호증)
 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 디자인등록 제501485호/ 2007. 6. 4./ 2008. 8. 4.
 나) 물품의 명칭: 신발
 다) 도면: [별지 3]의 ‘다’와 같다.
 4) 선행디자인 4 (갑 제8호증)
 2008. 12. 29. 미국의 비영리단체인 아카이브가 운영하는 인터넷 사이트[www.archive.org 사이트 접속 후 wayback machine으로 www.crocs.com]에 게재된 ‘신발’로 그 도면은 [별지 3]의 ‘라’와 같다.
 5) 선행디자인 5 (갑 제6호증)
 2013. 10. 2. 네이버 인터넷 블로그[http://blog.naver.com/tdmarket/110177047229]에 게재된 ‘실내화’로 그 도면은 [별지 3]의 ‘마’와 같다.
 6) 선행디자인 6 (갑 제9호증)
 가) 출원번호/ 출원일/ 거절결정일: 출원 ***-****-****8/ 2006. 9. 15./ 2007. 5. 9.
 나) 물품의 명칭: 겨울 방한 실내화
 다) 도면: [별지 3]의 ‘바’와 같다.
 7) 선행디자인 7 (갑 제10호증)
 가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 디자인등록 제673783호/ 2012. 9. 6./ 2012. 12. 18.
 나) 물품의 명칭: 방한화
 다) 도면: [별지 3]의 ‘사’와 같다.
 8) 선행디자인 8 (갑 제11호증)
 2013. 11. 28. 네이버 지식iN에 https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch＆sm=top _hty＆fbm=1＆ie=utf8＆query=%EA%B5%AC%EB%A9%8D%EB%9A%AB%EB%A6%B0%EC%8 B%A4%EB%82%B4%ED%99%94로 게재된 ‘구멍뚫린실내화’로 검색한 결과 화면으로 그 도면은 [별지 3]의 ‘아’와 같다.
 라. 이 사건 심결의 경위
 1) 원고는 특허심판원에 이 사건 등록디자인권자인 피고를 상대로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 그 전체적인 심미감이 상이하므로 그 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 등록디자인은 선공지된 선행디자인 1 내지 6으로부터 공지 형태를 서로 결합한 정도의 창작 수준이 낮은 디자인에 해당되어 통상의 디자이너(그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있음이 명백한 것으로서 마땅히 무효사유에 해당하며, 확인대상디자인은 선공지된(또는 전기통신회선을 통해 공중이 이용 가능하게 된) 선행디자인들과 유사하여 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
 2) 이에 특허심판원은 2016당2598호로 심리한 다음, 2018. 2. 14. 확인대상디자인은 선행디자인 1 내지 6으로부터 용이하게 창작될 수 있는 자유실시디자인이라고 할 수 없고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고 전체적인 심미감에 차이가 없어 유사하므로 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
 2. 당사자들의 주장
 가. 원고의 주장 요지
 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 공지 부분에서 서로 동일·유사하더라도 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분들이 서로 유사하지 아니하고, 확인대상디자인은 선행디자인들을 결합함으로써 용이하게 창작해 낼 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것임에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
 나. 피고의 주장 요지
 확인대상디자인을 자유실시디자인에 해당한다고 보기 어렵고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대상 물품이 동일하고 전체적인 심미감에 차이가 없어 유사하므로 이 사건 심결은 적법하다.
3. 판단
 가. 선행디자인들이 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지되었는지 여부
 1) 선행디자인 1, 3, 6, 7
 앞서 본 인정 사실에 의하면 대한민국특허청 등록디자인공보에 선행디자인 1은 2009. 5. 6., 선행디자인 3은 2008. 8. 8., 선행디자인 6은 2006. 10. 12., 선행디자인 7은 2012. 12. 27. 각 게재된 사실이 인정되고, 이는 모두 이 사건 등록디자인의 출원일(2014. 8. 27.) 이전이므로, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 간행물에 의하여 공지된 디자인들에 해당한다.
 2) 선행디자인 2, 4, 5
 위 선행디자인들은 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 각 위에서 본 바와 같이 각 인터넷 사이트에 게재된 사실이 확인되므로, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 전기통신회선을 통해 공지된 디자인에 해당한다.
 3) 선행디자인 8
 피고는 선행디자인 8은 누군가 2013. 11. 28. 앞서 본 인터넷 주소에 해당하는 네이버 지식iN에 올린 사진에 불과하고 오로지 그곳에서만 이미지가 나올 뿐이며, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되거나 공지된 사실도 없는 데다가, 2016. 12. 26. 이전까지는 위 네이버 지식iN의 본문 내용이 수정될 수 있는 것이어서 선행디자인 8이 실제로 존재하는 것인지 아니면 공지된 것인지 알 수 없다고 주장한다.
 그러나 디자인보호법 제33조 제1항 제2호가 규정하는 “전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인”이라 함은 인터넷상에서 웹이나 블로그를 통하여 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태를 말하는 것인데, 사회통념이나 거래사회의 경험칙상 그리고 당원 직권조사에 의해 네이버에서 이 사건 등록디자인의 출원일(2014. 8. 27.) 이전으로 검색 기간을 설정하여 ‘구멍뚫린실내화’로 검색한 결과 선행디자인 8은 2013. 11. 28.자로 위 네이버 지식iN에 게시된 것이 발견되는 등 불특정 다수인이 그 형상과 모양을 볼 수 있는 상태에 놓여 있었다고 봄이 상당하고, 이를 을 제1호증의 기재만으로 뒤집기에는 부족하므로 선행디자인 8은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 것이라고 판단된다.
 나. 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인과 선행디자인들의 물품의 동일·유사 여부
 이 사건 등록디자인, 확인대상디자인과 선행디자인들의 대상 물품은 모두 실내화를 포함한 ‘신발’이므로, 용도 및 기능이 동일한 물품이다.
 다. 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당하는지 여부
 1) 관련 법리
디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하여 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다. 또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).
 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 통상의 디자이너가 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 등 참조).
 2) 확인대상디자인과 선행디자인들의 대비
 가) 확인대상디자인의 특징

 확인대상디자인의 ① 발등 부위는 전체적으로 완만한 곡선의 형태로서 그 위의 작은 원형의 통공이 균일한 간격으로 여러 개 형성되어 있는 점(이하 ‘1 특징’), ② 발등 부위와 발의 양쪽 측면이 만나는 부분에는 재봉선들이 형성되어 있는 점(이하 ‘2 특징’), ③ 신발 양쪽 측면에 모서리가 둥근 삼각형 모양의 홈이 형성되어 있는 점(이하 ‘3 특징’), ④ 신발 갑피의 상부 테두리부터 내부까지 털로 된 내피가 장식되어 있는 점(이하 ‘4 특징’), ⑤ 뒤꿈치 부위에 신발 갑피와 밑창을 단단하게 지지하는 수직 지지대가 형성되어 있고, 수직 지지대 좌우로 대칭되게 곡선의 재봉선 모양이 형성되어 있는 점(이하 ‘5 특징’), ⑥ 신발 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉이 형성되어 있는 점(이하 ‘6 특징’), ⑦ 신발의 앞굽 하부의 테두리는 빗살무늬와 같은 문양이 형성되어 있는 점(이하 ‘7 특징’), ⑧ 신발의 앞굽 하부의 테두리 부위를 제외한 나머지 하부 테두리 부분은 한 줄의 홈이 형성되어 있는 점(이하 ‘8 특징’) 등을 특징으로 한다.
 나) 선행디자인 2 및 5와의 대비

 (1) 공통점
 확인대상디자인과 선행디자인 2, 5의 공통점을 살펴보면, ① 발등 부위는 전체적으로 완만한 곡선의 형태로서 그 위의 작은 원형의 통공이 균일한 간격으로 여러 개 형성되어 있는 점(1 특징), ② 발등 부위와 발의 양쪽 측면이 만나는 부분에 재봉선이 형성되어 있는 점(2 특징의 일부), ③ 신발 양쪽 측면에 모서리가 둥근 삼각형 모양의 홈이 형성되어 있는 점(3 특징), ④ 뒤꿈치 부위에 신발 갑피와 밑창을 단단하게 지지하는 수직 지지대가 형성되어 있고, 수직 지지대 좌우로 대칭되게 곡선의 재봉선 모양이 형성되어 있는 점(5 특징) 등에서 공통적이다.
 (2) 차이점
 확인대상디자인과 선행디자인 2, 5의 차이점으로는, ㉮ 확인대상디자인은 발등 부위와 발의 양쪽 측면이 만나는 부분에는 재봉선 ‘’이 한글 ‘ㅅ’자 모양으로 형성되어 있으나, 선행디자인 2(‘’), 그리고 5(‘’)에는 재봉선이 신발 뒤쪽 방향으로 비스듬하게 하나만 형성되어 있는 점(2 특징의 일부), ㉯ 확인대상디자인에는 신발 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉(6 특징)이 있는 점, ㉰ 확인대상디자인에는 갑피의 상부 테두리부터 내부까지 털로 된 내피가 형성(‘’)되어 있으나, 선행디자인 2(‘’), 5(‘’)는 형성되어 있지 않은 점(4 특징), ㉱ 확인대상디자인에는 신발 앞굽 하부 테두리 부위에 빗살무늬와 같은 문양이 형성 ‘’되어 있으나 선행디자인 2(‘’), 5(‘’)에는 마름모와 같은 문양이 형성되어 있다는 점(7 특징), ㉲ 확인대상디자인은 신발의 앞굽 하부의 테두리 부위를 제외한 나머지 하부 테두리 부분(‘’)은 한 줄의 홈이 형성되어 있으나, 선행디자인 2(‘’), 5(‘’)에는 두 줄의 홈이 형성되어 있는 점(8 특징) 등에서 차이가 있다.
 다) 확인대상디자인과 선행디자인 7, 8과의 공통점

 선행디자인 7, 8에는 확인대상디자인의 4 특징과 같이 위 그림처럼 신발 갑피의 상부 테두리 부분에 털이 형성되어 있고, 6 특징인 신발 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉(‘’)이 선행디자인 7(‘’)과 8(‘’)에도 형성되어 있어 공통적이다.
 3) 확인대상디자인이 선행디자인 2, 5에 7, 8을 결합함으로써 쉽게 창작될 수 있는지 여부
 앞에서 본 바와 같이 확인대상디자인과 위 선행디자인들의 각 물품은 모두 실내화를 포함한 ‘신발’로서의 용도 및 기능이 동일한 물품임을 전제로, 원고에게 확인대상디자인의 출원 전에 공지된 선행디자인들을 참작하여 확인대상디자인을 창작할 동기가 인정되는지를 앞서 본 선행디자인 2 및 5와의 차이점을 중심으로 살펴본다.
 우선 확인대상디자인의 ‘1, 2(일부), 3, 5의 특징’은 선행디자인 2, 5에 그대로 나타나 있어 확인대상디자인에서 위 특징 부분은 선행디자인 2, 5를 단순히 결합한 것에 불과한 것으로 판단되고, 위 차이점 ㉮, ㉱ 및 ㉲에 대하여 보면 피고는 종전의 실내화에서는 볼 수 없었던 특징에 해당한다고 주장하나, 그 디자인 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 흔히 가할 수 있는 상업적·기능적 변형들에 불과하다 할 것이므로 그 주장은 받아들일 수 없다.
 다음 차이점 ㉰에 대하여 보면 계절적 요인을 고려하면 신발 갑피의 상부 테두리부터 내부까지 털로 된 내피를 형성하는 변형은 통상의 디자이너에게 선행디자인 7, 8을 참작하여 이를 창작할 동기가 인정되고, 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 볼 때 통상의 디자이너가 용이하게 선행디자인 2, 5와 7, 8의 결합에 이를 수 있을 것으로 판단된다. 또한 신발 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉이 형성되어 있는 확인대상디자인의 6 특징인 차이점 ㉯의 경우도, 선행디자인 7, 8에 이와 같은 특징이 포함되어 있어 통상의 디자이너에게 이를 창작할 동기가 인정되므로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2, 5에 7, 8을 결합함으로써 쉽게 창작될 수 있는 디자인이라고 보아야 한다.
 4) 소결론
 따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 위 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
 4. 결론
 그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지 1] 이 사건 등록디자인(갑 제2호증): 생략]
[[별 지 2] 확인대상디자인: 생략]
[[별 지 3] 선행디자인들: 생략]

판사 이규홍(재판장) 우성엽 이진희

甲 주식회사가 물품의 명칭이 “방한용 실내화”인 등록디자인 “”의 디자인권자인 乙 주식회사를 상대로, 확인대상디자인 “”은 등록디자인과 전체적인 심미감이 상이하고, 선행디자인들을 결합함으로써 용이하게 창작해 낼 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상디자인이 통상의 디자이너가 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하여 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

甲 주식회사가 물품의 명칭이 “방한용 실내화”인 등록디자인 “”의 디자인권자인 乙 주식회사를 상대로, 확인대상디자인 “”은 등록디자인과 전체적인 심미감이 상이하고, 선행디자인들을 결합함으로써 용이하게 창작해 낼 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안이다.
 선행디자인들은 등록디자인의 출원 전에 간행물, 전기통신회선을 통해 공지된 것이고, 등록디자인, 확인대상디자인과 선행디자인들의 대상 물품은 모두 실내화를 포함한 ‘신발’로서의 용도 및 기능이 동일한 물품이며, 확인대상디자인과 선행디자인들을 대비하여 보면 확인대상디자인의 일부 특징 부분은 선행디자인 “”, “”을 단순히 결합한 것에 불과하고, 신발 갑피의 상부 테두리부터 내부까지 털로 된 내피를 형성하는 변형 및 신발 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉이 형성되어 있는 확인대상디자인의 특징은 통상의 디자이너에게 선행디자인 “”, “”을 참작하여 이를 창작할 동기가 인정되고, 공지디자인의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 볼 때 통상의 디자이너가 용이하게 선행디자인들과의 결합에 이를 수 있을 것으로 보이므로, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 위 선행디자인들로부터 용이하게 창작할 수 있는 자유실시디자인에 해당하여 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례이다.