등록취소(상) (특허, 대법원)
공포일: 2007.06.14 / 시행일:

【원고, 피상고인】 
【피고, 상고인】 주식회사 자동차생활 (소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김연수외 1인)
【원심판결】 특허법원 2005. 6. 17. 선고 2004허4952 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】상고이유를 본다.
 1. 피고가 뉴스공급업을 영위하였는지 여부
 원심은 피고의 이 사건 등록서비스표 “”(등록번호 제22812호)가 그 지정서비스업 중 ‘뉴스공급업’에 사용되었는지에 관하여 판단함에 있어서, 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에서 뉴스제공업이란 신문 또는 정기 간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에 뉴스리포터, 뉴스사진 등을 공급하는 산업활동을 말하되, 그 사업체의 일상적인 활동으로 수행되는 뉴스제공, 신문 등의 판매활동은 제외하고 있고, 이 사건 뉴스공급업에서의 뉴스란 ‘새로운 일이나 아직 일반에 알려지지 않은 일 또는 소식’이라 할 것이므로 어느 정도 시사성이 있어야 한다는 점을 전제로 한 다음, 피고가 그 월간 잡지인 ‘자동차생활’에 기사를 게재하는 것이나, 피고의 자회사인 주식회사 카라이프넷(원심 판시 소외 회사, 이하 ‘소외 회사’라고만 한다)이 그 인터넷 사이트에 피고로부터 제공받은 기사를 등록하는 행위는 물론 피고가 월간 잡지 ‘자동차생활’의 발행을 위하여 취재 내지 편집한 기사를 잡지 발행 이후에 제공한 것은 시사성이 없다는 이유로 피고가 소외 회사에 기사를 제공한 행위도 모두 뉴스공급업을 영위한 것이 아니라고 판단하였다.
 그러나상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 하는바,이 법리와 사전적(辭典的)의미의 ‘뉴스’에는 ‘(TV·라디오 등 매스컴의) 뉴스, (새로운 사건의) 보도’ 외 ‘정보, 기사’ 등도 포함되는 점,뉴스통신진흥에 관한 법률 제2조에서는 뉴스분야를 정치, 사회, 시사 분야 외 문화 분야까지 인정하고 있는 한편 기사발생의 시기를 한정하거나 다른 곳에 게재하였던 것은 제외한다는 등의 제한규정을 두고 있지 아니한 점, 또한 기록에 나타난 다음과 같은 구체적 사정, 즉 이 사건에 있어서 피고는 1984년경부터 자동차관련 정보 등을 전달하는 월간 잡지 ‘자동차생활’을 발행·판매하여 오면서 2000. 7. 18.경 그에 관한 것을 온라인상으로도 대량 보급·활성화하기 위하여 소프트웨어개발, 정보처리 및 정보제공업 등을 주된 사업목적으로 하는 소외 회사를 자회사로 설립한 다음 2001. 4.경 소외 회사와 사이에서 피고의 ‘자동차생활’ 월간 잡지에 게재되었던 자동차관련 기사 등을 매달 정기적으로 제공하는 것에 관한 컨텐츠 제공 및 관련 인터넷 사이트 http://www.carlife.net/에 관한 양도계약을 체결(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)하고 이에 따라 실제적으로 피고의 ‘자동차생활’지에 게재되거나 게재하려고 편집해 둔 기사를 소외 회사에 대하여 제공해 온 점, 소외 회사는 이 사건 계약 당시 양수한 인터넷 사이트에 그와 같이 제공받은 기사 등을 올리면서 당해 기사의 머리 부분과 말미에 ‘자동차생활, Carlife’를 기재하여 기사 제공의 출처가 피고라는 점을 명확히 해 온 점, 또한 피고는 소외 회사로 하여금 피고의 월간지 자동차생활 등의 홍보를 위하여 최선을 다하도록 계약상 의무를 부과하고 제공기사의 저작자는 피고로 하되 대외적으로 이를 판매함에 있어서는 소외 회사의 이름으로 할 수 있도록 약정하고, 그로 인한 이익금은 매 분기말에 그 중 30%를 피고가 배당받기로 약정한 점, 소외 회사는 실제로 이 사건 계약에 따라 그 계약체결일인 2001. 4.경부터 이 사건 심판청구일 직전인 2003. 1.경까지 다수의 제3자들에게 피고로부터 제공받은 기사 등을 유상으로 판매하여 온 점 등을 모두 종합하여 보면, 적어도 피고가 소외 회사에 대하여 피고의 자동차생활 잡지에 게재된 기사 등을 매달 반복하여 제공해 온 행위는 이 사건 지정서비스업인 뉴스공급업을 영위한 것에 해당된다고 보아야 할 것이다.
 따라서 이와 달리 판단한 원심은 상표불사용취소제도에 있어서의 지정서비스업에 관한 법리를 오해하였거나 그에 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.
 2. 피고의 실사용표장이 이 사건 등록서비스표와 동일한지 여부
등록서비스표가상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용 취소사유에 해당되지 아니하려면 그 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하였어야 하는데, 여기서의 ‘동일함’이란 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 식별표지로서 서비스표의 동일성을 해치지 아니할 정도로 변형하는 경우도 포함된다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).
 원심이 적법하게 인정한 사실관계에 의하면, 피고가 소외 회사에 대하여 피고의 ‘자동차생활’ 월간지에 실렸던 기사를 퀵 파일(Quark file)형태로 CD에 저장하여 제공함에 있어서, 그 CD를 포장한 직사각형 상자곽의 옆 부분에는 한글로 된 ‘자동차생활’을 한 줄로, 상자곽의 윗면에는 영어로 된 ‘Car Life’가 포함된 것을 한 줄로 각 기재하였음을 알 수 있는바, CD를 포장한 것에 불과한 상자곽의 크기, 상자곽의 옆 부분을 가득 메울 정도인 한글 크기와 윗면에 단독으로 기재된 영문자의 크기 및 위치, 각 문자의 배열 구조가 한 눈에 들어오는 정도인 점 등에 비추어 보면, 거래사회의 통념상 피고의 위와 같은 표지의 사용은 한글과 영문이 상하 2단으로 결합된 이 사건 등록서비스표와 동일한 범주 내에 속하는 사용이라 할 것이다.
 그럼에도 불구하고, 이 사건 등록서비스표가 그 동일성의 범주 내에서 사용된 바 없다고 판단한 원심은 서비스표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 법리오해나 이에 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.
 3. 결 론 
 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안대희(재판장) 김영란 김황식(주심) 이홍훈

[1]상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 ‘지정서비스업’의 해석·판단 기준
[2] 등록서비스표가상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않기 위해서는 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하여야 한다고 할 때, ‘동일함’의 범위
[3] 서비스표권자가 특정 회사에 자신의 ‘자동차생활’ 월간지에 게재된 기사를 퀵 파일(Quark file)의 형태로 CD에 저장하여 제공하면서 그 CD를 포장한 상자 옆 부분에는 한글 ‘자동차생활’을, 윗 면에는 영문자 ‘Car Life’를 각 기재한 것은 등록서비스표 “”와 동일한 범주 내에 속하는 사용이라고 한 사례