상표사용권설정등록처분취소 (일반행정, 서울고등법원)
공포일: 1990.10.25 / 시행일:

【원 고】 요시다 고오교오 가부시기가이샤(길전공업주식회사)
【피 고】 특허청장
【피고보조참가인】 한국지퍼주식회사
【주 문】
 1. 피고가 원고의 등록번호 제31154호 상표에 관하여, 1989.4.22. 접수 제1614호로 한국지퍼주식회사에 대하여 한 상표사용권설정등록처분은 이를 취소한다.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 본안전항변에 관한 판단
 가. 피고보조참가인(이하에서는 참가인이라고만 한다)은 본안전항변으로서, 원고가 그 상표권을 보유하고 있는 등록번호 제31154호 상표(이하에서는 이 사건 등록상표라고 한다)에 관하여 피고가 1989.4.22. 참가인의 신청을 받아들여 주문기재와 같이 한 사용권설정등록처분(이하에서는 이 사건 처분이라고 한다)의 취소를 구하는 이 사건에 있어서, (1) 피고는 이사건 처분에 의하여 원고에게 공법상의 권리를 설정하고 의무를 명하거나 기타 공법상의 법률효과를 발생케 한 것이 아니어서 원고가 위 상표의 사용권설정등록에 의하여 불이익을 받는다고 하더라도 그것은 반사적으로 불이익을 입는 것에 불과할 뿐, 이 사건 처분에 의하여 권리를 침해당한 것이 아니므로 원고는 이 사건 처분의 취소를 구할 당사자 적격이 없다고 할 것이고, (2) 이 사건 처분은 피고가 상표의 사용권설정등록신청에 관하여 형식적인 요건만을 검토하고 접수, 등록하여 준 것에 불과하여 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 아니하므로, 원고가 민사소송으로 위 등록의 말소를 구하는 것은 모르되, 행정소송으로써 이 사건 처분의 취소를 구하는 것은 부적법하다고 항변한다.
 나. 살피건대,행정소송법 제12조는 "취소소송은 처분 등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다"고,같은 법 제2조 제1항 제1호는 "처분 등이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다"고 각 규정하고 있고, 한편상표법 제31조 제1항은 "사용권은 설정의 등록에 의하여 효력을 발생한다"고,같은 조 제2항은 "사용권자는 등록의 범위 안에서 그 등록 상표를 사용할 수 있는 권리를 가진다"고 각 규정하고 있는바, 위 각 규정들을 종합하면, (1) 이 사건 등록상표에 관하여 피고가 사용권설정등록을 하여주는 것은 타인이 등록의 범위 안에서 이를 합법적으로 사용할 수 있도록 하는 법률효과를 발생시키는 것이므로 이 사건 등록상표의 권리자인 원고는 이로 인하여 그만큼의 제한을 받는다고 할 것이고, 따라서 원고는 이 사건 처분의 취소를 구할 수 있는 법률상의 이익이 있는 자라고 할 것이니 원고에게 이 사건 처분의 취소를 구할 수 있는 원고적격이 있다고 보아야 할 것이며, (2) 피고가 상표사용권의 설정등록신청을 받아들여 이를 상표원부에 등재하는 행위는 행정청이 자신의 우월적 지위에 기하여 판단, 인식, 관념 등과 같은 효과의사 이외의 의사를 표시하고 그 효과는 순전히 법률의 규정에 의하여 발생한다는 점에서 준법률행위적 행정행위라고 할 것이고, 준법률행위적 행정행위도 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당된다고 할 것이므로, 참가인의 본안전항변은 모두 이유가 없다고 할 것이다.
 2. 본안에 관한 판단
 가. 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증(상표등록원부)의 기재와 변론의 전취지에 의하면, 원고는 1973.6.1. 피고에게 지정상품을 제45류로 하여 "Y.K.K."라는 상표를 등록한 이래 수차의 갱신등록을 거처 현재는 등록번호 제31154호로 그 상표권을 보유하고 있는 사실과 피고는 1989.4.22. 참가인이 원고와 참가인 사이의 1984.9.14.자서울지방법원 남부지원 81가합2961호 사건의 화해조서에 기하여 참가인의 단독명의로 원고의 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록신청을 해오자 이를 받아들여 주문기재와 같은 상표사용권설정등록처분을 한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.
 나. 원고는 이 사건 청구원인으로서, 상표에 관하여 사용권설정의 등록을 하려면, 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 상표권자와 상표를 사용할 자가 공동으로 사용권설정등록신청을 하여야 하고, 다만 집행력이 있는 이행판결이나 이와 동일한 효력이 있는 화해조서 등에 의한 경우에는 상표를 사용할 자가 단독으로 신청을 할 수가 있다고 할 것인데, 피고는 이 사건 처분을 함에 있어서 원고와 참가인 사이의 이 사건 등록상표사용을 둘러싼 분쟁에 관하여 원고의 사용권을 확인하는 효력밖에 없는 화해조서에 기하여 참가인이 단독으로 신청한 사용권설정등록을 받아들였으니 이 사건처분은 상표사용권설정등록의 공동신청주위를 규정하고 있는 법령에 위반한 위법이 있고, 그렇지 안하고 하더라도 피고가 이 서건 등록상표에 관하여 사용권설정등록을 함에 있어서 위 화해조서에 분명히 나타나 있는 조건(상표의 표기방법과 용도)들을 함께 부기하여야 할 것임에도 불구하고 이를 무시하고 무조건적인 사용권설정등록을 하였으니 이 사건 처분은 어느 모로 보나 위법하므로 취소되어야 한다고 주장한다.
 다. 먼저 원고의 주위적 주장에 대하여 살피건대,상표법 제29조 제1항은 " 상표권자가 자기의 등록상표를 타인에게 사용하게 하고자 할 때에는 사용권의 설정을 대통령령이 정하는 바에 의하여 상표원부에 등록하여야 한다"고,같은 조 제3항은 "제1항의 규정에 의하여 사용권설정의 등록을 하고자 할 때에는 상표권자와 등록상표를 사용할 자가 공동으로 사용권설정등록신청서를 상공부령이 정하는 바에 의하여 특허청장에게 제출하여야 한다"고 각 규정하고 있고, 대통령령인상표등록령 제10조는 "특허등록령 중 제15조 내지제22조의 규정은 상표에 관한 등록에 이를 준용한다"고 규정하고 있으며,특허등록령 제15조 제1항은 "등록은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다"고같은 조 제2항은 "제1항의 경우에 신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우에는 등록권리자만으로 신청할 수 있다"고,제16조는 "판결 또는 상속 기타 일반승계에 의한 등록은 등록권리자 만으로 신청할 수 있다"고 각 규정하고 있고, 한편민사소송법 제206조는 "화해조서는 확정판결과 동일한 효력이 있다"고 규정하고 있는바, 위 각 규정들을 종합하면, 상표의 상용권 설정에 관한 등록은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 하고, 예외적으로 등록신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우나 판결 또는 이와 동일한 효력이 있는 화해조서 등에 의한 신청의 경우에는 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다고 할 것이며, 여기에서는 판결이나 화해조서는 등기의 공동신청주의에 대한 예외규정인부동산등기법 제29조의 규정과 마찬가지로 모든 판결이나 화해조서를 의미하는 것이 아니라 등록의 신청을 할 것을 명하는 내용의 이행판결(의사의 진술을 명하는 판결) 또는 이와 같은 내용의 화해조서 만을 의미한다고 해석하여야 할 것이다.
 그런데, 피고의 이 사건 처분이 참가인과 원고 사이의 화해조서에 기한 참가인의 단독신청에 의하여 이루어진 것임은 위 가항에서 인정한 바와 같으므로, 참가인과 원고 사이의 위 화해조서가 과연 참가인의 단독신청으로도 등록이 가능한 내용의 것이었는가에 관하여 살피건대, 위에 나온 갑 제1호증, 성립에 다툼과 없는 갑 제2호증(화해조서), 갑 제3호증(기술도입계약서), 갑 제4호증(합의서), 갑 제5호증(상표사용계약서), 갑 제7호증(각서), 갑 제8호증(상표사용 및 기술도입계약서), 갑 제18호증(소장), 갑 제35호증(판결)의 각 기재와 증인 아가따 이찌로의 증언 및 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 슬라이드 파스너(Slide fastner, 일명 지퍼) 등을 제조, 판매하는 것을 목적으로 하여 1944.6.3. 설립된 일본국회사로서, 설립이래 원고 상호의 머리글자를 딴 "Y.K.K."라는 표시를 사장으로 사용하여 오다가 1973.6.1. 대한민국 특허청에 위사장을 상표로 등록하고 그 후 위 기본상표에 연합상표들을 등록한 이래 수차의 갱신등록을 거쳐 현재 이 사건 등록상표의 상표권을 보유하고 있는 사실, 참가인은 지퍼의 제작가공 및 판매업 등을 목적으로 하여 1966.8.3. 설립된 회사로서, 1966.10.1. 원고와의 사이에 위 기본상표와 연합상표들 중 일부의 사용 및 기술원조계약을 체결한 이래 그 계약기간이 종료할 때마다 다시 새로운 계약을 체결하여 오면서 위 상표들을 계속하여 사용하여 온 사실, 원고와 참가인은 1979.5.31. 위 기본상표의 사용 및 기술원조계약을 체결한 뒤 위 계약에 기하여 1979.7.1. 특허청 접수 제9377호로 위 기본상표에 관하여 그 사용권의 유효기간을 1979.7.3.부터 1980.7.2.까지로 한 사용권설정등록절차를 마치고 참가인이 위 상표를 사용한 사실, 원고는 1981년경 참가인이 위 유효기간이 경과한 후에도 위 상표를 계속하여 사용하고 있다는 이유로 참가인을 상대로 하여서울지방법원 남부지원 81가합2961호로 상표권침해금지청구의 소를 제기한 사실, 원고와 참가인은 위 소송이 계속중인 1984.4.4. 위 상표들의 사용을 둘러싼 분쟁을 원만하게 해결하고 위 소송도 화해에 의하여 해결하기로 소송외에서 합의한 다음 위 합의에 기하여 위 기본상표에 관하여는 같은 달 23.에, 위 연합상표에 관하여는 같은 해 6.18.에 각 사용기간을 같은 해 2.16.부터 1986.12.31.까지로 한 사용권설정등록절차를 마친 사실, 원고와 참가인은 위 소송을 화해로 종료시킨다는 위 합의에 따라 1984.9.14. 법정에서 "참가인은 원고가 소유하고 있는 등록번호 제31154호 상표가 국내외에 있어서 주지저명한 상표이며, 원고의 재산권임을 확인하고, 금후 원고의 서면에 의한 승낙을 얻지 아니하고는 본건 상표를 사용하지 아니한다. 원고는 참가인이 슬라이다의 동체에 'Y.K.K.'문자와 'K.Z.'문자를 병기하여 본건 상표를 사용할 경우에 한하여 수출용 지퍼는 1986.12.31.까지, 국내용 지퍼는 1990.12.31.까지 본건 상표에 관한 통상사용권을 참가인에게 허락한다"는 등의 내용으로 화해를 한 사실, 위 상표들의 사용권설정등록의 유효기간이 종료될 즈음인 1986.12.18. 원고와 참가인은 다시 이 사건 등록상표의 사용에 관하여, "원고는 참가인에 대하여 대한민국 전역에서 이 사건 등록상표를 사용하는 통상사용권을 1990.12.31.까지 허여한다. 원고와 참가인은 본 계약체결 후 조속히 원고가 지정하는 대리인을 통하여 공동으로 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권설정등록절차를 취하기로 한다"는 등의 내용의 합의를 하였으나, 위와 같은 합의의 전제가 된 원고와 참가인회사의 그 당시 대표이사인 소외 이기빈 사이의 별도의 합의사항이 제대로 이행되지 않은 관계로 상호간에 분쟁이 생겨 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록절차를 이행하지 못하고 있었던 사실, 참가인은 1987.2.7. 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 1986.12.18.자 합의에 기한 사용권설정등록절차이행청구의 소를 제기하고서도 위 소송이 계속중인 1989.4.22. 위 화해조서에 기하여 참가인 단독으로 피고에게 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록신청을 하였고, 결국 이를 받아들인 피고에 의하여 이 사건 처분이 이루어진 사실을 인정할 수있고, 이에 반하는 듯한 증인 신훈식, 강원호의 각 일부 증언은 그대로 믿지 아니하며 달리 반증이 없는바, 위에서 인정한사실에 의하면, 참가인이 이 사건 등록상표에 관하여 단독으로 사용권설정등록신청을 하는 데 쓰여진 위 화해조서는 그 내용 자체에 의하더라도, 참가인이 슬라이다의 동체에 "Y.K.K" 문자와 "K.Z." 문자와를 병기하여 이 사건 등록상표를 사용할 경우에 한하여 수출용 지퍼는 1986.12.31.까지, 국내용 지퍼는 1990.12.31.까지 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 참가인에게 허락한다는 것으로서 실제법상 사용권의 존부확인에 관한 것이지 사용권의 등록절차이행에 관한 것이 아닐 뿐만 아니라(등록청구권의 존재가 확인되었다는 것과 등록청구권이 현재 무조건으로 행사될 수 있다는 것이 당연한 일치하지는 않기 때문에 실체법상 어떤 권리의 존부가 확인되었다는 것과 어떤 자를 등록의무자로 하여 등록신청에 협력하게 할 수 있다는 것과는 결코 같다고 할 수 없을 것이다), 원고와 참가인이 위와 같은 법정화해를 하게 된 경위나 위 화해 전후의 사정들을 종합하면 위 화해조서는 상표법과 상표등록령에서 규정하는 바와 같이 등록권리자의 단독으로 사용권설정등록신청을 할 수 있는 화해조서에는 해당되지 않는다고 할 것이고, 따라서 위와 같이 참가인의 부적법한 단독신청을 적법한 것으로 인정하고 이를 받아들여 행하여진 피고의 이 사건 처분은 원고의 나머지 주장을 판단할 필요도 없이 절차상 위법함을 면하지 못한다고 할 것이다.

 라. 참가인은, 위 화해조서의 내용이 이 사건 등록상표에 관한 사용권설정등록절차이행에 관한 것이 아니라고 하더라도 적어도특허등록령 제15조 제2항이 등록권리자의 단독신청요건 중의 하나로 규정한 등록의무자의 "승낙서"에는 해당하므로 참가인의 단독신청에 의한 이 사건 처분은 적법하다고 할 것이고, 가사 피고의 이 사건 처분에 절차상 약간의 잘못이 있다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 참가인의 사용권설정등록은 실체적 관리관계에 부합하는 등록으로서 유효한 것이니, 결국 피고의 이 사건 처분은 취소될 수 없는 것이라는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 위에서 판단한 바와 같이 위 화해조서는 실체법상 사용권의 존부확인에 관한 것이지 사용권의 등록절차이행에 관한 것이 아니므로 이를 가지고특허등록령 제15조 제2항이 규정하는 "승낙서"로 보기는 어렵다고 할 것이고, 피고와 참가인의 전 거증에 의하더라도 이 사건 등록상표에 관한 참가인의 명의의 위 사용권설정등록이 실체적 관리관계에 부합한다고 인정하기에 부족할 뿐만 아니라, 가사 위 등록이 실체적 관리관계에 부합한다고 하더라도 실체적 권리관계를 중요시 하는 사법관계와는 달리 내용의 적정 뿐만 아니라 절차의 적법, 공정성도 내용의 적정확보와 인권보장을 위하여 중요시되는 공법관계에 있어서는 실체관계에 부합한다는 이유만으로 위와 같은 하자가 치유된다거나 그 취소가 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하기도 어렵다고 할 것이므로, 참가인의 위 주장은 모두 이유가 없다고 할 것이다.
 3. 그렇다면, 피고의 이 사건 처분이 위법함을 이유로 위 처분의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유가 있으므로 이를 인용하고, 소송비용은 패소자의 부담으로하여 주문과 같이 판결한다.

판사 유근완(재판장) 박병휴 김호윤

구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전면개정되기 전의 것) 제29조 제1항,제3항,상표등록령 제10조,특허등록령 제15조 제1항,제2항,제16조,민사소송법 제206조의 각 규정을 종합하여보면, 상표의 사용권설정에 관한 등록은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청하여야 하고 예외적으로 등록신청서에 등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우나 판결 또는 이와 동일한 효력이 있는 화해조서 등에 의한 신청의 경우에는 등록권리자가 단독으로 신청할 수있다 할 것이며, 여기에서의 판결이나 화해조서는 등록신청을 할 것을 명하는 내용의 이행판결 또는 이와 같은 내용의 화해조서만을 의미한다고 해석하여야 할 것이므로, 상표권자가 그와 기본상표의 사용 및 기술원조계약을 체결한 갑에 대하여 갑이 그 제품에 이 사건 등록상표인 Y.K.K.문자에 K.Z.문자를 병기하여 위 상표를 사용할 경우에 한하여 그에 관한 통상사용권을 갑에게 허락한다는 내용의 화해조서는 실체법상 사용권의 존부확인에 관한 것일 뿐, 사용권의 등록절차에 관한 것이 아니어서 갑이 단독으로 사용권설정등록신청을 할 수 있는 화해조서 에 해당하지 아니할 뿐 아니라위 특허등록령 제15조 제2항 소정의 승낙서에도 해당하지 아니한다.