등록무효(특) (특허, 대법원)
공포일: 2006.11.24 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고 (소송대리인 법무법인 바른 담당변호사 오승종외 3인)
【공동소송참가인】 공동소송참가인 (소송대리인 특허법인 신성 담당변리사 박정후외 2인)
【피고, 상고인】 한국마이크로소프트 유한회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 김인권외 8인)
【원심판결】 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2002허956 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】1. 기재불비에 관한 상고이유에 대한 판단
 가. 특허법 제42조의 해석
 (1) 청구항의 기재 형식과 그 해석에 관하여
특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.
 (2) 특허법 제42조 제4항에 관하여
특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 함을 규정하고 있는데 그 뜻은 다음과 같이 해석하여야 할 것이다. 먼저, 같은 항 제1호는 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 각 참조). 다음으로, 같은 항 제2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다. 마지막으로, 같은 항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 참조)을 확인하는 것으로 보아야 할 것이다.
 (3) 특허법 제42조 제3항에 관하여
 한편, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이며(대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조), 박사학위 논문은 공공도서관이나 대학도서관 등에 입고된 경우 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되는 것으로서(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결 등 참조) 특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 아니하고도 그 내용을 이해할 수 있는 것이라고 할 것이다.
 나. 이 사건에 있어서의 판단
 (1) 위 각 법리와 기록에 비추어 살펴보면, "한·영 자동전환 방법"이라는 명칭의 이 사건 특허발명(등록 제123403호)의 특허청구범위 중 독립항인 이 사건 제1항 및 제17항 발명은 모두 ‘어떤 단계와 어떤 단계들을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 한·영 자동전환 방법’과 같이 기재되어 있어, 명시적으로 기재된 구성요소 외에 다른 요소들을 추가하여 실시하는 것까지도 예정하고 있다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 특허발명은 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정의 개선에 발명의 목적이나 효과가 있는 것이 아니며, 나아가 위 과정을 특허청구범위의 구성요소의 하나로 포함시켜 특허요건의 판단에 있어서는 유리하지만 권리범위는 좁아지게 할 것인지 아니면 위 과정을 특허청구범위의 구성요소로 기재하지 아니함으로써 권리범위를 넓히되 특허요건의 판단에 있어서 불리한 처지에 설 것인지는 출원인의 의사와 판단에 달린 문제이므로, 설령 이 사건 특허발명을 채택한 워드프로세서 등을 실제 컴퓨터에서 실행함에 있어서는 어절 데이터의 관리, 저장 및 제어 과정이 컴퓨터에 의하여 반드시 수행된다고 하더라도 이러한 사정만을 가지고 출원인이 스스로 발명의 상세한 설명이나 도면에도 기재한 바 없는 위 과정을 일컬어 이 사건 특허발명의 청구항에 반드시 기재되어야만 하는 구성요소라고 인정하고 위 단계의 기재가 누락되었기 때문에 특허법 제42조 제4항 제1호 내지 제3호를 위배한 것이라고는 할 수 없을 것이다.
 (2) 나아가 이 사건 특허발명의 각 청구항이 그 실시에 있어서 다른 요소를 추가하여 실시할 것을 예정하고 있음은 앞서 본 바이고, 한편 한글 모드와 영문 모드를 자동으로 전환하도록 하는 이 사건 특허발명을 채택하여 프로그램을 작성하거나 그러한 워드프로세서 등을 컴퓨터에서 실행함으로써 이 사건 특허발명을 실시함에 있어서는 어절 데이터의 저장, 관리 및 제어 과정을 포함하여 실시할 것으로 보이지만, 통상의 기술자가 위 과정을 추가하여 프로그램을 작성함으로써 이 사건 특허발명을 실시하도록 하는 것이 출원 당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하거나 과도한 실험을 거칠 것이 요구된다는 사정을 인정하기 어려운 이 사건에서 위 과정이 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니하였다고 하여 특허법 제42조 제3항이나 제4항 제1호에 위반된 기재불비가 있다고 할 수 없다. 
 (3) 또한, 이 사건 특허발명에서 ‘어절을 입력받는 단계’는 종래의 공지기술의 그것과 동일한 것이어서 특별한 설명을 필요로 하지 아니하므로 그에 대한 설명을 생략한 것이 기재불비가 될 수 없고, ‘어절에서 단어와 조사를 분리하는 단계’에 대해서는 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에서 조승식의 박사학위 논문에 기재된 기술을 인용하여 설명하고 있는바, 위 박사학위 논문이 서울대학교 도서관에 입고되어 공지된 사실이 인정되는 이상, 위 박사학위 논문의 내용을 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 아니하고는 이해할 수 없다는 특별한 사정이 보이지 아니하는 이 사건에서 단지 이 사건 특허발명의 명세서가 박사학위 논문을 인용하여 청구범위의 내용을 설명하고 있다는 사정만으로 명세서의 발명의 상세한 설명이 특허법 제42조 제3항을 위배하였다고 할 수 없으며, 또한 특허발명의 명세서는 특허발명을 실시함에 있어서 발생될 수 있는 모든 문제점에 대하여 해결방안을 제시하여야 하는 것은 아니므로 위 박사학위 논문이 한글을 입력함에 있어서 오타가 발생하는 등 예외적인 경우에 대하여서까지 설명을 하지는 않았다고 하더라도 역시 위 규정에 위반한 기재불비가 있다고 할 수 없다. 
 (4) 나아가 영문 모드에서 입력된 키의 스캔코드라고 하더라도 한글의 조사에 대응하는 스캔코드인 경우에는 이를 한글의 조사로 인식하도록 하는 것이 통상의 기술자에게 어려운 일은 아닐 것이고, 한편 발명의 상세한 설명은 청구범위의 내용을 설명하는 것이고 명세서에 첨부된 도면은 특허발명의 이해를 돕기 위하여 실시예의 하나만을 보여줄 수 있는 것이므로 도면 4의 도시내용이 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예 중 일부만을 보여주고 있다고 하더라도 그것만으로 통상의 기술자가 발명을 실시할 수 없다고 단정할 수 없으므로 위 사정들을 가리켜 특허법 제42조 제3항에 위반한 기재불비라고는 할 수 없다. 
 (5) 그리고 이 사건 특허발명이 모두 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 외에 다른 기술들을 추가하여 실시할 수 있는 기재형식을 취하고 있는 이상, 이 사건 제17항 내지 제22항 발명의 실시예에 관한 상세한 설명이나 도면이 청구항에는 기재되어 있지 아니한 ‘단어와 조사를 분리하는 단계’를 추가하여 보여주고 있다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 제17항 내지 제22항 발명이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 할 수 없을 것이다.
 (6) 그렇다면 이와 같은 취지의 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어 다소 미흡한 점이 있으나 결론에 있어 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 기재불비에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 2. 진보성에 관한 상고이유에 대한 판단
 가. 청구항의 기재와 진보성 판단에 관하여 
 특허청구범위의 독립항이 통상의 기술자가 그 출원 전에 공지된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 부정되지 않는 경우에, 그 독립항이나 그 독립항의 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속항은 같은 공지발명에 의해서는 당연히 진보성이 부정되지 아니한다고 할 것이지만(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결 참조), 어떤 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 그 기재형식에 불구하고 이를 종속항으로 볼 수 없다고 할 것이므로(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 참조), 어떤 독립항이 그 출원 전 공지된 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 사정이 있다고 하더라도, 그 독립항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 설령 그 독립항의 구성요소의 대부분을 가지고 있더라도 당연히 그 출원 전 공지된 발명에 의해서 진보성이 부정되지 않는다고는 할 수 없다.
 한편, 특허발명의 특허청구범위가 청구항의 기재만으로는 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 할 것이다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결, 2004. 2. 13. 선고 2003후113 판결 각 참조).
 나. 이 사건에서의 판단
 (1) 원심은 이 사건 제1항 발명이 그 판시의 이 사건 특허발명의 출원 전 공지된 발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 후, 이 사건 제2항 내지 제16항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항들로서 당연히 진보성이 부정되지 않고, 나아가 이 사건 제17항 발명도 이 사건 제1항 발명의 주요한 구성요소를 모두 포함하고 일부 단계를 더 포함하여 실질적으로 이 사건 제1항의 종속항에 해당되어 진보성이 부정되지 아니하며, 이 사건 제18항 내지 제22항 발명은 이 사건 제17항 발명의 종속항들이므로 당연히 진보성이 부정될 수 없다고 판단하였다.
 (2) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제17항 발명은 이 사건 제1항 발명의 ‘어절을 단어와 조사로 분리하는 제2단계’를 생략하고 있으므로, 설령 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성요소를 모두 포함하고 있다고 하더라도 이를 가리켜 이 사건 제1항 발명의 종속항이라고 할 수 없을 것이어서, 이 사건 제1항 발명이 그 출원 전 공지발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 하더라도 그러한 사정만으로 곧 이 사건 제17항 발명도 위 공지발명들에 의하여 진보성을 부정당하지 않는다고는 할 수 없으나, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제17항 발명은 모두 구체적인 구성만으로 기재된 것이 아니라 특정의 단계적인 기능이나 작용을 기재하는 등의 사정으로 그 권리범위를 명확하게 확정하기 어려운 면이 있으므로 명세서와 도면에 기재된 실시예를 비롯한 구체적인 구성 등을 고려하여 권리범위를 파악하여야 할 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제17항 발명이 원심 판시의 출원 전 공지발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않으며, 따라서 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제16항 발명 및 이 사건 제18항 내지 제22항 발명도 당연히 진보성이 부정되지 않는다고 할 것이어서, 이와 같은 취지의 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 부족한 점이 있으나 결과에 있어서 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.
 3. 결 론
 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하는 것으로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김능환(재판장) 김용담 박시환(주심) 박일환

[1] 특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 권리범위의 한계 
[2] 특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 입법 취지 
[3] 특허발명의 청구항에 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제3호의 의미 
[4] 특허법 제42조 제3항의 적용에 있어서 공공도서관 등에 입고된 박사학위 논문이 통상의 기술자가 용이하게 이해할 수 있는 공지 문헌인지 여부(적극)
[5] 특허청구범위에 있어서 진보성이 부정되지 않는 독립청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항이 원 독립청구항의 구성요소의 대부분을 가지고 있다 하여 당연히 진보성이 부정되지 않는지 여부(소극)

[1] 특허발명의 청구항이 ‘어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)’이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이다. 
[2] 특허발명의 청구항에 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 취지는 같은 법 제97조의 규정에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않으며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다. 
[3] 특허발명의 청구항에 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 요구하는 특허법 제42조 제4항 제3호는 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것을 확인하는 것으로 보아야 한다. 
[4] 특허법 제42조 제3항의 규정은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이며, 박사학위 논문은 공공도서관이나 대학도서관 등에 입고된 경우 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓이게 되는 것으로서 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특별한 지식을 부가하지 않고도 그 내용을 이해할 수 있는 것이다.
[5] 특허청구범위의 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 그 기재형식에 불구하고 이를 종속항으로 볼 수 없으므로, 어떤 독립항이 그 출원 전 공지된 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 사정이 있다고 하더라도, 그 독립항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 설령 그 독립항의 구성요소의 대부분을 가지고 있더라도 당연히 그 출원 전 공지된 발명에 의해서 진보성이 부정되지 않는다고 할 수 없다.