부정경쟁행위금지등 (민사, 서울고등법원)
공포일: 2012.01.11 / 시행일:

【원고, 피항소인】 주식회사 설앤컴퍼니 (소송대리인 법무법인 대교 담당변호사 이태헌)
【피고, 항소인】 
【제1심판결】 서울중앙지방법원 2011. 4. 22. 선고 2010가합99946 판결
【변론종결】2011. 10. 26.
【주 문】
제1심 판결을 취소하고, 원고의 청구를 기각한다.
소송총비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】1. 피고는 별지 목록 기재 각 명칭 및 위 각 명칭을 포함하는 문자를 뮤지컬 공연물의 제목으로 사용하거나, 위 각 문자를 간판, 현수막, 카탈로그, 팸플릿, 포스터, 인터넷 홈페이지, 블로그, 선전광고물이나 관람권(공연티켓)의 권면, 거래서류에 사용하여서는 아니 된다.
2. 피고는 그 사무소, 영업장에 보관 또는 사용하고 있는 제1항 기재 물품들을 폐기하라. 
(원고는 당심에 이르러 청구를 감축하였다)
【이 유】1. 기초사실
 다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 33, 38호증, 을 제6호증(이하 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다. 
 가. 원고는 공연 기획 및 제작업 등을 영위하고 있고, 영국 회사인 ‘더 리얼리 유스풀 그룹’(The Really Useful Group Limited, 이하 ‘RUG’라 한다)은 뮤지컬 ‘캣츠(CATS)’의 제작 및 이와 관련된 영업을 영위하고 있으며, 더 리얼리 유스풀 컴퍼니 아시아 퍼시픽(The Really Useful Company Asia Pacific Pty Ltd, 이하 ’RUG Pacific'이라 한다)은 RUG의 자회사이다.
 나. 원고는 2003년경, 2008년 3월경 및 2010. 12. 10.경 RUG와 사이에 ‘캣츠’라는 제명(題名)의 뮤지컬(이하 ‘뮤지컬 캣츠’라 한다)에 관한 공연라이센스계약을 각각 체결한 다음 2003년경부터 2008년경까지 서울, 수원, 대구, 부산, 대전, 광주 등에서 2003년 191회, 2004년 58회, 2007년 140회, 2008년 172회 등 영어로 된 뮤지컬 캣츠의 내한공연을 각각 RUG와 공동기획하는 방법 등으로 진행하고, 2008년 146회, 2009년 59회, 2011년 수십 회 등 전국에서 한국어로 된 뮤지컬 캣츠를 각각 제작·공연하였다.
 다. 원고는 2010. 5. 19. RUG Pacific으로부터 2015년 7월까지 뮤지컬 캣츠의 공연 등에 관한 라이센스 기간을 연장받는 한편, 이 사건 제1심 계속중인 2011. 1. 17. RUG와 사이에 위 2010. 12. 10.자 계약 중 ‘CATS Marks’(이하, ‘CATS'의 한글과 영문 표기를 통틀어 ’이 사건 표지‘라 한다)에 관하여 공연의 광고와 홍보를 위하여 사용할 수 있는 독점적 권한을 부여받는 것으로 그 계약내용을 변경하였다. 
 라. 한편, 피고는 2003년경부터 2011년 6월경까지 전국 주요 도시에서 ‘어린이 캣츠’, ‘뮤지컬 어린이 캣츠’ 혹은 ‘라이브 뮤지컬 어린이 캣츠’라는 제목의 뮤지컬을 제작·공연하였다.
2. 원고 주장의 요지
 가. 원고는 RUG로부터 뮤지컬 캣츠에 관한 독점적인 공연권 및 이 사건 표지에 관한 독점적인 사용권을 부여받았다.
 나. 그런데 피고가 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지인 이 사건 표지를 포함하거나 이와 유사한 상품표지 또는 영업표지를 사용함으로써 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가목의 상품주체 혼동행위 또는 그 나목의 영업주체 혼동행위를 하였다.
 다. 또한 피고는 주지·저명한 이 사건 표지를 사용함으로써 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 식별력 손상행위를 하였다(원고는 당심에 이르러 이 부분 주장을 추가하였다).
 라. 따라서 원고는 부정경쟁방지법 제4조에 따라 피고에게, 피고가 제작하는 뮤지컬 공연과 관련하여 이 사건 표지를 포함한 별지 목록 기재 각 명칭과 그 각 명칭을 포함하는 문자의 사용금지 및 이와 관련하여 조성한 물건의 폐기를 구한다.
3. 판단
 가. 피고의 이 사건 표지 사용이 원고가 주장하는 각각의 부정경쟁행위에 해당하려면, 우선 이 사건 표지가 뮤지컬 캣츠에 관하여 원고가 주장하는 상품이나 영업의 출처표시나 식별표지 기능을 하고 있어야 하는바, 이 사건 표지와 같이 뮤지컬의 제명(題名)이 단순히 그 뮤지컬의 내용을 표시하기 위한 이름으로 사용된 것을 넘어 자타상품이나 영업의 식별표지 기능을 하기 위해서는, 뮤지컬이라는 공연상품이나 영업에 표시되어 사용된 결과 수요자에게 그 제명이 상품이나 영업의 출처를 표시하고, 자기의 영업에 관한 상품이나 그 영업과 타인의 영업에 관한 상품이나 그 영업을 식별하기 위한 표지로서 인식되기에 이르러야 할 것이다.
 나. 이 사건에서 보건대, 갑 제1, 5, 6, 20, 25, 38호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
 (1) 뮤지컬 캣츠는 토머스 에스 엘리엇의 우화집 ‘지혜로운 고양이가 되기 위한 지침서(Old Possum's Book of Practical Cats)’를 토대로 앤드류 루이드 웨버가 작곡하고, 카메론 매킨토시가 제작한 뮤지컬로서, 다양한 캐릭터의 고양이를 인생에 비유해 인간구원이라는 주제를 고양이로 분장한 배우들이 춤과 노래를 통해 표현하는 것이 그 주된 내용이고, 1981년 5월 영국에서의 공연을 시작으로 그 이듬해부터 미국 뉴욕 브로드웨이에서 20년 가까이 공연되었다.
 (2) 이 사건 표지는 위와 같이 뮤지컬 캣츠에 등장하는 캐릭터인 ‘고양이’의 영어 표현인 ‘Cat'의 복수형 ’Cats'와 그 한국어 발음 ‘캣츠’를 직접 그 제명으로 사용한 것이다.
 (3) 원작과 그 내용이 대동소이한 한국어로 된 뮤지컬 캣츠는 원고가 RUG와 라이센스계약을 체결하기 수년 전부터 제3자에 의하여 국내에서 제작·공연되었고(그 공연이 원작인 뮤지컬 캣츠에 관한 저작권을 침해한 것인지 여부는 이 사건 쟁점과 무관하다), 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 원고가 2003년부터 2008년까지는 영어로 된 뮤지컬 캣츠의 내한공연을 주선 또는 공동기획하였을 뿐, 한국어로 된 뮤지컬 캣츠는 2008년경부터 제작·공연하였으며, 반면 피고는 2003년경부터 한국어로 된 ‘어린이 뮤지컬 캣츠’ 등을 제작·공연하여 왔다.
 (4) 원고는 피고가 제1심에서 지속적으로 원고의 이 사건 표지의 독점적 사용권에 관해서 다투자 2011년 1월경에야 RUG와 사이에 이 사건 표지의 독점적 사용에 관한 권한을 부여받는 것으로 2010. 12. 10.자 라이센스계약 내용을 일부 변경하였으나, 여전히 RUG가 절대적인 재량으로 원고의 이 사건 표지에 관한 사용의 승인 여부를 결정할 수 있다(2011. 1. 17.자 변경계약 제7조 제2항 제2호). 
 (5) 한편 원고는 뮤지컬 캣츠의 시리즈물과 같은 이 사건 표지를 제명 또는 대표 제명으로 하는 다른 공연물을 제작·공연한 바가 없는 반면, 뮤지컬 캣츠 외에도 ‘오페라의 유령’, ‘브로드웨이 42번가’, ‘아이 러브 유’, ‘에비타’, ‘지저스 크라이스트 슈퍼스타’, ‘미녀와 야수’ 등의 뮤지컬을 2003년경부터 지속적으로 공연하여 왔으며 그 공연광고나 홍보자료에 이 사건 표지를 내세운 바가 없다.
 다. 위 인정사실을 통하여 알 수 있는 사정, 즉 이 사건 표지가 뮤지컬 캣츠의 주요 캐릭터의 직접적인 표현인 점, 이 사건 표지가 그 제명의 뮤지컬과 함께 국내에서 사용된 시기는 원고가 RUG와 라이센스계약을 체결하여 사용한 시점보다 수년 전이라는 점, 원고는 RUG와 계약 후 5년 넘게 내한공연을 진행하였고 한국어로 된 뮤지컬 캣츠는 2008년경부터야 제작·공연하였으며, 피고는 2003년경부터 한국어로 된 ‘어린이 뮤지컬 캣츠’ 등을 제작·공연하여 온 점, 원고는 뮤지컬 캣츠 외에 다른 제명의 많은 뮤지컬을 제작·공연하고 있는 반면, 이 사건 표지를 사용한 시리즈물을 제작·공연한 바가 없는 점 등을 종합하여 고려하면, 이 사건 표지는 원고를 그 출처로 하는 뮤지컬 캣츠라는 공연상품 또는 그 공연업에 관한 식별표지로서 기능하였다기보다는 뮤지컬 캣츠에 등장하는 캐릭터를 그 제명으로 사용한 것에 불과하다고 봄이 상당하다.
 라. 따라서 이 사건 표지가 원고가 주장하는 상품이나 영업의 출처표시나 식별표지 기능을 하고 있다는 점을 전제로 한 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
4. 결론
 그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 피고의 항소를 받아들여 제1심 판결을 취소하고, 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 
[별지 목록 생략]

판사 이기택(재판장) 기우종 김동규