권리범위확인(특) (특허, 대법원)
공포일: 1997.11.14 / 시행일:

【심판청구인,피상고인】 주식회사 태영화학
【피심판청구인,상고인】 경기화학공업 주식회사 (소송대리인 변리사 송재근)
【원심심결】특허청 항고심판소 1996. 10. 30.자 94항당137 심결
【주문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 판단한다.
 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 청구인이 실시한다고 주장하는 (가)호 방법이 1993. 5. 14. 특허청 제61981호로 등록된 활성 마그네슘 수화물의 제조방법에 관한 이 사건 발명(이하 이 사건 등록발명이라고 한다)의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서, 이 사건 등록발명의 요지인 특허청구의 범위는 "① 입도에 무관한 경소 마그네사이트를 소화반응시킴에 있어서, 슬러리 농도 30∼70％에 슬러리 고형분 무게에 대하여 0.1∼0.5wt％의 안정제를 투입하고 여기에 분산제 0.1∼0.3wt％를 첨가해 분쇄기에서 반응열 및 분쇄열을 이용하여 30분∼120분간 습식 분쇄 및 반응시켜 중화제용 마그네슘 수화물을 만드는 것을 특징으로 하는 방법. ② 제1항에 있어서, 반응 후의 경소 마그네사이트의 입도가 325 메시 이상임을 특징으로 하는 방법. ③ 제1항에 있어서, 안정제가 가성소다, 소석회임을 특징으로 하는 방법. ④ 제1항에 있어서, 분산제가 소디움 폴리카르복실레이트, 암모늄 폴리카르복실레이트임을 특징으로 하는 방법."이고, 이 사건 (가)호 방법은 "① 원료 혼합기에 물 3,500ℓ를 넣고 교반기를 돌리며 경소 산화마그네슘 분상원료 2,000㎏를 서서히 넣고 35∼40％ 농도의 MgO 분산액 슬러리를 제조하고, 이 분산액을 정량공급 펌프로 일정량을 연속적으로 습식 분쇄기에 공급하며 분쇄된 입자의 크기에 따라 공급량을 가감하여 5-20μ으로 분쇄한다. ② 5-20μ으로 미분쇄된 원료 MgO를 활성 수산화 마그네슘으로 해열반응시키기 위하여 반응기(용량：6㎥)에 물 1,000ℓ를 넣고 가성소다 35㎏(원료 MgO 2,000㎏ 대비 가성소다의 농도：1.72％)를 가하여 교반하면서 스팀으로 75℃ 정도까지 가온한 용액에 분쇄기에서 나온 분쇄된 MgO 분산액을 바로 넣어 반응시킨다. 자체 반응열에 의하여 20분 정도 후면 95℃ 이상을 유지하며 3­4시간 후 반응이 완결된다. ③ 반응이 완료한 분산액 중 활성 수산화마그네슘 농도를 Mg(OH)2＝36％ (MgO：25％)로 조정한 후 저장탱크로 이송하여 제품화한다."는 것인바, 이 사건 등록발명은 경소 마그네사이트를 안정제와 분산제를 넣고 분쇄하면서 동시에 수화반응을 시키는 것을 권리범위로 하고 있는 반면, 이 사건 (가)호 방법은 경소 마그네사이트를 습식분쇄한 후 이를 반응기에 옮겨 넣고 수화반응을 시키는 2단계의 공정으로 경소 마그네사이트를 수화시키는 것인데, 수화반응은 이미 공지된 것이고 분쇄공정은 이 기술이 속하는 분야에서 통상적으로 하는 공정이므로 수화반응과 분쇄공정의 2단계를 단순히 결합한 (가)호 방법은 분쇄와 수화반응을 동시에 일어나도록 하는 이 사건 등록발명과 그 기술적 구성이 상이하고 그에 따른 작용효과도 상이한 별개의 방법이라 하겠으므로, 결국 (가)호 방법은 이 사건 특허발명의 기술적 범위에 속하지 아니한다고 하였다.
 기록에 의하여 살피건대, 이 사건 등록발명은 종래에 건식분쇄를 거쳐 가열하여 수화반응시키는 2단계의 공정을 단순화시켜 습식분쇄를 하면서 동시에 수화반응이 일어나도록 하였으며, 더욱이 습식분쇄시의 반응열과 분쇄열을 이용함으로써 별도의 가열이나 가열장치가 필요 없도록 한 것인데, (가)호 방법에 있어서도 습식분쇄 방식을 채택하여 분쇄를 하고, 뒤이어서 수화반응을 시키는 2단계 공정을 채택하고 있는바, 습식분쇄를 할 때에 나오는 열을 이용하여 바로 수화반응을 시킬 수 있음에도 불구하고 공정을 필요 이상으로 나누고 또한 가열을 위한 스팀을 사용함으로써 시간과 비용이 더 소요되게 한다는 것은 사회통념상 있을 수 없다고 하겠다(인용발명에서는 건식분쇄 방식을 채택하므로 분쇄열을 수화반응에 이용할 수가 없고, 따라서 가열을 하면서 수화반응을 시켜야 한다).
 그런데도 심판청구인은 (가)호 방법에서 그러한 복잡한 공정을 채택하는 합리적인 이유나 그 작용효과상의 진보성이 있다는 주장·입증을 하지 않고 있으므로,(가)호 방법은 이 사건 등록발명의 핵심적인 기술을 전부 사용하여 달성되거나 또는 등록발명과 본질적으로 일치하는 수단이고 그 작용효과가 실질적으로 동일한 것인데도 무용한 공정을 추가함으로써 등록발명의 권리를 회피하기 위한 것이라고 볼 여지가 충분하다 하겠다.
따라서 원심으로서는 심판청구인이 (가)호 방법을 현재 실시하고 있거나 장래에 실시할 것인지를 먼저 심리·조사해 보아야 하고, 나아가 (가)호 방법을 사용하는 데 대한 합리적인 이유와 작용효과상의 진보가 있는지를 살펴보아, 등록발명과 실질적으로 동일하면서도 그 권리를 회피하기 위한 수단은 아닌지 등을 자세히 심리해 보아야 함에도 불구하고, 원심은 이러한 점들은 심리하지 아니한 채 (가)호 방법이 등록발명과 외형상의 공정이 다르다는 점만으로 (가)호 방법은 등록발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 하고 말았으니, 그러한 원심심결에는 소극적 권리범위확인심판에서의 (가)호 방법의 판단에 관한 법리를 오해하고, 등록발명과 (가)호 방법의 핵심적인 내용을 제대로 살피지 아니한 심리미진의 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 천경송(재판장) 지창권 신성택(주심) 송진훈

불필요한 공정을 추가하여 외형상의 공정은 등록발명과 다르나 본질적으로는 동일한 발명인 (가)호 방법이 등록발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 위해서는 등록발명의 권리를 회피하기 위한 것인지 여부를 심리하여야 한다고 한 사례

(가)호 방법은 활성 마그네슘 수화물의 제조방법에 관한 등록발명의 핵심적인 기술을 전부 사용하여 달성되거나 또는 등록발명과 본질적으로 일치하는 수단이고 그 작용효과가 실질적으로 동일한 것인데도 무용한 공정을 추가함으로써 등록발명의 권리를 회피하기 위한 것이라고 볼 여지가 충분히 있어, (가)호 방법이 등록발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 하기 위해서는 심판청구인이 (가)호 방법을 현재 실시하고 있거나 장래에 실시할 것인지를 먼저 심리·조사해 보아야 하고, 나아가 (가)호 방법을 사용하는 데 대한 합리적인 이유와 작용효과상의 진보가 있는지를 살펴보아, 등록발명과 실질적으로 동일하면서도 그 권리를 회피하기 위한 수단은 아닌지 등을 자세히 심리해 보아야 한다고 한 사례.