거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1997.11.28 / 시행일:

【출원인,상고인】 주식회사 한얼 (소송대리인 변리사 박희섭)
【상대방,피상고인】 특허청장
【원심심결】특허청 항고심판소 1996. 9. 30.자 95항원1405 심결
【주문】
 원심심결을 파기한다. 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

【이유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 1992. 7. 21.에 출원된 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라 한다)은 "10∼20 중량%의 요소, 50∼70 중량%의 전분질 사료 및 기타 유황, 단백질 사료, UGF 사료 등으로 구성된 단백질 사료의 제조에 있어서, 원료를 분쇄·배합한 후 100∼130℃의 온도와 400∼450 psi의 압력에서 무수(無水) 압출(壓出)시키는 것을 특징으로 하는, 요소를 함유한 단백질 사료의 제조방법"에 관한 것이고, 1976. 11. 10. 공고된 대한민국 특허공보 공고번호 제76-449호(이하 인용발명이라 한다)는 요소를 함유한 사료 및 지속성 비료에 관한 것인데, 본원발명과 인용발명을 대비하여 보면, 양자는 모두 요소를 함유한 사료의 제조방법에 관한 것으로 그 목적이 동일하고, 목적 달성을 위한 기술적 구성에 있어서 본원발명이 요소와 전분질, 유황, 단백질 등을 분쇄·혼합하여 무수 압출시키는 방법을 취한 데 대하여 인용발명은 요소와 전분질, 유황, 단백질 등을 분쇄·혼합하여 가온·가압하여 압출시켜 환제로 제조하는 방법을 개시하고 있어, 인용발명이 본원발명의 문제점인 사료에서 요소의 과다한 방출을 방지하기 위하여 환제로 제조한 것임을 알 수 있으므로, 본원발명은 인용발명보다 오히려 퇴보한 발명으로서 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다 하여, 본원발명을 거절한 원사정을 정당하다고 판단하고 있다.
 2.특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다(대법원 1991. 10. 11. 선고 90후1284 판결, 1996. 11. 26. 선고 95후781 판결 등 참조).
 3. 그런데 기록에 의하면, 인용발명이 요소와 전분질, 유황, 단백질 등을 분쇄·혼합하여 가온, 가압하여 압출시켜 환제로 제조하는 방법을 개시하고 있음을 인정할 자료가 없을 뿐 아니라, 출원인은 본원발명과 인용발명을 대비하면서, 인용발명은 비수용성 다당류로서 형성되는 고체 탄화수소물 물질을 요소, 비우레트, 포름아미드 및 아세트아미드로 구성되는 그룹으로부터 선택한 아미드의 수용액과 반추동물에 대하여 비독성인 산 촉매와 함께 함침시킴으로써, 다당류를 가수분해시켜 아미드에 대하여 반응성인 카르보닐기를 형성케 하는 촉매를 제공하고, 고체 물질의 온도를 기준으로 160∼290℉의 온도범위에서 전술한 함침 고체 물질을 건조 및 반응시켜 아미드-다당류의 부가물과 최소한 약 5%의 수분을 함유하는 건조된 완만-방출성 질소 생성물을 만드는 방법으로서, 반추동물에 의하여 안전하고 유효하게 활용될 수 있도록 질소를 서서히 조절된 방법으로 반추위 내에 방출시키는 것을 목적으로 하는 것이나, 제조과정에서 물을 사용하는 관계로 요소의 독특한 냄새로 인하여 사료의 기호성이 크게 떨어지는 문제점이 있는데 반하여, 본원발명은 10∼20 중량%의 요소, 50∼70 중량%의 전분질 사료 및 기타 유황, 단백질 사료, UGF 함유사료 등의 원료를 분쇄·배합한 후 100∼130℃의 온도와 400∼450 psi의 압력에서 무수(無水) 압출(壓出)시켜 요소를 함유한 단백질 사료를 제조하는 방법으로서, 반추동물의 반추위 내 미생물의 단백질 합성속도를 높이고 요소의 분해속도를 저하시킴으로써 암모니아 중독을 방지하고 체내 이용률이 높은 요소 함유 단백질 사료를 제공함을 목적으로 함과 동시에 제조과정에서 물을 사용하지 않음으로써 사료의 기호성이 저하되는 것을 방지하는 현저한 작용효과가 있으므로, 본원발명은 인용발명과 그 기술적 구성과 작용효과가 판이하여 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것이라고 주장하고 있음을 알 수 있다.
 따라서, 인용발명의 기술적 구성과 본원발명의 작용효과가 출원인의 주장과 같다면,본원발명은 인용발명과 그 기술적 구성이 서로 다를 뿐만 아니라 작용효과에 있어서도 인용발명의 문제점인 사료의 기호성 저하를 해결하여 인용발명에 비하여 현저하게 향상된 것으로서 진보성이 인정될 여지가 있다 할 것이므로, 원심으로서는 본원발명이 인용발명에 비하여 그 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 어떠한 차이가 있는 것인지 심리하여 보고 본원발명의 진보성 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 이 점에 관하여 제대로 심리도 하지 아니한 채 본원발명의 목적인 요소의 과다 방출 방지를 오히려 본원발명의 문제점으로 오해하고 기록상 아무런 증거도 없이 인용발명이 위와 같은 본원발명의 문제점을 해결하기 위하여 환제로 제조한 것이라고 속단하여 본원발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단하고 말았으니, 원심심결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하고 아무런 증거 없이 자의적으로 사실인정을 한 위법이 있다 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
 4. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 박준서(재판장) 정귀호 김형선 이용훈(주심)

[1] 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상·진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다.
 [2] 출원발명이 인용발명에 비하여 진보성이 있음에도 이를 부인한 원심심결을 파기한 사례.