전용사용권말소등 (민사, 대법원)
공포일: 2008.11.13 / 시행일:

【원고, 피상고인】 세이프티 하이텍 에스.알.엘 (소송대리인 법무법인 세중 담당변호사 이상국외 3인)
【피고, 상고인】 피고 주식회사 (소송대리인 변호사 이수완외 2인)
【원심판결】 서울고법 2006. 3. 29. 선고 2005나66260 판결 
【주 문】
 원심판결의 피고 패소 부분 중 손해배상청구 부분과 해명광고게재청구 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 상표사용금지청구에 대하여
 가. 상표법 제41조 제1항은 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하고 있고, 같은 법 제56조 제1항 제1호는 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있어, 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상의 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말한다고 할 것이고(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후881, 898, 904, 911 판결 등 참조), 한편 상표법 제65조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결 등 참조).
 나. 원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 원고는 1994. 3. 11. 피고와 사이에 원고가 개발한 원심 판시 이 사건 소화제(消火製)의 대한민국 내 독점판매권을 피고에게 주는 계약(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)을 체결하면서, 피고는 원고 이외의 다른 개인 등으로부터 이 사건 소화제나 이와 경쟁이 되는 제품을 취득하거나 생산·판매하는 데 관심을 갖거나 영업활동을 하여서는 아니 된다고 약정한 점, ‘’ 상표(등록번호 : 제386439호)에 관하여 1999. 11. 17. 원고의 지적재산권 관리회사인 라코비아 엔.브이. 명의로 이전등록되었다가, 2003. 12. 8. 원고 앞으로 이전등록된 점, 이 사건 계약은 2002. 12. 31. 종료되었는데, 피고는 이 사건 계약기간 중인 2000. 1.경부터 2002. 12. 31.까지 스스로 제조 또는 원고 이외의 자로부터 수입한 소화제(이하 ‘유사 소화제’라 한다) 48,275kg에 ‘’ 상표를 부착하여 판매하였고, 이 사건 계약 종료 이후인 2003. 1. 2. ‘FINENAFS’ 상표(출원번호 : 제***-****-****010호)를 지정상품을 소화제 등으로 하여 출원한 다음, 2003. 1.경부터 2004. 2.경까지 유사 소화제 162,944kg에 ‘FINENAFS’ 상표를 부착하여 판매하였으며, 2004. 1. 이후에도 그 홈페이지 및 소방관련 잡지에 ‘’ 상표로 피고 제조의 소화제에 대한 광고를 한 점 등을 알 수 있다.
 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 비록 피고가 ‘에이치씨에프씨 블랜드에이 NAFS-Ⅲ’로 구성된 원고의 별개 등록상표(등록번호 : 제459524호)에 관하여 전용사용권이 있었다 하더라도, 위 전용사용권의 효력이 ‘’ 상표에까지 미친다고 볼 수 없으므로, 피고가 이 사건 계약기간 중 유사 소화제에 ‘’ 상표를 부착하여 판매한 행위는 상표권 침해행위에 해당한다 할 것이다. 또한, 피고의 ‘FINENAFS’ 상표 중 ‘FINE’ 부분은 ‘품질이 좋은’ 정도의 뜻을 가지는 전형적인 성질 표시 표장에 해당하여 위 상표는 ‘NAFS’ 부분만으로 호칭·관념될 수 있고, ‘’ 상표 역시 ‘NAFS’ 또는 ‘NAF’ 부분만으로 호칭·관념될 수 있어, 양 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있으므로, 양 상표는 서로 유사하다고 할 것인바, 그렇다면 피고가 이 사건 계약 종료 이후 유사 소화제에 ‘’ 상표와 유사한 ‘FINENAFS’ 상표를 사용하였을 뿐 아니라, 2004. 1. 이후에도 그 홈페이지 및 소방관련 잡지에 ‘’ 상표로 유사 소화제에 대한 광고를 한 점 등에 비추어, 추후 피고가 ‘’ 상표 또는 ‘FINENAFS’ 상표나 ‘NAF’를 요부로 하는 상표를 사용할 가능성을 배제할 수 없다.
 다. 그렇다면 ‘’ 상표에 관하여 2003. 12. 8.에 이르러 원고 앞으로 이전등록된 이상, 원심 변론종결시를 기준으로 볼 때 원심이 원고의 권리가 침해될 우려가 있다고 보아 원고의 위 상표 또는 ‘FINENAFS’ 상표나 ‘NAF’를 요부로 하는 상표의 사용금지청구를 인용하였음은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 제3점 내지 제5점으로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 전용사용권의 효력, 상표의 유사 여부 및 상표사용금지청구권에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 또한, 이와 같이 추후 피고가 ‘’ 상표 또는 ‘FINENAFS’ 상표나 ‘NAF’를 요부로 하는 상표를 사용하여 원고의 권리를 침해할 우려가 있다고 보는 이상, 이와 다른 전제에서 원고가 위 상표의 사용금지를 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다는 취지의 상고이유 제5점의 주장도 받아들일 수 없다.
 한편, 선택적으로 병합된 이 사건 계약에 기한 청구, 상표법 제65조에 의한 금지청구 및 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제4조에 의한 금지청구 중 상표법 제65조에 의한 금지청구가 인용된 이상 이 사건 계약에 기한 청구 및 구 부정경쟁방지법 제4조에 의한 청구에 대하여 심판할 필요가 없는 것이므로(이러한 경우라도 원심이 다른 청구에 대하여 나아가 심판을 하였다고 하여 이를 중첩적으로 판단한 것이라고 할 수 없는 이상 위법하다고 할 수는 없다), 상표사용금지청구와 관련하여 피고의 이 사건 계약 종료 이후의 ‘FINENAFS’ 상표 사용행위가 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 취지의 상고이유 제4점의 주장에 대하여는 판단을 생략한다.
 2. 손해배상청구에 대하여
 가. 상표권 침해의 점에 대하여
 상표법 제67조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결 등 참조).
 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 라코비아 엔.브이.는 원고의 지적재산권 관리회사에 불과하고 위 상표의 실질적인 상표권자는 원고이며 피고는 이러한 사정을 잘 알고 있었다고 추인되므로 피고가 이 사건 계약기간 중 유사 소화제 48,275kg에 ‘’ 상표를 부착하여 판매한 행위는 원고의 상표권을 침해한 것이어서, 실질적인 상표권자인 원고는 직접 피고에 대하여 상표권 침해로 인한 손해배상을 구할 수 있다고 판단하였다.
 그러나 앞서 본 바와 같이 ‘’ 상표에 관하여 라코비아 엔.브이.로부터 원고 앞으로 이전등록된 2003. 12. 8. 이전은 라코비아 엔.브이.가 위 상표의 상표권자라고 할 것이므로, 피고가 이 사건 계약기간 중 유사 소화제에 위 상표를 부착하여 판매한 행위는 원고의 상표권을 침해한 행위에 해당한다고 볼 수 없고, 비록 라코비아 엔.브이.가 원고의 지적재산권 관리회사에 불과하며 피고 또한 이러한 사정을 잘 알고 있었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.
 그럼에도 원심이 피고가 이 사건 계약기간 중 유사 소화제에 ‘’ 상표를 부착하여 판매한 행위가 원고의 상표권을 침해한 행위에 해당한다고 판단하고서 피고에 대하여 손해배상책임을 인정한 것은 상표권의 귀속에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로, 이 부분에 대한 상고이유 제1점의 주장은 이유 있다.
 나. 부정경쟁행위의 점에 대하여
 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로 부정경쟁행위에도 불구하고 당해 상품표지의 주체 등에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면할 수 있는 것으로 해석함이 상당하다 할 것이다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 등 참조).
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 이 사건 계약 종료 후인 2003. 1.경부터 2004. 2.경까지 유사 소화제 162,944kg에 국내에 널리 인식된 ‘’ 상표와 유사한 ‘FINENAFS’ 상표를 부착, 판매하여 부정경쟁행위를 하였으므로, 원고는 특별한 사정이 없는 한 피고의 부정경쟁행위로 인하여 손해를 입었다고 할 것이고, 비록 원고가 위 기간 동안 국내에서는 영업을 하지 않았다 하더라도, 원고는 그 이전에 9년 가까이 국내 시장에서 영업을 하고 있었고 이 사건 계약 종료 이후에도 영업을 지속하려 하였으나 피고 측에서 FI 인정을 받은 상표를 변경하는 등 영업개시에 지장을 주는 바람에 일시적으로 영업을 중단할 수밖에 없었던 것으로 보이며, 이러한 사정에 비추어 만일 피고가 이 사건 계약 종료 이후에 부정경쟁행위를 하지 않았더라면 원고가 피고 또는 다른 국내 수입상을 통하여 국내 시장에 이 사건 소화제를 계속하여 판매하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 위 기간 동안 피고의 부정경쟁행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하지 않았다고 단정할 수는 없다고 판단하였다.
 그러나 원심이 인정한 바와 같이 이 사건 계약 종료 후 피고의 ‘FINENAFS’ 상표의 사용기간 동안 원고가 대한민국 내에서 ‘’ 상표를 부착한 제품의 생산·판매 등 영업활동을 하지 아니하였다면 그에 따른 영업상 손해도 없었다 할 것이고, 한편 원심 판시와 같이 피고측에서 FI 인정을 받은 상표를 변경하였다는 등의 사정만으로 원고의 영업개시에 지장을 주었다고 볼 수 없으며, 그 밖에 피고의 귀책사유로 인하여 위 기간 동안 원고의 영업개시가 지체되었음을 인정할 자료도 기록상 찾아보기 어렵다.
 그럼에도 원심이 피고가 이 사건 계약기간 후 유사 소화제에 ‘FINENAFS’ 상표를 부착하여 판매한 행위로 인하여 원고에게 영업상 손해가 발생하였음을 전제로 피고에 대하여 손해배상책임을 인정한 것은 심리를 다하지 아니하고 부정경쟁행위로 인한 손해배상책임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로, 이 부분에 대한 상고이유 제2점의 주장도 이유 있다.
 3. 해명광고게재청구에 대하여
 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 구 부정경쟁방지법(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도 그것만으로 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로, 그와 같은 경우 상표법 제69조 또는 구 부정경쟁방지법 제6조에 정한 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위하여는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 상품주체혼동행위가 있었다는 것 외에 그와 같은 행위에 의하여 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 실추되었음이 인정되어야만 한다. 
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 기존의 할론 소화제를 규제하자는 국제적 필요성에 따라 이를 대체하기 위해 이 사건 소화제를 개발한 점, 피고가 이 사건 계약에 따라 원고로부터 이 사건 소화제를 독점 수입하여 대한민국 내에 판매함으로써 2002년경부터는 ‘’ 상표로 판매하는 소화제가 국내 청정소화제 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지한 점, 이 사건 소화제의 국내에서의 높은 점유율은 상당 부분 원고 제품의 우수성에서 기인한 것으로 보이는 점, 이 사건 계약 종료 후에도 피고는 원고 제품을 독점판매하면서 구축한 판매망을 이용하여 자체 생산한 소화제를 계속해서 판매하여 위와 같은 높은 점유율을 유지하고 있는 데 반해 원고는 피고의 위 각 위반행위로 말미암아 국내 영업에 부진을 면치 못하고 있는 점 등에 비추어, 피고의 위 각 위반행위로 말미암아 원고의 영업상 신용이 실추되었음을 추인할 수 있고, 손해배상만으로는 그 회복이 불가능하여 적절한 해명광고가 필요하다고 판단하였다.
 그러나 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 비록 피고가 이 사건 계약기간 동안 ‘’ 상표의 상표권을 침해하는 행위를 하였고 그 후에도 유사 소화제에 ‘FINENAFS’ 상표를 부착, 판매하였다 하여도, 피고가 판매한 유사 소화제의 품질이 조악하여 거래계에서 원고가 제조·판매한 이 사건 소화제의 신용이 손상되었다는 등의 특별한 사정이 있었음을 인정할 자료를 기록상 찾아보기 어려워, 원심이 들고 있는 위 사정들만으로 원고의 영업상 신용이 실추되었음을 추인하기는 어렵다고 할 것이다.
 나아가 민법 제394조는 "다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다"고 규정함으로써 이른바 금전배상의 원칙을 규정하고 있으므로, 법률에 다른 규정이 있거나 당사자가 다른 의사표시를 하는 등 특별한 사정이 없는 이상 원상회복청구는 할 수 없다 할 것인데(대법원 1997. 3. 28. 선고 96다10638 판결 등 참조), 원·피고 사이에 이 사건 계약 위반에 대한 배상방법으로 해명광고게재 등 신용회복조치의 이행을 구할 수 있도록 하는 약정이 있었음을 인정할 자료도 기록상 찾아보기 어렵다.
 그럼에도 불구하고, 원심이 피고의 이 사건 계약 위반, ‘’ 상표권의 침해행위 또는 부정경쟁행위에 의하여 원고의 영업상의 신용이 실추되었다고 단정하여 해명광고게재청구를 인정한 것은 심리를 다하지 못한 잘못으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로, 이 부분에 대한 상고이유 제6점의 주장도 이유 있다.
 4. 결 론
 그러므로 원심판결의 피고 패소 부분 중 손해배상청구 부분과 해명광고게재청구 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 원심법원에 환송하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김영란(재판장) 이홍훈 안대희(주심) 양창수

[1] 상표법상 상표권자의 의미 및 상표법 제65조에 의한 금지청구 인정 여부의 판단 기준시(=사실심 변론종결시)
[2] 부정경쟁행위에도 불구하고 당해 상품표지의 주체 등의 손해 발생이 없는 경우, 침해자가 손해배상책임을 면하는지 여부(적극)
[3] 부정경쟁행위가 인정된다고 하더라도 그 기간 동안 상품표지의 주체 등이 그 상표를 부착한 제품의 생산·판매 등 영업활동을 하지 않았다면, 그에 따른 영업상 손해를 인정할 수 없다고 본 사례
[4] 상표법 제69조 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제6조에 정한 신용회복청구의 인정 요건

[1] 상표법 제41조 제1항과 제56조 제1항 제1호의 규정에 비추어 보면 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상의 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말하고, 한편 상표법 제65조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다.
[2] 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제14조의2 제2항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 부정경쟁행위에도 불구하고 당해 상품표지의 주체 등에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면한다.
[3] 부정경쟁행위가 인정된다고 하더라도 그 기간 동안 상품표지의 주체 등이 그 상표를 부착한 제품의 생산·판매 등 영업활동을 하지 않았다면, 그에 따른 영업상 손해를 인정할 수 없다고 본 사례.
[4] 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 구 부정경쟁방지법(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도 그것만으로 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로, 그와 같은 경우 상표법 제69조 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제6조에 정한 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위하여는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 상품주체혼동행위가 있었다는 것 외에 그와 같은 행위에 의하여 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 실추되었음이 인정되어야 한다.