거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2012.11.09 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2012. 10. 12.
【주 문】
 1. 원고의 청구를 기각한다. 
 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2012. 4. 23. 2011원6822호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 출원서비스표
 1) 출원일/출원번호: 2010. 1. 20./(출원번호 생략)
 2) 표장: (입체상표)
 3) 지정서비스업: [별지] 기재와 같다. 
 나. 이 사건 심결의 경위 
 1) 특허청 심사관은 2011. 8. 23. ‘이 사건 출원서비스표는 지정서비스업 중 일부에 사용되는 물건인 블록의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 서비스표이어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다’는 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다. 
 2) 원고가 위 거절결정에 불복하여 심판을 청구하자, 특허심판원은 2012. 4. 23. 2011원6822호로 위 거절결정과 같은 이유로 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 하여 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정근거] 을 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 이 사건 심결 취소사유
 이 사건 출원서비스표는 기존 블록의 일반적인 형상을 나타낸다고 할 수 없어 일반 수요자 및 거래자들에 의해 블록의 형상으로 직감되지 않을 것이고, 그렇지 않다 하더라도 일반 수요자나 거래자들에 의해 원고만이 판매하는 블록으로 인식되므로 자타서비스업 출처표시기능이 있고 아울러 그 독점사용이 공익에 반한다고도 할 수 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 
 설령 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 하더라도, 이 사건 출원서비스표는 그 출원 전에 사용된 결과 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 
3. 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부
 가. 법리
상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(記述的) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이며, 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조). 
 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
 나. 인정사실
 다툼 없는 사실 및 을 제4, 5호증, 을 제17호증의 1, 2, 을 제19호증의 1 내지 6, 을 제20 내지 25호증, 을 제28호증, 을 제30, 31호증, 갑 제1호증, 갑 제13호증의 1 내지 8, 갑 제27 내지 44호증에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정된다. 
 ① 블록은 인터넷 네이버 국어사전에 ‘쌓아 올리도록 만든 장난감’으로 정의되어 있는데, 통상 블록 장난감은 각각 따로 형성된 요부(凹部)와 철부(凸部)가 들어맞도록 정교하게 만들어져 있어서 어린이들이 서로 끼워 맞추는 등의 방법으로 원하는 모양을 만들 수 있는 조립식 장난감의 일종이다. 
 ② 인터넷 네이버의 지식쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰 ◎◎에서 ‘블록’을 검색하면 수많은 블록 장난감 제품과 그 구성품으로 ‘’, ‘’, ‘’, ‘’, ‘’과 같은 다양한 형상의 블록 부품을 볼 수 있다. 
 ③ 원고는 ○○코리아라는 상호로 2004년경부터 두 개의 반원통이 서로 평평한 면에서 직각으로 접하여 전체적으로 십자기둥 형태를 가지면서 각 반원통의 양 끝부분을 제외한 나머지 부분의 외주면에는 톱니 모양의 홈과 돌기가 형성되어 있는 형상의 블록 부품(‘’, 이하 ‘이 사건 블록’이라 한다)을 비롯하여, 톱니 모양의 홈과 돌기가 형성된 부분 및 그것이 끼워질 수 있는 부분을 가진 ‘()’, ‘()’, ‘’과 같은 형상의 블록 부품(이하 ‘이 사건 블록에 대응되는 블록’이라 한다) 등이 포함된 블록 장난감 제품을 '○○(○○)'이라는 상표를 사용하여 ‘○○어드밴스드 600’, ‘○○주니어 500’ 등의 제품명으로 국내에서 판매하였는데, 그 매출액은 2004년 661,892,470원, 2005년 289,224,830원, 2006년 341,574,840원, 2007년 530,867,685원, 2008년 1,174,951,360원, 2009년 2,305,690,948원, 2010년 3,409,627,257원, 2011년 6,512,072,900원이다. 
 ④ 이 사건 블록은 톱니 모양의 홈과 돌기에 의하여 이 사건 블록에 대응되는 블록 등에 끼워져서 블록 부품을 상하 연결이나 좌우 연결만이 아니라 상하 및 좌우 연결을 통하여 방향 전환을 가능하게 하는 소위 ‘십자링크’로서의 기능을 하는 블럭 부품이다. 
 ⑤ 주식회사 블록피아코리아는 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록과 마찬가지로 톱니 모양의 홈과 돌기를 가진 블록 부품이 포함된 블록 장난감 제품으로 ‘△△△△’, ‘□□□□’을 판매하여 오고 있는데, 위 회사가 연구 출시한 제품 ‘△△△△’의 체험단을 모집한다는 내용의 글이 2010. 3. 27. 인터넷 ◇◇ 블로그에 게시되어 있고, 한편 ‘□□□□’ 제품은 2012. 3.경까지 전국 300여개의 초등학교에 납품되었으며, ‘□□□□’ 등 제품이 ☆☆☆☆라는 업체에 공급된 액수는 2011. 10. 31. 54,453,636원, 2011. 12. 30. 67,569,546원, 2012. 2. 29. 59,066,818원, 2012. 3. 30. 1,476,364원이다. 
 ⑥ 신한에이엠 주식회사는 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록의 형상을 가지는 블록 부품이 포함된 블록 장난감 제품으로 ‘▽▽▽▽▽’을 판매하여 오고 있는데, 소비자가 ‘▽▽▽▽▽’ 제품에 대하여 평가한 글이 2011. 10. 30. 인터넷 쇼핑몰 ◎◎에 게시되어 있다. 
 ⑦ 주식회사 한국토이즈, ◁◁◁ ◁ ◁ ◁◁ 등의 업체는 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록이 포함된 외국의 블록 장난감 제품을 수입하여 국내에서 판매하여 오고 있는데, 소비자가 주식회사 한국토이즈의 수입제품을 주문하는 내용의 글이 2010. 6. 24., ◁◁◁ ◁ ◁ ◁◁의 수입제품에 대하여 질의하는 내용의 글이 2012. 2. 2. 각 인터넷 쇼핑몰 인터파크에 게시되어 있다. 
 다. 판단
 1) 이 사건 출원서비스표 ‘’는 두 개의 반원통이 서로 평평한 면에서 직각으로 접하여 전체적으로 십자기둥의 형태를 가지고 각 반원통의 양 끝부분을 제외한 나머지 부분의 외주면에는 톱니 모양의 홈과 돌기가 형성되어 있는 입체적 형상을 가지는 표장으로서, 이 사건 블록의 형상과 거의 동일하다. 
 위 인정사실에 의하면 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록을 포함한 블록 장난감 제품이 이 사건 심결일 약 8년 전부터 원고가 운영하는 ○○코리아에 의해 국내에서 판매되어 왔고 그 판매량 또한 상당히 많으며, ○○코리아 외에 주식회사 블록피아코리아, 신한에이엠 주식회사, 주식회사 한국토이즈, ◁◁◁ ◁ ◁ ◁◁ 등 다수의 업체도 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 국내에서 판매하여 오고 있고 그 판매량 역시 적지 않은 사정을 알 수 있는바, 이에 비추어 볼 때 이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결일 당시에 일반 수요자나 거래자들에게 톱니 모양의 홈과 돌기를 이용하여 다른 것과 끼워 맞춤으로써 원하는 사물의 형태를 만들 수 있는 블록의 형상으로 직감될 것으로 판단된다. 
 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘블록쌓기(장난감) 도매업’ 및 ‘블록쌓기(장난감) 소매업’ 등에서 취급하는 물품인 블록의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 
 2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자나 거래자들에 의해 원고가 운영하는 ○○코리아만이 판매하는 블록의 형상으로 인식되어 자타서비스업 출처표시 기능을 한다는 취지의 주장을 한다. 
 살피건대, 갑 제8호증의 1 내지 249만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 반면, 오히려 위 인정사실에서 본 바와 같이 ○○코리아 외에 주식회사 블록피아코리아, 신한에이엠 주식회사, 주식회사 한국토이즈, ◁◁◁ ◁ ◁ ◁◁ 등 다수의 업체도 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 판매하여 오고 있고 그 판매량이 적지 않아 이 사건 출원서비스표가 일반 수요자나 거래자들에 의해 ○○코리아만이 취급하는 블록의 형상으로 인식된다고 보기 어려우므로 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다. 
 이에 대하여 원고는 다시, ○○코리아를 제외한 다른 업체에서 판매하는 블록은 불법 복제품이므로 이를 이 사건 출원서비스표의 식별력을 부정하는 증거로 사용하는 것은 상표법의 정신에 위배된다는 취지의 주장을 하나, ○○코리아를 제외한 다른 업체에서 판매하는 블록 장난감 제품이 불법 복제품이라는 점에 관하여는 갑 제45, 46호증(가지번호 포함)만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, 설령 ○○코리아 이외의 다른 업체에서 판매하는 블록 장남감 제품이 불법 복제품이라고 하더라도 그와 같은 사실이 일반 수요자나 거래자들의 인식에 영향을 미친다고 보기 어려우므로 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 
 또한 원고는 이 사건 출원서비스표와 유사한 완구용 블록의 형상이나 입체적 형상으로 구성된 상표가 다수 등록되어 있는 사례 등에 비추어 볼 때 이 사건 출원서비스표도 등록되어야 한다는 취지의 주장을 하나, 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조) 원고의 위 주장은 이유 없다. 
4. 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 취득 여부
 가. 원고의 주장
 이 사건 블록이 원고가 운영하는 ○○코리아에 의해 2004년부터 약 9년간 독점적으로 판매되고 있고 그 매출액이 2011년에는 65억 원에 달하였을 뿐만 아니라 각종 언론매체를 통해 소개됨으로써 이 사건 블록의 형상을 도안화한 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자나 거래자들에 의해 원고의 서비스표로 현저하게 인식되어 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다. 
 나. 법리
상표법 제6조 제2항에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력을 구비하였는지에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시이다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 참조). 
 일반적으로 상품의 형태나 모양이 상품의 출처를 표시하는 기능을 가지는 것은 아니지만, 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서 상표에 해당되는바(대법원 2003. 11. 27. 선고 2001다83890 판결 등 참조), 서비스업에 관련된 어떤 물건의 형태나 모양이 위와 같은 요건을 구비한 경우에는 타인의 서비스업과 구별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서 서비스표에 해당된다. 
 다. 인정사실 
 원고가 운영하는 ○○코리아가 2004년경부터 '○○(○○)'이라는 상표를 사용하여 ‘○○어드밴스드 600’, ‘○○주니어 500’이라는 제품명으로 이 사건 블록 및 이 사건 블록에 대응되는 블록이 포함되어 있는 블록 장난감 제품을 국내에서 판매하였는데, 그 매출액이 2004년 661,892,470원, 2005년 289,224,830원, 2006년 341,574,840원, 2007년 530,867,685원, 2008년 1,174,951,360원, 2009년 2,305,690,948원, 2010년 3,409,627,257원, 2011년 6,512,072,900원인 사실은 위 3. 나. 인정사실에서 본 바이고, 갑 제14호증의 3 내지 85, 87 내지 89, 갑 제15호증의 1 내지 7, 갑 제16호증의 5 내지 19, 갑 제17호증의 1 내지 12, 갑 제18호증의 1 내지 12, 갑 제19호증의 1 내지 13, 갑 제20호증의 1 내지 3, 갑 제21호증의 1 내지 4, 갑 제22, 23, 24호증, 갑 제27 내지 44호증, 을 제17호증의 1, 2, 을 제19호증의 1 내지 6에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2006. 10. 18. ▷▷▷뉴스에 할로윈 데이를 전후한 놀이공원의 축제와 관련하여 ♤♤♤♤에서 하는 ○○코리아의 ‘◐◐ ◐◐◐◐ 만들기’ 체험행사가 언급된 기사, 2007. 2. 25. ♡♡일보에 대전 지역 백화점 문화센터의 각종 무료공개강좌를 소개하면서 백화점 ▼▼의 ‘○○창의영재교실’이 언급된 기사, 2008. 8. 28. ♡♡일보에 유아교육시리즈로서 ○○ 블록에 관하여 자세히 소개하는 기사 등이 게재된 것을 비롯하여, 이 사건 심결일인 2012. 4. 23.경까지 각종 신문에 청소년 교육과 관련하여 교구로서 ○○ 블록이 언급된 기사, 홈쇼핑업체인 ▒▒샵의 매출성장과 관련하여 인기 판매제품으로 블록교구 ○○이 언급된 기사, ▒▒샵에서 어린이날 선물용으로 판매하는 교재 및 교구에 블록교구 ○○이 언급된 기사, 개인이 운영하는 학원의 수학프로그램에 교구로서 ○○이 언급된 기사, TV홈쇼핑에 유럽브랜드가 선호된다는 내용과 관련하여 ▒▒샵이 2011. 3. 24. 영국의 어린이 창의 블록교구인 ○○을 홈쇼핑에 최초로 선보여 1시간 방송에 2,000세트 이상을 판매했다는 내용이 언급되어 있는 기사, 리조트의 이벤트 상품과 관련하여 ○○ 블록 체험프로그램을 언급한 기사, 서울국제유아교육전과 관련하여 참가업체로서 ○○이 언급된 기사 등이 게재된 사실, 2007. 12.경부터 2011. 4. 23.경까지 ‘●●●’, ‘▲▲▲▲’, ‘월간■■’, ‘◆◆◆◆ ◆◆◆◆', '★★★★★' 등의 유아 잡지에 ○○ 블록에 관한 광고가 수회 실린 사실, 홈쇼핑 업체인 ▒▒샵이 원고와의 계약에 따라 ○○ 제품을 2011. 3. 24. 10:20 120분간, 2011. 4. 30. 21:20 45분간, 2011. 5. 26. 10:30 120분간, 2011. 6. 23. 10:30 120분간, 2011. 7. 21. 10:30 120분간, 2011. 8. 26. 10:30 65분간, 2011. 9. 28. 10:25 55분간, 2011. 10. 20. 11:20 125분간, 2011. 11. 18. 10:20 60분간, 2011. 12. 5. 10:20 60분간, 2011. 12. 17. 11:30 120분간, 2012. 1. 9. 22:40 70분간, 2012. 2. 29. 09:20 180분간, 2012. 3. 27. 22:40 40분간 홈쇼핑 방송을 통하여 판매한 사실, 이 사건 블록은 ○○코리아가 판매하는 블록 장난감 제품인 ‘○○어드밴스드 600’을 구성하는 전체 600개의 블록 부품 중 16개를 차지하고, ‘○○주니어 500’을 구성하는 전체 500개 중 12개를 차지하는 블록 부품 중의 일종인데, ○○코리아가 위 블록 장난감 제품을 판매하면서 첨부하는 구성목록표와 ○○코리아가 블록 장난감 제품을 소개하기 위하여 발행하는 브로셔, ○○ 활동 교재, 팜플렛 등에 다른 블록 부품과 함께 그 사진이 올려져 있으나, 위 신문의 기사나 잡지의 광고 등에 이 사건 블록이 게시되거나 ○○코리아의 대표적인 블록 부품으로 부각된 적은 없는 사실을 인정할 수 있다. 
 라. 판단 
 이 사건 블록이 원고의 블록쌓기(장난감) 판매업(도, 소매업)과 관련하여 서비스표로서 사용되었는지에 관하여 보건대, 위 인정사실에 의하면 원고가 이 사건 블록과 이 사건 블록에 대응되는 블록을 비롯하여 톱니 모양의 홈과 돌기를 가진 부분 및 그것이 끼워질 수 있는 부분을 가진 블록 부품으로 구성된 블록 장난감 제품을 ‘○○(○○)’이라는 상표를 사용하여 장기간 판매해오면서 그 블록 장난감 제품에 관한 광고를 하였고, 그러한 블록 장난감 제품 및 그것을 교구로 사용하는 프로그램 등에 관하여 신문기사 등을 통한 보도가 있었던 사정은 알 수 있으나, 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품에서 차지하는 비중, 그 블록 장난감 제품에 대한 광고 및 보도의 내용 등에 비추어 볼 때 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품의 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 앞에서 본 바와 같이 원고가 운영하는 ○○코리아 외에 주식회사 블록피아코리아, 신한에이엠 주식회사, 주식회사 한국토이즈, ◁◁◁ ◁ ◁ ◁◁ 등 다수의 업체도 이 사건 블록의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 판매하여 왔고 그 판매량이 적지 않은 사정을 고려할 때, 이 사건 블록이 거래자와 수요자에게 원고의 서비스업과 관련된 물품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이르렀다고 보기 부족하다. 
 따라서 이 사건 블록이 원고의 블록쌓기(장난감) 판매업(도, 소매업)과 관련하여 서비스표로 사용되었음을 전제로 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 원고의 위 주장은 이유 없다. 
5. 결론 
 그렇다면 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘블록쌓기(장난감) 도매업’ 및 ‘블록쌓기(장난감) 소매업’ 등과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 출원서비스표의 지정서비스업 중 하나에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 하므로 이 사건 출원서비스표는 그 전부가 등록 거절되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 문영화(재판장) 김승곤 김신