등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.04.17 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 
【변론종결】2009. 3. 27.
【주 문】
 1.특허심판원이 2008. 11. 5. 2007당3189호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
 가. 피고의 등록상표
 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 1. 14. / 1999. 11. 24. / 제459323호
 (2) 구성 :
 (3) 지정상품 : 칫솔, 가사용 장갑, 비귀금속제 일회용 접시, 수세미, 향수분무기, 랩케이스, 이쑤시개, 행주걸이, 다리미 받침대, 물통(상품류 구분 제21류), (이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)
 나. 실사용상표들
 (1) 실사용상표 1 :(색채상표)
 (2) 실사용상표 2 :(색채상표)
 (3) 실사용상표 3 :(색채상표)
 다. 이 사건 심결의 경위
 원고는 2007. 11. 16. 이 사건 등록상표가상표법 제73조 제1항 제2,3호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 2008. 11. 5. 이 사건 등록상표가 이에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
 2. 이 사건 등록상표가상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
 가. 법 리
상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 상표 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에는같은 조 제4항에 의하여 상표권자인 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 취소심판청구에 관계된 지정상품에 관한 등록상표의 취소를 면할 수 없으므로, 피고에게 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있음을 증명할 책임이 있고, 그 사용은 상표권자에 의한 것뿐만 아니라 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 것도 포함한다.
 한편, 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 참조).
 나. 판 단
 (1) 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 실사용상표 1, 2, 3을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없다.
 이 사건 등록상표는 보통 글자체의 영문자 ‘FOODYS’와 한글 ‘후디스’가 2단으로 구성된 상표인데, 이와 같이 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우 어느 한 부분이 다른 부분에 비하여 현저하게 작은 글씨로 표기되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부라 할 것이다(대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결 참조).
 이러한 법리에 비추어 살피건대, 우선 실사용상표 1, 2는 이 사건 등록상표의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성된 표장으로서 사회통념상 영문자와 한글이 상하로 병기되어 구성된 이 사건 등록상표의 표장과 동일한 형태의 것이라고 할 수 없다.
 다음으로 살피건대, 실사용상표 3은 한글 부분의 글씨체를 변경하고, 영문자 부분의 첫 글자를 제외한 나머지 부분을 인쇄체 소문자로 변경함은 물론 ‘Y’ 부분을 ‘i’로 변경하였으며, 표장 전체가 입체감을 가지도록 구성된 표장이다.
 이와 같이 문자 부분의 글씨체를 변경하고 표장이 입체감을 가지도록 한 것은 이 사건 등록상표와의 동일성을 해치는 정도는 아니라고 할 것이고, 그 중 ‘Y’ 부분을 ‘i’로 변경한 것은 그 발음에 있어서 차이가 없으며, 바로 아래에 한글 ‘후디스’가 병기되어 있기는 하나, 주요부인 영문자 부분을 구성하는 영문자 1개를 변경하고 첫 글자를 제외한 나머지 부분을 인쇄체 소문자로 변경한 것이라면 그 전체적인 외관에 있어서 현저한 차이가 있다고 할 수 밖에 없고, 그렇다면 그 동일성의 범주를 벗어난 것이라고 하겠다.
 (2) 또 피고는 실사용상표 1, 2, 3 외에 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장들(그 중 을 제9호증의 사진들 중 번호 H1, H2, 을 제12호증의 2의 사진영상에 나타나 있는 표장을 이하 ‘실사용상표 4’라 한다)을 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용하였다고 주장하면서 그 증거로서 을 제9호증, 제12호증의 1, 2, 3 등을 제출하였다.
 그러나 을 제12호증의 1, 2, 3은 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 한국후디스의 인터넷 홈페이지 영상을 출력한 것인데, 이들은 이 사건 심판절차에서 제출된 적이 없고 이 사건 소송절차에 이르러 처음 제출된 것으로서 각 영상에 표시된 작성일에 그와 같은 상품사진들이 게시된 것으로 믿기 어렵고, 피고가 제출한 나머지 증거들만으로는 실사용상표 4가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용된 사실을 인정하기에 부족하다.
 (3) 따라서 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다.
 3. 결 론
 그렇다면 원고의 나머지 주장에 관하여 판단할 것 없이 이 사건 등록상표는 그 취소를 면할 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 노태악(재판장) 노갑식 김병식

[1]상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 상표불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우, 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 사용한 사실이 있는지 여부의 증명책임자(=상표권자) 및 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 사용도 포함하는지 여부(적극)
[2]상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’의 의미와 그 범위
[3] 등록상표가 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우, 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부에 해당한다고 한 사례
[4] 등록상표 “”의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성하여 사용한 실사용상표 1, 2, 3 “”, “”, “”은 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수 없으므로, 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례

[1]상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 상표불사용을 이유로 한 상표등록취소심판이 청구된 경우에는같은 조 제4항에 의하여 상표권자인 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한, 취소심판청구에 관계된 지정상품에 관한 등록상표의 취소를 면할 수 없으므로, 상표권자에게 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 사용한 사실이 있음을 증명할 책임이 있고, 그 사용은 상표권자에 의한 것뿐만 아니라 전용사용권자나 통상사용권자에 의한 것도 포함한다.
[2] 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.
[3] 등록상표가 영문자와 한글이 병기된 표장인 경우, 어느 한 부분이 다른 부분에 비하여 현저하게 작은 글씨로 표기되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 영문자 부분과 한글 부분이 각각 주요부에 해당한다고 한 사례.
[4] 등록상표 “”의 각 주요부인 영문자 부분이나 한글 부분만을 글씨체를 달리하여 구성하여 사용한 실사용상표 1, 2, 3 “”, “”, “”은 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수 없으므로, 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례.