전용실시권등록말소청구사건 (민사, 서울고등법원)
공포일: 1980.03.04 / 시행일:

【원고, 피항소인】 
【피고, 항소인】 
【원심판결】 제1심서울지방법원 영등포지원(78가합984 판결)
【주 문】
 원판결을 취소한다.
 원고들의 청구를 기각한다.
 소송비용은 1,2심 모두 원고들의 부담으로 한다.

【청구취지】 원고들에게 피고1은 별지 제1목록에 기재된 특허발명에 대한 1973.1.8. 특허국 접수 제2호로서 경료된 전용실시권 설정등록의 2분의 1 지분에 관하여 말소등록절차를 이행하라.
 피고2는 별지 제2목록에 기재된 물건을 생산판매 또는 판매를 위한 전시를 하여서는 아니된다.
 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.
【이 유】 원고들이 주류등의 종국을 제조함에 있어서 배양체를 제거하고 미생물 포자만을 분말로 채취하는 처리방법인 "미생물포자처리방법"의 발명에 관한 별지 제1목록기재 특허권의 공유자인 사실, 원고들은 1972.12.22. 피고1, 소외1과 사이에 원고들은 특허권을 출자하고 소외1은 시설 기타 자금을 투자하여 위 특허 방법을 이용하여 분말종국제조 판매업을 공동 경영하기로 하는 동업계약(이하 제1차 동업계약이라고 한다)을 체결함에 있어 원고들은 소외1과 피고1 공동 명의로 위 특허발명에 대하여 전용실시권을 설정해 주고 종국제조면허는 위 양인과 원고1 3인 명의로 얻기로 하여 이익분배 비율은 위 소외인 50%, 피고1과 원고1 각 22.5%, 원고2 5%로 정하기로 약정한 사실, 원고들은 위 약정에 따라 1973.1.10.자로 피고1, 소외1 공동 명의로 1973.1.8.부터 1981.8.30.까지의 전용실시권 설정등록을 경료해주고 1973.3.19.에는 원고1, 피고1, 소외1 3인 명의로 분말종국제조 면허를 받아 종국제조에 착수한 사실, 그후 1974.8.9.에 소외1이 그 동업체 지분 50%를 피고1을 통하여 피고2에게 양도하고 위 동업체에서 탈퇴한 사실, 1974.8.21. 원고1, 피고1,2, 소외2가 새로이 분말종국제조 및 판매에 관한 동업계약(이하 제2차 동업계약이라고 한다)을 체결하고 이익분배 비율은 위 4인 각 25%로 하되 원고2의 지분은 원고1 지분 25%중 5%로 하기로 하고 분말종국제조 면허는피고 2 단독 명의로 하기로 약정하였으며 1974.10.에는 위 동업계약을 구체화하여 동업관계에 있어서 피고1과 피고2를 업무집행자로 선임하되피고 1은 종업원의 인사, 금전의 출납등 내부관계를피고 2는 판로의 개척, 관계부처와 간의 섭외활동등 외부관계를 책임맡기로 하고 임기는 2년으로 하고 급료는 4인 매월 각 5만원씩 수령하기로 약정한 사실, 위 약정에 따라 종국제조 면허의 명의변경을 위하여 원고1, 피고1, 소외1 3인 명의의 면허의 취소신청을 하고 1974.11.30.자로 피고2 단독 명의로 제조면허를 받아 분말종국을 제조판매하고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.
 원고들은 이사건 청구원인으로서 피고1에 대하여는 위 제1차 동업계약에 있어서 소외1이 사업자금을 제대로 투자하지 않거나 동업체에서 임의로 탈퇴하는 등 계약을 위반하면 동업계약은 그 효력이 소멸되는 것으로 약정하였는데 동 소외인이 1974.8.9. 그 동업체 지분 50%를 피고1을 통하여 피고2에게 양도하고 위 동업체에서 탈퇴하였으니 이로써 제1차 동업계약은 특약에 따라 폐지되었으므로 위 동업계약이 존속함을 전제로 하여 설정해준 피고1과 소외1 공동 명의의 전용실시권은 더 이상 존속할 의의를 상실하여 말소되어야 한다고 주장하고, 피고2에 대하여는 위 제2차 동업계약은 제1차 동업계약과는 아무런 관계없이 새로이 체결된 것이고 더우기 원고2는 이에 참여한 바 없으며 제2차 동업계약에는 본건 특허권의 전용실시권을 설정해주기로 약정한 바가 없으므로 동 피고는 원고2에 대한 관계에서는 특허권을 실시할 수 있는 아무런 정당한 권리가 없고, 원고1에 대한 관계에서는 위 제2차 동업계약에 따라 특허방법을 이용하여 분말종국을 제조판매할 수 있을 뿐인데 피고2는 피고1과 분쟁이 있었고 원고1 등 다른 동업자에게 급료를 지급하지 않았고, 손익계산을 한번도 실시한 바 없어 그 이익금을 독점하면서 2년의 임기가 경과하였음에도 후임경영권자를 선임하는 문제를 다른 동업자들과 협의하지 않고 단독 운영하고 제조한 분말종국을 비밀리에 타처에 빼내어 파는등 위 약정을 위반하고 있는 위 동업체는 현재 피고2가 피고1의 지분을 인수하여 75%, 원고1이 25%의 각 지분을 가짐으로써 불균형이 심하고 피고2가 혼자 영업을 전횡함을 기화로 1977.9.경 원고1과는 아무런 협의 없이 그 제조공장을 경기도 수원시 과반정동으로 옮겨 단독 경영으로 분말종국을 제조판매하고 있어 위 조합은 파산상태에 빠져 그 존립의 근거를 잃었으므로 원고1은 1978.2.11. 피고1에게 1978.5.11. 피고2에게 위 동업계약의 해지를 통지하여 위 동업계약은 적법히 해지되었고, 그렇지 않다 하더라도 위와 같은 사유는민법 제720조 소정의 부득이 한 사유가 있는 때에 해당하므로 이를 이유로 조합체의 해산청구를 하는 것이며 동 해산청구에 의하여 조합체는 해산되었으므로 피고2는 위 특허를 이용하여 분말종국을 제조 판매할 권한이 없고 가사 동업계약이 해지 또는 해산된 것이 아니라고 하더라도 원고1이 공유자인 원고2의 동의 없이 특허권에 대하여 전용실시권이나 통상실시권을 행여할 수 없는 것이므로 원고2의 동의 없이 체결된 위 동업계약에 의하여 피고2는 위 특허방법을 사용할 권리가 없는 것이므로 피고2의 위 특허방법을 사용하여 분말종국을 제조 판매하는 행위는 원고들의 특허권을 침해한 것이라고 주장하고 피고2에 대하여는 그 침해배제를 구한다. 이에 대하여 피고들은 피고들 측에는 동업계약에 위반한 사실이 없으므로 피고측의 계약위반을 이유로 하는 원고측의 동업계약해지의 주장은 이유없고, 동업관계는 조합원 1인의 해지통고로서 정산절차를 거친 바 없이 종료되는 것은 아니므로 아직 동업계약은 유효히 존속하고 있고 피고2는 본건 특허발명 방법을 실시할 권한이 있다고 이를 다툰다.
 살피건대, 성립에 다툼이 없는 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1(각 동업계약서), 갑 제3호증의 2(약정서), 을 제1호증(매매계약서), 을 제2호증의 1 내지 4(각 영수증), 을 제3호증의 3 내지 5(각 인감증명), 을 제3호증의 6, 을 제4호증(각 면허증), 을 제14호증, 을 제15호증(각 증인신문조서), 공문서이므로 그 진정성립이 추정되는 갑 제6호증의 3(인감증명서), 공성부분에 다툼이 없고 피고들이 각 수령사실을 인정하는 갑 제4호증의 12(각 통고서), 원고1과 사이에는 성립에 다툼이 없고 원고2와 사이에는 변론의 전취지에 의하여 진정성립을 인정할 수 있는 을 제3호증의 1(종국 면허취소 보충신청), 2(취소신청서) 원고1과 사이에는 성립에 다툼이 없고 원고2와 사이에는 원심증인소외 1,2의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제5호증(결의서) 원고1과 사이에는 성립이 다툼이 없고 원고2와 사이에는 원심의 피고1 본인신문결과에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제6호증(양도계약서), 을 제7호증의 1,2(각 영수증), 을 제8호증(주권양도서), 을 제9호증(내용증명서신) 원심증인소외 1의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제5호증의 1(계약해제증서), 2(위임장), 갑 제6호증의 1(계약해제증서),2(위임장)의 각 기재에 원심증인소외 1,2,3의 각 일부증언(뒤에서 믿지 않는 부분 제외), 원심의 피고1 본인신문결과 및 변론의 전취지를 종합하면 원고1이 위에서 본 바와 같이 제1차 동업계약을 체결함에 있어서 공동 특허권자인 원고2로부터 동업계약의 체결과 이에 따른 본건 특허권을 동업체에 출자하는 방편으로서의 전용실시권의 설정등 모든 권한을 위임받은 사실, 제1차 동업계약에 있어서 원고들과 소외1, 피고1 사이에 소외1은 동 계약체결과 동시에 원고1에게 선행조건으로 금 50만원을 대여하고 본건 종국먼허취득시까지 매월 금 10만원씩을 대여하여 지급하기로 하되 다만 대여금은 면허취득 후 원고1은 소외1에게 분할 상환하기로 하고(계약서 4조) 소외1은 공동 운영함에 있어서의 먼허 및 공장건설 또는 제품이 생산될 때까지 본 사업에 지장이 없도록 자금을 조달하여야 하고 시설물은 공장대지 300평, 건평 100평 그외 본업에 필요한 기계, 기구일체로 하고 다만 피고1, 원고1,2는 자기지분 자산에 해당하는 시설자금을 소외1에게 상환한 연후에 자기지분재산권을 취득키로 하고(제8조), 소외1이 본 계약을 위반할 때에는 투자금 일체를 무효로 하고 본 계약은 자동해약되며 이로 인한 모든 손해금에 대하여 책임을 진다(제10조)고 각 약정한 사실, 위 약정에 따라 원고들은 위 다툼없는 사실에서 본 바와 같이 소외1과 피고1 공동 명의로 1973.1.8. 특허권의 전용실시권 설정등록을 경료해주고, 소외1은 시설비 및 운영자금 일체를 투자하여 제조설비를 갖추고 1973.3.19. 노량진세무서장으로부터 소외1, 피고1, 원고1 3인 명의로 종국제조 면허를 받아 분말종국제조를 개시하여 처음에는 현상유지 정도였으나 원고들 및 피고1이 위 동업약정에 따른 지분비율에 의한 시설투자비용 분담액을 전혀 상환하지 못할 뿐 아니라 그동안 원고1에게 위 약정에 따라 생활비조로 금 120만원을 대여하였으며, 제품의 판매가 극히 저조하고 계속 적자운영을 면치 못하여 소외1은 위 동업체에서의 탈퇴의사를 표명하고 이에 원고1이 피고2에게 투자를 권유하여 조합원인 소외1, 피고1 등에게 소개하여 조합원 전원의 동의를 받아 1974.8.9. 피고2가 소외1 지분을 대금 550만원에 매수하였는데 동 대금에는 소외1의 원고1에 대한 위 대여금 채권 120만원도 포함되었으며 동 계약체결시 편의상 피고2는 제조면허 명의변경 및 전용실시권 명의변경등이 쉽사리 이행되기 어려운 사정때문에 그 명의자로 되어 있는 피고1의 이름으로 매매계약을 체결하고 매매계약서상 그 매매목적물을 제조면허권 및 기계, 기구시설일체로 표시하고 동 계약에는 원고1이 입회한 사실, 소외1이 그 지분양도로 탈퇴하고 피고2가 그 지분양수로 동업체에 가입함에 따른 필요성과 업무집행자 선정등 종전 조합계약의 내용을 변경할 필요가 있어 1974.8.9. 원고1(동시에 원고2를 대리함), 피고1, 그리고 실제로 소외1의 지분을 양수한 피고2와 피고2가 양수한 지분 중 그 1/2을 명의 수탁한 소외24인 사이에 제2차 동업계약을 체결하고 위 다툼없는 사실에서 본 바와 같이 이익분배 비율을 정하고 원고2의 지분비율은 원고1의 지분 25%중 5%로 하고 제조면허 명의를 피고2 단독 명의로 하기로 하고 업무집행자에 관한 약정등을 한 사실, 소외1이 탈퇴함으로써 그 명의의 전용실시권을 반환하는 의미에서 그 명의의 본건 특허권 전용 실시권의 지분말소신청에 필요한 서류를 작성하여 원고1에게 교부한 사실, 그후 피고1은 위 동업체에서 탈퇴하기로 하여 그 지분권을 원고1에게 인수할 것을 권유하였으나 원고1이 자금 마련이 불가능하니 피고2에게 양도하라고 하여 1976.10.13. 원고들과 다른 동업자 전원의 동의를 얻어 피고2에게 그 지분권 일체와 전용실시권 지분등 동업체에 관한 권리일체를 대금 250만원에 양도하고 탈퇴한 사실, 그후 위 동업체가 적자운영이 계속되자 원고들은 사실상 동업체 운영에 거의 관여않고 집행을 전담한 피고2는 위 약정한 월급여 5만원씩을 미지급하고 운영에 관한 분쟁이 야기되자 2차 동업계약이 체결된 약 3년 6개월 후인 1978.2.11. 원고들은 피고1에게 특허권의 전용실시권 반환을 최고하고 1978.5.10. 원고1이 피고2에게 동업계약의 해지통고를 한 사실을 인정할 수 있고 위 인정에 반하는 원심증인소외 1,3의 각 일부증언은 믿지 아니하며 달리 위 인정을 뒤집을 자료없다.
 위 인정사실과 다툼없는 사실을 종합하면 원고1, 피고들 및 소외2 사이에 체결된 제2차 조합계약은 원고들과 피고1, 소외1 사이에 체결된 제1차 동업계약이 소멸되고 달리 별도로 체결된 조합계약이 아니라 제1차 조합계약상의 조합원이던 소외1이 원고1의 소개로서 그 지분을 조합원 전원의 동의 아래 피고2에게 양도하고 피고2는 자기가 양수한 지분중의 일부를 소외2에게 명의 신탁하여 전 조합원등 사이에(원고2는 원고1이 대리) 제1차 동업계약상의 조합 목적인 본건 특허권에 기한 분말종국제조판매사업을 수행함에 있어서의 새로운 지분 비율과 업무진행상의 면허로서 분말종국제조 약정을 한 것이라고 봄이 상당하고 어떤 목적을 위하여 조합원들이 이 유형무형의 재산을 출자하여 조합을 구성하면 그 재산은 조합의 합유재산이 되는 법리이므로 원고들이 본건 조합에 투자의 방편으로 설정한 소외1 및 피고1 명의로 설정등록한 본건 특허의 전용실시권 역시 조합재산으로써 조합원이던 그 사람에게 명의 신탁된 것이라고 보아야 할 것이다.
 그리고 조합계약은 조합원들의 약정에 의하여 종료시킬 수 있고 또 조합원은 일정한 요건하에 조합에서 탈퇴하거나 조합의 해산청구를 할 수 있지만 일반적인 계약해제의 원리에 따라 조합계약을 해지할 수는 없으며 조합이 종료되거나 해산되는 경우에도 청산을 마치지 아니하면 조합은 청산 종료시까지 계속 존속되는 법리이고 청산이 종료될 때까지는 조합재산은 계속 조합원의 합유라 할 것이므로 결국 본건 제1차 동업계약과 제2차 동업계약이 별개이고 제1차 동업계약이 소외1의 채무불이행으로 종료되었음을 전제로 하고 또 조합계약이 종료되면 원고들이 투자한 조합재산인 본건 전용실시권이 원고들에게 환원 귀속됨을 전제로 한 원고들의 피고1에 대한 위 청구는 이유없고(동 조합에서 탈퇴한 명의 수탁인인 동 피고에게 조합원의 권리행사로서 환원을 구하는 것은 아니다), 원고1의 조합계약해지 주장은 법리상 이유없으며 가사 동 원고의 해산청구가 이유있더라도 아직 조합재산의 청산을 하지 아니한 것을 자인하는 동 원고로서는 조합원의 합유재산에 속하고 본건 조합의 75% 지분을 갖고 업무집행자로 선정되어 있는 피고2에게 조합청산 종료시까지 확보된 원료의 제조 및 종국의 판매등을 저지할 권한은 없다고 봄이 상당하다 할 것이므로 원고들의 피고2에 대한 청구 또한 이유없다.
 그렇다면 원고들의 피고들에 대한 본건 청구는 모두 이유없어 이를 기각하여야 할 것인바, 원판결은 이와 결론을 달리하여 부당하고 이에 대한 피고들의 항소는 이유있으므로 이를 받아들이기로 하여 원판결을 취소하고 원고들의 청구를 기각하고, 소송 총비용은 패소자인 원고들의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다. [별지생략]

판사 이영수(재판장) 정귀호 이임수