권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.05.10 / 시행일:

【원 고】 문화산업 주식회사(소송대리인 변리사 김수진)
【피 고】 피고(소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 유영일외 2인) 
【변론종결】2007. 4. 5.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2006. 7. 12. 2004당2437호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
 가. 이 사건 특허발명
 ① 명칭 : 색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법
 ② 출원일/등록일/등록번호 : 1995. 10. 28./1998. 11. 13./(등록번호 생략)
 ③ 특허권자 : 피고
 ④ 특허청구범위(도면은 별지 1.과 같다)
 청구항 1. 특정된 각 색상은 0-9번까지의 각 숫자를 표시하는 것으로 약정하고 이 약정된 각 색상을 파일의 소정위치에 인쇄하여 파일의 정리번호를 식별토록 함에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라고 한다) 색상에 의해 식별기호를 형성할 많은 수량의 파일에서 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 파일들을 분류하여 이 분류한 각 묶음의 파일에 해당 색상을 인쇄한(이하 ‘구성요소 2’라고 한다) 다음 다시 앞에 인쇄된 색상 다음의 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 파일들을 분류하여 이 분류한 각 묶음의 파일들에 해당 색상을 인쇄하고(이하 ‘구성요소 3’이라고 한다) 이러한 공정을 소정 회수 반복함으로써(이하 ‘구성요소 4’라고 한다) 많은 수량의 파일에 색상으로 식별기호를 형성하는 것을 특징으로 하는 색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 색상의 인쇄방법.
 나. 확인대상발명
 별지 2. 확인대상발명의 설명서 및 도면과 같다.
 다. 절차의 경위
 피고는 원고를 상대로, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2004당2437호로 심리한 후, 2006. 7. 12. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 
【증 거】갑 제1, 3, 4호증, 변론의 전취지
2. 당사자 주장의 요지
 가. 원고가 주장하는 심결취소사유의 요지
 (1) 이 사건 특허발명은 파일에 색상으로 식별기호를 표시함에 있어서 동일한 색상을 모아서 인쇄하는 것을 요지로 하고 있으나, 이는 그 출원일 전부터 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)에게 주지된 기술에 불과하므로, 그 권리범위를 인정할 수 없다.
 (2) 이 사건 특허발명은 처음 인쇄된 색상 다음의 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 파일들을 분류하여 1색도로 인쇄하는 것인 반면, 확인대상발명은 처음 1가지 색상을 인쇄용지의 두 파일의 해당 위치에 동시에 인쇄한 다음 한 인쇄용지 내에 있는 두 장의 파일의 동일단위에 각각 다른 색상을 동시에 2색도로 인쇄하는 것이어서, 그 구성 및 효과가 서로 상이하므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
 나. 피고 주장의 요지
 (1) 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 주지된 기술이 아니다.
 (2) 확인대상발명은 인접하는 2개의 파일을 독립적으로 병행하여 인쇄하면서 좌우 각각에서 분류되어 상하 적층을 이루는 파일 묶음에 대하여 동일단위에 동일색상을 인쇄하는 것으로 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 기재된 문언적 구성을 그대로 실시하고 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.
3. 판단
 가. 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 주지된 기술이어서 권리범위가 부정되는지 여부
 살피건대, 갑 제9 내지 14호증의 각 기재만으로는 이 사건 특허발명이 주지·관용의 기술이라는 점을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 오히려 갑 제15호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 원고가 피고를 상대로 제기한 이 사건 특허발명에 대한 특허무효 심판에서, 특허심판원은 2001. 8. 9. 이 사건 특허발명은 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서 고도한 것이라고 볼 수 없다는 이유로 그 등록을 무효로 한다는 심결을 하였으나, 위 심결의 취소를 구하는 심결취소소송에서, 특허법원은 2002. 3. 28. 이 사건 특허발명은 특허법상의 발명에 해당하는 것이고, 그 출원 전에 국내에서 공지·공용되었거나 주지·관용의 기술에 해당한다고 단정할 수는 없다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 하였으며, 이에 대한 원고의 상고에 대하여 대법원은 2004. 4. 16. 상고를 기각하는 판결을 한 사실을 인정할 수 있다. 
 따라서 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 주지된 기술이라고 볼 수 없는바, 반대의 전제에 선 원고의 위 주장은 이유 없다.
 나. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부
 (1) 판단기준
 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다( 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결 참조). 
 (2) 이 사건 특허발명의 요지
 대형병원 등에서 사용되는 수량이 많은 파일은 파일에 표시된 색상에 의해 각 파일의 식별을 용이하게 할 수 있어 대형병원이나 관공서에서 널리 사용되고 있으나, 각 파일마다 특정된 복수개의 색상을 인쇄하여 식별부호를 형성하여야 하므로, 각 파일에 색상을 인쇄하는데 상당한 시간이 소요됨은 물론 그 인쇄공정이 복잡하여 파일의 생산 비용 및 제품 가격이 상승되는 문제점이 있었다. 이 사건 특허발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 색상에 의한 식별기호를 갖는 파일에 있어서 다색의 색상을 짧은 시간에 용이하게 인쇄할 수 있는 방법을 제공하기 위한 것이고, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시예는 아래와 같다.
 ① 먼저 색의 구별에 따른 숫자의 약속으로 적색은 0, 회색은 1, 연두색은 2, 청색은 4, 흑색은 5, 황색은 6, 고동색은 7, 살색은 8, 녹색은 9를 각각 표시하는 것으로 약정하고(3번은 그 기재가 누락되었다), 0000-9999번까지의 정리번호를 인쇄할 10000장의 파일을 준비한다. 0번부터 9번까지 각 색상 별로 1000장씩 파일에 인쇄하고, 0번에 해당하는 색상이 인쇄된 1000장의 파일을 100장씩 열 묶음으로 나누어 횡으로 배열한다. 그 다음 1번에 해당하는 색상이 인쇄된 1000장의 파일을 100장씩 열 묶음으로 나누어 횡으로 배열하고 0번에 해당하는 색상이 인쇄된 파일 위에 적층하며 나머지 9번에 해당하는 색상이 인쇄된 파일까지 같은 방식으로 적층한다(별지 1.의 도면 1 참조). ② 위와 같이 적층된 파일에 0-9번에 해당하는 색상을 앞 공정에서 인쇄된 색상 다음에 인쇄한다(위 도면 2 참조). ③ 위에서 0에 해당하는 색상을 인쇄한 묶음의 파일을 10등분하여 횡으로 배열하고 1에 해당하는 색상을 인쇄한 묶음의 파일을 10등분하여 횡으로 배열하여 0번 파일 위에 적층하고 9번 색상이 인쇄된 파일까지 같은 방식으로 적층한다(위 도면 3 참조). ④ 위와 같이 적층된 파일에 0-9번에 해당하는 색상을 앞 공정에서 인쇄된 색상 다음에 인쇄한다(위 도면 4 참조). ⑤ 바로 앞 공정에서 0에 해당하는 색상을 인쇄한 파일을 10등분하여 횡으로 배열하고 그 다음 1에 해당하는 색상을 인쇄한 파일을 10등분하여 횡으로 배열하여 0에 해당하는 색상이 인쇄된 파일 위에 적층하고 9번 색상까지 같은 방식으로 배열하여 적층한다(위 도면 5 참조). ⑥ 위와 같이 적층된 파일에 0-9번에 해당하는 색상을 앞 공정에서 인쇄된 색상 다음에 인쇄하면 10000장의 파일에, 0000번에서 9999번까지의 정리번호가 약정된 색상에 의해 표시된다(위 도면 6 참조).
 (3) 구성 및 효과의 대비
 (가) 구성요소 1
 구성요소 1은 ‘특정된 각 색상은 0-9번까지의 각 숫자를 표시하는 것으로 약정하고 이 약정된 각 색상을 파일의 소정 위치에 인쇄하여 파일의 정리번호를 식별’하는 단계인데, 확인대상발명에서도 특정된 각 색상으로 0번에서 9번까지의 각 숫자를 표시하고 그 색상을 파일의 소정 위치에 인쇄하여 식별기호로 사용하고 있으므로, 구성요소 1과 확인대상발명의 위 대응구성은 동일하다.
 (나) 구성요소 2
 1) 구성요소 2는 ‘색상에 의해 식별기호를 형성할 많은 수량의 파일에서 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 파일들을 분류하여 이 분류한 각 묶음의 파일에 해당 색상을 인쇄하는’ 단계로서, 이는 확인대상발명에서 ‘동일단위에 소정의 숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 인쇄용지를 분류하고 분류한 각 묶음의 인쇄용지에 해당 색상을 인쇄하는’ 단계에 대응되는데, 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 것들을 분류하여, 분류한 각 묶음에 해당 색상을 인쇄하는 점에서 양자는 동일하다.
 2) 다만 확인대상발명에서는 식별기호를 인쇄하기 위해 분류의 대상이 되는 것은 2개의 파일이 붙어 있는 인쇄용지이며, 그 인쇄용지는 최종 인쇄가 완료된 후에 분리되는 것인 반면, 이 사건 특허발명의 명세서에는 위 (2)에서 본 바와 같이 하나의 파일 단위로 분류와 인쇄가 이루어지는 구성만이 개시되어 있을 뿐, 확인대상발명과 같이 2장의 파일로 분할될 인쇄용지를 하나의 단위로 하여 분류하고 인쇄하며 최종 과정에서 이를 절단하여 분할하는 구성과 과정에 대해서는 아무런 기재가 없다. 이러한 사정과 이 사건 특허발명의 특허청구범위에도 ‘파일들을 분류하여’, ‘파일에 해당 색상을 인쇄하는’이라고 기재되어 있는 점 등을 고려하면, 확인대상발명과 같이 2장의 파일로 분할될 인쇄용지를 하나의 단위로 분류하고 인쇄하는 구성과 과정은 이 사건 특허발명에서 예상하지 못한 새로운 것으로서 구성요소 2와 차이가 있다. 
 3) 한편 이러한 구성상의 차이로 인해 그 효과에서 이 사건 특허발명은 최종 단위까지 파일에 해당 색상의 인쇄를 마친 후에 별도로 파일을 절단해야 하는 공정을 거칠 필요가 없으나, 확인대상발명에서는 최종 단위까지 파일에 해당 색상의 인쇄를 마친 후에 파일을 2개로 분할하기 위해서 절단하는 공정을 반드시 거쳐야 하므로 그만큼 소요시간과 공정이 길어진다는 점에서 차이가 있다. 또한 이 사건 특허발명은 인쇄가 끝난 이후에 파일 묶음들이 좌측에서 우측으로 번호가 하나씩 순차적으로 증가되도록 배치되어 인쇄가 끝난 파일들을 번호 순으로 수거하기가 보다 수월하고 용이하지만, 확인대상발명은 1개의 인쇄용지에 인쇄된 2개 파일의 식별번호가 순차적으로 증가하거나 감소하는 상태가 아니고(별지 2.의 도면 중 최종 인쇄단계인 4단계에서 인쇄용지를 둘로 자르면 첫 번째 파일의 번호는 0999번이고 그 다음은 0000번, 차례로 0998번, 0002번의 순으로 파일이 위치하게 되어 파일 묶음들의 좌측에서 우측으로 번호가 순차적으로 증가하거나 감소하는 상태가 아니다), 맨 좌측부터 첫 번째, 세 번째 등 홀수 번째에 있는 파일은 짝수 번째에 있는 파일에 대해 거꾸로 놓인 상태에 있게 되므로 인쇄용지를 절단한 후에 파일을 번호순으로 정리함에 있어서도 홀수 번째의 파일을 거꾸로 돌려 짝수 번째 파일과 같은 방향으로 배치해야 하는 등의 추가 작업을 필요로 하게 되는데, 확인대상발명은 이 사건 특허발명에 비해 작업공정이 복잡하고 소요시간이 더 걸린다는 점에서 차이가 있다. 
 4) 따라서 구성요소 2와 확인대상발명의 위 대응구성은 그 구성과 효과에서 차이가 있고 균등관계에 있다고 할 수 없다. 
 (다) 구성요소 3
 1) 구성요소 3은 ‘앞에 인쇄된 색상 다음의 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 파일들을 분류하고, 분류한 각 묶음의 파일들에 해당 색상을 인쇄하는’ 단계로서(별지 1.의 도면 1, 2), 이는 확인대상발명에서 ‘앞에 인쇄된 색상 다음의 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 인쇄용지들을 분류하고, 분류한 각 묶음의 인쇄용지들에 해당 색상을 인쇄하는’ 단계(별지 2.의 도면 중 2단계)에 대응되는데, 앞에 인쇄된 색상 다음의 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 인쇄할 것들을 분류하고, 분류한 각 묶음에 해당 색상을 인쇄하는 점에서 양자는 동일하다. 
 2) 다만 확인대상발명은 2개의 파일로 나누어질 인쇄용지 단위로 2색도(1개의 인쇄판으로 2가지 색을 동시에 인쇄하는 것) 인쇄가 이루어지는데, 이 사건 특허발명의 구성요소 3은 아래 ①, ②, ③의 사정을 종합할 때, 동일단위에 동일숫자에 해당하는 색상을 1색도(1개의 인쇄판으로 1가지 색만을 인쇄하는 것)로 인쇄하는 것을 전제하고 있는 점에서 차이가 있다. 
 ① 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 1개의 인쇄판으로 1가지 색을 인쇄하는 것에 대하여만 기재되어 있고, 1개의 인쇄판으로 2가지 색을 인쇄하는 것에 대하여는 기재되어 있지 않아서 2색도로 인쇄하는 것은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 점{이에 대하여 피고는, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 "이 각 색상을 동시에 또는 각각 인쇄할 수 있는 인쇄판을 준비한다."라고 기재되어 있는 점을 볼 때 이 사건 특허발명도 2색도로 인쇄할 수 있는 내용을 포함하고 있다고 주장하나, 위 명세서의 기재(갑 제4호증의 2쪽 21번째 줄)만으로는 피고의 주장을 인정하기에 부족하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다}
 ② 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는(갑 제4호증의 2쪽 맨 아래에서 1, 2번째 줄), ‘1000단위 10000매의 파일에 색상으로 식별기호를 형성할 경우에는 40번의 인쇄공정으로 모든 파일에 색상으로 식별기호를 형성할 수 있는 것이다.’라고 기재되어 있어서, 10000장의 파일을 인쇄하기 위해서는 40개의 인쇄판이 필요한 것을 볼 때, 파일단위로 1색도로 인쇄할 수밖에 없는 점{그 계산방법은 아래 3)에서 보는 바와 같다}
 ③ 피고가 원고를 상대로 신청한 특허권침해금지가처분 사건에서, 피고는 이 사건 특허발명의 인쇄방법은 1개의 인쇄판으로 1가지 색을 인쇄하는 경우에만 가능하고 1개의 인쇄판으로 2가지 색을 동시에 인쇄하는 것은 불가능하다고 주장하다가, 원고가 실시하는 확인대상발명을 확인하고 난 후에야 이 사건 특허발명의 청구범위는 2색도 인쇄로 파일을 2개씩 인쇄하는 것에도 권리범위가 미친다고 주장한 점(갑 제7, 8호증의 각 기재)
 3) 이러한 구성상의 차이로 인해 그 효과에서도 확인대상발명의 위 대응구성은 2색도 인쇄를 하기 때문에 1색도 인쇄를 하는 구성요소 3에 비해 인쇄 로울러의 잉크통을 반으로 나누어 각각 다른 색상의 잉크를 삽입하고 잉크주입부의 인쇄 로울러의 중간에 차단벽을 설치하며 인쇄 로울러의 양 끝단에 상이한 2색을 주입해야 하는 등 인쇄 장치의 구성 및 인쇄과정이 복잡해지고 인쇄완료 후에도 인쇄용지를 절단해야 하는 추가 과정이 필요하여 그 만큼 시간과 비용이 더 들 수 있는 점에서 차이가 있다. 한편, 0000-9999번까지의 색상을 인쇄하기 위해서는, 이 사건 특허발명은 파일단위로 1색도 인쇄가 이루어지기 때문에 40판의 인쇄판이 필요한 반면{일 단위에서 천 단위까지, 각 단위마다 10판씩 필요하므로, 40판(= 4 × 10)이 필요하다}, 확인대상발명은 백 단위 단계에서 2색도 인쇄가 이루어지기 때문에 35판의 인쇄판이 필요하므로{백 단위는 5판(별지 2.의 도면 중 2단계)이, 천 단위, 십 단위, 일 단위는 10판씩(별지 2.의 도면 중 1, 3, 4 단계)이 필요하므로 35판(= 10 + 5 + 10 + 10)이 필요하다}, 확인대상발명이 이 사건 특허발명에 비해 그 인쇄판의 수를 줄일 수 있는 점에서 차이가 있다. 
 4) 따라서 이 사건 특허발명의 구성요소 3은 1개의 인쇄판에서 1가지 색을 인쇄하는 것인 반면, 확인대상발명은 1개의 인쇄판에서 2가지 색을 동시에 인쇄하는 것이어서, 구성요소 3과 확인대상발명의 대응구성은 그 구성과 효과에서 차이가 있고, 균등관계에 있다고 할 수 없다.
 (라) 구성요소 4
 구성요소 4는 ‘이러한 공정을 소정 회수 반복하는’ 단계(별지 1.의 도면 3 내지 6)로서, 가령 네 자리수의 번호를 가진 색상을 파일에 인쇄하는 경우 셋째자리(십 단위)와 넷째자리(일 단위)를 인쇄하기 위해 구성요소 3의 단계를 반복하는 것인데, 인쇄하는 자릿수에 따라 소정 단계를 반복한다는 점에서 확인대상발명(별지 2.의 도면 중 3, 4단계)과 동일하지만, 위 (다), (라)의 구성요소 2, 3에서 살펴본 바와 같이 그 반복되는 단계가 확인대상발명의 대응구성과 상이하므로, 결국 구성요소 4도 확인대상발명과 차이가 있고 균등관계에 있다고 할 수 없다. 
 (4) 대비결과 정리
 위 (3)의 (나), (다), (라)에서 살펴본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 그 구성 및 효과에서 차이가 있고, 균등관계에 있다고 할 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
 다. 소결론 
 따라서 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 일부 구성이 상이하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니함에도, 이 사건 심결은 이와 달리 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하였으므로 위법하여 취소를 면할 수 없다.
4. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지목록 각 생략]

판사 원유석(재판장) 우라옥 김종석