거절사정(상) (특허, 대법원)
공포일: 1999.12.24 / 시행일:

【출원인, 상고인】 소니 가부시키가이샤 (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 3인)
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 1997. 10. 27. 자 96항원1277 심결
【주 문】
 원심심결을 파기한다.
 사건을 특허심판원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 1995. 4. 6. 지정상품을 향수, 향유, 화장품상자 등 62개 품목으로 하여 등록출원한 이 사건 출원상표 "SONY CREATIVE PRODUCTS INC."(이하 '본원상표'라 한다)는 후단의 'INC.' 부분 때문에 일반 수요자에게 주식회사와 같은 법인 명칭으로 인식되어질 뿐만 아니라, 실제로 본원상표와 같은 명칭의 출원인의 계열회사(이하 '자회사'라고만 한다)가 존재하여 그 상호상표로 인식될 것이며, 본원상표의 구성 중 'SONY' 부분은 전기·전자 제품 분야에서 국내에 널리 알려진 출원인의 유명상표인바, 출원인이 자기의 상표로 널리 인식되어 있는 "SONY" 상표가 포함된 본원상표를 등록 사용하거나, 위 "SONY" 상표와 본원상표를 함께 그 지정상품에 표시 사용할 경우 거래질서를 문란하게 할 우려가 있을 뿐만 아니라 일반 수요자들로 하여금 본원상표가 사용된 상품이 출원인의 상품인지 자회사의 상품인지 그 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있다 하여, 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호에 해당한다고 판단하고 위 각 법규정을 적용하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.
 2. 그러나 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다고 할 것이고, 또한 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 규정의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이므로 위 법 규정에서의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 그 상표와 대비되는 상표나 상호 등의 표장이 타인의 것이어야 하고, 그 표장이나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 표장이나 그 표장이 사용된 상품이라고 하려면 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 등의 사정이 있어, 대비되는 양 표장을 동시에 사용할 경우에 거래관념상 일반 수요자들이 상품의 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어야 한다고 할 것이다(대법원 1991. 12. 10. 선고 91후318 판결, 1993. 7. 27. 선고 92후2311 판결, 1998. 2. 24. 선고 97후1306 판결, 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결, 1999. 9. 3. 선고 98후2870 판결 등 참조).
 그런데 기록에 의하면, 본원상표는 일본의 화장품, 잡화 등의 제조판매 회사인 '가부시키가이샤 소니크리에이티브프로덕츠'(株式會社 ソニ－ クリエイティブプロダクツ)의 상호를 영문으로 표시한 것과 같으나, 위 회사는 출원인이 71%의 주식을 보유하고 있는 소외 가부시키가이샤 소니뮤직엔터테인먼트가 100% 출자하여 설립한 회사로서 출원인의 자회사인 사실을 알 수 있는바, 사정이 그와 같다면, 모회사인 출원인이 자회사의 상호를 상표로 사용하는데 자회사가 특별히 이의를 제기하는 것도 아니고, 또한 자회사의 상호나 그 취급 상품이 국내의 거래계나 수요자들에게 모회사와 구별되는 타인의 표장이나 상품으로 알려져 있다고 볼 만한 사정도 없는 이상 모회사인 출원인이 그 자회사의 상호를 상표로 출원등록하여 사용한다 하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다거나, 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 단정할 수 없다고 할 것이다. 
 그럼에도 불구하고 원심이 출원인의 자회사의 상호나 그 취급 상품 등이 국내의 거래계나 수요자들에게 어느 정도 알려진 것인지에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채, 그 설시와 같은 이유만으로 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호에 해당한다고 판단하고, 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지한 것은 위 각 법규정에 관한 법리오해 및 심리미진으로 심결에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
 3. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 원심에 상당하는 특허심판원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 이용우(재판장) 김형선 이용훈(주심) 조무제

[1] 상표법 제7조 제1항 제4호의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'의 의미
[2] 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 규정 취지 및 해당 요건
[3] 출원인이 향수 등을 지정상품으로 하여 자신의 계열회사의 상호를 영문으로 표시한 "SONY CREATIVE PRODUCTS INC."를 출원상표로 등록출원한 것에 대하여 출원상표의 구성 중 "SONY" 부분이 전기·전자 제품 분야에서 국내에 널리 알려진 출원인의 유명상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에 해당한다는 이유로 등록을 거절한 원심을 파기한 사례

[1] 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다.
 [2] 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 규정의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이므로 위 법 규정에서의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 그 상표와 대비되는 상표나 상호 등의 표장이 타인의 것이어야 하고, 그 표장이나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 표장이나 그 표장이 사용된 상품이라고 하려면 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 등의 사정이 있어, 대비되는 양 표장을 동시에 사용할 경우에 거래관념상 일반 수요자들이 상품의 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어야 한다.
 [3] 출원인이 향수 등을 지정상품으로 하여 자신의 계열회사의 상호를 영문으로 표시한 "SONY CREATIVE PRODUCTS INC."를 출원상표로 등록출원한 사안에서, 원심이 출원상표 후단의 'INC.'는 일반 수요자에게 주식회사와 같은 법인 명칭으로 인식되어질 뿐만 아니라 실제로 출원인의 계열회사의 상호상표로 인식될 것이고, 'SONY' 부분은 전기·전자 제품 분야에서 국내에 널리 알려진 출원인의 유명상표로서 출원인이 자기의 상표로 널리 인식되어 있는 "SONY" 상표가 포함된 출원상표를 등록 사용하거나, "SONY" 상표와 출원상표를 함께 그 지정상품에 표시 사용할 경우 거래질서를 문란하게 할 우려가 있을 뿐만 아니라 일반 수요자들로 하여금 출원상표가 사용된 상품이 출원인의 상품인지 계열회사의 상품인지 그 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호에 해당한다는 이유로 그 등록을 거절한 것에 대하여, 출원상표는 일본의 화장품, 잡화 등의 제조판매 회사인 '가부시키가이샤 소니크리에이티브프로덕츠'(株式會社 ソニ－ クリエイティブプロダクツ)의 상호를 영문으로 표시한 것과 같지만, 위 회사는 출원인이 71%의 주식을 보유하고 있는 가부시키가이샤 소니뮤직엔터테인먼트가 100% 출자하여 설립한 회사로서 출원인의 자회사인 사실을 알 수 있는바, 모회사인 출원인이 자회사의 상호를 상표로 사용하는데 자회사가 특별히 이의를 제기하는 것도 아니고, 또한 자회사의 상호나 그 취급 상품이 국내의 거래계나 수요자들에게 모회사와 구별되는 타인의 표장이나 상품으로 알려져 있다고 볼 만한 사정도 없는 이상 모회사인 출원인이 그 자회사의 상호를 상표로 출원등록하여 사용한다 하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다거나, 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 단정할 수 없다는 이유로 원심을 파기한 사례.