거절사정(특) (특허, 대법원)
공포일: 1999.04.09 / 시행일:

【출원인, 상고인】 오토이뮨 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 박장원)
【상대방, 피상고인】 특허청장
【원심심결】 특허청 특허심판원 1997. 5. 30. 자 96항원1361 심결
【주 문】
 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 특허심판원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 원심심결 이유에 의하면 원심은 1991. 10. 10.에 국제출원된 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라 한다)은 '인슐린, 인슐린의 자기면역 반응 억압단편 및 이들의 동족체로 구성되는 군에서 선택되는 약제의, 제1형 당뇨병과 연관 있는 췌장 베타세포의 자기면역 파괴를 억제함에 의해 제1형 당뇨병의 발병을 방지 또는 억제할 수 있는 경구투여, 내복투여용 또는 흡입투여용 제제'에 관한 것이고, 1988. 6. 30. 공개된 국제특허(PTC) 공개공보 번호 제88/04556호(이하 인용발명이라 한다)는 '약물의 비강에서의 투여성을 증진시키기 위하여 특정한 인지질을 첨가한 약학제제'에 관한 것인데, 본원발명과 인용발명을 대비하여 볼 때, 인용발명의 실시례로부터 인슐린만으로 이루어지는 흡입제제를 비강투여함으로써 혈당량 저하를 꾀하는 기술이 공지되어 있고, 또한 인용발명의 실시례에서도 본원발명과 같이 혈당량을 저하시키는 성분을 포함하지 않는 인슐린만으로 이루어지는 실시례가 기재되어 있으므로, 본원발명의 구성은 인용발명에 의하여 공지된 것이고, 다만 본원발명은 제1형 당뇨병과 연관 있는 췌장베타세포의 자기면역 파괴를 억제시킴을 목적으로 하는 점에서 그 목적의 구체성 면에서 다소의 차이점은 있으나, 그 구성 자체가 인용발명에 의하여 공지되었을 뿐만 아니라, 제제의 형태(흡입)도 인용발명과 동일하여 그 목적 및 효과에서 인용발명과의 격별한 차이점을 인정할 수 없다 하여, 본원발명은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 본원발명의 특허등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하였다.
 2. 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다(대법원 1996. 10. 11. 선고 96후559 판결, 1997. 10. 24. 선고 96후1798 판결, 1997. 11. 28. 선고 96후1972 판결 등 참조).
 3. 기록에 의하여 본원발명과 인용발명을 대비하여 보건대, 인용발명은 '비강 내 투여에 적합한 활성의약제제 및 이의 제조방법을 제공하는 것'을 목적으로 함에 대하여, 본원발명은 '제1형 당뇨병 발병의 소지가 있는 자의 당뇨병 발병 예방 또는 억제를 위한 경구, 내복 또는 경비 투여용 인슐린제제 등 조성물'을 제공하는 것을 목적으로 함을 알 수 있어 양 발명은 그 목적이 상이하다 할 것이고, 그 기술적 구성에 있어서도 인용발명은 투과흡수성 증가를 위하여 특정 인지질을 약물에 첨가하는 것과 경비투여용 제제를 제조하는 것을 그 기술적 구성으로 함에 비하여, 본원발명은 투과흡수증가를 위한 첨가제의 함유가 불필요하고, 경비투여뿐만 아니라 경구, 내복 투여용 제제도 포함하는 점에서 비록 그 기술적 구성에 있어 곤란성은 없다 할 것이나 그 내용이 인용발명과 다름을 알 수 있으며, 특히 양 발명의 작용효과의 면에 있어서는, 인용발명은 그 실시례 1에서 보는 바와 같이 인지질 등 흡수투과증진제를 첨가하지 않은 활성의약제(예컨대 인슐린제제)는 그것을 단순히 경비투여하는 경우 잘 흡수되지 아니하여 의약제의 효과(인슐린제제의 경우에는 혈당량 저하)가 나타나지 않는 무용의 제제일 뿐이고, 흡수투과증진제를 첨가한 의약제만이 흡수투과되어 그 의약제의 효과를 거둘 수 있다는 것으로서 그 작용효과는 오로지 '약물의 비강투여시의 투과흡수성 개선'에 있음에 비하여, 본원발명은 아무런 첨가제를 포함하지 않은 인슐린제제도 그것을 경구, 내복, 경비투여하는 경우에 소화계의 효소에 의하여 분해되어 체내에 흡수되므로 인용발명 등에서 지적한 혈당량 저하 등의 효과는 발생하지 않으나, 인슐린의 일단편이 췌장베타세포의 자기면역 반응으로 인한 파괴를 억제하여 제1형 당뇨병의 발병을 막거나 지연시키는 전혀 새로운 효과가 있다는 것으로서, 그 작용효과는 '췌장 베타세포의 자기면역 반응에 의한 파괴의 억제'로서 인용발명의 작용효과와는 현저히 다른 전혀 별개의 것임을 알 수 있다.
 4. 위와 같이 본원발명은 인용발명과 그 목적 및 기술적 구성은 물론 그 작용효과에 차이가 있어 기술사상을 달리 한다 할 것이고, 또한 본원발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다고도 단정할 수도 없다 할 것이어서 본원발명은 진보성이 인정될 여지가 있다 할 것이므로, 원심으로서는 본원발명이 인용발명에 비하여 그 목적 및 기술적 구성 그리고 작용효과에 있어서 어떠한 차이가 있는 것인지 심리하여 보고 본원발명의 진보성 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 이 점에 관하여 제대로 심리도 하지 아니한 채 본원발명의 기술구성은 인용발명에 의하여 공지된 것에 불과하고, 본원발명의 목적 및 효과가 인용발명의 그것과 별다른 차이가 없다고 속단하여 본원발명이 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단하고 말았으니, 원심심결에는 특허법상의 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 심결에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 데서 상고는 이유 있다.
 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 특허심판원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

대법관 송진훈(재판장) 이돈희(주심) 지창권 변재승

[1] 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다.
 [2] 출원발명이 인용발명과 그 목적과 기술적 구성이 상이하고 특히 작용효과에 있어 인용발명이 '약물의 비강투여시의 투과흡수성 개선'에 있음에 비하여 출원발명이 '췌장 베타세포의 자기면역 반응에 의한 파괴의 억제'로서 전혀 별개의 것이라고 보아 진보성을 인정한 사례.