특허권이전등록등 (민사, 대법원)
공포일: 2008.12.24 / 시행일:

【원고, 피상고인】 원고(소송대리인 법무법인 사랑 담당변호사 주수창)
【피고, 상고인】 피고 1 주식회사 외 1인(소송대리인 법무법인 세양 담당변호사 박병휴외 2인)
【원심판결】 서울고법 2007. 4. 25. 선고 2006나65233 판결 
【주 문】
 원심판결 중 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.
 1. 상고이유 제1점에 대하여
 증거의 취사선택과 사실인정은 논리와 경험칙에 반하지 않는 한 사실심의 전권에 속하는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 발명은 원고와 피고 2가 공동으로 고안한 것으로서 원고의 이 사건 발명에 대한 발명자로서의 기여도는 30%라고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인 등의 위법이 없다.
 2. 상고이유 제2점에 대하여
 상법 제401조 제1항에 규정된 주식회사의 이사의 제3자에 대한 손해배상책임은 이사가 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 것을 요건으로 하는 것이어서 단순히 통상의 거래행위로 인하여 부담하는 회사의 채무를 이행하지 않는 것만으로는 악의 또는 중대한 과실로 그 임무를 해태한 것이라고 할 수 없지만, 이사의 직무상 충실 및 선관의무 위반의 행위로서 위법성이 있는 경우에는 악의 또는 중대한 과실로 그 임무를 해태한 경우에 해당한다(대법원 2002. 3. 29. 선고 2000다47316 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2004다26119 판결 등 참조).
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여, 1994년 무렵 피고 1 주식회사의 대표이사인 피고 2와 피고 1 주식회사의 이사(생산본부장 겸 부사장)로 재직하던 원고가 공동으로 이 사건 발명을 고안하였음에도 피고 2가 공동발명자인 원고와 계약 등을 통하여 이 사건 발명에 대한 특허를 받을 권리를 적법하게 취득하지 않고 의도적으로 원고를 배제한 채 이 사건 발명을 자신의 단독발명으로 하여 피고 1 주식회사의 명의로 1994. 12. 23. 이 사건 특허를 출원한 사실, 그 후 원고는 피고 2와의 불화로 인하여 1997. 7. 16. 피고 1 주식회사를 사직하고 소외 1 주식회사에 입사하여 이사로 재직하였으며, 피고 1 주식회사는 1997. 10. 29. 이 사건 특허등록을 마친 사실 등을 인정한 다음, 위와 같은 피고들의 행위는 원고의 특허를 받을 권리를 침해한 불법행위를 구성하므로, 피고 1 주식회사는 상법 제389조 제3항, 제210조에 의하여, 피고 2는 상법 제401조에 의하여, 연대하여 원고에게 손해를 배상할 책임이 있다고 판단하였다.
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인, 상법 제401조에 의한 손해배상책임에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 3. 상고이유 제3점에 대하여
 민법 제766조 제1항은 "불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다."고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘손해를 안 날’이라 함은 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미한다고 할 것이고, 손해의 액수나 정도를 구체적으로 알아야 할 필요까지는 없다고 하더라도 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별적 사건에 있어서의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 할 것이다(대법원 1998. 7. 24. 선고 97므18 판결, 대법원 2002. 6. 28. 선고 2000다22249 판결, 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006다30440 판결 등 참조).
 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 피고 1 주식회사 및 피고 2의 이 사건 발명에 대한 특허출원으로 인한 손해발생 사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 시점은 피고 2의 사문서위조 및 행사죄에 대한 유죄판결이 확정된 날인 2005. 1. 14.이라고 판단하여 피고들의 소멸시효 항변을 배척한 조치는 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 채증법칙 위반으로 인한 사실오인, 소멸시효의 기산점에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
 4. 상고이유 제4점에 대하여
 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여, 피고 1 주식회사가 1998. 4. 29. 소외 2 주식회사와 사이에 이 사건 특허에 관하여, 사료 및 비료품목에 대하여는 독점적 통상실시권을, 그 이외의 품목에 대하여는 통상실시권을 부여하고, 그 실시료로 위 회사로부터 매출액의 5%를 지급받기로 하는 내용의 ‘특허권실시 및 상표권사용 계약’을 체결한 다음 1998년경부터 2005년 6월 말까지의 실시료로 합계 679,174,569원을 지급받은 사실 등을 인정한 다음, 발명자가 여럿인 공동발명에 있어 공동발명자들 중 일부가 다른 공동발명자를 배제한 채 특허출원을 하여 특허등록을 마침으로써 특허등록에서 배제된 공동발명자의 특허를 받을 권리를 침해하였음을 이유로 한 손해액을 산정함에 있어서, 이 사건에서와 같이 이미 특허등록을 마친 일부 공동발명자들이 그 특허를 실시하여 이익을 얻었음이 인정된 경우에는 특허법 제128조 제2항을 유추적용하여, 특허등록을 마친 공동발명자들의 일부가 얻은 이익을 특허등록에서 배제된 공동발명자에게 지급할 손해배상액 산정의 기초로 삼음이 상당하며, 다만 공동발명의 특성상 그 배상의 범위는 이와 같이 특허등록을 마친 공동발명자가 당해 특허의 실시로 인하여 얻은 이익 중 특허등록에서 배제된 공동발명자의 해당 발명에의 기여도에 상당한 부분이라고 판단하고, 이 사건 손해배상금으로 위 실시료 합계 679,174,569원 중 원고의 기여도 30%에 해당하는 203,752,370원에서 피고 2가 원고에 대한 손해배상금으로 공탁한 3천만 원을 공제한 나머지 173,752,370원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하였다.
 그러나 위와 같은 원심의 조치는 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.
 원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 1990. 2. 22. 원고는 피고 2와 사이에 피고 1 주식회사의 운영에 관하여 합의하면서 이미 개발된 이 사건 1차 발명 및 앞으로 새로 개발할 기술은 피고 1 주식회사에만 제공하고 피고 1 주식회사 외의 제3자에게는 그 기술을 제공하지 않기로 약정한 사실, 원고가 피고 1 주식회사의 생산본부장 겸 부사장으로 재직하던 중 고안된 이 사건 발명의 내용은 규산나트륨, 과산화나트륨, 탄산칼륨, 탄산나트륨, 정제 백당 및 티오황산은이 일정 중량비로 구성된 액상 원적외선 방사 조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 규산나트륨, 과산화나트륨, 탄산칼륨, 탄산나트륨, 정제 백당을 정제수에 20 내지 60℃에서 용해하고, 이 용액에 티오황산은 용액을 혼합하여 20 내지 40℃에서 12시간 동안 유지시킴으로써 다량의 원적외선을 방출할 수 있는데, 그 항균성이 뛰어나며, 정전기의 발생도 거의 없는 액상 원적외선 방사물질을 제조하는 것으로서, 이 사건 발명의 핵심은 그 원적외선 방사물질을 구성하는 각 물질의 선택과 각 물질 간의 배합비율이었고, 이러한 사실을 이 사건 발명 이전에 고안된 이 사건 3차 및 4차 발명을 통하여 원고와 피고 2 모두 주지하고 있었던 사실, 이 사건 발명 당시 피고 1 주식회사의 구성원들은 피고 1 주식회사의 대표이사인 피고 2를 포함하여 소외 3, 소외 4, 원심공동피고 등 몇 명에 불과하였고, 피고 2도 이 사건 발명의 연구에 직접 관여하였던 사실, 피고 2는 자신이 선택하여 구입한 원료물질들을 원고에게 주며 혼합 비율을 다양하게 실험해 볼 것을 지시하였고, 그 과정에서 원고의 아이디어가 반영되면서 이 사건 발명이 이루어졌는데, 물질을 선택해 가면서 배합비율을 바꿔보는 등의 실제 실험은 피고 1 주식회사의 개발 및 생산업무를 담당하고 있던 원고에 의하여 대부분 이루어진 사실, 피고 2가 이 사건 발명에 소요된 자금을 전적으로 부담하여 온 사실, 피고 1 주식회사의 이 사건 특허등록 사실을 알게 된 원고는 1998. 6. 16. 소외 1 주식회사의 명의로 이 사건 발명의 진정한 발명자가 원고임을 주장하며 이 사건 특허에 대하여 이의신청을 하였으나, 이 사건 발명은 원고가 피고 1 주식회사에서 근무하면서 한 직무발명에 해당된다는 이유로 1999. 2. 4. 위 이의신청이 기각된 사실 등을 알 수 있다.
 그렇다면 원고는 자신의 직무에 관하여 이 사건 발명을 한 것이고, 그 성격상 사용자인 피고 회사의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 원고의 당시 직무에 속하는 발명으로서 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제39조 제1항 소정의 직무발명에 해당하고, 피고들이 원고의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 구 특허법 제40조의 규정에 의한 보상도 이루어지지 않은 상태에서 원고를 배제한 채 피고 2를 발명자로 한 피고 회사 명의의 이 사건 특허등록을 마침으로써 원고의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하였다고 볼 것이다. 
 이 경우 원고가 입은 재산상 손해액은 원고가 구 특허법 제40조의 규정에 의하여 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이고, 그 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고, 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 이 사건 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 이 사건 발명에 의하여 피고 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 원고와 피고 회사가 공헌한 정도, 피고 회사의 과거의 직무발명에 대한 보상금 지급례, 이 사건 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하다고 할 것이고, 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 유추적용하여 이를 산정할 것은 아니라고 할 것이다. 
 그럼에도 불구하고, 원심은 이와 달리 피고들의 위 불법행위로 인한 원고의 손해액을 특허법 제128조 제2항을 유추적용하여 산정하고 말았으니, 원심판결에는 특허를 받을 수 있는 권리의 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.
 5. 결 론
 그러므로 원심판결 중 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 양승태 박일환 김능환(주심)

회사 임원의 직무발명에 관하여 회사 등이 그 임원을 배제한 채 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액의 산정 방법 및 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위에 따른 손해배상액 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 이 경우에 유추적용할 수 있는지 여부(소극)

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항의 직무발명에 해당하는 회사 임원의 발명에 관하여 회사와 그 대표이사가 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 같은 법 제40조에 의한 보상도 하지 않은 상태에서 위 임원을 배제한 채 대표이사를 발명자로 하여 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액은 임원이 구 특허법 제40조에 의하여 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이다. 그 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 위 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 위 발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 위 임원과 회사가 공헌한 정도, 회사의 과거 직무발명에 대한 보상금 지급례, 위 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하고, 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조 제2항을 유추적용하여 이를 산정할 것은 아니다.