권리범위확인(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2005.08.25 / 시행일:

【원 고】 삼해야마코 주식회사(소송대리인 법무법인 대전제일법률사무소 담당변호사 심재필외 1인)
【피 고】 주식회사 바이더웨이(소송대리인 변호사 강경희)
【변론종결】2005. 7. 21.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2004. 10. 4. 2003당2689호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】1. 이 사건 심결의 경위
 가. 피고는, 2003. 12. 12. 소외 스즈키마코토의 ‘주먹밥 포장시트 및 포장 주먹밥’에 관한 특허(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)가 그 출원 전에 공지된 것이고, ‘주먹밥 포장시트’에 관한 피고의 발명(이하 ‘확인대상발명’이라 한다)은 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있을 뿐만 아니라 이 사건 특허발명과 구성이 상이하므로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 위 스즈키마코토를 상대로 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였고, 원고는 이 사건 특허발명의 전용실시권자로서 이 사건 심판절차에서 피청구인보조참가를 하였다. 
 나.특허심판원은 이를 2003당2689호 사건으로 심리하여 2004. 10. 4. 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지된 것이라거나 확인대상발명이 자유실시기술로 구성된 것이라고는 할 수 없으나, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 좌우 양측 접합부 등의 구성이 상이하고 그로 인한 작용효과에 차이가 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이 사건 심결을 하였다.
 다. 이 사건 특허발명 및 확인대상발명의 내용
 (1) 이 사건 특허발명의 내용
 ① 발명의 명칭 : 주먹밥 포장시트 및 포장 주먹밥
 ② 출원일/등록일/등록번호 : 1993. 10. 28./1997. 7. 23./제118731호
 ③ 특허권자 : 스즈키마코토 
 ④ 전용실시권자 : 원고(2001. 9. 14. 전용실시권 설정등록)
 ⑤ 특허발명의 청구범위 및 도면 : 별지 1과 같다. 
 (2) 확인대상발명의 내용
 확인대상발명은 ‘주먹밥 포장시트’에 관한 발명으로서, 그 요지는 별지 2 기재와 같다. 
[증거] 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 적법 여부
 가. 원고 주장의 심결취소사유의 요지
 (1) 이 사건 심판절차에서 청구인인 피고를 대리한 변리사 하영석은 피청구인인 스즈키마코토의 대리인인 한영특허법인에 소속된 변리사이므로, 한양특허법인은 이 사건 심판절차에서 청구인과 피청구인 쌍방을 대리한 것이어서 이 사건 심결은 대리권 없는 자가 행한 무권대리행위에 기한 심결로서 위법하다. 
 (2) 이 사건 특허발명과 확인대상발명은 목적과 효과가 동일하고 구성에 있어서 단지 미용착부에 약간의 차이가 있으나, 이 사건 특허발명의 미용착부(51)와 확인대상발명의 미용착부(80)는 모두 시트의 변형을 방지하고 시트지의 뒤틀림 현상을 방지하며 자동 이송공정에서 시트지의 원활한 이송공정을 수행하고자 하는 것으로서, 과제해결의 원리가 동일하고 그 치환이 용이하여 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 미용착부의 구성은 균등관계에 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것임에도 불구하고 양 발명의 구성이 다르다고 하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 이 사건 심결은 위법하다.
 나. 판단
 (1) 이 사건 심판절차의 대리행위가 쌍방대리행위에 해당하는지 여부
변리사법 제7조에 의하면 변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다고 규정하고 있고, 위 규정의 입법 취지 등에 비추어 볼 때 동일한 변리사가 동일한 심판절차에서 청구인을 위한 심판대리인으로 선임되어 직무활동을 수행하면서 그 절차에서 상대방인 피청구인의 대리인으로 직무를 수행하는 것 역시 금지되는 것으로 볼 것이며, 이러한 규정은같은 법 제6조의10의 규정에 의하여 특허법인에 관하여도 준용된다 할 것이므로, 특허법인의 소속변리사가 심판절차에서 청구인의 대리인으로 선임되어 그 직무를 수행하게 되었음에도 특허법인이 동일한 절차에서 상대방인 피청구인을 위한 대리인으로서 직무를 수행하는 것도 금지된다 할 것이다.
 그러므로 살피건대, 갑 제14호증의 1, 2, 갑 제15호증의 각 기재에 의하면, 한양특허법인의 인터넷 홈페이지의 구성원으로 변호사 하영석이 표시되어 있고, 하영석 변호사 사무실의 안내게시판 맨 위에 영문으로 ‘HAN YANG’이, 그 아래에 한자로 ‘韓洋特許法人’이, 그 아래에 ‘테크노리서치’, 그 아래에 ‘변호사 하영석’이라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 한편변리사법 제6조의3에 의하면 변리사는 5인 이상의 변리사를 구성원으로 하는 법인을 설립할 수 있고, 법인을 설립하고자 하는 때에는 구성원의 성명 및 주소 등을 기재한 정관을 작성하여 특허청장의 인가를 받아야 한다고 규정되어 있고,같은 법 제6조의4 제2항에 의하면 특허법인은 구성원이 아닌 소속변리사를 둘 수 있으며, 소속변리사를 둔 경우 및 그 변경이 있는 경우에는 지체없이 특허청장에게 신고하여야 한다고 규정되어 있는바, 이 법원의 특허청장에 대한 사실조회결과에 의하면, 변리사 하영석은 2000. 1. 31.부터 현재까지 하영석 법률사무소로 등록되어 있고, 그 사무실 주소가 2004. 7. 21.자로 한양특허법인과 같은 빌딩인 서울 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 13층으로 변경된 사실이 인정될 뿐이고, 한양특허법인의 구성원이나 소속변리사로 등록된 사실이 없다는 것이어서, 변리사 하영석이 한양특허법인의 구성원 또는 소속변리사라 할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다.
 이에 대하여 원고는, 변리사 하영석이 한양특허법인의 소속변리사인 것처럼 한양특허법인의 홈페이지 및 간판에 표기하고 있고, 한양특허법인의 소속변리사인 김연수는 이 사건 특허발명의 특허권자인 스즈키마코토를 대리하여 이 사건 특허출원을 대리하고 그 특허권의 관리자로 등록되어 있는 점에 비추어, 사실상 같은 법률사무소를 운영하는 변리사 하영석으로 하여금 피고를 대리하여 스즈키마코토를 상대로 이 사건 권리범위확인심판을 청구하게 하고, 한양특허법인은 스즈키마코토를 대리하여 위 심판절차를 진행한 것이므로 사실상 쌍방대리에 해당한다고 주장하므로 살피건대, 한양특허법인의 인터넷 홈페이지 및 간판에 변호사 하영석이 표시되어 있는 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제1, 2호증의 각 기재에 의하면 한양특허법인의 소속변리사인 김연수가 이 사건 특허의 특허권자인 스즈키마코토를 대리하여 이 사건 특허출원을 대리하고 그 특허권의 관리자로 등록되어 있는 사실은 인정할 수 있으나, 한양특허법인의 인터넷 홈페이지 및 사무실 안내 간판에 변호사 하영석이 특허법인의 구성원 또는 소속변리사인 것처럼 표시한 행위가 변호사 또는 변리사로서 징계를 받을 행위에 해당하는지는 별론으로 하고, 위 인정사실만으로 바로 피청구인인 스즈키마코토의 대리인인 한양특허법인이 청구인인 피고의 대리인 변리사 하영석으로 하여금 이 사건 권리범위확인심판을 청구하게 한 것이 사실상 쌍방대리에 해당한다고 할 수 없고, 위 권리범위확인심판절차에서 피청구인의 대리인이 청구인의 주장에 대하여 다투지 않았다고 하여 달리 볼 것이 아니다. 
 나. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부
 (1) 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 대비 
 ㈎ 목적 대비 
 이 사건 특허발명의 목적은 포장시트(7) 양측에 열용착에 의한 접합테두리(5)를 구성하고 그곳에 시트형상식품을 수용하는 시트내부로부터 외부로 연통하는 미용착부(51)를 등간격으로 형성함으로써 시트의 변형을 방지하고 주먹밥 포장시 내부의 공기가 위 미용착부를 통하여 외측으로 원활히 배출되는 주먹밥 포장시트 및 포장 주먹밥을 제공하는 데 있고, 확인대상발명은 아래 구성 대비 부분에서 보는 바와 같이 상하 양단 접합부(60, 70) 사이에 공기가 연통되는 미용착부(100, 110)가 형성되어 주먹밥 포장시 내부의 공기가 위 미용착부 또는 시트 중앙의 내부필름이 중첩되어 포개진 부분(90)을 통하여 외측으로 배출되는 것이어서, 공기배출구가 형성된 주먹밥 포장시트를 제공하기 위한 것이라는 점에서 이 사건 특허발명의 목적과 동일하나, 확인대상발명은 공기배출구가 이 사건 특허발명과 서로 다르다. 
 ㈏ 구성의 대비 
 ① 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1인 “직사각형인 외부필름(1)의 길이 방향을 따른 양측 가장자리에 1쌍의 내부필름(2), (2)의 1변을 각각 열용착하고, 외부피름(1)의 폭방향의 대략 중앙에서 상기 내부필름(2), (2)의 대향변을 포개고, 상기 외부필름(1)과 내부필름(2) 사이에 시트형상식품(3)을 수용하는 주먹밥포장시트”는 확인대상발명의 “외부필름(10)의 폭방향의 대략중앙에서 1쌍의 내부필름(20)의 대향변을 포개고, 외부필름(10)의 좌우 양측부분 및 상하의 양단부분에 상기 내부필름(20)의 대응하는 변을 각각 열용착하고, 상기 외부필름(10)과 내부필름(20) 사이에 시트형상 식품을 수용하는 구성”에 대응되는바, 양 구성은 직사각형의 외부필름과 1쌍의 내부필름의 가장자리가 열용착 접합되고 이들 사이에 시트형상의 식품이 수용되는 구성이라는 점에서 동일하다. 
 ② 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2인 “상기 외부필름(1)과 내부필름(2), (2)의 열용착에 의한 접합테두리(5)에는 시트형상의 식품을 수용하는 시트내부로부터 외부로 연통되는 미용착부(51)가 다수 형성되어 있는 구성”은 확인대상발명의 “외부필름과 내부필름의 좌우 양측 접합부(40, 50)에는, 접합부 외측에서 중간부분까지만 형성되어 시트 내부와 외부를 연통시키지 않는 미용착부(80)가 다수 형성되고, 상기 좌우 양측 접합부(40, 50)는 룰렛 열롤러 시일의 열용착에 의해 형성된 구성”에 대응되는바, 양 구성은 외부필름과 내부필름의 상하 길이방향의 접합부에 다수의 미용착부가 형성되도록 구성된 것이라는 점에서는 동일하나, 이 사건 제1항 발명은 미용착부(51)가 시트내부로부터 외부로 연통되도록 구성된 것인 반면, 확인대상발명은 미용착부(80)가 접합부 외측에서 중간부분까지만 형성되어 좌우 양측 접합부(40, 50)에서 시트 내부와 외부가 연통되지 않는 것이라는 점에서 차이가 있다.
 이에 대하여 원고는 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 미용착부는 모두 시트의 변형 및 시트지의 뒤틀림 현상을 방지하고 자동 이송공정에서 시트지의 원활한 이송공정을 수행하고자 하는 것으로서 과제해결의 원리가 동일하고 그 치환이 용이하여 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 미용착부의 구성은 균등관계에 있다고 주장하므로 살피건대, 갑 제2, 3호증의 각 기재에 의하면 이 사건 제1항 발명의 상세한 설명에는 “외부필름(1)과 내부필름(2)의 열용착으로 인한 접합테두리(5)에는 시트형상 식품을 수용하는 시트내부로부터 외부로 연통하는 미용착부(51)가 대략 등간격으로 배설되어 있기 때문에, 종래의 포장시트(7)와 같이 길이 방향을 따라서 옆테두리의 전체길이에 걸쳐 열용착된 시트에 비해 포장시트 전체의 변형을 억제할 수 있어 종래의 것만큼 부피가 커지지 않으므로 한 번에 스토커에 수용할 수 있는 포장시트의 매수를 늘릴 수 있다. …또한, 포장시트(7)의 접합테두리(5)에 형성된 미용착부(51)는 시트의 안과 밖을 연통하고 있기 때문에, 시트의 내부필름(2) 위에 얹은 주먹밥에 대해 시트의 1단을 되접어 주먹밥에 씌울 때 시트의 외부필름(1)과 내부필름(2), (2) 사이에 있는 공기는 미용착부(51)로부터 외부로 배출되므로, 종래와 같이 시트내에 공기가 존재하는 것에 기인하는 트러블을 해소할 수 있다”고 기재되어 있고(갑 제2호증 제4면 제5행～제14행), 확인대상발명에 대한 상세한 설명에는 미용착부에 대하여 “우측 및 좌측 접합부(40, 50)에는 미용착부(80)가 형성되어 있는데, 상기 미용착부(80)는 포장시트 내부와 외부가 연통되어 있지 않고, 접합부 외측에서 접합부의 중간부분까지만 형성되어 있다. 상기 미용착부에 의하여 시트의 뒤틀림에 의한 변형이 방지된다. 또한 상기 미용착부는 접합부의 외측에서 중간부분까지만 형성되어 있어 시트 내부와 외부가 연통되어 있지 않기 때문에, 외부로부터의 습기, 벌레 및 먼지 등이 내부로 침투하는 것을 방지함으로써, 외부 오염물질로부터 주먹밥을 안전하게 보관할 수 있다”고 기재되어 있고, 내부공기의 배출에 대하여 “포장시트를 사용하여 주먹밥을 포장할 때, 시트 내부로 유입된 공기는 시트 중앙의 내부 필름이 중첩되어 포개진 부분(90) 및 상단과 하단의 열용착 접합부 사이의 부분(100, 110)을 통하여 자연적으로 배출된다”고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 미용착부(51)가 시트의 내부와 외부를 연통하도록 구성되어, 내부필름과 외부필름의 열용착에 의한 포장시트 전체의 변형을 방지하고, 시트의 내부 필름 위에 얹은 주먹밥을 포장할 때, 미용착부(51)가 시트의 외부필름과 내부필름 사이에 남아있는 공기가 빠져나가도록 하여 시트가 부풀어 오르는 것을 방지하는 기능을 하는 것이나, 확인대상발명의 미용착부(80)는 시트의 뒤틀림에 의한 변형을 방지하는 기능을 하지만, 시트 내부와 외부를 연통하도록 구성되어 있지 않아 외부필름과 내부필름 사이의 공기를 배출하는 기능을 하지 않고, 공기의 배출은 시트 중앙의 내부 필름이 중첩되어 포개진 부분(90) 및 상단과 하단의 열용착 접합부 사이의 부분(100, 110)을 통하여 배출되는 구성이어서 확인대상발명의 미용착부가 이 사건 제1항 발명의 미용착부와 균등관계에 있다고 할 수 없어 원고의 위 주장은 이유 없다.
 원고는 다시, 확인대상발명의 양측접합부(40, 50) 사이의 공간으로도 공기가 배출되므로 양 구성은 실질적으로 동일하다고 주장하므로 살피건대, 확인대상발명의 설명서에는 확인대상고안의 구성에 대하여 “외부필름(10)의 폭방향의 대략 중앙에서 1쌍의 내부필름(20)의 대향변을 포개고, 외부필름(10)의 좌우 양측부분 및 상하의 양단부분에 상기 내부필름(20)의 대응하는 변을 각각 열용착하고, 상기 외부필름과 내부필름의 좌우 양측 접합부(40, 50)에는, 접합부 외측에서 중간부분까지만 형성되어 시트 내부와 외부를 연통시키지 않는 미용착부(80)가 다수 형성되고, 상기 좌우 양측 접합부(40, 50)는 룰렛 열롤러 시일의 열용착에 의해 형성되고, 상기 외부필름과 내부필름의 상하 양단 접합부(60,70)는 바(bar)형상의 열용착에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 주먹밥 포장시트”라고 기재되어 있고, 그리고 그 설명 부분에 “미용착부는 접합부의 외측에서 중간부분까지만 형성되어 있어 시트 내부와 외부가 연통되어 있지 않기 때문에, 외부로부터의 습기, 벌레 및 먼지 등이 내부로 침투하는 것을 방지한다(또한 시트의 뒤틀림에 의한 변형을 방지)”라고 기재되어 있으며, 룰렛 열롤러 시일 방법에 대하여 “상기 룰렛 열롤러는 1인치당 26개의 v자 홈을 교차시켜 돌출부를 형성하고, 상기 돌출부의 꼭지점을 연마하여 사각추 형상을 한 것이다. … 롤러의 압축하는 압력으로 내열성 고무는 변형하기 때문에, 돌출부의 위쪽 부분만 아니라, 돌출부의 아래쪽 부분에서도 필름은 열롤러에 의해 압축되어 열을 받아 약한 용착이 발생한다”라고 기재되어 있는 사실, 작용효과에 대하여 “시트 내부로 유입된 공기는 시트 중앙의 내부 필름이 중첩되어 포개진 부분(90) 및 상단 및 하단의 열용착 접합부 사이의 부분(100, 110)을 통하여 배출된다”라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 확인대상발명은 시트 내부와 외부 사이에 습기 등이 통과되지 않고, 룰렛 열롤러의 돌출부 아래쪽과 맞닿는 부분에서도 용착이 발생되며, 공기배출이 상단과 하단의 열용착 접합부 및 시트 중앙의 내부필름이 중첩되어 포개진 부분 사이로 이루어지는 구성으로 된 점에 비추어, 설명서에는 확인대상발명의 구성, 제작공정 및 작용효과 모두에 대해 양측 접합부(40, 50) 사이로 공기가 배출되지 않는 것을 전제로 기술되어 있다 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 
 나아가 원고는, 갑 제5호증에 의하면 피고가 판매하는 삼각김밥에 사용된 주먹밥포장시트의 좌우측면 접합부 사이에서 공기가 배출되고 있으므로 확인대상발명의 양 측면에는 내부와 외부가 연통된 공기통로가 구비하고 있다고 주장하나, 소극적 권리범위확인심판에 있어서 특허발명과 대비하여 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 확인대상발명은 그 설명서 및 도면에 게재된 발명이며, 설사 피고가 실시하고 있는 발명이 확인대상발명과 일치하지 않는다 하더라도 확인대상발명의 실시가능성이 전혀 없지 않는 이상 소극적 권리범위확인심판의 대상은 심판청구인인 피고가 특정한 확인대상발명이라 할 것이어서, 피고가 실제 판매하는 제품을 확인대상발명으로 보고 확인대상발명은 좌우측면 접합부가 공기가 통하는 것이라는 원고의 위 주장은 이유 없다(또한, 갑 제5호증, 을 제1호증의 각 기재에 의하면, 원고가 확인대상발명의 실시제품에 대하여 한 ‘레드체크 침투 탐상법’은 금속 또는 콘크리트 중의 극미세한 크랙에 검사액을 모세관 현상에 의해 침투시키는 방법으로, 침투시간은 15℃～40℃의 범위로 5～20분을 기준으로 하는데, 15℃ 이내 및 미세결함에는 2배 이상의 침투시간을 요하는 사실이 인정되는바, 위 인정사실과 오늘날 삼각김밥을 만드는 방법은 자동화된 기계로 이루어지는 점을 종합하여 보면, 위 ‘레드체크 침투 탐상법’은 이 사건 확인대상발명의 대상인 주먹밥 포장시트의 룰렛 열롤러 시일의 열용착에 의한 양측 접합부에서 삼각김밥을 포장할 때 공기가 배출되는지 여부를 판단하는데 있어 적절한 실험방법이라고는 볼 수 없다 할 것이다). 
 ㈐ 작용효과의 대비
 이 사건 제1항 발명은 주먹밥 포장시트의 좌우측 가장자리에서의 열용착 접합에 의해 접합부의 형상이 변형되는 것을 방지하고, 시트의 내부필름 위에 얹은 주먹밥을 포장할 시에 시트의 외부필름과 내부필름 사이에 남아있는 공기가 원활히 배출되도록 하여 시트가 부풀어 오르는 것을 방지하는 작용효과가 있는 것이고, 확인대상발명도 시트 내부와 외부를 연통시키지 않는 미용착부(80)가 형성되어 열용착에 의해 접합테두리가 변형되는 것을 방지하는 효과가 있는 것이기는 하나, 미용착부(80)가 좌우 양측 접합부(40, 50)의 중간부분까지만 형성되어 있어 시트의 외부필름과 내부필름 사이의 공기를 좌우 양측 접합부(40, 50)를 통해 배출시킬 수 없는 것이므로, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 외부필름과 내부필름 사이에 존재하는 공기의 배출과 관련된 작용효과에 있어서 차이가 있다 할 것이다.
 (2) 이 사건 제2항 발명과 확인대상발명 대비
 이 사건 제2항 발명은 ‘포장주먹밥’에 관한 것으로, 이 사건 제1항 발명의 ‘주먹밥 포장시트’와는 발명의 대상에 다소 차이가 있으나, 이 사건 제2항 발명의 구성은 제1항 발명에 포함된 ‘주먹밥포장시트’에 ‘3각형 주먹밥(4)’이 포장되는 구성이므로 이 사건 제2항 발명은 제1항 발명의 특징을 모두 갖고 있다 할 것이고, 따라서 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 그 구성 및 작용효과가 다른 이상 이 사건 제2항 발명의 구성 및 작용효과에도 차이가 있다 할 것이다. 
 다. 소결론
 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 구성이 다르고 그 구성의 차이에 의하여 그 작용효과도 달리하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결론
 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
 [별지 생략]

판사 주기동(재판장) 설범식 김기영