거절결정(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2009.04.10 / 시행일:

【원 고】 
【피 고】 특허청장
【변론종결】2009. 3. 27.
【주 문】
1.특허심판원이 2008. 10. 23. 2008원1424호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 이 사건 출원상표/서비스표
 (1) 국제등록일/국제등록번호 : 2005. 7. 4./제881497호
 (2) 구성 :
 (3) 지정상품/서비스업 : 별지와 같다.
 나. 선등록상표, 선출원상표, 선출원서비스표
 (1) 선등록상표 1
 (가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일/소멸일 : 1985. 8. 19./1986. 9. 12./상표등록 제130512호/1997. 5. 13./2006. 9. 13.
 (나) 구성 :
 (다) 지정상품 : 구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제12류의 향수, 일반화장수, 유액, 스킨로우션, 화장크리임, 약용크리임, 헤어토닉, 조합향료, 훈향, 비누갑
 (라) 등록권리자 : 주식회사 엘지화학
 (2) 선등록상표 2
 (가) 출원일/등록일/등록번호/갱신등록일 : 1995. 9. 14./1997. 8. 21./상표등록 제372832호/2007. 11. 13.
 (나) 구성 :
 (다) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 제도용지, 공책, 스케치북, 봉투, 사진첩, 메모지, 샤프펜슬, 싸인펜, 크레용, 연필깎기
 (라) 등록권리자 : 삼성테크윈 주식회사
 (3) 선등록상표 3
 (가) 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 5. 27./1998. 11. 30./상표등록 제431474호
 (나) 구성 :
 (다) 지정상품 : 구 상품류 구분 제26류의 손거울, 옷걸이, 테이프꽂이, 책상보, 꽃병, 사진틀, 차양, 방석, 쿠션, 혼상제구
 (라) 등록권리자 : 삼성에버랜드 주식회사
 (4) 선출원상표 1
 (가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 12. 2./상표등록 제641473호
 (나) 구성 :
 (다) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 귀금속제 지갑, 자명종, 팔목시계, 귀걸이, 넥타이핀, 목걸이, 반지, 보석 브러치, 장식핀, 팔찌, 키홀더, 커프스 단추, 귀금속제 보석상자
 (라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드
 (5) 선출원상표 2
 (가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./상표등록 제635337호
 (나) 구성 :
 (다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신사복, 스커트, 반코트, T셔츠, 운동용아노락, 목도리, 스카프, 양말, 양복장식용수건, 에스콧타이, 모자, 혁대, 단화, 농구화, 등산화, 부츠, 샌달, 스타킹서스펜더, 레깅스, 목도리, 남방셔츠, 수영복, 목욕가운, 팬티스타킹
 (라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드
 (6) 선출원서비스표
 (가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 8./2005. 10. 17./서비스표등록 제122390호
 (나) 구성 :
 (다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 광고기획업, 컴퓨터 네트워크상의 온라인광고업, 기업경영 및 조직상담업, 호텔경영업, 수출입업무대행업, 의류판매대행업, 가방판매대행업, 인터넷을 이용한 의류판매대행업, 인터넷을 이용한 가방판매대행업, 마케팅서비스업, 신발판매대행업, 액서서리판매대행업, 시계판매대행업, 완구판매대행업, 문구판매대행업
 (라) 등록권리자 : 주식회사 이랜드
 다. 이 사건 심결의 경위
 이 사건 출원상표/서비스표(이하 ‘이 사건 출원상표’라고만 한다)의 출원에 대하여 특허청 심사관은, 이 사건 출원상표는 선등록상표들, 선출원상표들, 선출원서비스표(이하 이들을 일괄하여 호칭할 때에는 ‘선등록상표들’이라고 한다)와 표장이 유사하고, 지정상품이 동일·유사하므로상표법 제7조 제1항 제7호,제8조 제1항 제1호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.
 원고는 이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였는데,특허심판원은 이를 2008원1424호로 심리한 후 2008. 10. 23. 이 사건 출원상표는 “” 부분으로 분리되어 호칭되는 경우 “프라이브, 프리브, 프리비, 프리베” 등으로 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일·유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 지정상품 중 일부도 동일·유사하므로 이 사건 출원상표는상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
 [인정 근거] 갑 제1 내지 4, 6 내지 8호증, 을 제1호증의 1, 2, 변론 전체의 취지
 2. 당사자의 주장 및 이 사건의 쟁점
 가. 원고의 주장
 이 사건 출원상표 중 “”는 세계적으로 널리 알려진 유명한 디자이너 명칭으로서 국내에서 일반 수요자들에게 원고의 상표로 널리 알려져 있으므로 이 사건 출원상표는 상표 전체에 의하여 “아르마니 프리베”로 호칭되거나 “아르마니”만으로 호칭될 뿐 “프리베”로 분리 호칭되지 않고, 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관, 호칭, 관념을 달리하므로 표장이 유사하지 아니하여상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다.
 나. 피고의 주장
 이 사건 출원상표는 “”와 “”가 결합된 상표로서 두 부분을 분리 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하므로 “” 부분에 의하여 “프라이브, 프리베, 프리비, 프리브” 등으로 분리되어 호칭될 수 있는데, 그러한 경우 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하므로 전체적으로 유사한 상표에 해당한다. 따라서 이 사건 출원상표는상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당한다.
 다. 이 사건의 쟁점
 선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표(상표법 제7조 제1항 제7호)는상표법 제23조 제1항에 의해 등록받을 수 없고, 동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있으며(상표법 제8조 제1항), 이에 위반되는 경우 역시상표법 제23조 제1항에 의하여 상표등록을 받을 수 없다.
 따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 표장 및 지정상품이 동일·유사하여상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당하는 등록거절 사유가 존재하는지 여부이다.
 3. 이 사건 출원상표가상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부
 가. 판단 기준
 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리·인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).
 나. 표장의 유사 여부
 (1) 외관의 대비
 이 사건 출원상표는 “”와 같이 “”와 “”가 결합된 문자와 문자의 결합상표이고, 선등록상표 1, 2, 3은 “”, “”, “”와 같이, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 “”와 같이 각각 한글과 영문자 또는 영문자와 영문자가 결합된 문자와 문자의 결합상표이다.
 이 사건 출원상표와 선등록상표 1, 2, 3은 영문자의 내용, 한글의 유무, 문자의 배치형태 등에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관이 서로 다르고, 이 사건 출원상표와 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 “” 부분과 “” 부분이 동일하기는 하나, “”와 “” 부분에서 많은 차이가 있으므로 전체적인 외관은 서로 다르다.
 (2) 호칭의 대비
 이 사건 출원상표가 “”와 “”로 분리되고, 그 중 “” 부분에 의하여 “프리베”로 호칭되는 경우(피고는, “” 부분이 “프라이비, 프리비, 프리브” 등으로도 호칭된다고 주장하나, “”는 ‘E’자 위의 부호표시에 의하여 프랑스어로 인식되고, 프랑스어 발음기호상 “프리베”로 발음될 것이므로 일반 거래계에서도 같은 발음으로 호칭될 것으로 보인다), 선등록상표들과 호칭이 동일 또는 유사하여 전체적으로 표장이 유사하다고 볼 여지가 있으므로 먼저 이 사건 출원상표가 “” 부분으로 분리 호칭될 수 있는지 여부에 대하여 본다.
 이 사건 출원상표는 “”와 “”가 간격을 두고 표기되어 있기는 하다. 그러나 이 사건 출원상표 중 “”는 국내에서 뿐만 아니라 전세계적으로 널리 알려진 이탈리아 출신의 유명한 패션 디자이너 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)의 성(姓)으로서, 그 성 또는 이름으로 된 “” 상표는 국내외에서 일반 수요자들에게 의류, 화장품 등 패션 상품 등과 관련하여 널리 알려져 있음을 인정할 수 있는바(인정 근거 : 변론 전체의 취지, 피고 또한 “”라는 명칭 또는 상표가 국내외에서 많이 알려져 있다는 점 자체에 대하여는 실질적으로 다투지 않는 것으로 보인다), 위 인정사실에 의하면, 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 “”라는 명칭 또는 상표를 떠올리게 되거나, “” 라는 상표로 기억할 가능성이 많다. 이에 비하여 이 사건 출원상표 중 “”는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 사전적 의미를 갖는 프랑스어 단어로서, 우리나라의 외국에 보급수준에 비추어 볼 때, 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없고, 그 한글 발음이 익숙한 것이 아니어서 일반 수요자들이 이 사건 출원상표를 접하게 되는 경우, 쉽게 “”만으로 호칭을 떠올리게 된다거나, 그 부분만으로 기억할 가능성은 거의 없어 보이는바, 이러한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 일반 거래계에서 쉽게 인식되고 기억되는 “” 부분으로 인하여 “아르마니 프리베”로 전체 호칭되거나 분리 호칭되는 경우에도 “아르마니”로 호칭될 뿐, 이와 같이 쉽게 인식되고 호칭되는 “아르마니”를 제외하고 굳이 그 의미를 이해하기 어렵고, 발음이 익숙하지 않은 상표 뒷부분의 “”만으로 분리 호칭될 가능성은 거의 없다고 할 것이다.
 나아가 이 사건 출원상표가 “아르마니 프리베” 또는 “아르마니”로 호칭됨을 전제로 선등록상표들과 호칭의 유사 여부를 대비해 보면, 먼저 선등록상표 1, 2, 3은 호칭이 “프라이비”, “프리비”로서 이 사건 출원상표인 “아르마니 프리베” 또는 “아르마니”와는 현저한 차이가 있으므로 호칭이 유사하지 않다.
 다음으로, 선출원상표 1, 2 및 선출원서비스표는 호칭이 “데코 프리베”로서 “프리베” 부분이 공통되기는 하나, 양 상표 앞 부분의 “”와 “” 부분이 문자 내용이나 청감에 있어서 현저한 차이가 있으므로, 양 상표의 호칭 또한 유사하지 않다.
 피고는, 이 사건 출원상표는 “”만으로 분리·호칭될 수 있고, 선출원상표들 및 선출원서비스표 또한 “”만으로 분리·호칭될 수 있어 양 표장은 호칭이 동일하다고 주장하나, 이 사건 출원상표가 “프리베”만으로 분리·호칭될 가능성이 없음은 앞서 본 바와 같고, 선출원상표들과 선출원서비스표 또한 한글 발음으로 “데코 프리베” 다섯 글자에 불과하고, 데코 부분이 굵은 글자체로 강조되어 표기되어 있는 점 등에 비추어 볼 때, “”만으로 분리 호칭될 가능성은 없어 보이므로(설사 “”가 “프리베”만으로 분리 호칭된다 하더라도 “아르마니 프리베”와 “프리베”는 중심적 식별력을 갖는 “아르마니”의 유무에 따라 호칭에 있어 많은 차이가 있으므로 양 상표의 호칭은 유사하지 않다고 할 것이다), 피고의 위 주장은 이유 없다.
 (3) 관념의 대비
 이 사건 출원상표는 “” 부분에 의하여 이태리 출신의 유명한 디자이너의 성 또는 이름으로 관념되고, “”는 ‘일 개인의, 사적인, 민간의’ 등의 의미를 갖는 프랑스어 단어임은 앞서 본 바와 같으나, 우리나라의 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵다.
 이에 비해 선등록상표 1의 “PRIVY”은 ‘비밀히 관여하는, 일 개인의, 사유(私有)의’ 등의 의미를 갖는 영어단어로서, 우리나라 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 쉽게 그 의미를 알 수 없으므로 관념 대비가 어렵고, 선등록상표 2, 3은 그 영문자 중 ‘FREE’와 ‘BE’ 또는 ‘BEE’ 등에 의하여 ‘자유롭게 되다(하다)’ 또는 ‘자유로운 꿀벌’ 등의 의미로 관념되며, 선출원상표와 선출원서비스표 중 “”는 아무런 의미가 없는 조어로서 관념대비가 어렵고, “”는 앞서 본 바와 같이 우리나라 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 이해할 수 없으므로 역시 관념 대비가 어렵다.
 결국, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 서로 관념대비가 어렵거나 나타나는 관념이 상이하므로 관념에 있어서도 유사하지 않다.
 다. 소 결
 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 표장의 외관, 호칭, 관념이 유사하지 않으므로 일반 수요자들로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 전체적으로 유사하지 않다고 할 것인바, 그 지정상품 및 지정서비스업의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원상표는상표법 제7조 제1항 제7호,상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다고 할 것이다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.

판사 김용섭(재판장) 심준보 이종우

출원상표·서비스표 “”는 선등록상표 “”, “”, “” 및 선출원상표·서비스표 “”와 표장의 외관·호칭·관념이 유사하지 않으므로 일반 수요자들에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없어 유사하지 않다고 한 사례.