실용신안권침해중지등 (민사, 특허법원)
공포일: 2018.07.26 / 시행일:

【원고, 항소인】 주신기업 주식회사 (소송대리인 법무법인 한맥 담당변호사 송대한)
【피고, 피항소인】 주식회사 고려건장 (소송대리인 변호사 엄정범)
【제1심판결】 서울중앙지법 2017. 5. 26. 선고 2016가합521988 판결
【변론종결】2018. 5. 24.
【주 문】
 1. 원고의 항소를 기각한다.
 2. 항소비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 피고는 별지 목록 기재 제품을 생산, 판매, 대여 또는 수입하여서는 아니 된다. 피고는 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관 중인 별지 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라. 피고는 원고에게 금 14,730,194원 및 위 금원에 대하여 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 금전지급 부분의 청구취지를 감축하였다).
【이 유】 1. 기초 사실
 가. 원고의 이 사건 고안(갑 제2호증)
 원고는 지붕판금 공사업, 동기와 및 동제작 공사 도·소매업, 주택 건설업 등을 목적으로 설립된 회사이다.
 1) 고안의 명칭: 지붕 보행용 발판장치
 2) 출원일/ 등록일/ 실용신안등록번호: 2015. 11. 20./ 2016. 1. 26./ (실용신안등록번호 생략)[원출원 (특허번호 생략), 원출원일자 2014. 7. 29, 특허출원에서 실용신안출원으로 변경출원하였음]
 3) 청구범위
 【청구항 1】
 경사를 가진 지붕(1)에 판 형상의 건축물용 마감재(2)가 연속으로 설치되어, 상호결합되는 연결부(3)에 고정 설치되는 지붕 보행용 발판장치(100)에 있어서, 상기 지붕 보행용 발판장치(100)는 서로 마주보도록 연결부(3)에 고정 설치되는 고정부재(10)와, 서로 마주보는 상기 고정부재(10)의 상부에 수평한 상태가 되도록 고정 설치되는 발판부재(20)로 구성하되, 상기 고정부재(10)는 연결부(3)의 외측 일부분을 감싸며 수용하는 결합홈부(11a)를 가진 제1수직브라켓(11)과 상기 제1수직브라켓(11)과 체결되면서 연결부(3)의 외측의 나머지를 감싸며 수용하는 결합홈부(12a)를 가진 제2수직브라켓(12)으로 이루어지고, 상기 제2수직브라켓(12)의 상부에는 중앙에 제1중심구멍(13a)이 형성되고, 상기 제1중심구멍(13a)에서 수직 방향으로 미리 정해진 간격으로 제1회전구멍(13b)이 형성된 반원 모양의 체결판(13)을 돌출형성하며, 상기 발판부재(20)는 발판(21)과, 상기 발판(21)이 안착되는 안착판(23)과, 상기 안착판(23)의 하부방향으로 돌출형성되는 반원 모양의 체결판(22)으로 이루어지고, 상기 체결판(22)은 제1중심구멍(13a)과 체결되는 제2중심구멍(22a)을 중앙에 형성하고, 상기 제2중심구멍(22a)을 중심으로 미리 정해진 간격으로 다수 개의 제2회전구멍(22b)을 반원 모양으로 배열 형성하여, 상기 지붕(1)의 경사각도에 따라서 연결부(3)에 고정 설치되는 고정부재(10)의 제1회전구멍(13b)과 상기 발판부재(20)의 다수 개 제2회전구멍(22b) 중 발판부재(20)를 수평한 상태로 해주는 하나의 제2회전구멍(22b)을 체결하는 것을 특징으로 하는 지붕 보행용 발판장치(이하 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 고안’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)
 【청구항 2】
 제1항에 있어서, 상기 발판부재(20)의 양측에 각각 고정 설치되는 난간부재(30)를 더 구성하는 것을 특징으로 하는 지붕 보행용 발판장치
 【청구항 3 내지 7】(기재 생략)
 4) 이 사건 고안의 주요내용 및 도면
[가] 목적 본 고안은 지붕의 경사각도에 상관없이 발판부재를 수평한 상태로 만들어 줄 수 있는 개선된 구조의 지붕 보행용 발판장치를 제공하는 데 목적이 있다(식별번호 [8]).[나] 과제해결수단 도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 경사를 가진 지붕(1)에 연속으로 설치된 건축물용 마감재(2)에서 돌출형성된 연결부(3)에 고정부재(10)를 서로 마주보도록 고정설치한다(식별번호 [37]). 즉, 상기 결합홈부(11a)(12a)로 연결부(3)를 감싸며 수용하면서 제1수직브라켓(11)과 제2수직브라켓(12)을 볼트와 너트로 체결시킨다(식별번호 [38]). 그러면 상기 고정부재(10)는 지붕(10)의 경사각도와 일치된 상태로 연결부(3)에 고정 설치된다(식별번호 [39]). 그리고 상기 발판(21)과 안착판(23)이 볼트체결방식으로 결합된 발판부재(20)를 제2중심구멍(22a)을 중심으로 발판부재(20)를 회전시킴으로써, 상기 고정부재(10)의 제1중심구멍(13a)과 제1회전구멍(13b)에 발판부재(20)의 제2중심구멍(22a)과 다수 개의 제2회전구멍(22b)들 중 하나의 제2회전구멍(22b)을 동일하게 위치시켜 볼트와 너트로 체결시킨다(식별번호 [40]). 여기서 반원 모양의 상기 체결판(13)(22)은 중앙에 제1, 2중심구멍(13a)(22a)이 형성되기 때문에, 상기 제1, 2중심구멍(13a)(22a)을 중심으로 발판부재(20)를 고정부재(10)의 좌,우 양쪽 방향으로 큰 각도로 회전시킬 수 있다(식별번호 [41]). 즉, 반원 모양의 상기 체결판(22)은 제2중심구멍(22a)을 중심으로 미리 정해진 간격으로 다수 개의 제2회전구멍(22b)이 체결판(13)의 반원 모양을 따라 반원 모양으로 배열 형성되기 때문에, 상기 체결판(22)의 양쪽 끝에 각각 위치한 제2회전구멍(22b)까지 발판부재(20)를 고정부재(10)의 좌우 양쪽 방향으로 큰 각도로 회전시킬 수 있다(식별번호 [42]). 다시 말해 상기 발판부재(20)가 수평한 상태로 이루어지는, 다수 개의 상기 제2회전구멍(22b)들 중 하나의 제2회전구멍(22b)을 고정부재(10)의 제1회전구멍(13b)과 체결시키는 것이다(식별번호 [43]). 그래서 상기 발판부재(20)는 지붕(1)의 경사각도와 동일한 각도로 연결부(3)에 고정 설치되는 고정부재(10)와 상관없이 수평한 상태가 되는 것이다(식별번호 [44]). 이는 상기 지붕(1)의 경사각도가 작거나 클 경우에도 수평한 상태의 발판부재(20) 위에서 작업자가 작업을 할 수 있어 작업의 효율을 높일 수 있게 되는 것이다(식별번호 [45]).
[다] 주요 도면

 나. 피고 제품
 피고 제품은 한국남부발전 주식회사의 삼척그린파워 1, 2호기 석탄취급시설 철물공사 중 지붕계단공사에 시공된 지붕 보행용 발판장치이다.

 [인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 5, 6, 7호증, 을 제12호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지
 2. 실용신안권 침해금지 등 청구에 대한 판단
 가. 원고 주장의 요지
 피고 제품은 이 사건 제1, 2항 고안과 문언상으로는 완전히 동일하지는 않으나, 과제의 해결원리가 동일하고, 피고 제품은 이 사건 제1, 2항 고안의 기술내용을 치환하여 같은 목적을 달성할 수 있으며, 실질적인 작용효과도 동일하여 이 사건 제1, 2항 고안과 균등한 구성이므로, 이 사건 제1, 2항 고안을 침해하고 있다. 이에 원고는 피고를 상대로 실용신안법 제30조에 따라 청구취지 기재와 같은 침해행위의 금지, 별지 목록 기재 제품의 폐기 및 손해배상을 구한다.
 나. 피고 제품이 이 사건 제1항 고안을 침해하는지 여부
 1) 구성요소 대비

 2) 공통점과 차이점
 가) 구성요소 1-1, 1-2
 구성요소 1-1에 대응되는 피고 제품의 구성은 경사진 지붕 상부의 연결부에 고정 설치되는 고정부재와, 고정부재의 위에 수평 상태로 고정 설치된 발판부재라는 점에서 구성요소 1-1과 동일하다.
 구성요소 1-2에 대응되는 피고 제품의 구성은 고정부재가 연결부에 수직으로 결합되는 브라켓, 고정부재에 반원 모양의 체결판이 돌출 형성되어 있고 그 체결판 중간에 제1중심구멍이, 체결판의 인접부위에 제1회전구멍이 있는 점에서 구성요소 1-2와 동일하다.
 나) 구성요소 1-3, 1-4
 구성요소 1-3은 발판부재의 체결판에 제2중심구멍을 기준으로 반원 모양으로 여러 개의 제2회전구멍이 일정한 간격으로 배열된 반면, 피고 제품의 구성은 발판부재의 체결판에 제2중심구멍을 기준으로 서로 다른 거리에 2개의 제2회전구멍이 배열된 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).
 구성요소 1-4는 고정부재의 제1회전구멍과 발판부재의 여러 개의 제2회전구멍 중 발판부재가 수평으로 되게 하는 하나의 제2회전구멍이 결합하는 반면, 피고 제품의 구성은 고정부재에 있는 1개의 제1중심구멍과 2개의 제1회전구멍이 발판부재에 있는 1개의 제2중심구멍과 2개의 제2회전구멍과 각각 결합하는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).

 3) 차이점에 대한 판단
 가) 판단 기준
 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안에도 그대로 적용된다.
 나) 검토
 이 사건 제1항 고안은 ‘작업자가 건축물의 지붕의 경사각도에 상관없이 수평한 상태로 만들어 줄 수 있는 개선된 구조의 지붕 보행용 발판장치를 제공하는 데 그 목적이 있다(갑 제2호증, 식별번호 [8]). 이러한 과제해결을 위해 제2중심구멍을 기준으로 반원 모양으로 여러 개의 제2회전구멍을 배치하되, 제2중심구멍으로부터 각 제2회전구멍까지의 거리를 제2회전구멍의 위치에 관계없이 모두 동일하게 하였고(구성요소 1-3), 지붕의 경사각도에 맞추어 수평을 유지할 수 있기 위한 제2회전구멍을 찾은 경우 제2중심구멍과 제2회전구멍을 통해 볼트와 너트로 상부 체결판과 하부 체결판을 결합시킨다(구성요소 1-4). 이는 상부 체결판과 하부 체결판 사이의 각도를 필요에 따라 적절히 조절하여 작업하기 위한 지붕의 경사각도에 따라 발판부재가 수평한 상태를 유지하도록 하기 위한 것으로, 제2중심구멍을 기준으로 지붕의 경사 각도와 수평이 되도록 발판부재의 상부 체결판을 돌린 후 수평이 유지될 수 있는 부분에 위치한 1개의 제2회전구멍을 통하여 상부 체결판과 하부 체결판을 볼트와 너트로 고정시킴으로써 위와 같은 과제를 해결할 수 있게 된다.
 이러한 구성요소들로 인하여 작업자는 작업장마다 다른 지붕의 경사각도에 맞는 발판장치를 개별적으로 구비할 필요 없이 작업 현장의 지붕의 각도에 맞추어 작업용 발판을 수평상태로 유지할 수 있는 제2회전구멍을 찾아 이를 통해 상부 체결판과 하부 체결판을 결합함으로써 어떠한 각도의 지붕에도 수평을 유지하여 안정된 상태에서 작업할 수 있게 된다.
 반면, 피고 제품은 제2중심구멍을 기준으로 서로 다른 거리에 배열된 2개의 제2회전구멍이 있고, 제2중심구멍에서 각 제2회전구멍과의 거리가 일정하지 않아, 발판부재의 상부 체결판과 고정부재의 하부 체결판이 미리 정해진 각도로만 결합되는 구조로서, 지붕의 특정한 경사각에 수평한 상태로 고정하기 위하여 제2중심구멍 및 2개의 제2회전구멍 모두를 통해 상·하부 체결판을 볼트와 너트로 결합시켜 지붕 보행용 발판장치를 지붕에 고정시킨다. 이는 지붕의 경사각도와 상관없이 언제나 수평한 상태를 만드는 것이 아니라 작업을 해야 할 지붕의 경사각도에 맞추어 수평한 상태로 고정되는 지붕 보행용 발판장치를 제공하기 위한 것이므로, 지붕의 경사각도가 다른 작업장에서 반복하여 사용할 수 없다는 점에서 이 사건 제1항 고안과는 과제의 해결원리가 다르다.
 이러한 과제 해결원리의 차이로 인하여 피고 제품은 어떠한 각도의 지붕에서도 고정이 가능한 발판장치를 이용하여 작업을 할 수 있다는 작용효과를 기대할 수 없으므로 이 사건 제1항 고안에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기도 어렵다.
 4) 소결론
 피고 제품은 이 사건 제1항 고안의 구성요소를 구비하지 않고, 과제의 해결원리와 작용효과도 다르므로 이 사건 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않는다.
 다. 피고 제품이 이 사건 제2항 고안을 침해하는지 여부
 이 사건 제2항 고안은 이 사건 제1항 고안의 발판부재에 난간부재를 부가한 종속항으로서 피고 제품이 독립항인 이 사건 제1항 고안의 보호범위에 속하지 않음은 앞서 살펴 본 바와 같으므로 이 사건 제2항 고안에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 피고 제품은 이 사건 제2항 고안의 보호범위에도 속하지 아니한다.
 3. 신의칙상 의무 위반 등으로 인한 손해배상 청구에 대한 판단
 가. 원고 주장의 요지
 피고는 신의성실의 원칙상 이 사건 고안이 구현된 도면(갑 제3호증)과 원고로부터 제공받은 도면이 첨부된 견적서(갑 제4호증)를 제3자에게 유출하지 않을 의무가 있다.
 피고는 원고의 동의 없이 태영피씨에게 위 도면과 견적서를 제공하여 태영피씨로부터 피고 제품을 납품받음으로써 원고로 하여금 이 사건 고안을 적용한 제품을 납품하지 못하는 손해를 입게 하였으므로, 민법 제750조에 따라 원고에게 청구취지 기재와 같은 손해를 배상할 책임이 있다.
 나. 판단
 갑 제3, 4호증, 을 제1 내지 5, 12호증의 각 기재 및 영상, 증인 소외 1의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실이 인정되기는 한다.
 ① 지에스건설 주식회사(이하 ‘지에스건설’이라 한다)는 주식회사 익진엔지니어링(이하 ‘익진엔지니어링’이라 한다)에게 한국남부발전 주식회사 삼척그린파워 1, 2호기 석탄취급시설 신축공사(이하 ‘이 사건 발전소 신축공사’라 한다) 중 철물공사를 도급하였다.
 ② 익진엔지니어링은 2014. 7.경 원고에게, 이 사건 발전소 신축공사 중 지붕계단공사(이하 ‘이 사건 지붕공사’라 한다)를 위해 설치할 계단시설 등의 설계를 의뢰하였고, 원고는 지붕공사에 사용할 계단시설 등이 수록된 도면(갑 제3호증, 이하 ‘이 사건 도면’이라 한다)을 작성하여 익진엔지니어링에게 교부하였다.
 ③ 한편 익진엔지니어링은 이 사건 도면을 지에스건설에 전달하였고, 지에스건설로부터 이 사건 지붕공사를 도급받은 피고는 2015. 4.경 지에스건설로부터 이 사건 도면을 수령하였다. 피고의 소외 2 상무는 2015. 5.경 원고의 소외 1 부장에게 전화를 걸어 이 사건 도면에 나타난 안전발판대 등의 제작에 관한 견적을 요청하여 2015. 5. 12.경 견적서(갑 제4호증, 이하 ‘이 사건 견적서’라 한다)를 수령하였는데, 이 사건 견적서의 품명란에는 ‘안전발판대1 SET와 안전발판대2 SET의 구성품 중 MT-Clip에 “(특허)”표시가 되어 있었다.
 ④ 피고는 2015. 6. 1. 주식회사 태영피씨(이하 ‘태영피씨’라 한다)와 이 사건 지붕공사를 위한 지붕계단 자재납품계약을 체결하고, 태영피씨에게 이 사건 도면을 교부하였으며, 피고는 2015. 7. 13.경 이 사건 지붕공사를 마쳤다.
 그러나 앞서 본 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 이 사건 도면에는 제2중심구멍을 기준으로 2개의 제2회전구멍이 배열되어 있을 뿐, 이 사건 제1항 고안의 구성요소 1-3, 1-4와 같이 제2중심구멍을 기준으로 하여 반원 모양의 제2회전구멍을 일정하게 배열한 구성이 나타나 있지 않은 점, 이 사건 견적서에 첨부된 도면에도 구성요소 1-3, 1-4는 나타나 있지 않은 것으로 보이는 점, 이 사건 도면은 원고가 익진엔지니어링의 설계 의뢰에 따라 익진엔지니어링에게 교부한 것인데, 이후 피고가 지에스건설로부터 이 사건 도면을 제공받았을 뿐, 원고와 피고 사이에 직접적인 계약관계나 신뢰관계가 형성된 것으로 보이지는 않는 점, 원고가 이 사건 도면이나 이 사건 견적서를 교부할 당시에 이 사건 도면을 제3자에게 유출하지 말도록 요구하였다고 볼 만한 자료는 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 피고가 이 사건 지붕공사와 관련하여 이 사건 고안을 구체적으로 알고 있었다고 보기도 어려울 뿐만 아니라, 피고에게 이 사건 고안이 구현된 도면이나 견적서를 제3자에게 제공하여서는 아니 될 의무가 있다고 보기도 어렵다. 원고의 이 부분 청구도 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 받아들일 수 없다.
 4. 결론
 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하여야 하고, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지] 피고 제품: 생략]

판사 이제정(재판장) 나상훈 이지영

지붕의 경사각도에 상관없이 발판부재를 수평상태로 만들어 주는 구조를 특징으로 하는 명칭이 “지붕 보행용 발판장치”인 고안에 관하여 실용신안권을 갖고 있는 甲 주식회사가 乙 주식회사를 상대로 乙 회사가 丙 주식회사 발전소 석탄취급시설의 철물공사 중 지붕계단공사에 시공한 제품이 甲 회사의 고안과 균등한 구성이라고 주장하면서 실용신안법 제30조에 따라 침해금지 등을 구한 사안에서, 乙 회사의 제품은 甲 회사 고안의 구성요소를 구비하지 않고 과제의 해결원리와 작용효과도 다르므로 甲 회사 고안의 보호범위에 속하지 않는다고 한 사례

지붕의 경사각도에 상관없이 발판부재를 수평상태로 만들어 주는 구조를 특징으로 하는 명칭이 “지붕 보행용 발판장치”인 고안에 관하여 실용신안권을 갖고 있는 甲 주식회사가 乙 주식회사를 상대로 乙 회사가 丙 주식회사 발전소 석탄취급시설의 철물공사 중 지붕계단공사에 시공한 제품이 甲 회사의 고안과 균등한 구성이라고 주장하면서 실용신안법 제30조에 따라 침해금지 등을 구한 사안이다.
 서로 대응하는 甲 회사 고안의 구성요소와 乙 회사 제품의 구성은 경사진 지붕 상부의 연결부에 고정 설치되는 고정부재와, 그 고정부재의 위에 수평 상태로 고정 설치된 발판부재라는 점, 고정부재가 연결부에 수직으로 결합되는 브라켓, 고정부재에 반원 모양의 체결판이 돌출 형성되어 있고 그 체결판 중간에 제1중심구멍이, 체결판의 인접부위에 제1회전구멍이 있는 점에서는 동일하나, 甲 회사의 고안은 발판부재의 체결판에 제2중심구멍을 기준으로 반원 모양으로 여러 개의 제2회전구멍이 일정한 간격으로 배열된 반면, 乙 회사 제품의 구성은 발판부재의 체결판에 제2중심구멍을 기준으로 서로 다른 거리에 2개의 제2회전구멍이 배열된 점, 甲 회사의 고안은 고정부재의 제1회전구멍과 발판부재의 여러 개의 제2회전구멍 중 발판부재가 수평으로 되게 하는 하나의 제2회전구멍이 결합하는 반면, 乙 회사 제품의 구성은 고정부재에 있는 1개의 제1중심구멍과 2개의 제1회전구멍이 발판부재에 있는 1개의 제2중심구멍과 2개의 제2회전구멍과 각각 결합하는 점에서 차이가 있고, 이로 인해 甲 회사의 고안은 작업자가 작업장마다 다른 지붕의 경사각도에 맞는 발판장치를 개별적으로 구비할 필요 없이 작업 현장의 지붕 각도에 맞추어 작업용 발판을 수평상대로 유지할 수 있는 제2회전구멍을 찾아 이를 통해 상부 체결판과 하부 체결판을 결합함으로써 어떠한 각도의 지붕에도 수평을 유지하여 안정된 상태에서 작업할 수 있게 되는 반면, 乙 회사의 제품은 발판부재의 상부 체결판과 고정부재의 하부 체결판이 미리 정해진 각도로만 결합되는 구조로서 지붕의 경사각도가 다른 작업장에서 반복하여 사용할 수 없으므로, 乙 회사의 제품은 甲 회사의 고안과 과제의 해결원리가 다르고, 이러한 과제의 해결원리의 차이로 乙 회사의 제품은 어떠한 각도의 지붕에서도 고정이 가능한 발판장치를 이용하여 작업을 할 수 있다는 작용효과를 기대할 수도 없어 甲 회사의 고안에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기도 어려우므로, 乙 회사의 제품은 甲 회사 고안의 보호 범위에 속하지 않는다고 한 사례이다.