거절결정(특) (특허, 대법원)
공포일: 2010.07.22 / 시행일:

【원고, 피상고인】 유나이티드 컬러 매뉴팩쳐링, 인코퍼레이티드 (소송대리인 변호사 손지열외 5인)
【피고, 상고인】 특허청장
【피고보조참가인】 
【원심판결】 특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허5642 판결
【주 문】
 상고를 기각한다. 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 그 나머지는 피고가 각 부담한다.

【이 유】 피고와 피고 보조참가인의 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 의견서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 본다.
 1.구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 따라 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결,대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 등 참조).
 2. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.
 명칭을 “유기 제품들을 마킹하거나 태깅하기 위한 방향족 에스테르”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2002-7011183호)의 특허청구범위 제6항(이하 ‘이 사건 제6항 발명’이라 한다) 화학식 Ⅲ의 화합물과 선행기술인 비교대상발명의 〈식 Ⅲ〉의 화합물은 모두 프탈라이드에 2개의 벤젠 고리가 결합된 것으로 기본 모핵 구조가 동일하고, 치환기들도 수소 또는 동일한 범위의 탄소의 수를 갖는 알킬기들로서 동일하다. 그러나 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅲ의 화합물은 R1 또는 R2 위치에서 벤젠 고리에 결합되는 작용기(作用基)가 에스테르기(-COO)를 형성하는 반면, 비교대상발명의 〈식 Ⅲ〉의 화합물은 같은 위치에 결합되는 작용기가 히드록시기(-OH)를 형성하는 점에서 차이가 있다. 또한 비교대상발명에는 플루오레슨의 히드록시기를 에스테르화하여 〈식 Ⅱ〉의 화합물들을 석유 제품 마커로서 개발하게 되었다는 기재가 있을 뿐 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅲ의 화합물은 프탈레인 화합물을 에스테르화한 것인 반면, 비교대상발명의 〈식 Ⅱ〉의 화합물은 플루오레슨 화합물을 에스테르화한 것으로서 에스테르화시킨 대상화합물이 다른 점, ② 비교대상발명의 〈식 Ⅱ〉의 화합물은 물과 석유 사이에서 쉽게 분배되는 성질 때문에 마커로서 사용될 수 없는 플루오레슨 화합물을 에스테르화한 것인 데 반해, 비교대상발명의 〈식 Ⅲ〉의 화합물은 그 자체로 마커로 사용할 수 있는 점, ③ 석유 제품에 대한 용해도를 높이기 위한 방법에는 공용매를 추가하는 방법과 마커 화합물의 말단에 붙어있는 히드록시기를 비극성화하는 방법 등이 있고, 비극성화 방법에는 에스테르화 이외에도 에테르화, 아세틸화, 헤미아세탈화 등 여러 가지 방법이 있는데, 비교대상발명에는 위 〈식 Ⅲ〉 화합물 중 하나인 디몰프탈레인의 석유 제품에 대한 용해도를 개선하기 위한 방법으로 비양성자성 용매 등의 공용매를 첨가하는 것이 유리하다고만 기재되어 있는 점, ④ 화학물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과 달리 직접적인 실험과 확인·분석을 통하지 않은 채 화학분야의 이론 및 상식만으로 당연히 화학반응의 결과를 예측하는 것이 용이하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 비교대상발명에서 〈식 Ⅲ〉 화합물을 에스테르화 시킬 동기가 있다거나 그에 대한 시사가 있다고 할 수 없다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명의 〈식 Ⅲ〉 화합물로부터 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅲ의 화합물을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 단정할 수 없다.
 나아가 작용효과에 관하여 보건대, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅲ의 화합물은 비교대상발명의 〈식 Ⅲ〉 화합물에 비하여 위와 같은 구성상의 차이로 인해 석유 제품에 대하여 우수한 용해도, 안정성 및 저항성을 갖는다고 명시되어 있고, 원심판결 이유에 의하면 위와 같은 작용효과가 인정된다.
 그렇다면 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅲ의 화합물은 비교대상발명에 비하여 진보성이 부정되지 않고, 나아가 위 화학식 Ⅲ의 화합물과 R1 또는 R2 위치에서 벤젠 고리 대신에 나프탈렌 고리가 결합되어 있는 점에서만 차이가 있는 이 사건 제6항 발명의 화학식 Ⅴ의 화합물도 진보성이 부정되지 않는다고 할 것이므로, 같은 취지에서 이 사건 제6항 발명이 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 및 채증법칙 위반으로 인한 사실오인이나 심리미진 등의 위법이 없다. 그 밖에 피고 보조참가인이 상고이유에서 들고 있는 피고 보조참가인의 특허발명(특허번호 제398506호)에 대한 대법원의 판결은 이 사건과 사안을 달리하는 것으로 이 사건에 그대로 적용하기에 적절하지 아니하다.
 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박시환(재판장) 차한성 신영철(주심)

[1]구 특허법 제29조 제2항에 의한 발명의 진보성 유무의 판단 기준 및 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여, 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)
[2] 명칭을 “유기 제품들을 마킹하거나 태깅하기 위한 방향족 에스테르”로 하는 출원발명의 특허청구범위 제6항은 통상의 기술자가 비교대상발명을 용이하게 도출해 낼 수 없어 그 진보성이 부정되지 않는다고 한 사례