등록취소(상) (특허, 특허법원)
공포일: 2011.01.26 / 시행일:

【원 고】 주식회사 소마 (소송대리인 변호사 심정구)
【피 고】 주식회사 삼익티디에프 (소송대리인 변리사 안영길)
【변론종결】2010. 12. 5.
【주 문】
 1. 특허심판원이 2010. 6. 3. 2009당3123호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】 주문과 같다.
【이 유】1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
 1) 출원일 / 등록일 / 분할이전등록일 / 등록번호 : 1989. 4. 20. / 1990. 4. 2. / 2003. 11. 17. / (특허등록번호 생략)
 2) 구 성 : 
 3) 지정상품 : 상품류 구분 제28류 - 시소, 탁구대, 야구용 배트
나. 이 사건 심결의 경위
 피고는 이 사건 등록상표가 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 그 지정상품 전부에 대하여 사용된 사실이 없으므로 상표법 73조 1항 3호에 의하여 그 상표 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였거나, 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 피고의 상표등록취소 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 
【인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1 내지 3호증, 변론 전체의 취지】
2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점
가. 원고 주장의 요지
 1) 피고는 가구를 만드는 회사이지 이 사건 등록상표의 지정상품인 운동용품을 만들거나 판매하는 회사가 아니고, 그 밖에 이 사건 등록상표와 관련하여 직접적이고 현실적인 이해관계도 존재하지 아니하므로 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구할 수 있는 상표법 73조 6항의 정당한 이해관계인에 해당하지 아니한다. 
 2) 피고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품과 함께 분할하여 원고에게 이전한 양도인이므로, 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하는 것은 신의성실의 원칙에 위반된다.
 3) 원고는 이 사건 등록상표를 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용한 사실이 있으므로, 그에 반하는 사실을 전제로 한 이 사건 심결은 위법하다.
나. 피고 주장의 요지
 1) 피고는 이 사건 등록상표와 그 지정상품에 대하여 최초로 출원하여 등록받은 원래의 상표권자로서 이 사건 등록상표를 다시 사용할 의사가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품인 시소, 탁구대, 야구용 배트와 지정상품이 유사하거나 경제적 견련성이 있는 목재가공업을 지정서비스업으로 삼아 상표/서비스업을 출원하여 등록받았기 때문에 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.
 2) 피고가 원고에게 2003. 11. 17. 이 사건 등록상표의 지정상품을 분할하여 이전하여 준 사실은 있지만, 장차 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 생산하지 아니하기로 약정하거나 원고와 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하지 아니하기로 하는 부쟁의합의를 한 적은 없으므로, 피고가 이 사건 등록상표의 분할이전 양도인이라는 사유만으로 이 사건 등록상표에 대한 등록취소 심판청구가 신의성실의 원칙에 반하는 것은 아니라 할 것이다.
 3) 원고가 제출한 이 사건 등록상표의 사용과 관련한 증거들은 이메일에 첨부된 광고안에 불과하거나, 상품판매를 위한 광고가 아니라 상표의 사용 사실을 만들어서 불사용취소를 모면하기 위한 형식적인 것에 불과하고, 그 밖에 달리 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실에 관하여는 이를 인정할 만한 아무런 자료가 없다 할 것이다.
다. 이 사건의 쟁점
 피고가 이 사건 등록상표의 불사용취소심판을 청구할 수 있는 적법한 이해관계인에 해당하는지와 피고의 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 반하는지 및 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실이 있는지의 여부이다.
2. 피고의 불사용취소심판청구의 적법 여부
가. 피고가 이해관계인에 해당하는지 여부
 1) 상표법 73조 6항에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’이라 함은, 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고( 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조). 
 2) 그런데 당사자 사이에 다툼이 없는 사실과 을1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 지정상품을 "금속제완구, 목재완구, 어린이바둑판, 장기판, 야구용배트, 탁구대, 시소, 낚시대"로 하여 1989. 4. 20. 이 사건 등록상표를 출원하고 1990. 4. 23. 등록받은 사실, 그 후 피고는 2003. 11. 17. 그 지정상품 가운데 "야구용배트, 탁구대, 시소"만을 분할해서 원고에게 이 사건 등록상표를 이전하여 준 사실, 피고는 2010. 3. 11. 이 사건 등록상표와 표장이 매우 유사하고, 그 지정서비스업도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하거나 견련성이 있는 목재가공업으로 하여 상표/서비스표 출원을 한 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없다.
 3) 위 인정사실에 비추어 보면, 피고는 당초에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하기 위하여 출원받은 원출원인으로서 이 사건 등록상표를 과거에 사용하였거나 사용하려는 의사가 있었던 자임이 분명하고, 나아가 이 사건 등록상표와 그 지정상품을 원고에게 분할이전한 이후에도 이 사건 등록상표의 지정상품과 견련성이 인정되는 목재가공업을 영위할 의사로 상표/서비스표 출원을 한 사실이 인정되므로, 피고는 이 사건 등록상표가 존재함으로 인하여 자신이 출원한 상표/서비스표를 사용할 수 없게 되어 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 우려가 있기 때문에 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 것으로 보아야 할 것이다. 
나. 피고의 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부
 피고가 이 사건 등록상표와 그 지정상품을 원고에게 분할 이전하여 양도한 당사자 본인에 해당하는 사실은 앞서 본 바와 같고, 당사자 사이에 다툼이 없는 사실과 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 원고와의 사이에서 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 생산하지 아니하기로 약정하거나 이 사건 등록상표에 대하여 불사용취소심판을 청구하지 아니하기로 하는 부쟁의합의를 한 사실은 없는 것으로 판단되므로, 피고가 이 사건 등록상표와 그 지정상품의 양도인이라는 사실만으로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판청구가 신의성실의 원칙에 위배해서 부적법하게 제기된 것으로 보기는 어렵다 할 것이다.
3. 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 사실이 있는지 여부
가. 인정사실
 당사자 사이에 다툼이 없는 사실 및 갑4 내지 6호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2008. 11. 14.부터 2008. 12. 12.까지 모두 다섯 차례에 걸쳐서 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용배트에 대하여 서울 구로구, 금천구, 경기도 광명시 일대에 소외 주식회사 미디어윌을 통해서 ‘벼룩시장’ 광고지에 광고를 게재한 사실이 인정되고 달리 반증이 없다.
나. 판단
 위 인정사실에 따르면, 원고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 등록취소심판의 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용하였다 할 것이다.
 피고는 이에 대하여, 원고는 2003. 10. 21. 설립등기 이후부터 5년 동안 아무런 영업활동도 없는 해산대상 간주법인으로서 2009. 12. 7. 해산간주등기가 된 적이 있고, 더구나 이 사건 등록상표를 지정상품에 실제로 사용한 사실을 입증할 만한 법인세, 소득세, 부가가치세 등의 납세자료나 매출액, 수량, 거래처 등에 관한 아무런 입증자료를 제출하지 않고 있는 점에 비추어 보면, 위 광고행위는 상표의 사용사실을 만들어서 불사용취소를 면하기 위한 형식적인 광고에 불과하므로 정당한 상표의 사용으로 보기 어렵다는 취지로 주장한다.
 그러나 을4호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 위 해산간주등기 이후인 2010. 2. 4. 회사계속등기를 하여 이 사건 변론종결일 당시까지 회사가 존속하고 있을 뿐 아니라, 위 인정사실에서 본 바와 같이 소외 주식회사 미디어윌을 통해서 광고지 ‘벼룩시장’에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대해서 5회나 광고를 하고 광고비를 지출하였으며, 한편으로 갑6호증의 1 내지 3의 각 영상에 의하면, 비록 그 촬영일자나 사진 속에 나오는 야구용배트의 제조일자를 확인할 만한 자료는 없지만 원고가 이 사건 등록상표가 부착된 야구용배트를 다수 개 제조한 사실이 객관적으로 인정되고 달리 반증이 없으므로, 피고가 주장하는 위 사유만으로 원고의 위 광고행위가 단순히 상표의 불사용취소를 면할 목적의 형식적인 광고에 그친다고 단정하기는 어렵다 할 것이므로, 그에 대한 피고의 위 주장은 이유 없다 할 것이다.
4. 결론
 그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 박창수 김용덕