거절결정(특) (특허, 특허법원)
공포일: 2007.07.11 / 시행일:

【원 고】 원고
【피 고】 특허청장
【변론종결】2007. 6. 20.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2006. 9. 27. 2005원1546호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 
【이 유】 1. 기초 사실
 [인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제4호증, 을 제1, 2호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지] 
 원고는 2003. 1. 14. 명칭을 ‘부동식 수력발전기’로 하는 발명(출원번호 : 생략)을 특허출원하였다가 2004. 12. 13. 청구범위 등을 보정(그와 같이 보정된 것을 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)하였는데, 그 청구범위와 도면은 별지 1항 기재와 같다. 
 특허청은 2005. 2. 22. 이 사건 출원발명은 그 청구범위에 발명의 구성이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니하고, 명세서의 상세한 설명도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.
 원고가 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 2005. 3. 16. 및 2005. 4. 6. 두 차례에 걸쳐 명세서와 도면을 각각 보정(이하 앞의 것을 ‘제1차 보정’, 뒤의 것을 ‘제2차 보정’이라 하고, 보정한 각각의 청구범위는 별지 2항 기재와 같다)함으로써 심사전치절차에 회부되었는데, 특허청은 각각의 보정 후의 청구범위에 기재된 사항이 선행기술(1979. 8. 15.자 일본 공개특허공보 소54-103933호에 게재된 발명)과 실질적으로 동일한 것이므로, 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 있어야 한다는 보정요건을 충족하지 못하였음을 이유로 2005. 5. 17. 제2차 보정에 대하여, 2005. 5. 18. 제1차 보정에 대하여 각각 각하결정을 하고, 위 거절결정에서와 같은 이유로 원결정을 그대로 유지하였다.
 특허심판원은 특허청이 위 거절결정 및 보정각하결정들에서 든 것과 같은 이유로 위 각각의 보정각하결정과 거절결정이 적법하다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.
 2. 이 사건 보정의 적법 여부
 가. 하나의 보정 단계에 여러 차례의 보정이 있는 경우의 처리
구 특허법{2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정된 것(이 사건 출원발명의 출원 이후인 2002. 12. 11. 법률 제6768호로 이 사건에 적용될 조항의 일부가 개정되었으나, 이 개정법은 그 시행 전에 제출된 특허출원에 관한 심사, 등록, 심판 등에 관하여 종전의 규정에 의한다는 취지의 경과규정을 두지 아니하고 있고, 이 사건 거절결정과 보정각하결정들은 이 개정법 시행 이후에 행하여졌으므로, 이 개정 이전의 법률을 적용할 것은 아니다), 이하 같다} 제47조에 의하면, 특허출원에 대한 특허청의 심사 또는 특허거절결정에 대한 불복심판의 절차에서 특허출원인은 소정의 단계마다 일정한 요건하에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있도록 되어 있는바, 특별한 규정이 없는 한 같은 사람이 같은 시기에 서로 다른 내용의 복수의 특허출원의사를 갖고 있으면서 그 중 어느 하나에 특허를 부여해 달라고 요구하는 것은 1발명1출원주의( 구 특허법 제45조 참조) 등에 의하여 허용될 수 없는 점, 이러한 원칙의 표현으로서 서로 다른 내용의 출원명세서를 선택적으로 또는 예비적으로 결합하여 하나의 특허출원을 하는 것이 허용되지 아니하며, 보정에 있어서도 역시 이와 같이 결합하여 하나의 보정을 하는 것 또한 허용되지 아니하는 점 등을 고려하면, 하나의 근거규정에 의하여 보정이 허용되는 하나의 단계에서 출원인이 여러 차례에 걸쳐 서로 다른 내용의 보정서를 제출한 경우에는 각각의 보정취지 내지 보정내용에 비추어 뒤에 제출된 보정서가 앞에 제출된 보정서를 보충하는 것으로 보이는 등의 특별한 사정이 없는 한, 순차로 새로운 보정서가 제출됨으로써 종전의 보정서는 철회되고 새로운 보정서만이 유효하게 남는다고 할 것이므로, 특허청으로서는 보정기간 등의 절차적 요건을 준수한 보정서 중에서 최후의 것만을 심사하여야 한다.
 그리고 원고의 제1, 2차 보정은 구 특허법 제47조 제1항 제3호에 의한 보정기간 내에 제출된 서로 다른 내용의 것들로서 각각의 취지 내지 내용을 살펴보아도 제2차 보정이 제1차 보정을 그대로 유지하면서 그 내용의 일부를 보충하는 것으로 보이지 아니하므로, 제2차 보정에 의하여 제1차 보정은 철회되었다고 할 것이어서 특허청으로서는 제2차 보정의 적법 여부만을 판단하여야 함에도 불구하고, 철회되고 없는 제1차 보정에 대하여서까지 각하결정을 한 것은 적절하지 아니하다.
 나. 특허청이 보정각하결정에서와 다른 이유로 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부
 피고는 이 사건 소송절차에 이르러 이 사건 각 보정각하결정에 붙인 이유 외에도 제2차 보정은 구 특허법 제47조 제3항 각 호 소정의 청구범위를 보정할 수 있는 경우에 해당하지 아니하고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다는 이유를 추가하여 제2차 보정이 부적법하다고 주장하므로, 피고가 심결취소소송의 단계에서 보정각하결정에 붙인 이유 및 거절결정불복심판에서 추가로 다루어진 이유와 다른 이유로 보정이 부적법함을 주장할 수 있는지 여부에 관하여 본다.
 살피건대, 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없다고 할 것이어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 할 것이다.
 다. 제2차 보정의 적법 여부
구 특허법 제47조 제4항 제1호, 제1항 제3호에 의하면, 특허거절결정에 대한 불복심판절차에서의 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경할 수 없는바, 제2차 보정 후의 청구범위 중 ‘동력방향변경장치, 동력 절단장치, 유압펌프’ 등의 구성은 이 사건 출원발명에 기재되어 있지 아니한 구성이 새로이 추가된 것으로, 이로 인하여 동력의 전달방향이 변경되고 동력이 절단되거나 전달받은 동력을 기계적인 것에서 유체적인 것으로 바꾸고 유압을 조종하는 등의 새로운 효과를 가지게 되므로, 이는 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하여 피고 주장의 나머지 사유에 관하여 판단할 것 없이 원고의 제2차 보정은 부적법하다.
 라. 정 리
 결국, 제1차 보정에 대한 각하결정은 철회되어 없어진 보정에 대하여 한 것으로 적절하지 아니하나, 어차피 제1차 보정은 철회된 것이므로 제1차 보정에 대한 각하결정은 그 당부를 논할 실익이 없고, 제2차 보정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 부적법하므로 제2차 보정을 각하한 특허청의 결정은 결론에 있어 정당하다.
 3. 이 사건 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지 여부
 가. 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부
 특허출원서에 첨부되는 명세서의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다( 구 특허법 제42조 제3항, 제2항 제3호).
 그런데 이 사건 출원발명 명세서의 상세한 설명을 살펴보면, ① 흐르는 물의 힘에 의해 수차가 회전하고, 이에 연결된 활차가 수차의 힘에 의해 회전하며 동력을 전달하는 것임에도 불구하고, "활차가 동력속도를 빠르게 조절한다"라고 기재(이하 명세서의 상세한 설명과 청구범위 중 명백한 오기로 보이는 것은 바로잡아 기재함)되어 있어 활차가 수차의 회전력 이외의 어느 동력에 의하여 동력속도를 빠르게 조절할 수 있는지가 불명확하고, ② "동력전달장치는 수차의 동력을 발전기로 전달 내지는 절단하는 역할을 한다."라고 기재되어 있으나, 동력전달장치에서 동력을 어떻게 절단하는지가 불명확하며, ③ "변속기는 수차의 회전속도를 발전기의 회전속도에 알맞도록 회전속도를 조절해 준다.", "발전기에 회전속도를 일정하게 하기 위하여 유압펌프를 설치하면 우기에는 흐르는 물이 많아져 수차의 회전속도가 빨라지면 유압펌프에 설치된 고압 조정핀이 열려 발전기의 회전속도를 60사이클로 조절할 수 있다."라고 기재되어 있어, 수차의 회전속도를 발전기의 회전속도에 알맞게 조절하는 것이 변속기인지 유압펌프인지 불명확할 뿐만 아니라, 유압에 의하여 큰 힘을 내는 데 사용되는 유압펌프에 의하여 발전기 터빈이 어떻게 지속적으로 회전하며 전기를 발생시킬 수 있는지에 대해서도 불명확하므로, 이 사건 출원발명 명세서의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 구성과 효과가 기재되어 있지 아니하다. 
 나. 특허청구범위의 기재불비 여부
 특허청구범위의 청구항에는 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하는데( 구 특허법 제42조 제4항 제2호, 제2항 제4호), 이 사건 출원발명의 청구범위를 살펴보면, ① "흐르는 물이 물함지를 밀어서 수차에 물함지가 밀려서 수차가 회전하게 되고"라고 기재되어 있어 물함지가 수차를 밀어 수차가 회전하게 되는 것인지, 아니면 수차가 물함지를 밀어 수차가 회전하게 되는 것인지가 불명확하고, ② "발생하는 동력은 수차에 차축을 걸치고 활차를 걸친 동력은 또다시 고무벨트 활차 동력전달장치 변속기 동력조절장치를 걸처"로 기재함으로써 앞에 기재된 활차와 뒤에 기재된 활차가 동일한 활차인지 아니면 다른 활차인지가 불분명하며, ③ 특허청구범위 말미에 "…전기가 발생한다"라고 기재하고 있어 보호받고자 하는 발명이 물건에 관한 것인지 또는 방법에 관한 것인지 알 수 없으므로, 이 사건 출원발명의 청구범위는 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니한 경우에 해당한다. 
 다. 소 결
 따라서 이 사건 출원발명은 어느 모로 보나 특허등록을 받을 수 없으므로, 그 등록이 거절될 수밖에 없다.
 4. 결 론
 그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 

판사 이기택(재판장) 오충진 노갑식

[1] 하나의 특허출원보정 단계에서 여러 차례에 걸쳐 서로 다른 내용의 보정서가 제출된 경우 심사의 대상이 되는 보정서 
[2] 거절결정에 대한 심결취소소송에서 특허청이 보정각하결정에서와 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있는지 여부(적극)

[1] 구 특허법(2007. 4. 11. 법률 제8357호로 개정되기 전의 것) 제47조에 의하면, 특허출원에 대한 특허청의 심사 또는 특허거절결정에 대한 불복심판의 절차에서 특허출원인은 소정의 단계마다 일정한 요건하에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있도록 되어 있는바, 특별한 규정이 없는 한 같은 사람이 같은 시기에 서로 다른 내용의 복수의 특허출원의사를 갖고 있으면서 그 중 어느 하나에 특허를 부여해 달라고 요구하는 것은 1발명1출원주의( 구 특허법 제45조 참조) 등에 의하여 허용될 수 없는 점, 이러한 원칙의 표현으로서 서로 다른 내용의 출원명세서를 선택적으로 또는 예비적으로 결합하여 하나의 특허출원을 하는 것이 허용되지 아니하며, 보정에 있어서도 역시 이와 같이 결합하여 하나의 보정을 하는 것 또한 허용되지 아니하는 점 등을 고려하면, 하나의 근거규정에 의하여 보정이 허용되는 하나의 단계에서 출원인이 여러 차례에 걸쳐 서로 다른 내용의 보정서를 제출한 경우에는, 각각의 보정취지 내지 보정내용에 비추어 뒤에 제출된 보정서가 앞에 제출된 보정서를 보충하는 것으로 보이는 등의 특별한 사정이 없는 한, 순차로 새로운 보정서가 제출됨으로써 종전의 보정서는 철회되고 새로운 보정서만이 유효하게 남는다고 할 것이므로, 특허청으로서는 보정기간 등의 절차적 요건을 준수한 보정서 중에서 최후의 것만을 심사하여야 한다. 
[2] 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다.