El nuevo alcance de la protección de las marcas tridimensionales en Colombia
Authors: Londoño Fernández José Luis 
Published: February 2025

Las normas que regulan la protección de las marcas en Colombia cuentan con ya casi 25 años de haber sido contempladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez, en 2024 el Tribunal de Justicia de dicha comunidad cumplió sus primeros 45 años. Tenemos pues ya una jurisprudencia andina en la materia, enriquecida por miles de interpretaciones prejudiciales sobre sino todas, casi todas las normas consagradas en la referida Decisión y por supuesto, en las que le precedieron.
En materia de marcas tradicionales, podemos afirmar que se ha llegado a un estadio estático jurisprudencial, pues está muy decantada la interpretación de las causales absolutas y relativas de irregistrabilidad de este tipo de marcas. De ahí que inclusive hayamos llegado al establecimiento, también jurisprudencial del Acto aclarado.
Ahora bien, en lo relativo a marcas no tradicionales y especialmente a las marcas tridimensionales, durante muchos años (1997) el TJA sostuvo una postura abierta sobre la apropiabilidad de este tipo de marcas y aproximó su estudio a criterios semejantes o equivalentes a los de las marcas tradicionales en lo relativo a su distintividad. Hacia la segunda década de este siglo, creó unas reglas jurisprudenciales de comparación de marcas tridimensionales, las cuales, aunque ambiguas en ciertos aspectos, trataron de llevar el hilo conductor de las reglas de comparación de las marcas tradicionales. Sin embargo, la creación jurisprudencial de una nueva excepción al derecho de marcas (de cualquier tipo) denominada “coexistencia pacífica” y su adaptación a un caso concreto de conflicto de signos tridimensionales, cambió por completo el alcance de protección de estas últimas.
En consecuencia, se ha propuesto este artículo con el objetivo de reflexionar sobre las reglas de comparación de marcas tridimensionales con una visión crítica de las reglas jurisprudenciales y con la idea de presentar una propuesta de adecuación de las reglas de comparación a ser aplicadas a estas marcas, así como de analizar lo que creeríamos debería ser el alcance de protección de las marcas tridimensionales, tanto en su esfera registral como en el ejercicio del derecho de exclusión en el comercio.
El análisis de registrabilidad de un signo debe tener coherencia con el alcance del derecho de exclusión que se obtiene con el registro marcario. El objeto de protección o de registro es el conjunto marcario, el cual puede ser distintivo a pesar de contener elementos que, individualmente considerados, sean inapropiables.
Todas las reglas de comparación de marcas según su naturaleza o estructura están subordinadas por las cuatro principales de comparación de los signos, creadas sobre la base de la percepción de un consumidor medio y, en tal sentido, se crearon para determinar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación en aquel. Por lo tanto, una marca tridimensional no debería tener un alcance o análisis diferente al que se efectúa en marcas tradicionales.
Debe tenerse en cuenta que el legislador parece haber redactado actos o conductas aplicables a marcas tradicionales, es decir, a palabras, imágenes o la combinación de estas, sin tener en cuenta verbos rectores aplicables a marcas no tradicionales.
Creemos que habrá de encontrarse el sentido de la norma para su correcta aplicación a las marcas no tradicionales, incluyendo su posibilidad de ser también marcas notorias.
Muchas marcas tridimensionales son registradas con posterioridad a que han sido puestas en el mercado. Ha sido el consumidor el que le has dado el carácter de marcas. Así mismo, el derecho de marcas no está creado para proteger las marcas nuevas, sino aquellas que ostenten distintividad. En consecuencia, es posible que previo a su registro, la forma cuya protección se pretenda haya coexistido con otras formas. Esta situación parece no ser tenida en cuenta por el TJA, y la creación de la figura de la coexistencia pacífica ha creado una real disminución de la protección de las marcas tridimensionales.