RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1847987
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Publicação: DJE, 09/12/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE
INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCA ULTRAMEDICAL
DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS MÉDICOS. UTILIZAÇÃO DA MESMA
MARCA PARA SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO. DUPLA IDENTIDADE.
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA MARCA. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMS
ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE
CONVIVÊNCIA.
1. Ação proposta com o objetivo de impedir as demandadas de
utilizarem a expressão ULTRAMEDICAL para serviços médicos, bem como
condená-las a repararem os danos patrimoniais decorrentes da sua
utilização indevida.
2. Violação dos arts. 489, § 1º, II e V, e 1.022, III, do CPC, não
configurada, por ter o Tribunal de origem se manifestado de forma
clara e suficiente acerca de todas as alegações relevantes à solução
da lide.
3. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca
ULTRAMEDICAL para serviços médicos, mais especificamente serviços de
exames de ultrassonografia com doppler, fluxometria, consultas de
ginecologia e obstetrícia, a utilização não autorizada pelas rés de
idêntica marca para designar serviços médicos de diagnóstico
configura evidente violação do art. 129 da LPI, que confere ao
titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o
território nacional.
4. Verificada a dupla identidade, pela utilização da mesma marca
para designar os mesmos serviços, mostra-se evidente a possibilidade
de confusão ou de associação, sendo desnecessária sua aferição no
caso concreto.
5. Direito oriundo do registro de marcas que, por configurar direito
de propriedade industrial autônomo, independe da ocorrência de atos
de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário e sequer de
má-fé por parte do terceiro que utiliza, sem autorização, a marca
registrada.
6. A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão
ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso do Sul antes do registro da marca, impõe a convivência desses
direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado
exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a
função de marca. Precedentes desta Corte.
7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo
Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr. FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, pela parte RECORRENTE: ULTRAMEDICAL
- CLINICA DE IMAGEM LTDA
Dr. JÚLIO CÉSAR BRANDÃO DA SILVA, pela parte RECORRIDA: ULTRAMEDICAL
- DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA.

Jurisprudência citada: (TITULAR  DE MARCA REGISTRADA - DIREITO DE EXCLUSÃO DE TERCEIROS -
RISCO DE CONFUSÃO E DE ASSOCIAÇÃO)
   STJ - <<REsp 1924788>>-RJ,
         <<REsp 954272>>-RS,
         <<REsp 1826832>>-MG,
         <<REsp 1639961>>-RS,
         <<REsp 1763419>>-SP
(NOME EMPRESARIAL - REGISTRO ANTERIOR AO REGISTRO DA MARCA DE
TERCEIRO - NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA)
   STJ - <<REsp 40598>>-SP,
         <<REsp 1826832>>-MG
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124 INC:00019 ART:00129