RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1558149
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Publicação: DJE, 03/12/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER  CUMULADA  COM  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  1.  PEDIDO  CONTRAPOSTO
DECLARATÓRIO  DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA
REGRA   ESPECIAL   E   COMPETÊNCIA   ABSOLUTA.   IMPOSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE  EXTERNA.  CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV,
DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de
defesa,  de  pedido  contraposto  de  nulidade  de  patente no Juízo
estadual,  bem  como a necessidade de suspensão do processo em razão
de prejudicialidade externa.
2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade
de  patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º,
da  Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com
as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.
3.  O  mesmo  diploma  legal estatui a obrigatoriedade de atuação do
INPI  (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de
patentes  (art.  57  da  Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse
federal  legalmente  estabelecido  enseja  a competência absoluta do
Juízo federal.
4.  A  observância  das regras de competência absoluta é pressuposto
intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido
incidental  declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado
pelo Juízo de direito estadual.
5.  Configura  prejudicialidade  externa a pendência, em um processo
extrínseco  ao  presente  caso, de ação judicial na qual se debate a
nulidade  das  patentes  em que se funda o objeto principal da desta
ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas.
6.  A  prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento
desta   ação,  a  fim  de  resguardar  a  efetividade  da  prestação
jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.
7. Recurso especial parcialmente provido.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam  os  Ministros  da  Terceira  Turma  do Superior Tribunal de
Justiça,  por  maioria,  dar parcial provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Vencidos  a  Sra.  Ministra  Nancy Andrighi e o Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva.
Os  Srs.  Ministros  Moura  Ribeiro  (Presidente)  e  Paulo de Tarso
Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Jurisprudência citada: (PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL - REGISTRO DE
MARCA - NULIDADE - TRADE DRESS - CONJUNTO-IMAGEM)
     STJ - <<REsp 1527232>>-SP (RECURSO REPETITIVO - TEMA(s) 950),
           <<REsp 1281448>>-SP
(PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA - UNIÃO)
     STJ - <<CC 30917>>-DF
(PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - CONEXÃO)
     STJ - <<CC 118533>>-SP, <<AgRg no CC 117259>>-SC
(PROCESSUAL CIVIL  - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE -
PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO)
     STJ - <<REsp 742428>>-DF
(VOTO VENCIDO - PROCESSUAL CIVIL - EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA COM OUTRA DEMANDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NÃO
OBRIGATORIEDADE)
     STJ - <<AgInt no REsp 1416941>>-ES,
           <<AgInt no AREsp 846717>>-RS,
           <<AgInt no AREsp 1156408>>-DF,
           <<AgInt no AREsp 896592>>-RS,
           <<AgInt no AREsp 1519685>>-SP
(VOTO VENCIDO - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXISTÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA - REEXAME DE FATOS E PROVAS)
     STJ - <<AgInt no AREsp 962894>>-DF,
           <<AgInt no AREsp 974060>>-MS,
           <<AgInt no AREsp 803744>>-BA,
           <<AgInt no AREsp 1177699>>-MS,
           <<AgInt no AREsp 1007743>>-SP
Informações complementares:      "Acerca  dos  registros  de  marca  e  das  correlatas ações de
nulidade,  a Segunda Seção deste Tribunal Superior, em julgamento de
recurso  especial,  sob  a  sistemática  dos  recursos  repetitivos,
concluiu  pela  competência absoluta da Justiça Federal, mesmo que o
pedido  fosse  cumulado  em  ação  de  proteção  contra concorrência
desleal por violação de 'trade dress' [...]".
     "[...]  a  aquisição  do  direito  de  utilização  exclusiva da
patente  também  se  dá  em  razão  do  deferimento do registro pelo
Instituto  Nacional  de Propriedade Industrial - INPI. Além disso, o
afastamento dos direitos advindos do deferimento do registro somente
pode  se concretizar por meio de processo administrativo ou judicial
que efetivamente desconstitua aquele registro".
     "É  cediço  que a competência da Justiça Federal é estabelecida
diretamente  no  texto constitucional de forma absoluta, taxativa e,
quando cível, estabelecida 'ratione personae'".
     "[...]  não  se  pode  olvidar  que  os arts. 292, § 1º, II, do
CPC/1973  e  o  art.  327,  §  1º,  II, do CPC/2015 estabelecem como
requisito  de  admissibilidade  para  a cumulação de pedidos, em uma
única demanda, a compatibilidade dos pedidos, os ritos específicos e
que  o  mesmo  juízo seja competente para conhecer de todos eles. Do
mesmo  modo,  a competência é também limite para a reunião de causas
conexas [...]".
     "A  conexão  entre  demandas  estava  prevista  no  art. 103 do
CPC/1973,  cuja  redação  é  repetida  no art. 55 do atual Código de
Processo  Civil.  Nos  termos da disposição legal, há conexão quando
houver  identidade  de  objeto  ou de causa de pedir, de forma que a
identidade  de  partes  é  irrelevante.  Nesses  casos, o legislador
estabelece  a  necessidade  de reunião dos processos para julgamento
simultâneo,   prevenindo  assim  a  eventual  contradição  entre  os
julgados.
     Contudo,  há  hipóteses  em  que  a  reunião  dos  processos  é
inviável,   tal  como  ocorre,  por  exemplo,  quando  o  estado  de
tramitação  é  incompatível,  em razão da prolação de sentença em um
deles,   ou   quando   os  processos  são  submetidos  a  juízos  de
competências  absoluta  distintas.  Para  essas hipóteses, a solução
adequada  à  prevenção  de  julgamentos antagônicos é a suspensão do
processo  dependente,  conforme  expressamente prevista no art. 265,
IV,  'a',  do  CPC/1973,  previsão  mantida  no art. 313, V, 'a', do
CPC/2015".
     (VOTO VENCIDO) (MIN. NANCY ANDRIGHI)
     "[...]  é  assente no STJ o entendimento de que 'a suspensão do
processo  ante  a  existência  de prejudicialidade externa com outra
demanda  não  possui  caráter  obrigatório,  cabendo  ao juízo local
aferir  a  plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias
do caso' [...]".
     "Não  se  pode  deixar de mencionar, ademais, que este Tribunal
tem  entendido  que a aferição da prejudicialidade externa demanda o
revolvimento  do  acervo  fático-probatório  dos  autos, encontrando
óbice da Súmula 7/STJ [...]".
     "Seguindo  essa  linha  argumentativa, portanto, a conclusão do
Tribunal de origem, no sentido de que a presente ação não comportava
suspensão, é inviável de reapreciação em sede de recurso especial.
     Contudo,   ainda   que   fosse  possível  superar  esse  óbice,
verifica-se  que  as circunstâncias específicas envolvendo a questão
em litígio não recomendam a paralisação da presente demanda.
     Isso   porque,   tratando-se   o  registro  patentário  de  ato
administrativo,  goza ele de presunção de legitimidade e veracidade,
a  qual  somente  é derruída mediante comprovação de sua ilegalidade
pela parte interessada".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00103   ART:00265   INC:00004   LET:A   ART:00292
        PAR:00001   INC:00002
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00042   ART:00048   ART:00056   PAR:00001   ART:00175
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00055   ART:00313   INC:00005   LET:A   ART:00327
        PAR:00001   INC:00002
LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007