RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1494306
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Relator: Ministro(a) LUIS FELIPE SALOMÃO
Publicação: DJE, 18/12/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  POSTULANDO  A  DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE DO
REGISTRO  DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA
INTERVENÇÃO   DO  INPI  NO  CASO  CONCRETO.  COLIDÊNCIA  ENTRE  NOME
EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.
1.  A  definição  da  qualidade  da  intervenção  do INPI na ação de
nulidade  de  registro  de  marca  perpassa pela análise da causa de
pedir,  sempre  levando em conta que a pretensão em comento encarta,
principalmente,  o  interesse  público, impessoal, de fiscalização e
regulação  da  propriedade  industrial, com o necessário estímulo ao
desenvolvimento  tecnológico  e  econômico do país, assegurando-se a
livre  iniciativa, a observância da função social da propriedade e a
proteção  do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel.
Ministro  Luis  Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016,
DJe  09.08.2016.  Hipótese  em  que  a atuação processual autárquica
deu-se  a  título de intervenção sui generis, de assistente especial
(ou  até  como  amicus  curiae),  inclusive  por  se  dar  de  forma
obrigatória  e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não
caracterizado  o  litisconsórcio  passivo  necessário  apontado pelo
Tribunal de origem.
2.  A  atual  Lei  da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o
sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a
necessidade  de  registro  como  regra,  mas  atribuindo "direito de
precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.
3.  Consoante  assente  em  precedentes da Terceira Turma, revela-se
possível  o  exercício  do  direito  de  precedência  mesmo  após  a
concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de
nulidade),   desde  que  observado  o  principio  da  especialidade,
positivado  no  inciso  XIX  do  artigo  124  da Lei 9.279/1996, que
preconiza  a  possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou
afins  não  suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no
mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira  Turma,  julgado  em  19.09.2017,  DJe  26.09.2017;  e REsp
1.464.975/PR,  Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
4.  A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial,
assim  como  a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico
parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
5.  Não  obstante,  as  formas  de proteção a tais institutos não se
confundem.  Em  razão  do  chamado  princípio da territorialidade, a
tutela  do  nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de
competência   da   junta   comercial   em   que  inscritos  os  atos
constitutivos  da empresa, podendo ser estendida a todo o território
nacional  caso  seja  feito  pedido complementar de arquivamento nas
demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).
6.  Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de
uso   exclusivo   do   signo   em  todo  o  território  nacional  e,
consequentemente,  a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a
utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da
Lei 9.279/96).
7.  É  certo  que  o  inciso  V  do artigo 124 da Lei de Propriedade
Industrial  preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou
imite   elemento   característico  ou  diferenciador  de  título  de
estabelecimento  ou  nome  de  empresa  de  terceiros, suscetível de
causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca
não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário
levar  em  consideração  o princípio da territorialidade supracitado
(artigo  1.166  do Código Civil), além do princípio da especialidade
(possibilidade  de  coexistência  de marcas semelhantes ou afins não
suscetíveis  de  causar  associação  indevida ou confusão no mercado
consumidor).
9.  No  presente  caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as
partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de
construção   e   engenharia  -,  malgrado  tenham  sede  em  regiões
diferentes  do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo
-  SP);  (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.)
tenha  se  dado  em  1961,  bem  antes  da  constituição  da ré (YPÊ
ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar
o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994;
(c)  somente  nove  anos  depois  (em  16.04.2003),  a  autora fez o
depósito  do  pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a
demandante  não  realizou  o  registro  complementar  de  seus  atos
constitutivos   nas   Juntas  Comerciais  de  todos  os  Estados  da
Federação.
10.  Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela
autora,  constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz
dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo
reparo   o   acórdão  regional  que  pugnou  pela  possibilidade  de
coexistência   do   nome   da   sociedade   empresária  (cujos  atos
constitutivos  foram  inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca
da  ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional,
não  se  extraindo  da  causa  de  pedir  inserta na inicial (nem da
sentença  de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos
demonstrativos  de  potencial  confusão  do público consumidor ou de
associação indevida.
11. Recurso especial não provido.

Decisão:
Vistos,  relatados  e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta
Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça acordam, por unanimidade,
negar  provimento  ao  recurso  especial,  nos termos do voto do Sr.
Ministro  Relator.  Os  Srs.  Ministros  Raul  Araújo,  Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Sustentou  oralmente  a  Dra.  KARLA  APARECIDA DE SOUZA MOTTA, pela
parte RECORRENTE: CONSTRUTORA IPÊ LTDA.

Jurisprudência citada: (PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA -
INTERVENÇÃO DO INPI)
     STJ - <<REsp 1264644>>-RS
(PROCESSUAL CIVIL - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA)
     STJ - <<AgInt nos EDcl no AREsp 1138095>>-SP,
           <<REsp 1782130>>-RJ, <<AgInt no REsp 1496719>>-SC
(LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO DE PRECEDÊNCIA - PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE)
     STJ - <<REsp 1673450>>-RJ, <<REsp 1464975>>-PR
(LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO DE PRECEDÊNCIA - PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE)
     STJ - <<REsp 1673450>>-RJ, <<REsp 1184867>>-SC
Informações complementares:      "[...]   considero   inaplicável   a  prerrogativa  do  reexame
necessário (artigo 475 do CPC de 1973 e artigo 496 do CPC de 2015) à
espécie,  pois a sentença de procedência da pretensão de nulidade do
registro,  à luz da causa de pedir constante da inicial, não ensejou
a  sucumbência  da  autarquia  federal,  que,  inclusive, defendeu a
irregularidade  do  registro  da  marca,  após tomar conhecimento da
insurgência da autora. Tal inferência, contudo, somente tem o condão
de  tornar  relevante  o  debate  sobre o vício de julgamento 'extra
petita'".
     "[...]  a jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'à luz
dos  artigos  128  e  460  do CPC/73, atuais, 141 e 492 do CPC/15, o
vício  de  julgamento  extra  petita não se vislumbra na hipótese do
juízo  a  quo,  adstrito  às  circunstâncias fáticas (causa de pedir
remota)  e  ao  pedido  constante  nos  autos,  proceder à subsunção
normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados
pelo autor e refutados pelo réu'[...].
     Ademais,  o artigo 515 do CPC de 1973 consigna que o recurso de
apelação  é  dotado  de  efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o
conhecimento  da  matéria  impugnada, podendo adotar o enquadramento
jurídico  que  entender  de  direito  à  solução  da  lide,  não  se
encontrando  limitado  nem  pelos  fundamentos jurídicos adotados na
sentença nem pelos suscitados pelas partes".
     "[...],   o   fato  de  o  INPI  -  [...]  -  ter  pleiteado  o
reconhecimento  do  direito  alegado pela autora não se revela apto,
por  óbvio, a atrair o disposto no inciso II do artigo 269 do CPC de
1973, segundo o qual: [...]
     Ainda  que assim não fosse, a existência de corré - a sociedade
empresária  titular  da marca registrada - também inviabilizaria tal
conclusão".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00057   ART:00118   ART:00124   INC:00005   INC:00019
        ART:00129   PAR:00001   PAR:00002   ART:00173   ART:00175
LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00128   ART:00460   ART:00475
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00141   ART:00492   ART:00496
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005   INC:00029
LEG:FED LEI:005772 ANO:1971
*****  CPI-71      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1971
LEG:FED LEI:010406 ANO:2002
*****  CC-02       CÓDIGO CIVIL DE 2002
        ART:01166