RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1773244
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 05/04/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO   ESPECIAL.   PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  NULIDADE  DE  MARCA.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO  LEGAL  VIOLADO.  AUSENTE.  SÚMULA  284/STF.  QUEBRA  DA
CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
AUSÊNCIA.    SECONDARY    MEANING,    SIGNIFICAÇÃO   SECUNDÁRIA   OU
DISTINTIVIDADE   ADQUIRIDA.   FENÔMENO  QUE  NÃO  POSSUI  O  ALCANCE
PROPUGNADO  PELA  RECORRENTE.  DIREITO  DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.
MARCA   EVOCATIVA.   SINAL  DE  USO  COMUM.  EMPRESAS  QUE  PRATICAM
ATIVIDADES    DISTINTAS.    CONFUSÃO.   NÃO   OCORRÊNCIA.   DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1.  Ação  ajuizada  em  7/1/2008.  Recurso  especial  interposto  em
18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.
2.  O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo
que  concedeu  o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe
que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.
3.  Devidamente  analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas
partes,  ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses
da  recorrente,  não  há  que  se  cogitar  de negativa de prestação
jurisdicional.
4.  O  recurso  especial  não  pode ser conhecido quando a indicação
expressa do dispositivo legal violado está ausente.
5.  A  concessão  do  registro  marcário  pelo  órgão administrativo
competente  não constitui circunstância apta a criar na recorrente a
legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros
pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do
detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que
não  se  verifica  a  ocorrência  de  quebra  de confiança legítima,
insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos.
6.  Como  regra,  a utilização de sinal marcário obtido regularmente
junto  ao  INPI  não  pode ser entendido como conduta fraudulenta ou
desonesta   praticada   com   o  intuito  de  angariar  ou  desviar,
ilicitamente,  a  clientela  de  terceiros.  O  sucesso de pretensão
deduzida  nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao
direito  titulado  pelo  proprietário  da  marca impugnada, exigiria
comprovação  da  prática  de  conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao
requerer   o   registro,   circunstâncias   cujo   exame,  consoante
entendimento  cristalizado  na  Súmula  7/STJ,  é  defeso em sede de
recurso especial.
7.  Tratando-se  de  marcas  evocativas  ou  sugestivas, aquelas que
apresentam  baixo  grau  de  distintividade,  por  se constituírem a
partir   de   expressões  que  remetem  à  finalidade,  natureza  ou
características  do  produto  ou serviço por elas identificado, como
ocorre   no   particular,   este  Tribunal  tem  reconhecido  que  a
exclusividade  conferida  ao titular do registro comporta mitigação,
devendo  ele  suportar  o  ônus  da  convivência  com  outras marcas
semelhantes. Precedentes.
8.  O  fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária
ou  secondary  meaning)  ocorre  em relação a algum signo de caráter
comum,  descritivo  ou  evocativo  que, dada a perspectiva criada no
consumidor  ao  longo  de  um  largo  tempo de uso, passa a adquirir
eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro
como marca.
9.  A  exclusividade  de  uso pretendida nesta demanda, todavia, não
constitui  decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento
da  aquisição  de  distintividade.  Deve-se  ter  em consideração as
circunstâncias   usualmente   analisadas   para   decidir   sobre  a
possibilidade  ou  não  de  convivência  entre  marcas  em  aparente
conflito.
10.  Em  se  tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas,
afigura-se  descabida qualquer alegação de anterioridade de registro
quando  o  intuito  da  parte  for o de assegurar o uso exclusivo de
expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.
11.  O  âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo,
pelo  risco  de  confusão  que  o uso de outro sinal, designativo de
serviço  idêntico,  semelhante  ou  afim,  possa ser capaz de causar
perante o consumidor.
12.  No  particular,  diante  do  fato  de  a  denominação impugnada
tratar-se  de  expressão  evocativa/sugestiva e de ambas as empresas
prestarem   serviços   distintos  -  não  tendo  sido  constatada  a
possibilidade  de  confusão junto ao público - inexiste, a partir da
interpretação  da  lei  de  regência  e  do  quanto consolidado pela
jurisprudência  do  STJ,  qualquer  razão  jurídica apta a ensejar a
declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.
13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico   entre   acórdãos  que  versem  sobre  situações  fáticas
idênticas.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos  e  das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva,  por  unanimidade,  conhecer  em  parte do recurso especial e
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os  Srs.  Ministros  Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas
Cueva  (voto-vista),  Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora.

Jurisprudência citada: (EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA EVOCATIVA - MITIGAÇÃO
DA EXCLUSIVIDADE DE USO)
     STJ - <<REsp 1166498>>-RJ, <<AgRg no REsp 1046529>>-RJ,
           <<REsp 1315621>>-SP
Informações complementares:      "[...]  a  confiança  depositada  pelas  partes  de uma relação
somente  merece  proteção  jurídica  a  partir  do momento em que se
mostra   capaz   de   nelas  criar  uma  expectativa  legítima.  Tal
expectativa se caracteriza pelo fato de, quando frustrada, abalar os
primados da boa-fé e da segurança jurídica.
     Importa  consignar  que  a  confiança  legítima  não  pode  ser
extraída  de  um contexto de mera expectativa, como no particular, o
qual não gera a tutela jurídica pleiteada".
     "[...]  '[m]arcas  de  convivência possível não podem se tornar
oligopolizadas,   patrimônios   exclusivos   de  um  restrito  grupo
empresarial,  devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da
exclusividade  conferida ao registro quando esse privilégio implicar
na  intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas
atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.'".
     (VOTO VISTA) (MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
     "[...] apesar de o registro conferir o direito ao uso exclusivo
do  signo, esse direito não é absoluto, encontrando limites seja nos
princípios  da  especialidade e da territorialidade, seja no grau de
distintividade da marca, o qual pode variar com o decorrer do tempo.
     Nesse  contexto,  o  registro da marca, ainda que concedido sem
ressalvas,  não  é suficiente para gerar uma expectativa legítima de
que  serão indeferidos todos os pedidos de registro que o titular da
marca considerar semelhantes ao seu".
     "[...]  uma  marca  para  ser  registrada,  isto  é,  para  ser
apropriada   por   alguém  com  exclusividade,  precisa  destacar-se
suficientemente do domínio comum, não se podendo conceder a alguém a
propriedade  privada e exclusiva sobre termos verbais que são usados
comumente  pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço. Em
razão   disso,   os   signos   descritivos  não  são,  a  princípio,
apropriáveis como marca (artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/1996).
     "[...] analisando as marcas no contexto de mercado em que estão
inseridas, isto é, no meio em que o consumo é realizado, verifica-se
que  ali  convivem diversos signos semelhantes, utilizando os termos
'air',   'airway'  e  'airlines',  assim  como  nomes  de  países  e
continentes [...].
     A  presença  desses  elementos comuns é capaz de desenvolver no
consumidor  uma  atenção  aos detalhes que diferenciam cada marca. A
natureza  do  consumo  é mais sensível, afastando a possibilidade de
erro, não obstante a semelhança entre as marcas concorrentes.
     Esse  fenômeno é denominado na doutrina de teoria da distância,
segundo  a  qual  uma  nova  marca  não  precisa  guardar  distância
desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já aceitas
no mercado. Assim, a comparação se dá não somente entre as marcas em
disputa, mas também quanto ao mercado pertinente".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124   INC:00004   INC:00006   INC:00019   INC:00023
        ART:00129   ART:00195   INC:00003
LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007
LEG:INT ACO:******** ANO:1994
        ART:00015   ITEM:00001
(ACORDO TRIPS; PROMULGADO PELO DECRETO 1.355/1994)
LEG:FED DEC:001355 ANO:1994
LEG:INT CVC:****** ANO:1967
*****  CVP         CONVENÇÃO DE PARIS, REVISÃO DE ESTOCOLMO
        ART:00006
(CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL;
PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)
LEG:FED DEC:075572 ANO:1975