RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1787676
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Publicação: DJE, 21/09/2021
RT         VOL.:01035           PG:00419
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE
INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E
ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG.
INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU
RECONHECIMENTO. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O
ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA
DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO
DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA
EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a
uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme
entendimento assente deste Superior Tribunal.
2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas
à época em que publicada a decisão administrativa de seu
reconhecimento.
3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da
possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca
que, embora famosa, não goze de alto renome.
3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de
Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado
signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para
produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão,
tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente
se dilui em meio a tantos outros usos.
4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as
marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de
produtos e de serviços, também podem servir de veículo de
comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações,
tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.
5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter
mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere,
maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento
parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.
6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada
no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se
encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967,
para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem
atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o
público consumidor.
7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra
umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome,
tendo sido criada apenas a ela e em razão dela.
8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja
famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos
mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão.
9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da
especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos
os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento
jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição.
10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos
recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem sendo utilizada
há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de
Perdigão, Estado de Minas Gerais.
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista
do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio
Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Jurisprudência citada: (PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALTO RENOME - RECONHECIMENTO -
DECISÃO PROSPECTIVA)
   STJ - <<REsp 1893426>>-RJ,
         <<REsp 1336164>>-SP
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PROTEÇÃO)
   STJ - <<REsp 1377911>>-SP,
         <<REsp 1679192>>-SP,
         <<REsp 1924788>>-RJ,
         <<REsp 1893426>>-RJ
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALTO RENOME - RECONHECIMENTO -
INPI)
   STJ - <<AgInt no REsp 1801873>>-SP,
         <<REsp 1124613>>-RJ,
         <<AgRg no REsp 1165653>>-RJ
(VOTO VISTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALTO RENOME - DIREITO
AO RECONHECIMENTO)
   STJ - <<REsp 1162281>>-RJ
Informações complementares:      (VOTO VISTA) (MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
     "[...]  o  detentor da marca tem direito a  obter a  declaração
de que sua marca é de alto renome, sob pena de ter apenas um direito
em tese, cabendo exclusivamente ao INPI a  análise do mérito
administrativo, ainda que sujeito a  controle posterior do Poder
Judiciário".
     "No Brasil, a  regulamentação existente é  aquela que trata das
marcas de alto renome (art. 125 da LPI e  Resoluções do INPI), não
parecendo possível, por ora, emprestar interpretação extensiva ao
artigo 130, III, da LPI para que marcas sem esse status  alcancem
proteção tão ampla, tendo em vista a insegurança jurídica que esse
entendimento pode gerar".
Termos auxiliares: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00125 ART:00130 INC:00003
LEG:FED LEI:003071 ANO:1916
*****  CC-16    CÓDIGO CIVIL DE 1916
        ART:00160 INC:00001