RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1730067
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 18/12/2020
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. USO DE MARCA REGISTRADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
PRODUTOS SEMELHANTES OU AFINS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação ajuizada em 29/5/2013. Recursos especiais interpostos em
13/9/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016. Autos conclusos ao Gabinete da
Relatora em 16/3/2018.
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) se o princípio da especialidade é
aplicável à hipótese dos autos; (iii) se o julgamento realizado pelo
Tribunal de origem afigura-se extra petita; (iv) se, tratando-se de
violação de marca, exige-se comprovação dos danos morais
alegadamente sofridos; e (v) se é aplicável à espécie a multa do
art. 1.026 do CPC/15.
3. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente à solução da
controvérsia, não se vislumbrando, nele, qualquer dos vícios
elencados nos arts. 489 ou 1.022 do CPC/15.
4. A conclusão alcançadas pelos juízos de origem, no sentido de que
os produtos comercializados na rede de lojas da COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO imitavam em tudo a marca de titularidade de PRADA
S/A, induzindo a erro os consumidores, não comporta reexame em
recurso especial, à vista do entendimento consagrado na Súmula
7/STJ.
5. Ainda que se pudesse superar referido óbice, a jurisprudência do
STJ está firmada no sentido de que o registro de marcas semelhantes,
ainda que em classes distintas, porém destinadas a identificar
produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no
mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. Ademais, segundo o
entendimento desta Corte Superior, o princípio da especialidade não
se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços,
devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar
dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.
6. A aposição de expressão, devidamente registrada por terceiro como
marca, em artigos que guardam relação de afinidade com aqueles
fabricados pelo titular do registro, pode ser interpretada pelo
consumidor como sendo fruto de expansão da linha original de
produtos, configurando associação indevida e concorrência desleal.
Precedente.
7. A ausência de prequestionamento acerca do conteúdo normativo do
art. 117 do CPC/15 impede o exame da insurgência quanto ao ponto.
8. Os juízos de origem, ao decidirem adotar como alicerce para o
arbitramento da indenização critério diverso daquele eleito pela
parte autora, extrapolaram os limites fixados na petição inicial,
devendo, em consequência, ser decotado da condenação o que
efetivamente desbordou da pretensão deduzida pela autora.
8. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por
danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca,
independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso
indevido.
9. Considerando-se (i) que a pretensão indenizatória tem por objeto
fatos ocorridos a partir de 25/10/2006, (ii) que a prescrição foi
interrompida em 8/7/2011 e (iii) que ação foi ajuizada em 29/5/2013,
inviável o reconhecimento da prescrição quinquenal na espécie.
10. A inferência do Tribunal a quo acerca do caráter protelatório
dos embargos de declaração, amparada em circunstâncias fática
específicas da hipótese concreta, não pode ser modificada em sede de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
RECURSOS ESPECIAIS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E DE
BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E MAESTRAL
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
RECURSO ESPECIAL DE PRADA S/A PROVIDO.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial de PRADA S/A e dar
parcial provimento aos recursos especiais da COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO e BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
e MAESTRAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA, nos termos do voto
do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Dr. LELIO DENICOLI SCHMIDT, pela parte RECORRENTE: PRADA S/A
Dr. ANTONIO FERRO RICCI, pela parte RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUICAO
Dra. GISELLE GABRIELLE DE ANDRADE MOREIRA DA SILVA, pela parte
RECORRENTE: BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Jurisprudência citada: (PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - REGISTRO - FINALIDADE DA PROTEÇÃO)
   STJ - <<REsp 1105422>>-MG
(PROCESSUAL CIVIL  - RECURSO ESPECIAL - MARCA - USO - REEXAME DE
FATOS E PROVAS)
   STJ - <<AgInt no AREsp 595424>>-DF
(REGISTRO DE MARCAS SEMELHANTES - PRODUTOS OU SERVIÇOS AFINS)
   STJ - <<REsp 1258662>>-PR,
         <<REsp 1340933>>-SP
(DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO -
PRAZO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL)
   STJ - <<REsp 1263528>>-SC,
         <<REsp 1320842>>-PR
(DANO MORAL - USO INDEVIDO DE MARCA)
   STJ - <<REsp 1674375>>-SP,
         <<REsp 466761>>-RJ,
         <<REsp 1174098>>-MG,
         <<REsp 1535668>>-SP,
         <<AgRg no AREsp 357737>>-RS
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - MULTA - REEXAME DE FATOS E
PROVAS)
   STJ - <<AgInt no REsp 1821349>>-AM,
         <<AgInt no REsp 1691238>>-AM
Notas: Indenização por dano moral: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) .
Veja os  <<EDcl no REsp 1730067>> que foram acolhidos.
Informações complementares:      "Conforme assentado por esta Corte, a finalidade da proteção
conferida ao detentor de registro marcário - prevista no art. 5º,
XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por
um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico
parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o
consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou
serviço ofertado [...]".
     "No que se refere à prescrição da pretensão indenizatória
concernente a danos causados pelo uso não autorizado de marcas
(hipótese dos autos), ambas as turmas integrantes da Segunda Seção
do STJ já se manifestaram no sentido de que - ao se considerar que
em tais casos as violações ocorrem de modo continuado, sucedendo-se
os atos em sequência, de modo a refletir, cada um, uma ação
independente - o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos
estabelecido pelo art. 225 da LPI nasce a cada dia em que o direito
é violado, ou seja, a cada dia em que houve o uso não autorizado,
por terceiros, de expressões registradas perante o órgão competente
[...]".
     "[...] é sabido que o mero envio de notificação extrajudicial
não constitui causa prevista no artigo 202 do CC como apta a
interromper a prescrição, sendo necessário, para esse fim, a
existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo
devedor, circunstância não verificada na espécie".
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005 INC:00029
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124 INC:00019 ART:00129 ART:00210 INC:00002
        INC:00003
LEG:FED LEI:008078 ANO:1990
*****  CDC-90    CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
        ART:00004 INC:00006
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00010 ART:00141 ART:00492 ART:01026 PAR:00002
LEG:FED LEI:010406 ANO:2002
*****  CC-02    CÓDIGO CIVIL DE 2002
        ART:00202