RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1924788
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 11/06/2021
RSDCPC     VOL.:00133           PG:00127
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES.
ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA.
DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA
EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE
SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em
26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020.
2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de
prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo
que concedeu a marca YOPA COLORES à recorrente.
3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de
mérito.
4. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que
o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no
público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular
da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo
poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos,
descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir
com outras semelhantes.
6. A expressão COLORÊ, registrada pela recorrida, possui baixo grau
distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido
criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada
junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais
realizadas desde os anos 80.
7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise
isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse,
estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que,
se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da
recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento
nominativo de uma marca mista - que congrega, portanto, também
elementos figurativos com forte poder distintivo.
8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua
unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de
rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina.
9. Além do fato de as expressões isoladas (COLORES x COLORÊ)
possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade
específica de cada signo, o elemento nominativo COLORES não
desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da
recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como
elemento principal a expressão YOPA.
10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as
marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir,
por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los
como de mesma origem. Precedentes.
11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação
conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte,
impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em
confronto.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto
do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Dr. CAIO RICHA DE RIBEIRO, pela parte RECORRENTE: SOCIÉTÉ DES
PRODUITS NESTLÉ S/A

Informações complementares:      "[...] o direito de uso exclusivo de uma marca, bem como o
direito do respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham
de utilizar signos idênticos ou semelhantes, não podem ser
considerados absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às
exceções do art. 132 da LPI e ao equilíbrio com os valores
constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e
da livre iniciativa".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00004 ART:00282 PAR:00002
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005 INC:00029
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129 ART:00132
LEG:FED LEI:008078 ANO:1990
*****  CDC-90    CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
        ART:00004 INC:00006