RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1860630
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Relator: Ministro(a) MARIA ISABEL GALLOTTI
Publicação: DJE, 04/10/2021
RSTJ       VOL.:00263           PG:00747
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COTITULARIDADE DE MARCA. PEDIDO
NÃO EXAMINADO. MERA AUTORIZAÇÃO. USO LIMITADO. CONTROVÉRSIA ENTRE
PARTICULARES. INTERESSE DO INPI. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. PROVIMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL.
RESCISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a participação do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI em processos nos quais a controvérsia
envolva apenas interesses particulares, sem que exista pedido de
declaração de nulidade ou qualquer outra repercussão direta no
registro da marca. Em tais casos, a competência para o julgamento da
demanda é da Justiça Estadual, distanciando-se da hipótese prevista
no art. 175 da Lei Federal n. 9.279/1996 e do art. 109, I, da
CF/1988. Precedentes do STJ.
1.1. No processo sob exame, o juízo que prolatou a decisão
rescindenda nem sequer examinou o pedido para a declaração de
cotitularidade da marca, manifestando sua incompetência absoluta
para fazê-lo. Limitou-se a outorgar provimento de natureza
cominatória em favor dos autores da demanda originária, aqui
recorridos, sem qualquer efeito sobre o registro marcário depositado
no INPI, que remanesce sob a exclusiva titularidade da empresa
recorrente.
1.2. Afasta-se, portanto, a alegada violação do art. 966, II, do
CPC/2015.
2. Não há falar em provimento extra petita quando a decisão
rescindenda acolhe um dos pedidos expressamente formulados, em
caráter cumulado (CPC/2015, art. 327), na petição inicial da ação
originária.
2.1. Os recorridos pleitearam: (i) a declaração de cotitularidade da
marca; (ii) provimento cominatório para que a ré ficasse proibida
de impedir os autores de fazerem uso da marca e (iii) indenização
por perdas e danos. O primeiro pedido não foi examinado, por
incompetência absoluta. O segundo foi deferido, impondo-se à ré a
obrigação de tolerar o uso da marca pelos autores da demanda, sob
pena de multa. O pleito reparatório foi rejeitado. Tem-se, assim, o
acolhimento ipsis literis, da pretensão cominatória.
2.2. O exame da petição inicial do feito em que proferida a decisão
rescindenda não dá margem a dúvida de que o objetivo primordial dos
recorridos era poder fazer uso do nome da banda musical da qual são
integrantes originários, e para tanto entendiam ser também
necessário o prévio reconhecimento da copropriedade da marca, que
pleitearam fosse declarada. O magistrado sentenciante acolheu o
pedido que viabiliza o uso da marca pelos recorridos (obrigação de
não fazer), todavia afirmando sua incompetência para declarar a
cotitularidade da propriedade industrial.
2.3. O acolhimento da pretensão a partir da interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, não traduz provimento extra
ou ultra petita. Precedentes do STJ.
2.4. Inexistente violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, vigentes
ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Por consequência,
rejeita-se a aventada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015.
3. A ação rescisória é medida cujo cabimento há de ser reservado
para hipóteses excepcionalíssimas, em prestígio da segurança
jurídica, da estabilidade e da coisa julgada. "A desconstituição da
coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que
a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às
normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento
jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de
rever 'decisum' respaldado em interpretação razoável" (AgInt no REsp
1860885/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/03/2021, DJe 07/04/2021).
3.1. A atual redação do art. 966, V, do CPC/2015 revigorou esse
entendimento, exigindo para a rescisão da sentença que a violação da
lei seja manifesta, adjetivo que exprime a ideia de algo flagrante,
evidente, que nem sequer pode ser contestado.
3.2. Em que pese a previsão legal de que ao titular da marca é
outorgado o uso exclusivo da propriedade industrial, no caso
concreto a extensão e os limites dessa prerrogativa foram examinados
pelo julgador que proferiu a sentença rescindenda sob o enfoque da
participação dos músicos na criação da expressão marcária e no
sucesso alcançado pelo grupo musical que ela representa. Além disso,
ofereceu fundamentação amparada no princípio constitucional da
função social da propriedade, ressaltando a repercussão negativa da
restrição de seu uso sobre a difusão da cultura e também sobre o
livre exercício dos direitos autorais correlatos.
3.3. Tem-se, portanto, motivação robusta, ponderada e razoável, da
qual não se extrai flagrante e inadmissível violação literal da
norma jurídica. Ao revés, a decisão rescindenda sopesou de forma
harmônica a prerrogativa disciplinada pela lei de regência - a
exclusividade - na específica e circunstancial hipótese do caso sob
exame, à luz de preceitos ditados pela Constituição da República.
3.4. De fato, o comando sentencial não foi além de permitir a
utilização limitada e excepcional da marca - o nome que identifica o
extinto conjunto musical e também seu primeiro álbum - por aqueles
que, a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram
diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício
de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada
disseminação da cultura nacional.
3.5. Por sua vez, a autoidentificação dos recorridos, invocando a
qualidade de ex-integrantes do extinto grupo musical, traduz direito
da personalidade cuja limitação não poderia encontrar fundamento no
direito marcário. A titularidade da marca "Legião Urbana",
ostentada pela recorrente, não se afigura suficiente para impedir os
réus-recorridos de se apresentarem como os componentes da banda
homônima, conquanto extinta por força do precoce falecimento de seu
vocalista. Trata-se, com efeito, de qualidade ínsita à sua própria
identidade, pessoal e profissional, que não será eliminada de suas
respectivas biografias tão só pelo fato de que o nome do grupo
musical foi levado a registro para fins de proteção marcária.
3.6. Em tais circunstâncias, rejeita-se a alegada violação do art.
129 da LPI c.c. art. 966, V, do CPC/2015.
4. Sabidamente, "[a] ação rescisória não se presta a ser utilizada
como sucedâneo recursal, ou como instrumento de uniformização de
jurisprudência" (AgInt no AgInt no REsp 1801723/RS, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe
19/05/2021).
4.1. Na espécie, de tão sólida a motivação do ato judicial
rescindendo, houve a conformação das partes com o resultado do
julgamento originário a ponto de se formar o trânsito em julgado
ainda em primeiro grau de jurisdição, ante a ausência da
interposição de recurso de apelação por ambas as partes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.

Decisão:
Após renovação do julgamento e o voto de desempate do Ministro Marco
Buzzi negando provimento ao recurso especial, acompanhando a
divergência, a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao
recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Antonio
Carlos Ferreira, que lavrará o acórdão. Vencida a relatora e o
Ministro Luis Felipe Salomão.
Votaram com o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira os Srs. Ministros
Marco Buzzi e Raul Araújo.

Jurisprudência citada: (AÇÃO RESCISÓRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL)
   STJ - <<AgInt no REsp 1860885>>-SP,
         <<AgInt no AgInt no REsp 1801723>>-RS,
         <<AR 6243>>-SP,
         <<AgInt na AR 4821>>-RN,
         <<REsp 1812083>>-MA
   STF - [[RE 590809]]-RS (REPERCUSSÃO GERAL),
         [[RE 50046]]-RJ
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO DE USO DA MARCA - FALTA DE
REPERCUSSÃO NO REGISTRO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL)
   STJ - <<REsp 1869962>>-SP,
         <<REsp 1336164>>-SP,
         <<AgInt no AREsp 767452>>-SP
(DECISÃO EXTRA OU ULTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO
LÓGICA E SISTEMÁTICA)
   STJ - <<AgInt no AREsp 1425504>>-SP,
         <<AgInt no AREsp 1511326>>-SP,
         <<AgInt no AREsp 1264196>>-MG,
         <<AgInt no REsp 1342473>>-RJ,
         <<AgInt no REsp 1694504>>-RS
(VOTO VENCIDO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - INVALIDADE -
CARÁTER INCIDENTAL - INTERESSE DO INPI - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL)
   STJ - <<REsp 1738014>>-MG,
         <<AgInt no CC 160351>>-RJ,
         <<AgRg no AgRg no AREsp 426647>>-RJ,
         <<REsp 1189022>>-SP
Informações complementares:      (VOTO VENCIDO) (MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI)
     "Todos os atos jurídicos envolvendo a propriedade da marca,
cessão e licenciamento de seu uso devem ser submetidos a decisão e
registro no INPI. A aquisição do direito de propriedade depende de
ato jurídico formal de depósito e deferimento de registro no INPI, e
os atos de cessão e licenciamento de uso, para validade perante
terceiros, dependem de decisão de deferimento da anotação perante a
autarquia. Igualmente a ação de nulidade, de competência da Justiça
Federal, deve contar com a participação na relação processual ou a
intervenção do INPI.
     De tal regência legal, decorre que a competência para o
julgamento da ação originária é da Justiça Federal. Segundo o art.
109, I, da Constituição Federal, compete-lhe o julgamento em que
entidade autárquica for interessada, como no caso o é o INPI. E,
ainda que se possa argumentar que não pretendam os réus a nulidade
do ato de registro, a sentença rescindenda acabou por deferir a
terceiros o uso da marca, independentemente de cessão ou
licenciamento pelo respectivo titular, o que - se admitido pelo
ordenamento jurídico - seria ato da alçada da autarquia federal e,
portanto, da competência da Justiça Federal".
     "O uso da marca cabe, pois, com exclusividade à empresa autora,
podendo ser licenciado, mediante contrato, segundo as condições
acordadas entre as partes.".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129 ART:00130 ART:00139 PAR:ÚNICO ART:00140
        ART:00175
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005 INC:00013 INC:00019 ART:00109 INC:00001
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00327 ART:00966 INC:00002 INC:00005
LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00128 ART:00460
LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STF)    SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
        SUM:000343
LEG:INT CVC:****** ANO:1967
*****  CVP    CONVENÇÃO DE PARIS, REVISÃO DE ESTOCOLMO
(PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)
LEG:FED DEC:075572 ANO:1975