RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1819062
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 13/02/2020
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. VOLVO / VOLCAM. APELAÇÃO. JULGAMENTO. QUESTÕES
PERTINENTES E RELEVANTES, CAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES
ALCANÇADAS, NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15.
1. Ação ajuizada em 16/9/2013. Recurso especial interposto em
1/8/2017. Autos conclusos à Relatora em 11/12/2018.
2. O propósito recursal é verificar (i) se há nulidade no acórdão
impugnado, por ausência de fundamentação; (ii) a higidez do ato
administrativo que concedeu o registro da marca VOLCAM à recorrida;
e (iii) a competência da Justiça Federal para determinar a alteração
do nome empresarial da recorrida.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que
o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no
público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da
marca supostamente infringida.
4. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual
colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos
seguintes critérios principais: (i) grau de distintividade
intrínseca da marca supostamente violada, (ii) grau de semelhança
entre as marcas em conflito, (iii) reconhecimento e fama do suposto
infrator, (iv) tempo de convivência das marcas no mercado, (v)
espécie dos produtos em cotejo, (vi) especialização do público-alvo
e (vii) diluição.
5. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias
específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos
a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.
6. Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias,
cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o Código de Processo
Civil de 2015, exaltando os princípios da cooperação e do
contraditório, lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões
capazes de, por si sós e em tese, infirmar as conclusões alcançadas
acerca dos pedidos formulados pelas partes, sob pena de se reputar
não fundamentada a decisão proferida (art. 489, § 1º, IV).
7. Na hipótese, mostra-se deficiente a fundamentação do acórdão
recorrido, o qual, ao confirmar o indeferimento dos pedidos
deduzidos na inicial, deixou de apreciar as questões suscitadas pela
recorrente relativas à associação indevida causada pela marca
impugnada, à caracterização da má-fé da recorrida, à diluição do
poder distintivo do sinal registrado, à configuração de concorrência
desleal, ao reconhecimento alcançado pela marca VOLVO perante o
público consumidor, dentre outras circunstâncias fáticas inviáveis
de enfrentamento em sede de recurso especial, ante o óbice da súmula
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). ROBERTA
DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL, pela parte RECORRENTE: VOLVO DO BRASIL
VEÍCULOS LTDA.


Jurisprudência citada: (VIOLAÇÃO MARCÁRIA - CARACTERIZAÇÃO)
   STJ - <<REsp 1833422>>-RJ,
(VIOLAÇÃO MARCÁRIA - CARACTERIZAÇÃO - ELEMENTOS PASSÍVEIS DE
ANÁLISE)


   STJ - <<AgRg no REsp 1346089>>-RJ,
(VIOLAÇÃO MARCÁRIA - OCORRÊNCIA - SÚMULA 7/STJ)
   STJ - <<AgInt no AREsp 595424>>-DF,
         <<AgInt no AREsp 989275>>-SP,
(DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO)
   STF - [[AI-QO-RG 791292]] (REPERCUSSÃO GERAL)
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988    CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00093 INC:00009
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00371 ART:00489 PAR:00001 INC:00004