AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AgInt no AREsp)
Processo: 1629976
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Relator: Ministro(a) LUIS FELIPE SALOMÃO
Publicação: DJE, 28/04/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. NULIDADE.
DECLARAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECLARAÇÃO DE
REGISTRO INVÁLIDO. AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DE
UTILIZAÇÃO.
1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal,
a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
2. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não
se pode impedir que seu titular dela faça uso.
3. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de
marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a
qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é
possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente
perante o INPI.
4. Agravo interno não provido.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, após o voto-vista do
Ministro Raul Araújo negando provimento ao agravo interno,
acompanhando o relator, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do relator. Os Srs. Ministros Raul
Araújo (voto-vista), Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Jurisprudência citada: (MARCA COMERCIAL - REGISTRO NÃO INVALIDADO - ABSTENÇÃO DE USO)
   STJ - <<REsp 136812>>-SP,
         <<AgRg no AgRg no AREsp 426647>>-RJ
(REGISTRO DE MARCA - DESCONSTITUIÇÃO - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA)
   STJ - <<REsp 1322718>>-SP,
         <<REsp 1189022>>-SP,
         <<AgRg no REsp 1353470>>-RJ
(MARCO COMERCIAL - ANTERIORIDADE DE REGISTRO - ABSTENÇÃO DE DOMÍNIO
NA INTERNET)
   STJ - <<REsp 658789>>-RS
(NOME EMPRESARIAL - NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET - REGISTRO -
CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ)
   STJ - <<REsp 1466212>>-SP,
         <<REsp 1804035>>-DF
Informações complementares:      (VOTO VISTA) (MIN. RAUL ARAÚJO)
     "[...] 'A anterioridade do registro no nome empresarial ou da
marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular
o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento
empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo
distintivo' [...]".
     "[...] 'é possível que eventual prejudicado, detentor de
registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a
contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo,
somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a
má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso,
a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da
titularidade do registro e pela responsabilização do infrator'
[...]".
     "[...] nem todo registro de nome de domínio composto por signo
distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura
violação do direito de propriedade industrial, mas apenas aquele
capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores, desvio de
clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que
revele o intuito oportunista de pirataria de domínio [...]".
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STF)    SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
        SUM:000283