RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (RMS)
Processo: 36701
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Relator: Ministro(a) OG FERNANDES
Publicação: DJE, 14/02/2022
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMPRESARIAL. LICITAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ. DEPOSITÁRIO DO PEDIDO DE
PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO. EXIGÊNCIA DE
LICENCIAMENTO DE TERCEIROS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Discute-se, na demanda, se há direito líquido e certo de
propriedade industrial sobre os métodos utilizados em equipamentos
licitados pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná,
quando a parte interessada apenas realizou o depósito do pedido de
patente no INPI, não tendo ainda ocorrido o deferimento do pleito
pelo ente público competente.
2. O art. 38 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que a concessão da
patente ocorrerá após a aprovação do pedido pelo INPI e pagamento da
retribuição correspondente, razão pela qual o ente público licitante
não pode ser compelido a exigir carta de licenciamento das empresas
participantes do certame licitatório, na situação em que há o mero
depósito do pedido de patente.
3. Isso não afasta a existência de proteção ao depositante do pedido
de patente a ser conferida em situações restritas e excepcionais. A
interpretação sistêmica da Lei n. 9.279/1996 dá margem ao
reconhecimento de direitos protetivos ao depositário. O art. 40 do
mencionado normativo preceitua que o prazo da patente de invenção
será de 20 (vinte) anos contados da data de depósito. Da mesma
forma, o art. 44 estabelece que o titular da patente terá "o direito
de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto,
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da patente".
4. Cumpre ao depositário valer-se de medidas protetivas cautelares,
cujo deferimento depende da demonstração preliminar de que foram
preenchidos os requisitos para a obtenção da patente, a existência
de injustificável demora ou anomalia do processo administrativo para
sua concessão,  comprovando também o risco de grave lesão ou
prejuízo irreparável ao requerente, caso não deferida a tutela
provisória.
5.  No caso, não há notícia de que a autoridade indicada como
coatora deixou de observar ato de concessão de patente outorgado
pelo INPI, tampouco desrespeitou comando decisório cautelar em favor
da parte ora recorrente. Além disso, nos termos da documentação
acostada aos autos, verifica-se que o próprio direito à obtenção da
patente está sendo questionado judicialmente, tendo sido proferida
sentença que declarou a nulidade da patente de invenção, haja vista
a ausência dos requisitos legais de novidade e de atividade
inventiva e porque o pleito carece de suficiência descritiva e de
reivindicações fundamentadas no relatório descritivo.
6. Desse modo, ainda que a sentença tenha sido impugnada por recurso
de apelação, o fato é que não se cogita do direito líquido e certo
vindicado na ação mandamental, inexistindo ilegalidade no ato
administrativo impugnado.
7. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães,
Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Jurisprudência citada: (PROTEÇÃO À INVENTIVIDADE  - PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA
PROPRIEDADE)
   STJ - {{ADI 552912}}
   STF - [[ADI 5529]]
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00038 ART:00040 ART:00042 ART:00044