RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1799164
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 15/08/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE
REGISTRO  DE  MARCA.  EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME.
PROTEÇÃO  ESPECIAL.  EFEITOS  EX NUNC. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
INEXISTÊNCIA   DE  CONFUSÃO  ENTRE  CONSUMIDORES  OU  DE  ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA.  REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.  Ação  ajuizada  em  31/5/2010.  Recurso  especial  interposto em
5/4/2017. Autos conclusos à Relatora em 10/8/2018.
2.  O  propósito  recursal  é verificar (i) o cabimento dos embargos
infringentes  interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii)
a  higidez  do  ato administrativo que concedeu a marca MAC D'ORO ao
recorrido.
3.   Conforme   ressaltado   pela   Corte  de  origem,  os  embargos
infringentes  interpostos pelo INPI, embora concisos em suas razões,
contêm   exposição   clara   e   específica  acerca  dos  pontos  de
insatisfação  e  dos fundamentos que conduziriam, no seu entender, à
modificação   do  acórdão  embargado.  Não  há  que  se  falar,  por
conseguinte,   em  ausência  de  fundamentação  ou  em  violação  ao
princípio da dialeticidade.
4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de
que  ele,  na  condição de titular de diversas marcas formadas pelas
expressões  MC e MAC (tais como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o direito
de  obstar que o recorrido continue a utilizar sua marca, MAC D'ORO,
pois  tal  expressão  constituiria imitação flagrante de seus sinais
distintivos.
5.  Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que
o  uso  dos  sinais  distintivos impugnados possa causar confusão no
público  consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da
marca supostamente infringida.
6.  A  declaração  do  alto  renome  não pode retroagir para atingir
registros  anteriores  obtidos  de boa-fé por terceiros, devendo seu
titular suportar o ônus da convivência. Precedente.
7.  Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual
colidência  de  registros  marcários  deve  passar  pelo  exame  dos
seguintes   critérios   principais:   (i)   grau  de  distintividade
intrínseca  das  marcas;  (ii)  grau de semelhança entre elas; (iii)
tempo  de  convivência  no  mercado;  (iv)  espécie  dos produtos em
cotejo; (v) diluição.
8.  Tais  critérios  devem  ser sopesados à vista das circunstâncias
específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos
a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.
9.  Diante  do  contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a
partir  da  interpretação  conferida  à  legislação de regência pela
jurisprudência  consolidada  nesta  Corte,  impõe-se concluir que as
circunstâncias   específicas   da   hipótese   concreta  -  grau  de
distintividade/semelhança, utilização da marca em produtos diversos,
ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo
de  coexistência  -  impedem que se reconheça que a marca registrada
pelo recorrido deva ser anulada.
10.  A  análise  de eventual diluição do poder de distintividade das
marcas do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização
(fenômeno  caracterizado  pela perda progressiva da força distintiva
dos  sinais  registrados)  é  aplicável  unicamente  em benefício de
marcas  notórias  ou  de  alto renome, circunstância que somente foi
reconhecida  à  expressão  MCDONALD'S dez anos depois do depósito da
marca do recorrido.
12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das
marcas  titularizadas  pelo recorrente, não revela circunstância que
implique,  ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não
configurando  hipótese  de  aproveitamento  parasitário,  desvio  de
clientela  ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo
porque  ausentes  elementos  que  permitam  inferir que o consumidor
possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma
forma  conectados  àqueles  comercializados  pela  parte  adversa.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos   e   das   notas  taquigráficas  constantes  dos  autos,  por
unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto
da  Sra.  Ministra  Relatora.  Os  Srs.  Ministros  Paulo  de  Tarso
Sanseverino,  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva, Marco Aurélio Bellizze e
Moura  Ribeiro  votaram  com  a  Sra. Ministra Relatora. Dr(a). LUIZ
HENRIQUE   O.   DO   AMARAL,   pela   parte  RECORRENTE:  MCDONALD'S
INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD

Jurisprudência citada: (CIVIL - REGISTRO DE MARCA - ALTO RENOME - EFEITO EX NUNC)
     STJ - <<REsp 1582179>>-PR
(CIVIL - PROTEÇÃO DO USO DE MARCA - FINALIDADE)
     STJ - <<REsp 1105422>>-MG
(CIVIL - MARCA - DIFERENCIAÇÃO - PARÂMETRO - PERSPECTIVA DO
CONSUMIDOR COMUM RAZOAVELMENTE ATENTO E INFORMADO)
     STJ - <<REsp 1688243>>-RJ
(CIVIL - MARCA - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE USO EXCLUSIVO - CRITÉRIOS
PARA ANÁLISE)
     STJ - <<AgRg no REsp 1346089>>-RJ
(CIVIL - MARCA - BAIXA DISTINTIVIDADE - ÔNUS DA COEXISTÊNCIA COM
OUTRAS MARCAS)
     STJ - <<REsp 1107558>>-RJ
(CIVIL - MARCA - REPRODUÇÃO INTEGRAL DE ELEMENTOS NOMINATIVOS -
INSUFICIÊNCIA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO)
     STJ - <<REsp 863975>>-RJ
(CIVIL - USO EXCLUSIVO DE MARCA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CONFUSÃO PELO
CONSUMIDOR)
     STJ - <<REsp 863975>>-RJ
Informações complementares:      "O  art.  530  do  CPC/73, ao tratar do cabimento do recurso de
embargos  infringentes,  exige, tão somente, que sua interposição se
dê  em  face  de acórdão não unânime que tenha reformado, em grau de
apelação,  a  sentença  de  mérito.  Não  constitui  requisito à sua
admissibilidade,  ao  contrário  do  que defende o recorrente, que a
petição  recursal  cite  trechos  do  voto  vencido ou que as razões
deduzidas preencham um número mínimo de laudas.
     Como qualquer recurso, o que se exige é que a argumentação seja
suficiente  para,  aos olhos do julgador, infirmar os fundamentos da
decisão atacada".
     "[...]  o  direito  de  uso  exclusivo de uma marca, bem como o
direito  do  respectivo titular de exigir que terceiros se abstenham
de   utilizar   signos  idênticos  ou  semelhantes,  não  podem  ser
considerados  absolutos  e  irrestritos, pois estão condicionados às
exceções  do  art.  132  da  LPI  e  ao  equilíbrio  com  os valores
constitucionais  da  livre concorrência, da liberdade de expressão e
da livre iniciativa".
     "Para aferição da existência de confusão ou de associação entre
marcas,  em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva
do   consumidor  comum,  razoavelmente  atento  e  informado  [...],
considerado  o  contexto  em  que  usualmente  adquire  e utiliza os
produtos assinalados".
     "[...]  esta  Corte Superior já se manifestou no sentido de que
nem   mesmo   a  reprodução  integral  de  elementos  nominativos  é
circunstância   suficientemente   apta,  por  si  só,  a  ensejar  a
decretação  de  nulidade  de registro, devendo, para tal desiderato,
averiguar-se  a  presença  de  outros  elementos  capazes de ensejar
confusão ou associação de marcas [...]".
     "[...]  o  STJ  já  definiu  que 'a simples circunstância de os
produtos  nos  quais  utilizada  a  marca  disputada  serem  gêneros
alimentícios  não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los
e considerá-los como de mesma origem'[...]".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00530
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124   INC:00019   INC:00023   ART:00125   ART:00129
        ART:00132
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005   INC:00029
LEG:FED LEI:008078 ANO:1990
*****  CDC-90      CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
        ART:00004   INC:00006
LEG:INT CVC:******** ANO:1883
        ART:00006   LET:C
(CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIA;
REVISÃO EM 1967;  PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)
LEG:FED DEC:075572 ANO:1975
LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007