RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1826832
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Publicação: DJE, 01/06/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE
INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA "BRISTOL HOTELARIA"
DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA. REGISTRO, ANTES
ANULADO, POSTERIORMENTE RESTITUÍDO PELO TRF2. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO, AINDA QUE INCIDENTAL, DA NULIDADE DO REGISTRO PELA
JUSTIÇA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DA MARCA PARA SERVIÇOS IDÊNTICOS.
BRISTOL HOTÉIS.  OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE
PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME
EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUCEMG ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA MARCA
EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.
 1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar
a expressão "BRISTOL", acompanhada ou não de outras expressões, para
serviços de hotelaria, bem como de condená-la a reparar os danos
morais e patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.
 2. Registro da autora, que fora anulado administrativamente pelo
INPI, foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do
recurso de apelação pelo Tribunal de origem, que concluiu, no
entanto, que a marca registrada seria genérica.
 3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade,
ainda que incidentalmente, de marca registrada, à luz do art. 175 da
Lei n. 9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte.
 4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como
marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria
nulidade do registro marcário, que devem ser necessariamente
arguidos em ação própria perante a Justiça Federal.
 5. Caso concreto em que, estando vigente o registro da marca
"BRISTOL HOTELARIA", a utilização não autorizada por terceiros das
marcas "REDE BRISTOL", "BRISTOL HOTELS" ou "BRISTOL HOTÉIS", "B
BRISTOL" e "REDE BRISTOL HOTÉIS", "B BRISTOL HOTELS" para designar
serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da
LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas
semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade
de confusão ou de associação.
 6. A preexistência do nome empresarial "ORGBRISTOL  ORGANIZAÇÕES
BRISTOL LTDA", registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses
direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado
exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a
função de marca. Precedente.
 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Jurisprudência citada: (JUSTIÇA ESTADUAL - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA - NULIDADE
DO REGISTRO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL)
   STJ - <<AgInt no AREsp 1629976>>-SP,
         <<REsp 1393123>>-SP,
         <<REsp 1738014>>-MG
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME EMPRESARIAL - REGISTRO ANTERIOR AO
REGISTRO DA MARCA - NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA)
   STJ - <<REsp 1707881>>-RS
Notas: Indenização por dano moral: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Informações complementares:      É cabível a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da utilização indevida de marca alheia. Isso porque, conforme a
jurisprudência desta Corte, nessa situação a ocorrência de dano é
presumida.
Referências legislativas: LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129 ART:00175