RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1804035
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 28/06/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO   ESPECIAL.   PROPRIEDADE   INDUSTRIAL.  MARCA.  DIREITO  DE
EXCLUSIVIDADE.   VIOLAÇÃO.   NOME   DE  DOMÍNIO.  SIGNO  DISTINTIVO.
COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS
E  MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
DO   STJ.   1.   Ação  ajuizada  em  24/1/2018.  Recursos  especiais
interpostos  em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em
6/5/2019.
2.  O  propósito  recursal  é  verificar  (i) se o reconhecimento da
prática  de atos de violação marcária autoriza, independentemente de
comprovação  dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais
e  morais  ao  titular  do  direito violado; e (ii) a viabilidade do
pedido  de  cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida. 3.
No  âmbito  do  STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto
aos  nomes de domínio, o princípio first come, first served, segundo
o  qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e
preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da
Internet  (CGI.br),  independentemente de apuração quanto à eventual
colidência  com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a
terceiros.
4.  Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de
o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico nacional,
é  possível  que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal
distintivo  idêntico  ou semelhante, possa vir a contestar o nome de
domínio  conflitante.  A  insurgência,  contudo,  somente  deve  ser
acolhida  na  hipótese  de ficar caracterizada a má-fé, elemento que
precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir
pelo  cancelamento  ou  transferência  da titularidade do registro e
pela responsabilização do infrator.
5.  A  má-fé,  em  situações  como  a dos autos, caracteriza-se pela
prática  de  atos  antiéticos,  oportunistas,  direcionados a causar
confusão  nos  consumidores,  desvio  de clientela ou aproveitamento
parasitário.
6.  Hipótese  concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes
de  domínio  da  recorrente  DECOLAR.COM  LTDA. foram registrados em
momento  anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado
(www.decolando.com.br).
7.   Tratando-se   de  empresas  que  atuam  no  mesmo  segmento  de
atividades,  a  utilização,  pela  recorrida,  de  sinal  distintivo
composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os
nomes  de  domínio  titularizados  pela recorrente é suficiente para
causar  confusão  no  público consumidor - circunstância reconhecida
pelos juízos de origem -, o que impõe seu cancelamento.
8.  Para  a  jurisprudência  do  STJ,  a  configuração de colidência
indevida  de  signos  distintivos ocorre com a mera possibilidade de
confusão,  não  se  exigindo  prova  de  efetivo engano por parte de
consumidores específicos.
9.  Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da
sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no
seu  estabelecimento  comercial,  a marca de sua titularidade, tendo
optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.
10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos
patrimoniais   (a  serem  apurados  em  liquidação  de  sentença)  e
compensação  por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar
a  violação  de  marca, independentemente de comprovação concreta do
prejuízo  material  e  do  abalo  moral  resultante do uso indevido.
RECURSO  ESPECIAL  DE  DECOLANDO  LTDA  NÃO  PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos   e   das   notas  taquigráficas  constantes  dos  autos,  por
unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso  especial  de DECOLANDO
TURISMO  E  REPRESENTAÇÕES LTDA e dar provimento ao recurso especial
de  DECOLAR.COM  LTDA,  nos  termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)
Relator(a).  Os  Srs.  Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo
Villas  Bôas  Cueva,  Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com  a  Sra. Ministra Relatora. Dr(a). DANILO DA COSTA RIBEIRO, pela
parte RECORRENTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Jurisprudência citada: (PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NOME EMPRESARIAL - NOME DE DOMÍNIO
NA INTERNET)
     STJ - <<REsp 594404>>-DF
(INTERNET - NOMES DE DOMÍNIO - PRINCÍPIO FIRST COME, FIRST SERVED)
     STJ - <<REsp 1238041>>-SC, <<REsp 1466212>>-SP
(INTERNET - NOMES DE DOMÍNIO - REGISTRO DE SINAL DISTINTIVO IDÊNTICO
OU SEMELHANTE - IMPUGNAÇÃO - NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ)
     STJ - <<REsp 1571241>>-MT, <<REsp 1466212>>-SP
(MARCA - COLIDÊNCIA INDEVIDA - MERA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO -
DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO ENGANO)
     STJ - <<REsp 1763419>>-SP, <<REsp 954272>>-RS
(MARCA - USO INDEVIDO - DANO MATERIAL)
     STJ - <<REsp 1327773>>-MG, <<REsp 1635556>>-SP
(MARCA - USO INDEVIDO - DANO MORAL)
     STJ - <<REsp 1661176>>-MG, <<REsp 1674375>>-SP,
           <<REsp 1741348>>-SP, <<REsp 466761>>-RJ,
           <<REsp 1174098>>-MG
Notas: Indenização por dano moral: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Informações complementares:      "Como  é  cediço,  nome  de  domínio é o conjunto de caracteres
alfanuméricos utilizado para possibilitar a localização de páginas e
o  acesso  a  elas  na  estrutura  da  rede  mundial de computadores
('internet'),  sendo  certo  que,  dado  o  atual  estágio de avanço
tecnológico,   acaba   'assumindo   função   semelhante  à  do  nome
empresarial,  qual  seja, a de permitir a identificação da atividade
econômica desenvolvida por determinada sociedade empresária' [...]".
     "De  se  ressaltar  que  as  normas que disciplinam os sistemas
alternativos  de  solução de conflitos na 'internet', tanto no plano
internacional  (UDPR  -  'Uniform  Domain  Name  Dispute  Resolution
Policy', adotado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual
-  OMPI)  quanto  no plano interno (SACI - Sistema Administrativo de
Conflitos  de  Internet,  implementado  pelo  Núcleo de Informação e
Coordenação  do  Ponto  BR  -  NIC.br),  preveem, de forma expressa,
condutas  consideradas aptas a indicar a má-fé daquele que registrou
ou  está  usando  nome  de  domínio  idêntico  ou  similar  a  outro
preexistente,  como  é o caso daquele que busca atrair usuários para
sua  página,  com  objetivo  de lucro, criando situações de provável
confusão  com  sinal  distintivo  de  terceiro  (Parágrafo  4(b)  da
Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nome de Domínio e
art. 3º do Regulamento do SACI)".
     "Quanto   à  fixação  do  montante  a  ser  pago  a  título  de
compensação pelo dano moral experimentado, esta Turma vem entendendo
que  se  deve proceder com razoabilidade, levando-se em consideração
as circunstâncias específicas da hipótese, como a gravidade do dano,
a  reprovabilidade  da  conduta,  a  repercussão  do  fato e o porte
econômico dos envolvidos [...]".
Referências legislativas: LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005   INC:00029
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129
LEG:FED RES:000001 ANO:1998
        ART:00001   PAR:00003   ART:00002   INC:00003   LET:B
(ART. 2º, III, B, ANEXO I
COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI.BR)
LEG:INT REG:****** ANO:1999
        ART:0004B
(POLÍTICA PARA RESOLUÇÃO UNIFORME DE LITÍGIOS SOBRE NOME DE DOMÍNIO)
LEG:FED REG:****** ANO:2010
        ART:00003
(SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET - SACI)
LEG:FED RES:000008 ANO:2008
        ART:00001   PAR:ÚNICO
(COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL - CGI.BR)