RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1527232
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Relator: Ministro(a) LUIS FELIPE SALOMÃO
Publicação: DJE, 05/02/2018
RSDCPC     VOL.:00119           PG:00097
RSTJ       VOL.:00249           PG:00489
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO   ESPECIAL   REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  CONCORRÊNCIA
DESLEAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  TRADE  DRESS.
CONJUNTO-IMAGEM.  ELEMENTOS  DISTINTIVOS.  PROTEÇÃO  LEGAL CONFERIDA
PELA  TEORIA  DA  CONCORRÊNCIA  DESLEAL.  REGISTRO DE MARCA. TEMA DE
PROPRIEDADE  INDUSTRIAL,  DE  ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA
FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO
USO  DE  SUA  MARCA  REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA
HIGIDEZ  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.  COMPETÊNCIA  PRIVATIVA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.
543-C  do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress
(conjunto-imagem)   dos  produtos,  concorrência  desleal  e  outras
demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação
judicial  entre  particulares,  é  inequivocamente de competência da
justiça  estadual,  já  que  não  afeta  interesse  institucional da
autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de
nulidade  de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao
titular   a   abstenção  do  uso,  inclusive  no  tocante  à  tutela
provisória.
2.  No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
por  SS  Industrial  S.A.  e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de
Higiene  Pessoal  Ltda.,  remetendo  à  Quarta  Turma  do  STJ, para
prosseguir-se  no  julgamento  do  recurso  manejado por Indústria e
Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Segunda
Seção  do  Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos
votos  e  das  notas  taquigráficas,  por  unanimidade,  dar parcial
provimento  ao  recurso  interposto  pelas recorrentes SS Industrial
S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda,
nos  termos  do  voto  do Sr. Ministro Relator. Para os fins do art.
1.036,  do  CPC/2015,  foi  fixada  a  seguinte tese repetitiva: "As
questões  acerca  do  trade  dress  (conjunto-imagem)  dos produtos,
concorrência  desleal,  e  outras demandas afins, por não envolverem
registro  no  INPI,  e  cuidando  de demanda entre particulares, são
inequivocamente  de  competência  da  justiça  estadual,  já que não
afetam  interesse  institucional  da  autarquia federal. No entanto,
compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca,
com  a  participação  do  INPI, impor ao titular a abstenção do uso,
inclusive   no  tocante  à  tutela  provisória.  Quanto  ao  recurso
interposto  pelas  recorrentes  Indústria  e  Comércio de Cosméticos
Natura  Ltda  e  Natura  Cosméticos  S.A., a Seção, por unanimidade,
decidiu  pela  remessa dos autos à Quarta Turma (Juízo Natural), por
não  haver  matéria  afetada  ao  rito dos recursos repetitivos, nos
termos  do  voto  do  Sr.  Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro Guimarães
(Desembargador  convocado do TRF 5ª Região) e Nancy Andrighi votaram
com  o  Sr.  Ministro  Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino.
Sustentaram  oralmente a Dra. Teresa Arruda Alvim, pelas recorrentes
Natura  Cosméticos  S.A. e Outra, e a Advogada da União, Dra. Indira
Ernesto  Silva,  pelo  interessado Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI.

Jurisprudência citada: (CONCORRÊNCIA DESLEAL - TRADE DRESS - ELEMENTOS DISTINTIVOS
- COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL)
     STF - [[CJ 6066]]
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - INPI - COMPETÊNCIA -
JUSTIÇA FEDERAL)
     STJ - <<REsp 1281448>>-SP, <<REsp 1322718>>-SP,
           <<REsp 1184867>>-SC, <<AgRg no REsp 254141>>-SP,
           <<REsp 136812>>-SP, <<REsp 1189022>>-SP,
           <<REsp 1251646>>-RJ
(TRADE DRESS - DEFINIÇÃO)
     STJ - <<REsp 1353451>>-MG
(PROCESSO CIVIL - CONEXÃO DE CAUSAS - ALTERAÇÃO DA
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE)
     STJ - <<CC 118533>>-SP, <<AgRg no CC 117259>>-SC
(RECURSO REPETITIVO - DESPACHO DE AFETAÇÃO - IRRECORRIBILIDADE)
     STF - [[ARE-AGR 820993]]
(AMICUS CURIAE - FUNÇÃO NO PROCESSO)
     STF - [[ADI-ED 3460]]
(CONCORRÊNCIA DESLEAL - CARACTERIZAÇÃO - RELEVÂNCIA DO CENÁRIO
FÁTICO JURÍDICO)
     STJ - <<REsp 1237752>>-PR
(JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA)
     STJ - <<CC 30917>>-DF
(JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA - DELIMITAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
COMPATÍVEL COM A CONSTITUCIONAL)
     STF - [[RE 228955]]
Notas: Julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos
no âmbito do STJ.
Veja os <<EDcl no REsp 1527232>>-SP.
Veja os <<EDcl no REsp 1527232>>-SP.
Informações complementares:      É  irrecorrível  a  decisão  de afetação do recurso especial ao
rito dos repetitivos prolatada na vigência do CPC/1973. Isso porque,
consoante  remansosa jurisprudência do STF no tocante ao despacho de
afetação  ao  rito da repercussão geral, entendimento aplicável, por
analogia, ao recurso repetitivo, na vigência do CPC/1973, o despacho
de  afetação  não  possui  caráter  decisório,  não  havendo,  pois,
interesse recursal.
     "[...] a participação do amicus curiae 'no processo ocorre e se
justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente
habilitado   a  agregar  subsídios  que  possam  contribuir  para  a
qualificação  da  decisão  a ser tomada pelo Tribunal. A presença de
amicus   curiae  no  processo  se  dá,  portanto,  em  benefício  da
jurisdição'."
     "[...]  não  se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele
defendido pela parte.
     Dessarte,  não  há  falar  em violação ao art. 535 do CPC/1973,
pois  o  Tribunal  de  origem  dirimiu  as  questões  pertinentes ao
litígio,  não  cabendo  confundir omissão, obscuridade e contradição
com entendimento diverso do perfilhado pela parte".
     "[...]  a  Terceira  Turma perfilhou os seguintes entendimentos
relacionados ao 'trade dress' (conjunto-imagem): a) constitui a soma
de  elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e
suficientemente  distintiva,  vinculando-se à sua identidade visual,
de  apresentação do produto ou serviço no mercado consumidor; b) não
se  confunde  com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar
de  poder  ser  constituído  por  elementos passíveis de registro, a
exemplo  da composição de embalagens por marca e desenho industrial;
c)  o  conjunto-imagem  de  bens  e  produtos é passível de proteção
judicial  quando  a utilização de conjunto similar resulte em ato de
concorrência  desleal, em razão de confusão ou associação com bens e
produtos  concorrentes  (art.  209 da LPI); d) por não ser sujeito a
registro  - ato atributivo do direito de exploração exclusiva -, sua
proteção  não  pode  servir  para  ampliar  direito que seria devido
mediante  registro,  de  modo que não será suficiente o confronto de
marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de
confusão".
     "A  proteção  ao  'trade  dress' decorre de expresso mandamento
constitucional,  que se constata na leitura do art. 5º, XXIX, da Lei
Maior,  ao  estabelecer que a lei assegurará aos autores de inventos
industriais  privilégio  temporário  para  sua  utilização, bem como
proteção  às  criações  industriais,  à  propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos".
     "[...] a Quarta Turma perfilhou o entendimento de que o cenário
fático-jurídico  de  concorrência  desleal  reclama  o desenho de um
comportamento   -   patrocinado   por   um   operador   econômico  e
diagnosticado  no terreno negocial de certo produto ou serviço - que
contrarie  a conduta-dever que necessita ser observada no duelo pela
clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e,
efetivamente,  ou  em potência, causem danos ao concorrente, devendo
ser avaliada diante de cada caso concreto".
     "[...] os arts. 292, § 1º, inc. II, do CPC/1973 e o art. 327, §
1º,  II,  do CPC/2015 estabelecem que é requisito de admissibilidade
da  cumulação  de pedidos, em único processo, a competência do mesmo
juízo para deles conhecer.
     Ademais,  a  conexão  não  determina a reunião de causas quando
implicar alteração de competência absoluta [...]".
Tese jurídica: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos,
concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver
registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta
interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à
Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a
participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive
no tocante à tutela provisória".
Tema: Tema Repetitivo 950
Situação do tema: Trânsito em Julgado
Termos auxiliares: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).
Referências legislativas: LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00292   PAR:00001   INC:00002   ART:00535   ART:0543C
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00327   PAR:00001   INC:00002   ART:01036
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124   INC:00005   INC:00023   ART:00129   ART:00173
        ART:00175   ART:00195   INC:00005   ART:00209
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005   INC:00029   INC:00052   INC:00054   ART:00109
        INC:00001
LEG:INT CVC:****** ANO:1967
*****  CVP         CONVENÇÃO DE PARIS, REVISÃO DE ESTOCOLMO
        ART:00006   ART:00010
(ARTS. 6º BIS E 10 BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROMULGADA PELO DECRETO 635/1992)
LEG:FED DEC:000635 ANO:1992