RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1610728
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 14/10/2019
RSTJ       VOL.:00256           PG:00457
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
INCIDENTE  DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INTELECTUAL.  AÇÃO  COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE
PROPRIEDADE  INDUSTRIAL.  LEI  DE  PROTEÇÃO  DE CULTIVARES. ART. 10.
INOPONIBILIDADE  AO  TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO.
CIRCUNSTÂNCIA  ESPECÍFICA  QUE  FOGE  À  REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA.
1.  O  propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem
que  haja  violação  dos  direitos  de  propriedade  intelectual das
recorridas,  reservar  livremente  o  produto  da  soja  transgênica
Roundup  Ready  (soja  RR) para replantio em seus campos de cultivo,
vender  a  produção  desse cultivo como alimento ou matéria-prima e,
com  relação  apenas  a  pequenos produtores, doar a outros pequenos
produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas.
2.  A  Lei  de  Propriedade  Industrial  -  em  consonância  com  as
diretrizes  traçadas  no  plano  internacional e na esteira do dever
imposto  pela  norma  do  art.  5º,  XXIX, da Constituição de 1988 -
autoriza  o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de
garantir,  ao  autor  do  invento,  privilégio  temporário  para sua
utilização.
3.  Patentes  e  proteção  de  cultivares são diferentes espécies de
direitos  de  propriedade  intelectual,  que objetivam proteger bens
intangíveis  distintos.  Não há incompatibilidade entre os estatutos
legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro,
pois  se  trata  de  regimes jurídicos diversos e complementares, em
cujos  sistemas  normativos  inexistem  proposições contraditórias a
qualificar uma mesma conduta.
4.  A  marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC
compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da proteção,
as  exceções  e  limitações  oponíveis aos titulares dos respectivos
direitos,  os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o
órgão  responsável  pela  análise  e emissão do título protetivo e o
prazo de duração do privilégio.
5.   O  âmbito  de  proteção  a  que  está  submetida  a  tecnologia
desenvolvida  pelas  recorridas  não  se  confunde  com  o objeto da
proteção  prevista  na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a
variedade  vegetal,  mas o processo de inserção e o próprio gene por
elas  inoculado  nas  sementes de soja RR. A proteção da propriedade
intelectual  na forma de cultivares abrange o material de reprodução
ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de
patentes   protege,  especificamente,  o  processo  inventivo  ou  o
material geneticamente modificado.
6.  Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral
aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43,
VI,  parte  final,  prevê  expressamente  que não haverá exaustão na
hipótese  de  tais  produtos serem utilizados para "multiplicação ou
propagação comercial da matéria viva em causa".
7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a
exaustão,  quando  se cuida de patentes relacionadas à matéria viva,
atinge   apenas  a  circulação  daqueles  produtos  que  possam  ser
enquadrados   na   categoria   de  matéria  viva  não  reprodutível,
circunstância  que  não  coincide  com  o  objeto  da  pretensão dos
recorrentes.
8.  Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15,
é  a  seguinte:  as limitações ao direito de propriedade intelectual
constantes  do  art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos
titulares  de  Certificados  de  Proteção  de  Cultivares  - não são
oponíveis  aos  detentores  de  patentes  de  produto  e/ou processo
relacionados   à  transgenia  cuja  tecnologia  esteja  presente  no
material  reprodutivo  de  variedades  vegetais.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior  Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas  constantes dos autos, prosseguindo o julgamento, após
o  voto-vista  antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a
Sra.  Ministra  Relatora, a Seção, por unanimidade, negou provimento
ao recurso especial , nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Para  os efeitos do art. 947 do CPC/15, foi firmada a seguinte tese:
as  limitações  ao  direito de propriedade intelectual constantes do
art.  10  da  Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de
Certificados  de  Proteção  de  Cultivares  -  não são oponíveis aos
detentores  de  patentes  de  produto  e/ou  processo relacionados à
transgenia  cuja  tecnologia esteja presente no material reprodutivo
de  variedades vegetais. Os Srs. Ministros Marco Buzzi (voto-vista),
Luis  Felipe  Salomão,  Raul  Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos  Ferreira,  Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura
Ribeiro  votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Jurisprudência citada: (CIVIL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - PATENTE - PROTEÇÃO LEGAL AO USO
EXCLUSIVO)
     STJ - <<REsp 1721711>>-RJ, <<AgInt no REsp 1444464>>-SP,
           <<AgRg no REsp 1097702>>-RS, <<REsp 1327773>>-MG,
           <<AgRg no REsp 1396962>>-BA, <<REsp 1281448>>-SP
Notas: Julgado conforme procedimento previsto para Incidente de Assunção de
Competência (IAC) no âmbito do STJ.
Veja os <<EDcl no REsp 1610728>>-RS.
Tese jurídica: "As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do
art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de
Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos
detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à
transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo
de variedades vegetais".
Tema: Tema Repetitivo 4
Situação do tema: Trânsito em Julgado
Referências legislativas: LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00947
LEG:INT TRT:******** ANO:1994
        ART:00027   ITEM:00001   ITEM:00003   LET:B   ART:00028
        ITEM:00001   LET:A   LET:B
(ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMÉRCIO - TRIPS)
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00005   INC:00029   ART:00218   ART:0219B
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00002   ART:00008   ART:00010   INC:00009   ART:00018
        INC:00003   PAR:ÚNICO   ART:00040   ART:00041   ART:00042
        INC:00001   INC:00002   PAR:00001   ART:00043   INC:00006
        ART:00044   ART:00209   ART:00210
LEG:FED LEI:009456 ANO:1997
        ART:00002   ART:00003   INC:00004   ART:00008   ART:00010
LEG:INT CVC:********** ANO:1978
        ART:00002   ITEM:00001
(CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A  PROTEÇÃO DAS OBTENÇÕES VEGETAIS;
PROMULGADA PELO DECRETO 3.109/1999)
LEG:FED DEC:003109 ANO:1999