AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AgInt no AREsp)
Processo: 1709685
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Relator: Ministro(a) RAUL ARAÚJO
Publicação: DJE, 23/04/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO.
ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUSPENSÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRO EM TRAMITAÇÃO NA
JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ).
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARCIALMENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso
especial repetitivo, firmou a seguinte tese: "As questões acerca do
trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e
outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando
de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de
competência da justiça estadual, já que não afeta interesse
institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça
Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a
participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive
no tocante à tutela provisória" (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade
externa com outra demanda ou incidente não possui caráter
obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a
plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
nova análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima
indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os
Srs.Ministros Antonio Carlos Ferreira e Luis Felipe Salomão
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Jurisprudência citada: (CONCORRÊNCIA DESLEAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TRADE
DRESS - PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL
-  REGISTRO DE MARCA - TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL)
   STJ - <<REsp 1527232>>-SP (RECURSO REPETITIVO - TEMA(s) 950),
         <<AgInt no AREsp 1272777>>-SP,
         <<AgInt no CC 160351>>-RJ
Informações complementares:      "Quanto ao dano por violação de marca, verifica-se que o
entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em consonância
com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de direito de marcas, o dano material
pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar
lesão à atividade empresarial do titular, a exemplo de desvio de
clientela e confusão entre as empresas".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00333 INC:00001
LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124 INC:00006 INC:00019