RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1801881
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Publicação: DJE, 03/09/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE
ABSTENÇÃO   DE   USO  CUMULADAS  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO.  NOME
EMPRESARIAL    E    MARCA.   COLIDÊNCIA.   FUNDAMENTAÇÃO   RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.  SÚMULA  Nº  284/STF.  PROTEÇÃO  DO  NOME  EMPRESARIAL.
LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.
1.  Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do  Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs
2 e 3/STJ).
2.  Demandas  contrapostas  versando sobre o direito de uso da marca
"HERING"  e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como
partes,  de  um  lado,  CIA. HERING, detentora do registro perante o
INPI, e, de outro, LOJAS HERING S.A., que, sob tal denominação (nome
empresarial),  arquivou  seus  atos  constitutivos  perante  a Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.
3.   Considera-se  deficiente  a  fundamentação  recursal  quando  o
dispositivo   legal  indicado  como  malferido  não  possui  comando
normativo   suficiente  para  infirmar  os  fundamentos  do  acórdão
recorrido,  tampouco  para  sustentar  a  tese  defendida pela parte
recorrente.  Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº
284/STF.
4.  Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca
"HERING"  e  do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia
ou  não  ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar
de  fato  consumado  ocorrido  em 16/7/1952 (data do pedido efetuado
perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.
5.   Os   impasses  decorrentes  de  colisão  entre  nome  comercial
(denominação)  e  marca  não  são resolvidos apenas pelo critério da
anterioridade,  devendo-se  levar  em  consideração  o  princípio da
territorialidade,  ligado  ao  âmbito  geográfico  de  proteção, e o
princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo
de  produto  ou  serviço,  salvo quando declarada pelo INPI de "alto
renome" ou "notória". Precedentes.
6.  A  tolerância  do  uso  da  marca  por  terceiros, ainda que por
prolongado  período,  não  retira  do  seu  titular  o exercício das
prerrogativas  que  a  lei  lhe  confere,  entre os quais as que lhe
asseguram  o  direito  de  usá-la com exclusividade e de impedir que
outros a utilizem para a mesma finalidade.
7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e
do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a
utilização  de  seus  sinais distintivos em conjunto com a expressão
genérica  "LOJA",  mesmo que traduzida para o idioma inglês (STORE),
por  se  tratar  de termo evocativo cujo único intuito é descrever o
tipo de estabelecimento comercial.
8.  Nos  termos  dos  arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do
Regimento  Interno  do  Superior Tribunal de Justiça, a indicação de
divergência  jurisprudencial  requisita  comprovação e demonstração,
esta,  em  qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que  configurem  o  dissídio,  mencionando-se  as circunstâncias que
identifiquem  ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo
como  bastante  a  simples  transcrição  de  ementas, sem realizar o
necessário  cotejo  analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.
9. Recurso especial não conhecido.

Decisão:
Vistos  e  relatados  estes  autos,  em  que  são  partes  as  acima
indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, não conhecer do
recurso  especial,  nos  termos  do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs.  Ministros  Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente),
Nancy  Andrighi  e  Paulo  de  Tarso  Sanseverino  votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Jurisprudência citada: (AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL)
     STJ - <<REsp 1782024>>-RJ
(PROPRIEDADE DA MARCA - SISTEMA ATRIBUTIVO - INPI - VALIDADE
NACIONAL - EXCLUSIVIDADE DE USO - TITULAR DO REGISTRO)
     STJ - <<REsp 1251646>>-RJ, <<REsp 325158>>-SP
(NOME EMPRESARIAL - DISTINÇÃO - MARCA - CRITÉRIOS)
     STJ - <<REsp 1204488>>-RS, <<REsp 1184867>>-SC,
           <<REsp 1191612>>-PA
(RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - DEMONSTRAÇÃO -
NECESSIDADE)
     STJ - <<REsp 1666556>>-SP, <<AgInt no REsp 1647918>>-SP,
           <<AgInt no AREsp 853620>>-SP
Informações complementares:      "[...] a legislação vigente à época considerava nulo o registro
efetuado em contrariedade às determinações legais (art. 98 da Lei nº
5.772/1971),  mas  estabelecia  um  prazo prescricional de 5 (cinco)
anos,  contados  da concessão do registro, para a respectiva ação de
nulidade  (parágrafo  único), previsão que se repetiu no art. 174 da
Lei nº 9.279/1996.
     No  entanto,  ultrapassado  o  prazo  prescricional sem nenhuma
oposição,  subsistem  os  efeitos do registro - entre os quais o que
assegura ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e
de  impedir  que  outros a utilizem para a mesma finalidade -, ainda
que fosse questionável a legalidade do ato administrativo, [...]".
     "[...]   o   ordenamento   jurídico   nacional,  no  tocante  à
propriedade  da  marca,  adota o sistema atributivo, sendo adquirida
pelo  registro  validamente  expedido  pelo  INPI,  que  assegura ao
titular  seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos
do  art.  129  da  Lei  nº  9.279/1996,  retroagindo  os  efeitos da
concessão à data do depósito do pedido.
     Além  disso, somente com a desconstituição do registro por ação
própria  é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso
em  todo o território nacional, consoante a reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça [...]".
     "[...]  para  uma  marca  ser  registrada,  isto  é,  para  ser
apropriada   por  alguém  com  exclusividade,  precisa  se  destacar
suficientemente do domínio comum, não se podendo conceder a alguém a
propriedade  privada e exclusiva sobre termos verbais que são usados
comumente  pelas pessoas quando tratam daquele objeto ou serviço. Em
razão   disso,   os   signos  descritivos  não  são,  em  princípio,
apropriáveis  como  marca,  consoante o disposto no art. 124, VI, da
Lei nº 9.279/1996".
Termos auxiliares: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STF)    SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
        SUM:000284
LEG:FED RGI:****** ANO:1989
*****  RISTJ-89    REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        ART:00255   PAR:00001
LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:01029   PAR:00001
LEG:FED CFB:****** ANO:1988
*****  CF-1988     CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
        ART:00105   INC:00003   LET:C
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96      CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124   INC:00006   ART:00129   ART:00174
Acórdãos similares: REsp    1801883  SC  2018/0222173-2  Decisão:27/08/2019
DJE        DATA:03/09/2019