RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1881211
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Publicação: DJE, 17/09/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE
WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO
ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS.
ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DAS RÉS.
PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE
LEI E NÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE
HOUVE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE CERTO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS
MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
1. Ação proposta pelos titulares da marca mista JOHNNIE WALKER com o
objetivo de: i) impedir as rés de utilizarem a marca mista JOÃO
ANDANTE e suas variações para designar bebidas destiladas; ii)
condená-las ao pagamento de indenização pelos danos morais e
materiais decorrentes da utilização indevida.
2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés sejam
impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim de evitar
parasitismo residual.
3. Tese arguida pelas autoras que não foi examinada, sequer
implicitamente, pelo Tribunal de origem. Aplicação da Súmula
211/STJ.
4. Prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC que
pressupõe que, no recurso especial, se alegue a violação do art.
1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
5. Tendo o Tribunal de origem concluído que a marca O ANDANTE não
representa violação da marca JOHNNIE WALKER, o exame das razões do
recurso especial - para verificar se há parasitismo - demandaria, de
todo modo, uma incursão no acervo fático-probatório constante dos
autos, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial mediante o qual as rés pretendem: i) seja
afastada sua responsabilidade, pela ausência de cometimento do ato
reconhecido como ilícito; ii) seja afastada sua condenação à
compensação dos danos morais, por não terem sido comprovados; e iii)
seja reduzido o valor fixado para os danos morais.
7. Proibição de utilização de marca alheia registrada que decorre
diretamente de lei e não de decisão judicial, que apenas reconhece a
configuração do ilícito e impede sua reiteração.
8. O exame das razões do recurso especial - para afastar a conclusão
adotada no acórdão recorrido de que, ao menos por um certo período,
as rés utilizaram a marca considerada infratora - demandaria uma
incursão no acervo fático-probatório, o que não se mostra possível.
Aplicação da Súmula 7/STJ.
9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais
oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da
prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do
abalo.
10. Valor fixado para a compensação dos danos morais que se mostra
exorbitante, sendo imperiosa sua redução de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando os
valores arbitrados em casos semelhantes, bem como as circunstâncias
específicas do caso.
11. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do recurso
especial das autoras e dar parcial provimento ao recurso especial
das demandadas, nos termos do voto do Sr Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura
Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr. PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS, pela parte RECORRENTE: DIAGEO
BRASIL LTDA e Outro
Dr. LEONARDO MARTINS WYKROTA, pela parte RECORRENTE: AGROPECUARIA
SANTO ANTONIO DO CERRADO

Jurisprudência citada: (VIOLAÇÃO DE DIREITO DE MARCA -  DANO MORAL IN RE IPSA)
   STJ - <<AgInt no AgInt no AREsp 1823726>>-SP,
         <<REsp 1179048>>-SC,
         <<AgInt no AREsp 1427383>>-PE
(DANO MORAL - VALOR EXCESSIVO - REVISÃO)
   STJ - <<AgInt no AREsp 1696987>>-AM
Notas: Indenização por dano moral: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STJ)    SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
        SUM:000007
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00129 ART:00130