RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1336164
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Relator: Ministro(a) LUIS FELIPE SALOMÃO
Publicação: DJE, 19/12/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA
COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME
EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL".
1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao
alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato
administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade
demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo
pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça
estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de
1973.
2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma
marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não
registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou
meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo
diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo
(artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus
de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas
arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou
fracas).
3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa -
aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade,
natureza ou outras características do produto ou serviço
desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é
mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com
outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a
possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes.
4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve
ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo
medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e
perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do
grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço
fornecido (REsp 1.342.741/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016).
5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias
ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril
Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das
marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo
fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja
como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e
condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados
em virtude do uso imitativo de marca alheia.
6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um
radical - morfema que exprime o significado básico da palavra -
representativo da ideia de "brilho", característica básica dos
produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo,
revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria
evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização
dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures,
para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de
exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se
a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar
confusão no público consumidor.
7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de
inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL",
"BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado
à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas,
teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a
ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em
sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação
indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz
respeito a produtos de limpeza.
8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão
"BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a
perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos
nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM
BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental
importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu
consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto
à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los
e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão
visual, cores, formato, configuração do produto, disposição,
estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros.
9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e
"TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no
mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de
fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de
computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens
e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se,
outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário
preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos
para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC
MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH".
10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL"
configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto
no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Com efeito, tendo em
vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade
dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos
produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a
cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no
caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado
consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal.
11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a
marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto
renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o
condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas
anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez
flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a
hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de
clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em
erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie.
12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo,
obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu
com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção
mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com
o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada
uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado,
assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer
confusão entre os públicos-alvo.
13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça
Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo
que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e
determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença
que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da
2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da
pendência do AREsp 1.312.191/RJ.
14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas
também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro
e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo
dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer
a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o
nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva
contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e
danos.
15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na
inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez
não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos
fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a
condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material
pleiteada pela BOMBRIL.
16. Recurso especial não provido.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade,
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Jurisprudência citada: (PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - CONJUNTO-IMAGEM - TRADE DRESS)
   STJ - <<REsp 1527232>>-SP (RECURSO REPETITIVO - TEMA(s) 950),
         <<AgInt no REsp 1433855>>-MG,
         <<AgInt no AREsp 767452>>-SP,
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - REGISTRO - INPI - CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE)
   STJ - <<REsp 1190341>>-RJ,
         <<REsp 1124613>>-RJ,
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA FRACA OU EVOCATIVA - CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS)
   STJ - <<REsp 1166498>>-RJ,
         <<REsp 1688243>>-RJ,
         <<AgInt no AREsp 1062073>>-RJ,
         <<REsp 1315621>>-SP,
         <<AgInt no AREsp 410559>>-SP,
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO OU DE ASSOCIAÇÃO DE MARCAS - ANÁLISE - PARÂMETRO - HOMEM MÉDIO - HOMO MEDIUS)
   STJ - <<REsp 1342741>>-RJ,
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PROTEÇÃO - FINALIDADE)
   STJ - <<REsp 1327773>>-MG,
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - ALTO RENOME - REGISTRO - EFEITO PROSPECTIVO - EX NUNC)
   STJ - <<REsp 1582179>>-PR,
         <<AgInt no AgInt no AREsp 1020013>>-SP
Informações complementares:      "Da mesma forma que ocorre com a marca de alto renome, compete
ao INPI avaliar a marca como notoriamente conhecida, ensejando
malferimento ao princípio da separação dos poderes (e,
consequentemente, invasão na seara do mérito administrativo da
autarquia) qualquer digressão do Poder Judiciário a esse respeito
[...]".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00087
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124 INC:00019 ART:00125 ART:00126 ART:00130
        INC:00003
LEG:FED DEL:004657 ANO:1942
*****  LINDB-42    LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO
        ART:00005