RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1778887
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) NANCY ANDRIGHI
Publicação: DJE, 26/09/2019
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO
DE  MARCA  E  INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA
POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ.
1.  Ação  distribuída  em  30/6/2015. Recurso especial interposto em
9/2/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018.
2.  O  propósito  recursal  é verificar se o uso da expressão BAR DO
ALEMÃO,  em  estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos
titularizados  pela  recorrida  sobre marca constituída pelos mesmos
termos.  3.  Tratando-se  de  marca  que  apresenta  baixo  grau  de
distintividade,  este  Tribunal  tem reconhecido que a exclusividade
conferida  ao  titular  do  registro  pode  comportar  mitigação,  a
depender  da  verificação  de  outros  elementos que confirmem a não
ocorrência de violação aos ditames da legislação de regência.
4.  O  âmbito  de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo,
pelo  risco  de  confusão  ou  associação  que o uso de outro sinal,
designativo  de  produto  ou  serviço  idêntico, semelhante ou afim,
possa ser capaz de causar perante o consumidor.
5.  Possibilitar  o  uso  simultâneo de sinais distintivos compostos
pelos  mesmos  elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo
segmento  de  atividade,  como na espécie, subverteria as principais
funções marcárias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um
produto  ou  serviço  de  outro, prejudicando a concorrência; e (ii)
obstaria  o reconhecimento da origem comercial do produto ou serviço
adquirido,  levando  a  equívocos  acerca  de  sua  procedência,  em
evidente prejuízo ao público consumidor. Precedente.
6. Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais
de  30  anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o
público  consumidor,  havendo provas concretas nos autos, segundo os
juízos  de  origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão
idêntica  pela  recorrente,  que  passou  a  atuar  no mesmo ramo de
atividades (restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual
a titular da marca violada é identificada pelos consumidores (filé a
parmegiana).
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Decisão:
Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira  Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos   e   das   notas  taquigráficas  constantes  dos  autos,  por
unanimidade,  negar provimento ao recurso especial, com majoração de
honorários  advocatícios,  nos  termos  do  voto  da  Sra.  Ministra
Relatora.  Os  Srs.  Ministros  Paulo  de Tarso Sanseverino, Ricardo
Villas  Bôas  Cueva,  Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora.

Jurisprudência citada: (PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE)
     STJ - <<REsp 1639314>>-MG
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EXCLUSIVIDADE DE MARCA - USO SIMULTÂNEO -
MESMO RAMO DE SERVIÇO)
     STJ - <<REsp 1639961>>-RS
Informações complementares:      "Como  é  sabido,  o  STJ  vem  entendendo  que  'a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige  que  no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC/15,  para  que  se  possibilite  ao  Órgão  julgador verificar a
existência  do  vício  inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá  dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei' [...]".
Referências legislativas: LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15      CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00122   ART:01025