RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1869962
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Publicação: DJE, 09/03/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA
DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DISPOSITIVO LEGAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) a possibilidade de
aplicação da teoria causa madura no caso dos autos, (ii) se a
discussão acerca da titularidade da marca em outro processo impede
que seja ajuizada ação de abstenção por quem detém o registro, (iii)
se o Juízo estadual invadiu a competência da Justiça Federal na
hipótese, (iv) a legitimidade da parte para responder aos termos da
demanda, (v) a existência de prejudicialidade externa em relação a 2
(dois) outros processos relacionados à marca e (vi) a possibilidade
de convivência entre as marcas.
3. As instâncias de origem podem indeferir, motivadamente, as provas
que julgarem impertinentes para a solução da lide, matéria que não
pode ser revista em recurso especial. Na hipótese dos autos, não
foram sequer especificadas as provas que se pretendia produzir no
momento processual devido, não ficando demonstrada a impossibilidade
de aplicação da teoria da causa madura.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF.
5. O direito de zelar pela integridade material ou reputação da
marca é  assegurado a seu titular ou ao depositante.
6. A discussão que gira em torno da exclusividade de uso da marca,
não envolvendo a declaração de nulidade do registro, é de
competência da Justiça estadual. Precedentes.
7. A falta de indicação do dispositivo legal tido como violado
impede o conhecimento do recurso especial, incidindo, no ponto, a
Súmula nº 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima
indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Nancy Andrighi e
Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Jurisprudência citada: (NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA - FACULDADE DO MAGISTRADO)
   STJ - <<AgInt no AREsp 911218>>-BA
(TITULAR DA MARCA - ABSTENÇÃO DE USO POR AQUELE QUE NÃO DETÉM O
REGISTRO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL)
   STJ - <<REsp 1527232>>-SP (RECURSO REPETITIVO - TEMA(s) 950),
         <<AgInt no AREsp 1524490>>-SP
(DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO PELO TITULAR DA MARCA REGISTRADA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO
INPI)
   STJ - <<REsp 1189022>>-SP
Informações complementares:      "[...] para afastar a garantia de uso exclusivo da marca no
território nacional é necessária ação própria para desconstituir o
registro. Assim, estando válido o registro, não há como obstar o
direito do titular de defender sua prerrogativa de uso exclusivo".
Referências legislativas: LEG:FED SUM:****** ANO:****
*****  SUM(STF)    SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
        SUM:000282 SUM:000284
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00057 ART:00126 ART:00130 PAR:00003