RECURSO ESPECIAL (REsp)
Processo: 1848033
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Relator: Ministro(a) PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Publicação: DJE, 12/11/2021
Tipo de decisão: ACÓRDÃO

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCA. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. INCLUSÃO DO ITEM 95 DA
CLASSE 40 NO REGISTRO DA MARCA PREVER QUE DECORREU DE ORDEM JUDICIAL
EM AÇÃO PROPOSTA PELA PRÓPRIA DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COISA
JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E
CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCAS
PREVER E PREVIR. MARCA POSTERIOR REGISTRADA NA MESMA CLASSE E NA
MESMA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO QUE A MARCA ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/96. MARCAS
NOMINATIVAS SEMELHANTES. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MESMA ESPECIFICAÇÃO.
SERVIÇOS QUE, SE NÃO IDÊNTICOS, DEVEM SER PRESUMIDOS COMO
SEMELHANTES OU AFINS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA EM AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O
PRÓPRIO REGISTRO DE MARCA. CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE JUÍZOS
DIVERSOS. ART. 292, § 1º, DO CPC/73 (ART. 327, § 1º, DO CPC/15).
 1. Ação proposta pela titular da marca PREVIR, buscando a nulidade
parcial do registro da marca PREVER, especificamente quanto ao item
95 da classe 40, relativo a serviços funerários, designados por sua
marca anteriormente registrada.
 2. Inclusão do item 95 no registro da marca PREVER que decorreu de
ordem judicial proferida em ação que fora movida contra o INPI com o
objetivo de comprovar que efetivamente se exercia a atividade de
serviços funerários, à luz do art. 128, § 1º, da Lei n. 9.279/96
(LPI).
 3. Ausência de coisa julgada a impossibilitar a pretensão da autora
de anular parcialmente o registro da marca da ré, diante da
ausência de tríplice identidade entre as ações, porquanto distintas
as partes e as causas de pedir. Coisa julgada que, nos termos do
art. 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC/15), não pode prejudicar
terceiros.
 4. Violação do art. 535 do CPC/73 não configurada, uma vez que o
Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e suficiente acerca
de todas as alegações relevantes à solução da lide.
 5. Verificação da impossibilidade de registro de um signo em razão
de marca anterior que demanda o exame (i) do grau de semelhança
entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii)
da possibilidade de confusão ou de associação no público
consumidor.
 6. Diversamente das classes constantes da Classificação de Produtos
e Serviços adotada pelo INPI, as quais, por serem abrangentes,
podem incluir produtos ou serviços eventualmente considerados
bastante distintos entre si, as subclasses, também chamadas de itens
ou de especificações, indicam com maior precisão os produtos ou
serviços a que se referem, configurando o maior grau de detalhamento
indicado no registro.
 7. Em ações em que se discute a validade ou a nulidade do próprio
registro de uma marca, diante de alegado conflito com marca
anteriormente registrada, há presunção absoluta de que os produtos
ou serviços representados pela mesma subclasse, item ou
especificação são, se não idênticos, ao menos semelhantes ou afins,
para fins do art. 124, XIX, da LPI. Entendimento não necessariamente
aplicável às ações de infração de direito marcário.
 8.  Titular de marca anteriormente registrada que tem a legítima
expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma
subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de
exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para
outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma
especificação.
 9. Princípio da especialidade que, de um lado, serve de limite  ao
direito de exclusividade do titular da marca registrada, e, de
outro, configura garantia de proteção mínima, já que assegura que,
ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro,
haverá direito de uso exclusivo.
 10. Caso concreto em que as marcas nominativas PREVIR e PREVER,
além de se mostrarem semelhantes gráfica e foneticamente, designam
serviços funerários, que, ainda que não sejam considerados
idênticos, se mostram ao menos afins, porquanto complementares e
permutáveis, a evidenciar o risco de confusão ou de associação no
mercado consumidor. Nulidade parcial do registro da marca posterior.
 11. Pedido de indenização por danos morais e materiais que decorre
não da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual utilização
indevida da marca anteriormente registrada.
 12. Embora seja possível a cumulação do pedido de nulidade de
registro de marca com o pedido de abstenção de uso, em razão da
previsão expressa do art. 173 da LPI, não se mostra possível a
cumulação do pedido de indenização por danos materiais e morais.
 13. Cumulação que apenas se mostra possível quando o mesmo juízo
for competente para conhecer dos diferentes pedidos, o que não é o
caso, considerando que a ação de nulidade deve tramitar, por força
do art. 175 da LPI, na Justiça Federal. Inteligência do art. 292, §
1º, do CPC/73 (art. 327, § 1º, do CPC/15). Precedentes deste
Superior Tribunal.
 14. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Decisão:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)
Relator(a).
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze,
Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Jurisprudência citada: (COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E
PEDIDOS - EXIGÊNCIA)
   STJ - <<AgInt no AREsp 1299182>>-SP,
         <<EDcl no AgInt no REsp 1296217>>-AM,
         <<REsp 743579>>-MA
(MARCA REGISTRADA - TITULAR - USO EXCLUSIVO - PROTEÇÃO CONTRA
PRODUTOS OU SERVIÇOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS)
   STJ - <<REsp 1730067>>-SP,
         <<REsp 1258662>>-PR,
         <<REsp 1340933>>-SP
(MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL - CUMULAÇÃO
DE PEDIDOS NA MESMA AÇÃO - NÃO CABIMENTO)
   STJ - <<REsp 1189022>>-SP,
         <<REsp 1188105>>-RJ
Referências legislativas: LEG:FED LEI:013105 ANO:2015
*****  CPC-15    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
        ART:00337 PAR:00001 PAR:00002 PAR:00004 ART:00506
LEG:FED LEI:005869 ANO:1973
*****  CPC-73    CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
        ART:00292 PAR:00001 ART:00301 PAR:00001 PAR:00002
        ART:00472
LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
*****  CPI-96    CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
        ART:00124 INC:00019 INC:0023P ART:00128 PAR:00001
        ART:00129 ART:00173
LEG:INT ACO:****** ANO:****
        ART:00016
(ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
RELACIONADOS AO COMÉRCIO)