Dato: 2025-06-26

Sammendrag: Merck Sharp & Dohme LLC er et amerikansk legemiddelselskap, som har hatt norsk patent på virkestoffet sitagliptin. Patentet er beskrevet med flere patentkrav. Krav 1 angir patentets totale omfang – såkalt selvstendig patentkrav. De øvrige patentkravene angir varianter av formelen i krav 1 og er dermed snevrere – såkalte uselvstendige patentkrav.

Etter patentloven § 39 a første ledd kan en patenthaver begjære at Patentstyret endrer patentkravene «slik at patentvernets omfang begrenses». Selskapet innga begjæring til Patentstyret om å begrense patentkrav 3 og 15 til å omfatte kombinasjonen av virkestoffene sitagliptin og metformin. Patentstyret avslo begjæringen fordi endringene ikke innebar en reell patentbegrensning, ettersom patentkrav 1 var uendret. Selskapet klaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som – etter flere rettslige runder –fastholdt vedtaket. Vedtaket ble siden opprettholdt av tingretten og lagmannsretten.

Spørsmålet for Høyesterett var om uselvstendige patentkrav kan begrenses alene, eller bare sammen med et selvstendig krav. Ordlyden i patentloven § 39 a og internrettslige kilder tilsier at det kreves en begrensning av patentvernets totale omfang, og ikke bare av et uselvstendig patentkrav. Den tilsvarende bestemmelsen i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er imidlertid forstått annerledes av Det europeiske patentverket (EPO). Det foreligger likevel ingen autoritativ avklaring av forståelsen av konvensjonen. Spørsmålet er dessuten noe ulikt løst i landenes nasjonale rett. Høyesterett er derfor kommet til at de internrettslige kildene må veie tyngst ved tolkningen, og at uselvstendige patentkrav ikke kan begrenses alene. Anken fra det amerikanske legemiddelselskapet er forkastet.

Dommen har betydning for når det kan kreves administrativ patentbegrensning.

D O M
avsagt 26. juni 2025 av Høyesterett i avdeling med
dommer Bergljot Webster
dommer Espen Bergh
dommer Erik Thyness
dommer Knut Erik Sæther
dommer Thom Arne Hellerslia
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2024
Merck Sharp & Dohme LLC (advokat Knut Sverre Skurdal Andresen – til
prøve)
mot
Staten v/Klagenemnda for industrielle (Regjeringsadvokaten
rettigheter v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

2
S T E M M E G I V N I N G
(1) Dommer Hellerslia:
Sakens spørsmål og bakgrunn
(2) Saken gjelder administrativ begrensning av patent etter patentloven § 39 a. Spørsmålet er
om et såkalt uselvstendig patentkrav kan begrenses uten at patentvernet som sådan
begrenses.
(3) Merck Sharp & Dohme LLC (MSD) er et amerikansk legemiddelselskap. Selskapet har
vært patenthaver til NO 321999 (999-patentet), som gjelder virkestoffet sitagliptin.
Virkestoffet benyttes til behandling av diabetes type 2. Patentet utløp i juli 2022. Basert på
patentet fikk MSD supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for to ulike legemidler i Norge.
Det ene var monoproduktet Januvia med sitagliptin som eneste virkestoff. Det andre var
kombinasjonsproduktet Janumet med virkestoffene sitagliptin og metformin. Januvia var
SPC-beskyttet fram til 23. september 2022 og Janumet fram til 8. april 2023.
(4) Det såkalte 999-patentet er beskrevet med flere patentkrav. Patentkrav 1 angir en generell
formel for en gruppe kjemiske forbindelser, i patentretten gjerne betegnet som en
Markush-struktur. Deretter følger patentkrav 2 til 19, som angir spesifiserte varianter av
formelen i krav 1 og dermed er snevrere enn krav 1.
(5) MSD innga 29. januar 2020 begjæring til Patentstyret om å begrense patentkrav 3 og 15 til
å omfatte kombinasjonen av virkestoffene sitagliptin og metformin. Patentstyret avslo
begjæringen 30. oktober 2020 fordi endringene ikke innebar en reell patentbegrensning,
ettersom patentkrav 1 var uendret.
(6) MSD påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).
I forbindelse med klagesaken innga MSD et subsidiært kravsett, som inneholdt nye
begrensninger i patentkrav 1, 5 og 6 – i tillegg til de opprinnelige begrensningene i krav
3 og 15. Begrensningene i krav 1, 5 og 6 var av en annen art enn begrensningene i krav
3 og 15.
(7) KFIR forkastet MSDs klage i vedtak 16. september 2021. KFIR var imidlertid ikke enig i
Patentstyrets begrunnelse om at det ikke kan gjøres patentbegrensninger som utelukkende
omfatter uselvstendige patentkrav. Avslaget fra KFIR ble i stedet begrunnet med at de
omsøkte endringene utgjorde en utvidelse av patentets verneomfang.
(8) MSD brakte vedtaket inn for Oslo tingrett for overprøving, som i dom 10. mars 2022
kjente KFIRs vedtak ugyldig. Tingretten mente at de omsøkte endringene ikke innebar
noen utvidelse av patentets verneomfang, slik KFIR hadde lagt til grunn.
(9) KFIR traff nytt vedtak 5. mai 2022. MSDs klage ble på ny forkastet, nå med den
begrunnelse at endringene manglet støtte i patentbeskrivelsen.
(10) MSD krevde igjen rettslig prøving av vedtaket. Ved Oslo tingretts dom 25. juli 2022 ble
også KFIRs nye vedtak kjent ugyldig, denne gang basert på partenes felles påstand om
ugyldighet.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

3
(11) KFIR traff deretter nytt vedtak 1. desember 2022 – som er det vedtaket som er gjenstand
for prøving i saken her – hvor MSDs klage nok en gang ble forkastet. KFIR var denne
gangen enig med Patentstyret i at endringene i krav 3 og 15 ikke utgjorde en reell
begrensning av patentvernet. Heller ikke det subsidiære kravsettet kunne godtas, fordi det
ikke kunne tas til følge fullt ut.
(12) MSD krevde rettslig prøving også av dette vedtaket. Oslo tingrett avsa 8. mars 2024 dom,
hvor staten ved KFIR ble frifunnet og MSD dømt til å erstatte statens sakskostnader.
(13) MSD anket dommen. Borgarting lagmannsrett avsa 21. oktober 2024 dom med slik
domsslutning:
«1. Anken forkastes.
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Merck Sharp & Dohme
106 375 – hundreogsekstusentrehundreogsyttifem – kroner til staten
v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker etter at dommen er
forkynt.»
(14) Lagmannsretten kom – i likhet med tingretten – til at det prinsipale kravsettet ikke innebar
noen begrensning av patentvernet, og at det subsidiære kravsettet måtte avslås fordi det
ikke kunne tas til følge fullt ut. Det subsidiære kravsettet innebar riktignok en begrensning
i patentvernets omfang, men bare for så vidt gjaldt endringene i kravene 1, 5 og 6.
(15) MSD har anket til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen.
Partenes syn på saken
(16) Ankende part – Merck Sharp & Dohme LLC – har i korte trekk argumentert slik:
(17) Patentloven § 39 a åpner for at også uselvstendige patentkrav kan begrenses, uten samtidig
begrensning av det tilhørende selvstendige kravet. Både ordlyden – som viser til
«patentkravene» – og lovens forhistorie og system støtter en slik forståelse. Patentstyret
har tidligere tillatt endringer i uselvstendige krav. Juridisk litteratur og nordisk rett gir ikke
klart uttrykk for noe annet. Også reelle hensyn støtter en slik tolkning.
(18) Den tilsvarende regelen i Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 105a åpner
for endring av uselvstendige krav alene. Dette følger både av «Implementing Regulations»
regel 95 og retningslinjer til konvensjonen fra Det europeiske patentverket (EPO). Praksis
fra EPO viser at bestemmelsen også praktiseres slik.
(19) Forståelsen av artikkel 105a bør tillegges avgjørende betydning for tolkningen av
patentloven § 39 a. Dette følger både av prinsippet om at norsk rett presumeres å være i
overenstemmelse med konvensjoner Norge er bundet av, og av ønsket om rettsenhet
innenfor patentretten, slik dette er uttrykt både av lovgiver og i rettspraksis. Norge er
uansett EØS-rettslig forpliktet etter EØS-avtalen protokoll 28 artikkel 3 nr. 4 til å følge de
materielle bestemmelsene i EPC. Artikkel 105a er ut fra dens rettsvirkninger en materiell
bestemmelse.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

4
(20) Dersom ikke det prinsipale kravsettet aksepteres som en begrensning i patentvernet, utgjør
uansett det subsidiære kravsettet en slik begrensning. Det er ikke grunnlag for et vilkår om
årsakssammenheng mellom begrensningene i selvstendige og uselvstendige krav.
(21) Merck Sharp & Dohme LLC har lagt ned slik påstand:
«1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 1. desember 2022 i sak
20/00139 B er ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til innen to uker
fra dommens forkynnelse å betale sakskostnader for tingretten,
lagmannsretten og Høyesterett til Merck Sharp & Dohme LLC.»
(22) Ankemotparten – staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter – har i korte trekk
argumentert slik:
(23) Det følger av ordlyden i patentloven § 39 a at endringen av patentkravene må innebære at
patentvernets omfang begrenses. Uselvstendige patentkrav – slik som krav 3 og 15 i saken
her – kan derfor ikke begrenses alene uten at også det tilhørende selvstendige patentkravet
begrenses. Også forarbeidene gir klart uttrykk for at det må være tale om en reell
begrensning av patentvernet. Forståelsen støttes av juridisk litteratur og reelle hensyn.
(24) Folkerettslige regler Norge er bundet av, stiller ikke krav til de nasjonale reglene om
administrativ patentbegrensning. Dette gjelder også EPC artikkel 105a, som kun regulerer
adgangen til å søke EPO om begrensning av et europeisk patent. Presumsjonsprinsippet
gjelder derfor ikke. Bestemmelsen er heller ikke en materiell bestemmelse som Norge har
forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen protokoll 28. Hensynet til rettsenhet kan
ikke tillegges noen stor vekt, siden de nasjonale reglene for administrativ
patentbegrensning varierer mellom ulike land. Den praksis som det vises til fra EPO,
gjelder dessuten kun EPOs laveste organ.
(25) Heller ikke det subsidiære kravsettet kan aksepteres, da det ikke er noen sammenheng
mellom endringene i krav 3 og 15 og endringene av patentvernets omfang i krav 1, 5 og 6.
(26) Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt ned slik påstand:
«1. Anken forkastes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.»
Mitt syn på saken
Høyesteretts kompetanse
(27) Saken gjelder rettsanvendelsen, nærmeste bestemt tolkningen av patentloven § 39 a.
Partene er enige om at de begjærte endringene i patentkrav 3 og 15 begrenser disse
patentkravene. De er samtidig enige om at endringene ikke utgjør en begrensning i
patentvernets totale omfang etter patentkrav 1. Spørsmålet for Høyesterett er derved
begrenset til den generelle rettsanvendelsen. Det kreves derfor ikke vurderinger av faktiske
omstendigheter hvor «den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag» som
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

5
fagmyndigheten innehar, tilsier tilbakeholdenhet fra domstolenes side, slik som ved
vurderingen av om de alminnelige vilkårene for patent etter patentloven § 2 er til stede,
jf. Rt-1975-603 Swingball på side 606.
Administrativ patentbegrensning
(28) En patentsøknad skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen og patentkrav som angir
oppfinnelsen som søkes beskyttet, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum. Det følger
av samme bestemmelse at patentkravene skal være klare og tydelige. Klarhetskravet må
ses i sammenheng med at det er innholdet i patentkravene som er bestemmende for
patentvernets omfang, jf. § 39 første punktum, mens beskrivelsen kun kan tjene som
veiledning, jf. § 39 andre punktum. Siden patent gir enerett til kommersiell utnyttelse av
oppfinnelsen i en tidsbegrenset periode, jf. § 1 første ledd, tilsier hensynet til både
patenthaver og tredjeparter at patentvernets omfang er mest mulig forutberegnelig.
(29) Etter at et patent er meddelt, kan patentkravene ikke endres slik at vernet utvides,
jf. § 19 andre ledd. Det er imidlertid anledning til å begrense vernet, både administrativt,
jf. §§ 39 a til 39 e, og av domstolene etter begjæring fra patenthaver i forbindelse med et
ugyldighetssøksmål, jf. § 52 første ledd siste punktum.
(30) Adgangen til administrativ begrensning ble innført i 1995. Bakgrunnen var at dersom det i
ettertid viser seg at søknaden ikke skulle vært godkjent, og årsaken knytter seg til kun deler
av patentet, vil den resterende delen bare kunne opprettholdes dersom omfanget kan
begrenses til ett eller flere av patentkravene. En adgang til å redusere omfanget av
patentkravene ville derfor utvide mulighetene til å kunne opprettholde – «redde» –
patentet, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 17–18 og 37.
(31) Bestemmelsen – som senere er noe endret – ble gitt følgende ordlyd og satt inn som ny
§ 39 a første ledd:
«En patenthaver kan begjære at patentkravene eller beskrivelsen endres slik at
patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).»
(32) For tolkningen av bestemmelsen er skillet mellom selvstendige og uselvstendige
patentkrav sentralt.
Selvstendige og uselvstendige patentkrav
(33) Patentloven benytter ikke selv begrepsparet selvstendige og uselvstendige patentkrav.
Skillet er imidlertid beskrevet i patentforskriften § 7 tredje ledd:
«Et patentkrav kan være selvstendig eller uselvstendig. Uselvstendige krav er krav
som gjelder utføringsformer av en oppfinnelse angitt i et annet patentkrav i søknaden,
og som derfor omfatter samtlige kjennetegn i dette kravet. Uselvstendige krav skal
innledes med en henvisning til det eller de foregående kravene som det knytter seg
til.»
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

6
(34) Internasjonalt benyttes «independent» og «dependent claims» om det samme skillet, se
eksempelvis «Implementing regulations» regel 43 til Den europeiske patentkonvensjonen
(EPC).
(35) Siden uselvstendige krav omfatter samtlige kjennetegn i et selvstendig krav, vil det ikke
kunne foreligge en krenkelse av det uselvstendige kravet uten at også det selvstendige
kravet er krenket. Det klare utgangspunktet er derfor at uselvstendige krav ikke har
betydning for patentvernets omfang. Jeg viser her til Are Stenvik, Patentrett, 4. utgave
2020, side 74. Det går fram samme sted at uselvstendige krav først og fremst har interesse
som reservekrav dersom gyldigheten av patentet angripes. I NU 1963:6 Betenkning
angående nordisk patentlovgivning side 186 er det også nevnt et annet formål, nemlig at
uselvstendige krav ved å angi utføringsformer kan sikre at andre ikke belegger disse med et
senere inngitt avhengighetspatent.
(36) Et ytterligere formål med uselvstendige patentkrav – og som framstår som aktuelt i saken
her – kan være å angi kombinasjoner av hovedvirkestoffet og et annet virkestoff i et
legemiddel, på en måte som er tilstrekkelig presis til at patenthaver sikrer at vilkårene for
supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for kombinasjonspreparatet er oppfylt.
Supplerende beskyttelsessertifikat er en EU-rettslig ordning på siden av EPC, som gir en
mulighet til forlenget beskyttelsestid for legemidler. Ordningen skal særlig ivareta behovet
for forlenget beskyttelse som følger av tiden det kan ta fra patentsøknad inngis til et
legemiddel er godkjent for salg. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 469/2009 om
slike sertifikater gjelder som norsk lov, jf. patentloven § 62 a. Etter artikkel 3 bokstav a er
det et vilkår for utvidet beskyttelse at produktet er beskyttet av et basispatent. EU-
domstolen har stilt krav om at kombinasjonen da «nødvendigvis og specifikt» er omhandlet
i patentkravene, hvilket innebærer at den konkrete kombinasjonen skal være mulig å
identifisere for en fagmann dersom den ikke uttrykkelig er nevnt, jf. storkammerdom
25. juli 2018 i sak C-121/17 Teva avsnitt 57. Det er altså ikke tilstrekkelig at produktet
faller innenfor patentvernet, jf. Stenvik side 350 følgende.
(37) Spørsmålet i vår sak er om det i medhold av patentloven § 39 a er adgang til å begrense et
uselvstendig patentkrav alene eller om det bare kan skje i sammenheng med begrensning
av det tilhørende selvstendige patentkravet. Det springende punktet er, slik jeg ser det, om
internasjonale kilder skal få avgjørende vekt for tolkningen. Før jeg går nærmere inn på de
internasjonale kildene vil jeg derfor se på hva som er en naturlig forståelse uavhengig av
disse.
Internrettslige kilder for forståelsen av patentloven § 39 a
(38) Paragraf § 39 a første ledd lyder i dag slik:
«En patenthaver kan begjære at patentkravene, og om nødvendig beskrivelsen, endres
slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).»
(39) Ordlyden taler etter min mening klart i retning av at bestemmelsen ikke gir anledning til å
endre uselvstendige krav alene. Det er riktignok vist til at «patentkravene» kan begjæres
endret, uten at det skilles mellom selvstendige og uselvstendige krav. Ordlyden stiller
imidlertid også krav til hva endringen kan gå ut på – kravene kan begjæres endret «slik at
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

7
patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning)». Beskrivelsen kan samtidig «om
nødvendig» begjæres endret, hvilket må ses i sammenheng med § 39 andre punktum.
(40) Forarbeidene til bestemmelsen er forholdsvis knappe, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995), og
utdyper ikke lovteksten på dette punktet. Ankende part har vist til at det i særmerknadene
til bestemmelsen heter at det sentrale er at endringene ikke fører til en utvidelse av
patentvernets omfang, jf. side 37. Selv om det er et selvstendig vilkår at endringene ikke
fører til en utvidelse, jf. § 39 b første ledd, er ordlyden i § 39 a klar på at det må være tale
om en begrensning.
(41) Bestemmelsen ble endret i 2019 ved at det ble presisert at beskrivelsen ikke kan endres
alene. Samtidig ble § 39 b endret slik at Patentstyret ikke lenger skal vurdere om
patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt for det begrensede patentet. Endringene skjedde for å
bringe rettstilstanden mer på linje med EPC, samt svensk og finsk rett, jf. Prop.52 L
(2018–2019) side 26. Det går imidlertid fram samme sted at Patentstyret fortsatt skal
vurdere om begjæringen innebærer «en reell begrensning av patentet». I særmerknaden til
lovendringen på side 44 er dette uttrykt slik:
«At en patentbegrensning bare kan innvilges der det foreligger en reell begrensning av
patentet, fremgår allerede av første ledd, der det fremgår at begjæringen må gjelde en
endring som medfører at ‘patentvernets omfang begrenses’. Det er følgelig ikke
nødvendig å presisere ytterligere i lovteksten at Patentstyret bare skal ta begjæringen
til følge der det dreier seg om en reell begrensning av patentvernet.»
(42) Jeg har allerede nevnt formålet med administrativ begrensning. Endringer i patentkravene
som ikke innskrenker patentets omfang, vil i utgangspunktet ikke bidra til å redde patentet.
(43) Videre viser jeg til sammenhengen i loven, og da særlig forholdet til patentloven
§ 52 første ledd siste punktum om at domstolene i et ugyldighetssøksmål, dersom patentet
delvis er ugyldig, kan opprettholde patentet «i begrenset form ved å endre patentkravene i
samsvar med begjæring fra patenthaver». Adgangen ble innført i 2007. Bakgrunnen var
tiltredelsen av EPC, som i artikkel 138 nr. 3 krever at patenthaveren skal ha en slik adgang
for patenter etter konvensjonen. Formålet med endringsadgangen tilsvarer formålet med
administrativ patentbegrensning etter § 39 a – å gi mulighet til å redde et ellers ugyldig
patent ved å begrense det – og det er derfor neppe noen grunn til at adgangen til å begrense
uselvstendige krav skal være ulik. I merknadene til endringen i Ot.prp. nr. 33 (2006–2007)
framgår det at endringen må medføre en reell begrensing. Uselvstendige krav er omtalt,
men i første rekke i sammenheng med endring av selvstendige krav, jf. side 20:
«Det er vidare eit krav at avgrensinga skjer gjennom ei endring av patentkrava, og at
endringa faktisk inneber ei avgrensing av omfanget av patentvernet. Endringa kan for
eksempel gå ut på samanslåing av eit sjølvstendig krav med eitt eller fleire
usjølvstendige krav eller med delar av slike krav. Endringa kan vidare gå ut på at
føresegner frå beskrivinga blir tekne inn i patentkrava.»
(44) Forvaltningspraksis er sprikende og lite omfattende. Patentstyret har i et par saker
akseptert endring av uselvstendige krav, men i saken her har både Patentstyret og KFIR
kommet til at det ikke er slik adgang.
(45) Jeg forstår videre juridisk litteratur slik at det forutsettes at uselvstendige krav ikke kan
endres alene. Jeg viser til Stenvik side 110, om at en endring etter § 39 a må innebære en
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

8
reell begrensning, som betyr at noe som var omfattet av patentkravene før endringen, ikke
lenger omfattes. Det heter videre at begrensning kan skje ved at ytterligere trekk inntas i
selvstendige krav fra uselvstendige krav eller fra beskrivelsen, eller at generelle angivelser
erstattes av spesielle. Det er naturlig å lese dette i sammenheng med uttalelsen på side 74,
som jeg har vist til i redegjørelsen for selvstendige og uselvstendige patentkrav, om at fra
et beskyttelsessynspunkt har et uselvstendig krav ingen verdi.
(46) De internrettslige kildene peker etter mitt syn nokså klart i retning av at uselvstendige krav
ikke kan endres alene. Kildene omtaler riktignok i liten grad hvilke reelle hensyn som gjør
seg gjeldende. Det kan hevdes at hensynet til tredjeparter ikke har vekt så lenge vernet ikke
utvides eller omfatter noe som ikke framgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. § 39 b
første ledd. Verken ordlyden eller forarbeidene åpner imidlertid for at slike hensyn er
avgjørende. Vilkåret i § 39 a om begrensing av patentet er et selvstendig vilkår i tillegg til
vilkårene i § 39 b.
Internasjonale konvensjoner og fremmed rett
(47) Den europeiske patentkonvensjon (EPC) fra 1973 ble ratifisert av Norge i 2007.
Konvensjonen oppretter et europeisk patentsøknadssystem, der en patentsøker kan få
patent i alle land som er tilsluttet konvensjonen, gjennom en sentralisert behandling av
søknaden ved Det europeiske patentverket (EPO). Patenter meddelt av EPO blir omtalt
som europeiske patenter.
(48) Nasjonale regler om europeiske patenter er gitt i patentloven kapittel 10a. For at et
europeisk patent skal få virkning her i riket, må det være angitt at det skal gjelde i Norge,
levert inn oversettelse til Patentstyret og betalt gebyr, jf. § 66 b første ledd og § 66 c første
ledd. Dersom patentet gjennom dette er validert i Norge, har patentet samme virkning som
patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene, jf. § 66 b første ledd
og EPC artikkel 2 nr. 2. Det følger videre av § 66 b andre ledd at avgjørelse fra EPO om å
begrense et europeisk patent har samme virkning her i riket som tilsvarende avgjørelser
fattet av Patentstyret. Patentet i vår sak – 999-patentet – er ikke et europeisk patent. Det er
derfor kun Patentstyret som har kompetanse til å begrense dette patentet.
(49) Adgang for EPO til å begrense et europeisk patent ble innført i forbindelse med revisjonen
av EPC i 2000, ut fra langt på vei samme formål som patentloven § 39 a,
jf. endringsforslag fra EPOs president 8. november 1999, CA/PL 29/99 punkt 5. Artikkel
105a første og andre punktum lyder slik:
«At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by
an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent
Office in accordance with the Implementing Regulations.»
(50) Det er altså i likhet med § 39 a et vilkår at patentet blir begrenset – «limited». Etter
«Implementing Regulations», som bestemmelsen viser til, skal EPO undersøke «whether
the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted …», jf. regel
95 andre ledd. I motsetning til ankende part kan jeg ikke se at formuleringen forutsetter at
uselvstendige krav kan begrenses alene.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

9
(51) EPO har imidlertid gitt ut retningslinjer («Guidelines») for behandlingen av søknader.
Retningslinjene for behandlingen av begjæringer om patentbegrensning lyder slik, jf. punkt
4.3.1 i Part D Chapter X-3:
«The term ‘limitation’ is to be interpreted as meaning a reduction in the extent of
protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a
different subject (‘aliud’) are not to be considered as limitations.
More particularly, the limitation of a dependent claim only, without any independent
claim being limited, is acceptable. However, it is not permissible to introduce non-
limiting amendments in the description or in the claims that are not a consequence of
the limitation of the claims (for example tidying up unclear claims, making
amendments to improve the patent or cosmetic changes). Likewise, adding dependent
claims in limitation is not permissible if not directly caused by the limitation
introduced in the claims.»
(52) Til tross for beskrivelsen av «limitation» i første avsnitt, går det altså fram av andre avsnitt
at et uselvstendig patentkrav kan begrenses alene. Retningslinjene er utgitt av EPOs
president, med forankring i EPC artikkel 10 andre ledd bokstav a om at EPOs president
kan gi interne administrative instrukser. Klageorganene – «Boards of Appeal» – er
imidlertid selvstendige og kan ikke instrueres, jf. EPC artikkel 23 tredje ledd. Jeg legger
derfor til grunn at retningslinjene ikke gjelder for disse, men er begrenset til å sikre ensartet
praksis i underinstansen. Det må tas forbehold for det tilfelle at retningslinjene har tatt opp
i seg praksis fra klageorganene, men jeg er ikke kjent med at det foreligger slik praksis for
vårt spørsmål.
(53) Praksis fra underinstansen i EPO synes å følge forståelsen i retningslinjene. Praksisen er
imidlertid ikke omfattende – det er framlagt 23 saker fra de mer enn ti årene
retningslinjene har hatt denne formuleringen – og avgjørelsene er ikke begrunnet.
(54) Selv om det ikke foreligger noen autoritativ avklaring, innebærer formuleringene i
retningslinjene og den praksisen som er framlagt, at det kan påregnes at en begjæring til
EPO om begrensning av et uselvstendig patentkrav alene, vil bli tatt til følge. Spørsmålet er
så hvilken betydning dette skal ha for tolkningen av patentloven § 39 a.
(55) Et første spørsmål er om Norge er bundet av denne forståelsen i medhold av EØS-avtalen.
EØS-avtalen del IV om konkurranseregler og andre felles regler viser i artikkel 65 nr. 2 til
Protokoll 28 om opphavsrett. Protokoll 28 artikkel 3 gjelder «fellesskapspatenter», som var
et langvarig arbeid som ikke førte fram. Arbeidet med fellespatent for EU er videreført,
men da i en form som ikke omfatter alle EU-statene og heller ikke EFTA-statene. Da
EØS-avtalen ble inngått, var det fortsatt aktuelt at EFTA-statene skulle slutte seg til
ordningen med «fellesskapspatenter», og det ble derfor i protokoll 28 stilt som vilkår at de
i sin lovgivning følger «de materielle bestemmelser» – «the substantive provisions» – i
EPC, jf. artikkel 3 nr. 3 og 4.
(56) Jeg kan imidlertid ikke se at artikkel 105a kan regnes som en materiell bestemmelse etter
protokoll 28. Bestemmelsen er plassert i konvensjonens del V, om «Opposition and
limitation procedure», og ikke i del II om «Substantive patent law», der de grunnleggende
bestemmelsene om patenterbarhet, rettighetssubjekt og rettsvirkninger av patent og
patentsøknad står. Rett nok har begrensning av patent en materiell side, men det gjelder
også andre bestemmelser som er plassert utenfor del II, slik som behandlingen av
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

10
ugyldighetsinnsigelser. Det har vært lagt til grunn at de norske materielle patentreglene har
vært harmonisert fullt ut med EPC siden tidlig på 90-tallet, jf. St.prp. nr. 53 (2006–2007)
om samtykke til ratifikasjon av EPC side 8. Ratifikasjonen innebar derfor bare marginale
endringer i patentloven kapittel 1 og 2, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) side 19. Det er
dessuten slik – som jeg kommer tilbake til – at artikkel 105a ikke stiller krav til nasjonal
rett, i motsetning til hva som må antas å gjelde for de rent materielle bestemmelsene. Jeg
nevner også at artikkel 105a først kom inn i konvensjonen ved revisjonen i 2000, det vil si
etter at EØS-avtalen ble inngått. Bestemmelsen var derfor uansett ikke blant de
bestemmelser det ble siktet til da EØS-avtalen ble inngått. Norge har altså etter mitt syn
ikke gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å ha samme regler for administrativ
patentbegrensning som EPC.
(57) Et neste spørsmål er om presumsjonsprinsippet fører til at § 39 a må forstås på samme
måte som EPC artikkel 105a. Presumsjonsprinsippet innebærer at norsk rett så vidt mulig
skal tolkes i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser. Artikkel 105a gjelder imidlertid
EPOs behandling av europeiske patenter, og forplikter ikke statene til å ha samme
nasjonale regler.
(58) Endelig kan det spørres om hensynet til rettsenhet bør føre til samsvarende tolkning. Selv
om EPC på dette punktet ikke gir forpliktelser for statenes nasjonale patentrett, er
rettsenhet et selvstendig hensyn på patentområdet, jf. Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 51, der
det heter at det er av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede
regler og praktisering innenfor patentområdet. Det er samtidig uttalt at det må bero på en
selvstendig vurdering, og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen,
hvilken vekt praksis fra EPO skal tillegges. Dommen gjelder et saksforhold fra tiden før
norsk tiltredelse av EPC, men gjaldt materielle patentregler, som Norge uansett var
forpliktet til å følge etter EØS-avtalen.
(59) Også Stenvik viser til EPO-praksis som en viktig rettskildefaktor, jf. side 45–46. Det
samme gjør Arne Ringnes i artikkelen «Høyesterett og immaterialretten» i Tore Schei mfl.
(red.), Lov, sannhet, rett. Norges Høyesterett 200 år, 2015 side 888. Samtidig peker han på
at EPO-praksis er fragmentarisk og til dels preget av en formalistisk tilnærming som kan
være fremmed etter norsk rettstradisjon.
(60) Hensynet til rettsenhet gjør seg særlig sterkt gjeldende for de materielle patentreglene, men
har etter mitt syn også vekt for andre regler med en klar materiell side, slik som adgangen
til patentbegrensning. For europeiske patenter som er validert i Norge, vil patenthaver
kunne oppnå begrensning basert på EPOs praksis ved søknad til EPO, som får virkning for
det europeiske patentet som sådan og derved for det nasjonale patentet, jf. patentloven
§ 66 b andre ledd. Det kan hevdes at det ikke bør være avgjørende om søknaden avgjøres
av EPO eller Patentstyret. Ved patenter som ikke er meddelt av EPO, slik som i vår sak, er
det imidlertid ikke mulig å søke EPO om patentbegrensning.
(61) Lik behandling av europeiske patenter uavhengig av om saken avgjøres av Patentstyret
eller EPO, er imidlertid bare én side av hensynet til rettsenhet. En annen side er rettsenhet
med andre lands nasjonale patentrett – det samme patentet vil gjerne være meddelt i flere
land, også om det ikke er et europeisk patent. De opplysninger om fremmed rett som er
lagt fram i saken, viser at det ikke er noen felles tilnærming til spørsmålet i vår sak. Sveits,
og etter hva jeg forstår også Tyskland, aksepterer ikke begrensning av uselvstendige krav
alene, i motsetning til Frankrike og Storbritannia. De andre nordiske landene har lignende
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

11
formuleringer i sine patentlover som i den norske lovens § 39 a. Det er imidlertid ikke lagt
fram praksis fra de nordiske landene om hvordan bestemmelsene forstås.
Samlet vurdering
(62) Ved den nærmere avveiningen av rettskildene har det etter mitt syn på den ene siden
betydning hvor klare de internrettslige kildene er, og på den andre siden hvor autoritativ
tolkning av EPC det er tale om, samt om denne tilsvarer andre lands nasjonale patentrett.
(63) Ordlyden i § 39 a peker klart i retning av at uselvstendige krav ikke kan begrenses alene.
Forståelsen støttes av forarbeider til senere lovendringer. Lignende ordlyd i EPC artikkel
105a er likevel forstått annerledes i EPOs retningslinjer og i EPOs praksis, men uten at det
foreligger noen avgjørelse fra klageorganene. Andre lands nasjonale rett varierer.
(64) Lovgiver har ikke alltid valgt det alternativet som samsvarer med EPC. I Prop. 52 L
(2018–2019) gikk departementet inn for en avvikende løsning for virkningen av
fristoversittelse, jf. patentloven § 72. Også det spørsmålet har en materiell side. Under
departementets vurderinger på side 15–16 er det vist til at reelle hensyn taler for en
lempeligere regel, at hensynet til harmonisering får mindre vekt når det er tale om
saksbehandlingsregler, og at det ikke er fullstendig rettsenhet på området.
(65) Lovgiver har ikke foretatt en lignende vurdering for vårt tilfelle. Bakgrunnen synes å være
at departementet la til grunn at EPO vurderer om det er tale om en reell begrensning av
patentet, se nevnte proposisjon side 22, noe som altså ikke synes å være en dekkende
beskrivelse. De hensyn som kan tale for og imot å akseptere en endring i uselvstendige
patentkrav alene, er derfor ikke omtalt i forarbeidene. De er også i liten grad belyst av
partene i saken her. Det gjelder også hensyn som måtte gjøre seg gjeldende mer spesielt
knyttet til formålet som så vidt jeg forstår ligger bak endringsbegjæringen i denne saken,
nemlig å trygge en SPC-godkjennelse opp mot de krav EU-domstolen har stilt. På et
teknisk område som dette, som regulerer privatrettslige rettigheter, men der også
samfunnsmessige hensyn gjør seg gjeldende, er det etter mitt syn grunn til å utvise
forsiktighet med å strekke lovregelen lenger enn hva som følger av ordlyden, og de hensyn
lovgiver uttrykkelig har vurdert.
(66) Løsningen framstår ikke som klar, men jeg er blitt stående ved at patentloven § 39 a må
forstås slik at patentvernets omfang reelt sett må begrenses. Bestemmelsen åpner derfor
ikke for at uselvstendige patentkrav kan begrenses alene.
Konkret vurdering
(67) Det prinsipale kravsettet inneholder en endring av patentkrav 3 og 15. Partene er enige om
at endringene innebærer begrensninger av disse patentkravene, henholdsvis ved at det i
krav 3 er satt inn en konkret kombinasjon av sitagliptin «og et biguanid, slik som
metformin», og ved at det i krav 15 er satt inn en konkret kombinasjon av sitagliptin «og
metformin».
(68) Partene er videre enige om at patentkrav 3 er et uselvstendig krav. Beskrivelsen av kravet
faller fullt ut inn under det selvstendige patentkravet i krav 1 og viser til dette kravet.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

12
Partene er ikke enige om patentkrav 15 er et uselvstendig krav. Det er ubestridt at også
beskrivelsen i krav 15 fullt ut faller inn under beskrivelsen i krav 1, jf. patentforskriften
§ 7 tredje ledd andre punktum, men kravet viser ikke uttrykkelig til krav 1, jf. § 7 tredje
ledd tredje punktum. Partene er uansett enige om at krav 15 både før og etter endringen er
innenfor beskrivelsen i punkt 1. Heller ikke endringen av krav 15 innebærer derfor noen
begrensning av patentvernets omfang.
(69) Da verken endringen av krav 3 eller krav 15 gir noen begrensning i patentvernets totale
omfang, var det riktig av KFIR å ikke ta begjæringen om endring til følge.
(70) Det subsidiære kravsettet innebærer en begrensning i patentvernets omfang. I tillegg til
endringene i krav 3 og 15, er det gjort endringer i krav 1, 5 og 6, ved at beskrivelsen av
fenyl i den kjemiske formelen for sitagliptin er endret fra fenyl som er «usubstituert eller
substituert med …» til fenyl som er «substituert med …». Endringene i krav 1, 5 og 6 vil
kunne tas til følge isolert sett, fordi omfanget av krav 1 – det selvstendige patentkravet –
begrenses. Endringene i krav 3 og 15 har imidlertid ingen sammenheng med disse
endringene. Jeg kan ikke se at det kan foretas endringer som faller utenfor rammene for
§ 39 a bare fordi det samtidig søkes om endringer som faller inn under bestemmelsen, når
disse ikke står i sammenheng med hverandre.
(71) Det er videre slik at en begjæring om endring bare kan tas til følge fullt ut eller avslås,
jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 37. Det var derfor også riktig av KFIR å avslå
begjæringen om det subsidiære kravsettet.
Konklusjon og sakskostnader
(72) Jeg er etter dette kommet til at anken forkastes.
(73) Staten ved KFIR har rett til å få dekket sine sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven
§ 20-2 første ledd. Selv om resultatet ikke er helt klart, finner jeg ikke at det er grunn til å
gi fritak fra kostnadsansvaret i en sak av denne karakter. Statens kostnadskrav er
299 700 kroner. Kravet er basert på noen flere timer enn kravet fra ankende part, noe som
antas å skyldes skifte av prosessfullmektig. Skiftet skyldtes imidlertid ikke forhold på
statens side. Kostnadene framstår som nødvendige og rimelige, og kravet tas til følge.
(74) Jeg stemmer for denne
D O M :
1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Merck Sharp & Dohme LLC til staten ved
Klagenemnda for industrielle rettigheter
299 700 – tohundreognittinitusensyvhundre – kroner innen 2 – to – uker fra
forkynnelsen av dommen.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)

13
(75) Dommer Sæther: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med
førstvoterende.
(76) Dommer Bergh: Likeså.
(77) Dommer Thyness: Likeså.
(78) Dommer Webster: Likeså.
(79) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne
D O M :
1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Merck Sharp & Dohme LLC til staten ved
Klagenemnda for industrielle rettigheter
299 700 – tohundreognittinitusensyvhundre – kroner innen 2 – to – uker fra
forkynnelsen av dommen.
HR-2025-1232-A, (sak nr. 24-200967SIV-HRET)