Einkaleyfi og vörumerki Greinargerð/athugasemdir úr lagafrumvarpi, mál nr. 3

3. Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, og lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. og lög nr. 31/1984.

(Lagt fyrir Alþingi á 116. löggjafarþingi 1992.)

I. KAFLI

Breytingar á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi.

1. gr.

Í stað orðanna „hér á landi“ í 2. tölul. 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: á Evrópska efnahagssvæðinu.

II. KAFLI

Breyting á lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. lög nr. 31/1984.

2. gr.

2. mgr. 1. gr. laganna orðast svo:

Vörumerki geta verið hvers konar tákn er birta má á prenti og til þess eru fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, þ.e.:

orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, mannanöfn, nöfn á fyrirtækjum eða fasteignum, bókstafir og tölustafir, myndir og teikningar, útlit, búnaður eða umbúðir vöru.

3. gr.

Aftan við 2. mgr. 3. gr. laganna kemur nýr málsliður sem orðast svo:

Í rétti þessum felst þó ekki að eigandi vörumerkisins geti hindrað að aðrir noti nafn sitt, firmanafn eða nafn á fasteign sinni í atvinnuskyni í samræmi við góða viðskiptavenju.

4. gr.

2. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:

Hætta á ruglingi telst þó vera til staðar gagnvart vel þekktu vörumerki hér á landi ef notkun á öðru líku merki felur í sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

5. gr.

8. gr. laganna orðast svo:

Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið verndar jafnhliða rétti á eldra vörumerki þótt merkin séu svo lík að villast megi á þeim, að því tilskildu að tilkynning um skráningu hafi verið afhent í góðri trú og eigandi eldra vörumerkisins hafi þrátt fyrir vitneskju um yngra merkið látið notkun á því afskiptalausa hér á landi í fimm ár samfellt frá skráningardegi.

6. gr.

Síðasti málsliður 1. mgr. 13. gr. laganna fellur brott.

7. gr.

Í 2. málsl. 17. gr. laganna falla niður orðin „og hver atvinnurekstur hans er“.

8. gr.

Aftan við 1. mgr. 25. gr. laganna bætist nýr málsliður er orðast svo:

Skráningin verður þó ekki felld úr gildi vegna ruglingshættu við annað vörumerki ef skilyrði 25. gr. a eiga við um það merki.

9. gr.

Við lögin bætist ný grein, 25. gr. a, sem orðast svo:

Ef eigandi að skráðu vörumerki hefur eigi, innan fimm ára frá skráningardegi, notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt má ógilda skráninguna með dómi ef ekki koma fram gildar ástæður fyrir því að notkun á vörumerkingu hefur ekki átt sér stað.

Ef vörumerki er notað í annarri útfærslu en greinir í vörumerkjaskrá, þó þannig að um sé að ræða óveruleg frávik sem ekki raska aðgreiningarhæfi þess eða ef merkið hefur verið sett á vörur hér á landi sem eingöngu eru ætlaðar til útflutnings eða á umbúðir þeirra, skal leggja slíkt að jöfnu við notkun skv. 1. mgr.

Ef vörumerki er notað af öðrum en eiganda, en með samþykki hans, skal leggja þá notkun að jöfnu við notkun eiganda.

Skráning verður þó ekki afmáð ef notkun á merki hefur hafist eftir lok fimm ára tímabilsins en áður en krafa um ógildingu kemur fram. Nú er krafa um ógildingu eigi lögð fram fyrr en þrír mánuðir hið skemmsta eru liðnir frá lokum fimm ára tímabilsins en eigandi merkis hefur hafið eða tekið aftur upp notkun þess á síðustu þremur mánuðum áður en krafa um ógildingu kom fram. Skal þá slík notkun ekki hafa áhrif á kröfu um ógildingu hafi eiganda merkis verið kunnugt um að krafan mundi koma fram er hann hóf undirbúning að notkun þess.

10. gr.

Við lögin bætist ný grein, 25. gr. b, sem orðast svo:

Hafi notkunarskyldu verið fullnægt fyrir hluta af þeim vörum eða þjónustu er vörumerkið var skráð fyrir skal ógildingin ekki taka til þess hluta skráningarinnar.

11. gr.

2. mgr. 26. gr. orðast svo:

Vörumerkjaskrárritari er réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 13. gr., 1.–3. tölul. 14. gr., 2. mgr. 25. gr. og 25. gr. a.

12. gr.

34. gr. laganna orðast svo:

Eigandi að skráðu vörumerki getur veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni (nytjaleyfi). Nytjaleyfi getur tekið til allrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið nýtur verndar fyrir eða takmarkaðs hluta skráningar. Nytjaleyfi getur tekið til landsins alls eða afmarkaðra svæða þess. Eigandi að skráðu vörumerki getur krafist vörumerkjaréttar fram yfir rétt nytjaleyfishafa brjóti hann ákvæði nytjaleyfissamnings varðandi gildistíma, leyfilega útfærslu merkis, hvar og hvernig nota má það eða ákvæði er varða gæði vöru eða þjónustu er leyfishafi býður fram undir merkinu.

Eigandi vörumerkis eða leyfishafi getur, gegn ákveðnu gjaldi, farið fram á að nytjaleyfi verði fært í vörumerkjaskrá og birt, sbr. 20. gr. Sami háttur skal á hafður er nytjaleyfi fellur úr gildi. Skráningaryfirvöld geta hafnað því að færa inn nytjaleyfi ef þau telja að notkun leyfishafa á merkinu geti leitt til ruglingshættu. Um áfrýjun slíkrar synjunar gilda ákvæði 4. mgr. 21. gr.

Leyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn að um það hafi verið samið.

III. KAFLI

Gildistaka.

13. gr.

Lög þessi öðlast gildi um leið og samningur um Evrópska efnahagssvæðið að því er Ísland varðar.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er lagt fram í tengslum við frumvarp um aðild Íslands að samningi um Evrópska efnahagssvæðið sem undirritaður var í Óportó 2. maí sl.

Fjallar I. kafli frumvarpsins um breytingu á löggjöf um einkaleyfi til samræmis við ákvæði samningsins, II. kafli fjallar um breytingu á löggjöf um vörumerki til samræmis við ákvæði samningsins og III. kafli frumvarpins hefur að geyma gildistökuákvæði.

Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.

Um I. kafla.

Hér er um að ræða samræmingu á íslenskri einkaleyfislöggjöf við ákvæði í 3. gr. í bókun 28 við EES-samninginn.

Breytingin tekur til þess sem nefna má réttindaþurrð á íslensku ( e. exhaustion of rights). Það hugtak tekur til þess að hve miklu leyti eigandi einkaleyfis getur stjórnað markaðssetningu afurðar sem framleidd er samkvæmt einkaleyfinu.

Reglan um réttindaþurrð felur í sér að hafi íslenskur einkaleyfishafi eða aðili með hans samþykki sett á markað einkaleyfisverndaða afurð í einu aðildarríki EES-samningsins getur hann ekki hindrað á grundvelli einkaleyfis síns að sú afurð verði markaðssett í öðru aðildarríki EES-samningsins.

Um 1. gr.

Í 3. mgr. 3. gr. gildandi laga eru ákvæði um takmörk einkaréttar í skilningi einkaleyfalaga. Í 2. tölul. greinarinnar er kveðið á um það að einkaréttur einkaleyfishafa tekur ekki til hagnýtingar afurðar sem hann eða aðili með hans samþykki hefur sett á markað hér á landi.

Af breytingu samkvæmt frumvarpsgreininni leiðir að umrædd takmörk einkaleyfisréttarins miðast nú við allt markaðssvæðið innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Um II. kafla.

Hér er fjallað um breytingar á löggjöfinni um vörumerki til samræmis þeim breytingum sem leiðir af 65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka þar sem vitnað er í tilskipun nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki.

Samkvæmt EES-samningnum er ekki gert ráð fyrir að vörumerki aðildarríkjanna verði að öllu leyti samræmd, en breytingar þær, sem lagðar eru til í frumvarpinu, takmarkast við þau atriði í gildandi lögum sem beinlínis gætu torveldað frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES.

Helstu nýmæli frá gildandi löggjöf varða notkunarskyldu á skráðum vörumerkjum. Enn fremur felur frumvarpið í sér nokkra breytingu á þeim kröfum sem gerðar eru til auðkenna er unnt er að nota sem vörumerki.

Um 2. gr.

Vörumerki er samkvæmt greininni skilgreint sem hvert það tákn er birta má á prenti og uppfyllir kröfur um aðgreiningarhæfi. Í því felst að vörumerkjahugtakið er víkkað nokkuð frá gildandi lögum. Orðið tákn er hér notað í víðtækri merkingu. Það höfðar fyrst og fremst til sjónskynjunar en getur líka átt við um auðkenni sem skynjuð verða með öðrum hætti að því tilskildu að þau uppfylli skilyrði um aðgreiningarhæfi og séu hæf til birtingar á prenti.

Um 3. gr.

Með ákvæðinu er lögð áhersla á að eigandi vörumerkis, er notar þau auðkenni sem tilgreind eru í 1. málsl. greinarinnar, geti ekki hindrað aðra í að nota eigið nafn, firmanafn eða nafn á fasteign sinni í atvinnuskyni að því tilskildu að fylgt sé góðri viðskiptavenju.

Um 4. gr.

Hér er lagt til að þekktum merkjum sé veitt ríkari vernd en verið hefur. Er þetta í samræmi við þróun á þessu sviði í ríkjum V-Evrópu.

Um 5. gr.

Í gildandi lögum er að finna undantekningu frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttarins að eldri réttur gangi fyrir yngri þegar um er að ræða merki er villast má á.

Þessi grein felur í sér smávægilega breytingu frá þessu ákvæði. Í stað þess skilyrðis að yngra vörumerki hafi verið skráð í fimm ár er nú gert að skilyrði að eigandi eldra vörumerkis hafi vitað af yngra merkinu í samfellt fimm ár frá skráningardegi þess en látið það afskiptalaust.

Um 6. gr.

Breytingin felur í sér að víkkaðar eru frá gildandi lögum heimildir til að skrá bókstafi og tölustafi sem vörumerki. Slík auðkenni þurfa þó áfram að uppfylla almenn skilyrði laganna um aðgreiningarhæfi. Við mat á því hvort merki af þessu tagi hafi nægilegt sérkenni getur markaðsfesta skipt verulegu máli.

Um 7. gr.

Ekki þykir lengur rétt að gera þá kröfu til umsækjanda að hann greini í umsókn hver sé atvinnurekstur hans. Breytingin er í samræmi við núgildandi framkvæmd.

Um 8.–11. gr.

Ákvæði um notkunarskyldu er ekki að finna í núgildandi vörumerkjalögum. Í notkunarskyldu felst að hafi eigandi skráðs vörumerkis ekki byrjað að nota merkið innan fimm ára frá skráningardegi getur hver sá, er hagsmuna hefur að gæta, höfðað mál gegn honum í því skyni að fá skráninguna fellda úr gildi. Sama á við ef eigandi vörumerkis hefur hafið notkun merkisins en síðar hætt henni og ekki notað merkið samfellt í fimm ár.

Notkun vörumerkis, sbr. 6. gr. frumvarpsins, verður að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

Hafi eigandi vörumerkis fengið vörumerki skráð fyrir heilan vöruflokk (samkvæmt viðurkenndu alþjóðlegu flokkunarkerfi) en eftir fimm ár frá skráningu einungis hafið notkun á því fyrir ákveðnar vörur er tilheyra flokknum verður skráningin ekki gerð ógild í heild sinni, heldur einungis fyrir þær vörur sem hann hefur ekki hafið notkun vörumerkisins fyrir. Þó verður að telja að skráningin yrði heldur ekki gerð ógild fyrir vörur er teljast mjög skyldar þeim vörum sem framleiðsla hefur verið hafin á.

Geti eigandi vörumerkis fært fyrir því gild rök hvers vegna hann hefur ekki hafið notkun á vörumerkinu innan fimm ára frá skráningu verður skráningin ekki ógilt. Erfitt er að setja nokkra vísireglu um hvað telja skuli gild rök. Brostnar forsendur, svo sem fjárskortur, skortur á starfsfólki, erfiðleikar við öflun hráefnis eða markaðssetningu, yrðu væntanlega ekki talin gild rök. Þó mætti gera undantekningu á ef erfiðleikar þessir væru til komnir vegna aðstæðna sem eigandi fær ekki við ráðið (force majeur).

Um 12. gr.

Þær reglur, er hér eru lagðar til, eru í meginatriðum þær sömu og gilt hafa í framkvæmd hér á landi. Lagt er til að lögfestar verði nú ítarlegri reglur um notkun nytjaleyfa en verið hafa í lögum til þessa.

Um III. kafla.

Lagt er til að gildistaka laganna verði hin sama og gildistaka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem undirritaður var í Óportó 2. maí 1992. Áformað er að hann taki gildi 1. janúar 1993, en verði fullgildingu allra samningsaðila þá ekki lokið gæti gildistökudagur samningsins breyst.

Fylgiskjal.

Fjármálaráðuneyti, fjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, og lögum nr. 47/1968, um vörumerki, sbr. og lög nr. 31/1984.

Með frumvarpi þessu er verið að laga íslenska einkaleyfalöggjöf að gildandi lögum Evrópubandalagsins.

Ekki verður séð að frumvarpið hafi í för með sér neinn kostnaðarauka fyrir ríkissjóð verði það að lögum.