437/1999

Vörumerkið BAKKI var skráð hjá Einkaleyfastofu 27. júlí 1995 og var eigandi þess Bakki hf. Hnífsdal. Í ágúst sama ár samþykkti stjórn félagsins að taka þátt í stofnun sölufélagsins K og skyldi vörumerkið BAKKI vera eign K. Var nafni K breytt í Bakka söluskrifstofu hf. með ákvörðun aðalfundar í ágúst 1996. Framkvæmdastjóri Bakka hf. Hnífsdal framseldi vörumerkið til Bakka söluskrifstofu hf. í ágúst 1996. Ritaði hann einn undir framsalið og var það óvottfest. Í október 1996 heimilaði Bakki söluskrifstofa hf. Bakka hf. Hnífsdal notkun á vörumerkinu BAKKI og var það skilyrði sett að Bakki söluskrifstofa hf. sæi um sölu afurða Bakka hf. og markaðssetningu þeirra. Á árinu 1996 var heiti útgerðarfélagsins Ó í Bolungarvík, sem Bakki hf. Hnífsdal var aðili að, breytt í Bakka Bolungarvík hf. og sameinuðust Bakki hf. í Hnífsdal og Bakki Bolungarvík hf. í október 1996 undir nafninu Bakki hf. Bakki hf. sameinaðist síðan Þorbirni hf. Grindavík í júlí 1997 undir nafni Þorbjarnar hf. Þorbjörn hf. stofnaði Bakka hf. með heimilisfang í Bolungarvík í ágúst 1998 og í desember sama ár keypti félagið N meirihluta hlutafjár í félaginu. Í janúar 1999 tilkynnti Bakki hf. Bakka söluskrifstofu hf. um uppsögn á sölusamningnum. Í framhaldi af því tilkynnti Bakki söluskrifstofa hf. að Bakka hf. væri hvorki heimilt að nota orðið BAKKI í firmaheiti sínu né til auðkenningar á framleiðsluvörum sínum. Talið var að stjórn Bakka hf. Hnífsdal hefði samþykkt framsal vörumerkisins til Bakka söluskrifstofu hf. Hafi það verið heimilt samkvæmt ákvæðum laga um vörumerki og hafi form framsalsins verið gilt. Var talið að þegar Bakki hf. sagði upp sölusamningnum hefði forsenda þess, að félagið mætti nota vörumerkið, brostið og væri notkunin því óheimil án leyfis Bakka söluskrifstofu hf. Þá var talið að Bakki hf. hefði ekki sýnt fram á að efnisrök stæðu til annars en þess að heimildarbresturinn næði einnig til notkunar orðsins Bakki í firmaheiti félagsins. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms um að Bakka hf. væri óheimilt að auðkenna framleiðsluvöru sína með orðinu BAKKI og að félagið skyldi breyta heiti sínu, þannig að orðið Bakki væri ekki notað í því. Þá var félginu gert að afmá heitið úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kvk-nf E-kvk-nf, H-kk-nf H-kk-nf, H-kk-nf T-kk-nf, H-kk-nf B-kk-nf og P-kk-nf K-x-x H-kk-nf.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar 26. október 1999. Hann krefst þess, að viðurkennt verði, að hann sé réttmætur eigandi auðkennisins BAKKI. Jafnframt krefst hann þess, að stefndi verði dæmdur til að afmá hjá Einkaleyfastofu skráningu á framsali Bakka hf. í Hnífsdal til Bakka söluskrifstofu hf. á vörumerkinu BAKKI, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 847/1995, að viðlögðum 50.000 króna dagsektum. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Eins og lýst er í héraðsdómi var vörumerkið BAKKI skráð hjá Einkaleyfastofu 27. júlí 1995, og var eigandi þess fiskvinnslufyrirtækið Bakki hf., Hnífsdal, sem hóf rekstur á árinu 1987. Samkvæmt ljósriti úr fundargerðabók Bakka hf. 3. ágúst 1995 samþykkti stjórn félagsins, þeir A-kk-nf J-kk-nf, A-kk-nf E-kk-nf og K-kk-nf L-kk-nf A-kk-nf, að taka þátt í stofnun sölufélags, Kaldár hf., og beina afurðasölu í gegnum það félag. Jafnframt skyldi vörumerkið BAKKI vera eign Kaldár hf. Var bókað, að framkvæmdastjóri félagsins gengi frá afsali þessa efnis. Stofnendur Kaldár hf. voru Bakki hf., Hnífsdal, A-kk-nf J-kk-nf, A-kk-nf E-kk-nf og G-kk-nf K-x-x E-kk-nf, og var hver þeirra skráður fyrir fjórðungshlut. Nafni Kaldár hf. var breytt í Bakka söluskrifstofu hf. með ákvörðun aðalfundar 17. ágúst 1996, og var tilkynning um breytinguna móttekin í hlutafélagaskrá 20. sama mánaðar. Framkvæmdastjóri Bakka hf., Hnífsdal, A-kk-nf J-kk-nf, framseldi vörumerkið til Bakka söluskrifstofu hf. með bréfi 31. ágúst 1996. Ritaði hann einn undir framsalið og það var óvottfest. Var framsalið móttekið hjá Einkaleyfastofu 30. september 1997. Merkið hafði einnig verið skrásett í Bretlandi og Danmörku, og mun framsalið hafa verið tilkynnt þar í október sama ár.

Með samningi 22. október 1996 heimilaði stefndi Bakka hf., Hnífsdal, afnot af vörumerkinu BAKKI til merkingar á framleiðsluvörum sínum. Skilyrði fyrir notkun vörumerkisins var, að stefndi sæi um sölu afurðanna og markaðssetningu þeirra. Undir samning þennan, sem var vottfestur, rituðu A-kk-nf J-kk-nf fyrir hönd Bakka hf., Hnífsdal, og G-kk-nf K-x-x E-kk-nf fyrir hönd stefnda.

Á árinu 1996 gerðust aðilar að Bakka hf. í Hnífsdal einnig aðilar að Útgerðarfélaginu Ósvör hf. í Bolungarvík, og í marsmánuði það ár var nafni hins síðarnefnda breytt í Bakka Bolungarvík hf.

Samkvæmt samrunaáætlun 30. október 1996 sameinuðust félögin Bakki hf., Hnífsdal, og Bakki Bolungarvík hf. undir nafninu Bakki hf., og skyldu samþykktir Bakka Bolungarvík hf. gilda fyrir hið sameinaða félag. Var samruninn miðaður við eignastöðuna 1. september 1996 og náði meðal annars til fjórðungshlutar fyrrnefnda félagsins í stefnda. Undir samrunaáætlunina skrifuðu meðal annarra A-kk-nf J-kk-nf og A-kk-nf E-kk-nf fyrir hönd beggja félaganna, en þeir voru stjórnarmenn í þeim báðum. Þetta félag sameinaðist síðan Þorbirni hf., Grindavík, samkvæmt samrunaáætlun 28. júlí 1997, miðað við eignastöðu 1. september sama ár, undir nafni Þorbjarnar hf. Hinn 24. september 1997 var áðurnefndur fjórðungshlutur í stefnda framseldur A-kk-þgf J-kk-þgf.

Þorbjörn hf. stofnaði Bakka hf., áfrýjanda þessa máls, með heimilisfangi í Bolungarvík, og var tilkynning til hlutafélagaskrár dagsett 19. ágúst 1998. Nasco ehf. í Reykjavík keypti meirihluta hlutafjár í áfrýjanda í desember sama ár, og með bréfi 14. janúar 1999 tilkynnti áfrýjandi stefnda, að ákveðið hefði verið að segja upp sölusamningum við hann vegna sölu á framleiðslu fyrirtækisins frá og með þeim degi. Að sögn stjórnarformanns áfrýjanda var ástæðan sú, að Nasco ehf. rak eigin söluskrifstofu. Með bréfi lögmanns stefnda 29. janúar 1999 til áfrýjanda var tekið fram að áfrýjandi hefði ekki fengið leyfi stefnda til að nota orðið BAKKI í firmaheiti sínu, og væru brostnar forsendur fyrir því, að stefndi umliði notkun áfrýjanda á heitinu. Hið sama gilti einnig um auðkenningu áfrýjanda á framleiðsluvörum sínum. Höfðaði stefndi síðan mál þetta 9. mars 1999.

II.

Áfrýjandi telur, að réttur hans til firmanafnsins styðjist við óslitna framsalsröð, því að firma félags fylgi með í kaupum, ef það hafi ekki verið undanskilið. Auðkennið BAKKI hafi verið notað sem auðkenni á tilteknum atvinnurekstri frá árinu 1987 og hafi verið notað af áfrýjanda og beinum forverum hans frá þeim tíma bæði sem firmanafn og vörumerki. Framsal vörumerkisins til stefnda sé mjög tortryggilegt. Kveðið hafi verið á um það í fundargerðarbók Bakka hf., Hnífsdal, 3. ágúst 1995, en framsalið hafi ekki verið ritað fyrr en 31. ágúst 1996 og ekki tilkynnt til skráningar fyrr en 30. september 1997. Eingöngu hafi verið lagt fram ljósrit úr fundargerðarbókinni, og dragi hann réttmæti bókunarinnar mjög í efa. Bendi margt til þess, að samþykkt stjórnarinnar um framsal vörumerkisins hafi verið bætt inn í fundargerðina eftir á. Stjórnarformaður Bakka hf., Hnífsdal, A-kk-nf E-kk-nf, hafi einnig borið fyrir dómi, að hann myndi ekki eftir því, að ákvörðun um framsal vörumerkisins hefði verið tekin á fyrrgreindum fundi.

Af hálfu stefnda er því haldið fram, að það hafi verið meðal grundvallaratriða í sölustarfsemi hans, að félagið hefði forræði á vörumerkinu BAKKI. Fær þetta nokkurn stuðning í því, að orðið Bakki var tekið upp í nafn félagsins, sem fyrr segir, og ekki er til að dreifa neinum sölusamningum milli félagsins og áfrýjanda eða fyrri framleiðenda að vörum undir merkinu, sem mæli þessu í gegn.

Sú málsástæða áfrýjanda, að bókun í fundargerðarbók Bakka hf., Hnífsdal, 3. ágúst 1995 um framsal á vörumerkinu BAKKI sé fölsuð, kom fyrst fram í málflutningi fyrir héraðsdómi, og er henni mótmælt af stefnda sem rangri og of seint fram kominni. Þegar fram komu við aðalmeðferð málsins í héraði efasemdir um trúverðugleika bókunarinnar, var brýnt tilefni fyrir áfrýjanda að krefjast rannsóknar á tildrögum framsalsins og fá meðal annars úr því skorið, hver hefði ritað fundargerðina og fá hann fyrir dóm til skýrslugjafar. Það var hins vegar ekki gert. Þá var G-kk-nf K-x-x E-kk-nf, framkvæmdastjóri stefnda, ekki kvaddur fyrir dóm, eins og áfrýjandi hafði boðað.

Eins og málið liggur hér fyrir verður að leggja til grundvallar dómi, að stjórn Bakka hf., Hnífsdal, hafi samþykkt framsal vörumerkisins til stefnda á fyrrgreindum stjórnarfundi, en það var heimilt samkvæmt 1. mgr. 32. gr. þágildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki, sbr. nú 1. mgr. 36. gr. laga nr. 45/1997 um sama efni. Er þá einnig fallist á það með héraðsdómi, að form framsalsins hafi verið gilt, þar sem framkvæmdastjóri félagsins hafi haft sérstaka heimild frá stjórn þess til að ganga frá framsalinu.

III.

Samkvæmt framansögðu var vörumerkið BAKKI framselt til stefnda 31. ágúst 1996 og skráð hjá Einkaleyfastofu 30. september 1997. Með samningi þeim, sem fyrr getur, frá 22. október 1996, heimilaði stefndi Bakka hf., Hnífsdal, afnot vörumerkisins til merkingar á framleiðsluvörum sínum, en skilyrði notkunarinnar var, að stefndi sæi um sölu afurðanna og markaðssetningu þeirra. Er áfrýjandi sagði upp sölusamningum við stefnda 14. janúar 1999 brast forsenda þess, að áfrýjandi mætti nota vörumerkið, og verður á það að fallast, að hún sé honum óheimil án leyfis stefnda. Jafnframt hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á, að efnisrök standi til annars en þess, að heimildarbresturinn nái einnig til notkunar orðsins Bakki í firmaheiti hans.

IV.

Með hliðsjón af framansögðu og annars með vísan til forsendna héraðsdóms ber að staðfesta hann, þó þannig, að dagsektir greiðist að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi greiði stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti svo sem í dómsorði greinir.

Það athugist, að í héraðsdómi eru málsástæður og lagarök aðila rakin bæði í aðalsök og gagnsök, en réttara væri að gera það í einu lagi.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður, þó þannig, að dagsektir greiðist að liðnum 15 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi, Bakki hf., greiði stefnda, Bakka söluskrifstofu hf., 200.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.