34/1999

Félagið B, eigandi vörumerkisins „LÍNA”, krafðist þess að félaginu K yrði gert að hætta notkun á vörumerkinu í merki sínu „Kartöflu-Lína”. Þá var gerð krafa um að K innkallaði allar vörur auðkenndar með merkinu, þær yrðu endurgjaldslaust gerðar upptækar og eyðilagðar og K gert að greiða B skaðabætur. Talið var að vörumerkið hefði næg sérkenni til að greina vörur B frá vörum annarra og að hætta væri á því að villst yrði á vörum frá B og K. Var niðurstaða héraðsdóms um að K væri skylt að láta af notkun merkisins staðfest með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Kröfu B um greiðslu skaðabóta var hafnað, þar sem hann hafði ekki sýnt fram á fjártjón. Þá var ekki fallist á kröfu B um að vörur K auðkenndar umræddu merki yrðu gerðar upptækar og eyðilagðar þar sem útilokað var talið að vörur þessar væru enn á boðstólum, en K hafði látið fjarlægja umrætt merki af umbúðum sínum eftir að héraðsdómur gekk.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kk-nf G-kk-nf, A-kk-nf B-kk-nf og M-kk-nf S-kk-nf.

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 20. janúar 1999. Hann krefst sýknu af kröfum stefnda, svo og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi 22. mars 1999 og krefst þess að „allar dómkröfur hans í héraði verði teknar til greina“, en þó að því undanskildu að fyrir Hæstarétti hefur verið fallið frá kröfu um að aðaláfrýjanda verði gerð sekt samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Gagnáfrýjandi krefst einnig málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Dómkröfurnar, sem gagnáfrýjandi gerði í héraði og hann vísar til á áðurgreindan hátt fyrir Hæstarétti, voru þær að aðaláfrýjanda yrði gert að hætta þegar notkun á vörumerki gagnáfrýjanda, „LÍNA“, í merki sínu „Kartöflu-Lína“, honum yrði gert að innkalla allar vörur, sem auðkenndar væru með merkinu, þær yrðu án endurgjalds gerðar upptækar og eyðilagðar, hann yrði dæmdur til að greiða skaðabætur að fjárhæð 2.000.000 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt III. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 af nánar tilteknum fjárhæðum frá 7. janúar 1998 til greiðsludags, honum yrði að mati dómsins gerð sekt samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 og hann yrði dæmdur til að greiða málskostnað. Um lagarök var í héraðsdómsstefnu vísað til 42. gr. laga nr. 45/1997 um bann við heimildarlausri notkun vörumerkis og refsingu, 43. gr. laganna ásamt almennu skaðabótareglunni um bótaskyldu aðaláfrýjanda og 44. gr. þeirra um ráðstafanir til að hindra áframhaldandi notkun hans á umræddu merki.

Samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 má banna með dómi notkun vörumerkis, sem talin verður andstæð ákvæðum laganna, en í 2. mgr. og 3. mgr. sömu greinar eru heimildir til að refsa þeim, sem brýtur af ásetningi gegn vörumerkjarétti. Í 4. mgr. greinarinnar er síðan mælt fyrir um að mál „samkvæmt þessari grein“ skuli rekin í samræmi við reglur um meðferð opinberra mála. Skýrt eftir orðanna hljóðan ætti síðastnefnt ákvæði að hafa meðal annars í för með sér að heimild brysti til að reka mál um bann við notkun vörumerkis eftir almennum reglum laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Varðandi skýringu ákvæðisins verður hins vegar ekki litið fram hjá því að önnur ákvæði VII. kafla laga nr. 45/1997, sem umrædd 42. gr. fellur undir, bera með sér ráðagerð um að mál um þetta efni verði rekið sem einkamál. Þannig er í 41. gr. laganna áréttað sérstaklega að lögbanns megi krefjast við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn, sem brotið gæti gegn vörumerkjarétti. Slíkt lögbann verður ekki staðfest nema í einkamáli samkvæmt VI. kafla laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., en um leið yrði að leita þar dóms um bann við broti gegn vörumerkjarétti, sbr. 36. gr. tilvitnaðra laga. Þá er í 46. gr. laga nr. 45/1997 mælt sérstaklega fyrir um hver geti með réttu verið sóknaraðili í máli vegna brots gegn vörumerkjarétti ef eigandi vörumerkisins hefur veitt öðrum leyfi til að nota það. Í því ákvæði, sem getur ekki eftir efni sínu tekið til höfðunar opinbers máls, eru ekki sérstaklega undanskilin mál til að koma fram banni gegn notkun vörumerkis. Auk þess, sem nú hefur verið greint, verður að líta til þess að samkvæmt 37. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, sem áður gilti um þetta efni, bar ótvírætt að fá leyst úr kröfu um bann gegn notkun vörumerkis í einkamáli. Þess verða hvergi fundin merki í athugasemdum með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 45/1997, eða öðrum lögskýringargögnum að ætlun löggjafans hafi verið að gera grundvallarbreytingu á skipan mála að þessu leyti og leggja í hendur ákæruvalds að fylgja fram í opinberu máli að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni einkaréttarlegri kröfu um bann við notkun vörumerkis. Að öllu þessu gættu verður að skýra ákvæði 4. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 svo að þargreind fyrirmæli um rekstur máls eftir reglum um meðferð opinberra mála séu einskorðuð við tilvik, þar sem leitast er við að koma fram refsingu fyrir brot gegn vörumerkjarétti samkvæmt 2. mgr. og 3. mgr. sömu greinar. Gagnáfrýjandi féll við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti frá refsikröfu, sem hann hafði gert í héraði. Að orðinni þeirri breytingu á kröfum hans getur 4. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 ekki leitt til frávísunar þeirra að hluta.

II.

Eins og nánar greinir í hinum áfrýjaða dómi sótti gagnáfrýjandi 16. október 1997 um skráningu vörumerkisins „LÍNA“ sem orð- og myndmerki fyrir vörur, sem skipað væri í 29. flokk samkvæmt auglýsingu nr. 311/1997 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja, sbr. 16. gr. laga nr. 45/1997. Í umsókninni voru vörur gagnáfrýjanda tilgreindar sem kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð. Vörumerkið var skráð 7. janúar 1998 og auglýst 21. sama mánaðar, en andmælum mun ekki hafa verið hreyft gegn því. Samkvæmt gögnum um skráningu vörumerkisins er myndgerð þess rituð með lítillega stílfærðum upphafsstöfum. Við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti var upplýst að gagnáfrýjandi hefur nú hafið framleiðslu á þremur tegundum af vörum, sem hann auðkennir með vörumerkinu og bera heitin „SÍLDAR-LÍNA“, „LAXA-LÍNA“ og „TÚNFISK-LÍNA“.

Að sögn aðaláfrýjanda hóf hann sumarið 1997 undirbúning að framleiðslu nýrrar vörutegundar, svokallaðs kartöflugratíns, og lét þá hanna umbúðir fyrir hana. Á umbúðirnar hafi meðal annars verið sett lítil mynd af konu með kartöflur í fanginu. Í myndina hafi verið rituð orðin „Kartöflu-Lína“, en síðara orðinu hafi í þessu samhengi verið ætlað að hafa tvíræða merkingu og tákna meðal annars nafn konunnar. Ekki hafi verið sótt um að fá þetta auðkenni skráð sem vörumerki. Sala á þessum vörum hafi síðan hafist í janúar 1998.

Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 hafði gagnáfrýjandi öðlast vernd fyrir vörumerki sínu þegar aðaláfrýjandi hóf notkun merkis síns. Verður að fallast á með gagnáfrýjanda að vörumerkið hafi nægileg sérkenni til að greina vörur hans frá vörum annarra, sbr. 13. gr. sömu laga. Þótt ekki séu efni til að telja hættu á að villst verði á vörumerki gagnáfrýjanda og merki aðaláfrýjanda í myndgerðum þeirra, verður ekki hjá því litið að orðið „Lína“ er notað í þeim báðum með forskeyti, sem gefur til kynna hverrar tegundar vörur aðilanna séu. Aðilarnir nota báðir merki sín fyrir unnar matvörur, sem seldar eru neytendum í smásölu. Eins og aðaláfrýjandi gerði umbúðir um vörur sínar úr garði getur myndin með orðunum „Kartöflu-Lína“ ekki talist meginatriði í auðkenningu framleiðslunnar, en ekki er girt fyrir að á því gæti orðið breyting. Í þessu ljósi verður að telja hættu á að villst verði á vörum frá málsaðilunum þegar eingöngu er horft til heita þeirra sem slíkra. Verður samkvæmt þessu og með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 að staðfesta þá niðurstöðu héraðsdómara að aðaláfrýjanda sé skylt að láta af notkun umrædds merkis síns.

III.

Gagnáfrýjandi styður kröfu sína um greiðslu úr hendi aðaláfrýjanda sem fyrr segir við 43. gr. laga nr. 45/1997. Í því ákvæði er mælt fyrir um tvenns konar kröfur, sem rétthafi vörumerkis geti öðlast á hendur þeim, sem brýtur gegn vörumerkjarétti, annars vegar kröfu um hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins og hins vegar kröfu um skaðabætur fyrir tjón, sem af broti hlýst. Samkvæmt hljóðan kröfugerðar gagnáfrýjanda í héraðsdómsstefnu leitar hann eingöngu skaðabóta úr hendi aðaláfrýjanda á grundvelli þessa ákvæðis, svo sem áréttað er í skírskotun til lagaraka í stefnunni. Í þeim kafla héraðsdómsstefnu, sem geymir reifun á málsástæðum gagnáfrýjanda, er að vísu vikið að fyrirmælum 43. gr. laga nr. 45/1997 um greiðslu endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkis, en af þeirri umfjöllun verður þó ekki ályktað að ætlun hans hafi verið að gera kröfu um slíkt endurgjald, enda er þar ítrekað rætt í sömu andrá um bótaábyrgð aðaláfrýjanda. Eins og málatilbúnaði gagnáfrýjanda er háttað verður því að leggja til grundvallar að greiðslukrafa hans sé eingöngu reist á skaðabótaskyldu aðaláfrýjanda.

Í málinu hefur gagnáfrýjandi enga grein gert fyrir því fjártjóni, sem hann telur sig hafa orðið fyrir vegna notkunar aðaláfrýjanda á merkinu „Kartöflu-Lína“. Þegar af þeirri ástæðu verður kröfu gagnáfrýjanda um greiðslu úr hendi aðaláfrýjanda hafnað.

IV.

Eins og áður greinir krefst gagnáfrýjandi þess að aðaláfrýjanda verði gert að innkalla allar vörur, sem auðkenndar séu með merkinu „Kartöflu-Lína“, svo og að slíkar vörur verði allar „án endurgjalds gerðar upptækar og eyðilagðar“. Við munnlegan flutning málsins fyrir Hæstarétti staðhæfði aðaláfrýjandi að hann hafi eftir áfrýjun héraðsdóms látið fjarlægja umrætt merki af umbúðum á vörum sínum og hafi þeim því ekki verið dreift með merkinu síðan í mars 1999. Þessari staðhæfingu mótmælti gagnáfrýjandi ekki. Af gögnum málsins verður ráðið að geymsluþol á þeirri vörutegund aðaláfrýjanda, sem hér um ræðir, sé tveir mánuðir frá framleiðsludegi. Samkvæmt því má telja útilokað að vörur með merkinu séu enn á boðstólum í verslunum eða hjá aðaláfrýjanda. Þegar af þessari ástæðu verður hafnað þessum liðum í kröfum gagnáfrýjanda.

Aðaláfrýjandi verður dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, sem er ákveðinn í einu lagi eins og í dómsorði greinir, en við ákvörðun hans er meðal annars tekið tillit til þess að kröfum þess síðarnefnda er að talsverðum hluta hafnað.

Dómsorð:

Aðaláfrýjanda, Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar hf., er skylt að láta af notkun merkisins „Kartöflu-Lína“ á framleiðsluvörum sínum.

Aðaláfrýjandi greiði gagnáfrýjanda, Bakkavör hf., samtals 200.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.