717/2016

Í höfðaði mál og gerði þá kröfu að R ehf. yrði bannað að nota vörumerkið „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir nýja verslun félagsins í Reykjavík. R ehf. hafði rekið verslun undir umræddu heiti í Leifsstöð frá árinu 2006 en á árinu 2010 hafði Í hafið markaðsátak undir sama heiti. Báðir aðilar höfðu fengið vörumerkið skráð hjá Einkaleyfastofu í mismunandi flokkum. Að framkomnum mótmælum Í hafði skráning R ehf. á vörumerkinu verið felld niður í flokki 35 en látin standa að öðru leyti. Hafði R ehf. í kjölfarið gert þá kröfu hjá Einkaleyfastofu að skráning Í á vörumerkinu yrði felld úr gildi, en beðið var niðurstöðu Hæstaréttar vegna þess ágreinings. Kröfu sína byggði Í á því að notkun R ehf. á vörumerkinu fæli í sér brot gegn vörumerkjarétti sínum samkvæmt lögum um vörumerki nr. 45/1997 og óréttmæta viðskiptahætti í skilningi laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í dómi sínum vísaði Hæstiréttur til þess að samkvæmt lögum nr. 45/1997 gæti vörumerkjaréttur stofnast annars vegar með skráningu vörumerkis og hins vegar með notkun þess. Ráðið yrði af gögnum málsins að R ehf. hefði notað umrætt vörumerki óslitið frá árinu 2006 og yrði að fallast á að með því hefði stofnast vörumerkjaréttur þess á vörumerkinu. Væri notkun R ehf. á merkinu því ekki heimildarlaus og færi hún þá þegar af þeirri ástæðu ekki í bága við ákvæði laga nr. 45/1997. Samkvæmt því og með vísan til þess að Í hafði ekki sýnt fram á að notkun R ehf. á vörumerkinu væri þess eðlis að unnt væri að villast á því og notkun Í á merkinu, hafnaði Hæstiréttur því einnig að notkun R ehf. á vörumerkinu færi í bága við ákvæði laga nr. 57/2005. Var R ehf. því sýknað af kröfum Í.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir M-kk-nf S-kk-nf, G-kvk-nf B-kvk-nf og V-kk-nf M-kk-nf M-kk-nf.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 20. október 2016 að fengnu áfrýjunarleyfi. Hann krefst sýknu af kröfu stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Málavöxtum eru gerð góð skil í hinum áfrýjaða dómi. Eins og þar er rakið opnaði áfrýjandi verslun á brottfararsvæði flugstöðvar Leifs Eiríkssonar undir heitinu „Inspired by Iceland“ á árinu 2006. Var verslunin rekin þar fram til 1. mars 2015 er leigusamningur áfrýjanda um húsnæðið rann út, en í september sama ár opnaði áfrýjandi nýja verslun með sama heiti í Bankastræti 11 í Reykjavík.

Stefndi starfar á grundvelli laga nr. 38/2010 um Íslandsstofu og er samstarfsvettvangur stjórnvalda og hagsmunaaðila þar sem meðal annars er mótuð samræmd stefna um uppbyggingu ímyndar og orðspors Íslands. Í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli vorið 2010 réðst stefndi í markaðsátak til að bregðast við fyrirsjáanlegum samdrætti í ferðaþjónustu. Verkefnið hófst í maí 2010 undir heitinu „Inspired by Iceland“. Upphaflega markaðsátakið stóð fram í lok maí 2011 en hefur síðan verið framlengt að virðist til ársins 2016.

Stefndi sótti um skráningu á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ hjá Einkaleyfastofu 3. febrúar 2011 og fékk það skráð 1. apríl 2011 í þremur flokkum, meðal annars flokki 35 sem varðar auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi. Áfrýjandi sótti einnig um skráningu á vörumerkinu 7. júlí sama ár og fékk það skráð 2. maí 2012 í sjö flokkum, meðal annars flokki 35. Stefndi mótmælti skráningunni og krafðist ógildingar hennar. Með úrskurði Einkaleyfastofu 25. febrúar 2014 var skráning áfrýjanda á vörumerkinu felld niður í flokki 35 en látin standa að öðru leyti. Niðurstaða Einkaleyfastofu var staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 16. apríl 2015.

Með bréfi 6. júní 2014 til Einkaleyfastofu krafðist áfrýjandi þess aðallega að skráning stefnda á vörumerkinu yrði felld úr gildi í heild sinni en til vara að skráning þess yrði ógilt í flokki 35. Meðferð málsins hjá Einkaleyfastofu bíður niðurstöðu þessa máls.

Ágreiningur aðila lýtur að því hvort notkun áfrýjanda á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ sem auðkenni fyrir verslun sína að Bankastræti 11 í Reykjavík feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnda eða eftir atvikum óréttmæta viðskiptahætti.

II

Áfrýjandi byggir sýknukröfu sína meðal annars á aðildarskorti þar sem stefndi sé ekki eigandi vörumerkisins „Inspired by Iceland“. Fyrir liggur að stefndi er skráður eigandi vörumerkisins í flokki 35 og reisir hann kröfu sína meðal annars á því að notkun áfrýjanda á vörumerkinu sé brot á vörumerkjarétti hans. Samkvæmt því er stefndi réttur aðili málsins og verður áfrýjandi því ekki sýknaður af kröfu stefnda á grundvelli aðildarskorts.

Stefndi reisir kröfu sína á hendur áfrýjanda á því að notkun þess síðarnefnda á vörumerkinu sem auðkenni fyrir verslun sína að Bankastræti 11 sé brot á vörumerkjarétti stefnda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Jafnframt feli notkunin í sér óréttmæta viðskiptahætti sem séu til þess fallnir að afla áfrýjanda viðskipta með ótilhlýðilegum hætti á kostnað stefnda, sem lagt hafi í verulega umfangsmikla markaðssetningu til að kynna vörumerkið og sé því brot gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast annars vegar með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna og hins vegar án skráningar með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Í 1. mgr. 4. gr. laganna segir að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Áfrýjandi byggir á því að hann eigi eldri rétt til vörumerkisins en stefndi á grundvelli notkunar merkisins frá árinu 2006. Í 5. gr. laga nr. 45/1997 segir að með notkun vörumerkis í atvinnuskyni sé meðal annars átt við að það sé sett á vöru eða umbúðir hennar, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara eða þjónusta auðkennd með merki sé flutt inn eða út eða merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Samkvæmt orðalagi lagagreinarinnar eru þar ekki tæmandi talin þau tilvik sem gætu talist notkun vörumerkis í skilningi laganna, en þegar litið er til þess að það er þjónustan, sem áfrýjandi veitir í verslun sinni, sem er auðkennd með hinu umþrætta vörumerki, fellur notkun áfrýjanda á vörumerkinu undir 2. tölulið lagagreinarinnar.

Af gögnum málsins er ljóst að áfrýjandi hefur notað hið umdeilda vörumerki óslitið frá árinu 2006 sem auðkenni á verslun sinni, fyrst á Keflavíkurflugvelli og síðan í Bankastræti 11. Stefndi gerði engar athugasemdir við þá notkun fyrr en á árinu 2015 í aðdraganda opnunar áfrýjanda á versluninni í Bankastræti 11. Þá liggur fyrir að áður en stefndi hóf að nota vörumerkið í markaðsátaki sínu á árinu 2010 var á hans vegum haft samband símleiðis við þáverandi fyrirsvarsmann áfrýjanda vegna þeirrar fyrirhuguðu notkunar þar sem stefndi hafði haft spurnir af notkun áfrýjanda á vörumerkinu. Þótt aðilum beri ekki allskostar saman um efni símtalsins er ljóst að á þeim tíma var eða mátti stefnda vera kunnugt um notkun áfrýjanda á vörumerkinu.

Stefndi hefur borið því við að sú verslun sem áfrýjandi rekur nú að Bankastræti 11 sé önnur en sú sem hann rak í flugstöðinni. Fyrir liggur að viðskiptavinir áfrýjanda hafa frá upphafi aðallega verið erlendir ferðamenn og hefur vöruframboðið einkum verið íslensk framleiðsla. Af gögnum málsins verður ekki annað ráðið en að vöruframboð í verslun áfrýjanda nú sé að hluta til ennþá það sama og var í verslun hans í flugstöðinni. Enn sem fyrr leggur áfrýjandi áherslu á að laða að erlenda ferðamenn með því að hafa á boðstólum íslenska framleiðslu og verður ekki fallist á með stefnda að sú verslun sem áfrýjandi rekur nú sé annars eðlis en sú sem hann rak í flugstöðinni og að ætlaður réttur hans til vörumerkisins hafi ekki flust til hinnar nýju verslunar.

Þegar stefndi hóf notkun á vörumerkinu á árinu 2010 og fékk það skráð á árinu 2011 hafði áfrýjandi notað það í sínum rekstri frá árinu 2006 og verður fallist á það að vörumerkjaréttur áfrýjanda á vörumerkinu „Inspired by Iceland“ hafi stofnast með óslitinni notkun hans á merkinu frá árinu 2006. Samkvæmt því er sú notkun hans að reka verslun með auðkenni vörumerkisins ekki heimildarlaus. Þegar af þeirri ástæðu fer hún ekki í bága við 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Stefndi byggir enn fremur á því að notkun áfrýjanda á vörumerkinu brjóti í bága við 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en þar segir að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Þar sem komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hafi öðlast rétt til vörumerkisins kemur fyrri málsliður lagagreinarinnar ekki til álita. Hvað varðar þann síðari þá er til þess að líta að stefndi hefur ekki með haldbærum gögnum sýnt fram á að sú afmarkaða notkun áfrýjanda á vörumerkinu, að nota það til auðkenningar í verslun sinni að Bankastræti 11, sé þess eðlis að unnt sé að villast á því og notkun stefnda á því þannig að í bága fari við síðari málslið ákvæðisins. Að því virtu sem nú hefur verið rakið fer notkun áfrýjanda á vörumerkinu ekki í bága við 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

Samkvæmt framansögðu verður áfrýjandi sýknaður af kröfu stefnda.

Eftir þessum málsúrslitum verður stefnda gert að greiða áfrýjanda málskostnað á báðum dómstigum sem ákveðinn verður í einu lagi eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Áfrýjandi, Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf., er sýkn af kröfu stefnda, Íslandsstofu.

Stefndi greiði áfrýjanda samtals 1.500.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.