38/2019

Í desember 2016 fékk K ehf. lagt lögbann við því að E ehf. héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Höfðaði félagið í kjölfarið mál þetta til staðfestingar á lögbanninu og til viðurkenningar á réttindum sínum. Héraðsdómur hafnaði staðfestingu lögbannsins og sýknaði E ehf. af viðurkenningarkröfunni, auk þess sem dómurinn féllst á gagnkröfu E ehf. um ógildingu á skráningu á umræddu vörumerki í vörumerkjaskrá. Með dómi Landsréttar var niðurstaða héraðsdóms staðfest. Í dómi sínum tók Hæstiréttur fram að lögbannið hefði fallið úr gildi samkvæmt 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. og stæði því eftir ágreiningur aðila um viðurkenningarkröfu K ehf. og kröfu E ehf. um ógildingu á skráningu vörumerkisins. Komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að vörumerkið TOPPÍS uppfyllti ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem það skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi. Hefði vörumerkið því í upphafi verið skráð andstætt ákvæðum laganna. Var einkum vísað til þess að í orðinu toppís fælist almenn lýsing á tegund vöru og að það skorti þann nauðsynlega eiginleika að geta skapað tiltekinni vöru það sérkenni í huga almennings að með því væri gefið til kynna frá hvaða aðila varan stafaði. Þá var ekki fallist á að vörumerkið hefði öðlast sérkenni við notkun þannig að einkaréttur hefði skapast í krafti notkunar í skilningi síðari málsliðar 2. mgr. 3. gr. laganna. Var hinn áfrýjaði dómur því staðfestur.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Þ-kk-nf Ö-kk-nf, B-kk-nf B-kk-nf, G-kvk-nf B-kvk-nf og H-kk-nf I. J-kk-nf og I-kvk-nf B-kvk-nf fyrrverandi hæstaréttardómari.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 22. júlí 2019. Hann krefst aðallega ómerkingar hins áfrýjaða dóms. Til vara krefst hann sýknu af kröfu stefnda um ógildingu á skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá. Jafnframt krefst áfrýjandi viðurkenningar á því að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið „TOPPÍS“ og að stefnda verði gert að fjarlægja allar vörur sínar, auglýsingaefni og annað sambærilegt efni sem auðkennt er með vörumerkinu og farga því. Loks krefst áfrýjandi málskostnaðar á öllum dómstigum.

Stefndi krefst þess að ómerkingarkröfu áfrýjanda verði hafnað og staðfestingar hins áfrýjaða dóms. Þá krefst hann málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Ágreiningur í máli þessu lýtur í aðalatriðum að því hvort orðmerkið „TOPPÍS“, sem áfrýjandi fékk skráð sem vörumerki á árinu 1995, sbr. vörumerkjaskráningu nr. 905/1995, fullnægi því skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki að vera til þess fallið að greina vörur og þjónustu áfrýjanda sem eiganda vörumerkisins frá vörum og þjónustu annarra. Í lagaákvæðinu segir að merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna meðal annars tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan sé framleidd eða þjónustan látin í té, skuli ekki teljast nægjanlegt sérkenni. Sama eigi við um tákn eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða séu notuð í daglegu máli. Verði niðurstaðan sú að umrætt vörumerki áfrýjanda hafi ekki fullnægt skilyrðum 13. gr. laga nr. 45/1997 fyrir skráningu deila aðilar í annan stað um það hvort notkun áfrýjanda á merkinu hafi skapað honum vörumerkjarétt í samræmi við 2. mgr. 3. gr. sömu laga.

II

Samkvæmt gögnum málsins hóf stefndi starfsemi árið 1960 og þá sem ísgerð í eigu Mjólkursamsölunnar. Árið 2007 tók félag stefnda þann rekstur yfir og hefur haft hann með höndum síðan. Samhliða yfirtöku rekstrarins var núverandi firmaheiti, sem jafnframt er aðalvörumerki félagsins, tekið upp. Stefndi framleiðir ís til matar og matargerðar úr mjólkurafurðum. Hinn 17. júní 1968 setti stefndi á markað keilulaga vöru sem hann nefndi „emmess-ís-topp“ og auðkennd var nánar sem „emmess-ís-hnetu-toppur“. Í gögnum málsins kemur fram að á verðlista stefnda það ár hafi þessi nýja framleiðsluvara verið auðkennd sem „Toppar“ og í auglýsingu í tímaritinu Vikunni í september árið 1971 var sama vara auðkennd með nánari greiningu sem „hnetutoppur og bananatoppur.“ Stefndi fékk 22. mars 1991 skráð sem vörumerki stílfærða orðmerkið „emmess LÚXUS ÍS“ í flokki 29 sem nær yfir mjólk og mjólkurafurðir, og í flokki 30 sem nær yfir ís til matar. Í auglýsingu frá myndbandaleigunni Bónusvideo í Mosfellsblaðinu 1. mars 2001 var auglýst tilboð á: „Emmess toppís kaupir 2 færð 4 fyrir kr. 349“. Verslanirnar Samkaup og Úrval auglýstu í Morgunblaðinu 19. júní 2003 meðal annars tilboð á „Emmess toppís“ á Essó bensínstöðvum. Hinn 3. maí 2011 fékk stefndi skráð vörumerkið „TOPPUR“ í vörumerkjaflokki 30.

Starfsemi áfrýjanda hófst árið 1969 og framleiðir hann meðal annars ís til matar og matargerðar úr jurtaolíum. Árið 1970 hóf áfrýjandi framleiðslu á keilulaga vöru sem samkvæmt verðlistum hans það ár gekk undir nafninu „Toppís“. Samkvæmt gögnum málsins auglýsti áfrýjandi í tímaritinu Vikunni í september 1971 vöru undir heitinu „Toppís“ og einnig í tímaritinu Frjáls verslun árið 1972 en þá undir yfirheitinu „ÍSPINNAR“. Áfrýjandi fékk 28. ágúst 1995 skráð sem vörumerki orðmerkið „TOPPÍS“ í vörumerkjaflokki 30 og er þar um að ræða vörumerki það sem um er deilt í máli þessu. Í auglýsingu frá versluninni Nóatúni í Morgunblaðinu 5. júlí 2002 voru auglýstar vörur ýmissa framleiðenda og þeirra á meðal frá áfrýjanda vörurnar „Lúxus súkkulaði toppís“ og „Lúxus karamellu toppís“. Á auglýsingaspjaldi áfrýjanda árið 2001 auglýsti hann „Karamellu toppís“ og „Súkkulaði toppís“, á spjaldi árið 2005 „Lúxus karamellu toppís“ og á spjaldi árið 2010 auglýsti áfrýjandi „Lúxus súkkulaði toppís“, Lúxus tíramísu toppís“ og „Lúxus karamellu toppís“. Á verðlistum áfrýjanda frá árinu 2011 til ársins 2016 komu fyrir vöruheitin „Lúxus íspinnar“ og „Lúxus toppís“ með mismunandi bragðtegundum.

Í nóvember 2016 setti stefndi á markað nýja tegund af rjómaís í 0,5 og 1,5 lítra plastumbúðum undir stílfærða auðkenninu og vörumerkinu „emmessís TOPPÍS“. Undir því stóð: „Nýr girnilegur rjómaís frá Emmessís“ og á hring með svörtum grunni neðanvert til hægri á loki umbúðanna, sem fyrst voru ferhyrndar og síðar átthyrndar, var áletrunin „- EKTA ÍSLENSKUR Rjómaís-“. Um var að ræða þrjár mismunandi tegundir af rjómaís. Í héraðsdómi er þess getið að áfrýjandi hafi tilkynnt stefnda 25. nóvember 2016 að hann ætti skráða vörumerkið „TOPPÍS“ og skoraði jafnframt á stefnda að láta þegar í stað af notkun þess. Kvaðst áfrýjandi í bréfi sínu um árabil hafa framleitt og selt ís til matar undir heitinu „TOPPÍS“ og lagt mikla fjármuni í að byggja merkið upp. Í framhaldinu er í héraðsdómi rakið svar stefnda við áskorun áfrýjanda, lögbannsbeiðni áfrýjanda, gerð er grein fyrir lögbanni því er sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði 14. desember 2016 við því að stefndi héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matargerðar undir vörumerkinu „TOPPÍS“ og atvik málsins rakin allt til þess er mál þetta var höfðað. Í héraðsdómi var stefndi sýknaður af viðurkenningarkröfu áfrýjanda í aðalsök og krafa stefnda í gagnsök um ógildingu á skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá tekin til greina. Með hinum áfrýjaða dómi var niðurstaða héraðsdóms staðfest. Lögbann það sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði á 14. desember 2016 er fallið úr gildi, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu og lögbann o.fl. og stendur því eftir hér fyrir dómi ágreiningur aðila um viðurkenningarkröfu áfrýjanda og kröfu stefnda um ógildingu á skráningu vörumerkis áfrýjanda.

III

Fyrir Landsrétti krafðist áfrýjandi þess að héraðsdómur yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til löglegrar málsmeðferðar. Þeirri kröfu hafnaði Landsréttur með hinum áfrýjaða dómi. Kröfu sína um ómerkingu hins áfrýjaða dóms reisir áfrýjandi á sömu röksemdum og hann hafði uppi til stuðnings kröfu sinni um ómerkingu héraðsdóms.

Krafa áfrýjanda um ómerkingu er í fyrsta lagi byggð á því að rangri lagatúlkun hafi verið beitt við mat á því hvort það vörumerki sem málið lýtur að skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt f. lið 1. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála skal í forsendum dóms koma fram rökstudd niðurstaða um sönnunaratriði og lagaatriði. Þetta gildir einnig um samningu dóma í Landsrétti, sbr. 166. gr. laganna. Ef niðurstaða dóms er fullnægjandi að þessu leyti getur ekki varðað ómerkingu þótt æðri dómur fallist ekki á sönnunarmat eða lagatúlkun í áfrýjuðum dómi. Þessari ómerkingarástæðu verður því hafnað.

Í öðru lagi telur áfrýjandi að verulega skorti á rökstuðning hins áfrýjaða dóms um kröfu stefnda um ógildingu á vörumerkinu og ekkert sé vikið að því hvort ógildingin eigi að gilda til framtíðar eða hafa afturvirk áhrif. Að þessu leyti skorti einnig á rökstuðning fyrir því að hafna kröfu áfrýjanda um staðfestingu lögbanns. Fyrir héraðsdómi og Landsrétti voru til úrlausnar annars vegar kröfur áfrýjanda um staðfestingu lögbanns og viðurkenningu á rétti hans samkvæmt skráðu vörumerki og hins vegar krafa stefnda í gagnsök um að skráning vörumerkisins yrði ógilt. Úr þessum kröfum var leyst á báðum dómstigum og þurfti þá ekki að taka afstöðu til þess hvaða lögfylgjur hið skráða vörumerki gat haft þar til það var fellt úr gildi með dómi. Jafnframt er haldlaus sú ómerkingarástæða áfrýjanda að með hinum áfrýjaða dómi hafi ekki verið tekin afstaða til allra málsástæðna hans.

Í þriðja lagi heldur áfrýjandi því fram að hinn áfrýjaði dómur hafi verið reistur á málsástæðu sem stefndi hafði ekki uppi í málinu. Þannig hafi ekki verið byggt á því í gagnsök að vörumerkið hafi misst sérkenni sitt vegna athafna eða athafnaleysis áfrýjanda, sbr. 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997. Á þetta verður ekki fallist enda var þessari málsástæðu teflt fram af hálfu stefnda með ótvíræðum hætti eins og rakið er í hinum áfrýjaða dómi.

Samkvæmt framansögðu verður hafnað kröfu áfrýjanda um ómerkingu hins áfrýjaða dóms.

IV

Í 1. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 kemur fram að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar. Ef ástæða ógildingar er skortur á sérkenni merkis eða önnur tilvik sem getið er um í 13. gr. laganna skuli við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráninguna.

Sýknukrafa stefnda og krafa hans um ógildingu á skráningu vörumerkis áfrýjanda í vörumerkjaskrá eru á því reistar í fyrsta lagi að áfrýjandi geti ekki byggt rétt á skráningunni. Annars vegar sé það vegna skorts merkisins á sérkenni, sbr. 13. gr. laga nr. 45/1997, og hins vegar vegna notkunarleysis áfrýjanda, sbr. 25. og 28. gr. laganna. Verði á hinn bóginn talið að áfrýjandi njóti vörumerkjaréttar að orðinu „TOPPÍS“ er sýknukrafan í öðru lagi reist á því að engin ruglingshætta sé á milli vörumerkis áfrýjanda annars vegar og hins vegar vörumerkisins á þeim ís sem stefndi hóf á árinu 2016 sölu á undir heitinu „emmess toppís“. Í þriðja lagi er sýknukrafa stefnda reist á því að áfrýjandi hafi ekki lengur lögvarða hagsmuni af viðurkenningarkröfu sinni, auk þess sem notkun stefnda á umbúðum undir þá ístegund feli ekki í sér óréttmæta viðskiptahætti af hans hálfu. Að þessu gættu verður fyrst tekin afstaða til þess við úrlausn málsins hvort merki áfrýjanda skorti sérkenni í skilningi 13. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 er það eins og áður greinir skilyrði skráningar vörumerkis að það sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna meðal annars tegund vörunnar eða þjónustunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd eða þjónustan látin í té, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða eru notuð í daglegu máli. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun.

Í lögskýringargögnum kemur fram að það sé grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að það hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda frá vörum annarra. Þessi krafa sé annars vegar reist á því sjónarmiði að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé það sjónarmið að ekki sé réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Ekki sé um tæmandi talningu tilvika í ákvæðinu að ræða og yfirleitt geti smávægilegar breytingar á lýsandi orði ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þegar metið sé hvort orð sem feli í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli en erlend orð komi þó einnig til greina hafi þau ákveðna merkingu hjá almenningi og eru í dæmaskyni nefnd erlend orð eins og „extra“ og „super“. Einnig segir að rétt sé að taka tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum sé víða að finna orð sem ekki verði talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafi unnið sér sess í málinu og flestir viti hvað þýði. Sem dæmi er nefnt táknið 100% sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eða þjónustu fremur en aðra en feli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því geti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess.

Skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 fyrir skráningu vörumerkis eiga sér samsvörun í b) og c) liðum 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki, sem hefur verið leyst af hólmi með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Síðarnefnda tilskipunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2009 frá 4. desember 2009 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES-samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verður litið til 3. gr. sömu laga en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja, sbr. einnig dóm Hæstaréttar 6. maí 2009 í máli nr. 437/2008. Jafnframt verður litið til 6. gr. EES-samningsins, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993, hvað þýðingu úrlausna Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins varðar.

Áskilnaður 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi vörumerkis byggir eins og áður getur annars vegar á því að lýsing vöru með almennum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings og hins vegar á því að ekki sé réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Orðið ístoppur merkir í daglegu máli keilulaga sælgætisís og virðist sú merking fyrst hafa komið fram í orðabók árið 1983 í 2. útgáfu Íslenskrar Orðabókar Menningarsjóðs eða tólf árum áður en áfrýjandi fékk vörumerki sitt skráð. Er fallist á það mat sem fram kemur í héraðsdómi að þótt orðið ístoppur sé augljóslega ekki sama orðið og toppís sé eigi að síður náin samstaða með orðunum. Þau skírskota bæði til þess að um keilulaga sælgætisís sé að ræða og er eini munur orðanna sá að í tilviki áfrýjanda er orðstofninn „topp“ fyrri liður samsetta orðsins toppís en í tilviki stefnda síðari liður samsetta orðsins ístoppur. Í orðinu toppís felst því almenn lýsing á tegund vöru. Skortir orðið samkvæmt því þann nauðsynlega eiginleika að geta skapað tiltekinni vöru það sérkenni í huga almennings að með því sé gefið til kynna frá hvaða aðila varan stafar, sbr. til hliðsjónar dóm Evrópudómstólsins 23. október 2003 í máli C-191/01 P, OHIM v W-x-x, málsgreinar 30 og 31. Samkvæmt þessu fullnægði vörumerkið „TOPPÍS“ ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningarhæfi og var samkvæmt því í upphafi skráð andstætt ákvæðum laganna.

Samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 getur vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Í síðari málsliðnum kemur fram að vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti þó skapað vörumerkjarétt ef það öðlast sérkenni við notkun. Eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi hefur áfrýjandi samkvæmt gögnum málsins nær eingöngu notað orðið toppís á vörur sínar með orðinu „Lúxus“ og þá ýmist í samsetningunni „Lúxus toppís“ eða „Lúxus íspinni“ en í síðara tilvikinu er um að ræða ís með annarri lögun sem festur er á lítið tréprik eða plastskaft. Af þessu verður ráðið eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi að áhersla áfrýjanda í þessum samsetningum sé á orðinu „lúxus“ en notkun orðanna toppís og íspinni þjóni þeim tilgangi að lýsa mismunandi tegundum af framleiðsluvörum áfrýjanda. Verður því ekki fundinn staður í gögnum málsins að áfrýjandi hafi í reynd notað orðið toppís með skýrum hætti til að greina vörur sínar frá vörum annarra framleiðenda. Gat áfrýjandi því ekki með notkun sinni helgað sér þá almennu lýsingu sem í orðinu felst þannig að takmarkað væri svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni með notkun þess. Öðlaðist vörumerki áfrýjanda því ekki sérkenni við notkun hans þannig að einkaréttur gæti skapast í krafti notkunar, sbr. síðari málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Samkvæmt framansögðu verður staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um að fella úr gildi skráningu vörumerkisins „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá og um sýknu stefnda af viðurkenningarkröfu áfrýjanda.

Rétt er að málskostnaður falli niður á öllum dómstigum.

Það athugist að lýsing málavaxta í héraðsdómi og hinum áfrýjaða dómi er ekki í samræmi við áskilnað d. liðar 1. mgr. 114. gr., sbr. 166. gr. laga nr. 91/1991.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað.

Málskostnaður á öllum dómstigum fellur niður.