97/2016

S LLC, sem rekið hafði veitingastaði undir vörumerkinu sushisamba í Bandaríkjunum hafði fengið merkið skráð þar í landi árið 2000, svo og í ýmsum öðrum löndum þegar S ehf. fékk vörumerkið skráð hér á landi árið 2011 í flokki veitingaþjónustu. Með bréfi til Einkaleyfastofu árið 2012 krafðist S LLC þess að skráning S ehf. á vörumerkinu yrði felld úr gildi þar sem hún hefði verið andstæð 7. og 9. tl. 1. mgr. 14. gr., sbr. 30. gr. a. og 28. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Einkaleyfastofa hafnaði kröfunni og var sú ákvörðun staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. S LLC höfðaði mál á hendur S ehf. og krafðist þess meðal annars að úrskurði áfrýjunarnefndar yrði hrundið og að skráning S ehf. á vörumerkinu yrði felld úr gildi. Í dómi Hæstaréttar kom fram að S LLC hefði ekki sýnt fram á að merki hans hefði verið „alþekkt“ hér á landi í skilningi 7. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Hins vegar hefði S LLC sannað með óyggjandi hætti að S ehf. hefði vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkisins þegar S ehf. fékk merki sitt skráð hér á landi og verið í vondri trú í merkingu 9. töluliðar sama ákvæðis. Við það mat þótti ekki skipta máli þótt tilgangur S ehf. með skráningunni hefði ekki eingöngu verið að hindra aðgang S LLC að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni hefði í raun falist hindrun fyrir S LLC á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Í því sambandi var einnig litið til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem S LLC hafði aflað vörumerki sínu. Var úrskurður áfrýjunarnefndarinnar því felldur úr gildi, svo og skráning vörumerkisins hér á landi. Þá var S ehf. jafnframt gert að greiða S LLC endurgjald að fjárhæð 1.500.000 krónur fyrir hagnýtingu merkisins á grundvelli 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997, auk þess sem viðurkennt var að S ehf. væri óheimilt að nota vörumerkið í veitingarekstri sínum.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir V-kk-nf M-kk-nf M-kk-nf, B-kk-nf B-kk-nf og H-kk-nf I. J-kk-nf.

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 10. febrúar 2016. Hann krefst þess í fyrsta lagi að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 10. september 2014 í máli nr. 12/2013 verði felldur úr gildi, í öðru lagi að skráning nr. 489/2011 á vörumerkinu sushisamba verði felld úr gildi, í þriðja lagi að gagnáfrýjanda verði gert að greiða sér 15.000.000 krónur sem hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá dómsuppsögu til greiðsludags og í fjórða lagi að viðurkennt verði að gagnáfrýjanda sé óheimilt að nota heitið sushisamba í veitingarekstri sínum, á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi fyrir sitt leyti 19. apríl 2016 og krefst staðfestingar héraðsdóms að öðru leyti en því að kröfu aðaláfrýjanda um hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu á áðurgreindu vörumerki verði vísað frá dómi. Þá krefst hann málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður staðfest niðurstaða hans um að aðaláfrýjandi hafi ekki sýnt fram á að merki gagnáfrýjanda hafi verið alþekkt hér á landi í skilningi 7. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, eins og þeirri grein var breytt með 2. gr. laga nr. 44/2012, en þau lög eiga við um atvik máls þessa, sbr. 16. gr. þeirra.

Samkvæmt 9. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012, sem var viðbótarákvæði við málsgreinina, má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem verið hefur í notkun í öðru landi, á þeim tíma er umsókn var lögð inn eða frá forgangsréttardegi, og er enn notað þar fyrir sömu eða líkar vörur/þjónustu og yngra merkið óskast skráð fyrir og umsækjandi vissi eða hefði mátt vita um erlenda merkið. Í athugsemdum með ákvæðinu segir að það svari til greinar 4.4. g í tilskipun ráðsins 2008/95/EB. Þá sé ákvæðinu ætlað að koma til móts við kröfu 6. gr. g (septies) Parísarsamþykktarinnar frá árinu 1883 um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar, með síðari breytingum, þar sem fram komi að eigandi merkis hafi möguleika á að hindra óheimila skráningu merkja sem umboðsmaður hans hefur markaðssett í öðru landi og fengið skráð í sínu nafni. Meginreglan sé að vörumerkjaréttur sé landsbundinn og því þyki rétt að undirstrika að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum, eins og til dæmis því sem að framan sé lýst. Aðeins sé unnt að beita ákvæðinu þegar merkið, sem sótt er um, er eins eða næstum eins og erlenda merkið, auk þess sem notkunin þurfi að taka til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Sönnunarbyrðin um að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Teljist vond trú umsækjanda ekki sönnuð með óyggjandi hætti verði andmæli ekki tekin til greina. Þá kemur fram í áliti efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laganna að ákvæðinu sé ætlað að koma í veg fyrir óréttmæta notkun á viðskiptavild sem byggð hafi verið upp erlendis.

Ákvæði 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 er undantekning frá meginreglunni um að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Ber því að skýra ákvæðið þröngt og hvílir sönnunarbyrði um að umsækjandi hafi vitað eða hefði mátt vita um erlenda merkið eða verið í vondri trú, eins og segir í athugasemdum með ákvæðinu, sbr. grein 4.4. g í tilskipun ráðsins 2008/95/EB, á þeim sem andmælir slíkri skráningu. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið ber að skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.

Samkvæmt gögnum málsins verður að leggja til grundvallar að aðaláfrýjandi hafi, áður en gagnáfrýjandi fékk umrætt vörumerki skráð hérlendis, aflað því orðspors innan viðkomandi viðskiptasviðs. Hafði aðaláfrýjandi þannig 27. júní 2000 fengið vörumerkið skráð í Bandaríkjunum og 24. janúar 2002 hjá OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), sem er samræmd vörumerkja- og hönnunarskrifstofa Evrópusambandsins. Þá hafði aðaláfrýjandi fengið vörumerkið skráð í ýmsum öðrum löndum og notað það samfellt í mörg ár í rekstri veitingastaða í Bandríkjunum áður en gagnáfrýjandi fékk það skráð hér á landi. Hafði hann því áunnið vörumerkinu víðtæka alþjóðlega lagalega vernd og að auki viðskiptavild, að minnsta kosti í Bandaríkjunum, þegar gagnáfrýjandi fékk það skráð hér á landi.

Vörumerkið sushisamba er orðmerki og er merkja- og þjónustulíking vörumerkja aðila því alger. Þá verður ekki horft fram hjá því að við samanburð á inngangstexta að matseðlum málsaðila um uppruna matargerðarinnar, sem sé að rekja til þess þegar þúsundir Japana hafi flust til Suður-Ameríku á fyrri hluta 20. aldar, er orðalag sláandi líkt. Segir þannig á matseðli aðaláfrýjanda: „ ... that took root in the early 20th century. Thousands of Japanese emigrants traveled to South America ...“ og á heimasíðu gagnáfrýjanda segir: „ ... that traces it‘s roots to the early 20th century when thousands of Japanese emigrants migrated to South America ...“. Loks hefur gagnáfrýjandi ekki mótmælt því að fyrirsvarsmaður hans hafi, á þeim tíma sem hann sótti um vörumerkið, verið fagmaður með mikla reynslu og þekkingu af veitingarekstri.

Á grundvelli heildarmats á atvikum málsins, sem hafa þýðingu við úrlausn þess, hefur aðaláfrýjandi sannað með óyggjandi hætti að gagnáfrýjandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist vörumerkis aðaláfrýjanda þegar hann fékk merki sitt skráð og verið í vondri trú í merkingu 9. töluliðar 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, sbr. 2. gr. laga nr. 44/2012. Við það mat getur hér ekki skipt máli þótt tilgangur gagnáfrýjanda með skráningu merkisins hafi ekki eingöngu verið að hindra aðgang aðaláfrýjanda að markaðnum eða hagnast fjárhagslega á því, þar sem í skráningunni fólst í raun hindrun fyrir aðaláfrýjanda á því að opna veitingastað hér á landi undir eigin vörumerki. Verður hér einnig að líta til þeirrar víðtæku lagalegu verndar sem aðaláfrýjandi hafði aflað vörumerki sínu eins og áður er rakið. Samkvæmt þessu verður tekin til greina krafa aðaláfrýjanda um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 10. september 2014 og krafa hans um að felld verði úr gildi skráning vörumerkisins sushisamba, svo og viðurkenningarkrafa hans eins og nánar greinir í dómsorði.

II

Með vísan til forsendna héraðsdóms verður staðfest sú niðurstaða hans að hafna kröfu gagnáfrýjanda um frávísun kröfu aðaláfrýjanda um hæfilegt endurgjald úr hendi gagnáfrýjanda fyrir ólögmæta notkun vörumerkis hins fyrrnefnda. Áður hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að gagnáfrýjandi hafi brotið gegn vörumerkjarétti aðaláfrýjanda og þar með notað vörumerki sem hann átti rétt til. Ber því samkvæmt 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 að dæma gagnáfrýjanda til að greiða aðaláfrýjanda endurgjald fyrir hina heimildarlausu notkun, sem er ákveðið að álitum 1.500.000 krónur, með vöxtum eins og krafist er.

Gagnáfrýjanda verður gert að greiða aðaláfrýjanda málskostnað, sem ákveðinn verður í einu lagi á báðum dómstigum eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Felldur er úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 10. september 2014 í máli nr. 12/2013.

Skráning gagnáfrýjanda, Sushisamba ehf., nr. 489/2011 á vörumerkinu sushisamba er felld úr gildi.

Gagnáfrýjandi greiði aðaláfrýjanda, Samba LLC, 1.500.000 krónur með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá uppsögu dóms þessa til greiðsludags.

Viðurkennt er að gagnáfrýjanda sé óheimilt að nota heitið sushisamba í veitingarekstri sínum, á bréfhausum, í kynningum, á heimasíðu sinni eða á annan sambærilegan hátt.

Gagnáfrýjandi greiði aðaláfrýjanda samtals 2.000.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.