447/2005

C ehf. höfðaði mál til staðfestingar á lögbanni, sem sýslumaðurinn í Reykjavík, hafði lagt við því að A ehf. notaði, sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og nánar tiltekið útlit umbúða þeirra. Ennfremur krafðist C ehf. viðurkenningar á að A ehf. væri óheimilt að nota umrætt vörumerki svo og endurgjalds fyrir óheimila notkun félagsins á því. Í héraðsdómi var komist að þeirri niðurstöðu að C ehf. hefði ekki sýnt fram á að félagið hefði öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“. Ekki þóttu næg efni til að hrófla við þeirri niðurstöðu. Þá var staðfest að A ehf. væri óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sinni útlit þeirra umbúða, sem hann seldi hana í, svo og lögbann sama efnis, enda augljós ruglingshætta á merkjum aðilanna á umbúðunum. Að lokum var fallist á kröfu um að A ehf. skyldi greiða C ehf. 1.000.000 krónur í hæfilegt endurgjald fyrir óheimila hagnýtingu vörumerkisins á grundvelli 1. mgr. 43. gr. laga nr. 46/1997 um vörumerki.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kk-nf C-kk-nf, H-kk-nf B-kk-nf og M-kk-nf S-kk-nf.

Aðaláfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 14. október 2005 og gerir eftirfarandi dómkröfur:

1) Að synjað verði um staðfestingu lögbanns, sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði við því að hann noti sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og útlit umbúða þeirra, sem hann selur þær í, það er hvítt plastglas með mynd af blómum í miðju þess, heiti vörunnar fyrir ofan myndina og heiti framleiðanda auk annars undir myndinni, svo og öll önnur not hans af vörumerkjum, sem eru eins og eða líkjast þessu vörumerki eða fela í sér aðra tilvísun til þess. Til vara krefst hann staðfestingar hins áfrýjaða dóms hvað þennan lið varðar.

2) Að hann verði sýknaður af kröfu um greiðslu endurgjalds fyrir hagnýtingu vörumerkis gagnáfrýjanda, en til vara að þessi kröfuliður verði lækkaður.

3) Að vísað verði frá dómi kröfu gagnáfrýjanda um viðurkenningu á því að honum sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“ og nánar tiltekið útlit umbúða þeirra, en til vara að hann verði sýknaður af þeirri kröfu.

Aðaláfrýjandi krefst í öllum tilvikum málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti, en til vara að málskostnaður falli niður.

Gagnáfrýjandi áfrýjaði héraðsdómi 28. desember 2005. Hann krefst þess að héraðsdómur verði staðfestur að öðru leyti en því að viðurkennt verði að aðaláfrýjanda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vörum sínum vörumerkið „Life Extension“, sem og öll önnur not á vörumerkjum, sem eru eins eða líkjast umræddu vörumerki eða fela í sér aðra tilvísun til þess, en til vara að héraðsdómur verði staðfestur hvað þennan lið varðar. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

I.

Gagnáfrýjandi hefur selt fæðubótaefni hér á landi frá árinu 1997 undir heitinu „Life Extension“. Telur hann sig hafa öðlast vörumerkjarétt á heitinu og útliti þeirra umbúða, sem efnin eru seld í. Aðaláfrýjandi hóf á árinu 2004 sölu á fæðubótaefnum undir sama heiti og gagnáfrýjandi notar á sína vöru og í umbúðum, sem líktust mjög þeim sem hann selur sína vöru í. Fékk gagnáfrýjandi lagt lögbann við því að aðaláfrýjandi notaði umrætt heiti og umbúðir í starfsemi sinni. Í kjölfarið sótti sá fyrrnefndi um að fá skráð vörumerki það, er hann hafði notað, en í því er áðurnefnt heiti áberandi hluti merkisins. Málavextir eru nánar raktir í héraðsdómi.

Við úrlausn um kröfu gagnáfrýjanda varðandi notkun vörumerkisins var í forsendum hins áfrýjaða dóms vísað til ákvörðunar Einkaleyfastofu vegna ágreinings um skráningu merkisins. Var talið að orðasambandið „Life extension“ væri almennt notað um ákveðinn hóp næringarefna, sem hafi tiltekna eiginleika, og þótti það hvorki vera sérstaklega lýsandi fyrir vöru gagnáfrýjanda né greina hana frá sambærilegum eða svipuðum efnum eða lyfjum. Varð niðurstaða héraðsdóms sú að gagnáfrýjandi hefði ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“ fyrir fæðubótaefni sín og var hafnað kröfu hans um að aðaláfrýjanda væri óheimilt að auðkenna sína vöru með sama heiti. Á hinn bóginn var fallist á að vörumerki aðaláfrýjanda væri mjög líkt merki gagnáfrýjanda og að hætta væri á að menn rugluðu merkjunum saman, enda bæði notuð til auðkenningar á sams konar vöru. Var fallist á kröfu gagnáfrýjanda um að aðaláfrýjanda væri óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sinni útlit þeirra umbúða, sem hann selur hana í.

Fallist verður á að augljós ruglingshætta sé á merkjum aðilanna. Gekk aðaláfrýjandi langt í því að líkja eftir merki gagnáfrýjanda, þegar hann hóf að selja vöru sína á árinu 2004, og nýtti með því markaðsstarf sem gagnáfrýjandi hafði þá þegar unnið. Verður staðfest niðurstaða héraðsdóms um að aðaláfrýjanda sé óheimilt að nota sem auðkenni á vöru sína útlit þeirra umbúða, sem hann selur hana í, svo og um staðfestingu lögbanns að því leyti, en ekkert tilefni er til að verða við fyrrgreindri frávísunarkröfu aðaláfrýjanda, sbr. 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Eins og málið liggur fyrir Hæstarétti eru ekki næg efni til að hrófla við þeirri niðurstöðu að gagnáfrýjandi hafi ekki sýnt fram á að hann hafi öðlast vörumerkjavernd á heitinu „Life Extension“ fyrir fæðubótaefni sín.

II.

Gagnáfrýjandi krefst staðfestingar á ákvæði héraðsdóms um að aðaláfrýjanda sé skylt að greiða honum 1.000.000 krónur með nánar tilgreindum dráttarvöxtum fyrir óheimila hagnýtingu vörumerkisins. Aðaláfrýjandi krefst sýknu.

Í stefnu gagnáfrýjanda til héraðsdóms var til stuðning kröfu um hæfilegt endurgjald vísað til 43. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Við flutning málsins fyrir Hæstarétti kom fram að hann reisir kröfuna á ákvæði 1. mgr. 43. gr. laganna. Af umfjöllun í stefnu verður ekki annað ráðið en að krafan lúti að slíku endurgjaldi, sem í því ákvæði greinir, en ekki að skaðabótum samkvæmt 2. mgr. sömu greinar. Að því virtu verður fallist á kröfu gagnáfrýjanda í þessum þætti málsins.

Samkvæmt öllu framanröktu verður héraðsdómur staðfestur. Aðaláfrýjandi verður dæmdur til að greiða gagnáfrýjanda málskostnað fyrir Hæstarétti, eins og nánar segir í dómsorði.

Dómsorð:

Héraðsdómur skal vera óraskaður.

Aðaláfrýjandi, Arnarvík heildverslun ehf., greiði gagnáfrýjanda, Celsus ehf., 350.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.