206/2004

Danska fyrirtækið P ApS, sem selt hafði vörur sínar, m.a. vítamín og fæðubótarefni, hér á landi frá árinu 1988, fékk skráð vörumerkið Pharma Nord árið 1994 fyrir allar vörur í flokkum fyrir m.a. lyf, vítamín og fæðubótarefni. Eftir að P hf. hóf notkun á firmaheitinu PharmaNor árið 2002, og fékk það skráð sem vörumerki í flokki fyrir auglýsingastarfsemi o.fl., krafðist P ApS þess að P hf. hætti að nota nafnið. Deildu aðilar um hversu víðtæka vernd vörumerki P ApS nyti gagnvart vörumerki og fimanafni P hf. Meginstarfsemi P hf. fólst í innflutningi og heildsölu á lyfjum en P ApS seldi ekki lyf hér á landi. Vörur hans voru hins vegar seldar í lyfjaverslunum sem og almennum verslunum. Litið var til þess að P ApS átti skráð vörumerki, sem náði til allra tegunda lyfja og verndaði hann gegn heimildarlausri notkun P hf. á nafninu í atvinnustarfsemi sinni. Var því talið fullnægt skilyrði vörumerkjalaga um að notkun á nafninu tæki til eins eða svipaðrar vöru og þjónustu og vörumerkjarétturinn náði til. Þá var einnig talin augljós hætta á að ruglast yrði á merkjunum, en bæði fyrirtækin seldu vörur sínar til lyfjaverslana. Skilyrðum 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga var talið fullnægt og var niðurstaðan sú að P hf. var talið óheimilt að nota neitið PharmaNor í atvinnustarfsemi sinni.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir M-kk-nf S-kk-nf, G-kk-nf G-kk-nf, G-kvk-nf E-kvk-nf, G-kk-nf C-kk-nf og H-kk-nf B-kk-nf.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar 19. maí 2004. Hann krefst aðallega sýknu af aðalkröfum stefnda og að varakröfu verði vísað frá dómi, en til vara krefst hann sýknu af varakröfunni. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I.

Stefndi, sem er í eigu danskra aðila, á firmaheitið Pharma Nord skráð í Danmörku og hefur notað nafnið sem vörumerki og firmaheiti frá stofnun félagsins 1981, en hann framleiðir og selur lyf, vítamín, fæðubótarefni og heilsuvörur. Á árinu 1994 fékk stefndi, sem hefur selt vörur sínar hér á landi frá 1988, skráð vörumerkið PHARMA NORD nr. 579/1994 fyrir allar vörur í 3. og 5. flokki vöru og þjónustu, sbr. nú auglýsingu nr. 945/2001 um flokkun vöru og þjónustu vegna vörumerkja með áorðnum breytingum. Meðal þeirra vara, sem þarna falla undir, eru lyf, bæði lyfseðilskyld og önnur, vítamín, fæðubótarefni og skyldar vörur.

Eftir eigendaskipti að áfrýjanda 2002 var félaginu gefið nýtt nafn, PharmaNor hf. Samkvæmt tilkynningu til hlutafélagaskrár var tilgangur félagsins „innflutningur og heildsala á lyfjum, snyrtivörum, hjúkrunarvörum og skyldum vörum. Ennfremur rekstur fasteigna og önnur skyld þjónusta svo og verðbréfaviðskipti og annar atvinnurekstur er stjórn félagsins kann að ákveða.” Hinn 9. september 2002 sótti áfrýjandi um skráningu á vörumerkinu PHARMANOR fyrir vörur meðal annars í flokkum nr. 3 og 5, en Einkaleyfastofan hafnaði skráningu 4. nóvember sama ár þar sem fyrir væri skráð vörumerki stefnda í sömu flokkum og hætta gæti skapast á ruglingi á merkjunum. Áfrýjandi sótti á ný um skráningu á vörumerkinu en einungis um skráningu fyrir eftirfarandi þjónustu í 35. flokki: „Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi; söfnun saman til hagsbóta fyrir aðra margvíslegum vörum (þó ekki flutningur á þeim), sem gerir viðskiptavinum kleift að skoða og kaupa þessar vörur á þægilegan hátt í heildverslun.” Einkaleyfastofan féllst á skráningu merkisins í 35. flokk og var það skráð fyrir þessa þjónustu 4. febrúar 2003 og fékk númerið 120/2003.

Með bréfi 3. júlí 2003 fór stefndi þess á leit við áfrýjanda að hann hætti að nota nafnið PharmaNor og léti afmá það úr hlutafélagaskrá en á það var ekki fallist. Í kjölfarið höfðaði stefndi mál það, sem hér er til meðferðar.

II.

Í máli þessu er ekki deilt um það, að skráður vörumerkjaréttur stefnda til auðkennisins Pharma Nord er eldri en réttur áfrýjanda á vörumerkinu og firmaheitinu PharmaNor. Ágreiningur aðila lýtur að því hversu víðtæka vernd vörumerki stefnda njóti gagnvart vörumerki og firmanafni áfrýjanda.

Í 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir, að vörumerkjaréttur geti stofnast annars vegar með skráningu vörumerkis fyrir vöru eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna og hins vegar með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Stefndi byggir kröfur sínar ekki eingöngu á skráningu vörumerkisins heldur einnig á notkun á firmaheitinu og vörumerkinu á umbúðum þeirra vara, sem hann hefur selt hér síðan 1988 og í auglýsingum og kynningum, sbr. 5. gr. laganna. Í 1. mgr. 4. gr. laganna er kveðið á um það, að í vörumerkjarétti felist, að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til og hætt sé við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

Eins og að framan greinir er tilgangur áfrýjanda samkvæmt samþykktum hans meðal annars innflutningur og heildsala á lyfjum, snyrtivörum, hjúkrunarvörum og skyldum vörum. Meginstarfsemi félagsins felst í því að flytja inn til landsins og selja lyf, bæði lyfseðilsskyld og önnur, svo og rannsóknarvörur, lækningatæki og hjúkrunarvörur, en lyfjaþátturinn er sá veigamesti í starfsemi áfrýjanda. Vörur hans eru markaðssettar undir merkjum framleiðenda eða með sérstökum vörumerkjum fyrir þá vöru, sem í hlut á hverju sinni. Þótt áfrýjandi markaðssetji ekki vörur, sem auðkenndar eru vörumerkinu PharmaNor, liggur fyrir að í öllum umbúðum lyfseðilsskyldra lyfja er miði með nafni áfrýjanda og það kemur einnig fram í fylgiskjölum með vörunni svo og í auglýsingum og er líka notað sem lén fyrirtækisins. Það er því ljóst, að áfrýjandi notar merkið í atvinnustarfsemi sinni eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Vörumerki aðila eru nánast eins bæði að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu og einnig merkingu. Áfrýjandi viðurkennir, að um merkjalíkingu sé að ræða í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997.

Eins og að framan greinir nær vörumerkjaréttur stefnda til allra vara í 5. flokki, meðal annars til allra tegunda lyfja, vítamína og fæðubótarefna. Eru vörur hans seldar í lyfjaverslunum og almennum verslunum. Vörumerki áfrýjanda er skráð í 35. flokk, sem er þjónustuflokkur fyrir auglýsingastarfsemi, rekstur og stjórnun fyrirtækja og skrifstofustarfsemi. Er ljóst, að ekki er samræmi milli þessarar lýsingar og þeirrar starfsemi, sem í raun fer fram hjá áfrýjanda, en meginstarfsemi hans felst, eins og að framan greinir, í markaðssetningu lyfja, sem seld eru í lyfjaverslunum.

Áfrýjandi heldur því fram, að málsaðilar starfi á ólíkum markaði en grundvallarmunur sé á þeim lyfjum, sem hann selji, og þeim bætiefnum, sem stefndi selji, en stefndi selji ekki lyf hér á landi, þótt hann framleiði þau. Strangar reglur gildi um auglýsingar, kynningu og sölu lyfja, sem áfrýjandi selji, sem ekki eigi við um vörur stefnda. Vörumerkin birtist gerólíkum viðskiptahópum þar sem nafn áfrýjanda komi aðeins fram í samskiptum hans við seljendur og fagfólk, svo sem lækna og starfsfólk sjúkrahúsa. Vörumerki stefnda birtist hins vegar neytendum í sjálfvali í verslunum.

Enda þótt áfrýjandi markaðssetji ekki lyf og lækningavörur í eigin nafni, þá flytur hann vörur inn og selur í heildsölu. Ekki skiptir máli, þótt stefndi selji í reynd ekki lyf hér á landi. Þótt vörur hans séu seldar í almennum verslunum, þá eru þær einnig seldar í lyfjaverslunum. Hann á skráð vörumerki, sem nær til allra tegunda lyfja og verndar hann gegn heimildarlausri notkun áfrýjanda á nafninu í atvinnustarfsemi sinni. Er því fullnægt skilyrði 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um, að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til.

Áfrýjandi heldur því fram, að ekki sé hætta á því, að menn ruglist á merkjunum, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Vörumerkin séu skráð í ólíka vöruflokka og sé almennt viðurkennt, að ekki sé ruglingshætta á þjónustu og vöru, þótt ekki sé það útilokað. Vörumerkin beinist að ólíkum viðskiptahópum, eins og að framan greinir, og komi merki áfrýjanda ekki fram gagnvart neytendum. Viðskiptavinir áfrýjanda séu fyrst og fremst þeir, sem taki ákvarðanir um innkaup fyrir lyfjaverslanir, sjúkrahús og rannsóknarstofur og sé ekki líklegt að þeir ruglist á merkjunum. Eins og áður segir selur stefndi einnig vörur til lyfjaverslana þannig að viðsemjendur málsaðila geta að hluta verið þeir sömu. Þar sem merkin eru nánast eins er augljós hætta á að ruglast verði á þeim.

Stefndi starfar meðal annars á lyfjamarkaði og á skráðan vörumerkjarétt, sem nær yfir öll lyf. Samkvæmt öllu framansögðu er skilyrðum 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 fullnægt og verða aðalkröfur stefnda teknar til greina. Niðurstaða héraðsdóms er því staðfest um annað en málskostnað og dagsektir, sem taka að falla á að liðnum 30 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi greiði stefnda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, svo sem í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað og dagsektir.

Dagsektir, að fjárhæð 100.000 krónur, taka að falla á að liðnum 30 dögum frá uppsögu dóms þessa.

Áfrýjandi, PharmaNor hf., greiði stefnda, Pharma Nord ApS, samtals 1.500.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.