440/1999

M, sem naut einkaleyfis á aðferð til framleiðslu á fjölmorfuðu kristölluðu formi fínesteríðs, höfðaði mál gegn O og krafðist þess að dæmt yrði að honum væri óheimilt að nota þá aðferð við framleiðslu fínesteríðs, sem um gat í einkaleyfinu, og bjóða, setja á markað og nota með öðrum hætti fínesteríð, sem framleitt væri með aðferðinni. Við upphaf aðalmeðferðar í héraði kom fram að O framleiddi ekki efnið heldur keypti það frá fyrirtæki á Indlandi. Talið var að nauðsynlegt hefði verið að fram færi samanburður á eiginleikum framleiðsluaðferða M og indverska fyrirtækisins og fengið álit kunnáttumanna á því hvort eitthvað og þá hvað skildi þær að. Hefði formanni héraðsdóms verið rétt eftir að ný gögn höfðu komið fram í upphafi aðalflutnings, sem áhrif gátu haft á niðurstöðuna, að fresta málinu í þessu skyni. Þar sem þetta hafði ekki verið gert og ný gögn um þetta höfðu komið fram, sem héraðsdómur hafði ekki metið, þótti ekki verða hjá því komist að ómerkja héraðsdóm ex officio og vísa málinu til frekari meðferðar í héraði og dómsálagningar að nýju.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kvk-nf E-kvk-nf, H-kk-nf H-kk-nf, H-kk-nf T-kk-nf, H-kk-nf B-kk-nf og P-kk-nf K-x-x H-kk-nf.

Áfrýjandi skaut máli þessu til Hæstaréttar með stefnu 29. október 1999. Hann krefst þess að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnda og dæmdur málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Fjölmörg ný gögn hafa verið lögð fyrir Hæstarétt, þar á meðal matsgerð dómkvaddra matsmanna 4. apríl 2000 og endurrit vitnamáls fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 18. sama mánaðar, en þá staðfestu matsmenn gerðina og aðilum gafst kostur á að fá nánari skýringar þeirra á henni og spyrja um atriði varðandi hana.

I.

Einkaleyfastofan veitti 19. desember 1997 stefnda einkaleyfi á aðferð til framleiðslu á fjölmorfuðu kristölluðu formi fínasteríðs. Fékk einkaleyfið númerið 1671. Í héraðsdómi er einkaleyfiskröfu stefnda lýst, en umfang einkaleyfisverndar ákvarðast af einkaleyfiskröfum, sbr. 39. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi. Stefndi hefur markaðssett fínasteríð í þessu formi undir vörumerkinu PROSCAR.

Áfrýjandi hóf í ársbyrjun 1998 að selja lyfjafræðilegar samsetningar sem innihalda fínasteríð undir vörumerkinu FINOL. Hafði stefndi þá þegar samband við áfrýjanda og bað hann að upplýsa með hvaða hætti fínasteríðið í lyfi hans væri framleitt. Í svarbréfi áfrýjanda var því haldið fram, að hann teldi þá aðferð, sem notuð væri við framleiðsluna, ekki brjóta í bága við einkaleyfi stefnda. Með bréfi 13. mars 1998 sendi áfrýjandi síðan stefnda álitsgerð C-x-x. Hude A/S þessa efnis. Stefndi féllst ekki á þessa afstöðu áfrýjanda og höfðaði því mál þetta. Krefst hann þess að áfrýjanda verði dæmt óheimilt að nota þá aðferð við framleiðslu fínasteríðs, sem um getur í einkaleyfi stefnda. Jafnframt verði honum dæmt óheimilt að bjóða, setja á markað og nota með öðrum hætti fínasteríð, sem framleitt sé með aðferð sem brjóti í bága við einkaleyfða aðferð stefnda.

Í greinargerð áfrýjanda í héraði er því haldið fram að hann noti hefðbundna aðferð við framleiðslu fínasteríðs, svokallaða indverska aðferð, sem ekki hafi verið sótt um einkaleyfi á. Í héraðsdómi er því síðan lýst að við aðalmeðferð málsins hafi verið lagt fram efnagreiningarvottorð frá júní 1999 varðandi framleiðslu fínasteríðs, sem framleitt sé af Cipla Ltd., Mumbai á Indlandi og það jafnframt upplýst að áfrýjandi noti fínasteríð frá þessum framleiðanda við framleiðslu sína. Af gögnum málsins kemur fram að við upphaf aðalmeðferðar hafi áfrýjandi óskað eftir fresti til þess að fá færi á að fá dómkvaddan matsmann. Þessu hafi verið neitað af hálfu stefnda og dómsformaður því hafnað beiðninni. Frekari tilmæli áfrýjanda varðandi samkomulag um frest í þessu skyni báru ekki árangur.

II.

Að framan er því lýst hvernig grundvöllur málsins breyttist við upphaf aðalflutnings á þann hátt að fram kom að áfrýjandi framleiddi ekki sjálfur og hafði ekki framleitt efnið fínasteríð. Héraðsdómur dæmdi þó að honum væri þessi framleiðsla óheimil. Fyrir héraðsdómi lá annars vegar einkaleyfiskrafa stefnda og hins vegar lýsing Cipla Ltd. á framleiðsluaðferð þeirra á fínasteríði. Var nauðsynlegt að fram færi samanburður á eiginleikum þessara aðferða og fengið álit kunnáttumanna á því hvort eitthvað og þá hvað skildi þær að. Þessi samanburður hefur nú farið fram eftir uppkvaðningu héraðsdóms með ítarlegri matsgerð. Héraðsdómi, sem skipaður var sérfróðum meðdómendum, hefur ekki gefist kostur á að fara yfir matsgerðina.

Þótt fallast verði á það að áfrýjandi hefði átt að leggja skýrari grunn að málatilbúnaði sínum strax frá upphafi, var formanni héraðsdóms rétt eftir að ný gögn höfðu komið fram í upphafi aðalflutnings, sem áhrif gátu haft á niðurstöðuna, að fresta málinu svo að kostur gæfist á að afla samanburðar á þeim framleiðsluaðferðum, sem í málinu greinir. Þar sem þetta var ekki gert og nú hafa komið fram gögn þessa efnis, sem héraðsdómur hefur ekki metið, þykir ekki verða hjá því komist að ómerkja héraðsdóm ex officio og vísa málinu til frekari meðferðar í héraði og dómsálagningar að nýju.

Rétt er að málskostnaður fyrir Hæstarétti falli niður.

Dómsorð:

Héraðsdómur skal vera ómerkur og er málinu vísað heim í hérað til frekari meðferðar og dómsálagningar að nýju.

Málskostnaður fyrir Hæstarétti fellur niður.