471/2004

G hafði fengið vörumerkið CELEBRA skráð hér á landi á árinu 1998 samkvæmt 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki fyrir tilgreindar vörur í 5. flokki hinnar alþjóðlegu vöru- og þjónustuskrár. Í byrjun árs 2001 sótti PE um skráningu vörumerkisins CELERA fyrir vörur í nokkrum tilgreindum flokkum, þ.á m. sömu vörur í flokki 5 og fyrrgreind skráning á CELEBRA tók til og var hún samþykkt. G andmælti skráningunni varðandi vörur í flokki 5 og felldi Einkaleyfastofan í framhaldinu skráninguna úr gildi. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar staðfesti þá ákvörðun. PE höfðaði mál á hendur G og krafðist þess aðallega að úrskurði áfrýjunarnefndar yrði hrundið og dæmt yrði að skráning vörumerkisins CELERA skyldi halda gildi sínu hvað varðaði vörur í flokki 5. Til vara krafðist hann að fyrrnefndum úrskurði yrði breytt á þá lund að skráning vörumerkisins CELERA skyldi halda gildi sínu hvað varðaði lyfseðilskyld lyf í flokki 5. Staðfest var sú niðurstaða héraðsdóms að hin umdeildu vörumerki væru það lík að villast mætti á þeim, sbr. 6. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 54/1997. Tekið var fram að vörumerkin væru svo lík að það breytti ekki þessari niðurstöðu að þau auðkenndu meðal annars lyfseðilsskyld lyf. Var G því sýknað af kröfum PE.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kvk-nf E-kvk-nf, Á-kk-nf K-kk-nf og Ó-kk-nf B-kk-nf Þ-kk-nf.

Áfrýjandi skaut málinu upphaflega til Hæstaréttar 22. september 2004. Ekki varð af fyrirhugaðri þingfestingu þess 3. nóvember sama ár og áfrýjaði hann öðru sinni 30. nóvember 2004 samkvæmt heimild í 4. mgr. 153. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. 7. gr. laga nr. 38/1994. Áfrýjandi krefst þess aðallega að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 8/2002 verði felldur úr gildi og að staðfest verði skráning vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki) nr. 595/2001 á vörumerkaskrá hvað varðar flokk nr. 5. Til vara krefst hann að fyrrnefndum úrskurði nefndarinnar verði hrundið og breytt á þá lund að skráning vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki) nr. 595/2001 skuli halda gildi sínu hvað varðar lyfseðilskyld lyf í flokki nr. 5. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Eins og fram kemur í héraðsdómi fékk stefndi vörumerkið CELEBRA skráð hér á landi 6. maí 1998 samkvæmt 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki fyrir tilgreindar vörur í 5. flokki hinnar alþjóðlegu vöru- og þjónustuskrár vegna skráningar vörumerkja samkvæmt Nice samningnum. Varðaði skráningin: „.Efnablöndu til lyfja-, dýralækninga og hreinlætisnota; næringarefni framleidd til læknisfræðilegra nota, barnamatur; plástrar, sárabindi; tannfyllingarefni, vax til tannsmíða; sótthreinsiefni; efni til að eyða meindýrum, sveppum og illgresi.“ Áfrýjandi sótti 27. febrúar 2001 um skráningu vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki) fyrir tilteknar vörur í flokkum 1, 5, 9, 10, 16, 35 og 42. Einkaleyfastofan samþykkti umsóknina og var vörumerkið skráð 31. maí 2001. Tók skráningin að því er flokk 5 varðaði til sömu vörutegunda og fyrrgreind skráning stefnda á vörumerkinu CELEBRA. Stefndi andmælti skráningu vörumerkisins CELERA fyrir vörur í 5. flokki. Í héraðsdómi er rakin ákvörðun Einkaleyfastofu 11. júlí 2002 um að fella framangreinda skráningu vörumerkisins CELERA úr gildi varðandi flokk 5 og úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 12. mars 2003 þar sem sú ákvörðun var staðfest.

Áfrýjandi höfðaði mál þetta fyrir héraðsdómi 12. júní 2003 og krafðist þess meðal annars að framangreindum úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar yrði hrundið og dæmt yrði að skráning vörumerkisins CELERA skyldi halda gildi sínu hvað varðar vörur í flokki 5. Náði sú krafa ekki fram að ganga í héraði og er hún aðalkrafa áfrýjanda hér fyrir réttinum.

Samkvæmt framanrituðu tekur skráning beggja vörumerkjanna meðal annars til efnablanda til lyfja. Fyrir Hæstarétt hefur verið lagt fram bréf Lyfjastofnunar 17. febrúar 2005 þar sem staðfest er að sérlyfið Celebra sé lyfseðilsskylt hér á landi. Áfrýjandi gerir þá varakröfu fyrir Hæstarétti að fyrrnefndum úrskurði áfrýjunarnefndarinnar verði hrundið og breytt á þá lund að skráning vörumerkisins CELERA skuli halda gildi sínu hvað varðar lyfseðilskyld lyf í flokki nr. 5. Telur hann það leiða af dómi Hæstaréttar í dómasafni 2001 bls. 4175 að minni kröfur séu gerðar til aðgreinanleika lyfseðilsskyldra lyfja en annarra vörutegunda innan 5. flokks. Ekki verður fallist á það með stefnda að varakrafa þessi komist ekki að í málinu enda gengur hún skemur en aðalkrafa áfrýjanda.

Með vísan til forsendna héraðsdóms verður staðfest sú niðurstaða hans að hin umdeildu vörumerki séu það lík að villast megi á þeim, sbr. 6. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997. Eru vörumerkin svo lík að það breytir ekki þessari niðurstöðu að þau auðkenna meðal annars lyfseðilsskyld lyf. Verður stefndi því sýknaður af aðal- og varakröfu áfrýjanda.

Ákvæði héraðsdóms um málskostnað verður staðfest.

Áfrýjandi verður dæmdur til að greiða stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Stefndi, G. D. Searle LLC, skal vera sýkn af kröfum áfrýjanda, PE Corporation Celera Genomics, um að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 8/2002 og dæmt verði að skráning vörumerkisins CELERA (orð- og myndmerki) skuli halda gildi sínu varðandi flokk 5.

Ákvæði héraðsdóms um málskostnað er staðfest.

Áfrýjandi greiði stefnda 250.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.