538/2012

Að kröfu H ehf. setti sýslumaðurinn í H lögbann við notkun F ehf. og H57-F ehf. á auðkenni sem innihélt vörumerki og firmaheiti H ehf., „Hotel Keflavik“ og „Hótel Keflavík“. Í málinu krafðist H ehf. staðfestingar á lögbanninu og laut ágreiningur aðila að því hvort sú ákvörðun F ehf. og H57-F ehf. að nefna hótel sitt „Icelandair Hotel Keflavik“ eða „Icelandair Hótel Keflavík“ fæli annars vegar í sér brot á vörumerkjarétti H ehf. og hins vegar brot gegn góðum viðskiptaháttum. Í Hæstarétti var ekki talið að H ehf. hefði tekist að sanna svo fullnægjandi væri að umrætt heiti hefði náð slíkri almennri markaðsfestu að skilyrði væru til að skrá það sem vörumerki. F og H57-F ehf. voru því ekki taldir hafa  brotið gegn vörumerkjarétti H ehf. Á hinn bóginn taldi Hæstiréttur að F og H57-F ehf. hefðu brotið gegn H ehf. með ólögmætum hætti sbr. 2. málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 en ákvæðinu væri ætlað að veita fyrirtækjum sem nota auðkenni í starfsemi sinni sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins væri ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/5005. Taldi Hæstiréttur að af þeim sökum væri fullnægt skilyrðum fyrir áðurnefndu lögbanni, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1991 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og var hinn áfrýjaði dómur staðfestur.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kk-nf C-kk-nf, E-kk-nf T-kk-nf og Ó-kk-nf B-kk-nf Þ-kk-nf.

Áfrýjendur skutu málinu til Hæstaréttar 10. ágúst 2012. Þeir krefjast þess að hafnað verði staðfestingu á lögbanni sem sýslumaðurinn í Hafnarfirði lagði 2. september 2011 við því að þeir noti auðkenni sem innihalda vörumerki og firmaheiti stefnda „Hotel Keflavik“ og „Hótel Keflavík“. Jafnframt krefjast þeir sýknu af viðurkenningarkröfu stefnda. Þá krefjast áfrýjendur málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Á árinu 1986 var stofnað Hótel Keflavík hf., sem varð síðar Hótel Keflavík ehf., stefndi í þessu máli. Frá því ári hefur firmaheiti hans „HÓTEL KEFLAVÍK“ jafnframt verið skráð í firmaskrá. Eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi hefur stefndi frá þessum tíma rekið hótel að Vatnsnesvegi 12 í Reykjanesbæ, áður Keflavík, undir heitinu „Hótel Keflavík“ eða „Hotel Keflavik“.

Á árinu 1988 var opnað „Flughótelið í Keflavík“ við Hafnargötu 57 í Reykjanesbæ. Stendur það hótel í næsta nágrenni við hótel stefnda, en bensínstöð mun vera á milli þeirra. Samkvæmt gögnum málsins virðist Icelandair hf. hafa komið að rekstri þessa hótels fyrir aldamót, en síðustu ár hefur áfrýjandinn H 57 - Flughótel Keflavík ehf. annast rekstur þess í samstarfi við áfrýjandann Flugleiðahótel ehf. Að sögn þeirra hafa heitin „Flughótel“, „Flughótel Keflavík“, „Flughótelið í Keflavík“ og „Icelandair hotels“ verið notuð í kynningu á hótelinu. Aðila greinir hins vegar á um hvert af þessum heitum hafi verið notað við markaðssetningu á hótelinu við Hafnargötu, ekki síst með tilliti til þess í hverjum mæli staðarheitið Keflavík hafi verið notað í því sambandi.

Vörumerkið „ICELANDAIR“ var skráð árið 1988 og er Icelandair hf. eigandi þess. Merkið tekur meðal annars til hótel- og veitingarekstrar, en mun hafa verið notað sem alþjóðlegt auðkenni fyrir flugrekstur frá árinu 1947. Á árinu 2003 var skráð vörumerkið „ICELANDAIR HÓTELS“ og er áfrýjandinn Flugleiðahótel ehf., sem mun vera dótturfélag fyrrgreinda félagsins, eigandi þess. Merkið tekur auk annars til veitinga- og gistiþjónustu. Hafa verið rekin hótel víðs vegar um Ísland, tengd þessu vörumerki, þar á meðal í Reykjanesbæ. Frá árinu 2010 mun hafa verið reynt að samræma heiti á hótelum innan Icelandair samstæðunnar með því að leggja aukna áherslu á vörumerkið „ICELANDAIR HÓTELS“ og eru þau ýmist kennd við staðsetningu eða rekstur gistishúsanna, eins og dæmi eru tekin um í hinum áfrýjaða dómi.

Stefndi fékk orð- og myndmerkið „HÓTEL KEFLAVÍK“ og orðmerkið „HÓTEL KEF“ skráð hjá Einkaleyfastofu 3. maí og 2. júní 2010. Voru merkin skráð í flokki fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu og birt 15. maí og 15. júní það ár. Hinn 16. ágúst 2011 sótti stefndi um skráningu á orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“, en 27. september sama ár á orð- og myndmerkjunum „HOTEL KEFLAVIK ICELAND“ og „HOTEL KEFLAVIK ICELAND AIRPORT HOTEL“. Voru fyrstnefndu tvö vörumerkin skráð hjá Einkaleyfastofunni 31. október það ár og birt 15. næsta mánaðar. Síðastnefnda vörumerkið var skráð 1. desember 2011 og birt 15. sama mánaðar. Öll merkin eru skráð í flokki fyrir veitingaþjónustu og tímabundna gistiþjónustu, en fram kom að orðmerkið „HÓTEL KEFLAVÍK“ væri skráð á grundvelli markaðsfestu.

Í lok árs 2011 synjaði Einkaleyfastofa að svo stöddu umsókn áfrýjandans H 57 -Flughótel Keflavík ehf. um skráningu á orðmerkinu „Flughótel“ fyrir ferða- og veitingaþjónustu. Var sú synjun á því reist að orðið væri of lýsandi fyrir þá þjónustu sem því væri ætlað að auðkenna og ekki til þess fallið að gefa þjónustunni sérkenni í huga almennings. Á árinu 2011 var hætt að nota auðkennið „Flughótel Keflavík“ í tengslum við hótelið við Hafnargötu og kveðst stefndi hafa orðið þess áskynja um miðjan júlí það ár að farið væri að reka hótelið undir heitinu „Icelandair Hotel Keflavik“ eða „Icelandair hótel Keflavík“.

Hinn 2. september 2011 var að kröfu stefnda lagt hið umþrætta lögbann við því að áfrýjendur noti auðkenni sem innibera vörumerki og firmaheiti stefnda „Hotel Keflavik“ og „Hótel Keflavík“. Krefst stefndi staðfestingar á lögbanninu með máli þessu sem höfðað var 14. september 2011. Með bréfi áfrýjandans Flugleiðahótels ehf. 5. desember 2011 var framangreindri skráningu Einkaleyfastofu á orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“ andmælt með vísan til 22. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þeim andmælum svaraði stefndi með greinargerð til Einkaleyfastofu 17. janúar 2012. Við flutning málsins fyrir Hæstarétti kom fram hjá aðilum að ekki hafi enn verið tekin afstaða til framangreindra andmæla þessa áfrýjanda.

Málsástæðum og lagarökum aðila er lýst í hinum áfrýjaða dómi. Lýtur ágreiningur þeirra að því hvort sú ákvörðun áfrýjenda að nefna hótelið við Hafnargötu „Icelandair Hotel Keflavik“ eða „Icelandair hótel Keflavík“ feli annars vegar í sér brot á vörumerkjarétti stefnda samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og hins vegar brot gegn góðum viðskiptaháttum, sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sbr. 2. gr. laga nr. 50/2008. Aðilar deila ekki síst um hversu miklum ruglingi þetta nýja heiti á hóteli áfrýjenda hafi valdið hjá neytendum og um leið hverjum vandkvæðum í starfsemi stefnda. Þá hafa í málinu verið lögð fram ýmis gögn sem ætlað er að upplýsa hvort stefndi hafi náð slíkri markaðsfestu á orðmerkinu „HÓTEL KEFLAVÍK“ að fullnægt sé skilyrði síðari málsliðar 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 til að það verði skráð sem vörumerki. Er þar meðal annars að finna tvær viðhorfskannanir meðal fólks búsetts á Íslandi. Í þeirri fyrri sem gerð var í október 2011 var leitað svara um hvort þátttakendur þekktu til einhvers hótels í Keflavík og varð niðurstaðan sú að um 20% þeirra tengdi heitið „Hótel Keflavík“ við þjónustu stefnda. Í þeirri síðari frá desember sama ár var spurt hvort þátttakendur gætu nefnt eitthvert hótel í Keflavík og varð niðurstaðan sú að tæp 30% nefndu „Hótel Keflavík“.

II

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst meðal annars í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans, annars vegar ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til eða hins vegar ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Eftir 1. mgr. 13. gr. sömu laga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina meðal annars þjónustu merkiseiganda frá þjónustu annarra. Með því er lögð áhersla á að vörumerki verði að hafa nægjanlegt sérkenni eða greina sig á annan hátt frá öðrum auðkennum til að verða skráð. Í 1. málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 kemur fram sú meginregla að vörumerki sem ekki uppfyllir skilyrði laganna um skráningu geti ekki skapað vörumerkjarétt fyrir notkun. Þó er gerð sú undantekning í 2. málslið málsgreinarinnar að vörumerki sem ekki telst uppfylla skilyrði laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti skapað vörumerkjarétt ef merkið öðlast sérkenni við notkun. Þannig getur merki sem upphaflega greinir sig ekki frá öðrum auðkennum vegna þess hve almennt það er skapað eigandanum vörumerkjarétt, að því tilskildu að það hafi öðlast slík sérkenni við notkun, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar í máli nr. 169/1972 sem birtur er í dómasafni réttarins 1973, bls. 771. Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laganna skal líta til allra aðstæðna þegar kveða skal á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni og þá einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Eðli máls samkvæmt verður að gera ríkar kröfur til notkunar merkis svo að það teljist hæft til skráningar ef það hefur skort öll sérkenni í upphafi. Við úrlausn um það hefur meðal annars verið litið svo á að umtalsverður hluti þeirra, sem áhuga kynnu að hafa á að notfæra sér tiltekna þjónustu, verði að geta tengt hana við auðkenni sem þjónustuveitandi notar í starfsemi sinni.

Við úrlausn á því hvort áfrýjendur hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnda með notkun á heitunum „Icelandair Hotel Keflavik“ og „Icelandair hótel Keflavík“ er óhjákvæmilegt að skera úr um hvort orðmerkið „HÓTEL KEFLAVÍK“ hafi öðlast slík sérkenni við notkun að það hafi verið hæft til skráningar sem vörumerki, sbr. 2. málslið 2. mgr. 3. gr. og 13. gr. laga nr. 45/1997. Skiptir í því efni ekki máli þótt merkið hafi verið skráð sem vörumerki hjá Einkaleyfastofu, enda hafa áfrýjendur sem fyrr segir andmælt þeirri skráningu á grundvelli 1. mgr. 22. gr. laganna. Þegar leyst er úr áðurnefndu álitaefni verður ekki framhjá því litið að stefndi hefur notað heitið „Hótel Keflavík“ í hótelrekstri sínum í aldarfjórðung. Það heiti er á hinn bóginn almenns eðlis og nýtur sem slíkt ekki sérkenna í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 þar sem í því er með orðum, sem algeng eru og notuð í daglegu tali, vísað annars vegar til tegundar þjónustunnar sem í boði er og hins vegar til þess hvar hún er veitt. Að því er síðarnefnda atriðið varðar ber að horfa til þess að Keflavík er þekktur staður og var áður sérstakt sveitarfélag. Enn fremur skiptir hér máli að í nærfellt allan þann tíma sem hótel stefnda hefur verið starfrækt hefur annað hótel verið starfandi í næsta nágrenni við það í Keflavík. Hefur það verið til þess fallið að síður hefur verið unnt að greina hótelrekstur stefnda frá öðrum slíkum rekstri með svo almennu auðkenni. Þegar litið er til alls þess sem að framan greinir og gögn málsins eru virt, þar á meðal þær tvær viðhorfskannanir sem áður hefur verið gerð grein fyrir, verður ekki talið að stefnda hafi tekist að sanna svo að fullnægjandi sé að umrætt heiti hafi náð slíkri markaðsfestu að skilyrði séu til að skrá það sem vörumerki samkvæmt framangreindu undantekningarákvæði laganna. Samkvæmt því hafa áfrýjendur ekki brotið gegn vörumerkjarétti stefnda á þann hátt sem hann heldur fram.

III

Samkvæmt 2. málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Ákvæði þessa efnis var fyrst leitt í lög með 9. gr. laga nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verzlunarháttum, en af greinargerð með frumvarpi til þeirra laga verður ráðið að ákvæðinu hafi verið ætlað að vera til áréttingar og fyllingar 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð þar sem meðal annars er kveðið á um að firmu skuli greina glöggt hvert frá öðru auk þess sem lagt er bann við að menn stæli skrásett firmu. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti og þess getið í athugasemdum með frumvarpi til þeirra laga að vernd auðkenna samkvæmt firma- og vörumerkjalöggjöf næði ekki ávallt nógu langt. Því væri þörf viðbótarverndar sem ákvæðinu væri ætlað að veita. Sama viðhorf kom fram við setningu samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið var að finna í 25. gr. þeirra. Umrætt ákvæði var fyrst í 12. gr. laga nr. 57/2005, sem þá nefndust lög um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, en færðist síðan í 15. gr. a. laga nr. 57/2005 með gildistöku laga nr. 50/2008.

Af framangreindum lögskýringargögnum verður ráðið að ákvæðinu í 2. málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er ætlað veita fyrirtækjum, sem nota auðkenni í starfsemi sinni, sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni, sem þeir eiga út af fyrir sig tilkall til, á þann hátt að villst verði á þessum tveimur auðkennum. Markmið ákvæðisins er ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Svo sem áður greinir hefur stefndi allt frá árinu 1986 rekið hótel sitt undir heitunum „Hótel Keflavík“ og „Hotel Keflavik“. Þau auðkenni notar hann í fullum rétti og nýtur því verndar ákvæðisins í 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Þótt áfrýjendur eigi lögmætt tilkall til að nota auðkennið „Icelandair hotels“ í rekstri sínum leggur umrætt lagaákvæði bann við því að þeir noti það á þann hátt að villst verði á því og heiti stefnda á hóteli sínu. Gögn málsins bera með sér að nokkur hætta var fyrir hendi á að neytendur rugluðu saman hótelunum tveimur áður en áfrýjendur breyttu heitinu á hóteli sínu þannig að staðarheitið Keflavík var beinlínis tekið inn í það. Eins og aðstæðum var háttað máttu fyrirsvarsmenn áfrýjenda vita að þessi breyting yrði enn frekar til þess að viðskiptavinir villtust á hótelunum tveimur sem standa nánast hlið við hlið. Þessa var heldur ekki þörf til þess að áfrýjandinn Flugleiðahótel ehf. gæti samræmt heiti á þeim hótelum, sem hann rekur sjálfur eða í samstarfi við aðra, en fleiri en ein leið voru honum færar í því efni aðrar en að skeyta staðarheitinu Keflavík við heiti hótelsins sem áfrýjandinn H 57 - Flughótel Keflavík ehf. rekur. Samkvæmt því sem að framan greinir og hér háttar til hafa áfrýjendur brotið gegn stefnda með ólögmætum hætti, sbr. 15. gr. a. laga nr. 57/2005. Af þeim sökum er fullnægt skilyrðum fyrir lögbanni því sem lagt var á að kröfu stefnda 2. september 2001, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Verður hinn áfrýjaði dómur því staðfestur.

Eftir þessum úrslitum verða áfrýjendur dæmdir til að greiða stefnda málskostnað fyrir Hæstarétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal óraskaður.

Áfrýjendur, Flugleiðahótel ehf. og H 57 - Flughótel Keflavík ehf., greiði óskipt stefnda, Hótel Keflavík ehf., 800.000 krónur í málskostnað fyrir Hæstarétti.