268/2002

U krafðist þess að viðurkennt yrði að auglýsingaþjónustunni Ú ehf. væri óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is auk þess sem hann krafðist þess að Ú ehf. yrði dæmt til að láta afskrá lénið og netfangið hjá Interneti á Íslandi hf. Var krafa U byggð á því að notkun Ú ehf. færi gegn vörumerkjarétti þess þar sem orðmerki þess UPS nyti verndar. Tekið var fram að U ætti skráð vörumerki hér á landi í flokki 35 sem tæki meðal annars til auglýsingastarfsemi. Hefði U hingað til ekki verið skylt að tilgreina sérstaklega þá vöru eða þjónustu sem vörumerkinu væri ætlað að taka til, sbr. 2. mgr. 66. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki en óumdeilt væri að fyrirtækið ræki ekki auglýsingaþjónustu. Ekki hefði verið höfðað ógildingarmál á hendur U samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laganna af þessu tilefni. Þar sem vörumerkjaréttur U náði til auglýsingastarfsemi, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, var Ú ehf. talið óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni táknið ups sem væri eins og vörumerki U. Þá gæti 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga ekki heldur heimilað Ú ehf. þessa notkun en táknið væri ekki samhljóða nafni þess og gæti notkunin á því gefið til kynna tengsl við U, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Var því fallist á kröfu U.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kvk-nf E-kvk-nf, G-kk-nf G-kk-nf, H-kk-nf H-kk-nf, H-kk-nf B-kk-nf og P-kk-nf K-x-x H-kk-nf.

Héraðsdómi var áfrýjað til Hæstaréttar 11. júní 2002. Áfrýjandi krefst þess, að viðurkennt verði með dómi, að stefnda sé óheimilt að nota lénið ups.is og netfangið ups@ups.is og jafnframt að nota eða skrá önnur lén eða netföng, sem hafa að geyma vörumerkið ups að hluta eða öllu leyti. Þess er krafist, að stefndi verði dæmdur til að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. Þá er þess krafist, að stefnda verði gert skylt að fullnægja dómkröfunum innan 15 daga frá uppsögu dómsins að viðlögðum 50.000 króna dagsektum, er renni til áfrýjanda. Loks er krafist málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Málavextir og málsástæður aðila eru rakin í héraðsdómi. Eins og þar greinir á áfrýjandi, sem rekur hraðsendingarþjónustu víða um heim, mörg skráð vörumerki hér á landi, þar sem orðmerkið UPS kemur fyrir. Meðal þeirra er skráning nr. 621/1997 frá 17. janúar 1997 fyrir allar vörur og þjónustu í 9., 35. og 36. flokki og tiltekna þjónustu í 42. flokki. Í bréfi Einkaleyfastofunnar til lögmanns áfrýjanda 9. júlí 2002, sem lagt hefur verið fyrir Hæstarétt, kemur fram, að samkvæmt þessari skráningu, sem gerð var í gildistíð laga nr. 47/1968 um vörumerki, njóti orðmerki áfrýjanda UPS verndar fyrir allar vörur og þjónustu í flokkum 9, 35 og 36, þar á meðal auglýsingastarfsemi í flokki 35, allt þar til að endurnýjun kemur árið 2007, þegar tilgreina þurfi nánar, til hvers skráningin skuli taka, sbr. 1. mgr. 22. gr. þeirra laga. Var jafnframt vísað til þess, að samkvæmt 2. mgr. 66. gr. núgildandi laga nr. 45/1997 um vörumerki, sem öðluðust gildi 1. júní 1997, komi tilgreining á vöru og þjónustu eftir 12. gr. þeirra ekki til framkvæmda fyrr en við endurnýjun skráningar, en í 1. mgr. 16. gr. laganna er nú lýst óheimilt að skrá merki fyrir heilan flokk eða flokka án tilgreiningar á þeirri vöru eða þjónustu, sem merkið óskast skráð fyrir.

Stefndi hefur rekið auglýsingaþjónustu og skiltagerð frá árinu 1997 undir firmanafninu Úps! ehf. Þetta heiti mun eiga að tákna upphrópun sambærilega enska orðinu oops, en það er ekki að finna í íslenskri orðabók. Félagið hefur haft lénið ups.is frá því í desember 2001, er það tók við því úr hendi Áhugamannafélagsins Úps, sem ekki er lengur starfrækt, en hafði fengið léninu úthlutað 22. janúar 1999. Óumdeilt er, að af tæknilegum ástæðum sé ekki unnt að nota rétt nafn félagsins í léni eða netfangi.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti, að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Eins og segir í framangreindu bréfi Einkaleyfastofunnar 9. júlí 2002 nær vörumerkjaréttur áfrýjanda samkvæmt skráningu nr. 621/1997 til auglýsingastarfsemi í flokki 35. Honum hefur ekki fram til þessa verið skylt að tilgreina sérstaklega þá vöru eða þjónustu, sem vörumerkinu væri ætlað að taka til, sbr. 2. mgr. 66. gr. laga nr. 45/1997, en óumdeilt er, að hann rekur ekki auglýsingaþjónustu. Í 1. mgr. 25. gr. laganna segir, að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu, sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt, megi ógilda skráninguna með dómi, sbr. 28. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því, að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Slíkt ógildingarmál hefur ekki verið höfðað á hendur áfrýjanda. Samkvæmt þessu og þar sem vörumerkjaréttur áfrýjanda nær til auglýsingastarfsemi, sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, er stefnda óheimilt að nota í atvinnustarfsemi sinni táknið ups, sem er eins og vörumerki áfrýjanda. 1. tl. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga getur heldur ekki heimilað stefnda þessa notkun, enda er táknið, sem er skammstöfun á heiti áfrýjanda, ekki samhljóða nafni stefnda og gæti notkun hans á því gefið til kynna tengsl við áfrýjanda, sbr. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr.

Með hliðsjón af framansögðu verður fallist á kröfu áfrýjanda á þann hátt, að stefnda sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Þá verður stefndi jafnframt dæmdur til að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. að viðlögðum dagsektum, eins og áfrýjandi krefst samkvæmt heimild í 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. og 10. kafla laga nr. 90/1989 um aðför.

Eftir atvikum þykir rétt, að hvor aðila beri sinn hluta málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómsorð:

Stefnda, Úps! ehf., er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið ups.is og netfangið ups@ups.is. Skylt er stefnda að láta afskrá framangreint lén og netfang hjá Interneti á Íslandi hf. innan 15 daga frá uppsögu þessa dóms að viðlögðum 50.000 króna dagsektum til áfrýjanda, United Parcel Service of America, Inc.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif