167/2003

K krafðist þess að lögbann yrði lagt á notkun Í á nýju merki sem hann notaði í og við verslun sína við Álfheima í Reykjavík. Vörumerki K, sem framleiddi og seldi ís, hafði áður verið notað í merkingar verslunarinnar þar til viðskiptasambandi aðila var slitið 1. febrúar 2003. Hæstiréttur taldi, að þótt orð í nýju merki Í svipaði að engu leyti til orðs í vörumerki K yrði ekki horft fram hjá því að lögun beggja merkjanna væri sú sama, svo og litirnir í grunnfleti þeirra og texta. Taka yrði sérstakt tillit til þess að vörumerki K hafi um langt árabil verið notað á sömu stöðum í og við verslunina þar til Í tók upp nýja merkið sitt. Að því virtu hefði K gert nægilega sennilegt að notkun Í á nýja merkinu leiddi af sér þá hættu á ruglingi milli þess og merkis K að aðrir gætu ætlað að tengsl væru milli merkjanna, þannig að andstætt væri vörumerkjarétti sóknaraðila. Yrði og að fallast á með K að nægilega væri sýnt fram á að þessi háttsemi Í gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum K ef hann yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Þá hafi Í ekki leitt að því líkur að reglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna K tryggði þá nægilega. Að öllu þessu athuguðu væru ekki efni til annars en að verða við kröfu K um að fella úr gildi ákvörðun sýslumanns og gera honum að leggja lögbann við umdeildum athöfnum Í.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir M-kk-nf S-kk-nf, Á-kk-nf K-kk-nf og I-kvk-nf B-kvk-nf.

Sóknaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 28. apríl 2003, sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum 7. maí sl. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 15. apríl 2003, þar sem hafnað var kröfu sóknaraðila um að hrundið yrði ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar sama árs um að synja um að leggja samkvæmt kröfu sóknaraðila lögbann við nánar tilteknum athöfnum varnaraðila. Kæruheimild er í 1. mgr. 35. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl., sbr. 4. mgr. 91. gr. laga nr. 90/1989 um aðför eins og þeim var breytt með 102. gr. laga nr. 92/1991. Sóknaraðili krefst þess að sýslumanni verði gert að leggja á umbeðið lögbann. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og kærumálskostnaðar.

Varnaraðili krefst þess að úrskurður héraðsdómara verði staðfestur og sér dæmdur kærumálskostnaður.

I.

Samkvæmt málatilbúnaði sóknaraðila, sem framleiðir og selur ís, hefur hann frá árinu 1969 notað sem vörumerki í þeirri starfsemi sinni bláan sporöskjulagaðan flöt, þar sem ritað sé með hvítum stöfum orðið „Kjörís“. Í samræmi við umsókn hans 30. janúar 2002 hafi Einkaleyfastofan 3. apríl sama árs skráð þetta merki í áðurnefndum litum sem vörumerki fyrir ís til matar, en áður hafi það fyrir löngu unnið sér markaðsfestu hér á landi. Sóknaraðili kveðst meðal annars hafa selt frá því á árinu 1987 framleiðslu sína til ísbúðar, sem hafi verið rekin að Álfheimum 4 í Reykjavík. Hafi vörumerki sóknaraðila verið í gluggum verslunarinnar, auglýsingum þar innan dyra og á sólskyggni utan við hana, svo og á umbúðum, sem þar hafi verið notaðar. Varnaraðili, sem nú reki umrædda verslun, hafi 11. nóvember 2002 sagt upp samningi um viðskipti við sóknaraðila frá 1. febrúar 2003 að telja. Frá þeim tíma hafi varnaraðili selt ísvörur, sem framleiddar séu af Emmessís hf. Eftir þessi lok á viðskiptum málsaðilanna mun varnaraðili hafa breytt áðurnefndum merkingum í og við verslun sína á þann hátt að í stað orðsins „Kjörís“ hafi þar komið orðin „síðan 1987“. Virðist óumdeilt í málinu að lögun þessa nýja merkis og litirnir í grunnfleti þess og letri séu eins og í vörumerki sóknaraðila.

Sóknaraðili leitaði eftir því með beiðni 26. febrúar 2003 til sýslumannsins í Reykjavík að lagt yrði lögbann við því að varnaraðili sem gerðarþoli „noti sem einkenni á ísbúð hans að Álfheimum 4 og á ísvöru, sem hann selur þar, svo og öll önnur not gerðarþola á vörumerki sem líkist vörumerki gerðarbeiðanda (mynd- og orðmerki), sem ber skráningarnúmerið 321/2002, og er blár sporöskjulagaður flötur, sem á er ritað með hvítum stöfum orðið KJÖRÍS, sem gerðarþoli notar öldungis óbreytt að því undanskildu að áritun er önnur.“ Með bréfi 28. sama mánaðar tilkynnti sýslumaður sóknaraðila að þessari beiðni hans væri hafnað með því að ekki hafi verið sannað eða gert sennilegt að notkun varnaraðila á umræddu merki bryti gegn lögvörðum réttindum sóknaraðila eða að þau færu forgörðum eða yrðu fyrir teljandi spjöllum þótt bíða yrði dóms um þau. Lauk sýslumaður málinu á þennan hátt án þess að taka beiðni sóknaraðila fyrir, sbr. 2. mgr. 8. gr. og 3. mgr. 26. gr. laga nr. 31/1990. Sóknaraðili krafðist sama dag úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur um þessa ákvörðun sýslumanns. Mál þetta var þingfest af því tilefni þar fyrir dómi 7. mars 2003.

II.

Í máli þessu hefur varnaraðili ekki andmælt framangreindum staðhæfingum sóknaraðila um að vörur frá honum hafi verið seldar í versluninni, sem varnaraðili rekur nú að Álfheimum 4 í Reykjavík, frá því á árinu 1987 og þar til viðskiptasambandi þeirra var slitið 1. febrúar 2003. Hafa ekki verið bornar brigður á að merkingar í versluninni og við hana hafi á þeim tíma verið slíkar sem sóknaraðili heldur fram og áður er getið. Þótt texta í nýju merki varnaraðila svipi að engu leyti til orðs í vörumerki sóknaraðila verður ekki horft fram hjá því að lögun beggja merkjanna er sú sama, svo og litirnir í grunnfleti þeirra og texta. Taka verður sérstakt tillit til þess að vörumerki sóknaraðila hafði um langt árabil verið notað á sömu stöðum í og við verslunina þar til varnaraðili tók að nota nýja merkið. Að því virtu hefur sóknaraðili gert nægilega sennilegt að notkun varnaraðila á nýja merkinu leiði af sér þá hættu á ruglingi milli þess og merkis sóknaraðila að aðrir gætu ætlað að tengsl væru milli merkjanna, þannig að andstætt sé vörumerkjarétti sóknaraðila samkvæmt 2. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Verður og að fallast á með sóknaraðila að nægilega sé sýnt fram á að þessi háttsemi varnaraðila gæti valdið teljandi spjöllum á réttindum sóknaraðila ef hann yrði knúinn til að bíða dóms um þau. Varnaraðili hefur ekki leitt að því líkur að reglur um refsingu eða skaðabætur fyrir röskun hagsmuna sóknaraðila tryggi þá nægilega. Að öllu þessu athuguðu eru ekki efni til annars en að verða við kröfu sóknaraðila um að fella úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar 2003 og gera honum að leggja lögbann við þeim athöfnum varnaraðila, sem í dómsorði greinir, gegn tryggingu úr hendi sóknaraðila, sem sýslumaður ákveður.

Varnaraðila verður gert að greiða sóknaraðila málskostnað í héraði og kærumálskostnað, sem ákveðinn er í einu lagi eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Felld er úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík 28. febrúar 2003 um að hafna kröfu sóknaraðila, Kjöríss ehf., um lögbann á hendur varnaraðila, Ísboxinu ehf. Lagt er fyrir sýslumann gegn tryggingu, sem hann metur nægilega úr hendi sóknaraðila, að leggja lögbann við því að varnaraðili noti sem merki innan og utan dyra við ísbúð, sem hann rekur að Álfheimum 4 í Reykjavík, blátt sporöskjulaga merki með hvítum texta „síðan 1987“ eða auðkenni vörur eða aðra starfsemi með því merki.

Varnaraðili greiði sóknaraðila samtals 250.000 krónur í málskostnað í héraði og kærumálskostnað.