318/2000

MMV og MN nýttu báðir sama vörumerkið við rekstur verslana sinna. MN, sem var skráður handhafi merkisins hjá einkaleyfastofu, krafðist þess að MMV léti af notkun þess, enda ætti hann einkarétt til hennar. Upphaflegur rétthafi merkisins hafði áður verið eigandi helmings hlutafjár í MMV. Á meðan það eignarhald varði notaði MMV merkið í atvinnurekstri sínum. Deilt var um hvort hinn upphaflegi rétthafi hefði veitt MMV nytjaleyfi til merkisins í skilningi vörumerkjalaga. Þrátt fyrir að skriflegs samnings um slíka heimild nyti ekki við var talið nægjanlega sannað að hún hefði verið veitt. Þar sem ekki var sýnt fram á að leyfið hefði verið tímabundið eða heimilt að afturkallað það eða takmarka, leyfinu hafði ekki verið sagt upp og þar sem MN hafði ekki sýnt fram á að MMV hefði brotið ákvæði nytjaleyfissamningsins var talið að MMV væri heimil öll eðlileg notkun vörumerkisins í tengslum við rekstur verslunar hans. Var MMV hins vegar gert að fella vörumerkið niður úr firmaheiti sínu og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum, enda hafði ekki verið sýnt fram á að slík nýtingarheimild væri fyrir hendi.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir M-kk-nf S-kk-nf, Á-kk-nf K-kk-nf og I-kvk-nf B-kvk-nf.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 17. ágúst 2000. Krefst hann sýknu af kröfum stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Mál þetta var dómtekið í héraði að lokinni aðalmeðferð 14. apríl 2000. Var héraðsdómur kveðinn upp á dómþingi 30. maí 2000 eftir að aðilar höfðu lýst yfir að þeir teldu óþarft að málið yrði flutt á ný og dómarinn lýst sig sammála því.

I.

Málavextir eru þeir að 31. maí 1991 var vörumerkið METRÓ (orðmerki) skráð í vörumerkjaskrá. Má ráða af gögnum málsins að eigandi merkisins hafi í upphafi verið Þýsk-Íslenska hf. Samkvæmt vottorði úr hlutfélagaskrá, sem lagt hefur verið fram í Hæstarétti, sameinaðist Metró-Þýsk-Íslenska ehf. félaginu Bílanausti hf. á árinu 1997 og var fyrrnefnda félagið afskráð 17. desember þess árs. Ekki nýtur gagna um með hvaða hætti breyting varð á félagsformi og nafni Þýsk-Íslenska hf.

Áður en fyrrnefnd félög voru sameinuð voru nokkrar byggingavöruverslanir í tengslum við Metró-Þýsk-Íslenska ehf. starfandi undir nafninu METRÓ. Meðal þeirra var verslun í Skeifunni 8 í Reykjavík, sem virðist hafa verið starfrækt frá árinu 1991. Í janúar 1997 stofnuðu Einar Þorvarðarson & Co ehf. og Metró-Þýsk-Íslenska ehf. félagið M.M.V. ehf. og skrifaði hvor stofnendanna sig fyrir helmingi hlutafjár hins nýja félags. Samkvæmt stofnsamningi 29. janúar 1997 yfirtók félagið „nafnið Veggfóðrarinn og öll umboð, birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Veggfóðrarinn í eigu Einars Þorvarðarsonar & Co ehf. og nafnið Málarinn og birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Metró-Málarinn, Skeifunni 8, í eigu Metró-Þýsk-Íslenska ehf.“ Jafnframt tók félagið yfir leigusamning vegna verslunar Metró-Málarans í Skeifunni 8, sem og samninga við starfsmenn þar og skuldbindingar vegna þeirra. Var tekið fram að rekstur félagsins hæfist 1. febrúar 1997. Fyrir liggur að hið nýstofnaða félag hélt áfram rekstri byggingavöruverslunar að Skeifunni 8 og notaði þar sem fyrr vörumerkið METRÓ. Á hluthafafundi í M.M.V. ehf. 11. febrúar 1999 kom fram að Bílanaust hf. hefði með samningi við Einar Þorvarðarson & Co ehf. selt síðarnefnda félaginu öll hlutabréf sín í M.M.V. ehf. Á fundinum gekk R-kk-nf M-kk-nf, sem var hluthafi í Bílanausti hf. og einn forráðamanna þess félags, úr stjórn M.M.V. ehf., en þar hafði hann gegnt formennsku frá upphafi jafnframt því að sitja í stjórn Metró-Þýsk-Íslenska ehf.

Félagið Metró-Normann ehf. var stofnað með samningi 26. júní 1996. Voru stofnendur Bæjargarðurinn ehf., sem skráði sig fyrir 66% hlutafjár, og Vatnslaug ehf., sem skráði sig fyrir 34% hlutafjárins. Félagið yfirtók öll umboð, birgðir, áhöld, tæki og innréttingar verslunarinnar Normann byggingavörur, Vatnslaugar ehf. og birgðir og innréttingar verslunarinnar Metró í Hallarmúla 3 í Reykjavík. Jafnframt tók félagið við leigusamningi vegna verslunarinnar í Hallarmúla. Var í samningnum kveðið á um að rekstur félagsins á versluninnni í Hallarmúla hæfist 1. júlí 1996. Með samningi 15. júlí 1999 keyptu Ó-kk-nf H-kk-nf og Þ-kk-nf Þ-kk-nf eignarhlut Bæjargarðsins ehf. í félaginu. Sama dag var undirritaður samningur milli þeirra Ó-kk-ef og Þ-kk-ef annars vegar og Bílanausts hf. hins vegar, er nefndist „Kaupsamningur um kröfur á Metró-Normann ehf.“ Sagði í 1. gr. samningsins að hann tæki til sölu á skuldabréfum og víxlum Bílanausts hf. á hendur Metró-Normann ehf. „ásamt nafninu Metró“. Samkvæmt 3. gr. samningsins var hið selda meðal annars „einkaréttur á nafninu Metró, sem skráð er hjá einkaleyfastofu í nafni Þýsk Íslenska hf.“ Sama dag afsöluðu Ó-kk-nf og Þ-kk-nf til stefnda „einkarétti okkar á nafninu Metró, sem skráð er hjá einkaleyfisstofu.“ Enn var sama dag undirrituð yfirlýsing, þar sem „Þýsk Íslenska hf.-Bílanaust hf.“ framseldi vörumerkið METRO til stefnda. Af gögnum, sem lögð hafa verið fram í Hæstarétti, verður ráðið að þessi yfirlýsing hafi verið send Einkaleyfastofunni 19. júlí 1999 og stefndi í framhaldi af því skráður eigandi vörumerkisins í stað Þýsk-Íslenska hf. Stefndi mun í september 1999 hafa flutt starfsemi sína í Skeifuna 7.

Með bréfi 16. ágúst 1999 óskaði stefndi eftir því að áfrýjandi hætti þegar í stað notkun nafnsins Metro og tæki niður ljósaskilti með því af verslun sinni að Skeifunni 8. Þegar áfrýjandi sinnti því ekki mun stefndi hafa krafist 23. ágúst sama árs að lögbann yrði lagt við notkun áfrýjanda á nafninu METRÓ. Þeirri beiðni hafnaði sýslumaðurinn í Reykjavík 3. september 1999.

Með bréfi, sem virðist hafa borist hlutafélagaskrá 17. ágúst 1999, var tilkynnt að á hluthafafundi 10. júlí 1999 hefði nafni félagsins M.M.V. ehf. verið breytt í „Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. skammstafað M.M.V. ehf.“ Í öðru framlögðu skjali kemur reyndar fram að þessi breyting hafi verið samþykkt á hluthafafundi í M.M.V. ehf. 10. apríl 1999. Er það skjal í formi fundargerðar og undirritað af S-kk-þgf E-kk-þgf og E-kk-þgf Þ-kk-þgf. Nafni félagsins var breytt þessu til samræmis í fyrirtækjaskrá Hagstofu Íslands 23. ágúst 1999. Með bréfi 3. september 1999 til hlutafélagaskrár krafðist stefndi þess að skráning nafnsins Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf. yrði afmáð. Þeirri beiðni var hafnað 20. september 1999. Stefndi höfðaði í kjölfarið mál þetta 29. október 1999.

Fyrir Hæstarétt hafa meðal annars verið lögð endurrit af skýrslum, sem teknar voru fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur 5. febrúar 2001 af E-kk-þgf Þ-kk-þgf, R-kk-þgf M-kk-þgf og L-kk-þgf M-kk-þgf. Á þeim tíma, sem áðurgreind atvik gerðust, átti E-kk-nf sæti í stjórn áfrýjanda, en R-kk-nf og L-kk-nf í stjórn Bílanausts hf.

II.

Áfrýjandi reisir kröfu sína meðal annars á því að ekki liggi fyrir að stefndi sé rétthafi hins umdeilda vörumerkis, þar sem gögn um hvernig hann reki rétt sinn til upphaflegs rétthafa séu innbyrðis ósamrýmanleg og verði ekki ráðið af þeim að réttindin hafi verið framseld í óslitinni röð. Á þetta verður ekki fallist. Eins og að framan er rakið var vörumerkið METRÓ upphaflega skráð af Þýsk-Íslenska hf. Það félag sameinaðist Bílanausti hf. á árinu 1997. Bílanaust hf. framseldi vörumerkið 15. júlí 1999 til Ó-kk-ef H-kk-ef og Þ-kk-ef Þ-kk-ef, sem framseldu það samdægurs til stefnda. Stefndi byggir rétt sinn til vörumerkisins því á óslitinni röð framsala frá upprunalegum rétthafa merkisins, sbr. 36. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og 32. gr. eldri laga um sama efni nr. 47/1968. Rýrir það á engan hátt rétt hans þó í gögnum málsins liggi einnig fyrir framangreint framsal „Þýsk Íslenska hf.-Bílanausts hf.“ á vörumerkinu til stefnda 15. júlí 1999.

Þá verður ekki fallist á þá röksemd áfýjanda að stefndi verði að bera halla af því að ekki hafi allir rétthafar á undan honum tilkynnt Einkaleyfastofunni um rétt sinn til vörumerkisins, enda leiðir vanræksla á að sinna tilkynningarskyldu samkvæmt 37. gr. laga nr. 45/1997 ekki til brottfalls réttindanna.

Áfrýjandi byggir einnig á því að hann hafi öðlast rétt til að nota heitið Metró í rekstri sínum með notkun þess um árabil, enda hafi hún verið heimiluð af rétthafa hins skráða vörumerkis. Eins og að framan er rakið tók áfrýjandi eftir stofnun sína í ársbyrjun 1997 við rekstri verslunar í Skeifunni 8, sem frá 1991 hafði verið rekin undir heitinu Metró af skráðum rétthafa vörumerkisins. Í stofnsamningi áfrýjanda var tekið fram að félagið tæki við frá stofnendum sínum meðal annars heitunum Veggfóðrarinn og Málarinn, en heitisins Metró var þar ekki getið. Engu að síður hélt áfrýjandi áfram að nota heitið Metró um reksturinn í Skeifunni 8 á svipaðan hátt og verið hafði þegar hann var í höndum skráðs rétthafa vörumerkisins. Á þessum tíma átti rétthafi vörumerkisins helming hlutafjár í áfrýjanda og gegndi R-kk-nf M-kk-nf, einn forsvarsmanna rétthafans, formennsku í stjórn áfrýjanda. Fyrir Hæstarétti hefur verið lögð fram greinargerð L-kk-ef M-kk-ef, annars forsvarsmanns þáverandi eiganda vörumerkisins, frá árinu 1996 um starfsemi kennda við Metró. Er meginefni hennar að vörumerkið Metró yrði notað sem sameiginlegt heiti fyrir keðju verslana í eigu mismunandi aðila, þar sem hver verslun héldi sjálfstæði sínu en væri engu að síður skuldbundin til samvinnu í ýmsum efnum. Í skýrslu fyrir héraðsdómi 5. febrúar 2001 staðfesti L-kk-nf að á þessum tíma hafi hugmyndin verið að búa til slíka verslanakeðju, sem tæki til landsins alls, og að við stofnun áfrýjanda hafi verið ætlast til að verslun hans félli undir þessa keðju. Hefði áfrýjandi í samræmi við það frá upphafi haft heimild til að nota orðmerkið Metró. Jafnframt bar hann að breyting á því hefði ekki komið til tals þegar rétthafi hins skráða vörumerkis seldi hlut sinn í áfrýjanda í ársbyrjun 1999. R-kk-nf M-kk-nf staðfesti einnig fyrir héraðsdómi að rétthafi hins skráða vörumerkis hefði heimilað áfýjanda notkun þess árið 1997.

Með vísan til þessa verður að telja í ljós leitt að við stofnun áfrýjanda hafi rétthafi hins skráða vörumerkis veitt honum leyfi til að nota það í atvinnuskyni samkvæmt 34. gr. þágildandi laga nr. 47/1968, eins og henni var breytt með 15. gr. laga nr. 67/1993, sbr. nú 38. gr. laga nr. 45/1997, þótt ekki njóti við skriflegs samnings um þetta leyfi. Er ekkert í gögnum málsins, sem bendir til að þetta leyfi hafi verið tímabundið eða að heimild til að afturkalla það eða takmarka hafi verið rædd í tengslum við sölu hlutabréfa rétthafa merkisins í áfrýjanda í ársbyrjun 1999. Breytir engu í þeim efnum þótt notkunarheimildin hafi heldur ekki verið formlega staðfest við sölu hlutabréfanna, þrátt fyrir ósk S-kk-ef E-kk-ef, eins forsvarsmanna áfrýjanda. Ekki er unnt að líta þannig á síðari gerðir stefnda, sem áður er greint frá, að í þeim felist uppsögn á nytjaleyfi áfrýjanda að vörumerkinu. Í málinu hefur stefndi heldur ekki borið því við að áfrýjandi hafi hafst nokkuð að fyrir málshöfðun, sem varðað gæti áfrýjanda réttarspjöllum eftir ákvæði 2. mgr. 38. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt þessu verður áfrýjandi sýknaður af kröfu stefnda um að honum verði bönnuð notkun vörumerkisins METRÓ eða METRO, sem og af kröfu um að fjarlægja merkingar með því heiti af húsnæði sínu og ónýta auglýsingaefni og aðra muni, sem auðkenndir eru með heitinu.

Í nytjaleyfi því, sem áfrýjandi hefur samkvæmt framansögðu, felst heimild til eðlilegrar notkunar heitisins METRÓ í tengslum við rekstur umræddrar verslunar hans. Heimild áfrýjanda til að nota merkið verður hins vegar að takmarkast við þetta, enda verður víðtækari nýtingarheimild ekki leidd af samskiptum hans og þáverandi rétthafa. Nýtur því stefndi sem skráður rétthafi merkisins að öðru leyti verndar vörumerkjalaga með þeirri takmörkun, er af nytjaleyfinu leiðir. Áfrýjanda var því ekki heimilt að taka orðið METRÓ upp í heiti sitt, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Verður því fallist á kröfu stefnda um að áfrýjanda verði gert að fella niður úr firmaheiti sínu orðið METRÓ og afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum dagsektum, eins og í dómsorði greinir.

Eftir atvikum er rétt að málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti falli niður

Dómsorð:

Áfrýjandi, Metró-Málarinn-Veggfóðrarinn ehf., er sýkn af kröfum stefnda, Metró-Normann ehf., um að áfrýjanda verði bönnuð notkun vörumerkisins METRÓ eða METRO og gert að fjarlægja allar merkingar með orðinu METRÓ eða METRO af verslunarhúsnæði í Skeifunni 8, Reykjavík. Þá er áfrýjandi og sýkn af kröfu stefnda um að áfrýjandi verði skyldaður til að ónýta auglýsingaefni, bréfsefni, reikningseyðublöð, umbúðir, klæðnað og annað sambærilegt, sem hann kann að hafa undir höndum og auðkennt er með nafngiftinni METRÓ eða METRO.

Áfrýjandi skal fella niður úr firmaheiti sínu nafnið METRÓ og láta afmá það úr hlutafélagaskrá að viðlögðum 10.000 króna dagsektum, sem renni til stefnda.

Málskostnaður í héraði og fyrir Hæstarétti fellur niður.