721/2014

Í málinu krafðist I hf. þess að I ehf. yrði bannað að nota í firmaheiti sínu vörumerki I hf. „ICELAND GLACIER“ og að I ehf. yrði, að viðlögðum dagsektum, gert að afmá vörumerkið úr firmaheitinu. Í dómi Hæstaréttar kom fram að framangreind tvö orð kæmu bæði fyrir í firmaheiti I ehf. með viðbótinni „Wonders“ en fyrir lægi að atvinnurekstur aðilanna væri hliðstæður og fælist einkum í sölu og útflutningi á vatni í samræmi við tilgang félaganna. Samkvæmt þessu væri firmaheiti I ehf. aðallega myndað úr orðum vörumerkisins sem skráð hafði verið í vörumerkjaflokk sem tæki til drykkjarvara, þar með talið vatns. Væri því fyrir hendi augljós hætta á því að villst yrði á firmanu og merkinu þannig að vörur með auðkenninu yrðu taldar stafa frá I hf. Færi þetta í bága við vörumerkjarétt I hf., sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Var því krafa I hf. tekin til greina og I ehf. gert að afmá auðkennið „ICELAND GLACIER“ í firmaheiti sínu að viðlögðum nánar tilteknum dagsektum.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir H-kk-nf I. J-kk-nf og B-kk-nf B-kk-nf og I-kvk-nf E-kvk-nf settur hæstaréttardómari.

Áfrýjandi skaut málinu upphaflega til Hæstaréttar 17. september 2014. Ekki varð af fyrirhugaðri þingfestingu þess 29. október sama ár og áfrýjaði hann öðru sinni 11. nóvember 2014. Hann krefst þess að stefnda verði með dómi bannað að nota í firmaheiti sínu vörumerki áfrýjanda „ICELAND GLACIER“ með vörumerkjaskrárnúmer 1175/2007 og 674/2008. Jafnframt krefst hann þess að stefnda verði innan 10 daga frá dómsuppsögu, að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 100.000 krónur, gert að afmá vörumerkin úr firmaheiti sínu. Loks krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi fékk áfrýjandi 9. apríl 2013 framseld réttindi yfir tveimur vörumerkjum frá þrotabúi Iceland Glacier Products ehf. Annars vegar var um að ræða orð- og myndmerkið „ICELAND GLACIER“ sem skráð var í vörumerkjaflokk nr. 32 fyrir bjór, ölkeldu- og lindarvatn, gosdrykki og aðra óáfenga drykki, orku- og heilsudrykki, ávaxtadrykki og ávaxtasafa, þykkni og önnur efni til drykkjargerðar, ókolsýrt vatn og kolsýrt vatn, sbr. 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og þágildandi auglýsingu nr. 100/2007, sbr. nú auglýsingu nr. 1190/2011. Hins vegar var um að ræða orðmerkið „ICELAND GLACIER“ sem skráð var í nokkra flokka þar með talið fyrrgreindan flokk nr. 32 að undanskildu ölkeldu- og lindarvatni. Samkvæmt vottorði hlutafélagaskrár er tilgangur áfrýjanda meðal annars nýting vatnsréttinda, átöppun og útflutningur vatns og skyldur rekstur.

Stefndi er einkahlutafélag sem var stofnað á árinu 2007 og bar upphaflega heitið Iceland Global Water. Í Lögbirtingablaði 15. janúar 2013 birtist tilkynning um að stefndi hefði breytt nafni sínu í Iceland Glacier Wonders ehf. og hefur síðan haft það heiti. Samkvæmt vottorði hlutafélagaskrár er tilgangur stefnda meðal annars útflutningur og markaðssetning á vatni og vatnsafurðum og skyld starfsemi.

Með bréfi 2. maí 2013 mótmælti áfrýjandi því að stefndi væri að nota fyrrgreind vörumerki hans í firmaheiti sínu. Jafnframt andmælti hann því að vörumerkin væru á vörum sem hann framleiddi. Um þann ágreining hefur áfrýjandi rekið sérstakt mál og var það til úrlausnar hér fyrir dómi samhliða þessu máli, sbr. dóm sem kveðinn var upp sama dag í máli nr. 731/2014.

II

Samkvæmt síðari málslið 6. mgr. 1. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög fer um heiti þeirra félaga eftir ákvæðum firmalaga. Í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og prókúruumboð segir að enginn megi í firma sínu hafa nafn annars manns eða nafn á fasteign manns án hans leyfis. Með lögjöfnun frá þessu ákvæði laganna hefur verið talið óheimilt að taka vörumerki annars manns án hans leyfis upp í firma sitt, sbr. dóm Hæstaréttar 17. janúar 1969 í máli nr. 34/1968 sem birtist í dómasafni réttarins árið 1969 á bls. 57 og dóm réttarins 24. júní 1983 í máli nr. 205/1980, sem birtist í dómasafni réttarins árið 1983 á bls. 1458.

Svo sem áður er rakið er áfrýjandi eigandi orð- og myndmerkisins „ICELAND GLACIER“ en það er skráð í vörumerkjaflokk fyrir vatn og aðrar drykkjavörur. Jafnframt er hann eigandi orðmerkisins „ICELAND GLACIER“ sem er skráð í ýmsa flokka, þar með talið fyrir drykkjarvörur aðrar en vatn. Þessi tvö orð, sem mynda merkin, koma bæði fyrir í firmaheiti stefnda með viðbótinni „Wonders“ en fyrir liggur í málinu að atvinnurekstur málsaðila er hliðstæður og felst einkum í sölu og útflutningi á vatni í samræmi við tilgang félaganna. Samkvæmt þessu er firmaheiti stefnda aðallega myndað úr orðum vörumerkjanna, en þau taka bæði til drykkjarvara, þar með talið vatns að því er varðar orð- og myndmerkið. Er því fyrir hendi augljós hætta á því að villst verði á firmanu og merkjunum þannig að vörur með þeim auðkennum verði taldar stafa frá stefnda. Fer þetta í bága við vörumerkjarétt áfrýjanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Verður því tekin til greina krafa hans um að stefnda verði bannað að nota auðkennið „ICELAND GLACIER“ í firmaheiti sínu og honum gert að afmá það að viðlögðum dagsektum eins og greinir í dómsorði.

Stefnda verður gert að greiða áfrýjanda málskostnað sem ákveðin verður í einu lagi á báðum dómstigum eins og greinir í dómsorði.

Dómsorð:

Stefnda, Iceland Glacier Wonders ehf., er bannað að nota auðkennið „ICELAND GLACIER“ í firmaheiti sínu og gert að afmá það úr því að viðlögðum dagsektum að fjárhæð 50.000 krónur til áfrýjanda, Icelandic Water Holdings hf., sem falli á frá 20. júní 2015 hafi skyldunni ekki verið fullnægt fyrir þann tíma.

Stefndi greiði áfrýjanda samtals 1.200.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.