437/2008

F ohf. krafðist ógildingar á vörumerkjaskráningunni ICEAVIA í eigu H í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu. Taldi F ohf. að H hafi ekki notað vörumerkið hér á landi í að minnsta kosti fimm ár með þeim hætti sem þurfi til að geta viðhaldið skráningu þess, sbr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að lagaákvæðið hefði fyrst komið inn í íslensk lög í tengslum við lagafrumvarp um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Hafi breyting verið gerð til samræmis þeim breytingum sem leiði af 65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka, þar sem vitnað sé í tilskipun nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja EB um vörumerki. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skuli meginmál EES-samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verði að öðru leyti litið til 3. gr. sömu laga, en samkvæmt henni skuli skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við eigi, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggi. Talið var að F ohf. gæti verið aðili að málinu, sbr. 1. mgr. 29. gr. vörumerkjalaga. Þá var talið að notkun vörumerkis þyrfti að hafa verið raunveruleg, en ekki til málamynda, og tengjast þeirri vöru eða þjónustu sem tiltekin væri í skráningu, sem í tilviki H væri flutningar, pökkun og geymsla vöru og ferðaþjónusta. H hafi sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið sé. Fram hafi komið að ekkert félag sé til sem heiti Iceavia. Eins og málið liggi fyrir verði helst ráðið að H hafi notað orðið sem nokkurs konar firmaheiti yfir persónulega starfsemi sína sem ráðgjafi um flugmál. Hvorki hafi verið í ljós leitt að H hafi markaðssett starfsemi sem lúti að flutningum, pökkun og geymslu vöru eða ferðaþjónustu með auglýsingum eða annarri kynningu á vörumerki sínu né notað það í raun hér á landi í tengslum við slíka starfsemi. Var krafa F ohf. um ógildingu skráningar á vörumerki H því tekin til greina.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Á-kk-nf K-kk-nf, G-kk-nf C-kk-nf og I-kvk-nf B-kvk-nf.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 8. ágúst 2008. Hann krefst þess að vörumerkjaskráning stefnda nr. 110/1992 ICEAVIA í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt. Þá krefst hann málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

I

Lög nr. 102/2006 um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands tóku gildi 30. júní 2006. Í 5. gr. þeirra kemur meðal annars fram að tilgangur félagsins skuli vera að annast rekstur og uppbyggingu flugleiðsöguþjónustu, þar með talið flugumferðarþjónustu, fjarskipta- og leiðsögukerfa, flugvalla og aðra skylda starfsemi. Á grundvelli heimildar í 1. gr. laganna til að stofna slíkt hlutafélag var áfrýjanda komið á fót og tók félagið til starfa 1. janúar 2007.

Í málatilbúnaði áfrýjanda kemur fram að vegna alþjóðlegs eðlis starfsemi hans og samskipta við önnur lönd sé nauðsynlegt að nota erlent aukaheiti fyrir hið íslenska nafn hans. Auðkennið ICEAVIA hafi verið talið heppilegt vegna starfsemi áfrýjanda, en það sé jafnframt í samræmi við auðkenni flugmálastjórna annars staðar á Norðurlöndum. Til að tryggja þessu auðkenni fullnægjandi vernd hafi verið sótt um skráningu þess hjá Einkaleyfastofu 19. september 2006. Umsókn áfrýjanda um skráningu vörumerkis ber með sér að sótt hafi verið um skráningu í flokki nr. 39, meðal annars fyrir flugumferðarþjónustu og flugleiðsöguþjónustu, sbr. 16. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í svari Einkaleyfastofu 15. desember 2006 segir meðal annars að í vörumerkjaskrá sé þegar skráð vörumerkið ICEAVIA í eigu stefnda fyrir þjónustu í flokki nr. 39. Telja verði að hætta geti skapast á ruglingi, enda sé í báðum tilvikum ætlað að auðkenna þjónustu sem heyri undir sama flokk. Umsókn áfrýjanda var því synjað að svo stöddu.

Áfrýjandi reisir kröfu sína á 25. gr. laga nr. 45/1997, en samkvæmt 1. mgr. hennar má ógilda skráningu vörumerkis með dómi, sbr. 28. gr., hafi eigandi þess ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt nema gildar ástæður séu fyrir því að af notkun á vörumerkinu hafi ekki orðið. Áfrýjandi kveður stefnda ekki hafa notað vörumerkið hér á landi í að minnsta kosti fimm ár með þeim hætti sem þurfi til að geta viðhaldið skráningu þess. Stefndi heldur hins vegar fram að hann hafi notað merkið í starfsemi sinni. Málsástæður aðilanna eru nánar raktar í hinum áfrýjaða dómi.

Fram er komið að upphafleg vörumerkjaskráning stefnda tók gildi á árinu 1992 og var hún endurnýjuð 2002 til tíu ára. Skráning merkisins er í flokki nr. 39 og tekur hún til starfsemi, sem felst í flutningum, pökkun og geymslu vöru og ferðaþjónustu.

II

Áðurnefnd 25. gr. laga nr. 45/1997 var fyrst leidd í lög með 12. gr. laga nr. 67/1993, en með þeim var meðal annars breytt ýmsum ákvæðum þágildandi laga nr. 47/1968 um vörumerki. Varð ákvæðið að 25. gr. a. í síðastnefndu lögunum. Í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 67/1993, kemur meðal annars fram að það sé lagt fram í tengslum við lagafrumvarp um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, en samningur um það hafi verið undirritaður í Portúgal 2. maí 1993. Tillögur í frumvarpinu um breytingar á löggjöf um vörumerki séu til samræmis þeim breytingum, sem leiði af 65. gr. EES - samningsins og XVII. viðauka, þar sem vitnað sé í tilskipun nr. 89/104/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja EB um vörumerki. Breytingar samkvæmt frumvarpinu takmarkist þó við þau atriði sem beinlínis gætu torvelda frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES. Varðandi sérstaklega þá grein frumvarpsins, sem áður var getið og fleiri greinar, var vikið að þeirri breytingu að framvegis yrði skylt að nota skráð vörumerki, en slík skylda væri ekki fyrir hendi samkvæmt þágildandi lögum. Jafnframt kom fram að notkun vörumerkis verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu.

Í 10. gr. áðurnefndrar tilskipunar nr. 89/104/EBE er fjallað um notkun vörumerkja. Samkvæmt 1. tölulið hennar er heimilt að beita viðurlögum samkvæmt henni hafi rétthafi vörumerkis ekki notað það til að auðkenna hlutaðeigandi vöru eða þjónustu í raun innan fimm ára frá skráningu eða hafi notkun fallið niður í fimm ár samfellt nema góð og gild rök séu fyrir því að merkið hafi ekki verið notað.

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið skal meginmál EES - samningsins hafa lagagildi hér á landi. Við úrlausn málsins verður að öðru leyti litið til 3. gr. sömu laga, en samkvæmt henni skal skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES - samninginn og þær reglur, sem á honum byggja.

III

Stefndi reisir sýknukröfu sína meðal annars á því að áfrýjandi hafi sönnunarbyrði fyrir þeirri staðhæfingu að sá fyrrnefndi hafi ekki notað skráð vörumerki sitt, ICEAVIA. Hann hefur jafnframt lýst yfir að það sé andstætt viðskiptahagsmunum sínum að greina áfrýjanda frá starfsemi sinni og samningum við viðskiptamenn á starfsviði sínu. Í því fælist trúnaðarbrot gagnvart þeim og gæti spillt fyrir frekari viðskiptum. Við skýrslugjöf fyrir dómi ítrekaði hann sérstaklega þá afstöðu að vilja ekki greina áfrýjanda frá viðskiptahagsmunum sínum. Þrátt fyrir þetta hefur stefndi skýrt frá nokkrum atriðum í starfsemi sinni, sem hann telur sanna að hann hafi notað vörumerkið. Þannig hefur hann lagt fram nafnspjald sitt, þar sem undir nafni hans stendur „Aviation Consultant“ og orðið „IceAvia“ efst í horni vinstra megin. Í annan stað er yfirlýsing rússnesks félags með aðsetur í Moskvu 21. nóvember 2007 um að það hafi undirritað samning um einkaráðfærslu við Iceavia, íslenskt félag með aðalstarfstöð í Reykjavík, og gildi hann í tvö ár. Þá hefur stefndi lagt fram umslög, sem stafa frá útgefendum erlendra tímarita um flugmál, þar sem orðið Iceavia kemur fyrir undir nafni stefnda sjálfs. Ennfremur ber stefndi að hann hafi notað vörumerki sitt í sambandi við undirbúning að stofnun flugfélagsins Iceland Express hf. Loks hefur hann greint frá því að hann hafi notað vörumerkið við öflun upplýsinga í tengslum við rannsókn flugslyss, sem varð árið 2000, sem tvö vitni hafa staðfest. Stefndi hefur einnig lagt fyrir Hæstarétt tvö ný skjöl, sem lúta að notkun hans á vörumerkinu. Annars vegar er um að ræða staðfestingu frá erlendum gagnabanka um að nafn Iceavia hf. sé þar að finna og hins vegar yfirlýsing fyrrum sendiherra Íslands í Kína um að hann hafi veitt stefnda og félagi hans Iceavia ráðgjöf og upplýsingar og aðra aðstoð vegna áforma um flugrekstur Iceavia til Kína og fleiri landa, en auk þess hafi hann 2006 og 2007 liðsinnt stefnda með svipuðum hætti vegna áforma Iceavia um flug til og frá Íslandi og þau áform séu enn á döfinni.

IV

Auk þeirra málsástæðna, sem að framan var getið, styður stefndi sýknukröfu sína við það að áfrýjandi geti ekki átt aðild að málinu og að hann eigi ekki lögvarinna hagsmuna að gæta, sbr. 28. og 29. gr. laga nr. 45/1997. Með vísan til rökstuðnings í hinum áfrýjaða dómi um þessi atriði er varnarástæðum stefnda sem að þeim lúta hafnað.

Réttur samkvæmt skráðu vörumerki veitir rétthafa skilyrta vernd, sem meðal annars er háð því að merkið sé notað hér á landi. Notkun þess við markaðssetningu þarf að hafa verið raunveruleg en ekki aðeins til málamynda og tengjast þeirri vöru eða þjónustu, sem tiltekin er í skráningu, og er í tilviki vörumerkis stefnda flutningar, pökkun og geymsla vöru og ferðaþjónusta. Stefndi hefur sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerki sitt með þeim hætti sem áskilið er og að þar með séu uppfyllt skilyrði fyrir vernd merkisins í samræmi við skráningu þess. Hann verður því sjálfur að bera halla af skorti á sönnun, sem kann að leiða af þeirri afstöðu hans að telja notkun merkisins háða viðskiptaleynd gagnvart áfrýjanda eða öðrum.

Fram er komið að ekkert félag er til, sem ber nafnið Iceavia. Áður var getið um nafnspjald stefnda, en eins og málið liggur fyrir verður helst ráðið að hann hafi notað orðið Iceavia sem nokkurs konar firmaheiti yfir persónulega starfsemi sína sem ráðgjafi um flugmál. Með þeim hætti verður að skilja að minnsta kosti sumar þeirra yfirlýsinga sem stefndi hefur lagt fram til stuðnings staðhæfingu um notkun vörumerkisins. Slík notkun skiptir ekki máli í því samhengi, sem hér reynir á, en að öðru leyti hefur stefndi ekki skýrt nánar hvernig vörumerki hans hafi verið notað við undirbúning stofnunar á flugfélagi, rannsókn flugslyss eða við ráðagerðir um flugrekstur. Hvorki er í ljós leitt að stefndi hafi markaðssett starfsemi, sem lýtur að flutningum, pökkun og geymslu vöru eða ferðaþjónustu með auglýsingum eða annarri kynningu á vörumerki sínu né notað það í raun hér á landi í tengslum við slíka starfsemi.

Samkvæmt öllu framanröktu verður tekin til greina krafa áfrýjanda um að skráning á vörumerki stefnda skuli ógilt. Stefndi verður dæmdur til að greiða áfrýjanda málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, sem er ákveðinn í einu lagi eins og segir í dómsorði.

Dómsorð:

Vörumerkjaskráning stefnda, H-kk-ef F-kk-ef F-kk-ef, nr. 110/1992 ICEAVIA í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu er ógilt.

Stefndi greiði áfrýjanda, Flugstoðum ohf., samtals 600.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.