143/2006

N ehf. krafðist þess að lagt yrði bann við nýtingu NB hf. á einkaleyfi þess. Atvik málsins eru þau að N ehf. tók þátt í stofnun félags um bragðefnavinnslu í Hornafirði 20. október 1999. Sama dag sótti N ehf. um einkaleyfi á sérstakri ensímtæknilegri aðferð sem unnt er að nota til bragðefnavinnslu. Hlutafjárframlag N ehf. í félaginu, NB hf., var greitt í formi þekkingar, eins og nánar var kveðið á um í 1. lið samnings aðila frá 22. október 1999. Í málinu var deilt um túlkun á 1. lið samningsins, þ.e. hvort hlutafjárframlag N ehf. hafi einungis falist í almennri þekkingu á notkun ensímtæknilegrar aðferðar eða hvort um hafi verið að ræða nytjaleyfi á einkaleyfi N ehf. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að samkvæmt lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi þurfi nytjaleyfissamningar ekki að uppfylla formskilyrði til að teljast gildir. Ljóst sé að hið umdeilda ákvæði sé ekki skýrt, en þegar það sé lesið með 2. lið samningsins verði að fallast á þá málsástæðu NB hf. að í 1. lið samkomulagsins hafi falist ótímabundið og óafturtækt nytjaleyfi á einkaleyfi N ehf. Var NB hf. því sýknað af kröfu N ehf.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir G-kk-nf C-kk-nf, G-kk-nf G-kk-nf, og M-kk-nf S-kk-nf.

Áfrýjandi skaut málinu til Hæstaréttar 14. mars 2006. Hann krefst sýknu af kröfu stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti.

Stefndi krefst staðfestingar héraðsdóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.

Við munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti kom fram að nafni áfrýjanda hafi verið breytt úr Norðurís hf. í NorðurBragð hf.

I.

Á hluthafafundi 20. október 1999 var nafni stefnda breytt úr Norðri hf. í Norðurhöfn ehf., þar sem til stóð að stofna nýtt hlutafélag með aðild hans, sem hlyti nafnið Norður hf. Því var ætlað að standa að framleiðslu bragðefna úr sjávarfangi og vinnslu á ensími með heitinu kríótín, sem nota átti við þá framleiðslu. Norður hf. var stofnað 22. október 1999, en nafni þess var síðar breytt í Norðurís hf., sem nú er áfrýjandi, en stefndi fékk þá aftur nafnið Norður ehf.

Svo sem nánar greinir í héraðsdómi gerði stefndi, sem kveðst hafa sérhæft sig í nýsköpun og þróun á sviði prótínvinnslu, samning við Sjósókn ehf. um stofnun líftæknifyrirtækis 9. mars 1999. Sagði í 1. gr. samningsins að stefndi myndi leggja hinu nýja fyrirtæki „til afnota alla núverandi tækniþekkingu sína og réttindi varðandi framleiðslu á próteinasablöndu úr þorskslógi, Cryotin, til framleiðslu á bragðefnum og öðrum efnum, sem til verða við slíka framleiðslu.“ Sjósókn ehf. myndi leggja fyrirtækinu „til afnota alla núverandi markaðsþekkingu og markaðstengsl til sölu á sömu efnum.“ Hið nýja félag gekk á þessu stigi undir heitinu Sjávarensím. Í 2. gr. samningsins sagði að aðilar hans væru „sammála um að leggja fram sameiginlega, réttindi sín og þekkingu sbr. 1. gr. sem einn þekkingarpakka og semja um sameiginlegt endurgjald fyrir hann í formi hlutafjár“ við stofnun nýja félagsins. Skyldu hlutabréfin skiptast milli þeirra í hlutföllunum 80% til stefnda og 20% til Sjósóknar ehf. Í viljayfirlýsingu, sem sex félög gerðu sameiginlega 29. apríl 1999, þar á meðal stefndi og Sjósókn ehf., sagði að niðurstaða vinnuhóps um stofnun Sjávarensíma skyldi miða við það að félagið „yfirtaki þekkingu Norðurs ehf. og Sjósóknar ehf. á sviði framleiðslu og markaðsetningar bragðefna úr sjávarfangi annarsvegar og þekkingu Norðurs ehf. á sviði einangrunar og vinnslu sjávarensíma hinsvegar.“ Viðskiptaáætlun fyrir Sjávarensím hf. var gerð í ágúst 1999. Má ráða af henni að bragðefni, sem stefndi bjó yfir þekkingu til að vinna, hafi átt að leggja grunn að framleiðslu hins nýja félags.

Samkvæmt fundargerð stjórnarfundar í stefnda 23. september 1999 var samþykkt „að taka þátt í stofnun félags um bragðefnavinnslu í Hornafirði, sem gengið hefur undir vinnuheitinu Sjávarensím ehf. og að kaupa 58,788144% hlut í hinu óstofnaða félagi. Stjórnin samþykkir að greiða hlutinn með því að gera samning við hið væntanlega félag um að það fái einkarétt til hagnýtingar þekkingar Norðurs ehf. til að vinna bragðefni með kuldavirkum ensímum.“ Endurskoðanda stefnda hafi verið falið að semja matsskýrslu, þar sem fram kom að verðmæti framlags stefnda stæði „fyllilega undir því verðmæti sem mótframlag annarra ... gefur þessum hlut í félaginu eða með öðrum orðum að það sé meira virði en 53 mkr.“ Undir 5. lið í fundargerðinni var fjallað sérstaklega um samning stefnda við hið nýja félag um einkarétt til að nýta einkaleyfi stefnda við bragðefnavinnslu. Hluthafafundar var haldinn í stefnda 20. október 1999. Í fundargerð var bókað að hlutur stefnda í hinu nýja félagi yrði að nafnverði 4.000.000 krónur á genginu 13,227 eða að verðmæti 53.108.000 krónur. Hlutafjárframlagið yrði greitt með þekkingu í eigu stefnda „til kríótínvinnslu til bragðefnavinnslu, þekkingu til bragðefnavinnslu, vinnsluleiðbeiningum fyrir vinnslu á kríótíni, vinnsluleiðbeiningum til vinnslu bragðefna úr sjávarfangi með kríótíni, auk nafnsins Norðurs ásamt merki, og vörumerkinu North foods“. Í skýrslu endurskoðanda stefnda, sem dagsett var sama dag, sagði að verðmæti þekkingar og leiðbeininga, sem stefndi hygðist láta nýstofnuðu félagi í té, svaraði að minnsta kosti til hlutafjárins, sem væri endurgjaldið fyrir þekkinguna. Þar sagði jafnframt: „Matið er miðað við notagildi framlagðrar þekkingar („know how“) og viðeigandi vinnsluleiðbeininga í höndum hins nýstofnaða félags.“ Sama dag sótti stefndi um einkaleyfi á uppfinningu sinni sem hann nefndi „Aðferð til framleiðslu á prótínhydrólysötum með notkun sjávarprótínasa“. Í bréfi um einkaleyfið, sem veitt var 15. apríl 2005, sagði meðal annars: „Uppfinningin varðar aðferð til að fá fram með ensímtæknilegum aðferðum prótínhýdrólýsöt (vatnsrofin prótín) til neyslu, í dýrafóður og í snyrtivörur.“

Stofnsamningur fyrir áfrýjanda var gerður 22. október 1999. Samkvæmt honum skyldi hlutafé vera 6.804.093 krónur og greitt í reiðufé nema hlutur stefnda, sem þá hét Norðurhöfn ehf., sem var heimilað að greiða „með framsali á þekkingu til kríótínsvinnslu til bragðefnavinnslu, þekkingu til sjálfrar bragðefnavinnslunnar, vinnsluleiðbeiningum til vinnslu á kríótíni, vinnsluleiðbeiningum til vinnslu á bragðefnum úr sjávarfangi með kríótíni, auk nafnsins Norður“. Sama dag gerðu aðilar máls þessa með sér samkomulag. Hljóðuðu þrír fyrstu liðir þess svo:

„1. Við stofnun Norðurs mun NH leggja fram sem hlutafjárframlag af sinni hálfu þekkingu til kríótínsvinnslu til bragðefnavinnslu, þekkingu til sjálfrar bragðefnavinnslunnar, vinnsluleiðbeiningar fyrir vinnslu á kríótíni, og vinnsluleiðbeiningar til vinnslu á bragðefnum úr sjávarfangi með kríótíni, auk nafnsins Norður ásamt merki, og vörumerkið North foods. Um nánari útlistun framangreindra atriða vísast til viðeigandi hluta fyrirliggjandi einkaleyfisumsóknar NH dags. 20. október 1999, sem merkt skal sem fylgiskjal nr. 1, og telst órjúfanlegur hluti af samkomulagi þessu. Framlag NH við stofnun Norðurs samkv. framangreindu er metið til fjár sem stofnframlag NH til félagsins.

2. Með samkomulagi þessu veitir NH Norðri alheims einkarétt á nýtingu þekkingar samkv. 1. tl. hér að framan samkv. hluta framangreindrar einkaleyfisumsóknar samkv. fylgiskj. nr. 1., en sá réttur fylgir ekki hlutafjárframlagi NH til Norðurs. Norður samþykkir að greiða NH 2% framleiðslugjald af verði seldra afurða, sem framleiddar eru samkv. framangreindu alheims einkanýtingar-rétti, og skal framleiðslugjaldið reiknast af FOB skilaverði afurða. Gjalddagi framleiðslugjaldsins er 30 dögum eftir afhendingu seldra afurða. Dráttarvextir reiknast á gjaldfallna fjárhæð ef hún er ekki greidd á gjalddaga.

3. Samkomulag þetta er ótímabundið, og er óuppsegjanlegt af hálfu beggja aðila meðan einkaleyfi NH er í gildi, nema skriflegt samkomulag verði um annað. Þó er NH heimilt að segja upp samkomulagi þessu með 3ja mánaða fyrirvara ef verulegar vanefndir verða á greiðslu framleiðslugjalds samkv. samkomulagi þessu. ... Með sama hætti er NH heimilt að segja samkomulagi þessu upp með 3ja mánaða fyrirvara ef framleiðsla samkv. einkaleyfi NH er hætt af hálfu Norðurs um 12 mánaða skeið eða lengur. Að lokum er NH heimilt að segja samkomulagi þessu upp með 3ja mánaða fyrirvara ef ársframleiðsla Norðurs á bragðefnum samkv. framangreindu nær ekki 450 tonnum á ári, en þó ekki fyrr en í fyrsta lagi 1. janúar 2005.“

Samkvæmt gögnum málsins leitaði stefndi eftir bankaláni 5. maí 2000, en í umsókn hans um það sagði meðal annars eftirfarandi: „Félagið á 3.200.000 kr. hlut í NorðurÍs hf. sem það eignaðist sem greiðslu fyrir að láta NorðurÍs hf. ... í té þekkingu og leyfi til að framleiða bragðefni samkvæmt framangreindri aðferð sem þróuð hefur verið hjá Norðri ehf.“ Í skýrslu stjórnar stefnda í ársreikningi fyrir árið 1999, sem dagsett var 22. maí 2000, sagði meðal annars að félagið hafi sótt um einkaleyfi á ákveðnum aðferðum til kríótínvinnslu til bragðefnavinnslu. Einnig, að stofndagur áfrýjanda hafi verið 22. október 1999 og hann hafi tekið yfir „þann hluta rekstrarins sem snéri að vinnslu Kríótíns og bragðefnavinnslu.“ Áfrýjandi hafi fengið alheims einkaafnotarétt á nýtingu hluta þekkingar stefnda til vinnslu bragðefna til manneldis. Sagði jafnframt að gerður hafi verið „samningur um framleiðslugjald af seldum afurðum“, en einnig hafi stefndi fengið hlutabréf í áfrýjanda „sem gagngjald fyrir framleiðsluleyfið.“

Með bréfi 7. janúar 2005 tilkynnti stefndi áfrýjanda að hann segði upp samkomulagi þeirra frá 22. október 1999 á grundvelli áðurgreindrar heimildar í 3. lið þess, því ársframleiðsla áfrýjanda hefði ekki náð þeim 450 tonnum, sem þar um ræddi. Áfrýjandi ber ekki brigður á að stefnda hafi verið heimilt að segja samkomulagi þeirra upp. Hann telur á hinn bóginn uppsögnina engu breyta um heimild sína til að nýta sem fyrr þá vinnsluaðferð, sem stefndi hefur einkaleyfi á, þar sem stefndi hafi með hlutafjárframlagi sínu í áfrýjanda látið í té ótímabundið og óafturkræft nytjaleyfi fyrir vinnsluaðferðinni. Þessu er stefndi ósammála og leitast hann við að fá lagt bann við þessari starfsemi áfrýjanda í máli þessu.

II.

Málsaðilar deila um hvað hafi falist í hlutafjárframlagi stefnda, hvort það hafi eingöngu verið yfirfærsla á almennri þekkingu á notkun ensímtæknilegrar aðferðar eða hvort um hafi verið að ræða nytjaleyfi á einkaleyfi hans. Heldur áfrýjandi því fram að í áðurgreindum 1. lið samkomulags þeirra 22. október 1999 hafi falist að stefndi hafi við stofnun áfrýjanda veitt honum almenn afnotaréttindi af þekkingu og vinnsluleiðbeiningum til bragðefnavinnslu, svo sem greint hafi verið í stofnsamningi og sérfræðiskýrslu endurskoðandans. Í 2. lið hafi áfrýjanda verið veitt tiltekin viðbótarréttindi, sem felist í alheims einkarétti til að nýta þekkingu samkvæmt einkaleyfisumsókn stefnda, en sá réttur hafi ekki fylgt hlutafjárframlagi stefnda til áfrýjanda, eins og tekið sé fram í 2. lið. Fyrir þessi viðbótarréttindi skyldi áfrýjandi greiða sérstakt 2% framleiðslugjald. Stefndi heldur því hins vegar fram, að í 1. lið felist ekki að áfrýjanda sé veitt nytjaleyfi, heldur hafi nytjaleyfið falist í 2. lið samkomulagsins, sem hafi verið sagt upp og réttur áfrýjanda til að nýta einkaleyfið þar með fallið niður.

Samkvæmt lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi þurfa nytjaleyfissamningar ekki að uppfylla formskilyrði til þess að teljast gildir. Ljóst er að hið umdeilda ákvæði 1. liðar samkomulags aðilanna frá 22. október 1999, um hvað felist í hlutafjárframlagi stefnda, er ekki skýrt. Þegar samkomulagið í heild er lesið og 1. og 2. liður eru lesnir saman, verður þó að fallast á með áfrýjanda að orðalag 2. liðar, þar sem tekið var fram að alheims einkaréttur á „nýtingu þekkingar samkv. 1. tl. hér að framan“ fylgi ekki hlutafjárframlagi stefnda til áfrýjanda, renni stoðum undir þá málsástæðu hans að í 1. lið samkomulagsins hafi falist ótímabundið og óafturtækt nytjaleyfi á einkaleyfi stefnda, en í 2. lið hafi verið gert sérstakt samkomulag um að áfrýjandi fengi til viðbótar nytjaleyfinu einkarétt á nýtingunni gegn greiðslu sérstaks framleiðslugjalds. Samkvæmt þessu verður að fallast á með áfrýjanda að með hlutafjárframlagi stefnda hafi honum verið veittur réttur til að nýta þá vinnsluaðferð, sem stefndi hefur síðan fengið einkaleyfi fyrir, og að sá réttur standi óhaggaður af uppsögn stefnda á 2. lið samkomulags þeirra frá 22. október 1999. Verður áfrýjandi því sýknaður af kröfu stefnda.

Rétt að hvor aðili beri sinn kostnað af málinu í héraði og fyrir Hæstarétti.

Dómsorð:

Áfrýjandi, NorðurBragð hf., er sýkn af kröfu stefnda, Norðurs ehf.

Málskostnaður fellur niður í héraði og fyrir Hæstarétti.