E-38/2011

Mál þetta sem var dómtekið 18. október 2011 er höfðað 21. desember 2010.

Stefnandi er Pierre Fabre Medicament, 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne, Frakklandi.

Stefndi er Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, Hafnarfirði.

Stefnandi krefst þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 23. september 2010 í máli nr. 16/2009 vegna ákvörðunar Einkaleyfastofu frá 10. júlí 2009 um að hafna andmælum gegn skráningu nr. 1128/2007 VINORELSIN.

Enn fremur að vörumerkjaskráning nr. 1128/2007 VINORELSIN verði aðallega felld úr gildi. Til vara að vörumerkjaskráning nr. 1128/2007 VINORELSIN verði felld úr gildi að hluta eða nánar tiltekið fyrir allar vörur í 5. flokki sem innihalda virka efnið Vinorelbine. Loks er krafist málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og að vörumerkjaskráning nr. 1128/2007 VINORELSIN verði staðfest. Þá er krafist málskostnaðar.

I

Stefnandi kveðst vera alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem hafi verið fyrst til að setja á markað efnið Vinorelbine árið 1989. Heitið Vinorelbine sé svokallað International Nonproprietary Name, skammstafað sem INN, en INN-heiti séu búin til og auglýst af hálfu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Heitin séu auglýst á ensku, latínu, frönsku, rússnesku og spænsku, en auk þess séu þau auglýst í kínverskri og arabískri útgáfu. Skammstöfunin INN merki alþjóðlegt almennt lýsandi heiti sem enginn geti fengið einkarétt á. Stefnandi kveðst hafa markaðssett Vinorelbine lyfið undir vörumerkinu NAVELBINE. Upphaflega hafi stefndi markaðssett sama lyf undir vörumerkinu Vinorelbin ACTAVIS. Hinn 4. apríl 2007 hafi stefndi lagt inn umsókn um skráningu á vörumerkinu VINORELSIN. Vörumerkið VINORELSIN, sbr. skráningu númer 1128/2007, hafi verið skráð hjá Einkaleyfastofunni 2. október 2007 fyrir lyf og lyfjablöndur í 5. flokki hinnar alþjóðlegu flokkaskrár. Merkið sé grunnskráning alþjóðlegrar skráningar númer 952069 samkvæmt VIII. kafla laga nr. 45/1997 um vörumerki og Madridarsamningnum um alþjóðlega skráningu vörumerkja.

Stefnandi kveðst hafa lagt inn andmæli hjá Einkaleyfastofunni gegn skráningu á vörumerkinu VINORELSIN 12. desember 2007. Andmælin hafi verið lögð inn á þeirri forsendu að Vinorelbine sé almennt heiti og skráning þess því í andstöðu við ákvæði laga um vörumerki. Einkaleyfastofan hafi kveðið upp úrskurð 10. júlí 2009 og hafi andmælunum verið hafnað. Stefnandi hafi ekki fallist á forsendur úrskurðarins og því áfrýjað honum til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Stefnandi hafi skilað greinargerð til áfrýjunarnefndar 8. apríl 2010 þar sem rakin hafi verið helstu ágreiningsefni málsins. Úrskurður áfrýjunarnefndar hafi verið kveðinn upp 23. september 2010 og hafi ákvörðun Einkaleyfastofunnar um skráningu VINORELSIN verið staðfest.

Stefndi kveðst telja dómkröfur stefnanda einkum byggðar á því að vörumerkið VINORELSIN njóti ekki sérkennis á grundvelli 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þar sem merkið sé of líkt tilteknu INN-heiti. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin haldi skrá yfir INN-heiti og hafi gefið út leiðbeinandi reglur í tengslum við slík heiti. Í þeim reglum komi fram að hvert INN-heiti standi fyrir lyfjafræðilegt efni (e. pharmaceutical substance) eða virkt efni (e. active pharmaceutical ingredient). Þannig megi segja að INN-heitin séu nokkurs konar tegundarheiti. INN-heitin séu auglýst á ensku, latínu, frönsku, rússnesku, spænsku, í kínverskri og í arabískri útgáfu. Auk þess sé hljóðfræðileg (e. phonetic) útgáfa heitanna tilgreind. Latneska útgáfa þess INN-heitis sem mál þetta snúist um sé „vinorelbinum,“ franska útgáfa orðsins „vinorelbine“ og spænska útgáfan „vinorelbina.“ Þá sé hljóðfræðileg útgáfa orðsins tilgreind sem „vinorelbine.“ Lyfjastofnun noti latnesku útgáfu INN-heitisins, þ.e.a.s. „vinorelbinum.“ Þau lyf sem innihaldi virka efnið vinorelbinum og séu skráð í sérleyfisskrá Lyfjastofnunar, séu lyfið „Navelbine,“ í eigu stefnanda og „Vinorelbin Actavis,“ í eigu stefnda.

II

Stefnandi kveðst telja að ógilda beri úrskurð áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Rökstuðningur nefndarinnar fyrir niðurstöðunni beri það með sér að úrskurðurinn sé haldinn efnisannmörkum þar sem hann sé í andstöðu við viðurkennda túlkun á ákvæðum 13. og 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Ákvörðun íslenskra stjórnvalda/dómstóla á grundvelli andmæla gegn skráningu nr. 1128/2007 VINORELSIN, varði stefnanda miklu þar sem skráningin sé grunnskráning alþjóðlegrar skráningar nr. 952069, sbr. VIII. kafla laga um vörumerki. Stefnandi telji að vörumerkið VINORELSIN hafi verið skráð andstætt ákvæðum laga um vörumerki í skilningi 28. gr. laganna. Vísi stefnandi til þess að Vinorelbine sé almennt heiti eða svonefnt INN-heiti. Við meðferð á umsóknum um skráningu vörumerkja sem auðkenni lyf í 5. flokki þurfi Einkaleyfastofan að huga að því hvort merki séu skráningarhæf. Eitt af því sem athuga þurfi séu INN-heiti. Stefnandi vísi til þess að slík heiti séu skráð og birt opinberlega af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem almenn heiti yfir virk efni lyfja. Birtingin þjóni meðal annars þeim tilgangi að heitin verði öllum aðgengileg og að enginn fái einkarétt á að nota þau eða lík heiti. Vinorelbine sé fyrsti 5'NOR hálf-tilbúni plöntubasinn (vinca alkaloid). Það sé framleitt með hálf-tilbúnum plöntubösum sem dregnir séu úr vinku (Catharanthus roseus). Stofninn Vin- vísi jafnframt í vinca alkaloid. Vörumerki sem feli í sér slík INN-heiti og/eða stofna þess (eða séu lík þeim) uppfylli ekki kröfu 13. gr. laga um vörumerki um sérkenni fyrir lyf sem innihalda það efni sem INN-heitið nær yfir. Í 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sé auk þess komið í veg fyrir skráningar á slíkum heitum fyrir önnur lyf sem innihaldi ekki það efni sem INN-heitið nái yfir.

Þá vísar stefnandi til þess að það varði lyfjafyrirtæki, neytendur og heilbrigðisstarfsfólk miklu að INN-heiti eða lík heiti verði öllum frjáls til afnota. Það sé því grundvallarsjónarmið að engum verði veittur einkaréttur á INN-heitum eða líkum heitum. Einkaleyfastofan hafi því átt að hafna skráningu á vörumerki stefnda VINORELSIN ex officio með tilvísun í 13. og 14. gr. laga um vörumerki. Þar sem það hafi ekki verið gert, hafi stefnandi lagt inn andmæli samkvæmt 22. gr. laganna. Þá hafi Einkaleyfastofunni borið að athuga á ný öll skráningarskilyrði laganna vegna VINORELSIN með tilliti til INN-heitisins. Stefnandi kveður stefnda upphaflega hafa notað heitið VINORELBIN ACTAVIS fyrir lyf það sem hann hyggist nú markaðssetja sem VINORELSIN. Sú aðferð sé í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um frjálsa notkun lyfjafyrirtækja á INN-heitum, þ.e. að tengja INN-heitið við vörumerki. Stefnandi sé samkeppnisaðili stefnda og starfi á sviði lyfjaframleiðslu. Hann telji möguleika sína og annarra sem starfa á sama sviði við að markaðssetja lyf sem innihalda virka efnið Vinorelbine verða takmarkaðir ef veittur sé einkaréttur á vörumerkinu VINORELSIN. Jafnframt yrði einkaréttur á orðinu VINORELSIN til þess fallinn að draga úr því öryggi sem stefnt sé að með leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar.

Stefnandi telji að úrskurður áfrýjunarnefndar beri það með sér að hann standist ekki þær forsendur sem lög um vörumerki byggi á, sbr. 13. og 14. gr. þeirra, eða alþjóðlega samvinnu sem Íslendingar hafi tekið þátt í varðandi INN-heiti. Þá vísar stefnandi til þess að í rökstuðningi úrskurðarins séu kynnt almenn sjónarmið um INN-heiti án nákvæmra tilvísana í heimildir eða tenginga slíkra heimilda við málið. Hluti rökstuðningsins sé of almennur og óljós til að hafa þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Greinilegt sé á hvaða forsendum áfrýjunarnefndin hafni andmælunum og telji stefnandi augljóst að þær forsendur stangist á við eða byggi á rangtúlkun á þeim heimildum sem vísað sé í. Stefnandi kveður nefndina í fyrsta lagi byggja niðurstöðu sína á því að VINORELSIN sé ekki einn þeirra sameiginlegu stofna sem sérstaklega sé varað við í reglunum að skráðir verði sem vörumerki. Sú ástæða standist ekki nánari skoðun. Skráningaryfirvöldum hafi borið að meta hvort VINORELSIN sé of líkt INN-heitinu Vinorelbine og ef svo sé beri að hafna skráningu. Önnur jafngild ástæða til að hafna skráningu sé sú að vörumerkið VINORELSIN sé of líkt einum af þeim stofnum sem tilgreindir séu í lista með leiðbeiningarreglum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, þ.e. Vinorelbine í þessu máli. Einkaleyfastofan og áfrýjunarnefndin virðist búa til nýtt skilyrði fyrir höfnun, sbr. það sem segi í úrskurði áfrýjunarnefndar: „Fyrir liggur að orðið VINORELSIN er ekki einn þeirra sameiginlegu stofna ...“

Áfrýjunarnefndin byggi niðurstöðu sína í öðru lagi á því að til séu (tvær) alþjóðlegar skráningar fyrir vörumerkið VINORELSIN. Orðalagið í úrskurðinum sé þó óljóst um þetta atriði. Staðreyndin sé sú að stefndi eigi eina skráningu samkvæmt Madridarsamningnum um alþjóðlega skráningu vörumerkja, þ.e. skráningu númer 952069. Samkvæmt VIII. kafla laga um vörumerki sé vörumerkjaskráning númer 1128/2007 VINORELSIN grunnskráning alþjóðlegrar skráningar nr. 952069. Verði kröfur stefnanda teknar til greina falli sú alþjóðlega skráning úr gildi í þeim löndum sem falli undir hana. Áfrýjunarnefndin vísi einnig í alþjóðlega skráningu nr. 897406 VINORELSIN sem öðlast hafi gildi hér á landi. Sú skráning sé ekki í eigu stefnanda, heldur Actavis SRL, Rúmeníu og grunnskráning hennar sé í Rúmeníu. Skráningin eigi ekki að hafa áhrif á niðurstöðu í þessu máli. Það hafi reyndar verið staðfest af Einkaleyfastofunni, en tilvísun áfrýjunarnefndar í skráninguna sé óljós. Stefnandi telji nánar tiltekið að eftirfarandi umfjöllun beri það einkum með sér að úrskurður nefndarinnar sé haldinn efnisannmörkum: „Fyrir liggur að orðið VINORELSIN er ekki einn þeirra sameiginlegu stofna sem sérstaklega er varað við í reglunum að skráðir verði sem vörumerki, sbr. lista yfir slíka sameiginlega stofna í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur WHO. Þá liggur jafnframt fyrir að orðmerkið er víða skráð í löndum sem eru aðilar að WHO, m.a. Noregi, Sviss og hjá löndum Evrópusambandsins í gegnum evrópsku skráningarskrifstofuna OHIM. Merkið er einnig skráð hér á landi í gegnum alþjóðaskráningu nr. 897406.“ Í þriðja lagi standist rök áfrýjunarnefndar um samanburð á VINORELSIN og Vinorelbine ekki nánari athugun. Sem dæmi megi nefna að í Danmörku hafi vörumerkið RANITISTAD verið talið of líkt INN-heitinu Ranitidine en að sjálfsögðu séu Vinorelbine og VINORELSIN enn líkari.

Stefnandi kveðst hafa raunverulega hagsmuni af því að andmæla einkarétti samkeppnisaðila á orðinu VINORELSIN og fá skráninguna ógilta með dómi. Lyfjafyrirtæki hafi ekki frumkvæði að málsókn vegna INN-heita nema í þeim tilvikum að þau telji öruggt að verið sé að brjóta reglur um INN-heiti. Stefnandi telji augljóst að furðuleg túlkun íslenskra yfirvalda á frekar rökréttum og einföldum alþjóðlegum reglum um INN-heiti standist ekki nánari skoðun.

Til stuðnings varakröfu sinni kveðst stefnandi vísa til sömu áðurrakinna málsástæðna og lagaraka. Vilji svo ólíklega til að dómurinn hafni kröfum um að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar og að skráning VINORELSIN verði felld úr gildi sé sett fram varakrafa um að skráning vörumerkis nr. 1128/2007 VINORELSIN verði felld úr gildi fyrir allar vörur í 5. flokki sem innihaldi virka efnið Vinorelbine. Vörumerkið sé nú skráð fyrir lyf og lyfjablöndur og gildi því í raun fyrir öll lyf. Með varakröfunni sé stefnda óheimilt að skrá merkið fyrir lyf sem innihalda virka innihaldsefnið Vinorelbine.

Um lagarök vísar stefnandi til 13., 14., 28., 29., 63. gr. og VIII. kafla laga nr. 45/1997 um vörumerki. Krafa um málskostnað er reist á 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, en stefnandi hafi þurft að leita sér lögfræðiaðstoðar þar sem ákvörðun Einkaleyfastofunnar og áfrýjunarnefndar hafi verið sú að hafna andmælum gegn skráningu á vörumerkinu VINORELSIN.

III

Stefndi kveðst mótmæla öllum málsástæðum og lagarökum stefnanda. Stefndi hafni þeirri málsástæðu stefnanda að vörumerkið VINORELSIN uppfylli ekki skilyrði 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Í 1. mgr. 13. gr. laganna komi fram það grundvallarskilyrði fyrir skráningu vörumerkis að merkið skuli vera til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki þurfi þannig að hafa sérkenni og aðgreiningareiginlega til þess að vera skráningarhæft. Merki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefi til kynna meðal annars tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skuli ekki telja nægjanlegt sérkenni, sbr. 2. málslið 1. mgr. 13. gr. laganna. Á sama hátt hafi í framkvæmd verið byggt á því að á grundvelli 13. gr. laganna sé ekki heimilt að skrá vörumerki sem eigi að auðkenna lyfjafræðilegar vörur ef merkið er eins eða of líkt hinum svokölluðu INN-heitum. Á þeim grundvelli byggi stefnandi málsástæður sínar. Við mat á því hvort hið skráða vörumerki VINORELSIN uppfylli skilyrði 13. gr. laga um vörumerki um sérkenni og aðgreiningareiginleika þurfi því að fara fram mat á líkindum merkisins við INN-heitið og viðkomandi INN-stofn. INN-heitið sé það sem mál þetta snúist um, en það sé skráð í sérlyfjaskrá Lyfjastofnunar undir latneska heiti efnisins vinorelbinum. Telja verði nærtækast að miða við þá útgáfu orðsins sem notuð sé hér á landi við mat á því hvort vörumerkið VINORELSIN skorti sérkenni með hliðsjón af INN-heitinu. Við samanburð á orðunum sjáist að líkindi þeirra séu ekki slík að telja verði að vörumerkið skorti sérkenni og aðgreiningareiginleika. Það sem skilji orðin að sé meðal annars ending orðanna, þ.e. annars vegar endingin „sin“ og hins vegar endingin „binum.“ Umræddar endingar séu hvorki líkar í sjón né heyrn. Vörumerkið innihaldi auk þess færri atkvæði en INN-heitið og auki það á aðgreiningareiginleika vörumerkisins. Þá sé vörumerkið VINORELSIN ekki að finna í orðstofni INN-heitisins þar sem það innihaldi aðeins fyrri part merkisins, en ekki seinni part þess, þ.e. endinguna „binum.“ Sömu röksemdir eigi jafnframt við, jafnvel þó svo að komist yrði að þeirri niðurstöðu að miða ætti við hljóðfræðilega útgáfu INN-heitisins, vinorelbine. Þannig séu endingar orðanna „sin“ og „bine“ hvorki líkar í sjón né heyrn, atkvæðafjöldinn sé annar auk þess sem VINORELSIN innihaldi ekki endingu INN-heitisins, „bine.“ Því sé engan veginn hægt að halda því fram að vörumerki stefnda feli aðeins í sér smávægilega breytingu á INN-heitinu. Þess heldur þyki því sýnt fram á að vörumerkið sé það ólíkt INN-heitinu að vörumerkið njóti sérkennis og hafi aðgreiningarhæfni.

Stefnandi vísar til þess að í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar komi fram að telja verði þá breytingu á INN-heitinu vinorelbine, að setja einsatkvæðis endinguna –SIN í stað tveggja atkvæða endingarinnar –BINE fullnægjandi til að vörumerkið VINORELSIN hafi nægjanlegt sérkenni til þess að öðlast skráningu. Í stefnu sé byggt á því að rök áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar um samanburð á VINORELSIN og vinorelbine standist ekki nánari athugun. Í því sambandi sé vísað til þess að í Danmörku hafi vörumerkið RANITISTAD verið talið of líkt INN-heitinu Ranitidine og telji stefnandi vörumerkið VINORELSIN og INN-heitið vinorelbine enn líkari. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafi hins vegar sérstaklega tekið fram í úrskurði sínum að mat á því hversu mikla eða litla viðbót eða breytingu orð þurfi til að hafa til þess að öðlast sérkenni með hliðsjón af INN-heiti sé komið undir mati skráningaryfirvalda í hverju ríki. Leiðbeiningarreglur WHO um notkun á INN-heitum séu ekki bindandi fyrir einstök ríki og túlkun og framkvæmd reglnanna sé mismunandi frá einu landi til annars. Við mat á skráningarhæfni vörumerkis hér á landi með hliðsjón af INN-heitum hafi erlendir úrskurðir um skráningarhæfni því litið fordæmisgildi. Þess í stað verði fyrst og fremst að líta til fordæma íslenskra skráningaryfirvalda, þ.e.a.s. ákvarðana Einkaleyfastofu og úrskurða áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Þá hafi áfrýjunarnefndin sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að líta til túlkunar skráningaryfirvalda í Danmörku þar sem tekið sé fram í skýringarriti með dönsku vörumerkjalögunum að vörumerki sem byggja á smávægilegri breytingu á viðurkenndum INN-heitum fáist ekki skráð í Danmörku, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndarinnar nr. 16/2007.

Þá vísar stefndi til þess að í 4. kafla leiðbeiningarreglna WHO komi fram að mælst sé til þess að vörumerki verði ekki leidd af INN-heitum og þá skuli einkum forðast að vörumerki innihaldi INN-stofna, sérstaklega þá sem hafi merkingu. Stefndi árétti að reglur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar séu aðeins leiðbeiningarreglur og mat á skráningarhæfni einstakra vörumerkja sé komið undir hverju aðildarríki fyrir sig. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafi í úrskurðum sínum komist að þeirri niðurstöðu að heimilt sé að skrá vörumerki, jafnvel þó svo að þau hafi töluverð líkindi til að bera við INN-heiti, ef þau feli ekki í sér sameiginlegan stofn INN-heita og ekki sé um að ræða heiti á virku efni. Ljóst sé að vörumerkið VINORELSIN sé ekki heiti á virku efni. Í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar sé að finna lista yfir INN-stofna. Samkvæmt þeim upplýsingum sem þar komi fram sé INN-heitið vinorelbinum/vinorelbine ekki tilgreint sem INN-stofn, eins og stefnandi virðist byggja á í stefnu sinni. Forskeytið vin- eða -vin- sé hins vegar tilgreint, en það standi fyrir vinca alcaloids, sem sé lyf til meðhöndlunar á krabbabeini. Endingarnar –orelbine, -orelsin, -relbine, -relsin, -elbine, og –elsin sé heldur ekki að finna á tilgreindum lista. Jafnvel þó svo að vörumerkið VINORELSIN innihaldi INN-stofninn vin-, sé ekki hægt að telja að það komi í veg fyrir skráningu á vörumerkinu enda sé sá hluti vörumerkisins merkingarlaus sem slíkur og myndi hann aðeins lítinn hluta merkisins. Sú niðurstaða að vörumerkið VINORELSIN sé hvorki heiti á virku efni né feli í sér stofn INN-heitis styðji því þá niðurstöðu að vörumerkið uppfylli skilyrði 13. gr. laga um vörumerki um sérkenni og aðgreiningareiginleika.

Þá byggir stefndi á því að ekki sé verið að takmarka notkun annarra á INN-heitinu. Ljóst sé að skráning stefnda á vörumerkinu VINORELSIN veiti honum einungis einkarétt á því orðmerki. Sérfræðingar á heilbrigðissviði hvar sem er í heiminum geti þannig notað INN-heitið vinorelbinum/vinorelbine sem heiti yfir sams konar lyfjafræðileg efni og þar að auki geti framleiðendur sams konar lyfja og lyfsins sem vörumerkið VINORELSIN auðkennir, notað INN-heitið til að lýsa innihaldi varanna. Stefndi fái þannig aðeins einkarétt á orðmerkinu VINORELSIN, en ekki stökum hlutum orðsins, hvað þá INN-heitinu sem slíku, og því eigi skráning vörumerkisins ekki að hafa neikvæð eða hamlandi áhrif, hvorki á stefnanda né aðra. Stefnandi noti nú þegar heitið NAVELBINE yfir lyf sem innihalda það virka efni sem INN-heitið vinorelbinum/vinorelbine vísi til. Stefnandi noti þannig viðskeytið –elbine sem finna megi í INN-heitinu. Það sé þó ljóst að engin ruglingshætta er á milli vörumerkis stefnda, VINORELSIN, og þess heitis.

Stefndi kveðst byggja á því að ekki sé um villandi vörumerki að ræða. Stefndi hafni þeirri málsástæðu stefnanda að vörumerkið VINORELSIN brjóti gegn 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki. Í ákvæðinu komi fram að vörumerki megi ekki skrá ef merkið sé til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna. Í athugasemdum með 14. gr. í frumvarpi því sem hafi orðið að lögum um vörumerki komi fram að mestu máli skipti hvort líklegt sé að menn láti blekkjast. Tilvísun stefnda til umrædds ákvæðis sé ekki rökstudd með neinum hætti í stefnu. Þó skuli tekið fram að ekki fáist séð að notkun stefnda á vörumerkinu VINORELSIN í tengslum við lyf sem innihaldi virka efnið vinorelbinum/vinorelbine sé til þess fallin að villa um fyrir mönnum eða til þess fallin að menn láti blekkjast.

Þá byggir stefndi á því að fordæmi sé fyrir skráningu VINORELSIN. Vörumerkið sé nú þegar skráð hér á landi á grundvelli alþjóðlegrar skráningar nr. MP-897406. Sú skráning sé í eigu Actavis Srl., dótturfélags stefnda og sé byggð á landbundinni rúmenskri skráningu frá árinu 2004. Á grundvelli þeirrar skráningar hafi merkið verið skráð hér á landi frá 31. júlí 2006. Á grundvelli umræddrar skráningar sé vörumerkið VINORELSIN, auk Íslands og Rúmeníu, jafnframt skráð í Albaníu, Bosníu Hersegóvínu, Litháen, Svartfjallalandi, Serbíu og Úkraínu, sem öll séu aðildarríki Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, sem og Búlgaríu og Makedóníu. Þá sé merkið jafnframt skráð sem Evrópumerki í gegnum evrópsku skráningarskrifstofuna OHIM. Jafnvel þó að skráningin sé ekki í eigu stefnda sjálfs og skráningin sem slík, þ.e.a.s. gildi hennar, sé ekki undir í þessu máli megi sjá af skráningunni að skráningaryfirvöld í þeim löndum þar sem merkið sé skráð, hafi ekki séð tilefni til þess að hafna skráningunni með vísan í líkindi merkisins við INN-heitið vinorelbinum/vinorelbine. Vörumerkjaskráning sú sem mál þetta varði sé grundvöllur alþjóðlegrar skráningar nr. 952069. Á grundvelli þeirrar skráningar hafi stefndi jafnframt fengið vörumerkið VINORELSIN skráð í Armeníu, Ástralíu, Aserbaídsjan, Hvíta-Rússlandi, Sviss, Kína, Georgíu, Króatíu, Kirgisistan, Kóreu, Moldavíu, Mongólíu, Noregi, Rússlandi, Singapúr, Túrkmenistan, Tyrklandi og Víetnam. Vörumerkið sé því þegar skráð víðs vegar um heiminn. Skráningaryfirvöld annarra landa hafa þannig talið merkið skráningarhæft með hliðsjón af INN-heitinu vinorelbinum/vinorelbine og hvergi hafi verið gerð athugasemd við skráninguna. Alþjóðleg skráning vörumerkja byggi á Madridarsamningnum um alþjóðlega skráningu vörumerkja. Eins og sjá megi af 52. gr. laga um vörumerki taki Einkaleyfastofa afstöðu til þess hvort alþjóðleg skráning vörumerkis sé skráningarhæf hér á landi og á grundvelli 53. gr. vörumerkjalaga sé heimilt að andmæla gildi alþjóðlegrar skráningar hér á landi eftir birtingu í Einkaleyfatíðindum. Jafnvel þó svo að skráning sé alþjóðleg taki hvert ríki þannig sjálfstæða afstöðu til þess hvort vörumerkjaskráningin uppfylli skráningarkröfur viðkomandi ríkis, þ.á m. hvort merkið uppfylli kröfur um sérkenni. Sú staðreynd að merkið VINORELSIN sé skráð svo víðs vegar um heiminn, án þess að athugasemd hafi verið gerð við skráningu þess, styðji þá röksemdafærslu stefnda að merkið hafi til að bera nægileg sérkenni til að teljast skráningarhæft.

Þá gerir stefndi athugasemd við varakröfu stefnanda. Í stefnu sé gerð varakrafa þess efnis að skráning vörumerkisins VINORELSIN verði felld úr gildi fyrir allar vörur í 5. flokki sem innihalda virka efnið vinorelbinum/vinorelbine. Stefnandi virðist með dómkröfu sinni vera að krefjast þess að stefnda yrði á grundvelli breyttrar vörumerkjaskráningar aðeins heimilt að nota vörumerkið VINORELSIN fyrir lyf sem ekki innihaldi virka efnið vinorelbinum/vinorelbine. Varakrafa stefnanda byggi á þeirri málsástæðu að vörumerkið VINORELSIN skorti sérkenni vegna líkinda þess við INN-heitið vinorelbinum/vinorelbine. Því fáist ekki séð hvernig þessi dómkrafa stefnanda gangi upp. Yrði fallist á þá málsástæðu stefnanda að vörumerkið VINORELSIN væri of líkt INN-heitinu vinorelbinum/vinorelbine, yrði ankannalegt að stefnda væri aðeins heimilt að nota vörumerkið fyrir önnur lyf en innihalda það virka efni sem tilgreint INN-heiti vísar til. Slík notkun myndi líklegast fela í sér brot á 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, sem stefnandi vísar sjálfur til í stefnu sinni, en þar segi að vörumerki megi ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna.

Hvað lagarök varðar vísar stefndi til laga nr. 45/1997 um vörumerki, einkum reglna vörumerkjaréttarins um skráningarhæfni, sbr. 13 gr. laganna. Þá vísar stefndi jafnframt til 14, 52. og 53. gr. laganna. Krafa stefnda um málskostnað er reist á 1. og 3. mgr. 129. gr. og 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

IV

Mál þetta varðar ágreining um skráningu á vörumerkinu VINORELSIN sem skráð var hjá Einkaleyfastofunni 2. október 2007 fyrir lyf og lyfjablöndur í 5. flokki alþjóðlegrar flokkaskrár. Stefnandi andmælti skráningunni 12. desember 2007 á þeirri forsendu að Vinorelbine, sem stefnandi setti á markað árið 1989, sé almennt heiti og skráning VINORELSIN því í andstöðu við ákvæði laga nr. 45/1997 um vörumerki. Einkaleyfastofan hafnaði andmælum stefnanda með úrskurði dagsettum 10. júlí 2009 og var sú niðurstaða staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, dagsettum 23. september 2010.

Við munnlegan flutning málsins var af hálfu stefnanda meðal annars vísað til þess að M-kvk-nf H-kvk-nf lögfræðingur og starfsmaður Einkaleyfastofunnar sem kvað upp áðurnefndan úrskurð fyrir hönd Einkaleyfastofunnar hafi verið vanhæf til að fara með málið vegna tengsla við umboðsaðila stefnda á stjórnsýslustigi. Stefnandi kvað sér fyrst hafa orðið kunnugt um þau tengsl um viku fyrir aðalmeðferð málsins og því hefði málsástæðan verið höfð uppi jafnskjótt og tilefni hafi orðið til, sbr. 5. mgr. 101. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Stefndi mótmælti því að þessi málsástæða kæmist að þar sem ekki hefði verið bókað um hana við upphaf aðalmeðferðar og málsástæðan væri auk þess of seint fram komin. Málsástæða sú sem að framan greinir var sannarlega höfð uppi við aðalmeðferð málsins og kemur því ekki til álita að hún komist ekki að við meðferð málsins af þeim sökum. Af gögnum málsins verður ekki ráðið að þær upplýsingar sem málsástæðan byggir á hafi verið stefnanda ljósar fyrr en á því tímamarki sem stefnandi heldur fram. Ekki er heldur unnt að ætla aðilum að hafa borið sig eftir slíkum upplýsingum, þannig að vanhöld á slíkri eftirgrennslan séu metin viðkomandi aðila til vansa. Því verður, með hliðsjón af 5. mgr. 101. gr. laga um meðferð einkamála, að telja málsástæðuna komna fram jafnskjótt og tilefni hafi orðið til og kemst hún því að í málinu.

Framangreind málsástæða stefnanda lítur að því að ekki hafi verið gætt að hæfisreglum stjórnsýsluréttar hjá lægra settu stjórnvaldi þegar ágreiningur aðila var til meðferðar á stjórnsýslustigi. Mál þetta lýtur hins vegar að ógildingu á úrskurði æðra setts stjórnvalds sem lögum samkvæmt er falið að endurskoða úrskurð hins lægra setta. Hið æðra setta stjórnvald er við það mat sitt ekki bundið af úrskurði hins lægra setta, heldur tekur þvert á móti sjálfstæða efnislega afstöðu á grundvelli málatilbúnaðar aðila. Er sú niðurstaða til endurskoðunar fyrir dóminum og mun niðurstaða dómsins í engu byggja á niðurstöðu hins lægra setta stjórnvalds, sem kann eða kann ekki að hafa farið á svig við hæfisreglur stjórnsýsluréttar. Því verður ekki séð að umþrætt málsástæða hafi áhrif á efnislegan ágreining aðila í málinu og kemur málsástæðan því ekki til frekari álita.

Stefnandi krefst þess að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 16/2009 verði felldur úr gildi þar sem niðurstaða nefndarinnar sé í andstöðu við viðurkennda túlkun á ákvæðum 13. og 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Stefndi hafnar því og byggir einkum á því að merkið VINORELSIN hafi til að bera nægjanlegt sérkenni og aðgreiningareiginleika sem 13. gr. laga um vörumerki áskilur. Þá sé veigamikill hljómrænn og sjónrænn munur á VINORELSIN og vinorelbinum.

Fyrir liggur að áfrýjunarnefndin hafnaði andmælum stefnanda og staðfesti skráningu á vörumerkinu VINORELSIN á þeim grundvelli að orðið sé ekki einn þeirra sameiginlegu stofna sem sérstaklega sé varað við í viðauka 3 við leiðbeinandi reglur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Þá liggi fyrir að orðmerkið sé víða skráð í löndum sem séu aðilar að stofnuninni og hjá löndum Evrópusambandsins í gegnum evrópsku skráningarskrifstofuna OHIM. Enn fremur taldi áfrýjunarnefndin að sú breyting á INN-heitinu VINORELBINE að setja einsatkvæðis endinguna –SIN í stað tveggja atkvæða endingarinnar BINE verði talin nægileg breyting til að orðmerkið VINORELSIN hafi nægilegt sérkenni til að öðlast skráningu hér á landi. Skráning orðmerkisins VINORELSIN fyrir lyf og lyfjablöndur komi ekki í veg fyrir að aðrir geti notað INN-heitið VINORELBINE fyrir sín lyf og/eða lyfjablöndur sem innihalda hið virka lyfjaefni til að tilgreina þá staðreynd. Í niðurstöðu Einkaleyfastofunnar segir meðal annars að talsverð líkindi séu með merkinu VINORELSIN og INN-heitinu VINORELBINE, bæði í sjón og framburði. Þá liggi fyrir, samkvæmt upplýsingum úr sérlyfjaskrá Lyfjastofnunnar, að INN-heitið Vinorelbine sé virkt efni, sem sé meðal annars að finna í lyfjunum NAVELBINE og VINORELBINE ACTAVIS. Ljóst sé þó að Vinorelbine sé ekki einn þeirra sameiginlegu stofna sem tekið sé fyrir að skrá megi sem vörumerki og þó VINORELSIN innihaldi INN-stofninn vin-, sé hann merkingarlaus sem slíkur og myndi aðeins lítinn hluta merkisins.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna meðal annars tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna og hvenær varan er framleidd, skal ekki telja nægjanlegt sérkenni. Þá segir í 2. mgr. 13. gr. að þegar kveða skuli á um það hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun. Í 2. tölulið 1. mgr. 14. gr. laganna segir að vörumerki megi ekki skrá ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, t.d. um tegund vöru, ástand eða uppruna.

Samkvæmt gögnum málins eru svonefnd INN-heiti nafn á staðli um alþjóðleg heiti á lyfjavörum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin heldur skrá yfir INN-heitin og hefur gefið út leiðbeinandi reglur um þau. Þar kemur meðal annars fram að sérhvert INN-heiti standi fyrir lyfjafræðilegt efni eða virkt efni. Það sé viðurkennt á alþjóðavísu og sé almenningseign. Ekki er deilt um það í málinu að óheimilt sé að skrá merki sem eiga að auðkenna lyfjafræðilegar vörur ef merkið er eins eða of líkt hinum svonefndu INN-heitum. Í þessu sambandi skoðast INN-heitin sem tegundarheiti í skilningi tilvitnaðs lagaákvæðis. Því er óheimilt að skrá merki sem er of líkt því virka efni (INN-heiti) sem sameiginlegt er þeim lyfjum sem innihalda hið virka efni. Í samræmi við framangreint greinir aðila, eins og fram er komið, á um hvort orðmerkið VINORELSIN, sbr. skráningu nr. 1128/2007, fyrir lyf og lyfjablöndur í flokki 5, sé of líkt INN-heitinu VINORELBINE. Bæði Einkaleyfastofan og áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafa komist að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki og hafa því hafnað andmælum stefnanda við skráningu merkisins VINORELSIN. Það athugast að bera verður orðmerkið VINORELSIN saman við INN-heitið VINORELBINE, en það er sú útgáfa INN-heitisins sem er skráð á vef Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, þó svo að þar greini jafnframt samheiti þeirrar skráningar, svo sem latneska útgáfuna VINORELBINUM sem málatilbúnaður stefnda byggir öðrum þræði á.

Í fyrrgreindum reglunum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er mælst til þess að vörumerki verði ekki leidd af INN-heitum og þá skuli forðast að vörumerki innihaldi INN-stofna, sér í lagi ef stofnarnir eru merkingarbærir. Hins vegar er viðurkennt að heimilt er að nota INN-heiti í vörumerki ásamt firmaheiti, svo fremi sem það hindri ekki sams konar notkun annarra. Jafnframt hefur áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í öðrum úrskurðum sínum komist að þeirri niðurstöðu að heimilt sé að skrá vörumerki, jafnvel þó svo að þau hafi töluverð líkindi til að bera við INN-heiti, ef þau fela ekki í sér sameiginlegan stofn INN-heita og ekki sé um að ræða heiti á virku efni.

Það að forðast beri að vörumerki innihaldi INN-stofna er því eitt af þeim atriðum sem horfa skal til við mat á líkindum, en að mati dómsins er ekki þar með sagt að unnt sé að gagnálykta frá því um að heimilt sé að skrá vörumerki þrátt fyrir líkindi við INN-heiti, ef vörumerki inniheldur ekki INN-stofn og ekki sé um að ræða heiti á virku efni. Meta verður líkindi vörumerkis við INN-heiti í hverju og einu tilviki sjálfstætt. Reglur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar eru sem áður segir leiðbeinandi og sem slíkar meðal þeirra atriða sem standa til fyllingar landsrétti hvers ríkis um túlkun á réttarframkvæmd. Af því leiðir að ólík niðurstaða kann að fást þegar sams konar ágreiningsefni er borið undir stjórnvöld eða dómstóla í hverju ríki. Því gefur skráning vörumerkis í landsrétt eins ríkis ekki nema takmarkaða vísbendingu um hvernig sama skráning kann að vera metin í öðru ríki. Því er alþjóðleg skráning VINORELSIN á grundvelli skráningar í öðru ríki ekki samanburðarhæf um réttmæti skráningar að íslenskum rétti, nema að því marki sem landsréttur viðkomandi ríkis er sambærilegur við hérlendan rétt.

Mat á því hvort orðmerkið VINORELSIN sé skráningarhæft ræðst af því hvort merkið hafi til að bera nægjanleg sérkenni gagnvart INN-heitinu VINORELBINE. Að mati dómsins eru mjög mikil líkindi milli orðmerkisins VINORELSIN og INN-heitisins VINORELBINE. Níu af tíu bókstöfum VINORELSIN eru þeir sömu og níu af ellefu bókstöfum í VINORELBINE. Þá heyrist ellefti og síðasti bókstafurinn í orðinu VINORELBINE ekki í framburði þess, sem eykur enn frekar á líkindi orðanna tveggja. Fyrir vikið innihalda orðin jafnmörg atkvæði í framburði. Því eru orðin mjög lík í framburði, auk þess sem sjónræn líkindi þeirra eru að sama skapi mikil. Þannig skortir orðmerkið VINORELSIN aðgreiningarhæfi gagnvart INN-heitinu VINORELBINE og takmarkar því svigrúm annarra til að gera grein fyrir vöru sinni.

Með hliðsjón af öllu framangreindu er það niðurstaða dómsins að orðmerkið VINORELSIN sé það líkt INN-heitinu VINORELBINE að telja verði að orðmerkið skorti nægjanleg sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Þá liggur ekki fyrir að notkun merkisins breyti þar nokkru um, sbr. 2. mgr. 13. gr. sömu laga. Að mati dómsins var óheimilt að skrá orðmerkið VINORELSIN eins og gert var og er fallist á það með stefnanda að úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 23. september 2010 í máli nr. 16/2009 sé haldinn efnisannmörkum og að fella beri úrskurðinn úr gildi. Af þessu leiðir að felld er úr gildi vörumerkjaskráning nr. 1128/2007 VINORELSIN.

Í samræmi við þessa niðurstöðu málsins og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefndi dæmdur til að greiða stefnanda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 950.000 krónur.

J-kk-nf H-kk-nf héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D ó m s o r ð:

Úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 23. september 2010 í máli númer 16/2009 vegna ákvörðunar Einkaleyfastofu frá 10. júlí 2009 um að hafna andmælum gegn skráningu nr. 1128/2007 VINORELSIN er felldur úr gildi.

Felld er úr gildi vörumerkjaskráning nr. 1128/2007 VINORELSIN.

Stefndi greiði stefnanda 950.000 krónur í málskostnað.

J-kk-nf H-kk-nf