E-10500/2009

Mál þetta höfðaði Altech Iceland ehf., Lyngási 13, Garðabæ, með stefnu dags. 21. september 2009 á hendur JHM Altech ehf., Skógarseli 41, Reykjavík. Málið var dómtekið 30. mars sl., en endurupptekið og dómtekið á ný 30. apríl.

Stefnandi gerir þessar kröfur:

1. Að stefnda verði með dómi gert skylt að framselja vörumerkjaskráningu nr. 380/2004 ALTECH (orð- og myndmerki) til stefnanda. Verði ekki fallist á kröfu um framsal vörumerkjaskráningar nr. 380/2004 ALTECH, er þess krafist til vara að vörumerkjaskráning stefnda nr. 380/2004 ALTECH (orð og myndmerki) í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt.

2. Að stefnda verði með dómi gert skylt að framselja lénið „altech.is" til stefnanda og viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota eða skrá önnur lén eða netföng sem innihalda vörumerkið ALTECH að hluta til eða öllu leyti.

3. Að stefnda verði með dómi gert skylt að fella orðið ALTECH úr heiti sínu í firmaskráningu félagsins.

4. Að stefnda sé óheimilt að nota heitið ALTECH í atvinnustarfsemi sinni, hvort sem er á bréfshausum, í kynningum, á heimasíðu sinni, netfangi eða á annan sambærilegan hátt.

5. Að stefnda verði gert skylt að fullnægja framangreindum dómkröfum að viðlögðum 50.000 króna dagsektum sem renni til stefnanda.

Þá krefst stefnandi í öllum tilvikum málskostnaðar.

Stefndi krefst sýknu af kröfum stefnanda og málskostnaðar að viðbættum virðisaukaskatti.

Stefnandi kveðst veita þjónustu og gefa ráð á sviði áliðnaðar. Félagið hafi verið stofnað á árinu 2004 og heitið þá Altech SMV ehf. Nafninu hafi verið breytt í Altech Iceland ehf. í september 2008.

Stefndi er einn hluthafa í stefnanda. Stærsti hluthafi í stefnda er J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf. Í greinargerð stefnda segir að J-kk-nf hafi allt frá árinu 1987 starfað við þróun, framleiðslu og sölu nýrra véla til álvera. Hann hafi stofnað JHM Altech ehf. (eldra félag með því nafni) á árinu 1995. Altech JHM ehf. var síðan stofnað af honum og tveimur öðrum aðilum á árinu 1998 og runnu félögin saman. Nafni hins sameinaða félags var breytt í Enta í febrúar 2004, en það var tekið til gjaldþrotaskipta 18. mars 2004.

JHM ehf. var stofnað 15. janúar 2004 og tilkynnt til hlutafélagaskrár 27. sama mánaðar. Með tilkynningum, dags. 28. maí 2009, sem afhentar voru fyrirtækjaskrá 29. maí, var breytt tilgangi félagsins og nafni þess í JHM Altech. J-kk-nf kvaðst fyrir dómi hafa stofnað þetta félag til að ljúka verkefnum sem Altech JHM hafði tekið að sér, en hann hafi fengið verkábyrgðir hjá Landsbankanum og verið ábyrgur gagnvart bankanum. Þess vegna hafi verið nauðsynlegt að tryggja það að verkefnin væru unnin.

Stefnandi máls þessa hét áður Altech SMV ehf. Félagið var stofnað 23. febrúar 2004. Félagið tók yfir ýmsa samninga sem Enta (áður Altech JHM) hafði gert og keypti ýmis réttindi og muni af þrotabúinu með samningi, dags. 11. maí 2004. Í 1. gr. samningsins er talið upp það sem stefnandi keypti. Í g-lið segir: Vörumerki og annað er Altech SMV ehf. vill nýta.

Hluthafar í stefnanda voru fjórir og gerðu þeir með sér hluthafasamkomulag þann 23. apríl 2004. Samningurinn er einungis lagður fram á ensku í málinu. Það ákvæði sem skiptir mestu um ágreining þann sem leyst skal úr í þessu máli er eftirfarandi hluti af 3. grein samningsins, sem ber fyrirsögnina Form of Cooperation:

„... The Partners agree the following regarding payment of their shares in the Company:

JHM

The owners of JHM have developed ofer 30 different products and systems, which have jhm's personal copyrights. The total sales of these products and systems the last six years was around USD 16m og ISK 1.300m to 22 smelters world wide under a „sales and manufacturing rights“ by their previous company Altech JHM hf. These „sales and manufacturing rights“ have now been returned to jhm. These rights together with the Copyrights, actual and potential sales contracts will be transferred to Altech according to a separate agreement (see #8a) ...“

Í 8. gr. eru taldir sérstakir samningar félagsins við einstaka hluthafa. Í a-lið er vísað til samnings við JHM (stefnda),... regarding transfer of sales and production rights as well as copyrights to Altech SMV hf for Shares in the Company and the Declaration issued.

Í viðauka við samninginn eru taldar upp 20 mismunandi tegundir af vélbúnaði og tækjum sem sagt er að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf eigi höfundarrétt að. Þá er gerð grein fyrir greiðslum fyrir framleiðsluréttinn. Er þar annars vegar afhending 42% hlutafjár í stefnanda og greiðsla á bónus til stefnda. Samkvæmt því ákvæði skyldi stefndi fá greiddar 40.000.000 króna í bónus. Greiða skyldi 40% af hagnaði félagsins fyrir skatta þar til fjárhæðin hefði verið greidd, auk 6% vaxta.

Í apríl 2004 var samþykkt að auka hlutafé í stefnanda, sem þá hét enn Altech SMV. Varð hlutur stefnda 42%, en hann greiddi ekki sérstaklega fyrir sinn hlut með öðru en vinnuframlagi og réttindum. Fram kom í stefnu og í aðilaskýrslum að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf telur sig eiga inni ógreidd laun hjá stefnanda, auk bónusgreiðslna. Aðrir aðilar benda á að bónusgreiðslur hafi verið háðar því að hagnaður yrði af rekstrinum, en greiða hafi átt 40% hagnaðar sem bónus til J-kk-ef.

Í fyrstu kröfu stefnanda er fjallað um vörumerkjaskráningu nr. 380/2004. Er það orð- og myndmerkið Altech sem er skráð í vöruflokkum nr. 7, vélbúnaður til álvera og iðnaðar, nr. 9, gæðaeftirlitskerfi fyrir álver og iðnað, og nr. 42, rannsóknir og greiningar, ásamt ráðgjöf fyrir álver og iðnað. Merkið er heitið ritað á grænan flöt. Stefndi er eigandi merkisins samkvæmt skráningu. Sótt var um merkið 9. mars 2004 og það skráð 3. maí sama ár. Það var auglýst í ELS tíðindum nr. 5/04, er kom út 19. maí 2004.

Altech JHM ehf., sem varð að Entu ehf., notaði á sínum tíma vörumerkið Altech skráð á bláan sporöskjulagaðan flöt. Vörumerki þetta var ekki skráð.

J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf sagði í skýrslu sinni fyrir dómi að þegar fór að halla undan fæti með rekstur Altech JHM í ársbyrjun 2004 hafi hann stofnað JHM ehf. til að halda starfseminni áfram. Það hafi ekki verið hægt að nota vörumerki gamla félagsins. Hann hafi því fengið mág sinn, H-kk-þf Ó-kk-þf, grafískan hönnuð, til að teikna nýtt merki. Merkið hafi verið skráð á félagið, þó ekki fyrr en 9. mars. H-kk-nf hafi ekki tekið neitt fyrir að teikna merkið. J-kk-nf kvaðst hafa sagt viðsemjendum sínum að merkið og lénið væri eina tryggingin sem hann hefði. Lénið hefði ekki tilheyrt þrotabúi Entu. Hann myndi nota nýja græna vörumerkið fyrir félagið þangað til hann hefði fengið allt sitt greitt. Þetta hafi þeir samþykkt, en gengið hafi verið frá þessu munnlega.

J-kk-nf sagði að stefnandi hefði lagt út fyrir vörumerkjaskráningunni fyrir sig. Hann teldi víst að sú fjárhæð hefði verið skuldfærð á sig.

H-kk-nf Ó-kk-nf kom fyrir dóm og staðfesti að hann hefði teiknað vörumerkið fyrir J-kk-þf H-kk-þf M-kk-þf. Hann hefði byrjað á verkinu um mánaðamótin janúar-febrúar 2004 og lokið því í mars. Hann hefði ekki krafist greiðslu fyrir þessa vinnu, en síðan hefði hann unnið ýmislegt fyrir stefnanda og fengið greitt fyrir. J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hefði alltaf lagt fyrir sig verkefnin og sagt hvern ætti að krefja um greiðslu.

J-kk-nf G-kk-nf, stjórnarformaður stefnanda, kvaðst ekki hafa heyrt neitt um það að J-kk-nf H-kk-nf ætti vörumerkið og lénið á sínum tíma. Hann hefði ekki nefnt það við sig. Hann hefði komist að því á síðasta ári hvernig skráningum hefði verið hagað.

Þeir L-x-x H-x-x, framkvæmdastjóri Sunnhordland Mekaniske Verksted og T-x-x J-x-x, sem báðir tóku þátt í stofnun stefnanda, komu fyrir dóm til skýrslugjafar. Þeir sögðu báðir að ekki hefði verið rætt neitt um það að annar aðili en stefnandi ætti vörumerkið og lénið. Það hefði verið ákveðið á fundi í Noregi í maí 2004 að nota nýja græna merkið fyrir félagið. Þetta hefði átt að sýna að um nýtt fyrirtæki væri að ræða og endurspegla áherslu á umhverfisvæna starfsemi.

Auk vörumerkisins og firmanafnsins deila aðilar um lénið altech.is. Lénið var skráð hjá ISNIC á árinu 1997 af JHM A-e-x. Var það félag og síðar Enta ehf. rétthafi samkvæmt óstaðfestu tölvuskeyti frá ISNIC. Hinn 9. febrúar 2004 var gerð rétthafabreyting þannig að þá nýstofnað félag JHM ehf., stefndi í þessu máli, var skráð rétthafi. Nánari gögn eða skýringar á þessu liggja ekki frammi. Stefnandi kveðst hafa notað lénið sleitulaust frá stofnun félagsins. Heimasíða félagsins hafi verið hönnuð í samræmi við grænan lit í vörumerkinu sem hafi átt að endurspegla umhverfisvæna stefnu félagsins.

J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf sagði í skýrslu sinni að hann hefði skráð lénið þegar hann var einn með félagið JHM Altech. Þegar hann stofnaði Altech JHM á árinu 1998 hafi félögin runnið saman, nema hvað hann hafi haldið eftir léninu og höfundarrétti að verkfræðilegri hönnun alls vélbúnaðarins. Hann sagði að á sama hátt og um vörumerkið, hefði hann sagt Norðmönnunum og J-kk-þgf G-kk-þgf að hann ætti lénið, en nýja félagið mætti nota það.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Kröfu um framsal vörumerkjaskráningar kveðst stefnandi byggja á því að hann eigi fullan rétt yfir auðkenninu Altech, hvort sem um sé að ræða firmanafn, vörumerki eða lén. Óumdeilt sé að Enta (áður Altch JHM hf) hafi átt réttinn yfir vörumerkinu Altech þegar félagið varð gjaldþrota. Stefnandi kveðst hafa keypt réttinn af þrotabúinu. Hann hafi hins vegar þegar tekið upp nafnið sem firmanafn í febrúar 2004, þegar félagið var stofnað. Hann hafi notað vörumerkið Altech í starfsemi sinni sem auðkenni fyrir þá þjónustu og vörur sem hann hafi selt allt frá stofnun. Þar sem félagið Enta (áður Altech JHM hf.) hafi ekki skráð vörumerkið miðist stofnun vörumerkjaréttarins við upphaf notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Þar sem stefnandi hafi öðlast rétt til vörumerkisins frá þrotabúi Entu, sé ljóst að réttur stefnanda hafi stofnast áður en stefndi lagði inn umsókn um skráningu vörumerkisins. Réttur stefnanda sé því eldri og eigi hann því betri rétt, sbr. 7. gr. laga nr. 45/1997.

Stefnandi vísar til þess að nýtt myndmerki hafi verið hannað til að endurspegla umhverfisvæna stefnu félagsins. Stefnandi kveðst hafa notað þetta merki í öllu kynningarefni sínu allt frá stofnun félagsins. Hann hafi aðeins breytt myndmerkinu, en orðmerkið hafi haldist óbreytt. Stefnandi kveðst hafa notað vörumerkið við sölu vélbúnaðar til álvera, auk þess að hafa sinnt rannsóknum og ráðgjöf fyrir álver um allan heim.

Stefnandi segir augljósa ruglingshættu fyrir hendi. Það myndmerki sem stefndi óskaði skráningar á sé það sama og stefnandi hafi notað. Þá sé vöru- og þjónustulýsingin sú sama. J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi í senn verið eigandi og stjórnarformaður stefnda og framkvæmdastjóri stefnanda í um fimm ár. Ljóst sé að honum hafi ekki getað dulist að stefnandi ætti vörumerkið. Hann hafi einnig tekið þátt í samningum um kaup á vörumerkinu Altech af þrotabúi Entu hf.

Stefndi hafi ekki verið í góðri trú er hann sótti um skráningu á vörumerkinu Altech. Stefndi hafi aldrei gert athugasemd við notkun stefnanda á vörumerkinu eða upplýst að hann hafi sótt um skráningu á því. Við blasir að stjórn og hluthafar stefnanda hafa hagað málum eins og stefnandi væri eigandi vörumerkisins. J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi undirritað fundargerðir með merkinu og hafi stefndi því augljóslega verið grandsamur um betri rétt stefnanda, þegar hann sótti um skráningu.

Stefnandi segir að J-kk-þgf H-kk-þgf M-kk-þgf hafi borið er hann var framkvæmdastjóri stefnanda að gæta hagsmuna hans í hvívetna, þar á meðal að tryggja skráningu hugverkaréttinda. Trúnaðarskylda framkvæmdastjóra félags felist m.a. í því að þeim sé óheimilt að grípa til ráðstafana sem séu til þess fallnar að afla ákveðnum hluthöfum réttindi umfram aðra hluthafa eða félagið.

Þar sem stefnandi eigi betri rétt til vörumerkisins eigi hann rétt til þess að fá hina óheimilu vörumerkjaskráningu framselda til sín. Þá hafi stefndi einnig skuldbundið sig til þess að framselja öll markaðstengsl og viðskiptahugmynd A-x-x til stefnanda. Undir það falli öll réttindi sem mögulega geti tengst nafninu A-e-x og féllu ekki sérstaklega undir samning stefnanda og þrotabús Entu hf. Stefnandi kveðst telja sig hafa öðlast rétt yfir vörumerkinu með samningum við bæði stefnda og þrotabú Entu hf. Þá hafi vörumerkið aldrei verið undanskilið með sérstökum hætti.

Kröfu um framsal lénsins altech.is byggir stefnandi á viðauka við hluthafasamkomulag aðila. Stefndi hafi enda tekið við verðmætum í samræmi við samninginn án athugsemda. Stefnandi hafi notað lénið við markaðssetningu og kynnt það ásamt netfangi samkvæmt því. Netföng einstakra starfsmanna séu eign stefnanda, ekki viðkomandi starfsmanns eða hluthafa.

Lénið og netföngin séu nauðsynlegir þættir í viðskiptahugmyndinni Altech og án þeirra hafi viðskiptavinir engan aðgang að félaginu. Hafi átt að undanskilja lénið og netfangið hefði þurft að taka það sérstaklega fram í hluthafasamkomulaginu eða viðaukanum. Það hafi ekki verið gert og því hafi stefnda borið að framselja þessi réttindi til stefnanda strax við undirritun þessara samninga. Þann skilning að þetta framsal hafi átt að eiga sér stað hafi fyrirsvarsmaður stefnda staðfest með bréfi dags. 21. júní 2009. (dómskjal 31)

Kröfu um að stefnda verði bannað að nota heitið Altech í lénum eða netföngum byggir stefnandi á lögum um vörumerki nr. 45/1997. Slík notkun fæli í sér brot gegn vörumerkjarétti hans. Í vörumerkjarétti felist heimild til að banna öðrum að nota merkið eða lík tákn í atvinnustarfsemi, sé hætta á ruglingi milli merkjanna og þeirri þjónustu sem þau auðkenni. Eftir að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf lét af störfum hafi hann, eða einhver á hans vegum, notað netfang með endingunni altech.is til þess að koma þjónustu sinni á framfæri. Kveðst stefnandi hafa orðið þess var að ýmsir hafi talið að um væri að ræða aðila sem kæmi fram í nafni stefnanda. J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi notað netfangið jh@altech.is eftir að hann lét af störfum sem framkvæmdastjóri stefnanda og hafi viðtakendur póstsendinga talið að pósturinn kæmi frá stefnanda, þegar hann í raun hafi komið frá stefnda.

Kröfu um að A-e-x verði máð úr firmaheiti stefnda byggir stefnandi á því að með notkun þess sé stefndi að gera tilraun til að slá eign sinni á firmaheiti og vörumerki stefnanda. Vísar hann til 10. gr. firmalaga nr. 42/1903, 6. mgr. 1. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og laga um vörumerki nr. 45/1997. Þá vísar hann til laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Stefndi hafi notað heiti stefnanda í firmaheiti sínu.

Stefnandi segir að á milli vörumerkis og firmaheitis síns og nafns stefnda sé bæði sjón- og hljóðlíking. Þá sé tilgangur beggja félaganna nánast sá sami samkvæmt samþykktum þeirra. Ruglingshætta sé því til staðar samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997. Bendir stefnandi á í þessu sambandi að Altech sé ekki íslenskt orð. Firmaskráning stefnda brjóti því gegn vörumerkjarétti stefnanda. Því beri að afmá hana.

Enn fremur telur stefnandi að veruleg hætta sé á að neytendur og viðskiptavinir átti sig ekki á hver raunveruleg tengsl félaganna tveggja séu vegna þessarar líkingar milli vörumerkisins og firmaheitisins. Sé stefndi með ólögmætum hætti að hagnýta sér vinnu stefnanda við að byggja upp merkið. Vísar hann hér til 15. gr. a laga nr. 57/2005.

Stefnandi telur að hætta sé á að viðskiptavinir stefnda muni líta svo á að þjónustan sé veitt af stefnanda. Þessi hætta á ruglingi sé augljós, ekki síst vegna þess að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi verið framkvæmdastjóri stefnanda til ársins 2009 og komið víða fram fyrir hans hönd. Verði því að afnema heitið A-e-x úr firmanafni stefnda.

Á sömu málsástæðum kveðst stefnandi byggja kröfu sína um bann við notkun vörumerkisins Altech. Þar að auki bendir hann á að uppbygging fyrirtækis sé kostnaðarsöm og oft liggi mikil vinna á bak við þekkt vörumerki. Tilgangur reglnanna sé einnig að tryggja að viðkomandi muni geta hagnast á vinnu sinni og þurfi ekki að sæta því að aðrir hagnýti sér vinnu hans. Stefndi eigi ekki vörumerkið Altech og forsvarsmaður stefnda ekki heldur. Stefnandi hafi fengið merkið framselt með lögmætum hætti úr þrotabúi Entu hf. Hann hafi frá 2004 byggt upp alþjóðlegt fyrirtæki og öðlast þau réttindi sem hér um ræðir. Stefnda geti ekki hafa dulist að stefnandi væri eigandi vörumerkisins.

Auk áðurgreindra lagaákvæða vísar stefnandi til 1. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997.

Verði ekki fallist á aðalkröfu stefnanda í 1. tölulið krefst hann þess að vörumerkjaskráning stefnda nr. 380/2004 Altech verði ógilt. Telur hann að skráninguna beri að ógilda vegna notkunarleysis, en stefndi hafi ekki notað vörumerkið í fimm ár.

Stefnandi segir að af lögskýringargögnum megi ráða að við skýringu á 25. gr. laga nr. 45/1997 verði að taka tillit til sjónarmiða í Evrópurétti. Ákvæðið sé samhljóða 10. gr. tilskipunar Evrópusambandsins nr. 89/104, um samræmingu laga aðildarríkjanna um vörumerki. Í formála tilskipunarinnar segi að til að fækka skráðum og vernduðum vörumerkjum sé nauðsynlegt að krefjast þess að skráð vörumerki séu raunverulega notuð. Þannig sé tryggt að vörumerki verði ekki ógilt með vísan til eldra ónotaðs merkis.

Fræðimenn séu sammála um, og sé sú skoðun studd af lögskýringargögnum, að gera verði kröfu um raunverulega notkun. Málamyndanotkun dugi ekki. Hugtakið notkun í 25. gr. vörumerkjalaga verði því að skýra þröngt.

Stefnandi byggir á því að stefndi hafi a.m.k. ekki notað merkið síðan stefnandi var stofnaður í febrúar 2004. Allar götur síðan hafi merkið verið tengt starfsemi stefnanda. Stefndi beri sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi notað merkið. Þá séu nú liðin meira en fimm ár frá því að skráning stefnda á merkinu var birt. Stefndi hafi aldrei notað merkið í starfsemi sinni. Þá telur stefnandi að síðari hluti 1. mgr. 25. gr. geti ekki átt við hér. Ekki séu gildar ástæður fyrir því að stefndi hafi ekki notað merkið. Þá telur stefnandi sig hafa heimild til að höfða mál til ógildingar á skráningu merkisins samkvæmt 29. gr. vörumerkjalaga.

Þessu til viðbótar kveðst stefnandi byggja á því að ruglingshætta sé á milli vörumerkis síns og skráningar stefnda. Réttur sinn sé eldri og eigi hann því betri rétt til merkisins. Vísar hann til 4. og 28. gr. vörumerkjalaganna. Stefnandi segist fyrst hafa vitað af vörumerkjaskráningu stefnanda á árinu 2009 er J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafði látið af störfum sem framkvæmdastjóri. Segir hann að stefndi hafi vitað að stefnandi ætti betri rétt til vörumerkisins, því hafi hann ekki verið í góðri trú þegar hann lagði inn umsókn sína. Þá hafi hann leynt aðra hluthafa stefnanda því að hann hefði sótt um skráninguna. Byggir stefnandi því jafnframt á því að skráning stefnda fari í bága við betri rétt sinn, sbr. 4., 7. og 28. gr. vörumerkjalaganna. Stefnandi vísar hér einnig til 15. gr. a laga nr. 57/2005, sbr. 2. gr. laga nr. 50/2008.

Stefnandi byggir mál sitt á meginreglum samninga og kröfuréttar, einkum reglunni um að samninga skuli halda. Þá vísar hann til 3., 4., 7., 25., 28. og 42. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, 10. gr. firmalaga nr. 42/1903, 15. gr. a laga nr. 57/2005 og 2. gr. laga nr. 50/2008. Þá er vísað til grundvallarreglna í hugverkarétti, 114. gr. laga nr. 91/1991 að því er varðar dagsektir og 25. gr. sömu laga um kröfugerð.

Málsástæður og lagarök stefnda

Stefndi byrjar greinargerð um málsástæður sínar með þeirri athugasemd að stefna málsins sé of löng og ítarleg. Í henni felist skriflegur málflutningur.

Stefndi kveðst eiga fullan rétt yfir umræddu vörumerki. Hann hafi lagt inn umsókn hjá Einkaleyfastofu og fengið merkið skráð. Rangt sé og ósannað að þegar einkahlutafélagið Altech Iceland, stefnandi þessa máls, var stofnað, hafi verið ákveðið að hanna þetta merki. Merkið hafi verið hannað fyrir stefnda. H-kk-nf Ó-kk-nf hafi verið fenginn til að hanna það í janúar 2004, um leið og félagið var stofnað.

Stefndi segir að stefnandi hafi ekki getað öðlast rétt yfir merkinu með samningum við þrotabú Entu. Enta og síðan þrotabúið hafi aldrei átt merkið. Um þetta atriði beri stefnandi sönnunarbyrðina. Stefndi tekur fram að félagið sem er stefnandi hafi verið stofnað þegar hann skráði merkið, en hönnun þess hafi hafist áður en stofnsamningur stefnanda hafi verið samþykktur.

Þá sé rangt að nýja myndmerkinu hafi verið ætlað að endurspegla stefnu félagsins. Þá hafi ekki verið ákveðið að breyta gamla myndmerkinu með hönnun nýja merkisins.

Merkið hafi verið notað af stefnanda allt frá stofnun félagsins, með heimild sem J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi gefið fyrir hönd stefnda. Hann hafi einnig heimilað öðrum félögum í sinni eigu að nota merkið. Merkið hafi fylgt J-kk-þgf í þeim félögum sem hann hafi átt hlut í.

Stefndi byggir á því að orðmerkið Altech sé of almennt eitt og sér til að unnt sé að veita einkarétt á því. Ólíklegt sé að notkun stefnda á merkinu getið skapað ruglingshættu milli stefnda og stefnanda. Báðir starfi á alþjóða vettvangi og orðmerkið sé notað af ótal öðrum aðilum víðs vegar um heiminn. Því kveðst stefndi mótmæla því að honum verði gert að afmá heitið A-e-x úr firmanafni sínu. Notkun sín brjóti ekki gegn firmarétti stefnanda og valdi ekki ruglingshættu. Stefnandi geti ekki slegið eign sinni á firmanafnið.

Þá er því mótmælt að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf hafi verið grandsamur um betri rétt stefnanda til vörumerkisins og lénsins altech.is, eða farið á bak við stjórn stefnanda eða aðra hluthafa. Stefnanda hafi verið fullkunnugt frá byrjun um einkarétt stefnda á vörumerkinu.

Stefndi segir að vörumerkið og lénið hafi verið nokkurs konar trygging fyrir sig fyrir því að stefnandi greiddi það fé sem honum bar samkvæmt viðauka 8a við hluthafasamkomulag aðila. Stefndi hafi átt að fá 40.000.000 króna þóknun fyrir afnot af viðskiptahugmynd, viðskiptasamböndum, viðskiptasamningum og höfundarréttindum fyrir vélum. Í stefnu sé viðurkennt að þóknunin hafi ekki verið greidd og vextir aðeins að hluta. Verði litið svo á að stefnandi hafi eignast rétt til merkisins eða lénsins, kveðst stefndi byggja á því að honum sé ekki skylt að afhenda þau, þar sem ekki hafi verið greitt fyrir réttindin. Með því að leggja félagið niður á Íslandi og flytja starfsemina til Noregs, hafi stefnandi í reynd rift hluthafasamkomulagi aðila. Með því sé 25% eignarhluti stefnda í raun orðinn verðlaus. Því er jafnframt mótmælt sem fullyrt er í stefnu, að stefnandi hafi þegar greitt stefnda það sem honum bar.

Stefndi mótmælir ógildingu skráningarinnar vegna notkunarleysis. Stefnandi hafi heimilað stefnda notkun merkisins frá byrjun og önnur félög hafi notað það með heimild J-kk-ef H-kk-ef M-kk-ef. Þá séu gildar ástæður fyrir því að hann hafi ekki notað merkið beint sjálfur fyrr en á þessu ári.

Stefndi kveðst hafa gert stefnanda grein fyrir því á hluthafafundi 4. júní 2009, að hann hefði tekið aftur yfir vörumerkið og lénið. Viðurkennt sé í stefnu að hann hafi þá hafið notkun á merkinu. Því sé krafa um ómerkingu of seint fram komin, sbr. 4. gr. 25. gr. vörumerkjalaga. Þá komi einnig fram í gögnum málsins að J-kk-nf H-kk-nf noti netfang með heitinu altech.

Kröfu um framsal lénsins og netfanga er mótmælt. Rangt sé og ósannað að stefndi hafi átt að afhenda lénið og netföngin samkvæmt hluthafasamkomulaginu. Ekkert slíkt komi þar fram. Þá hafi ekki verið staðfest í bréfi 21. júní 2009 að lénið og netföngin ættu að flytjast til stefnanda. Samkvæmt gögnum frá ISNIC hafi stefndi verið gerður að rétthafa lénsins þann 9. febrúar 2004. Það hafi verið áður en stefnandi var stofnaður.

Í viðauka við hluthafasamkomulag séu talin upp hugverk og réttindi sem stefnda hafi borið að afhenda stefnanda. Þar sé ekki minnst á lénið. Hafi stefnandi talið sig hafa keypt lénið hefði hann fyrir löngu átt að vera búinn að gera athugasemd við það að rétthafabreyting hefði ekki verið skráð. Þá megi sjá af gögnum að stefnandi hafi aldrei greitt fyrir þjónustu við lénið.

Stefnanda hafi átt að vera eða mátt vera kunnugt um að vörumerkið væri eign stefnda og að stefndi væri rétthafi að léninu. Það sé tómlæti að aðhafast ekkert í fimm ár. Með því hafi stefnandi glatað þeim réttindum sem hann kunni að hafa átt.

Stefndi vísar til meginreglna kaupa-, samninga- og kröfuréttar, laga nr. 45/1997, nr. 42/1903 og nr. 57/2005.

Niðurstaða dómsins

Ágreiningur aðila snýst fyrst og fremst um rétt yfir vörumerki því sem skráð er nr. 380/2004, heitið Altech á grænum ferköntuðum fleti með sléttum hornum. JHM Altech ehf. (síðar Enta) notaði vörumerkið Altech, heitið ritað á bláan sporöskjulaga flöt. Þetta vörumerki var ekki skráð. Bæði þessi merki eru í senn orð- og myndmerki. Vegna þess munar sem er á útliti merkjanna, þ.e. lit og lögun þeirra, er ekki um að ræða sama merki, þótt heitið sé það sama. Ekki þarf að fjalla um það hvort ruglingshætta sé slík milli merkjanna að rétthafi þess eldra gæti fengið lagt bann við notkun þess nýja. Hætt var að nota eldra merkið og þess vegna hefur réttur yfir því fallið niður.

Þegar skiptastjóri þrotabús Entu seldi stefnanda tiltekin réttindi úr þrotabúinu var mælt fyrir um framsal þeirra vörumerkja sem þrotabúið átti, án þess að tiltekið væri um hvaða merki væri að ræða. Félagið hafði um nokkurra ára skeið, áður en það var tekið til gjaldþrotaskipta, notað áðurnefnt vörumerki, heitið Altech á bláum fleti. Merkið var ekki skráð, en óumdeilt er að félagið hafði eignast vörumerkjarétt yfir merkinu með notkun þess, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Fram kom í aðilaskýrslu J-kk-ef H-kk-ef M-kk-ef að hann hefði haldið tilteknum réttindum eftir hjá sér er einkahlutafélögin JHM Altech og Altech JHM voru sameinuð á árinu 2003. Þetta er ekki stutt neinum gögnum og getur ekki staðist, en félögin runnu saman samkvæmt reglum XIV. kafla laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög. Allar eignir beggja félaganna urðu við sameininguna eignir hins sameinaða félags.

Ekki verður lesið neitt út úr samningum aðila eða bókunum á stjórnarfundum í þá veru að stefnandi hafi átt að eignast umrætt vörumerki. Í stofnfundargerð er Altech SMV var stofnað, 23. febrúar 2004, er ekki vikið neitt að vörumerkjum, en fundurinn virðist hafa staðið í sex klukkustundir.

Stefnandi krefst framsals á orð- og myndmerki. Eins og áður segir er merki þetta ekki það sama og Enta átti rétt yfir vegna notkunar. Þess vegna leiðir sá réttur er Enta átti yfir hinu eldra merki ekki til þess að stefnandi teljist eiga rétt yfir hinu nýja samkvæmt samningi sínum við þrotabúið. Merkið var skráð um sama leyti og félagið Altech SMV, stefnandi, var stofnað. Það hefur ekkert komið fram sem stutt getur það að stefnandi hafi þá þegar verið búinn að öðlast rétt yfir nýja merkinu vegna notkunar þess. Hins vegar var Altech SMV ehf. stofnað áður en stefndi óskaði skráningar á margumræddu vörumerki. Merkið er orð- og myndmerki. Heitið í merkinu kom þá og kemur enn fram sem þungamiðja í firmanafni stefnanda. Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 var stefnda því óheimil skráning vörumerkisins.

Ekki er sýnt fram á tómlæti af hálfu stefnanda. Ekki var tilefni fyrir hann að aðhafast á meðan hann gat notað merkið athugasemdalaust. Þá er ekki unnt að fallast á þá fullyrðingu í greinargerð stefnda að réttur yfir vörumerkinu hafi verið trygging fyrir því að stefnandi stæði við allar skuldbindingar sínar. Er ósannað að öðrum hluthöfum en forsvarsmanni stefnda hafi verið kunnugt um hvernig vörumerkið var skráð, eða að J-kk-nf H-kk-nf M-kk-nf teldi til sérstaks réttar yfir því. Þá hefur stefndi ekki reifað neinar fjárkröfur er hann gæti átt á hendur stefnanda og áhrif gætu haft á niðurstöðu þessa máls.

Þar sem skráning stefnda á vörumerkinu var óheimil hefur hann ekki öðlast neinn rétt yfir merkinu með þeirri skráningu. Stefnandi hefur notað merkið, án þess að ljóst sé hvort stefndi hafi gefið sérstakt leyfi til þess. Hefur hann með þessari notkun sinni öðlast rétt yfir merkinu samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

Þar sem skráningin var óheimil er ófært að mæla fyrir um framsal hennar. Verður að ógilda skráningu stefnda á merkinu í samræmi við varakröfu stefnanda.

Lénið altech.is var upphaflega skráð í september 1997 og var JHM Altech ehf. rétthafi þess. Samkvæmt óstaðfestu tölvuskeyti frá ISNIC var stefndi skráður rétthafi 9. febrúar 2004, í stað Entu ehf., sem var nýtt nafn JHM Altech. Þar sem lénið felur í sér vörumerki sem stefnandi er eigandi að, eins og að framan er rakið, er notkun stefnda á því óheimil, sbr. 4. gr. laga nr. 45/1997. Verður því að leggja fyrir stefnda að framselja lénið til stefnanda og veita viðurkenningu fyrir því að notkun stefnda á léninu og netföngum sem fela í sér heitið Altech sé óheimil.

Stefnandi tók upp heitið A-e-x við stofnun félagsins á árinu 2004. Síðari breyting stefnda á nafni sínu úr JHM í JHM Altech var því óheimil samkvæmt 10. gr. laga nr. 42/1903. Verður stefnda því gert að fella þennan hluta úr firmanafni sínu.

Í 4. lið dómkrafna stefnanda er krafist yfirlýsingar dómsins um að stefnda sé óheimilt að brjóta gegn rétti stefnanda samkvæmt vörumerkjarétti sínum. Þessi krafa lýtur að óvissum atriðum og er í raun beiðni um útskýringu á því hvað felist í vörumerkjarétti stefnanda. Krafan er því ódómtæk og verður henni vísað frá dómi.

Loks verður að fallast á að lagðar verði dagsektir við vanrækslu á þeirri skyldu að breyta skráningu léns og að breyta nafni í firmaskrá samkvæmt framansögðu. Eru dagsektirnar hæfilega ákveðnar 25.000 krónur á dag fyrir hvora aðgerð um sig. Frestur til að breyta skráningum skal vera fjórar vikur frá birtingu dómsins.

Kröfur stefnanda eru hér teknar til greina í öllum meginatriðum. Samkvæmt 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 verður stefndi því dæmdur til að greiða málskostnað. Samkvæmt yfirliti stefnanda hafa lögmenn hans varið 185 klukkustundum í undirbúning málsins og málflutning. Á hinn bóginn verður ekki hjá því komist að líta til þess að lagður var fram fjöldi óþarfra skjala og að stefna var mjög ítarleg, svo að á köflum fól hún í sér skriflegan málflutning. Er með hliðsjón af ágreiningsefnum í málinu hæfilegt að stefnda verði gert að greiða stefnanda 1.500.000 krónur í málskostnað. Ekki er útskýrt í stefnu hvers vegna taka ætti tillit til virðisaukaskatts og verður það því ekki gert.

J-kk-nf F-kk-nf héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

D ó m s o r ð

Vörumerkjaskráning nr. 380/2004, Altech (orð- og myndmerki), er ógild.

Stefnda, JHM Altech ehf., ber, innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa, að framselja til stefnanda, Altech Iceland ehf., lénið „altech.is“, að viðlögðum 25.000 króna dagsektum er renni til stefnanda. Stefnda er óheimil notkun á lénum og netföngum sem fela í sér heitið Altech.

Stefnda ber að fella orðið Altech úr heiti sínu í firmaskrá innan fjögurra vikna frá birtingu dóms þessa, að viðlögðum 25.000 króna dagsektum er renni til stefnanda.

Kröfu um bann við notkun heitis er vísað frá dómi.

Stefndi greiði stefnanda 1.500.000 krónur í málskostnað.