E-772/2016

Mál þetta sem dómtekið var 7. júní 2017, var höfðað fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, 26. febrúar 2016, af GAMMA Capital Management hf., Garðastræti 37, Reykjavík, á hendur Gamma ehf., Skógarhlíð 12, Reykjavík. Málið var þingfest 8. mars 2016. Gagnsök í máli þessu var höfðuð 7. apríl 2016 en þingfest 12. apríl. Aðal- og gagnsök voru sameinaðar í þinghaldi, 8. júní 2016.

Kröfur í aðal- og gagnsök:

Aðalsök:

Aðalstefnandi krefst þess að vörumerkjaskráning aðalstefnda nr. 552/2010 GAMMA í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt. Þá krefst aðalstefnandi þess að aðalstefndi greiði honum málskostnað að skaðlausu.

Aðalstefndi krefst þess að hann verði sýknaður af öllum kröfum aðalstefnanda. Þá krefst aðalstefndi málskostnaðar úr hendi aðalstefnanda að skaðlausu.

Gagnsök:

Gagnstefnandi krefst þess að gagnstefnda verði bannað með dómi að nota heitið GAMMA í atvinnustarfsemi til að auðkenna vöru- og þjónustu sem vörumerkja-skráning nr. 552/2010 taki til. Þá krefst hann þess að gagnstefndi verði dæmdur til sektargreiðslu að mati dómsins og að gagnstefndi verði dæmdur til að greiða gagnstefnanda hæfilegt endurgjald að mati dómsins fyrir hagnýtingu vörumerkisins GAMMA til auðkenningar á þjónustu sem vörumerkjaskráning nr. 552/2010 taki til. Þá krefst gagnstefnandi málskostnaður að skaðlausu úr hendi gagnstefnda.

Gagnstefndi krefst sýknu af öllum kröfum gagnstefnanda. Þá krefst hann málskostnaðar úr hendi gagnstefnanda að skaðlausu og að gagnstefnanda verði gert að greiða gagnstefnda álag á málskostnað.

Atvik máls:

Gagnstefnandi var skráður í hlutafélagaskrá, 8. september 2006. Samkvæmt samþykktum félagsins er tilgangur þess alhliða fjárfestingarstarfsemi, ráðgjöf, rekstur fasteigna og lánastarfsemi. Samkvæmt upplýsingum gagnstefnanda hefur félagið á undanförnum árum sérhæft sig í fjárfestingum í fasteignum í miðbæ Reykjavíkur auk þess að sinna ráðgjafarþjónustu fyrir innlenda og erlenda viðskiptavini.

Aðalstefnandi er rekstrarfélag verðbréfasjóða og var það skráð í hlutafélagaskrá 3. júlí 2008 undir nafninu GAM Management hf. Nafni félagsins var breytt í GAMMA Capital Management hf. á árinu 2016. Félagið fékk starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða, 23. mars 2009, og felur leyfið í sér heimild til þess að að reka verðbréfasjóði og aðra sjóði um sameiginlega fjárfestingu auk eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar og vörslu og stjórnunar fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu, sbr. 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyritæki. Samkvæmt upplýsingum aðalstefnanda hefur félagið rekið sjóði um sameiginlega fjárfestingu allt frá útgáfu starfsleyfisins og reki það nú tvo verðbréfasjóði, sex fjárfestingarsjóði og þrjátíu fagfjárfestasjóði. Hafi sjóðirnir nánast undantekningarlaust borið auðkennið GAMMA í nöfnum sínumn t.d. GAMMA: Iceland Fixed Income Fund. Þá hafi félagið allt frá 2009 gefið út fjármálavísitölur undir nafninu „Skuldabréfavísitala GAMMA“ auk þess sem lén félagsins hafi frá stofnun þess verið „gamma.is“.

Þann 14. júlí 2009 lagði gagnstefnandi inn umsókn um skráningu vörumerkisins GAMMA (orðmerki) fyrir tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldeyrisviðskipti og fasteignaviðskipti í flokki 36. Merkið var skráð 31. ágúst 2009 undir skráningarnúmerinu 601/2009 og var skráningin birt í ELS-tíðindum, 15. september 2009.

Með bréfi, 24. ágúst 2009, krafðist gagnstefnandi þess að aðalstefnandi léti þegar í stað af notkun heitisins GAMMA í atvinnustarfsemi sinni þar sem notkun hans á auðkenninu skapaði ruglingshættu gagnvart firmanafni gagnstefnanda og bryti þar af leiðandi í bága við 1. ml. 15. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Aðalstefnandi hafnaði kröfunni með bréfi, 10. september 2009, með þeim rökum m.a. að gagnstefnandi hefði ekki notað firmanafn sitt sem auðkenni fyrir vöru eða þjónustu, sem starfsemi aðalstefnanda næði til.

Með bréfi Einkaleyfastofunnar, 18. nóvember 2009, var gagnstefnanda tilkynnt að aðalstefnandi hefði með bréfi, 13. nóvember, andmælt skráningu merkisins GAMMA, nr. 601/2009, vegna meintrar ruglingshættu gagnvart óskráðu vörumerki hans, GAMMA. Gagnstefnandi skilaði ekki inn athugasemdum við andmælin. Með úrskurði uppkveðnum 1. mars 2010 féllst Einkaleyfastofan á andmæli aðalstefnanda og felldi skráningu merkisins GAMMA nr. 6017/2009 úr gildi vegna ruglingshætti við óskráð vörumerki aðalstefnanda, GAMMA, sem notað væri af aðalstefnanda fyrir ýmiss konar fjármálaráðgjöf.

Þann 22. mars 2010 lagði gagnstefnandi inn umsókn hjá Einkaleyfastofu um skráningu vörumerkisins GAMMA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 714/2010. Óskað var skráningar fyrir eftirfarandi þjónustu í flokkum 35 og 36:

Fl. 35: Viðskiptaráðgjöf, rekstrarstjórnunar- og skipulagsráðgjöf, aðstoð við rekstrarstjórnun, rekstrarstjórnunarráðgjöf, rekstrarstjórnun á hótelum (Hótelstjórnun), viðskiptaskipulagsráðgjöf, aðstoð við stjórnun viðskipta- og iðnfyrirtækja, ráðgjafaþjónusta á sviði viðskipta.

Fl. 36: Umsjón með íbúðarhúsnæði, íbúðir, leiga, fasteignarekstur (umsjón fasteigna), leiga á fasteignum, fasteignasölur, fasteigna-virðing/- verðmætismat, fasteignaleiga, umsjón fasteigna, leiga skrifstofuhúsnæðis, leiga á íbúðum.

Umsóknin var samþykkt án athugasemda, 30. júní 2010, sem vörumerki nr. 552/2010, og var hún birt birt í ELS-tíðindum, 15. júlí 2010.

Þann 30. ágúst 2011 sótti aðalstefnandi um skráningu á tveimur vörumerkjum, annars vegar orðmerkinu GAMMA og hins vegar orð- og myndmerkinu GAMMA Gam Management fyrir tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi, gjaldmiðlaviðskipti og fasteignaviðskipti í flokki 36, sbr. umsóknir nr. 2391/2011 og 2392/2011.

Með bréfum Einkaleyfastofunnar, 8. nóvember 2011, var umsóknum aðalstefnanda um skráningu merkjanna fyrir fasteignaviðskipti í flokki 36 hafnað, að svo stöddu, með vísan til 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem talin væri ruglingshætta milli umsóknanna, hvað fasteignaviðskipti varðaði, og skráðs vörumerkis gagnstefnanda nr. 552/2010, sem m.a. væri skráð fyrir fasteignaviðskipti í flokki 36. Með bréfum, 1. mars 2012, óskaði aðalstefnandi eftir því að merkin yrðu engu að síður skráð í flokk 36 en fasteignaviðskipti undanskilin skráningunni. Fallist var á skráninguna með þessari breytingu og voru merkin skráð, 1. mars 2012, fyrir tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi og gjaldmiðlaviðskipti í flokki 36, sbr. hvað umsókn nr. 2391 varðar, skráningu nr. 345/2012.

Með bréfi, 2. febrúar 2016, krafðist gagnstefnandi þess að aðalstefnandi og tengd félög létu af allri notkun vörumerkisins GAMMA fyrir þjónustu á sviði fasteignaviðskipta og fasteignareksturs. Erindið var ítrekað með bréfi 23. febrúar 2016. Með bréfi, 24. febrúar 2016, hafnaði aðalstefnandi því að hann hefði notað vörumerkið GAMMA til auðkenningar á þjónustu á sviði fasteignaviðskipta og fasteignareksturs eða með öðrum hætti brotið gegn vörumerkjarétti gagnstefnanda skv. vörumerkjaskráningu nr. 552/2010.

Málsástæður aðalstefnanda í aðalsök og tilvísun til réttarheimilda

Aðalstefnandi byggir kröfu sína á 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, sbr. einnig 28. gr. sömu laga. Samkvæmt ákvæðinu sé þeim sem lögvarða hagsmuni hafi að gæta heimilt að fara fram á ógildingu skráningar á vörumerki „ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt.“ Aðalstefnandi byggi á því að gagnstefnandi hafi ekki frá 30. júní 2010, þegar skráning nr. 552/2010 hafi tekið gildi, notað vörumerkið GAMMA með þeim hætti í starfsemi sinni sem lög áskilji. Gagnstefnandi hafi því ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem leiði af 25. gr. laga nr. 45/1997 síðastliðin 5 ár, og raunar ekki frá skráningardegi. Í greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki segi að notkun vörumerkis „verði að tengjast raunverulegri markaðssetningu vöru eða þjónustu“ til þess að uppfylla skilyrði laganna fyrir því að vörumerkjaréttur samkvæmt skráningu haldi gildi sínu. Ekki sé kunnugt um að nein raunveruleg markaðssetning á þjónustu hafi farið fram á vegum gagnstefnanda. Ákvæði um notkunarskyldu skráðra vörumerkja hafi fyrst verið leidd í lög með 12. gr. laga nr. 67/1993. Fram komi í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga að breytingarnar væru gerðar til samræmis þeim breytingum sem leitt hafi af 65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka og sé vitnað í tilskipun nr. 89/104/EBE um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki. Ákvæðið hafi orðrétt orðið að 25. gr. núgildandi vörumerkjalaga sem aðalstefnandi byggi á. Í framangreindri tilskipun hafi í þessu samhengi verið gerð krafa um “genuine use”, þ.e. ósvikna eða raunverulega notkun vörumerkis. Tilskipun nr. 89/105/EBE hafi verið leyst af hólmi með tilskipun nr. 2008/95/EB, og sé þar að finna sama ákvæði í 12. grein. Þar segi: „Heimilt er að afturkalla skráningu vörumerkis hafi það ekki verið notað í raun í fimm ár samfleytt í hlutaðeigandi aðildarríki til að auðkenna þá vöru eða þjónustu sem skráning þess tekur til og engin góð og gild rök eru fyrir því að vörumerkið hafi ekki verið notað.“ Samkvæmt framangreindu beri að túlka notkunarskyldu 25. gr. vörumerkjalaganna með tilliti til dómafordæma EFTA-dómstólsins og eftir atvikum Evrópudómstólsins. Eigandi skráðs vörumerkis beri ótvírætt sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi notað vörumerkið með þeim hætti sem áskilið sé í 25. gr. laga nr. 45/1997. Hafi það meðal annars verið staðfest í dómi Hæstaréttar í máli nr. 437/2008, Flugstoðir ehf. gegn H-kk-þgf F-kk-þgf F-x-x. Takist sú sönnun ekki með afgerandi hætti beri dómstól að verða við kröfu um ógildingu skráningar. Í máli þessu verði gagnstefnandi því að sýna fram á að hann hafi nýtt vörumerkið GAMMA í starfsemi sinni með þeim hætti sem áskilinn sé í 25. gr. laga nr. 45/1997, eins og hún sé túlkuð með tilliti til skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum. Ljóst sé að gera verði kröfu um að gagnstefnandi leggi fram haldbær sönnunargögn sem staðfesti að hann hafi nýtt vörumerkið GAMMA með áþreifanlegum og opinberum hætti í tengslum við markaðssetningu á þjónustu sem merkið sé skráð fyrir í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu. Verði sönnunarfærsla gagnstefnanda að lágmarki að leiða í ljós eftirfarandi atriði svo raunveruleg notkun vörumerkisins teljist sönnuð:

i. að gagnstefnandi hafi raunverulega nýtt sér vörumerkið í starfsemi sinni,

ii. að gagnstefnandi hafi í reynd nýtt auðkennið GAMMA sem vörumerki, þ.e. í þeim tilgangi að gera viðskiptavinum sínum kleift að greina og þekkja þjónustu aðalstefnda frá þjónustu annarra markaðsaðila,

iii. að vörumerkið hafi verið nýtt opinberlega til þess að kynna þjónustu gagnstefnanda, en ekki einungis innan fyrirtækisins,

iv. að notkun vörumerksins hafi tengst markaðssetningu á tiltekinni þjónustu sem gagnstefnandi veiti og vörumerkjaréttur hans nái til,

v. að notkun vörumerkisins af hálfu gagnstefnanda hafi verið ætlað að hafa áhrif á markaðsstöðu hans, og

vi. að umfang og tíðni notkunar vörumerkisins hafi verið í samræmi við eðli þeirrar þjónustu sem gagnstefnandi bjóði upp á og skráður vörumerkjaréttur hans nái til.

Að mati aðalstefnanda sé ekkert sem bendi til þess að gagnstefnandi geti fært sönnur fyrir nokkru framangreindra atriða, þar sem gagnstefnandi hafi í reynd í engu nýtt hið umþrætta vörumerki. Þá sé enn fremur augljóst að engin góð og gild rök séu fyrir hinu samfellda notkunarleysi vörumerkisins á umræddu tímabili. Sé einnig vísað til þess að gagnstefnandi beri sönnunarbyrðina fyrir því að svo óvenjuleg og óviðráðanleg atvik hafi samfellt verið fyrir hendi undanfarin fimm ár. Vert sé að undirstrika að sú staðreynd að gagnstefnandi beri firmaheitið „Gamma ehf.“ hafi engin áhrif á framangreint mat. Firmaheitið veiti engan sjálfstæðan rétt til vörumerkisins og notkun firmaheitisins í venjulegri starfsemi gagnstefnanda teljist ekki notkun vörumerkis í skilningi vörumerkjalaganna. Öll þjónusta aðalstefnanda sé markaðssett undir vörumerkinu GAMMA og því sé mikilvægt fyrir aðalstefnanda að skráning merkisins hjá Einkaleyfastofu sé skýr og ekki andstæð vörumerkjarétti hans eða öðrum hagsmunum hans. Þá hafi aðalstefnandi af því ríka hagsmuni að staðfest verði með dómi að meintur vörumerkjaréttur gagnstefnanda setji því engar skorður hvernig aðalstefnandi nýti auðkennið GAMMA í starfsemi sinni. Veigamikill hluti af fjármálaþjónustu aðalstefnanda sé að reka sjóði, sem almenningi og/eða fagfjárfestum standi til boða að eignast hlutdeild í, sem fjárfesti í fasteignum, lóðum og fasteignafélögum. Fasteignasjóðir aðalstefnanda séu meðal umsvifamestu eigenda fasteigna- og lóða í landinu. Aðalstefnandi telji að taka verði af skarið um það, að gagnstefnanda sé ekki heimilt, í skjóli meints vörumerkjaréttar síns, að hefja markaðssetningu á þjónustu sem svipað gæti til þeirrar starfsemi sem fari fram á vegum aðalstefnanda. Kröfu aðlstefnanda um ógildingu skráningar nr. 522/2010 sé m.a. ætlað að stuðla að því að þessu markmiði verði náð. Aðalstefnandi hafi samkvæmt starfsleyfi sínu heimild til þess að veita fjárfestingaráðgjöf. Til þess að tryggja eðlilega vernd vörumerkisins í starfsemi sinni sé eðlilegt fyrir aðalstefnanda að útvíkka skráningu vörumerkisins þannig að viðskiptaráðgjöf o.fl. í þjónustuflokki 35 falli þar undir. Vörumerkjaskráning gagnstefnanda standi nú í vegi fyrir slíkri skráningu af hálfu aðalstefnanda. Samkvæmt framangreindu hafi aðalstefnandi ótvíræða lögvarða hagsmuni af úrlausn þessa máls. Aðalstefnandi geri kröfu um að vörumerkjaskráning nr. 552/2010 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu verði ógilt í heild sinni. Kröfugerðin geri ráð fyrir að skráning vörumerkisins verði ógilt í öllum þeim þjónustuflokkum sem skráningin nái til. Samkvæmt almennum reglum um kröfugerð í einkamálum feli kröfugerðin einnig í sér kröfu um ógildingu skráningarinnar að hluta, ef svo ólíklega vilji til að gagnstefnanda takist að færa fram fullnægjandi sönnun fyrir því að notkunarskyldu hafi verið fullnægt að hluta. Skuli þá ógilding skráningar nr. 552/2010 taka til þess hluta skráningarinnar sem slík sönnun nái ekki til, þ.e. til allrar þeirrar þjónustu sem vörumerkjaskráning nr. 552/2010 nái til en notkunarskyldu hafi ekki verið fullnægt fyrir.

Dómkröfur aðalstefnanda styðjist við lög um vörumerki nr. 45/1997, þar á meðal 25. grein laganna. Þá vísi aðalstefnandi til tilskipunar nr. 2008/95/EB, sem þýðingu hafi um túlkun laga um vörumerki. Krafa um málskostnað styðjist við ákvæði 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Málsástæður og lagarök gagnstefnanda í aðalsök

Gagnstefnandi byggir á því að hann hafi notað vörumerkið GAMMA með reglubundnum hætti til að auðkenna starfsemi sína og hafni hann öllum staðhæfingum aðalstefnanda um að hann hafi ekki notað vörumerkið GAMMA í starfsemi sinni með þeim hætti sem áskilið sé í 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Raunin sé sú að gagnstefnandi hafi óslitið frá stofnun fyrirtækisins notað vörumerkið til að auðkenna starfsemi sína með hnitmiðaðri markaðssetningu. Með hliðsjón af eðli og umfangi starfseminnar hafi gagnstefnandi ekki lagt áherslu á hefðbundnar auglýsingar til að kynna starfsemi sína heldur fremur lagt upp úr því að höfða til afmarkaðs markhóps. Með það í huga hafi gagnstefnandi frá upphafi einblínt á beina markaðssetningu (e. word of mouth marketing). Með því að stunda ábyrgan rekstur og eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti undir merkjum GAMMA hafi gagnstefnandi áunnið sér gott orðspor og jákvæða viðskiptavild sem viðskiptavinir gagnstefnanda tengi við vörumerki hans. Þessi notkun vörumerkisins skapi gagnstefnanda jákvætt umtal og stuðli jafnt að endurteknum viðskiptum og nýjum. Þessi markaðssetning hafi reynst gagnstefnanda vel og hafi fyrirtækið vaxið og dafnað hratt á undanförnum árum. Gagnstefnandi leggi áherslu á að hann hafi ávallt gætt þess í öllum samskiptum sínum við núverandi og væntanlega viðskiptavini að auðkenna starfsemi sína undir vörumerkinu GAMMA í því skyni að aðgreina þjónustu sína frá öðrum og undirbyggja stöðu og viðskiptavild vörumerkisins. Til sönnunar um notkun vörumerkisins með þessum hætti hafi gagnstefnandi lagt fram 15 yfirlýsingar viðskiptavina gagnstefnanda um notkun vörumerkisins GAMMA allt frá árinu 2005. Um sé að ræða aðila sem gagnstefnandi hafi átt í reglubundnum viðskiptum við, eða í samskiptum um möguleg viðskipti, í meira en áratug. Nánar tiltekið sé um að ræða yfirlýsingar frá eftirtöldum fyrirtækjum og einstaklingum sem átt hafi í viðskiptum og samskiptum við gagnstefnanda frá árinu 2005, þegar gagnstefnandi hafi hafið notkun vörumerkisins GAMMA.

Þá hafi gagnstefnandi lagt fram í málinu yfirlit yfir eignir, tekjur og helstu fasteignaviðskipti sín frá og með 2006 til 2014. Jafnframt hafi hann lagt fram ársreikninga vegna áranna 2008-2014. Þessi gögn sýni ótvírætt að starfsemi gagnstefnanda undir merkjum GAMMA hafi verið reglubundin og víðtæk á undanförnum árum. Með tilvitnuðum gögnum sé staðfest að gagnstefnandi hafi með samfelldum hætti í meira en áratug auðkennt sig og starfsemi sína undir vörumerkinu GAMMA. Verði því að telja hafið yfir allan vafa að notkun gagnstefnanda á vörumerki sínu fullnægi kröfum 25. gr. vörumerkjalaga, hvað notkun varði. Eigi það einkum við þegar haft sé í huga að almennt séu ekki gerðar miklar kröfur til umfangs raunverulegrar notkunar svo vörumerki haldi vernd sinni. Í dómum Evrópu-dómstólsins í málum nr. C-40/01 (Ansul BV gegn Ajax Brandbeveiliging BV), C-259/02 (La Mer Technology Inc. gegn Laboratoires Goemar SA) og C-416/04 (The Sunrider Corp gegn OHIM) komi fram að við mat á raunverulegri notkun verði að skoða aðstæður í hverju máli fyrir sig m.a. með hliðsjón af eðli þeirrar vöru- og þjónustu sem um ræði. Ekki sé hægt að gera lágmarkskröfur um notkun, eða „de minimis“ reglu, þar sem jafnvel minniháttar notkun geti dugað. Tekur Evrópudómstóllinn sérstaklega fram í máli nr. C-259/02 að notkun vörumerkis í viðskiptum við einn aðila geti dugað til að sýna fram á raunverulega notkun. Í þessu samhengi telji gagnstefnandi rétt að litið verði til eðlis þeirrar þjónustu sem vörumerkjaskráning hans taki til. Annars vegar sé um að ræða ýmiss konar viðskipta- og rekstrarráðgjöf og rekstrarstjórnun í flokki 35 og hins vegar ýmiss konar fasteignatengda starfsemi í flokki 36. Verkefni á þessu sviði séu alla jafna umfangsmikil og varði mikla fjármuni. Hins vegar verði að taka tillit til þess að eðli starfseminnar sé slíkt að langt geti liðið stórra högga á milli. Að öllu framanvirtu sé hafið yfir allan vafa að notkun gagnstefnanda á vörumerkinu GAMMA, í tengslum við þá þjónustu sem merkið sé skráð fyrir í vörumerkjaskrá, hafi bæði verið reglubundin og umfangsmikil undanfarin ár, einkum með hliðsjón af eðli þeirrar starfsemi sem um ræði. Gagnstefnandi fari fram á að kröfu aðalstefnanda um ógildingu vörumerkjaskráningar nr. 552/2010 (GAMMA) verði hafnað enda séu grunnforsendur 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 til slíkar niðurfellingar ekki til staðar. Beri því, hvernig sem á málið sé litið, að hafna kröfu aðalstefnanda, sýkna gagnstefnanda, og dæma aðalstefnanda til að greiða gagnstefnanda málskostnað að skaðlausu.

Varðandi sýknukröfu gagnstefnanda í aðalsök sé einkum vísað til laga nr. 45/1997 um vörumerki, tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2008/95/EB og stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Krafan um málskostnað styðst við 129., sbr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Gagnstefnandi telji rétt, óháð úrslitum málsins, að tekið verði tillit til þess við ákvörðun málskostnaðar að boði hans um að leiða málið til lykta með samkomulagi hafi verið svarað með málshöfðun án þess að aðalstefnandi hafi gert nokkurn reka að því að hafa samband við gagnstefnanda eða lögmenn hans. Þá hafi aðalstefnandi jafnframt kosið að nýta sér ekki heimild til að bera álitaefnið undir ákvörðun Einkaleyfastofunnar, en þannig hefði mátt leysa málið með mun minni tilkostnaði fyrir báða aðila.

Málsástæður gagnstefnanda í gagnsök og tilvísun til réttarheimilda

Krafa gagnstefnanda er annars vegar á því byggð að lýst notkun aðalstefnanda á auðkenninu GAMMA brjóti gegn skráðum vörumerkjarétti gagnstefnanda GAMMA (orðmerki), sbr. vörumerkjaskráningu nr. 552/2010, sem skráð hafi verið í vörumerkjaskrá fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36, 30. júní 2010, á grundvelli umsóknar frá 1. mars 2010. Vörumerkjaréttindi séu einkaréttindi sem njóti verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar. Skrásett vörumerki tryggi handhafa þess einkarétt til að nýta vörumerkið í viðskiptalegum og fjárhagslegum tilgangi, sbr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna felist í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem séu eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði séu sett að notkunin taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nái til eða að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum, sbr. 1. og 2. tl. ákvæðisins. Gagnstefnandi eigi ótvíræðan rétt til vörumerkisins GAMMA fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36 á grundvelli vörumerkjaskráningar nr. 552/2010 og fyrri notkunar fyrir margvíslega ráðgjafa- og fasteignaþjónustu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997. Gagnstefnandi reisi kröfu sína um að a-kk-þgf verði bönnuð notkun auðkennisins GAMMA á því að lýst notkun aðalstefnanda sé til þess fallin að valda ruglingshættu við skráð vörumerki gagnstefnanda. Mat á því hvort ruglingshætta sé milli vörumerkja samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 feli í sér tvíþætta athugun. Annars vegar þurfi að meta líkindi merkjanna, sbr. 2. tl. 1. mgr. og hins vegar líkindi vörunnar eða þjónustunnar sem um ræði, sbr. 1. tl. 1. mgr. Merkjalíkingu megi svo aftur greina í tvennt, þ.e. sjón- og hljóðlíkingu. Það sem þó ráði úrslitum sé hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið út frá sjónarhóli neytanda, með tilliti til þess að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Ekki þurfi að sanna að ruglingur sé fyrir hendi heldur nægi að hætta sé á ruglingi. Af fyrirliggjandi gögnum megi ráða að aðalstefnandi hafi ítrekað og með reglubundnum hætti notað auðkennið GAMMA til að auðkenna ýmiss konar ráðgjafa- og fasteignatengda starfsemi fyrirtækisins og tengdra félaga, án þess að hafa til þess heimild gagnstefnanda. Í þessu tilviki sé um að ræða sama auðkenni og skráning gagnstefnanda taki til og séu sjón- og hljóðlíkindi því ótvírætt til staðar. Hvað varði þjónustulíkindi sé vörumerki gagnstefnanda skráð fyrir eftirfarandi þjónustu í flokkum 35 og 36:

35: Viðskiptaráðgjöf, rekstrarstjórnunar- og skipulagsráðgjöf, aðstoð við rekstrarstjórnun, rekstrarstjórnunarráðgjöf, rekstrarstjórnun á hótelum (Hótelstjórnun), viðskiptaskipulagsráðgjöf, aðstoð við stjórnun viðskipta- og iðnfyrirtækja, ráðgjafaþjónusta á sviði viðskipta.

36: Umsjón með íbúðarhúsnæði, íbúðir, leiga, fasteignarekstur (umsjón fasteigna), leiga á fasteignum, fasteignasölur, fasteignavirðing/- verðmætismat, fasteignaleiga, umsjón fasteigna, leiga skrifstofuhúsnæðis, leiga á íbúðum.

Af lýstri notkun aðalstefnanda á auðkenninu GAMMA verði ráðið að merkið hafi a.m.k. verið notað til að auðkenna eftirfarandi þjónustu: viðskiptaráðgjöf, ráðgjafaþjónustu á sviði viðskipta, umsjón með íbúðarhúsnæði, íbúðir, leigu, fasteignarekstur, leigu á fasteignum, fasteignaleigu, umsjón fasteigna, leigu skrifstofuhúsnæðis og leigu á íbúðum. Hafi aðalstefnandi því notað auðkennið GAMMA fyrir sömu þjónustu og skráning gagnstefnanda taki til og sé því augljós þjónustulíking fyrir hendi. Heildarmynd merkjanna sé sú sama sem valdi því að hætt sé við að neytendur geti ruglast á merkjunum og talið að þjónusta aðalstefnanda eigi sama viðskiptauppruna og þjónusta gangstefnanda. Þar með sé öllum skilyrðum 4. gr. laga nr. 45/1997 um ruglingshættu fullnægt. Þá sé til þess að líta að vörumerkið GAMMA sé töluvert sérkennandi og geti ekki talist lýsandi fyrir þá þjónustu sem því sé ætlað að auðkenna. Merkið veiti því gagnstefnanda víðtækari vernd en ella. Vísað sé til 1. mgr. 7. gr. laga nr. 45/1997 þar sem segi að þegar tveir eða fleiri, hver um sig, krefjist vörumerkjaréttar á auðkennum er villast megi á, gangi eldri réttur fyrir yngri, ef annað leiði ekki af síðargreindum ákvæðum. Í 2. mgr. sömu greinar segi jafnframt að vernd skráðs vörumerkis hefjist á umsóknardegi eða á upphafsdegi forgangsréttar, sbr. 17. og 18. gr. sömu laga. Samkvæmt 42. gr. laga nr. 45/1997 megi banna með dómi notkun vörumerkis sem sé andstæð ákvæðum vörumerkjalaga. Að öllum ofangreindu virtu telji gagnstefnandi hafið yfir alla vafa að uppfyllt séu skilyrði ákvæðisins til að banna aðalstefnanda notkun vörumerkisins fyrir tilgreinda þjónustu í flokkum 35 og 36. Gagnstefnandi reisi kröfu sína einnig á því að lýst notkun á vörumerkinu feli í sér óréttmæta viðskiptahætti og ótvírætt brot gegn 5. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Í lögum nr. 57/2005 sé fjallað um það hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki. Í lögunum sé m.a. kveðið á um vernd fyrirtækja gegn óréttmætum viðskiptaháttum keppinauta vegna markaðssetningar eða annarra svipaðra viðskiptaaðferða. Með 5. gr. laganna séu óréttmætir viðskiptahættir bannaðir. Bannið gildi áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöru fari fram eða þjónusta sé veitt. Nánar sé tilgreint í III. – V. kafla laganna hvað teljist til óréttmætra viðskiptahátta. Í V. kafla laga nr. 57/2005 sé fjallað um háttsemi milli fyrirtækja. Þar segi í 15. gr. a.:

„Óheimilt er að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.“

Markmið þessarar lagagreinar sé ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum. Í ákvæðinu felist almenn vernd auðkenna sem komi til fyllingar á vörumerkjavernd. Ákvæðið feli í raun í sér þríþætta reglu þar sem fyrri málsliður ákvæðisins hafi að geyma annars vegar almennt bann við því að nota auðkenni, t.d. vörumerki, sem annar eigi og hins vegar bann við því að reka atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ákvæði 2. ml. feli í sér bann við því að nota eigið auðkenni þannig að ruglingshætta skapist við auðkenni annarra. Af lögskýringargögnum verði glögglega ráðið að ákvæðinu sé ætlað að veita viðbótarvernd við þá vernd sem sérlög á borð við lög um vörumerki veiti auðkennum. Þar komi einnig fram að í 2. ml. greinarinnar sé rétturinn til að nota eigin auðkenni takmarkaður á þann veg að óheimilt sé að nota auðkenni þannig að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru auðkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Þetta ákvæði taki því til sömu auðkenna og almenna reglan í 1. ml. Síðari hluti 1. ml. og 2. ml. eiga við í þeim tilvikum sem báðir málsaðilar eigi rétt til auðkenna sinna og þurfi þá að líta til þess hvort notkun þess sem seinna byrjaði notkun valdi því að ruglingshætta skapist milli aðila. Með vísan til þess sem að framan greini til stuðnings því að lýst notkun brjóti gegn vörumerkjarétti gagnstefnanda, að breyttu breytanda, sé það mat gagnstefnanda að lýst notkun brjóti jafnframt gegn ákvæðum 5. gr. og 1. og 2. ml. 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

Að öllu framangreindu metnu telji gagnstefnandi engum vafa undirorpið að notkun aðalstefnanda á skráðu vörumerki gagnstefnanda brjóti með afdráttarlausum hætti gegn lögvörðum réttindum hans. Gagnstefnandi telji ljóst samkvæmt öllu ofangreindu að öll lagaskilyrði standi til þess að fallast á kröfu gagnstefnanda um að aðalstefnanda verði bannað með dómi að nota heitið GAMMA í atvinnustarfsemi til að auðkenna vöru- og þjónustu, sem vörumerkjaskráning gagnstefnanda nr. 552/2010 taki til. Þá sé rétt að taka fram að gagnstefnandi byggi, auk þeirra málsástæðna sem hér hafi verið tilgreindar, jafnframt á öllum þeim sömu málsástæðum og lagarökum í gagnsök og byggt sé á í greinargerð hans í aðalsök til stuðnings því að hann eigi rétt til vörumerkisins GAMMA. Með vísan til framangreinds og 2. mgr. 42. gr. laga nr. 45/1997 fari gagnstefnandi fram á að aðalstefnanda verði ákvörðuð hæfileg fésekt að mati dómsins. Í ákvæðinu sé kveðið á um að sá sem af ásetningi brjóti gegn vörumerkjarétti skuli sæta sektum. Jafnframt sé vísað til 1. mgr. 26. gr. laga nr. 57/2006, en þar segi að brot gegn lögunum varði fésektum. Sérstök athygli sé vakin á því að lögaðila megi ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verði sönnuð á starfsmann lögaðilans, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 57/2006. Þá byggi krafa um hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis á 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997 þar sem segi að þeim sem af ásetningi eða gáleysi brjóti gegn vörumerkjarétti sé skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis. Í ofangreindu samhengi bendi gagnstefnandi á að fyrir liggi að Einkaleyfastofan hafi hafnað umsókn aðalstefnanda um skráningu orðmerkisins GAMMA fyrir fasteignaþjónustu í flokki 36 með vísan til vörumerkjaskráningar gagnstefnanda nr. 552/2010 í sama flokki. Þá hafi gagnstefnandi ítrekað krafist þess af aðalstefnanda að hann léti af notkun auðkennisins GAMMA fyrir tilgreinda vöru- og þjónustu. Aðalstefnanda hafi því verið vel kunnugt um betri rétt gagnstefnanda þegar lýst notkun hafi átt sér stað. Með framanritað í huga þyki sýnt að aðalstefnandi hafi með ásetningi og skipulögðum hætti brotið gegn rétti gagnstefnanda á skráðu vörumerki hans. Séu þar með uppfyllt skilyrði til að gera a-kk-þgf sekt og að greiða gagnstefnanda hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins.

Um lagarök vísi gagnstefnandi til ákvæða vörumerkjalaga nr. 45/1997, einkum þó til 1. gr. laganna, um einkarétt gagnstefnanda til skráðs vörumerkis, til 4. gr., um vernd vörumerkjaréttar gegn heimildarlausri notkun vörumerkis, til efnisreglna 13. gr. og 2. tl. og 6. tl. 14. gr. varðandi ruglingshættu, til 42. gr. um bann gegn heimildarlausri notkun vörumerkis og kröfu um sektarrefsingu, til 43. gr. vegna kröfu um hæfilegt endurgjald og til 45. gr. um málshöfðunarrétt. Jafnframt sé vísað til laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 5 gr., 15. gr. a. og 26. gr. laganna. Þá sé vísað til tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB og stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Krafan um málskostnað styðist við 129., sbr. 130. gr. laga nr. 91/1991 laga um meðferð einkamála. Um heimild til að höfða gagnsök sé vísað til 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

Málsástæður aðalstefnanda í gagnsök og tilvísun til réttarheimilda

Aðalstefnandi byggir sýknukröfu sína í gagnsök m.a. á því að meintur vörumerkjaréttur gagnstefnanda hafi fallið niður fyrir notkunarleysi og kröfugerð hans í gagnsök styðjist því ekki við nein gild réttindi. Í öðru lagi sé réttur aðalstefnanda til vörumerkisins GAMMA eldri en meintur vörumerkjaréttur gagnstefnanda og gangi því fyrir rétti hans, sbr. 7. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Þá njóti vörumerki aðalstefnanda sérstakrar lögbundinnar verndar, þar sem það sé orðið „vel þekkt hér á landi“. Í þriðja lagi falli öll sú þjónusta, sem aðalstefnandi veiti og markaðssetji, innan ramma hins skráða vörumerkjaréttar aðalstefnanda samkvæmt skráningu nr. 345/2012, og geti í engu tilliti talist brjóta gegn meintum vörumerkjarétti gagnstefnanda. Í fjórða lagi byggi aðalstefnandi á því að gagnstefnanda sé ekki heimilt að banna aðalstefnanda notkun á firmaheiti sínu, eða krefja hann um fjárgreiðslu vegna hennar. Aðalstefnandi byggi á því að vörumerkjaréttur hans njóti forgangs. Aðalstefnandi hafi nýtt vörumerkið GAMMA óslitið frá árinu 2009 í umfangsmikilli fjármálastarfsemi. Vörumerkjaréttur hans hafi því stofnast fyrir notkun, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, frá og með árinu 2009. Megi í því samhengi vísa til þess að Einkaleyfastofan hafi sérstaklega fjallað um vörumerkið og komist að þeirri niðurstöðu í andmælamáli nr. 3/2010 að vörumerkjaréttur aðalstefnanda hefði stofnast „með notkun hans á auðkenninu GAMMA, fyrir margvíslega fjármálaþjónustu...“ Í nefndu andmælamáli hafi því jafnframt verið slegið föstu af Einkaleyfastofu að réttur aðalstefnanda til auðkennisins GAMMA gengi framar rétti gagnstefnanda. Sú niðurstaða sé augljós samkvæmt 7. gr. laga nr. 45/1997 þar sem kveðið sé á um að þegar tveir eða fleiri „...krefjast vörumerkjaréttar á auðkennum sem villast má á gengur eldri réttur fyrir yngri...“. Frá því að nefndur úrskurður Einkaleyfastofu hafi verið kveðinn upp hafi starfsemi aðalstefnanda aukist mjög að umsvifum, og sé fyrirtækið nú eitt kunnasta og umsvifamesta fjármálafyrirtæki landsins. Gagnstefnandi sé hins vegar eignarhaldsfélag um örfáar fasteignir, sem ekki hafi hagnýtt hið umþrætta auðkenni við markaðssetningu neinnar vöru eða þjónustu á umliðnum árum. Af framangreindu leiði að gagnstefnandi geti ekki takmarkað heimild aðalstefnanda til þess að hagnýta vörumerkjarétt sinn áfram með þeim hætti sem aðalstefnandi hafi gert um árabil. Þá beri að líta til þess að vörumerki sem orðið sé „vel þekkt hér á landi“ njóti sérstakrar verndar samkvæmt 2. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997, en þar segi að eigandi slíks merkis geti bannað notkun þess fyrir annars konar vörur og þjónustu, ef notkunin hafi í för með sér misnotkun eða rýri aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Í reynd njóti aðalstefnandi slíkrar stöðu gagnvart hugsanlegri notkun gagnstefnanda á vörumerkinu, sem sýni best hversu fráleit kröfugerð gagnstefnanda sé. Aðalstefnandi byggi á því að öll nýting vörumerkisins sé innan ramma skráðs réttar. Eins og rakið hafi verið, sé aðalstefnandi fjármálafyrirtæki sem starfi samkvæmt starfsleyfi frá Fjármálaeftirlitinu. Starfsheimild aðalstefnanda byggi á 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki þar sem fjallað sé um starfsheimildir rekstrarfélags verðbréfasjóða. Samkvæmt ákvæðinu sé rekstrarfélagi heimilt að stunda eignastýringu, fjárfestingarráðgjöf og vörslur og stjórnun fjármálagerninga í sameiginlegri fjárfestingu, auk þess að reka sjóði um sameiginlega fjárfestingu. Samstarfsheimildir rekstrarfélags séu tæmandi taldar í nefndu ákvæði, sem feli í sér að rekstrarfélagi sé óheimilt að stunda aðra starfsemi en að framan sé getið. Framangreindar starfsheimildir rekstrarfélags (þ.e. fjárfestingarráðgjöf, rekstur sjóða, og eignastýring) séu í öllum tilvikum starfsleyfisskyld starfsemi samkvæmt 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Í því felist að öðrum en fjármálafyrirtæki, sem leyfi hafi frá Fjármálaeftirlitinu, sé óheimilt að stunda slíka starfsemi. Öll starfsemi aðalstefnanda falli innan framangreindra starfsheimilda, þ.e. aðalstefnandi reki verðbréfasjóði og aðra sjóði um sameiginlega fjárfestingu, og stundi eignastýringu og fjárfestingarráðgjöf, eins og þau hugtök séu skilgreind í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Aðalstefnandi stundi enga aðra atvinnustarfsemi. Vörumerkjaskráning aðalstefnanda nr. 345/2012 nái til tryggingastarfsemi, fjármálastarfsemi og gjaldmiðlaviðskipta. Öll starfsemi aðalstefnanda falli undir framangreint, þ. á m. sé ljóst að hugtakið „fjármálastarfsemi“ hljóti að ná til þeirrar starfsemi sem sé leyfisskyld samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Í gagnstefnu segi: “Af dómsskjölum má ráða að gagnstefndi hefur ítrekað og með reglubundnum hætti notað auðkennið GAMMA til að auðkenna ýmiss konar ráðgjafa- og fasteignatengda starfsemi fyrirtækisins og tengdra félaga.“ Framangreind fullyrðing sé að öðru leyti ekki rökstudd, og sé ekki fyllilega ljóst hvað átt sé við. Í dómsskjölunum sem vísað sé til, sé fyrst og fremst að finna umfjöllun dagblaða um fjárfestingar sjóða sem séu í stýringu hjá aðalstefnanda. Málatilbúnaður gagnstefnanda virðist nánast eingöngu byggður á þessum blaðaúrklippum, sem iðulega hafi aðeins að geyma einhliða frásögn og túlkun þeirra blaðamanna sem í hlut eigi. Í umræddri blaðaumfjöllun sé aðallega fjallað um áherslur og starfsemi aðalstefnanda sem fjárfestis (þótt eitt og annað skolist til í frásögn einstakra blaðamanna). Þar komi ekkert fram sem staðfesti eða renni stoðum undir þá fullyrðingu að aðalstefnandi auðkenni aðra þjónustu en þá sem hann hafi heimild til þess að veita með auðkenninu GAMMA. Í tilvitnuðum dómsskjölum sé ekki að finna markaðsefni frá aðalstefnanda sjálfum. Skoðun á umræddum dómsskjölum leiði enn fremur í ljós að þar sé einungis fjallað um starfsemi aðalstefnanda, sem falli undir starfsheimildir laga um fjármálafyrirtæki, enda fari ekki önnur starfsemi fram á vegum aðalstefnanda. Sé ótvírætt að aðalstefnandi hafi heimild til að hafa slíka starfsemi með höndum og sé jafnframt ótvírætt að aðalstefnandi hagnýti vörumerkjaskráningu nr. 345/2012 með lögmætum hætti í þeirri starfsemi. Gagnstefnandi virðist í gagnstefnu vísa til þeirrar starfsemi sem fram fari á vegum Almenna leigufélagsins, Opus fasteignafélags og Upphafs fasteignafélags, sem séu sjálfstæð fyrirtæki, sem starfi á fasteignamarkaði. Öll starfsemi á vegum þeirra sé rekin og markaðssett í nafni framangreindra félaga sjálfra en ekki í nafni aðalstefnanda, þannig að um misskilning eða vanþekkingu virðist vera að ræða af hálfu gagnstefnanda. Sjóðir í stýringu hjá aðalstefnanda, og aðalstefnandi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða, hafi ekki með höndum útleigu eða umsjón með fasteignum, og hafi ekki markaðssett slíka þjónustu. Þjónustan sem aðalstefnandi hafi aftur á móti markaðssett sé fjármálastarfsemi sem m.a. felist í fjárfestingu í umræddum atvinnufyrirtækjum, þ.e.a.s. viðskiptavinir aðalstefnanda eigi þess kost að hafa fjárhagslegan ávinning af starfsemi þessara atvinnufyrirtækja með því að kaupa hlutdeildarskírteini sem sjóðir aðalstefnanda gefi út. Gagnstefnandi vísi í málatilbúnaði sínum til þess að í umfjöllun um starfsemi aðalstefnanda komi fram að aðalstefnandi hafi með höndum ráðgjafarstarfsemi. Virðist gagnstefnandi byggja á því að markaðssetning á umræddri þjónustu stangist á við meintan vörumerkjarétt gagnstefnanda. Því sé hafnað. Hluti af starfsemi aðalstefnanda sé vissulega að veita fjárfestingarráðgjöf, sem sé leyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, eins og áður hafi verið rakið. Slík starfsemi teljist ótvírætt vera fjármálastarfsemi sem falli undir vörumerkjarétt aðalstefnanda. Fjárfestingarráðgjöf falli ekki undir vörumerkjaskráningu nr. 552/2010, enda yrði að telja í hæsta máta óeðlilegt og órökrétt að gagnstefnandi hafi fengið skráð vörumerki fyrir þjónustu sem honum sjálfum sé óheimilt að veita, en gagnstefnandi sé vitanlega ekki fjármálafyrirtæki. Auk þess sem gagnstefnandi gæti bersýnilega í því tilviki ekki uppfyllt þá notkunarskyldu sem fylgi skráðu vörumerki. Í gagnsök geri gagnstefnandi kröfu um að aðalstefnanda verði bannað að nota heitið GAMMA í atvinnustarfsemi til þess að auðkenna vöru- og þjónustu sem vörumerkjaskráning nr. 552/2010 taki til, og að aðalstefnandi verði dæmdur til sektargreiðslu og til þess að greiða hæfilegt endurgjald. Í gagnstefnu sé hins vegar ekki gerð viðhlítandi grein fyrir því hvaða háttsemi aðalstefnandi hafi sýnt af sér sem kunni að brjóta gegn meintum vörumerkjarétti gagnstefnanda, og geti verið réttmætt tilefni til gagnstefnu. Hið eina sem framlögð gögn sýni fram á, sé að starfsemi aðalstefnanda fari fram í samræmi við skráðan vörumerkjarétt hans samkvæmt skráningu nr. 345/2012, sem gagnstefnandi hafi ekki andmælt. Auðkennið GAMMA sé einnig hluti af firmaheiti aðalstefnanda. Sé því óumflýjanlegt að umfjöllun um fyrirtækið, sjóði þess og fjárfestingar þeirra sé sett fram með vísan til firmaheitisins, þar á meðal í fréttum og annarri umfjöllun fjölmiðla. Hér eigi 6. gr. laga nr. 45/1997 við, en þar sé kveðið á um að eigandi vörumerkis geti ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi nafn sitt eða heiti á atvinnustarfsemi. Að sömu ástæðum, og einnig í ljósi hins skráða vörumerkjaréttar aðalstefnanda nr. 345/2012, sé hjákátlegt af hálfu gagnstefnanda að vísa í ákvæði 5. gr. og 15. gr. a í lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Aðalstefnandi eigi ótvíræðan rétt til þess að hagnýta auðkennið GAMMA í starfsemi sinni, sem sé firmaheiti aðalstefnanda og styðjist við ótvíræðan vörumerkjarétt. Sé í þessu samhengi athyglisvert að gagnstefnanda hafi tekist að rita gagnstefnu sem telji heilar níu blaðsíður um rétt til vörumerkisins GAMMA, án þess að fjalla um það einu orði að vörumerkið sé skráð eign aðalstefnanda samkvæmt vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar. Fyrir liggi að aðalstefnandi hafi rekið fjármálastarfsemi sína undir auðkenninu GAMMA um langt skeið og sé auðkennið samofið rekstrinum og þeirri fjármálaþjónustu sem aðalstefnandi veiti. Auðkennið sé hluti af firmaheiti aðalstefnanda, aðalstefnandi hafi skráðan rétt til merkisins á því sviði sem það starfi og Einkaleyfastofa hafi með úrskurði sínum staðfest vörumerkjarétt aðalstefnanda fyrir „margvíslegri fjármálaþjónustu“. Réttur aðalstefnanda til þess að hagnýta vörumerkið GAMMA í starfsemi sinni sé því hafinn yfir vafa. Gagnstefnandi hafi enga augljósa hagsmuni af málsókn sinni, þar sem félagið nýti ekki vörumerkið GAMMA í tengslum við raunverulega markaðssetningu á vöru eða þjónustu. Þrátt fyrir þessa staðreynd fari gagnstefnandi fram á fégreiðslu úr hendi aðalstefnanda, eins og gagnstefnandi hafi ítrekað gert áður. Gagnstefnan sé í reynd dæmi um það sem í Norður-Ameríku sé kallað „frivolous lawsuit“, þ.e. málsókn sem virðist hafa annan tilgang en að ná fram rétti. Gagnstefnanda hljóti að vera ljóst að gagnstefnan sé án tilefnis og málatilbúnaðurinn haldlaus, og því sé eðlilegt að honum verði gert að greiða álag á málskostnað með tilvísan til 1. mgr. og 2. mgr. 131 gr. laga nr. 91/1991.

Gagnstefndi vísi til laga um vörumerki nr. 45/1997, þar á meðal 3., 4., 5., 6., 7., 14. og 28. gr. laganna. Þá vísi gagnstefndi í tilskipun nr. 2008/95/EB sem þýðingu hafi um túlkun laga um vörumerki. Þá byggi gagnstefndi á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, sérstaklega 3. gr. og 27. gr. Krafa um málskostnað og álag styðjist við ákvæði 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála og 1. og 2. mgr. 131. gr. sömu laga.

Forsendur og niðurstaða

Meginágreiningur aðalstefnanda og gagnstefnanda í máli þessu lýtur að því hvort gagnstefnandi hafi notað vörumerkið (orðmerkið) GAMMA samkvæmt skráningu nr. 552/2010 innan fimm ára frá skráningardegi fyrir þá þá þjónustu sem merkið er skráð fyrir í þjónustflokkum 35 og 36, sbr. ákvæði 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Af hálfu aðalstefnanda er á því byggt að gagnstefnandi hafi ekki frá gildistöku skráningarinnar, 30. júní 2010, uppfyllt þá notkunarskyldu sem leiði af 25. gr. laga nr. 45/1997 og sé því heimilt að fella hana úr gildi með dómi skv. 1. tl. 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997 en aðalstefnandi hafi lögmætra hagsmuna að gæta af því að fá skráninguna fellda úr gildi, sbr. 1. mgr. 29. gr. laga nr. 45/1997.

Af hálfu gagnstefnanda er á því byggt að hann hafi á undanförnum árum notað vörumerkið GAMMA með reglubundnum hætti til að auðkenna starfsemi sína og sé því öllum staðhæfingum aðalstefnanda um að hann hafi ekki notað vörumerkið í starfsemi sinni með þeim hætti sem áskilið sé í 25. gr. laga mr. 45/1997 hafnað. Í reynd hafi hann með hnitmiðaðri markaðssetningu notað vörumerkið óslitið frá stofnun félagsins til að auðkenna starfsemi þess. Hins vegar hafi hann með hliðsjón af eðli og umfangi starfseminnar ekki lagt áherslu á hefðbundnar auglýsingar til að kynna starfsemi sína heldur fremur lagt upp úr því að höfða til afmarkaðs markhóps. Í gegnum beina markaðssetningu (e. word of mouth marketing). Með því að stunda ábyrgan rekstur og eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti undir merkinu GAMMA hafi hann áunnið sér gott orðspor og jákvæða viðskiptavild, sem viðskiptavinir gagnstefnanda tengi við vörumerki hans GAMMA. Þessi notkun vörumerkisins hafi skapað gagnstefnanda jákvætt umtal og stuðlað jafnt að nýjum og endurteknum viðskiptum. Þessi markaðssetning hafi reynst gagnstefnanda vel og hafi fyrirtækið vaxið og dafnað hratt á undanförnum árum. Leggi gagnstefnandi áherslu á að hann hafi ávallt gætt þess í öllum samskiptum sínum við núverandi og væntanlega viðskiptavini að kynna starfsemi sína undir vörumerkinu GAMMA, í því skyni að aðgreina þjónustu sína frá þjónustu annarra og undirbyggja stöðu og viðskiptavild merkisins. Í þessu samhengi telji gagnstefnandi rétt að litið verði til eðlis þeirrar þjónustu sem vörumerkjaskráning hans taki til. Annars vegar sé um að ræða ýmiss konar viðskipta- og rekstrarráðgjöf og rekstrarstjórnun í flokki 35 og hins vegar ýmiss konar fasteignatengda starfsemi í flokki 36. Verkefni á þessum sviðum séu alla jafna umfangsmikil og varði mikla fjármuni. Hins vegar verði að taka tillit til þess að eðli starfseminnar sé slíkt að langt geti liðið stórra högga á milli.

Með úrskurði uppkveðnum, 19. janúar 2017, komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að aðalstefnandi hefði sýnt fram á nægilega lögvarða hagsmuni af þeirri kröfu sinni í aðalsök að vörumerkjaskráning gagnstefnanda nr. 552/2010 yrði ógilt að hluta eða öllu leyti enda ljóst að formleg skráning vörumerkisins nr. 552/2010 m.a. fyrir viðskiptaráðgjöf í flokki 35 gæti staðið í vegi fyrir því að aðalstefnandi gæti boðið og veitt sömu eða sambærilega þjónustu undir auðkenninu GAMMA eins og hann hefði lýst vija sínum til að gera. Er að mati dómsins ekki ástæða til að endurskoða þessa niðurstöðu.

Eins og áður hefur verið rakið á gagnstefnandi skráð vörumerkið (orðmerkið) nr. 552/2010 „GAMMA“ fyrir þjónustu í flokkum 35 og 36. Nánar tiltekið nær skráningin til eftirgreindrar þjónustu í flokki 35: viðskiptaráðgjafar, rekstrar-stjórnunar- og skipulagsráðgjafar, aðstoðar við rekstrarstjórnun, rekstrarstjórnunar-ráðgjafar, rekstrarstjórnunar á hótelum (hótelstjórnun), viðskiptaskipulagsráðgafar, aðstoðar við stjórnun viðskipta- og iðnfyrirtækja og ráðgjafaþjónustu á sviði viðskipta. Þá nær skráningin til eftirgreindrar þjónustu í fl. 36: umsjónar með íbúðarhúsnæði, íbúða, leigu, fasteignareksturs (umsjón fasteigna), leigu á fasteignum, fasteignasölu, fasteignavirðingar/- verðmætismats, fasteignaleigu, umsjónar fasteigna, leigu skrifstofuhúsnæðis og leigu á íbúðum. Merkið var skráð 30. júní 2010 og var það birt í ELS-tíðindum, 15. júlí 2010.

Eins og áður er rakið byggir aðalstefnandi kröfu sína um ógildi skráningar vörumerksins nr. 552/2010 á því að merkið hafi ekki verið notað í merkingu 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 innan fimm ára frá skráningardegi, sbr. 28. gr. laganna. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 er svohljóðandi:

Ef eigandi að skráðu vörumerki hefur ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt má ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr. a, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hefur ekki átt sér stað.

Til sönnunar um meinta notkun vörumerkisins GAMMA, allt frá árinu 2005, hefur gagnstefnandi lagt fram 15 yfirlýsingar viðskiptavina og samstarfsaðila. Að sögn gagnstefnanda er um að ræða fyrirtæki og einstaklinga sem hann hafi átt í reglubundnum viðskiptum við eða viðræðum um möguleg viðskipti, í meira en áratug. Um er að ræða yfirlýsingar eftirtalinna fyrirtækja og einstaklinga: Nexus arkitekta slf., PricewaterhouseCoopers ehf., Tösku og hanskabúðarinnar ehf., Stórholts ehf., Landsbankans hf., Fasteignamarkaðarins ehf., K-kk-ef F-kk-ef J-kk-ef, Ú-kk-ef S-kk-ef, Regins hf., Snaps ehf., Bréfabæjar ehf., Keahótela ehf., Hótel Óðinsvéa, Bláa Lónsins hf. og Arctic Shopping ehf. Þá hefur gagnstefnandi lagt fram yfirlit yfir eignir, tekjur og helstu fasteignaviðskipti sín frá og með 2006 til 2014 og ennfremur ársreikninga sína vegna áranna 2008-2014. Byggir gagnstefnandi á því að með framangreindum gögnum sé sannað að hann hafi með samfelldum hætti í meira en áratug auðkennt sig og starfsemi sína með vörumerkinu GAMMA og sé því hafið yfir allan vafa að notkun hans á merkinu fullnægi kröfum 25. gr. laga nr. 45/1997 um notkun.

Ákvæði 25. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um notkunarskyldu skráðra vörumerkja kom inn í íslenska vörumerkjalöggjöf með 12. gr. laga nr. 67/1993 um breytingu á þágildandi vörumerkjalögum nr. 47/1968. Í almennum athugasemdum í frumvarpi til laganna er tekið fram að nýmælið sé til samræmis þeim breytingum sem leiði af 65. gr. EES-samningsins og XVII. viðauka þar sem vitnað sé í tilskipun nr. 89/104/EBE frá 21. desember 1988 um samræmingu löggjafar aðildarríkja EB varðandi vörumerki. Samkvæmt EES-samningnum sé ekki gert ráð fyrir að vörumerki aðildarríkjanna verði að öllu leyti samræmd, en breytingar þær, sem lagðar séu til í frumvarpinu m.a. varðandi notkunarskyldu, takmarkist við þau atriði í gildandi lögum sem beinlínis gætu torveldað frjálsa flutninga vöru og þjónustu milli aðildarríkja EES.

Þá er í athugasemdum við 12. gr. frumvarpsins tekið fram að sú notkunarskylda sem lögð sé til með ákvæði greinarinnar verði að tengjast „raunverulegri“ markaðssetningu vöru eða þjónustu. Rétt þykir að skýra framangreinda athugasemd um raunverulega notkun á þann veg að markaðssetningin þurfi að vera liður í atvinnustarfsemi viðkomandi rétthafa þ.e. að merkið sé notað í tengslum við sölu á þjónustu eða vöru og að notkunin sé ekki óveruleg og tilviljunarkennd. Þá þykir rétt með vísan til dóms Hæstaréttar í máli nr. 437/2008, framangreindra athugasemda í frumvarpi að lögum nr. 67/1993 og tilgangsins að baki ákvæði 25. gr. laga nr. 45/1997 að leggja sönnunarbyrði fyrir því að eigandi skráðs vörumerkis hafi notað vörumerkið með þeim hætti sem áskilið er í 25. gr. laga nr. 45/1997 á eigandann, í þessu tilviki gagnstefnanda.

Eins og áður er rakið hefur gagnstefnandi lagt fram í málinu 15 yfirlýsingar frá fyrirtækjum og einstaklingum til stuðnings því að hann hafi m.a. eftir skráningu vörumerkisins GAMMA, 30. júní 2010, notað merkið í viðskiptum við þá. Má gróflega flokka þessar yfirlýsingar í tvo flokka. Annars vegar yfirlýsingar um að gagnstefnandi hafi í viðskiptum og eða öðrum samskiptum við útgefendur yfirlýsinganna kynnt þjónustu sína á sviði marvíslegrar fasteignaþjónustu undir auðkenninu GAMMA og hins vegar að gagnstefnandi hafi stundað viðskiptaráðgjöf og skylda starfsemi undir sama auðkenni.

Í fyrirliggjandi yfirlýsingu B-kk-ef H-kk-ef hótelstjóra á Hótel Óðinsvéum segir m.a. að hann hafi í starfi sínu ítrekað þegið viðskiptaráðgjöf af gagnstefnanda m.a. vegna viðskipta- og fjárhagsáætlana, hótelrekstrar, verðlagningar o.fl. Í skýrslu sinni við aðalmeðferð málsins staðfesti B-kk-nf að hann hefði í starfi sínu fyrir Hótel Óðinsvé, á árunum 2010-2014, þegið ýmiss konar viðskiptaráðgjöf af gagnstefnanda. Hafi reynsla gagnstefnanda aðallega nýst við öflun dreifingaraðila. Haldnir hafi verið fundir með gagnstefnanda um hvernig best væri að standa að rekstrinum, hvernig þeir næðu í viðskiptasambönd og þess háttar. Aðspurður sagði hann að ekki hefðu verið gefnir út reikningar af hálfu gagnstefnanda fyrir ráðgjöfina.

Í fyrirliggjandi yfirlýsingu K-kk-ef F-kk-ef K-kk-ef, eins af eigendum endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækisins PricewaterhouseCoopers ehf. og endurskoðanda gagnstefnanda kemur m.a. fram að hann hafi setið marga fundi með fyrirsvarsmönnum gagnstefnanda á undanförnum 10 árum, sem m.a. hafi snúið að viðskiptaráðgjöf gagnvart viðsemjendum GAMMA. K-kk-nf F-kk-nf gaf skýrslu við aðalmeðferð málsins. Aðspurður kvaðst hann hafi komið að stofnum gagnstefnanda, vera endurskoðandi félagins og annast skattframtöl þess. Kvaðst hann aðspurður geta staðfest að gagnstefnandi hefði ávalt stundað viðskipti sín undir auðkenninu GAMMA. Aðspuður hvort gagnstefnandi hefði gefið út reikninga fyrir ráðgjafarþjónustu kvaðst hann ekki minnast þess að svo hefði verið en ráðgjöfin hefði mikið beinst að fasteignum í eigu gagnstefnanda eða rekstri Hótel Óðinsvéa.

Í fyrirliggjandi yfirlýsingu M-kk-ef Æ-kk-ef, viðskiptastjóra gagnstefnanda hjá Landsbankanum, segir m.a. að gagnstefnandi hafi ávallt veitt og kynnt m.a. viðskiptaráðgjöf sína undir vörumerkinu GAMMA. M-kk-nf gaf skýrslu við aðalmeðferð málsins. Aðspurður kvað hann ummælin í framangreindri yfirlýsingu sinni um viðskiptaráðgjöf vísa til þess hvernig gagnstefnandi hefði lýst þjónustu sinni fyrir bankanum en ekki fela í sér vitneskju um sölu á slíkri þjónust til viðskiptamanna gagnstefnanda. Aðspurður kvaðst hann aldrei hafa séð markaðsgögn frá gagnstefnanda.

M-kk-nf S-kk-nf, framkvæmdstjóri gagnstefnanda, gaf skýrslu við aðalmeðferð málsins. Aðspuður um hvort gagnstefnandi hefði selt ráðgjafarþjónustu svaraði hann því til að slík þjónustan hefði verið veitt en hins vegar vissi hann ekki hvort eða hvernig rukkað hefði verið fyrir hana t.d. í tilviki Hótel Óðinsvéa, sem verið hefði í eigu gagnstefnanda síðan 2006.

Engar upplýsingar er að finna í gögnum málsins þ.m.t. framlögðum ársreikningum gagnstefnanda um tekjur hans af ráðgjafarþjónustu eða annarri þeirri þjónustu sem vörumerkið nr. 552/2010 er skráð fyrir í flokki 35, eftir skráningu þess 30. júní 2010. Þá hafa engin markaðsgögn verið lögð fram í málinu, af hálfu gagnstefnanda, er sýni að umrædd þjónusta hafi verið boðin fram eða kynnt undir merkinu GAMMA, eftir skráningu þess, með einhverjum þeim hætti að skilgreina megi sem notkun í merkingu 25. gr. laga nr. 45/1997. Verður ekki talið að ráðgjöf sú sem hótelstjóri Hótel Óðinsvéa kveðst hafa þegið af gagnstefnanda á árunum 2010-2014 geti talist raunveruleg notkun vörumerkis í merkingu 25. gr. að teknu tilliti til þess að hótelið var á þessum tíma í eigu gagnstefnanda og að ráðgjöfin var veitt án endurgjalds.

Í framangreindum og fyrirliggjandi yfirlýsingum viðskiptavina og annarra samstarfsaðila gagnstefnanda eru ýmis viðskipti hans á sviði fasteignaviðskipta rakin þ.m.t. kaup- og sala fasteigna, rekstur og umsjón fasteigna og fasteignaleiga. Þessar upplýsingar voru staðfestar í skýrslum þeirra K-kk-ef F-kk-ef K-kk-ef, Í-kk-ef A-kk-ef G-kk-ef, J-kk-ef G-kk-ef, G-kk-ef T-kk-ef J-kk-ef og S-kk-ef B-kk-ef við aðalmeðferð málsins. Þá sýna önnur gögn málsins, þ.m.t. yfirlit gagnstefnanda yfir eignir, tekjur og helstu fasteignaviðskipti hans á árunum 2010 til 2014 og afrit ársreikninga gagnstefnanda vegna rekstraráranna 2010 til 2014, umtalsverð umsvif og talsverðar tekjur gagnstefnanda af þessum viðskiptum. Með hliðsjón af innbyrðis tengslum og skyldleika þeirrar þjónustu, sem merkið er skráð fyrir í flokki 36, verður því fallist á það með gagnstefnanda að hann hafi uppfyllt þá notendaskyldu sem mælt er fyrir um í 25. gr. laga nr. 45/1997, eftir skráningu merkisins, og verði skráningin því ekki ógilt vegna notkunarleysis.

Krafa gagnstefnanda þess efnis að aðalstefnanda verði bannað með dómi að nota heitiðð GAMMA m.a. fyrir þjónustu í flokki 36 er ekki rökstudd með meintri notkun aðalstefnanda á merkinu fyrir þá þjónustu er fellur undir flokk 36 eða fyrirhugaðri notkun hans. Eins og áður er rakið er aðalstefnandi rekstrarfélag verðbréfasjóða og starfsheimildir hans því takmarkaðar við þá starfsemi sem slíkum félögum er heimil samkvæmt 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og ekki sýnt fram á annað en að aðalstefnandi hafi haldið sig innan þeirra heimilda og sú starfsemi verið rekin undir firmanafni hans. Felur framangreind krafa gagnstefnanda því í sér lögspurningu og er henni vísað frá dómi ex officio með vísan til 1. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Þá verður aðalstefnandi með vísan til framangreinds sýknaður af kröfu gagnstefnanda um endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins nr. 552/2010 fyrir þjónustu í flokki 36.

Með vísan til alls framangreinds er fallist á þá kröfu aðalstefnanda að vörumerkjaskráning gagnstefnanda nr. 552/2010 GAMMA í flokki 35 skuli ógilt. Kröfu gagnstefnanda um að aðalstefnanda verði bannað með dómi að nota heitið GAMMA í atvinnustarfsemi til að auðkenna vöru- og þjónustu sem vörumerkja-skráning nr. 552/2010 taki til í flokki 36 er vísað frá dómi. Með vísan til framangreindrar niðurstöðu og 3. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 þykir rétt að málskostnaður milli aðila falli niður.

Þ-kk-nf S. G-kk-nf héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

Dómsorð

Vörumerkjaskráning gagnstefnanda, Gamma ehf., nr. 552/2010 GAMMA, í flokki 35, er ógilt. Kröfu gagnstefnanda, Gamma ehf., um að aðalstefnanda, GAMMA Capital Management h.f., verði bannað með dómi að nota heitið GAMMA í atvinnustarfsemi til að auðkenna vöru- og þjónustu sem vörumerkjaskráning nr. 552/2010 taki til í flokki 36, er vísað frá dómi. Málskostnaður milli aðila fellur niður.

Þ-kk-nf S. G-kk-nf