E-7536/2008

Mál þetta, sem dómtekið var þann 19. desember 2014 var höfðað með stefnu útgefinni 2. september 2008 af HS TM LLC, 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, DE 19713, U.S.A., á hendur Schein Orthopädie- Service KG, Hildegardstrasse 5, 42897 Remscheid, Þýskalandi, og Einkaleyfastofunni, Engjateigi 3, Reykjavík.

I.

Stefnandi gerir þær dómkröfur að ógilt verði með dómi ákvörðun stefnda Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 10/2008 og að vörumerkjaskráning nr. MP-902575 verði ógilt með dómi.

Þá krefst stefnandi þess að stefndu verði dæmdir til að greiða stefnanda sameiginlega (in solidum) málskostnað að mati dómsins.

Stefndi, Schein Orthopädie- Service KG, krefst sýknu af öllum dómkröfum stefnanda. Þá krefst hann málskostnaðar að skaðlausu úr hendi stefnanda í samræmi við hagsmuni málsins, vinnu málflytjanda og annan kostnað af málinu.

Stefndi Einkaleyfastofan krefst þess að verða sýknuð af kröfum stefnanda í málinu.

Þá krefst stefndi Einkaleyfastofan málskostnaðar að skaðlausu með hliðsjón af málskostnaðarreikningi, verði hann lagður fram í málinu, en ella að mati dómara málsins.

Við aðalmeðferð féll stefnandi frá kröfum í upphaflegri kröfugerð um ógildingu ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 11/2008 og kröfu um ómerkingu á vörumerkjaskráningu nr. MP-904010.

Meðferð málsins hefur dregist úr hófi og málinu var margítrekað frestað skv. ósk málsaðila þar sem þeir ættu í sáttaviðræðum. Dómari sem nú fer með málið tók við því þann 1. október 2013. Lögmenn fengu eftir það frestun vegna sáttaumleitana sem sagðar voru á algjöru lokastigi, en þær færu fram milli lögmanna aðila erlendis án beinnar aðkomu þeirra þeirra lögmanna er færu með málið hér fyrir dómi. Þar sem ekki virtist sjá fyrir endann á sáttaumleitunum að mati dómara tók dómari ákvörðun um að hafna kröfum lögmanna um frekari fresti í þinghaldi 23. október 2014 og ákvað aðalmeðferð í málinu.

II.

Málsatvik

Þann 23. nóvember 2006 barst stefndu Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að stefndi, Schein Orthopädie- Service KG, færi fram á að alþjóðleg vörumerkjaskráning hans nr. 904 010, orð- og myndmerkið „schein orthopädie service“, og alþjóðleg vörumerkjaskráning nr. 902 575, orðmerkið „Schein“, giltu hér á landi.

Stefnda Einkaleyfastofan féllst á skráningarnar og voru merkin skráð í flokka nr. 9, 10, 17 og 25 og birt í Einkaleyfatíðindum þann 15. mars 2007, sbr. skráningu nr. MP-904010 á dskj. 45 og skráningu nr. MP-902 575 á dskj. 46.

Vörumerkjaskráningum stefnda Einkaleyfastofunnar var andmælt af Erni Þór slf., fyrir hönd stefnanda, með bréfi þann 14. maí 2007 og 6. júlí 2007. Byggðust andmælin á ruglingshættu við óskráð vörumerki stefnda, HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT, á grundvelli 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Stefndi Einkaleyfastofan skilaði inn athugasemdum við andmæli stefnanda með bréfum, dags. 10. janúar.

Þann 3. júní 2008 tók Einkaleyfastofan ákvörðun í málunum, sbr. ákvarðanir nr. 10/2008 og nr. 11/2008.

Í ákvörðunum Einkaleyfastofunnar var tekið fram að svo að hægt sé að hafna skráningu vörumerkis á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga verði fyrra merkið að vera vel þekkt í hugum íslenskra neytenda. Við mat á því hvort merki teljist vel þekkt hér á landi verði að líta til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og/eða þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Það yrði að vera óumdeilt að merkið væri vel þekkt hér á landi.

Einkaleyfastofan komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að telja að merki stefnanda gætu talist vel þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkin stæðu fyrir hér á landi. Andmælum stefnanda var því hafnað og staðfesti Einkaleyfastofan að báðar vörumerkjaskráningar stefnda skyldu halda gildi sínu.

Framangreindum ákvörðunum Einkaleyfastofunnar var ekki skotið til áfrýjunarnefndar, sbr. 63. gr. laga nr. 45/1997.

Þann 18. september 2008 var þingfest stefna stefnanda á hendur stefnda og meðstefnda, Einkaleyfastofunni.

Við aðalmeðferð féll stefnandi sem áður segir frá kröfum í upphaflegri kröfugerð um ógildingu ákvörðunar Einkaleyfastofunnar í máli nr. 11/2008 og kröfu um ómerkingu á vörumerkjaskráningu nr. MP-904010.

III.

Málsástæður og lagarök stefnanda

Stefnandi gerir grein fyrir því að hann sé dótturfélag bandaríska félagsins Henry Schein Inc. er markaðssetji, selji og flytji út frá Bandaríkjunum til annarra landa vörur til nota í heilbrigðisstarfsemi, þ.e. tannlækna-, lækna- og dýralæknavörur auk vara fyrir rannsóknarstofur.

Stefnandi sé eigandi vörumerkjaskráninga um allan heim sem notaðar séu með heimild stefnanda af Henry Schein Inc. í starfsemi þess félags. Henry Schein Inc. hafi verið stofnað af H-x-x S-x-x á árinu 1932, en félagið sé nú skráð á hlutabréfamarkað. Félagið hafi í dag sterka stöðu á mörkuðum í Bandaríkjunum og annars staðar, einkum mörkuðum fyrir tannlæknavörur, það selji vörur til yfir 200 landa, hafi velt 5,9 billjónum Bandaríkjadala á árinu 2007 og vörunúmer þau er félagið bjóði séu yfir 90.000 talsins.

Félagið sé aðili að samningum við dreifingaraðila í fjölmörgum ríkjum. Það markaðssetji vörur sínar undir vörumerkjunum SCHEIN, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE. Félagið gefi út vörulista undir vörumerkinu HENRY SCHEIN. Sumar varanna séu jafnframt seldar undir öðrum vörumerkjum, en HENRY SCHEIN sé afar vel þekkt um allan heim fyrir þær vörur er fyrirtækið markaðssetji og selji, einkum tannlæknavörur.

H-x-x S-x-x hafi að minnsta kosti frá árinu 1980 selt vörur til Íslands undir nafninu HENRY SCHEIN. Félagið sé með samning við félagið Henry Schein Fides hf. um markaðssetningu og smásölu á vörum þess hér á landi en til þess viðskiptasambands hafi verið stofnað á árinu 1990. Af hálfu íslenska dreifingaraðilans hafi salan verið færð yfir í félagið Dentalia Fides hf. áriði 2004 og fari sem stendur fram frá því félagi. Um sé að ræða rekstrarvörur til nota í heilbrigðisgeiranum, einkum tannlæknastarfsemi, en einnig við lækningar, dýralækningar og á rannsóknarstofum, svo sem hanska, servíettur, glös, sogrör, eyrnatappa, beisli, eyrnahlífar o.fl. Einnig selji félagið fatnað og fleiri vörur til nota við sömu starfsemi. Fides Dentalia hf. dreifi árlega vörulistum H-x-x S-x-x hér á landi, einkum til tannlækna. H-x-x S-x-x selur einnig kaupendum hér á landi vörur sínar beint og noti þá vörumerkið SCHEIN DIRECT.

Hinn 15. mars 2007 hafi verið birt í ELS-tíðindum auglýsing um vörumerkin SCHEIN (orðmerki) og SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE (orð- og myndmerki). Ö-kk-nf Þ-kk-nf slf. hafi borið fram andmæli við stefnda Einkaleyfastofuna gegn skráningunni fyrir hönd stefnanda byggð á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997. Einkaleyfastofan hafi hinn 3. júní sl. tekið ákvarðanir um að skráningarnar skyldu halda gildi sínu. Stefnandi telur að ákvarðanirnar séu ekki á rökum reistar og honum sé því nauðsyn að höfða mál þetta.

Stefnandi telur að hann hafi öðlast vörumerkjarétt hér á landi með notkun á vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE. Stefnandi hafi um 18 ára skeið flutt inn vörur HENRY SCHEIN hingað til lands. Vörumerkin SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE uppfylli að öllu leyti kröfur um skráningarhæfi fyrir vörur til nota í heilbrigðisþjónustu. Því hafi stofnast vörumerkjaréttur til þessara vörumerkja stefnanda til handa, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Um notkun vörumerkja stefnanda fyrir sams konar vörur og merki stefnda eru skráð fyrir vísar stefnandi til vörulista stefnanda og sölu Henry Schein Fides hf. og Henry Schein á vörum til íslenskra aðila. Þær vörur sem vörumerki stefnanda hafi þannig verið notuð fyrir hér á landi, og sé að finna í vörulista fyrir skráningar stefnda, séu einkum hanskar, eyrnatappar, beisli, teygjubindi, spelkur og eyrnahlífar.

Ruglingshætta sé milli vörumerkjanna HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE annars vegar og merkis stefnda Schein hins vegar. Bæði sé um að ræða sjón- og hljóðlíkingu með merkjunum enda komi SCHEIN fyrir í þeim öllum en megináhersla merkja stefnanda liggi einmitt á þessum hluta merkisins.

Samkvæmt 6. tl. 14. gr. laga nr. 45/1997 beri því að ógilda ákvörðun Einkaleyfastofunnar og ógilda vörumerkjaskráningu nr. MP-902575 hvað Ísland varðar.

Samkvæmt vörumerkjalögunum sé óheimilt að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem sé vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn er lögð inn, sbr. 7. tl. 14. gr. laganna. Þetta gildi einnig þrátt fyrir að sótt sé um merkið fyrir aðrar vörur en hið vel þekkta merki hafi verið notað fyrir, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. Þannig hátti til um merki áfrýjanda HENRY SCHEIN en það sé vel þekkt hér á landi.

Til marks um það að HENRY SCHEIN sé vel þekkt merki hér á landi sé m.a. að hlutdeild H-x-x Schein Fides á markaði fyrir sölu á tilteknum rekstrarvörum til tannlækna sé fast að 50% og aðrar vörur 60-70%. Þær HENRY SCHEIN vörur sem hvað mesta markaðshlutdeild hafa séu einkum servíettur, hanskar, grímur, sótthreinsiklútar, deyfinálar, deyfisprautur og fleiri vörur. Stefnandi fullyrðir að svo gott sem hver einasti starfandi tannlæknir hér á landi þekki vörumerkið HENRY SCHEIN og viti fyrir hvaða vörur það sé notað. Viðskiptamannalisti F-kk-ef telji 600 aðila, þar af 345 tannlækna og tannsmiði en einnig lyfjaverslanir, sjúkrahús, læknastofur, fótaaðgerðarstofur og fleiri. Starfandi tannlæknar hér á landi séu tæplega 300 talsins.

Varðandi vel þekkt merki vísar stefnandi enn fremur til 6. gr. b Parísarsamþykktarinnar frá 20. mars 1883 og WIPO Joint Recomendation on Well-known Marks.

Vegna framangreinds hafi Einkaleyfastofunni einnig af þessari ástæðu borið að taka til greina kröfu stefnanda um ógildingu skráninganna. Stefnandi áskilur sér rétt til að sýna fram á markaðshlutdeild H-x-x S-x-x með markaðskönnun, mati dómkvaddra matsmanna eða öðrum gögnum er aflað verður undir rekstri málsins.

Stefnandi byggir einnig kröfu sína á 4. tl. 14. gr. vörumerkjalaga. Skráning merkja stefnda og notkun þeirra hér á landi fyrir vörur til nota í heilbrigðisgeiranum veki með viðskiptavinum stefnanda hugmynd um að vörur þær sem seldar séu undir merki stefnda, stafi frá stefnanda þar sem SCHEIN sé jafnframt nafn stofnanda H-x-x S-x-x og nafn þess félags.

Beri því einnig af þessari ástæðu að taka kröfu stefnanda til greina.

Stefnandi höfðar málið fyrir héraðsdómi Reykjavíkur með vísan til 3. mgr. 35. gr. laga nr. 47/1997 um vörumerki og Einkaleyfastofunni er stefnt til aðildar í málinu þar sem krafist er ógildingar á stjórnsýsluathöfn stofnunarinnar.

Krafa stefnanda um málskostnað er byggð á 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Málsástæður og lagarök stefnda Schein Ortopädie- Service KG

Stefndi vísar til þess að félagið Schein Ortopädie- Service KG sé þýskt og eigi rætur sínar að rekja til ársins 1879 þegar maður að nafni H-x-x S-x-x hóf að veita stoðtækjaþjónustu og meðferðir samhliða starfi sínu sem skósmiður. Félagið hafi árið 1929 hafið sölu á bæklunarskóm og stoðtækjum tengdum fótbúnaði. H-x-x S-x-x yngri hafi síðan tekið við rekstrinum eftir síðari heimsstyrjöldina og séu vörur stefnda nú seldar víða um heim. Vörur stefnda tengist bæklunarskóm og stoðtækjum tengdum fótabúnaði og selji stefndi þannig ýmsar tegundir af bæklunarskóm fyrir fullorðna og börn, ýmiss konar innlegg, mælitæki tengd fótabúnaði sem og efni sem séu ætluð til að útbúa fótabúnað, þ. á m. innlegg og skó.

Stefndi hafi selt vörur sínar undir vörumerkinu Schein frá upphafi. Þá hafi stefndi notað orð- og myndmerkið „schein orthopädie service„ í áratugi. Árið 1991 hafi stefndi skráð þessi vörumerki sín í Þýskalandi. Í maí og júlí 2006 hafi stefndi fengið orðmerkið Schein og orð- og myndmerkið „schein orthopädie service“ skráð sem alþjóðleg vörumerki hjá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) fyrir flokka 9, 10, 17 og 25.

Eins og sjá megi af skráningum WIPO séu vörumerki stefnda skráð í Ástralíu, Belgíu, Sviss, Kína, Evrópusambandinu, Japan, Kóreu, Noregi, Rússlandi, Singapore, Tyrklandi, Úkraínu og Bandaríkjunum, auk Íslands.

Stefndi mótmælir öllum málsástæðum og lagarökum stefnanda. Stefnandi byggi kröfu sína um ógildingu ákvarðana stefnda Einkaleyfastofunnar á vörumerkjaskráningu nr. MP-902575 á 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Í 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki að finna heimild til þess að fella úr gildi gildandi vörumerkjaskráningu. Ákvæðið taki þannig aðeins til þess hvaða merki Einkaleyfastofan megi taka til skráningar.

Krafa stefnanda um ógildingu á vörumerkjaskráningu stefnda geti þar af leiðandi ekki byggst á umræddu ákvæði. Ekki sé í málatilbúnaði stefnanda að finna tilvísun í önnur ákvæði vörumerkjalaga eða mögulegar heimildir dómstóla til að ógilda umrædda vörumerkjaskráningu. Málsgrundvöllur stefnda verði því að teljast verulega vanreifaður.

Stefndi mótmælir því að vörumerki hans Schein (orðmerki) hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga, þ. á m. tilvitnuðum töluliðum 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna sem stefnandi vísi til í stefnu sinni. Af þeim sökum sé ekki til staðar grundvöllur til þess að ógilda vörumerkjaskráningu stefnda.

Í fyrsta lagi byggi stefnandi á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga en þar komi fram að vörumerki megi ekki skrá ef villast megi á merkinu og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn og sé enn notað hér.

Það liggi fyrir að vörumerki stefnanda séu ekki skráð hér á landi. Stefnandi þurfi því að sýna fram á annars vegar vörumerkjarétt sinn að umræddum merkjum hérlendis á grundvelli notkunar og hins vegar að merkin séu það lík vörumerki stefnda að ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga sé til staðar. Hvorugt skilyrðanna sé uppfyllt að mati stefnda.

Í öðru lagi byggi stefnandi á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga en þar komi fram að ekki megi skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst alþekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn.

Andstætt því sem segi í stefnu nái ákvæði þetta aðeins til þeirra tilvika þegar merki eru notuð fyrir sömu eða sambærilegar vörur eða þjónustu. Þannig sé sérstaklega tekið fram í athugasemdum með frumvarpi því er varð að vörumerkjalögum að ákvæðið eigi aðeins við í undantekningartilvikum, enda sé það meginregla að vörumerkjaréttur sé landsbundinn. Þá segi að ákvæðinu sé aðeins unnt að beita þegar merkið sem sótt sé um sé eins eða næstum því eins og erlenda merkið auk þess sem notkunin taki til sömu eða sambærilegrar vöru eða þjónustu. Það skilyrði sé ekki uppfyllt að mati stefnda. Þá sé það skilyrði ákvæðisins, að merki stefnanda hafi verið alþekkt hér á landi þegar stefndi óskaði eftir vörumerkjaskráningum sínum, ekki heldur uppfyllt.

Í þriðja lagi byggi stefnandi á 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þar sem komi fram að vörumerki megi ekki skrá ef í merkinu felst eitthvað það sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, nafn annars manns eða mynd. Skilyrði ákvæðisins séu ekki uppfyllt að mati stefnda.

Með vísan í ofangreint séu skilyrði fyrir ógildingu á vörumerkjaskráningum stefnda ekki uppfyllt. Á þeim grundvelli krefst stefndi sýknu af kröfum stefnanda

Stefnandi byggi á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt að vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE hér á landi á grundvelli notkunar.

Í stefnu sé tekið fram að stefnandi hafi um 18 ára skeið flutt inn vörur HENRY SCHEIN til Íslands og selt í gegnum íslenska dreifingaraðilann Henry Schein Fides hf., er síðar tók upp firmaheitið Dentalia Fides hf. Ekkert af þeim gögnum sem stefnandi hafi lagt fram sýni að vörur stefnanda hafi verið seldar hér á landi undir umræddum vörumerkjum, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og/eða SCHEIN ADVANTAGE.

Upplýsingar um vörumerkjaskráningar stefnanda erlendis geti ekki með neinu móti sýnt fram á notkun á vörumerkjunum hér á landi. Þá beri auk þess að líta til þess að ekki fáist séð að stefnandi eigi nokkurs staðar skráð vörumerkin SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE, sem stefnandi byggi á í þessu máli. Þá verði ekki séð að stefnandi eigi skráð, eða noti yfirhöfuð, orðmerkið HENRY SCHEIN, heldur aðeins myndmerki sem innihaldi þrílitan ferning, í rauðum, bláum og hvítum lit.

Það sama eigi við um ársskýrslur stefnda frá árunum 2006 og 2007, sbr. dskj. 15 og 16, en í þeim sé ekki að finna neinar upplýsingar um notkun á umræddum vörumerkjum stefnanda hér á landi.

Þá hafi stefnandi lagt fram lista yfir vörur sem seldar hafa verið íslenskum viðskiptavinum á árunum 1995-2007. Ekki sé hægt að sjá af umræddum listum hvaða vörur sé um að ræða né undir hvaða vörumerkjum þær hafi verið markaðssettar og/eða seldar. Á dskj. 23-25 leggi stefnandi fram forsíður af vörulistum stefnanda til lækna, tannlækna og dýralækna. Ekkert í gögnum málsins bendi til þess að þær vörur sem kunni að finnast í þessum vörulistum hafi verið seldar hér á landi og eða undir umræddum vörumerkjum stefnanda.

Eina auglýsingin á vörum stefnanda hér á landi sem lögð hafi verið fram, sbr. dskj. 26, sé auglýsing Dentalia Fides hf., en hvergi í þeirri auglýsingu sé minnst á umrædd vörumerki stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT eða SCHEIN ADVANTAGE.

Stefndi vísar til þess að ekkert í gögnum málsins sýni fram á að stefnandi hafi öðlast vörumerkjarétt hér á landi að vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE á grundvelli notkunar. Stefndi mótmælir því af þeim sökum þeirri fullyrðingu stefnanda að hann hafi öðlast vörumerkjarétt að umræddum vörumerkjum hér á landi áður en stefndi óskaði eftir vörumerkjaskráningum sínum.

Stefndi vísar til þess að stefnandi haldi því fram í stefnu sinni að vörumerki hans séu vel þekkt hér á landi. Stefndi mótmælir alfarið þeirri fullyrðingu, enda hafi stefnandi ekki lagt fram nein gögn sem sýni fram á það. Stefnandi vísi einkum til þess að markaðshlutdeild Henry Schein Fides hf. á markaði fyrir sölu á tilteknum rekstrarvörum til tannlækna séu fast að 50% og hvað aðrar vörur snertir 60-70%. Engin gögn séu lögð fram þessu til stuðnings. Þá sé ekkert sem bendi til þess að umræddar vörur séu markaðssettar og/eða seldar undir vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT eða SCHEIN ADVANTAGE.

Sé vörumerkjum stefnanda slegið inn í leitarvél Google fáist ekki séð að vörumerki stefnanda, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE séu yfirhöfuð mikið notuð. Þannig komi birtist mjög takmarkaðar leitarniðurstöður og ekkert bendi til þess að merkin hafi verið alþekkt hér á landi þegar stefndi óskaði eftir vörumerkjaskráningum sínum. Stefndi áréttar að jafnvel þó svo að dómstóllinn kæmist að þeirri niðurstöðu að stefnanda hafi tekist að sýna fram á að vörumerki hans hafi verið alþekkt hér á landi á þeim tíma sem vörumerki stefnda voru skráð, sé ljóst, með vísan til þess sem áður segir, að stefnandi verði að geta sýnt fram á að merkin séu notuð fyrir sömu eða sambærilegar vörur, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Það skilyrði sé augljóslega ekki uppfyllt.

Stefndi áréttar, að komist dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að stefnandi hafi sýnt fram á notkun á vörumerkjum sínum hér á landi með þeim hætti að vörumerki hans njóti verndar á grundvelli 4. gr. vörumerkjalaga, byggir stefndi á því að ruglingshætta sé ekki til staðar á milli merkja stefnanda og vörumerkjaskráninga stefnda. Ruglingshætta, í skilningi vörumerkjalaga, felist í því að viðskiptahópur þeirrar vöru eða þjónustu sem um sé að ræða telji að þær hafa sama uppruna eða viðskiptarætur. Mat á ruglingshættu felist í víxlmati tveggja þátta, þ.e. sjón- og hljóðlíkingu merkjanna annars vegar og vöru- og þjónustulíkingu hins vegar.

Stefndi byggir á því að ljóst sé að afar takmörkuð merkjalíking sé á milli vörumerkjanna HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE og orðmerkisins Schein. Við samanburð merkja séu heildarmynd og heildaráhrif merkjanna lögð til grundvallar.

Séu umrædd vörumerki stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE, og orðmerki sitt Schein borin saman beri í fyrsta lagi að líta til þess að vörumerki stefnanda samanstandi af tveimur orðum en vörumerki stefnda aðeins af einu orði. Þá virðist vörumerki stefnanda ávallt rituð með hástöfum en vörumerki stefnda með lágstöfum. Sjónmynd merkjanna sé því önnur sem og hljómlíking þeirra.

Stefndi bendir á að af framlögðum gögnum stefnanda virðist notkun stefnanda á vörumerkinu HENRY SCHEIN ávallt vera í formi myndmerkis, er innihaldi þrílitan ferning. Það sama komi í ljós ef vörumerkinu er slegið inn í leitarvél Google

Í öðru lagi verði að telja augljóst að ekki sé nein vörulíking á milli þeirra vara sem vörumerki stefnda sé skráð fyrir og þeirra vara sem stefnandi byggi á að hann noti vörumerki sín fyrir hér á landi.

Stefnandi byggi á því að vörur hans séu einkum seldar tannlæknum hér á landi, enda megi sjá af framlögðum vörulistum stefnanda að það séu þær vörur sem stefnandi sérhæfi sig í. Stefnandi vísi jafnframt til þess í stefnu sinni að þær vörur sem vörumerki stefnanda standi fyrir séu tannlæknatengdar vörur, þ.e. hanskar, eyrnatappar, beisli, teygjubindi, spelkur og eyrnahlífar. Vöruúrval stefnda sé hins vegar af allt öðrum toga. Vörur stefnda samanstandi af bæklunarskóm, innleggjum, mælibúnaði, tækjum og efni til að framleiða slíkar stoð- og bæklunarvörur. Þannig sé um mjög ólíkar vörur að ræða og viðskiptahópurinn allt annar.

Viðskiptahópur stefnanda séu sérfræðingar, þ.e. tannlæknar, sem hafi sérþekkingu á þeim vörum sem stefnandi selur, þ.e. tannlæknavörum. Viðskiptahópur stefnda séu annars vegar neytendur, sem séu einstaklingar sem þurfi á bæklunarskóm eða öðrum fótatengdum stoðbúnaði að halda, og hins vegar dreifingaraðilar sem selji slíkar vörur í smásölu.

Stefndi telur það afar fjarstæðukennt að tannlæknar eða aðrir viðskiptamenn stefnanda, sem séu sérfræðingar með tannlæknavörur, gætu staðið í þeirri trú að bæklunarskór og aðrar tengdar vörur stefnda komi frá stefnanda. Með sama hætti verði að telja það mjög langsótt að viðskiptavinir stefnda gætu staðið í þeirri trú að tannlæknavörur stefnanda komi frá stefnda. Það fáist þannig engan veginn séð að um vörulíkingu sé að ræða í tengslum við vörumerki stefnanda annars vegar og vörumerki stefnda hins vegar.

Stefndi byggir á því að þar sem hvorki sé um merkjalíkingu né vörulíkingu að ræða sé ljóst að engin ruglingshætta sé á milli merkja stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE og vörumerkis stefnda, orðmerkisins Schein.

Firmaheiti stefnanda sé HS TM LLC. Ekki fáist með nokkru móti séð að ruglingshætta sé til staðar á milli þess firmaheitis og vörumerkis stefnda, orðmerkisins schein. Það verði því að teljast afar langsótt að viðsemjendur stefnanda, sérfræðingar í tannlækningum, gætu staðið í þeirri trú að bæklunarskór og aðrar vörur stefnanda sem seldar eru undir vörumerkjunum hans komi frá stefnanda.

Varðandi tilvísun til helstu lagaákvæða og réttarreglna vísar stefndi til vörumerkjalaga nr. 45/1997, einkum reglna vörumerkjaréttarins um skráningarhæfni, sbr. 14. gr. laganna. Þá vísar stefndi jafnframt til 1., 3. og 4. gr. vörumerkjalaga.

Krafa stefnda um málskostnað er reist á 1. og 3. mgr. 129. gr. og 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Málsástæður og lagarök stefnda Einkaleyfastofunnar

Krafa stefnda Einkaleyfastofunnar um sýknu er í fyrsta lagi byggð á því að málinu sé ranglega beint að honum og sé því um aðildarskort að ræða sem leiði til sýknu, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Um aðild í málum sem þessum segi í 1. mgr. 29. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 að hverjum þeim sem hafi lögmætra hagsmuna að gæta sé rétt að höfða mál gegn eiganda merkis í því skyni að skráning þess verði felld úr gildi. Gagnályktun frá ákvæðinu leiði til þess að Einkaleyfastofan eigi ekki að vera málsaðili fyrir dómi í slíkum málum, heldur einungis eigandi merkis, og styðjist slík niðurstaða við þau rök að um einkahagsmuni sé að ræða og að stofnunin eigi ekki lögmætra hagsmuna að gæta. Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi sem varð að lögum nr. 45/1997 sé auk þess sérstaklega tekið fram í athugasemdum um 29. gr. að ekki sé gert ráð fyrir því að mál til að fá skráningu fellda úr gildi megi reka gegn yfirvöldum. Í 2. mgr. 29. gr. laga nr. 45/1997 sé hins vegar gert ráð fyrir aðild Einkaleyfastofunnar til sóknar í tilteknum málum, en við skoðun á þeim tilvikum sem þar eiga undir má ráða að ákveðnir opinberir hagsmunir séu þar í húfi. Samræmisályktun frá ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 32. gr. laga nr. 45/1997 leiði og til þess að óþarft sé að draga Einkaleyfastofuna inn í mál þegar krafist sé ógildingar vörumerkis, en í ákvæðinu segi að vörumerki verði afmáð úr vörumerkjaskrá samkvæmt dómi um ógildingu vörumerkis. Ákvæðið leggi þannig þá sjálfsögðu skyldu á Einkaleyfastofuna að afmá merki kveði dómur á um það.

Sýknukrafa stefnda Einkaleyfastofunnar er í öðru lagi byggð á því til öryggis að stefnanda hafi ekki tekist að sanna að regla 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 eigi við um merki hans. Samkvæmt ákvæðinu megi ekki skrá merki sé hætta á því að villst verði á því og vörumerki sem teljist vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu sé lögð inn. Það sé meginregla að vörumerkjaréttur sé landsbundinn, en tilvitnað ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 sé undantekning frá þeirri reglu. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins sé ekki nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, eins og hugsanlega virðist eiga við um merki stefnanda, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt hér á landi. Við mat á því hvort tiltekið merki teljist vel þekkt hér á landi hafi í vörumerkjaréttinum verið talið að líta verði til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Í þessu hefur verið talið felast krafa um að merkið verði að vera þekkt utan viðkomandi viðskiptahóps, ef hann er þröngur. Ef vafi leikur á því hvort merki teljist vel þekkt verði að telja að regla 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 eigi ekki við, enda um undantekningarreglu að ræða sem skýra beri þröngt.

Stefndi, Einkaleyfastofan telur að stefnandi hafi ekki sýnt fram á að umrædd vörumerki séu vel þekkt innan þess viðskiptahóps sem máli skiptir í þessu sambandi. Af stefnu og framlögðum gögnum sem henni fylgdu verður ráðið að sá hópur tengist tannlækningum og sé þá væntanlega fyrst og fremst um tannlækna og tannsmiði að ræða. Þá sé einnig vísað til heilbrigðisþjónustunnar almennt, en framlögð gögn styðji enn síður að vörumerki stefnanda séu þekkt innan hennar almennt. Stefndi Einkaleyfastofan bendir auk þess á að stefnanda dugi ekki að sýna fram á að merkin séu þekkt innan hóps tannlækna eða tannsmiða til að vernd merkjanna verði byggð á 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997, enda sé það þröngur hópur og því verði merkin að vera þekkt út fyrir hann. Ekkert af þeim gögnum sem stefnandi hafi lagt fram geti talist staðfesta eða veita vísbendingu um að merkin séu þekkt hér á landi. Telur stefndi að framlagning gagna af hálfu stefnanda samræmist auk þess ekki reglunni um skýra og afdráttarlausa málsmeðferð, enda sé um mikið magn gagna að ræða sem ekki tengist nægjanlega því sem máli skipti, auk þess sem sum gögnin séu mjög óskýr.

Stefnandi hafi lagt fram ársskýrslur fyrirtækisins árin 2006 og 2007, en þær staðfesti ekkert um markaðsfestu hér á landi eða hve þekkt umrædd merki séu hér, en af þeim virðist hins vegar mega ráða að fyrirtækið sé sterkt á sínu sviði í Bandaríkjunum. Sömu athugasemdir eigi við um útprentun af heimasíðu stefnanda, sem og lista yfir vörumerkjaskráningu hans í hinum ýmsu löndum. Afrit af vörumerkjaskráningum stefnanda í Bandaríkjunum bæti heldur engu við um það sem máli skipti, en staðfesti mögulega rétt stefnanda til vörumerkisins Schein og skyldra merkja í Bandaríkjunum. Þá leggi stefnandi fram skjal merkt sem dskj. 21, sem, af skjalaskrá stefnanda að ráða, virðist vera listi yfir sölu Henry Schein Inc. til íslenskra viðskiptavina árin 1995 til 2000, en skjalið sé illskiljanlegt og engin leið að tengja það skv. efni sínu Íslandi. Dómskjal merkt nr. 22 sé að því er virðist listi yfir íslenska tannlækna og tannsmiði og þar sé að finna einhverjar tölur sem engin leið sé að tengja við mál þetta án frekari útskýringa. Skjöl merkt nr. 23, 24 og 25 staðfesti að stefnandi bjóði upp á vörur fyrir lækna, tannlækna og dýralækna, en styðji ekki þá staðhæfingu stefnanda að vörumerki þau sem mál þetta fjalli um séu þekkt hér á landi. Ekki verði séð hver tilgangurinn sé með framlagningu á dskj. 26, en skv. skjalaskrá stefnanda sé um að ræða auglýsingu frá Dentalia Fides ehf., sem muni vera dreifingaraðili á vörum stefnanda hér á landi, en ekkert liggi fyrir um það hvar auglýsing þessi birtist eða að hverjum hún hafi beinst. Ef þetta gagn á að staðfesta markaðssetningu stefnanda á vörumerkinu Schein hljóti sú spurning að vakna hvort auglýsingin bendi ekki frekar til þess að markaðssetning hér á landi hafi verið lítil og ómarkviss. Næst leggi stefnandi fram viðskiptamannalista Dentaliu Fides ehf., en hann staðfesti hvorki né gefi vísbendingar um hve þekkt merki stefnanda séu hér á landi. Þannig staðfesti viðskiptamannalistinn ekki sölu á vörum eða þjónustu, sem tengist umræddum merkjum, til viðkomandi viðskiptavina eða magn þar að baki, enda ekki sýnt fram á að önnur og óskyld vörumerki geti ekki legið að baki. Út úr dskj. 28 verði ekkert lesið í sambandi við þetta mál, en skv. skjalaskrá stefnanda mun það vera listi frá Dentaliu Fides ehf. um söluháar vörur frá Henry Schein með vísan í vörulista. Vörulisti H-x-x S-x-x sé sama marki brenndur, hann staðfesti talsvert vöruúrval á sviði tannlækninga en bæti engu við í sambandi við hve þekkt merki stefnanda séu hér á landi. Á dskj. 30 er að finna útprentun af heimasíðu Tannlæknafélags Íslands með lista yfir íslenska tannlækna og dskj. 31 sé tölvupóstur á milli lögmanns stefnanda og starfsmanns Tannlæknafélags Íslands um fjölda félagsmanna og hve margir af þeim séu ekki við störf. Tvö síðastgreindu skjölin eiga væntanlega að vera til fyllingar á upplýsingum stefnanda um markaðshlutdeild fyrirtækisins hjá tannlæknum á Íslandi, en þar sem upplýsingar um sölu til þeirra séu mjög óskýrar og ófullnægjandi í framlögðum gögnum þjóni þau litlum tilgangi.

Þá staðfesti fullyrðingar stefnanda í stefnu málsins um stærð og veltu fyrirtækisins á heimsvísu, starfsmannafjölda eða virka þátttöku í góðgerðarstarfi ekkert um hve þekkt merkin séu hér á landi.

Stefndi mótmælir því enn fremur að ruglingshætta sé á milli vörumerkjanna, umfram það sem búast megi við þegar um merki sé að ræða með takmarkað aðgreiningarhæfi. Af leitarniðurstöðum á netinu megi ráða að fjölskyldunafnið S-x-x sé talsvert algengt í heiminum og orðabók staðfesti að orðið hafi ýmsar merkingar í þýskri tungu. Þá skipti máli að mannsnafnið H-x-x sé algengt og orðið direct sé vel þekkt í ensku tungumáli.

Í stefnu áskilji stefnandi sér rétt til þess að sýna fram á markaðshlutdeild H-x-x S-x-x með markaðskönnun, mati dómkvaddra matsmanna eða með öðrum gögnum sem yrðu lögð fram undir rekstri málsins. Stefndi telur að nauðsynlegt hefði verið að stefnandi sýndi fram á markaðshlutdeild hér á landi með framlagningu einhverra slíkra skjala, enda sé spurningin um það hve vörumerki stefnanda séu þekkt hér á landi grundvallaratriði í máli þessu. Stefndi telur slíka framlagningu á seinni stigum máls hins vegar ekki samræmast meginreglunni um afdráttarlausa málsmeðferð enda hafi verið rík ástæða til að leggja slík sönnunargögn fram strax við málshöfðun, sbr. áskilnað 95. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Þá skipti og máli að ekkert hafi átt að þurfa að koma í veg fyrir framlagningu slíkra gagna af hálfu stefnanda við þingfestingu og honum hafi mátt vera það ljóst að um grundvallaratriði í málinu var að ræða.

Um lagarök vísar stefndi, varðandi kröfu sem lýtur að aðildarskorti, til 1. mgr. 29. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þar sem fram kemur að höfða skuli mál gegn eiganda merkis, og til 2. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, þar sem segir að aðildarskortur leiði til sýknu. Þá er byggt á því að stefnanda hafi ekki tekist að sanna að 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 eigi við um vörumerki stefnanda.

Krafa stefndu um málskostnað úr hendi stefnanda er byggð á 129.-131. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

IV.

Niðurstaða

Endanleg kröfugerð stefnanda er að ógilt verði með dómi ákvörðun stefndu Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 10/2008 og að vörumerkjaskráning nr. MP-902575 verði ógilt með dómi hvað Ísland varðar, en þar er um að ræða orðmerkið Schein.

Stefnandi byggir stefnu sína gegn stefnda Einkaleyfastofunni til aðildar á því að krafist sé ógildingar á stjórnsýsluathöfn stefnda. Í 29. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 er kveðið á um að hverjum þeim, sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, sé rétt að höfða mál gegn eiganda merkis í því skyni að skráning þess verði felld úr gildi. Gagnályktun frá ákvæðinu leiðir til þess að stefndi Einkaleyfastofan eigi ekki að vera málsaðili í slíkum málum. Líta verður svo á að hér sé um einkahagsmuni að ræða og að Einkaleyfastofan eigi ekki lögmætra hagsmuna að gæta. Í greinargerð með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 45/1997, er sérstaklega tekið fram að ekki sé gert ráð fyrir því að mál til að fá skráningu fellda úr gildi megi reka gegn yfirvöldum. Í 2. mgr. 29. gr. laganna er hins vegar gert ráð fyrir aðild Einkaleyfastofunnar til sóknar í tilteknum málum. Í 5. tl. 1. mgr. 32. gr. laganna, þar sem talið er upp í hvaða tilvikum vörumerki verði afmáð úr vörumerkjaskrá, segir að vörumerki verði afmáð samkvæmt dómi um ógildingu vörumerkis. Þar sem ákvæði þetta leggur þá skyldu á stefndu Einkaleyfastofuna að afmá merki ef dómur kveður á um það leiðir það til þess að óþarft sé að draga stefnda Einkaleyfastofuna inn í mál þetta þar sem krafist er ógildingar á vörumerki.

Samkvæmt því sem rakið hefur verið er litið svo á að málinu sé ranglega beint að stefnda Einkaleyfastofunni og ber því að sýkna stefnda á grundvelli aðildarskorts, sbr. 2. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

Í andmælamáli nr. 10/2008, þegar mótmælt var af hálfu stefnanda skráningu orðmerkisins Schein, byggðust andmæli stefnanda á ruglingshættu við óskráð vörumerki hans, HENRY SCHEIN, SCHEIN og HENRY SCHEIN DIRECT. Einkaleyfastofan hafnaði kröfu um ógildingu skráningar vörumerkisins þar sem andmælandi hefði ekki sýnt fram á vörumerkjarétt sinn í skilningi tilgreindra lagaákvæða, í framlögðum gögnum hafi aðeins verið tiltekið umfang starfsemi stefnanda, fjöldi starfsmanna, velta fyrirtækisins o.fl. Þannig hafi samkvæmt fyrirliggjandi gögnum málsins ekki verið talið að vörumerki stefnanda væri vel þekkt innan mögulegs viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkið stæði fyrir. Í stefnu er ekki reifað hvaða ágalla stefnandi telur hafa verið á ákvörðun stefnda Einkaleyfastofunnar í andmælamáli 10/2008 er leiða ættu til ógildingar ákvörðunarinnar. Bæði við þingfestingu málsins og þann 16. desember 2014 lagði stefnandi fram ný gögn sem koma til skoðunar varðandi kröfu stefnanda um ógildingu á vörumerkjaskráningu nr. MP-902575, en þau hafi að mati dómsins ekki þýðingu varðandi kröfu um ógildingu ákvörðunar stefnda Einkaleyfastofunnar í greint sinn þar sem þá koma aðeins til álita þau gögn og upplýsingar sem lágu fyrir þegar ákvörðunin var tekin.

Stefnandi byggir kröfur sínar í stefnu m.a. á 4., 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Stefndi Schein Orthopädie- Service KG byggir á því að í 14. gr. vörumerkjalaga sé ekki heimild til þess að fella úr gildi gildandi vörumerkjaskráningu, ákvæðið taki aðeins til þess hvaða merki stefnda Einkaleyfastofan megi taka til skráningar.

Í 3 gr. laga 45/1997 segir að vörumerkjaréttur geti stofnast með með skráningu vörumerkis fyrir vörur eða þjónustu í samræmi við ákvæði laganna eða með notkun vörumerkis sem hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Því er mótmælt af báðum stefndu að vörumerkið Schein (orðmerki) hafi verið skráð andstætt ákvæðum vörumerkjalaga. Í 6. tl. 14. gr. laganna segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á merkinu og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér á landi þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað. Vörumerki stefnanda eru ekki skráð hér á landi og stefnandi þarf því annars vegar að sýna fram á vörumerkjarétt sinn á grundvelli notkunar og hins vegar að Schein, orðmerki stefnda Schein Ortopädie- Service KG, sé það líkt vörumerkjum stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE, að ruglingshætta í skilningi vörumerkjalaga sé til staðar.

Gögn sem lögð voru fram við þingfestingu varðandi notkun vörumerkja stefnanda, það er sölu á vörum stefnanda undir umræddum vörumerkjum, veita ekki miklar upplýsingar um notkun stefnanda á vörumerkjum sínum hérlendis. Fyrst og fremst er þar um að ræða upplýsingar um vörumerkjaskráningar erlendis, ársskýrslur og lista yfir vörur seldar íslenskum viðskiptavinum, en ekki verður séð af þessum listum hvaða vörur er um að ræða né undir hvaða vörumerkjum þær hafi verið markaðssettar eða seldar hérlendis. Þá koma umrædd vörumerki stefnanda ekki fram á auglýsingu sem lögð var fram af hálfu stefnda, sbr. dskj. 26.

Við aðalmeðferð gaf skýrslu D-kk-nf G-kk-nf H-kk-nf, framkvæmdastjóri og aðaleigandi Henry Schein Fides á Íslandi. Hann kvað félagið hafa verið stofnað árið 1990 og að það hafi þá hafið samskipti við Henry Schein Inc. í Bandaríkjunum. Árið 1993 hafi félagið orðið hluti af alþjóðakeðju Henry Schein Inc. Þá hafi hann stofnað Henry Schein Fides Inc. á heimsvísu. H-x-x S-x-x sé hluti af alheimskeðju sem láti framleiða fyrir sig vörur fyrir tannlækna, tannsmiði, dýralækna og heilsugæslu og fyrirtæki sitt sé söluaðili fyrirtækisins á Íslandi en í gildi sé samstarfssamningur milli þeirra. Um sé að ræða rekstrarvörur, allt það sem tannlæknar og tannsmiðir þurfi að nota, en ekki sé jafn víðtækt vöruúrval fyrir dýralækna og heilsugæslu. Hann gerði grein fyrir því að á dskj. nr. 23, 24 og 25 væru forsíður vörulista sem dreift væri einu sinni á ári, að mestu til viðskiptavina. Spurður um gögn sem lögð voru fram af stefnanda 16. desember 2014 kvað hann dskj. 54-65 vera gögn sem send væru til tannlækna, dagbók fyrir tannlækna og tannsmiði og loks pöntunarlista fyrir viðskiptamenn. Þá kvað hann markaðshlutdeild H-x-x S-x-x F-kk-ef hérlendis vera um 55-65% og að 90% tannlækna og tannsmiða þekktu H-x-x S-x-x vörumerkið.

Ný gögn sem lögð voru fram þann 16. desember 2014 eru einkum auðkennd með vörumerkinu Henry Schein Fides sem jafnframt innihalda þrílitan ferning, í rauðum, bláum og hvítum lit eins og í vörumerkjum stefnanda.

Myndmerki H-x-x S-x-x kemur þó fram á dskj. 55, sem aðallega er auðkennt með merki H-x-x S-x-x F-e-x. Dómskjöl 56-59 eru eingöngu með merki H-x-x S-x-x F-e-x en ekki vörumerki stefnanda. Geisladiskur, dskj. 54, er hins vegar með merki H-x-x S-x-x, en ekki liggur fyrir hvenær honum hefur verið dreift. Gögn lögð fram sem dskj. 60-65 bera eingöngu merki Henry Schein Fides Inc. Á dómskjali nr. 66 er listi yfir vörur skv. birgðaskjali merktu Dentalia Fides. Samkvæmt framburði D-kk-ef er þar um að ræða lista yfir óseldar vörur við birgðatalningu við endurskoðun, en ekki verður ráðið undir hvaða vörumerki þessar vörur eru seldar. Þá kemur ekki fram á dskj. 67, sem sýna á sölu HENRY SCHEIN Inc. til viðskiptavina á Íslandi, hvaða vörur er verið að selja.

Stefndu byggðu á því við aðalmeðferð að ný gögn, sem lögð voru fram 16. desember 2014 sýndu ekki fram á notkun á vörumerkjum stefnanda hér á landi og að tengsl D-kk-ef sem aðaleiganda og framkvæmdastjóra Henry Schein Fides Inc. við stefnanda drægju úr vægi framburðar hans.

Stefnandi byggir sem áður segir á því að ruglingshætta sé á milli vörumerkja aðila, sbr. 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga. Til þess að byggt verði á því að villast megi á merkjum þarf að sýna fram á að viðkomandi viðskiptahópur vöru eða þjónustu, sem um er að ræða, telji að þær hafi sama uppruna eða viðskiptarætur, það er hópurinn telji að varan eða þjónustan komi frá sama framleiðanda eða innflytjanda, heildsala eða smásala. Mat á þessu felst annars vegar í mati á sjón- og hljóðlíkingu merkja og vöru- og þjónustulíkingu hins vegar.

Við samanburð á umræddum vörumerkjum stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT OG SCHEIN ADVANTAGE og orðmerkis stefnda S-x-x standa vörumerki stefnanda saman af tveimur orðum en vörumerki stefnda aðeins af einu orði. Vörumerki stefnanda eru ávallt rituð með hástöfum en vörumerki stefnda með lágstöfum. Þannig er bæði sjónmynd merkjanna og hljómlíking frábrugðin. Eins og fram kemur á framlögðum gögnum er notkun stefnanda almennt á vörumerkinu HENRY SCHEIN í formi myndmerkis, sem inniheldur þrílitan ferning. Sjónmyndin er því allt önnur en af merki stefnda. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 45/1997 segir um mat á því hvort hætta sé á ruglingi að heildarmynd merkis ráði meiru en einstakir hlutar þess þegar meta skuli hvort ruglast megi á merkjum. Það sé sjónarmið hins almenna neytanda i í þessu efni sem hafa beri í huga við slíkt mat. Þá sé sjónlíking merkja það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi, en að því er varði einstök orð eða orðasambönd komi hljóðlíking ekki síður til greina. Þá hefur í vörumerkjarétti verið litið svo á að orð í myndmerki njóti t.d. ekki sömu verndar og ef orð þess væru hrein orðmerki. Þá gildi og sú almenna regla að þeim mun ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari, tengdari og svipaðri megi vörutegundir vera, án þess að hætta sé á að villst verði á merkjum.

Þá er jafnframt til þess að líta að ekki verður talið að vörulíking sé á milli þeirra vara sem stefnandi byggir á að seldar séu undir vörumerki hans, það er rekstarvörur fyrir tannlækna og tannsmiði og að einhverju leyti rekstrarvörur fyrir dýralækna og heilsugæslu og þeirra vara sem stefndi, Schein Orthopädie- Service KG, selur einkum undir vörumerki sínu. Þær vörur sem stefndi selur undir vörumerki sínu eru hins vegar aðallega bæklunarskór, innlegg, mælibúnaður, tæki og efni til framleiðslu á stoð- og bæklunarvörum. Þannig er ljóst að um mjög ólíkar vörur er að ræða og viðskiptamannahópurinn ekki sá sami. Viðskiptahópur stefnanda er fyrst og fremst tannlæknar og tannsmiðir, sem hafa sérþekkingu á þeim vörum, auk dýralækna og heilsugæslu. Viðskiptahópur stefnda er annars vegar einstaklingar sem þurfa á bæklunarskóm eða öðrum fótatengdum stoðbúnaði að halda og hins vegar dreifingaraðilar sem selja neytendum slíkar vörur.

Telja verður mjög ólíklegt að viðskiptamenn stefnanda, sem einkum eru sérfræðingar á sínu sviði, gætu talið að bæklunarskór og aðrar vöru tengdar bæklun komi frá stefnanda eða viðskiptavinir stefnda gætu staðið í þeirri trúa að tannlæknavörur eða aðrar þær vörur sem stefnandi sérhæfir sig í komi frá stefnda. Þannig verður ekki talið að um vörulíkingu sé að ræða milli vörumerkja stefnanda annars vegar og stefnda Schein Orthopädie- Service KG hins vegar.

Þá er einnig til þess að líta að fjölskyldunafnið Schein er mjög algengt og hefur ýmsar merkingar í þýsku og hafa vörumerkin því takmarkað aðgreiningarhæfi.

Samkvæmt því sem rakið hefur verið er hvorki um merkjalíkingu né vörulíkingu að ræða og verður ekki talið að ruglingshætta sé á milli merkja stefnanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN DIRECT og SCHEIN ADVANTAGE, annars vegar og orðmerkis stefnda, S-x-x hins vegar.

Í 7. tl. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, eins og hún hljóðaði þegar umþrætt skráning nr. MP-902575 fór fram, segir að ekki megi skrá vörumerki ef villast má á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Með lögum nr. 44/2012, sbr. a-lið 1. mgr. 2. gr. laganna, kom í stað orðanna „vel þekkt“ orðið alþekkt. Eins og rakið hefur verið komst stefndi Einkaleyfastofan að þeirri niðurstöðu að stefnandi hefði ekki sýnt fram á að merki stefnanda gætu talist vel þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkin stæðu fyrir hér á landi.

Stefnandi byggir á því að merki sitt, HENRY SCHEIN, sé velþekkt merki hér á landi, markaðshlutdeild H-x-x S-x-x F-e-x á markaði fyrir sölu á tilteknum rekstrarvörum fyrir tannlækna sé fast að 50% og hvað aðrar vörur snertir 60-70%. Framkvæmdastjóri og aðaleigandi H-x-x S-x-x F-x-x bar við aðalmeðferð að markaðshlutdeild H-x-x S-x-x F-x-x væri 55-65% og þegar vörur væru seldar væru þær merktar H-x-x S-x-x. Hann kvaðst telja að 90% tannlækna þekktu vörumerkið. Engin gögn hafa verið lögð fram af hálfu stefnanda sem staðfesta markaðshlutdeild. Stefnandi áskildi sér rétt til að sýna fram á markaðshlutdeild H-x-x S-x-x með markaðskönnun, mati dómkvaddra matsmanna eða öðrum gögnum er aflað yrði undir rekstri málsins, en stefnandi hefur ekki lagt fram slíkt mat eða upplýsingar um markaðskönnun. Þau gögn sem stefnandi hefur lagt fram staðfesta ekki að vörumerki stefnanda sé vel þekkt hér á landi. Stefnandi hefur lagt fram ársskýrslur fyrir árið 2006 og 2007, sem fyrst og fremst sýna fram á markaðsstöðu í Bandaríkjunum og það sama á við um ýmis önnur gögn stefnanda. Dómskjal 21, sem á að sýna sölu á vörum stefnanda hér á landi, veitir engar upplýsingar til stuðnings kröfum stefnanda. Önnur framlögð gögn staðfesta ekki sölu á vörum sem tengjast vörumerkjum stefnanda eða staðfesta hversu vel þekkt þau séu hér á landi. Stefnandi byggir fyrst og fremst á því að viðskiptahópurinn sé tannlæknar og tannsmiðir og vísar einnig almennt til heilbrigðisþjónustunnar, en engin gögn styðja að vörumerki stefnanda séu þekkt innan hennar. Orðin „vel þekkt“ í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, eins og hún hljóði á þeim tíma er skráning fór fram, ber að skilja svo að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Í þessu sambandi skiptir ekki máli tilvísun stefnanda til 6. gr. b í Parísarsamþykktinni frá 20. mars 1883, hún breytir ekki niðurstöðu í þessu efni. Við mat á því hvort vörumerki teljist vel þekkt hér á landi hefur verið talið að líta beri til þess hvort merkið sé vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru eða þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir og jafnframt er gerð sú krafa að merkið verði að vera þekkt utan viðskiptahóps, ef hann er þröngur eins og við á í því máli sem hér er til meðferðar.

Samkvæmt því sem rakið hefur verið hefur stefnanda ekki tekist að sýna fram á að vörumerki hans séu vel þekkt hér á landi. Fullyrðingar hans í þessu efni byggjast fyrst og fremst á framburði framkvæmdastjóra og aðaleiganda H-x-x S-x-x F-x-x, en hann er ekki studdur fullnægjandi gögnum. Stefnandi hefur sönnunarbyrði fyrir því að vörumerki hans séu „vel þekkt hér á landi“. Eins og rakið hefur verið hefur stefnanda ekki tekist að sýna fram á að ruglingshætta sé í reynd fyrir hendi og telst því ósannað að hætta sé á að villst verði á vörumerki stefnda, Schein Orthopädie-Service KG, Schein og vörumerkjum stefnanda.

Með vísan til þess sem rakið hefur verið fellst dómurinn ekki á að stefnandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 eða með öðrum hætti. Ber því að sýkna báða stefndu af kröfum stefnanda.

Eftir þessum málsúrslitum og með vísan til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður stefnanda gert að greiða stefndu hvorum um sig málskostnað, sem telst hæfilega ákveðinn 700.000 kr.

Vegna embættisanna dómara hefur uppkvaðning dóms dregist umfram frest skv. 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Aðilar og dómari eru sammála um að ekki sé þörf á endurflutningi.

Þ-kk-nf C-kk-nf Þ-kk-nf héraðsdómari kveður upp dóminn.

Dómsorð:

Stefndu, Schein Orthopädie- Service KG, og Einkaleyfastofan, eru sýkn af kröfum stefnanda, HS TM LLC.

Stefnandi greiði stefnendum hvorum um sig 700.000 krónur í málskostnað.

Þ-kk-nf C-kk-nf Þ-kk-nf