E-3193/2006

Mál þetta, sem dómtekið var 12. febrúar 2007, var höfðað 17. maí 2006. Stefnandi er DIMAR ehf., Mörkinni 4, Reykjavík, en stefndi er Marco ehf., Langholtsvegi 111, Reykjavík.

Dómkröfur stefnanda eru:

1. Að viðurkennd verði notkunarheimild hans á verslunarnafninu „Marco“ og um leið að stefnda sé óheimil hvers konar notkun heitisins „Marco“ í atvinnustarfsemi sinni, þar með talið við kynningu á henni og vörum og þjónustu sem hann býður.

2. Að viðurkennd verði skylda stefnda til nafnabreytingar á félaginu Marco ehf., kt. 600788-2569.

3. Að viðurkennt verði að stefnda beri að láta af notkun á léninu marco.is.

Þá krefst stefnandi þess að stefndi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað.

Dómkröfur stefnda eru þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda og að stefnandi verði dæmdur til að greiða honum málskostnað.

II

Málavextir eru þeir að hinn 1. ágúst 2001 seldi stefndi Árna Grétari Gunnarssyni ehf. húsgagnaverslunina Marco, Mörkinni 4, Reykjavík, ásamt viðskiptavild innanlands sem utan, svo og nánar tilgreint lausafé. Í kaupsamningnum sagði meðal annars að kaupanda væri seld notkunarheimild á verslunarnafninu „M-x-x“. Þá er í kaupsamningnum tilgreint verð fyrir viðskiptavild, lausafé og nafnið auk þess sem ákvæði er í samningnum um að seljendur skuldbindi sig til að breyta nafni hlutafélagsins Marco ehf. til þess að valda ekki ruglingi við hina seldu húsgagnaverslun.

Kemur fram hjá stefnda að á þeim tíma sem húsgagnadeild hans var seld út úr félaginu árið 2001 hafi félagið öðlast mikla viðskiptavild sem meðal annars hafi verið tengt vörumerkinu Marco. Til að auka verðmæti húsgagnaverslunarinnar við söluna hafi verið kveðið á um það í samningum að kaupandi fengi notkunarheimild á nafninu M-x-x.

Í kaupsamningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. var ekkert tekið fram um lénið marco.is, sem stefndi átti þá skráð, en stefndi kveðst samt hafa látið það fylgja með í kaupunum þar sem nýverið hafi verið hönnuð heimasíða sem boðið hafi upp á netverslun með húsgögn verslunarinnar.

Fljótlega eftir að Árni Grétar Gunnarsson ehf. keypti húsgagnaverslunina af stefnda seldi hann stefnanda, sem þá hét Lystadún Snæland ehf., reksturinn. Sá kaupsamningur liggur ekki fyrir í málinu heldur aðeins útdráttur úr honum og kemur þar fram að hið selda sé nánar tiltekið: Húsgagnaverslunin Marco ásamt viðskiptavild innanlands sem utan, svo og nánar tilgreint lausafé. Þá segir enn fremur í samningnum að kaupanda sé seld notkunarheimild á verslunarnafninu M-x-x svo og léninu marco.is.

Stefndi kveðst hafa í ágúst 2003 sett sig í samband við K-kk-þf S-kk-þf, þáverandi fyrirsvarsmann stefnanda, til að kanna áform hinna nýju eigenda húsgagnaverslunarinnar um notkun heitisins Marco. Hafi orðið að samkomulagi milli þeirra að Lystadún Snæland ehf. nyti sömu notkunarheimildar að vörumerkinu Marco og Árni Grétar Gunnarsson ehf. hafði gert, gegn því að stefndi héldi nafni sínu óbreyttu. Jafnframt hafi stefndi lofað því að nafnið Marco yrði ekki notað í rekstri smásöluverslunar í samkeppni við stefnanda.

Eigendaskipti urðu á Lystadún Snæland ehf. er núverandi eigandi félagsins, V-kk-nf G-kk-nf, keypti allt hlutafé í félaginu af fyrri eigendum. Ekki liggur kaupsamningurinn fyrir í málinu en samkvæmt fyrirliggjandi útdrætti kaupsamningsins fylgdi í kaupunum allur rekstur Lystadún Snælands ehf., nöfnin Lystadún Snæland og Lystadún Marco, lager, tæki, tól og viðskiptavild, lénið lystadún.is ásamt heimasíðu. Telur stefndi að í kjölfar framangreindra breytinga á eignarhaldi stefnanda hafi hann orðið var við að heitið Marco væri notað eitt og sér og ekki í tengingunni Lystadún Marco eins og um hafi verið samið.

Stefnandi mótmælir því að samningur hafi tekist milli aðila um að stefndi héldi nafni sínu óbreyttu. Hins vegar hafi notkun stefnda á nafninu verið látin átölulaus á meðan hún hafi ekki falið í sér nein óþægindi fyrir stefnanda og ekki hafi verið um að ræða starfsemi í samkeppni. Svo sé hins vegar nú og því séu stefnukröfur settar fram.

Stefndi kveðst hafa komist að því fyrir tilviljun að lénið www.marco.is hafi verið laust til umsóknar hjá ISNIC, umsjónaraðila lénaskráninga á Íslandi. Hafi ástæðan verið sú að fyrri rétthafi lénsins, Lystadún Snæland ehf., hafi sagt upp áskrift sinni að léninu. Hafi stefndi því skráð sig fyrir léninu og samkvæmt gögnum málsins var lénið skráð á stefnda hinn 21. febrúar 2002.

Þann 10. október 2003 skrifaði G-kk-nf V-kk-nf, f.h. stefnanda, bréf til stefnda þar sem farið var fram á að nafni hlutafélagsins Marco ehf. væri breytt og að stefndi léti vera í framtíðinni að nota orðið Marco í samskiptum, alla vega í verslunarlegum samskiptum. Leitaði stefnandi svo til lögmanns, sem sendi stefnda bréf, dagsett 1. apríl 2004, þar sem kröfur stefnanda voru ítrekaðar. Bréfinu var svarað hinn 18. maí 2004 af lögmanni stefnda sem hafnaði kröfum stefnanda. Málsaðilar reyndu sættir á fundi með lögmönnum sínum í ágúst 2004 án árangurs. Hinn 30. desember 2004 sendi lögmaður stefnanda stefnda á ný bréf með sömu athugasemdum og kröfum og fyrr og var því bréfi svarað með bréfi lögmanns stefnda 22. febrúar 2005 þar sem meðal annars var skorað á stefnanda að ná samkomulagi við stefnda um nytjaleyfi fyrir vörumerkinu Marco ella láta af allri notkun þess.

Þann 19. apríl 2004 sótti fyrirsvarsmaður stefnda, J-kk-nf K-kk-nf Á-kk-nf, um skráningu á vörumerkinu MARCO ISLAND hjá Einkaleyfastofu. Vörumerkið var skráð á hann 3. júní 2004 og gildir hún til 3. júní 2014.

Stefndi kveðst vera einkahlutafélag sem eigi rætur að rekja til ársins 1955 þegar hlutafélagið Marco hf. hafi verið stofnað. Kveðst hann í dag eingöngu sinna innflutningi og heildsölu, en ekki selja vörur í smásölu. Eftir sölu á húsgagnaversluninni Marco hafi stefndi hafið innflutning á búsáhöldum, meðal annars steikargrillum, en auk þess hafi stefndi á tímabili sinnt innflutningi snyrtivara. Hafi þessar vörur eingöngu verið seldar í heildsölu, en ekki smásölu. Heildsala á steikargrillum sé langstærsti þáttur reksturs stefnda í dag, en einnig hafi stefndi flutt inn nuddtæki og nuddstóla sem seldir séu í heildsölu.

III

Stefnandi kveðst byggja fyrstu kröfu sína, um að viðurkennd verði notkunarheimild hans á verslunarnafninu M-x-x og um leið að stefnda sé óheimil hvers konar notkun heitisins Marco í atvinnustarfsemi sinni, í fyrsta lagi á upphaflegum kaupsamningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. og síðari kaupsamningum um kaup og sölu á rekstri húsgagnaverslunar þeirrar er upphaflega hét Marco.

Í samningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. segi að kaupanda sé seld notkunarheimild á verslunarnafninu „M-x-x“ og jafnframt tilgreint hvert kaupverðið sé fyrir viðskiptavild, lausafé og nafn. Þá segi í samningnum að seljendur skuldbindi sig til að breyta nafni hlutafélagsins Marco ehf. til þess að valda ekki ruglingi við verslunina Marco, sem seld sé. Kaupsamningur þessi hafi verið gerður án allra fyrirvara og séu ákvæði hans afdráttarlaus. Þegar stefnandi hafi keypt rekstur húsgagnaverslunarinnar hafi hann keypt hann með öllum þeim réttindum og skyldum sem honum hafi fylgt. Engar undantekningar eða fyrirvarar hafi verið gerðir hvað varði nafnið „Marco“ enda seljendur stefnanda ekki annarrar skoðunar en þeirrar að þeir ættu það sem kaupsamningur þeirra hafði mælt fyrir um og enn hafi verið óselt, þar á meðal nafnið. Þetta komi meðal annars fram í tölvupósti Á-kk-ef G-kk-ef G-kk-ef til marco@marco.is frá 28. ágúst 2003, en þar segi: „Af gefnu tilefni vil ég árétta að þú seldir mér notkunarheimild á nafninu „marco“. …Ég vil því biðja þig að breyta nafni hlutafélagsins strax og hætta allri notkun á nafninu „marco“, þar með talið sem nafni á heimasíðu“.

Byggt sé á því að stefndi hafi ekkert haldbært lagt fram sem sýni fram á að þessi notkunarheimild stefnanda sé niður fallin, eða sýnt fram á heimild sína til notkunar nafnsins í atvinnurekstri sínum. Þá styðji það ofangreinda niðurstöðu að stefnandi hafi alla tíð hafnað því að undirrita yfirlýsingar eða samninga þess efnis að hann afsalaði sér notkunarheimild að nafninu, enda hafi það aldrei staðið til.

Stefnandi byggi fyrstu kröfu sína í öðru lagi á því að þrátt fyrir að hann hafi í einhvern tíma látið notkun stefnda á merkinu „Marco“ óátalda séu forsendur breyttar og því ekki efni til að heimila slíka notkun lengur. Hafi stefndi sjálfur gefið út yfirlýsingu þar sem hann vildi að stefnandi afsalaði sér umráðarétti nafnsins M-x-x, gegn því að stefndi uppfyllti ákveðin skilyrði. Slík yfirlýsing hafi aldrei verið undirrituð eins og komið hafi fram, en jafnvel þó stefndi teldi að hann hefði getað byggt einhvern rétt í samræmi við yfirlýsinguna á því að notkun hans á nafninu hafi verið látin átölulaus fyrst um sinn, séu þau skilyrði sem fram komi í yfirlýsingunni ekki lengur fyrir hendi, þ.e. að um sé að ræða ólík rekstrarsvið og engin óþægindi verði af því fyrir stefnanda. Notkun stefnda á nafninu Marco ehf. og léninu marco.is í viðskiptum hafi valdið töluverðum ruglingi og óþægindum fyrir stefnanda, meðal annars hvað varði reikninga og fleira. Auk þess hafi stefndi nú brotið þvert á loforð sitt og hafið starfsemi sem sé í beinni samkeppni við starfsemi stefnanda. Í þeirri starfsemi hafi hann notað nafnið M-x-x, meðal annars í samskiptum við erlenda aðila sem stefnandi sé einnig að skipta við. Það hljóti að vera ljóst að jafnvel þó fallist væri á að eitthvert samkomulag í samræmi við uppkast yfirlýsingarinnar hafi verið í gildi eins og stefndi hafi haldið fram, hafi aldrei verið ætlun eigenda stefnanda, hvorki fyrrverandi né núverandi, að stefnandi gæti nýtt sér nafnið M-x-x í viðskiptum á samkeppnismarkaði. Komist dómurinn að þeirri niðurstöðu að stefnandi hafi einhvern tímann verið bundinn af þeirri ákvörðun sinni að láta notkun stefnda á nafninu óátalda, þá sé skuldbindingargildi hennar niður fallið, þar sem skilyrði hennar séu ekki lengur uppfyllt.

Önnur krafa stefnanda, um að viðurkennd verði skylda stefnda til nafnabreytingar á félaginu Marco ehf., kt. 600788-2569, styðjist að mestu leyti við sömu rök og sú fyrsta, við fyrirvara- og afdráttarlaus ákvæði í kaupsamningi og það að skilyrt heimild, teljist hún hafa verið til staðar, sé niður fallin. Í kaupsamningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. frá 1. ágúst 2001 hafi stefndi skuldbundið sig til að breyta nafni hlutafélagsins Marco ehf. til þess að valda ekki ruglingi við verslunina Marco, sem seld hafi verið. Eftir að stefnandi hafi keypt rekstur húsgagnaverslunarinnar hafi hann ekki séð ástæðu til að átelja notkun stefnda á nafninu á meðan hann hafi ekki ætlað að nýta það sjálfur. Forsvarsmenn stefnanda hafi hins vegar alfarið neitað að skrifa undir nokkra pappíra þess efnis að þeir hygðust afsala sér réttinum til nafnsins, enda hafi þeir alls ekki haft í hyggju að gera neitt slíkt. Nú hafi komið í ljós að það hafi valdið þó nokkrum ruglingi og óþægindum fyrir stefnanda að stefndi skuli nota nafnið M-x-x í viðskiptum sínum, auk þess sem stefndi hafi hafið rekstur á sama sviði og stefnandi undir þessu nafni. Það geti stefnandi ekki sætt sig við.

Þriðja krafa stefnanda, um að viðurkennt verði að stefnda beri að láta af notkun á léninu marco.is, eigi rót sína að rekja til ofangreinds. Komist dómurinn að þeirri niðurstöðu að stefnandi eigi notkunarheimild á verslunarheitinu Marco og um leið að stefnda sé óheimil hvers konar notkun heitisins Marco í atvinnustarfsemi sinni, þar með talið við kynningu á henni og vörum og þjónustu sem hann bjóði, hljóti að vera rétt að dæma stefnda til að láta af notkun lénsins marco.is. Stefnandi kveðst byggja kröfu sína um þetta á ákvæðum samkeppnislaga nr. 8/1993. Í 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 segi að óheimilt sé að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því líkt sem sá hafi ekki rétt til er noti eða reki atvinnu undir nafni sem gefi villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur sé sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann eigi tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki noti með fullum rétti. Í þessu ljósi sé byggt á því að sú háttsemi að nota nafnið marco sem lén, eftir að hafa selt öðrum notkunarheimild verslunarheitisins, hafi verið til þess fallin að valda ruglingi og því falið í sér brot á 25. gr. samkeppnislaga.

Þá sé því haldið fram að háttsemi Marco ehf. hafi ekki síður brotið gegn 20. gr. samkeppnislaga um brot á góðum viðskiptaháttum. Samkvæmt því ákvæði sé aðila óheimilt að hafast að nokkuð það sem brjóti í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir séu tíðkaðir. Ákvæðið feli í sér meginreglu sem, samkvæmt umfjöllun í greinargerð með samkeppnislögum, sé ætlað að ná til ýmissa tilvika sem aðrar greinar VI. kafla samkeppnislaga, sem fjalli um sérstök tilfelli eða aðrar sérstakar viðskiptaaðgerðir, taki ekki til. Í greinargerðinni séu sett þau skilyrði að sá verknaður sem kærður sé verði að vera liður í atvinnustarfsemi. Skilgreiningin á því hvað sé atvinnustarfsemi samkvæmt ákvæðinu sé hins vegar fremur rúm. Ekki sé hægt að halda öðru fram en að notkun léns til að auglýsa starfsemi sem viðkomandi stendur fyrir sé þáttur í atvinnustarfsemi.

Mat á því hvað telja beri góða viðskiptahætti ráðist af atvikum á þeim stað og tíma sem verknaður sé unninn. Beri að kanna það sérstaklega og sjálfstætt í hverju tilviki fyrir sig hvort ákveðinn verknaður feli í sér brot á góðum viðskiptaháttum. Stefnandi telji engan vafa á því að háttsemi Marco ehf. feli í sér óréttmæta viðskiptahætti. Notkun stefnda á nafninu M-x-x í viðskiptum sínum, jafnvel á sama sviði og stefnandi, sé til þess fallin að valda stefnanda ruglingi og óþægindum. Nafnið sé rótgróið í viðskiptum sem þeim sem stefnandi stundi, stefnandi eigi notkunarheimildina á nafninu og þar af leiðandi eigi hann réttinn til notkunar á léninu marco.is.

Um lagarök að öðru leyti en að framan er rakið vísar stefnandi til meginreglna samningaréttarins um skuldbindingargildi loforða. Um málskostnað vísar hann til 130. gr. l. nr. 91/1991 um meðferð einkamála og um varnarþing til 1. mgr. 32. gr. þeirra laga.

IV

Stefndi kveður óumdeilt að hann hafi verið eigandi vörumerkisins Marco hinn 1. ágúst 2001 þegar húsgagnaverslunin Marco hafi verið seld. Vörumerkjaréttur stefnda hafi stofnast á grundvelli 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, þ.e. með notkun stefnda á vörumerkinu í verslunarrekstri sínum frá 1988, þó notkun merkisins megi rekja allt aftur til ársins 1955. Þessi réttur stefnda til merkisins hafi svo enn frekar styrkst þegar fyrirsvarsmaður stefnda hafi fengið skráð vörumerkið MARCO ISLAND hinn 3. júní 2004 á grundvelli 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga.

Með kaupsamningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. 1. ágúst 2001 hafi stefndi selt kaupanda „notkunarheimild á verslunarnafninu "Marco".“ Kveðst stefndi byggja á því að kaupsamninginn beri að skýra eftir orðanna hljóðan. Í honum felist að kaupanda hafi verið seld heimild til að nýta áfram nafnið M-x-x sem nafn á húsgagnaverslun þeirri sem seld hafi verið með kaupsamningnum. Ekki hafi neitt annað falist í sölu nafnsins, enda komi það hvergi fram í gögnum málsins. Sjáist það hvað gleggst á því að samningurinn kveði á um að notkunarheimild sé seld, en ekki til dæmis eignarréttur yfir heitinu. Jafnframt sé hugtakið „verslunarnafn“ notað um þau réttindi sem seld hafi verið en ekki vörumerki svo dæmi sé tekið. Af skýru orðalagi samningsins, bæði um þetta tiltekna atriði og eins ef hann er lesinn í heild sinni, megi ljóst vera að kaupandi hafi einungis öðlast rétt til að nota nafnið M-x-x áfram við rekstur húsgagnaverslunarinnar sem seld hafi verið með samningnum.

Í 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 komi fram sú meginregla að vörumerki fylgi atvinnurekstri við sölu, nema um annað hafi verið samið. Í 38. gr. laganna sé hins vegar kveðið á um að eigandi vörumerkis geti veitt öðrum leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni eða svokallað nytjaleyfi. Stefndi telur augljóst að með kaupsamningnum 1. ágúst 2001 hafi kaupandinn eingöngu öðlast nytjaleyfi yfir vörumerkinu M-x-x. Megi ráða það beint af samningnum og einnig þegar hann sé borinn saman við framangreind lagaákvæði. Sé stefndi þar greinilega að veita kaupanda leyfi til að nota merkið í atvinnuskyni, þ.e. sem heiti á húsgagnaverslun, en ekki að framselja með óafturkræfum hætti öll réttindi og eignarheimildir hans yfir vörumerkinu. Vegna meginreglu 2. mgr. 36. gr. vörumerkjalaga sé þetta tekið sérstaklega fram í samningnum.

Árni Grétar Gunnarsson ehf. hafi selt húsgagnaverslunina Marco nær samstundis eftir kaupin til stefnanda, sem þá hét Lystadún Snæland ehf. Í kaupsamningi þeirra segi að kaupanda sé seld „notkunarheimild á verslunarnafninu "Marco"“, þ.e. í samningnum sé sams konar notkunarheimild seld stefnanda og stefndi hafi selt Árna Grétari Gunnarssyni ehf. Geti stefnandi því ekki byggt rétt sinn til verslunarnafnsins M-x-x á öðrum heimildum en kaupsamningunum frá 2001. Telji stefnandi rétt sinn til merkisins ríkari eða víðtækari en þar komi fram beri hann sönnunarbyrðina fyrir því.

Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 38. gr. vörumerkjalaga i.f. geti leyfishafi nytjaleyfis því aðeins framselt rétt sinn að um það hafi verið samið. Framsal Árna Grétars Gunnarssonar ehf. á notkunarheimild á verslunarnafninu Marco til stefnanda hafi því stangast á við ákvæði laganna, enda hafi félagið ekki haft heimild stefnda til framsalsins. Stefndi hafi svo náð samkomulagi við stefnanda, sem þá hét Lystadún Snæland ehf., um notkun verslunarheitisins, gegn því að nafn stefnda yrði áfram óbreytt. Réttur stefnanda til heitisins hafi því áfram verið bundinn við verslunarrekstur húsgagnaverslunar.

Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 38. gr. vörumerkjalaga geti eigandi vörumerkis krafist vörumerkjaréttar fram yfir rétt nytjaleyfishafa, brjóti hann ákvæði nytjaleyfissamnings varðandi gildistíma, leyfilega útfærslu merkis, hvar og hvernig megi nota það eða ákvæði er varði gæði vöru eða þjónustu er leyfishafi bjóði fram undir merkinu. Réttur stefnanda til verslunarheitisins Marco sé samkvæmt framangreindum samningnum bundinn við rekstur húsgagnaverslunar. Fari stefnandi út fyrir þær heimildir sem veittar hafi verið í samningunum geti stefndi á grundvelli framangreinds ákvæðis krafist vörumerkjaréttar fram yfir rétt stefnanda. Jafnframt telji stefndi ljóst að á stefnanda sem nytjaleyfishafa hvíli ákveðnar trúnaðarskyldur gagnvart stefnda sem eiganda merkisins, svo sem að krefjast ekki ríkari réttar yfir vörumerkinu en stefnanda hafi sannanlega verið veittur.

Stefndi kveðst telja líklegt að stefnandi hafi brotið gegn því leyfi sem honum hafi verið veitt til að nýta verslunarheitið Marco. Stefndi muni leitast við að reyna að sanna slík brot í þessu máli, til þess eins að krefjast sýknu af þessum hluta viðurkenningarkröfu stefnanda. Á það skuli bent að stefndi hafi til þessa eingöngu krafist þess að notkun stefnanda á vörumerkinu sé samkvæmt þeim samningum sem gerðir hafi verið. Hafi stefndi ekki gripið til neinna aðgerða til að koma í veg fyrir notkun stefnanda á vörumerkinu. Stefnandi hafi því enga lögvarða hagsmuni af að fá viðurkenningardóm um notkunarheimild sína til verslunarheitisins Marco, enda í gildi samningur milli aðila um þá notkunarheimild, sem stefndi hafi virt í hvívetna. Þessi hluti kröfugerðar stefnanda sé því andstæður 1. og 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Í framangreindri afstöðu stefnda felist þó ekki viðurkenning á rétti stefnanda til merkisins umfram þá samninga sem gerðir hafi verið.

Í vörumerkjarétti felist margs konar réttindi. Sem dæmi megi nefna að unnt sé að veðsetja vörumerki og gera aðför í vörumerkjarétti, sbr. 39. gr. vörumerkjalaga, unnt sé að merkja vörur og þjónustu með vörumerkinu samkvæmt 5. gr. laganna, selja megi vörumerkið í heild sinni og banna öðrum notkun vörumerkisins sbr. 4. gr. laganna. Veiting nytjaleyfis á grundvelli 38. gr. vörumerkjalaga sé einn af mörgum hagnýtingarmöguleikum sem eiganda vörumerkis standi til boða. Með veitingu nytjaleyfis skerðist vörumerkjaréttur eiganda merkisins ekkert, en nytjaleyfishafa sé veitt takmörkuð heimild til notkunar vörumerkisins. Krafa stefnanda, þess efnis að stefnda verði óheimil notkun heitisins Marco, sé því í andstöðu við ákvæði vörumerkjalaga. Því beri að sýkna stefnda af þeirri kröfu stefnanda.

Hafi stefnandi ekki með nokkrum hætti sannað að réttur hans til vörumerkisins sé annar eða meiri en nytjaleyfi samkvæmt 38. gr. vörumerkjalaga. Í samningi stefnda við Árna Grétar Gunnarsson ehf. 1. ágúst 2001 sé ekki að finna nokkra stoð fyrir kröfu stefnanda. Í samningnum sé hvergi tekið fram að stefndi framselji annað en notkunarheimild til verslunarheitis. Þó þessi sama notkunarheimild hafi síðar verið seld stefnanda geti hann ekki með nokkru móti krafist þess á grundvelli þeirrar heimildar að stefnda sé óheimil notkun vörumerkisins.

Þessi skilningur á efni kaupsamningsins sé meðal annars staðfestur í bréfi forsvarsmanns Árna Grétars Gunnarssonar ehf., þar sem áréttað sé að notkunarheimild hafi verið seld félaginu. Geti stefnandi því hvorki á grundvelli lagafyrirmæla né samnings aðila krafist þess að stefnda sé óheimil notkun heitisins Marco. Stefnandi beri sönnunarbyrðina fyrir því að krafa hans fáist viðurkennd. Stefnandi hafi ekki sannað neinn þann rétt sinn til vörumerkisins sem heimili honum slíka kröfugerð. Í þessu ljósi sé rangt, sem lesa megi úr stefnu, að stefnandi geti heimilað stefnda að nota vörumerkið Marco. Stefndi eigi vörumerkið, en stefnandi njóti nytjaleyfis að vörumerkinu.

Í stefnu sé því haldið fram að stefndi hafi brotið loforð um að hefja ekki samkeppni við stefnanda, þar sem nafnið M-x-x hafi meðal annars verið notað í samskiptum við erlenda aðila. Hafi stefnandi ekki fært fram nein gögn til stuðnings þessum fullyrðingum og sé þeim mótmælt sem röngum og ósönnuðum. Hið rétta sé að stefndi hafi aldrei brotið gegn samningi aðila um að starfa ekki á smásölumarkaði í samkeppni við stefnanda undir firmaheitinu Marco. Stefndi sinni einungis innflutningi og heildsölu, en selji ekki vörur í smásölu. Þrátt fyrir að brot á umræddum samningi aðila teldust sönnuð leiði það ekki til þess að vörumerkjaréttur stefnda skerðist, eða að stefnandi geti krafist þess að stefnda verði óheimilt að nota vörumerki sitt.

Stefnandi geti þá og því aðeins gert þá kröfu, sem höfð sé uppi í dómsmáli þessu, að hann teljist eigandi vörumerkisins Marco. Því hafni stefndi og byggi það meðal annars á þeirri staðreynd að stefnandi hafi ekki haft uppi nein andmæli þegar fyrirsvarmaður stefnda hafi skráð vörumerkið MARCO ISLAND hinn 3. júní 2004. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. vörumerkjalaga sé heimilt að andmæla skráningu vörumerkis eftir birtingu og skuli það gert innan tveggja mánaða frá birtingu. Engin slík mótmæli hafi komið fram við skráningunni. Stefnandi virðist því á þessu tímamarki ekki hafa talið sig eiga neinn rétt til vörumerkisins umfram nytjaleyfi samkvæmt 38. gr. vörumerkjalaga.

Með hliðsjón af framansögðu krefjist stefndi sýknu af framangreindum kröfum stefnanda. Stefndi byggi á því að slíkt samhengi sé milli fyrri og seinni hluta kröfugerðar í fyrsta lið stefnunnar að leiði til sýknu í heild sinni, þó með réttu ætti að vísa fyrri hluta kröfunnar frá dómi.

Stefndi krefst þess að hann verði sýknaður af öðrum lið kröfu stefnanda, um að viðurkennt verði að stefnda sé skylt að breyta nafni félagsins Marco ehf. Í samningi stefnda við Árna Grétar Gunnarsson ehf. sé ákvæði þess efnis að stefndi skuldbindi sig til að breyta nafni hlutafélagsins Marco ehf. til þess að valda ekki ruglingi við verslunina Marco. Byggi sýknukrafa stefnda í fyrsta lagi á því að stefnandi hafi enga samningsbundna kröfu á hendur stefnda um nafnbreytinguna. Árni Grétar Gunnarsson ehf. hafi selt húsgagnaverslunina Marco nær samstundis til Lystadúns Snælands ehf. Í þeim samningi sé ekki að finna ákvæði samsvarandi því sem verið hafi í samningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. um nafnbreytingu stefnda, enda hafi félagið enga heimild haft til að binda stefnda að því leyti. Sú skylda sem stefndi hafi gengist undir gagnvart Árna Grétari Gunnarssyni ehf. hafi því hvorki fylgt með við sölu húsgagnaverslunarinnar til Lystadúns Snælands ehf., né hafi stefndi tekið beint á sig sams konar skuldbindingu gagnvart Lystadúni Snælandi ehf. Ef vilji Árna Grétars Gunnarssonar ehf. eða Lystadúns Snælands ehf. hefði staðið til þess að halda framangreindri skuldbindingu upp á stefnda gagnvart Lystadúni Snælandi ehf., hefði þurft að semja sérstaklega um það milli félaganna eða beint við stefnda. Það hafi ekki verið gert og því beri að sýkna stefnda af þessari kröfu stefnanda.

Stefndi byggir sýknukröfu sína vegna annars kröfuliðar í öðru lagi á því að skömmu eftir sölu Árna Grétars Gunnarssonar ehf. á húsgagnaversluninni Marco til Lystadúns Snælands ehf., hafi tekist samkomulag milli stefnda og Lystadúns Snælands ehf. um að stefndi héldi nafni sínu óbreyttu. Hafi fyrirsvarsmenn aðila rætt saman í janúar 2002, en frumkvæðið að þeim viðræðum hafi komið frá stefnda. Hafi tilgangur viðræðnanna verið að kanna fyrirætlanir stefnanda með verslunarnafnið M-x-x enda hafi stefnandi ekki aflað nytjaleyfis stefnda líkt og Árna Grétari Gunnarssyni ehf. hafi verið veitt með kaupsamningi 1. ágúst 2001. Þá hafi hann viljað ræða við stefnanda um nafnbreytingu. Stefndi hafi talið slíkt í samræmi við góða viðskiptahætti þótt hann teldi stefnanda ekki eiga samningsbundna kröfu um breytingu á nafninu. Samtali fyrirsvarsmanns stefnda og þáverandi fyrirsvarsmanns stefnanda, K-kk-ef S-kk-ef, sé lýst í framlögðum útprentuðum tölvupósti. Komi þar fram að fyrirsvarsmaður stefnda hafi boðist til að breyta nafni stefnda, en jafnframt óskað eftir því að stefnandi sæi þá til þess að nafnið, og þar með vörumerkjarétturinn, glataðist ekki eða lenti í höndum óviðkomandi þriðja aðila. Hafi fyrirsvarsmaður stefnanda ekki talið það fýsilegan kost að taka við vörumerkjaréttinum í heild sinni, t.d. með stofnun nýs fyrirtækis með heitinu Marco, eða með því að breyta nafni síns fyrirtækis. Hafi því orðið að samkomulagi með aðilum að stefndi myndi halda nafni sínu óbreyttu, enda myndi félagið eingöngu starfa í heildsölurekstri en ekki verslunarrekstri. Stefnandi myndi eftir sem áður nota verslunarheitið Marco og þá í samsetningunni Lystadún Marco.

Tilvist þessa samkomulags stefnda og stefnanda, eða þess félags sem stefnandi reki rétt sinn til, sé augljós og nægi í því sambandi að benda á að samkomulagið hafi komið til framkvæmda til samræmis við efni þess, án nokkurra athugasemda af hálfu aðila. Í því sambandi megi benda á eftirfarandi staðreyndir: Lystadún Snæland ehf. hafi lokað heimasíðunni marco.is í desember 2001. Í kaupsamningi milli þáverandi og núverandi eigenda stefnanda, segi að með í kaupunum fylgi „nöfnin L-x-x S-x-x og L-x-x M-x-x, lager, tæki, tól og viðskiptavild, lénið lystadún.is ásamt heimasíðu að engu undanskildu.“ Í samningnum sér hvergi minnst á lénið marco.is, verslunarheitið Marco né eignar- eða notkunarheimild yfir vörumerkinu Marco. Eingöngu sé fjallað um samsetninguna Lystadún Marco, til samræmis við samkomulag aðila. Þáverandi fyrirsvarsmaður Lystadúns Snælands ehf. hafi aldrei sett fram kröfu á hendur stefnda um að breyta nafni félagsins. Þá sé tilvist samkomulagsins viðurkennd í stefnu, bæði að stefnandi hafi látið notkun stefnda á nafni félagsins óátalda, sem og að stefnandi hugðist ekki nýta sér nafnið M-x-x.

Af framansögðu verði að telja ljóst, þrátt fyrir að stefnanda tækist með einhverjum hætti að byggja kröfu sína um nafnabreytingu á upphaflegum kaupsamningi um húsgagnaverslunina Marco, milli stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf., að fyrirsvarsmaður stefnda og fyrrverandi fyrirsvarsmaður stefnanda sömdu um að stefndi þyrfti ekki að breyta nafni sínu. Sé það viðurkennt af fyrrverandi fyrirsvarsmanni stefnanda. Stefnandi geti ekki nú, um fjórum árum eftir gerð samkomulagsins, byggt á því að það sé haldlaust. Stefnandi verði að færa fram rök og sannanir fyrir því að samkomulag aðila sé fallið úr gildi, eða með öðrum hætti að sýna fram á réttmæti kröfugerðar sinnar. Það hafi hann ekki gert.

Stefndi byggir sýknukröfu sína um þetta atriði í þriðja lagi á því að vörumerkjaréttur hans byggist á notkun vörumerkisins, sbr. 2. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Vörumerkjaréttur sé eign og meðal annars verndaður af 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Telji stefnandi sig geta gert þá kröfu á hendur stefnda að hann láti af þeirri notkun vörumerkisins sem hafi skapað vörumerkjaréttinn, verði hann að færa fram fullgild rök fyrir þeirri kröfu. Það hafi stefnandi ekki gert. Þessi málsástæða sé jafnframt til stuðnings fyrri málsástæðum og beri að skýra allan vafa í málinu stefnda í hag með hliðsjón af framangreindu.

Stefndi byggir sýknukröfu sína í fjórða lagi á því að stefnandi hafi sýnt af sér tómlæti í málinu, sem leiða eigi til þess að kröfur hans á hendur stefnda, hafi þær einhvern tímann átt rétt á sér, séu fallnar niður. Tæp fimm ár séu síðan stefndi framseldi húsgagnaverslunina Marco og svo til jafnlangt síðan félag það sem stefnandi telji til réttinda yfir eignaðist verslunina. Það sé ekki fyrr en nú sem höfð sé uppi krafa í dómsmáli vegna vörumerkisins. Þar að auki hafi liðið eitt og hálft ár frá síðasta bréfi stefnanda til stefnda án þess að nokkuð hafi verið aðhafst í millitíðinni. Sé sérstaklega áréttað í þessu sambandi að fyrirsvarsmaður stefnda hafi skráð vörumerkið MARCO ISLAND árið 2004 án nokkurra mótmæla eða athugasemda stefnanda. Einnig sé bent sérstaklega á tölvubréf fyrirsvarsmanns stefnanda frá 3. september 2003, þar sem því sé lýst yfir að það trufli stefnanda lítið að stefndi hafi ekki skipt um nafn.

Nafn stefnanda sé DIMAR ehf., áður Lystadún Snæland ehf. Hafi stefnandi fengið leyfi til að nota verslunarheitið M-x-x í samsetningunni Lystadún Marco. Þrátt fyrir það hafi stefnandi að undanförnu notað nafnið M-x-x eitt og sér bæði innanlands og erlendis. Sé eðlilegt að það valdi ruglingi þegar fyrirtæki taki upp á því að nota nafn annars fyrirtækis. Þessi notkun brjóti gegn samkomulagi stefnda og stefnanda, lýsingu á eignum í kaupsamningi um hlutafé stefnanda, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga um vörumerki og 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005. Telji stefnandi að því sé öfugt farið, og stefndi hafi brotið gegn rétti hans til heitisins M-x-x, hafi honum borið rík skylda til að sanna það og bregðast skjótt við í þeim efnum. Þar sem nú séu liðin tæp fimm ár frá umræddri samningsgerð beri að sýkna stefnda á grundvelli tómlætis.

Stefnandi geri í þriðja lagi kröfu um að stefndi láti af notkun lénsins marco.is. Segi stefnandi kröfuna styðjast við 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, en ákvæðið sé fallið úr gildi. Stefndi geri ráð fyrir að stefnandi eigi við 12. gr. laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, nr. 57/2005, sem tekið hafi gildi 1. júlí 2005. Framangreint ákvæði eigi ekki við í málinu eins og stefnandi beiti því. Í því sé fjallað um firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hafi ekki rétt til er noti.

Stefndi eigi í fyrsta lagi vörumerkið Marco, á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Stefndi hafi aldrei látið réttindi á grundvelli vörumerkisins af hendi heldur eingöngu selt notkunarheimild að verslunarheitinu Marco. Jafnframt eigi fyrirsvarsmaður stefnda skráð vörumerkið MARCO ISLAND, sbr. 1. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Því sé ljóst að stefndi eigi fullan rétt yfir vörumerkinu Marco og því frjálst að nýta lénið marco.is fyrir starfsemi sína.

Í öðru lagi eigi stefnandi engan rétt til vörumerkisins Marco sem réttlæti kröfu hans. Stefnandi hafi aldrei öðlast annan og meiri rétt til merkisins en notkunarheimild á verslunarheitinu Marco. Hvergi sé í kaupsamningi stefnda við Árna Grétar Gunnarsson ehf. getið um lénið marco.is. Þó að Árni Grétar Gunnarsson ehf. hafi selt lénið við sölu verslunarinnar til Lystadúns Snælands ehf. sé ekkert að finna um lénið í síðari samningi þáverandi og núverandi eigenda stefnanda um kaup á hlutafé í félaginu. Í þeim samningi sé þó sérstaklega tekið fram að lénið lystadun.is fylgi með í kaupunum. Þar sem stefnandi hafi aldrei öðlast frekari rétt til vörumerkisins Marco en nytjaleyfi, og þar sem hann hafi aldrei öðlast neinn rétt yfir léninu marco.is, sé honum ekki heimilt að krefjast þess af stefnda að hann láti af notkun lénsins.

Í þriðja lagi, og það sem hvað mestu máli skipti, hafi stefndi látið lénið marco.is af hendi til forvera stefnanda, Lystadúns Snælands ehf. á árinu 2001. Hafi það framsal verið umfram þær skyldur sem hafi hvílt á stefnda samkvæmt kaupsamningi um húsgagnaverslunina Marco, en stefndi hafi talið einfaldlega sanngjarnt að eigandi húsgagnaverslunarinnar fengi tækifæri til að halda áfram uppbyggingu verslunarinnar, meðal annars með umræddu léni. Lystadún Snæland ehf., forveri stefnanda, hafi ekki haft meiri áhuga á léninu en svo að hann hafi sagt því upp. Lénið hafi þá legið laust til umsóknar hverjum sem er.

Þar sem M-x-x sé algengt alþjóðlegt mannsnafn, sem meðal annars megi finna í íslenskri símaskrá hefði lénið getað lent í höndum aðila sem hefði líklega átt jafnan lagalegan rétt til notkunar þess og eigandi vörumerkisins M-x-x. Einnig megi finna starfandi fyrirtæki á Íslandi með nafninu M-x-x sem hluta eða viðskeyti við fyrirtækjanafn sitt, sem hefðu hugsanlega haft áhuga á umræddu léni. Jafnframt sé vörumerkið Marco skráð á Íslandi af erlendum framleiðsluaðila sem hefði getað nýtt sér lénið. Stefndi hafi því skráð sig fyrir léninu. Stefnandi geti ekki nú gert kröfu um að stefndi hætti notkun lénsins, um fjórum árum eftir að stefnandi hafi sjálfur sagt léninu upp, enda sé réttur stefnda til lénsins mun ríkari en réttur stefnanda.

Stefndi mótmælir tilvísun stefnanda til 20. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993. Ákvæðið sé fallið úr gildi en samsvarandi ákvæði sé að finna í 5. gr. laga nr. 57/2005. Stefnandi hafi ekki með neinum hætti sýnt fram á að ákvæðið eigi við, eða að stefndi hafi brotið gegn góðum viðskiptaháttum. Stefndi hafi þvert á móti gert það sem í hans valdi standi til að efla rekstur húsgagnaverslunarinnar Marco, eftir að hún hafi verið seld, og ná skynsamlegum sáttum um notkun vörumerkisins Marco.

Með hliðsjón af framansögðu telur stefndi að sýkna beri hann af framangreindri kröfu stefnanda.

Um lagarök vísar stefndi til almennra reglna samninga- og kröfuréttar, ákvæða laga um vörumerki nr. 45/1997, ákvæða laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins nr. 57/2005, sem og ákvæða laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, sérstaklega varðandi sönnun og sönnunarbyrði, sem og hvort og hvernig málsefni verða borin undir dómstóla. Málskostnaðarkrafa stefndu eigi sér stoð í 129. og 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.

V

Stefnandi byggir fyrstu kröfu sína, um að viðurkennd verði notkunarheimild hans á verslunarnafninu M-x-x og um leið að stefnda sé óheimil hvers konar notkun heitisins Marco í atvinnustarfsemi sinni, á kaupsamningi stefnda við Árna Grétar Gunnarsson ehf. og síðari kaupsamningum um kaup og sölu á rekstri húsgagnaverslunar þeirrar sem upphaflega hét Marco. Stefndi lítur svo á að fyrri kröfuliður í fyrstu kröfu stefnanda um viðurkenningu á notkunarheimild hans á verslunarnafninu M-x-x sé andstæður 1. og 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Hann hafi aldrei reynt að koma í veg fyrir notkun stefnanda á heitinu, enda sé í gildi samningur þeirra á milli um þá notkun. Stefnandi hafi því enga lögvarða hagsmuni af því að fá skorið úr kröfunni.

Heimild til að höfða viðurkenningarmál er að finna í 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, en samkvæmt því ákvæði getur aðili sem hefur lögvarða hagsmuni af því að fá skorið úr um tilvist eða efni réttinda eða réttarsambands leitað viðurkenningardóms um kröfu sína í þeim efnum.

Með hliðsjón af því hvernig framangreind krafa stefnanda er sett fram verður ekki annað ráðið en að stefnandi líti svo á að með fyrrgreindum kaupsamningum hafi hann öðlast rétt til heitisins Marco og því sé stefnda óheimil hvers konar notkun þess í atvinnustarfsemi sinni. Um það er ágreiningur með aðilum og verður að telja að stefnandi hafi lögvarða hagsmuni af því að fá skorið úr þeim ágreiningi.

Í kaupsamningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. keypti sá síðarnefndi notkunarheimild á verslunarnafninu „Marco“ og í kaupsamningi Árna Grétars Gunnarssonar ehf. og stefnanda, keypti stefnandi notkunarheimild á verslunarnafninu „Marco“ svo og notkunarheimild á léninu marco.is. Þetta orðalag samninganna er skýrt og ekki er deilt um að stefndi hafi haft ráðstöfunarrétt á því sem hann seldi. Þá var í samningi stefnda og Árna Grétars Gunnarssonar ehf. ákvæði þess efnis að stefndi skuldbatt sig til að breyta nafni hlutafélagsins Marco ehf. Það hafði hann ekki gert þegar Árni Grétar Gunnarsson ehf. gerði kaupsamninginn við stefnanda. Stefndi var ekki aðili að þeim samningi og verður ekki séð að stefnandi geti byggt kröfur sínar á hendur stefnda á grundvelli kaupsamnings stefnda við Árna Grétar Gunnarsson ehf.

Án þess að afstaða sé tekin til þess hvort Árni Grétar Gunnarsson ehf. hafi haft heimild til að framselja til stefnanda notkunarheimild þá á verslunarnafninu Marco sem hann hafði keypt af stefnda og notkunarheimild á léninu marco.is sem hann fékk með í kaupunum, þá liggur fyrir samkvæmt gögnum málsins að stefndi og þáverandi fyrirsvarsmaður stefnanda, K-kk-nf S. S-kk-nf, komust að samkomulagi um notkun á nafninu M-x-x. Samkvæmt fyrirliggjandi tölvupósti fyrirsvarsmanns stefnda til nefnds K-kk-ef S. S-kk-ef er rakið að hvaða samkomulagi aðilar hafi komist. Þar kemur meðal annars fram að samkomulag væri um að stefndi héldi nafninu M-x-x gegn því að hann notaði það aðeins í heildsölurekstri en ekki verslunarrekstri og stefnandi, sem þá hét Lystadún Snæland ehf., hefði ákveðið að auglýsa undir nafninu Lystadún Marco. Þá kemur þar fram að stefnandi hafi lagt niður heimasíðuna marco.is og noti heimasíðuna lystadun.is. Efni samkomulagsins staðfesti K-kk-nf S. S-kk-nf með tölvupósti til fyrirsvarsmanns stefnda hinn 1. september 2003 auk þess sem hann staðfesti efni þess fyrir dómi.

Samkvæmt því sem nú hefur verið rakið er ljóst að aðilar sömdu um heimild stefnda til notkunar á nafninu M-x-x gegn því að hann notaði það eingöngu í heildsölurekstri. Stefnandi hefur haldið því fram að þrátt fyrir að hann hafi látið notkun stefnda á nafninu óátalda séu forsendur þess ekki lengur fyrir hendi. Hafi notkun stefnda á nafninu valdið töluverðum ruglingi og óþægindum fyrir stefnanda meðal annars varðandi reikninga. Þá hafi stefndi svikið loforð sitt og sé nú í starfsemi sem sé í beinni samkeppni við starfsemi stefnanda.

Ljóst er að það getur hæglega valdið ruglingi þegar tvö fyrirtæki nota sama nafnið í viðskiptum sínum og bera gögn með sér að reikningar hafi víxlast milli aðila máls þessa. Með vísan til ofangreinds samnings aðila var samkomulag um að stefnandi notaði nafnið L-x-x M-x-x í sínum viðskiptum. Virðist sá ruglingur sem komið hefur upp einkum hafa skapast af notkun stefnanda á heitinu M-x-x einu og sér þegar hann hefur skráð M-x-x sem flytjanda eða kaupanda vöru og á því ber hann sjálfur ábyrgð. Þá hefur stefnandi engin haldbær gögn lagt fram sem sýna fram á að stefndi hafi svikið loforð um að hefja ekki starfsemi í samkeppni við stefnanda, en samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er starfsemi aðila á ólíkum starfssviðum þar sem um ólíka vöruflokka er að ræða. Verður stefnandi að bera hallann af þeim sönnunarskorti. Þykir því ljóst að stefndi hefur ekki fyrirgert rétti til að halda nafninu M-x-x í heildsölurekstri sínum eins og samkomulag aðila gerir ráð fyrir.

Að öllu því virtu sem nú hefur verið rakið þykir ljóst samkvæmt skýru ákvæði framangreindra kaupsamninga, sbr. og fyrrgreint samkomulag stefnda og fyrirsvarsmanns stefnanda, K-kk-ef S. S-kk-ef, að stefnandi hefur ekki víðtækari rétt en notkunarheimild á verslunarnafninu M-x-x. Þannig felur notkunarheimild stefnanda ekki í sér að stefnda sé óheimil notkun á nafninu. Þegar af framangreindum ástæðum er stefnda ekki óheimil notkun heitisins Marco í atvinnustarfsemi sinni. Með vísan til alls þessa, svo og þeirri staðreynd að stefnandi hreyfði engum mótmælum þegar fyrirsvarsmaður stefnda skráði sig fyrir vörumerkinu MARCO ISLAND hinn 3. júní 2004, ber stefnda engin skylda til nafnabreytingar á félagi sínu.

Stefnandi hefur í þriðja lagi krafist þess að viðurkennt verði að stefnda beri að láta af notkun á léninu marco.is. Er byggt á því að notkun þess sem léns, eftir að hafa selt öðrum notkunarheimild verslunarheitisins Marco, sé til þess fallin að valda ruglingi og brjóti því gegn ákvæði 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. nú 12. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, og meginreglunni um góða viðskiptahætti. Í samræmi við það að því hefur verið slegið föstu að stefndi hefur heimild til notkunar nafnsins M-x-x verður ekki fallist á að notkun hans á léninu marco.is sé óheimil og í andstöðu við framangreint lagaákvæði. Þá byggir stefnandi á því að notkun stefnda á léninu brjóti í bága við 20. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. nú 5. gr. laga nr. 57/2005, en þar segir að óheimilt sé að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er gagnvart hagsmunum neytenda. Ekki verður séð á hvern hátt stefndi hefur brotið í bága við þetta ákvæði. Fyrir dómi staðfesti K-kk-nf S. S-kk-nf að stefnandi hefði sagt umdeildu léni upp og gat stefnandi því vænst þess að einhver annar tæki upp notkun þess og liggur fyrir að stefndi er skráður fyrir þessu léni. Verður því ekki fallist á að stefnda beri að láta af notkun lénsins.

Með vísan til alls framangreinds verður stefndi sýknaður af öllum kröfum stefnanda í málinu.

Eftir þessari niðurstöðu ber stefnanda að greiða stefnda málskostnað sem þykir hæfilega ákveðinn 600.000 krónur.

Af hálfu stefnanda flutti málið Á-kvk-nf S-kvk-nf S-kvk-nf hdl. en af hálfu stefnda flutti málið J-kvk-nf B-kvk-nf H-kvk-nf hdl.

G-kvk-nf B-kvk-nf héraðsdómari kveður upp dóminn.

D Ó M S O R Ð

Stefndi, Marco ehf., er sýknaður af öllum kröfum stefnanda, DIMAR ehf.

Stefnandi greiði stefnda 600.000 krónur í málskostnað.

G-kvk-nf B-kvk-nf