E-2132/2021

Mál þetta, sem dómtekið var 27. október 2022, var höfðað 14. október 2021, af Á-kk-þgf Ó-kk-þgf H-kk-þgf, [...], gegn Fagrablaki frá Keflavík ehf., [...].

Stefnandi krefst þess í fyrsta lagi að stefnda verði gert að hætta notkun á vörumerkinu Paddýs Irish pub eða samsettum merkjum sem leidd eru af vörumerkinu, svo sem Paddy Irish Pub, Paddys Beach Club eða önnur samþætt merki sem skeytt er við Paddys, í starfsemi sinni.

Í öðru lagi krefst stefnandi þess að stefnda verði gert að fjarlægja allar merkingar á húsnæðinu að [...], sem tengjast Paddýs Irish Pub eða orðmyndum sem eru leidda raf nafni Paddys og tengjast veitingarekstri í umræddu húsnæði, sem og allar tilvísanir til vörumerkis stefnanda á öðrum miðlum, svo sem orðmyndina Paddys Beach Club, sem og að stefnda verði meinað að nota vörumerkið Paddys eða afleidd afbrigði af vörumerkinu í rekstri veitingastaðar síns á grundvelli 44. g r. laga nr. 45/1997, með síðari breytingum, sbr. 15. g r. a. laga nr. 57/2005, með síðari breytingum, innan 15 daga frá uppkvaðningu dóms að viðlögðum 20.000 króna dagsektum er renni til stefnanda.

Í þriðja lagi krefst stefandi þess að stefnda verði gert að greiða honum endurgjald fyrir ólögmæta notkun á vörumerkinu að fjárhæð 2.000.000 króna með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001, með síðari breytingum, frá þingfestingardegi 27. október 2021 og til greiðsludags, á grundvelli 43. g r. laga nr. 45/1997, með síðari breytingum, enda hefur stefndi að mati stefnanda hagnýtt sér með ólögmætum hætti vörumerki stefnanda.

Loks krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

Stefndi krefst aðallega sýknu af öllum kröfum stefnanda. Til vara krefst stefndi lækkunar á fjárkröfu stefnanda. Þá krefst stefndi málskostnaðar úr hendi stefnanda.

Stefndi krafðist í upphafi frávísunar málsins frá dómi. Þeirri kröfu var hafnað með úrskurði dómsins hinn 1. apríl 2022.

I.

Helstu málsatvik

Tildrög þessa máls eru samkvæmt framlögðum gögnum í meginatriðum þau að stefnandi rak á árunum 2009 til 2014 eða 2015 veitingastaðinn Paddys Irish Pub að [...]. Virðist reksturinn hafa farið fram í gegnum tvö einkahlutafélög, annars vegar Ambi ehf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta 27. nóvember 2014, og hins vegar Paddys ehf., sem tekið var til gjaldþrotaskipta 16. apríl 2015. Samkvæmt framlögðum auglýsingum skiptastjóra í búum beggja þessara félaga fundust engar eignir í þeim og var skiptum á þeim báðum lokið án þess að greiðsla fengist upp í lýstar kröfur. Af gögnum málsins verður ekki ráðið hvernig reksturinn skiptist á milli þessara tveggja félaga. Virðist rekstur framangreinds veitingastaðar stefnanda hafa lagst af í lok árs 2014 eða byrjun árs 2015.

Stefndi keypti fasteignina að [...] af Þróunarsjóði Reykjanessbæjar með kaupsamningi, dagsettum 26. febrúar 2015, og opnaði þar síðar sama ár veitingastaðinn Paddy ́s Beach Pub. Ágreiningslaust er að áður en til þess kom áttu sér stað viðræður á milli stefnanda og stefnda um kaup stefnda á rekstri framgreinds veitingastaðar stefnanda. Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð stefnda varð ekkiaf því þar sem fyrr greind einkahlutafélög skulduðu háar fjárhæðir. Þá kemur þar fram að stefndi hafi keypt allt innbú sem tilheyrt hafi rekstrinum af þrotabúum framangreindra félaga með samkomulagi við skiptastjóra þeirra. Það samkomulag hefur ekki verið lagt fram í máli þessu.

Hinn 27. maí 2014 var sótt um skráningu orð- og myndmerkisins PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK hjá Einkaleyfastofu (nú Hugverkastofu) fyrir skemmti- og menningarstarfsemi í flokki 41 og veitingaþjónustu í flokki 43. Myndhluti umrædds vörumerkis er teikning af grænklæddum álfi, með rautt hár og rautt skegg og grænan hatt sem fjögurra blaða smári stendur upp úr. Í annarri hendi heldur álfurinn á ölkrús og í hinni heldur hann á skilti sem á er letrað PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK með ógreinilegum hástöfum. Umrætt vörumerki var skráð 1. desember 2014 og birt 15. sama mánaðar. Stefnandi er skráður eigandi umrædds vörmerkis í vörumerkjaskrá Hugverkastofu. Engin gögn liggja fyrir um það í málinu að umrætt vörumerki hafi verið notað í tengslum við rekstur stefnanda á fyrrgreindum veitingastað.

Í málinu liggur frammi bréf til stefnda, dagsett 10. nóvember 2016, varðand ætlaða óheimila notkun á vörumerkinu PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK. Er umrætt bréf ritað af lögmanni fyrir hönd tilgreinds umbjóðanda hans, sem sagður er eigandi umrædds vörumerkis, og farið fram á stefndi láti af notkun þess auk þess sem áskilinn er réttur til að krefja stefnda um greiðslu fyrir ætlaða notkun þess frá árinu 2015 að telja. Þá liggur frammi bréf til stefnda, dagsett 4. mars 2020, sama efnis sem ritað er af lögmanni fyrir hönd stefnanda. Engin gögn liggja fyrir um það í málinu hvenær eða hvernig umrætt vörumerki varð eign stefnanda. Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð stefnda barst honum hvorugt framangreindra bréfa.

Ekki liggja frammi gögn um frekari samskipti á milli málsaðila. Stefnandi höfðaði svo mál þetta sem fyrr greinir 14. október 2021.

II.

Helstu málsástæður stefnanda

Stefnandi byggir á því að hann sé skráður eigandi orð- og myndmerkisins Paddys Irish Pub Keflavík, vörumerkjaskráning nr. V0093054, sem skráð hafi verið hjá Einkaleyfastofu (nú Hugverkastofu) hinn 27. maí 2014, á grundvelli laga um vörumerki nr. 45/1997, með síðari breytingum. Samkvæmt 4. gr. þeirra laga öðlist eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess. Í því feli st réttur til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem sé eins og vörumerkið og notað fyrir sömu vörur og þjónustu, tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ. m. t. um að tengsl séu með merkjunum, eða tákn sem er eins ogeða líkt vörumerkinu og er notað, án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur ogþjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis.

Stefnandi byggi á því að vörumerkið Paddy‘s Irish Pub Keflavík sé háð eignarétti hans sem sé meðal annar svarinn af 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sem ekki megi skerða nema fullar bætur komi fyrir. Með því að nota vörumerki í eigu stefnanda í fjárhagslegum ávinningi sé stefndi að skerða eignarétt stefnanda með óheimiluðum hætti.

Stefnandi byggi á því að vörumerki hans sé þekkt á suðuvesturhorni landsins og hafi leitt til fjárhagslegs ávinnings fyrir stefnda, þar sem um sé að ræða vörumerki sem sé hornsteinn í menningar og veitingahúsalífi í Reykjansbæ. Stefnandi hafi rekið veitingahús undir umræddu vörumerki um árabil, byggt það upp og áunnið því viðskiptavild sem stefndi hagnýti sér nú og hafi hagnýtt sér allt frá áramótum 2014 og 2015 án þess að greiða fyrir það krónu. Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum, sé þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón sem hlotist hafi af broti hans. Þá sé þeim sem hagni st á broti á vörumerkjarétti án þess að um ásetning eða gáleysi hafi verið að ræða, skylt að greiða hæfilegt endurgjald sem aldrei megi þó vera hærra en ætla megi að nemi hagnaði hans af brotinu. Í athugasemdum með frumvarpi því er orðið hafi að lögum um vörumerki segi að brot framin af ásetningi eða gáleysi leiði til þess að hinn brotlegi sé skaðabótaskyldur og skuli bætur miðast við tjón þess sem brotið sé gegn. Við mat á tjóni skuli almennar reglur gilda, en hafa skuli í huga að brot gegn vörumerkjarétti geti rýrt viðskiptavild sem tengist vörumerki þótt ekki sé beinlínis hægt að sýna fram á minni viðskipti, enda geti tjónið verið á þann veg að viðskipti aukist ekki. Þegar um sé að ræða skerðingu á viðskiptavild beri að hafa í huga þá vinnu og þann kostnað sem lagt hafi verið í til þess að skapa viðskiptavildina. Stefnandi teljiað skilyrði 1. og 2. mgr. 43. gr. laga nr. 45/1997, með síðari breytingum, séu uppfyllt, og því sé krafist sanngjarns endurgjalds vegna tjóns stefndanda af ólögmætri notkun á vörumerki hans að álitum að fjárhæð 3.000.000 krónur vegna notkunar á vörumerkinu frá árinu 2015, eða sem svari til 600.000 krónaá ári. En samkvæmt 2. mgr. 43. gr. sömu lagi sé mat á tjóni stefnanda í höndum dómara.

Ljóst sé að stefndi hafi og byggi enn starfsemi sína á vörumerki stefnanda sem hafi leitt til fjárhagslegs ávinnings fyrir stefnda vegna þess hversu þekkt vörumerkið sé. Í huga stefnanda sé ljóst að með þessari hagnýtingu hafi stefndi brotið af sér gagnvart stefndanda með þeim hætti að skilyrðum ákvæða 42. gr., sbr. 43. gr. laga nr. 45/1997, með síðari breytingum, sé fullnægt, þar sem kveðið séá um að þeim sem af ásetningi eða gáleysi brjóti gegn vörumerkjarétti sé skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis og skaðabætur fyrir annað tjón sem af broti hans hafi hlotist. Mat á þessu sé í höndum dómara en stefnandi teljiað álitum að þetta tjón hans nemi 3.000.000 króna.

Stefnandi byggi einnig á því að stefndi hafi með hagnýtingu á vörumerki í hans eigu brotið freklaga gegn ákvæðum laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, með síðari breytingum, þar sem stefndi hafi brotið í bága við góða viðskiptahætti með því að hagnýta sér vörumerki í eigu annars aðila, sbr. t. d. 15. gr. a. fyrrnefndra laga, þar sem fram komi að óheimilt sé að nota firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Ljóst sé að stefndi hafi viðhaft óréttmæta viðskiptahætti gagnvart stefnanda í máli þessu.

Stefnandi byggi á því að á grundvelli 44. gr. laga nr. 45/1997, eigi að banna stefnda alla notkun á vörumerkinu Paddys Irish Pub Keflavík, í hvaða orðmynd og hvaða merkingu sem nafnið sé notað í tengslum við veitingahúsarekstur stefnda í Reykjansbæ. Á þeim grundvelli eigi að taka allar merkingar af húsinu, gluggum, glösum, fastabúnaði, auglýsingaefni, markaðsefni og samfélagsmiðlasíðum, sem tengist Paddys í hvaða afbrigði í tengslum við veitingahúsastarfsemi stefnda, að viðlögðum dagsektum eftir ákvörðun dómsins.

Framangreindu til stuðnings vísar stefnandi til laga um vörumerki nr. 45/1997, með síðari breytingum, einkum og sér í lagi ákvæða 4. gr., 5. gr., 40. gr., 42. gr., 43. gr., 44. gr. og 45. gr. laganna. Þá vísar stefnandi til ákvæða laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, einkum 15. gr. a. laganna. Kröfu sinni um dagsektir til stuðnings vísar stefnandi til 2. málsl. 4. mgr. 114. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Loks vísar stefnandi til 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 kröfu sinni um málskostnað til stuðnings.

III.

Helstu málsástæður stefnda

Kröfu sinni um sýknu til stuðnings byggir stefndi á því að stefnandi geti ekki byggt rétt á vörumerkjaskráningu nr. V0093054, þar sem ógilda beri það vörumerki vegna notkunarleysis, sbr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, en kröfu þess efnis hafi verið beint til Hugverkastofu hinn 24. mars 2021. Þannig sé nú til meðferðar hjá Hugverkastofu krafa um niðurfellingu vörumerkjaréttar stefnanda á grundvelli notkunarleysis, sbr. 28. gr. c. laga nr. 45/1997. Það mál hafi hins vegar verið sett á bið þar til niðurstaða þessa máls liggi fyrir. Verði eigi á það fallist sé vísað til þess að vörumerki stefnanda hafi aldrei verið í notkun stefnda og að líkindi þau sem stefnandi byggi kröfur sínar á falli annarsvegar ekki undir vörumerkjarétt stefnanda og uppfylli hinsvegar ekki skilyrði vörumerkjaréttar um ruglingshættu.

Stefndi vísi til þess að samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 megi fella niður skráningu vörumerkis hafi notkun þess eigi hafist innan fimm ára frá skráningu eða notkun þess fallið niður í fimm ár samfellt. Vörumerki stefnanda hafi verið skráð þann 1. desember 2014 og hafialdrei verið í notkun frá þeim tíma. Ennfremur sé vísað til þess að til að uppfylla skilyrði vörumerkjaréttar til notkunar þá þurfi vörumerki að hafa verið notað sem slíkt, þ. e. í raunverulegri markaðssetningu. Augljóst sé að svo sé ekki í tilfelli vörumerkis stefnanda en jafnframt sé ljóst að stefnanda hafi verið í lófa lagið að nýta umrætt vörumerki sitt, sem hann þó hafi kosiðað gera ekki.

Árétta beri að vörumerkjaréttur sá sem stefnandi kveði sig eiga nái einvörðungu til þess vörumerkis sem hann sé skráður fyrir, þ. e. hið samsetta orð og myndmerki. Í því tilliti sé ennfremur á því byggt að sá hluti hins samsetta vörumerkis stefnanda sem vísi til orðsins Paddy eða orðasambandsins Paddys Irish pub geti ekki komið í veg fyrir notkun annarra á því orði eða orðasambandi enda hafi í vörumerkjarétti verið litið svo á að orð í myndmerki njóti ekki sömu verndar og ef orð þess væru hrein orðmerki. Aukinheldur sé orðmyndin PADDY skráð vörumerki í eigu annars. Þá sé orðmyndin Paddy ́s Irish Pub vel þekkt um allan heim og vísi til tegundar vöru eða þjónustu sem veitt séá viðkomandi stað, sbr. 3. tölul.13. gr. laga nr. 45/1997. Þá hluta vörumerkisins hefði stefnandi þannig aldrei fengið skráða eina og sér en af því leiði að vörumerkjaréttur stefnanda nái ekki til þess hluta, sbr. 15. gr. laga nr. 45/1997. Með sömu rökum og stefnandi beri við í máli þessu hefði vörumerki stefnanda raunar aldrei átt að fá skráningu. Vænta megi þó að skráning vörumerkis stefnanda hafi einmitt fengist vegna sérkennandi einkenna þess hluta merkisins sem er myndrænn. Vísanir til þeirra einkenna vörumerkis stefnanda sé hvergi að finna á skemmtistað stefnda.

Stefnandi geri kröfu um að stefnda verði annað hvort gert að hætta notkun á vörumerkinu Paddýs Irish Pub eða samsettum merkjum sem sögð eru leidd af umræddu vörumerki. Þá séu dæmi nefnd um orðmyndir, þ. e. Paddy Irish Pub og Paddys Beach Club. Stefndi byggi sýknukröfu sína hvað varði fyrri lið kröfunnar á því að vörumerki það sem stefnandi byggi kröfur sínar á, þ. e. hið samsetta orð- og myndmerki svo sem áður er lýst, sé ekki og hafi aldrei verið í notkun stefnda. Annað sé ósannað. Þ að vörumerki sem stefndi noti í viðskiptum sínum sé Paddy ́s Beach Pub. Vörumerkið sé bleikt og fjólublátt að lit, í því sem kalla megi strandarþema, og þannig vel aðgreinilegt frá vörumerki stefnanda. Réttur stefnanda nái til hins samsetta orð- og myndmerkis en ekki til orða eða orðasambanda sem ekki fái st skráð ein og sér. Vörumerki stefnda rúmist því fráleitt innan verndarsviðs vörumerkis stefnanda.

Séu vörumerki stefnanda og vörumerki stefnda borin saman sé augljóst að eigi séum sama fyrirtæki að ræða. Bæði séu merkin ólík að lit og lögun, myndefnið sé annarsvegar strandarþema og hinsvegar áberandi álfur og leturgerð sé allt önnur. Einu líkindin séu vísun til orðanna Paddy og Pub, sem hvorugt fengist skráð eitt og sér, eins og áður segi. Hvorutveggja vísi enda til ákveðinnar tegundar skemmtistaða.

Í athugasemdum við frumvarp það sem orðið hafi að lögum nr. 45/1997 segi um mat á því hvort hætta sé á ruglingi að heildarmynd merkis ráði meiru en einstakir hlutar þess þegar meta skuli hvort ruglast megi á merkjum. Þá sé sjónlíking merkja það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi. Þá gildi og sú almenna regla að þeim mun ólíkari sem merkin séu, þeim mun skyldari, tengdari og svipaðri megi vörutegundir vera, án þessað hætta sé á að villst verði á merkjum.

Á fasteign stefnda við [...]séu eldri merkingar sem ekki vísi til vörumerkis í eigu stefnanda, heldur séum að ræða auglýsingu frá Guinness þar sem Paddy ́s Irish Pub hafiverið skeytt við merki umrædds bjórframleiðanda líkt og framlögð gögn beri vott um. Hvergi sé vísað til vörumerkis stefnanda en leturgerðin sé nokkuð sérkennandi og allt önnur en sú leturgerð sem notuð séí vörumerki stefnanda. Merkin séu jafnframt ólík að lit og lögun og myndefnið annað. Bæði gluggamerkingar og skilti hafi verið á fasteigninni þegar stefndi hafi fest kaup á henni, kostnaðarsamt sé að skipta út slíkum merkingum en ætla megi að slíkt sé á ábyrgð þess sem telji sig eiga tilkall til þeirra. Enginn slíkur aðili hafi gefið sig fram við stefnda en á því sé jafnframt byggt að hafi eignarréttur merkinganna ekki fylgt fasteigninni sjálfri, þá hafi þær fylgt kaupum stefnda á öllu innbúi og fylgihlutum af skiptastjóra þrotabús Amba ehf., sem hafi verið í eigu stefnanda en tekið til gjaldþrotaskipta hinn 27. nóvember 2014, þ. á. m. vörumerkjaréttur til þeirra, hafi hann yfirhöfuð verið til staðar. Beri þess að geta að lýstar kröfur í búið hafi numið 15.177.734 krónum líkt og framlögð tilkynning um skiptalok beri vott um.

Orðasambandið Paddy ́s Irish Pub sé vel þekkt um allan heim og vísi til ákveðinnar tegundar af skemmtistöðum. Á því sé þannig ennfremur byggt að jafnvel þó stefndi hafi látið vera að fjarlægja umræddar merkingar, þá brjóti það eigi í bága við vörumerkjarétt stefnda. Í fyrsta lagi séekki um að ræða vörumerki í eigu stefnanda en til þess beri jafnframt að líta að stefnandi hafi valið að skrá umrætt vörumerki með þeim hætti sem hann hafi gert, þ. e. sem samsett orð- og myndmerki, og það eftir að rekstur hans hafi orðið gjaldþrota. Hafi það verið meining stefnanda á þeim tíma að hann hefði öðlast vörumerkjarétt sem næði til merkinga á fasteigninni að [...]þá hefði honum verið í lófa lagið að láta á þá skráningu reyna á þeim tíma. Það hafi hann þó ekki gert heldur hafi hann valið að skrá það vörumerki sem um sé rætt í máli þessu. Hafi enda slíkur réttur verið fyrir hendi þá hafi hann tilheyrt hinum gjaldþrota rekstri, eins og áður sé lýst. Í öðru lagi hafi umræddar merkingar verið látnar óátaldar í um það bil 6 ár, bæði af hálfu stefnanda og annarra. Þess beri að geta að á sama tíma og kröfubréf, dagsett 10. nóvember 2016, hafi verið ritað hafi forsvarsmenn stefnda átt í góðum samskiptum við þáverandi eiganda umrædds vörumerkis, J-kk-þf M-kk-þf, sem komið hafi reglulega á skemmtistað stefnda, m. a. í greiðasemi við stefnda þegar á hafi þurft að halda, en viðkomandi hafi oftsinnis leigt og lánað stefnda hljóðkerfi inn á staðinn. Krafa um að fjarlægja umræddar merkingar sé þannig of seint fram komin enda liðin um 7 ár frá því að stefnandi hafi látið af notkun þess vörumerkis sem hann byggi kröfur sínar á. Á því sé þannig enn fremur byggt að krafan sé niðurfallin fyrir tómlæti.

Um þriðju dómkröfu stefnanda vísi st til málatilbúnaðar stefnda sem fjallað hafiverið um vegna fyrstu og annarrar kröfu stefnanda. Gildi þær málsástæður einnig hvað varði fjárkröfu stefnanda, eftir því sem við eigi. Ítrekað séí þessu samhengi að vörumerki í eigu stefnanda sé samsett orð- og myndmerki með ógreinilegu letri. Skráningin hafi verið birt þann 15. desember 2014 og eigandi lýstur Paddys ehf., sem hafi verið félag í eigu stefnanda. Það vörumerki muni síðar hafa verið framselt til J-kk-ef M-kk-ef en ætla megi að þá hafi þegar verið komin fram krafa um gjaldþrotaskipti áðurnefnds félags. Bú Paddys ehf. hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta með úrskurði héraðsdóms 16. apríl 2015 líkt og framlögð tilkynning um skiptalok beri vott um. Hefði umrætt vörumerki verið einhvers virði megi ætla að skiptastjóri hefði krafist riftunar framsalsins eða að eitthvert verð hefði komið fyrir. Svo hafi ekki verið. Í tilkynningu skiptastjóra um skiptalok komifram að búið hafi verið eignalaust og ekkert hafi fengist upp í kröfur. Af þeim sökum sé skorað á stefnanda að sýna fram á raunvirði vörumerkisins, hafi það verið nokkuð.

Ljóst sé jafnframt af gögnum málsins að síðastliðin 6 ár hafi stefnandi ekki verið rétthafi hins samsetta orð- og myndmerkis er hann byggi málatilbúnað sinn á, í það minnsta ekki samfleytt. Í málsatvikalýsingu sé því haldið fram að hið samsetta orð- og myndmerki hafi upphaflega verið í eigu einkahlutafélags og af framlögðu kröfubréfi, dagsettu 10. nóvember 2016, megi sjá að stefnandi var ekki rétthafi þess á þeim tíma, enda bréfið ritað í nafni annars manns sem þar er tilgreindur rétthafi. Þá sé hvergi rökstutt með hvaða hætti stefnandi hafi orðið fyrir fjárhagslegu tjóni eða miska og af lestri stefnu sé ógerningur að átta sig á því hvenær stefnandi hafi orðið rétthafi að hinu samsetta orð-og myndmerki, hvernig það hafi farið fram, hvaða verð hafi verið fyrir það greitto. s. frv. Þ að sé þó hafið yfir allan vafa að þegar stefnandi hafi eignast umrætt vörumerki hafi hann haft fulla vitneskju um merkingar þær sem um sé deilt í máli þessu. Þá beri jafnframt til þess að líta að rekstur skemmtistaða á Íslandi hafi átt undir högg að sækja síðustu ár, vegna heimsfaraldurs af völdum Covid- 19 og samkomutakmarkana svo sem alkunna sé. Ítrekað sé að stefndi hafi ekki hagnýtt vörumerki stefnanda, hvorki í markaðssetningu eða öðru. Raunar hafi stefnda verið ókleyft að nýta nokkuð vörumerki í markaðssetningu í um það bil tvö ár, af augljósum ástæðum.

Framangreindu til stuðnings vísar stefnandi heildstætt til ákvæða laga nr. 45/1997. Þá vísar stefnandi til XXI. kafla laga nr. 91/1991 kröfu sinni um málskostnað til stuðnings.

IV.

Niðurstaða

Líkt og að framan er rakið lýtur ágreiningur málsaðila í grunnin að því hvort stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda til orð- og myndmerkisins PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK, vörumerkjaskráning nr. V0093054, í atvinnustarfsemi sinni. Stefnandi byggir í meginatriðum á því að notkun stefnda á orðunum „Paddys Irish Pub“, bæði saman og ásamt öðrum orðum og óháð rithætti, í atvinnustarfsemi sinni feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda til umrædds orð- og myndmerkis og óréttmæta viðskiptahætti. Á þeim grundvelli gerir stefnandi í fyrsta lagi kröfu um að stefnda verði gert að láta af þeirri notkun, í öðru lagi kröfu um að honum verði gert að fjarlægja merkingar sem innihalda umrædd orð af því húsnæði sem framangreind atvinnustarfsemi fer fram í sem og úr öðru markaðsefni og bönnuð frekari notkun þeirra og loks í þriðja lagi kröfu um að stefnda verði gert að greiða stefnanda hæfilegt endurgjald fyrir umrædda notkun. Stefndi byggir sýknukröfu sína í fyrsta lagi á því að vörumerkjaréttur stefnanda til umrædds vörumerkis sé niður fallinn vegna notkunarleysis, sbr. 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997, og hann geti því ekki byggt rétt á umræddri skráningu og í öðru lagi á því að stefndi hafi svo hvað sem því líði hvorki brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda til umrædds orð- og myndmerkis í atvinnustarfsemi sinni né viðhaft óréttmæta viðskiptahætti.

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 má fella skráningu vörumerkis niður með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar, sbr. 28. gr. c sömu laga, ef eigandi að því hefur ekki, innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk, hafið raunverulega notkun vörumerkis hér á landi fyrir þá vöru eða þjónustu sem það er skráð fyrir, eða hafi slík notkun fallið niður í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Samkvæmt a-lið 1. mgr. tilvitnaðrar 28. gr. c er svo unnt að fella skráningu niður, í heild eða að hluta, með dómi eða ákvörðun Hugverkastofunnar ef merki hefur ekki verið notað hér á landi í samræmi við 25. gr. innan fimm ára frá því að skráningarferli lauk fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hefur ekki verið notað í fimm ár samfellt, nema gildar ástæður séu fyrir því að það hefur ekki verið notað. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar getur hver sem er farið fram á niðurfellingu skráningar.

Samkvæmt framlögðum gögnum hefur stefndi farið fram á það við Hugverkastofu að skráning áðurgreinds vörumerkis stefnanda verði felld niður vegna notkunarleysis. Þannig liggur frammi tölvubréf frá Hugverkastofu til aðila þessa máls, dagsett 30. apríl 2021, þar sem vísað er til erindis stefnda framangreinds efnis. Þá kemur fram í umræddu tölvubréfi að Hugverkastofa hafi fengið upplýsingar um að fyrir Héraðsdómi Reykjaness sé til meðferðar mál vegna ólögmætrar notkunar þess vörumerkis sem umrætt erindi lúti að. Samkvæmt 2. mgr. 42. gr. reglugerðar nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja sé Hugverkastofu heimilt að fresta málsmeðferð í niðurfellingarmáli ef líklegt sé að niðurstaða í öðru máli muni hafa áhrif á það. Í ljósi þess að áðurgreint erindi stefnda til Hugverkastofu varði meint notkunarleysi eiganda merkisins telji stofnunin líkur á því að niðurstaða í umræddum dómsmáli muni hafa áhrif á málið. Af þeim sökum sé málsmeðferð frestað með vísan til framangreinds ákvæðis þar til niðurstaða liggi fyrir í dómsmálinu.

Í niðurlagi tilvitnaðrar 2. mgr. 42. gr. reglugerðar nr. 850/2020 kemur fram að heimild Hugverkastofu til að fresta málsmeðferð í niðurfellingarmáli skuli beitt varlega og aðeins ef sterkar líkur séu á því að niðurstaðan komi til með að hafa áhrif. Þá kemur fram í 3. mgr. sömu greinar að ef Hugverkastofa frestar málsmeðferð skuli málsaðilum sent rökstutt erindi þess efnis. Ákvörðun Hugverkastofu um frestun umrædds niðurfellingarmáls er þó ekki rökstudd frekar í framangreindu tölvubréfi en áður greinir og ekki frekar skýrt af hverju stofnunin telji niðurstöðu í dómsmáli þar sem ekki hefur verið gerð krafa um niðurfellingu skráningar umrædds merkis sé líkleg til að hafa áhrif á umrætt niðurfellingarmál.

Samkvæmt framansögðu liggur ekki fyrir ákvörðun Hugverkastofu um niðurfellingu skráningar framangreinds vörumerkis stefnanda. Þá hefur stefndi ekki gert gagnkröfu í máli þessu um að skráning vörumerkis stefnanda verði felld niður á grundvelli notkunarleysis. Að mati dómsins er það forsenda þess að varnir byggðar á meintu notkunarleysi skráðs vörumerkis komist að í dómsmáli sem varðar ætluð brot á vörumerkjarétti eiganda þess að samhliða sé gerð gagnkrafa um að skráning þess verði felld niður á þeim grundvelli, sbr. 1. mgr. 25. gr., a-lið 1. mgr. 28. gr. c laga nr. 45/1997. Ella stendur umræddur vörumerkjaréttur óhaggaður og óhjákvæmilegt að leysa úr viðkomandi máli í samræmi við það. Að framansögðu virtu koma varnir stefnda byggðar á ætluðu notkunarleysi umrædds vörumerkis stefnanda ekki til frekari skoðunar.

Úrlausn um allar dómkröfur stefnanda ræðst í grunninn af því hvort stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti hans til orð- og myndmerkisins PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK, vörumerkjaskráning nr. V0093054, í atvinnustarfsemi sinni. Myndhluti umrædds vörumerkis er líkt og fram kemur í lýsingu á helstu málsatvikum hér að framan teikning af grænklæddum álfi, með rautt hár og rautt skegg og grænan hatt sem fjögurra blaða smári stendur upp úr. Í annarri hendi heldur álfurinn á ölkrús og í hinni heldur hann á skilti sem á er letrað PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK með ógreinilegum hástöfum. Umrætt merki er skráð fyrir skemmti- og menningarstarfsemi í flokki 41 og veitingaþjónustu í flokki 43.

Kveðið er á um inntak vörumerkjaréttar í 4. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt þeirri grein öðlast eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum umræddra laga. Í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er eins og vörumerkið og er notað fyrir sömu vörur og þjónustu, sbr. 1. tölul. umræddrar greinar, tákn sem er eins og eða líkt vörumerkinu og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þ. m. t. um að tengsl séu með merkjunum, sbr. 2. tölul. sömu greinar, eða tákn sem er eins eða líkt vörumerkinu og er notað án réttmætrar ástæðu, fyrir sömu, svipaðar eða ólíkar vörur og þjónustu ef vörumerkið telst vel þekkt hér á landi og notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ágreiningslaust er að stefndi hefur ekki notað vörumerki sem er eins og umrætt vörumerki stefnanda í skilning 1. tölul. 4. gr. laga nr. 45/1997 og ekkert liggur fyrir um það í málinu að vörumerki stefnanda geti talist vel þekkt hér á landi í skilningi 3. tölul. sömu greinar eða að önnur skilyrði þess ákvæðis séu uppfyllt. Eftir stendur þá hvort stefndi hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnanda í skilningi 2. tölul. umræddrar greinar.

Tvö skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo ruglingshætta í skilningi 2. tölul. 4. gr. laga nr. 45/1997 teljist vera fyrir hendi milli tveggja vörumerkja, annars vegar merkjalíking, þ. e. viðkomandi vörumerki þurfa að vera eins eða lík, og hins vegar vöru-og þjónustulíking, þ. e. viðkomandi vörumerki þurfa að vera skráð eða notuð fyrir sömu eða svipaðar vörur eða þjónustu. Umrædd skilyrði ber að skoða í samhengi þannig að þeim mun meiri merkjalíking sem er til staðar þeim mun minni kröfur eru gerðar til vöru-og þjónustulíkingar og öfugt. Við mat á því hvort ruglingshætta telst vera fyrir hendi er það samanburður á heildarmynd viðkomandi vörumerkja sem ræður úrslitum. Heildarmynd vörumerkis samanstendur af heildarútliti þess og þeim sjónarænu áhrifum sem það skilur eftir í huga hins almenna neytanda, hljómfalli vörumerkisins og framburði, þýðingu vörumerkisins og þeim hugrænu áhrifum sem það skilur eftir í huga hins almenna neytanda og loks því hvaða vörur og þjónustu viðkomandi vörumerki er ætlað að auðkenna. Af því leiðir að við mat á ruglingshættu milli tveggja vörumerkja þarf að líta til sjón líkingar, hljóðlíkingar og merkingarlíkingar viðkomandi vörumerkja sem og vöru- og þjónustulíkingar. Þá er ruglingshætta í öllum tilvikum metin frá sjónarhóli hins almenna neytanda og lýtur að því hvort líklegt sé að hann rugli vörumerkjunum saman eða telji eftir atvikum tengsl vera með þeim, þ. e. að vörur eða þjónusta auðkenndar með viðkomandi vörumerkjum eigi sér sama viðskiptalega uppruna.

Samkvæmt framlögðum gögnum ber veitingastaður stefnda að [...] heitið Paddy ́s Beach Pub. Þá notar hann óskráða orð- og myndmerkið PADDÝSBEACHPUB í tengslum við þá atvinnustarfsemi. Samkvæmt framlögðum gögnum er um að ræða bleikan ferhyrning sem orðið PADDY ́S er letrað á í bláum lit með sérkennandi letri í lágstöfum og undir það orðin BEACH PUB í grænbláum lit með hefðbundnu letri í hástöfum. Á hinum bleika ferhyrnda grunni aftan við orðið PADDY ́S mótar fyrir pálmatré, konu að leika blak og fleiri ógreinilegum myndum í örlítið dekkri bleikum lit. Samkvæmt framlögðum gögnum hefur stefndi útbúið strandblakvöll aftan við veitingastaðinn og kallast því bæði heiti staðarins og útlit óskráðs vörumerkis hans að ákveðnu leyti á við það. Ofan við dyr veitingastaðar stefnda sem og á einum glugga hússins er svo samkvæmt framlögðum gögnum merkingin PADDÝSMUSICSPORTIRISHPUB. Um er að ræða merkingu á hvítum sporöskjulaga grunni með gylltum ramma. Á þann grunn eru orðin PADDÝSMUSICSPORTIRISHPUB letruð í sérkennandi letri í lágstöfum. Efst er orðið PADDY ́S í svörtum lit þar sem úrfellingarmerkið er grænt í formi smára, fyrir neðan það koma orðin MUSIC SPORT í rauðum lit og á milli þeirra teikning af hörpu í gylltum lit og neðst eru orðin IRISH PUB í svörtum lit með grænum smára sitt hvorum megin. Á merkingunni ofan við hurð veitingastaðarins er hinn sporöskjulaga grunnur með framangreindri áletrun og teikningu hluti af auglýsingaskilti frá írska bjórframleiðandanum Guinness sem vörumerki hans er einnig á og ofan við þann glugga sem sama merking er á er gluggi sem vörumerki umrædds bjórframleiðanda er á. Sú teikning af hörpu í gylltum lit sem er á framangreindum sporöskjulaga grunni er samkvæmt framlögðum gögnum hluti af vörumerki bjórframleiðandans Guinness.

Stefnandi byggir á því að notkun stefnda á hvort tveggja heitinu Paddy ́s Beach Pub og því óskráða vörumerki sem að framan er lýst til auðkenningar á veitingastað hans sem og framangreindar merkingar á húsinu að [...] feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda til áðurgreinds vörumerkis PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK. Við mat á ruglingshættu milli umrædds vörumerkis stefnanda annars vegar og óskráðs vörumerkis stefnda og annarra tákna sem hann notar í atvinnustarfsemi sinni hins vegar ber að taka mið af því að samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 nær vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, ekki til þeirra hluta merkis sem ekki er heimilt að skrá eina sér. Af því leiðir auk annars að þegar þannig háttar til að vörumerki inniheldur orð eða tákn sem ein og sér uppfylla ekki kröfur 2.- 5. tölul. 1. mgr. 13. gr. umræddra laga til skráningar í vörumerkjaskrá ber að horfa fram hjá þeim hlutum viðkomandi vörumerkis við mat á ruglingshættu.

Það er mat dómsins að engin líking sé með myndhluta vörumerkis stefnanda annars vegar og óskráðs vörumerkis stefnda og þeirra merkinga sem eru ofan við dyr veitingastaðar hans sem og áeinum glugga hússins að [...]hins vegar. Eina líkingin sem er með umræddum táknum er að þau innihalda öll orðin „paddy ́s“ ýmist með eða án úrfellingarmerkis og „pub“ auk þess sem bæði vörumerki stefnanda og framangreindar merkingar á húsinu að [...] innihalda einnig orðið „irish“. Að mati dómsins uppfylla þessi orð í skráðu vörumerki stefnanda, hvorki saman né hvert fyrir sig, kröfur 2. og 3. töluliðar 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 til skráningar í vörumerkjaskrá enda hafa þau ekki til að bera nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá þjónustu sem þau eru skráð fyrir og gefa tegund hennar afdráttarlaust til kynna. Með öðrum orðum skortir þau hvort tveggja sérkenni og aðgreiningarhæfi auk þess sem þau eru lýsandi. Framlögð gögn bera ótvírætt með sér að umrædd orð eru í verulegum mæli notuð um allan heim til auðkenningar á veitingastöðum af ákveðinni gerð og gefa hvert fyrir sig og enn frekar saman skýrlega til kynna þá tegund veitingastaðar sem um er að ræða. Þá liggur ekkert fyrir um það í málinu að umrædd orð í vörumerki stefnanda hafi öðlast sérkenni á grundvelli notkunar í skilningi 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 en fyrir því ber stefnandi eðli máls samkvæmt sönnunarbyrði. Af þessu leiðir að vörumerkjaréttur stefnanda til orð- og myndmerkisins PADDYSIRISHPUBKEFLAVÍK nær samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 45/1997 ekki til orðanna „paddys irish pub“ einna og sér, hvorki saman né hvers fyrir sig. Að framansögðu virtu er það því mat dómsins að hvorki notkun stefnda á heitinu Paddy ́s Beach Pub né áðurgreindu vörumerki til auðkenningar á veitingastað hans né framangreindar merkingar á húsinu að [...] feli í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda. Verður þegar af þeirri ástæðu ekki fallist á dómkröfur stefnanda á þeim grunni.

Stefnandi byggir aukinheldur á því að notkun stefnda á heitinu Paddy ́s Beach Pub og áðurgreindu vörumerki til auðkenningar á veitingastað hans sem og umræddar merkingar á húsinu að [...]feli í sér óréttmæta viðskiptahætti og brot á 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Samkvæmt þeirri grein er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi firmanafn, verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar, eða reka atvinnu undir nafni sem gefur villandi upplýsingar um eignarrétt eða ábyrgð atvinnurekanda. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti.

Af framangreindri niðurstöðu dómsins um að notkun stefnda á heitinu Paddy ́s Beach Pub og áðurgreindu óskráðu vörumerki til auðkenningar á veitingastað hans sem og umræddar merkingar á húsinu að [...]feli ekki í sér brot á vörumerkjarétti stefnanda leiðir að sú notkun felur ekki heldur í sér brot á fyrri málslið 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þá liggur ekkert fyrir um það í málinu að stefnandi stundi sem stendur atvinnustarfsemi á sama vettvangi og stefndi og getur notkun stefnda á framangreindum táknum því þegar af þeirri ástæðu ekki falið í sér brot á síðari málslið umræddrar greinar. Verður því ekki heldur fallist á dómkröfur stefnanda á áðurgreindum grunni.

Samkvæmt framansögðu verður stefndi sýknaður af öllum dómkröfum stefnanda. Að virtum úrslitum málsins og 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 verður stefnanda gert að greiða stefnda málskostnað sem þykir að virtu eðli og umfangi máls og með hliðsjón af úrlausn þess ágreiningsefnis sem leitt var til lykta undir rekstri þess hæfilega ákveðinn 500.000 krónur.

H-kvk-nf Á-kvk-nf héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Fyrir uppkvaðningu hans var fyrirmæla 1. mgr. 115. gr. laga nr. 91/1991 gætt.

Dómsorð:

Stefndi, Fagriblakur frá Keflavík ehf., er sýknaður af dómkröfum stefnanda, Á-kk-ef Ó-kk-ef H-kk-ef.

Stefnandi greiði stefnda 500.000 krónur í málskostnað.

H-kvk-nf Á-kvk-nf