403/2018

Útdráttur

I er skráður eigandi vörumerkisins iRobot og tekur skráningin til orð og myndmerkis. I krafðist þess að viðurkennt yrði að J væri óheimilt að nota lénið irobot.is og að honum yrði gert að láta afskrá það hjá Interneti á Íslandi hf. að viðlögðum dagsektum sem rynnu til I. Auk þess krafðist hann þess að J yrði gert að greiða I 700.000 krónur í endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkisins. Var á það fallist að notkun J á léninu væri þáttur í atvinnustarfsemi hans í skilningi 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 og að uppfyllt væru önnur skilyrði fyrir vernd vörumerkjaréttar sem í ákvæðinu greinir. Var fallist á kröfur I, þó þannig að endurgjald var ákveðið 300.000 krónur.

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir A-kk-nf E. J-kk-nf, Á-kk-nf H-kk-nf og Þ-kk-nf I-kk-nf N-kk-nf.

Málsmeðferð og dómkröfur aðila

1 Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 8. maí 2018. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjaness 18. apríl 2018 í málinu nr. E650/2017.

2 Áfrýjandi krefst þess að hinum áfrýjaða dómi verði hrundið og að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnda. Þá krefst áfrýjandi málskostnaðar fyrir héraðsdómi og Landsrétti.

3 Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Landsrétti.

Málsatvik og sönnunarfærsla

4 Svo sem rakið er í hinum áfrýjaða dómi tóku dómkröfur stefnda samkvæmt héraðsdómsstefnu annars vegar til þess að viðurkennt yrði að áfrýjanda væri óheimilt að nota lénið irobot.is og að honum yrði gert skylt að afskrá það hjá Interneti á Íslandi hf. að viðlögðum 100.000 króna dagsektum sem rynnu til stefnda. Þá var þess jafnframt krafist að áfrýjanda yrði gert að greiða stefnda 2.000.000 króna auk dráttarvaxta frá 28. júní 2017 til greiðsludags. Með dómi héraðsdóms var fallist á framangreinda viðurkenningarkröfu. Þá var áfrýjanda gert skylt að láta afskrá lénið innan 15 daga frá uppkvaðningu dómsins að viðlögðum 75.000 króna dagsektum til stefnda. Loks var áfrýjanda gert að greiða stefnda 700.000 krónur ásamt dráttarvöxtum og 900.000 krónur í málskostnað.

5 Stefndi er bandarískt fyrirtæki sem framleiðir meðal annars ryksuguvélmenni sem seld eru undir vörumerkinu iRobot. Hefur hann frá 15. desember 2009 verið skráður fyrir vörumerkinu hjá Einkaleyfastofu og tekur sú skráning til orð og myndmerkis. Var vörumerkið þá framselt til stefnda af áfrýjanda fyrir hönd einkahlutafélags sem hann var í forsvari fyrir og hafði fengið það skráð 30. maí 2008.

6 Áfrýjanda var 9. júlí 2008 úthlutað léninu irobot.is hjá Interneti á Íslandi hf. og er hann enn skráður fyrir því.

7 Dómkröfur sínar í málinu byggir stefndi á því að með notkun sinni á léninu irobot.is hafi áfrýjandi brotið gegn lögvernduðum rétti hans til vörumerkisins iRobot. Vísar hann þar um til laga nr. 45/1997 um vörumerki og laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

8 Áfrýjandi rekur fyrirtæki, IH verslun, sem meðal annars selur ryksuguvélmenni ásamt aukahlutum í þau. Mun heimasíða þess hafa birst við innskráningu á veffangið irobot.is. Á meðal gagna málsins er útprentun af heimasíðunni frá árinu 2017 þar sem auglýst eru til sölu ryksuguvélmenni frá öðrum framleiðendum en stefnda.

9 Í hinum áfrýjaða dómi er vikið að samstarfi milli málsaðila sem á að hafa staðið yfir um nokkurra ára skeið allt frá árinu 2007. Er af hálfu áfrýjanda byggt á því að hann hafi sem upphaflegur dreifingaraðili fyrir vörur stefnda hér á landi samkvæmt samningi 3. nóvember 2007 skráð vörumerkið iRobot & dev hjá Einkaleyfastofu 30. maí 2008 í nafni einkahlutafélagsins iRobot sem hann var í forsvari fyrir. Fullyrðir áfrýjandi að framsal á vörumerkinu til stefnda 15. desember 2009 hafi verið hluti af samkomulagi þeirra en samkvæmt því hafi hann átt að fá 96 ryksuguvélmenni frá stefnda sem endurgjald fyrir vörumerkið. Stefndi hafi á hinn bóginn ekki efnt það samkomulag fyrir sitt leyti. Af hálfu stefnda er því hafnað að slíkur samningur hafi verið gerður.

10 Þá eru í héraðsdómi rakin að hluta til samskipti aðila málsins vegna notkunar áfrýjanda á léninu irobot.is. Hefur áfrýjandi haldið því fram að á tímabili hafi aðgerðir stefnda miðað að því að lénið yrði framselt til hans og skráð á hans nafn en að áfrýjanda yrði eftir sem áður heimil notkun á því. Hafi stefndi að mati áfrýjanda í öllu falli sætt sig við notkun hans á léninu meðan á samstarfi þeirra stóð og allt þar til honum barst tölvubréf frá stefnda 29. september 2015 þess efnis að um heimildarlausa notkun á því væri að ræða í ljósi hins skráða vörumerkis. 11 Með bréfi 10. apríl 2017 krafðist stefndi þess að áfrýjandi afsalaði léninu til umboðsaðila stefnda á Íslandi, Heimilistækja ehf. Áfrýjandi hafnaði þeirri kröfu á þeirri forsendu að hann væri eigandi lénsins. Í kjölfarið höfðaði stefndi mál þetta og var það þingfest fyrir héraðsdómi 28. júní 2017.

Niðurstaða

12 Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi sinni tákn, sem eru eins eða lík vörumerki hans, ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Er í 1. mgr. 2. gr. laganna kveðið á um það að vörumerki geti verið hvers konar tákn sem eru til þess fallin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, svo sem orð eða orðasambönd. Þá segir í 1. mgr. 42. gr. laganna að banna megi með dómi notkun vörumerkis sem er andstæð ákvæðum þeirra.

13 Vörumerki stefnda, iRobot, er skráð vörumerki í skilningi laga nr. 45/1997 og nýtur verndar samkvæmt þeim. Með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms er á það fallist að notkun áfrýjanda á léninu irobot.is sé þáttur í atvinnustarfsemi hans í skilningi 1. mgr. 4. gr. laganna. Þá er jafnframt staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að uppfyllt séu þau skilyrði ákvæðisins fyrir vernd vörumerkjaréttar sem mælt er fyrir um í 1. og 2. tölulið þess.

14 Af því sem fram er komið í málinu verður ráðið að stefndi og áfrýjandi eða fyrirtæki á hans vegum hafi átt í áframhaldandi viðskiptum um nokkurra ára skeið í kjölfar þess að áfrýjandi fyrir hönd félags á hans vegum framseldi rétt sinn til vörumerkisins iRobot til stefnda í árslok 2009. Þykir mega leggja til grundvallar að meðan á þeim stóð hafi áfrýjandi mátt líta svo á í ljósi atvika að honum væri heimilt að nota lénið irobot.is í atvinnustarfsemi sinni. Í framangreindu tölvubréfi stefnda til áfrýjanda 29. september 2015 kom með afdráttarlausum hætti fram sú afstaða stefnda að um heimildarlausa notkun áfrýjanda væri að ræða. Var áfrýjanda í öllu falli ljóst þaðan í frá að hann hefði ekki heimild frá stefnda fyrir áframhaldandi notkun sinni á léninu. Aðgerðum sínum vegna hennar fylgdi stefndi síðan eftir með áður nefndu bréfi lögmanns síns 10. apríl 2017 og höfðun máls þessa 22. júní sama ár. Þegar af þessum ástæðum verður ekki fallist á það með áfrýjanda að stefndi hafi sökum tómlætis glatað þeirri vernd sem felst í því að hann er skráður fyrir vörumerkinu iRobot hér á landi.

15 Með vísan til þess sem að framan er rakið verður fallist á þá kröfu stefnda að áfrýjanda sé óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið irobot.is. Þá verður áfrýjanda jafnframt gert skylt að láta afskrá lénið hjá Interneti á Íslandi hf. að viðlögðum dagsektum, eins og stefndi krefst samkvæmt heimild í 2. málslið 4. mgr. 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sbr. og 10. kafla laga nr. 90/1989 um aðför.

16 Fjárkrafa stefnda er krafa um endurgjald sem reist er á 43. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar er þeim sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti skylt að greiða hæfilegt endurgjald fyrir hagnýtingu vörumerkis. Fallist er á með stefnda að honum beri á þessum grunni réttur til endurgjalds úr hendi áfrýjanda. Í ljósi þess sem áður er rakið verður að ganga út frá því við ákvörðun endurgjaldsins að heimildarlaus notkun áfrýjanda á vörumerki stefnda hafi staðið yfir í mun skemmri tíma en lagt er til grundvallar í hinum áfrýjaða dómi. Að teknu tilliti til þessa verður áfrýjanda gert að greiða stefnda endurgjald, sem er ákveðið á álitum 300.000 krónur, ásamt dráttarvöxtum svo sem krafist er.

17 Málskostnaður fyrir héraðsdómi og Landsrétti verður ákveðinn í einu lagi eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Áfrýjanda, J-kk-þgf Á-kk-þgf R-kk-þgf, er óheimilt að nota í atvinnustarfsemi lénið irobot.is. Skylt er áfrýjanda að láta afskrá lénið hjá Interneti á Íslandi hf. innan 15 daga frá uppsögu þessa dóms að viðlögðum 75.000 króna dagsektum til stefnda, iRobot Corporation.

Áfrýjandi greiði stefnda 300.000 krónur ásamt dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 28. júní 2017 til greiðsludags.

Áfrýjandi greiði stefnda 1.000.000 króna í málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti.