193/2021

Útdráttur

Ágreiningur málsaðila laut að notkun ÍG ehf. á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“. G ehf. byggði á því að félagið hefði skapað auðkenninu vörumerkjavernd með umfangsmikilli og langvarandi notkun þess. Þá byggði G ehf. á því að jafnvel þó svo ekki yrði fallist á að orðmerkið nyti vörumerkjaréttar bryti notkun ÍG ehf. á því í bága við góða viðskiptahætti, sbr. 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Héraðsdómur féllst ekki á málatilbúnað ÍG ehf. og hafnaði kröfu hans um að fella úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála úr gildi.

Landsréttur taldi að G ehf. hefði ekki fært sönnur á að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hefði öðlast nægilegt sérkenni til að unnt væri að fallast á að það nyti vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar samkvæmt 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Af því leiddi jafnframt að ÍG ehf. yrði ekki talið hafa gerst brotlegt gegn fyrri málslið 15. gr. a., sbr. 14. gr. laga nr. 57/2005. Þá vísaði Landsréttur til þess að þegar virt væri sú notkun ÍG ehf. á hinu umdeilda orðasambandi, sem G ehf. kvartaði yfir, yrði ekki talið að notkunin hefði verið slík að hún væri til þess fallin að villst yrði á starfsemi G ehf. og ÍG ehf. og þeirri þjónustu sem félögin byðu upp á. Samkvæmt þessu varð ekki talið að ÍG ehf. hefði gerst brotlegt gegn síðari málslið 15. gr. a., sbr. 14. gr. laga nr. 57/2005. Var niðurstaða héraðsdóms því staðfest.

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir J-kk-nf H-kk-nf og K-kvk-nf S-kvk-nf K-kk-nf H-kk-nf, settur landsréttardómari.

Málsmeðferð og dómkröfur aðila

1

Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 23. mars 2021. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 24. febrúar 2021 í málinu nr. E- 4223/2019.

2

Áfrýjandi krefst þess að felldur verði úr gildi úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 3. janúar 2019 í máli nr. 4/2018. Þá krefst áfrýjandi málskostnaðar í héraði og fyrir Landsrétti.

3

Stefndi Íslenska gámafélagið ehf. krefst þess að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur.

Þá krefst stefndi málskostnaðar úr hendi áfrýjanda fyrir Landsrétti.

4

Stefndi Neytendastofa krefst þess að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og að áfrýjanda verði gert að greiða honum málskostnað fyrir Landsrétti.

Málsatvik og sönnunarfærsla

5

Með erindi til Einkaleyfastofunnar 27. febrúar 2013 sótti áfrýjandi um að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ yrði skráð sem vörumerki. Þeirri umsókn áfrýjanda var hafnað með ákvörðun Einkaleyfastofunnar 8. maí 2014. Áfrýjandi skaut þeirri ákvörðun til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 7. júlí 2014. Með úrskurði nefndarinnar 6. maí 2015 var ákvörðun Einkaleyfastofunnar staðfest. Í úrskurðinum var meðal annars til þess vísað að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ væri lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og skorti sérkenni. Taldi nefndin að áfrýjandi hefði með notkun sinni á orðasambandinu ekki skapað því slíka almenna markaðsfestu með samfelldri notkun að það gæti hafa talist hafa áunnið sér sérkenni fyrir notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.

6

Með bréfi áfrýjanda 9. maí 2017 barst Neytendastofu kvörtun vegna notkunar stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. á auðkenninu „örugg eyðing gagna“. Var í bréfinu vísað til þess að ólögmæt notkun félagsins á auðkenninu ætti sér stað á heimasíðu þess, gamur. is. Neytendastofa tók ákvörðun í málinu 20. júní 2018. Í forsendum hennar kom fram að auðkennið „örugg eyðing gagna“ skorti sérkenni sem slíkt, enda lýsti það einungis þjónustu sem væri veitt. Við mat á því hvort auðkennið hefði öðlast sérkenni fyrir notkun bæri meðal annars að líta til markaðsfestu þess. Notkun hefði fyrst hafist 1998 og auðkennið meðal annars verið í verðlista árið 2006. Gögn málsins bæru auk þess með sér markvissa og umfangsmikla notkun auðkennisins í markaðssetningu áfrýjanda allt frá árinu 2008 í ýmsum fjölmiðlum og slíka notkun hefði meðal annars mátt finna í dagblöðum, tímaritum, útvarpi, fjölpósti og á vefsíðum. Var það niðurstaða Neytendastofu að auðkennið „örugg eyðing gagna“ hefði öðlast markaðsfestu með markaðssetningu áfrýjanda og bæri af þeim sökum að veita því vernd samkvæmt ákvæði 15. gr. a. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Neytendastofa taldi jafnframt að notkun stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. á auðkenni áfrýjanda fæli í sér villandi upplýsingagjöf sem væri til þess fallin að hafa áhrif á eftirspurn þjónustu. Samkvæmt þessu var það niðurstaða Neytendastofu að stefndi Íslenska gámafélagið ehf. hefði með notkun auðkennisins „örugg eyðing gagna“ í atvinnustarfsemi sinni brotið gegn ákvæðum 14. gr. og 15. gr. a., sbr. 5. gr. laga nr. 57/2005, og var félaginu bönnuð notkun auðkennisins.

7

Stefndi Íslenska gámafélagið ehf. vildi ekki una niðurstöðu Neytendastofu og kærði ákvörðun hennar 18. júlí 2018 til áfrýjunarnefndar neytendamála. Nefndin kvað upp úrskurð sinn 3. janúar 2019. Í forsendum úrskurðarins kom fram að ljóst væri að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ væri almennt og lýsandi fyrir þá þjónustu sem bæði áfrýjandi og stefndi Íslenska gámafélagið ehf. veittu. Af gögnum málsins yrði ráðið að þjónustan lyti að því að fyrirtækin tækju við trúnaðargögnum frá viðskiptavinum sínum og eyddu þeim í samræmi við tilteknar öryggiskröfur. Með því að skeyta lýsingarorðinu „örugg“ framan við orðasambandið „eyðing gagna“ væri því á almennan hátt lýst mikilvægum eiginleika þeirrar þjónustu sem bæði fyrirtækin byðu upp á. Nefndin taldi að þrátt fyrir að áfrýjandi hefði notað hið umdeilda orðasamband á áberandi hátt í markaðsstarfssemi sinni samfellt um tíu ára skeið yrði að telja að öryggi starfsemi áfrýjanda og stefnda Íslenska gámafélagsins ehf., er lyti að eyðingu trúnaðargagna, væri svo mikilvægur eiginleiki þjónustunnar að notkun áfrýjanda á orðasambandinu gæti ekki girt fyrir notkun samkeppnisaðila á því. Um væri að ræða slagorð sem að öllu leyti væri lýsandi fyrir þjónustuna og að því er virtist beinlínis notað í markaðssetningu fyrirtækisins til að lýsa þeirri þjónustu sem fyrirtækið byði upp á. Í málinu háttaði ekki þannig til að um væri að ræða lýsandi eiginleika þjónustu sem notað væri í heiti, firmanafni eða öðru auðkenni fyrirtækis, heldur orðasamband sem beinlínis væri notað til að lýsa tiltekinni þjónustu og gefa til kynna hvað fyrirtækið stæði fyrir. Að þessu gættu taldi áfrýjunarnefndin að dómar Hæstaréttar og úrskurðir áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda sem áfrýjandi vísaði til í málatilbúnaði sínum vörðuðu tilvik sem væru frábrugðin því tilviki sem hér um ræddi.

Var það niðurstaða nefndarinnar að fella hina kærðu ákvörðun Neytendastofu úr gildi.

8

Að öðru leyti en hér hefur verið rakið vísast um málsatvik til hins áfrýjaða dóms.

9

Við aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti var tekin viðbótarskýrsla af vitninu Ó-kk-þgf Þ-kk-þgf G-kk-þgf sem greindi nánar frá gerð könnunar á vegum MMR, Markaðs- og miðlarannsókna.

Niðurstaða

10

Ágreiningur málsaðila lýtur að notkun stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. á orðasambandinu „örugg eyðing gagna“. Svo sem rakið er að framan notaði félagið orðasambandið á heimasíðusinni, gamur. is.

11

Áfrýjandi hóf að nota orðasambandið„örugg eyðing gagna“ árið 1998. Frá árinu 2006 hefur áfrýjandi notað orðasambandið í markaðssetningu sinni og hefur slíka notkun meðal annars mátt finna í dagblöðum, tímaritum, útvarpi, fjölpósti og á vefsíðum. Á því er byggt í málinu af hálfu áfrýjanda að auðkennið hafi nú öðlast vörumerkjavernd með umfangsmikilli og langvarandi notkun félagsins. Áfrýjandi byggir einnig á því að jafnvel þó svo ekki verði fallist á að orðmerkið njóti vörumerkjaréttar brjóti notkun stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. á því í bága við góða viðskiptahætti, sbr. 14. og 15. gr. a. laga nr. 57/2005.

12

Óumdeilt er í málinu að auðkennið „örugg eyðing gagna“ hafi í upphafi skort sérkenni. Af hálfu áfrýjanda er því aftur á móti haldið fram að markviss notkun félagsins á auðkenninu hafi skapað því sérkenni og það öðlast yfirfærða merkingu, sbr. 2. málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997.

13

Til stuðnings þeim málatilbúnaði sínum að áfrýjandi hafi með notkun skapað auðkenninu „örugg eyðing gagna“ sérkenni í skilningi 2. málsliðar 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 hefur áfrýjandi meðal annars lagt fram svokallaða stjórnendakönnun sem MMR, Markaðs- og miðlarannsóknir, vann á tímabilinu 29. maí til 6. júní 2019.

Framkvæmd könnunarinnar og helstu niðurstöður hennar eru reifaðar í hinum áfrýjaða dómi. Af hálfu stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. er því mótmælt að könnunin geti haft þýðingu í málinu og hefur félagið vísað til fjölmargra atriða í því sambandi, bæði er varðar gerð könnunarinnar og efni.

14

Fyrir liggur að könnunin va runnin að beiðni áfrýjanda, án aðkomu stefndu og að því er virðist í beinum tengslum við ágreiningsefni máls þessa. Þá er ljóst að könnunin var unninánnokkurraraðkomu dómstóla, sbr. hér að sínu leyti IX. og XII. kafla laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Öll eru þessi atriði til þess fallin að draga mjög úr sönnunargildi könnunarinnar.

15

Svo sem áður var rakið komst áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar að þeirri niðurstöðu í úrskurði sínum 6. maí 2015 að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ væri lýsandi í skilningi 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 og skorti sérkenni.

T aldi nefndin jafnframt að áfrýjandi hefðiekki skapað orðasambandinu slíka almenna markaðs festum eð notkun sinni að það gæti talist hafa áunnið sér sérkenni fyrir notkun í skilningi 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Einungis tveimur árum eftir að þessi niðurstaða nefndarinnar lá fyrir kærði áfrýjandi notkun stefnda Íslenska gámafélagsins ehf. á orðasambandinu til Neytendastofu. Að því gættu og í ljósi þess sem áður segir um takmarkað sönnunargildi könnunar MMR þykir áfrýjandi ekki hafa fært fyrir því viðhlítandi rök að aðstaðan á árinu 2017, eða eftir atvikum síðar, hafi verið önnur en sú sem áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar sló fastri í úrskurði sínum 6. maí 2015. Samkvæmt þessu en að öðru leyti með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður staðfest sú niðurstaða hans að áfrýjandi hafi ekki fært sönnur á að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi öðlast nægileg sérkenni til að unnt sé að fallast á að það njóti vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar samkvæmt 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997.

16

Samkvæmt 2. málslið 15. gr. a. laga nr. 57/2005 er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrirtæki notar með fullum rétti. Ákvæði þessa efnis var fyrst tekið upp í lög með 9. gr. laga nr. 84/1933 um varnir gegn óréttmætum verslunarháttum. Ákvæðið var því næst tekið upp í 30. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Sambærilegt ákvæði var síðan tekið upp í 25. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993. Að lokum var ákvæðið tekið upp í 12. gr. laga nr. 57/2005 en það færðist í 15. gr. a. laganna með gildistöku laga nr. 50/2008.

17

Af lögskýringargögnum með tilvitnuðum lagaákvæðum má ráða að ákvæði 2. málsliðar 15. gr. a. laga nr. 57/2005 sé ætlað veita fyrirtækjum sem nota auðkenni í starfsemi sinni sérstaka vernd gegn því að aðrir noti auðkenni er þeir eiga tilkall til á þann hátt að villst verði á auðkennunum tveimur. Er markmið ákvæðisins ekki einungis að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra heldur ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum.

18

Hér að framan er því slegið föstu að áfrýjandi hafi ekki fært sönnur á að orðasambandið „örugg eyðing gagna“ hafi öðlast nægileg sérkenni til að unnt sé að fallast á að það njóti vörumerkjaréttar á grundvelli notkunar samkvæmt 2. mgr. 3. gr., sbr. 2. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Af þeirri niðurstöðu leiðir að stefndi Íslenska gámafélagið ehf. verður ekki talið hafa gerst brotlegur gegn fyrri málslið 15. gr. a., sbr. 14. gr. laga nr. 57/2005.

19

Ekki er ágreiningur um það í málinu hvernig stefndi Íslenska gámafélagið ehf. notaði orðasambandið „örugg eyðing gagna“. Fólst notkunin í því að á heimasíðu félagsins, gamur. is, var flipi sem á stóð: „Eyðing gagna“. Þegar smellt var á þann flipa var farið inn á síðu sem bar yfirskriftina: „Örugg eyðing gagna“.

20

Fyrir liggur að áfrýjandi og stefndi Íslenska gámafélagið ehf. starfa að hluta til á sama markaði. Þá verður að telja ljóst af gögnum málsins að bæði félögin beina þeirri þjónustu sinni, að eyða gögnum örugglega, að verulegu leyti að sama markhópi. Þegar virt er sú notkun stefnda á hinu umdeilda orðasambandi, sem áfrýjandi kvartaði yfir og lýst er hér að framan, verður þrátt fyrir þetta ekki talið að notkunin hafi verið slík að hún væri til þess fallin að villst yrði á starfsemi áfrýjanda og stefnda og þeirri þjónustu sem félögin bjóða og um er rætt í málinu. Samkvæmt þessu verður ekki talið að stefndi Íslenska gámafélagið ehf. hafi gerst brotlegur gegn síðari málslið 15. gr. a., sbr. 14. gr. laga nr. 57/2005.

21

Áfrýjandi heldur því fram í málinu að í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála í máli nr. 4/2018 hafi verið byggt á lagatúlkun sem samrýmist ekki lögum nr. 57/2005 og að sá ætlaði annmarki á úrskurðinum eigi einn og sér að leiða til ógildingar hans.

Áfrýjandi hefur ekki vísað til réttarheimilda þessari málsástæðu til stuðnings. Verður ekki séð að nefnd málsástæða ein og sér, jafnvel þótt á hana yrði fallist, gæti leitt til þeirrar niðurstöðu að ógilda bæri úrskurð áfrýjunarnefndarinnar. Þessum málatilbúnaði áfrýjanda er því hafnað.

22

Samkvæmt öllu framangreindu verður hinn áfrýjaði dómur staðfestur um annað en málskostnað til handa stefnda Neytendastofu.

23

Eftir úrslitum málsins, sbr. 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991, verður áfrýjanda gert að greiða stefnda Neytendastofu málskostnað. Við ákvörðun hans verður ekki framhjá því litið að meginþungi málatilbúnaðar stefndu hvíldi á stefnda Íslenska gámafélaginu ehf. Þá hafði stefndi Neytendastofa uppi frávísunarkröfu í héraði sem var hafnað. Að þessu gættu þykir málskostnaður til handa stefnda Neytendastofu úr hendi áfrýjanda, sem ákveðst í einu lagi í héraði og fyrir Landsrétti, hæfilega ákvarðaður með þeim hætti sem fram kemur í dómsorði.

24

Eftir úrslitum málsins verður áfrýjanda gert að greiða stefnda Íslenska gámafélaginu ehf. málskostnað fyrir Landsrétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð :

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað til handa stefnda

Neytendastofu.

Áfrýjandi Gagnaeyðing ehf. greiði stefnda Neytendastofu 500.000 krónur samtals í málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti.

Áfrýjandi greiði stefnda Íslenska gámafélaginu ehf. 1.000.000 króna í málskostnað fyrir Landsrétti.