112/2022

Útdráttur

NLÍ ehf. og K höfðuðu mál gegn N ehf. og J og kröfðust þess að staðfest yrði með dómi lögbann sem sýslumaður lagði við því að N ehf. noti vörumerkið „Northern Light“ í tengslum við gistiþjónustu. Árið 2006 fékk K vörumerkjaskráningu fyrir orðmerkið „Northern Light“ meðal annars í flokki 43 fyrir veitinga- og gistiþjónustu. Auk þess fékk K önnur sambærileg orðmerki skráð í sama flokk. N ehf. hóf árið 2017 að reka gistiþjónustu undir heitinu „Grótta Northern Lights“. Í dómi Landsréttar vísaði rétturinn til þess að niðurstaða málsins réðist ekki af 13. gr. laga nr. 45/1997, eins og hinn áfrýjaði dómur byggði á, heldur af 4. gr. sömu laga og 15. gr. a laga nr. 57/2005. Var talið að hið skráða vörumerki hefði takmörkuð sérkenni fyrir gisti- ogveitingaþjónustu í flokki 43 og að gögn málsins bentu ekki til sérstakrar hættu á ruglingi milli þeirra tveggja auðkenna sem um væri deilt. Þegar litið var heildstætt til þess munar sem var á auðkennunum og takmarkaðs sérkennis hins skráða vörumerkis og þýðingar þess við mat á ruglingshættu var ekki talið að NLÍ ehf. og K hefðu sýnt fram á að hætta á ruglingi væri fyrir hendi í skilningi 2. töluliðar 4. gr. laga nr. 45/1997. Þá var ekki talið að notkun N ehf. sem um var deilt gæti leitt til þess að villst yrði á auðkenni hans og fyrrnefndum skráðum vörumerkjum þannig að brotið væri gegn 5. gr. og 2. málslið 15. gr. a laga nr. 57/2020. Var hinn áfrýjaði dómur staðfestur um sýknu N ehf. og Z.

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir E-kk-nf J-kk-nf, R-kvk-nf H-kvk-nf og Þ-kk-nf I-kk-nf N-kk-nf.

Málsmeðferð og dómkröfur aðila

1

Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 3. mars 2022. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 11. febrúar 2022 í málinu nr. E- 3983/2021.

2

Áfrýjendur krefjast þess gagnvart stefnda, Nordico ehf., að staðfest verði með dómi lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði á 28. júlí 2021 við því að félagið noti vörumerkið „Northern Light“ í tengslum við gistiþjónustu og að því verði gert að greiða áfrýjendum málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti. Þá krefjast áfrýjendur þess gagnvart stefnda, Z-x-x J-x-x T-x-x K-x-x, að málskostnaður fyrir héraðsdómi verði felldur niður á milli aðila, en til vara að málskostnaður í héraði verði lækkaður verulega.

3

Stefndu krefjast staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar fyrir Landsrétti.

Niðurstaða

4

Líkt og rakið er í hinum áfrýjaða dómi sótti áfrýjandinn K-kvk-nf E-kvk-nf um vörumerkjaskráningu fyrir orðmerkið „Northern Light“ í desember 2005 og var merkið skráð í febrúar 200 6, meðal annars í flokk 43 fyrir veitinga- og gistiþjónustu.

Auk þess hefur áfrýjandinn K-kvk-nf fengið orðmerkin „Northern Light Inn“ og „Northern Light Spa“ skráð í sama flokk. Áfrýjandinn Northern Light á Íslandi ehf. hefur leyfi áfrýjandans K-kvk-ef til að nota vörumerkin og rekur gistiþjónustu í Grindavík, meðal annars undir heitunum „Northern Light“ og „Northern Light Inn“, og kveðst hafa notað þessi heiti frá 2001. Stefndi Nordico ehf. rekur gistiþjónustu á Seltjarnarnesi undir heitinu „Grótta Northern Lights“ og kveðst hafa sinnt þeirri starfsemi frá 2017. Að beiðni áfrýjenda lagði sýslumaður lögbann við því að stefndu„noti vörumerkið „Northern Light“ í tengslum við gistiþjónustu“ og var mál þetta höfðað til staðfestingar á lögbanninu. Í hinum áfrýjaða dómi voru stefndu sýknaðir af kröfum áfrýjenda. Áfrýjendur una niðurstöðunni um sýknu stefnda Z-x-x J-x-x T-x-x K-x-x en áfrýjuðu í því skyni að kröfur þeirraá hendur stefnda Nordico ehf. yrðu teknar til greina og að málskostnaður milli áfrýjenda og stefnda Z-x-x J-x-x T-x-x K-x-x í héraði yrði felldur niður eða lækkaður verulega.

5

Niðurstaða hins áfrýjaða dóms byggði einkum á því að orðmerkið „Northern Light“ teldist ekki tækt til skráningar samkvæmt 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt framangreindu liggur fyrir að orðmerkið fékkst skráð árið 2006 og ólíkt því sem átti við í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012, sem vísað er til í hinum áfrýjaða dómi, er ekki rekið andmælamál hjá Hugverkastofu vegna skráningarinnar, auk þess sem ekki er höfð uppi krafa í málinu um að skráning vörumerkisins verði ógilt með dómi, sbr. 28. gr. laga nr. 45/1997. Af þessu leiðir að eins og málið liggur fyrir ræðst niðurstaða þess ekki af 13. gr. laga nr. 45/1997 heldur af 4. gr. sömu laga og 15. gr. a laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

6

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 öðlast eigandi vörumerkis einkarétt á notkun þess samkvæmt ákvæðum laganna. Í því felst réttur hans til að banna þriðja aðila að nota í atvinnustarfsemi og í tengslum við vörur og þjónustu, án leyfis, tákn sem er með þeim hætti sem nánar er rakið í þremur töluliðum. Heitið „Grótta Northern Lights“ er ekki eins og hið skráða vörumerki þannig að það falli undir 1. tölulið 4. gr., auk þess sem 3. töluliður greinarinnar verður ekki talinn eiga við. Álitaefnið lýtur á hinn bóginn að því hvort heitið falli undir 2. tölulið greinarinnar, sem tekur til þess ef tákn er eins og eða líkt vörumerki og er notað fyrir sömu eða svipaðar vörur og þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum.

7

Sérkenni vörumerkja skipta ekki aðeins máli við skráningu þeirra heldur einnig við mat á ruglingshættu milli þeirra og annarra auðkenna. Hefur þetta verið orðað svo að merki með greinileg sérkenni séu sterk merki en merki með minni sérkenni veik merki. Því minni sérkenni sem merki hafi, því meira megi önnur merki líkjast því án þess að um ruglingshættu teljist vera að ræða. Helgast þetta meðal annars af því að ekki er talið rétt að meina öðrum not af orðum sem eru fyrst og fremst lýsandi og mikið notuð í daglegu máli.

8

Vörumerkið sem áfrýjendur byggja fyrst og fremst á, orðmerkið „Northern light“, inniheldur orð, á íslensku „norðurljós“, sem mikið er notað jafnt í daglegu máli sem og í markaðssetningu, einkum í ferðaþjónustu, þar á meðal gistiþjónustu. Ljóst er að norðurljósin eru mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Íslandi og af fyrirliggjandi gögnum má ráða að ferða- og gistiþjónustuaðilar vísi til þeirra í ríkum mæli til að gera grein fyrir þjónustu sinni og eiginleikum hennar auk þess sem litið sé til þeirra við umfjöllun um slíka þjónustu. Þannig bera gögnin með sér að orðið er að nokkru marki notað til lýsingar á eiginleikum gistiþjónustu, á þann veg að gististaður henti til þess að sjá og njóta norðurljósa. Af framangreindu er ljóst að hið skráða vörumerki hefur takmörkuð sérkenni fyrir gisti- og veitingaþjónustu í flokki 43.

9

Munur er á hinu skráða vörumerki og því auðkenni sem stefndi Nordico ehf. notar. Þannig er fyrrnefnda merkið í eintölu en hið síðarnefnda í fleirtölu auk þess sem það hefst á orðinu Grótta. Benda gögn málsins ekki til sérstakrar hættu á ruglingi milli þeirra tveggja auðkenna sem hér er um deilt heldur fremur til þess að þeim sem leiti að gistiþjónustu undir merkjum norðurljósa mæti fjölmargir kostir. Þegar litið er heildstætt til þess munar sem er á auðkennunum og þess sem að framan er rakið um takmarkað sérkenni hins skráða vörumerkis og þýðingu þess við mat á ruglingshættu verður ekki talið að áfrýjendur hafi sýnt fram á að hætta á ruglingi sé fyrir hendi í skilningi 2. töluliðar 4. gr. laga nr. 45/1997. Hið sama á við um önnur vörumerki sem áfrýjandinn K-kvk-nf hefur fengið skráð samkvæmt framansögðu. Að sama skapi verður ekki talið að sú notkun stefnda Nordico ehf. sem um er deilt geti leitt til þess að villst verði á auðkenni hans og fyrrnefndum skráðum vörumerkjum þannig að brotið sé gegn 5. gr. og 2. málslið 15. gr. a laga nr. 57/2005. Þá hafa áfrýjendur ekki sýnt fram á að notkunin fari í bága við 1. málslið sömu greinar.

10

Samkvæmt framangreindu verður niðurstaða hins áfrýjaða dóms staðfest um annað en málskostnað. Í ljósi atvika þykir rétt að málskostnaður milli áfrýjenda og stefnda Z-x-x J-x-x T-x-x K-x-x falli niður en að áfrýjendum verði óskipt gert að greiða stefnda Nordico ehf. málskostnað á báðum dómstigum sem ákveðst í einu lagi eins og greinir í dómsorði.

Dómsorð :

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður um annað en málskostnað.

Málskostnaður milli áfrýjenda, Northern Light á Íslandi ehf. og K-kvk-ef E-kvk-ef, og stefnda, Z-x-x Johannes Thomas K-x-x, fellur niður á báðum dómstigum.

Áfrýjendur greiði óskipt stefnda, Nordico ehf., samtals 1.500.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Landsrétti.