622/2018

Útdráttur

K ehf. höfðaði mál gegn E ehf. til staðfestingar á lögbanni sem sýslumaður lagði við því að E ehf. héldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu „TOPPÍS“. Krafðist K ehf. einnig viðurkenningar á því að E ehf. væri óheimilt að nota vörumerkið. Gerði E ehf. þá kröfu í héraði í gagnsök að vörumerkjaskráning K ehf. fyrir áðurgreint vörumerki í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofu yrði ógilt. Í dómi Landsréttar vísaði rétturinn til 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki þar sem fram kæmi að til þess að litið væri svo á að um notkun væri að ræða í skilningi laganna yrði merkið „TOPPÍS“ að hafa verið notað sem vörumerki. Að mati réttarins bentu gögn málsins ekki til þess að K ehf. hefði í reynd notað orðið „toppís“ sem vörumerki með skýrum hætti til að greina vörur sínar frá vörum annarra framleiðenda. Féllst rétturinn því á með E ehf. að K ehf. hefði ekki notað orðið „toppís“ sem vörumerki eins og tilskilið væri í lögum til að það héldi skráningarhæfi sínu. Var hinn áfrýjaði dómur því staðfestur og skráning K ehf. á umþrættu vörumerki í vörumerkjaskrá ógilt.

Dómur Landsréttar

Mál þetta dæma landsréttardómararnir D-kk-nf Þ-kk-nf B-kk-nf, J-kk-nf S-kk-nf og Þ-kk-nf I-kk-nf N-kk-nf.

Dómkröfur aðila

1 Áfrýjandi skaut málinu til Landsréttar 25. júlí 2018. Áfrýjað er dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 6. júlí 2018 í málinu nr. E13/2017.

2 Áfrýjandi krefst þess aðallega að hinn áfrýjaði dómur verði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til aðalmeðferðar og dómsálagningar að nýju. Til vara krefst áfrýjandi þess að hinum áfrýjaða dómi verði hrundið og breytt á þann veg að allar dómkröfur hans í héraði verði teknar til greina en þær eru: Að staðfest verði lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði 14. desember 2016 við því að stefndi haldi áfram framleiðslu, markaðssetningu og sölu á ís til matar undir vörumerkinu TOPPÍS. Að viðurkennt verði með dómi að stefnda sé óheimilt að nota vörumerkið TOPPÍS. Að stefnda verði gert að fjarlægja af sölustöðum og farga öllum vörum sínum, auglýsingaefni og öðru sambærilegu efni sem auðkennt er með vörumerkinu TOPPÍS. Að áfrýjandi verði sýknaður af öllum kröfum stefnda. Loks krefst áfrýjandi málskostnaðar úr hendi stefnda.

3 Stefndi krefst þess aðallega að hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur. Til vara krefst stefndi sýknu af öllum kröfum áfrýjanda. Þá krefst stefndi málskostnaðar fyrir Landsrétti.

4 Í áfrýjunarstefnu og greinargerð gerði áfrýjandi þá kröfu að aflað yrði ráðgefandi álits EFTAdómstólsins um skýringu á tilteknum ákvæðum í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki. Með úrskurði Landsréttar 22. janúar 2019 var beiðninni hafnað.

Niðurstaða

5 Krafa áfrýjanda um að hinn áfrýjaði dómur verði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til aðalmeðferðar og dómsálagningar að nýju er í fyrsta lagi á því reist að rangri lagatúlkun hafi verið beitt við mat á því hvort umrætt vörumerki skorti aðgreiningarhæfi samkvæmt 13. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki og dómurinn sé því rangur. Í öðru lagi sé ekki tekin afstaða til annarra málsástæðna en þeirra er lúta að sérkenni vörumerkis samkvæmt 13. gr. laganna. Í þriðja lagi skorti verulega á rökstuðning og umfjöllun um forsendur hvað varðar kröfu áfrýjanda um staðfestingu lögbanns og um málsástæður aðila í gagnsök. Í fjórða lagi telur áfrýjandi að rökstuðning skorti í forsendum héraðsdóms um upphafstíma réttaráhrifa ógildingar á skráningu vörumerkis. Í fimmta lagi telur áfrýjandi að í hinum áfrýjaða dómi sé byggt á málsástæðu sem virðist ekki hafa verið höfð uppi af hálfu stefnda, það er að vörumerki hafi vegna athafna eða athafnaleysis eiganda þess öðlast almenna merkingu fyrir vöru eða þjónustu á því sviði sem skráning tekur til, sbr. 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laga nr. 45/1997. Telur áfrýjandi að öllu þessu virtu að dómur héraðsdóms sé í verulegum atriðum andstæður grundvallarreglum 111. gr. og 114. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.

6 Í greinargerð stefnda fyrir héraðsdómi kemur fram að hann telur að skráning á vörumerki áfrýjanda hafi verið andstæð 13. gr. laga nr. 45/1997 þar sem það hafi ekki búið yfir fullnægjandi sérkennum við skráningu og skuli af þeim sökum ógilt. Þá kemur fram í greinargerðinni að verði ekki á þetta fallist sé á því byggt að vörumerkið hafi misst sérkenni sín vegna athafnaleysis áfrýjanda og hafi öðlast almenna merkingu fyrir vörur á því sviði sem skráningin tekur til. Er þar um vísað til 2. töluliðar 2. mgr. 28. gr. laganna. Þá er í gagnstefnu stefnda í héraði vísað til þess að við mat á aðgreiningareiginleika og sérkenni vörumerkis skuli jafnframt taka tillit til notkunar sem átt hafi sér stað eftir skráningu og vísað til 28. gr. laga nr. 45/1997 í heild. Samkvæmt þessu verður því ekki borið við að málsástæða sem reist er á 2. tölulið 2. mgr. 28. gr. laganna hafi ekki verið höfð uppi fyrir héraðsdómi. Önnur rök áfrýjanda fyrir aðalkröfu hans geta heldur ekki leitt til ómerkingar héraðsdóms. Verður ómerkingarkröfu því hafnað.

7 Í gagnstefnu gerði stefndi þá kröfu fyrir héraðsdómi að vörumerkjaskráning áfrýjanda fyrir vörumerkið „toppís“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá einkaleyfastofu yrði ógilt. Er krafan reist á 28. gr. laga nr. 45/1997. Þar kemur fram í 1. mgr. að hafi vörumerki verið skráð andstætt ákvæðum laganna sé unnt að fella skráninguna úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. þó ákvæði 8.–10. gr. Ef ástæða ógildingar er skortur á sérkenni merkis eða önnur tilvik sem getið er um í 13. gr. skal við matið einnig taka tillit til notkunar sem átt hefur sér stað eftir skráningu. Í 1. tölulið 2. mgr. 28. gr. laganna kemur fram að skráningu sé enn fremur hægt að fella úr gildi með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar ef vörumerki er ekki notað í samræmi við ákvæði 25. gr. þeirra.

8 Í 1. mgr. 25. gr. laga nr. 45/1997 kemur fram að hafi eigandi að skráðu vörumerki ekki innan fimm ára frá skráningardegi notað vörumerkið hér á landi fyrir þær vörur eða þjónustu sem það er skráð fyrir eða hafi slík notkun ekki átt sér stað í fimm ár samfellt megi ógilda skráninguna með dómi eða ákvörðun Einkaleyfastofunnar, sbr. 28. gr. og 30. gr., nema gildar ástæður séu fyrir því að notkun á vörumerkinu hafi ekki átt sér stað. Af þessu ákvæði leiðir að merkið „TOPPÍS“ verður að hafa verið notað sem vörumerki til þess að litið verði svo á að um notkun sé að ræða í skilningi laganna.

9 Af gögnum málsins verður ráðið að áfrýjandi hafi nær eingöngu notað orðið toppís á vörur sínar með orðinu „Lúxus“. Þannig hefur hann notað samsetninguna „Lúxus toppís“ Þá skiptir einnig máli að áfrýjandi hefur framleitt og markaðssett vöru sem kennd er við „Lúxus íspinna“. Í fyrra tilfellinu er um að ræða keilulaga ís en í síðara tilfellinu ís annarrar lögunar sem festur er á lítið tréprik eða plastskaft. Af þessu verður ráðið að áhersla áfrýjanda sé í þessum samsetningum á orðið „lúxus“ en orðin toppís og íspinni notuð til að lýsa mismunandi tegundum af ís. Sér þess ekki stað í gögnum málsins að áfrýjandi hafi í reynd notað orðið „toppís“ sem vörumerki með skýrum hætti til að greina vörur sínar frá vörum annarra framleiðenda. Verður því að fallast á með stefnda að áfrýjandi hafi ekki notað orðið „toppís“ sem vörumerki eins og tilskilið er í lögum til að það haldi skráningarhæfi sínu.

10 Samkvæmt framansögðu og með vísan til 1. mgr. 25. gr. og 1. töluliðar 2. mgr. 28. gr. laga um vörumerki er öllum kröfum áfrýjanda hafnað og fallist á kröfu stefnda um að skráning áfrýjanda á vörumerkinu „TOPPÍS“ nr. 905/1995 í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar verði ógilt. Niðurstaða hins áfrýjaða dóms er því staðfest, þar með talið ákvæði hans um málskostnað.

11 Áfrýjanda verður gert að greiða stefnda málskostnað fyrir Landsrétti eins og í dómsorði greinir.

Dómsorð:

Hinn áfrýjaði dómur skal vera óraskaður.

Áfrýjandi, Kjörís ehf., greiði stefnda, Emmessís ehf., 800.000 krónur í málskostnað fyrir Landsrétti.