Mandato - risarcimento per violazione contrattuale - ultra petita
Decisione del 09.09.2019, IICCA
Incarto n. 12.2018.39
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
art. 58 CPC

AP
  1
rappr. da  PA 1
contro
AO
  1
rappr. da  PA 2
con cui lattrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 54'875.- e di GBP
10'736.30 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2009 su CHF 3'932.80, dal 29
ottobre 2009 su CHF 24'345.60, dal 24 febbraio 2010 su CHF 1'883.- e su GBP
2'253.80, dal 6 maggio 2010 su CHF 16'401.50 e su GBP 1'587.60, dal 25 giugno
2010 su GBP 1'180.-, dal 4 novembre 2010 su CHF 8'312.10 e su GBP 3'069.60 e dal
24 febbraio 2011 su GBP 2'645.-, somme poi ridotte con la replica a CHF
54'875.- e a GBP 1'736.30 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2009 su CHF
3'932.80, dal 29 ottobre 2009 su CHF 24'345.60, dal 24 febbraio 2010 su CHF
1'883.-, dal 6 maggio 2010 su CHF 16'401.50, dal 4 novembre 2010 su CHF
8'312.10 e dal 24 febbraio 2011 su GBP 1'736.30, nonché il rigetto in via
definitiva, in tale misura, dellopposizione interposta al PE n. __________
dellUE di Lugano, domande avversate dalla controparte, che ha postulato la
reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dellattrice
al pagamento di CHF 1'089'310.10 e di EUR 1'048'410.-, somme poi aumentate in
sede conclusionale a CHF 6'725635.10 e a EUR 1'048'410.-, oltre interessi al
5% dal 1° febbraio 2010;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato con decisione 22 gennaio 2018, con cui, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 808.94 oltre
interessi al 5% dal 19 ottobre 2009, somma per la quale ha pure rigettato in
via definitiva lopposizione al PE, e, in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale, ha condannato lattrice al pagamento di EUR 1'329'760.- oltre
interessi al 5% dal 17 novembre 2009;
appellante lattrice con
appello 21 febbraio 2018 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni
( recte : risposta) 16 aprile 2018 ha postulato la reiezione dellappello,
pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della memoria ( recte: replica) spontanea 30 aprile 2018 dellattrice e della duplica (spontanea) 14 maggio
2018 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 1°
dicembre 2006 (doc. D), di cui meglio si dirà nei prossimi considerandi, C__________
__________, nella sua qualità di beneficiario economico di __________, ha
ceduto a AO 1 lintero pacchetto azionario della società britannica D__________
__________, a quel momento titolare di vari brevetti nel settore farmaceutico e
in particolare nellambito dei preparati immunologici per la cura dellHIV.
Con contratto di pari data
(doc. E), concluso in sostituzione di un precedente accordo tra __________ e AP
1 (doc. F), AO 1 ha quindi conferito a questultima il mandato fiduciario volto
allacquisto / domiciliazione / segretariato / contabilità e
allamministrazione di quella società. Il mandato è poi stato da lei revocato il
27 agosto 2009 (doc. L).
2. Con
petizione 12 luglio 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di
CHF 54'875.- e di GBP 10'736.30 (somma questa poi ridotta con la replica a GBP
1'736.30) oltre interessi e il rigetto in via definitiva dellopposizione
interposta al PE n. __________ dellUE di Lugano. Essa, in sintesi, ha preteso
il saldo delle 8 fatture da lei esposte di cui ai doc. O, P, Q, S e FF (CHF 54'875.-)
e il saldo delle altre 10 fatture trasmesse dal proprio corrispondente britannico
__________ di cui ai doc. Q, S, DD, FF e WW (GBP 10'736.30) previa deduzione di
quanto poi versato dalla comunione ereditaria fu C__________ __________ (GBP 9'000.-).
La convenuta si è opposta alla petizione.
3. Dal
canto suo, con domanda riconvenzionale 14 settembre 2011, la convenuta ha
chiesto la condanna dellattrice al pagamento di EUR 1'048'410.- e di CHF
1'089'310.10, somma questa poi aumentata in sede conclusionale a CHF
6'725635.10, oltre interessi. Essa, in sintesi, ha rimproverato alla
controparte di averle impedito, seguendo a torto le istruzioni di C__________ __________
e prevalendosi sempre a torto di un illecito diritto di ritenzione, di
riprendere possesso della società D__________ __________ dopo la revoca del
mandato e con ciò di adempiere il contratto da lei sottoscritto il 17 novembre
2009 con S__________ __________ (doc. 3), società del gruppo __________, volto in
sostanza alla vendita, tramite la neo costituita W__________ __________ e a
favore della neo costituita G__________ __________, dei suoi brevetti nonché alla
conclusione di un accordo per il loro sviluppo. Di qui la sua richiesta di
risarcimento del danno, costituito dal mancato pagamento della prima tranche del prezzo di cessione dei brevetti (EUR 600'000.-), dal mancato incasso delle royalties derivanti dalla loro commercializzazione (CHF 1'108'525.-), dal mancato
versamento del corrispettivo per laccordo di consulenza (EUR 400'000.-), dalla
perdita di valore dei brevetti (CHF 1'177'800.-, ritenuto a tale proposito che
per lei  il fatto che il perito abbia definito il valore in EUR  e
meglio in EUR 779'760.-  non vincola  la stessa, cfr. conclusioni p. 17),
dai costi invano sostenuti per il mantenimento degli stessi (EUR 48'410.-),
dalla perdita di valore della partecipazione alla neo costituita W__________ __________
(CHF 4'350'000.-), dai costi di costituzione di questultima entità (CHF
22'000.-), nonché dalle spese esposte dai suoi legali nellambito di quellaccordo
(CHF 67'310.10).
Lattrice
si è opposta alla domanda riconvenzionale.
4. Esperita
listruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 22 gennaio 2018, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 808.94 oltre
interessi (dispositivo n. 1), somma per
la quale ha pure rigettato in via definitiva lopposizione al PE (dispositivo
n. 2), ponendo la relativa tassa di giustizia di CHF 2300.- e le spese, comprese
quelle della procedura di conciliazione (CHF 500.-), a carico dellattrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 5500.- per ripetibili
(dispositivo n. 3), e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale,
ha condannato lattrice al pagamento di EUR 1'329'760.- oltre interessi (dispositivo n. 4), ponendo la
relativa tassa di giustizia di CHF 22000.- e le spese per 1/5 a carico della
stessa e per 4/5 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla
controparte CHF 130000.- per ripetibili parziali (dispositivo n. 5). Egli,
nellambito della petizione, ha accertato che la convenuta, a fronte di pretese
ancora fatturabili dallattrice in CHF 3'932.70, le aveva messo a disposizione
solo CHF 3'114.86. Nellambito della domanda riconvenzionale, ha invece confermato
che lattrice, fondandosi a torto sulle istruzioni di C__________ __________ e
prevalendosi sempre a torto di un illecito diritto di ritenzione (obbligatorio),
aveva effettivamente impedito alla convenuta,  senza necessità di entrare
qui nei dettagli , di riprendere possesso della società D__________ __________
e con ciò di adempiere il contratto di cui al doc. 3 e ha di conseguenza riconosciuto
alla convenuta, in applicazione dellart. 42 cpv. 2 CO, le pretese di cui essa avrebbe
sicuramente beneficiato in virtù dello stesso e meglio quelle relative alla
prima tranche del prezzo di cessione dei brevetti (EUR 600'000.-), alla
prima tranche del corrispettivo per laccordo di consulenza (EUR 100'000.-)
e alla perdita di valore dei brevetti (EUR 779760.-), salvo poi aver dedotto dalle
ultime due lindennizzo attribuitole il 21 dicembre 2010 da G__________ __________
nellambito dellaccordo di liquidazione di cui al doc. 69 (EUR 150'000.-).
5. Con lappello 21 febbraio 2018 che qui ci occupa,
avversato dalla convenuta con risposta 16 aprile 2018 (a cui hanno fatto
seguito la replica spontanea 30 aprile 2018 e la duplica spontanea 14 maggio
2018), lattrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Essa ha ribadito che il mancato integrale pagamento delle sue
spettanze al momento della revoca del mandato, accertato dal giudice di prime
cure, la legittimava ad esercitare il diritto di ritenzione (obbligatorio) sui
beni societari previsto nel contratto, per cui non poteva esserle rimproverata
alcuna violazione contrattuale. Ha rilevato che il danno riconosciuto dal primo
giudice non si era prodotto, atteso che il contratto di cui al doc. 3, al suo
punto n. 12, era subordinato alla realizzazione di una condizione sospensiva,
che non risultava essersi mai verificata. Ed ha evidenziato che difettava pure il
necessario nesso causale tra la presunta violazione contrattuale e il presunto
danno: con riferimento alle pretese relative alla prima tranche del
prezzo di cessione e alla prima tranche del corrispettivo per il contratto
di consulenza, ha osservato che la mancata riconsegna della documentazione, per
altro non meglio specificata, della società D__________ __________ non avrebbe
impedito alla convenuta di adempiere il contratto di cui al doc. 3, e che il
mancato perfezionamento di questultimo era piuttosto imputabile a C__________ __________,
che da una parte non aveva autorizzato la liberazione delle azioni della
società depositate presso lavv. __________ e dallaltra, non accettando di dar
seguito agli impegni previsti nella condizione sospensiva di cui al punto n. 12
del contratto di cui al doc. 3, ne aveva impedito la realizzazione; per quanto
riguardava invece la pretesa per la perdita di valore dei brevetti, ha
osservato che la stessa non era da ricondurre alla violazione contrattuale a
lei rimproverata, ma alla cancellazione della società D__________ __________ a
seguito del mancato pagamento delle tasse imposte dalle autorità britanniche, a
lei non imputabile.
6. Il
giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto le pretese relative alla prima tranche del prezzo di cessione (per EUR 600'000.-) e alla prima tranche del
corrispettivo per il contratto di consulenza (per EUR 100'000.-), salvo aver
poi dedotto lindennizzo ricevuto dallacquirente (EUR 150'000.-), non può
essere confermato.
6.1. Invero
le censure con cui lattrice ha sostenuto che un suo obbligo di risarcire quelle
due pretese dovesse essere escluso già per il fatto che non poteva esserle concretamente
imputata alcuna violazione contrattuale non appaiono perlopiù convincenti
(fatto salvo quanto di dirà più avanti, al consid. 6.2.3.2).
Contrariamente
a quanto preteso nellappello, non è innanzitutto vero che il mancato integrale
pagamento delle sue spettanze al momento della revoca del mandato, accertato nella
decisione di primo grado, le consentiva legittimamente di esercitare il diritto
di ritenzione (obbligatorio) sui beni di D__________ __________ previsto al
punto n. 10 delle condizioni generali del contratto di cui al doc. E e con ciò
di non dar seguito alle istruzioni ricevute dalla convenuta. In effetti, come giustamente
rilevato dal Pretore, il fatto che questultima fosse a quel momento in mora
per un importo di soli CHF 808.94 non era ancora tale da permetterle in buona
fede di procedere in tal senso, visto che nelle particolari circostanze quella
sua inadempienza risultava manifestamente eccessiva e sproporzionata ( Fellmann , Berner Kommentar, n. 194 seg. e
in particolare 200 ad art. 400 CO).
E
neppure è vero, contrariamente a quanto pure sostenuto nel gravame, che le
istruzioni allora fornitele dalla convenuta non fossero sufficientemente chiare
da poter essere adempiute, essendo incontestabile che le stesse erano in
sostanza volte alla riconsegna della società D__________ __________, ciò che
lattrice era stata in grado di comprendere (cfr. per esempio doc. L e N).
6.2. Ciò
detto, è tuttavia a ragione che lattrice ha evidenziato che quelle due pretese
dovevano essere disattese in mancanza di un danno risarcibile, rispettivamente
del necessario nesso causale tra la violazione contrattuale rimproveratale e
questultimo.
6.2.1. È
innanzitutto evidente che quanto lattrice ha fatto o omesso di fare tra la
data della revoca del mandato (il 27 agosto 2009) e la sottoscrizione del
contratto di cui al doc. 3 (il 17 novembre 2009) non può aver causato il danno
in parola, che fino a quel momento non si era ancora prodotto. Il danno per il
mancato perfezionamento del contratto di cui al doc. 3, qual è quello rivendicato
nelloccasione dalla convenuta, può in effetti entrare in linea di conto solo
dopo la stipulazione di quel contratto.
6.2.2. Nemmeno
quanto lattrice ha fatto o omesso di fare tra la data di sottoscrizione del
contratto di cui al doc. 3 (il 17 novembre 2009) e la morte di C__________ __________
(il 29 giugno 2010) può a ben vedere aver provocato il danno qui in
discussione.
È
in effetti con pertinenza che lattrice, ribadendo quanto già sostenuto negli
allegati preliminari (cfr. replica e risposta riconvenzionale p. 24 segg. e
duplica riconvenzionale p. 6 seg.), ha rilevato che lesistenza delle pretese in
esame presupponeva la realizzazione della  condizione sospensiva 
prevista al punto n. 12 del contratto di cui al doc. 3, che - come si dirà - a
seguito della posizione assunta da C__________ __________ non si è mai verificata.
Listruttoria ha a tale proposito permesso di
accertare che in quel contratto, dopo che la convenuta, al punto n. 12.1, aveva
dichiarato che a ) i brevetti del progetto HIV-1 di cui allallegato B del
Contratto non sono pienamente disponibili in quanto un terzo vanta dei diritti
su tali brevetti , che b) allatto della costituzione di W__________
__________, al terzo indicato nel punto precedente verrà riconosciuto un
diritto di pegno sulle partecipazioni sociali di W__________ __________
medesima e che c) tra AO 1 ed il terzo, entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione del Contratto, verrà stipulato un accordo irrevocabile in forza
del quale al terzo sarà possibile esercitare concretamente il diritto di pegno
sulle partecipazioni sociali di W__________ __________ , le parti
contraenti, al punto n. 12.2, si erano date atto che  il Contratto diverrà
efficace solo quando si verificheranno congiuntamente le seguenti condizioni 
segnatamente quella secondo cui  a) il terzo che vanta dei diritti
sul progetto HIV-1 accetti le clausole contenute nel Contratto obbligandosi, in
particolare a non esercitare il diritto di pegno nei confronti di AO 1 fino a
quando S__________ __________, o per essa NewCo [N.d.R.: G__________ __________] , non siano inadempienti al Contratto e,
congiuntamente, AO 1 non sia inadempiente nei confronti del terzo . Chiarito, alla luce della deposizione testimoniale
dellavv. __________, già patrocinatore della convenuta, che il  terzo 
di cui si parlava in quelle clausole era C__________ __________ (verbale 28
novembre 2012 p. 2) e accertato, sempre alla luce di quella testimonianza, che costui,
pur avendo in un primo tempo rinunciato al diritto di prelazione previsto al
punto n. 14 del contratto di cui al doc. D (doc. 53 e 18), non aveva però mai accettato,
come avrebbe pure dovuto fare in base al punto n. 12 del contratto di cui al
doc. D, la cessione dei brevetti (cfr. doc. AA; cfr. pure teste avv. __________
verbale 6 settembre 2012 p. 15 seg.) e oltretutto non aveva mai accettato le
clausole contenute nel Contratto di cui al doc. 3 né tanto meno si era
obbligato a non esercitare il diritto di pegno che avrebbe dovuto essergli
concesso sulle partecipazioni sociali di W__________ __________ (verbale 28
novembre 2012 p. 2 seg.), è evidente, come confermato ancora da quel teste, che
la condizione sospensiva non si era verificata e che era stato proprio il di
lui atteggiamento ad averne impedito la realizzazione ( Detto altrimenti, il
signor __________ ha impedito il realizzarsi di questa condizione sospensiva di
cui al punto 12 , verbale 28 novembre 2012 p. 2). Stando così le cose, è incontestabile
che la violazione contrattuale imputata dallattrice non è in relazione di
causalità con il presunto danno subito dalla convenuta, che è invece stato
provocato dal fatto che il contratto di cui al doc. 3 non è mai divenuto
efficace a seguito del mancato verificarsi della condizione sospensiva (art.
151 CO). Detto altrimenti, a seguito dellatteggiamento tenuto da C__________ __________,
che ha impedito che quel contratto potesse acquisire una qualsiasi efficacia,
non vi può essere lo spazio per una responsabilità per mancato adempimento
dello stesso, come quella rimproverata allattrice. Anzi, ritenuto che lintero
contratto di cui al doc. 3, comprese le clausole che prevedevano le
remunerazioni qui rivendicate dalla convenuta a titolo di risarcimento, non ha
mai acquisto efficacia, pure il danno fatto valere nei confronti dellattrice
risulta di fatto inesistente.
6.2.3. Lultimo
periodo da esaminare è quello intercorso tra la morte di C__________ __________
(avvenuta come detto il 29 giugno 2010), a seguito della quale è entrata in
gioco la sua comunione ereditaria, e la revoca del contratto di cui al doc. 3,
che risulta essere stato risolto dalle parti contraenti in una data imprecisata
antecedente al 21 dicembre 2010 (cfr. doc. 69).
6.2.3.1. Negli allegati preliminari la convenuta si è invero espressa
in modo contraddittorio sullesito delle trattative da lei avviate con gli
eredi di C__________ __________ per la cessione dei brevetti di D__________ __________:
da una parte ha sostenuto come le stesse non avessero portato ad alcun
risultato (cfr. risposta e domanda riconvenzionale p. 16, secondo cui  la
dottoressa AO 1  ha cercato di trovare un accordo con i membri della CE __________ ,
ma che  tale tentativo  si è era però rivelato  vano ), aggiungendo
persino che lostruzionismo dellattrice era riconducibile proprio alle
istruzioni ricevute da C__________ __________ e, alla sua morte, dalla sua
comunione ereditaria (cfr. risposta e domanda riconvenzionale p. 5, 16 e 17;
cfr. pure duplica e replica riconvenzionale p. 13 secondo cui  la
responsabilità del fallimento delloperazione è da ricondurre solo ed esclusivamente
allattrice, al signor __________ ed ai membri della di lui CE ); e dallaltra
ha invece rilevato come le stesse si fossero concluse positivamente (cfr.
risposta e domanda riconvenzionale p. 17, secondo cui  i nuovi accordi
raggiunti tra le parti coinvolte  prevedevano il pagamento  delle somme
spettanti alla CE __________ ). Ma tantè. Ora, al di là del fatto che neppure
risulta se questultimo accordo sia poi stato effettivamente formalizzato alla
data prospettata a suo tempo, ossia il 5 novembre 2010 (cfr. doc. 49), si
osserva che la convenuta non ha assolutamente specificato né tanto meno provato
quale ne sarebbe stato il tenore e dunque se lo stesso avrebbe finalmente permesso
di adempiere alla  condizione sospensiva  prevista al punto n. 12 del
contratto di cui al doc. 3 (ciò che invero parrebbe non essere stato il caso; cfr.
lopposta conclusione risultante nelle premesse c) e d) dellaccordo di
indennizzo a favore della convenuta di cui al doc. 69, secondo cui  lAccordo-Quadro [N.d.R.: ossia il contratto di cui al doc. 3 ] prevedeva
una serie di obblighi a carico di entrambe le parti per il cui avveramento era
necessario laccordo di un terzo al trasferimento della proprietà del know how
e dei brevetti  e  laccordo del
terzo, vantante diritti sui brevetti ed il know how oggetto del trasferimento
in proprietà  non è mai stato notificato a G__________ __________ né il
suddetto trasferimento si è mai perfezionato , rispettivamente lassunto
del perito giudiziario, a p. 14 del suo referto, secondo cui  sebbene
manchino indicazioni certe per concludere che la cessione del portfolio [N.d.R: dei brevetti] non sia mai stata finalizzata a causa dellinstaurarsi
del contenzioso [N.d.R: tra la
convenuta e C__________ __________ prima, e con i suoi eredi poi] , riteniamo concreta tale possibilità ).
6.2.3.2. Ma
ad ogni buon conto, quandanche si volesse ammettere che la condizione
sospensiva era stata in tal modo adempiuta, si osserva che listruttoria ha
permesso di accertare che lattrice, non appena era stata informata dalla
convenuta, il 3 novembre 2010, del raggiungimento di quellaccordo e della sua
disponibilità a pagarle le spettanze residue (doc. 49), si è immediatamente
attivata, con scritti 4 novembre (doc. FF) e 8 novembre 2010 (doc. GG), per far
sì che il contratto di cui al doc. 3 potesse essere adempiuto, comunicandole di
aver incaricato i corrispondenti britannici di sottoscrivere e di legalizzare la
necessaria procura ed auspicando nel contempo che, oltre alle spese per queste attività,
ovviamente da retribuire, fossero regolate, se del caso allinterno
dellaccordo, anche le pendenze nei suoi rispettivamente nei loro confronti, per
altro superiori a quanto indicato dalla controparte. Non avendo ricevuto alcun
riscontro, il 9 novembre (doc. HH), il 10 novembre (doc. LL) e il 12 novembre
2010 (doc. MM), essa, dopo aver ribadito il tenore di quelle missive ed aver esposto
le problematiche che avrebbero dovuto essere risolte in caso della pure
auspicata successiva liquidazione di D__________ __________, per la quale
chiedeva dunque di impartirle le necessarie istruzioni, le ha comunicato che i corrispondenti
britannici lavevano nel frattempo informata di necessitare anche di una
traduzione dellaccordo, che avrebbe dovuto essere allestita da lei, oppure,
previo accordo, da costoro ma a sue spese. In esito a questi scritti, la
convenuta, il 16 novembre 2010 (doc. NN), si è limitata a contestare siccome
eccessive le pretese arretrate dellattrice e dei corrispondenti britannici.
Con scritti 22 novembre (doc. OO) e 14 dicembre 2010 (doc. PP), lattrice ha quindi
chiesto alla convenuta di chiarire le sue intenzioni in merito alla
liquidazione di D__________ __________ e se la traduzione dellaccordo fosse
stata allestita oppure potesse essere allestita a sue spese. Quelle due comunicazioni
sono tuttavia rimaste senza risposta.
In
tali circostanze, non risultando che a quel momento lattrice abbia (più) subordinato
la sua ulteriore attività o quella dei suoi corrispondenti britannici al
pagamento delle pretese arretrate e dovendosi anzi ritenere che era la convenuta
ad essere in mora con le necessarie istruzioni sulla liquidazione della società
e sulla traduzione dellaccordo, è incontestabile che lo stallo nelladempimento
del contratto di cui al doc. 3, poi risolto dalle parti contraenti, per le ragioni
a cui si è già accennato, in una data imprecisata antecedente al 21 dicembre
2010 (cfr. doc. 69), non poteva in ogni caso essere imputato allattrice.
7. Il
giudizio con cui il Pretore, per la perdita di valore dei brevetti, ha
riconosciuto alla convenuta un risarcimento di EUR 779760.- quando a quel
titolo essa aveva preteso in causa la somma di CHF 1'177'800.- deve invece
essere riformato già per motivi processuali, costituendo una chiara violazione
del principio dispositivo, che come tale va sanzionata dufficio (art. 57 CPC).
Giusta lart. 58 cpv. 1 CPC il giudice non può in effetti aggiudicare a una
parte né più né altra cosa di quanto la stessa abbia domandato, di modo che,
quando, come nel caso di specie, una parte chiede il pagamento in franchi
svizzeri di una pretesa sorta in valuta estera, egli non può riconoscere il
diritto al pagamento in valuta straniera, poiché altrimenti attribuirebbe
appunto altra cosa di quanto originariamente richiesto (TF 1° ottobre 2015
4A_391/2015 consid. 3, 10 febbraio 2017 4A_341/2016 consid. 2.2, 26 aprile 2017
4A_3/2016 consid. 4.1 e 4.2, 13 febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 5, 17 giugno
2019 4A_200/2019 consid. 4). Non avendo la convenuta preteso in questa sede che
il risarcimento per la perdita di valore dei brevetti le fosse stato attribuito
a torto in valuta estera anziché nella valuta svizzera da lei azionata, quella
posizione di danno deve pertanto essere respinta.
La pretesa sarebbe stata comunque da respingere a
prescindere dalla valuta in cui era stata o avrebbe dovuto essere azionata.
La convenuta non ha innanzitutto spiegato in causa,
ancor prima di averlo dimostrato, come la violazione contrattuale imputata
allattrice, alla quale - come detto - era stato sostanzialmente rimproverato
di non aver riconsegnato la società D__________ __________ dopo la revoca del
mandato, possa aver contribuito a provocare la perdita di valore dei suoi brevetti,
sicché la pretesa non avrebbe potuto esserle riconosciuta già solo per questa
ragione.
Dallistruttoria
di causa è oltretutto emerso che lazzeramento del valore dei brevetti era in
realtà da ricondurre al progressivo abbandono / mancato rinnovo degli stessi, avvenuto
tra il 2011 e il 2012 per il mancato pagamento delle relative tasse (cfr. teste
__________ verbale 5 dicembre 2012 p. 13; perizia p. 9 segg.), e comunque alla
cancellazione della società, avvenuta nel corso 2012 sempre per il mancato
pagamento delle relative tasse (cfr. testi __________ verbale 6 settembre 2012
p. 2, __________ verbale 6 settembre 2012 p. 20), ritenuto che ciò era successo
dopo che lattrice, prospettandole quella conseguenza, aveva chiesto alla
convenuta, invano, di corrisponderle le somme necessarie al loro mantenimento (cfr.
per esempio doc. PP, SS e ZZ; teste __________ verbale 6 settembre 2012 p. 3;
petizione p. 23). Quel pregiudizio non si è in definitiva prodotto prima dellavvio
del procedimento giudiziario tra le parti, ma dopo (cfr. petizione p. 23,
risposta e domanda riconvenzionale p. 22). Ciò posto e ritenuto che a p. 22 e a
p. 29 della domanda riconvenzionale la convenuta ha per finire ammesso di non aver
più  ritenuto opportuno , a seguito del rifiuto dellattrice di metterle
a disposizione la società D__________ __________ (che, a ben vedere, non risulta
in relazione di causalità con il pregiudizio ora rivendicato),  sostenere i
vertiginosi costi di mantenimento ed estensione delle proprietà intellettuali,
costi che per altro non è più in grado di sostenere dopo gli ingenti
investimenti fatti dal 2006 ad oggi , rispettivamente di vedersi così costretta
ad abbandonare progressivamente la proprietà intellettuale di D__________ __________
e a non sostenere altri costi brevettuali, oltre che a seguito dellindebito
diritto di ritenzione esercitato dallattrice (che, pure, non risulta rilevante
sul tema),  dati gli ingenti costi di mantenimento ed estensione
brevettuale, lassenza di un nuovo investitore , la presenza di unazione
giudiziaria, lassenza di unassunzione dei costi brevettuali da parte della
comunione ereditaria del signor __________ (proposta dalla dottoressa AO 1 ma
non accettata) , circostanze queste tutte non imputabili allattrice, non
si vede proprio come questultima possa essere resa responsabile della successiva
perdita di valore dei brevetti.
8. Ne
discende che lappello dellattrice devessere accolto, con conseguente
reiezione della domanda riconvenzionale e accollo alla convenuta delle relative
spese giudiziarie di prima istanza.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di EUR 1'329'760.-, seguono la soccombenza (art.
106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. Lappello 21 febbraio 2018 di AP 1 è
accolto .
Di
conseguenza la decisione 22 gennaio 2018 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
4.     La domanda riconvenzionale è respinta.
5. La
tassa di giustizia dellazione riconvenzionale, di CHF 22000.-, e le spese, da
anticiparsi così come anticipate, sono poste a carico dellattrice
riconvenzionale, la quale rifonderà alla convenuta riconvenzionale CHF 215000.-
a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di CHF 35000.- sono a
carico dellappellata, che rifonderà allappellante CHF 30'000.- per ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il
presidente                                                          Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).