Tribunal: TRF3
Processo: 5011860-91.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Assuntos: Marca
Data de julgamento: nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
1a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
1a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que
que detém anterioridade no uso do termo "FORI" e que os
ramos de atividades dela e da apelada
correlatam,
com
produtos pertencentes a segmentos m
ercadológicos afins, configurando
associação ou confusão ao consumidor.
Requer, assim,
a decretação da nulidade dos registros da marca FIORI no 907927734, classe NCL (10) 35, 907927637, classe NCL (10) 07 e a manutenção do indeferimento do registro no 907927661, classe NCL (10) 12, junto ao INPI. Por fim, requer a reforma dos honorários advocatícios.
Com contrarrazões.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devida a decretação da nulidade, perante o INPI, dos registros no 907927734, classe NCL (10) 35, 907927637, classe NCL (10) 07 e a manutenção do indeferimento do registro no 907927661, classe NCL (10) 12, pertencentes à segunda ré.
Dispõe o artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996 que:
"Art. 124. Não são registráveis como marca:
[...]
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
[...]"
Nesse sentido, não são registráveis como marca, nos termos do inciso XIX, quando configurados os seguintes requisitos: reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada; serviços e produtos idênticos, semelhantes ou afins; e possibilidade de confusão
ou associação entre os produtos e serviços pelo
consumidor.
Em que pese as alegações da parte autora, constata-se que os produtos não estão inseridos em mesmo ramo de atividades e que as partes estão em segmentos de atuação distintos, direcionados a um público-alvo que não se confunde, eis que a segunda ré produz e vende betoneiras e caminhões basculantes para empresas da construção civil, enquanto a parte autora produz e vende, dentre outros, barras de torção e molas de suspensão para automóveis de tamanho comum.
Nesse sentido, observa-se que não se trata de produto idêntico, semelhante ou afim, o que é corroborado pela suas inclusões, nos registros do INPI, em classes distintas.
Outrossim, embora exista pequena proximidade fonética entre os termos "FORI" e "FIORI", as apresentações gráficas dos sinais da parte autora e da parte ré têm estilos diferentes, entre os quais não se verifica similitude capaz de causar confusão ou associação entre os produtos pelos consumidores.
E cabe destacar que não se verifica a possibilidade dos registros de titularidade da segunda ré afetarem os direitos de propriedade industrial da parte autora, pois a inexistência de correlação entre os ramos naturalmente impede que qualquer uma das partes seja prejudicada pelo desempenho da atividade econômica da outra.
Desta forma, somando-se a apresentação gráfica diferenciada, a inserção das marcas em classes distintas e, principalmente, a diversidade de ramo de atividades e de público-alvo, bem como as características diferentes dos produtos, é de rigor a conclusão de que ambos os registros marcários, da autora e da segunda ré, podem coexistir.
Diante do exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.
É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011860-91.2018.4.03.6100
RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS FORI LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA - SP266748-A
APELADO: FIORI GROUP S.P.A, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Advogados do(a) APELADO: HELIO FABBRI JUNIOR - SP93863-A, LELIO DENICOLI SCHMIDT - SP135623-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da discussão aqui posta e, feito isto, acompanho o voto do E. Relator quanto ao mérito da causa, pedindo-lhe vênia para divergir tão somente em relação aos honorários advocatícios, pelas razões que passo a expor:

Compulsando os autos, verifico que a presente ação pelo procedimento comum foi ajuizada pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FORI LTDA-ME
objetivando obter a "NULIDADE dos registros das marcas “FIORI”, o 907927734, classe NCL (10) 35, 907927637 classe NCL (10) 07, e manter o indeferimento do registro n.o 907927661, classe NCL (10) 12".

A autora narra em sua inicial, em síntese, que o INPI já havia indeferido o registro de n° 907927661, da marca "FIORI", por entender que ele imitaria, no todo ou em parte, marca de titularidade da requerente, a saber, "FORI". Diz que, no entanto, os outros dois requerimentos de registro da mesma marca "FORI" passaram despercebidos pela autarquia (Num. 134296508).

O Juízo Sentenciante rejeitou o pedido por entender inexistente a possibilidade de confusão entre as marcas pelo público consumidor. Transcrevo trecho oportuno da fundamentação adotada em sentença (Num. 134296685):

"(...)
Em visita à página eletrônica da autora, na rede mundial de computadores (fori.com.br/empresa/), constata-se que a pessoa jurídica se debruça sobre a fabricação de “Reforço para Suspensão Molão 2000 – HR / KOMBI/ SPRINTER / FIORINO / FUSCA”, “Bieleta Reforçada HR / BONGO / H-100 – Reparo da Barra Estabilizadora KOMBI / SPRINTER / SEDAN / BESTA / TOPIC / H-100” e “Caixa do Pino Central da Suspensão da KOMBI. Fabricado em chapa totalmente reforçada para evitar possíveis corrosões e dar maior durabilidade na peça”.
A pessoa jurídica “Indústria e Comércio de Autopeças FORI Ltda. ME” possui, como se verifica, um específico catálogo de peças automotivas.
Por sua vez, em visita ao site da corré, verifica-se que os seus produtos não se confundem com os produzidos pela autora. No caso, a empresa estrangeira dedica-se à produção de veículos e de peças de grande porte (betoneiras, carrocerias basculantes, silos), não se tratando, à evidência, de produtos “idênticos, semelhantes ou afins”.
Enquanto a autora atua no ramo de peças automotivas, a corré fabrica betoneiras, caminhões basculantes e silos para a indústria da construção civil. Ainda que a corré possa comercializar seus produtos para pessoas físicas, como pontuado em sua defesa, o consumidor final “são grandes empresas que atuam no ramo da construção civil” (id 11234494, p. 06)
Em razão da especificidade dos produtos fabricados, é cediço que se destinam a distintos consumidores. Nesse diapasão, ainda que se avente a possibilidade de a semelhança sonora entre as marcas causar confusão, referida possibilidade deixa de subsistir em razão dos distintos produtos e consumidores.
Não havendo possibilidade de confusão entre as marcas, pois relacionadas a produtos e a consumidores distintos, não há que se falar em concorrência desleal, como defendido na petição inicial.
(...)".

O E. Relator firmou seu convencimento no mesmo sentido:

"Em que pese as alegações da parte autora, constata-se que os produtos não estão inseridos em mesmo ramo de atividades e que as partes estão em segmentos de atuação distintos, direcionados a um público-alvo que não se confunde, eis que a segunda ré produz e vende betoneiras e caminhões basculantes para empresas da construção civil, enquanto a parte autora produz e vende, dentre outros, barras de torção e molas de suspensão para automóveis de tamanho comum".

Vê-se que a controvérsia gira em torno da possibilidade, ou não, de confusão entre as marcas pelo público consumidor, não havendo dúvidas sobre a proximidade entre os elementos nominativos das marcas em questão, "FORI" e "FIORI", tanto que o próprio INPI veio a indeferir um dos requerimentos de registro desta segunda marca com fundamento no artigo 124, inciso V da Lei n° 9.279/96, que transcrevo:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Pois bem.

Verifico que tanto a autora quanto a correquerida "Fiori" têm atuação no ramo automotivo, de sorte que a alegação de possibilidade de confusão entre marcas trazida pela autora se afigura bastante relevante.

Nada obstante, melhor apreciando a matéria, concluo que não há mesmo tal possibilidade de confusão.

Ocorre que a marca "Fiori" é utilizada para identificar veículos bastante específicos, como caminhões basculantes e autobetoneiras, todos voltados à construção civil, além de equipamentos como silos de armazenagem, também voltados a este ramo.

As fotografias trazidas na peça contestatória são bastante elucidativas neste ponto (Num. 134296600 - pág. 03).

De modo diverso, a autora descreve seu objeto social como "Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores" (Num. 134296508).

Mais especificamente, a marca da requerente se destina a identificar peças como "“Reforço para Suspensão Molão 2000 – HR / KOMBI/ SPRINTER / FIORINO / FUSCA”, “Bieleta Reforçada HR / BONGO / H-100 – Reparo da Barra Estabilizadora KOMBI / SPRINTER / SEDAN / BESTA / TOPIC / H-100” e “Caixa do Pino Central da Suspensão da KOMBI", como constou da sentença.

Merece atenção, no entanto, o fato de o INPI ter indeferido o requerimento de registro n° 907927661, formulado pela corré Fiori.

Quanto a isto, a autarquia alegou, em sua peça contestatória, que tal requerimento teve por especificação "Betoneiras; Carrocerias basculantes [caçambas basculantes}; Veículos elétricos; Veículos para locomoção por via terrestre, aérea, fluvial, marítima ou ferroviária; Caçamba para veículo; Carregador de carvão e minério [veículo]", que acolheu a oposição ao registro apresentada pela autora e que a correquerida apresentou desistência parcial do requerimento e recurso administrativo, ainda pendente de apreciação (Num. 134296583 - pág. 04).

Com estes elementos, concluo que também este requerimento de registro de marca não apresenta possibilidade de confusão com a marca de titularidade da requerente, eis que os elementos dos autos demonstram que, muito embora se tratem de veículos, são eles de uso bastante específico, em nada se assemelhando àqueles automóveis para os quais a requerente fabrica peças, razão pela qual também não acolho o pedido de manutenção do indeferimento do registro.

Daí porque me filio à conclusão a que chegou o Relator, no sentido de que "não se verifica a possibilidade dos registros de titularidade da segunda ré afetarem os direitos de propriedade industrial da parte autora, pois a inexistência de correlação entre os ramos naturalmente impede que qualquer uma das partes seja prejudicada pelo desempenho da atividade econômica da outra".

Nada obstante, verifico que a sentença recorrida foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015, de sorte que devem ser majorados os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, com fundamento no artigo 85, § 11 deste diploma normativo.

O Juízo Sentenciante condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus, critério que mantenho ante a ausência de impugnação específica (Num. 134296686).

Portanto, considerando que a sentença foi publicada após 18 de março de 2016, que houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios em valor abaixo dos limites do § 3o, inciso I do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 e o não provimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. DJe 08/05/2017), majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, para cada corréu.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator para
negar provimento
à apelação, dele divergindo para
majorar
os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, para cada corréu.

E M E N T A

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE DE REGISTROS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS MARCAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos consiste em apurar se é devida a decretação da nulidade, perante o INPI, dos registros no 907927734, classe NCL (10) 35, 907927637, classe NCL (10) 07 e a manutenção do indeferimento do registro no 907927661, classe NCL (10) 12, pertencentes à segunda ré.
2. Dispõe o artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996 que não são registráveis como marca
"reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia"
. Nesse sentido, não são registráveis como marca, nos termos do inciso XIX, quando configurados os seguintes requisitos: reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada; serviços e produtos idênticos, semelhantes ou afins; e possibilidade de confusão ou associação entre os produtos e serviços pelo
consumidor.
3. Em que pese as alegações da parte autora, constata-se que os produtos não estão inseridos em mesmo ramo de atividades e que as partes estão em segmentos de atuação distintos, direcionados a um público-alvo que não se confunde, eis que a segunda ré produz e vende betoneiras e caminhões basculantes para empresas da construção civil, enquanto a parte autora produz e vende, dentre outros, barras de torção e molas de suspensão para automóveis de tamanho comum..
4. Observa-se que não se trata de produto idêntico, semelhante ou afim, o que é corroborado pela suas inclusões, nos registros do INPI, em classes distintas. Outrossim, embora exista pequena proximidade fonética entre os termos "FORI" e "FIORI", as apresentações gráficas dos sinais da parte autora e da parte ré têm estilos diferentes, entre os quais não se verifica similitude capaz de causar confusão ou associação entre os produtos pelos consumidores.
5. Não se verifica a possibilidade dos registros de titularidade da segunda ré afetarem os direitos de propriedade industrial da parte autora, pois a inexistência de correlação entre os ramos naturalmente impede que qualquer uma das partes seja prejudicada pelo desempenho da atividade econômica da outra.
6. Desta forma, somando-se a apresentação gráfica diferenciada, a inserção das marcas em classes distintas e, principalmente, a diversidade de ramo de atividades e de público-alvo, bem como as características diferentes dos produtos, é de rigor a conclusão de que ambos os registros marcários, da autora e da segunda ré, podem coexistir.
7. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal relator, acompanhado pelo voto dos senhores Desembargadores Federais Helio Nogueira e Peixoto Junior e da senhora Juíza Federal Giselle França; vencido, em parte, o senhor Desembargador Federal Wilson Zauhy, que majorava os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.