Tribunal: TRF3
Processo: 0016732-45.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
664/779)

0016732-45.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MARCA. REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMO INTERESSE. CADUCIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Há legitimidade passiva da corré Unilever para figurar no polo passivo da ação, tanto que a própria busca, através do presente feito, demonstrar o seu legítimo interesse para efetuar o requerimento da caducidade da marca da parte autora, bem como obter a manutenção da decisão administrativa que a deferiu.

2. No tocante ao interesse da Unilever para requerer administrativamente a caducidade da marca “KIDELICIA”, observa-se que a sua justificativa se pautou na alegação de colidência desta marca com a sua marca “KIBON”. Ocorre que a matéria já foi objeto de ação judicial, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecida a inexistência de colidência, deixando, assim, inequívoco que, por esse motivo alegado, não haveria legítimo interesse da Unilever para efetuar tal requerimento.

3. Em relação aos demais motivos

Inteiro teor:
664/779)

0016732-45.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MARCA. REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMO INTERESSE. CADUCIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Há legitimidade passiva da corré Unilever para figurar no polo passivo da ação, tanto que a própria busca, através do presente feito, demonstrar o seu legítimo interesse para efetuar o requerimento da caducidade da marca da parte autora, bem como obter a manutenção da decisão administrativa que a deferiu.

2. No tocante ao interesse da Unilever para requerer administrativamente a caducidade da marca “KIDELICIA”, observa-se que a sua justificativa se pautou na alegação de colidência desta marca com a sua marca “KIBON”. Ocorre que a matéria já foi objeto de ação judicial, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecida a inexistência de colidência, deixando, assim, inequívoco que, por esse motivo alegado, não haveria legítimo interesse da Unilever para efetuar tal requerimento.

3. Em relação aos demais motivos ora alegados nos presentes autos para justificar o legítimo interesse exigido pelo artigo 143 da Lei n. 9.279/1996, cabe destacar que este deve ser comprovado para que a parte possa efetuar o requerimento da caducidade do registro, de forma que a alegação genérica de legítimo interesse por questão concorrencial de livre mercado se mostra inadequada para o preenchimento de tal requisito. Não se verifica, nesse sentido, que os motivos alegados pela corré Unilever se subsumem ao previsto no Manual de Marcas editado pelo INPI, mormente porquanto não se verifica o alegado interesse da corré Unilever em devolver a marca ao domínio público. Desta forma, reputa-se correta a r. sentença ao definir que, após o trânsito em julgado da aludida ação judicial, houve perda superveniente da legitimidade da Unilever para a formulação do pedido administrativo de caducidade.

4. Ainda que assim não fosse, sobre o mérito da matéria, o artigo 142 da Lei n. 9.279/1996 dispõe sobre as hipóteses de extinção do registro da marca. E as hipóteses de caducidade estão previstas no artigo 143 da mesma norma.

5. No caso vertente, não resta configurada a perda do direito do registro da marca pela parte autora, eis que devidamente comprovado que, além do requerimento da caducidade ter sido efetuado por parte que não detinha interesse legítimo, não houve interrupção do uso da marca por mais de 05 (cinco) anos consecutivos ou alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Conquanto tenha ocorrido modificação no sinal utilizado, o elemento nominativo “KIDELICIA” não sofreu alteração e permaneceu em destaque, restando inconteste nos autos, ainda, que continuou sendo utilizado pela parte autora no decurso do tempo.

6. É oportuno consignar que o registro de outra marca não tem o condão de anular a marca anterior, não havendo que se falar em contradição nesse aspecto.

7. Outrossim, a parte autora logrou êxito em comprovar que a corré INPI tem precedente de não reconhecimento da caducidade em caso similar (marca “CASA NOBRE”), em que houve alteração na imagem, mas manutenção do elemento nominal. Por tal razão, não merece reforma a r. sentença.

8. Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016732-45.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614-A, MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384-A

APELADO: SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016732-45.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384-A, MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614-A

APELADO: SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Unilever NV e por INPI em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo do INPI que extinguiu o registro n. 816678731 da marca “KIDELICIA”, utilizada pela autora, determinando que o registro seja reativado.

Em suas razões de apelação, a corré Unilever NV sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva da Unilever Brasil e, no mérito, o seu interesse legítimo para requerer a caducidade do registro e a caducidade da marca “KIDELICIA”.

Em suas razões de apelação, o corréu INPI sustenta, em síntese, a existência de interesse da Unilever para requerer a caducidade administrativa e a ocorrência desta.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016732-45.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384-A, MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614-A

APELADO: SORVETERIA KIDELICIA DE SABOR LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, tendo em vista que o requerimento da caducidade foi efetuado pela Unilever, há legitimidade desta corré para figurar no polo passivo da ação, tanto que a própria parte busca, através do presente feito, demonstrar o seu legítimo interesse para efetuar o requerimento da caducidade da marca da parte autora, bem como obter a manutenção da decisão administrativa que a deferiu.

Todavia, no tocante ao interesse da Unilever para requerer administrativamente a caducidade da marca “KIDELICIA”, observa-se que a sua justificativa se pautou na alegação de colidência desta marca com a sua marca “KIBON”. Ocorre que a matéria já foi objeto de ação judicial, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecida a inexistência de colidência, deixando, assim, inequívoco que, por esse motivo alegado, não haveria legítimo interesse da Unilever para efetuar tal requerimento.

Em relação aos demais motivos ora alegados nos presentes autos para justificar o legítimo interesse exigido pelo artigo 143 da Lei n. 9.279/1996, cabe destacar que este deve ser comprovado para que a parte possa efetuar o requerimento da caducidade do registro, de forma que a alegação genérica de legítimo interesse por questão concorrencial de livre mercado se mostra inadequada para o preenchimento de tal requisito.

Não se verifica, nesse sentido, que os motivos alegados pela corré Unilever se subsumem ao previsto no Manual de Marcas editado pelo INPI, mormente porquanto não se verifica o alegado interesse da corré Unilever em devolver a marca ao domínio público.

Desta forma, reputa-se correta a r. sentença ao definir que, após o trânsito em julgado da aludida ação judicial, houve perda superveniente da legitimidade da Unilever para a formulação do pedido administrativo de caducidade.

Tal fato, per si, tem o condão de anular a decisão de caducidade exarada pelo INPI, posto que provocada por parte ilegítima, nos termos do artigo 143 da Lei n. 9.279/1996.

Ainda que assim não fosse, sobre o mérito da matéria, o artigo 142 dispõe sobre as hipóteses de extinção do registro da marca:

“Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.”

E a caducidade, conforme prevê o artigo 143, ocorre nas seguintes hipóteses:

“Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1o Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2o O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.”

Ademais, o artigo 145 da mesma norma estabelece que “Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.”.

No caso vertente, não resta configurada a perda do direito do registro da marca pela parte autora, eis que devidamente comprovado que, além do requerimento da caducidade ter sido efetuado por parte que não detinha interesse legítimo, não houve interrupção do uso da marca por mais de 05 (cinco) anos consecutivos ou alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Conquanto tenha ocorrido modificação no sinal utilizado, o elemento nominativo “KIDELICIA” permaneceu em destaque, restando inconteste nos autos, ainda, que continuou sendo utilizado pela parte autora no decurso do tempo.

É oportuno consignar que o registro de outra marca não tem o condão de anular a marca anterior, não havendo que se falar em contradição nesse aspecto.

Outrossim, a parte autora logrou êxito em comprovar que o corréu INPI tem precedente de não reconhecimento da caducidade em caso similar (marca “CASA NOBRE”), em que houve alteração na imagem, mas manutenção do elemento nominal. Por tal razão, não merece reforma a r. sentença, que exarou o seguinte entendimento:

“Para fins de proteção da marca, o que deve preponderar é o reconhecimento desta perante o consumidor e o mercado e, sob este ponto de vista, em ambos os casos, Casa Nobre e KIDELICIA, as formas gráficas apresentadas ao INPI diferem significativamente daquela originariamente registrada.

[...]

Nesse ponto, cabe ao órgão técnico adotar um parâmetro equânime para evitar subjetividades indesejadas, ou se exige que a marca se mantenha idêntica ao que foi originariamente registrado, ou se aceitam alterações desde que o núcleo distintivo, seja uma expressão ou palavra, seja uma imagem, se mantenha.

O que não se mostra razoável são decisões tão díspares emitidas por um mesmo órgão técnico, sobre uma mesma questão.”

Destarte, considerando a não comprovação de legítimo interesse pela Unilever para requerer a caducidade, bem como a manutenção idêntica do elemento nominativo, sem alterar a essência distintiva da marca, e o precedente administrativo proferido pelo INPI em caso análogo, não prosperam as razões apresentadas pelas partes recorrentes.

Diante de todo o exposto, nego provimento às apelações, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MARCA. REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGÍTIMO INTERESSE. CADUCIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Há legitimidade passiva da corré Unilever para figurar no polo passivo da ação, tanto que a própria busca, através do presente feito, demonstrar o seu legítimo interesse para efetuar o requerimento da caducidade da marca da parte autora, bem como obter a manutenção da decisão administrativa que a deferiu.

2. No tocante ao interesse da Unilever para requerer administrativamente a caducidade da marca “KIDELICIA”, observa-se que a sua justificativa se pautou na alegação de colidência desta marca com a sua marca “KIBON”. Ocorre que a matéria já foi objeto de ação judicial, com trânsito em julgado, na qual foi reconhecida a inexistência de colidência, deixando, assim, inequívoco que, por esse motivo alegado, não haveria legítimo interesse da Unilever para efetuar tal requerimento.

3. Em relação aos demais motivos ora alegados nos presentes autos para justificar o legítimo interesse exigido pelo artigo 143 da Lei n. 9.279/1996, cabe destacar que este deve ser comprovado para que a parte possa efetuar o requerimento da caducidade do registro, de forma que a alegação genérica de legítimo interesse por questão concorrencial de livre mercado se mostra inadequada para o preenchimento de tal requisito. Não se verifica, nesse sentido, que os motivos alegados pela corré Unilever se subsumem ao previsto no Manual de Marcas editado pelo INPI, mormente porquanto não se verifica o alegado interesse da corré Unilever em devolver a marca ao domínio público. Desta forma, reputa-se correta a r. sentença ao definir que, após o trânsito em julgado da aludida ação judicial, houve perda superveniente da legitimidade da Unilever para a formulação do pedido administrativo de caducidade.

4. Ainda que assim não fosse, sobre o mérito da matéria, o artigo 142 da Lei n. 9.279/1996 dispõe sobre as hipóteses de extinção do registro da marca. E as hipóteses de caducidade estão previstas no artigo 143 da mesma norma.

5. No caso vertente, não resta configurada a perda do direito do registro da marca pela parte autora, eis que devidamente comprovado que, além do requerimento da caducidade ter sido efetuado por parte que não detinha interesse legítimo, não houve interrupção do uso da marca por mais de 05 (cinco) anos consecutivos ou alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. Conquanto tenha ocorrido modificação no sinal utilizado, o elemento nominativo “KIDELICIA” não sofreu alteração e permaneceu em destaque, restando inconteste nos autos, ainda, que continuou sendo utilizado pela parte autora no decurso do tempo.

6. É oportuno consignar que o registro de outra marca não tem o condão de anular a marca anterior, não havendo que se falar em contradição nesse aspecto.

7. Outrossim, a parte autora logrou êxito em comprovar que a corré INPI tem precedente de não reconhecimento da caducidade em caso similar (marca “CASA NOBRE”), em que houve alteração na imagem, mas manutenção do elemento nominal. Por tal razão, não merece reforma a r. sentença.

8. Apelações desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.