Tribunal: TJSP
Processo: 1055664-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Marca mista "Bar do Alemão by Rebert" e marca moninativa "Bar do Alemão Consulado de Itu" – Pleito reconvencional no qual houve ampliação do polo ativo, para incluir a sociedade de nome empresarial "Bar do Alemão Consulado de Itu Ltda" - Sentença de parcial procedência dos pedidos principais e improcedência dos pleitos formulados

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Marca mista "Bar do Alemão by Rebert" e marca moninativa "Bar do Alemão Consulado de Itu" – Pleito reconvencional no qual houve ampliação do polo ativo, para incluir a sociedade de nome empresarial "Bar do Alemão Consulado de Itu Ltda" - Sentença de parcial procedência dos pedidos principais e improcedência dos pleitos formulados em reconvenção – Inconformismo de ambas as partes.

Litispendência – Reconhecimento de ofício – Possibilidade – Norma de ordem pública, que não está sujeita à provocação das partes – Ajuizamento de ação idêntica (processo n. 1145275-85.2022.8.26.0100) em face da mesma parte requerida, com o intento de ver prolatada ordem de abstenção em relação à filial localizada no bairro do Itaim Bibi, nesta Capital – Impossibilidade – O decreto judicial relativo à possibilidade ou não do emprego da marca compreende o seu uso em qualquer agência, sucursal ou filial, em todo o território nacional, não se mostrando possível o desmembramento do pedido, tal como realizado pela parte autora – Inteligência do disposto no art. 485, V, do CPC - Extinção da demanda de n. 1145275-85.2022 que se impõe.

Intempestividade do apelo interposto pelas reconvintes, em face do desconhecimento dos embargos de declaração opostos perante o juízo singular - Descabimento - Embargos declaratórios que foram manejados dentro do prazo legal, operando-se a interrupção da fluência do prazo para a interposição de outros recursos - Precedente do C. STJ - Apelo conhecido.

Invalidade do feito, pela intempestividade da emenda à petição inicial apresentada perante o juízo singular - Rejeição - O prazo da emenda à exordial deve ser contado da ordem judicial exarada pelo juízo singular, e não da data em que a requerida fora cientificada da concessão da tutela provisória - Inaplicabilidade do disposto no art. 231, §3o, do CPC, com incidência da teoria da "ciência inequívoca", porque a parte já havia sido intimada da ordem judicial de emenda e o prazo estava em plena fluência quando a requerida fora cientificada da ordem - Pedido de reconhecimento da intempestividade que, ademais, fora rejeitado pelo juízo singular e seu acolhimento, a esta altura, após anos de disputa judicial, vai ao encontro da diretriz encampada na norma processual, segundo a qual deve-se privilegiar o julgamento de mérito.

Perda do objeto do recurso, em face da invalidade da sentença – Impossibilidade – Tese que carece de racionalidade jurídica, eis que, se acolhida, levaria também à perda do objeto do apelo interposto pela parte requerida, que suscitou a preliminar.

Incompetência absoluta do juízo cível em face do disposto na Resolução 763/2016 que estabelece a competência das Varas Empresariais – Descabimento – Manifestação que veio à lume tardiamente, depois de proferida decisão desfavorável à parte, configurando a chamada "nulidade de algibeira" - Violação do dever de boa-fé objetiva caracterizada - Precedente do C. STJ.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos acostados ao feito que são suficientes para a justa e adequada solução da controvérsia – Preambular afastada.

Invalidade em face da não reunião do feito com outro, de natureza conexa (autos n. 1074647-71.2022.8.26.0100) – Não caracterização – Inexistência de cominação legal neste sentido – Não se pode acoimar de nulos os atos processuais quando a norma adjetiva assim não estabelece – Além disso, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, como é o caso – Inteligência da Súmula 235 do C. STJ.

Nulidade do feito pela ausência de citação de litisconsorte passivo, requerida ao ensejo da apresentação de reconvenção – Impossibilidade – Inobservância do pleito em primeiro grau que não acarreta a invalidade, em especial por não se tratar de litisconsórcio necessário – Precedentes.

Invalidade, ainda, em vista da falta de especificação, pela sentença, de quais pleitos ensejaram a extinção do feito sem resolução de mérito e quais foram julgados improcedentes – Rejeição – Vício que não se constata.

MÉRITO – Empresa autora que demonstrou ser titular da marca mista "Bar do Alemão by Hebert" e da marca nominativa "Bar do Alemão Consulado de Itu", registradas perante o INPI – Instrumento de cessão de direito de uso de marca que fora celebrado com a reconvinte por prazo determinado, não merecendo acolhida a interpretação de que o uso da marca teria sido cedido indefinidamente, eis que contraria ao teor do próprio documento - Ajuste que contemplava a possibilidade de, após o transcurso de 36 meses, criação de nova sociedade, transmitindo-se em definitivo os direitos de uso da marca - Circunstância que, todavia, não se verificou, tendo o representante legal da empresa autora alienado suas quotas sociais, encerrando, assim, a avença.
Impossibilidade de registro da marca em questão, em face de sua vulgaridade - Descabimento - Questão que não compete à Justiça estadual analisar - Marcas registradas sem qualquer apostilamento pelo INPI quando à impossibilidade de direito de uso exclusivo da expressão "Bar do Alemão".
Elementos figurativos da marca utilizada pelas partes reconvintes que são praticamente idênticos aos da marca de titularidade da sociedade autora, com intenso potencial de confusão entre os consumidores.
Conflito entre a marca "Bar do Alemão Consulado de Itu" e o nome empresarial, de idêntica expressão, registrado em nome da reconvinte - Pedido de depósito da marca que precedeu a criação da sociedade de nome homônimo - O direito de zelar pela marca tem início com o depósito perante o INPI - Precedentes desta Corte de Justiça e do C. STJ - Na colisão entre a marca e o nome empresarial, deve-se avaliar o aspecto territorial e a possibilidade de confusão, em cada caso concreto, como orienta o C. STJ - Hipótese dos autos em que o registro da marca deve prevalecer, quer por ser anterior, quer porque seu âmbito de proteção é mais abrangente que o do nome empresarial, circunscrito ao Estado - Partes atuam no mesmo seguimento, emergindo daí o risco de confusão - Aplicação do disposto no art. 1166 do Código Civil e art. 4o da Instrução Normativa do Departamento Nacional do Registro Comercial (DNRC).
Improcedência dos pedidos iniciais, pelo não exercício do respectivo direito por considerável lapso temporal, que não merece acolhida - A aplicação da "surrectio" pressupõe a existência de relação contratual entre as partes, e a condição existente no ajuste entre elas celebrado, consistente na criação de uma nova sociedade, não se aperfeiçoou - Precedentes - Ademais, a omissão maliciosa e desleal se deu reciprocamente, pois as reconvintes sempre souberam que a parte autora era titular das marcas em questão, não sendo possível o prevalecimento de seu direito em detrimento da parte autora, titular do registro da marca - Não é possível, ainda, invocar-se a tutela da confiança que viola o direito de propriedade industrial - Precedentes - Pedido administrativo de reconhecimento de caducidade da marca formulado pela requerida perante o INPI que foi rejeitado, ao fundamento de que restou comprovado o uso efetivo da marca.
Concorrência desleal perpetrada pela parte autora – Inocorrência - Falta de licença para exploração de restaurantes e fraude fiscal que não são matérias afetas a estas Câmaras Reservadas - Menções realizadas pela parte autora/reconvinda quanto a prêmios e honrarias que dizem respeito à época em que ambas atuaram conjuntamente, o que impede a sua condenação na pretendida ordem de abstenção - Sentença que deve ser mantida quanto ao reconhecimento do dever de as reconvintes se absterem de veicular a expressão "Bar do Alemão".
Pedidos de indenização por danos materiais e morais que, de outro lado, não merecem acolhimento - Decreto de prescrição parcialmente reconhecido pela sentença que deve ser afastado - O termo inicial do prazo prescricional é a última demonstração do uso indevido da marca - Tratando-se de ato que se renova no tempo, o prazo também se repete, enquanto não cessada a violação - O direito à indenização, porém, não pode ser reconhecido - Autora que sempre teve conhecimento da atuação empresarial das reconvintes, tendo, inclusive, afirmado expressamente que nunca adotou nenhuma medida protetiva da marca em razão da relação de amizade existente entre ambas - O não exercício da respectiva pretensão, durante período de aproximadamente 14 anos, caracteriza omissão desleal, na medida em que cria na outra parte a legítima expectativa de que tal direito jamais seria exercido - Comportamento contraditório evidenciado, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a ninguém é dado comportar-se contra os seus próprios atos - Aplicação da "supressio" quanto aos pleitos indenizatórios - Precedentes desta Corte de Justiça e do C. STJ – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – APELO DAS RECONVINTES A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Marca mista "Bar do Alemão by Rebert" e marca moninativa "Bar do Alemão Consulado de Itu" – Pleito reconvencional no qual houve ampliação do polo ativo, para incluir a sociedade de nome empresarial "Bar do Alemão Consulado de Itu Ltda" - Sentença de parcial procedência dos pedidos principais e improcedência dos pleitos formulados

Ementa:
Apelação cível – Ação de indenização por danos materiais e morais – Marca mista "Bar do Alemão by Rebert" e marca moninativa "Bar do Alemão Consulado de Itu" – Pleito reconvencional no qual houve ampliação do polo ativo, para incluir a sociedade de nome empresarial "Bar do Alemão Consulado de Itu Ltda" - Sentença de parcial procedência dos pedidos principais e improcedência dos pleitos formulados em reconvenção – Inconformismo de ambas as partes.

Litispendência – Reconhecimento de ofício – Possibilidade – Norma de ordem pública, que não está sujeita à provocação das partes – Ajuizamento de ação idêntica (processo n. 1145275-85.2022.8.26.0100) em face da mesma parte requerida, com o intento de ver prolatada ordem de abstenção em relação à filial localizada no bairro do Itaim Bibi, nesta Capital – Impossibilidade – O decreto judicial relativo à possibilidade ou não do emprego da marca compreende o seu uso em qualquer agência, sucursal ou filial, em todo o território nacional, não se mostrando possível o desmembramento do pedido, tal como realizado pela parte autora – Inteligência do disposto no art. 485, V, do CPC - Extinção da demanda de n. 1145275-85.2022 que se impõe.

Intempestividade do apelo interposto pelas reconvintes, em face do desconhecimento dos embargos de declaração opostos perante o juízo singular - Descabimento - Embargos declaratórios que foram manejados dentro do prazo legal, operando-se a interrupção da fluência do prazo para a interposição de outros recursos - Precedente do C. STJ - Apelo conhecido.

Invalidade do feito, pela intempestividade da emenda à petição inicial apresentada perante o juízo singular - Rejeição - O prazo da emenda à exordial deve ser contado da ordem judicial exarada pelo juízo singular, e não da data em que a requerida fora cientificada da concessão da tutela provisória - Inaplicabilidade do disposto no art. 231, §3o, do CPC, com incidência da teoria da "ciência inequívoca", porque a parte já havia sido intimada da ordem judicial de emenda e o prazo estava em plena fluência quando a requerida fora cientificada da ordem - Pedido de reconhecimento da intempestividade que, ademais, fora rejeitado pelo juízo singular e seu acolhimento, a esta altura, após anos de disputa judicial, vai ao encontro da diretriz encampada na norma processual, segundo a qual deve-se privilegiar o julgamento de mérito.

Perda do objeto do recurso, em face da invalidade da sentença – Impossibilidade – Tese que carece de racionalidade jurídica, eis que, se acolhida, levaria também à perda do objeto do apelo interposto pela parte requerida, que suscitou a preliminar.

Incompetência absoluta do juízo cível em face do disposto na Resolução 763/2016 que estabelece a competência das Varas Empresariais – Descabimento – Manifestação que veio à lume tardiamente, depois de proferida decisão desfavorável à parte, configurando a chamada "nulidade de algibeira" - Violação do dever de boa-fé objetiva caracterizada - Precedente do C. STJ.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos acostados ao feito que são suficientes para a justa e adequada solução da controvérsia – Preambular afastada.

Invalidade em face da não reunião do feito com outro, de natureza conexa (autos n. 1074647-71.2022.8.26.0100) – Não caracterização – Inexistência de cominação legal neste sentido – Não se pode acoimar de nulos os atos processuais quando a norma adjetiva assim não estabelece – Além disso, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, como é o caso – Inteligência da Súmula 235 do C. STJ.

Nulidade do feito pela ausência de citação de litisconsorte passivo, requerida ao ensejo da apresentação de reconvenção – Impossibilidade – Inobservância do pleito em primeiro grau que não acarreta a invalidade, em especial por não se tratar de litisconsórcio necessário – Precedentes.

Invalidade, ainda, em vista da falta de especificação, pela sentença, de quais pleitos ensejaram a extinção do feito sem resolução de mérito e quais foram julgados improcedentes – Rejeição – Vício que não se constata.

MÉRITO – Empresa autora que demonstrou ser titular da marca mista "Bar do Alemão by Hebert" e da marca nominativa "Bar do Alemão Consulado de Itu", registradas perante o INPI – Instrumento de cessão de direito de uso de marca que fora celebrado com a reconvinte por prazo determinado, não merecendo acolhida a interpretação de que o uso da marca teria sido cedido indefinidamente, eis que contraria ao teor do próprio documento - Ajuste que contemplava a possibilidade de, após o transcurso de 36 meses, criação de nova sociedade, transmitindo-se em definitivo os direitos de uso da marca - Circunstância que, todavia, não se verificou, tendo o representante legal da empresa autora alienado suas quotas sociais, encerrando, assim, a avença.
Impossibilidade de registro da marca em questão, em face de sua vulgaridade - Descabimento - Questão que não compete à Justiça estadual analisar - Marcas registradas sem qualquer apostilamento pelo INPI quando à impossibilidade de direito de uso exclusivo da expressão "Bar do Alemão".
Elementos figurativos da marca utilizada pelas partes reconvintes que são praticamente idênticos aos da marca de titularidade da sociedade autora, com intenso potencial de confusão entre os consumidores.
Conflito entre a marca "Bar do Alemão Consulado de Itu" e o nome empresarial, de idêntica expressão, registrado em nome da reconvinte - Pedido de depósito da marca que precedeu a criação da sociedade de nome homônimo - O direito de zelar pela marca tem início com o depósito perante o INPI - Precedentes desta Corte de Justiça e do C. STJ - Na colisão entre a marca e o nome empresarial, deve-se avaliar o aspecto territorial e a possibilidade de confusão, em cada caso concreto, como orienta o C. STJ - Hipótese dos autos em que o registro da marca deve prevalecer, quer por ser anterior, quer porque seu âmbito de proteção é mais abrangente que o do nome empresarial, circunscrito ao Estado - Partes atuam no mesmo seguimento, emergindo daí o risco de confusão - Aplicação do disposto no art. 1166 do Código Civil e art. 4o da Instrução Normativa do Departamento Nacional do Registro Comercial (DNRC).
Improcedência dos pedidos iniciais, pelo não exercício do respectivo direito por considerável lapso temporal, que não merece acolhida - A aplicação da "surrectio" pressupõe a existência de relação contratual entre as partes, e a condição existente no ajuste entre elas celebrado, consistente na criação de uma nova sociedade, não se aperfeiçoou - Precedentes - Ademais, a omissão maliciosa e desleal se deu reciprocamente, pois as reconvintes sempre souberam que a parte autora era titular das marcas em questão, não sendo possível o prevalecimento de seu direito em detrimento da parte autora, titular do registro da marca - Não é possível, ainda, invocar-se a tutela da confiança que viola o direito de propriedade industrial - Precedentes - Pedido administrativo de reconhecimento de caducidade da marca formulado pela requerida perante o INPI que foi rejeitado, ao fundamento de que restou comprovado o uso efetivo da marca.
Concorrência desleal perpetrada pela parte autora – Inocorrência - Falta de licença para exploração de restaurantes e fraude fiscal que não são matérias afetas a estas Câmaras Reservadas - Menções realizadas pela parte autora/reconvinda quanto a prêmios e honrarias que dizem respeito à época em que ambas atuaram conjuntamente, o que impede a sua condenação na pretendida ordem de abstenção - Sentença que deve ser mantida quanto ao reconhecimento do dever de as reconvintes se absterem de veicular a expressão "Bar do Alemão".
Pedidos de indenização por danos materiais e morais que, de outro lado, não merecem acolhimento - Decreto de prescrição parcialmente reconhecido pela sentença que deve ser afastado - O termo inicial do prazo prescricional é a última demonstração do uso indevido da marca - Tratando-se de ato que se renova no tempo, o prazo também se repete, enquanto não cessada a violação - O direito à indenização, porém, não pode ser reconhecido - Autora que sempre teve conhecimento da atuação empresarial das reconvintes, tendo, inclusive, afirmado expressamente que nunca adotou nenhuma medida protetiva da marca em razão da relação de amizade existente entre ambas - O não exercício da respectiva pretensão, durante período de aproximadamente 14 anos, caracteriza omissão desleal, na medida em que cria na outra parte a legítima expectativa de que tal direito jamais seria exercido - Comportamento contraditório evidenciado, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a ninguém é dado comportar-se contra os seus próprios atos - Aplicação da "supressio" quanto aos pleitos indenizatórios - Precedentes desta Corte de Justiça e do C. STJ – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – APELO DAS RECONVINTES A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.