Tribunal: TJSP
Processo: 1092882-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Ação cominatória ajuizada pela titular da marca "Arquiplan", visando à abstenção de uso da marca "Archiplanta" em nome empresarial, cumulada com indenizatória por danos materiais decorrentes do uso indevido. Ação julgada improcedente. Reconvenção com pedido indenizatório por danos morais, julgada improcedente. Apelação da autora.

"...para a aferição de eventual colidência entre denominação e

Ementa:
Ação cominatória ajuizada pela titular da marca "Arquiplan", visando à abstenção de uso da marca "Archiplanta" em nome empresarial, cumulada com indenizatória por danos materiais decorrentes do uso indevido. Ação julgada improcedente. Reconvenção com pedido indenizatório por danos morais, julgada improcedente. Apelação da autora.

"...para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários." (STJ, REsp 1.204.488, NANCY ANDRIGHI).

Hipótese em que autora e ré atuam em ramos e Estados distintos. Autora, de sua parte, que não mais detém registro da marca para atividades da ré.

Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas ou evocativas caracterizam-se por expressões de uso comum, de pouca originalidade, que atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedente desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Do STJ: "O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI).

Marca da autora ("Arquiplan") que resulta de combinação de expressões de uso comum e disseminado ("Arquitetura" e "Planta", ou "Plano", ou "Planejamento"), pelo que se qualifica como "fraca" ou "evocativa".

Também não há risco de confusão pelo registro, como domínio de internet ("sítio eletrônico"), da denominação "Archiplanta". "O titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso da sua marca em determinado nome de domínio se tal representar uma prática desleal, eivada de má-fé. Havendo o uso pacífico não há o que se impedir. Apenas quando o nome de domínio gerar confusão e desvio de clientela é que haverá uma prática ilegal, capaz de ensejar a tomada de medidas pelo titular da marca" (MARLON TOMAZETTE).

Confirmação da sentença recorrida, na forma do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
Ação cominatória ajuizada pela titular da marca "Arquiplan", visando à abstenção de uso da marca "Archiplanta" em nome empresarial, cumulada com indenizatória por danos materiais decorrentes do uso indevido. Ação julgada improcedente. Reconvenção com pedido indenizatório por danos morais, julgada improcedente. Apelação da autora.

"...para a aferição de eventual colidência entre denominação e

Ementa:
Ação cominatória ajuizada pela titular da marca "Arquiplan", visando à abstenção de uso da marca "Archiplanta" em nome empresarial, cumulada com indenizatória por danos materiais decorrentes do uso indevido. Ação julgada improcedente. Reconvenção com pedido indenizatório por danos morais, julgada improcedente. Apelação da autora.

"...para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários." (STJ, REsp 1.204.488, NANCY ANDRIGHI).

Hipótese em que autora e ré atuam em ramos e Estados distintos. Autora, de sua parte, que não mais detém registro da marca para atividades da ré.

Os casos a envolver marcas fracas devem ser examinados pela Justiça com menor rigor do que os que têm como objeto marcas mais elaboradas. Doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT e de DENIS BORGES BARBOSA. As marcas fracas ou evocativas caracterizam-se por expressões de uso comum, de pouca originalidade, que atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedente desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Do STJ: "O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público, mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca" (REsp 1.315.621, NANCY ANDRIGHI).

Marca da autora ("Arquiplan") que resulta de combinação de expressões de uso comum e disseminado ("Arquitetura" e "Planta", ou "Plano", ou "Planejamento"), pelo que se qualifica como "fraca" ou "evocativa".

Também não há risco de confusão pelo registro, como domínio de internet ("sítio eletrônico"), da denominação "Archiplanta". "O titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso da sua marca em determinado nome de domínio se tal representar uma prática desleal, eivada de má-fé. Havendo o uso pacífico não há o que se impedir. Apenas quando o nome de domínio gerar confusão e desvio de clientela é que haverá uma prática ilegal, capaz de ensejar a tomada de medidas pelo titular da marca" (MARLON TOMAZETTE).

Confirmação da sentença recorrida, na forma do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso de apelação desprovido.