Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-33.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira

Ementa:

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pelos réus - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que tal fato gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização fixada em R$ 30.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto - Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) - Enunciado VIII do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012904-33.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NATURA COSMÉTICOS S/A e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
NATURA LTDA, são apelados LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO BEBEDOURO
EPP, LUIS HENRIQUE BUSSE GALLÃO, FSR COMERCIAL DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA EPP e NATURA CITRUS SANTA CRUZ COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentaro o dr. Antonio Ferro Ricci OAB/SP 67143/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1012904-33.2017.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
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VOTO No 25217
AP. N° 1012904-33.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL F.R. LAPA)
APELANTES: NATURA COSMÉTICOS S/A e OUTRO
APELADA: NATURA CITRUS SANTA CRUZ COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA. EPP
JUIZ: Dr. Alberto Gibin Villela
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS -
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
-
MARCA
“NATURA”
QUE
SE
ENCONTRA
REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA
DESLEAL

Caso
em
que
restou
incontroverso
o
aproveitamento
parasitário do renome e da reputação da
marca das autoras - Direitos de utilização
exclusiva, ante o deferimento do registro
no
INPI
-
Provas
dos
autos
que
demonstram, de maneira incontroversa,
a
indevida
utilização
da
marca
das
autoras
pelos
réus
-
Dano
moral
caracterizado,
diante
da
violação
ao
direito de uso exclusivo da marca por seu
titular e do fato de que tal fato gera
confusão
no
mercado
consumidor
e
desvio de clientela - Indenização fixada
em
R$
30.000,00,
que
se
mostra
adequada ao caso concreto - Indenização
pelos danos materiais decorrentes da
violação da marca e da concorrência
desleal, que será apurada em fase de
liquidação de sentença, na forma dos
arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade
Industrial
(Lei
no
9.279/1996)
-
Enunciado VIII do Grupo de Câmaras de

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Direito Empresarial - RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
NATURA
COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA. DE contra NATURA CITRUS SANTA CRUZ COMÉRCIO
DE BEBIDAS LTDA. EPP e LUIS HENRIQUE BUSSE GALLAO
BEBEDOURO EPP, objetivando que as rés se abstenham de utilizar
sua marca “NATURA”, registrada no INPI, bem como que sejam
condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
Alegam as autoras que são titulares da marca
“NATURA” há mais de 20 anos, em inúmeras classes e para proteger
diferentes produtos e serviços, sem qualquer ressalva ou restrição,
sendo sua marca declarada de alto renome, pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial INPI, o que lhes confere exclusividade, em
todos os segmentos de atividades, para todos os produtos e serviços.
Aduzem que as rés usam indevidamente a marca
"Naturacitrus" em produtos alimentícios, praticando aproveitamento
parasitário e associação indevida. Pretendem, por isso, compelir as
rés que se abstenham de utilizar a expressão "Naturacitrus" como
marca, estabelecimento ou nome empresarial, ou qualquer outra
variação de "Natura" de forma isolada ou conjunta com outras
expressões ou marcas, cessando sua utilização, bem como para que
a ré transfira à autora o domínio "naturacitrus.com.br" e a
indenizarem as autoras pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais

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sofridos em razão da violação da marca (fls. 01/45).
As rés ofertaram contestação, sustentando que o
registro da marca "naturacitrus" no INPI é objeto de outra ação
judicial, requerendo a suspensão da lide enquanto tramita aquele
processo. No mérito, alegam que a empresa ré produz sucos naturais
desde 1996 usando a marca "naturacitrus", muito antes do alto
renome da marca da autora ser reconhecido. Aduzem que há clara
distinção entre o nome da marca das autoras e a das rés, não
havendo afronta ao art. 125, da Lei de Propriedade Industrial,
negando, ainda a existência de danos morais ou materiais (fls.
1149/1177).
Após manifestação das autoras (fls. 1199/1230),
sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que embora as autoras sejam titulares de marca de
alto renome "Natura", em se tratando de marca evocativa que
remete a ideia de "produtos naturais", é admissível a utilização de tal
expressão em outras marcas se associada a outros elementos por
aglutinação ou justaposição, ensejando conjunto simbólico distinto,
incapaz
de
gerar
confusão
no
mercado
de
consumo;
pela
sucumbência as autoras foram condenadas no pagamento da verba
honorária no valor de 10% sobre o valor da causa, atribuído em R$
60.000,00 (fls. 1579/1582).
Inconformadas,
as
autoras
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo, que detêm marca de alto renome, fazendo jus

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à proteção especial prevista na Lei da Propriedade Industrial. Asseveram
que restou caracterizada a prática de concorrência desleal devendo as
rés ser condenadas ao pagamento de indenização pelos danos materiais
e morais (fls. 1585/1582).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 1663/1677).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
1689).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, cumpre destacar que a concorrência
desleal se caracteriza pelo desvio de clientela, por meio do uso
indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço,
ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de uma
marca ou denominação empresarial na respectiva classe de
atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem
serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou
inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.

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Com isso, existe a possibilidade de o consumidor
se confundir ou vincular uma marca à outra, como se fosse do
mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando prejuízo ao
titular do registro ou da patente.
Além disso, a distinção da marca deve estar
aliada
a
anterioridade
e
a
especificidade.
A
anterioridade
corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização
se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação com
uma determinada classe ou conjunto de classes. Pode ainda a
marca ser considerada de alto renome, de modo que goza de
proteção especial nos termos da Lei de Propriedade Industrial.
Demonstrada a conjunção desses fatores pode o
titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para
suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação
pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da
concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela,
diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial.
No caso dos autos, ficou demonstrado que as
autoras
são
titulares
da
marca
nominativa
“Natura”,
sendo
considerada de alto renome pelo INPI, o que por si só impede sua
utilização por terceiros, nos termos do art. 125 da Lei de Propriedade
Industrial.
Nesse sentido, já decidiu esta c. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em caso análogo também

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envolvendo a marca “Natura”: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca
Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenizatória Utilização, por
parte da ré, da marca 'NATURARROZ', à míngua de qualquer registro,
perante o INPI, que traduz reprodução, ainda que não proposital,
com acréscimo, das marcas de propriedade das autoras, entre as
quais a marca nominativa 'NATURA', considerada de alto renome pela
autarquia federal Configuração de concorrência , em tese, que pode
implicar não só a diluição das marcas das autoras, mas, também,
possibilidade de confusão, por parte de consumidores, associação
indevida de uma a outras e, ainda, aproveitamento parasitário
Prejuízo imaterial configurado “in re ipsa' Acolhimento dos pedidos
iniciais
Sentença
reformada
Recurso
provido”
(Apel.
n°
0000150-60.2014.8.26.0108, j. 11/12/2017, Rel. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira).
Somado
a
isso,
a
utilização
da
marca
“Naturacitrus” pelas rés é capaz de gerar confusão por parte dos
consumidores, vez que associam indevidamente à marca de alto
renome das autoras “Natura”, o que acarreta inclusive a diluição e
enfraquecimento de sua marca.
Em reforço, o corréu LUIS HENRIQUE BUSSE
GALÃO BEBEDOURO LTDA. teve seu pedido de registro da marca
“Naturacitrus” indeferido pelo INPI, exatamente porque o pedido viola
a marca de alto renome das autoras (fls. 1690/1693).
Nesse contexto, considerando que na hipótese dos
autos
restou
clara
a
concorrência
desleal,
bem
como
o

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aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca,
situação que ocasiona efetivo desvio de clientela das autoras, fazem
jus à indenização pelos danos materiais presumidos decorrentes da
violação da marca e da concorrência desleal, o que será apurada em
fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei
de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996).
Nesse rumo é o Enunciado VIII do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial “Nas ações de contrafação, em regra,
a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos
critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com
apuração em fase de liquidação de sentença.”
Nessa linha, esta C. 2a Câmara de Direito
Empresarial já decidiu: “Propriedade industrial. Vinculação do sítio
eletrônico da corré à marca da autora e à expressão com que se
identifica no âmbito virtual. Link patrocinado. Tutela devida para
vedar o direcionamento do usuário. Vedação à concorrência desleal.
Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em
liquidação. Dano moral também devido, embora não no valor
pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à exploração de
serviço específico de publicidade pelo qual é remunerada e à
contratação com quem viola, bem por meio do mesmo contrato que
entabula, direito alheio. Sentença revista. Recurso provido em parte”
(Apel. no 1019621-41.2015.8.26.0001, Rel. Des. Claudio Godoy, j.
09/04/2018).
“Propriedade
industrial.
Comercialização
de

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produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora
(GUCCI e GG), devidamente registradas perante o INPI, mesmo
após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e notificação
para cessar a comercialização. Lei de Propriedade Industrial que
oferece a proteção contra quem fabrica e/ou comercializa a
mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade. Procedência do pedido de
abstenção decretada. Danos materiais e morais. Prejuizos in re ipsa.
Desnecessidade de prova além da prática da contrafação. Apuração
dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos
termos dos arts. 208 e 210 da Lei no 9.279/96. Danos morais, de seu
turno, que, considerando as circunstâncias do caso, merecem
arbitrados
em
R$60.000,00,
em
consonância
ao
binômio
reparação/sanção. Danos materiais. Reembolso de verba honorária
contratada. Descabimento, diante do entendimento majoritário da
Corte e da solução adotada em Embargos de Divergência. Recurso
parcialmente provido” (Apelação 1041667-45.2015.8.26.0576, Rel.
Des. ARALDO TELLES, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 22/10/2018) (g/n).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS.
MARCA.
CONTRAFAÇÃO
DE
PRODUTOS.
PRELIMINARES.
Limitação
de
litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do §1o do art. 113 do
CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa e à
rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA. Autoras titulares
do direito material alegado como violado pelas rés. INTERESSE DE
AGIR. Utilidade e necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
pelas autoras. MÉRITO. ATO ILÍCITO. Contrafação demonstrada.

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Apreensão de produtos que ostentavam a marca das autoras. DANOS
MORAIS. Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso
exclusivo da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa.
Precedentes. Indenização mantida. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS.
Lucros
cessantes
configurados.
Impossibilidade
de
aplicação
analógica do art. 103 da Lei de Direitos Autorais. Previsão específica
na Lei n. 9.279/96 (art. 208/210). Indenização a ser apurada em
fase de liquidação de sentença. Ausência de reformatio in pejus.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS.
Majoração em razão do resultado do julgamento. Recurso provido em
parte” (Apelação 1011375-47.2015.8.26.0004, Rel. Des. HAMID
BDINE, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/08/2018).
Assim, de rigor que se determine a imediata
cessação pelas rés do uso da expressão “Natura”, de forma isolada
ou amalgamada (“Naturacitrus”).
Lado outro, para a caracterização do dano moral,
há que se considerar a lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, ou
seja, situações que atinjam sua imagem, nome comercial, como
sucede, por exemplo, nos casos de protesto de títulos, anotações em
serviços de proteção ao crédito, divulgações de fatos que maculem o
nome da empresa perante a sociedade etc.
Na lição de MIRNA CIANCI, “a honra subjetiva diz
respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser humano.
A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de
sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da honra subjetiva

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e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva.
Essa questão passou, portanto, pela análise da natureza do dano
sofrido, excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o
sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia ser a
pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria, que se
refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque pressupõe a
prática de crime. Mas restou, para essa doutrina, a possibilidade de
reconhecimento da indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência
da difamação, por ter sido atingida a boa fama e reputação da
empresa, por exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a
possibilidade de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se,
portanto, por honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha
por objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração que
terceiros dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no bom nome
e na imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à
jurídica”. (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona a
tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que “a pessoa jurídica
não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que
se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em
resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação do dano
moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).
Mais. “Embora a pessoa jurídica não tenha honra
subjetiva, porquanto esta somente a pessoa física a pode possuir, ela
possui honra objetiva, que repousa, em última análise, no conceito
público de boa fama e imagem comercial. Logo, pode sofrer dano
moral e este pode se refletir nos seus negócios, resultando em
adversidades econômicas decorrentes, eventualmente, de abalo de

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crédito, evasão de clientela ou redução de negócios” (Nehemias
Domingos de Melo, “Dano Moral
Problemática, Do Cabimento à
Fixação do Quantum” 2a ed. São Paulo: Ed. Atlas 2011 p. 27).
Na hipótese dos autos, a violação da honra
objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca das
autoras fere a própria identidade da marca lesada, gerando confusão
no mercado consumidor e desvio de clientela.
No caso vertente, levando-se em conta as
circunstâncias, bem como a necessidade de repressão à prática de
atos semelhantes pelas rés, mostra-se adequada às particularidades
do caso concreto a indenização por danos morais fixada em primeiro
grau no valor de R$ 30.000,00.
Vencidas, as rés arcarão com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nesta
instância em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2°do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator