Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-70.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Distrato de contrato de licenciamento. Vedação da sequência do uso da marca licenciada a partir daí. Ausência contudo de qualquer prova de que a ré o tenha feito, posteriormente ao desfazimento do contrato entre as partes. Pedido condenatório em obrigação de fazer injustificável. Multa por suposto descumprimento pela ré de obrigação relativa à desistência de pedidos

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Distrato de contrato de licenciamento. Vedação da sequência do uso da marca licenciada a partir daí. Ausência contudo de qualquer prova de que a ré o tenha feito, posteriormente ao desfazimento do contrato entre as partes. Pedido condenatório em obrigação de fazer injustificável. Multa por suposto descumprimento pela ré de obrigação relativa à desistência de pedidos de registro, assim como à utilização de marcas "semelhantes" à objeto do licenciamento, descabida. Instrumento de distrato que não identificou quais as marcas que não poderiam ser utilizadas, ou quais pedidos de registro deveriam ser abolidos. Marca TRT, que a ré seguiu utilizando em sua atividade, que não se pode dizer propriamente semelhante ou suscetível de criar confusão com a marca licenciada Triton Eyewear. Ação principal integralmente improcedente. Sentença, que a julgou procedente, reformada. Reconvenção da ré, com pedido indenizatório. Improcedência. Ausência de demonstração pela ré de qualquer prejuízo material decorrente do mero ajuizamento da demanda, ou mesmo dos termos em que concedida a tutela antecipada no tocante à marca licenciada. Dano moral não caracterizado. Sentença nessa parte confirmada. Apelação da ré-reconvinte parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004192-70.2016.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRT
ACESSÓRIOS IPATINGA EIRELI - ME, é apelado TRITON COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ÓCULOS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelante: TRT Acessórios Ipatinga Eireli - ME
Apelada: Triton Comércio e Indústria de Óculos Ltda.
Apelação no 1004192-70.2016.8.26.0010 1a Vara Cível do F. R. Ipiranga (Capital)
Voto no 15.348
Propriedade industrial. Marca. Distrato de contrato de
licenciamento. Vedação da sequência do uso da marca
licenciada a partir daí. Ausência contudo de qualquer
prova de que a ré o tenha feito, posteriormente ao
desfazimento
do
contrato
entre
as
partes.
Pedido
condenatório em obrigação de fazer injustificável. Multa
por suposto descumprimento pela ré de obrigação relativa à
desistência de pedidos de registro, assim como à utilização
de marcas “semelhantes” à objeto do licenciamento,
descabida. Instrumento de distrato que não identificou
quais as marcas que não poderiam ser utilizadas, ou quais
pedidos de registro deveriam ser abolidos. Marca TRT, que
a ré seguiu utilizando em sua atividade, que não se pode
dizer propriamente semelhante ou suscetível de criar
confusão com a marca licenciada Triton Eyewear. Ação
principal integralmente improcedente. Sentença, que a
julgou procedente, reformada. Reconvenção da ré, com
pedido
indenizatório.
Improcedência.
Ausência
de
demonstração pela ré de qualquer prejuízo material
decorrente do mero ajuizamento da demanda, ou mesmo
dos termos em que concedida a tutela antecipada no tocante
à marca licenciada. Dano moral não caracterizado.
Sentença nessa parte confirmada. Apelação da ré-
reconvinte parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 801/806 julgou procedente demanda
condenatória em obrigação de fazer, cumulada com cobrança de multa contratual,
ajuizada por empresa titular da marca Triton Eyewear e fundada no descumprimento,
pela ré, do previsto pelas partes em instrumento de distrato firmado em novembro de
2015 relativamente a contrato denominado de outorga do uso de marca e fornecimento
de mercadorias. Entendeu, em tal sentido, que ao registrar (sic) em seu favor a marca

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TRT e ao continuar a atuar com essa marca, no mesmo ramo, em local em que antes
instalada unidade franqueada (sic) da marca autora, teria a ré descumprido o ajuste,
valendo-se de expediente de concorrência desleal para atrair a clientela da autora; além
disso, a ré teria indevidamente seguido a utilizar a marca da autora, Triton Eyewear,
para identificar seu estabelecimento e produtos, igualmente descumprindo o ajuste. Por
tal razão, confirmou a tutela antecipatória deferida, no sentido de impor à ré obrigação
de se abster do uso da marca em questão; a par disso, condenou a mesma empresa ao
pagamento da quantia de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais),
correspondente à aplicação da multa contratual de 100 (cem) salários mínimos, com
atualização da data do ajuizamento e acréscimo de juros moratórios legais da data da
citação. Julgou, por outro lado, improcedente reconvenção oferecida pela ré com vistas
ao recebimento de indenização por danos materiais e morais, em função dos prejuízos
alegadamente causados pela autora-reconvinda com a propositura da presente demanda
e com as restrições oferecidas ao legítimo exercício por ela, reconvinte, de sua atividade
empresarial; considerou o MM. Juiz nesse sentido não ter a autora-reconvinda cometido
qualquer ilícito nos moldes apontados. Paralelamente, acolheu impugnação ao valor da
causa oferecida pela autora-reconvinda, de modo a alterar o valor dado à reconvenção de
R$ 30.000,00 para R$ 74.689,00.
Apela a ré-reconvinte (fls. 818/839), arguindo inicialmente a
nulidade da r. sentença por cerceamento probatório, ante o julgamento antecipado e
também pela omissão na realização de audiência conciliatória. Por outro lado, sustenta a
necessidade de intervenção do INPI no feito, ante as apreciações contidas na r. sentença
quanto à possível colidência entre as marcas das empresas, com deslocamento por
conseguinte da competência para a Justiça Federal. Quanto ao mérito, argumenta não ter
a decisão recorrida atentado para o prazo de carência de seis meses previsto no
instrumento de distrato firmado pelas partes, sustentando não ter praticado, nem ter a
autora feito qualquer prova, de qualquer ato contrário às obrigações ali previstas após o
referido lapso, encerrado em 25 de maio de 2016. Sustenta, dessa forma, descabida
qualquer multa, pleiteando subsidiariamente, em caso de manutenção da aplicação da

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cláusula penal, a redução proporcional, à luz do art. 413 do Código Civil, por se afigurar
a sanção extremamente onerosa. Insiste, por fim, no acolhimento da reconvenção,
notadamente quanto ao pedido de indenização pelo valor dos produtos da autora
existentes em estoque, caso venha ela, apelante, a ser impedida de comercializá-los.
Pede, em conclusão, a anulação do julgado, para a retomada do processamento, com a
designação de audiência conciliatória e a produção de provas, ou quando não a
determinação de citação do INPI como litisconsorte necessário, com remessa dos autos
à Seção Judiciária competente da Justiça Federal; não sendo esse o caso, bate-se pela
reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da demanda principal e o
acolhimento da reconvenção, requerendo subsidiariamente, em último caso, a redução
proporcional da multa em cobrança.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 844/855).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Não, por certo, no tocante aos vícios formais inquinados ao
julgado. No tocante à audiência conciliatória, não é obrigatória sua designação
previamente ao julgamento conforme o estado, tampouco manifestaram as partes
concretamente interesse no ato ou demonstraram propósito sério de composição; a
insurgência da ré, nesse particular, é especulativa e oportunista.
Tampouco houve cerceamento de defesa por força do
julgamento antecipado da lide, já que a matéria controvertida era passível de prova
meramente documental, nenhuma relevância tendo, potencialmente, as provas orais que
a apelante diz pretender produzir.
Finalmente, não era, por evidente, o caso de integração do INPI
ao feito, como em caráter inovador vem a cogitar a ré tão somente em sede de apelação,
não havendo no caso qualquer provimento diretamente alusivo à atividade registrária da

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autarquia que reclamasse sua presença na relação processual.
Superados esses aspectos, tem-se que a relação jurídica entre as
partes envolveu, essencialmente, o licenciamento pela autora, em favor da ré, de sua
marca registrada, Triton Eyewear, bem como o fornecimento de mercadorias (óculos) a
ela associadas, com compromisso de exclusividade por parte da licenciada (a despeito
de elementos em comum, não se tratou de contrato de franquia, diferentemente do que
entendeu a r. sentença).
Primeiro, firmou-se o instrumento particular de fls. 59/64,
datado de 18 de abril de 2006, envolvendo negócio aí nominado como de concessão
para uso de marca e fornecimento de mercadorias, voltado à negociação dos produtos
da autora em loja da ré no Vale do Aço Shopping, em Ipatinga/MG; a partir daí, como
esclarece a autora e é dos autos, seguiu-se a celebração de quatro outros contratos em
termos assemelhados, quanto a estabelecimentos situados em cidades distintas,
envolvendo pessoas jurídicas de titularidade do representante legal da ora ré.
Especificamente quanto ao contrato relativo à loja de Ipatinga,
contudo, vieram as partes, em 25 de novembro de 2015, a celebrar instrumento
particular de distrato (fls. 67/70), por meio do qual encerrado com efeitos imediatos o
negócio, sem ônus para as partes, ficando a ré desobrigada de vender os produtos da
autora, ao mesmo tempo em que restou impedida de utilizar a marca antes licenciada
“para qualquer finalidade”, ou ainda da “...comercialização dos produtos e utilização
das notas fiscais, termos de garantia, sacolas, uniformes, layout, mobiliário,
expositores, banners e material de propaganda, dentre outros”, da mencionada marca
Triton Eyewear (cláusula segunda, fl. 67).
Nesse instrumento de distrato mencionaram ainda as partes,
contando com confissão da ré a respeito, ter havido por parte dessa última infração
contratual consubstanciada na tentativa de registro em seu favor de marcas
“semelhantes” junto ao INPI, admitindo a ré ter incorrido na multa contratual por força
desses fatos; a autora, entretanto, por liberalidade, concordou em abrir mão do
pagamento da multa, desde que em até seis meses a ré providenciasse a desistência dos

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pedidos de registro, sob pena de “revogação da isenção”, valendo o mesmo prazo
quanto ao uso dessas marcas “em suas lojas”.
Pois bem, por meio da presente demanda a autora cogita na
verdade de duas coisas distintas: uma, a pretensa sequência, por parte da ré, da
utilização da expressão Triton Eyewear para designação de seu estabelecimento e de
atos relativos à sua atividade (desde a identificação de produtos não fabricados pela
autora, além de sacolas e embalagens, até a emissão de notas fiscais ou de termos de
garantia, dentre outras coisas), e outra a omissão em desistir dos pedidos de registro
quanto às marcas ditas assemelhadas, bem como em cessar a utilização dessas marcas
em sua loja. E, embora procure a petição inicial embaralhar as questões, de forma a
colocar a ambas na órbita de incidência da multa, não foi exatamente isso o que previu o
instrumento de distrato, sendo necessário distinguir o conteúdo das previsões ali
descritas e os efeitos correspondentes.
Por um lado, as partes previram, com efeito imediato e pois
sem qualquer remissão à carência de seis meses a cessação do licenciamento da marca
e dos fornecimentos dos produtos pela autora, como também, correlatamente, a cessação
da exclusividade a que sujeita a ré na vigência do negócio. Tampouco previram, é
importante que se diga, qualquer cláusula de não concorrência, de modo que, respeitado
o impedimento à exploração da marca antes licenciada, não ficou impedida a ré de
seguir atuando no mesmo ramo negocial, nem muito menos de explorar o mesmo
estabelecimento que antes funcionava identificado pela marca licenciada.
Igualmente relevante é notar que, no instrumento de distrato,
não se previu qualquer multa para o caso de infração ao dever de abstenção relativo à
marca Triton Eyewear.
Por outro lado, previu-se a imposição de multa, sob condição
suspensiva (ou a isenção sob condição resolutiva...) apenas no tocante ao tema das
marcas afins criadas em paralelo pela ré, com previsão de retirada dos pedidos de
registro e vedação ao uso na atividade da empresa, aqui sim com prazo de seis meses
como tolerância máxima para a implementação das providências.

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Retornando então ao objeto da demanda, tem-se ter sido
formulado pedido condenatório em obrigação de fazer apenas quanto ao suposto uso
indevido da marca licenciada após o distrato, em relação a que obteve a autora tutela
antecipada, posteriormente confirmada na sentença ora recorrida.
Entretanto, não se tem nos autos, ao fim e ao cabo, prova
alguma desse uso, negado pela ré. O confuso conjunto probatório formado pela autora,
que embaralha elementos de prova totalmente estranhos ao objeto do litígio e relativos a
unidades de outras cidades, nas poucas vezes em que ilustra supostas práticas nesse
sentido diz respeito ou a momentos anteriores ao distrato ou a lojas estranhas à aqui
considerada.
Assim é com os cupons fiscais de fls. 398, 399, a nota fiscal de
fl. 403, os documentos de fls. 410/414 (termos de garantia, comprovante de pagamento
por cartão, nota) e finalmente o termo de garantia de fl. 419.
Por outro lado, no tocante às fotos de fls. 423 e 426, que
mostram a fachada de estabelecimentos com a alusão ao nome Triton Eyewear, não
apenas não estão datadas como tampouco identificadas, não se sabendo se são referentes
à loja de Ipatinga ou não e se anteriores ou posteriores ao distrato.
Não há portanto, nos autos, prova idônea acerca da infração pela
ré aos termos do distrato, que a impediram de continuar utilizando, na unidade de
Ipatinga, a marca licenciada. E, desse modo, à míngua de ilícito a sancionar, não se
justificava o pedido condenatório em obrigação de fazer, muito embora indiscutível a
sujeição da ré, em termos substanciais, a essa vedação (que não envolve, é bom que se
diga, a possibilidade de comercialização das mercadorias fornecidas pela autora que
restaram no estoque após o distrato, negociação que não se confunde, caso ocorra, com
o uso da marca licenciada como identificação da própria atividade).
Resta então o tema das marcas paralelas.
Se analisado o instrumento de distrato, nota-se ser um primor de
obscuridade, visto obrigar a ré a desistir do pedido de registro quanto a marcas
“assemelhadas”, sem dizer no entanto quais seriam essas. A obrigação ali assumida pela

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ré, então, pode-se dizer que tenha sido de certo modo inexequível, pela ausência de
identificação idônea de seu objeto.
A autora faz outrossim alusão, na petição inicial, a marcas cujo
registro teria sido requerido não apenas pela ora ré mas também por outra empresa,
Magalhães Comércio de Óculos Ltda. ME, que, convém dizer, não tomou parte no
distrato e cujos atos não podem ser aqui analisados, ainda que, como se diz, de
titularidade do mesmo sócio majoritário da ré, Adilson.
Dentre essas marcas, uma, a Triton Acessórios, pode-se dizer
fosse claramente semelhante à marca licenciada, pela coincidência do elemento
principal da marca nominativa. Mas quanto a essa, como reconhece a própria autora,
houve a desistência do pedido de registro antes mesmo do instrumento de distrato.
As outras marcas cujo registro, segundo a petição inicial, foi
pedido, foram TRT e TRT Eyewear. Mas, quanto a essas, é discutibilíssimo que se
possam ter por “semelhantes”, ou suscetíveis de causar confusão com a marca da autora
(o mesmo se diga quanto à denominação TRT Acessórios, que aparece na fatura de
cartão de crédito de fl. 400).
A despeito da preservação das consoantes da denominação da
autora, a composição final resultou numa sigla, ao invés da marca da autora, que remete
a um nome próprio. As sonoridades são totalmente diversas, ademais, e também
suficientemente distinto o aspecto visual.
Destaque-se entretanto que a demanda não se presta a uma
discussão mais aprofundada sobre possível ofensa marcária ou concorrência desleal a
partir de confusão entre os signos. A autora somente pretende que a falta de desistência
dos pedidos de registro correspondentes implique, por si, infração a uma disposição
contratual na qual todavia, como dito, não se identificaram com clareza quais os pedidos
a serem cancelados.
Aliás, curiosamente, não há qualquer pedido de abstenção de uso
pela ré das marcas em questão, abstraído o aspecto registrário (a condenação em
obrigação de fazer, como antes dito, se limitou ao suposto uso da marca licenciada,

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especificamente).
Assim, embora a ré não tenha negado que os pedidos de registro
quanto às marcas com núcleo TRT continuem ativos, não se vislumbra nesse fato
lesividade concreta à autora ou base para a aplicação da multa contratual.
O mesmo se diga quanto ao uso desses nomes pela ré, em
relação a que, quando não bastasse o que já se disse, não trouxe a autora uma única
prova de emprego para além dos seis meses previstos no instrumento de distrato, que
remetia à data de 25 de maio de 2016.
Também quanto à multa, portanto, a demanda principal mostra-
se descabida, pelo fica provido nessa parte o recurso da ré, com o julgamento de
improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa.
Por outro lado, no que diz respeito à reconvenção, o apelo não
prospera.
A reconvinte não ficou, ao contrário do que alega, impedida do
exercício de sua atividade, somente por conta da existência da presente demanda. A
tutela antecipada deferida foi apenas no sentido da não utilização da marca licenciada,
mas essa não era essencial ao desenvolvimento da atividade da ré, nem sustenta essa que
tivesse a pretensão de utilizá-la; não faz a reconvinte jus, além disso, ao ressarcimento
com o que despendeu com as peças em estoque adquiridas junto à autora, pois não
ficou, como antes exposto, impedidas de vendê-las, não se confundindo a mera
negociação desses produtos, dentre diversos outros, com a exploração da marca
licenciada objeto de vedação pela tutela provisória.
Não houve, tampouco, qualquer abalo à honra objetiva ou
imagem da empresa capaz de justificar o ressarcimento por dano moral, postulado de
forma vazia e sem justificativa minimamente apreciável.
Fica então confirmado o julgamento de improcedência da
reconvenção, com a majoração, aqui, dos honorários sucumbenciais impostos à

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reconvinte, à luz do art. 85, § 11, do CPC, passando eles de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da reconvenção.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator