Tribunal: TJSP
Processo: 2241744-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela provisória urgência – Tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta à marca por esta registrada, mesmo em composição de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer, cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela provisória urgência – Tutela de urgência concedida para determinar que a ré se abstenha de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta à marca por esta registrada, mesmo em composição de palavras-chave, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search, ou qualquer outra com a mesma finalidade – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2241744-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDAS, é agravado ESCOLA DE NATAÇÃO E
GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. (GRUPO BIO RITMO).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241744-93.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/8
Voto no 13902
Agravo de Instrumento no 2241744-93.2019.8.26.0000
Agravante: Google Brasil Internet Ltdas
Agravado: Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda. (Grupo Bio Ritmo)
Interessado: Just Fit Participações Em Empreendimentos S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Renata Mota Maciel
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer,
cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de
tutela provisória urgência – Tutela de urgência concedida
para determinar que a ré se abstenha de comercializar ou
permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado ou
anúncio sem autorização legal da autora e que remeta à
marca por esta registrada, mesmo em composição de
palavras-chave, por meio da ferramenta de publicidade
denominada Google Ads, acessória ao Google Search, ou
qualquer outra com a mesma finalidade – Presença dos
requisitos para a concessão da medida – Configuração de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art.
300) – Decisão mantida – Recurso desprovido.
Em “ação de obrigação de não fazer,
cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela
provisória de urgência”, a autora requereu a tutela de urgência, em
relação à corré Google, nos seguintes termos:
“(...)
g) se conceda inaudita altera pars a imprescindível TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA nos termos requeridos, para determinar ao Correquerido a
obrigação do GOOGLE de se abster de comercializar ou permitir a aquisição por
terceiros sem autorização legal da marca do Autor, no prazo máximo e
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser
fixada em valor não inferior a R$ 1.000,00, servindo a decisão como ofício;”
(sic - fls. 119).
A tutela de urgência foi parcialmente

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deferida, por entender o D. Juízo de origem que:
“(...)
Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para
determinar que a requerida JUST FIT PARTICIPAÇÕES EM
EMPREENDIMENTOS S.A. abstenha-se de utilizar o termo "smartfit"
e qualquer de suas variáveis, mesmo em composição de palavras-chave,
e qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação
indevida com esta marca, incluindo para fins de aquisição de links ou
anúncios patrocinados com a Google, por meio da ferramenta de
publicidade denominada Google Ads, acessória ao Google Search, em
72 horas da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo da
necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento.
Determino, ainda, que a requerida GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA abstenha-se de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros
de link patrocinado ou anúncio sem autorização legal da autora e que
remeta à marca por esta registrada, mesmo em composição de palavras-
chave, por meio da ferramenta de publicidade denominada Google Ads,
acessória ao Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade,
em 72 horas da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada ao valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo da
necessidade de majoração em caso de reiterado descumprimento.” (fls.
73/74).
Recorreu a corré Google a sustentar, em
síntese, que as alegações da autora carecem da verossimilhança exigida
pelo artigo 300 do Código de Processo Civil; que a própria autora se
utiliza da plataforma de anúncios da Google, não apenas anunciando
sua marca registrada e termos neutros, mas principalmente se utilizando
do mesmo expediente que agora pretende coibir: utilizando marcas
registradas pelos seus principais concorrentes como palavras-chave para
exibição de seus anúncios, incluindo a marca “JUST FIT”; que o
comportamento contraditório da autora fulmina também o alegado
“periculum in mora”; que a marca da autora não tem a proteção
irrestrita que clama e, ainda que assim fosse, a titularidade de um

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registro de marca não a autoriza a proibir que concorrentes apresentem
produtos como alternativas de mercado; que inexiste violação marcaria
pela utilização do “Google Ads”, pois os anunciantes não usam as
marcas em seus anúncios, mas tão somente de palavras-chave como
elementos interno para a apresentação dos resultados; que tal utilização
não é exteriorizada, de tal modo que a marca de concorrente utilizada
como palavra-chave não aparece no título, corpo ou link do anúncio,
isto é, nos elementos visualizados pelo consumidor; que o Google
utiliza a marca para disponibilizar resultados, mas tal utilização não é
feita de modo a causar alguma confusão ao consumidor; que inexiste
prejuízo à função de indicação de origem da marca pelo simples uso
dela como palavra-chave de links patrocinados, desde que os anúncios
estejam identificados como tal e não confundam o consumidor quanto à
proveniência dos produtos/serviços ofertados; que os anúncios
veiculados por força do “Google Ads” são compostos por três
elementos externos. O título, a URL de visualização e a descrição, e em
nenhum desses elementos é permitida a veiculação de marca alheia
registrada; que o “Google Ads” é similar à publicidade comparativa, a
qual já foi declarada lícita pelo STJ; que é perfeitamente lícito a uma
pessoa usar e citar a marca de outra, o que é ilícito é confundir o
consumidor, fazendo um produto/serviço/marca se passar por outro; no
caso do “Google Ads”, um anunciante não usa a marca do suposto
concorrente de modo expresso, tampouco há comparação direta entre
produtos e serviços, o que ocorre é a simples disponibilização dos links
concorrentes, mas sem que um utilize, perante os consumidores, a
marca do outro ou divulgue expressamente vantagens em relação a
determinado concorrente; que há registro da marca “Smartfit” em outras

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classes marcárias, cuja titularidade não é da autora; que os provedores
de internet não possuem responsabilidade objetiva pelos anúncios
vinculados por terceiros; que inexiste periculum in mora no presente
caso, e a decisão agravada implica um grave periculum in mora reverso.
Prequestiona a matéria e requer a concessão de efeito suspensivo, diante
do periculum in mora reverso, para que seja suspensa a eficácia da
decisão recorrida, e o provimento final do recurso, com a revogação
definitiva da liminar pleiteada e, subsidiariamente, que seja dado parcial
provimento ao recurso, determinando-se a redução do escopo da liminar
para que atinja apenas os anúncios da interessada, cujas URLs foram
devidamente indicadas, em atendimento ao que dispõem as regas do
Marca Civil da Internet.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 04 e
709).
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo e/ou tutela recursal (fls. 702/706).
Contraminuta (fls. 711/726).
É o relatório.
A questão examinada é adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida
liminar, pois é inviável nesta sede o exame aprofundado das teses
suscitadas pela agravante, sob pena de prejulgamento do mérito, bem
como de supressão de grau de jurisdição.
Os requisitos da tutela de urgência (CPC,
art. 300), são a verossimilhança do direito e o perigo de dano ou risco

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ao resultado útil do processo.
Conforme
já
descrito,
sobre
a
verossimilhança do direito José Roberto dos Santos Bedaque escreve
que “(...) A alegação será verossímil se versar sobre fato aparentemente
verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade
mostra-se provável ao julgador... §Importa assinalar, portanto, que a
antecipação deve ser deferida toda vez que o pedido do autor venha
acompanhado de elementos suficientes para torná-lo verossímil. Mesmo
se controvertidos os fatos, a tutela provisória, que encontra no campo
da probabilidade, é em tese admissível. Basta verificar o juiz a
existência de elemento consistente, capaz de formar sua convicção do
juiz a respeito da verossimilhança do direito.”.
E, sobre o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, assevera que “(...) A duração do processo
pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento
dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra
substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na
imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material...
§O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional,
mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo
ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à
impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em
risco, ser emitida imediatamente. §O risco a ser combativo pela medida
urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o
titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido
entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a
intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger

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efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz... §O perigo
de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da
tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do
resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do
direito tenha se agravado ou se tornado definitivo” (Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. 1, coordenador Cássio Scarpinella
Bueno, São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 931/932).
Pois bem!
A decisão que deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de
comercializar ou permitir a aquisição por terceiros de link patrocinado
ou anúncio sem autorização legal da autora e que remeta à marca por
esta registrada, mesmo em composição de palavras-chave, por meio da
ferramenta de publicidade denominada Google Ads, acessória ao
Google Search ou qualquer outra com a mesma finalidade, em 72 horas
da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00,
limitada ao valor de R$ 20.000,00, sem prejuízo da necessidade de
majoração em caso de reiterado descumprimento, está escorada em
sólidos fundamentos e não padece de qualquer ilegalidade.
Neste momento processual e até porque
esse tem sido o entendimento desta Câmara sobre a questão
especialmente por se tratar de tutela de urgência não há justificativa
plausível a não obrigar a pretendida cessação que, por isso, é rigorosa a
despeito da alegação de propaganda comparativa que, por ora, não
convence e tampouco justifica o agir da agravante.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que presentes os

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requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator