Tribunal: TJSP
Processo: 1011616-77.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de abstenção de ato, perdas e danos c/c tutela antecipada – Manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e improcedência do reconvencional – Alegadas omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de abstenção de ato, perdas e danos c/c tutela antecipada – Manutenção da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais e improcedência do reconvencional – Alegadas omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011616-77.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante FG BRASIL LTDA - ME, são embargados
FABIANO VIEIRA VILHENA e ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Voto no 14442
Embargos de Declaração Cível no 1011616-77.2017.8.26.0577/50000
Embargante: Fg Brasil Ltda - Me
Embargdos: Fabiano Vieira Vilhena e Oralls Importação e Exportação
Comércio Ltda
Comarca: São José dos Campos
Juiz (a): Alexandre Miura Iura
Embargos de declaração – Ação ordinária de abstenção
de ato, perdas e danos c/c tutela antecipada –
Manutenção da sentença de parcial procedência dos
pedidos iniciais e improcedência do reconvencional –
Alegadas omissão, contradição e obscuridade –
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende
atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os admitem no geral e nem no particular –
Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC,
art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
réu-reconvinte interposto contra a r. sentença de parcial procedência
dos pedidos iniciais e improcedência do pedido reconvencional
proferida na ação de “ação ordinária de abstenção de ato, perdas e
danos c/c tutela antecipada” (fls. 1085/1101).
Sustenta o embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há: (i) omissão quanto ao possível
direcionamento das licitações em virtude de a descrição do estojo dos
embargados constar nos editais; (ii) contradição sobre a possibilidade
de o magistrado validar um registro, mas não a de invalidá-lo; e (iii)
obscuridade, por ter se baseado em aspectos alheios e de natureza
comum para apreciação de conflito de desenho industrial.
Prequestiona a matéria, pede que sejam afastados os vícios apontados
e que seja reformado o acórdão.

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Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, por unanimidade,
ao apreciar as razões da insurgência na completude da controvérsia,
entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão
recorrido, manter a r. sentença de parcial procedência dos pedidos
iniciais e improcedência do reconvencional.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“De fato, diferentemente do que ocorre com
as patentes, o registro de desenhos industrial é concedido automaticamente,
após exame formal preliminar no qual se constate a presença dos dados e
documentos obrigatórios, bem como a inexistência de impedimentos legais (LPI,
artigo 106).
O exame de mérito somente será realizado
caso o titular do desenho industrial assim requeira, a fim de obter um parecer
definitivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI acerca dos
aspectos de novidade e originalidade do objeto do registro (LPI, artigo 111).
Por esse motivo, diz-se que o registro de
desenho industrial é, em princípio, um registro precário.
Tendo isso em vista, as Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste Tribunal já se manifestaram pela impossibilidade
de se presumir a novidade e originalidade dos desenhos industriais registrados
antes de serem submetidos a exame de mérito.

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É o que se verifica, por exemplo, a partir dos
seguintes julgados:
“Desenho industrial. Ação de abstenção ajuizada contra
Municipalidade. Configuração aplicada em abrigo
modular para usuários em pontos de transporte.
Sentença de improcedência. Registro concedido pelo
INPI sem análise de mérito. Ausência de prova da
novidade e originalidade, bem como da reprodução
indevida. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
(...) Tornando ao caso concreto, o que se tem é que a
autarquia apenas concedeu o registro, mas não houve
análise de mérito, inclusive até o presente julgamento,
conforme consulta ao seu site. (...) Sem a prova técnica,
no entanto, não se pode concluir que a configuração
aplicada para o abrigo de titularidade dos apelantes,
contenha os requisitos de novidade e originalidade,
muito menos que as que foram compradas e utilizadas
pela Municipalidade reproduziram justamente tais sinais
distintivos.” (AC no 1000277-31.2017.8.26.0219, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Araldo
Telles, j. 11/06/2019 grifos não constantes do original).
“Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole
condenatória, ajuizada por titular de desenho industrial
que busca impedir a ré de produzir e comercializar
embalagens que violariam sua propriedade industrial.
Sentença de parcial procedência, afastada apenas a
condenação por danos materiais. Apelação ao autor.
Desenho industrial que não foi submetido ao exame de
mérito
do
INPI,
não
existindo
presunção
de
originalidade e novidade. Ré que alterou seu catálogo de
produtos após receber notificação extrajudicial do autor.
Ausência
de
provas
de
efetiva
produção
ou
comercialização dos itens ditos infratores do desenho
industrial.
Inexistência
de
desvio
de
clientela,
possibilidade de confusão ou de outro ato ilícito que
resulte em prejuízos materiais. Manutenção da sentença
recorrida. Apelação a que se nega provimento.” (AC no
1005341-78.2014.8.26.0590, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Cesar
Ciampolini,
j.
02/08/2017 grifos não constantes do original).
Não se pode ignorar, contudo, que “o
desenho industrial, uma vez concedido pelo INPI, garante ao titular o direito de
uso exclusivo (art. 209, e seu parágrafo único, da Lei 9.279/96), e, ainda que a

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concessão de seu registro no referido órgão independa de exame de mérito,
sendo analisado o pedido em procedimento sumário apenas com relação aos
aspectos formais do depósito (artigo 106 da Lei n. 9.279/96), é certo que até
eventual declaração de nulidade a titularidade/validade do registro mantém-se
hígida. Em última análise, portanto, enquanto vigente o registro do desenho
industrial (como no caso de todos os certificados analisados), presume-se que
ele preenche os requisitos legais, o que exige o respeito por parte de terceiros no
que se refere à proteção dos objetos ora tratados e à exploração exclusiva pelo
titular.” (AC no 0044065-45.2012.8.26.0007, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Ênio Zuliani, j. 05/12/2013).
Acrescente-se
que
não
compete
ao
magistrado estadual invalidar, incidentalmente, registro de propriedade
industrial junto ao INPI.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
REGISTRO
DE
DESENHO
INDUSTRIAL
E
DE
MARCA.
ALEGADA
CONTRAFAÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO. NULIDADE DO REGISTRO
ALEGADO
EM
MATÉRIA
DE
DEFESA.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL,
COM
REVOGAÇÃO
DE
LIMINAR
CONCEDIDA
EM
PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. REVESÃO DO
JULGAMENTO. NULIDADE DE PATENTE, MARCA
OU DESENHO DEVE SER ALEGADA EM AÇÃO
PRÓPRIA, PARA A QUAL É COMPETENTE A
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A
alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular
de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI,
deve ser formulada em ação própria, para a qual é
competente a Justiça Federal. Ao juiz estadual não é
possível,
incidentalmente,
considerar
inválido um
registro vigente, perante o INPI. Precedente. 2. A
impossibilidade
de
reconhecimento
incidental
da
nulidade do registro não implica prejuízo para o
exercício do direito de defesa do réu de uma ação de
abstenção. Nas hipóteses de registro irregular de marca,
patente ou desenho, o terceiro interessado em produzir
as mercadorias indevidamente registrada deve, primeiro,

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ajuizar uma ação de nulidade perante a Justiça Federal,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Assim,
todo o peso da demonstração do direito recairia sobre o
suposto contrafator que, apenas depois de juridicamente
respaldado, poderia iniciar a comercialização do
produto. 3. Autorizar que o produto seja comercializado
e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de
abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto
contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso
de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia
sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto
contrafeitor,
um
poderoso
fato
consumado:
eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a
interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado
pode impedir a concessão da medida liminar em favor do
titular do direito. 4. Recurso especial provido, com o
restabelecimento da decisão proferida em primeiro
grau.” (REsp 1132449/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 13/03/2012, DJe 23/03/2012 grifos não
constantes do original).
Assim, uma vez constatada, aqui, a existência
de registro vigente de desenho industrial (fls. 46 e 711), cabe a este Órgão
Julgador considerá-lo válido e verificar se as semelhanças entre os estojos
produzidos pela apelante e o desenho registrado pelo coapelado Fabiano são
substanciais e consideráveis.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
desenho industrial registrado é representado pelas figuras constantes à fls. 52,
que compreendem representações gráficas do estojo a partir de diferentes
ângulos.
Tais
figuras
foram
objeto
de
exame
comparativo com o estojo produzido pela apelante em relatórios antagônicos de
cada parte (pelos apelados às fls. 110/115 e pela apelante às fls. 528/544), e de
laudo pericial de autoria da Expert judicial (fls. 703/795, complementado às fls.
826/840).
Examinados esses documentos, a despeito do
quanto sustentado pela apelante, conclui-se pela correspondência entre o
desenho registrado e o primeiro estojo por ela fabricado, a evidenciar a
ocorrência de infração ao direito de propriedade industrial dos apelados.

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Destacam-se, sobre o tema, os seguintes
comentários da lavra da perita judicial:
“Ao observar os objetos acima, o observador pouco
consegue distinguir as peças, em razão do alto grau de
similitude dos componentes básicos e comuns a ambos os
objetos.
O formato genérico, os recortes laterais, central e
transversal constituem os elementos que guardam maior
identidade entre ambos os objetos.
A diferença mais notável entre os objetos está no
posicionamento das fendas localizadas na parte central
da tampa superior: a fenda do estojo da Ré apresenta-se
em formato côncavo. Os dois orifícios ovais existentes
acima da dita fenda do estojo da Ré constitui o único
detalhe que foi adicionado ao objeto. No entanto, tais
diferenças não são suficientes para distinguir as peças
pelo fato desses detalhes serem de pouca relevância
quando observadas no conjunto.
Portanto, face às imagens e a comparação visual entre
os objetos, constata-se que todos os componentes são
correspondentes entre os objetos em comparação, ou
seja, todos os elementos básicos que formam ambos os
Estojos apresentam genericamente o mesmo formato e
disposição espacial entre si, de modo que, tal paridade
leva o observador comum a um elevado grau de
dificuldade em distinguir uma peça da outra, ao
confrontar os objetos.
Ainda que tais componentes e suas disposições espaciais
sejam comuns a todos os Estojos, algumas peças no
mercado possuem configuração diferente das peças aqui
em lide, como no caso do objeto do DI BR
302014001693-8 que faz parte integrante deste Laudo
(Doc.2).
Reforçando essa tese, em busca efetuada pelo objeto 'no
site de busca do 'Google', a Perita encontrou várias
imagens de extensa gama de produtos similares aos dos
Autores e da Ré, como pode ser verificado pelo Anexo 1
integrante do presente Laudo.
O link abaixo remete ao resultado da pesquisa:
(...)
Dessa forma, percebe-se que a margem que resta para
aplicação de características ornamentais, mesmo que
estreita, deverá conferir identidade visual suficiente para
distinguir os estojos dos demais congêneres.
(...)
O que foi possível constatar 'ictu oculi' na peça da Ré,

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primeiro estojo acusado de contrafação são alterações
superficiais
em
pequenas
geometrias
da
sua
configuração, insignificantes e insuficientes para se
estabelecer a distintividade. Nesse sentido, é suficiente
estabelecer os mínimos critérios de comparação dos
pontos considerados de maior grau de importância de
um objeto, a saber:
- Proporção e escala
- Material
- Acabamento superficial (cor, textura)
- Formato geral / Geometria / Contorno externo
Tais critérios possuem peso significativo para se
comparar o nível de semelhança entre duas peças,
portanto, se os 4 critérios apresentam visível colidência
em sua grande parte, conclui-se que as peças já
apresentam extrema similitude entre si, fato que foi
constatado no caso dos estojos dos Autores x Ré.” (fls.
717/722 grifos não constantes do original)
No que diz ao respeito ao segundo estojo
fabricado pela apelante, a perita judicial afirmou que:
“Quanto à segunda peça da Ré (estojo azul) e
correspondente à imagem colada às fls. 331 dos autos,
essa
Perícia
concluiu
que
existem
diferenças
substanciais na configuração ornamental, porém, a
função e a disposição construtiva decorrente do objeto
original dos Autores (estojo em plástico reforçado com
sistema de respiro, tampa com abertura superior e duas
tampas laterais, separadas simetricamente por uma linha
longitudinal central) se mantiveram inalteradas.” (fls.
725 grifos não constantes do original).
“Portanto, as análises não somente se restringiram às
alegações e às imagens trazidas aos autos pelas partes,
como também ao exame visual das amostras das peças
físicas, que foram suficientes para elucidar a evolução
dos fatos.” (fls. 839).
Ainda que se considere que a redação
adotada pelo laudo pericial abra margem a dúvida acerca da colidência ou não
do segundo modelo de estojo, o fato é que os critérios de comparação acima
transcritos
isto é, proporção e escala, material, acabamento superficial,
formato geral, geometria, contorno externo , levam à inequívoca conclusão de

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que há, sim, altíssimo grau de similitude entre os objetos em discussão.
Destarte, o segundo modelo de estojo
fabricado pela apelante também configura violação ao desenho industrial
registrado pelo coapelado.
Saliente-se, por oportuno, que, ao contrário
do quanto sustentado pela apelante, os trabalhos realizados pela Expert judicial
foram
suficientemente
fundamentados
e
esclarecedores
acerca
das
especificidades técnicas dos itens ora em disputa.
Verifica-se, nesse contexto, que, questionada
sobre o critério adotado para comparar o desenho industrial registrado e os
estojos objeto da demanda isto é, a comparação visual entre os objetos como
um todo, conforme fls. 713 , a perita judicial bem esclareceu a impropriedade
do uso da expressão “características distintivas preponderantes”, que fora
repetidamente invocada pela apelante:
“Mais uma vez, os representantes da Ré adotam o termo
'características preponderantes' para justificar que as
análises de contrafação de objetos são realizadas com
base no Artigo 104 na Lei. Esta afirmação é equivocada:
conforme já elucidado no laudo Pericial as fls. 750/751 o
Artigo 104 como definido no âmbito da LPI está
estritamente relacionado às condições de se requerer a
pluralidade de variações para o mesmo objeto. As
respostas aos citados quesitos (36 e seguintes),
especificamente aos Quesitos 36, 37, 40 a 47 e 28 foram
pautadas na Legislação. (...) Portanto, inexiste qualquer
condição de que o artigo 104 tenha sido 'violado'. Com
todo respeito, mais uma vez a Ré aparenta tencionar
confundir os termos e critérios estabelecidos na LPI,
principalmente no que tange ao critério de originalidade,
confundindo-o com as tais características distintivas
preponderantes.” (fls. 829/830)
Ademais, ao contrário do quanto sustentado
pela apelante, a perita judicial afirmou expressamente que “o exame de mérito
de que trata o Art. 111 possui caráter opcional conferido ao titular do registro”
(fls. 747), e não se confunde, portanto, com o exame formal preliminar realizado
ao tempo do depósito do pedido de registro.

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Da mesma forma, não condiz com a verdade
a alegação recursal de que a perita judicial teria afirmado que “o INPI
convalidou a originalidade e novidade do estojo do Autor pelo fato de não ter
instaurado Processo Administrativo de Nulidade de Ofício” (fls. 895).
Isso porque, da leitura das fls. 710/712 do
laudo pericial, verifica-se que a expert limitou-se a descrever os procedimentos
de análise de desenhos industriais a fim de esclarecer que inexiste processo
administrativo de nulidade de registro instaurado contra o desenho industrial do
coapelado, nos termos do artigo 113, § 1o, da LPI.
Pondere-se, ademais, que os comentários da
perita acerca do público-alvo dos estojos fabricados pela apelante não são aptos
a abalar as conclusões da perícia, já que nunca houve dúvida de que tais
produtos se destinavam ao abastecimento de kits de higiene bucal às escolas do
Município de Limeira/SP.” (fls. 1091/1099).
Os
argumentos
expendidos
pelo
embargante são descabidos neste palco e revelam a nítida intenção de
contrariar a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por
conseguinte, de rediscutir questões já analisadas, decididas e
embasadas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos
infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes

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Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
excepcionalidade a justificar seja atribuída aos embargos de
declaração a pretendida e descabida infringência
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado, até porque o artigo
1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator