Tribunal: TJSP
Processo: 1120218-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios. promovida pela titular da marca "Zoomp", cujo elemento figurativo é um raio estilizado. Pedido principal consistente na abstenção de uso da estampa de raio em camisetas produzidas e comercializadas pelas rés com a marca "Levi's". Sentença de

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios. promovida pela titular da marca "Zoomp", cujo elemento figurativo é um raio estilizado. Pedido principal consistente na abstenção de uso da estampa de raio em camisetas produzidas e comercializadas pelas rés com a marca "Levi's". Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Alegação de incapacidade técnica da perita feita fora do prazo legal, que se conta da nomeação. Matéria preclusa. Comprovação, de todo o modo, de que a perita detém conhecimento técnico que a qualifica para o encargo. Ademais, quiçá fosse até mesmo desnecessária a perícia, na medida em que "o juiz não é só juiz; é consumidor também", certo que "[n]ão é o perito que atesta a imitação: é o consumidor." (WALDEMAR FERREIRA).

Confundibilidade. Importante critério em questões envolvendo disputas acerca do uso de marca. O elemento figurativo adotado pela autora em sua marca, e pelas rés como estampa de camisetas, apesar de remeterem ao mesmo símbolo, divergem quanto ao formato das linhas, afastando a confusão no público consumidor. Ademais, o raio é um elemento comum da natureza, não tendo a autora monopólio sobre o seu uso, quando estiver desacompanhado do logotipo da empresa e dos estilos e elementos característicos. Ausência, ademais, de parasitismo ou degradação da marca da autora.

Manutenção da sentença recorrida, nos termos do 252 do RITJSP. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1120218-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante K2
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., são apelados MENDONÇA
COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO EIRELI – EPP e LEVI
STRAUSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso. vencido o 2o juiz, que declara.
Declara voto vencedor o 3o juiz. Sustentaram oralmente o Dr. Luiz Ricardo
Maninello e Dr. Matheus Henrique S. Traballe", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 29 de julho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1120218-41.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi
Apelante:
K2 Comércio de Confecções Ltda.
Apeladas:
Mendonça Comércio de Artigos para Vestuário Eireli e Levi
Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
VOTO No 21.426
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada
com pedidos indenizatórios, Direito marcário.
Ação cominatória, cumulada com pedidos
indenizatórios. promovida pela titular da marca
“Zoomp”, cujo elemento figurativo é um raio
estilizado. Pedido principal consistente na
abstenção de uso da estampa de raio em
camisetas produzidas e comercializadas pelas rés
com
a
marca
“Levi's”.
Sentença
de
improcedência. Apelação da autora.
Alegação de incapacidade técnica da perita feita
fora do prazo legal, que se conta da nomeação.
Matéria preclusa. Comprovação, de todo o
modo, de que a perita detém conhecimento
técnico que a qualifica para o encargo. Ademais,
quiçá fosse até mesmo desnecessária a perícia,
na medida em que “o juiz não é só juiz; é
consumidor também”, certo que “[n]ão é o
perito que atesta a imitação: é o consumidor.”
(WALDEMAR FERREIRA).
Confundibilidade.
Importante
critério
em

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questões envolvendo disputas acerca do uso de
marca. O elemento figurativo adotado pela
autora em sua marca, e pelas rés como estampa
de camisetas, apesar de remeterem ao mesmo
símbolo, divergem quanto ao formato das linhas,
afastando a confusão no público consumidor.
Ademais, o raio é um elemento comum da
natureza, não tendo a autora monopólio sobre o
seu uso, quando estiver desacompanhado do
logotipo da empresa e dos estilos e elementos
característicos.
Ausência,
ademais,
de
parasitismo ou degradação da marca da autora.
Manutenção da sentença recorrida, nos termos
do 252 do RITJSP. Apelação desprovida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação cominatória, com pedidos
indenizatórios, ajuizada por K2 Comércio de Confecções Ltda. contra Elza
Mendonça Comércio de Artigos para Vestuário Eireli, julgada
improcedente, por sentença, a fls. 775/781, que porta o seguinte relatório:
“Vistos. Trata-se de ação, sob o rito comum, proposta por K2
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. contra MENDONÇA
COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO EIRELI EPP e LEVI
STRAUSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na qual
aduz violação à marca. Sustenta ter adquirido, recentemente, as marcas
nominativas e figurativas 'ZOOMP', mas tomou conhecimento que as rés
estariam, supostamente, imitando a marca figurativa para fabricação,
comercialização e exposição à venda de roupas com o mesmo símbolo, com
o propósito de confundir o consumidor. Após a emenda de fls. 150/156,
requereu a condenação das rés: (1) na obrigação de se absterem

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imediatamente de fazer qualquer uso do raio que imita o registro de marca
sob n. 006.524.605 de titularidade da Autora, seja na fabricação, exposição,
comercialização, importação e exportação, manutenção em estoque e
divulgação dos produtos através de qualquer meio (notadamente via
internet), bem como (2) no pagamento de indenização por danos materiais,
referentes aos lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de
sentença, nos termos dos artigos 208 e 210, II da Lei no 9.279/96 e (3) no
pagamento de danos morais. Juntaram a procuração e os documentos de fls.
20/119.
A liminar foi deferida a fls. 123/127. Citada, a parte ré ofertou a
contestação de fls. 206/220 em que suscitou, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva da ré Mendonça, pois se trata de loja franqueada. No
mérito, defendeu a inexistência de violação, já que a figura do 'raio' é
comum, inspirada no estilo 'rock n roll' dos anos 1970. Juntou a procuração
e os documentos de fls. 221/274. Réplica a fls. 308/317. A fls. 323/326 o
feito foi saneado, com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, bem
como designação de perícia. A fls. 413/465 foi apresentado o Laudo
Pericial da Sra. Perita, a fls. 491/585 e 595/633 os laudos dos assistentes
técnicos das partes. A fls. 641/731 houve a apresentação do laudo técnico
complementar. Alegações finais a fls. 735/743 e 748/769. Eis a síntese do
necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.” (fl. 139).
Tendo registrado que “a lide se resume à
utilização da marca figurativa da autora pela ré em um de seus produtos,
especificamente o símbolo de um 'raio' estilizado, com contornos próprios,
que identifica as peças de vestuário produzidas pela primeira”, o Juízo a
quo assinalou que “a Sra. Perita apresenta um argumento relevante: a
figura de 'raio' é um elemento comum da natureza, não havendo força na
marca da Zoomp quando esse elemento figurativo está desacompanhado
do logotipo da empresa e das cores, estilos e elementos característicos”,

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sendo que “é possível verificar que é mais fácil associar a estampa de raio
da ré ao do super herói 'Flash' [fls. 668], que ao raio da marca da autora,
bem como existem diversas outras marcas que se utilizam da imagem de
um 'raio' como estampa, havendo um desgaste na representação marcária
da autora [fls. 713/176]. Concluindo, que “por qualquer ângulo que se
olhe, a demanda improcede. E não havendo violação da marca autora,
igualmente improcedem os pedidos indenizatórios”.
Embargos de declaração, opostos pela autora a
fls. 786/789, foram rejeitados por decisão à fl. 790.
Apelação da autora a fls. 793/817.
Argumenta que (a) para se analisar conflitos de
direito marcário, deve-se fazer uma análise sucessiva dos signos
confrontados, das suas semelhanças e da impressão do conjunto; (b) no
presente caso, os signos comparados estão inseridos no mesmo contexto, já
que as partes atuam no mesmo segmento de mercado e atendem o mesmo
público alvo; (c) os signos possuem as mesmas características gráficas, ou
seja, mesmo elemento figurativo (raio) e o mesmo aspecto ideológico (d)
ocorre nulidade, posto que a perita judicial não tem qualquer formação em
semiótica e não aplicou a teoria dos signos ao caso concreto; enfim, não
tem ela o menor conhecimento dos conflitos que envolvem marcas; (e) a
aplicação da teoria pierciana ao caso concreto mostra que os raios são
muito semelhantes; (f) muitas das marcas figurativas de sua titularidade
estão protegidas sem reinvindicação de cores, logo, a proteção marcária
recai sobre o signo depositado ou sobre a figura do raio,

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independentemente de tamanho e cor; (g) o uso da marca como função de
estampa é bastante comum no segmento de vestuário; (h) permitir a
imitação da marca leva à sua depreciação e desvalorização, com diluição
do sinal distintivo; (i) todos os elementos comuns da natureza usados como
elemento figurativa de marcas famosas tornam-se sinais distintivos neste
segmento de mercado; (j) embora diversas outras empresas se utilizem da
imagem de um raio como estampa, isto não significa que as que atuam no
mesmo segmento de mercado (vestuário, moda) possam reproduzir ou
imitar marca figurativa.
Requer a reforma da sentença apelada, julgando-
se a ação procedente, ou, subsidiariamente, que seja determinada a
realização de nova perícia por especialista em propriedade industrial.
Contrarrazões das rés a fls. 823/841.
Responde que (a) eventual impugnação da
qualificação técnica da perita está preclusa, tendo sido feita apenas depois
da apresentação do laudo; (b) a camiseta que produziu, que tem um raio
estampado, está inserida em uma coleção que criada pela Levi's dos
Estados Unidos, inspirada na geração do rock'n'roll e na contracultura dos
hippies dos anos 1970, contexto em que a figura do “raio em parafuso” é
comum; (c) a própria K2 confessa a empresa está em crise e não havendo
motivo para que a Levi's, que tem alto prestígio mundial, copiar marca em
declínio no Brasil; (d) os desenhos têm profundas diferenças, que as
distinguem e tornam únicos, impossibilitando o público de confundi-los
entre si; (e) não há provas dos danos materiais e morais.

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Oposição ao julgamento virtual à fl. 858.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
De início, afasto a alegada nulidade da perícia
judicial.
A incapacidade técnica da perita deveria ter sido
arguida quando de sua nomeação, não após a elaboração do laudo. A
questão está, pois, preclusa.
Nesta linha decidiu este egrégio Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
“Agravo de Instrumento - Indenização por dano moral - Perícia - Análise
de subsolo de garagem que apresenta processo de abrasão - Pedido de
substituição do 'expert' - Descabimento - Profissional de confiança do juízo
e com capacidade técnica para execução dos trabalhos - Falta de
interposição do recurso contra a decisão de nomeação - Preclusão - Recurso
desprovido.” (AI 0011743-90.2012.8.26.0000, MELLO PINTO; grifei).
“Agravo de instrumento. Débitos condominiais. Avaliação de imóvel
penhorado. Impugnação da nomeação do perito. Alegada ausência de
capacidade técnica. Impossibilidade. Preclusão. Laudo pericial elaborado a
contento. Critérios utilizados para a determinação do valor do bem
conhecido e bem explicitados. Decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2206568-29.2014.8.26.0000, BONILHA FILHO; grifei).

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“Prova pericial - Dúvida da parte com relação à capacidade técnica do
perito para fazer avaliações de imóveis residenciais e rurais - Nomeação que
recaiu em engenheiro mecânico - Direito de a parte solicitar tais
informações ao 'expert' assim que informada da nomeação, sob pena de
preclusão - Não caracterização da litigância de má-fé - Decisão reformada
recurso provido” (AI 0225273-80.2012.8.26.0000, THEODURETO
CAMARGO; grifei).
Veja-se,
ainda,
de
minha
relatoria,
nesta
1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial:
AI 2021471-14.2018.8.26.0000.
De todo o modo, dada a extensão dos poderes do
juiz em matéria probatória no direito processual civil contemporâneo
(CPC, art. 370), é importante apontar que a perita judicial nomeada, como
exposto na sentença recorrida por seu douto prolator, o MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem,
Dr. LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI “tem largo conhecimento técnico
na área (....) e seu desconhecimento sobre Propriedade Industrial é
irrelevante [fls. 495]”, pois “o objetivo da perícia não é a qualificação
técnico-jurídica da proteção marcária da autora e seus limites, já que isso
cabe ao Juízo, mas sim saber se os signos representados pela imagem
usada nas roupas da ré são capazes de causar associação indevida pelo
intérprete (no caso os consumidores)” (destaquei).
Tem razão S. Exa.
O juiz é um consumidor, vive, como todos, na
polis, tem suas impressões pessoais e as usa no dia a dia do nobre ofício de

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sentenciar.
Isto,
em
direito
marcário,
não
passou
desapercebido por ilustres juristas:
“Em matéria de imitação parcial ou total de marca incompreende-se a
perícia, principalmente tratando-se de marca puramente nominal, a revelar-
se a qualquer olhar ou ouvido. Afinal de contas, o juiz não é só juiz; é
consumidor também. (...) Disso decorre a desnecessidade o exame pericial
de marcas em caso de contrafação. Não é o perito que atesta a imitação: é o
consumidor.
Quando o juiz, para decidir se ela existe, ou não, apela para o exame e para
a confrontação a cargo de perito, é porque não existe imitação. Aprecia-se a
imitação, no sentir generalizado dos tratadistas, mais pela semelhança do
conjunto das marcas do que pelas dissemelhanças de suas particularidades
ou minúcias, encaradas isoladamente. Desde que entre as duas marcas se
encontre 'o ar de família', tão característico, imitação se tem
inquestionavelmente: o que a revela é a possibilidade de erro ou confusão.
Tem-se tal possibilidade quando as diferenças entre elas somente por
exame atento ou confronto possam ser reconhecidas. Solerte é a fraude.
Mais, ainda, ativa e engenhosa, tanto quanto audazes os que a praticam.
Acautelam-se os imitadores de marcas, introduzindo em suas obras
modificações de tal natureza e com tanto jeito e arte, que se assegurem de
sua impunidade.” (WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito
Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil,
6o, págs. 601/602).

“Deve ter-se em mira a impressão geral que o produto dá aos adquirentes e,
com base nela, aferir-se a probabilidade de confusão de tato entre os
produtos. O julgador, colocando-se ele próprio como se fosse um
consumidor normal e não um técnico minucioso ou perito atento deve:

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primeiramente olhar o artigo imitado em seu aspecto geral, de conjunto, e
não em suas particularidades separadas, menosprezando os elementos
secundários desprovidos de caráter individualizante; olhar, depois, o artigo
imitante, para ver se a impressão dada por este, lembra a do outro. Não se
deve examiná-las lado a lado, já que o consumidor quase nunca os vê nesse
situação" (CELSO DELMANTO, Crimes de Concorrência Desleal,
pág. 88).
Enfim, não há nulidade a proclamar.
No mérito, mantenho a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, como autoriza o art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, antes em parte sumariados.
Com a dinâmica introduzida pela Lei 9.279/96, a
colidência entre sinais distintivos e a possibilidade de coexistência pacífica
dependem e devem ser analisadas diante do potencial de confusão.
Doutrina DENIS BORGES BARBOSA:
“Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua
forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela
empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer
necessidades econômicas, como também depende de que o público seja
capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades
necessárias. (...) As marcas são sinais distintivos apostos a produtos
fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a
identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um
determinado titular de um direito de clientela. (...)
No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a

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análise da concorrência é sempre, e em todos os casos, indispensável. A
dimensão da exclusiva das marcas é fixada na proporção em que o
consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do
titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou
seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo.
Abandonada a ideia de que a marca registrada se exerce numa classe (...), a
definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência (...).”
(Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, pág. 120 e 465; grifei).
MARLON TOMAZETTE, de sua parte, explica:
“O titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso da sua marca em
determinado nome de domínio se tal representar uma prática desleal, eivada
de má-fé. Havendo o uso pacífico não há o que se impedir. Apenas quando
o nome de domínio gerar confusão e desvio de clientela é que haverá uma
prática ilegal, capaz de ensejar a tomada de medidas pelo titular da marca”
(Curso de Direito Empresarial, 3a ed., pág. 171).
O critério que me parece melhor para o exame
dos casos que se colocam perante a Justiça é o da confundibilidade.
E, nestes autos, o elemento figurativo da marca da
autora e a estampa das rés adotada em suas respectivas camisetas, apesar
de remeterem ao mesmo símbolo, qual seja, um raio, possuem algumas
distinções, conforme assinalado na sentença apelada:
“A figura da ré em debate é representada por 'um raio com três linhas
verticais, duas extremidades pontiagudas e de tamanhos semelhantes, duas
linhas horizontais inclinadas, com aplicação de cor caracterizada pela
técnica de degradê' e da autora, por sua vez, 'um raio com três linhas

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verticais, extremidade inferior pontiaguda, extremidade superior reta de
tamanho e largura diferentes da extremidade inferior, duas linhas
horizontais retas, com predomínio de cor chapada' [fls. 425/426].
E, nos termos da conclusão da perita, não é possível afirmar que as figuras
de raio apresentadas neste quesito são semelhantes, pois possuem
diferenças quanto ao formato e às cores. O raio da marca Zoomp possui a
extremidade inferior pontiaguda, a extremidade superior reta é menor que a
inferior, as duas linhas horizontais retas e cor chapada. O raio utilizado pela
Levi's possui as duas extremidades pontiagudas e de mesmo tamanho, as
duas linhas horizontais inclinadas e degradê nas extremidades de suas linhas.
Além disso, o raio estampado na camiseta da Levi's possui as mesmas
características quando invertido, o que não acontece com o raio da Zoomp.
Quando instada a sobrepor as figuras, com propriedade manifestou a Sra.
Perita que 'os raios comparados nesta figura são semelhantes quanto à
quantidade de linhas que os formam, mas divergem quanto aos demais
elementos, a saber: cor, formato das linhas (inclinadas e planas, pontiagudas
e retas, tamanhos similares e tamanhos diferentes)'[fls. 459].” (fl. 778).
Essas diferenças afastam a confusão no público
consumidor.
Ademais, como bem registrado pelo Juízo a quo,
“a figura de 'raio' é um elemento comum da natureza, não havendo força
na
marca
da
Zoomp
quando
esse
elemento
figurativo
está
desacompanhado do logotipo da empresa e das cores, estilos e elementos
característicos” e que “é possível verificar que é mais fácil associar a
estampa de raio da ré ao do super herói 'Flash' [fls. 668], que ao raio da
marca da autora, bem como existem diversas outras marcas que se

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utilizam da imagem de um 'raio' como estampa” (fl. 780).
Além disso, não há qualquer prova de parasitismo
ou de degradação da marca da autora.
Veja-se nesse sentido, excerto do laudo pericial:
“5.1.18 Quesito 18. Qual é a vantagem objetiva da Levi's, marca
internacional, criada em 1853, associar-se a uma ilustração genérica de um
raio, caso esta mesma ilustração estivesse associada simbolicamente a uma
marca que ficou fora do mercado por 8 anos (fls. 197), que sofreu processo
falimentar e uma série de tensionamentos nos seus sucessivos processos de
venda?
Resposta: A marca Levi's não teria vantagens ao utilizar a figura de um raio
que estivesse associada simbolicamente a uma marca que ficou fora do
mercado por 8 anos (fls. 197), que sofreu processo falimentar e uma série
de tensionamentos nos seus sucessivos processos de venda” (fl. 434).
Ainda, está nos esclarecimentos prestados pela
expert:
“É razoável dizer que a marca Levi ́s é mais lembrada pelos entrevistados
do que a marca Zoomp.
Ao consultar matérias disponíveis na Internet, a Levi ́s aparece como uma
das marcas de jeans mais caras e desejadas (nacional e internacionalmente).
Além disso, a marca figura na 31a posição do ranking de marcas mais
valiosas no setor de vestuário, considerando-se valor de marca e resultados
financeiros.

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Menções à Zoomp também foram encontradas como marca de jeans para
homens, como grife de sucesso no passado e sobre seu retorno ao mercado.
Considerando-se todo o material supracitado, como seria possível afirmar
que a Levi ́s teria vantagem sendo associada à Zoomp? Ressalta-se, ainda,
que nada tira o mérito da Zoomp no mercado brasileiro; no entanto, o
material fornece evidencias de que a Levi ́s não teria vantagens objetivas
com tal associação, pois goza de uma posição vantajosa no seu mercado de
atuação quando comparada à Zoomp” (fl.686)
Inexistindo, enfim, violação de direito marcário,
não eram mesmo de prosperar as pretensões cominatórias e indenizatórias
da autora.
Posto isso, reitero, mantenho a sentença.
Majoro a verba honorária advocatícia de 13%
para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,

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influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
notórios empeços ao bom andamento dos trabalhos forenses, decorrentes
da pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

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Voto no 24825
Apelação Cível no 1120218-41.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: K2 Comércio de Confecções Ltda.
Apelados: Mendonça Comércio de Artigos para Vestuário Eireli – EPP e
Levi Strauss do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
2o JUIZ

I) O Exmo. Sr. Desembargador Relator nega provimento à
apelação da autora, mantendo a r. sentença.
Respeitados o entendimento da douta maioria, entendo que é
hipótese de provimento da apelação, diante da evidente identidade de marcas,
consistente no uso de um raio estampado em uma camiseta.
I.1) Embora discorde do Exmo. Sr. Desembargador no mérito,
com ele concordo quanto à validade da perícia, afastando tal preliminar.
II) Cabe anotar, desde logo, que não impressiona argumentação
utilizada pela apelada Levi Strauss quanto ao fato de ser uma empresa internacional,
fato notório, e que lançou o mesmo produto, utilizando-se do raio em outros países.
Como lembrado por Denis Borges Barbosa (Proteção das
Marcas Uma perspectiva Semiológica, Ed. Lumen Juris, 2017), “a marca, como
signo, tem a mais natural das vocações ao internacionalismo. Como direito, no entanto,
continua como um ente da lei nacional ou regional, apenas condicionada ou
determinada pela norma internacional” (p. 286, n. 7).
Por isso, mais adiante, ao se referir ao art. 129 da Lei n. 9.279/96,
destaca que “a primeira constatação que se impõe a respeito de uma marca é que o
respectivo registro e proteção têm efeito estritamente nacional. Essa é tanto a regra de
direito quanto a realidade dos fatos: apenas um conjunto estatisticamente irrelevante de
todas as marcas sofre exceção a esse princípio” (p. 287, n. 7.2), razão pela qual “podem
coexistir múltiplos registros sobre o mesmo signo, nos vários países, inclusive no
âmbito da mesma especiailidade. Assim, diferentes titulares da mesma marca
(hipotética) Beowulf na Austrália Equador e Irlanda poderiam assinalar a atividade
editorial, sem colisão de interesses” (p. 292, n. 7.2.1).
No mesmo sentido, a lição de Lélio Denicoli Schmidt (Marcas-
Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2a ed., Ed. Lumen Juris, 2019, p. 230),
que traz, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ainda que se explore
determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI
[...], a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idêncios ou análogos, e
todo o território nacional (rel. Min. Jorge Scartezzini, . 19.05.2005)”.

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Por isso, irrelevante, por exemplo, parte do parecer da assistente
técnica da ré e apelada (fls. 600/601) quando trata da identidade visual da marca dela ou
seja, da Levi's. Não é essa marca que está sendo apontada como identidade da “Zoomp”.
III) Também é incontroverso que há o registro do raio como
marca, conforme o certificado de registro de marca Proc. n. 006524605, onde consta que
o depósito foi realizado em 15/12/1975, a concessão é de 10/03/1977 e o fim de sua
vigência ocorre em 10/3/2027 (fls. 55/56).
Trata-se de marca figurativa, conforme consta do referido
certificado de registro, já que é uma figura, ou seja, a figura de um raio.
IV) É fato, também, inclusive lembrado na r. sentença, que o raio
é elemento identificador de personagens do cinema e das histórias em quadrinhos.
Refere-se a r. sentença ao super herói “The Flash” (fls. 780), indicado no laudo pericial
(fls. 668). Como foi lembrado nos debates iniciais do julgamento desta apelação,
existem outros personagens vinculados a um raio, como o Shazan e o Harry Potter
(com sua marca de nascença na testa). O raio pode ser encontrado na mitologia grega,
também.
Mas, são situações que não se confundem com o uso do raio,
como marca figurativa destinada a identificar um vestuário, ou seja, como marca de
produto.
V) Também é certo que o consumidor entra em uma loja da Levi
Strauss, ou revendedora sua, para comprar produtos dela e não da Zoomp (K2).
Evidente que a autora e apelante, K2, foi até a loja da Levi
Strauss para adquirir um produto com a marca figurativa “raio”, objeto do litígio; é ônus
seu fazer prova de que as rés estão produzindo e/ou vendendo produtos com o “raio”.
Entretanto, a questão não fica limitada a isso, respeitados
entendimentos em contrário. O problema surge a partir do momento em que o
consumidor sai da loja com uma camiseta estampada com um raio, por exemplo.
V.1) Complexa, pois, a questão fática, eis que há que se verificar
as semelhanças e não somente as diferenças a justificar a identificação da marca para
duas pessoas, andando pelas ruas (ou pelos shoppings centers!) com a referida “camiseta
estampada com um raio”. É da marca Zoomp ou é da marca Levi Strauss?
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, há que
se mitigar “a exclusivividade do registro e do uso de marca evocativa ou fraca”, mesmo
que registradas (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.243.704/SP, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 15/10/2019); entretanto, esse não é o caso, pois não se trata
de marca fraca ou evocativa, mas, reitera-se, de uma marca figurativa de produto.
Também não se aplica a mitigação decorrente do “direito de
precedência (art. 129, § 1o, da Lei n. 9.279/96), pois a anterioridade não há em favor da
ré e apelada, nem se exclui o direito à marca em razão da especialidade (art. 124, XIX,
da Lei n. 9.279/96), hipóteses discutidas no RECURSO ESPECIAL No 1.494.306/RJ
(rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, ju. 07/11/2019), pois o produto é o mesmo.
Ou seja, não se tem hipótese de coexistência da marca
pertencente à autora e apelante, incidindo a conclusão, “contrario sensu”, apontada no v.

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acórdão do referido RECURSO ESPECIAL No 1.494.306/RJ, de que a coexistência
também somente seria possível na hipótese de não ser suscetível “de causar associação
indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp
1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016,
DJe 14.12.2016)”.
Interessante e ilustrativa, portanto, a reprodução da ementa do
RECURSO ESPECIAL No 1.741.348/SP (rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
28/8/2018) que tinha como recorrente a mesma K2 Comércio e recorrida a Zara Brasil
Ltda. Tem a ementa a seguinte redação:
“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA
FIGURATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER
GENÉRICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS
QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA DE SUAS
CARACTERISTICAS.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
DIREITO
DE
EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 9/12/2014. Recurso especial interposto em
22/9/2016 e concluso ao Gabinete em 6/12/2017.
2. O propósito recursal é definir se a marca figurativa de titularidade
dos recorrentes foi violada pela recorrida, bem como se é devida
reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
3. A marca dos recorrentes não pode ser enquadrada na definição de
sinal genérico pois não se trata de representação gráfica indicativa da
categoria, do gênero ou da espécie a qual pertencem os produtos por
ela assinalados (artigos de vestuário) não consistindo, tampouco, em
sinal de uso comum porque não se cuida de símbolo consagrado para
a finalidade de identificar a natureza desses produtos , ou sinal vulgar
uma vez que não se trata de gíria ou denominação popular para tais
bens.
4. Ainda que o sinal em questão se tratasse de representação gráfica
integrante de uma das categorias retro citadas, verifica-se que a LPI
não apresenta impedimento absoluto ao seu registro, havendo vedação
expressa tão somente quando tais signos tenham relação com o produto
ou o serviço que a marca visa distinguir ou sejam comumente
empregados
para
designar
alguma
de
suas
características,
circunstâncias não verificadas no particular.
5. Alegações de irregularidades apontadas em registro marcário,
capazes de conduzir a declaração judicial de nulidade do ato
administrativo concessivo, não são passíveis de análise pela Justiça
Comum Estadual, conforme assentado por esta Corte por ocasião do
julgamento do REsp 1.527.232/SP, submetido ao regime dos recursos
repetitivos.
6. Uma vez concedido o direito de uso exclusivo de sinal marcário
(que se presume dotado de suficiente distintividade segundo os
critérios técnicos do INPI), com antecedência em relação ao uso feito

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por terceiros, e não versando a ação acerca de pleito anulatório, há que
se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser
considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí
decorrem.
7. Hipótese concreta em que os juízos de origem não procederam ao
exame das representações gráficas utilizadas pelas partes em litígio de
acordo com os parâmetros adotados por esta Corte Superior, segundo
os quais (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, de modo a
se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança
deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser avaliadas com base nas
suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas devem ser
comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes.
8. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades
(comércio de artigos de vestuário), a utilização de figura dotada de
contornos muito próximos daquela anteriormente registrada como
marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público
consumidor.
9. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos
patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e
compensação por danos extrapatrimoniais, independentemente de
comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante
do uso indevido.
10. Compensação a título de danos morais arbitrada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
Do corpo do v. acórdão mostra-se uma situação que se alinha ao
presente caso.
Consta do seu relatório a alegação da recorrente no Recurso
Especial (no caso a K 2):
“Assevera que a marca figurativa em questão, consistente na
representação de uma águia bicéfala, é elemento comum da
heráldica, não constituindo, ao contrário do que aponta a
recorrida, mera cópia da bandeira da Albânia. Lista diversas
outras marcas famosas, devidamente registradas, formadas por
elementos figurativos da heráldica, a exemplo de “Peugeot”,
“Cultura Inglesa” e “Vodka Orloff”.”
E na análise dessa questão, reconheceu-se o direito da detentora
da marca figurativa:
“O que se denota, em face desse panorama, é que a análise feita pelo
juízo de primeiro grau desviou-se desses critérios, pois concluiu pela
ausência de potencial confusão ao público consumidor tão somente
pela existência de diferenças entre as cabeças das águias estampadas
nas peças de vestuário comercializadas pelas partes, desprezando a
impressão de conjunto deixada pelos sinais, bem como as semelhanças
por ele mesmo relatadas: ambas as águias estão desenhadas em posição

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frontal, de asas e pernas abertas e com o rabo na posição central (e-STJ
fl. 379).
Na espécie, portanto, a confrontação das representações gráficas,
consoante dispostas na inicial, na contestação e na própria sentença,
revela que os desenhos são bastantes semelhantes, de maneira que,
tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, e
estando as figuras estampadas no mesmo modelo de camisas por elas
comercializadas, a confusão gerada no público consumidor, caso
ambas coexistam no mercado, é indiscutível”.
V.2) A perícia.
Como já apontado pelo Exmo. Sr. Desembargador Relator, não
há razão para invalidar a perícia; a discordância de suas conclusões não autorizam tal
tipo de pretensão.
O que se tem é a complexidade da questão, pois, embora a autora
apresente parecer técnico divergente (fls. 491/578), a ré apresentou parecer técnico
convergente (fls. 595/631).
Entretanto, na verificação, o desenho do “raio”, estilizado como o
“Z” de Zoomp, sejam invertidos no aspecto lateral ou de cima para baixo (fls. 425/426),
tem mais semelhanças do que diferenças.
Há que se observar, ainda, que no próprio laudo da perita judicial,
reforça-se que o “raio” está registrado isoladamente (fls. 443), que é a questão
controvertida, e, também, está registrado em conjunto com o nome “Zoomp” (fls. 443).
A assistente técnica da ré destaca o conjunto logotipo e figura
(fls. 606), para, em seguida, extrair o raio desse conjunto (fls. 607), e apresenta uma
etiqueta de calça jeans (fls. 608), traz fotografias de raios (fls. 609), comparando um
raio estilizado em amarelo, destacando-se, após, a localização “raios símbolo” ou
“simbolo de raio” (fls. 609), que, respeitado o trabalho da assistente técnica, mostram-se
distintos dos “raios” objeto da controvérsia, excluido desse conjunto um raio amarelo
em fundo preto ou até o amarelo em fundo vinho.
Verifica-se, em outras palavras, que o raio pode ser estilizado de
várias formas distintas do “raio” da Zoomp (também, fls. 610); mas não é o que
aconteceu no caso concreto.
Com relação ao “The Flash” (fls. 611), ao cachorro Bolt (fls.
612), ao Gatorade e ao Nescau (fls. 612) não dizem respeito ao produto que é
confeccionado pela autora, valendo as orientações contidas nos v. acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça. Em especial, os “raios” do Gatorade e do Nescau somente
confirmam que o “raio” pode ter várias formas, sem que tenham semelhanças com o
“raio” da Zoomp.
A comparação que a assistente técnica da ré faz dos raios às fls.
615 e 616, só confirma que há mais semelhanças que diferenças, o que é suficiente para
justificar a procedência da pretensão da autora.
VI) Como consta no relatório da r. sentença e que é transcrito no
relatório do Exmo. Sr. Desembargador Relator, a autora (apelante) “requereu a
condenação das rés: (1) na obrigação de se absterem imediatamente de fazer qualquer
uso do raio que imita o registro de marca sob n. 006.524.605 de titularidade da Autora,

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seja na fabricação, exposição, comercialização, importação e exportação, manutenção
em estoque e divulgação dos produtos através de qualquer meio (notadamente via
internet), bem como (2) no pagamento de indenização por danos materiais, referentes
aos lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos
dos artigos 208 e 210, II da Lei no 9.279/96 e (3) no pagamento de danos morais.
Juntaram a procuração e os documentos de fls. 20/119”.
VI.1) Ora, estabelecido que há o uso indevido da marca da
autora, como consequência, impõe-se o acolhimento desses pedidos, não se justificando
qualquer limitação temporal, salvo, evidente, o termo final que se dá com o momento
que a violação do direito cessa.
O fato da marca anteriormente pertencer a uma empresa que faliu,
não importou em reconhecimento de extinção do direito à marca, motivo pelo qual,
tendo valor patrimonial, este deve ser reparado.
VI.2) Assim, impõe-se, não só a determinação de abstenção na
forma requerida, mas, também, na condenação à indenização patrimonial e
extrapatrimonial, como exposto no v. acórdão do RECURSO ESPECIAL No
1.741.348/SP, acima transcrito e que agora reproduzo na parte referente a essas
questões:
“4. DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS E
DO MONTANTE DEVIDO
O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer “a
existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez
que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à
atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de
clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável
prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur [...] apurado em
liquidação por artigos” (REsp 1.327.773/MG, 4a Turma, DJe
15/02/2018). No mesmo sentido: REsp 1.635.556/SP, 3a Turma, DJe
14/11/2016.
A jurisprudência deste Tribunal aponta no mesmo sentido no que
concerne à ocorrência de dano moral em hipótese de uso indevido de
marca, sendo certo que tais danos decorrem de ofensa à imagem,
identidade e/ou credibilidade do titular do direito tutelado (REsp
1.661.176/MG, 3a Turma, DJe 10/04/2017). Sua configuração, nesse
cenário, decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita,
revelando-se despicienda a efetiva comprovação do prejuízo ou a
demonstração acerca do abalo moral (REsp 1.674.375/SP, 3a Turma,
DJe 13/11/2017.
Quanto à fixação do montante a ser pago em favor dos recorrentes a
título de compensação pelo dano moral experimentado, esta Turma
vem entendendo que se deve proceder com razoabilidade, levando-se
em consideração as circunstâncias específicas da hipótese, como a
gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a repercussão do fato
e o porte econômico dos envolvidos.
Assim, tudo isso sopesado, e considerados os precedentes do STJ
envolvendo
situações
análogas
(REsp
466.761/RJ,
REsp

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1.174.098/MG, REsp 1.535.668/SP, AgRg no AREsp 357.737/RS e
REsp 1.327.773/MG), fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o
valor devido pela recorrida”.
VII) Concluindo, e respeitados os entendimentos em contrário,
impõe-se o provimento da apelação e, assim, julgar procedente os pedidos
formulados pela apelante (autora) em face das apeladas (rés) para condenar estas:
a) na obrigação de se absterem imediatamente de fazer qualquer
uso do raio que imita o registro de marca sob n. 006.524.605 de titularidade da Autora,
seja na fabricação, exposição, comercialização, importação e exportação, manutenção
em estoque e divulgação dos produtos através de qualquer meio (notadamente via
internet);
b) no pagamento de indenização por danos materiais, referentes
aos lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos
dos artigos 208 e 210, II da Lei no 9.279/96; e,
c) no pagamento de danos morais, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), corrigidos a partir da data do julgamento desta apelação, bem
como juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
Invertendo-se a sucumbência, condeno as rés no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que são arbitrados
em 20% sobre o valor total da condenação.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

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APELAÇÃO CÍVEL No 1120218-41.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
APELADOS: MENDONÇA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO EIRELI – EPP
E LEVI STRAUSS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 10731
1.
Entendo não haver evidente identidade
de marcas, que é o ponto fucral envolvido na análise do caso presente e que
foi alvo de perícia.
2.
Tal identidade estaria presente se
houvesse identidade de cor, amarela que é a marca conhecida e com
formato reto na parte superior e não ponte aguda.
3.

A perícia é valida, mas não
deve a sua conclusão ser absoluta. A opinião da perita tem seu peso, mas
não tão superior ao de qualquer pessoa enquanto usuária e consumidora de
bens de consumo, como eu ou como cada um dos integrantes desta turma
julgadora.

O critério que deve ser considerado na analise,
como bem pontuado pelo e. relator, deve ser o da confundibilidade, não se
verificando no caso em questão, não induzindo o consumidor à confusão.

4. É verdade que o registro de marca
confere ao seu titular exclusividade no território nacional. mas existem
diferenças a meu ver significativas, diferente da conclusão do e. Des. Lazzarini,
que entendeu que existem mais semelhanças do que diferenças. Entendo que
embora possa haver semelhanças não afiguram como suficientes para induzir
à confusão junto ao publico. O registro, que se apresenta na cor preta e com
ponta aguda na parte superior, não ocasiona confusão. A confusão estaria
mais para a marca do Shazan ou da Bolt como destacado nos autos.

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5.
Também
não
me
impressiona
a
argumentação da Levis' quanto à supremacia de sua marca em relação a
marca da Zoomp, mesmo porque a Zoomp em seus áureos tempos
certamente tinha mais força atrativa do que a Levis', porque, naquela época,
dada as restrições quanto a importações, o que prevalecia com mais
intensidade neste segmento de jeans de elevado padrão eram as marcas
nacionais, como também existia a Forum, que também tinha presença no
mercado de jeans para publico elitizado, mais forte que as marcas
internacionais Levis' ou Lee, que acabaram ganhando força, pelo menos no
Brasil, posteriormente.
6.
Não existe, portanto, violação de
ordem marcária, mesmo porque a Levis' não utiliza o raio como marca, mas
como estampa em camisa, que designa um fenômeno da natureza. o que a
mim é um ponto relevante.
É bem verdade, como salientado pelo e. Des.
Lazzarini, que concluiu pela infração marcária, que estar-se-ia infringindo
direito marcário, não no ato da compra, mas num momento posterior, que
pode induzir as pessoas à confusão de terceiros, como sendo produto da
Zoomp e não da Levis'. Neste ponto, não vejo infração marcária, pois se a
marca zoomp é utilizada pela Levis' e o signo marcário confunde o
consumidor, o que entendi que não ocorre, o aproveitamento seria, me
parece, em proveito da Zoomp e não contra ela.
7.
A verdade é que a o raio da Zoomp é
amarelo no formato reto na parte superior, sendo símbolo marcário forte e
evocativo da propria marca Zoop. O mesmo não ocorre com o raio preto
com outro formato utilizado pela Levis', que não é usado como marca, mas
como a representação estilizada de um fenômeno da natureza, largamente
utilizado, sem a pretensão de criar para si uma diferenciação marcária. Ou
seja, a Levis' não designa o raio como marca de produto, sendo uma
estampa com um fenômeno da natureza, que, se possui alguma proteção, é
uma proteção fraca, visto que o uso se distancia do tom amarelo com shape
não coincidente com o da Zoomp.
A proteção marcária tida pela apelante não é
absoluta, mormente por não ser idêntica nem utilizada como marca pela
Levis'.
O raio nas estampas das camisetas da apelada
Levis' está mais para uma alusão à geração saudosista do rock ' roll e

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contracultura hippie, ou mesmo de heróis do tipo Marvel.
8.
Diferente do caso que envolveu a loja
Zara, com raios idênticos da Zoomp aproximo à sua marca, estampados na
vitrine e na testada da loja em cor amarela e de coincidência exata de
formato, que já foi apreciado por esta corte em 20121, que entendeu que lá
sim houve transgressão marcária, pois o raio era amarelo e no exato shape da
Zoomp.
9.
Não
vejo,
tampouco,
conduta
parasitária das apeladas, nem diluição de marca ou vulgarização, vez que
não há exclusividade no uso do raio, que é elemento comum representando
fenômeno da natureza. Ademais existem várias outras empresas e produtos
que utilizam o raio na apresentação de sua marca ou produto, mesmo porque
é de fácil desenho e remete a ideias positivas como energia, rapidez, força,
vanguarda, cuja exclusividade não pode ser invocada pela apelante, a não
ser que fosse uma reprodução mais parecida, como foi o caso das lojas Zara.
10.
Assim, alinho-me a posição do e.
relator, Des. Cesar Ciampolini Neto, pelo desprovimento da apelação.
DES. AZUMA NISHI
3o. JUIZ
1 3a. Vara Cível de Barueri, Juiz Raul de Aguiar Ribeiro Proc. 068.01.2012.015886-0.

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Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
12C2EFBB
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1120218-41.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.