Tribunal: TJSP
Processo: 1004380-13.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Serviços de tatuagem – "King Tattoo Studio" e "King Pub Tattoo" – Uso da expressão "King Pub Tattoo" pela ré há mais de um ano antes do depósito da expressão "King Tattoo Studio" pelo autor – Incidência do art. 129, § 1o, da LPI – Inexistente violação do direito de exclusividade concedido à demandante – Direito dos réus de utilizarem a expressão "King" –

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Serviços de tatuagem – "King Tattoo Studio" e "King Pub Tattoo" – Uso da expressão "King Pub Tattoo" pela ré há mais de um ano antes do depósito da expressão "King Tattoo Studio" pelo autor – Incidência do art. 129, § 1o, da LPI – Inexistente violação do direito de exclusividade concedido à demandante – Direito dos réus de utilizarem a expressão "King" – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento ao recurso

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004380-13.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FABIO DE
OLIVEIRA BUENO ME, são apelados CAIO ALCOLEA MARTINS, EUNICE LEITE
PENTEADO DE GOES, GABRIEL AUGUSTO PIZZIRANI FERRARI OGURTSOVA e
LIDIA ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1004380-13.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 39.679 2/6
VOTO No
: 39.679 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1004380-13.2019.8.26.0510
COMARCA : RIO CLARO
APTE.
: FÁBIO DE OLIVEIRA BUENO ME
APDO.
: CAIO ALCOLEA MARTINS
APDA.
: LÍDIA ALVES DE OLIVEIRA
APDO.
: GABRIEL AUGUSTO PIZZIRANI FERRARI OGURTSOVA
APDA.
: EUNICE LEITE PENTEADO DE GOES
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Serviços de
tatuagem “King Tattoo Studio” e “King Pub Tattoo” Uso
da expressão “King Pub Tattoo” pela ré há mais de um ano
antes do depósito da expressão “King Tattoo Studio” pelo
autor
Incidência do art. 129, § 1o, da LPI
Inexistente
violação do direito de exclusividade concedido à demandante
Direito dos réus de utilizarem a expressão “King”

Inibitória
e
indenizatória
improcedentes

Apelação
improvida.
Dispositivo: negam provimento ao recurso
Recurso de apelação interposto por Fábio de Oliveira
Bueno ME dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Claudio Luis Pavão,
MM. Juiz de Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Rio Claro, que julgou
improcedente o pedido deduzido em face de Caio Alcolea Martins, Lídia Alves
de Oliveira, Gabriel Augusto Pizzirani Ferrari Ogurtsova e Eunice Leite
Penteado de Goes.
Consignou o i. Magistrado singular que a marca “King
Tattoo”, explorada desde 1995 pela autora, somente em 12 de julho de 2002
depositou no INPI a marca “King Tattoo Studio by Fabio”, obtendo-a sem
direito de uso exclusivo. Em 19 de novembro de 2015 efetuou o depósito da
marca “King Tattoo Studio”, obtendo o registro em 6 de março de 2018. O réu,
por seu turno, já utilizava a marca “King Pub Tattoo” desde 23 de setembro de
2014, quando não havia exclusividade em favor do autor. Ademais, a marca da
autora é evocativa e, por isso, não merece proteção.
Outrossim, não há prova de dano ou de desvio de clientela,
pois atuam em localidades distintas e oferecem serviços personalíssimos.
Destaca que tão logo foram citados, os réus alteraram a
marca e não se opuseram ao pedido, esvaziando-se o interesse de agir do autor

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quanto ao pedido cominatório. Assim, julgou improcedente o pedido inaugural,
condenando o autor ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% do
valor da causa (fl. 212-214).
Em razões recursais o apelante assevera que obteve o
registro da marca “King” sem qualquer ressalva, ou seja, sem apostilamento,
como erroneamente anotou a r. sentença. Diz que o apostilamento se dá
apenas em relação à expressão “Tattoo Studio by Fabio”.
Aduz que a r. sentença ignorou o fato de que o autor
explora a marca desde 1995, duas décadas antes dos apelados. Ademais, o
termo “king” não se insere na hipótese do art. 124, VI, da LPI.
Afirma que a proteção da marca abrange todo o território
nacional, que o dano moral é presumido e que o registro da marca lhe garante
direito de uso exclusivo.
Ademais, a alteração, pelos réus, da expressão “King
Tattto” por “King Ink” não afasta a concorrência desleal, pois mantido o
elemento diferenciador da marca.
Por fim, pede que os apelados, a título de tutela de
urgência, se abstenham de utilizar a expressão “King” e sejam condenados ao
pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados na fase de
liquidação da sentença, conforme critério do art. 210, III, da LPI, bem como
indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00 (fl. 221-244).
Em fl. 245-273 traz julgados que corroborariam suas teses.
Preparo em fl. 274-275.
Petição dos apelados em fl. 312 informando, em 3 de
dezembro de 2019, que a resposta recursal seria apresentada diretamente na
segunda instância, manifestando desde então sua pretensão em sustentar
oralmente a tese de defesa.
Contrarrazões juntadas em fl. 322-332.
Reconhecendo a intempestividade do protocolo da defesa
recursal, este Relator determinou o desentranhamento da peça processual (fl.
336) depois de examinar também a manifestação do apelante (fl. 334-336).
É o relatório.
Conclusos em em 2 de junho de 2020.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
17 de setembro de 2019 (fl. 216) e o protocolo se deu aos 7 de outubro (fl. 221),

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dois dias antes do término da quinzena legal.
I VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA
A colidência se dá entre as marcas e títulos de
estabelecimento da autora e das rés.
E havendo colidência entre dois nomes empresariais ou
entre um nome e uma marca, ou duas marcas, ou entre uma marca e um título
de estabelecimento, o conflito resolver-se-á pela aplicação dos princípios da
anterioridade e da especificidade.
É inegável que embora os apelados ofereçam outros
serviços, sua principal atividade é a tatuagem e piercing (fl. 135). Concorre,
portanto, com o autor.
Também é certo que somente a demandante levou a
registro suas marcas (“King Tattoo Studio by Fabio” e “King Tattoo Studio”) e
que a partir do depósito da marca mista “King Tattoo Studio”, em 19 de
novembro de 2015, lhe era assegurado o direito de zelar pela integridade
material ou reputação do registro (LPI, art. 130, III).
Por outro lado, há prova documental não impugnada pelo
autor de que a expressão “King Pub Tattoo” é utilizada pelos réus desde o
mês de setembro de 2014 (fl. 83, 145-146 e 155-157).
E, nos termos do art. 129, § 1o, da lei especial, “toda pessoa
que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos
6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao
registro”.
Nesse diapasão, os réus têm direito a usar a marca que
contenha a expressão “King”.
E frise-se: ainda que o autor tenha iniciado sua atividade
em 1995 identificando-se como “King”, até o registro da marca não possuía ele
direito de exclusividade sobre o uso. Neste ínterim a coexistência dos títulos de
estabelecimento ou marcas não registradas era pacífica, não cometendo os
apelados nenhum ato ilícito.
Ademais, as marcas registradas pelo apelante são marcas
mistas, conforme consulta ao site do INPI:

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No do Processo:
910298718
Marca:
KING TATTOO STUDIO
Situação:
Registro de marca em
vigor
Apresentação:
Mista
Natureza:
De Serviço
No do Processo:
824664167
Marca:
KING TATTOO STUDIO BY
FABIO
Situação:
Arquivado
Apresentação:
Mista
Natureza:
De Serviço
Apostila :
SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE "TATTOO STUDIO BY FABIO". ...
Assim, em que pese o secondary meaning atribuído à
expressão “king” (uma das exceções à regra do art. 124, VI, da LPI, ao lado da
notoriedade da marca e a possibilidade de confusão causada aos
consumidores), comprovado que os réus utilizavam, de boa-fé, a expressão
“King Pub Tattoo” catorze meses antes do depósito da marca pelo autor, de

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rigor a improcedência do pedido.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária em 2%, totalizando 12% do valor atualizado da
causa (valor da causa: R$ 88.700,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR