Tribunal: TJSP
Processo: 2021545-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela inibitória. Reprodução de configuração visual de posto de combustível. "Trade dress". Concorrência desleal. Análise perfunctória que não permite a demonstração inequívoca do alegado. "Periculum in mora" afastado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021545-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes SHELL
BRANDS INTERNATIONAL AG e SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA, é
agravado AUTO POSTO CENTURYCAR LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Fabio Leme", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2021545-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.244
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Comarca : Salto – 2a Vara
Ação : 1000327-04.2020.8.26.0526
Juiz : Claudio Campos da Silva
Agravante : Shell Brands Internacional Ag e Shell Brasil
Petróleo Ltda.
Agravada : Auto Posto Centurycar Ltda. (não citada)
VOTO No 30.244
Agravo
de
instrumento.
Tutela
inibitória.
Reprodução
de
configuração
visual
de
posto
de
combustível.
“Trade
dress”.
Concorrência
desleal.
Análise
perfunctória
que
não
permite
a
demonstração inequívoca do alegado.
“Periculum in mora” afastado. Agravo
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por SHELL BRANDS INTERNACIONAL AG e SHELL
BRASIL PETRÓLEO LTDA. contra decisão reproduzida a
fl. 97 (fl. 178 dos autos originários), da lavra do MM.
Juiz Claudio Campos da Silva, que indeferiu o pedido de
tutela inibitória para cessação de uso de configuração
visual em posto de combustível.
2.
Aponta o agravante violação à marca
registrada
e
ao
trade
dress
de
seus
postos
de

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combustível, por uso não autorizado da combinação das
cores vermelha e amarela. Alega que a utilização de
identidade
visual
passível
de
causar
confusão
ao
consumidor constitui ato ilícito de infração ao registro
de marca, nos termos dos arts. 129 e 189, I, da Lei no
9.279/96. Defende que a combinação das cores é marca
registrada da SHELL e a conduta ilícita é potencializada
por se tratar de marca de alto renome, com postos da
rede
em
diversos
países.
Segundo
entende,
há
configuração de concorrência desleal por uso de símbolo
figurativo marcante que atrai os consumidores, gera
lucro
e,
portanto,
acarreta
desvio
de
clientela.
Informa, ainda, que a Agência Nacional de Petróleo
(art. 1o, §1o. I, da Lei no 9.847/99) proíbe aos postos
de
“bandeira
branca”
a
utilização
de
cores
tradicionalmente associadas às grandes redes. Acrescenta
que o fato de se tratar de pequeno comércio não isenta
da responsabilidade por infrações ao direito de marca e
possibilidade
de
concorrência
desleal,
notadamente
porque
a
medida
é
meramente
inibitória,
não
indenizatória. Discorre sobre sua tradição, qualidade e
credibilidade no mercado. Tendo em vista que a ré não
mostrou
interesse
na
resolução
extrajudicial
do
conflito, requer a tutela antecipada para determinação
de alteração da fachada do posto da agravada, entendendo
presentes o fumus boni iuris, o periculum in mora e a
ausência de risco de irreversibilidade.
A antecipação dos efeitos da tutela
foi negada e, em razão de a ré ainda não ter sido
citada, dispensada a contraminuta.

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Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de antecipação dos efeitos
da tutela destinado à alteração da fachada da agravada é
prematuro.
Embora
seja
incontestável
a
notoriedade da marca SHELL, a combinação de cores e sua
figura distintiva, há nos autos somente a demonstração
isolada das coincidentes cores no estabelecimento da
agravada.
Necessário esclarecer que em análise
perfunctória, não é possível detectar a confusão entre
as fachadas. Observa-se que: 1) o tom de amarelo (foto
de fl. 31) é diferente; 2) há listras vermelhas na parte
de cima e logo abaixo da faixa amarela; 3) a fonte
utilizada no nome do estabelecimento é diferente e
destacada;
4)
o
painel
de
preços
não
ostenta
similaridade com o da Shell; e 5) o posto não apresenta,
na fachada, a figura distintiva de uma concha.
Evidente que não se exige a presença
de
todos
os
elementos
idênticos,
contudo,
para
configuração da violação ao trade dress, deve ser
detectado que o conjunto geral da aparência do local
pode gerar dúvidas aos clientes.
Tendo em vista que a insurgência se
deu em face tão somente das cores da fachada, é

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precipitada a análise, notadamente porque anterior ao
exercício do contraditório.
A averiguação do conjunto que compõe
os elementos do trade dress é pacífica nas Câmaras
Reservadas, conforme se observa das ementas abaixo
transcritas:
“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Concorrência desleal
Trade
dress

Pretensão
inibitória
deduzida
por
distribuidora de combustível em face de posto de
combustíveis Distribuidora que é titular da marca e do
trade dress, de uso notório Legitimidade da licenciante
para postular proteção de sua propriedade intelectual

Legitimidade ativa reconhecida
Apelação improvida
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Trade dress - Posto de
combustível

Utilização
de
cores
tradicionalmente
utilizadas pela bandeira "BR"
Testeira que ostenta a
expressão "Petróleo" com a mesma grafia e cores utilizadas
pela
"BR"
("Petrobrás")

Conjunto-imagem
do
estabelecimento empresarial apto a confundir o motorista
Concorrência desleal configurada Inibitória procedente
Apelação improvida CONCORRÊNCIA DESLEAL Lucros
cessantes Violação ao direito de exclusividade do trade
dress de distribuidora de combustível Início de prova do
prejuízo material Suficiência Indenizatória procedente
Apelação
improvida.
Dispositivo:
negam
provimento”. (Apelação
no 0022111-79.2011.8.26.0361,
Rel. RICARDO NEGRÃO, 2a Câmara Reservada
de
Direito
Empresarial,
Data
do

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Julgamento: 30/10/2016).
“Ação de abstenção de uso de marca "Trade Dress"
Elementos visuais da autora- Utilização das mesmas cores,
forma de apresentação e roupagem Efetivo risco de desvio
de clientela e prática de concorrência desleal Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.
(Apelação
no
0007122-83.2013.8.26.0010,
Rel.
FORTES
BARBOSA; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial,
Data
do
Julgamento:
28/08/2014).
Ressalte-se que a medida de alteração da
fachada é extrema e seria concedida apenas com a prova
inequívoca do direito, o que não é o caso dos autos.
Como apontado pela própria agravante, a fachada talvez
gerasse dúvidas ao motorista que observasse “de canto de
olho”. Entretanto, conforme se depreende das fotos, o
posto não parece situado em grande rodovia que permita
apenas uma visão rápida e periférica do estabelecimento,
apta a acarretar confusão visual.
Não
obstante
exista,
realmente,
potencialidade à violação ao direito marcário, a tutela
só poderia ser concedida, sem oitiva da parte contrária,
se
houvesse
indício
indubitável
de
má-fé
no
uso
semelhante de todo trade dress. A verdade é que tais
questões
demandam
dilação
probatória,
sendo,
pois,
imprescindível a análise acurada pelo magistrado a quo.
Outrossim, o próprio jornal juntado a
fl. 43, de 29.03.2019, bem como as investigações e

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contatos extrajudiciais da agravante, demonstram que a
questão já vem sendo analisada há cerca de um ano pela
recorrente,
fato
que
afasta
o
periculum
in
mora
apontado.
Por
ora,
no
quadro
probatório
debuxado nos autos, portanto, entendo não demonstrado o
inequívoco direito que fundamentaria a concessão da
tutela antecipada no momento, razão pela qual será
desprovido o recurso.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento, nos termos acima
explicitados.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR