Tribunal: TJSP
Processo: 2090072-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente em que se busca ordem cominatória (obrigação de não fazer). Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção de uso de marcas de propriedade da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao

Ementa:
Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente em que se busca ordem cominatória (obrigação de não fazer). Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção de uso de marcas de propriedade da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao demandante. No caso em julgamento, a questão apresenta contornos que, essencialmente, devem ser apreciados após o contraditório e, se o caso, regular instrução probatória, posto que, como assinalado na decisão recorrida, "[o]s documentos que instruem a inicial não são suficientes para embasar a argumentação da parte autora. Na inicial narra-se que as marcas estão sendo usadas pela parte requerida, mas junta-se apenas página do Facebook, sem qualquer comprovação de que tal página foi criada pelo requerido. Também menciona-se uso indevido das marcas mistas junto a fornecedores e clientes, mas na mesma petição é dito que 'tal prova é impossível neste momento'"

Um dos os pedidos recursais, todavia, pode, e deve, ser atendido, na medida em que disso não resultará, nem mesmo em tese, dano à parte contrária, que, até prova em contrário, se presume aja de boa fé. Está-se a falar do pleito inibitório de uso, pelas agravadas, das marcas mistas, KEAHANA e X-TRAFOAM, sob pena de multa cominatória, ora acolhido. É que, estando provada nos autos, de modo documental, "quantum satis", a titularidade das marcas pela agravante, razoável entender-se que seu uso, doravante, "ex nunc", pelas agravadas, configurará violação de direito de propriedade.

Decisão recorrida reformada em parte. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000600315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2090072-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante F.K.A. - COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA - ME, são agravados XTRAFOAM BRASIL -
EIRELI e FLÁVIO ROBERTO GUIMARÂES FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Fabio Solito", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 29 de julho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2090072-04.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 21.640 - JM - 2/10
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2090072-04.2020.8.25.0000
Comarca:
Praia Grande 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Ruivo Nicolau
Agravante:
F. K. A. Comércio de Artigos Ltda. ME
Agravados:
Flávio Roberto Guimarães Figueiredo e Xtrafoam
Brasil EIRELI

VOTO No 21.640
Pedido de tutela antecipada em caráter
antecedente em que se busca ordem
cominatória (obrigação de não fazer).
Decisão de indeferimento de tutela de
urgência para abstenção de uso de marcas
de propriedade da autora. Agravo de
instrumento.
O
deferimento
de
tutela
provisória
"inaudita
altera
parte”
é
medida
excepcional, justificada pelo risco de
ineficácia do provimento jurisdicional ao
demandante. No caso em julgamento, a
questão
apresenta
contornos
que,
essencialmente, devem ser apreciados após
o contraditório e, se o caso, regular
instrução probatória, posto que, como
assinalado na decisão recorrida, “[o]s
documentos que instruem a inicial não são
suficientes para embasar a argumentação
da parte autora. Na inicial narra-se que as
marcas estão sendo usadas pela parte
requerida, mas junta-se apenas página do

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Facebook, sem qualquer comprovação de
que tal página foi criada pelo requerido.
Também menciona-se uso indevido das
marcas mistas junto a fornecedores e
clientes, mas na mesma petição é dito que
'tal prova é impossível neste momento'”
Um dos os pedidos recursais, todavia, pode,
e deve, ser atendido, na medida em que
disso não resultará, nem mesmo em tese,
dano à parte contrária, que, até prova em
contrário, se presume aja de boa fé. Está-se
a falar do pleito inibitório de uso, pelas
agravadas, das marcas mistas, KEAHANA
e X-TRAFOAM, sob pena de multa
cominatória, ora acolhido. É que, estando
provada nos autos, de modo documental,
“quantum satis”, a titularidade das marcas
pela agravante, razoável entender-se que
seu uso, doravante, “ex nunc”, pelas
agravadas, configurará violação de direito
de propriedade.
Decisão recorrida reformada em parte.
Agravo de instrumento a que se dá parcial
provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir inicialmente neste agravo de
instrumento, indeferindo a pretendida liminar, assim sumariei a
disputa recursal:
“Vistos etc.

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Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente por F. K.
A. Comércio de Artigos Ltda. ME para obrigar Flávio Roberto
Guimarães Figueiredo e Xtrafoam Brasil EIRELI a absterem-se de
usar as marcas Keahana e X-Trafoam, verbis:
'Vistos.
F. K. A. comércio de artigos Ltda. ME ingressou com AÇÃO DE
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE LIMINAR em face
de FLÁVIO ROBERTO GUIMARÃES E OUTRO.
Em síntese, alega a parte autora que a parte ré faz uso de suas marcas
mistas KEAHANA e X-TRAFOAM, ambas de sua propriedade e
uso exclusivo, conforme documentação juntada. Requereu a tutela de
urgência consistente em declarar que a titularidade das marcas mistas
KEAHANA e X-TRAFOAM são de propriedade e uso exclusivo
seus e para determinar que a parte ré se abstenha de fazer uso dos
nomes e símbolos das marcas.
É o relatório.
DECIDO.
Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para
embasar a argumentação da parte autora. Na inicial narra-se que as
marcas estão sendo usadas pela parte requerida, mas junta-se apenas
página do Facebook, sem qualquer comprovação de que tal página foi
criada pelo requerido. Também menciona-se uso indevido das marcas
mistas junto a fornecedores e clientes, mas na mesma petição é dito
que 'tal prova é impossível neste momento'.
Importante ressaltar também que a empresa requerida foi constituída
em 11 de agosto de 2016 e que somente em 26 de agosto de 2019 a

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procuração outorgada ao requerido Flávio foi revogada.
Como se vê, os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o crivo do contraditório, razão pela qual
indefiro a tutela pedida.
Emende a parte autora a sua inicial, nos termos do artigo 303, § 6o,
do NCPC, em 5 dias, sob pena de extinção do processo sem
resolução de mérito.
Após, venham os autos conclusos para a análise da emenda da inicial
ou extinção do processo.
Intime-se.' (fls. 68/69).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) a denominação social da
agravada Xtrafoam Brasil EIRELI, registrada na JUCESP em
11/8/2016 é cópia de sua marca X-Trafoam, registrada no INPI em
28/4/2016; (b) não mantém qualquer relação societária, direta ou
indireta, com a pessoa jurídica agravada; (c) tal empresa atua no
mesmo ramo de atividade que o seu (fabricação e comercialização de
pranchas de surf) e mantém perfis em redes sociais (Instagram e
Facebook), nos quais se apropria de sua segunda marca registrada,
Keahana; (d) a ré Xtrafoam depositou pedido de registro da marca
Keahana no INPI em 26/3/2020, estando aberto o prazo
administrativo para oposição por terceiros; (e) o segundo agravado,
Flávio Roberto Guimarães Figueiredo, controlador da primeira
agravada, foi seu procurador até 26/8/2019; (f) o INPI já indeferiu o
registro da marca X-Trafoam a terceiros com base na precedência de
sua titularidade sobre o signo distintivo.
Requer efeito suspensivo do prazo para apresentação da inicial,
evitando-se a extinção do feito, e tutela antecipada para:

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'(i) declarar que a titularidade das marcas mistas KEAHANA e X-
TRAFOAM são de propriedade e uso exclusivo da parte autora; (ii)
determinar que as requeridas se abstenham de fazer uso dos nomes e
símbolos das marcas de propriedade da requerente; (iii) determinar
que as requeridas se abstenham de fazer uso de quaisquer objetos que
contenham as marcas mistas de propriedade da requerente; (iv)
determinar que as requeridas excluam, no prazo de 24 horas,
computados de sua intimação, todas as contas de redes sociais que
contenham o nome e/ou a marca da requerente e; (v) determinar que
a primeira ré, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, computados de sua
intimação, inicie procedimento para alteração do seu nome
comercial.' (fls. 15/16).
Pede, ainda, que, caso deferida liminar, 'seja fixada multa equivalente a
R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento das obrigações de não fazer'
(fl. 16).
A final, requer o provimento deste recurso.
É o relatório.
Indefiro a tutela provisória.
A negativa de liminar foi bem fundamentada pela decisão agravada,
que levanta pontos de dúvida cujo esclarecimento em regular
contraditório é impositivo, em ordem a proferir-se decisão segura. E
há outra circunstância ainda a aclarar: o irmão do corréu Flávio
Roberto Figueiredo Guimarães Figueiredo é ex-sócio da autora
(fls. 17/18 e 62/63, na numeração dos autos de origem).
Em que pesem os argumentos da autora, prudente, em casos como o
presente, efetivamente, ouvir-se a parte contrária, previamente ao

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deferimento de tutela cautelar. Do contrário, haveria maior
possibilidade de causação de danos irreversíveis à ré (§ 3o do art. 300
do CPC).
De todo o modo, eventuais prejuízos sofridos pela parte autora
poderão, se for o caso, ser convertidos em perdas e danos, como se
decidiu neste precedente da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA - Para a concessão da tutela antecipada é necessária a prova
inequívoca que conduza a verossimilhança das alegações, bem como
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a
autorizar a concessão da tutela antecipada - Se há necessidade de
produção de provas, então descabe o deferimento da tutela
antecipada. Manutenção da concessão da tutela inibitória de urgência
que poderá ensejar maiores prejuízos do que os lucros advindos do
alegado ato ilícito, os quais, na grande maioria são irreparáveis e não
indenizáveis, ao passo que eventuais danos causados à recorrida são
reparáveis e indenizáveis. Perigo de irreversibilidade da medida.
Recurso não provido.' (AI 0269072-76.2012.8.26.0000, ROBERTO
MAC CRACKEN).
Indefiro, portanto, como dito, a tutela provisória.
À contraminuta, intimando-se os agravados, pela imprensa, na pessoa
de advogado que tenham constituído na origem; ou então, na
impossibilidade, fornecendo a agravante informações e meios para
intimação pessoal.
Anoto que a agravante opôs-se julgamento virtual (fl. 100).

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Intimem-se.” (fls. 101/106).
Certificada ausência de contraminuta à
fl. 109.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo apenas em parte a decisão
agravada.

O deferimento de tutela provisória inaudita
altera parte é “providência que só deve ser tomada pelo juiz em
situações excepcionais” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, CPC Comentado, 17a ed., pág. 232), por
basear-se em alegações unilaterais da parte interessada.
Em suma, não sendo possível aferir a
probabilidade do direito da autora de forma satisfatória a partir do que
há nos autos até o momento, impõe-se propiciar-se, na origem, o
contraditório e, se o caso, dar-se início à instrução processual.
Ademais, de todo o modo não se entrevê,
data venia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação à

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agravante que justifique o pleno deferimento de seus pleitos, na
medida em que eventuais prejuízos que sofra por culpa das agravadas
poderão convertidos em perdas e danos.
Um dos os pedidos recursais, todavia, pode,
e deve, ser atendido, em atendimento de pleito formulado pelo ilustre
advogado da Tribuna em sustentação proferida na sessão de
julgamento, na medida em que disso não resultará, nem mesmo em
tese, dano à parte contrária.
Trata-se do pleito inibitório de uso, pelas
agravadas, das marcas mistas, KEAHANA e X-TRAFOAM, ora
acolhido, em sede de cognição perfunctória.
É que, provada quantum satis para fins de
tutela inicial, isto de modo documental (fls. 25/30 dos autos de
origem), a titularidade das marcas pela agravante, razoável entender-
se que seu uso, doravante, ex nunc, pelas agravadas, configurará
violação de direito de propriedade. Até porque se lhe há de presumir
aja de boa fé, que não poderá alegar após a publicação deste acórdão.
Posto isso, como dito, reformo em parte
a decisão agravada, acolhido o pedido recursal deduzido sob no III,
qual seja, o de que as agravadas “se abstenham de fazer uso de
quaisquer objetos que contenham as marcas mistas de propriedade
da requerente” (fls. 15/16).

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Em caso de descumprimento da ordem,
incidirão as agravadas em multa diária, que será devida a partir do 30o
dia após a publicação deste acórdão, de R$ 1.000,00, num limite
máximo de R$ 50.0000. Esses 30 dias se contarão em dias corridos.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos embaraços aos trabalhos forenses causados pela
pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator