Tribunal: TJSP
Processo: 0020601-23.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Propriedade industrial. Colidência da expressão SUPREMO para filtros de café. Autora que ostenta registro válido, por ora, para extrato de café. Ré que comercializa filtro de café e não ostenta registro para tanto. Associação indevida quanto à origem do produto que impede a coexistência das marcas. Produtos afins, isto é, que são destinados à mesma clientela e estão expostos nas mesmas

Ementa:
Propriedade industrial. Colidência da expressão SUPREMO para filtros de café. Autora que ostenta registro válido, por ora, para extrato de café. Ré que comercializa filtro de café e não ostenta registro para tanto. Associação indevida quanto à origem do produto que impede a coexistência das marcas. Produtos afins, isto é, que são destinados à mesma clientela e estão expostos nas mesmas prateleiras. Precedência dos registros da acionante. Aplicação do princípio da anterioridade. Marcas mistas, ademais, cujo elemento nominativo, embora exprimam qualidade que, além de não remeter automaticamente a café, contêm estilo e grafia que lhes conferem distintividade suficiente e são passíveis de registro, nos termos da parte final do art. 124, VI da LPI. Procedência da ação de abstenção com pedido cumulado de indenização decretada.

Danos materiais. Contrafação inequívoca. Ocorrência, porque são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos art. 208 e 210 da Lei no 9.279/96.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809215
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
0020601-23.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SUPREMO INDUSTRIAL DE PLASTICOS EIRELI, é apelado SUPREMO CITY
UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

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APELAÇÃO N. 0020601-23.2019.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE DIREITO: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
APELANTE: SUPREMO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS EIRELI
APELADA: SUPREMO CITY UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME
VOTO N.o 44.523
Propriedade industrial. Colidência da expressão SUPREMO para
filtros de café. Autora que ostenta registro válido, por ora, para
extrato de café. Ré que comercializa filtro de café e não ostenta
registro para tanto. Associação indevida quanto à origem do
produto que impede a coexistência das marcas. Produtos afins,
isto é, que são destinados à mesma clientela e estão expostos nas
mesmas prateleiras. Precedência dos registros da acionante.
Aplicação do princípio da anterioridade. Marcas mistas, ademais,
cujo elemento nominativo, embora exprimam qualidade que, além
de não remeter automaticamente a café, contêm estilo e grafia que
lhes conferem distintividade suficiente e são passíveis de registro,
nos termos da parte final do art. 124, VI da LPI. Procedência da
ação de abstenção com pedido cumulado de indenização
decretada.
Danos materiais. Contrafação inequívoca. Ocorrência, porque
são presumidos. Apuração em liquidação de sentença, nos termos
dos art. 208 e 210 da Lei no 9.279/96.
Recurso provido.
Titular do nome empresarial SUPREMO INDUSTRIAL
DE PLÁSTICO EIRELI1 e das marcas mistas registradas sob n. 901306797 e
901414603, além de depositante dos processos n. 912235730 e 91235845, a
1 Fls. 28.

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apelante, que atua no ramo de fabricação e comércio atacadista de filtros
para café2, com sede em Caçador/PR, ajuizou ação de abstenção com pedido
cumulado de indenização contra a apelada, ao argumento de que está
utilizando da expressão SUPREMO como marca para filtros de café,
colidente, portanto, com seus sinais distintivos.
A r. sentença de que se apela, considerando que a autora
não possui registro da marca SUPREMO para filtros de café, julgou
improcedente a ação.
Daí o apelo da vencida, onde argui, preliminarmente,
nulidade da r. sentença, por incompetência absoluta. No mérito, sustenta
equívoco do decisório, tendo em vista que as partes atuam no mesmo
segmento de mercado, o que gera a possibilidade de confusão do público
consumidor, não havendo se falar em aplicação do princípio da especialidade.
Reclama, por fim, a inversão do resultado, deferindo-se os pleitos
cominatório e indenizatório.
Há contrariedade e o preparo foi recolhido.
É o relatório, adotado o de fls. 189.
Rejeita-se a preliminar.
A questão relativa à competência foi definida quando do
julgamento do Agravo de Instrumento n. 4014832-63.2019.8.24.0000, pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mantendo a decisão que determinou a
remessa dos autos à Comarca de São Bernardo do Campo.
Não havendo notícia de alteração do Acórdão pelos
Tribunais Superiores, não é caso sequer de se analisar os argumentos
lançados.
No mérito, todavia, o apelo comporta acolhida.
2 Fls. 29.

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A Constituição da República estabelece, por seu artigo 5o,
XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País.
Pois bem, na hipótese dos autos, a apelante argumenta e
comprova que tem os registros concedidos dos sinais SUPREMO e SUPER
SUPREMO como marcas mistas de produto (Registros n. 901306797 e
9014146033), com concessões em 15/02/2011 e 03/07/2012, respectivamente.
É também depositante de outras duas marcas mistas
Registros n. 912235730 e 912235845 para categorias mais específicas para
filtros de café e cujos pedidos estão com exame do mérito sobrestados em
razão dos registros pleiteados para categorias dissociadas das atividades da
apelante, de n. 906615160, 910981582 e 910981639, sendo que os dois
últimos já foram indeferidos em fase recursal e o primeiro encontra-se
pendente de análise o recurso administrativo.
Tem-se, então, em suma, que, além de a recorrente ser
detentora da propriedade industrial da marca mista SUPER SUPREMO para
extrato de café, café em pó, a recorrida não ostenta qualquer registro para a
categoria relativa aos filtros de café que comercializa, conforme se pode ver,
por exemplo, às fls. 08 da inicial.
O Juiz de Direito entendeu pela aplicação do princípio da
especialidade para fundamentar a negativa, considerando que, como a ré não
ostenta registro válido para filtros de café, não poderia alegar exclusividade
na exploração da marca.
3 Fls. 36/37.

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Respeitado seu convencimento, considero que a proteção
conferida pelo registro para extrato de café estende-se aos itens semelhantes
ou afins.
De efeito, enquanto a autora tem como objeto social a
fabricação e comércio atacadista de filtros para café4, a atividade econômica
principal da ré é comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso
pessoal e doméstico5.
Quando um consumidor encontra no mercado os filtros de
café com a marca de fato SUPREMO da acionada, certamente irá associá-los
indevidamente à fabricante do café SUPER SUPREMO, ou seja, à acionante.
E a Lei de Propriedade Industrial coíbe tanto a reprodução
ou imitação suscetível de causar confusão, quanto a associação com os sinais
distintivos de outrem, objetivando preservar a distintividade da marca e
possibilitar a expansão dos negócios em atividades afins.
Ao tratar do assunto, Lélio Denicoli Schmidt leciona:
A afinidade que leva à associação indevida se
configura quando os produtos ou serviços satisfazem necessidades
idênticas ou correlatas, servem a propósitos semelhantes ou conexos,
decorrem da mesma matéria-prima, se destinam a uma mesma clientela
ou são encontrados à venda nas mesmas prateleiras, seções ou lojas
especializadas. A afinidade, como sublinha Couto GONÇALVES,
retrata
“uma
relação
de
substituição,
complementaridade,
acessoriedade ou derivação” entre os produtos ou serviços. Em todas
essas situações, há risco de engano quanto à origem dos produtos, que
o consumidor supõe ser única, mas que na verdade é plúrima6.
Aqui, inegável que café e filtro de café são produtos com
propósitos conexos, destinam-se à mesma clientela e encontram-se à venda
4 Fls. 29.
5 Fls. 78.
6 In Marcas Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Lumes Juris,
2019, p. 231/232.

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nas mesmas prateleiras.
Aliás, como bem ressaltado no apelo, as marcas líderes no
segmento no País a exemplo da Melitta, 3 Corações e Pilão comercializam
ambos os produtos, como se pode ver das imagens de fls. 224/225.
Considero, portanto, que, tendo a apelante alcançado o
registro da marca para o café que produz, não tem como coexistir com a
marca de fato do filtro de papel da ré.
Nessa cadência, pelo princípio da anterioridade e
considerada a possibilidade de associação indevida, a ré deve abster-se de
continuar fazendo uso da expressão SUPREMO como marca do seu filtro de
café ou produtos semelhantes, em trinta dias, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
É bom observar, antevendo a discussão, que, embora os
registros ostentados pela autora sejam relativos a marcas mistas e a expressão
SUPREMO ostente, a princípio, qualidade, não se vislumbra a vedação
contida no artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial.
Em primeiro lugar, quanto à parte nominativa da marca
mista, na mesma obra acima citada, Lélio Denicoli Schmidit esclarece que,
quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas
pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento
nominativo7.
Por outro lado, não se pode considerar SUPREMO ou
SUPER SUPREMO designações comuns para café8.
Tinoco Soares, ao se referir expressamente ao dispositivo
em comento, ensina que a qualidade é a propriedade, atributo ou condição
7 Ob. Cit., p. 213.
8 Um bom comparativo atual é a marca VIGOR para iogurtes e laticínios. Embora a expressão "vigor" seja
uma qualidade, o atributo não guarda imediata relação com os produtos que indica, o que seria, a contrário
senso, sinal comum para nomear um produto farmacêutico que fortalecesse os músculos.

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das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes
determinar a natureza. Numa escala de valores, qualidade que permite
avaliar e, consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar qualquer coisa.
Disposição moral ou intelectual das pessoas. Dote, dom, virtude. Condição,
função, posição. Que se distingue pela posição social, pela educação, pela
distinção etc. E exemplifica a impossibilidade de se permitir o registro de
PEIXE para artigos e/ou produtos para peixes, mas autoriza PEIXE para uma
bebida9.
Tudo considerado, não se pode compreender que
SUPREMO ou SUPER SUPREMO, ainda que qualidades que todos os
produtos ou serviços pretendam invocar, sejam expressões comuns a café
e/ou lhes acarretem na imediata correlação ao produto que nomeia.
Afora isso, na parte final do inciso considerado, há a
ressalva de que, mesmo o elemento verbal da marca mista enquadrando-se na
categoria de qualidade, poderá ser objeto de registro se contiver suficiente
forma distintiva.
E, no caso, há um tipo de letra e de grafia peculiares que
configuram suficiente distintividade.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise, a hipótese é de
procedência do pedido de abstenção.
Com relação ao pleito indenizatório, a demanda também
comporta acolhida.
Os danos materiais são presumidos, vez que a
interpretação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a reparação
material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência
desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à
9 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direito Conexos: Lei 9.279 – 14.05.1996. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 124.

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imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do
direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca,
presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre
os estabelecimentos e do desvio de clientela.10
Por outro lado, necessária a determinação da apuração em
liquidação de sentença, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei no 9.279/96.
Por tais fundamentos, nos termos acima, proponho que se
dê provimento ao recurso para julgar procedente a ação, condenada a ré,
ainda, no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários de
advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
10 Apel. no 0168265-73.2011.8.26.0100, sob a rel. do Des. Tasso Duarte de Melo, desta 2a Câmara de Direito
Empresarial.