Tribunal: TJSP
Processo: 1025256-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais e testemunhais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR USO INDEVIDO DE MARCA - CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - Hipótese em que não é necessária a produção de outras provas para o deslinde da ação - Suficiência dos elementos acostados aos autos – Provas documentais e testemunhais que se mostraram suficientes à formação da convicção do juízo - Inocorrência de nulidade, ademais, pois a sentença que se mostra devida e suficientemente fundamentada - PRELIMINARES REJEITADAS.

SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – Em sede de julgamento dos embargos de declaração, restou claro que o MM. Juízo "a quo" analisou todos os pedidos quando da prolação da sentença de improcedência - PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS LASTREADA EM USO INDEVIDO DE MARCA - MARCA "BATALHA DA ARTE" – A autora pretende a condenação das rés, pelo uso da marca "Batalha de Arte" (ou "Art Battle") no seu evento denominado "Unhide Conference" – Rés que se limitaram a utilizar a expressão "Batalha de Arte" para descrever uma das atrações de evento, que, aliás, não afeta nem está relacionada com a atividade e público alvo da autora – Os ramos de atuação das duas empresas são diferentes: de um lado, a autora atua no segmento de artes plásticas, sendo que as referidas "Batalhas de Arte" têm como público alvo artistas desse meio; de outro, a ré atua no segmento de arte digital, sendo certo que o evento em questão envolve festival de arte digital – Inocorrência de conduta parasitária ou concorrência desleal - Impossibilidade de confusão ou associação por parte dos consumidores – Demais disso, a expressão "Batalha de Arte" é composta por termos descritivos, de uso comum, de pouca originalidade, de forma que se trata de marca fraca, cujo uso é permitido por terceiros de boa-fé – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
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Registro: 2021.0000174215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1025256-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante FRESH INK EVENTOS LTDA., são
apelados UNHIDE SCHOOL LTDA. e ELEVEN DRAGONS
ENTRETENIMENTO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Voto no 26475
Ap. no 1025256-61.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo (F.R. Santana 9a Vara Cível)
Apelante: FRESH INK EVENTOS LTDA.
Apeladas: UNHIDE SCHOOL LTDA. E OUTRA
Juiz: Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS POR USO INDEVIDO DE
MARCA - CERCEAMENTO DE DEFESA
E NULIDADE DE SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
INOCORRÊNCIA - Hipótese em que
não é necessária a produção de
outras provas para o deslinde da
ação - Suficiência dos elementos
acostados
aos
autos

Provas
documentais e testemunhais que
se
mostraram
suficientes
à
formação da convicção do juízo -
Inocorrência de nulidade, ademais,
pois a sentença que se mostra
devida
e
suficientemente
fundamentada
-
PRELIMINARES
REJEITADAS.
SENTENÇA
CITRA
PETITA

INOCORRÊNCIA

Em
sede
de
julgamento
dos
embargos
de
declaração, restou claro que o MM.
Juízo “a quo” analisou todos os
pedidos quando da prolação da
sentença
de
improcedência
-
PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS
LASTREADA
EM
USO
INDEVIDO DE MARCA - MARCA
“BATALHA DA ARTE”
A autora
pretende a condenação das rés,
pelo uso da marca “Batalha de
Arte” (ou “Art Battle”) no seu

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evento
denominado
“Unhide
Conference”

Rés
que
se
limitaram a utilizar a expressão
“Batalha de Arte” para descrever
uma das atrações de evento, que,
aliás,
não
afeta
nem
está
relacionada
com
a
atividade
e
público alvo da autora
Os ramos
de atuação das duas empresas são
diferentes: de um lado, a autora
atua
no
segmento
de
artes
plásticas, sendo que as referidas
“Batalhas
de
Arte”
têm
como
público alvo artistas desse meio;
de outro, a ré atua no segmento de
arte digital, sendo certo que o
evento em questão envolve festival
de arte digital
Inocorrência de
conduta
parasitária
ou
concorrência
desleal
-
Impossibilidade de confusão ou
associação
por
parte
dos
consumidores
Demais disso, a
expressão “Batalha de Arte” é
composta por termos descritivos,
de
uso
comum,
de
pouca
originalidade, de forma que se
trata de marca fraca, cujo uso é
permitido por terceiros de boa-fé
Sentença
de
improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por FRESH INK
EVENTOS LTDA. contra UNHIDE SCHOOL LTDA. e ELEVEN
DRAGONS ENTRETENIMENTO LTDA., objetivando que as rés
sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência de violação
de sua marca e prática de concorrência desleal.
Sustenta a autora que é dona das marcas

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“Art Battle”, “Batalha de Arte” e “Batalha de Grafitti”,
registradas no IPNI sob os números 908015399 e 914207776,
o que lhe garante utilização exclusiva das marcas em questão.
Afirma, ainda, que atua no segmento de artes e promove
eventos que envolvem as marcas.
No entanto, tomou conhecimento de que as
rés divulgaram em seu site e redes sociais a realização de um
evento chamado “UNHIDE CONFERENCE”, entre os dias 27 e
29 de setembro de 2019; e, na divulgação do evento, consta
como uma das atrações as “Batalhas de Arte” ou “Art Battles”.
Alega que o uso indiscriminado dos termos
na divulgação do evento acaba por confundir o público alvo, já
que tais marcas lhe pertencem, sendo certo que esse tipo de
evento é exponencialmente conhecido no ramo dos artistas e
público apreciador de artes. Além disso, as rés estão
cometendo ato ilícito ao utilizarem indevidamente as marcas
registradas pela autora, em nítida prática de concorrência
desleal.
Por
tais
razões,
ajuizou
a
presente
demanda, objetivando a condenação das rés à indenização por
danos morais no valor de R$ 50.000,00, em razão da infração
aos seus direitos de propriedade industrial (fls. 01/11).
A inicial foi emendada, a fim de incluir o
pedido de condenação das rés na obrigação de cessar o uso
indevido das marcas da autora, bem como retirá-las de suas
mídias e quaisquer outros meios de comunicação a divulgação
não autorizada de referidas marcas (fls. 49/51).

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Citadas, as rés ofertaram contestação,
arguindo, preliminarmente, (i) invalidade da representação
processual da autora, pois não se sabe qual dos sócios
administradores assinou a procuração constante nos autos; (ii)
ilegitimidade passiva da corré ELEVEN DRAGONS, pois a ré
UNHIDE SCHOOL contratou-a tão somente para prestar
consultoria à realização do evento “UNHIDE CONFERENCE
2019”, trabalhando na captação de patrocínios e venda de
estandes para o evento. Assim, a ELEVEN DRAGONS não
possui qualquer responsabilidade ou ingerência sobre o
evento, devendo ser excluída do polo passivo da lide.
No mérito, alegam, em síntese, que as
partes não atuam no mesmo ramo de atividade, sendo certo
que a autora se define como produtora de conteúdo focada em
artes plásticas, enquanto a ré UNHIDE é empresa que, dentre
outras atividades, promove o referido evento, que é um
festival de arte digital.
Aduzem que as atividades de batalhas de
arte realizadas no evento “UNHIDE CONFERENCE” são em
formato digital, e nada têm a ver com os serviços específicos
de promoção de batalhas de artes pela autora, cujo público-
alvo são artistas plásticos profissionais.
Desse modo, não há que se falar em desvio
de clientela ou confusão do consumidor, vez que a autora é
contratada por seus clientes e marcas específicas para
promover batalhas de arte em eventos personalizados e únicos
no seguimento das artes plásticas, enquanto a ré UNHUDE

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promove um grande evento que, dentre outras inúmeras
atividades, tem competições entre seus participantes em um
evento próprio na esfera digital.
Afirmam, ainda, que não é possível impor a
exclusividade de uso de marca às expressões “Art Battle” e
“Batalha de Arte”, pois são compostas de termos de uso
comum no segmento de produção de eventos de artes, ou
seja, é marca considerada fraca, havendo possibilidade de
convivência pacífica com outras no mesmo ramo.
Sustentam que o termo foi utilizado apenas
para descrever uma das atividades que seria realizada no
evento, de modo que não poderia afigurar concorrência
desleal. Ainda assim, esclarecem que, ao receberem a
notificação extrajudicial da autora, cessaram o uso do termo,
substituindo-o por “WACOM BATTLES”.
Por fim, defendem o descabimento do
pedido de indenização, por não ter havido nos autos
demonstração de qualquer lesão à marca (fls. 61/78).
A autora apresentou réplica à contestação
(fls. 157/170).
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota,
a qual (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva,
julgando extinto o processo em relação à corré ELEVEN
DRAGONS, com fundamento no art. 485, VI do CPC; (ii) julgou
improcedente o pedido condenatório contra a corré UNHIDE
SCHOOL, sob o fundamento de que o uso das expressões se

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deu de forma secundária, sem o objetivo principal do evento, o
que não a obriga ao pagamento de danos morais, não
havendo, ainda, mácula à honra objetiva da autora. Pela
sucumbência, a autora foi condenada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 172/175).
Inconformada,
a
autora
vem
recorrer,
arguindo, preliminarmente: (i) sentença citra petita, uma vez
que o MM. Juízo “a quo” não apreciou o pedido de cessação do
uso de marcas pelas apeladas; (ii) nulidade da sentença por
ausência de fundamentação, pois não se enfrentou sequer a
alegação de concorrência desleal ou violação de direito de
marca, limitando-se a abordar a questão do dano moral; (iii)
cerceamento de defesa, pois era necessária a produção de
prova testemunhal.
No mérito, sustenta, em síntese, que houve
flagrante violação aos seus direitos de marca, o que foi,
inclusive, admitido pelas rés, as quais procuraram se esquivar
da condenação dizendo que as marcas eram fracas. No
entanto, o art. 129 da Lei no 9279/96 prevê ao titular da
marca sua utilização exclusiva em território nacional, e as
marcas da autora estão devidamente registradas, fazendo jus
à proteção.
Afirma que houve concorrência desleal, pois
também promove eventos que envolvem as chamadas “Art
Battles” ou “Batalhas de Arte”, sendo que tais expressões, no
ramo artístico, são automaticamente ligadas à figura da
apelante. Assim, a utilização de tais termos tem como escopo

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angariar a clientela da apelante, o que deve ser coibido.
Sustenta que faz jus à indenização por
danos morais, em razão dos atos de concorrência desleal e
violação a direitos de propriedade industrial (fls. 186/212).
Recurso
devidamente
processado
e
respondido (fls. 217/235).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 243).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Cerceamento de defesa nulidade da
sentença. Cumpre afastar a alegação de cerceamento de
defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Os
elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as
questões postas pelas partes.
A instrução probatória destina-se a formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe
decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos
termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
O art. 371 do CPC, por sua vez, demonstra
a
adoção
do
sistema
do
“convencimento
racional
ou
motivado”, significando que o magistrado tem liberdade da
apreciação
da
prova,
mas
seu
convencimento
fica

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condicionado às alegações das partes e às provas dos autos,
devendo motivar sua decisão.
Os documentos que instruem a petição
inicial se mostraram suficientes à prova dos fatos, sendo
totalmente impertinente e desnecessária a produção de
qualquer outra. A necessidade de produção de outras provas,
tal como a testemunhal, deve ficar evidenciada para que se
aceite a alegação de cerceamento de defesa, inocorrente no
caso em tela.
Quanto à alegação de nulidade da r.
sentença por ausência de fundamentação, a preliminar
também fica rejeitada. Cumpre ressaltar que a sentença se
encontra devidamente fundamentada, conforme o art. 93, IX,
Constituição Federal e o art. 489, CPC, tendo o MM. Juízo “a
quo” enfrentado e analisado todos os argumentos expostos
pelas partes, justificando adequada e suficientemente sua
decisão. O fato de a apelante não concordar com seu conteúdo
não faz com que o “decisum” padeça de nulidade ou ausência
de fundamentação.
Sentença “citra petita”. Também não se
acolhe a preliminar de nulidade de sentença por ser “citra
petita”. De fato, em sede de embargos de declaração (fls.
184), restou claro que o MM. Juízo “a quo” abarcou todos os
pedidos na sentença de improcedência, a qual, como se verá,
deve ser mantida.
Inocorrência de violação ao direito de
marcas. É certo que a prática da concorrência desleal é

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realizada por empresas que buscam o mercado consumidor,
a visibilidade e o reconhecimento; e, para tal, elegem como
meio a vinculação à marca ou ao nome empresarial que já
tenham estes elementos conquistados. Esta relação pode
reduzir o valor de uma marca ou denominação empresarial
na respectiva classe de atuação, vez que vinculada a
empresas de menor reputação, não por uma ordem natural,
mas por um elo parasitário.
Ademais, pode ocorrer que a empresa
parasitária, além de não ter mercado consumidor, tenha má
reputação, deste modo, a marca ou nome empresarial (como
expressões contratadas) estariam sob o risco de perderem
também sua força, ao se verem vinculadas ou ligadas a tais
empresas.
Isto
porque,
existe
a
possibilidade
de
o
consumidor
associar
uma
e
outra
marca
ou
nome
empresarial, como se fossem do mesmo grupo empresarial.
A distinção da marca deve estar aliada a
anterioridade e a especificidade. A anterioridade corresponde
ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se
perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação
com uma determinada classe ou conjunto de classes.
Demonstrada a conjunção desses três
fatores pode o titular da marca buscar a tutela jurisdicional
para suspender ou interromper o seu uso indevido; obter a
reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em
virtude da prática da concorrência parasitária, caracterizada
pelo desvio de clientela, diluição e reputação da marca e/ou
nome empresarial, e até mesmo a retratação na medida da

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ofensa praticada.
Todavia, não é o que sucede no caso em
apreço. Não ficou evidenciada qualquer semelhança capaz de
gerar potencial confusão ao consumidor ou trazer prejuízos
para a autora.
Note-se que, como restou evidenciado pelos
documentos juntados aos autos, os ramos de atuação das
duas empresas são diferentes: de um lado, a autora no
segmento de artes plásticas (fls. 107/110), sendo que as
referidas “Batalhas de Arte” têm como público alvo artistas
desse meio; de outro, a ré atua no segmento de arte digital.
Somado a isso, o evento em questão,
UNHIDE CONFERENCE refere-se a um festival de arte digital
(fls. 116/143). Ou seja, em nada se relaciona com a atividade
da autora ou seu público alvo, não havendo que se falar em
atividade parasitária ou que as rés estejam pretendendo pegar
“carona” no alegado sucesso da autora.
Além disso, como bem pontou o MM. Juízo
“a quo”, “O uso das expressões 'art battle' e 'batalha da arte'
de forma secundária, sem o objetivo principal do evento da
corré não obriga ao pagamento de danos morais. O evento da
corré não se chama art battle ou batalha da arte, mas Unhide
Conference. E, por outro lado, oferecer aos participantes das
atividades
correspondentes
a
esta
modalidade
de
entretenimento, 'art battle' e 'batalha da arte', não redunda
em despareço para a autora” (fls. 173).

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Assim, não se pode dizer que o uso da
expressão “Batalha de Artes” pela ré seja suficiente a causar
associação ou confusão entre os consumidores, ante a clara
distinção entre o modelo de atividade/evento e público alvo de
cada
empresa,
não
restando
caracterizada
a
alegada
concorrência desleal.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “A
tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial,
assim como à marca, tem como fim maior obstar o proveito
econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao
consumidor, de modo que este não seja confundido quanto à
procedência
dos
produtos
comercializados”.
(REsp.
no
1.190.341/RJ, 4a T., Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
5/12/2013; DJe 28/02/2014)
Demais disso, a expressão “Batalha de Arte”
é composta por termos populares, de uso comum, de pouca
originalidade, de forma que se trata de marca fraca, cujo uso é
permitido por terceiros de boa-fé.
Nesse contexto, o Colendo STJ já decidiu
que: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM.
DECISÃO MANTIDA. 1. 'Conforme a jurisprudência consolidada
desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade,
atraem
a
mitigação
da
regra
de
exclusividade
decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização
por terceiros de boa-fé' (REsp n. 1.582.179/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,

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julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no 1218140/ES,
Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
16/05/2019) (g/n).
É dizer, não se afigura, no caso dos autos,
utilização parasitária da marca da autora, e sim mera
descrição de uma das atrações do evento, tudo a corroborar a
ausência de concorrência desleal ou violação de direito de
marca.
Em conclusão, não se há falar em uso
indevido da marca da autora, nem direito à suposta
indenização, muito menos no alegado crime de concorrência
desleal, previsto no artigo 195, V, da Lei no 9.279/76. De
conseguinte, fica mantida a rejeição do pedido de indenização
por “dano moral”.
Por fim, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal da parte recorrida, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre
o valor da causa (art. 85, §11, CPC).
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

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