Tribunal: TJSP
Processo: 2011064-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. não fazer c.c. indenização – Pretensão de antecipação de tutela para abstenção de comercialização de produto com embalagem que supostamente viola o trade dress da autora – Indeferimento – Inconformismo – Não acolhimento – Probabilidade do direito que não emerge clara e, em princípio, não afasta a necessidade de formação do contraditório – Perigo de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. não fazer c.c. indenização – Pretensão de antecipação de tutela para abstenção de comercialização de produto com embalagem que supostamente viola o trade dress da autora – Indeferimento – Inconformismo – Não acolhimento – Probabilidade do direito que não emerge clara e, em princípio, não afasta a necessidade de formação do contraditório – Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – Decisão confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2011064-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é agravante WYDA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI e agravada PLAST LAR
INDÚSTRIA PLÁSTICA EIRELI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que
declara voto.", de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2011064-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: WYDA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI
AGRAVADA: PLAST LAR INDÚSTRIA PLÁSTICA EIRELI
COMARCA: SOROCABA
JUIZ PROLATOR: MÁRIO GAIARA NETO
Ação de obrigação de fazer c.c. não fazer c.c. indenização –
Pretensão de antecipação de tutela para abstenção de
comercialização de produto com embalagem que supostamente
viola o trade dress da autora – Indeferimento – Inconformismo
– Não acolhimento – Probabilidade do direito que não emerge
clara e, em princípio, não afasta a necessidade de formação do
contraditório – Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
– Decisão confirmada – Recurso desprovido.
VOTO No 32227
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de não
fazer c.c. Indenização , proposta por Wyda Indústria de Embalagens
EIRELI contra Plast Lar Indústria Plástica EIRELI, negou a
antecipação de tutela pleiteada.
Inconformada,
a
autora
argumenta
que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada
pretendida, sendo que a verossimilhança das alegações está
demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, o qual
evidencia a existência de concorrência desleal por imitação de trade
dress , sendo que a demora na obtenção do provimento pode
ensejar perda de clientela e mercado pela requerente. Há pedido de
antecipação da tutela recursal.

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O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 73/74), dispensando-se a intimação da parte
contrária, posto não formada, ao tempo da interposição, a relação
jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 62 e 63. O preparo foi recolhido (fls. 69/71).
É o relatório do necessário.
2 – Conforme já narrado, pretende a agravante que
lhe seja concedida tutela antecipada de urgência para determinar
"que a agravada se abstenha de comercializar seus produtos com as
embalagens reproduzidas nessa peça e que são praticamente idênticas às
embalagens da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00" e "que a
agravada providencie a retirada do mercado consumidor, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, dos produtos com as embalagens reproduzidas nesta
ação e que são praticamente idênticas às embalagens da Agravante, sob pena
de multa diária de R$ 10.000,00 ou a que venha a ser estabelecida pelo E.
Tribunal." (fls. 19).
O Juízo de primeira instância proferiu decisão nos
seguintes termos:
"1. A autora litiga com prova escrita, tocantemente aos fatos
narrados, limitada quase que exclusivamente ao e-mail de fls.
22/23 e à declaração de fls. 26, elementos insuficientes para
que se possa vislumbrar, nesta fase inicial de cognição, tudo o
quanto sustentado na inicial, notadamente no tópico relativo à
anterioridade do uso da embalagem que (ela, autora)
comercializa. 2. Nesse cenário, necessário privilegiar a regular

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instrução do feito, em virtude do risco de dano reverso na
eventual
determinação
provisória
de
abstenção
de
comercialização de produtos, pela ré, com a embalagem
referida na inicial. 3. Com esses fundamentos, prossiga-se sem
a tutela de urgência, que fica INDEFERIDA. (...)" (fls. 62).
Ocorre que o inconformismo da agravante com a r.
decisão do Juízo monocrático não comporta acolhida.
Considerando os requisitos legais para a concessão de
tutela provisória (de urgência) previstos no art. 300, do CPC, não se
vislumbra, no caso, sob o foco da cognição sumária, a probabilidade
do direito a ensejar a reforma da r. decisão agravada para que seja
concedida a antecipação da tutela pleiteada na origem.
Com efeito, conforme já mencionado na r. decisão
deste Relator que denegou a antecipação da tutela recursal
pretendida pela agravante (fls. 73/74):
"(...) as provas que instruem a inicial não evidenciam a
existência da concorrência desleal por violação a trade dress .
Isso porque, para pronto reconhecimento de concorrência
desleal, por violação de trade dress , não basta a mera
similitude entre os produtos comercializados.
Com efeito, a existência de concorrência desleal, por
aproveitamento parasitário da ideologia de outrem, depende da
comprovação de distintividade do conjunto-imagem como
elemento intangível diferenciador do produto de determinado
concorrente aos olhos do consumidor e a concreta existência de
confusão, ou indução a ela, por associação indevida à marca

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alheia.
Assim
sendo,
a
simples
comparação
entre
cores,
posicionamento de imagens e formato da fonte utilizados nas
embalagens da agravante e da agravada (fls. 48/52) não é
suficiente para indicar a existência da concorrência desleal por
violação ao trade dress ."
Nesse sentido, importante destacar a conclusão do C.
STJ acerca da necessidade de produção de prova pericial nos casos
de violação de conjunto imagem, confira:
"RECURSO
ESPECIAL.
USO
INDEVIDO
DE
MARCA.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE
DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM
SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM
CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de
se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente
da utilização indevida do conjuntoimagem de produto da
concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73,
art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida
para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso
especial provido." (REsp 1.778.910/SP, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. em 06.12.2018)
Outrossim, também salta aos olhos a fragilidade do
conjunto probatório carreado aos autos pela agravante, tanto que
este Relator também consignou na r. decisão de fls. 73/74 que "o e-
mail (fls. 46) e a declaração do representante comercial da agravante (fls.
42/44) não são suficientes para comprovar, como pretende na exordial, a

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suposta anterioridade de sua embalagem com relação à utilizada pela
agravada.".
Além disso, entendo que não há como se afirmar a
anterioridade ou não do uso da embalagem pela agravante sem a
instauração do contraditório na origem, dando possibilidade para
que a agravada produza prova em contrário caso entenda
pertinente.
Assim, não havendo, ao menos nesta fase processual,
a presença de um dos requisitos do art. 300, do CPC (probabilidade
do direito), é caso de manutenção da r. decisão agravada.
Por fim, insta consignar que, a despeito da
inexistência da probabilidade do direito da agravante, vislumbro
também presente in casu o requisito negativo do perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, CPC).
Isso porque a antecipação da tutela na forma
pretendida pela agravante, além de impedir a continuidade das
atividades empresariais da agravada no que tange à comercialização
de produto com a embalagem reputadamente violadora do trade
dress da requerente, implicaria em custos logísticos para retirada do
item do mercado e eventual descumprimento de obrigações
contratuais firmadas com adquirentes da mercadoria.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o

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549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

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Voto no 39.710
Agravo de Instrumento no 2011064-75.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Wyda Indústria de Embalagens Eireli
Agravado: Plast Lar Indústria Plástica EIRELI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço com
os seguintes fundamentos:
As embalagens entre os produtos são quase idênticas e
reproduzem cores, disposição dos títulos, formato etc.; a agravante
demonstrou que a utiliza há mais de quinze anos e o desenho que a
requerida traz na oferta de seu produto na internet é muito diferente
daquela aqui em discussão, conforme se observa da figuras que se
encontram nos autos em fl. 6 e 7:

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A prova técnica sugerida no voto do Relator Sorteado
servirá para, ao final, definir a lide, mas havendo claros indícios de
comportamento parasitário, de rigor o deferimento do pedido.
Assim
tem
sido
o
entendimento
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial em casos assemelhados, com idênticos
fundamentos ora apresentados. Num dos casos, relatados pelo Des. Sérgio
Shimura o fundamento é exatamente o mesmo: o uso de cores e de
expressões idênticas entre os litigantes (abaixo):
Apelação. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Trade
Dress . Marca. Ação cominatória. Abstenção de fabricação e
comercialização, com pedido de indenização. Cerceamento de
defesa
repelido.
Conjunto
dos
elementos
visuais
da
embalagem do medicamento RELAXMED, das rés, suscetível
de causar confusão entre os consumidores, diante da
colidência com o conjunto-imagem da embalagem do
medicamento
MIORRELAX,
fabricado
pela
autora.
Requerente que detém a anterioridade do uso da embalagem,
comercializando-a ao menos desde 2013. Indenização moral e
material
devida.
Prejuízo
decorrente
do
próprio
reconhecimento da prática de concorrência parasitária, sendo
desnecessária sua prova efetiva conhecimento. Precedentes.
Danos morais bem arbitrados. Lucros cessantes, contudo, que
devem ser apurados em liquidação de sentença. Pretensão de
fixação em royalties sobre o faturamento bruto que não tem
amparo legal, nem considera o lucro real obtido pelas rés com
a venda do produto violado. Inteligência do art. 210, da Lei
9.279/96. Sentença mantida. Recursos não providos. (Ap.
1124478-64.2017.8.26.0100, j. 5/6/20, v.u, Rel.: Des. Pereira
Calças).
AC A O COMINATO RIA - AC A O DE OBRIGAC A O DE
NA O-FAZER CUMULADA COM INDENIZAC A O POR
PERDAS E DANOS TUTELA DE URGE NCIA INDEFERIDA
INCONFORMISMO DA AUTORA ACOLHIMENTO PEDIDO
DAS AUTORAS AGRAVANTES PARA QUE A RE SE
ABSTENHA DO USO DAS MARCAS “DROGARIA ULTRA
POPULAR”,
“DROGARIAS
MEGA
POPULAR”
e
“FARMA CIAS SUPER POPULAR” OU QUALQUER SINAL
QUE SE ASSEMELHE A SUA MARCA Deferimento O uso
expressão “POPULAR” conjugada com a disposição das cores
e layout da fachada apresentam semelhanças com os padrões
adotados pelas autoras, demonstrando o uso indevido da
marca, de modo a gerar concorrência desleal e confusão entre
os consumidores - No caso em discussão, existem elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de

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resultado útil ao processo Decisão reformada RECURSO
PROVIDO (AI n. 2119497-13.2019.8.26.0000, j. em 7/1/2020,
Rel. Des. Sérgio Shimura).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGE NCIA.
Presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC.
Pretensão inibitória fundada em violação do conjunto-imagem
(trade dress). Ausência de risco de irreversibilidade. Evidente
a
semelhança
entre
as
embalagens
dos
produtos
comercializados
pelas
partes,
apta
a
confundir
os
consumidores. Cessação da comercialização de produtos com
as mesmas cores, traços, formas e letras que os presentes nos
produtos da autora, no prazo de sessenta dias. Recolhimentos
dos produtos já distribuídos no prazo de noventa dias.
Precedentes.
DECISA O
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. (AI 2039133-54.2019.8.26.0000, j. em 22/5/2019,
Rel.: Azuma Nizhi.

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No caso em exame, uma simples busca no sistema de
buscas ('assa churrasco filme') informa que o uso das cores e formato pela
agravada não é acidental, mas visa confundir seu produto com o da
agravante (as embalagens azuis pertencem em todas essas figuras à Wyda):
No presente caso, o simples olhar do consumidor leva à
confusão, razão pela qual dou provimento em parte porque fixo a multa
diária em valor menor, R$ 2.000,00.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

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https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011064-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.