Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-18.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de fazer c.c. obrigação de não fazer e reparação de dano material e moral – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegadas omissão e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de fazer c.c. obrigação de não fazer e reparação de dano material e moral – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegadas omissão e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011856-18.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE AUDIO LTDA ME, é embargado HARMAN INTERNACIONAL
INDUSTRIES, INCORPORATED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Embargos de Declaração Cível No 1011856-18.2018.8.26.0032/50000 Araçatuba
Voto no 14240
Embargos de Declaração Cível no 1011856-18.2018.8.26.0032/50000
Embargante: Ultravox Indústria e Comércio de Equipamentos de Audio
Ltda Me
Embargado: Harman Internacional Industries, Incorporated
Comarca: Araçatuba
Juiz (a): Antonio Conehero Júnior
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso de
marca, com obrigação de fazer c.c. obrigação de não
fazer e reparação de dano material e moral – Reforma
da sentença de parcial procedência – Alegadas omissão
e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022
do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem
razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de
declaração que não os admitem no geral e nem no
particular – Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da ré
interposto contra a r. sentença de parcial procedência proferida na
“ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de fazer c.c.
obrigação de não fazer e reparação de dano material e moral”.
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão e obscuridade, pois, tendo em vista
que há registro em vigor que protege a expressão “PANCADÃO”, de
uso exclusivo no ramo de atuação em favor da autora, sua eventual
invalidação só poderia ocorrer mediante ação direta de nulidade a ser
ajuizada na Justiça Federal. Pede que sejam afastados os vícios
apontados e que seja reformado o acórdão.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

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Embargos de Declaração Cível No 1011856-18.2018.8.26.0032/50000 Araçatuba
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, por unanimidade,
ao apreciar as razões da insurgência na completude da controvérsia,
entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão
recorrido, dar provimento ao recurso.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“(...)
A
apelada
é
detentora
da
marca
“Pancadão”, na forma nominativa, na classe NCL (8) 09 referente que é aos
seguintes produtos: “acústicos (acopladores); acústicos (canais); alarmes; alto-
falantes; amplificadores; antenas; anti-roubo (instalações elétricas); aparelhos
para transmissão de som; caixas para alto-falantes; canais acústicos;
compactos (discos compactos); toca-fitas (rádios) portáteis” (fls. 40).
(...)
No caso em análise, a utilização do termo
não pode ser tida como exclusiva da apelada esse não é e não foi o alcance do
registro obtido no INPI. Não é uma marca de alto renome (Lei de Propriedade
Industrial, art. 125) e constitui expressão de uso comum no ramo em que atuam
as partes (acústico e alto-falantes), tratando-se de marca denominada pela
doutrina como “fraca” ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé.
(...)
A utilização de nomes genéricos já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o entendimento então
manifestado foi o de que “Marcas fracas ou evocativas, que constituem

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expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade
decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé”
(STJ, REsp no 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 04/06/2013) e de que
“Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp
1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).
Já se decidiu, também, que “as marcas
registráveis, por sua vez, podem ser classificadas de acordo com seu grau de
distintividade, havendo diferença, portanto, entre as chamadas marcas de
fantasia, as marcas arbitrárias e as marcas evocativas ou sugestivas (as mais
“fracas” em termos distintivos). Quanto a essas últimas (evocativas ou
sugestivas) marcas que apresentam baixo grau de distintividade, por se
constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou
características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no
particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao
titular do registro (art. 129, caput, da LPI) comporta mitigação, devendo ele
suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Nesse sentido:
REsp 1.166.498/RJ, 3a Turma, DJe 30/03/2011; e AgRg no REsp 1.046.529/RJ,
4a Turma, DJe 04/08/2014. Para que seja mitigada a regra da exclusividade,
entretanto, é necessário que se verifique que a coexistência dos signos não cause
confusão ao consumidor, sob pena de se frustrar o alcance de uma ou mais das
finalidades marcárias” (STJ, REsp. n. 1.773.244-RJ, 3a Turma, j. 02-04-2019,
rel. Min. Nancy Andrighi).
Como bem observado por Lélio Denícoli
Schmidt, “à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da
marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a
reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser
vedadas” (“A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e
teoria da distância”, Ed. Saraiva, 2013, pág. 110).
O registro da marca pela apelada perante o
INPI, por si só, não é suficiente para a obtenção da proteção visada; é

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necessária a demonstração de similitude entre as marcas que, efetivamente,
cause confusão nos consumidores.
Aqui, observa-se que a apelante é empresa
mundialmente famosa, conhecida por desenvolver e comercializar produtos
visuais, de áudio, automação empresarial e serviços conectados para
fabricantes de automóveis, consumidores e empresas em todo o mundo, tendo
utilizado o elemento em questão em caixas de som outrora denominadas “D350
PANCADÃO”, cuja comercialização por ela já foi interrompida, passando a
produzir o mesmo produto sob a denominação “D350”.
Nada há a demonstrar e tampouco sugerir
que eventual não expansão da apelada decorre da consolidação da apelante no
mercado com a utilização que fez da palavra “pancadão” como identificador de
um de seus produtos.
Tudo
isso,
isolada
ou
conjuntamente
considerado, afasta a possibilidade de associação indevida e confusão entre os
consumidores; especialmente consumidores de equipamentos acústicos e alto-
falantes, que têm se distinguido cada vez mais a partir da especialização do
segmento.” (fls. 277/278).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante são descabidos e revelam a nítida intenção de contrariar
a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e embasadas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se

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admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
excepcionalidade a justificar seja atribuída aos embargos de
declaração a pretendida e descabida infringência
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator