Tribunal: TJSP
Processo: 2104533-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decisão saneatória – Rejeição de questão preliminar atinente à prescrição extintiva e arguida pela agravante – Aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, conjugada com a natureza meritória da arguição - Afirmada violação de "trade dress" de embalagem ainda comercializada – Necessidade de avaliação objetiva da pretensão deduzida na

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória – Decisão saneatória – Rejeição de questão preliminar atinente à prescrição extintiva e arguida pela agravante – Aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, conjugada com a natureza meritória da arguição - Afirmada violação de "trade dress" de embalagem ainda comercializada – Necessidade de avaliação objetiva da pretensão deduzida na petição inicial - Alegada prática de ilícito continuado – Extinção do direito de ação descaracterizada – Ressalva acerca da futura possibilidade de aplicação do art. 225 da Lei 9.279/96 frente ao eventual reconhecimento do dever de indenizar na sentença – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104533-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ARCOR DO
BRASIL LTDA, é agravado PANDURATA ALIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Lucas Ribeiro Vieira Rezende", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2104533-78.2020.8.26.0000 -Voto no
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Agravo de Instrumento no 2104533-78.2020.8.26.0000
Agravante: Arcor do Brasil Ltda
Agravado: Pandurata Alimentos Ltda.
Interessado: Bagley do Brasil Alimentos Ltda.
Comarca: Guarulhos
Número na origem 1033672-28.2019.8.26.0224
Voto no 16.362
EMENTA
Ação cominatória e indenizatória Decisão saneatória Rejeição de
questão preliminar atinente à prescrição extintiva e arguida pela
agravante Aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015
do CPC/2015, conjugada com a natureza meritória da arguição -
Afirmada violação de “trade dress” de embalagem ainda
comercializada Necessidade de avaliação objetiva da pretensão
deduzida na petição inicial - Alegada prática de ilícito continuado
Extinção do direito de ação descaracterizada Ressalva acerca da
futura possibilidade de aplicação do art. 225 da Lei 9.279/96 frente ao
eventual reconhecimento do dever de indenizar na sentença Decisão
mantida - Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da 7a
Cível da Comarca de Guarulhos, que, em sede de ação
cominatória e indenizatória, saneando o processo,
rejeitou questão preliminar atinente à prescrição
extintiva e arguida pela agravante (fls. 51/52).
A agravante, após afirmar ser cabível o
presente recurso com fundamento no artigos 487,
inciso II e 1.015, inciso II, ambos do CPC de 2015,

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ou, de forma subsidiária, a aplicação da taxatividade
mitigada do rol do referido artigo 1.015, aduz que a
causa de pedir apresentada pela agravada na petição
inicial “à luz da Teoria da Substancialização, de
Schönke , recepcionada pelo CPC (art.319), paira na
alegada infração ao trade dress das embalagens dos
panetones BAUDUCCO”, com “suposta incidência de
direito subjetivo, a partir do qual se teria uma
exigibilidade em desfavor da AGRAVANTE”. Assevera que
a pretensão material deve ser considerada como “o
poder de exigir
extrajudicialmente ou em juízo

algo que nos é atribuído pelas regras do direito
positivo”. Sustenta que a prescrição se circunscreve
à pretensão, sugerindo inexistir dúvida acerca da
classificação
condenatória
da
ação
material
em
cotejo. Aduz estar pacificada, na doutrina e na
jurisprudência, a proteção do “trade dress” pela Lei
de Propriedade Industrial. Destaca que a autora
apresentou pedidos inibitório e indenizatório, aos
quais propõe aplicação do artigo 225 da Lei de
Propriedade
Industrial
(referente
à
pretensão
indenizatória) e do artigo 205 do Código Civil
vigente (referente à pretensão inibitória). Frisa que
as partes são concorrentes diretas, havendo presunção
de conhecimento da agravada quanto às características
das embalagens do panetone “Triunfo” desde 2005,
sendo injustificável sua insurgência somente no ano
de 2019. Requer o reconhecimento da prescrição das
pretensões da agravada por ausência de impugnação e
por haver comprovação da utilização da embalagem por
si (agravante) há quinze anos, inclusive com a

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concessão de efeito suspensivo ou antecipação da
tutela recursal (fls. 01/29).
Após o indeferimento do efeito suspensivo
(fls. 531/534), a recorrente apresentou pedido de
reconsideração, insistindo na concessão de efeito
suspensivo (fls. 538/540).
Foi,
então,
mantida
a
decisão
anterior
(fls.531/534) e determinado o prosseguimento do
processamento deste agravo (fls. 572/575).
Em
contraminuta,
a
agravada
pugna
pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 581/594).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
577).
É o relatório.
De
início,
como
já
assentado,
não
há
enquadramento imediato do presente recurso junto aos
incisos do artigo 1.015 do CPC de 2015, mas, diante
do decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do Recurso Especial 1.702.725 -
RJ (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a T, julgado em
25/06/2019), é cabível agravo de instrumento quando a
decisão interlocutória em fase de saneamento resolve
sobre o enquadramento fático-normativo da relação de
direito existente entre as partes e versa também
sobre questão de mérito relativa à prescrição ou à
decadência
(o
que
já
havia
sido,
inclusive,
explicitado
em
julgado
pouco
anterior
-
REsp
1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

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QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).
A
agravada
ajuizou
ação
cominatória
e
indenizatória narrando, em suma, que a agravante
comercializa “panettone” em embalagem similar ao do
tradicional “Panettone Bauducco”. Afirma a prática de
imitação de todo o conjunto-imagem (“trade-dress”) da
embalagem de seus produtos com intuito de causar
confusão
no
público
consumidor.
Requereu
o
deferimento de tutela de urgência para que a ré fosse
obrigada a cessar, imediatamente, a alegada prática
de concorrência desleal e pediu a procedência da ação
“com a confirmação da tutela de urgência, para:
(i)condenar a Ré a se abster, definitivamente, de
fabricar, comercializar, divulgar ou utilizar, a
qualquer título, os panettones TRIUNFO em quaisquer
das configurações visuais descritas na presente
demanda, ou sob qualquer outro padrão visual que se
confunda com as embalagens do panetone BAUDUCCO, da
Autora, sob pena de pagamento de multa cominatória
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
monetariamente
corrigidos
até
a
data
de
seu
pagamento; (ii) condenar a Ré a compor as perdas e
danos patrimoniais, inclusive os lucros cessantes,
decorrentes
dos
atos
de
concorrência
desleal
praticados nos últimos 05 (cinco) anos contados da
presente data, a serem apurados em sede de liquidação
de sentença, nos moldes dos artigos 208 a 210 e 225
da Lei 9.279/96; (iii) condenar a Ré a ressarcir a
Autora pelos danos morais oriundos da prática de ato
ilícito, bem como o abalo à imagem e bom nome da

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Autora e seu respectivo produto, em valor que esse D.
Juízo julgar razoável e cabível e que tenha o condão
de conferir caráter sancionatório e educativo, mas
não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(iv) condenar a Ré ao pagamento de custas e despesas
judiciais, bem como de honorários advocatícios, na
base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
sendo
tais
valores
corrigidos
monetariamente,
contados da citação até a data do efetivo pagamento”
(fls. 01/27 dos autos de origem).
Foi
indeferido
o
pedido
de
tutela
de
urgência, por decisão mantida (fls. 153/154 dos autos
de origem) em recurso anterior (Agravo de Instrumento
no 2227714-53.2019.8.26.0000).
A agravante apresentou contestação, arguindo
preliminares
de
inépcia
da
petição
inicial,
incorreção do valor atribuído à causa e ilegitimidade
passiva. No mérito, alegou inércia da autora desde
2005, inexistente alteração abrupta do “trade dress”
que justificasse a irresignação repentina, estando
prescrito o direito da autora, além de negar a
prática de atos de concorrência desleal e aduzir
ausência de risco de confusão e do dever de indenizar
(fls. 164/210 dos autos de origem).
Foram apresentadas réplica (fls. 656/677 dos
autos de origem) e tréplica (fls. 678/692 dos autos
de origem).
Quanto
ao
ponto
que
interessa
a
esse
recurso, na decisão recorrida, constou que “não há

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controvérsia sobre o fato de que os panetones Triunfo
ainda
são
comercializados
com
as
embalagens
reproduzidas na inicial. Esse entendimento, é claro,
não descarta a aplicação do prazo previsto no artigo
225 da Lei n.o 9.279/1996, quanto a perdas e danos
eventualmente
ocorridos
no
período
anterior
ao
quinquênio que antecede o ajuizamento. Essa questão
será objeto da sentença, sem a necessidade de
'julgamento invertido' ou algo desse jaez.”
Irresignada, a agravante pretende reforma e
busca o reconhecimento da prescrição da pretensão da
agravada.
As
proposições
formuladas
nas
razões
recursais contrariam o fato de ser objeto da ação em
trâmite um suposto ilícito continuado, de maneira que
o termo inicial do prazo prescrional se renova a cada
dia em que o direito subjetivo for violado (STJ, REsp
1763419/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
É preciso ter em conta que a pretensão
deduzida pela parte autora (agravada), correspondente
à soma indissolúvel da causa de pedir com o pedido,
deve ser sempre submetida a uma análise objetiva para
a aferição da prescrição extintiva e, no caso
concreto, é noticiado um prolongamento, ao longo do
tempo, de uma mesma conjuntura, a qual é proposta
como caracterizadora de uma prática ilícita, que não
é exaurida imediatamente. Isso impede seja iniciada a
contagem
do
prazo
prescricional
imeidatamente,

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aguardando-se até a cessação do evento anunciado, o
que, de acordo com o narrado pela parte autora
(agravada), não teria, nem mesmo, ocorrido.
Não
é
viável,
pura
e
simplesmente,
considerar a ciência inicial de uma primeira violação
alegada, mas, isso sim, é preciso considerar a
ciência renovada da continuidade dos atos.
O
direito
de
ação,
portanto,
remanesce
intacto, não tendo sido extinto pelo fluxo do tempo.
Soma-se que a própria agravante afirma estar
o pedido veiculado na petição inicial fundado no
artigo 225 da Lei 9.279/1996, o que foi devidamente
observado na decisão recorrida, ressalvada a futura
possibilidade de sua aplicação na eventualidade de
reconhecimento do dever de indenizar, objeto de
análise somente quando prolatada a sentença.
Tudo somado, nada há para ser alterado na
decisão recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator