Tribunal: TJSP
Processo: 2256905-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Concorrência desleal - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Afirmada violação de "trade dress" de embalagem e cigarros – Aplicação do artigo 300 do CPC/2015 - Ausência de elementos totalmente harmônicos e indicativos da efetiva probabilidade de deferimento final e definitivo dos pleitos da recorrente – Utilização da cor preta na embalagem desprovida de

Ementa:
Concorrência desleal - Ação cominatória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Afirmada violação de "trade dress" de embalagem e cigarros – Aplicação do artigo 300 do CPC/2015 - Ausência de elementos totalmente harmônicos e indicativos da efetiva probabilidade de deferimento final e definitivo dos pleitos da recorrente – Utilização da cor preta na embalagem desprovida de excluvidade - Produtos comercializados com formatos semelhantes como derivação do próprio formato do produto enfocado – Marcas utilizadas pelas partes que não se confundem - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000608507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256905-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante P.T. DJARUM,
são agravados CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS LTDA. e
DISTRIBUIDORA GUDANG BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. João Cunha e Dra. Renata Lisboa", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2256905-46.2019.8.26.0000
Agravante: P.T. Djarum
Agravados: Clean Indústria e Comércio de Cigarros Ltda. e Distribuidora Gudang
Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Agravante: P.t. Djarum
Agravada: Clean Indústria e Comércio de Cigarros Ltda
No na origem: 1096846-92.2019.8.26.0100
Voto 15929
EMENTA
Concorrência desleal - Ação cominatória e indenizatória Tutela de
urgência Indeferimento Afirmada violação de “trade dress” de
embalagem e cigarros Aplicação do artigo 300 do CPC/2015 -
Ausência de elementos totalmente harmônicos e indicativos da efetiva
probabilidade de deferimento final e definitivo dos pleitos da
recorrente Utilização da cor preta na embalagem desprovida de
excluvidade - Produtos comercializados com formatos semelhantes
como derivação do próprio formato do produto enfocado Marcas
utilizadas pelas partes que não se confundem - Decisão mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do
Foro Central (Comarca da Capital), que, em sede de
ação cominatória e indenizatória, indeferiu a tutela
provisória de urgência requerida pela agravante (fls.
125/127).
A agravante sustenta, em suma, que a
agravada
pratica
atos
de
concorrência
desleal,
violando o “trade dress” das embalagens e dos
cigarros “Djarum Black”, fabricados e comercializados

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por si. Sugere existir proximidade na combinação de
cores, diâmetro e altura do filtro dos cigarros, além
de combinação de cores e centralização das marcas nas
embalagens, capazes de confundir os consumidores,
assim como resultar em desvio de clientela, diluição
de poder distintivo de suas embalagens e ataque à
reputação dos cigarros “Djarum Black”. Relata ter
apresentado ao mercado, no ano de 1998, o primeiro
cigarro do tipo “kretec” em embalagem em papel preto
com a marca “Djarum Black”, conhecidos pelo “melhor
tabaco e cravo cultivados na natureza”, tornando-se
sinônimo de inovação, com reputação de ser um
“produto exclusivo e criativo que exala sofisticação,
modernidade e ousadia”. Aduz ser indiscutível a
imitação
do
“trade
dress”
das
embalagens
e
desnecessária
a
dilação
probatória
ou
análise
técnica. Esclarece que os cigarros citados pelas
agravadas
como
exemplos
de
outros
produtos
semelhantes não são comercializados no Brasil, à
exceção do “Club One”, que também corresponderia a
uma
falsificação
do
“Djarum
Black”.
Relata
a
existência de demanda judicial, na qual “PT Gudang
Garam TBK” busca nulidade de ato administrativo
declaratório da caducidade do registro da marca
“Gudam Garam”, reconhecida em procedimento instaurado
pela agravada. Informa que a recorrida requereu o
reconhecimento de dita caducidade para se apropriar
da referida marca e “se fazer passar pela empresa
indonésia no Brasil”; contudo, após determinação
judicial no sentido de que a ré se abstivesse de
utilizar a marca “Gudang Garam”, a mesma passou a

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comercializar os cigarros “Cretec” aproveitando-se
parasitariamente de sinais distintivos de seu produto
(agravante), o que caracteriza a má-fé da agravada.
Afirma inexistir risco de dano reverso pois pretende
que a ré se abstenha de comercializar seu produto com
embalagem que reproduz o “trade dress” utilizado por
si, mas não a privação de exploração econômica dos
cigarros “Cretec”. Requer a antecipação da tutela
recursal para que seja reformada a decisão recorrida
e
determinado
que
a
agravada
se
abstenha,
imediatamente, de fabricar, comercializar, divulgar
ou utilizar as embalagens dos cigarros “Cretec” nas
configurações visuais descritas ou sob outro padrão
visual capaz de provocar confusão com as embalagens
dos cigarros “Djarum Black”, sob pena de pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 01/33).
Foi indeferido o pedido de concessão de
tutela recursal antecipada (fls. 204/207).
A agravada apresentou contraminuta, na qual
alega, em síntese, que o uso da combinação de cores
pela recorrente não se caracteriza como inovadora e
original, havendo ampla utilização de ditos critérios
no mercado de cigarros. Colaciona diversas imagens de
embalagens de vários fabricantes. Afirma não haver a
alegada distintividade dos produtos e embalagens da
agravante. Argumenta que suas práticas comerciais
refletem um “padrão de mercados adotado no segmento
em que atua”, inexistindo similaridade entre os
produtos
“Djarum
Black”
e
“Cretec”.
Requer
a
manutenção do “decisum” (fls. 213/247).

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A agravante, em seguida, apresentou uma
“opinião semiótica” subcrita por Sérgio Bairon e
Sonia
D'Elboux,
cuja
conclusão
foi
terem
sido
imitados os cigarros “Djarum Black” pelos cigarros
“Cretec”, configurando a prática de concorrência
desleal do ponto de vista da “semiótica” (fls.
249/287).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
211).
O processo foi encaminhado à Mesa, mas a
agravada pleiteou a retirada dos autos da pauta e
vista, pelo prazo de trinta dias, para apresentação
de manifestação técnica acerca da opinião juntada
(fls. 290/292).
Após retirada de pauta, a recorrida aduz
que a “opinião semiótica” apresentada pela recorrente
“compara fotografias”, não servindo para verificar
imitação de “trade dress” (fls. 297/302).
É o relatório.
A agravante ajuizou ação cominatória e
indenizatória, narrando, em suma, que a agravada
comercializa e divulga cigarros tipo “kretec” com
violação do “trade dress” dos cigarros “Djarum
Black”, fabricado e vendido por si (agravante),
apontando similitude de embalagem preta com detalhes
em braço e elementos vermelho e verde na composição
do nome da marca, além do diâmetro parecido dos
cigarros.
Requereu
o
deferimento
de
tutela
de
urgência para que a ré fosse obrigada a cessar a
proposta prática de concorrência desleal.
A decisão recorrida indeferiu a tutela de

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urgência e a agravante pretende reforma.
No caso concreto, seria possível reconhecer
a urgência de uma providência judicial, mas os
produtos, apesar de similares e destinados ao mesmo
ramo, não provocam, num juízo imediato e de cognição
sumária,
a
confusão
anunciada
pela
recorrente,
considerada a composição integral das embalagens e a
diversidade dos vocábulos distintivos.
Não há, assim, como reconhecer a presença
de prova inequívoca da perpetração do ato ilícito
anunciado,
o
que
impede
estejam
reunidos
os
requisitos para concessão da tutela de urgência.
A comparação feita a partir das fotografias
ou imagens reproduzidas na minuta do agravo (fls. 13
e 14) indica, sem dúvida, uma proximidade entre as
embalagens usadas, em particular diante da cor
predominantemente preta; porém, as marcas “Djarum
Black” e “Cretec” são bem diferentes, não havendo
prova inequívoca de que possa haver confusão no
público consumidor. Elas são compostas com letras
totalmente diversas e com uma sequencia bastante
distante.
Não é identificado, então, o aproveitamento
de elementos criados e divulgados pela recorrente, de
maneira que não há enquadramento no artigo 300 do CPC
de 2015.
Neste momento, não é viável afirmar, com um
mínimo de probabilidade, a violação dos direitos
invocados pela agravante, sendo precipitada, dessa
forma, tutela de urgência pretendida.
Ao contrário do afirmado pela recorrente,

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foi considerado, pelo r. Juízo “a quo”, o conjunto
imagem de apresentação dos enfocados produtos em
mercado (“trade dress”), não se reconhecendo, porém,
reitere-se, num Juízo de cognição sumária, o direito
de uso exclusivo da exploração do mencionado “trade
dress”.
A utilização da cor preta não induz, por si
mesma, exclusividade ou indução a uma confusão na
clientela
e
as
denominações
utilizada
como
distintivas são bastante diversas, permitindo, à
primeira vista, possa o público consumidor fazer uma
escolha consciente.
Além disso, a utilização de um mesmo
formato nas embalagens deriva, mais propriamente, do
próprio formato do produto enfocado, não havendo como
afirmar,
neste
momento
processual,
subsistir
o
interesse em atuar de maneira parasitária, com a
indevida
captação
da
clientela
alheia
(o
que
remeteria
ao
artigo
195,
inciso
III
da
Lei
9.279/1996).
Apesar de não ser exigida a apresentação de
uma prova exaustiva acerca da subsistência do direito
subjetivo violado, é necessário, para a concessão da
tutela
de
urgência,
sejam
fornecidos
elementos
isentos
de
contradição
e
que
viabilizem,
imediatamente, a formação de um convencimento dotado
de
certa
solidez
e
no
sentido
da
efetiva
probabilidade
de
que
seja
deferido,
ao
final,
definitivamente, o pleito formulado (José Carlos
Barbosa
Moreira,
Antecipação
da Tutela: Algumas
Questões
Controvertidas,
in
“Temas
de
Direito

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Processual Oitava Série”, Saraiva, São Paulo, 2004,
p.78).
É,
portanto,
exigida
a
presença
de
verossimilhança concreta, de maneira que a aparência
de serem verdadeiras as alegações formuladas pelo
requerente precisam ser dotadas de seriedade e
estarem
conjugadas
com
a
relevância
da
prova
oferecida desde logo ao julgador (Frederico Augusto
Leopoldino
Koehler
e
Gabriela
Expósito
Tenório
Miranda,
Da
Tutela
Provisória:
Um
Esboço
de
Conceituação
e
Classificação
da Antecipação dos
Efeitos da Tutela, da Tutela Cautelar e da Tutela de
Evidência, in “Novo CPC Doutrina Selecionada, Vol,
4o: Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e
Direito
Transitório,
Coord.
Fredie
Didier”,
JusPodium, Salvador, 2015, pp.150-4).
Esta conjuntura processual não está, aqui,
presente.
Os
elementos
disponibilizados não são
harmônicos em sua totalidade e não há como afirmar
estar presente a efetiva probabilidade de deferimento
final e definitivo dos pleitos da recorrente.
Mais
prudente,
portanto,
aguardar
a
instrução e o amplo debate da causa.
Nenhum reparo, assim, merece a decisão
recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator