Tribunal: TJSP
Processo: 9164047-28.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÕES – MARCA DE ALTO RENOME – REGISTRO JUNTO AO INPI – PRETENSÃO DAS RÉS DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FAPESP – RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO QUE PODE SER RESPONSABILIZADA PELO DEPÓSITO DE DADOS POR TERCEIROS EM SEUS ARQUIVOS – AUSÊNCIA DE CONTROLE DA INSERÇÃO DE DADOS POR PARTE DA FUNDAÇÃO – RESPONSABILIDADE APENAS DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS

Ementa:
APELAÇÕES – MARCA DE ALTO RENOME – REGISTRO JUNTO AO INPI – PRETENSÃO DAS RÉS DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FAPESP – RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO QUE PODE SER RESPONSABILIZADA PELO DEPÓSITO DE DADOS POR TERCEIROS EM SEUS ARQUIVOS – AUSÊNCIA DE CONTROLE DA INSERÇÃO DE DADOS POR PARTE DA FUNDAÇÃO – RESPONSABILIDADE APENAS DAS RÉS PESSOAS JURÍDICAS PRIVADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – USO INDEVIDO DO DOMÍNIO BEM RECONHECIDO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM VALOR BAIXO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO ADESIVO DA HARRODS PROVIDO E RECURSO DAS RÉS DOMÍNIOS.COM E HARRODS BUENOS AIRES NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
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PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000821388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9164047-28.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR,
DOMINIOS COM S C LTDA, HARRODS BUENO AIRES LTD e HARRODS
LIMITED, são apelados HARRODS LIMITED, NUCLEO DE INFORMAÇAO E
COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR e DOMINIOS COM S C LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso adesivo e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso das rés. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados Dr. Igor Manzan e Dra. Samantha Bancroft
Vianna Braga.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000
Apelantes: Nucleo de Informação e Coordenaçao do Ponto Br Nic Br, Dominios
Com S C Ltda, Harrods Bueno Aires Ltd e Harrods Limited
Apelados: Harrods Limited, Nucleo de Informaçao e Coordenaçao do Ponto Br
Nic Br e Dominios Com S C Ltda
Interessado: Fundaçao de Amparo A Pesquisa do Estado de Sao Paulo Fapesp
Comarca: São Paulo
Voto no 9717
APELAÇÕES – MARCA DE ALTO RENOME – REGISTRO
JUNTO AO INPI – PRETENSÃO DAS RÉS DE UTILIZAÇÃO
DO DOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RÉ
FAPESP
–
RECONHECIMENTO – FUNDAÇÃO QUE PODE SER
RESPONSABILIZADA PELO DEPÓSITO DE DADOS POR
TERCEIROS EM SEUS ARQUIVOS – AUSÊNCIA DE
CONTROLE DA INSERÇÃO DE DADOS POR PARTE DA
FUNDAÇÃO – RESPONSABILIDADE APENAS DAS RÉS
PESSOAS JURÍDICAS PRIVADAS – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA - PRESCRIÇÃO
AFASTADA – USO INDEVIDO DO DOMÍNIO BEM
RECONHECIDO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM
FIXADO EM VALOR BAIXO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA
MODIFICADA – RECURSO ADESIVO DA HARRODS
PROVIDO E RECURSO DAS RÉS DOMÍNIOS.COM E
HARRODS BUENOS AIRES NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer
cumulada com indenizatória, ajuizada por Harrods Limited em
face de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo FAPESP, Domínios.com S/C LTDA e Harrods Limited
(Buenos Aires), na qual a respeitável sentença de fls.
3630/3639 julgou procedentes os pedidos para determinar à
FAPESP que conserve o nome de domínio Harrods.com.br
com não registrável, impedindo ou cancelando o registro como

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parte integrante do nome de domínio de terceiros, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a incidir a partir
do trânsito em julgado da sentença. A respeitável sentença
também determinou que a Harrods Buenos Aires se abstivesse
de registrar ou utilizar qualquer outro nome de domínio que
reproduza ou imite a marca e o nome Harrods da autora, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir
do trânsito em julgado da sentença. Por fim, a sentença
condenou as rés Domínios.com e Harrods Buenos Aires a
indenizar a autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como no pagamento das custas a serem divididas entre as
três rés, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação, devendo cada qual pagar 5% do valor
estipulado.
Inconformada, apela a ré FAPESP, alegando, em
síntese, que é parte ilegítima na ação, uma vez que por meio da
Portaria Interministerial 147/95, foi criado o comitê Gestor da
Internet do Brasil, com a função de coordenar a atribuição de
endereços de IP's (Internet Protocol), registrar nomes de
domínios, dentre outras funções, visando garantir a qualidade e
eficiência dos serviços de internet no país. Afirma que o
Comitê gestor da internet no Brasil baixou a resolução CG no

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01/98, delegando as atividades de registro e manutenção de
nomes de domínio à FAPESP, sendo que todo registro é
efetuado eletronicamente (online), e a apelante não participa
deste ato, mas só tem conhecimento da existência do nome de
domínio posteriormente. Pondera que uma vez que não
participa do processamento de dados, não pode ser
responsabilizada por ato praticado livre e espontaneamente
pelo requerente do registro. Argumenta que a FAPESP não está
vinculada à Lei no 9.276/96 (Lei de Propriedade Industrial),
mas apenas à legislação exarada pelo Comitê Gestor, o que lhe
impede de controlar se os nomes depositados em seu banco de
dados possuem a expressão “HARRODS”. Pugna pela reforma
da sentença e o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou,
alternativamente, a improcedência do pedido.
As rés Domínios.com e Harrods Buenos Aires
também apelaram, alegando, em síntese, que as empresas
Harrods
Limited
e
Harrods
Buenos
Aires
convivem
pacificamente há mais de 90 (noventa) anos. Em preliminar,
sustentam que a sentença é nula porque não apreciou as
alegações ofertadas em contestação no sentido de que houve
um contrato prévio entre a Harrods Limited e a Harrods South
América, no qual a primeira cedeu o direito para comerciar

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com o nome Harrods à segunda. Esclarece que a Harrods South
América foi vendida para a Harrods Buenos Aires transferindo
todos os direitos de comerciar na América do Sul com o nome
Harrods sem qualquer restrição. Argumentam que a ação da
Harrods Limited em face da Harrods Buenos Aires foi julgada
improcedente na mais alta corte da Inglaterra (House of Lords)
que considerou a cessão de direitos de explorar a marca
Harrods para o comércio de lojas de departamentos pela
Harrods Buenos Aires na América do Sul válida e definitiva.
Afirmam que naquela decisão da corte inglesa, ficou
estabelecido que ambas podem coexistir pacificamente, pois
seus direitos não são conflitantes e atuam e regiões geográficas
distintas. Invocam o pacta sunt servanda diante do fato de
existir um acordo entre as partes envolvendo uma quantia de
dez milhões de dólares para o uso da marca Harrods.
Asseveram que, diante dos sucessivos erros cometidos pelo
INPI, outra alternativa não restou senão a de aforar a ação na
Justiça Federal do Rio de Janeiro para anular as decisões que
conheceram
e
proveram
as
nulidades
administrativas.
Salientam que a conduta da autora, ora apelada traduz o
exercício de uma posição jurídica em contradição com o
comportamento por ela assumido, o que, à toda evidência deve
ser evitado, pois a proibição do venire contra factum proprium

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traduz vocação ética e social do pacta sunt servanda para a
jurisprudência. Ponderam que os fatos narrados pela autora, ora
apelada estão atingidos pela prescrição. Insurgem-se em face
da condenação à indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), uma vez que não ficou comprovado nenhum dano à
reputação
da
marca,
tampouco
confusão
entre
os
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviços ou entre produtos e serviços postos em comércio.
Pugnam pelo provimento ao recurso, reformando-se a sentença
nos termos acima explicitados.
Por fim, a autora Harrods Limited interpôs recurso
adesivo, alegando, em síntese, que o valor fixado a título de
indenização é muito baixo se comparado à fama e prestígio da
marca Harrods, bem como à capacidade econômica das partes.
Pugna pela majoração para o valor mínimo de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Os recursos são tempestivos, foram preparados e
respondidos.
Às fls. 3826/3886 foi deferida a substituição
processual da FAPESP pela ré Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR-NIC.br, com a qual anuiu a autora.

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É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da
FAPESP, atual Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR-NIC.br.
Ora, a entidade é mero órgão administrativo
encarregado de promover o registro de domínio, sem o controle
e a função discricionária de vedação com o escopo de evitar o
conflito com marca alheia.
Em outras palavras, pode-se dizer que a FAPESP,
atual NIC.br não é responsável pelo controle dos registros de
domínios feitos pela internet, mas apenas seus usuários podem
ser responsabilizados pelo depósito de informações que
objetivem o registro de domínios junto àquele órgão.
Nesse sentido, é o que dispõe a Resolução no 1/98,
aplicável ao caso em questão: “RESOLUÇÃO No 1/98 - O
Comitê Gestor Internet do Brasil CG, no uso das atribuições que
lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT no 147, de 31 de
maio de 1995; Considerando que, para conectividade à Internet,
com o objetivo de disponibilização de informações e serviços, é
necessário o registro de nomes de domínio e a atribuição de

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endereços IP (Internet Protocol), bem como a manutenção de suas
respectivas bases de dados na rede eletrônica; Considerando que
dentre as atribuições institucionais do Comitê insere-se a de
“coordenar a atribuição de endereços IP (Internet Protocol) e o
registro de nomes de domínio”; e, Considerando, finalmente, ser
necessário que se consolidem as decisões do Comitê Gestor acerca
destas atividades, resolve: Art. 1o. O Registro de Nome de Domínio
adotará como critério o princípio de que o direito ao nome do
domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer,
quando do requerimento, as exigências para o registro do nome,
conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos. §
1o. Caso o requerente não satisfaça qualquer das condições para o
registro do nome, na ocasião do requerimento, este será
considerado sem efeito, permanecendo o nome liberado para
registro por quem satisfaça as condições e o requeira. § 2o.
Constituem obrigações do requerente a escolha adequada e o uso
regular do nome de domínio requerido, a observância das regras
previstas nesta Resolução e seus Anexos, bem como das constantes
do documento de Solicitação de Registro de Nome de Domínio. §
3o. A escolha do nome de domínio requerido e a sua adequada
utilização são da inteira responsabilidade do requerente, o qual,
ao formular o requerimento do registro exime o CGI.br e o
executor
do
registro,
se
outro,
de
toda
e
qualquer
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de seu uso
indevido, passando a responder por quaisquer ações judiciais ou

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extra-judiciais que resultem de violação de direitos ou de
prejuízos causados a outrem”.
Não há como imputar à ré NIC.br, a obrigação de
impedir toda e qualquer pessoa física ou jurídica do uso da
marca Harrods, como pretende a autora. Os interesses em
questão cabem exclusivamente às empresas privadas litigantes.
A preliminar de nulidade da sentença por falta de
apreciação dos argumentos da contestação não merece, da
mesma forma, ser acolhida.
O Douto Juízo “a quo” proferiu sua decisão levando
em conta as provas produzidas pelas partes e enfrentou os
pontos relevantes para formação do seu convencimento, nisso,
pois, data máxima vênia, não vislumbro defeito algum.
Decidir de modo desfavorável aos interesses da
parte necessariamente não implica em nulidade do julgado.
Da mesma forma, não há que se falar em prescrição.
Isto porque, a ausência de dispositivo legal expresso
acerca do prazo prescricional incidente sobre as ações de
abstenção de uso de domínio torna bastante controvertida a

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questão, havendo quem entenda que o direito ao uso do “nome
empresarial”, o que se aplica, por analogia, ao domínio aqui
discutido, constitui uma espécie de direito da personalidade da
sociedade empresária, não havendo, pois, que se falar em
prescrição.
Ademais, no caso dos autos, a pretensão à
abstenção do uso do nome pressupõe a atualidade da conduta
considerada lesiva, razão pela qual não ocorreu a prescrição. O
pedido indenizatório, por sua vez, como decorrência da
pretensão principal, em razão da permanência do uso, não está
prescrito da mesma forma.
Passo ao exame do mérito da causa.
É cediço que o registro dos nomes de domínio está
sujeito às resoluções do Núcleo de Informação e Coordenação
do Ponto Br NIC.br, contudo, não se pode afastar por
completo a aplicação do sistema de proteção da propriedade
industrial quando o caso retrate abuso de direito em que
alguém pleiteia (ou obtém) o registro de nome de domínio que
coincide com marca alheia.
Necessário saber, no caso, se a Marca denominada

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“HARRODS” pode ou não ser considerada de alto renome,
para fins de reconhecimento do seu direito à proteção perante
terceiros, como pretendido pela autora em sua exordial.
Nesse sentido, nos ensina Yves Saint Gal, em sua
obra francesa denominada “Marques de Fabrique”, a respeito
de marcas notórias: “celles qui sont connues par une large
fraction du public et qui jouissent d'une reputation importante
sans qu'il s'agisse obrigatoirement d'une célébrité (...) à nottre
point de vue, la protection élargie des marques notoires peut se
concevoir notamment dans les cas suivants: marques dont la
réputation est nettement acquise dans plusieurs pays, marque
“unique” et connue, et n'ayant pratiquement jamais été adoptée
par des tiers, même pour les domaines d'activité différents,
marque suffisamment originale et connue dont um tiers
s'efforce de s'approprier la renomée alors qu'il n'a aucun titre
personnel à faire valoir sur le même signe (il convient
également de rappeler que la marque, principalement dans l
ecas où elle beneficie d'une certaine notoriété, tend à acquerir
une valeur de reclame, et donc une valeur propore em dehors
de as fonction d'indication d'origine” (página 66).
Também podemos observar, segundo o escólio de
José Carlos Tinoco Soares, em sua obra “Marcas Notoriamente

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Conhecidas Marcas de Alto Renome” Vs. “Diluição”, Ed.
Lumen Juris, 2010: “(...) A nossa Lei da Propriedade Industrial
de no 9.279/96, dando integral atendimento aos princípios
instituídos pela Convenção da União de Paris (1967) e ao
TRIPs ADPIC Acordo sobre os aspectos da Propriedade
Intelectual
relacionados
ao
comércio,
de
15-04-1994,
estabeleceu o quanto segue: Art. 125 À marca registrada no
Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção
especial, em todos os ramos de atividade. Art. 126 A marca
notoriamente reconhecida em seu ramo de atividade, nos
termos do art. 6-bis da Convenção da União de Paris, goza de
proteção especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil. Essa proteção ampla veio a
se repetir no que se refere à “marca de alto renome”, mas
continuou, como sempre “limitada” na “marca notoriamente
reconhecida”. Tudo isso, naturalmente, ocorreu porque no
início da década de noventa a AIPPI
Association
Internationale pour la Proteccion de la Propriété Industrielle,
instituiu e enviou a todos os países do mundo para
conhecimento e comentários a “Q-100”, intitulada “Protection
of unregistered but well-know trademarks (art. 6-bis Paris
Convention) and protection of highly reknown trademarks (...)”
(página 206).

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No caso dos autos, reputo possível o
reconhecimento da marca de alto renome à autora, ora apelada,
mesmo à mingua de expressa previsão legal, à época do
ajuizamento da ação.
Como bem ressaltou a respeitável sentença: “(...) E
para arrematar, a Harrods inglesa é reconhecidamente empresa
a que mais se associa ao alto renome e a notoriedade da
denominação comercial e de serviços, constituindo-se em
ponto de referência ao turismo praticado no Reino Unido, e não
a marca Argentina (...)” (fls. 3638).
Há de se observar que o INPI concedeu à autora o
registro da marca Harrods sob os números 810994178,
819993670, 819993689, 919993697, 819993700, 819993794,
820002305.
Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros, “O
titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o
território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode
ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente
quando o nome de domínio designa um sítio de internet
elaborado em torno dos produtos que a marca designa. Assim,
é de se concluir que uma das formas mais eficazes de defesa do

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patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua
proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a
autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular
do nome de domínio na sua defesa contra os cada vez mais
comuns usurpadores dos nomes alheios” (Extensão da Proteção
da
Marca
ao
Nome
de
Domínio”,
disponível
em:
https://goo.gl/cfUOcb).
Uma vez reconhecida a reputação da marca no
mercado de consumo mundial, é justificável a proteção que lhe
cabe.
Em consequência, o seu titular pode se voltar contra
aqueles que se utilizam do domínio sem o seu devido
consentimento, objetivando a indenização daí decorrente.
No que diz respeito ao quantum fixado a título de
indenização, tem razão a Harrods em seu recurso adesivo.
É patente a responsabilidade da apelada pelo uso
indevido da marca que lhe pertence, o que viola seu direito de
personalidade.
Assim,
observados
os
princípios
da
proporcionalidade e moderação, a indenização é majorada para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado

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às peculiaridades do caso, notadamente se considerado o
poderio econômico das empresas envolvidas, bem como a
natureza da causa.
Pelo
exposto,
ACOLHO
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva da ré FAPESP, substituída por NIC.Br,
DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela
Harrods e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelas
rés DOMÍNIOS.COM e HARRODS BUENOS AIRES, nos
termos acima alinhavados.
Diante da modificação da sucumbência e do fato de
que as rés Domínios e Harrods decaíram da maior parte do
pedido, deverão ser responsabilizadas integralmente pelo
pagamento da sucumbência, incluindo as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação, devendo cada qual arcar com metade do valor
fixado.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator