Tribunal: TJSP
Processo: 2246078-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela provisória de urgência – Tutela de urgência concedida para determinar para que a ré BLUEFIT se abstenha de utilizar a marca da autora,"Smartfit",em links patrocinados, e para que a ré GOOGLE se abstenha de comercializar à corré BLUEFIT, sem autorização da autora, anúncios

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela provisória de urgência – Tutela de urgência concedida para determinar para que a ré BLUEFIT se abstenha de utilizar a marca da autora,"Smartfit",em links patrocinados, e para que a ré GOOGLE se abstenha de comercializar à corré BLUEFIT, sem autorização da autora, anúncios patrocinados em sua plataforma que se utilizem da marca da autora,"Smartfit", no prazo de 05 dias – Presença dos requisitos para a concessão da medida – Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246078-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é agravado ESCOLA DE NATAÇÃO E
GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. (GRUPO BIO RITMO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2246078-73.2019.8.26.0000 São Paulo
Voto no 13892
Agravo de Instrumento no 2246078-73.2019.8.26.0000
Agravante: Google Brasil Internet Ltda
Agravado: Escola de Natação e Ginástica Bioswim Ltda. (Grupo Bio Ritmo)
Interessado: Bluefit Academias de Ginastica e Participações S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não
fazer cumulada com indenização por perdas e danos e
pedido de tutela provisória de urgência – Tutela de
urgência concedida para determinar para que a ré
BLUEFIT se abstenha de utilizar a marca da
autora,"Smartfit",em links patrocinados, e para que a ré
GOOGLE se abstenha de comercializar à corré
BLUEFIT, sem autorização da autora, anúncios
patrocinados em sua plataforma que se utilizem da
marca da autora,"Smartfit", no prazo de 05 dias –
Presença dos requisitos para a concessão da medida –
Configuração de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação (CPC, art. 300) – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Em “ação de obrigação de não fazer,
cumulada com indenização por perdas e danos e pedido de tutela
provisória de urgência”, a autora requereu a tutela de urgência, em
relação à corré Google, nos seguintes termos:
“(...)
c) com a decisão que deferir a tutela provisória e, em atenção ao disposto nos
artigos 497, do CPC e 19, da Lei 12.965/14, seja expedido ofício ao
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 06.990.590/0001-23, com sede na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18o andar, Jardim Paulista, CEP 04538-133, a
fim de (i) se abster de comercializar ou permitir a aquisição por terceiros
sem autorização legal da marca do Autor, no prazo máximo e
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de configurar crime
de desobediência; bem como (ii) seja o GOOGLE obrigado a fornecer
informações e dados relativos à quantidade exata de cliques decorrente da
busca dos termos “SMART FIT” e “SMARTFIT” que são direcionados ao
site da Ré BLUEFIT para que, em sede de liquidação de sentença, se apure
os
danos
materiais
havidos,
a
serem
pagos
pela
Ré;”

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Agravo de Instrumento No 2246078-73.2019.8.26.0000 São Paulo
(fls. 161/162).
A tutela de urgência foi parcialmente
deferida, por entender o D. Juízo de origem que:
“(...)
É o relatório. Passo a decidir.
Em relação à antecipação dos efeitos da tutela, assim
determina o art. 300 do CPC:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fideijussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vira sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não
puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão". Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência
quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de
perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por
outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da medida.
No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, estão
presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência.
Como se observa, a autora comprovou ser titular de diversos
registros de marcas mistas e nominativas "Bio Ritmo" junto ao INPI
(fls. 88/112).
E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal
distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço
(art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art.129) ou o
licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses,
zelar pela sua integridade material e reputação art. 130, III.
Ocorre que os documentos de fls. 137/148 indicam que a ré
contratou serviço de anúncio patrocinado "Adwords" junto ao site de
pesquisas de Google, para que seu site aparecesse como resultado de
destaque caso o usuário utilizasse a marca "Smartfit" como termo de
pesquisa.
E os documentos de fls. 38/52 e 64 indicam que as partes
atuam no mesmo segmento de mercado, academias de ginástica.
Neste ponto, ressalte-se que, em que pese a autora seja titular,
apenas, de marca mista, é possível que se insurja contra violação do
elemento nominativo de sua marca registrada, conforme ensina Lélio
Denicoli Schmidt: "Quando formadas por palavras comuns, as

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marcas mistas só são protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem
gerarem proteção para o elemento nominativo. Da mesma forma, se o
desenho for comum ou banal, a exclusividade recairá unicamente
sobre o elemento nominativo. Contudo, quando compostas por
expressões distintivas, as marcas mistas são protegidas quer contra a
imitação gráfica, quer contra a imitação visual, de modo que sua
tutela não fica necessariamente limitada à proteção do conjunto"
(Marcas:Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de
Janeiro, Lumen Juris, 2016).
O fato de a autora não ter autorizado tal uso de sua marca é
suficiente para a caracterização da probabilidade do direito.
No mais, a utilização da marca da autora nos anúncios
patrocinados pode causar confusão nos consumidores, o que pode
gerar danos que extrapolam o aspecto pecuniário, o que caracteriza o
perigo de dano.
Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça, em caso
semelhante: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Direito marcário.
Google Ads. Link patrocinado. Uso de marca de concorrente como
palavra-chave. Prática ilegal. Violação de direitos sobre a marca e
concorrência
desleal.
Jurisprudência
uníssona
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016.
Conjunto probatório dos autos, porém, insuficiente para fundamentar
a condenação pretendida. Ausência de prova do uso da marca da
autora pela ré. Sentença mantida. Apelação não provida. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do
art.1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados." (TJSP - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial - Embargos de Declaração
Cível 1002037-18.2016.8.26.0003;Relator (a): Gilson Delgado
Miranda - Julgamento: 07/08/2019)
Entretanto, não vislumbro probabilidade de direito com
relação à pretensão preliminar em face da ré Google para que se
abstenha, em abstrato, "de comercializar ou permitir a aquisição por
terceiros sem autorização legal da marca do Autor".
O interesse processual para que seja determinada a abstenção
de um comportamento pressupõe a violação do direito, que no caso
em tela restou demonstrada apenas com relação aos anúncios
patrocinados contratados pela corré BLUE FIT, não havendo nos
autos ou na petição inicial qualquer indício de que terceiro estranho a
esta relação processual tenha contratado junto à ré GOOGLE
anúncios "Adwords" utilizando a marca "Smartfit".
Diante do exposto, concedo a tutela de urgência,
especificamente para que a ré BLUEFIT se abstenha de utilizar a
marca da autora,"Smartfit",em links patrocinados, e para que a ré
GOOGLE se abstenha de comercializar à corré BLUEFIT, sem
autorização da autora, de anúncios patrocinados em sua plataforma
que se utilizem da marca da autora,"Smartfit", no prazo de 05 dias
contados do recebimento desta decisão-ofício.
(...).” (fls. 69/72).

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Recorre a corré Google a sustentar, em
síntese, que as alegações da autora carecem da verossimilhança
exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil; que a própria
autora se utiliza da plataforma de anúncios da Google, não apenas
anunciando
sua
marca
registrada
e
termos
neutros,
mas
principalmente se utilizando do mesmo expediente que agora
pretende coibir: utilizando marcas registradas pelos seus principais
concorrentes como palavras-chave para exibição de seus anúncios,
incluindo a marca “JUST FIT”; que o comportamento contraditório
da autora fulmina também o alegado “periculum in mora”; que a
marca da autora não tem a proteção irrestrita que clama e, ainda que
assim fosse, a titularidade de um registro de marca não a autoriza a
proibir que concorrentes apresentem produtos como alternativas de
mercado; que inexiste violação marcaria pela utilização do “Google
Ads”, pois os anunciantes não usam as marcas em seus anúncios,
mas tão somente de palavras-chave como elementos interno para a
apresentação dos resultados; que tal utilização não é exteriorizada, de
tal modo que a marca de concorrente utilizada como palavra-chave
não aparece no título, corpo ou link do anúncio, isto é, nos elementos
visualizados pelo consumidor; que o Google utiliza a marca para
disponibilizar resultados, mas tal utilização não é feita de modo a
causar alguma confusão ao consumidor; que inexiste prejuízo à
função de indicação de origem da marca pelo simples uso dela como
palavra-chave de links patrocinados, desde que os anúncios estejam
identificados como tal e não confundam o consumidor quanto à
proveniência dos produtos/serviços ofertados; que os anúncios

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veiculados por força do “Google Ads” são compostos por três
elementos externos. O título, a URL de visualização e a descrição, e
em nenhum desses elementos é permitida a veiculação de marca
alheia registrada; que o “Google Ads” é similar à publicidade
comparativa, a qual já foi declarada lícita pelo STJ; que é
perfeitamente lícito a uma pessoa usar e citar a marca de outra, o que
é
ilícito
é
confundir
o
consumidor,
fazendo
um
produto/serviço/marca se passar por outro; no caso do “Google Ads”,
um anunciante não usa a marca do suposto concorrente de modo
expresso, tampouco há comparação direta entre produtos e serviços,
o que ocorre é a simples disponibilização dos links concorrentes, mas
sem que um utilize, perante os consumidores, a marca do outro ou
divulgue expressamente vantagens em relação a determinado
concorrente; que há registro da marca “Smartfit” em outras classes
marcárias, cuja titularidade não é da autora; que os provedores de
internet não possuem responsabilidade objetiva pelos anúncios
vinculados por terceiros; que inexiste periculum in mora no presente
caso, e a decisão agravada implica um grave periculum in mora
reverso. Prequestiona a matéria e requer a concessão de efeito
suspensivo, diante do periculum in mora reverso, para que seja
suspensa a eficácia da decisão recorrida, e o provimento final do
recurso, com a revogação definitiva da liminar pleiteada.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo e/ou tutela recursal (fls. 759/764).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
767).
Contraminuta (fls. 774/789).

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É o relatório.
A questão examinada é adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida
liminar, pois é inviável nesta sede o exame aprofundado das teses
suscitadas pela agravante, sob pena de prejulgamento do mérito, bem
como de supressão de grau de jurisdição.
Os requisitos da tutela de urgência
(CPC, art. 300), são a verossimilhança do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Conforme
já
descrito,
sobre
a
verossimilhança do direito José Roberto dos Santos Bedaque escreve
que “(...) A alegação será verossímil se versar sobre fato
aparentemente verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja
veracidade mostra-se provável ao julgador... §Importa assinalar,
portanto, que a antecipação deve ser deferida toda vez que o pedido
do autor venha acompanhado de elementos suficientes para torná-lo
verossímil. Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela provisória, que
encontra no campo da probabilidade, é em tese admissível. Basta
verificar o juiz a existência de elemento consistente, capaz de formar
sua convicção do juiz a respeito da verossimilhança do direito.”.
E, sobre o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, assevera que “(...) A duração do processo
pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o
agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea
da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do

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atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de
direito material... §O risco está relacionado com a efetividade da
tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio
direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração
do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja
eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. §O risco a ser
combativo pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela
definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o
espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do
qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela
jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-
la praticamente ineficaz... §O perigo de dano pode referir-se,
também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva.
Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em
termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se
agravado ou se tornado definitivo” (Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. 1, coordenador Cássio Scarpinella Bueno, São
Paulo: Saraiva, 2017, pp. 931/932).
Pois bem!
A decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de
comercializar à corré BLUEFIT, sem autorização da agravada, de
anúncios patrocinados em sua plataforma que se utilizem da marca
da agravada,"Smartfit", está escorada em sólidos fundamentos e não
padece de qualquer ilegalidade.
Neste momento processual não há
justificativa plausível a não obrigar a pretendida cessação que, por

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isso, é rigorosa até porque eventual caracterização do “Google
Adwords” como alternativa à publicidade comparativa é por ora
irrelevante, não convence e tampouco justifica o agir da agravante.
Ademais, com já se disse, a pretensão
recursal, em termos gerais, não é nova para este Relator e tampouco
para o colegiado correspondente
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
O julgamento de eventuais embargos
de declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento
virtual será interpretada como concordância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator