Tribunal: TJSP
Processo: 2153422-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação dos trade dress explorados pela autora Heinz no ramo alimentício – Liminar indeferida em primeiro grau – Impertinência – Relevância da fundamentação apresentada – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual – Hipótese em que os produtos se destinam a finalidades distintas, não estando

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação dos trade dress explorados pela autora Heinz no ramo alimentício – Liminar indeferida em primeiro grau – Impertinência – Relevância da fundamentação apresentada – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual – Hipótese em que os produtos se destinam a finalidades distintas, não estando descaracterizados, entretanto, o parasitismo e a deslealdade concorrencial – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca – Requisitos para a antecipação de tutela presentes – Ordem de abstenção concedida, sob pena de multa diária – Agravo provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153422-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante HEINZ BRASIL
S/A, é agravado PORTIER COSMÉTICOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para ustentar a dra. Mariana Resende Alves", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153422-97.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 37.919 2/10
VOTO No
: 37.919 (EMP – DIG – P)
AGRV. No
: 2153422-97.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: HEINZ BRASIL S.A.
AGDO.
: PORTIER COSMÉTICOS LTDA.
TUTELA ANTECIPADA Demanda de obrigação de não
fazer que pretende eliminar violação dos trade dress
explorados pela autora Heinz no ramo alimentício Liminar
indeferida em primeiro grau Impertinência Relevância da
fundamentação apresentada Apresentação de produtos pela
ré com mesmo padrão visual Hipótese em que os produtos se
destinam
a
finalidades
distintas,
não
estando
descaracterizados, entretanto, o parasitismo e a deslealdade
concorrencial Possibilidade de indevida associação entre os
produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da
demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional
na construção de sua marca Requisitos para a antecipação
de tutela presentes Ordem de abstenção concedida, sob pena
de multa diária Agravo provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Heinz Brasil S.A.
dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Raul de Aguiar Ribeiro
Filho, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Barueri que, nos
autos de “ação de abstenção de ato ilícito c/c pedido de indenização por danos
materiais e morais e pedido de antecipação de tutela inibitória” ajuizada em
face de Portier Cosméticos Ltda., indeferiu a antecipação de tutela nos
seguintes termos (fl. 110-112 na Origem):
[..] Apesar de instruída a petição inicial, os documentos de
fls.38/109 não são suficientes para indicar a probabilidade do
direito da autora, pois, em simples pesquisa na internet, é
possível verificar que existem publicações quanto aos produtos
da ré desde junho de 2017, sendo que tais produtos coexistiram
com os produtos da autora por, pelo menos, 2 (dois) anos,
retirando, assim, a emergencialidade, requisito intrínseco à
tutela de urgência, sendo o caminho mais adequado se aguardar
a formação do contraditório para análise segurado pedido.
Outrossim, para configuração da violação ao trade dress
(conjunto-imagem), além da sua reprodução, necessária a
possibilidade de confusão ou associação por parte dos
consumidores em relação ao produto. Ocorre que, em uma
análise superficial e preliminar, tal possibilidade não se
evidencia in casu , havendo, mesmo, de se reconhecer que não
basta a semelhança na apresentação de particularidades dos

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projetos para que se tenha por violado aquele direito, nem se
revela suficiente o singelo comparativo entre fotografias.
Além disso, acaso constatada efetiva violação ao trade dress , a
autora poderá ser indenizada por eventuais prejuízos. Afasta-se,
assim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Por outro lado, a tutela inibitória neste momento pode trazer
risco de dano reverso à ré e a discussão pode se estender para
além da ação judicial entre particulares, demandando ação de
nulidade de registro de marca com participação do INPI, diga-
se, de competência da Justiça Federal e onde pode ser pleiteada
tutela de urgência inibitória.
[..]
Considerando a natureza da medida, INDEFIRO, em juízo de
cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela pretendida,
pois imprescindível a manifestação da parte contrária para
ampla análise dos fatos e normas aplicáveis ao caso concreto. [..]
O
agravo
de
instrumento
impugna
as
conclusões
singulares, argumentando ser ostensiva a reprodução em produtos capilares
da ré dos elementos do conjunto imagem pertencentes à sua linha de produtos
alimentícios, sendo coincidentes as cores, estilização das letras e, inclusive,
indicação do mesmo ano de fundação da empresa.
Afirma que este contexto implica em expressiva e
inadmissível
confusão
perante
o
mercado
consumidor,
configurando
enriquecimento ilícito para a agravada e perda de distintividade para a
autora, que não podem ser desqualificadas pela questão temporal suscitada no
despacho recorrido.
Ao final, defendeu a concessão das ordens de abstenção
indeferidas na Origem, sob pena da incidência de multa diária estipulada em
R$ 20.000,00 (fl. 1-16).
O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo
Relator em fl. 160-166.
Oposição ao julgamento sob a forma virtual manifestada
em fl. 172-173.
Ausente contraminuta recursal, conforme certidão lançada
em fl. 176.
É o relatório.

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De rigor a manutenção da liminar concedida pelo Relator
no despacho de fl. 160-166.
Observa-se que novamente chega à apreciação da E. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial lide envolvendo a agravada Portier
Cosméticas Ltda., versando sobre a irregular utilização em artigos cosméticos
de elementos distintivos de renomados produtos alimentícios.
No contexto atual, ingressou com a demanda a empresa
Heinz Brasil S.A., buscando inibir a exploração dos produtos denominados
“maionese capilar Portier”, “ketchup capilar Portier”, “barbecue capilar
Portier” e “mostarda capilar Portier”, cujos comparativos gráficos com os
artigos da autora foram apresentados em fl. 7-8 na Origem, e também são
reproduzidos neste acórdão para reforço argumentativo:

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ENQUADRAMENTO
LEGAL
Para eliminar a confusão estabelecida no despacho
recorrido sobre a natureza do direito discutido na demanda ao equipará-lo às
marcas registradas no INPI, esclarece-se que a interpretação do que foi
argumentado desde o pedido inicial indica que a controvérsia iniciada pela
empresa Heinz reside na apresentação visual das embalagens dos produtos
entendida de maneira global que sob a concepção da autora expõe ao
mercado consumidor conjuntos-imagens com percepções sígnicas bastante
semelhantes, o que acaba por ocasionar indesejada concorrência desleal.
É a chamada violação de trade dress, definido nos dizeres
do teórico José Carlos Tinoco Soares:
[..] o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência

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geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a,
desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à
decoração, às cores, ao desenho do produto, à característica do
produto ou à combinação de características do produto; “trade
dress” é combinação de elementos ou figuras que são ou se
tornam
associadas
exclusivamente
com
uma
existência
particular que permitem funcionar como um indicador de
origem do produto.
(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência
desleal” vs. “Trade
Dress” e/ou “Conjunto-imagem,
p. 213).
Embora não haja menção ao conjunto-imagem (ou trade
dress) na legislação específica, o tema tem sido objeto de análise recorrente
nas Cortes pátrias, e é tutelado pelos dispositivos que coíbem a prática de
concorrência desleal, notadamente pelo uso de artifício que induz ao desvio da
clientela
de
quem
primeiro
explorou
mercadoria
nas
configurações
reproduzidas (art. 195, III da Lei n. 9279/96).
Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão
relativa ao trade dress de um produto deve ser ponderada com foco na
caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em
relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão
acerca de registros marcários e exclusividade de exploração.
Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição
de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a
desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela
cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da
indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que
possam remeter o adquirente do produto novo a um item já existente e bem
estabelecido no mercado.
Conforme anotou o Supremo Tribunal Federal na análise
do Recurso Extraordinário n. 5232, “a livre concorrência, com toda liberdade,
não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a
regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal
e honesto do direito próprio, expressivo da probidade profissional; excedidos
esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e
nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los” (RT n.
184, p. 914).

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ÂMBITO DE VIOLAÇÃO IDENTIFICADO
Delimitado o enquadramento legal da questão em estudo,
deve ser destacado que superficial análise comparativa dos elementos
contrapostos nos autos já é suficiente a demonstrar o relevante grau de
indução ideológica contida nos produtos explorados pela empresa Portier.
O que se tem, in casu, é o pioneirismo da configuração
visual dos produtos da autora Heinz que, segundo descritivo da recorrente,
está no mercado há mais de 100 anos, circulando em escala global suas
variações de ketchups, maioneses, e os molhos barbecue e shoyu em distintivas
e consolidadas apresentações visuais.
Observa-se que, no âmbito do julgamento do recurso de
apelação n. 1093251-56.2017.8.26.0100, também sob esta Relatoria, a E. 2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
apresentou
argumentos
contundentes para situação bastante semelhante, na qual a marca de amido
de milho “Maizena” vivenciava violação idêntica, também no ramo cosmético.
Porque inteiramente aproveitáveis no contexto atual,
reproduzem-se os fundamentos deduzidos naquele julgamento:
[..] De fato, entre os dois nichos explorados pelos produtos que se
antagonizam na lide há distância bastante expressiva.
Não obstante, a violação concorrencial ainda assim se verifica de
forma muito evidente se alargada a visão empregada na
hipótese concreta que, conforme lucidamente argumenta a
apelante, não pode se restringir à verificação de confusão em
sentido estrito, de o consumidor possivelmente adquirir um
produto pelo outro.
O parasitismo já identificado nas decisões liminares proferidas
em segundo grau manifesta-se em dois aspectos principais: (i) a
possibilidade de indevida associação entre os produtos; e (ii) a
apropriação
indevida
da
empresa
demandada
sobre
o
investimento da empresa mais tradicional na construção de sua
marca.
O primeiro aspecto considerado não se refere à hipótese de
confusão em sentido estrito, já mitigada mais acima nesta
argumentação, e sim à real possibilidade de os consumidores
que
adquirem
o
produto
“Alisena”
inadvertidamente
o
relacionarem à linha de produtos explorada pela Unilever com a
marca “Maizena”.
Repise-se, os segmentos são de fato bastante distintos

alimentício e cosmético mas essa circunstância não impede que
alguma parcela de consumidores, seja ela expressiva ou não,

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encare a venda de um produto capilar acondicionado em
embalagem bastante semelhante à do amido de milho como uma
incursão da marca “Maizena” em outro nicho, adquirindo-o sob a
falsa percepção de que ostenta o mesmo padrão de qualidade já
reconhecido na marca tradicional.
Reconhece-se que esta indevida associação considerada detém
carga bastante subjetiva, podendo ou não ocorrer a depender do
grau de atenção e discernimento do consumidor, o que,
entretanto, não afasta a necessidade de a questão ser vista com
cautela e necessária proteção pelo Poder Judiciário.
Por sua vez, esta carga subjetiva e incerta não se manifesta no
segundo aspecto vislumbrado (ii).
A reiteração de casos semelhantes nas Cortes Reservadas em
matéria empresarial indicam a clara tendência mercadológica
das empresas de cosméticos de explorarem as chamadas “linhas
gourmet”, que expõem à venda artigos cosméticos inspirados em
produtos alimentícios, não apenas se restringindo ao amido de
milho mais conhecido em nosso país, mas também se estendendo
às maioneses, mostardas e até leites condensados capilares (cf.
AI n. 2005303-34.2018.8.26.000).
Sem desmerecer o contingente lúdico e criativo da tendência em
vigor, o fato é que, por vezes, a prática tem se implementado de
forma desleal, com expressiva reprodução do trade dress de
marcas alimentícias historicamente consolidadas, exatamente
conforme verificado na hipótese em apreciação.
A construção de uma marca forte e bem estabelecida demanda o
investimento de esforço humano e financeiro que se prolonga no
tempo e, exatamente como ocorre com a marca “Maizena”,
muitas vezes ultrapassa a barreira de um século.
Trabalha-se e investe-se muito para que um produto seja
amplamente reconhecido visualmente junto ao exigente mercado
consumidor, de modo que a reprodução quase integral deste
conjunto-imagem
por
outra
empresa
afigura-se
como
inconcebível usurpação.
Para a empresa-ré, que se apropriou do trade dress construído
por
décadas
pela
marca
“Maizena”,
o
caminho
de
reconhecimento junto ao consumidor torna-se abreviado e
facilitado de forma desleal e vedada pelo sistema de disciplina
concorrencial vigente.
Não há qualquer argumentação ou subjetividade que defenda a
apelada neste aspecto, não convencendo suas alegações de que o
vocábulo utilizado se origina da aglutinação de “alise” e

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“natural”, e nem mesmo extensa dissertação acerca da suposta
falta de exclusividade em relação à “forma retangular amarela”.
[..]
Embora a empresa-ré não tenha ofertado qualquer defesa
neste agravo de instrumento, a reiteração de sua conduta já repelida no
contexto da demanda de n. 1060991-26.2017.8.26.0002
e a expressiva
semelhança visualmente percepetível são suficientes a demonstrar que, tal
qual no precedente transcrito sobre o produto “Maizena”, também neste feito
não se antevê qualquer argumentação ou subjetividade que exima a recorrida
de entregar à agravante a pretensão liminar.
A
imitação
do
conjunto-imagem
se
apresenta
em
contingente ostensivo, afigurando-se pertinente, portanto, a manutenção da
ordem concedida no despacho liminar (fl. 165-166):
[..] 4. Protesta pela concessão e liminar para que, ab initio, seja
determinado que a agravada imediatamente se abstenha de
fabricar, comercializar, divulgar e utilizar, a qualquer título, os
produtos de tratamento capital em sua atual forma de
apresentação que imita o conjunto-imagem dos produtos HEINZ
da agravante, adotando outros sinais distintivos, embalagens,
elementos visuais e conjunto-imagem que não reproduzam,
imitem, não se confundam e não se assemelhem aos sinais
distintivos da agravante, sob qualquer forma de pretexto, em
quaisquer produtos, fachadas, letreiros, luminosos, impressos,
notas ou cupons fiscais, em todo e qualquer material publicitário
e em todos os meios de comunicação e mídias, ou sob qualquer
outra forma de uso, até final da demanda, sob pena de multa
diária no valor de R$ 20.000,00 (fl. 10-15).
5. Entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida
buscada, especialmente a relevância do direito invocado. Em
análise inicial, em que pese atuarem em nicho de mercado
diferente, constata-se ostensiva conduta parasitária da empresa
ré, que agrega a produto cosmético a reprodução de elementos
expressivos
do
conjunto-imagem
dos
produtos
“Heinz”,
circunstância que pode ser aferida pela mera constatação de
infração concorrencial que prescinde a análise de registros
marcários. Destarte, concedo a eficácia buscada nos moldes
pleiteados, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, limitado a
R$ 2.000.000,00, salientando-se apenas que a implementação da
retirada dos produtos no mercado, deverá ocorrer no prazo
improrrogável de 10 dias corridos a contar da ciência desta
decisão. [..]

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DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos especificados neste acórdão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR