Tribunal: TJSP
Processo: 1098428-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais, promovida pela detentora da marca registrada "Intel", visando a abstenção de uso, pela ré, da expressão "Intelhost". Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Preliminar de prescrição levantada em contrarrazões.

"Actio nata". Código Civil, art. 189 ("Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais, promovida pela detentora da marca registrada "Intel", visando a abstenção de uso, pela ré, da expressão "Intelhost". Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Preliminar de prescrição levantada em contrarrazões.

"Actio nata". Código Civil, art. 189 ("Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a qur asludem os arts. 205 e 206.")

Prescrição da pretensão cominatória inocorrente: "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'actio nata'), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável." Igualmente incorrente prescrição da pretensão condenatória: "O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado." (conceitos, num e noutro caso, externados no STJ pela Ministra NANCY ANDRIGHI -- REsp 1.696.899).

Potencial de confundibilidade das marcas. Evidente semelhança, inclusive fonética, entre as expressões. Atuação no mesmo ramo de atividade, "lato sensu". Autoras proprietárias de marca notoriamente conhecida, a nível mundial.

Marca forte, que merece ampla proteção (doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Registro no INPI detido pelas autoras, que, por isso mesmo, são as titulares do direito marcário (doutrina de DENIS BORGES BARBOSA). Uma vez concedida a marca pelo INPI, "há que se fixar como premissa a validade de tal concessão" (STJ, REsp 1.741.348, NANCY ANDRIGHI).

Condenação da ré a abster-se do uso da marca, bem como a pagar indenização pelos prejuízos sofridos pelas autoras, conforme se apurar em liquidação de sentença. Prejuízo causado que prescinde de comprovação, residindo "in re ipsa" em casos de violação de propriedade intelectual, posto que derivado "da natureza da conduta perpetrada" (STJ, REsp 1.677.787, NANCY ANDRIGHI).

Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais, promovida pela detentora da marca registrada "Intel", visando a abstenção de uso, pela ré, da expressão "Intelhost". Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Preliminar de prescrição levantada em contrarrazões.

"Actio nata". Código Civil, art. 189 ("Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole condenatória por danos materiais, promovida pela detentora da marca registrada "Intel", visando a abstenção de uso, pela ré, da expressão "Intelhost". Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Preliminar de prescrição levantada em contrarrazões.

"Actio nata". Código Civil, art. 189 ("Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a qur asludem os arts. 205 e 206.")

Prescrição da pretensão cominatória inocorrente: "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'actio nata'), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável." Igualmente incorrente prescrição da pretensão condenatória: "O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado." (conceitos, num e noutro caso, externados no STJ pela Ministra NANCY ANDRIGHI -- REsp 1.696.899).

Potencial de confundibilidade das marcas. Evidente semelhança, inclusive fonética, entre as expressões. Atuação no mesmo ramo de atividade, "lato sensu". Autoras proprietárias de marca notoriamente conhecida, a nível mundial.

Marca forte, que merece ampla proteção (doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Registro no INPI detido pelas autoras, que, por isso mesmo, são as titulares do direito marcário (doutrina de DENIS BORGES BARBOSA). Uma vez concedida a marca pelo INPI, "há que se fixar como premissa a validade de tal concessão" (STJ, REsp 1.741.348, NANCY ANDRIGHI).

Condenação da ré a abster-se do uso da marca, bem como a pagar indenização pelos prejuízos sofridos pelas autoras, conforme se apurar em liquidação de sentença. Prejuízo causado que prescinde de comprovação, residindo "in re ipsa" em casos de violação de propriedade intelectual, posto que derivado "da natureza da conduta perpetrada" (STJ, REsp 1.677.787, NANCY ANDRIGHI).

Sentença reformada. Apelação provida.