Tribunal: TJSP
Processo: 0014469-11.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - Marca ("Mappin") - Ação intentada visando a declaração de licitude do uso do título de estabelecimento "Comercial Mapin" – Reconvenção, por seu turno, visando abstenção do uso do mesmo título de estabelecimento – Ausência de discussão acerca da abstenção do uso de marca – Competência da Justiça Estadual – Inteligência do Recurso repetitivo n. 1527232/SP– Preliminar

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - Marca ("Mappin") - Ação intentada visando a declaração de licitude do uso do título de estabelecimento "Comercial Mapin" – Reconvenção, por seu turno, visando abstenção do uso do mesmo título de estabelecimento – Ausência de discussão acerca da abstenção do uso de marca – Competência da Justiça Estadual – Inteligência do Recurso repetitivo n. 1527232/SP– Preliminar rejeitada – Apelação improvida nesse tocante.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Uso da expressão "Mapin Informática" como título de estabelecimento pela autora-reconvinda – Pretensão da ré-reconvinte para que a agravada cesse a utilização, a qualquer título, da expressão "mapin", e suspenda a utilização do domínio www.mapin.com.br, sob pena de multa diária – Hipótese em que a apelada é detentora da marca "Mappin" cujo cancelamento de registro foi afastado por decisão judicial – Marca que não é de alto renome e, portanto, não goza de proteção em território nacional em qualquer ramo de atividade (art. 125 da Lei 9.279/96) – Marca relevante, ademais, somente no Estado paulista – Aplicação do princípio da especialidade – Hipótese em que autora-reconvinda atua no comércio de equipamentos e suprimentos de informática – Situação em que embora se reconheça risco de diluição da marca, prepondera princípio da especialidade – Declaratória procedente e reconvenção improcedente – Apelação provida.

DISPOSITIVO: dão provimento, por maioria, vencidos o 3o e o 4o Juízes. Declara voto o 3o Juiz.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014469-11.2011.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOMES
& COSTA LTDA, LIFE TECH INFORMÁTICA LTDA e MARCÍLIA GOMES
BEZERRA DE SOUZA, é apelado LP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942
do CPC, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o e 4o Desembargadores. Declara
voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA, ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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VOTO No
: 39.518 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 0014469-11.2011.8.26.0020
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: LIFE TECH INFORMÁTICA LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE GOMES & COSTA LTDA.)
APDA.
: LP ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - Marca (“Mappin”) - Ação
intentada visando a declaração de licitude do uso do título
de estabelecimento “Comercial Mapin”
Reconvenção,
por seu turno, visando abstenção do uso do mesmo título de
estabelecimento
Ausência de discussão acerca da
abstenção do uso de marca
Competência da Justiça
Estadual

Inteligência
do
Recurso
repetitivo
n.
1527232/SP Preliminar rejeitada
Apelação improvida
nesse tocante.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Uso da
expressão
“Mapin

Informática”
como
título
de
estabelecimento pela autora-reconvinda Pretensão da ré-
reconvinte para que a agravada cesse a utilização, a
qualquer título, da expressão “mapin”, e suspenda a
utilização do domínio www.mapin.com.br, sob pena de
multa diária
Hipótese em que a apelada é detentora da
marca “Mappin” cujo cancelamento de registro foi
afastado por decisão judicial
Marca que não é de alto
renome e, portanto, não goza de proteção em território
nacional em qualquer ramo de atividade (art. 125 da Lei
9.279/96)
Marca relevante, ademais, somente no Estado
paulista
Aplicação do princípio da especialidade

Hipótese em que autora-reconvinda atua no comércio de
equipamentos e suprimentos de informática Situação em
que embora se reconheça risco de diluição da marca,
prepondera princípio da especialidade
Declaratória
procedente e reconvenção improcedente
Apelação
provida.
DISPOSITIVO: dão provimento, por maioria, vencidos o 3o
e o 4o Juízes. Declara voto o 3o Juiz.
Recurso de apelação interposto por Life Tech Informática
Ltda. (atual denominação de Gomes & Costa Ltda.) dirigido à r. sentença
proferida pelo Exmo. Dr. Rafael Saviano Pirozzo, MM. Juiz de Direito da E.
2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, da Comarca de São

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Paulo, que julgou improcedente o pedido principal e procedente o pedido
reconvencional para condenar a autora na obrigação de não fazer
consistente em se abster de todo e qualquer uso da expressão “Mappin”, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como determinar que a ré
transfira o nome de domínio www.mapin.com.br à reconvinte.
Entendeu o i. Magistrado sentenciante que a ora apelada
comprovou ter arrematado a marca “Mappin”, ora em vigência, e que a ela
não se aplica o princípio da especialidade por ser marca de alto renome.
Assim, seu uso pela autora, caracteriza concorrência desleal.
Nesse
diapasão,
julgou
improcedente
o
pedido
declaratório deduzido pela autora, e julgou improcedente o reconvencional
para determinar que a demandante se abstenha de utilizar a expressão
“Mappin”, bem como transferir o respectivo domínio (fl. 669-678).
Em razões recursais a autora-reconvinda afirmou que na
época em que constituiu a sociedade, a expressão “Mappin” não estava
registrada. Alega não ter interesse no nome de domínio, razão pela qual já o
transferiu para ré-reconvinte.
Outrossim, a ré-reconvinte adquiriu uma licença que não
mais existia, pois o síndico da massa falida não providenciou sua renovação.
Diz que além de extinta, a marca caducou.
Destaca que o agravo de instrumento n. 0586828-
93.2010.8.26.0000 não transitou em julgado, pendendo de julgamento
recurso especial. Ademais, a competência para julgamento da lide é da
Justiça Federal (CRFB, art. 109, I).
Acrescenta
atuar
exclusivamente
no
Estado
de
Rondônia, aonde a marca Mappin não é conhecida. Diz, ainda, atuar no
ramo da informática, majoritariamente junto aos órgãos estatais, área não
abrangida pela ré-reconvinte.
Pede a suspensão do processo por prejudicialidade
externa ou, subsidiariamente: (a) a improcedência do pedido reconvencional
e a procedência do pedido inicial; ou (b) a redução do valor da multa diária
(fl. 681-710).
Preparo em fl. 711 e 714. Juntou documentos, também,
em fl. 715-971.
Contrarrazões em fl. 975-999 pela manutenção da r.
sentença, acompanhadas dos documentos de fl. 1.000-1.010.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 227).

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Autos distribuídos e conclusos em 2 de junho de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada
em 4 de novembro de 2019 e o protocolo se deu aos 19 do mesmo mês (fl.
680-681).
I COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
O agravo de instrumento n. 0586828-93.2010.8.26.0000
já transitou em julgado, tendo sido denegado seguimento ao recurso especial
em 1o de dezembro de 2014. Destarte, não vinga a tese de prejudicialidade
externa.
No mais, eventual incompetência absoluta deveria ter
sido suscitada naqueles autos. Nestes, há absoluta competência da Justiça
Estadual.
A competência da Justiça Federal se dá na hipótese de
abstenção de uso de marca.
Esse
entendimento
foi
corroborado
pelo
recente
julgamento, pela 2a Seção, do REsp. 1.527.232/SP, em que, para os fins do
art. 1.036, do CPC/2015, ficou estabelecido que “compete à Justiça Federal,
em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI,
impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela
provisória”. (AgInt no AREsp 227.289/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 09/04/2018)
De fato, em r. decisão proferida aos 13 de dezembro de
2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em aresto de lavra
do Exmo Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a competência da Justiça
Federal para julgar ações em que se pleiteia a abstenção do uso de marca
registrada pelo INPI.
Nas palavras do Relator, “quanto ao pedido de abstenção
(inibição) do uso de marca, dúvida não há quanto à
competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa
do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma
decorrência lógica da desconstituição do registro sob o
fundamento de violação do direito de terceiros. Cumpre ao
Juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso tão
somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro

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marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e
qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade
dress )' (Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e
Técnicos. Comentários
à lei da propriedade
industrial. 3 ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)” (p. 32).
A tese restou assim fixada:
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
PARA
DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE ELEMENTOS
QUE
NÃO
SÃO
REGISTRADOS
NO
INPI
E
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA IMPOR
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO
INPI (TEMA: 950)
(...)
1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/15 (art.
543-C do CPC/1973), é a seguinte:
As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos
produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por
não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial
entre particulares, é inequivocamente de competência da
Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da
autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em
ação de nulidade de registro de marca, com a participação do
INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no
tocante à tutela provisória.
(...)
(REsp 1527232/SP, DJe 05/02/2018).
No
caso
concreto,
a
autora-reconvinda
pretende
exclusivamente a declaração de licitude do uso do título estabelecimento
“Mapin Informática”, ao passo que a ré-reconvinte pretende que a
demandante se abstenha de utilizar o mesmo nome fantasia.
Dúvida não há, pois, quanto à competência da Justiça
Estadual para exame da presente demanda.
II MÉRITO
Não obstante a precedente antecipação de tutela por esta

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C.
Câmara
(Agravo
de
Instrumento
precedente
n.
106101-47.2012.8.26.0000), o exame dos autos principais revela a
necessidade do provimento recursal.
Verifica-se que a empresa LP Administradora de Bens
Ltda. adquiriu a “Marca Mappin” e seus respectivos registros em
arrematação nos autos da falência de Mappin Lojas de Departamentos S/A,
conforme carta de arrematação registrada em 5 de março de 2010 (fl. 92).
A questão atinente à renovação dos registros e
manutenção do direito de uso pela arrematante foi objeto de discussão
judicial dirimida aos 8 de março de 2012 no julgamento do Agravo de
Instrumento n. 0586828-93.2010.8.26.0000, apreciado pela 6a Câmara de
Direito Privado, com a relatoria do Exmo. Desembargador Francisco
Loureiro.
Na oportunidade, o Órgão Colegiado julgou correta a
decisão de primeiro grau que determinou a renovação dos registros, nos
termos resumidos na ementa da decisão:
FALÊNCIA - Registro de marca - Prazo decadencial de
caducidade do registro, previsto no art. 143, II, da L. 9.279/96
que não se interrompe ou se suspende pela decretação da
quebra - Necessidade de o síndico promover os atos
conservatórios do registro e de pagar as respectivas taxas,
diante da ausência de isenção prevista em lei - Cancelamento
do registro, todavia, que se subordina a prévia comunicação
do juízo da falência, diante dos interesses em jogo em uma
execução coletiva - Impossibilidade de perda de ativo
intangível da massa, de expressivo valor, tal como ocorre no
caso concreto, sem prévia e necessária comunicação ao juízo
falimentar, para que possa o síndico adotar as providências
tendentes a preservar os interesses da comunidade de
credores - Determinação judicial de restauração do registro já
coberta pela preclusão - Impossibilidade de reabertura do
prazo
recursal
em
razão
de
seguidos
pedidos
de
reconsideração formulados pelo INPI - Correta determinação
de restauração do registro. Recurso não conhecido, por
intempestivo.
Observa-se que o julgamento citado afastou a caducidade e
cancelamento dos registros arguidos pelo INPI, mantendo à
agravante a prerrogativa de sua restauração, condicionando-a
tão somente ao “pagamento de todas as taxas e emolumentos
legais, de modo que nenhum prejuízo ocorrerá ao INPI”.
Deste modo, conclui-se pela existência de elementos

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suficientes
para
que
este
Órgão
Colegiado
emita
pronunciamento judicial favorável à vigência da proteção do
registro da marca “Mappin”, dando aplicação ao resultado de
extensa discussão judicial existente na esfera falimentar.
Quanto à submissão da apelante em relação ao registro,
deve ser destacado que a marca “Mappin”, ainda que inativa nos últimos
anos, é presença forte na memória paulistana, sendo referência durante as
décadas em que atuou no setor de lojas de departamento.
Pondera-se que “as marcas de alto renome e as notórias
se diferenciam em relação à fonte legislativa e à extensão de sua proteção:
as de alto renome, registradas no Brasil, têm proteção especial em todos os
ramos de atividade no âmbito do território brasileiro, e as notórias têm
proteção especial, tão-somente, em relação a produtos idênticos e similares,
independentemente de seu prévio registro ou depósito no território nacional”
(Manual de Direito Comercial e de Empresa , vol. 1, 6a ed., São Paulo,
Saraiva, p. 146).
A marca é notória no Estado paulista, mas não confere à
apelada a extensão pretendida.
Nos termos da portaria no 8 do INPI, de 29.01.74, de
fato, a marca “Mappin” não pode ser considerada notória, uma vez que para
tanto deveria preencher os seguintes requisitos: “1) permita ao consumidor,

independentemente
de seu grau de instrução, distinguir, de imediato, um
produto ou um serviço por ela identificado;
2) seja conhecida em todas as
regiões do País sem distinção de nível socioeconômico
dos seus habitantes
;
3) pelo seu poder atrativo exerça tal magnetismo
que independa de sua
aplicação em um determinado
produto ou serviço; e 4) tenha atingido alto
conceito no mercado devido à excepcional
qualidade dos produtos ou serviços
que
assinala ” (JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI, Crimes contra a
propriedade industrial e crimes de concorrência desleal, São Paulo: RT,
2003, p. 69). (grifo nosso)
Assim, embora querida pelos paulistanos, forçoso
reconhecer que a marca “Mappin” não era e não é conhecida em outros
Estados da Federação, como Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas e Rondônia,
como em tantos outros.
Tampouco se trata de marca de alto renome, cujo
reconhecimento depende de declaração do INPI nesse sentido. O
reconhecimento administrativo de marca de alto renome não foi comprovado
nestes autos pela suplicada, constatando o Relator, em busca no site do

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INPI, que não consta no rol de marcas de alto renome.
Assim, a suplicada tem direito à proteção marcária
exclusivamente em seu ramo de atividade.
Pois bem.
Embora o objeto social descrito no contrato social da
apelante seja amplo (fl. 9-25), consta em sua ficha de breve relato que sua
atividade se restringe ao comércio
atacadista e varejista
de
equipamentos e suprimentos de informática, tal como já apontava seu título
de estabelecimento, “Mapin Informática” (fl. 38).
A suplicada, porém, não demonstrou possuir registro na
respectiva classe, observando-se que todos os registros existentes são
anteriores à denominada “era da informática” (fl 640-659). Aliás,
equipamentos
de
informática
sequer
constam
dentre
os
itens
comercializados pela loja virtual (www.mappin.com.br).
Destarte, por força do princípio da especialidade é
possível a convivência entre a marca “Mappin” e o título de estabelecimento
“Mapin Informática”.
Por fim, cumpre registrar que em 4 de maio de 2010,
poucos meses depois da arrematação pela suplicada, os registros ainda
constavam como extintos (fl. 29), tendo sido declarada a inocorrência de sua
caducidade somente em 8 de março de 2012, no julgamento do Agravo de
Instrumento n. 0586828-93.2010.8.26.0000.
Destarte, ainda que se reconheça o risco de diluição da
marca “Mappin”, por força do princípio da especialidade, não é possível
acolher o pedido reconvencional.
Em razão do exposto, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente o pedido inicial e
improcedente o reconvencional, invertendo-se o ônus da sucumbência, com
majoração da verba honorária para R$ 25.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

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Voto no 15441
Apelantes: Gomes & Costa Ltda, Life Tech Informática LTDA e Marcília Gomes
Bezerra de Souza
Apelado: LP Administradora de Bens Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): RAFAEL SAVIANO PIROZZI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da D. maioria,
dela se diverge para negar-se provimento ao recurso.
A apelante ingressou com esta “ação
declaratória” ao fundamento de que opera com o nome fantasia “Comercial
Mapin” desde 1995 e que recebeu uma notificação extrajudicial da apelada
por uso indevido de marca. Alegou que não pode ser impedida de utilizar
seu nome comercial por três razões: (i) o ramo de comércio em que atua é
diferente daquele para o qual a marca da apelada é licenciada; (ii) a marca
adquirida pela apelada, quando da sua aquisição, já estava com sua licença
vencida, ou seja, não existia mais; e (iii) a marca caducou, pois não houve
sua utilização comercial, dentro do país, nos últimos cinco anos. Buscou a
procedência para que fosse declarado “que o Autor pode utilizar o seu
nome comercial 'MAPIM COMERCIAL LTDA', que o uso do nome não se
constitui violação ao direito autoral pois que atua em ramo de comércio
diverso; que a marca invocada pelo Requerido em sua notificação
extrajudicial caducou por desuso por mais de cinco anos e que o direito de
uso de marca expirou em 15.12.2008 e não foi renovado temporanemante

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e, por fim, que a Requerida não pode se opor ao uso do nome comercial da
Autora, no ramo comercial de informática, por não ser esse o registro do
ramo comercial em que se escreveu” (sic fls. 07).
A apelada contestou e reconveio, a sustentar
a regularidade do registro da sua marca e a usurpação que dela faz a
apelante.
Pois bem!
Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas
são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam,
direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do artigo 122 da
Lei no 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012,
pág. 202).
O artigo 129 da Lei no 9.279/96, que regula
os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que “A
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.
No artigo 130 da Lei de Propriedade
Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é
assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou
reputação do objeto de registro.
Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros,
“O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território
nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado
uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio
designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca

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designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de
defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua
proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a
autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome
de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos
nomes alheios” (Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio,
disponível em: https://goo.gl/cfUOcb).
A apelada demonstrou ser titular da marca
“Mappin” e de seus diversos registros junto ao INPI (fls. 668).
Assim sendo, de modo geral, a apelada tem
direito ao uso exclusivo de todos os sinais reproduzidos em seus
certificados de registro de marca, podendo opor-se, como se opôs, ao uso
que da marca Mappin (Mapin) a apelante fez e pretende fazer.
Até porque, em se tratando de marca de loja
de departamento nacionalmente conhecida, o uso que a apelada dela faz no
mercado de informática e em vários outros é uma realidade (vide, por
exemplo, o sítio eletrônico www.mappin.com.br e o quanto descrito na
wikipedia).
Enquanto isso, a apelante, cujo objeto social
é muito mais amplo do que, como afirma, “o comércio de equipamentos de
informática” (vide o extenso rol de atividades descritas no contrato social a
abranger serviços, produtos e atividades similares aos da apelada - fls.
14/15), utilizou-se da marca 'Mapin' (ainda que com um só 'p') à vista da
fama e reputação que ela ostenta, a gerar associação indevida e
aproveitamento parasitário. E o fez deliberadamente, já que outra
explicação não há para que a utilizasse.
A ratificar o descabimento da pretensão

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inicial e o consequente acerto da pretensão reconvencional, não se pode
desconsiderar o quanto decidido no agravo de instrumento no
0106101-47.2012 interposto pela apelada contra decisão que indeferiu a
tutela antecipada por ela pretendida.
Ao ensejo do processamento desse recurso, a
eminente Desembargadora Ligia Araújo Bisogni, no impedimento do
Relator sorteado, o eminente Desembargador Ricardo Negrão, deferiu o
efeito ativo, nos seguintes termos:
“VISTO.
1. Na linha de dominante orientação deste
Tribunal (Agravo de Instrumento no 202.504-4/8, São Paulo, Rel.
PAULO HUNGRIA, j. de 26.06.01; Agravo de instrumento no
169.454-4/2, São Paulo, 10a Câmara de Direito Privado, Rel.
QUAGLIA BARBOSA, j. 26.06.01), os direitos emergentes de
precedente registro de marca no INPI, assim como os do próprio
nome comercial, devem ser sempre considerados preponderantes para
fins de orientar o cabimento dos registro de domínio no internet,
quando esses possam representar, pela dissimulada utilização de
designação semelhante, meios suscetíveis de causar confusão no
público em geral, com virtual violação de direitos de propriedade
intelectual ou marcários.
Portanto, 'Tudo aquilo, pois, que cause
confusão com marca já registrada não pode ser usada quer para
distinguir produtos, quer como título de estabelecimento, ou outro uso
qualquer, seja a imitação do todo ou apenas parcial, por possibilitar
erro, dúvida ou confusão ao consumidor' (cf. RJTJESP 88/229).
No caso, inegável que a marca 'Mappin', de

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uso exclusivo da agravante, é marca notória e que constitui valioso
ativo intangível da massa falida, tanto que levada a leilão arrecadou-
se a expressiva quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Dessa forma, ao recurso atribuo o pretendido
efeito ativo, para determinar que a agravada se abstenha de usar, a
qualquer título, a marca 'MAPPIN', ainda que grafada somente com
uma letra 'P', suspendendo-se o nome de domínio www.mapin.com.br,
expedindo-se ofício ao Núcleo de Informação e Coordenação do
Ponto BR-NIC.br, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
2. Int. a agravada para resposta.
3. Após, retornem à conclusão do d. Des.
Ricardo Negrão” (fls. 454/455).

E, por ocasião do julgamento do recurso, a
Turma Julgadora de então (Desembargadores Ricardo Negrão, Ligia
Araújo Bisogni e Tasso Duarte de Melo) deu provimento ao recurso, nos
termos do acórdão assim ementado:
TUTELA ANTECIPADA Pedido de tutela antecipada para que a
agravada cesse a utilização, a qualquer título, da expressão 'mappin',
e suspenda a utilização do domínio www.mapin.com.br, sob pena de
multa diária Pretensão negada em primeiro grau Hipótese em que
a agravante é detentora da marca 'MAPPIN' cujo cancelamento de
registro foi afastado por decisão judicial Marca de alto renome que
goza de proteção em território nacional em qualquer ramo de
atividade (art. 125 da Lei 9.279/96) Relevância do direito invocado
Perigo de lesão grave ou difícil reparação identificada na medida

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em que eventual autorização judicial para que a recorrida se
mantenha explorando a expressão 'mapin' resultaria em diluição do
poder distintivo da marca recentemente arrematada pela recorrente
Tutela antecipada concedida Agravo de instrumento provido.
Por ser expressiva e interessar ao julgamento
deste recurso, do corpo do acórdão referido se extrai a seguinte
fundamentação:
“Quanto á submissão da agravada em relação ao
registro, deve ser destacado que a marca Mappin, ainda que inativa
nos últimos anos, alcançou em território nacional visibilidade
significativa, sendo referência durante as décadas em que atuou no
setor de lojas de departamento, podendo ser caracterizada como marca
de alto renome.
Pondera-se que 'as marcas de alto renome e as
notórias se diferenciam em relação à fonte legislativa e à extensão de
sua proteção: as de alto renome, registradas no Brasil, têm proteção
especial em todos os ramos de atividade no âmbito do território
brasileiro, e as notórias têm proteção especial, tão somente, em relação
a produtos idênticos e similares, independentemente de seu prévio
registro ou depósito no território nacional' (Manual de Direito
Comercial e de Empresa, vol. 1, 6a ed., São Paulo, Saraiva, p. 146).
Deste modo, o posicionamento da marca da
recorrente na categoria das marcas notórias importa na medida em
que, nos termos previstos no art. 125 da Lei n. 9.279/96, sua proteção
é extensiva a qualquer ramo de atividade, não havendo necessidade,
portanto, de ser analisada a aproximação entre as litigantes neste

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sentido, conforme pretende a recorrida.
A compreensão exposta é partilhada pela 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial que, no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 0053375-64.2010.8.26.0001, ao apreciar
situação análoga também envolvendo a marca 'Mappin', bem
posicionou a agravante como detentora de marca de alto renome, nos
termos abaixo transcritos:
Nos termos da portaria no 8 do INPI, de 29.01.74, de fato, a marca
'Mappin' não pode ser considerada notória, uma vez que para tanto
deveria preencher os seguintes requisitos: '1) permita ao consumidor,
independentemente de seu grau de instrução, distinguir, de imediato,
um produto ou um serviço por ela identificado; 2) seja conhecida em
todas as regiões do País sem distinção de nível socioeconômico dos
seus habitantes; 3) pelo seu poder atrativo exerça tal magnetismo que
independa de sua aplicação em um determinado produto ou serviço;
e 4) tenha atingido alto conceito no mercado devido à excepcional
qualidade dos produtos ou serviços que assinala' (JOSÉ HENRIQUE
PIERANGELI, Crimes contra a propriedade industrial e crimes de
concorrência desleal, São Paulo, RT, 2003, p. 69).
Mas pode ser denominada como marca de alto renome, que é 'aquela
cujo conhecimento ocorre no contexto econômicosocial com um todo
independentemente do lugar e origem, dos meios ou das variadas
camadas sociais, em todo o território brasileiro, em decorrência das
excepcionais qualidades dos produtos que designa' (idem, ib. p. 68).
'A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por
consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados
diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou
serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a
marca de alto renome o goodwill, ou seja, esta marca ganhou um
grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os
consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços
identificados pela marca são de excelente qualidade' (MAITÊ

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CECÍLIA FABRI MORO, Direto de marcas, São Paulo: RT 2003,
p.109).
Destarte, tratando-se de marca de alto renome
que ainda goza de proteção em território nacional, em razão de seu
registro não ter sido cancelado, constata-se a relevância do direito
invocado pela agravante, devendo-se ainda delimitar o receio de dano
irreparável na medida em que a autorização judicial para que a
agravada continue a utilizar a expressão importaria em diluição do
poder distintivo da marca recentemente arrematada pela recorrente”
(fls. 463/468).
Objetivamente considerada a controvérsia,
não há motivo razoável para alterar-se a solução acima descrita. Até
porque, de 2012 até agora, a alteração factual verificada concorre em
desfavor da apelante, na medida em que, como visto, a apelada está a
incrementar cada vez mais a marca da qual é titular e que desde então está
a merecer a proteção que agora não tem por que lhe ser negada.
Mantém-se,
pois,
a
r.
sentença
de
improcedência do pedido principal e de procedência do reconvencional
para “condenar a autora na obrigação de não fazer consistente em se
abster de todo e qualquer uso da expressão 'MAPIN', sob pena de
pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
atualizada até a data de seu efetivo pagamento, bem como na obrigação
de fazer, consistente em determinar a transferência do nome de domínio
'www.mapin.com.br' à ré reconvinte” (fls. 678).
Mantida a sucumbência, os honorários
advocatícios devidos pela apelante são majorados para R$ 22.000,00, para

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neles serem incluídos os recursais (CPC, art. 85, § 11).
Eis por que, e com todas as vênias ao
entendimento da D. maioria, nega-se provimento ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
3o Juiz

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1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13980BFA
9
17
Declarações
de Votos
MAURICIO PESSOA
139B648E
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0014469-11.2011.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.