Tribunal: TJSP
Processo: 2031522-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação cominatória de abstenção de uso de marca e "trade dress" ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento. Celebrado distrato entre as partes, assim posto fim à relação de franquia, a ex-franqueada continuou usando "trade dress" semelhante ao da franqueadora, descumprindo o acordo que isto expressamente vedava, em prática de

Ementa:
Ação cominatória de abstenção de uso de marca e "trade dress" ajuizada por franqueadora contra ex-franqueada. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento. Celebrado distrato entre as partes, assim posto fim à relação de franquia, a ex-franqueada continuou usando "trade dress" semelhante ao da franqueadora, descumprindo o acordo que isto expressamente vedava, em prática de concorrência desleal. Presentes, portanto, os requisitos para excepcional deferimento de tutela "inaudita altera parte", determina-se à ex-franqueada que se abstenha de utilizar "trade dress" que imite o da franqueadora, sob pena de multa diária. Indeferimento, porém, de pedido da agravante de lacração do estabelecimento, em caso de descumprimento do preceito, pois a medida seria desproporcional neste momento processual. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031522-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LIGHT FOOD RIO PRETO ALIMENTOS EIRELI - ME, é agravado ADRIANA
BREGANTINE MORAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2031522-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21.255 ACC
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1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2031522-16.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto 5a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Lincoln Augusto Casconi
Agravante:
Light Food Rio Preto Alimentos EIRELI - ME
Agravada:
Adriana Bregantine Moran
VOTO No 21.255
Ação cominatória de abstenção de uso de marca e
“trade dress” ajuizada por franqueadora contra ex-
franqueada. Decisão que indeferiu tutela de
urgência. Agravo de instrumento. Celebrado
distrato entre as partes, assim posto fim à relação
de franquia, a ex-franqueada continuou usando
“trade dress” semelhante ao da franqueadora,
descumprindo o acordo que isto expressamente
vedava, em prática de concorrência desleal.
Presentes, portanto, os requisitos para excepcional
deferimento de tutela “inaudita altera parte”,
determina-se à ex-franqueada que se abstenha de
utilizar “trade dress” que imite o da franqueadora,
sob pena de multa diária. Indeferimento, porém, de
pedido
da
agravante
de
lacração
do
estabelecimento, em caso de descumprimento do
preceito, pois a medida seria desproporcional neste
momento processual. Decisão reformada. Agravo
de instrumento parcialmente provido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de

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instrumento, deferindo parcialmente liminar, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de
ação ajuizada por franqueadora, Light Food Rio Preto Alimentos EIRELI
ME, para obrigar ex-franqueada, Adriana Bregantine, a abster-se de praticar
concorrência desleal, indeferiu tutela de urgência à autora, ora agravante,
verbis:
'Vistos.
Fl. 38: recebo como emenda à inicial. Anote-se.
Indefiro as tutelas de urgência pretendidas, pois não está demonstrado, ao
menos nesta fase inicial, que a ré está comercializando produtos com a mesma
embalagem dos comercializados pela autora, bem como não está demonstrado
de forma inequívoca o uso de identidade visual similar, e, ainda, não há
previsão na Cláusula 6a do Instrumento Particular assinado entre as partes (fls.
24/26) a obrigatoriedade da ré em adotar a marca/nome nela admitida. Assim,
os fatos narrados necessitam de melhores provas, razão pela qual necessário se
faz, primeiro, a instauração do contraditório.
Sem prejuízo do acima disposto, à autora para, no prazo de 5 (cinco) dias,
juntar novamente o documento de fls. 24/26, pois a forma como foi
digitalizado dificulta sua leitura, podendo ocasionar equívocos.
No mais, devido a grande quantidade de processos distribuídos nesta Vara por
mês, inviável a designação de audiência prévia de conciliação, além de a
experiência demonstrar que ela somente contribuiria para atrasar o andamento
do processo, haja vista a baixa probabilidade de transação entre as partes.
Cite-se a ré para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de

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revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora
(artigo 344 do Código de Processo Civil).
Intimem-se.' (fl. 29).
Em resumo, a agravante argumenta que (a) a agravada foi sua franqueada, na
cidade de Taubaté, até 26/7/2019, data em que celebraram distrato; (b)
convencionaram, no instrumento de distrato, quais seriam as condições para
continuidade das atividades pela ex-franqueada (venda de marmitas) que, no
entanto, descumpriu com o acordado, adotando imagem visual e marca
semelhantes às suas, com o intuito de confundir a clientela.
Requer tutela provisória, determinando-se à agravada que, sob pena de multa,
abstenha-se de usar identidade visual semelhante à sua e, em caso de
descumprimento, seja lacrado o estabelecimento da agravada.
A final, pede o provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Defiro tutela provisória para que a ex-franqueada abstenha-se de utilizar a
identidade visual presente à fl. 63 e qualquer outra que imite a da franqueadora,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Encerrando sua relação de franquia, as partes celebraram distrato (fls. 56/58),
em que consta a seguinte cláusula:
'Cláusula 6a As partes concordam na atuação da franqueada no segmento e
ramo avençado entre as partes, desde que haja total exclusão de TODAS AS
ARTES em todas as Redes Sociais, que vinculem de alguma forma a
PRIMEIRA DISTRATANTE com a marca LIGH FOOD WAY e variações
similares, comprometendo-se, ainda, a PRIMEIRA DISTRATATANTE a
mudar o perfil de forma a descaracterizar qualquer vinculação à marca LIGHT
FOOD WAY, admitindo a SEGUNDA DISTRATANTE, desde já, caso seja

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de interesse da PRIMEIRA DISTRATANTE a adoção da marca/nome:
JUNEGA LIGHT FIT FOOD para todos os fins previstos nesta e nas demais
cláusulas do presente distrato, incluindo-se mídias sociais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O descumprimento da cláusula Sexta importará
em multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mais perdas e danos a se
apurar.
PARÁGRAFO SEGUNDO Caso seja constatado pela FRANQUEADORA
algum resquício de ARTE vinculada à marca LIGHT FOOD WAY, o
SEGUNDO
DISTRATANTE
notificará
formalmente
a
PRIMEIRA
DISTRATANTE, que terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da notificação, para providenciar a retirada da ARTE objeto da
notificação, sob pena de incidir na multa objeto da Cláusula Sexta do presente
contrato.' (fl. 57, grifei).
Notificação extrajudicial foi enviada pela franqueadora à ex-franqueada e
entregue, em 22/8/2019, no mesmo endereço indicado pela última no
instrumento de distrato (fls. 27/31, na numeração dos autos de origem, e fl.
56).
Entretanto, mesmo após a notificação, a ex-franqueada seguiu usando trade
dress similar ao da franqueadora, como se vê de print constante de suas redes
sociais, delas tirado em janeiro de 2020, (fl. 63).
Nesse sentido, anoto que há diversas semelhanças entre os rótulos das
marmitas comercializadas pelas partes, tendo a ex-franqueada continuado a
adotar o mesmo plano de fundo da franqueadora (branco com desenho de
alimentos em marca d'água cinza clara), mesmo símbolo verde no canto
superior direito, elementos em laranja e marca mista Cantina Saudável com
elementos visuais similares, em plano de fundo verde escuro com letras
brancas (fls. 60/61 e 62/65).
Por tais fundamentos, ao menos em análise perfunctória, a que cumpre realizar

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neste momento processual, parece justificar-se o excepcional deferimento de
tutela inaudita altera parte, para que, como dito a ex-franqueada abstenha-se
de utilizar a identidade visual presente à fl. 63 e qualquer outra que imite a da
franqueadora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Não é o caso, porém, de deferir-se, como requer a franqueadora, que o
descumprimento
desta
determinação
acarrete
o
fechamento
do
estabelecimento da franqueada, pois tal medida poderia acarretar a ela
prejuízos irreversíveis (§ 3o do art. 300 do CPC), mostrando-se, ao menos por
ora, desproporcional.
Oficie-se.
Não estando angularizada a relação processual, publique-se e, após, tornem os
autos para julgamento virtual (VOTO No 21.255).
Intimem-se.” (fls. 75/80; grifo, negrito e itálico do original).
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
Como fundamentado em sede liminar, ao menos na
análise perfunctória que cabe realizar neste momento processual, a ex-
franqueada está, de fato, utilizando trade dress que imita o da franqueadora.

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Isso porque os elementos que usa para confecção do
rótulo de suas marmitas (plano de fundo branco com marcas d'água de
alimentos em cinza claro, símbolo verde no canto superior direito, elementos
em laranja e desenho da marca Cantina Saudável em fundo verde com letras
brancas, fls. 60/61 e 62/65) são semelhantes aos da agravante.
Em casos análogos, tratando da relação pós-
contratual entre franqueadora e franqueado, assim decidiram as Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Franquia
Tutela de urgência -
Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente a medida requerida por
franqueadora (Odontocompany), para que os ex-franqueados retirem do
prédio o logotipo 'Odonto Logic' e abstenham-se de utilizar qualquer marca ou
bandeira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e crime de desobediência
Decisão agravada bem fundamentada na existência de cláusula contratual
segundo a qual o franqueado se comprometeu, pelo período de 2 anos após a
extinção do contrato de franquia, a exercer sua profissão (dentista) sem a
utilização de marca ou bandeira - Tanto o contrato, quanto a decisão agravada
facultaram à agravante o exercício da profissão de dentista, não se cogitando,
portanto de impedimento ao exercício da atividade de odontólogo pela
agravante

Decisão
mantida

Recurso
improvido.”
(AI
2120433-43.2016.8.26.0000,
CAIO
MARCELO
MENDES
DE
OLIVEIRA; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE
MULTA CONTRATUAL. Tutela provisória de urgência. Pleito liminar para
determinar a suspensão imediata das atividades empresariais do réu. Rescisão
de contrato de franquia por descumprimento de obrigações impostas ao

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franqueado. Continuidade da exploração da atividade como se franqueado
fosse. Elementos constantes dos autos são suficientes para atestar a evidente
violação pós-contratual. Presentes os requisitos autorizadores previstos no art.
300 do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (AI
2119131-71.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI; grifei).
“Franquia. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência. Cláusula de
não concorrência. Elementos que permitem afirmar, em sede de cognição
sumária, que os agravados inauguraram nova instituição de ensino no mesmo
local da antiga unidade franqueada, descumprindo as cláusulas 2.8 e 18.4.4 do
contrato de franquia. Risco latente de desvio da clientela da agravante.
Validade e eficácia da cláusula de não concorrência que independe da culpa
pela rescisão do contrato de franquia. Preenchimento dos requisitos do art. 300
do CPC/2015. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Tutela de
urgência concedida. Agravo provido, prejudicado o agravo interno.” (AI
2193608-36.2017.8.26.0000, ALEXANDRE MARCONDES; grifei).
Reformo,
desse
modo,
a
decisão
agravada,
determinando à ex-franqueada que se abstenha de utilizar a identidade visual
presente à fl. 63 ou qualquer outra que imite a da franqueadora, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00.
Indefiro, porém, tal como na decisão sobre a liminar,
antes copiada, o pedido da franqueadora de que se sancione o
descumprimento do preceito com o fechamento do estabelecimento da
franqueada. É que tal medida poderia acarretar a esta prejuízos irreversíveis
(§ 3o do art. 300 do CPC), mostrando-se, ao menos por ora, desproporcional.

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DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na
hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator