Tribunal: TJSP
Processo: 1043901-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Direito autoral. Alegação de reprodução indevida de linha de lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à indústria da moda.

Propriedade industrial. Desenho industrial não registrado e que se encontra no estado da técnica. Semelhança nos produtos que retrata tendência do segmento mercadológico.

Trade-dress. Alegação de violação do conjunto-imagem do design das autoras.

Ementa:
Direito autoral. Alegação de reprodução indevida de linha de lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à indústria da moda.

Propriedade industrial. Desenho industrial não registrado e que se encontra no estado da técnica. Semelhança nos produtos que retrata tendência do segmento mercadológico.

Trade-dress. Alegação de violação do conjunto-imagem do design das autoras. Descabimento. Ausência de demonstração de que a Linha Embrace seria a vestimenta das marcas das acionantes e que, em tese, teria sido reproduzida pela ré. Improcedência decretada.

Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043901-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
WACOAL AMERICA INC e LOUNGERIE S/A, é apelado/apelante HOPE DO
NORDESTE LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942 do CPC,
deram provimento ao recurso da ré, julgaram prejudicado o das autoras. Vencidos o 3o
e 5o Desembargadores. Fará declaração de voto o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO
PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N. 1043901-02.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: VITOR FREDERICO KUMPEL
APELANTES: WACOAL AMERICA INC. E OUTRO e HOPE DO
NORDESTE LTDA.
APELADAS: AS MESMAS
VOTO N.o 43.739
Direito autoral. Alegação de reprodução indevida de linha de
lingerie. Inaplicabilidade da Lei de Direitos Autorais à
indústria da moda.
Propriedade industrial. Desenho industrial não registrado e
que se encontra no estado da técnica. Semelhança nos
produtos que retrata tendência do segmento mercadológico.
Trade-dress. Alegação de violação do conjunto-imagem do
design das autoras. Descabimento. Ausência de demonstração
de que a Linha Embrace seria a vestimenta das marcas das
acionantes e que, em tese, teria sido reproduzida pela ré.
Improcedência decretada.
Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.
A sociedade estrangeira Wacoal e sua representante
exclusiva no Brasil, Lougerie, manejam a presente ação dizendo-se titular
da criação de uma linha de lingeries denominada Embarace Lace, estando
a ré Hope a reproduzir suas peças na Linha Magestic, requerendo seja
obrigada a se abster de comercializá-las e a destruir os produtos já
fabricados, assim como indenizá-las no pagamento de danos materiais
(lucros cessantes e honorários convencionais) e morais.
Pela r. sentença de fls. 1516/1533 o pleito foi

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parcialmente acolhido com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação de procedimento comum com pedido de tutela antecipada
requerida em caráter antecedente que WACOAL AMERICA INC e
LOUNGERIE S/A moveram em face de HOPE DO NORDESTE
LTDA para confirmar a liminar concedida com a consequente
condenação da ré para:
i()
em caráter definitivo, se abster de comercializar os produtos objeto
desta demanda ou que incorporem os elementos distintivos da linha
Embrace Lace, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais);
i()
no prazo de 60 (sessenta dias) promover a destruição de todos os
produtos objeto desta demanda ou que incorporem os elementos
distintivos da linha Embrace Lace, certificando a sua guarda em
depósito, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), limitado a 30 (trinta) dias;
ii()
o pagamento dos danos materiais pelos ilícitos praticados, a serem
calculados em procedimento de liquidação de sentença.
Em razão da maior sucumbência da ré, arcará esta com as
custas judiciais e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor
da causa, com base no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Inconformadas, apelam as partes.
As acionantes sustentam a necessidade da antecipação
da tutela recursal, afirmando que, mesmo após o sentenciamento, a
acionada intensificou a divulgação de produtos que copiam seu design, não
se mostrando suficiente compensação futura. Também insiste na
condenação por danos morais, dada a evidente contrafação, sendo aqueles
da espécie in re ipsa, estimando-os em R$50.000,00 para cada autora.
De seu turno, a ré argui as seguintes preliminares: a)
ilegitimidade ativa da Wacoal, uma vez que a proteção por Direito Autoral
é destinada a pessoas físicas, não havendo demonstração de que a ela
foram cedidos os direitos pelo criador; b) falta de interesse de agir, uma
vez que a lingerie colacionada na inicial não é a efetivamente

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comercializada, já que se trata de peça piloto; c) impossibilidade jurídica
do pedido, tendo em vista que se refere a elementos comuns aos demais
existentes no mercado; e d) extemporaneidade do documento de fls. 1.074,
que deve ser desconsiderado, pois não é novo, nos termos legais.
No mérito, a clamar pela improcedência dos pedidos,
sustenta, em suma, a inexistência de direito autoral ou de propriedade
industrial protegidos. Ademais, inexiste trade dress passível de proteção,
porque este refere-se à identificação de origem de um determinado
produto, não se sabendo a qual das duas autoras se refere, inexistindo
distintividade ou reconhecimento (identificação imediata) pelo público no
Brasil, tanto que a perícia reconhece que um consumidor brasileiro não é
capaz, ao avistar as peças, de fazer associação direta e imediata com a
Wacoal. As eventuais semelhanças entre as peças de lingerie são inerentes
ao segmento, isto é, tendência de mercado, inexistindo qualquer
possibilidade de confusão.
Há contrariedades e os preparos foram anotados.
Pela r. decisão de fls. 1808/1809, neguei a antecipação
da tutela recursal.
É o relatório, adotado o de fls. 1516/1518.
Em primeiro lugar, sem desmerecer a importância dos
temas de fundo, atuais e controvertidos, não se pode deixar de anotar que a
elaboração de peças processuais tão extensas dificultam e atrasam o
julgamento dos recursos.
Aliás, já na decisão saneadora o ilustre Juiz de Direito
afirmara que, pese o exacerbado animus combativo demonstrado por

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ambas as partes, rejeitava as preliminares arguidas em 14 laudas1!!!
Os combatentes, no entanto, talvez pela relativa
novidade dos temas propostos, preferiram tocar em aspectos que em nada
influenciam no julgamento, tendo esse feito já ultrapassado 1800 páginas.
Todas as preliminares, realmente, mereciam rejeitadas.
De ilegitimidade ativa da Wacoal não se pode cogitar,
pois, embora a Lei de Direitos Autorais mencione a pessoa física como
titular de determinada criação a ser protegida, na hipótese, como se verá, o
diploma legal não se aplica.
Também não há se falar em falta de interesse de agir se
a lingerie colacionada na inicial era apenas de uma peça piloto e não a
efetivamente comercializada pela ré, uma vez que toda a atividade
probatória desenvolveu-se tomando por base, também, estas últimas.
No que toca à impossibilidade jurídica do pedido,
conquanto a distintividade dos elementos seja questão para o mérito do
julgamento, o pedido foi deduzido de forma adequada e possível, tendo em
vista que a busca era de abstenção de comercialização de qualquer produto
que, supostamente, copiasse o design da linha Embarace Lace, não só os
apontados na inicial, não havendo qualquer impedimento legal para tanto.
Por fim, não se atina, em verdade, com a preocupação
acerca do documento de fls. 1074 declaração de antiga Vice-Presidente
da Wacoal afirmando que a linha de produtos Embrace Lace é uma obra
de criação coletiva desenvolvida entre 2006 e 2007 seja porque não é
determinante para discussão posta nos autos, seja porque não se
controverte que a sociedade estrangeira comercialize os produtos desde
1 Fls. 756.

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então.
No mérito, respeitado o convencimento do Magistrado
sentenciante, a hipótese desafia a improcedência.
Equivocadamente, a inicial descreve que peças do
vestuário e acessórios são passíveis de proteção por direito autoral,
independentemente de registro.
Ocorre que, embora claudicante no passado, doutrina e
jurisprudência têm sinalizado o descabimento da aplicação da Lei n.
9.610/98, porque as criações no âmbito da indústria da Moda não se
enquadram em nenhuma hipótese no artigo 7o.
De efeito, há lei mais apropriada à proteção dos
negócios da moda concepção, estampas, modelagem, acessórios etc. ,
qual seja, a Lei de Propriedade Industrial, que, em seu artigo 95 consagra o
desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando um visual novo e original na sua configuração
externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
José Carlos Tinoco Soares, citando Bry, relata que os
desenhos industriais remontam a 1.466, mercê de uma Ordenança sobre
os “tecidos de seda”, na Cidade Lyon-França, mas lembra que nem todos
os desenhos de forma podem ser classificados como industrial, justamente
porque alguns modelos artísticos ou estéticos carecem do caráter de
indústria, enquadrando-se apenas entre as obras do intelecto2.
No caso em análise, certamente não se está diante da
proteção conferida à obra do intelecto pela Lei de Direitos Autorais, já que,
inegável, a linha Embrace Lace é produzida na indústria, em escala
2 in Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. p. 148 e 155.

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internacional e apenas apresenta aformoseamento à lingerie, sem, contudo,
acrescer melhoria funcional ao uso ou apresentação dos produtos.
Há, todavia, barreira intransponível à proteção pelo
âmbito do desenho industrial ao design da linha das autoras, qual seja, a
ausência de registro no órgão responsável a conferir-lhe a característica de
novo, conforme exigência do artigo 96 da lei de regência.
E, se a perícia confirma que a linha Embrace Lace está
presente no mercado internacional desde 20073 e no Brasil desde
2011/2012, considera-se que o design encontra-se compreendido no estado
da técnica.
Resta, então, analisar a contenda sob o aspecto da
reprodução/imitação do trade dress, viés que acabou por seduzir o Juiz de
Direito pela parcial procedência.
Mesmo não havendo registro possível para o trade
dress, doutrina e jurisprudência reconhecem sua existência e proteção,
como se lê, por exemplo, no REsp 1.677.787/SC de relatoria da Min.
Nancy Andrighi.
O fenômeno, embora não previsto em lei, é reconhecido
como o conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos, disposições e
demais características que compõem a apresentação geral ou o formato do
produto ou de sua embalagem4.
Esse conjunto-imagem é o aspecto geral de como um
produto ou serviço é apresentado ao público, como ensina Maria Alicia
Lima:
3 Fls. 1046.
4 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas
Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2a ed. Rio de
Janeiro: Editos Lumes Juris, 2019, p. 214.

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Assim, trouxe algumas frases que falam um
pouco sobre o trade dress e que são bastante adequadas para definir
os limites do instituto. A primeira delas é de um advogado
americano Lloyd J. Jassin que assim colocou a definição de trade
dress: "produtos, assim como pessoas, têm personalidade; e uma
personalidade vencedora é o bem mais valioso de um titular de
marca. Um elemento chave da personalidade de um produto é a sua
embalagem; a imagem comercial de um produto é conhecida pelo
termo trade dress." Na própria definição do termo trade dress já se
encontra uma primeira interpretação que seria a vestimenta de um
produto, sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o
produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel, outra
expressão que revela bastante o espírito do trade dress, a identidade
visual. A proteção aqui no Brasil não é formal, na medida em que
não existe a possibilidade de fazer um registro, mas é protegida sob
o instituto de combate à concorrência desleal. E é isso que tem sido
a nossa vivência em relação a esse assunto. [...] Estes eram os
exemplos que queria trazer, apenas para ressaltar que, independente
do produto, nos parece que existe uma tendência, não só no Brasil
como em outros países do mundo, de realmente reconhecer que o
conjunto de elementos e imagens de uma marca, ou seja, sua
vestimenta, também devem ser protegidos e não apenas aqueles
elementos que foram registrados nos órgãos de proteção à
propriedade intelectual5.
Pois bem.
Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela
antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie das autoras e
da ré está no próprio produto e não no conjunto-imagem que envolve o
produto.
No que toca à semelhança entre os próprios produtos, a
perícia concluiu:
A Perícia constatou que há semelhança entre
os produtos da lide, principalmente quando comparadas peças de
5 LIMA, Maria Alicia. Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do
XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70.

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mesmo modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste
Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos de
terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos doutrinários acima
expostos, parece refletir o comportamento natural dos diversos
atores do mercado da moda. Por último, constatou a Perícia que a
semelhança entre os produtos considerados ocorre de maneira mais
ou menos intensa , na medida em que mesmos elementos constam
ou não nas peças comparadas. Em outras palavras, uma calcinha
ou sutiã da Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses
produtos da Linha Majestic na medida em que neles coincidem,
concomitantemente, as cores, a modelagem e a posição onde os
bordados estão localizados nos produtos. Já para o elemento
principal que personalizada as Linhas, que é desenho bordado,
considera a Pericia que os desenhos das linhas de produtos,
efetivamente comercializados por Requerentes e Requerida, são
ambos compostos por florais, mas possuem diferenças significativas
entre si6.
Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora
haja semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados considerados
o principal elemento distintivo entre as linhas das partes e contendo
diferenças significativas, não há se falar em imitação, principalmente por
se considerar que não há registro do desenho industrial e o movimento é
cíclico. Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos com
produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de tendência do
segmento.
Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado
violação ao trade-dress, não há como se inferir dos autos em que aspecto
houve sua violação.
De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das
marcas Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope quando da
comercialização dos produtos descritos como contrafatores.
Ao contrário, embora a Loungerie faça parte do
6 Fls. 1.102.

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cotidiano do público frequentador de shoppings centers no País, não há
demonstração de que a marca Wacoal esteja difundida perante o público
consumidor brasileiro e, principalmente, que tivesse caído no gosto
justamente pelas características contidas na sua linha Embrace Lace, cujo
design pudesse ser tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à
sua indevida reprodução.
Em suma, por qualquer ângulo que se analise,
ressalvada a semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da
moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de desleal que
pudessem ensejar a confusão ao público consumidor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré para
julgar improcedente a ação, prejudicado o das autoras, invertida a
sucumbência, já arbitrada em percentual máximo.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

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Voto no 40.593
Apelação Cível no 1043901-02.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Wacoal America Inc e Loungerie S/A
Apelado/Apelante: Hope do Nordeste Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento do DD. Relator Sorteado e o
faço para dar provimento em parte ao recurso das autoras e negar
provimento ao recurso da ré.
Trata-se de pedido pautado na prática prevista nos
incisos do art. 195 da Lei n° 9.279/1996. Alegação de que a ré ter-se-ia
aproveitado da tecnologia de titularidade da autora para a fabricação e
comercialização de produtos idênticos (art. 195, III e VI da LPI 9.279/96).
O i. Relator entendeu inexistir imitação de produtos,
concluindo pela improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que
“além de a perícia não ter confirmado violação ao trade-dress , não há como
se inferir dos autos em que aspecto houve sua violação”:
Resta, então, analisar a contenda sob o aspecto da
reprodução/imitação do trade dress, viés que acabou por
seduzir o Juiz de Direito pela parcial procedência.
Mesmo não havendo registro possível para o trade dress,
doutrina e jurisprudência reconhecem sua existência e
proteção, como se lê, por exemplo, no REsp 1.677.787/SC de
relatoria da Min. Nancy Andrighi.
O fenômeno, embora não previsto em lei, é reconhecido como
o conjunto de cores, letras, dizeres, figuras, desenhos,
disposições
e
demais
características
que
compõem a

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apresentação geral ou o formato do produto ou de sua
embalagem(SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas
Aquisição,
Exercício e Extinção de Direitos , 2a ed. Rio de Janeiro: Editos
Lumes Juris, 2019, p. 214).
Esse conjunto-imagem é o aspecto geral de como um produto
ou serviço é apresentado ao público, como ensina Maria Alicia
Lima:
Assim, trouxe algumas frases que falam um pouco sobre o
trade dress e que são bastante adequadas para definir os
limites do instituto. A primeira delas é de um advogado
americano Lloyd J. Jassin que assim colocou a definição de
trade
dress:
"produtos,
assim
como
pessoas,
têm
personalidade; e uma personalidade vencedora é o bem mais
valioso de um titular de marca. Um elemento chave da
personalidade de um produto é a sua embalagem; a imagem
comercial de um produto é conhecida pelo termo trade dress."
Na própria definição do termo trade dress já se encontra uma
primeira interpretação que seria a vestimenta de um produto,
sua roupagem. O trade dress é o aspecto geral de como o
produto ou serviço é apresentado ao público; é o look and feel,
outra expressão que revela bastante o espírito do trade dress,
a identidade visual. A proteção aqui no Brasil não é formal,
na medida em que não existe a possibilidade de fazer um
registro, mas é protegida sob o instituto de combate à
concorrência desleal. E é isso que tem sido a nossa vivência
em relação a esse assunto. [...] Estes eram os exemplos que
queria trazer, apenas para ressaltar que, independente do
produto, nos parece que existe uma tendência, não só no
Brasil como em outros países do mundo, de realmente
reconhecer que o conjunto de elementos e imagens de uma
marca, ou seja, sua vestimenta, também devem ser protegidos
e não apenas aqueles elementos que foram registrados nos
órgãos de proteção à propriedade intelectual (SCHMIDT,
Lélio Denicoli. Marcas
Aquisição, Exercício e Extinção de
Direitos , 2a ed. Rio de Janeiro: Editos Lumes Juris, 2019, p.
214)
Pois bem.
Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela
antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie

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das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-
imagem que envolve o produto.
Conforme consignei na decisão que indeferiu a tutela
antecipada recursal, a semelhança entre as peças de lingerie
das autoras e da ré está no próprio produto e não no conjunto-
imagem que envolve o produto.
No que toca à semelhança entre os próprios produtos, a
perícia concluiu:
“A Perícia constatou que há semelhança entre os produtos da
lide, principalmente quando comparadas peças de mesmo
modelo e cores, como ficou demonstrado no Item 5.2 deste
Laudo. Constatou também haver semelhanças com produtos
de terceiros, o que, de acordo com os ensinamentos
doutrinários acima expostos, parece refletir o comportamento
natural dos diversos atores do mercado da moda. Por último,
constatou a Perícia que a semelhança entre os produtos
considerados ocorre de maneira mais ou menos intensa , na
medida em que mesmos elementos constam ou não nas peças
comparadas. Em outras palavras, uma calcinha ou sutiã da
Linha Embrace Lace pode ser mais semelhante a esses
produtos da Linha Majestic na medida em que neles
coincidem, concomitantemente, as cores, a modelagem e a
posição onde os bordados estão localizados nos produtos. Já
para o elemento principal que personalizada as Linhas, que é
desenho bordado, considera a Perícia que os desenhos das
linhas
de
produtos,
efetivamente
comercializados
por
Requerentes e Requerida, são ambos compostos por florais,
mas possuem diferenças significativas entre si” (fl. 1.102).
Sendo assim, no que toca ao próprio produto, embora haja
semelhanças, sendo os desenhos dos bordados rendados
considerados o principal elemento distintivo entre as linhas
das partes e contendo diferenças significativas, não há se
falar em imitação, principalmente por se considerar que não
há registro do desenho industrial e o movimento é cíclico.
Assim, diante das demais imagens colacionadas aos autos
com produtos fabricados por outras concorrentes, trata-se de
tendência do segmento.
Por outro lado, além de a perícia não ter confirmado violação

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ao trade-dress , não há como se inferir dos autos em que
aspecto houve sua violação.
De efeito, não se descreveu qual é a vestimenta das marcas
Wacoal e Loungerie que teria sido usurpada pela Hope
quando da comercialização dos produtos descritos como
contrafatores.
Ao contrário, embora a Loungerie faça parte do cotidiano do
público frequentador de shoppings centers no País, não há
demonstração de que a marca Wacoal esteja difundida
perante o público consumidor brasileiro e, principalmente,
que tivesse caído no gosto justamente pelas características
contidas na sua linha Embrace Lace, cujo design pudesse ser
tão distinto que pudesse conduzir seus concorrentes à sua
indevida reprodução.
Em suma, por qualquer ângulo que se analise, ressalvada a
semelhança que exsurge da própria tendência no mercado da
moda íntima, não se vislumbra atos de concorrência de
desleal que pudessem ensejar a confusão ao público
consumidor.
Respeitado o entendimento do i. Relator Sorteado
entendo que em matéria de concorrência desleal não há como limitar o
alcance da proteção do trade dress na imitação de produtos criados pela
autora para sua nova linha de lingerie.
Cabe a esta Câmara Especializada definir se há
aproveitamento parasitário da ré a caracterizar atos de concorrência desleal
definidos na Lei de Regência, conforme claramente postulado na inicial.
A ausência de registro de desenho industrial não pode
ser obstáculo à pretensão de quem, na defesa de seu produto, aponta
identidade entre este e o fabricado e comercializado por concorrente no
mesmo segmento de mercado. Bastaria ao contrafator não apor a marca do
concorrente (ou sua imitação) no produto para liberar ao mercado, a seu
favor, produto idêntico ou copiado do produto fabricado ou comercializado
por este concorrente.
Com essa liberalidade, autorizada estaria a contrafação

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de inúmeros produtos vendidos ao público consumidor: bolsas de grife, sem a
marca de origem, tênis com marcas distintas mas que se identificam
visualmente com o principal fabricante de prestígio, camisas polos sem o
emblema exclusivo, mas com corte, cortes e linhas idênticas à mais
exclusiva marca consumida.
Na origem, a definição de trade dress é mais ampla do
que a que vem sendo acolhida, em regra, no Judiciário Brasileiro, conforme
define o Black's Law Dictionary (Eighth Edition, Bryan A. Garner, Editor in
Chief, 1999, p. 1.530):
The overall appearence and image in the marketplace of a
product or a commercial enterprise. For a product, trade
dress typically comprises packing and labeling. For an
enterprise it typically comprises design and décor, If a trade
dress is distinctive and nonfunctional, it may be protected
under trademark law
Also termed getup, look and fell
[Cases: Trade Regulation # 43 C.J.S. Trade-Marks,
Trade-
Names and Unfair Competions
§§ 49-50]
The trade dress of a product is essentially its total image and
overall appearance. It involves the total image of a product
and may include feature such as size, shape, or color
combinations, texture, graphics, or even particular sales
techniques. Two Pesos, Inc. v. Taco Cavna Inc. 505 US 763,
765 n.1, 112. S.Ct. 2753, 2755 n. 1 (1992) (citations omited).
Significa, assim que, por definição conjunto imagem é “a
aparência geral e a imagem no mercado de um produto ou empresa
comercial. Para um produto, a imagem comercial geralmente inclui
embalagem e a rotulagem. Para uma empresa, normalmente compreende
design e decoração. Se uma imagem comercial for distinta e não funcional,
ela pode ser protegida pela lei de marcas - também denominada get up
(aparência), look (aparência) e fell (aparência). [Casos: Regulamento
Comercial # 43 C.J.S. Marcas registradas, nomes comerciais e competições
desleais §§ 49-50] A imagem comercial de um produto é essencialmente sua
imagem total e aparência geral. Envolve a imagem total de um produto e
pode incluir características como tamanho, forma ou combinações de cores,
textura, gráficos ou até mesmo técnicas de vendas específicas. Two Pesos,

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Inc. v. Taco Cabana Inc. 505 US 763, 765 n.1, 112. S. Ct. 2753, 2755 n. 1
(1992) (citações omitidas).
Nessa linha o entendimento de respeitável doutrina
(Camelier da Silva, Alberto Luís, Concorrência
desleal
atos de confusão.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 138-139):
Logo, escudado no interesse em diferenciar-se, bem como no
interesse difuso de defesa do consumidor em não ser levado a
engano na hora da compra, pode o empresário, que se sente
lesado pelas condutas desleais do concorrente, propor
medidas judiciais para a cessação imediata do ilícito, bem
como compor perdas e danos.
Entretanto, a prática forense tem demonstrado que, por não
existir, a rigor, um 'certificado de registro' que outorgue a
propriedade ao lesado, os magistrados têm evitado a
concessão de medidas liminares de abstenção, ou mesmo
tutelas antecipadas com a mesma finalidade, por não se
sentirem seguros quando ao 'direito' do autor da demanda de
excluir concorrente, ou melhor, o produto do concorrente nas
condições apresentadas no mercado à época do litígio.
Quanto à perícia, a r. sentença foi enfática ao mencionar
a semelhança e afastou a opinião do Sr. Perito que entendeu que essa
semelhança “parece refletir o comportamento natural dos diversos autores
do mercado de moda” (fl. 1.102, item 2). Essa conclusão, de cunho jurídico
não compete ao perito Engenheiro Civil, mas à técnica jurídica, por se tratar
de interpretação de dispositivo previsto a legislação jurídica e, portanto, de
exegese de direito positivo.
Aliás, ao responder ao quesito da requeria sob n. H45,
sobre se houve ou não ato de concorrência desleal, o perito corretamente
declinou, julgando prejudicado o enfrentamento do quesito (fl. 1.101):
A perícia entende que responder se não houve ato de
concorrência desleal por parte da ré ultrapassa os limites de
sua designação, por não ser de caráter técnico. Os atos de
concorrência desleal estão tipificados na LPI, em seu art. 195,
conforme transcrito no item 4.2 deste laudo.

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O Magistrado bem expôs os fatos e sua conclusão neste
capítulo da bem lançada fundamentação sentencial:
A perícia constou que há semelhança entre os produtos da
lide, principalmente
quando comparadas
peças de mesmo
modelo e cores, como ficou demonstrado
no Item 5.2. deste
Laudo (fls.1102).
O perito, também, afirmou que: “entende que as peças
reproduzidas
nas fotos são, de fato, semelhantes,
possuem
cores semelhantes,
tem a presença de bordado imitando
renda, possuem modelagem
semelhante
e, portanto, poderiam
ser confundidas
pelas consumidoras
no que diz respeito a se
tratar de peça da marca Hope ou Wacoal, caso estejam lado a
lado, no mesmo local, ou vestidas ao corpo. ” (fls.882).
Ressaltou, ainda, que “esta diferença no bordado é facilmente
identificável
como não há, em ambas as peças, nenhum
formato ou desenho que remeta à respectiva marca, o
consumidor
comum no Brasil dificilmente
seria capaz de
distinguir qual peça seria de qual fabricante,
principalmente

se não for um consumidor
assíduo de uma dessas peças em
especial ”. (fls. 1055).
Importante salientar que a livre concorrência não constitui
princípio absoluto, encontrando limites nos postulados da
ética, lealdade e boa-fé, bem como nos direitos dos demais
concorrentes.
[..]
Sobre o tema, Denis Barbosa é categórico ao afirmar que
apenas “têm proteção contra a concorrência
ilícita os
elementos não funcionais das embalagens,
estejam protegidos
por registro de desenho industrial ou de marca tridimensional

(quando a concorrência
é ilícita por ser interdita), ou sejam
simplesmente
objeto da criatividade
concorrencial,
antes ou
prescindindo
de qualquer registro (quando a concorrência
é
ilícita por ser desleal)” (op. cit., sem destaque no original).
Outro elemento que deve estar presente para que o titular do

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direito possa reclamar tutela jurídica é sua distintividade

frente aos concorrentes,
valendo nota a inferência de Gustavo
Piva de Andrade, segundo o qual “o escopo de proteção
conferido ao trade dress é diretamente
proporcional
ao seu
grau
de
disntintividade.

Trade
dresses
únicos
e
absolutamente
distintitvos
são merecedores
de um amplo
escopo de proteção” (O trade dress e a proteção da identidade
visual de produtos e serviços. In: Revista da ABPI, n. 112,
2011, p. 4).
Imprescindível, igualmente, para que
se
reconheça
proteção ao conjunto-imagem,
haver possibilidade
de confusão
ou associação indevida entre os produtos ou serviços, práticas
anticoncorrenciais
apta a ensejar desvio de clientela.
Por fim, mas não menos importante,
é necessário ressaltar
que a tutela jurídica conferida ao trade dress quando violada
a lealdade concorrencial
independe de eventual amparo
específico conferido formalmente
pelos órgãos competentes
a
elementos autônomos
que o integram, como a que pode
resultar de eventual registro da marca ou do desenho
industrial ou, ainda, do direito autoral.
Isso porque a proteção ao conjunto-imagem
é autônoma,

fundamentando-se,
conforme já demonstrado,
na repressão à
concorrência

desleal
(art.
2o,
V,
da
LPI),
e
não,
necessariamente,

nos
institutos
formais
de
direito
de
propriedade
intelectual ” (grifo nosso).
No caso dos autos, a comparação feita a partir das fotografias
ou imagens indica, sem dúvida, uma proximidade entre os
produtos, de modo a ocasionar possível confusão visual e,
consequentemente, desvio de vendas.
Portanto, de rigor reconhecer que houve
aproveitamento
indevido de conjunto-imagem alheio por parte da ré, que
reproduziu sem autorização o “trade dress” criado pelas
Autoras, provocando dúvida ou erro, público consumidor para
determinados produtos ou serviços, lesando o respectivo
titular.
Sobre a
caracterização
de
confusão
nos
consumidores, importante destacar alguns dos comentários

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feitos nas redes sociais da ré às fls. 03, 15, 218, 219, tais
como: “Só pode ser coincidência
mesmo, outra peça idêntica à
da @loungerie? ”, “O preto é muito parecido com aquele que
vende na loungerie ”, “Parceria com a loungerie ?”, “Mas essa
camisola não é da loungerie ?”
De acordo com o laudo (fls. 1046): “No caso, o usuário
identificado no Instagram como hope.oficial, pertence à
empresa Hope. Através deste usuário, a própria funcionária
da empresa Hope apresentou o produto como sendo “coleção
com peças exclusivas da Wacoal feitas para Hope”. A pronta
identificação das peças como sendo da marca Wacoal ocorreu
tendo em vista a similaridade das peças, mas também pela
publicação da Requerida, através da qual mencionou o nome
“Wacoal””.
Importante destacar a consideração do perito sobre as alças
para elucidar o aproveitamento indevido da ré (fls. 1030):
“Além da semelhança
geral já comentada
pelo Perito, pode-se
destacar um exemplo de semelhança
entre as peças através
da comparação
das alças das camisolas (Figuras 27 e 28),
alças estas que são quase idênticas em forma, dimensões e
materiais. Nesse caso das alças, podese afirmar que seria
possível fabricar a peça com outro tipo de alça, sem prejuízo
para a funcionalidade,
qualidade ou para o visual da camisola
como um todo ”.
Levando em consideração que os produtos competem no
mesmo
mercado,
a
coleção
das
Autoras
foi
criada
anteriormente a da ré, os produtos criados pelas Autoras
apresentam
distintividade
gráfico-visual
frente
aos
concorrentes e a composição de suas características estéticas
não decorre de considerações técnicas ou funcionais,
necessário reconhecer que os requisitos anteriormente
destacados
(funcionalidade,
distintividade,
confusão
ou
associação indevida entre produtos) estão preenchidos no caso
em análise.
De acordo com a perícia, “a identificação
inequívoca
do
fabricante ou da marca se dá pela etiqueta do produto e pela
presença
de
elementos
distintivos
que
não
aparecem
claramente
nas referidas imagens ”, porém a pura existência
de etiqueta, não é suficiente para desqualificar o ato de

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concorrência desleal caracterizado pela cópia do “trade dress”
do concorrente, mormente porque não se trata de pretensão
fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de
elementos (forma, tamanho, cores, disposição, material
utilizado) que formam a percepção visual do produto, a qual
goza de tutela jurídica autônoma.
Observa-se que a conclusão do perito oficial de essa
semelhança “parece refletir o comportamento natural dos diversos autores
do mercado de moda” (fl. 1.102, item 2). Entretanto, ao responder ao quesito
da requerida sob n. H38 afirmou (1.098):
Tendência é termo complexo e abrangente, que se modifica ao
longo do tempo e pode apresentar-se de maneiras diversas,
contemplando
design, cores, tonalidades e modelagem.
Portanto, o perito não pode afirmar que há uma tendência de
uso de cores contrastantes nesses tipos de peças, pois
dependendo do tipo de peça e da época, pode ser identificada
também a tendência de utilização de cores com pouco
contraste. No entanto, é possível afirmar que o uso de cores
contrastantes, destacando o desenho do bordado, é bastante
comum em peças de lingerie comercializadas nos últimos anos
no Brasil.
Sem relevância técnica, portanto, a opinião pericial
quanto à “sua impressão” de existir um comportamento natural dos diversos
autores do mercado de moda.
Há de se destacar que as características comuns,
informadoras de um produto em determinada época no caso, as rendas e
os bordados em peças de lingerie (poderia ser a tendência no desenho de
automóveis ou de computadores, por exemplo) não se confundem com os
conceitos que definem atos concorrenciais de imitação dessas rendas e
bordados (ou da integral forma ou aspecto de um computador, de um
automóvel, de uma embalagem de perfume).
E basta um olhar nas imagens que se encontram nos
autos, identificadas desde logo na inicial nos itens 6, 12, 32 e 33 para

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concluir que a r. sentença andou bem ao dar provimento (em parte) ao
pedido inicial.
Por esses fundamentos, portanto, meu voto mantém os
fundamentos de primeiro grau, divergindo somente quanto ao valor do dano
moral que, no entendimento deste julgador, deve ser ampliado para R$
50.000,00 para cada autora, como pretendem as autoras.
Em conclusão, pelo meu voto dou provimento em parte
ao recurso das autoras e nego provimento ao recurso da ré.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

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JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
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Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD136
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1043901-02.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.