Tribunal: TJSP
Processo: 2169818-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE A AUTORA APRESENTE PEDIDO CERTO E DETERMINADO (ARTS. 322 e 324 CPC) – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO – Pedido de "remoção de eventuais outros links que usarem a marca protegida Kenko Patto como palavra-chave contidos nas contas de anúncio já identificadas nesta petição". Pedido que se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE A AUTORA APRESENTE PEDIDO CERTO E DETERMINADO (ARTS. 322 e 324 CPC) – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO – Pedido de "remoção de eventuais outros links que usarem a marca protegida Kenko Patto como palavra-chave contidos nas contas de anúncio já identificadas nesta petição". Pedido que se mostra genérico e de conteúdo normativo, o que, de regra, não é autorizado pelo sistema processual (art. 492, CPC) – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (arts 114, 115 e 506, CPC) – A natureza da relação jurídica e a incindibilidade do objeto da causa exigem a presença dos anunciantes que contrataram o serviço "Google Ads". Pelas peculiaridades do caso concreto, a alegada concorrência desleal e o desvio de clientela não podem ser atribuídos exclusivamente a uma única parte, se o fato gerador decorre da participação tanto do contratante (anunciante) como da contratada (Google). Não cabe atribuir a prática de ato ilícito exclusivamente a uma das contratantes (GOOGLE), sem que a outra contratante (ANUNCIANTE) possa exercer seu direito de defesa contra a investida da autora. Além disso, a não-citação dos litisconsortes necessários gera a ineficácia da sentença. Em caso de eventual acolhimento do pedido da autora, a decisão será inexequível e não produzirá os efeitos desejados (art. 506, CPC). Por fim, o pedido de fornecimento dos dados dos anunciantes pode encerrar ofensa à inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet (cf. arts. 7o, 8o e 23 da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet) – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169818-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KENKOBIO
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, é agravado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2169818-52.2019.8.26.0000 -Voto no 25037
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VOTO No 25037
AI n. 2169818-52.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central 2a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem)
AGRAVANTE: KENKOBIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI
AGRAVADA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
JUIZ: DR. EDUARDO PALMA PELLEGRINI
Autos de origem: 1050271-26.2019.8.26.0100
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECISÃO
AGRAVADA QUE DETERMINOU A EMENDA
DA PETIÇÃO INICIAL PARA QUE A AUTORA
APRESENTE
PEDIDO
CERTO
E
DETERMINADO (ARTS. 322 e 324 CPC)

INCONFORMISMO
DA
AUTORA

NÃO
ACOLHIMENTO
Pedido de “remoção de
eventuais outros links que usarem a marca
protegida Kenko Patto como palavra-chave
contidos
nas
contas
de
anúncio
já
identificadas nesta petição”. Pedido que se
mostra genérico e de conteúdo normativo,
o que, de regra, não é autorizado pelo
sistema
processual
(art.
492,
CPC)

LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
(arts 114, 115 e 506, CPC) A natureza da
relação jurídica e a incindibilidade do
objeto da causa exigem a presença dos
anunciantes que contrataram o serviço
“Google Ads”. Pelas peculiaridades do caso
concreto, a alegada concorrência desleal e
o desvio de clientela não podem ser
atribuídos exclusivamente a uma única
parte,
se
o
fato
gerador
decorre
da
participação
tanto
do
contratante
(anunciante) como da contratada (Google).
Não cabe atribuir a prática de ato ilícito
exclusivamente a uma das contratantes
(GOOGLE), sem que a outra contratante

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(ANUNCIANTE) possa exercer seu direito
de defesa contra a investida da autora.
Além disso, a não-citação dos litisconsortes
necessários gera a ineficácia da sentença.
Em caso de eventual acolhimento do pedido
da autora, a decisão será inexequível e não
produzirá os efeitos desejados (art. 506,
CPC). Por fim, o pedido de fornecimento
dos dados dos anunciantes pode encerrar
ofensa à inviolabilidade e sigilo do fluxo
das comunicações pela internet (cf. arts.
7o, 8o e 23 da Lei 12.965/2014
Marco
Civil da Internet)
RECURSO CONHECIDO
EM
PARTE,
E
NA
PARTE
CONHECIDO,
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por KENKOBIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI contra
decisão que, na ação de obrigação de fazer, ajuizada contra GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA., determinou a emenda da petição inicial.
A
agravante
sustenta,
em
resumo,
que
é
desnecessária nova emenda da petição inicial, vez que narrou
apropriadamente os fatos e fundamentos, formulando pedido certo e
determinado, sendo desnecessária a ampliação do polo passivo.
Assevera que estão presentes os pressupostos para a
concessão da tutela de urgência, uma vez que a agravada está se
apropriando de marca protegida e registrada pela agravante para
obtenção
indevida
de
lucros,
vendendo-as
a
outras
empresas
concorrentes para ser utilizada como palavras-chave na plataforma
GOOGLE ADWORDS.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo e de tutela
antecipada recursal (fls. 51/52), sobreveio resposta recursal (fls.

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70/87). A autora agravante ofertou agravo interno.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, fica prejudicada a análise do Agravo
Interno tirado contra a decisão a decisão de fls. 51/52, em razão do
julgamento do presente Agravo de Instrumento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
KENKOBIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI contra o
agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qual a autora alega, em
síntese, que é titular do registro perante o INPI da marca mista e
nominativa “KENKO PATTO”, sendo referência nacional no ramo de
colchões terapêuticos e magnéticos.
Afirma que a ré GOOGLE está violando seu direito
marcário, com desvio de clientela, fato que configura crime (art. 195,
III, LPI). Isso porque a ré, ora agravada, contrata com terceiros seu
serviço de publicidade, denominado “Google Ads”, pelo qual estes
contratantes vinculam seu site ou determinado produto à determinada
palavra (marca ou nome).
A autora aduz que, ao realizar pesquisa com referido
termo na plataforma do Google, constatou vários “resultados pagos”, ou
seja, verificou diversas empresas utilizam sua marca (“KENKO PATTO”)
para anunciar e comercializar produtos similares, induzindo os
consumidores em erro, tudo em prejuízo de seu direito marcário.
Para tanto, tais empresas concorrentes estariam se

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utilizando de ferramenta comercializada pela ré, denominada “Google
Ads” (antes denominada Google Adwords), pela qual, utilizando de links
patrocinados, a pesquisa pelo termo “KENKO PATTO” conduziria a
outros sites, em flagrante concorrência desleal e violação dos direitos da
autora.
Então,
ajuizou
ação
de
obrigação
de
fazer,
objetivando que a ré GOOGLE remova os links e as palavras-chaves
“Kenko Patto”, bem como que seja impedida de comercializar ou ofertar
como palavras-chave, em seu serviço de link patrocinado, o termo
“KENKO PATTO”.
Postulou tutela de urgência, para que a ré proceda à
remoção de links patrocinados que vêm usando a marca “Kenko Patto”
(relação a fls. 13/15 dos autos de origem), a relação das contas de
anúncios envolvendo a palavra-chave “Kenko Patto” (fls. 16 e 72/87 dos
autos de origem).
Em 04/06/2019, o MM. Juízo “a quo” determinou a
emenda da petição inicial, nos seguintes termos:
“Determino que a autora, em 15 dias, emende a petição inicial
(art. 321 do CPC), para formular pedido certo e determinado,
não sendo possível a utilização de expressões genéricas como
"a remoção de eventuais outros links que usarem a marca
protegida Kenko Patto como palavra-chave contidos nas
contas de anúncio já identificados nesta petição e demais e
que forem localizados ao longo da demanda" (fls. 15).
Observo ainda que o pedido deve abranger apenas integrantes
do polo passivo da demanda, devendo a autora também
emendar a petição inicial para inclusão no polo passivo dos

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titulares dos anúncios que pretende sejam removidos”.
A autora apresentou a petição de fls. 72/87, com
emenda da petição inicial, reiterando o pedido de tutela de urgência nos
seguintes termos: “(i) a remoção dos links patrocinados apontados
nesta petição inicial (itens 1 a 13); (ii) a remoção de eventuais outros
links que usarem a marca protegida “Kenko Patto” como palavra-chave
contidos nas contas de anúncio já identificadas nesta petição; (iii) a
inserção de filtro para prevenir eventuais novos usos indevidos da
marca como palavra-chave, de modo que apenas os parceiros
autorizados pelo Autor possam fazer tal uso (como apontados no doc.
6); além de (iv) o fornecimento de relatório completo das campanhas e
das contas de anúncios relacionadas aos anúncios aqui apontados
envolvendo a palavra-chave “Kenko Patto”, contendo, no mínimo,
informações como: a. período inicial, final e duração da campanha; b.
valor investido; c. taxa de conversão dos anúncios; d. dados cadastrais
completos relativos à empresa contratante dos serviços de anúncio; e.
demais informações disponíveis relativas ao uso da palavra-chave em
comento. (v) A estipulação do prazo de até 5 dias para cumprimento
das obrigações de fazer, cominando-se multa diária no valor de R$
10.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial” (fls. 72/87).
Também apresentou embargos de declaração a fls.
88/89. Na sequência, o MM. Juízo “a quo”, rejeitando os embargos de
declaração, determinou
“(...) que a autora, em 15 dias, emende a petição inicial (art.
321 do CPC) para formular pedidos certos e determinados
(arts. 322 e 324 do CPC), não sendo possível a utilização de
expressões genéricas tais como 'a remoção de eventuais
outros links que usarem a marca protegida Kenko Patto como

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palavra-chave contidos nas contas de anúncio já identificadas
nesta petição'; e, além disso, para incluir no polo passivo da
demanda os titulares dos anúncios que pretende sejam
removidos, que é necessária tendo em vista que tutela
pretendida atingirá os direitos dos referidos terceiros, e
plenamente possível tendo em vista que inclusive já foram
especificadas as URLs de destino dos referidos anúncios” (fl.
90, dos autos de origem).
Nesse contexto, o recurso deve ser conhecido apenas
em parte.
Com efeito, a decisão hostilizada determinou apenas
a emenda da petição inicial, sendo certo que o pedido de tutela de
urgência não foi objeto da decisão agravada.
Em outras palavras, a insurgência referente à tutela
provisória mostra-se prematura e a incursão sobre a matéria, que não
restou decidida pelo MM. Juízo “a quo”, implicaria supressão de
instância. Portanto, quanto ao pedido de tutela provisória, o recurso
não pode ser conhecido.
Na parte conhecida, concernente à emenda da
inicial, o recurso não pode ser acolhido, pelas exatas considerações
apontados
pelo
ilustre
Magistrado,
Dr.
EDUARDO
PALMA
PELLEGRINELLI.
Verifica-se da petição inicial e respectiva emenda (fls.
01/16 e 72/87 dos autos de origem) que a ação foi ajuizada pela
agravante KENKOBIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
contra a agravada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

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A autora deixou claro que pretende a retirada dos
links
patrocinados
utilizados
pela
ferramenta
“Google
Ads”,
a
identificação de seus contratantes e que o réu seja compelido a criar
mecanismo para prevenir a utilização de sua marca registrada.
Nessa parte, o pedido de “remoção de eventuais
outros links que usarem a marca protegida Kenko Patto como palavra-
chave contidos nas contas de anúncio já identificadas nesta petição”,
sobre ser genérico, apresenta conteúdo normativo, o que, de regra, não
é autorizado pelo sistema processual.
Em
outras
palavras,
eventual
decisão
que
determinasse a remoção de “eventuais outros links” teria natureza de
norma jurídica de conteúdo abstrato, a valer para o futuro incerto e
eventual, em ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 492, CPC
(“A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional”).
Aliás,
tal
pretensão,
por
ser
genérica
e
indeterminada, pode afetar e prejudicar inclusive as prórias empresas
licenciadas ou autorizadas a usar, legitimamente, a marca “Kenko
Patto”.
Inclusão no polo passivo dos titulares dos
anúncios, como litisconsortes passivos necessários. Na presente
ação, a autora agravante tem de providenciar a inclusão dos titulares
dos anúncios que pretende sejam removidos, visto ser caso de
litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114, CPC.
Em primeiro lugar, como as pretensões são de

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cessação dos anúncios, remoção dos links e de palavras chaves, bem
como fornecimento de dados dos anunciantes, o litisconsórcio se faz
necessário m razão da natureza da relação jurídica e da incindibilidade
do objeto.
A situação seria distinta se o pedido fosse tão
somente para que os terceiros anunciantes se abstivessem da prática
de concorrência desleal.
Mas
na
hipótese
concreta,
considerando
os
fundamentos jurídicos e o objeto da lide, é caso de litisconsórcio passivo
necessário.
Explicando.
A GOOGLE presta um serviço de
publicidade, por meio de uma ferramenta denominada “Google Ads”
(antigo AdWords), pela qual o contratante vincula seu site ou anúncio à
determinada palavra (marca, nome), com vistas a incrementar e
desenvolver seus negócios.
Por esse serviço (ou ferramenta), o interessado na
aquisição de determinado produto ou serviço, ao fazer a busca por
determinada palavra-chave, obtém de forma mais rápida e direta vários
resultados, que podem ser gratuitos (denominado “resultado orgânico”)
ou pagos (“resultado patrocinado” ou “link patrocinados”).
Pelo
“resultado
patrocinado”,
surgem
diversas
empresas oferecendo seus produtos ou serviços, prática que pode, ou
não, constituir desvio indevido de clientela.
No caso em tela, a natureza da relação jurídica exige
a presença dos anunciantes que contrataram o serviço “Google Ads”,

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diante da incindibilidade do objeto da causa.
Com efeito, a causa de pedir invocada pela autora diz
respeito à prática de desvio de clientela e, pois, de concorrência desleal.
E os pedidos formulados pela autora são de cessação dos anúncios,
remoção dos links e das palavras chaves, bem como o fornecimento de
dados dos anunciantes, pretensões que inegavelmente atingem a esfera
jurídica dos terceiros anunciantes, que serão afetados diretamente por
eventual sentença de procedência.
Nesse contexto, a alegada concorrência desleal e o
desvio de clientela não podem ser atribuídos exclusivamente a uma
única parte, se o fato gerador deduzido pela autora decorre da
participação tanto do contratante (anunciante) como da contratada
(Google).
Cabe indagar: a alegada concorrência desleal é fruto
do “anúncio patrocinado”? Quem está sendo acusado da prática de
concorrência desleal?
A autora KENKOBIO diz que são a ré GOOGLE e os
terceiros anunciantes, relacionando, inclusive, os respectivos “URL”
(Uniform Resource Locator = localizador uniforme de recursos, isto é, o
endereço eletrônico). Daí a necessidade de todos (os supostos
concorrentes) figurarem como réus.
Estes terceiros anunciantes pagam, e muito, à
GOOGLE, para aparecerem logo na 1a. página da busca, como “link
patrocinado”, sendo imperiosa a presença de todos, na qualidade de
réus, até para poderem se defender.

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CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO,
há
muito,
já
destacava: “Ao exigir o litisconsórcio em certos casos, ou seja, ao ditar
a regra da necessariedade, a lei toma em consideração certo fatores de
aglutinação que aconselham ou mesmo tornam indispensáveis a
exigência. Esses fatores de aglutinação decorrem de realidades
disciplinadas pelo direito substancial (a incindibilidade da situação
jurídica) ou da conveniência, sempre meta-processual, de que o
processo tenha maior abrangência (o litisconsórcio por força de lei
específica)”. E ao comentar a distinção entre o litisconsórcio unitário e
necessário, ensina que, são “expressões de uma só idéia, qual seja a
inadmissibilidade de cindir determinada relação jurídica, pretendendo
inutilmente ditar uma solução endereçada a certa pessoa, sem ditar a
mesma solução com vista a outra” (“Litisconsórcio”, Malheiros, 4a.
edição, 1994, p. 159).
Segundo,
a
não-citação
dos
litisconsortes
necessários gera a ineficácia da sentença, nos termos dos arts. 115,
II, e 506, CPC.
No caso em debate, como dito, não cabe atribuir a
prática de ato ilícito exclusivamente à contratada (GOOGLE), sem que a
outra (contratante anunciante) possa exercer seu direito de defesa
contra as acusações da autora.
É importante ressaltar: no momento, não se está
afirmando a ocorrência, ou não, da prática do crime de concorrência
desleal, mas sim a necessidade de os anunciantes figurarem também no
polo passivo da ação.
Não havendo a citação dos anunciantes, em caso de
eventual acolhimento do pedido da autora sem a presença dos

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anunciantes, a decisão será inexequível e não produzirá os efeitos
desejados, como se infere do art. 506, CPC (“A sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”).
Por fim, existe a questão do sigilo. O pedido de
fornecimento dos dados dos anunciantes pode encerrar ofensa à
inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet, bem
com ao direito à privacidade, como a divulgação do conteúdo dos
contratos feitos com a GOOGLE, preço, estratégia de marketing (cf.
arts. 7o, 8o e 23 da Lei 12.965/2014 Marco Civil da Internet).
Tal circunstância reforça a necessidade da presença
dos contratantes no polo passivo da demanda, que poderão se
contrapor ao pedido de divulgação dos dados que estão em poder da ré
GOOGLE.
Do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
agravo interno, conheço em parte do recurso agravo de
instrumento, e na parte conhecida, nego-lhe provimento.
SÉRGIO SHIMURA
Relator