Tribunal: TJSP
Processo: 1012164-75.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção de ato ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória específica e inibitória – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (procedente o inibitório e improcedente o indenizatório).

Apelação – Descabimento – Utilização indevida da marca da autora – Marca de alto renome – Emprego de prefixo ou

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção de ato ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória específica e inibitória – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (procedente o inibitório e improcedente o indenizatório).

Apelação – Descabimento – Utilização indevida da marca da autora – Marca de alto renome – Emprego de prefixo ou sufixo que não relativizam a marca de alto renome – Proteção necessária – Recurso desprovido.

Recurso adesivo – Pretensão indenizatória – Indenização devida relativamente aos danos materiais e morais – Agir das rés que deve ser coibido a desincentivar a utilização de marca alheia em produtos por elas comercializados – Recurso provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso das rés e deram provimento ao adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012164-75.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SO NATURA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e SONATURA CASA DE
PRODUTOS NATURAIS E ORGÂNICOS - ME, são apelados/apelantes NATURA
COSMÉTICOS S/A e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 942
do CPC, negaram provimento ao recurso das rés e deram provimento ao recurso da
autora. Fará declaração de voto o desembargador sorteado, Des. Ricardo Negrão.
Acórdão com o 3o Desembargador, Des. Maurício Pessoa.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MAURÍCIO PESSOA, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURÍCIO PESSOA
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
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Voto no 15374
Apelação Cível no 1012164-75.2017.8.26.0004
Aptes/Apdos: So Natura Indústria e Comercio Ltda e Sonatura Casa de Produtos
Naturais e Orgânicos - Me
Apdos/Aptes: Natura Cosméticos S/A e Industria e Comercio de Cosmeticos
Natura Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Adriana Genin Fiore Basso
Ação de obrigação de fazer e não fazer (abstenção de ato
ilícito) c/c pedido indenizatório e pedido de antecipação de
tutela provisória específica e inibitória Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos (procedente o inibitório e
improcedente o indenizatório).
Apelação Descabimento Utilização indevida da marca da
autora Marca de alto renome Emprego de prefixo ou sufixo
que não relativizam a marca de alto renome
Proteção
necessária Recurso desprovido.
Recurso adesivo
Pretensão indenizatória
Indenização
devida relativamente aos danos materiais e morais Agir das
rés que deve ser coibido a desincentivar a utilização de marca
alheia em produtos por elas comercializados
Recurso
provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso das rés e deram
provimento ao adesivo da autora.
São recursos de apelação (principal e
adesivo) que o Relator prevento, o eminente Desembargador Ricardo
Negrão, assim relatou:

Recursos de apelação interpostos por So
Natura Indústria e Comércio Ltda. e Sonatura Casa de Produtos
Naturais e Orgânicos, de um lado, e Natura Cosméticos S/A e
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda., de outro, dirigidos

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à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Adriana Genin Fiore Basso,
MMa. Juíza de Direito da E. 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa,
Comarca de São Paulo, que julgou parcialmente procedente os
pedidos deduzidos pelas recorrentes adesivas para que as rés se
abstenham de utilizar o signo distintivo “Natura”, seja de forma
isolada ou em conjunto com outras expressões, bem como cessem de
utilizar o elemento “Natura” como elemento diferenciador de seu
nome empresarial e domínio, sob pena de multa a ser arbitrada.
Depois
de
rejeitar
a
preliminar
de
incompetência da Justiça Estadual, consignou a i. Magistrada
singular que as fotografias juntadas aos autos demonstram que as rés,
além de produtos alimentícios, comercializam cosméticos com o uso
do sinal Sonatura.

Entende que a junção do prefixo “So” à
expressão “Natura” é insuficiente para distinguir as marcas
“Sonatura” e “Natura”, motivo pelo qual devem as rés se abster de
utilizar as expressões “Sonatura” e “So Natura”.

Destacou que não obstante o art. 209 da LPI,
houve extensa convivência pacífica das marcas no mercado
empresarial, fato esse que somada à boa-fé das demandadas e falta de
indícios de prejuízos das autoras ou benefícios das rés, impede o
reconhecimento de direito à indenização por lucros cessantes.

Pontuou, ainda, que a imagem da autora não foi
abalada pelo uso das marcas pelas rés, conforme pesquisa IBOPE,
julgando improcedente também o pedido de indenização por dano
moral (fl. 1.524- 1.529).

Em razões recursais as rés sustentam a
tempestividade da contestação e da reconvenção, pois não consta nos
autos a data da juntada do aviso de recebimento da carta de citação.

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Aduzem, ainda, não terem sido previamente intimadas para se
manifestar sobre os embargos declaratórios, que foram parcialmente
acolhidos e modificaram a decisão agravada. Reiteram a preliminar
de incompetência absoluta, dada a necessária participação do INPI
no processo.

Quanto ao mérito, alegam que a expressão
“Natura” é de uso comum, como o próprio INPI já reconheceu ao
anotar apostilamento. Dizem inexistir qualquer colidência entre as
marcas e tecem considerações sobre o abuso de posição dominante,
pedindo a reforma integral da r. sentença, com a condenação das
autoras ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fl.
1.539-1.566).

Preparo em fl. 1.567-1.568, complementado em
fl. 1.651- 1.652.

Contrarrazões em fl. 1.576-1.617 apontando
para a insuficiência do preparo e prevenção desta C. Câmara. Quanto
ao mérito, aponta para a impossibilidade de coexistência pacífica
entre as marcas.

Recorrem adesivamente as autoras buscando a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais. Subsidiariamente, postulam o reconhecimento da
sucumbência mínima das demandantes e a consequente condenação
das rés ao pagamento integral das verbas de sucumbência (fl.
1.620-1.638).

Preparo em fl. 1.639-1.640.

Houve oposição das demandantes ao julgamento
virtual (fl. 1.658).

Autos conclusos em 6 de abril de 2020.

É o relatório.

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A esse relatório se acrescente que em
julgamento estendido (fls. 1.664) o Colegiado, por maioria, deu
provimento ao recurso adesivo da autora e negou provimento ao das rés,
vencido o Relator prevento que dava provimento ao recurso principal e
julgava prejudicado o adesivo nos termos da seguinte ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca de alto renome
(“Natura”) Proteção em todos os ramos de atividade
Proibição de uso por terceiros como marca, nome
empresarial, título de estabelecimento ou nome de domínio
Possibilidade, porém, de uso combinado com outras
expressões, por aglutinação ou por justaposição, como
marcas ou nomes empresariais Hipótese, ademais, em
que rés (“So Natura” e “Sonatura”) atuam no comércio de
alimentos e iniciaram suas atividades muitos anos antes do
reconhecimento do alto renome da marca da autora

Convivência pacífica das marcas por décadas Aplicação
do princípio da especialidade dadas as circunstâncias do
caso concreto
Inibitória improcedente
Apelação
provida e apelo adesivo prejudicado
Dispositivo: deram provimento ao recurso principal e
julgaram prejudicado o apelo adesivo.
Designado para o acórdão o 3o Juiz com
declaração de voto do Relator prevento.
É o relatório.

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A r. sentença recorrida, proferida pela Dra.
Adriana Genin Fiore Basso, MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível do Foro
Regional da Lapa, é a seguinte:

Vistos.

Natura Cosméticos S/A e Indústria e Comércio
de Cosméticos Natura Ltda ajuizaram ação contra So Natura
Indústria e Comércio Ltda e Sonatura Casa de Produtos Naturais e
Orgânicos. De início defende a competência deste juízo e legitimidade
de parte ativa. Quanto ao objeto da ação, dizem que pretendem
restabelecer a exclusividade do uso do elemento característico do
nome empresarial e da marca de alto renome Natura das Autoras,
compelindo as rés a se absterem de usa o sinal Natura, tanto como
marca, quanto como título de estabelecimento, nome empresarial e
nome de domínio. Discorrem sobre a legitimidade de parte passiva.
Diz que iniciou sua atividades no ano de 1969 e, já no ano seguinte,
passaram a empregar o sinal distintivo Natura como seu principal
signo distintivo. Discorre sobre o alto prestígio da marca e diz que a
marca Natura foi reconhecida como marca de alto renome pelo INPI.
Defende que a todos os pedidos de registro e registros de marcas que
imitem ou reproduza a marca Natura deverão ser indeferidos e
anulados. Dizem que as rés violaram direito de propriedade
intelectual das autoras especialmente porque, ao adotarem o uso do
sinal sonatura, o fazem com o sinal natura em destaque, como marca
de suas atividades que, dentre outras está o comércio de cosméticos.
Esclarecem que, a primeira ré depositou em 16/1/2003, o pedido de
registro da marca no 825.275.369, na classe 35, visando à proteção do

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sinal SONATURA QUALIDADE DE VIDA, que foi indeferido pelo
INPI com base no alto renome da marca NATURA. Do mesmo modo,
a segunda ré, também depositou em 22/3/2016, após publicação do
indeferimento da marca da 1a Ré, o pedido de registro da marca no
910.793.905, também na classe 35, visando à proteção do sinal
SONATURA, de modo que as autoras apresentaram a competente
Oposição, com análise pendente. Dizem que o uso da expressão SO
não afasta a violação tampouco a possibilidade de confusão ou de
associação do público consumidor. Houve notificação das rés,
visando composição amigável, sem êxito. Discorrem sobre os seus
direitos de propriedade e exclusividade das autoras sobre o sinal
distintivo NATURA e defendem que os registros conferem às Autoras
o direito de propriedade e de exclusividade de uso sobre o sinal
distintivo NATURA, em todo o território nacional. Invocam
Constituição Federal e Lei da Propriedade Industrial. Discorrem
sobre o regramento estabelecido para as marcas de alto renome e
sobre o risco de confusão. Dizem que os danos ocasionados pela
contrafação de sinais distintivos ocorrem "in re ipsa". Também dizem
que o dano patrimonial deve ser apurado de acordo com os critérios
estabelecidos no Artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial.
Sustentam, também, que os danos extrapatrimoniais devem ser
reparados. Pedem tutela antecipada de obrigação de fazer para
determinar às rés que imediatamente se abstenham de usar o sinal
NATURA, pedem o bloqueio do nome de domínio sonatura. com.Br.,
sejam condenadas na obrigação de fazer consistente em cessar a
utilização do sinal distintivo NATURA como elemento diferenciador
de seu nome empresarial, sob pena de multa. Pedem, ainda,
condenação das rés por danos patrimoniais e danos morais.

Deferiu-se a tutela antecipada por decisão de

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fls. 1194/1196 e fls. 1208, objeto de recurso de Agravo de Instrumento
(fls. 1227/1228), provido na parte conhecida (fls. 1353/1377).
Contestação
com
reconvenção
nas
fls.
1248/1265. Alegam incompetência da
Justiça Estadual. Discorrem sobre inexistência de colidências
gráficas, de segmento, fonética e figurativa. Dizem que foi requerido o
pedido de marca mista: SONATURA. Dizem que a autora foi
constituída em 05/9/1004, enquanto a ré Só Natura em 23/12/1985.
Alegam que a ré Sonatura Casa de Produtos Naturais e Orgânicos
Ltda ME existe desde 14/5/2012, mas atua no ramo de produtos
alimentícios, ao passo que a autora atua no segmento de fabricação
de produtos cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal.
Defendem que a marca NATURA foi apostilada no Inpi, na espécie
Nominativa, sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo.
Rechaçam violação ao direito das autoras e sustentam inexistir
concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Discorrem sobre o
abuso de direito. Rechaçam ato ilícito e dever de indenizar. Alegam
má-fé das autoras e pedem condenação, em sede reconvencional, no
valor de R$ 60.00,00, por violação da ordem jurídica e normas
constitucionais. Juntam documentos.

Emenda à reconvenção nas fls. 1341/1342 para
atribuição ao valor da causa.

Réplica nas fls. 1380/1421, com documentos.
Decisão de fls. 1348/1349, deixando de
conhecer o ajuizamento da reconvenção.
Outras manifestações vieram para os autos,
seguindo-se, ainda, certidão de intempestividade da contestação
apresentada (fls. 1504).
É o relatório. DECIDO.

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O feito comporta julgamento no estado em que
se encontra uma vez que as partes não manifestaram interesse na
produção de outras provas, além das documentais.
Inicialmente,
observo
que,
quanto
ao
requerimento das autoras de fls. 1521/15/22, não ser o caso de se
determinar o desentranhamento de quaisquer peças apresentadas
pelas rés, não obstante certidão de intempestividade da contestação,
tampouco se vislumbra necessidade de desentranhamento da réplica
ofertada.
Questão de ordem pública e, portanto, que deve
ser conhecida de ofício, a apreciação da competência deste juízo,
diante do que restou decidido nos autos do Recurso Especial
Repetitivo no 1.527.232 - SP, onde se firmou a tese de que a
competência para conhecer de ações que envolvam discussão a
respeito da abstenção do uso de marca registrado ou baseadas na
prática de concorrência desleal fundamentadas no conjunto-imagem
(trade-dress) é da Justiça Federal.
Embora conste dos autos a informação de que o
pedido de registro de marca no 825.275.369, na classe 35, visando à
proteção do sinal SONATURA QUALIDADE DE VIDA, tenha sido
indeferido em 16.2.2016 pelo INPI com base no alto renome da
marca, não se tem notícias quanto ao pedido de registro de marca no
910.793.905, também na classe 35, visando à proteção do sinal
SONATURA, com oposição das autoras.
Desta feita, em observância à tese fixada no
Recurso Repetitivo acima mencionado, e considerando que a matéria
não envolve uso de marca registrada no INPI, a competência é desta
justiça estadual para o processamento e julgamento desta ação.
No mais, a ação procede em parte.

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Alegam as autoras que o uso do sinal
SONATURA pelas rés em suas atividades violam seus direitos sobre a
marca NATURA, reconhecida pela INPI como uma marca de alto
renome, além de configurar o ato em aproveitamento parasitário e de
associação indevida em relação à marca NATURA e, por essa razão,
pedem abstenção de seu uso.
Sabe-se que a marca de alto renome, por ser
conhecida nos mais variados meios, mercados e segmentos não está
vinculada ao princípio da especialidade e sua proteção é estendida
para todos os ramos de atividades. Nesse sentido, o Artigo 125 da Lei
no 9.279, de 14.5.1996: "À marca registrada no Brasil considerada de
alto renome será assegurada a proteção especial, em todos os ramos
de atividade".
No caso, as rés vem se utilizando do sinal
distintivo das autoras associados a um complemento SONATURA
para atuar no comércio varejista de produtos alimentícios em geral
ou especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente (fls. 1297) e comércio atacadista especializado em
outros produtos alimentícios não especificados anterioremente e,
como atividade secundária, comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria,,,,, comércios varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e higiene pessoal (fls. 1300).
As imagens não impugnadas apresentadas nas
fls. 11 demonstram claramente que as rés, além dos produtos
alimentícias, comercializam cosméticos valendo-se do uso do sinal
SONATURA.
É certo que o uso do sinal SONATURA,
notadamente, em produtos conexos com os comercializados pelas
autoras
cosméticos, perfumaria e higiene pessoal
sem dúvida

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pode causar não só a confusão entre os consumidores mas também o
descrédito da marca NATURA.
Aliás, nesse sentido, decisão proferida pela 1a
Câmara de Direito Empresarial do TJSP, nos autos da Apelação no
0000152-40.2014.8.26.0108, de relatoria do E. Des. Teixeira Leite, de
29/7/2015, cuja ementa segue:

"EMPRESARIAL. Propriedade Industrial. Ação
Cominatória para abstenção de uso indevido de marca cc indenização
por dano moral. Apelantes detentoras do sinal distintivo Natura
classificada pelo INPI como marca de alto renome. Art. 125 da Lei no
9.279/96 que excepciona o princípio da especialidade de sorte que a
proteção se estende a todos os ramos do mercado. Marca Natura
bastante conhecida pelos consumidores gozando de grande prestígio e
reputação, que tem direito de utilização com exclusividade. Registro
concedido pelo INPI que não pode ser relativizado pelo Poder
Judiciário. Precedentes do STJ. Aplicação da Teoria da Diluição, que
prevê o uso de sinal semelhante por terceiros acarreta a inegável
vulgarização da marca, retirando seu caráter exclusivo, em nítido uso
parasitário, já que em proveito de todo o investimento publicitário
para a melhor aceitação e sucesso da marca. Sentença reformada para
determinar abstenção do uso além da indenização por dano moral, em
r$ 20.000,00. Recurso Provido".
Nem se diga que a junção do prefixo SO ao
vocábulo NATURA seria suficiente para distinção das marcas
SONATURA e NATURA. Aqui impõe-se reprodução de trecho do voto
parcialmente divergente proferido nos autos do Agravo de
Instrumento no 2222656-40.2017.8.26.0004, do Des. Cláudio Godoy,
que se segue: (...). A rigor, considera-se que a justaposição (junção
simples de vocábulos) ou mesmo a aglutinação (a junção de

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vocábulos com supressões) possam mitigar a extensão da proteção
quando em razão delas haja suficiente distintividade do uso em
relação a marca alheia registrada. Porém, não parece ser o caso em
tela, em que mais se aponta para real reprodução com acréscimo, e
de marca de alto renome, a bem dizer porquanto sem ensejar
qualquer concreta distinção a justaposição do prefixo "SO" à
expressão "NATURA", que é marca protegida da autora (fls.
1372/1377).
E, sendo assim, outra solução não há senão a de
acolher o pedido das autoras para que as rés se abstenham de usar o
sinal NATURA, seja de forma isolada ou em conjunto com outras
expressões ou marcas e para que cessem de utilizar o elemento
NATURA como elemento diferenciador de seu nome empresarial e
domínio sonatura. com.br.
Não obstante previsão do Artigo 209 da Lei de
Propriedade Industrial, houve extensa convivência pacífica no
mercado empresarial (conforme restou consignado nos autos do AI no
2222656-40.2017.8.26.0004), fato esse que somada ausência de má-fé
das rés e falta de elementos mínimos que indique prejuízo das autoras
ou benefícios das rés decorrentes da violação do direito, não há que
se falar em lucros cessantes.
Também não é o caso de se reconhecer o dano
moral, pelas mesmas razões. Tanto é assim que pesquisa IBOPE
apresentada pelas autoras demonstra altíssimo índice de confiança na
marca que se mantém extremamente forte, fato esse notório.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE ação ajuizada por Natura Cosméticos S/A e Indústria
e Comércio de Cosméticos Ltda contra So Natura Indústria e
Comércio ltda e Sonatura Casa de Produtos Naturais e Orgânicos

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Ltda para que se abstenham de usar o sinal distintivo NATURA, seja
de forma isolada ou em conjunto com outras expressões ou marcas e
para que cessem de utilizar o elemento NATURA como elemento
diferenciador de seu nome empresarial, bem como o domínio
sonatura. com.Br, nos termos do pedido IX alienas a, b e c, tomando
as providencias cabíveis no prazo de 60 dias, sob pena de incidência
de multa a ser oportunamente arbitrada.
Sucumbência recíproca, as autoras arcarão
solidariamente com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na
proporção de 50% enquanto as rés arcarão solidariamente na
proporção de 50%.
P.R.I. (fls. 1524/1529).
Pois bem.
A autora ingressou com a presente “ação de
obrigação de fazer e não fazer (abstenção de ato ilícito) c/c pedido
indenizatório e pedido de antecipação de tutela provisória específica e
inibitória” ao fundamento de utilização indevida pelas rés do elemento
característico de seu nome empresarial e marca de alto renome “Natura”.
Buscou o restabelecimento da exclusividade de uso e a condenação das rés
ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes
de sua conduta.
Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, as marcas
são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam,
direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do artigo 122 da
Lei no 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 2012,
pág. 202).

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O artigo 129 da Lei no 9.279/96, que regula
os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que “A
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.
Na lição de Eduardo Dietrich e Trigueiros,
“O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em todo o território
nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode ser considerado
uma forma de uso da marca, especialmente quando o nome de domínio
designa um sítio de internet elaborado em torno dos produtos que a marca
designa. Assim, é de se concluir que uma das formas mais eficazes de
defesa do patrimônio imaterial é o registro de marca, que estende sua
proteção ao nome de domínio, afastando qualquer dúvida que a
autoridade judiciária possa ter quanto à legitimidade do titular do nome
de domínio na sua defesa contra os cada vez mais comuns usurpadores dos
nomes alheios” (“Extensão da Proteção da Marca ao Nome de Domínio”,
disponível em: https://goo.gl/cfUOcb).
No caso em análise, restou incontroverso o
reconhecimento da condição de marca de alto renome à autora, a quem,
nos termos do artigo 125 da Lei no 9.279/96, é “assegurada proteção
especial em todos os ramos de atividade”.
Em que pese a questão da irretroatividade da
declaração do alto renome para atingir registros anteriores obtidos de boa-
fé por terceiros, o caso retrata hipótese em que as rés tiveram o pedido de
registro de sua marca indeferido nos seguintes termos:

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“A marca reproduz ou imita os seguintes registros de
terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso
XIX do Art. 124 da LPI: Processo 815441665 (NATURA) E
Processo 815211759 (NATURA). Art. 124
Não são
registráveis como marca:
XIX
reprodução ou imitação, no todo ou em parte,
ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia” (fls. 832).
Ainda
assim,
as
rés
se
utilizaram
indevidamente da marca de titularidade da autora (“Natura”) com
acréscimo (“Sonatura”) o que é desinfluente para a questão, na medida
em que a utilização de sufixo ou prefixo não relativiza a marca de alto
renome
, produzindo e comercializando cosméticos em seu sitio
eletrônico www.sonatura.com.br (“Protetor Solar Sonatura”
fls. 824;
linha “Máquina do Tempo” fls. 825/826; e linha Antiidade “Antiaging”
fls. 829) em pé de igualdade com os produtos alimentícios que sustentam
serem seu “carro chefe”.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença quanto à determinação para que as rés “se abstenham de utilizar o
sinal distintivo NATURA, seja de forma isolada ou em conjunto com outras
expressões ou marcas e para que cessem de utilizar o elemento NATURA
como elemento diferenciador de seu nome empresarial, bem como o
domínio sonatura.com.br, nos termos do pedido IX
alíneas a, b e c,
tomando as providências cabíveis no prazo de 60 dias, sob pena de

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incidência de multa a ser oportunamente arbitrada” (fls. 1529).
Negado provimento ao recurso das rés, de
rigor a análise do adesivo da autora.
De fato, o caso retrata hipótese em que as
rés, sem autorização, passaram a fazer uso da marca de propriedade da
autora, com acréscimo, mesmo depois de ter seu pedido de registro
indeferido pelo INPI, como já se disse.
Ademais, também como já dito, ambas
atuam no mesmo ramo de atividade (indústria de cosméticos).
É o que basta para caracterizar a conduta
desleal das rés, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio da
clientela da autora, sua concorrente.
Em relação aos danos sofridos, na lição de
Gama Cerqueira,

“a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e
danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente
difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade
industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de
registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita
severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam
forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das
formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em
todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente,
porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do
titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na
mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu
aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a

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contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se
revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua
estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o
dano da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a
concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que,
reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à
confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus
produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas
teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.
Por outro lado, o titular do registro vê-se
obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos
da
concorrência
criminosa,
prevenindo
a
sua
clientela
e
intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores
cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se
pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho,
consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da
contrafação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do
infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso
fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda,
locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.
A simples violação do direito obriga à
satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois,
necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no
curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada
procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e
os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.
E não havendo elementos que bastem para se
fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser
fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

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De outra forma, raramente o dono da marca
contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação
dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos
casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de
advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz
ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu
para defender a sua marca” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3a
ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).
Assim, de rigor a condenação das rés no
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Quanto ao valor da indenização, dispõe o
artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial que: “Os lucros cessantes
serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os
seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação
não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor
da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação
teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que
lhe permitisse legalmente explorar o bem.”
A liquidação do “quantum” indenizatório e
destinado à reparação do dano material deverá ser realizada por
arbitramento.
Esse tem sido o entendimento e o critério
desta Câmara Especializada, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado:
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Pretensão consistente
na inibição da utilização pela ré da expressão "Natura" no

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ramo alimentício
Registros marcários anteriores,
validamente expedidos pelo INPI em favor das autoras e
em plena vigência, inclusive para o ramo alimentício

Especial proteção de alto renome outorgada pela
autarquia federal às autoras
Proteção da marca em
qualquer ramo de atividade, nos termos do art. 125 da LPI
Incontroversa a utilização da expressão pela ré

Violação de registro marcário caracterizada Pertinência
da ordem de abstenção
Excessividade, entretanto, da
multa diária pleiteada em R$ 30.000,00
Suficiente a
fixação da sanção em R$ 5.000,00 por dia de
descumprimento
Apelação parcialmente provida nesta
extensão. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais
Direito de exclusividade marcária violado pela ré

Incontroversa exploração de idêntico elemento nominativo
Nexo causal evidenciado
Apuração do quantum
debeatur na fase de liquidação da sentença, nos termos do
art. 210 da LPI Indenizatória procedente Apelação da
autora provida para este fim HONORÁRIOS EM FASE
RECURSAL Pedido de majoração com amparo no art.
85, §11 do CPC/15 Decisão colegiada que inverteu o
resultado de primeiro grau
Inaplicabilidade dos
parâmetros do art. 85, § 11 do CPC/15 Precedentes do
E. STJ neste sentido Apelação não provida neste tocante.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao apelo”
(Apelação Cível no 3001161-44.2012.8.26.0108, Rel. Des.
Ricardo Negrão, j. em 29/07/2019).
O dano moral, de outra parte, aqui, é

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presumido e dispensa comprovação, cuidando-se de dano in re ipsa, uma
vez que os efeitos danosos são conhecidos.
É sabido que o valor da indenização por
danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu
causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na
vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.
Assim,
observados
os
princípios
da
proporcionalidade e moderação, a indenização é fixada em R$ 30.000,00
(trinta mil reais), por tratar-se de valor adequado à natureza da causa.
Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida tão
somente para fixar-se indenização a título de danos materiais e morais,
cabendo às rés o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação,
neles já incluídos os recursais.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso das rés e DÁ-SE PROVIMENTO ao da
autora.
MAURÍCIO PESSOA
Relator designado

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Voto no 39.344
Apelação Cível no 1012164-75.2017.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: So Natura Indústria e Comercio Ltda e Sonatura Casa de
Produtos Naturais e Orgânicos - Me
Apdos/Aptes: Natura Cosméticos S/A e Industria e Comercio de
Cosmeticos Natura Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para dar provimento ao recurso principal e julgar prejudicado o recurso
adesivo, nos termos do voto apresentado na sessão de julgamento:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca de alto renome (“Natura”)

Proteção em todos os ramos de atividade
Proibição de uso por terceiros
como marca, nome empresarial, título de estabelecimento ou nome de
domínio
Possibilidade, porém, de uso combinado com outras expressões,
por aglutinação ou por justaposição, como marcas ou nomes empresariais
Hipótese, ademais, em que rés (“So Natura” e “Sonatura”) atuam no
comércio de alimentos e iniciaram suas atividades muitos anos antes do
reconhecimento do alto renome da marca da autora Convivência pacífica
das marcas por décadas Aplicação do princípio da especialidade dadas as
circunstâncias do caso concreto
Inibitória improcedente
Apelação
provida e apelo adesivo prejudicado
Dispositivo: deram provimento ao recurso principal e julgaram prejudicado
o apelo adesivo.
Recursos de apelação interpostos por So Natura
Indústria e Comércio Ltda. e Sonatura Casa de Produtos Naturais e
Orgânicos, de um lado, e Natura Cosméticos S/A e Indústria e Comércio de
Cosméticos Natura Ltda., de outro, dirigidos à r. sentença proferida pela
Exma. Dra. Adriana Genin Fiore Basso, MMa. Juíza de Direito da E. 3a Vara
Cível do Foro Regional da Lapa, Comarca de São Paulo, que julgou
parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelas recorrentes adesivas

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para que as rés se abstenham de utilizar o signo distintivo “Natura”, seja de
forma isolada ou em conjunto com outras expressões, bem como cessem de
utilizar o elemento “Natura” como elemento diferenciador de seu nome
empresarial e domínio, sob pena de multa a ser arbitrada.
Depois de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Estadual, consignou a i. Magistrada singular que as fotografias
juntadas aos autos demonstram que as rés, além de produtos alimentícios,
comercializam cosméticos com o uso do sinal Sonatura.
Entende que a junção do prefixo “So” à expressão
“Natura” é insuficiente para distinguir as marcas “Sonatura” e “Natura”,
motivo pelo qual devem as rés se abster de utilizar as expressões “Sonatura”
e “So Natura”.
Destacou que não obstante o art. 209 da LPI, houve
extensa convivência pacífica das marcas no mercado empresarial, fato esse
que somada à boa-fé das demandadas e falta de indícios de prejuízos das
autoras ou benefícios das rés, impede o reconhecimento de direito à
indenização por lucros cessantes.
Pontuou, ainda, que a imagem da autora não foi abalada
pelo uso das marcas pelas rés, conforme pesquisa IBOPE, julgando
improcedente também o pedido de indenização por dano moral (fl.
1.524-1.529).
Em razões recursais as rés sustentam a tempestividade
da contestação e da reconvenção, pois não consta nos autos a data da
juntada do aviso de recebimento da carta de citação. Aduzem, ainda, não
terem sido previamente intimadas para se manifestar sobre os embargos
declaratórios, que foram parcialmente acolhidos e modificaram a decisão
agravada. Reiteram a preliminar de incompetência absoluta, dada a
necessária participação do INPI no processo.
Quanto ao mérito, alegam que a expressão “Natura” é de
uso comum, como o próprio INPI já reconheceu ao anotar apostilamento.
Dizem inexistir qualquer colidência entre as marcas e tecem considerações
sobre o abuso de posição dominante, pedindo a reforma integral da r.
sentença, com a condenação das autoras ao pagamento de multa por
litigância de má-fé (fl. 1.539-1.566).
Preparo em fl. 1.567-1.568, complementado em fl.
1.651-1.652.
Contrarrazões em fl. 1.576-1.617 apontando para a
insuficiência do preparo e prevenção desta C. Câmara. Quanto ao mérito,

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aponta para a impossibilidade de coexistência pacífica entre as marcas.
Recorrem
adesivamente
as
autoras
buscando
a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais. Subsidiariamente, postulam o reconhecimento da sucumbência
mínima das demandantes e a consequente condenação das rés ao
pagamento integral das verbas de sucumbência (fl. 1.620-1.638).
Preparo em fl. 1.639-1.640.
Houve oposição das demandantes ao julgamento virtual
(fl. 1.658).
Autos conclusos em 6 de abril de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 7 de agosto de 2019
(fl. 1.530), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 23 de setembro (fl. 1.572).
O protocolo, por seu turno, se deu neste ínterim, aos 29
de agosto (fl. 1.539).
Desde já a preliminar de incompetência absoluta é
rejeitada porque os pedidos de registro das marcas pelas rés foram
indeferidos, ao passo que o REsp Repetitivo n. 1.527.232/SP fixou a tese de
que são da competência da Justiça Federal os processos que envolvam
marcas registradas.
A “So Natura” foi constituída no ano de 1985 e a
“Sonatura” em 2012, ambas tendo como objeto o comércio de produtos
alimentícios (fl. 1.297 e 1.300). Há, sim, anotação de “comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria” como atividade secundária de
Sonatura (fl. 1.300). Mas, frise-se, é secundária, eventual, e não sua
principal fonte de receita.
A Indústria e Comércio Natura, por seu turno, foi
constituída em 5 de setembro de 1994 (fl. 104), tendo como objetos sociais a
fabricação de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal. A
Natura Cosméticos, por seu turno, foi constituída em 1993 e tem como
objeto o comércio atacadista de produtos cosméticos e perfumaria (fl.
106-107).
Como
se
vê,
as
litigantes
atuam
em
ramos

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completamente distintos.
É certo que as autoras obtiveram o reconhecimento de
alto renome de sua marca “Natura”, publicado na RPI 2397, de 13 de
dezembro de 2016 (http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-
marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf; disponível
em 17 de abril de 2020).
Também é certo que a marca de alto renome goza de
proteção em todos os ramos de atividade, e não só no segmento
mercadológico de sua titular.
Tive oportunidade de anotar que embora ostensivamente
públicas e conhecidas, gozando de grande popularidade entre os
consumidores, “as marcas de alto renome e as notórias se diferenciam em
relação à fonte legislativa e à extensão de sua proteção: as de alto renome,
registradas no Brasil, têm proteção especial em todos os ramos de atividade
no âmbito do território brasileiro, e as notórias têm proteção especial, tão-
somente, em relação a produtos idênticos e similares, independentemente de
seu prévio registro ou depósito no território nacional” (Curso de Direito
Comercial e de Empresa , vol. 1, 16a ed., São Paulo, Saraiva, 2020, p. 172).
Confiram-se julgados da Corte Superior:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO

DA

MARCA
"MEGAMASS".
RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA
ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO
DA TERRITORIALIDADE. ART. 6o BIS, 1, DA CUP. ART.
126 DA LEI N. 9.279/96.
1. O art. 6o bis, 1, da Convenção da União de Paris, que
foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi
confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere
proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas,
independentemente de formalização de registro no Brasil,
e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento,
conforme o caso, das marcas que configurem reprodução,
imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão
entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.
2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que
sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas
que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.
3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da
proteção do art. 6o bis, 1, da CUP, constituem exceção ao
princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas

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no país, impedem o registro de outra marca que a
reproduzam em seu ramo de atividade.
Além disso, não se confundem com a marca de alto
renome, que, fazendo exceção ao princípio da
especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI
de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de
atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.
4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do
conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela
incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada
marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo
de suplementos alimentares em diversos países, não
havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar
confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o
cancelamento do registro da marca nacional de nome
semelhante.
5. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1447352/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe 16/06/2016) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTEÇÃO
ESPECIAL. ART. 125 DA LEI N. 9.279/1996. EXCEÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI, tem proteção especial em
todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade
Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é
possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas
de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas
clientela específica e os respectivos produtos não se
identifiquem.
2. É assegurada à marca de alto renome, em relação a
classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos
efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei
da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e
criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a
aplicação do princípio da especialidade.
3. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso
especial e dar-lhe provimento.

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(AgRg no REsp 954.378/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011,
DJe 03/05/2011)
O reconhecimento de alto renome, porém, se deu muitos
anos depois da constituição das rés, que de boa-fé incluíram a expressão
“Natura” em seu nome empresarial, título de estabelecimento e nome de
domínio.
E o fizeram sem nenhum empecilho porque, como já se
viu, as autoras fabricam e comercializam produtos cosméticos e perfumaria,
enquanto as rés se voltam ao comércio de alimentos.
Ora, se houve convivência pacífica e lícita, frise-se
por décadas, o superveniente reconhecimento de alto renome não impede a
manutenção da expressão “Natura” nos nomes que identificam as rés, eis
que são utentes de boa-fé.
Ademais, como já consignado em arestos precedentes,
não é vedado o uso da expressão “Natura” conjugado com outra expressão,
prefixo ou sufixo (Apel. 0000150-31.2012.8.26.0108, julgada em 28/9/2017, e
AI 2222656-40.2017.8.26.0000, julgado em 18 de junho de 2018).
“[..] deve-se apreciar também a composição marcária como
um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de
composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo
ainda mais quando essencialmente nominativo - podem ser
destacados e combinados com outros sinais, resultando em
um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o
fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes,
que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo
de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).” (STJ:
REsp 862.067/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011;
REsp 1584802, decisão monocrática, Rel. Min. Raul Araújo,
09/03/2016).
A respeito da marca evocativa, pertinente a observação
de Lélio Denicoli Schmidt:
[..] toda marca é uma forma de publicidade, como se o
produtos se apresentasse ao consumidor, num diálogo
silencioso, e dissesse “olá, sou o produto da marca X”. No caso
das marcas evocativas, esse diálogo e mais longo, pois inclui

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informações sobre a natureza ou utilidade do produto, através
do artifício de formar a marca com palavras que revelem as
características do produto ou serviço. É o caso do inseticida
“MAT INSET”, cuja marca já sugere a destinação do produto.
O empresariado tem certa predileção por adotar marcas
evocativas, pois elas economizam gastos publicitários para
divulgar as características ou utilidades do produto, já
descortinadas na própria marca.
Contudo, também há desvantagens. A marca é individual,
mas a destinação é algo que o produto comunga com seus
concorrentes. O Direito Marcário não gera monopólio de
mercado. Dessa forma, o emprego de expressões comuns na
composição
da
marca
reduz
forçosamente
a
sua
distintividade. A proteção da marca evocativa é estreita, pois
recai apenas sobre a combinação original dada aos elementos
que a formam, sem conferir direito exclusivo sobre eles, em si
considerados. Nada impede que os concorrentes igualmente
se valham das mesmas palavras, prefixos ou sufixos comuns
para formarem outras marcas evocativas, como ocorre por
exemplo com as marcas GLOBO-NEWS e BANDNEWS. A
opção por uma marca evocativa faz com que seu titular tenha
de aceitar a convivência com outras marcas evocativas,
compostas a partir das mesmas partículas genéricas ou
descritivas.
(A distintividade
das marcas , São Paulo, Saraiva, 2013, p.
109).
A marca evocativa é, pois, marca fraca que só merece
proteção “se a semelhança não se restringe aos elementos genéricos ou
descritivos (de livre uso) e se estende à parcela distintiva”, causando risco de
confusão ou associação (opus cit., p. 111).
Não há, portanto, uso indevido da expressão “Natura”
pelas recorrentes “So Natura” e “Sonatura”, tanto pela extensa convivência
pacífica das expressões antes do reconhecimento de alto renome, tanto pela
inexistência de empecilho ao uso da expressão com o prefixo “so”.
Registre-se, oportunamente, que o indeferimento dos
pedidos de registros das marcas das rés pelo INPI não implica automática
procedência do pedido inibitório, pois a autarquia federal ponderou apenas o
registro da marca de alto renome, sem considerar que as pessoas jurídicas
foram constituídas muitos anos antes.

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Em razão do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido inaugural, restando prejudicadas
as questões prejudiciais suscitadas, bem como o recurso adesivo. Com esse
resultado, a autora deverá suportar integralmente as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios ora majorados em 5% do
valor atualizado da causa, totalizando 15% (valor da causa: R$ 60.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

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1012164-75.2017.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.