Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-59.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - CONCORRÊNCIA DESLEAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – TINTAS PARA IMPRESSORA COM A MARCA "COLOURJET" – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE LOGOTIPO E LAYOUT, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA "COLOURJET" QUE, APESAR DE NÃO SE ENCONTRAR REGISTRADA NO INPI, PODE SER PROTEGIDA CONTRA A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – Os autos demonstram que os réus, ora apelantes, empregam meio

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - CONCORRÊNCIA DESLEAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – TINTAS PARA IMPRESSORA COM A MARCA "COLOURJET" – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE LOGOTIPO E LAYOUT, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA "COLOURJET" QUE, APESAR DE NÃO SE ENCONTRAR REGISTRADA NO INPI, PODE SER PROTEGIDA CONTRA A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – Os autos demonstram que os réus, ora apelantes, empregam meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem, usando sinal de propaganda alheia, de modo a criar confusão entre os consumidores (art. 195, III e IV, LPI) – Após realizada a venda do produto com a imagem daquele fabricado pela autora (com a marca COLOURJET), os réus entregavam outro produto, de fabricação própria (CORJET). A ausência de registro da marca no INPI, por si só, não exclui a proteção contra a concorrência desleal – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154545
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1001806-59.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes ALINE
FERNANDA FAVORITO, EDNA BENEDITA, VALDIR APARECIDO FERREIRA e
FERNANDO SAMUEL LEAL FAVARI, é apelado COLOUR JET BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1001806-59.2018.8.26.0281 -Voto no 25277
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VOTO No 25277
AP. N° 1001806-59.2018.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA (2a VARA CÍVEL)
APELANTES: ALINE FERNANDA FAVORITO, EDNA BENEDITA,
VALDIR APARECIDO FERREIRA e FERNANDO SAMUEL LEAL
FAVARI
APELADA: COLOUR JET BRASIL LTDA.
INTERESSADO: EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
JUIZ: Dr. ORLANDO HADDAD NETO
AÇÃO
COMINATÓRIA
-
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TINTAS PARA IMPRESSORA COM A MARCA
“COLOURJET”
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE
USO DE LOGOTIPO E LAYOUT, CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA
“COLOURJET” QUE, APESAR DE NÃO SE
ENCONTRAR REGISTRADA NO INPI, PODE
SER PROTEGIDA CONTRA A PRÁTICA DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL

Os
autos
demonstram que os réus, ora apelantes,
empregam meio fraudulento para desviar,
em proveito próprio, clientela de outrem,
usando sinal de propaganda alheia, de
modo
a
criar
confusão
entre
os
consumidores (art. 195, III e IV, LPI)

Após realizada a venda do produto com a
imagem daquele fabricado pela autora
(com
a
marca
COLOURJET),
os
réus
entregavam outro produto, de fabricação
própria (CORJET). A ausência de registro
da marca no INPI, por si só, não exclui a
proteção contra a concorrência desleal

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por COLOUR JET BRASIL

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LTDA. contra ALINE FERNANDA FAVORITO, EDNA BENEDITA,
VALDIR APARECIDO FERREIRA e FERNANDO SAMUEL LEAL
FAVARI, objetivando que os réus se abstenham de utilizar seu logotipo,
marca e do “layout” do site e do perfil no “Mercado Livre”, bem como a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
Alega que atua no ramo de Comércio Varejista
de Equipamentos e Suprimentos de Informática, tendo seu ramo
principal a venda de tintas para impressoras, com fabricação própria.
Diz ter logotipo próprio, além de um site com
endereço www.colourjetbrasil.com.br, com mais de 10 anos no mesmo
domínio, sendo líder de vendas pelo “Mercado Livre”, tendo seu perfil de
vendedor como “ColourJet Brasil”, conforme pedido de registro de
marca junto ao INPI (processo no 914010301).
A partir de setembro de 2017, passou a receber
reclamações de diversos clientes alegando que compraram o produto da
marca “ColourJet Brasil”, porém receberam produtos diversos do
adquirido e de baixa qualidade; com isso, seu faturamento mensal caiu
drasticamente, pois muitos consumidores passaram a não mais adquirir
seus produtos em virtude das avaliações negativas dos consumidores
que adquiriram os produtos dos réus e relacionaram à sua marca.
Alega ter descoberto 4 perfis no mercado livre e
que “Os perfis dos Requeridos no “Mercado Livre” possuem em seu
interior todas as fotos do site da Requerente, todas as imagens, escritas
e ainda até mesmo o logotipo da Requerente qual é sua marca de fato e
que já tem pedido ao INPI para registro. Todos os perfis, que seguem
anexo, são praticamente idênticos, e repita-se, copiam até mesmo o

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logotipo da Requerente, qual já é conhecido por muitos compradores.”
(fls. 4/5).
Propôs a ação de produção antecipada de provas
com a exibição de documentos contra o MERCADO LIVRE para obter os
dados
dos
responsáveis
pelos
referidos
perfis
(autos
no
1000552-51.2018.8.26.0281).
Ajuizou, então, a presente ação contra os réus,
pedindo que os réus se abstenham de utilizar a sua marca, logotipo e
“layout”, bem como que sejam condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais em virtude da concorrência
desleal e aproveitamento parasitário (fls. 1/18).
Sobreveio sentença de procedência parcial, cujo
relatório se adota, para, confirmando a liminar de fls. 154, determinar
que os réus cessem o uso do logotipo, marca e “layout” do site
(www.colourjetbrasil.com.br) e perfil da requerente (ColourJet Brasil)
no Mercado Livre, inclusive figuras e nomenclaturas parecidas ou
similares, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias;
além disso, condenou os réus no pagamento da indenização de R$
15.000,00 pelos danos morais, e do montante “equivalente a 30% da
receita bruta dos réus (fls. 398/404), desde o início das vendas até a
data em que efetivada a tutela provisória de urgência, limitando-se o
valor àquilo que foi pleiteado na inicial”, sob o fundamento de que ficou
demonstrada a concorrência desleal e aproveitamento parasitário; que
os réus venderam produtos ostentando a marca COLOURJET BRASIL de
forma ilícita e abusiva; pela sucumbência os réus foram condenados no
pagamento da verba honorária no valor de 13% sobre o valor da
condenação (fls. 991/995).

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Inconformados, os réus vêm recorrer, sustentando,
em resumo, que a autora, ora apelada, é carecedora da ação, uma vez
que não é titular de marca registrada, bem como que eles (réus) não
praticaram qualquer conduta lesiva; invocam a nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação e por não manter congruência com o
pedido inicial (“extra e ultra petita”). Aduzem também que os danos
materiais não foram demonstrados; que não houve dano moral, mas
subsidiariamente pedem sua redução (fls. 1001/1035).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
1040/1048).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que os réus são partes
legítimas para figurarem no polo passivo, considerando que na ação de
produção antecipada de provas, houve exibição de documentos pelo
MERCADO LIVRE, evidenciando que os réus são os detentores dos perfis
que estariam praticando a alega da concorrência desleal em violação da
Lei 9279/1996 (autos no 1000552-51.2018.8.26.0281).
Em relação à marca “COLOUR JET”, é certo que a
autora, ora apelada, realmente não é o seu titular, por ausência de
registro no INPI. Nesse passo, o art. 130, LPI, estabelece que “Ao
titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I -
ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III -
zelar pela sua integridade material ou reputação”.

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Porém, o caso em tela não diz respeito propriamente
a delito “contra as marcas” (arts. 189 e 190, LPI), mas sim à
concorrência desleal (art. 195, LPI).
A ausência de registro da marca no INPI não exclui a
proteção contra a concorrência desleal.
O quadro probatório revela que os réus, ora
apelantes, empregavam meio fraudulento para desviar, em proveito
próprio, clientela de outrem, usando sinal de propaganda alheia, de
modo a criar confusão entre os consumidores (art. 195, III e IV, LPI).
E após realizada a venda do produto com a imagem
daquele fabricado pela autora (com a marca COLOURJET), os réus
entregavam outro produto, de fabricação própria (CORJET) (vide Ata
Notarial de fls 29/33).
Veja-se o anúncio veiculado pelos réus, com a
imagem dos produtos da autora:

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E agora os produtos entregues pelos réus (com
a marca “CORJET”):

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Como se percebe, a conduta das rés apelantes não
se baliza pelo princípio da livre concorrência (art. 170, IV, CF); pelo
contrário, utilizam a imagem de um produto da autora e entrega o
próprio (de outra qualidade), em flagrante violação à Lei n. 9.279/1996,
bem como ao Código de Defesa do Consumidor.
Vale transcrever a r. sentença, da lavra do ilustre
Magistrado, Dr. ORLANDO HADDAD NETO: “É certo que a autora não é

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titular da marca. Uma breve consulta ao sítio eletrônico do INPI1
demonstra que o pedido da autora foi indeferido. Entretanto, os réus
reproduziram imagens de produtos da autora em seus anúncios, para a
captação de clientes, confundindo o público consumidor. Vale dizer, os
réus se valeram da imagem um produto alheio, já consolidado no
mercado de suprimentos de informática, para alavancar as vendas de
seus próprios produtos. A conversa mantida pela autora, no aplicativo
WhatsApp, versando sobre uma negociação envolvendo produto
anunciado com sua marca, mas vendido pelos réus (fls. 114/118),
demonstra o modus operandi. Após realizada a venda do produto com
a imagem daquele fabricado pela autora, os réus enviavam o produto
de fabricação própria. O consumidor adquiria uma tinta que deveria ter
sido fabricada pela ColourJet, mas recebia a tinta fabricada pela CorJet.
Trata-se de meio inidôneo, que caracteriza a concorrência desleal,
conforme a lição de Fábio Ulhoa Coelho: “A intencionalidade de causar
dano a ouro empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita
como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a alteração nas opções dos
consumidores, também se identificam a concorrência leal ou desleal. São
os meios empregados para a realização dessa finalidade que as
distinguem. Há meios idôneos e meios inidôneos de ganhar consumidores,
em detrimentos dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos recursos
utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade
competitiva. (“Curso de Direito Comercial Direito de Empresa”. 1o Vol. 12o
Ed. Ed. Saraiva, pg. 190 e 191) (fls. 993).
De resto não se há falar em nulidade da sentença,
seja porque se mostra devida e adequadamente fundamentada, seja
porque não extrapolou o pedido inicial, vez que fixou como teto o valor
postulado na inicial a título de perdas e danos (fls. 17).

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Importa destacar que, no referente aos danos
materiais, arbitrou- se o montante “equivalente a 30% da receita bruta
dos réus (fls. 398/404), desde o início das vendas até a data em que
efetivada a tutela provisória de urgência, limitando-se o valor àquilo
que foi pleiteado na inicial” (g/n).
Por fim, majoro, em consequência, os honorários
advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação, à luz do
art. 85, § 11, CPC.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator