Tribunal: TJSP
Processo: 0018752-71.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APREENSÃO JUDICIAL DE PRODUTOS FALSIFICADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – RÉ INDICADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL COMO A EMPRESA IMPORTADORA DAS MERCADORIAS - CONTRAFAÇÃO DE MARCAS CONSTATADA – AÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE, DECRETANDO A PERDA DAS MERCADORIAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARCAS NOTÓRIAS

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APREENSÃO JUDICIAL DE PRODUTOS FALSIFICADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – RÉ INDICADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL COMO A EMPRESA IMPORTADORA DAS MERCADORIAS - CONTRAFAÇÃO DE MARCAS CONSTATADA – AÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE, DECRETANDO A PERDA DAS MERCADORIAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARCAS NOTÓRIAS – DANOS PRESUMIDOS - PRODUTOS, NO ENTANTO, QUE NÃO FORAM COMERCIALIZADOS, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018752-71.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante KENAH
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES
LTDA, são apelados NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NIKE
INTERNATIONAL LTD, LOUIS VUITTON MALLETIER, LVMH FASHION GROUP
BRASIL LTDA, CHANEL SARL, OAKLEY INCORPORATION, OAKLEY BRASIL
LTDA, DIOR COUTURE S. A. e TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a advogada Dra. Mariana May Sangoi", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018752-71.2009.8.26.0562 - Santos - VOTO No 25785
APELAÇÃO CÍVEL – no 0018752-71.2009.8.26.0562
Ação
: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER no 562.01.2009.018752-9
Apelante
: KENAH INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA.
Apelado
: NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e OUTROS
VOTO N.o 25785
PROPRIEDADE INDUSTRIAL APREENSÃO JUDICIAL DE PRODUTOS
FALSIFICADOS
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

LEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA
RÉ
INDICADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL COMO A
EMPRESA IMPORTADORA DAS MERCADORIAS - CONTRAFAÇÃO DE
MARCAS CONSTATADA AÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE,
DECRETANDO A PERDA DAS MERCADORIAS - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS MARCAS NOTÓRIAS DANOS PRESUMIDOS -
PRODUTOS, NO ENTANTO, QUE NÃO FORAM COMERCIALIZADOS, EM
VIRTUDE DA RETENÇÃO PELA AUTORIDADE ALFANDEGÁRIA
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada
com busca e apreensão e indenização por danos morais, ajuizada
por Nike International Ltd., Nike do Brasil Comércio e
Participações Ltda; Louis Vuitton Malletier, LVMH Fashion Group
Brasil Ltda., Chanel Sarl, Oakley Incorporation, Oakley Brasil
Ltda., Dior Couture S.A., Tommy Hilfiger Licensing LLC. contra
Kenah Indústria Comércio Importação e Exportação de Confecções
Ltda., que a respeitável sentença de fls. 1540/1544, cujo relatório
fica adotado, julgou procedente, para confirmar a tutela antecipada
concedida, condenar a ré pelos danos morais sofridos pelas autoras

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no importe de R$ 1.260.000,00 (R$140.000,00 para cada uma das
nove autoras), com juros na forma do artigo 406, do Código Civil
desde a citação e correção monetária da data da sentença, além de
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a requerida sustentando, em suma, que de acordo
com alteração do contrato social as sócias podem exercer a
administração da empresa de maneira isolada, de forma que a
procuração juntada é válida e suficiente para que o advogado possa
defender seus interesses. Afirma que as preliminares de carência de
ação e de ilegitimidade passiva arguidas e comprovadas em sede de
defesa não foram apreciadas. Alega que ela foi alvo e vítima de
ações praticadas por agentes inescrupulosos que, inadvertidamente e
de maneira totalmente ilícita, se utilizaram da sua qualificação e da
empresa One Pack Comércio, Importação e Exportação Ltda. para
promover
importação
de
oito
containers
onde
estavam
condicionados vários produtos de natureza e procedência duvidosa.
Argumenta que não pode ser considerada responsável pela
introdução das mercadorias em território nacional e parte legítima
para figurar no pólo passivo da demanda. Assevera que não
restaram configurados os danos morais, pois ela não concorreu para
o ato gravoso da importação fraudulenta, além do que a indenização

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arbitrada é exorbitante. Pede, ao final, o provimento do recurso com
a anulação da sentença, retornando os autos ao juízo a quo para
apreciação da contestação ofertada e produção de provas.
O recurso foi preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
Em primeiro lugar, em que pese a desídia da apelante em
prestar os devidos esclarecimento nos autos, certo é que a revelia
decretada não procede, tendo em vista que conforme se verifica da
alteração e consolidação do contrato social da apelante de fls.
830/832, a administração da sociedade caberá às sócias em conjunto
ou isoladamente (cláusula 9a), de forma que a apelante está
devidamente representada através do instrumento de procuração de
fls. 343.
Porém, não há que se acolher o pedido de nulidade da
sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, com a produção de
provas, posto que os elementos constantes do feito são suficientes
para o julgamento.
Feita tal consideração, não há que se falar que as autoras
são carecedoras de ação, tendo em vista que os pedidos formulados
na inicial estão lastreados no procedimento administrativo fiscal

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instaurado pela autoridade alfandegária e visam a busca e apreensão
de mercadorias contrafeitas com a condenação na respectiva
indenização pela utilização indevida das marcas, sendo certo que as
autoras foram notificadas a apresentar cópia da ação de apreensão
judicial das mercadorias (fls. 128).
Além disso, observa-se que estão presentes todos os
pressupostos processuais e condições da ação, sendo que a petição
inicial apresentada não padece de nenhum vício capaz de ensejar o
seu indeferimento, encontrando-se regularmente instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação, e atendendo aos
requisitos dos artigos 282, 283 e 396 do Código de Processo
Civil/1973, vigente à época da propositura da ação, inexistindo, até
o momento, qualquer óbice à apreciação do mérito.
Da mesma maneira, não prospera a preliminar de
ilegitimidade passiva.
As recorridas foram notificadas acerca da existência de
procedimento administrativo fiscal e para que apresentassem cópia
da apreensão das mercadorias, nos termos do artigo 606, do Decreto
no 6759/2009 (fls. 128).
Pois bem. Instaurado de ofício o procedimento
administrativo, com a retenção das mercadorias falsificadas, as

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autoras ajuizaram a presente demanda solicitando a apreensão das
mesmas, cumulada com pedido de indenizatório.
A
empresa-ré
foi
indicada
nos
procedimentos
administrativos (11128.000535/2009-15 e 11128.009207/2008-95)
pela autoridade alfandegária do porto de Santos-SP, como a
importadora dos produtos falsificados, sendo que poderia se utilizar
dos mesmos, de onde resulta sua legitimidade para figurar no pólo
passivo da demanda, não se olvidando que a existência ou não de
responsabilidade da empresa-ré é questão de mérito.
Ressalte-se, por oportuno, que o arquivamento da ação
criminal ajuizada em face do despachante que teria agido a mando
da requerida apenas indicou a ausência de provas da autoria da
contrafação, mas não afastou a falsificação em si.
Rejeitada, pois, as preliminares, no mérito, restou
incontroverso nos autos que os produtos apreendidos pela
autoridade alfandegária, importados em nome da apelante, são
falsificados, violando as marcas de titularidade das autoras, sendo
certo que a ré não nega tal circunstância, insistindo, porém, na
ausência de vínculo com a importação das mercadorias, pois teria
sido vítima de ações praticadas por agentes inescrupulosos que de
maneira ilícita se utilizaram da sua qualificação para promover
importações de oito containers onde estavam acondicionados os

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produtos de procedência duvidosa.
O ofício enviado pela Alfândega do Porto de Santos, em
resposta à determinação de fls. 1639, informou que as ações fiscais
foram julgadas procedentes, sendo aplicada a pena de perdimento
da totalidade das mercadorias apreendidas, tendo em vista que a ora
apelante limitou-se, na defesa, a negar a autoria das irregularidades.
As autoras realizaram laudo técnico das amostras
retiradas que concluiu que os produtos eram falsos (fls. 131/193).
Logo, uma vez demonstrada a violação às marcas de
titularidade das autoras, a apelante deve mesmo se abster, em
definitivo, de importar, vender, expor à venda e manter em estoque
artigos que ostentem indevidamente as marcas das recorridas.
E, não se pode deixar de considerar que sem a
importação praticada, os danos narrados não teriam sido causados,
sendo que a responsabilidade da ré decorre do próprio risco do
negócio, não se admitindo que seja dada carta branca para o
exercício da atividade empresarial pela apelante envolvendo
importação de mercadorias ilícitas sem lhe atribuir responsabilidade
sobre as mesmas.
Ainda que se admita que a apelante também tenha sido

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vítima de suposto estelionato, a questão há de ser resolvida por
meio da teoria do risco da atividade por ela exercida, que lhe
acarreta o dever jurídico de garantir os meios adequados para
prevenir
eventuais
prejuízos
desta
natureza,
respondendo,
objetivamente, inclusive perante terceiros com quem não tenha
contratado.
Em relação a condenação por danos morais sofridos
pelas autoras no valor de R$ 140.000,00 para cada uma das nove
autoras, é importante mencionar que na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as perdas e danos, nos casos
de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito
praticado pela ré” (STJ - REsp. 101.118 PR Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma j. 01/03/2000 in DJ
11/09/2000, p. 251).
No caso em apreço, não se pode desprezar a notoriedade
das marcas das autoras-apeladas no cenário brasileiro e mundial,
razão pela qual a venda de produtos contrafeitos, de qualidade e
procedência duvidosas, é perfeitamente apta a gerar danos à sua
imagem e à reputação que as recorridas conquistaram junto ao
mercado consumidor, ensejando, assim, o reconhecimento da
existência de danos morais, que também merecem, e devem, ser
ressarcidos.

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O fato dos produtos terem sido retidos na alfândega, de
maneira que não houve a utilização e a comercialização dos
mesmos, apenas deve ser considerado na fixação da indenização,
não afastando, no entanto, o dano moral.
A respeito de tal entendimento, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
DIREITO
DE
MARCA.
FALSIFICAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTO
CONTRAFEITO. BENS RETIDOS PELA AUTORIDADE
ALFANDEGÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
PRODUTOS
NÃO
COMERCIALIZADOS
NO
MERCADO
INTERNO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.
1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial
interposto em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em
25/8/2016. 2- Controvérsia cinge-se em determinar se é
necessária
a
exposição
ao
mercado
ou
a
comercialização do produto contrafeito para que fique
caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da
marca ilicitamente reproduzida. 3- A jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de entender cabível a
compensação por danos morais experimentados por
pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os
quais podem decorrer de ofensa à sua imagem,
identidade ou credibilidade. 4- A Lei n. 9.279/1996 - que
regula a propriedade industrial -, em seus artigos que
tratam especificamente da reparação pelos danos
causados por violação aos direitos por ela garantidos
(arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins
indenizatórios, de que os produz os contrafeitos tenham

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sido expostos ao mercado. 5- O dano moral alegado
pelas recorrentes decorre de violação cometida pela
recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração
exclusiva da marca por elas registrada. 6- O prejuízo
suportado
prescinde
de
comprovação,
pois
se
consubstancia na própria violação do direito, derivando
da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do
dano se confunde com a demonstração da existência do
fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa
assentada pelas instâncias de origem. 7- Desse modo,
exsurge que a importação de produtos identificados por
marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado
consumidor interno, encerram hipótese de dano in re
ipsa. 8- Verba compensatória arbitrada em R$
50.000,00
(cinquenta
mil
reais).
9-
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp no 1535668/SP, 3a
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 15/09/2016)
Assim sendo, sopesadas as circunstâncias acima
descritas, reputo adequada a redução da indenização por danos
morais para R$ 20.000,00 para cada autora, com atualização
monetária a partir do julgamento do presente, mantida a incidência
dos juros e o ônus da sucumbência conforme previsto na sentença.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator