Tribunal: TJSP
Processo: 2220494-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPETÊNCIA MATERIAL – Decisão agravada que determinou o fracionamento dos pedidos da lide, pois o tema relativo ao direito autoral não seria de competência das Varas Empresariais – Defesa recursal pretendendo a manutenção integral dos pedidos em trâmite em uma só demanda – Pertinência – Demanda que cumula pedidos relacionados à violação marcária e de slogan publicitário – Questão atinente

Ementa:
COMPETÊNCIA MATERIAL – Decisão agravada que determinou o fracionamento dos pedidos da lide, pois o tema relativo ao direito autoral não seria de competência das Varas Empresariais – Defesa recursal pretendendo a manutenção integral dos pedidos em trâmite em uma só demanda – Pertinência – Demanda que cumula pedidos relacionados à violação marcária e de slogan publicitário – Questão atinente ao sinal de propaganda também invocada com fundamento em concorrência desleal disciplinada na Lei n. 9.279/96 (art. 195, IV), de competência das Varas e Câmaras Empresariais – Situação concreta que autoriza a atração da competência especializada – Precedentes neste sentido – Agravo provido.

TUTELA ANTECIPADA – Pedido liminar que pretende a abstenção de utilização de expressão de propaganda idêntica – Elementos apresentados nos autos que corroboram a narrativa sobre utilização muito anterior pela autora, e aparente reprodução dos mesmos termos em anúncios da ré expostos em buscadores de internet – Defesa da agravada que não infirma a narrativa – Pertinência da ordem de abstenção pretendida, nos mesmos termos já fixados em primeiro grau para a utilização indevida da marca registrada – Tutela concedida – Agravo provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220494-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CERTISIGN
CERTIFICADORA DIGITAL S/A, é agravado SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS
INTELIGENTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220494-04.2019.8.26.0000 -Voto no 38.575
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VOTO No
: 38.575 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2220494-04.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
AGDA.
: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE S.A.
COMPETÊNCIA MATERIAL
Decisão agravada que
determinou o fracionamento dos pedidos da lide, pois o tema
relativo ao direito autoral não seria de competência das Varas
Empresariais Defesa recursal pretendendo a manutenção
integral dos pedidos em trâmite em uma só demanda

Pertinência Demanda que cumula pedidos relacionados à
violação marcária e de slogan publicitário Questão atinente
ao sinal de propaganda também invocada com fundamento em
concorrência desleal disciplinada na Lei n. 9.279/96 (art. 195,
IV), de competência das Varas e Câmaras Empresariais
Situação concreta que autoriza a atração da competência
especializada Precedentes neste sentido Agravo provido.
TUTELA ANTECIPADA Pedido liminar que pretende a
abstenção de utilização de expressão de propaganda idêntica
Elementos apresentados nos autos que corroboram a narrativa
sobre utilização muito anterior pela autora, e aparente
reprodução dos mesmos termos em anúncios da ré expostos em
buscadores de internet Defesa da agravada que não infirma a
narrativa Pertinência da ordem de abstenção pretendida, nos
mesmos termos já fixados em primeiro grau para a utilização
indevida da marca registrada Tutela concedida Agravo
provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Certisign
Certificadora Digital S.A. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo
Exmo Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, na Comarca de São Paulo que, nos
autos de “ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela
c/c pedido de indenização de danos materiais e morais”, ajuizada em face de
Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S.A., dispôs o seguinte (fl. 51-52):
Vistos.
1 - A competência das Varas Empresariais está determinada nos
termos do artigo 2o, da Resolução n.o 763/2016 do Tribunal
Bandeirante, de sorte que o pleito atinente à violação de direito
autoral, e aqueles de desta decorrem, pelo uso de slogan ou
expressão de propaganda utilizada pela requerente, deverão ser
apresentados perante a Vara Cível comum, devendo, a parte

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autora, emendar sua petição inicial nesse sentido, inclusive com
correção do valor da causa.
2 - O que enseja a concessão da tutela de urgência, nos termos
do artigo 300, do Código de Processo Civil, é a conjugação de dois
elementos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de
dano, ou ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, vislumbro o preenchimento desses requisitos.
A autora é titular da marca nominativa "CERTSIGN", conforme
registros de concessão juntados às fls. 50/53. Presente a
probabilidade do direito, nos termos dos artigos 129, caput, e
130, inciso III, ambos da Lei de Propriedade Industrial.
As atas notariais de fls. 40/44 certificam que, quando da procura
no buscador "Google" pela expressão "certisign", surge como
resultado um link patrocinado pela requerida para acesso ao seu
site e divulgação de seu produto, concorrente com o da autora.
Presente o perigo de dano pelo uso parasitário de marca alheia
em benefício próprio.
Assim, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a
requerida se abstenha de utilizar a marca "certisign", em
quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da inequívoca
intimação desta decisão, limitada até o valor da causa, sem
prejuízo de eventual majoração, caso necessário ao cumprimento
da ordem.
Sem prejuízo do acima disposto, visando a economia e celeridade
processuais, bem como rápida efetivação da ordem liminar,
servirá a presente decisão como ofício, incumbindo, à parte
autora, sua instrução e respectivo encaminhamento à "Google".
3 - Aguarde-se a emenda à exordial para adequação do pleito
autora, nos moldes do item "1", por 15 dias, sob pena de
revogação da liminar e extinção do feito.
Intime-se.
Inconformada, a autora da lide sustenta a desnecessidade
de fracionamento dos pedidos em demandas distintas, pois a existência de
pleito com natureza concorrencial atrairia a competência para as Varas
Especializadas. Defende, ainda, a pertinência da antecipação de tutela
também em relação ao slogan publicitário (fl. 10-11).
Em atenção à prejudicialidade da matéria arguida, em fl.
60-62 o Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

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Resposta da agravada defendendo a manutenção do
entendimento singular integralmente, pois de fato a matéria não é da
competência especializada das Varas Empresariais. Acrescenta ser descabida a
liminar pretendida, pois jamais utilizou os elementos marcários reivindicados
pela autora (fl. 75-81).
Ausente qualquer oposição ao julgamento sob a forma
virtual.
É o relatório.
A autora se apresentou na lide como “pioneira no mercado
de certificação digital no Brasil” (fl. 2 em primeiro grau) e líder no segmento.
Neste contexto, o escopo de ajuizamento da ação foi
delimitado com a descrição das supostas condutas violadoras praticadas pela
ré (fl. 2-3):
[..] Ocorre que, em que pese seus esforços para a efetiva proteção
de seus ativos de propriedade intelectual, a Autora tomou
conhecimento das seguintes violações praticadas pela SOLUTI:
(i) Violação de Marca: que consiste na utilização indevida da
marca “CERTISIGN” em serviços de links patrocinados do
sistema Google Adwords (Anexo III), atuando a Ré de forma
desleal e de encontro à Lei de Propriedade Industrial; e
(ii) Violação de Direito Autoral: que significa a utilização do
slogan “Sua Identidade na Rede” (Anexo IV), tendo em vista que
tal expressão é idêntica ao slogan utilizado pela CERTISIGN. [..]
A interpretação do Juízo de primeiro grau foi a de
necessidade de fracionamento dos pedidos, uma vez que às Varas Empresariais
não foi atribuída a matéria referente ao direito autoral.
Esclareça-se que, instaladas aos 5 de dezembro de 2017
pela Resolução n. 763/2016 desta Corte, as Varas Empresariais passaram a
operar com competência material idêntica à que é atribuída às Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial em funcionamento nesta instância, tal qual
delimitado em seu art. 2o:
Art. 2o - As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital terão competência para as
ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a
1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a
propriedade
industrial
e
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei n.
8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei no

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9.307/96), cessando, em relação às últimas, a competência das
Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, que
passam a se chamar 1a, 2a e 3a Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital.
Embora de fato a matéria relativa aos direitos autorais
esteja de fora do regramento citado, não são incomuns nas Câmaras
Empresariais demandas que, à semelhança da hipótese concreta em análise,
misturam os dois temas.
Sobretudo porque, na maioria das vezes, é possível que a
questão também seja analisada sob o enfoque da concorrência desleal
disciplinada na lei n. 9.279/96.
É o que ocorre na situação da lide atual, pois, conforme
argumenta a recorrente, a utilização de expressão ou sinal de propagandas
alheios também é crime concorrencial previsto no art. 195, IV da lei n.
9.279/96.
Destarte, aplica-se o entendimento que vem sendo adotado
nas Câmaras Reservadas em matéria empresarial na defesa de sua
competência.
Neste sentido já se pronunciou a E. 2a Câmara de Direito
Empresarial:
Propriedade industrial. Marca. Direito autoral. Obra artística.
Tutela inibitória e reparação por danos morais e materiais. Réus
que promoveram espetáculo musical com uso indevido da obra
artística 'Frozen' e reprodução indevida da marca 'Disney'.
Material publicitário trazido aos autos comprova que o réu foi o
autor e diretor do musical impugnado. Réu que firmou termo de
compromisso pelo qual se obrigou a cessar o uso da marca
'Disney' e a deixar de promover o espetáculo musical. Elementos
de prova suficientes para comprovar o ato ilícito praticado.
Indenização por danos materiais, com determinação de apuração
em liquidação de sentença. Danos morais. Violação a marca de
alto renome. Valor de reparação (R$ 15.000,00) adequadamente
fixado. Recurso desprovido.
[..]
Conquanto possa se cogitar da competência da Primeira Seção
de Direito Privado deste Tribunal, por trazer o recurso violação
a direitos de autor, certo é que a petição inicial da demanda
também fundamenta o pedido em suposta concorrência desleal
praticada (fls. 8) e também no uso indevido das marcas “Disney”
e “Frozen”. Assim, tais circunstâncias recomendam o julgamento

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do recurso por esta Câmara de Direito Empresarial. [..]
(TJSP; Apelação Cível 1092118-47.2015.8.26.0100; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
Confirmada a desnecessidade de fracionamento da lide,
observa-se que o pedido de abstenção relacionado ao slogan publicitário “A Sua
Identidade na Rede” acabou não sendo avaliado em primeiro grau, e é repetido
nesta instância.
Reitere-se o comando da r. decisão agravada que deferiu a
abstenção de uso da marca “Certisign”:
[..] No caso dos autos, vislumbro o preenchimento desses
requisitos.
A autora é titular da marca nominativa "CERTSIGN", conforme
registros de concessão juntados às fls. 50/53. Presente a
probabilidade do direito, nos termos dos artigos 129, caput , e
130, inciso III, ambos da Lei de Propriedade Industrial.
As atas notariais de fls. 40/44 certificam que, quando da procura
no buscador "Google" pela expressão "certisign", surge como
resultado um link patrocinado pela requerida para acesso ao seu
site e divulgação de seu produto, concorrente com o da autora.
Presente o perigo de dano pelo uso parasitário de marca alheia
em benefício próprio.
Assim, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a
requerida se abstenha de utilizar a marca "certisign", em
quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da inequívoca
intimação desta decisão, limitada até o valor da causa, sem
prejuízo de eventual majoração, caso necessário ao cumprimento
da ordem. [..]
Situação semelhante se verifica em relação à expressão de
propaganda “A Sua Identidade na Rede”, pois a autora apresentou
documentação que demonstra que o slogan era por si utilizado ao menos desde
2002 (fl. 31-39 na Origem), assim como apresentou ata notarial que confirma
que os termos apareciam junto ao site da agravada no buscador “Google” (fl.
43-44).
Além disso, a defesa apresentada pela ré no agravo de
instrumento limita-se a negar a utilização, sem apresentar argumentação
sobre precedência de uso ou qualquer outra circunstância que fragilize o
direito arguido pela recorrente.

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Destarte, pertinente que a ordem de abstenção confirmada
em primeiro grau se estenda à utilização do sinal de propaganda “A Sua
Identidade na Rede”, nos mesmos termos lá disciplinados.
Em razão de todo o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR