Tribunal: TJSP
Processo: 1017687-40.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – contrafação – Produtos esportivos – Apreensão na presença de funcionário da ré – Funcionário não é responsável civilmente pelos atos praticados por sua empregadora – Ilegitimidade passiva do empregado da ré-apelante – Apelação provida para esse fim
DANO MATERIAL – Contrafação – Presunção de veracidade dos fatos narrados – Apreensão, ademais, de produtos

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – contrafação – Produtos esportivos – Apreensão na presença de funcionário da ré – Funcionário não é responsável civilmente pelos atos praticados por sua empregadora – Ilegitimidade passiva do empregado da ré-apelante – Apelação provida para esse fim
DANO MATERIAL – Contrafação – Presunção de veracidade dos fatos narrados – Apreensão, ademais, de produtos contrafeitos, submetidos à perícia - Indício suficiente para autorizar a liquidação de sentença – Indenizatória provida – Apelação parcialmente provida para esse fim
DANO MORAL – Contrafação – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória reduzida para R$ 15.000,00 – Apelação parcialmente provida para este fim.

Dispositivo: dão provimento ao apelo do corréu Michel e dão parcial provimento ao recurso de Danilo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262936
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1017687-40.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes DANILO
CASIMIRO DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHEL ALESSANDRO
GRANZOTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEW BALANCE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo do corréu Michel e deram parcial provimento ao recurso de
Danilo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1017687-40.2018.8.26.0196 -Voto no 39.299
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VOTO No
: 39.299 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1017687-40.2018.8.26.0196
COMARCA : FRANCA
APTE.
: DANILO C. AZEVEDO
APTE.
: MICHEL ALESSANDRO GRANZOTTI
APDA.
: NEW BALANCE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Contrafação Produtos
esportivos Apreensão na presença de funcionário da ré
Funcionário não é responsável civilmente pelos atos praticados
por sua empregadora Ilegitimidade passiva do empregado da
ré-apelante Apelação provida para esse fim
DANO MATERIAL Contrafação Presunção de veracidade
dos fatos narrados
Apreensão, ademais, de produtos
contrafeitos, submetidos à perícia - Indício suficiente para
autorizar a liquidação de sentença Indenizatória provida
Apelação parcialmente provida para esse fim
DANO MORAL Contrafação Prejuízo extrapatrimonial
presumido
Pedido de indenização por dano moral
procedente Verba indenizatória reduzida para R$ 15.000,00
Apelação parcialmente provida para este fim.
Dispositivo: dão provimento ao apelo do corréu Michel e dão
parcial provimento ao recurso de Danilo
Recursos de apelação interpostos por Danilo C. Azevedo e
Michel Alessandro Granzotti dirigidos à r. sentença proferida pela Dra.
Adriana Gatto Martins Bonemer, MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de Franca, que julgou procedente o pedido deduzido por New Balance
Artigos Esportivos Ltda. para tornar definitiva a liminar concedida e condenar
os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados
na fase de liquidação da sentença, e indenização por dano moral
correspondente a R$ 20.000,00 (fl. 241-247).
Em
razões
recursais
o
corréu
Danilo
postula,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando
documentos de fl. 266-303. Quanto ao mérito, aduz inexistir prejuízo material
ou moral à apelada, especialmente porque os sapatos fabricados não foram
comercializados. Requer a improcedência integral dos pedidos indenizatórios
ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória para R$ 2.000,00 (fl.
250-265).
Michel também recorre postulando a concessão da justiça
gratuita. Reitera sua ilegitimidade passiva, afirmando ser mero funcionário.
Subsidiariamente, postula a redução da verba indenizatória (fl. 289-303).

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Contrarrazões em fl. 306-316 e 317-325 defendendo a
legitimidade “ad causam” de Michel e a presunção dos danos materiais e
morais.
É o relatório.
Os
recursos
são
tempestivos:
a
r.
sentença
foi
disponibilizada em 1o de outubro de 2019 (fl. 249) e os protocolos se deram aos
18 de outubro (fl. 250) e 22 de outubro (fl. 289) por Danilo e Michel,
respectivamente.
No tocante à justiça gratuita, carecem os apelantes de
interesse recursal, eis que já concedida a benesse na r. sentença, rejeitando a
impugnação ao benefício (fl. 244).
I ILEGITIMIDADE PASSIVA
Em que pese a r. sentença, entende a Turma Julgadora que
o corréu Michel não deve ser mantido no polo passivo.
Os recibos de pagamento encartados em fl. 161-162
demonstram que, de fato, Michel é funcionário de Calçados Azevedo EIRELI,
cujo único titular é Danilo (fl. 167-168).
Ora, sendo funcionário da pessoa jurídica, cumpria apenas
ordens, não podendo ser responsabilizado civilmente pelo ato ilícito praticado
por Danilo. A responsabilidade civil recai exclusivamente sobre o empregador.
Destarte, em relação ao corréu Michel o processo é extinto
sem resolução do mérito.
II INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Sobre lucros cessantes já decidiu a Terceira Turma da
Corte Superior:
Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a
legislação que regula os direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os
critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação
do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo
pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas
disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.
(REsp
1372136/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,

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TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013)
No caso concreto, consta do “Auto de Exibição e Apreensão”
que foram encontrados no estabelecimento da Calçados Azevedo diversos
produtos que foram periciados, concluindo o experto pela contrafação (fl.
64-71).
Além da quantidade de produtos apreendidos, é possível
mensurar o prejuízo material sofrido mediante perícia contábil nos livros
empresariais.
Dessa forma, na fase de cumprimento de sentença apurar-
se-ão os lucros cessantes.
III INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Em relação à caracterização do dano moral, a Turma
Julgadora após debates encontrou consenso.
Entendia este Relator que a violação do direito de
propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o prejuízo
extrapatrimonial.
A indenização por violação do direito de propriedade
industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa
jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante
os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp
811.934/RS).
Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2a
Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano
moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.
A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela
simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao
nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho
industrial e patente).
A
concorrência
desleal,
por
seu
turno,
conduz
inexoravelmente à violação deste direito.
Neste sentido é a orientação pacificada na Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE
PRODUTO
CONTRAFEITO.
BENS
RETIDOS
PELA
AUTORIDADE

ALFANDEGÁRIA.

DANO

MORAL.
CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS

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NO
MERCADO
INTERNO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.
1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto
em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.
2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a
exposição ao mercado ou a comercialização do produto
contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano
moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.
3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender
cabível a compensação por danos morais experimentados por
pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais
podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou
credibilidade.
4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -,
em seus artigos que tratam especificamente da reparação
pelos danos causados por violação aos direitos por ela
garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins
indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido
expostos ao mercado.
5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de
violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado
de exploração exclusiva da marca por elas registrada.
6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se
consubstancia na própria violação do direito, derivando da
natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se
confunde com a demonstração da existência do fato -
contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas
instâncias de origem.
7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos
identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao
mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re
ipsa.
8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp
1535668/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)
Também outros integrantes e ex-integrantes das Câmaras
Especializadas adotam este entendimento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
DESERÇÃO.

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APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO PREPARO. As cópias das guias de recolhimento do preparo
apresentam dados que claramente identificam a presente
demanda e os comprovantes de pagamentos são suficientemente
legíveis, de modo que não há qualquer irregularidade que
justifique a pretendida declaração de deserção do recurso.
Preliminar
afastada.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Danos morais. Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o
uso indevido da marca da autora, marca pela qual era ela
conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art.
52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto
basta, portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a
prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao
reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo
que o rompimento da exclusividade de exploração da marca, ato
por si só considerado, já representou dano moral à autora, que
ficou privada da tutela de sua identidade no mercado, tutela
esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais
junto
aos
clientes
e
fornecedores,
base,
portanto,
do
estabelecimento empresarial. Majoração da indenização por
danos morais. Danos materiais. Confirmada a contrafação, pediu
a autora o pagamento de reparação por danos materiais. O valor
da reparação deverá ser objeto de liquidação de sentença,
observando-se os critérios estabelecidos no art. 210, da Lei no
9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da indenização
por danos morais, bem como para condenar o réu ao pagamento
de reparação por danos materiais, que será objeto de liquidação
de sentença. (Apel. 0000197-29.2014.8.26.0627, Rel. Des. Carlos
Alberto Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
27/06/2016)
MARCA. Abstenção de utilização por outra empresa. Natureza
constitutiva. Necessidade de registro no INPI para comprovar a
propriedade.
Autor
que
bem
comprovou
o
registro.
Impossibilidade da empresa ré a perpetuar esse uso, porquanto
se tratar de direito exclusivo. Induvidoso aproveitamento
parasitário. Indenização por dano material devida e que deve ser
apurada em liquidação de sentença. Indenização por dano moral
in re ipsa . Recurso do autor provido e da ré desprovido. (Apel.
0003111-22.2013.8.26.0168, Rel. Des. Teixeira Leite, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 15/06/2016)
Embargos infringentes. Propriedade industrial. Contrato de
parceria comercial objetivando exploração e venda de produtos
de vestuário com a marca "Kandinsky", com exclusividade, na
região de Barueri e Santana do Parnaíba, em loja padronizada,
com uso de logotipo, layout, know how e projeto arquitetônico da
outorgante. Declaração da parceira-outorgante sobre sua
titularidade e registro da marca no INPI. Pedido de marca

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comprovadamente depositado no INPI, cujo registro não foi
concedido. Marca usada pela outorgante há muitos anos,
comprovados investimentos publicitários na divulgação da
marca ou título do estabelecimento. Ação de indenização dos
valores investidos, inclusive dano moral, em face da violação à
boa-fé pela outorgante, sob fundamento da prática de ato ilícito
consistente em se declarar titular do registro da marca, ainda
não concedido (apenas depositado). Contrato atípico, rotulado
como "parceria comercial", classificado como contrato de
colaboração celebrado entre o fornecedor e o colaborador.
Princípio da liberdade de contratar. Inexistência de violação à
boa-fé, pois o art. 130, I, II e III, da LPI confere ao titular da
marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido
de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade
material ou reputação. O titular do registro e o depositário do
pedido de registro perante o INPI têm, praticamente, direitos
iguais. Contrato de parceria que cede o uso da marca com pedido
de registro depositado, executado entre as partes, pelo prazo
ajustado,
que
envolve
também
o
uso
do
título
do
estabelecimento, do logotipo, do know how é lícito, válido e
eficaz. Indenização por ato ilícito pedida pelo outorgado
considerada indevida. Reconvenção formulada pela sociedade-
outorgante, depositária da marca, acolhida para condenar a
sociedade outorgada a pagar lucros cessantes, pelo uso das
insígnias após o exaurimento do prazo contratual, configurando-
se contrafação. Valores a serem apurados em liquidação de
sentença nos termos dos arts. 208 e 210 da LPI. Condenação da
contrafatora a pagar indenização por danos morais, por ofensa à
imagem e ao conceito da empresa e à atividade criadora. Teoria
do ilícito lucrativo que impõe a condenação por dano moral
aferida sob o prisma da racionalidade econômica e da fixação de
sanção pecuniária em valor que desestimule a transgressão da
regra
jurídica.
Embargos
infringentes
acolhidos
com
manutenção da sentença. (EI 0158873-75.2012.8.26.0100, Rel.
Des. Relator Pereira Calças, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 06/05/2015)
Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome
empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado
contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet
pelo nome da autora é direcionado para o site da ré.
Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré
se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que
advém da violação da marca e da concorrência desleal, não
ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de
conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a
lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do
que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da
marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos

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termos do art. 210, I a III, da Lei no 9279/96. Dano moral que,
tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é
presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que,
ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária,
deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em
benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada
em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada.
Arbitramento em R$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da
jurisprudência.
Recurso
provido.
(Apel.
1103462-
93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Cunha, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2015)
Propriedade industrial. Trade dress . Reprodução pelos réus do
mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto
concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória tipificada
no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-representante
comercial da autora, da informação de que ela havia encerrado
suas atividades. Prejuízo havido e mesmo presumido. Liquidação
por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei
9.279/96. Honorários contratuais hão também de ser ressarcidos.
Inteligência do art. 389 do CC. Sentença revista. Recurso
provido. (Apel. 0001513-77.2011.8.26.0176, Rel. Des. Claudio
Godoy, j. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
14/08/2014)
Assim, reconhecida a concorrência desleal, configurado está
o dano moral indenizável.
Tormentosa, entretanto, é a quantificação em pecúnia de
um dano extrapatrimonial sofrido. Sabido que a imagem, a identidade e a
credibilidade de uma pessoa jurídica não possuem preço, a indenização
atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos e da
prevenção para que o causador não mais volte a agir de maneira repreensível.
Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que não
apenas prejuízo à honra objetiva que se visa indenizar presta-se de norte do
quantum . Também o caráter punitivo-preventivo da indenização deve ser
prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa e prestígio da
denominada “indústria do dano moral”, como a sensação de impunidade
daquele que age em desconformidade com os preceitos legais, sociais e morais.
O recorrente Danilo busca a redução da verba
indenizatória para R$ 2.000,00.
A Câmara adota como critério de dosimetria a quantidade
e valor dos produtos contrafeitos, capacidade econômica das partes e
intensidade do dolo.

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Considerados estes elementos, entende-se razoável a
fixação da verba indenizatória em R$ 15.000,00.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a ilegitimidade passiva de Michel Alessandro Granzotti,
extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele, bem como
para reduzir a verba indenizatória para R$ 15.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR