Tribunal: TJSP
Processo: 1063621-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Ação de produção antecipada de prova. Pedido de apresentação de documentos fundado em suposta violação de modelo de utilidade em que o requerente figura como inventor. Autor não junta aos autos quaisquer elementos que indiquem a suposta violação ao direito de propriedade industrial a autorizar o deferimento do pedido de produção antecipada de provas.

Ementa:

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Ação de produção antecipada de prova. Pedido de apresentação de documentos fundado em suposta violação de modelo de utilidade em que o requerente figura como inventor. Autor não junta aos autos quaisquer elementos que indiquem a suposta violação ao direito de propriedade industrial a autorizar o deferimento do pedido de produção antecipada de provas. Inventor nem mesmo é titular do depósito do pedido de patente do modelo de utilidade, cuja carta patente sequer foi deferida. Comprovação de comercialização de produtos, pela apelada, cuja violação se alega, há pelo menos dois anos antes do protocolo do referido depósito do pedido de patente. Ausência de elementos mínimos a embasar o pedido de exibição de documentos. Simples alegação do autor de que haveria suposta violação a seu direito de propriedade industrial não pode compelir a ré a exibir documentos atinentes a projeto de modelo de utilidade de protetor para escada rolante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1063621-21.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EDSON PEREIRA CASEMIRO, é apelado ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER S.A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 2o
juiz. Sustentou oralmente o Dr Eduardo da Gama C. Junior.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1063621-21.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
MAGISTRADO: DR. LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: EDSON PEREIRA CASEMIRO
APELADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
Voto n° 9775
APELAÇÃO.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
PATENTE.
Ação de produção antecipada de prova. Pedido
de apresentação de documentos fundado em
suposta violação de modelo de utilidade em que o
requerente figura como inventor. Autor não junta
aos autos quaisquer elementos que indiquem a
suposta
violação
ao
direito
de
propriedade
industrial a autorizar o deferimento do pedido de
produção antecipada de provas. Inventor nem
mesmo é titular do depósito do pedido de patente
do modelo de utilidade, cuja carta patente sequer
foi deferida. Comprovação de comercialização de
produtos, pela apelada, cuja violação se alega, há
pelo menos dois anos antes do protocolo do
referido depósito do pedido de patente. Ausência
de elementos mínimos a embasar o pedido de
exibição de documentos. Simples alegação do
autor de que haveria suposta violação a seu direito
de propriedade industrial não pode compelir a ré a
exibir documentos atinentes a projeto de modelo
de utilidade de protetor para escada rolante.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

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Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 65/71, que, nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA ajuizada por EDSON PEREIRA CASEMIRO em face de
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REJEITOU a pretensão contida na petição
inicial. Em razão da sucumbência, condenou o demandante ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados
em R$ 3.000,00.
Irresignado com a r. sentença, recorre o
requerente pleiteando a sua reforma.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese,
que desenvolveu um “protetor de cabeceira para escada rolante”, cujo
pedido de patente está devidamente registrado perante o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial desde o dia 21 de março de 2016. Embora tenha
desenvolvido referido modelo de utilidade, alega que identificou suposta
violação de seu direito de propriedade industrial durante passeio em
shopping center, fato que motivou o encaminhamento de notificação
solicitando cópia do projeto e do registro de propriedade industrial à
empresa ré.
Assevera
que
teria
direito
de
exigir
a
apresentação dos documentos apontados na exordial, uma vez que é titular
de direito de propriedade industrial, de maneira que pode compelir terceiros
a exibir seus projetos para constatação de eventuais infrações.
Afirma ser cabível a produção antecipada de
provas, pois ela poderá fornecer elementos para uma futura ação principal
ou mesmo evitar o seu ajuizamento, já que as partes poderão compor-se
extrajudicialmente.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pelo total provimento de seu
recurso para que a ré seja compelida a exibir os documentos exigidos, com
consequente inversão das verbas sucumbenciais.

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O apelo é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, conforme
documentos de fl. 83.
Intimada
para
resposta,
a
apelada
apresentou contrarrazões de fls. 87/101, na qual requer a manutenção
integral da r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fl. 104).
É o relatório do necessário.
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Depreende-se dos autos que o autor,
inventor do modelo de utilidade “protetor de cabeceira para escada
rolante”, cujo pedido de patente foi devidamente protocolizado perante o
INPI no decorrer do ano de 2016, deparou-se com equipamento que, a seu
ver, seria similar à sua criação.
Depois de identificar a ré como a responsável
por sua comercialização, encaminhou-lhe notificação extrajudicial para que
fornecesse cópia do projeto e do registro de patente do produto para atestar
se seria similar ao seu modelo de utilidade. Dada a recusa da demandada
em apresentar os documentos exigidos, ajuizou a presente ação de
produção antecipada de provas.
A r. sentença rejeitou a pretensão autoral,
condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00.
Inconformado com a r. sentença, apela o
autor pleiteando o acolhimento de sua pretensão, com consequente
inversão das verbas sucumbenciais.

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3.
Entretanto, sem razão o recorrente.
Pela análise do conjunto probatório formado nos autos, não poderia ser outra
a solução senão a rejeição do pedido de produção antecipada de provas.
O demandante propôs a presente ação de
produção antecipada de provas com o intuito de compelir a empresa ré a
exibir documentos atinentes ao projeto e ao pedido de concessão de carta
patente perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sob o
fundamento de que se deparou com produtos comercializados pela
empresa requerida violadores do modelo de utilidade denominado “protetor
de cabeceira para escada rolante”, cuja criação foi resultado de sua
atividade intelectiva.
Todavia, embora alegue ser o inventor do
modelo de utilidade “protetor de cabeceira para escada rolante”, deixou o
recorrente de juntar aos autos elementos mínimos que apontem a suposta
similitude entre o produto comercializado pela ré e a sua criação. Não logrou
o apelante fornecer indícios mínimos de violação ao seu direito, de modo
que não se pode interferir na esfera jurídica da empresa ré, compelindo-a a
cumprir determinada obrigação com base na mera suspeita do autor,
desprovida de qualquer suporte probatório.
Para compelir a apelada a trazer aos autos o
projeto de seu produto e o respectivo pedido de patente, deveria o
recorrente juntar aos autos pelo menos indícios da suposta violação de seu
direito de propriedade industrial, não bastando a mera alegação, ainda que
se trate de ação de produção antecipada de provas. Afinal, o deferimento
do pedido autoral acarretará interferência na esfera jurídica da ré,
compelindo-a a exibir documentos atinentes à sua atividade empresarial, o
que não se pode permitir sem elementos mínimos de convicção de que a
comercialização das escadas rolantes da ré podem, de alguma forma, estar
violando modelo de utilidade de propriedade do requerente.
Na hipótese dos autos, contudo, além de não
fornecer quaisquer indícios da alegada violação ao seu modelo de utilidade,
o recorrente nem mesmo é titular de carta patente do “protetor de
cabeceira de escada rolante”. O autor figura como inventor do modelo de
utilidade, protocolizado no INPI em 2016, cuja carta patente sequer foi

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confeccionada.
Além disso, os documentos juntados pela
empresa demandada indicam que a comercialização dos produtos que o
demandante aponta como supostamente violadores de seu direito teve
início muito antes do protocolo do pedido de patente feito pelo autor.
Conforme se nota pelas notas fiscais de fls. 52/54, a recorrida já vende os
protetores para escada rolante desde 2014, ou seja, dois anos antes do
protocolo do pedido de patente formulado pelo apelante.
4.
Sendo assim, não se vislumbra motivo
para a reforma da r. sentença recorrida, que bem rejeitou o pedido de
produção antecipada de provas. Em razão do trabalho adicional durante a
fase recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios devidos aos
patronos da apelada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, na forma do art. 85, §
11, do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

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Apelação Cível no 1063621-21.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Edson Pereira Casemiro
Apelado: Elevadores Atlas Schindler S.a
Voto no 16.280
Declaração de Voto Convergente
As conclusões expostas no voto proferido
pelo digno Desembargador Relator são corretas,
mas creio seja necessário fazer, em acréscimo,
algumas considerações.
Há, aqui, mais uma vez, materializada a
utilização indiscriminada da produção antecipada
de provas para obter uma exibição de documentos.
Quando
do
julgamento
da
Apelação
0007459-83.2019.8.26.0100, proferi voto relativo
à mesma matéria aqui tratada, ressaltando esta
utilização
inadequada
que
alguns
pretendem
conferir
à
produção
antecipada
de
provas,
utilizando-a para substituir uma medida cautelar
de exibição de documentos, que não tem previsão
na
legislação
processual
vigente.
Naquela
ocasião, a preocupação com este uso inadequado
ficou exposta nos seguintes termos:
“II. De fato, o CPC de 2015 alterou
profundamente
a
natureza
da
produção
antecipada de provas, antes qualificada como
uma medida cautelar típica e reconheceu,
sempre dispensado o requisito da urgência,
um
direito
autônomo
à
consecução
de
providências instrutórias, desvinculado do
futuro ajuizamento de uma demanda.
A disciplina estabelecida nos artigos 381
e
seguintes
do
novo
diploma
processual

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pressupõe, tão somente, a necessidade e a
utilidade da produção da prova diante de um
direito
material
invocado,
mas
sem
o
estabelecimento
de
uma
lide,
nem
mesmo
provisoriamente.
A atuação da tutela jurisdicional é
limitada
à
colheita
da
prova,
sem
pronunciamento algum acerca de seu conteúdo;
portanto, não é emitido juízo axiológico
sobre a situação das partes chamadas a
acompanhar a produção da prova, que pode, ou
não, servir para a futura propositura de uma
demanda,
conforme
a
conveniência
destas
mesmas partes.
Apesar de não ter o CPC de 2015 elencado
a produção antecipada de provas junto dos
procedimentos
especiais
de
jurisdição
voluntária,
não
há,
naturalmente,
litigiosidade, pois uma lide não é exposta e
trazida à apreciação do Poder Judiciário.
Não é admitida, nos termos do discutido
§4o do artigo 382 do CPC de 2015, a
formulação de uma defesa neste procedimento
e o réu só é citado para acompanhar os atos
atinentes
à
colheita
dos
elementos
probatórios,
que
serão,
com
caráter
de
oficialidade, conservados. Colhida a prova,
está vedada a interposição de recurso e não
cabe, ausente vitória ou derrota de qualquer
das partes, seja reconhecida a sucumbência
de alguma destas partes.
III. No caso concreto, no entanto, a
parte autora (recorrente) formulou um pedido
de exibição de documentos e este pedido,
analisado sob um ponto de vista material,
não ostenta o conteúdo de uma produção
antecipada de provas, porquanto não são
colhidos
novos
elementos
destinados
à
conservação da memória acerca da realidade
fática.
Caso
seja
deferido
o
pedido

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formulado pela recorrente, nada de novo será
produzido, o que não se coaduna com uma
produção antecipada de provas.
Apesar do rótulo usado, busca-se uma pura
e simples captura de elementos documentais
já existentes, sem que nada de novo seja
criado.
IV. No CPC de 2015, não há mais a
previsão de uma medida cautelar típica e
especificamente
destinada
à
exibição
de
documentos.
Esta
ação
cautelar
de
rito
especial, antes disciplinada pelos artigos
844 e 845 do revogado CPC de 1973, era,
muitas vezes, dotada de natureza satisfativa
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 0004509-94.2009.8.26.0248. Rel.
Des.
Percival
Nogueira,
j.
21/6/2012);
porém,
não
ostenta
correspondência
na
legislação processual vigente.
O CPC de 2015 suprimiu não apenas todas
as medidas cautelares, assim como todas as
antigas regras gerais atinentes ao processo
cautelar, condensando a matéria entre os
artigos 294 e 311, em seu Livro V, atinente
à tutela provisória, destacando a exibição
de documento ou coisa, como um incidente
endoprocessual, a ser instaurado em meio à
instrução, com a finalidade de atestar fato
tido como relevante para o deslinde de uma
demanda (artigos 396 a 404).
Na
atualidade,
quando
o
pedido
de
exibição não for feito no curso de uma
instrução, só pode ser ajuizada, uma ação de
rito comum, de cunho cognitivo, deduzida uma
pretensão integral e que, eventualmente,
implique no reconhecimento do dever jurídico
de
uma
determinada
pessoa
apresentar
determinados documentos, restando, então,
viabilizada a aplicação do artigo 400 do
referido
novo
diploma,
inclusive
com
a

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imposição da pena de confesso, superada a
antiga Súmula 372 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
O ajuizamento desta ação, que ostenta
caráter contencioso, então, sem dúvida, não
se compatibiliza com o escopo primário da
produção antecipada de provas.
V.
Revisto
o
posicionamento
assumido
quando
do
julgamento
do
Apelação
1093560-14.2016.8.26.0100 e tendo em conta o
escopo declarado de meramente questionar
antiga operação de venda de ações (que teria
ocorrido no ano de 1994, cerca de vinte e
cinco anos antes do ajuizamento), o pleito
formulado não pode ser tido como adequado.
Não
se
nega
a
possibilidade
de
solicitação
de
uma
tutela
de
urgência
destinada à apresentação imediata documento,
com o intuito de facilitação ou conservação
de provas, mas, ainda que solicitada em
caráter antecedente, esta tutela de urgência
precisa estar vinculada a uma causa de pedir
adequada, com exposição, conforme o artigo
303, “caput”, “da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo”. Esta
tutela de urgência, então, na sistemática
prevista no CPC de 2015, não pode ser total
e
puramente
satisfativa
e
supõe
esteja
identificada, desde logo, uma lide, isto é,
é preciso esteja estabelecido um conflito de
interesses efetivo.”
Esta, no entanto, não é a hipótese
concretamente exposta nos autos, confessada
a ausência da urgência. Apesar do rótulo
conferido,
é
postulada
uma
exibição
de
documentos, gerando uma inadequação, que
redundaria na necessidade de extinção, com
remissão ao artigo 485, inciso VI do CPC de
2015, descaracterizado o interesse de agir.”

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O interesse de agir, então, a rigor,
estaria ausente no caso concreto, desde o início
do
processamento
do
feito;
porém,
cabe
privilegiar solução de mérito, nos termos do
artigo 4o do CPC de 2015 e, por este motivo,
concordo com a solução adotada.
Assim, com este acréscimo, também nego
provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Desembargador

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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
10E4D727
7
11
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
11DE1183
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1063621-21.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.