Tribunal: TJSP
Processo: 1013334-57.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e morais – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegadas omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no

Ementa:
Embargos de declaração – Ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e morais – Reforma da sentença de parcial procedência – Alegadas omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1013334-57.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BULL BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., são
embargados
GIBSON
BLUES
BAR
LTDA.
-
EPP,
BULLGUER
ALIMENTAÇÕES
LTDA.
e
BULLGUER
FRANQUIADORA
DE
ALIMENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), ARALDO TELLES, GRAVA BRAZIL E
RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1013334-57.2018.8.26.0001/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/7
Voto no 14066
Embargos de Declaração Cível no 1013334-57.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Bull Burger Comércio de Alimentos Ltda.
Embargdos: Gibson Blues Bar Ltda. - EPP, Bullguer Alimentações Ltda. e
Bullguer Franquiadora de Alimentações Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração – Ação cominatória de obrigação
de fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e
morais – Reforma da sentença de parcial procedência –
Alegadas
omissão,
contradição
e
obscuridade
–
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que, sem razão, pretende
atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os admitem no geral e no particular – Pretendido
prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da autora e deu
provimento ao das rés, interpostos contra a r. sentença de parcial
procedência proferida na ação de “ação cominatória de obrigação de
fazer e não fazer c.c. indenizatória de danos materiais e morais com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, para julgar improcedentes
os pedidos iniciais e condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da causa, neles já incluídos os recursais.
Sustenta a embargante, em síntese, que no
julgado colegiado há: (i) obscuridade quanto: (a) aos motivos que
justificariam a mitigação da exclusividade de seu sinal marcário, uma
vez que a embargante é titular de registro de marca devidamente
concedido pelo INPI sem qualquer apostilamento, e (b) à negativa de
possibilidade de confusão do consumidor no tocante às marcas das

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partes; e (ii) omissão quanto: (a) à inafastável prevalência dos direitos
inerentes à personalidade da pessoa jurídica da embargante,
particularmente a sua imagem, consubstanciados não só no título
marcário, mas também no conjunto de seus títulos empresariais que lhe
ensejam
exclusividade
do
uso
da
denominação/marca
e,
consequentemente, na incidência dos princípios da anterioridade, da
territorialidade e da especificidade; e (b) aos demais títulos da
embargante e às legislações eu lhes conferem segurança jurídica e
exclusivada. Prequestiona a matéria, pede que sejam afastados os vícios
apontados e que seja reformado o acórdão.
Oposição ao julgamento virtual nestes
embargos (fls. 24).
Manifestação
das
embargadas
(fls.
62/77).
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, por maioria, ao
apreciar as razões da insurgência na completude da controvérsia,
entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão
recorrido, reformar a r. sentença de parcial procedência da ação.
Restou consignado no acórdão recorrido
que:
“A autora é detentora da marca “Bull

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Burger”, na forma mista, na classe NCL (10) 43, a qual contém um
atributo normativo (escrito) e um figurativo (imagem), como se vê no
mesmo documento de fls. 345 (desenho + nome).
Deste modo, as rés estariam utilizando
apenas o atributo normativo, vez que seu atributo figurativo não é
idêntico e nem mesmo parecido com o da autora (fls. 559).
O
eminente
Desembargador
Fortes
Barbosa,
quando
do
julgamento
da
apelação
cível
no
1011535-07.2017.8.26.0100, asseverou que “(...) Em se tratando de
uma marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está
vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a
utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma
soma, e não de um elemento isolado” (1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17/04/2019).
Voltando à questão, aqui, a utilização da
palavra “Bullguer” não pode ser tida como exclusiva da autora não é
esse o alcance dos registros obtidos no INPI. Não é uma marca de alto
renome (Lei de Propriedade Industrial, art. 125) e constitui expressão
de uso comum no ramo em que atuam as partes (comercialização de
hambúrgueres e congêneres), ligada a sanduíche recheado de carne
bovina (“bull” = touro e “burger” = hambúrguer), tratando-se de
marca denominada pela doutrina como “fraca” ou evocativa, que
permite o uso por terceiros de boa-fé.
A utilização de nomes genéricos já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o entendimento então
manifestado foi o de que “Marcas fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade

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decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de
boa-fé” (STJ, REsp no 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
04/06/2013) e de que “Marcas fracas ou evocativas que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do
registro. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).
Como bem observado por Lélio Denícoli
Schmidt, “à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de
proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras
semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de
domínio comum não podem ser vedadas” (“A distintividade das
marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância”, Ed.
Saraiva, 2013, pág. 110).
O registro da marca pela autora perante
o INPI, por si só, não é suficiente para a obtenção da proteção visada;
é necessária a demonstração de similitude entre as marcas que,
efetivamente, cause confusão nos consumidores.
Aqui, observa-se tratar-se de marcas
mistas, com utilização de logotipos diversos, tanto na grafia quanto na
estilização, não havendo dificuldade na identificação visual e utilização
de nome comum; além disso, a distância geográfica existente entre as
partes é relevante (a autora está situada em Araçatuba e Birigui,
enquanto que as rés possuem unidades nas cidades de São Paulo,
Campinas, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG, conforme pesquisa
junto ao sitio eletrônico www.bullguer.com/nossas-unidades) e nada há
a demonstrar e tampouco sugerir que eventual não expansão da autora

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é em razão da consolidação das rés no mercado.
Tudo isso, isolada ou conjuntamente
considerado, afasta a possibilidade de associação indevida e confusão
entre os consumidores; especialmente consumidores de hambúrgueres
que têm se distinguido cada vez mais a partir da especialização do
segmento.” (fls. 756/759).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante são descabidos e revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e embasadas, tudo a atribuir
aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,
2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
excepcionalidade a justificar seja atribuída aos embargos de declaração
a pretendida e descabida infringência
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a revelar

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que os embargos de declaração não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Nada há, portanto, a ser aclarado, integrado ou
modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico formador
do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator