Tribunal: TJSP
Processo: 1011509-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA LASTREADA EM USO INDEVIDO DE MARCA. Improcedência. Decisão mantida. Longo convívio das marcas no mercado e ausência de risco concreto de confusão entre os consumidores que sobressaem como critérios jurídicos para solução da demanda, em detrimento do registro da marca. Sinal distintivo fraco. Termo "Explora" que embora não seja diretamente

Ementa:

APELAÇÃO. DEMANDA COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA LASTREADA EM USO INDEVIDO DE MARCA. Improcedência. Decisão mantida. Longo convívio das marcas no mercado e ausência de risco concreto de confusão entre os consumidores que sobressaem como critérios jurídicos para solução da demanda, em detrimento do registro da marca. Sinal distintivo fraco. Termo "Explora" que embora não seja diretamente relacionado à atividade explorada, não contém qualquer atividade criativa digna de nota a ponto de impedir que outros utilizem o vocábulo para formar suas marcas, desde que não haja colidencia total. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000603073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1011509-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante EXPLORA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
LTDA., são apelados EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LATINA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, EXPLORITAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA LTDA. e
EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LATINA MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. Caio César Franco de Lima", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011509-38.2019.8.26.0100 -Voto no 10082
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO no 1011509-38.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
MAGISTRADO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: EXPLORA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
APELADA: EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LATINA FUNDO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LTDA. e OUTROS.
Voto no 10082
APELAÇÃO.
DEMANDA
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA LASTREADA EM USO INDEVIDO DE
MARCA.
Improcedência.
Decisão
mantida.
Longo convívio das marcas no mercado e
ausência de risco concreto de confusão entre os
consumidores que sobressaem como critérios
jurídicos
para
solução
da
demanda,
em
detrimento do registro da marca. Sinal distintivo
fraco. Termo “Explora” que embora não seja
diretamente relacionado à atividade explorada,
não contém qualquer atividade criativa digna
de nota a ponto de impedir que outros utilizem o
vocábulo para formar suas marcas, desde que
não
haja
colidencia
total.
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de apelação contra a r.
sentença de fls. 485/491, objeto de embargos de declaração rejeitados a
fls. 504, que julgou improcedente demanda cominatória e indenizatória
lastreada em uso indevido de marca (“Explora”) de titularidade da autora,
ora apelante. Em razão da sucumbência, a requente foi condenada ao
pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios.
2.
Inconformada, a autora sustenta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011509-38.2019.8.26.0100 -Voto no 10082
3
fls. 507/524 que as marcas identificam serviços prestados nos mesmos
ramos e que não existem outros registros no referido ramo, o que denota
que a marca registrada não se insere no conceito de marca fraca, do
contrário teria sido indeferida pelo INPI, nos termos do art. 124, VI da Lei
9.279/96.
Assevera que o termo “explora” não
guarda qualquer relação com atividade explorada, consistente na
prestação de serviços financeiros de investimentos em fundos.
Aduz que o registro da marca “Exploritas”
requerido pela apelada foi indeferido, em razão da pré-existência do
registro da apelante, sendo certo que a referida autarquia federal, ao
contrário do que constou da r. sentença, tem por objetivo justamente aferir
a distintividade e disponibilidade da marca cujo registro se requer.
Aduz não ter procurado o Poder
Judiciário antes porque se trata de um fundo pequeno, de modo que não
havia recursos suficientes para suscitar, em juízo, a defesa de sua marca
contra a requerida, mas, diante das notícias de confusão entre os
consumidores que investiram por engano no fundo gerido pela requerida,
o ajuizamento se mostrou inadiável, devendo ser reformada a sentença,
inclusive para que sejam reparados os danos decorrentes do uso indevido
da marca.
3.
O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas nos termos da lei (cf. fls. 526). Foram apresentadas
contrarrazões (fls. 533/557) e há oposição ao julgamento virtual (cf. fls. 561).
É o relatório
4.
O
recurso
não
comporta
provimento.
5.
No caso em exame, cumpre
verificar se é ilícito o uso da expressão Exploritas para designar o serviço
prestado pela requerida, tendo em vista o registro da marca Explora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011509-38.2019.8.26.0100 -Voto no 10082
4
deferida em favor da autora. A resposta é negativa.
Embora a autora esteja munida de registro
de marca, o que lhe garante uso exclusivo, não há falar de um direito
absoluto, visto que o direito à marca é mitigado por outros fatores, sendo
relevante, no caso de inexistência de colidencia integral, como na
espécie, aferir o grau de risco de confusão, à luz do exame concreto da
distintividade da marca registrada pela autora.
Com efeito, o termo Explora, embora não
esteja relacionado com a atividade de prestação de serviços de
gerenciamento e assessoramento de investimentos em fundos, não
garante o direito de impedir que terceiros utilizem variações do
mencionado vocábulo para formar suas próprias marcas. Isso porque se
trata de expressão comum, sem a necessária criatividade que lhe confira
proteção para além do termo registrado, ou seja, que impeça que
terceiros utilizem o radical da palavra ou variações para identificar seus
serviços, notadamente quando não emerge um risco significativo e real
de confusão do público consumidor.
A proteção integral da marca, inclusive
para impedir que terceiros utilizem expressões assemelhadas, somente se
defere para marcas com significativa distintividade, do que não se cogita
na espécie, pois não há falar de uma verdadeira atividade criativa na
eleição de uma palavra conhecida para designar uma marca
Com efeito, distintividade forte se verifica
quando a marca nominal é formada a partir de palavras ou expressões
totalmente novas ou desprovidas de significado ordinário ou, ainda,
quando ocorre ampliação semântica do vocábulo, fruto de uma
atividade humana criativa o suficiente para dar ao termo uma conotação
totalmente nova a partir da conjugação com o ramo explorado pela
autora e outros elementos anexos à atividade empresarial.
6.
Além disso, nota-se, na espécie,
que o público consumidor, bem instruído, pois se trata de prestação de
serviços de investimentos de considerável risco e de sofisticação,
certamente não confundirá os prestadores dos serviços, até porque há
notável diferença entre o termo Explora e Exploritas, máxime quando se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011509-38.2019.8.26.0100 -Voto no 10082
5
leva em conta a marca em sua integralidade visual.
A existência de casos isolados de suposta
confusão não tem o condão de impedir que a ré utilize o termo Exploritas,
ainda mais quando se constata que de há muito utiliza essa expressão
para designar seus serviços. O domínio exploritas.com.br foi registrado
pela requerida em 24/1/2010, a revelar a convivência das marcas no
mercado, sem que isso tenha inviabilizado a existência da autora, cuja
proteção está restrita ao termo Explora, não abrangendo seus derivados.
7.
Por
fim,
em
razão
do
desdobramento recursal, de rigor a majoração da verba honorária para
15% do valor da causa, para contemplar o trabalho dos advogados da ré
na fase recursal, a teor do disposto no §11 do art. 85 do NCPC.
8.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR