Tribunal: TJSP
Processo: 2248581-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação cominatória para abstenção de uso de invenção. Decisão de indeferimento de tutela provisória. Agravo de instrumento da autora.

Depósito do pedido de patente junto ao INPI ainda não deferido. Mera expectativa de direito que, neste momento, não assegura exclusividade à autora. Ainda que assim não fosse, no caso em julgamento, as características do produto desenvolvido pela ré estariam, ao

Ementa:
Ação cominatória para abstenção de uso de invenção. Decisão de indeferimento de tutela provisória. Agravo de instrumento da autora.

Depósito do pedido de patente junto ao INPI ainda não deferido. Mera expectativa de direito que, neste momento, não assegura exclusividade à autora. Ainda que assim não fosse, no caso em julgamento, as características do produto desenvolvido pela ré estariam, ao menos no exame possível do mérito cabível neste momento processual inicial, conformes ao estado da técnica.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248581-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos,
em que é agravante LEILA SOARES FERREIRA, é agravado DMC
EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentação oral o Dr. Willian Lecciolli", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2248581-67.2019.8.26.0000 - São Carlos - VOTO No 21.185 ACC- 2/11
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2248581-67.2019.8.26.0000
Comarca:
São Carlos 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Luiz Seixas Cabral
Agravante:
Leila Soares Ferreira
Agravada:
DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda.
VOTO No 21.185
Ação cominatória para abstenção de uso de
invenção. Decisão de indeferimento de
tutela provisória. Agravo de instrumento da
autora.
Depósito do pedido de patente junto ao
INPI ainda não deferido. Mera expectativa
de direito que, neste momento, não
assegura exclusividade à autora. Ainda que
assim não fosse, no caso em julgamento, as
características do produto desenvolvido pela
ré estariam, ao menos no exame possível do
mérito cabível neste momento processual
inicial, conformes ao estado da técnica.
Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.

RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia

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recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos de ação cominatória ajuizada por Leila Soares Ferreira para
obrigar DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. a não
usar invenção de pulseira de laserterapia, indeferiu pedido de
antecipação de tutela formulado pela autora, ora agravante, verbis:
'Vistos.
Leila Soares Ferreira ingressou com ação de obrigação de não fazer
com pedido de tutela antecipada em face de DMC Importação e
Exportação de Equipamentos Ltda. Em síntese, alegou a requerente
que desenvolveu aperfeiçoamentos em aparelho portátil para
aplicação sintetizada de laserterapia, tendo efetuado o pedido de
patente do produto. Após o invento, afirmou que buscou junto ao
mercado pessoas interessadas em comercializar o produto, dentre elas
a empresa requerida. Aduziu que não houve parceria entre as partes,
mas posteriormente tomou conhecimento de que a ré desenvolveu
projeto similar ao seu e que buscou, junto, à Anvisa, o registro do
produto para comercialização.
Pleiteou em sede de tutela antecipada que a ré se abstenha de
proceder ao registro de autorização do produto junto aos órgãos de
controle, bem como de comercializar e exibir em feiras e exposições
a pulseira de laserterapia.
É o relatório.
DECIDO.
Com efeito, os documentos de fls. 15/34 indicam que a autora

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realizou o depósito de seu pedido de patente de no BR
102017009064-7, de título 'Aperfeiçoamentos introduzidos em
aparelho portátil para aplicação sintetizada de laserterapia, pulseira de
laserterapia' em 28/04/17, junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e foi publicado em 21/11/2018 (fl. 15).
De outra parte, os demais documentos juntados com a inicial não são
suficientes para conferir plausibilidade ao seu argumento, no sentido
de que a requerida estaria prestes a comercializar o mesmo produto
objeto de seu pedido de patente, pois tratam-se de conversas
mantidas por meio eletrônico com suposta representante da ré.
Assim, conceder a tutela pleiteada, nesta oportunidade, é medida
temerária, sendo imprescindível a análise do contraditório e da ampla
defesa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela
pleiteada.
No mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o
rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC,
art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).
CITE-SE e INTIME-SE a parte Ré para contestar o feito no prazo
de 15 (quinze) dias úteis.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A carta de
citação será acompanhada de senha para acesso ao processo digital,
que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-
se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista
no artigo 340 do CPC.

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Expeça-se carta postal para citação e intimação.
Intime-se.' (fls. 15/16).
Em resumo, a autora, ora agravante, argumenta que (a) desenvolveu
aperfeiçoamentos em aparelho portátil para aplicação de laserterapia e
depositou pedido de patente do produto em 28/04/2017; (b) em
meados de 2017, iniciou tratativas com a agravada para que firmassem
parceria para a comercialização do produto; (c) embora inicialmente
tenha demonstrado interesse, a agravada desistiu da parceria e
desenvolveu, em paralelo, projeto semelhante, tendo requerido à
ANVISA autorização para comercialização; (d) o produto
desenvolvido pela agravada é rigorosamente igual ao seu; (e) o perigo
do dano está presente porque a ANVISA já concedeu autorização
para a comercialização do produto da agravada; (f) '[é] inegável o direito
de o proprietário da patente exigir a abstenção de qualquer tentativa de
comercialização de seu invento, além de ser inegável também a proteção que no
sistema jurídico pátrio vigora contra a concorrência desleal' (fl. 12); (g) a
concessão da tutela recursal pleiteada não acarretaria nenhum prejuízo
à agravada, visto que seu produto ainda não é comercializado.
Requer tutela antecipada para determinar à agravada que 'se abstenha de
comercializar e exibir em feiras e exposições a pulseira de laserterapia especificada
no processo de patente INPI BR 102017009064-7, publicado em
21/11/2018, sob pena de multa diária de R$ 500,00' (fl. 14) e, a final, o
provimento do agravo de instrumento.
Manifestação da agravada a fls. 135/144.
Manifestação da agravante a fls. 186/188.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 203.

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É o relatório.
Indefiro a tutela recursal.
Em que pesem os argumentos da autora, em análise perfunctória,
adequada a este momento processual, não há elementos suficientes
para atestar a prática de concorrência desleal pela ré.
De fato, a autora possui pedido de patente de invenção depositado
junto ao INPI em 28/4/2017 (BR 102017009064-7, fls. 15/30, na
numeração dos autos de origem), referente a 'aperfeiçoamentos
introduzidos em aparelho portátil para aplicação sintetizada de laserterapia'.
Trata-se, como se alega, de pulseira capaz de emitir faixas de laser em
baixa potência que podem ser aplicadas em pontos de acupuntura,
tais quais os da região do pulso, como forma de tratamento
denominada 'laserterapia', que é 'recomendada para o tratamento de doenças
do
sistema
respiratório,
artrite, pancreatite
e
fibromialgia,
doenças
cardiovasculares, além de ser indicado para a melhora do sistema imunológico,
melhora no rendimento de atletas, melhora na recuperação de atividades físicas,
tratamento antitabagismo, estresse, insônia, (...) entre outros distúrbios.' (fls.
16/17, na numeração dos autos de origem).
Como principais diferenciais de sua pulseira de laserterapia, dentre
outras características, a autora incluiu nas reivindicações do pedido de
patente: 'potência aumentada (T) para 100mW, bem como comprimento de
onda (D) vermelho de 630 a 660nm, infravermelho de 780 a 910nm e
azul de 420 a 490nm' (destaquei).
Também no pedido, esclarece, na seção 'histórico da invenção', que:

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'Atualmente, existem no mercado alguns tipos de aparelhos
indicados para o tratamento de laserterapia, tal como aparelhos
que se apresentam na forma de um relógio, fitas ou bandas, alguns
providos de pulseira onde é instalada uma caixa passível de receber
diodos emissores de luz e onde são previstas saídas de laser vermelho
com circuitos associados a 'softwares' que programam o tempo de
exposição do laser. Citada configuração permite a aplicação de laser,
especificamente na região do pulso, conforme a técnica de
laserterapia sistêmica isoladamente em pontos de acupuntura.
A grande maioria dos aparelhos na forma de relógio, fitas ou bandas
disponibilizam comprimentos de onda entre 630 e 660 nm
configurando uma potência baixa e exigindo, dessa forma, um longo
tempo de exposição para que se alcance os efeitos significativos (...).'
(fl. 17, na numeração dos autos de origem; destaquei).
Pois bem.
Não há nos autos prova de que a pulseira desenvolvida pela ré
contenha os mesmos elementos diferenciais adotados pela autora.
Pelo contrário, salvo melhor juízo, há indícios de que suas
características estejam compreendidas naquilo que, no pedido de
patente, se declarou como estado da técnica.
Foram juntados pela autora documentos que atestam que a ré
desenvolveu pulseira de laserterapia, dos quais, porém não constam
quaisquer especificações técnicas. São eles: (a) conversas trocadas
entre a autora e funcionária da ré; (b) notificação extrajudicial
entregue à ré e (b) resposta a pedido de informações, enviada à autora
pela ANVISA (fls. 35/36, 39/58, 59, 60/65, 66 e 86/105, na
numeração dos autos de origem).
Por outro lado, a ré apresentou cópia de 'relatório demonstrativo anual

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2017' (fls. 156/184) entregue ao Governo Federal para fins de
redução de IPI conforme a Lei 8.248/1991 (Lei de Informática e
Automação) no qual declara que sua pulseira 'e-lib', fruto de projeto
iniciado em fevereiro de 2017 (fl. 161), emite 'luz laser vermelha com
comprimento de onda de 660nm e 100mW de potência' (fls. 160; destaquei).
Desse modo, como dito, mesmo que já houvesse sido deferido o
pedido de patente da autora, não haveria fumus boni iuris quanto à
prática de cópia pela ré, que, aparentemente, apenas está atuando
dentro do estado da técnica.
Isso posto, indefiro o pedido de tutela provisória.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 204/211; destaques do original).
Contraminuta a fls. 214/227.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a r. decisão agravada.
Inicialmente, pondere-se que o pedido de
patente formulado pela autora não foi ainda deferido pelo INPI (BR
102017009064-7, fls. 15/30, na numeração dos autos de origem). O

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depósito gera mera expectativa de direito, mas não garante ao
requerente todas as proteções previstas ao titular pela Lei 9.279/96.
Leia-se, a respeito, julgado deste Tribunal:
“Apelação. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Pedido de
privilégio de invenção junto ao INPI. Patente ainda não concedida.
Mera expectativa de direito que não configura violação da patente
neste momento. Possibilidade de obtenção por exploração indevida,
caso se configure violação de patente, entre a data da publicação do
pedido e da concessão da patente, na forma da lei. Autor que não
cumpre o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I,
do CPC). Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do
RITJSP). Precedentes do STJ e STF. Apelo a que se nega
provimento.”
(Ap.
0004340-10.2009.8.26.0248,
PEREIRA
CALÇAS; grifei).
Ainda que assim não fosse, aparentemente,
s.m.j., não terá havido cópia indevida pela ré.
A respeito da circunscrição da proteção
patentária, esclarece DENIS BORGES BARBOSA:
“A par dos limites temporais do direito de exclusiva, é preciso
também considerar a sua extensão técnica; objetivamente, o privilégio
é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de
uso é da tecnologia circunscrita (...). Uma reivindicação é redigida de
maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por
exemplo, 'máquina de fazer tal coisa'), seguida de uma fórmula

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convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por...')
e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado.”
(Introdução à Propriedade Intelectual, pág. 419/420; grifei).
Das reivindicações da autora, constam, como
visto em sede liminar, requisitos técnicos que vão além dos oferecidos
pela ré, como “diodos emissores de luz” com “potência aumentada
(T) para 100 mW, bem como comprimento de onda (D) vermelho de
630 a 660nm, infravermelho de 780 a 910nm e azul de 420 a 490nm”
(fl. 23, na numeração dos autos de origem; grifei).
Mais,
as
características
do
produto
desenvolvido pela ré (aparelho em forma de pulseira que emite “luz
laser vermelha [apenas] com comprimento de onda de 660nm”) foram
indicadas, pela autora em seu pedido de patente, como compreendidas
no estado da técnica (fl. 17, na numeração dos autos de origem).
Por fim, anoto que há registro de que o início
do desenvolvimento da pulseira “e-lib” pela ré foi anterior ao pedido
de patente da autora (vide cópia de “relatório demonstrativo anual --
2017” constante a fls. 156/184), o que infirma a alegação de
parasitismo.

Mantenho, desse modo, a decisão agravada.
DISPOSITIVO.

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Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator