Tribunal: TJSP
Processo: 2086165-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Pretensão de abstenção de uso de marca. Pendência de análise acerca da titularidade da marca perante o INPI. Pequeno comércio que atua regularmente registrado, há mais de 15 anos, com o nome de fantasia e que pode sofrer, de forma mais agressiva, os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Particularidades do caso concreto

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Propriedade industrial. Pretensão de abstenção de uso de marca. Pendência de análise acerca da titularidade da marca perante o INPI. Pequeno comércio que atua regularmente registrado, há mais de 15 anos, com o nome de fantasia e que pode sofrer, de forma mais agressiva, os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Particularidades do caso concreto que demandam prudência do julgador. Concessão da tutela que se mostra, diante deste cenário, aparentemente precipitada. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086165-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OLIVEIRA
E YAHAGUI LTDA, é agravado CENTRO ATACADISTA BARÃO LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Comarca : São Paulo – 2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem
Ação no : 1003290-02.2020.8.26.0100
Juiz : Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravante : Oliveira e Yahagui Ltda.
Agravada : Centro Atacadista Barão Ltda.
VOTO No 30.441
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Propriedade
industrial.
Pretensão de abstenção de uso de marca.
Pendência
de
análise
acerca
da
titularidade da marca perante o INPI.
Pequeno comércio que atua regularmente
registrado, há mais de 15 anos, com o
nome de fantasia e que pode sofrer, de
forma
mais
agressiva,
os
efeitos
econômicos da pandemia de Covid-19.
Particularidades do caso concreto que
demandam
prudência
do
julgador.
Concessão da tutela que se mostra,
diante
deste
cenário,
aparentemente
precipitada. Decisão reformada. Agravo
provido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento

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esgrimido por OLIVEIRA E YAHAGUI LTDA. nos autos da ação de
abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório
movida por CENTRO ATACADISTA BARÃO LTDA., contra a r. decisão
de fls. 110/112 dos autos originais, da pena do MM. Juiz
Eduardo Palma Pellegrini, da Egrégia 2a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem, que concedeu a tutela de urgência,
determinando que a agravante se abstenha de utilizar a
expressão "Toysmania", em violação à marca "Toymania" em seus
produtos, sites e propagandas, no prazo de 30 dias.
Sustenta utilizar o nome de fantasia
“Toys
Mania”,
ininterruptamente,
desde
14.10.2005,
regularmente cadastrado perante a Junta Comercial e a
Secretaria da Fazenda Nacional. Aponta que as logomarcas são
completamente distintas, sendo impossível a confusão pelo
consumidor. Aduz ter requerido o registro de seu nome
empresarial como marca perante o INPI, que está sob análise,
além de ter pleiteado a nulidade administrativa do registro
da autora (PAN no 917291867 e no 917291972). Considera
drástica a determinação de alterar nome, fachada e redes
sociais em meio à pandemia de Covid-19, que já lhe custou
queda no faturamento e corte de colaboradores. Afirma
inexistir urgência na medida, uma vez que as partes convivem
no ramo de comercialização de brinquedos há anos, tendo até
mesmo comprado, por diversas vezes, produtos da autora para
revenda. Acrescenta que a agravada efetuou o depósito do
registro apenas em 10.05.2019, obtendo a concessão em
27.02.2020, e tem pleno conhecimento de sua existência há
mais de uma década. Solicita melhor análise dos autos, que
sequer considerou a contestação que trouxe possibilidade de
excludente constante do art. 129, §1o, da LPI. Indica que, no

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caso concreto, a antecipação dos efeitos gera perigo de
irreversibilidade,
com
decretação
prematura
de
tutela
definitiva sem o respeito ao contraditório. Pugna pela
cassação da liminar sob o argumento de ser a medida assaz
drástica em face de sociedade regularmente registrada há mais
de 15 anos e com pequeno comércio que sofre os efeitos do
estado
de
calamidade
pública
decorrente
da
pandemia,
notadamente na pendência de possível deferimento de seu
registro de marca. Subsidiariamente, requer a dilação do
prazo para 90 (noventa) dias, para se adequar ao quanto
determinado.
O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 25/34); anotado o preparo (fls. 11/13).
O
efeito
suspensivo
à
decisão
foi
concedido a fls. 15/17.
A
agravante
apresentou
oposição
ao
julgamento virtual (fl. 21)
Relatados.
2.
O agravo comporta provimento.
Exsurge evidente que ambas as partes
atuam na comercialização de brinquedos e possuem marcas
praticamente idênticas, não fosse pela diferença da letra
“S”.
Não obstante o sinal marcário tenha

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apresentação diferente, seja em relação ao design ou às
cores, a grafia é muito similar, distinguindo-se tão somente
pela presença da letra “S” ('Toys Mania' e 'Toy Mania').
Levando-se em consideração que atuam no
mesmo ramo, é possível a confusão dos consumidores, ainda que
uma atue em e-commerce e outra em pequeno comércio em Minas
Gerais, sobretudo porque o titular da marca tem garantido o
direito de uso exclusivo em todo o território nacional.
Outrossim,
cumpre
destacar
ser
a
agravada, ao menos por ora, a legítima titular da expressão
“TOY MANIA” no mercado, a qual possibilita sua identificação
no ramo comercial, seja como característica de seu nome
empresarial, seja como título de estabelecimento, marca,
insígnia ou nome de fantasia, obtendo a proteção de seu uso
perante
terceiros
que
indevidamente
se
apropriem
da
expressão.
A autora pretende, no entanto, mesmo
antes da análise da contestação em primeiro grau, tutela
definitiva, com grave risco de irreversibilidade.
Impende registrar que, malgrado seja
titular de registro de marca, pende de julgamento o pedido
administrativo de nulidade de tal registro, bem como pleito
de registro de marca agravante desde agosto de 2019, o que
torna prematura a concessão da tutela antecipada requerida em
janeiro de 2020, que só pode ser deferida quando há mínimo
risco de alteração da situação, notadamente se concedida
“inaudita altera parte”, como ocorreu.

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Cumpre destacar, por fim, que a não
concessão da medida de urgência não implica risco de dano à
agravada, que poderá pleitear o ressarcimento de eventuais
perdas e danos (CPC, art. 302) e notadamente porque é
necessário considerar o baixo grau de lesividade de um
pequeno
comércio,
o
que
possibilita
seja
a
decisão
postergada.
Outrossim, a atuação concomitante das
empresas ocorre há pelo menos uma década, conforme se
depreende das notas fiscais acostadas a fls. 210/217 dos
autos originais, que evidenciam que a autora forneceu
brinquedos para a requerida de 2010 a 2019, o que afasta, de
plano, a alegada urgência.
Bem por isso, em análise de cognição
sumária, única possível no momento, embora a concessão de
registro de marca seja suficiente para sua proteção, as
peculiaridades
do
caso
demonstram
não ser prudente a
concessão da liminar, razão pela qual será ela cassada até
análise mais acurada dos autos com a devida instrução
probatória.
Impende anotar que a empresa agravante
asseverou, em primeiro grau, ter ficado durante um mês com
suas
atividades
paralisadas,
por
determinação
da
Municipalidade,
e
que
atua
intensamente
para
manter
adimplidas suas obrigações, bem como pontua que precisaria
desembolsar, em menos de 30 dias, montante aproximado de R$
77.882,80 para cumprir a liminar. Confira-se excerto dos

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esclarecimentos da recorrente:
“Para atendimento da ordem de abstenção
do uso do nome Toys Mania, que há mais de 15 anos é usado
como nome fantasia e consta da fachada de seu estabelecimento
comercial (contestação, fls. 127), em suas redes sociais
(fls. 128/129), em uniformes profissionais, além de campanha
de
publicidade
em
rádios
locais
a
requerida
tem
de
desembolsar aproximadamente R$ 77.882,80, como mostram os
documentos
anexos.
De
imediato
a
requerida
teria
de
reformular a fachada, substituir a logo 'Toys Mania', refazer
etiquetas, blocos de venda, sacolas, cartões de visita e
uniformes
de
funcionários.
Em
razão
da
pandemia,
o
fornecimento de vários destes serviços foram estimados em 60
(sessenta) dias, conforme cópia dos respectivos orçamentos
anexos. Na atual ocasião, evidente que a requerida não possui
aporte financeiro capaz de suportar a crise e a inesperada
despesa imediata aqui provada. O estado de calamidade
pública, a adoção de medidas de enfrentamento ao Coronavírus
e os sucessivos Decretos Estaduais e Municipais passaram a
impor diversas restrições ao comércio não essencial. O Estado
de Minas Gerais e o Município de Patrocínio, seguindo a
perspectiva nacional, fizeram o reconhecimento da Situação de
Emergência com disposições que impactaram os serviços e
comércios, essenciais e não essenciais, Decreto estadual 113
de 12/03/2020 e Decreto municipal 3.672 de 17/03/2020,
anexos.
Infelizmente Patrocínio-MG, cidade de
aproximadamente 90 mil habitantes, teve um dos primeiros
casos mineiros confirmados da COVID-19, o primeiro do
Triângulo e Alto Paranaíba, fato que tornou ainda mais

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complicada a situação na cidade e o cumprimento da ordem
judicial. O governo municipal editou preventivos regramentos
de forma a estabilizar e conter a disseminação deste novo
vírus, com medidas drásticas de restrição ao comércio não
essencial, conforme demonstram os Decretos municipais 3.674,
3.675, 3.676 e 3.677 de 21/03/2020, 23/03/2020 e 26/03/2020
respectivamente, destacando-se que: Tais medidas restritivas
apenas foram flexionadas recentemente em 29/04/2020, através
do Decreto municipal 3.695 (artigo 7o), cerca de 01 mês em
que a empresa requerida teve de manter suas portas fechadas
buscando alternativas, apertando 'os cintos' para manter
funcionários e honrar compromissos pré-assumidos
é óbvio
que a reversão dos efeitos da tutela de urgência era medida
essencial para restabelecer o status paritário entre as
partes.
Assim, a imposição de cumprimento à
medida liminar tornou-se impossível, não apenas pela força
maior pandêmica, mas pelo altíssimo custo de realização de
providências no exíguo prazo de 30 dias
tudo, visando à
abrupta alteração de uma situação que de fato perdura há 15
anos” (fls. 257/258 dos autos de origem).
Convém assentar, por derradeiro, que o
cenário de pandemia de Covid-19 certamente afetou o pequeno
comércio da cidade de Minas Gerais, o que demanda maior
sensibilidade e prudência do julgador, que deve analisar, com
maior acurácia, as particularidades do caso, sobretudo quando
há provável risco de alteração da titularidade da marca, que
pende de análise pelo INPI.
Exsurge evidente, no entanto, que tal

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decisão não é definitiva, podendo ser modificada diante da
sobrevinda de novos elementos.
1.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo, para revogar a r. decisão hostilizada.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR