Tribunal: TJSP
Processo: 0015382-84.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. Propriedade Industrial. Pretensão de abstenção de uso de marca. Impossibilidade. Partes que possuem registros de marca junto ao INPI inseridos em subclasses diversas. Objetos sociais distintos. Ausência de confusão perante os consumidores ou concorrência desleal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0015382-84.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é
apelante POWER SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, é apelado POWER
SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015382-84.2013.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 4a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
APELANTE: POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
APELADO: POWER SERVIÇOS DE PORTARIA
Voto n.o 10515
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
Propriedade Industrial. Pretensão de abstenção de
uso de marca. Impossibilidade. Partes que possuem
registros de marca junto ao INPI inseridos em
subclasses
diversas.
Objetos
sociais
distintos.
Ausência de confusão perante os consumidores ou
concorrência
desleal.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 272/273, objeto de embargos de declaração
rejeitados às fls. 282/283, que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada por
POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em face de POWER SERVIÇOS DE
PORTARIA LTDA., julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% sobre o valor da causa.
Irresignada, recorre a demandante alegando,
em breve síntese, que, à época da distribuição da presente demanda, a
apelada não possuía sequer o depósito do registro de sua marca, sendo
indiscutível que, por um certo período, restou configurado o uso indevido.

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Assevera que o artigo 124, inciso XIX da Lei de
Propriedade Industrial proíbe o registro de marca igual ou semelhante a uma
já existente para identificar serviços e produtos semelhantes ou afins.
Aduz
que
a
palavra
“power”
é
nome
empresarial reconhecidamente registrado pela apelante perante a Junta
Comercial, o que lhe confere o direito de usá-la com exclusividade.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a
r. sentença de primeiro grau, com o intuito de julgar totalmente procedente a
demanda para que a apelada se abstenha do uso indevido e desautorizado
da marca “power”.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 294/297.
Contrarrazões de apelação em defesa ao
desate da controvérsia traduzido na sentença vergastada (fls. 301/329).
É o relatório do necessário.
1.
POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA., ora apelante, ajuizou ação de abstenção de uso de marca e nome
empresarial em face de POWER SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA., sob o
argumento de que, desde meados de 2012, faz uso da expressão power,
gozando de prestígio do nome.
O feito foi julgado improcedente sob o
argumento de que o registro da marca “power serviços de portaria” foi
concedida ao Sr. Orlando Ambrosio Jr., estando ainda em vigor.
Assim,
remanesce
o
inconformismo
da
apelante, por entender que detém a exclusividade da marca e do nome

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empresarial.
2.
Sem razão, contudo.
3.
Inicialmente, é importante consignar
que o julgamento do pedido de abstenção do uso de marca, cujo registro foi
deferido pelo INPI, exigiria a análise da higidez do ato administrativo de
autarquia federal, de modo que a verificação de sua legalidade compete à
Justiça Federal. Esse entendimento encontra respaldo exarado nos autos do
REsp n.o 1.527.232/SP, recentemente julgado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVE RSIA.
CONCORRE^NCIA
DESLEAL.
COMPETE^NCIA
DA
JUSTIC ̧A
ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS
DISTINTIVOS. PROTEC ̧ÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA
CONCORRE^NCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIC ̧ÃO ADMINISTRATIVA DE
AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAC ̧ÃO DE ABSTENC ̧ÃO, POR
PARTE DO PRO PRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA
REGISTRADA. CONSECTA RIO LO GICO DA INFIRMAC ̧ÃO DA
HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETE^NCIA PRIVATIVA
DA JUSTIC ̧A FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do
trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência
desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no
INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já que
não afeta interesse institucional da autarquia federal. No
entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de
registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular
a abstenção do uso, inclusive no tocante a tutela provisória.
(...)” resp n.o 1.527.232/SP, 2o Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 05.02.2018.
Portanto, como definido pelo C. STJ, no
julgamento do recurso repetitivo acima transcrito, a Justiça Estadual não pode

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deferir pedido de abstenção de uso de marca devidamente registrada
perante o INPI.
4.
Ultrapassada esta questão, destaca-
se que o direito de exclusividade ao uso da marca, tal como postulado pela
apelante, limita-se, em regra, à classe para a qual foi deferido, não
abrangendo produtos e serviços não similares.
Nesse cenário, observa-se pelos Certificados
de Registro de Marcas que a recorrente está inserida na classe de serviços
NCL (8) 37 correspondente a serviços de reparos, manutenção, instalação e
montagem de máquinas e aparelhos elétricos, eletrônicos e de equipamentos
de vigilância eletrônica (fls. 49); na classe (8) 35 que trata de importação e
exportação, comércio de máquinas e aparelhos, elétricos e eletrônicos,
circuito interno de tv, equipamentos de vigilância eletrônica em geral (fls. 50);
na classe (8) 9 referente a equipamentos elétricos e eletrônicos (incluídos
nessa classe), circuito interno de tv, equipamentos de vigilância eletrônica (fls.
51).
Ademais, de acordo com o objeto social da
apelante, ela explora os serviços de segurança e vigilância armada e
desarmada a estabelecimentos financeiros ou a outros estabelecimentos
conforme preceitua o artigo 31 do Decreto 89.056/83; de segurança pessoal
privada e, por fim, de vigilância eletrônica (fls. 26).
Por sua vez, a apelada possui registro na classe
NCL (10) 45 cuja especificação é serviços jurídicos, serviços pessoais e sociais
prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos, serviços de
segurança para proteção de bens e pessoas (fls. 265v).
No mais, conforme consta da cláusula terceira
de seu contrato social, a apelada presta serviços de terceirização empresarial
na área de limpeza e de portaria em geral (fls. 166).
Dessa forma, nota-se que as partes exercem
atividades distintas e seus serviços são de subclasses diversas, fatos que
afastam a possibilidade de confusão aos consumidores e/ou desvio de
clientela.

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5.
Sob outro vértice, a utilização da
palavra “power” não pode ser tida com exclusividade da apelante, visto que
não é marca de alto renome e constitui expressão de uso comum, utilizada
em vários ramos, conforme demonstrado pela apelada às fls. 113/114,
enquadrando-se, portanto, na marca denominada como fraca ou evocativa.
O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que “marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de
exclusividade decorrente do registro admitindo-se a sua utilização por
terceiros de boa-fé.” REsp n.o 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2013.
No mesmo sentido, é a lição de Lélio Denícoli
Schmidt:
“à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de
proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver
com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação
dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas”
(“A
distintividade
das
marcas:
Secondary
meaning,
vulgarização e teoria da distância”, Ed. Saraiva, 2013, p. 110).
6.
Assim, observa-se pelos argumentos já
expostos que o registro da marca não é suficiente para a obtenção da
proteção visada pela recorrente, sendo necessária a comprovação de
similitude que causa, efetivamente, confusão perante terceiros.
Destarte, inexistindo conflito entre as marcas
em questão, a ponto de gerar confusão aos consumidores, forçoso admitir a
coexistência delas, de acordo com o objeto social explorado, ficando,
portanto, mantida a r. sentença hostilizada.
7.
Como se trata de recurso interposto
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para a remuneração do
patrono da parte vencedora, conforme disposto no Enunciado Administrativo
n.o 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.

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Enunciado Administrativo n.o 7: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de
2016,
será
possível
o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC.”
Desse modo, considerando que o insucesso do
apelo dos autores, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 15%
para 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85 §§ 8o e
11 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR