Tribunal: TJSP
Processo: 2091786-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Agravada que obteve registro de marca nominativa semelhante à denominação social da agravante – Decisão que denegou tutela antecipada para o fim de garantir à agravante a manutenção de sua denominação até o deslinde do feito principal – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Aspectos fáticos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Agravada que obteve registro de marca nominativa semelhante à denominação social da agravante – Decisão que denegou tutela antecipada para o fim de garantir à agravante a manutenção de sua denominação até o deslinde do feito principal – Inconformismo – Acolhimento – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada – Aspectos fáticos e jurídicos analisados sob os princípios da anterioridade e especificidade – Coexistência pacífica até a retirada de um sócio que, nessa data, promoveu o registro para uso exclusivo da expressão disputada – Bem incorpóreo de posse da sociedade agravante em perigo de ser desagregado, por ato da agravada, de seu estabelecimento – Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela antecipada pleiteada – Decisão reformada.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091786-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CACAU
INSPEÇÃO VEICULAR - VILA LEOPOLDINA - LTDA., é agravado CACAU
INSPEÇÃO VEICULAR LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o relator que declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO NEGRÃO, vencedor, GRAVA BRAZIL, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente).
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2091786-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CACAU INSPEÇÃO VEICULAR - VILA LEOPOLDINA - LTDA.
AGRAVADO: CACAU INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.481
Agravo de instrumento
Ação declaratória
Agravada
que obteve registro de marca nominativa semelhante à
denominação social da agravante
Decisão que denegou
tutela antecipada para o fim de garantir à agravante a
manutenção de sua denominação até o deslinde do feito
principal Inconformismo Acolhimento Preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade afastada
Aspectos
fáticos e jurídicos analisados sob os princípios da
anterioridade e especificidade Coexistência pacífica até a
retirada de um sócio que, nessa data, promoveu o registro
para uso exclusivo da expressão disputada
Bem
incorpóreo de posse da sociedade agravante em perigo de
ser
desagregado,
por
ato
da
agravada,
de
seu
estabelecimento
Preenchimento dos requisitos do art.
300, caput, do CPC, para a concessão da tutela antecipada
pleiteada Decisão reformada.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.
Mantido o relatório do i. Des. Relator:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação declaratória proposta por Cacau Inspeção Veicular
Vila
Leopoldina Ltda. contra Cacau Inspeção Veicular Ltda., negou antecipação
de tutela, para o fim de garantir à autora o direito de utilizar sua
denominação social até o desfecho da demanda originária”.
“Inconformada, a autora alega que utilizava sua
denominação social (fls. 35/37 da origem) antes do registro da marca
nominativa Cacau Inspeção Veicular pela ré (fls. 115 da origem), o que

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demonstra a probabilidade do direito que pleiteia em sede de tutela
antecipada”.
“Sustenta que o sócio da ré, Sr. Francisco Carlos Lopes,
também era sócio da autora e no período que compunha ambos os quadros
societários não houve qualquer oposição quanto à utilização de denominação
social semelhante pelas empresas, o que denota a boa-fé da autora no
emprego do nome empresarial que possui”.
“Aduz que o direito de precedência previsto no art. 129, §
1o, da Lei 9.276/96, se aplica ao uso pela autora da denominação social,
tanto que a jurisprudência vem se consolidando no sentido de, na colidência
entre marca e nome empresarial, em mesmo ramo de atividade, deve-se
aplicar o princípio da anterioridade”.
“O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 32/34). A contraminuta foi juntada a fls. 39/41”.
“A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 149/151 dos autos de origem. O preparo foi recolhido (fls.
19/20)”.
É o relatório.
O voto do Relator Sorteado afasta a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade pela agravante, entendimento que
compartilho.
No mérito, divirjo.
O voto do Relator Sorteado entendeu ausente a
probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela provisória,
enfatizando a correção do entendimento da r. decisão recorrida de que “a
proteção marcária decorrente do registro de marca de apresentação
nominativa abarcaria, ao menos para esta análise preliminar, a utilização
do termo “CACAU INSPEÇÃO VEICULAR” de forma exclusiva pela ré. [..]”.
Entre os fundamentos apresentados no voto a que se
diverge encontra-se a conclusão de que, pela análise da documentação nos
autos, a agravada se utilizada da expressão desde 4 de novembro de 2010,
sendo que a agravante somente foi constituída em 5 de agosto de 2015. E,

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ainda, não serem convincentes as alegações de que há risco na determinação
de mudança da denominação social da agravante.
Pois bem.
Pesquisa no sítio eletrônico do INPI informa que sob no
de processo 915099829, em 26 de julho de 2018, a agravada procedeu ao
depósito da marca nominativa “Cacau Inspeção Veicular Ltda.” na classe
NCL (11)42, para o serviço de vistoria e perícia técnica de veículos, obtendo
a concessão de exclusividade até 28 de maio de 2029 em data de 28 de maio
de 2019.
Ocorre que o Sr. Francisco Carlos Lopes, detentor da
marca, figurava como sócio fundador em ambas as sociedades em litígio (a
agravante foi fundada em 31 de julho de 2015; esse sócio era o único administrador

e detinha 2/3 do capital social
R$ 20.000,00, tendo integralizando
R$ 15.000,00,
fl. 35-37 ), e distinguiu a nova sociedade da primeira já existente desde 2010,
como bem informa o voto do Relator Sorteado
com o acréscimo da
expressão “Vila Leopoldina”, indicando não se tratar de filial, mas de outra
pessoa jurídica que conservava o nome do seu primeiro empreendimento.
Quatro anos depois, por razões ainda desconhecidas nos
autos, o Sr. Francisco Carlos Lopes não mais deseja que a segunda empresa
continue a utilizar em sua denominação social a expressão agora protegida
por registro marcário. Informa o agravante (fl. 52) que a decisão nesse
sentido somente ocorreu a partir de 26 de julho de 2018 (registro em 1o de
agosto de 2018, fl.36), ao deixar o quadro societário da agravante.
Veja-se que a data da retirada de Francisco Carlos Lopes
coincide com o depósito da marca no INPI.
Trata-se,
pois,
de
disputa
entre
sócios
que
compartilhavam do mesmo nome empresarial e, agora, um deles pretende o
uso exclusivo da expressão de seu serviço. De outro lado, o outro sócio
ajuizou ação (sob n. 1016032-59.2020.0100) visando ver declarado seu
direito de exercer as atividades empresariais sob a denominação de seu
registro na Jucesp.
Trata-se, pois de pretensão à prevalência do uso do nome
empresarial registrado na Jucesp sobre a marca nominativa posteriormente
registrada no INPI.

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Não prevalece o entendimento do i. Relator Sorteado de
que o nome empresarial já era utilizado pela agravada desde 2010 porque,
até a data do registro marcário, as expressões contidas nas denominações
sociais coexistiram pacificamente e integraram seu estabelecimento
empresarial.
A matéria de colidência entre marcas e denominação
social é dirimida pelos princípios da anterioridade e especificidade, razão
pela qual, a pretensão da agravante visando assegurar o uso de expressão já
utilizada como denominação social anteriormente ao registro marcário, no
entendimento deste voto divergente, mostra-se fundada na probabilidade do
direito e perigo de risco ao resultado útil do processo.
E isto se afirma porque o litígio somente surgiu porque
na sua retirada o ex-sócio Francisco promoveu o registro marcário e resiste,
nesta ação à pretensão do agravante, a indicar que pretende, realmente,
desagregar importante bem incorpóreo do estabelecimento empresarial
pertencente à sociedade que fundara e da qual participara até a data da
retirada.
Tratando-se
de
disputa
sobre
importante
sinal
distintivo, bem incorpóreo que integra o estabelecimento empresarial da
agravante, há razões fáticas e jurídicas a embasar sua pretensão de não ser
molestada de sua posse até pronunciamento definitivo do Poder Judiciário.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, por maioria
de votos. Voto vencido pelo Relator Sorteado.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, RELATOR DESIGNADO

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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2091786-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CACAU INSPEÇÃO VEICULAR - VILA LEOPOLDINA -
LTDA.
AGRAVADA: CACAU INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Agravada que
obteve
registro
de
marca
nominativa
semelhante
à
denominação social da agravante – Decisão que denegou tutela
antecipada para o fim de garantir à agravante a manutenção de
sua denominação até o deslinde do feito principal –
Inconformismo – Não acolhimento – Preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade afastada – Não preenchimento dos
requisitos do art. 300, caput , do CPC, para a concessão da
tutela antecipada pleiteada – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
VOTO No 32826
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação declaratória proposta por Cacau Inspeção
Veicular
Vila Leopoldina Ltda. contra Cacau Inspeção Veicular
Ltda., negou antecipação de tutela, para o fim de garantir à autora
o direito de utilizar sua denominação social até o desfecho da
demanda originária.
Inconformada, a autora alega que utilizava sua
denominação social (fls. 35/37 da origem) antes do registro da
marca nominativa Cacau Inspeção Veicular pela ré (fls. 115 da
origem), o que demonstra a probabilidade do direito que pleiteia

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em sede de tutela antecipada.
Sustenta que o sócio da ré, Sr. Francisco Carlos
Lopes, também era sócio da autora e no período que compunha
ambos os quadros societários não houve qualquer oposição quanto
à utilização de denominação social semelhante pelas empresas, o
que denota a boa-fé da autora no emprego do nome empresarial
que possui.
Aduz que o direito de precedência previsto no art.
129, § 1o, da Lei 9.276/96, se aplica ao uso pela autora da
denominação
social,
tanto
que
a
jurisprudência
vem
se
consolidando no sentido de, na colidência entre marca e nome
empresarial, em mesmo ramo de atividade, deve-se aplicar o
princípio da anterioridade.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 32/34). A contraminuta foi juntada a fls. 39/41.
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 149/151 dos autos de origem. O preparo foi
recolhido (fls. 19/20).
É o relatório do necessário.
2
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar
contida na contraminuta de violação ao princípio da dialeticidade
pela agravante, visto que o agravo de instrumento ora analisado
impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada.
Quanto à questão de mérito, verifica-se que pelo

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presente recurso é pleiteada a reforma da r. decisão que denegou
pedido de tutela antecipada, com o fim de garantir à agravante o
direito de utilizar sua denominação social até o desfecho da
demanda originária, visto que a agravada obteve registro da marca
nominativa Cacau Inspeção Veicular perante o INPI.
Para a concessão da tutela almejada, o art. 300,
caput , do CPC, elenca como requisitos autorizadores "(...) a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.".
Ocorre que, conforme já adiantado na r. decisão que
denegou a antecipação da tutela recursal, não está presente in casu
a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória
pretendida.
Em um primeiro momento porque, como bem apontou
a Magistrada a quo na r. decisão agravada, tendo a agravada
comprovado a titularidade do registro da marca nominativa, “(...)
ainda que se considere a utilização da marca registrada apenas como razão
social pela autora, e não como nome fantasia, para fins de análise do pedido de
urgência, não entendo como suficiente esse contexto para extrair a
probabilidade do direito alegado. Nesse aspecto, a proteção marcária
decorrente do registro de marca de apresentação nominativa abarcaria, ao
menos para esta análise preliminar, a utilização do termo “CACAU INSPEÇÃO
VEICULAR” de forma exclusiva pela ré. (...)” (fls. 150 da origem).
Outrossim, analisando os documentos carreados aos
autos, não se sustenta a afirmação de que o princípio da

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anterioridade seria aplicável de forma favorável à agravante, uma
vez que estaria utilizando o nome empresarial em questão,
previamente ao registro marcário pela agravada.
Isso porque a denominação social “Cacau Inspeção
Veicular” é utilizada pela agravada desde 04.11.2010 (fls. 38/40),
enquanto a agravante só foi constituída, com o mesmo nome
empresarial, em 05.08.2015 (fls. 35/37).
No mais, salta aos olhos que a agravante não teceu
qualquer consideração em suas razões recursais acerca do
preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, o qual também deve estar presente para a
concessão de tutela provisória pleiteada.
Ainda que assim não fosse, não convencem as
alegações constantes dos autos de origem, no sentido de que o
risco de dano consiste no fato de que a troca da denominação social
da agravante pode acarretar na paralisação de suas atividades, em
razão do procedimento adotado para referida alteração pela
Resolução n.o 632, do Denatran.
Ora, se referido órgão público, exercendo poder de
polícia, produziu regulamentação que impede o livre exercício da
atividade econômica dos agentes fiscalizados, a agravante deve
intentar a medida judicial pertinente contra tal entidade, o que não
justifica a concessão de tutela antecipada em face da agravada, que
não tem qualquer ingerência sobre a celeuma regulatória aventada
pela agravante.

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Portanto, não estando presentes no caso em questão
a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, era mesmo de rigor a denegação da
tutela antecipada pelo Magistrado a quo, de forma que a r. decisão
agravada deve ser mantida.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator Sorteado

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1325EFDC
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2091786-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.