Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-18.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Contrarrazões – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inocorrência – As razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido na sentença – Recurso conhecido.

Ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de não fazer e reparação de dano material e moral – Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Expressão "pancadão" de

Ementa:
Contrarrazões – Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inocorrência – As razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido na sentença – Recurso conhecido.

Ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de não fazer e reparação de dano material e moral – Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Expressão "pancadão" de uso comum, principalmente no ramo mercadológico em que as partes atuam (acústicos e alto-falantes), a afastar qualquer infração marcaria – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011856-18.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
HARMAN INTERNACIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED, é apelado
ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO
LTDA ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Alexabdre Einsfeld OAB/SP
240697", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011856-18.2018.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 2/9
Voto no 13901
Apelação Cível no 1011856-18.2018.8.26.0032
Apelante: Harman Internacional Industries, Incorporated
Apelado: Ultravox Indústria e Comércio de Equipamentos de Audio Ltda Me
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Antonio Conehero Júnior
Contrarrazões – Ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal – Inocorrência – As razões deduzidas não estão
dissociadas do quanto decidido na sentença – Recurso
conhecido.
Ação de abstenção de uso de marca, com obrigação de não
fazer e reparação de dano material e moral

Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e
concorrência desleal Inexistência Expressão “pancadão”
de uso comum, principalmente no ramo mercadológico em
que as partes atuam (acústicos e alto-falantes), a afastar
qualquer infração marcaria
Sentença reformada

Sucumbência invertida Recurso provido.
Em “ação de abstenção de uso de
marca, com obrigação de não fazer e reparação de dano material e
moral”, a r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: (i) ao cumprimento
da obrigação de não fazer uso da marca “pancadão” em seus produtos,
catálogos e manuais técnicos; (ii) ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente em retirar do mercado todos os produtos que fabricou com a
marca “pancadão”, e cessar a publicidade de seus produtos com o uso
da referida marca, ainda que veiculada por terceiros; (iii) ao pagamento
de indenização por dano material, cujo valor será apurado em
liquidação, incumbindo à autora demonstrar o dano e optar
expressamente pelo critério de apuração (LPI, art. 210), com acréscimo

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de juros de mora e de correção monetária; e (iv) ao pagamento de custas
e despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação, pois a autora decaiu de parte mínima do
pedido (fls. 220/229).
Apelou a ré a sustentar, em síntese, que a
palavra “pancadão” tem significado próprio e é comumente
implementada no mercado para identificar músicas, produtos e artistas
de tal segmento; que cumpriu o que foi prometido em sua
contranotificação extrajudicial e cessou o uso da expressão “pancadão”
em todo e qualquer material publicitário, bem como a produção das
caixas de som “D350 PANCADÃO”; que o termo é genérico, de uso
comum e utilizado em larga escala no mercado musical; que há clara
possibilidade de marcas formadas por palavras que perderam sua força
no mercado serem consideradas como de uso comum e/ou caráter
genérico, mesmo tendo sido concedido o registro pelo INPI; que já
foram concedidos inúmeros outros registros para marcas que contêm o
elemento “pancadão”; que inexistem danos materiais e morais
indenizáveis; que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é
excessivo. Requereu seja a sentença reformada com a inversão dos ônus
sucumbenciais e, sucessivamente, que tais ônus sejam reduzidos (fls.
232/260).
Recurso preparado (fls. 232/260) e
respondido com pedidos de não conhecimento em razão de ausência de
dialeticidade no recurso e de fixação de honorários recursais (fls.
303/317).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
348/349).

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É o relatório.
Não se verifica ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, porquanto a leitura das razões recursais deixa
claro que as razões deduzidas não estão dissociadas do quanto decidido
na r. sentença, tendo a apelante regularmente se utilizado da via recursal
para fazer prevalecer suas teses defensivas.
Nesse sentido é a lição de Araken de
Assis, para quem, “(...) A reiteração dos argumentos da contestação e
da inicial não implicam a inadmissibilidade, desde que evidenciem a
inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença,
ensejando a reforma. Em outras palavras, é preciso que guardem
“pertinência com a sentença, ensejando a reforma” (Manual dos
Recursos, página 438, 2a edição revista, atualizada e ampliada, Ed. RT).
Sobre o tema, ainda e nesse mesmo
sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Não obsta o conhecimento da apelação o fato de a
recorrente reiterar os argumentos anteriormente articulados
quando da contestação, uma vez que presentes, em linhas
gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC” (RSTJ
142/233).
“A repetição ou a reiteração de argumentos anteriores, por
si só, ainda que possa constituir praxe desaconselhável, não
implica na inépcia do recurso, salvo se as razões do
inconformismo não guardarem relação com os fundamentos
da decisão recorrida” (STJ 3a T., REsp 536.581-PR, rel.
Min. Castro Filho, j. 16.12.03, deram provimento, v.u., DJU
10.2.04, p. 252).
“A reprodução na apelação das razões articuladas na defesa

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não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente
quando as alegações são suficientes à demonstração do
interesse da parte pela reforma da sentença” (STJ-4a T.,
REsp 512.969, rel. Min. Barros Monteiro, j. 14.6.05, deram
provimento, v.u., DJU 19.9.05, p. 329).
O recurso é, portanto, cognoscível e passa
a ser apreciado.
Pois bem!
A apelada ingressou com a presente ação
ao fundamento de concorrência desleal por parte da apelante.
A
apelada
é
detentora
da
marca
“Pancadão”, na forma nominativa, na classe NCL (8) 09 referente que é
aos seguintes produtos: “acústicos (acopladores); acústicos (canais);
alarmes; alto-falantes; amplificadores; antenas; anti-roubo (instalações
elétricas); aparelhos para transmissão de som; caixas para alto-falantes;
canais acústicos; compactos (discos compactos); toca-fitas (rádios)
portáteis” (fls. 40).
No
Novíssimo
Aulete
dicionário
contemporâneo da língua portuguesa (Caldas Aulete; organizador Paulo
Geiger, Rio de Janeiro: Lexiton, 2011, p. 1018), a palavra “pancadão”
tem os seguintes significados: “1. Pancada desferida com muita força 2
Bras. Gír. Mús. Música funk de ritmo seco, incrementado com o som de
bateria eletrônica e/ou samplers de diversos tipos de músicas, ger.
Acompanhado de conteúdo erótico; BATIDÃO 3. Bras. Pop. Ant.
Mulher corpulenta e atraente Gír.; PEIXÃO...”
Segundo Fábio Ulhoa Coelho, as marcas
são sinais distintivos, suscetíveis de percepção visual, que identificam,
direta ou indiretamente, produtos ou serviços, nos termos do artigo 122

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da Lei no 9.279/96 (Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva,
2012, pág. 202).
No caso em análise, a utilização do termo
não pode ser tida como exclusiva da apelada esse não é e não foi o
alcance do registro obtido no INPI. Não é uma marca de alto renome
(Lei de Propriedade Industrial, art. 125) e constitui expressão de uso
comum no ramo em que atuam as partes (acústico e alto-falantes),
tratando-se de marca denominada pela doutrina como “fraca” ou
evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé.
A utilização de nomes genéricos já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o entendimento então
manifestado foi o de que “Marcas fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade
decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de
boa-fé” (STJ, REsp no 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
04/06/2013) e de que “Marcas fracas ou evocativas que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do
registro. Precedentes do STJ.” (AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015).
Já se decidiu, também, que “as marcas
registráveis, por sua vez, podem ser classificadas de acordo com seu
grau de distintividade, havendo diferença, portanto, entre as chamadas
marcas de fantasia, as marcas arbitrárias e as marcas evocativas ou
sugestivas (as mais “fracas” em termos distintivos). Quanto a essas
últimas (evocativas ou sugestivas) marcas que apresentam baixo grau
de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que

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remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço
por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem
reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro (art.
129, caput, da LPI) comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus
da convivência com outras marcas semelhantes. Nesse sentido: REsp
1.166.498/RJ, 3a Turma, DJe 30/03/2011; e AgRg no REsp
1.046.529/RJ, 4a Turma, DJe 04/08/2014. Para que seja mitigada a
regra da exclusividade, entretanto, é necessário que se verifique que a
coexistência dos signos não cause confusão ao consumidor, sob pena
de se frustrar o alcance de uma ou mais das finalidades marcárias”
(STJ, REsp. n. 1.773.244-RJ, 3a Turma, j. 02-04-2019, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Como bem observado por Lélio Denícoli
Schmidt, “à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de
proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras
semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de
domínio comum não podem ser vedadas” (“A distintividade das marcas:
Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância”, Ed. Saraiva,
2013, pág. 110).
O registro da marca pela apelada perante
o INPI, por si só, não é suficiente para a obtenção da proteção visada; é
necessária a demonstração de similitude entre as marcas que,
efetivamente, cause confusão nos consumidores.
Aqui, observa-se que a apelante é
empresa mundialmente famosa, conhecida por desenvolver e
comercializar produtos visuais, de áudio, automação empresarial e
serviços conectados para fabricantes de automóveis, consumidores e

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empresas em todo o mundo, tendo utilizado o elemento em questão em
caixas de som outrora denominadas “D350 PANCADÃO”, cuja
comercialização por ela já foi interrompida, passando a produzir o
mesmo produto sob a denominação “D350”.
Nada há a demonstrar e tampouco
sugerir que eventual não expansão da apelada decorre da consolidação
da apelante no mercado com a utilização que fez da palavra “pancadão”
como identificador de um de seus produtos.
Tudo isso, isolada ou conjuntamente
considerado, afasta a possibilidade de associação indevida e confusão
entre os consumidores; especialmente consumidores de equipamentos
acústicos e alto-falantes, que têm se distinguido cada vez mais a partir
da especialização do segmento.
Em caso semelhante a 1a Câmara
Especializada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça decidiu
no mesmo sentido da conclusão acima, a saber:
“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Sentença de
improcedência. Pedido de abstenção de uso de marca
devidamente registrada perante o "INPI. Alegação de uso
indevido do vocábulo "majestade", gerando concorrência
desleal. Inexistência de conflito ou associação indevida
perante os consumidores. Necessidade de verificação de
identidade, semelhança ou afinidade capazes de induzir ao
equívoco. A despeito das partes fabricarem produtos no
mesmo ramo, o conjunto imagem evidencia a substancial
diferença entre a marca de titularidade da apelante e o
produto comercializado pela ré. Remota a possibilidade de
gerar engano no mercado consumidor, não havendo
comprovação de vinculação indevida ou confusão que
pudesse caracterizar desvio de clientela e concorrência
desleal, e, portanto, dever de reparação. Ausência de

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verossimilhança na tese de captação parasitária e de
confusão no mercado consumidor. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.
1001441-45.2017.8.26.0279; Rel. Des. Azuma Nishi, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, j. em
07/02/2019).
Nesse
contexto,
então,
inexiste
aproveitamento parasitário ou concorrência desleal praticada pela
apelante, não havendo que se falar em danos materiais ou morais
indenizáveis.
Eis por que, reforma-se a r. sentença
recorrida para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais, condenada a
apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 12% do valor da causa, neles já incluídos os
recursais.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator