Tribunal: TJSP
Processo: 1122054-83.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Propriedade industrial. Título de estabelecimento. Colidência do elemento nominativo da marca mista registrada da autora (EMPÓRIO SANTA MARIA) para a classe específica de planejamento de festas. Ausência de demonstração de que as partes tenham registrado o título de estabelecimento e de que atuem no mesmo segmento. Embora a acionante dispense apresentação no ramo de empório de luxo na Capital,

Ementa:
Propriedade industrial. Título de estabelecimento. Colidência do elemento nominativo da marca mista registrada da autora (EMPÓRIO SANTA MARIA) para a classe específica de planejamento de festas. Ausência de demonstração de que as partes tenham registrado o título de estabelecimento e de que atuem no mesmo segmento. Embora a acionante dispense apresentação no ramo de empório de luxo na Capital, não comprovou que desenvolve serviços de planejamento de festas e eventos, atividade desenvolvida pela ré em sua casa noturna no Estado do Paraná. Partes que convivem pacificamente no mercado e utilizam-se de logomarcas bastante diferentes, de modo que não há como causar confusão na mente do consumidor. Expressão EMPÓRIO SANTA MARIA, ademais, que não se mostra suficientemente distintiva para receber a proteção de uso exclusivo.

Nome de domínio. Autora titular do domíno www.emporiosantamaria.com.br e ré titular do domínio www.Emporiosantamaria.com. Impossibilidade de se exigir a transferência do domínio, uma vez que, atuando em segmentos diversos, as partes podem conviver pacificamente no mercado. Aplicação dos princípios "first come, firts served" e da especificidade . Ausência de demonstração de má-fé no registro e da tentativa de usurpação da clientela.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122054-83.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HORTUS
COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A., é apelado EMPÓRIO CASA DE EVENTOS
LTDA - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a dra Samantha Bancroft Vianna Braga OAB/SP
374.288", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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São Paulo
Apelação Cível no 1122054-83.2016.8.26.0100 -Voto no 41.918
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APELAÇÃO N. 1122054-83.2016.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA
DE
DIREITO:
HELOÍSA
MARGARA
DA
SILVA
ALCANTARA
APELANTE: HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
APELADA: EMPÓRIO CASA DE EVENTOS LTDA. ME
VOTO N.o 41.918
Propriedade industrial. Título de estabelecimento. Colidência
do elemento nominativo da marca mista registrada da autora
(EMPÓRIO SANTA MARIA) para a classe específica de
planejamento de festas. Ausência de demonstração de que as
partes tenham registrado o título de estabelecimento e de que
atuem no mesmo segmento. Embora a acionante dispense
apresentação no ramo de empório de luxo na Capital, não
comprovou que desenvolve serviços de planejamento de festas
e eventos, atividade desenvolvida pela ré em sua casa noturna
no Estado do Paraná. Partes que convivem pacificamente no
mercado e utilizam-se de logomarcas bastante diferentes, de
modo que não há como causar confusão na mente do
consumidor. Expressão EMPÓRIO SANTA MARIA, ademais,
que não se mostra suficientemente distintiva para receber a
proteção de uso exclusivo.
Nome
de
domínio.
Autora
titular
do
domíno
www.emporiosantamaria.com.br e ré titular do domínio
www.Emporiosantamaria.com. Impossibilidade de se exigir a
transferência do domínio, uma vez que, atuando em segmentos
diversos, as partes podem conviver pacificamente no mercado.
Aplicação dos princípios "first come, firts served" e da
especificidade . Ausência de demonstração de má-fé no
registro e da tentativa de usurpação da clientela.
Recurso desprovido.

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Titular das marcas nominativa e mista com destaque
para a expressão EMPÓRIO SANTA MARIA, a apelante ajuíza ação de
abstenção contra a apelada ao argumento de que utiliza de título de
estabelecimento com idêntico elemento nominativo, o que é capaz de
causar confusão ao público consumidor. Utiliza-se, ademais, do mesmo
enunciado como nome de domínio.
Contra a sentença de improcedência, sustenta, em suma,
a aplicação do princípio da especialidade, uma vez que ambas prestam
idênticos serviços, bastando comparar as especificações reivindicadas
pelos pedidos de registro de marca junto ao INPI, ambas para a classe 41
(planejamento de festas). Isso é o que também se extrai do processo
administrativo de nulidade movido pela apelante perante a autarquia, no
qual ela mesma afirma idênticos e haver risco de confusão.
O fato de a recorrida estar sediada em município do
Paraná localidade diversa da ocupada pela recorrente não exclui seu
direito de uso exclusivo, tendo em vista que o registro garante aplicação
em todo o território nacional.
Por outro lado, foi em razão do princípio da
anterioridade que o INPI indeferiu o pedido da ré n. 904078680, dada a
colidência da expressão.
Por fim, o risco de confusão e associação do público
consumidor é presumido, requerendo a inversão do resultado para que a
ação seja julgada procedente, determinando-se que a ré deixe de utilizar a

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expressão para identificar-se no mercado, inclusive no que toca ao seu
domínio de internet.
Intimada, a ré não apresentou contrariedade.
Com preparo recolhido, subiram os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 588/589.
A Constituição da República estabelece, por seu artigo
5o, XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Vê-se, entretanto, que, embora tenham sido debatidas e
promulgadas leis regulando a propriedade industrial (Lei 9.279/96), e o
nome empresarial (CC de 2.002, arts. 1.155/1.168), ao mesmo tempo em
que se normatizou a existência do estabelecimento empresarial (CC, arts.
1.142/1.149), não se conferiu a mesma importância, no plano
infraconstitucional, ao título de estabelecimento, sinal que integra os
outros signos distintivos a que se referiu o constituinte.
A doutrina, não obstante, reconhece sua existência,
identificando-o com a designação que o empresário empresta ao local
em que desenvolve sua atividade1 e que se torna, muitas vezes, mais
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2.007, vol. 1, p. 184

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conhecido que o nome empresarial ou a marca2.
Pois bem, na hipótese dos autos, a apelante argumenta
que, desde 27/12/2011, tem o registro do sinal EMPÓRIO SANTA
MARIA como marca mista na classe 41 (fls. 05).
Enquanto isso, a apelada faz uso da mesma expressão
como título de seu estabelecimento empresarial, que está localizado em
Toledo/PR,
inclusive
sendo
detentora
do
domínio
www.emporiosantamaria.com.
Embora
evidentemente
colidentes
as
expressões
nominativas, a concessão do registro à autora não lhe confere direitos no
alcance pretendido na presente demanda.
Conforme se pode ver às fls. 05/06 da inicial, a
apelante, conhecida nesta Capital no ramo de mercado de empório nobre,
depositou e alcançou a concessão de diversas marcas nominativas e mistas,
em classes que envolvem desde a comercialização de alimentos e bebidas,
passando por publicação de jornais e revistas e, a que aqui importa,
planejamento de festas (Registro n. 901355909).
De seu turno, a ré também buscou proteger sua marca
mista por meio do Processo n. 904078680 (fls. 121), mas, em razão do
princípio da anterioridade, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
indeferiu o pedido, estando pendente análise de recurso administrativo.
Pese o indeferimento pela autarquia, não há razão que
2 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2.010, vol. 1, p.
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justifique seja a ré compelida a alterar seu título de estabelecimento.
De efeito, tendo em conta o princípio da especificidade
e a forma de emprego das marcas, ver-se-á que, em verdade, não se
identifica conflito.
É que, tratando-se de atividades que se desenvolvem
em campos distintos como planejamento de festas atividade da autora e
organização de espetáculos em geral atividade da ré, não há confronto,
não há conflito, não há, em suma, concorrência.
Por outro lado, o registro que se conferiu à apelante
para a marca mista, considerando a respectiva classificação, não se irradia
para a proibição de uso exclusivo do elemento nominativo.
Vale dizer, poderia impedir eventual concorrente de
utilizar o signo constante de fls. 5 para a classe (N) 41 ou figura mista
semelhante, mas a que ostenta a apelada dele (signo) não se aproxima,
como se vê às fls. 129.
De resto, há de se considerar que, malgrado se
estabeleça proteção nacional à marca, o que pode implicar em restrições de
uso em todo o território nacional, o que define se há ou não concorrência
desleal é o mercado efetivo3. E, no caso, fossem desconsiderados todos os
argumentos anteriores, pela distância geográfica entre as partes,
concorrência não há.
Aliás, esta Corte, pela 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em ação de abstenção manejada pela mesma recorrente contra
3 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2.010,
Tomo I, p. 463

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outra loja atuante no mesmo segmento, também não enxergou a
possibilidade de desvio de clientela, como se pode ver da ementa do
julgado:
MARCA
CONCORRÊNCIA
DESVIO DE
CLIENTELA TRADE DRESS do empreendimento e do modus operandi
de venda Alegação de usurpação de clientela pela imitação da marca
amplamente conhecida do 'EMPÓRIO SANTA MARIA', localizado em
São Paulo. Pequena loja que se encontra no interior paulista
(Americana), com título de estabelecimento 'Casa Santa Maria'.
Inexistência de possibilidade de desvio de clientes e não demonstração de
prejuízos à marca consagrada ou cópia do conjunto imagem ou forma de
disposição de produtos colocados à venda. A titularidade da marca,
embora existente e capaz de fazer emergir o direito de proteção em face da
usurpação, deve ser analisada diante do conjunto probatório e das
peculiaridades do caso concreto. Sentença de improcedência mantida.
Não provimento4.
A
autora
é
detentora
do
domínio
www.emporiosantamaria.com.br, enquanto a ré é titular do domínio
www.emporiosantamaria.com.
Mais uma vez, pelo princípio da especificidade, em
conjunto com o do first come, first served, entendo que não há como impor
à acionada a transferência da titularidade, porque, atuando em ramos
diversos, as partes podem conviver tranquilamente no mercado, além de
inexistir demonstração de má-fé por parte da ré, não havendo como supor
sequer a tentativa de usurpação de cliente ante a diversidade dos segmentos
e a distância geográfica em que atuam.
4 TJSP; Apelação Cível 1020739-46.2015.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/04/2016; Data de Registro: 18/04/2016

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De efeito, conforme consignou o eminente Des. Ricardo
Negrão em demanda envolvendo outra marca, é impossível que o
consumidor seja induzido a erro na localização do endereço eletrônico das
partes, como se pode ver do excerto de seu julgado:
Ora, se a marca notória goza de proteção apenas no
seu ramo de atividade (no caso, produtos hidráulicos) e a ré atua em
atividade completamente diversa, impossível que o consumidor seja
induzido a erro.
Não há incauto internauta que digitando o endereço
eletrônico www.hydra.com.br e se depare com a página da ré, não utilize
provedor de pesquisa para localizar o endereço eletrônico da autora.
Veja-se, a esse respeito, que ao digitar a expressão
“hydra” no provedor de pesquisa Google o primeiro endereço eletrônico
disponível é o da demandante (www.hydra.eco.br - https://www.google.
com.br/?gfe_rd=cr&ei=i12pVZnyKoWq8weTyIC4BQ#q=hydra;
disponível em 17 de julho de 2015).
Ao argumentar que a utilização do domínio www.
hydra.com.br pela ré induz a erro internautas, potenciais e possíveis
consumidores dos produtos da autora, considera-os ignorantes, parvos!5
No mesmo viés do julgado mencionado, ao digitar a
expressão empório santa maria no provedor de busca de internet Google,
a primeira opção que aparece é o site da autora, sequer sendo exibida, na
primeira relação da pesquisa, a página da ré.
Por tais fundamentos, proponho que se negue
provimento ao recurso e, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, elevo a verba honorária a 15% sobre o valor da causa atualizado, em
razão o trabalho adicional recursal.
5 TJSP; Apelação Cível 1048121-82.2013.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data
do Julgamento: 31/08/2015; Data de Registro: 02/09/2015.

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Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR