Tribunal: TJSP
Processo: 2149610-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Situação concreta que recomenda a flexibilização do regramento legal e conhecimento do agravo de instrumento – Imediato julgamento do recurso principal – Indeferimento da suspensão processual em primeiro grau –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Situação concreta que recomenda a flexibilização do regramento legal e conhecimento do agravo de instrumento – Imediato julgamento do recurso principal – Indeferimento da suspensão processual em primeiro grau – Razões de agravo que defendem a prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento na Justiça Federal de demanda de nulidade de patente – Pertinência – Recentes julgamentos desta Corte especializada neste sentido – Aplicação do art. 313, V, a, do CPC/15 – Prejudicialidade externa reconhecida – Agravo de instrumento conhecido e provido – Agravo interno provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo interno para conhecer e dar provimento agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2149610-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ACBZ
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é agravado NICHIA CORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo interno para conhecer e dar provimento agravo de
instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo Interno Cível no 2149610-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.032
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VOTO No
: 40.032 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2149610-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
AGDO.
: NICHIA CORPORATION
AGRAVO
INTERNO

Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois
não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC
Situação concreta que recomenda a
flexibilização do regramento legal e conhecimento do agravo
de instrumento Imediato julgamento do recurso principal
Indeferimento da suspensão processual em primeiro grau
Razões de agravo que defendem a prejudicialidade externa em
razão da pendência de julgamento na Justiça Federal de
demanda de nulidade de patente
Pertinência
Recentes
julgamentos desta Corte especializada neste sentido

Aplicação do art. 313, V, a, do CPC/15 Prejudicialidade
externa reconhecida
Agravo de instrumento conhecido e
provido Agravo interno provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo interno para
conhecer e dar provimento agravo de instrumento.
Agravo interno interposto por ACBZ Importação e
Comércio Ltda. dirigido a decisão monocrática copiada em fl. 255-259 do
agravo de instrumento, que não conheceu o recurso por reputar a matéria
debatida não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de Processo
Civil.
Inconformada, a recorrente insiste no conhecimento do
agravo de instrumento sob a argumentação de que a hipótese comporta a
flexibilização legal, sobretudo porque recentes julgamentos da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial vêm conhecendo a matéria debatida.
Neste sentido, reitera sua intenção de declaração de
prejudicialidade em razão da distribuição da ação de nulidade de patente na
Justiça Federal, argumentando que há particularidades na demanda que
justificam a suspensão do processso até que haja manifestação do INPI na
anulatória, não havendo também qualquer prejuízo para a autora caso seja
aguardado o superamento da questão prejudicial (fl. 1-10 do incidente recursal
apenso, cadastrado com final 50000).
Respostas da agravada apresentadas em fl. 86-94 e fl.
96-108, afirmando que os precedentes invocados pela agravante não se
amoldariam à situação concreta, estando correto o não conhecimento do

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agravo. No mérito, defende a impertinência da suspensão processual
pretendida.
É o relatório.
Melhor analisando as circunstâncias da interposição
recursal e, levando-se em consideração a economia processual, registre-se que o
caso comporta a flexibilização da taxatividade do art. 1015 do CPC/15.
Embora de fato as questões atinentes a suspensão
processual por prejudicialidade externa não sejam contempladas pelo
dispositivo em referência, a matéria tratada é singela e tem sido objeto de
posicionamento pacífico na E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
motivo pelo qual interpretar-se-ia como excesso a postergação da solução
jurisdicional para o contexto de eventual recurso de apelação.
Ademais, tem razão a recorrente quando argumenta que os
julgamentos mais recentes desta Corte Especializada têm sido no sentido de
conhecimento da tese em agravo de instrumento, circunstância que recomenda
a uniformização da questão processual suscitada.
Destarte, dá-se provimento ao agravo e interno e, com este
resultado, julga-se desde já o agravo de instrumento.
Conforme constou no relatório da decisão monocrática
agravada, a pretensão recursal limita-se à análise sobre a pertinência da
suspensão processual, indeferida em primeiro grau sob os seguintes
fundamentos (fl. 1.813 na Origem):
Vistos.
1- Em que pese a relevância das alegações do réu, não está
caracterizada a hipótese de prejudicialidade externa, a ponto de
justificar a pretendida suspensão deste processo.
O autor é titular da patente PI9710792-1B1 e, em decorrência
desse fato, faz jus à proteção conferida pela Lei n. 9.279/96.
Por outro lado, é direito da ré pleitear a nulidade da patente
PI9710792-1B1 (fls. 1.120/1.166).
Entretanto, não há notícia da eventual concessão de tutela de
urgência nos autos n. 5026688-41.2020.4.02.5101, de forma que,
por ora, a patente PI9710792-1B1 produz os efeitos conferidos
pela Lei n. 9.279/96.
Aliás, se assim não fosse, em qualquer caso, bastaria o
ajuizamento de ação anulatória para obstar que o titular de
qualquer patente pudesse pleitear a tutela do seu direito. [..]

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Respeitosamente, diverge esta Corte do posicionamento
anotado em primeiro grau.
Julgamentos recentes da E. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial vêm anotando a pertinência da suspensão pleiteada, nos
termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, e sob a compreensão,
ainda, de que a indefinição estabelecida no Juízo Federal sobre a titularidade
da propriedade imaterial recomenda a cautela de ser aguardada a solução.
Independente se concedido efeito suspensivo na Justiça
Federal, compreende esta Turma Julgadora que a melhor solução é suspender
o trâmite em primeiro grau, nos termos de recente julgamento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO
DECLARATÓRIO
DA
NULIDADE
DAS
PATENTES.
COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO
ESTADUAL.
2.
ALEGAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV,
DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE.
3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como
matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente
no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do
processo em razão de prejudicialidade externa.
2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de
nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo
(art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de
forma harmônica com as regras de competência absoluta para
conhecimento da matéria.
3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação
do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a
nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que
o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência
absoluta do Juízo federal.
4. A observância das regras de competência absoluta é
pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão
pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente
não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual.

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5. Configura prejudicialidade
externa a pendência,
em um
processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se
debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto
principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte
das demandas.

6.
A
prejudicialidade

externa
induz
à
necessidade

de
sobrestamento
desta ação, a fim de resguardar
a efetividade
da
prestação jurisdicional
e a racionalidade
lógica das decisões
judiciais.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1558149/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco
Aurélio Belizze, j. 26/11/2019)
Pondera-se, ainda, que a suspensão não resultará em
relevante prejuízo, pois possível o ressarcimento pecuniário ao final da
demanda, caso seja confirmado na Justiça Federal o direito da autora do
pedido inicial, então titular da patente questionada.
Neste sentido, agregam-se os recentes precedentes da E. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Ação em que se
discute contrafação. Ajuizamento de demandas perante a Justiça
Federal reclamando nulidade dos registros. Prejudicialidade
externa configurada. Determinação de suspensão do processo
por um ano (CPC, 313, V, "a") ou até o julgamento das demandas
extrínsecas mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2111116-79.2020.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).
Agravo de instrumento
Ação declaratória c.c. tutela de
urgência Renovação da suspensão do processo, pelo prazo de
um ano, nos termos do artigo 313, §4o, do Código de Processo
Civil Manutenção Discussão, na Justiça Federal, acerca de
nulidade da patente conferida aos agravantes Prejudicialidade
externa apta a suspender a presente ação Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091316-65.2020.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos (suposta

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violação de patente) - Decisão que indeferiu suspensão do
processo - Inconformismo de uma das rés - Acolhimento - O art.
313, V, a, do CPC, determina a suspensão do processo, nas
hipóteses de prejudicialidade externa - Esse é o caso dos autos -
Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Decisão reformada -
Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245520-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo interno e,
com este resultado, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
reconhecer a prejudicilidade externa e determinar a suspensão do feito, nos
termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR