Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-67.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "ABX Telecom", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo coincidente ("ABX") no mesmo ramo empresarial – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade em favor da demandante que, por sua

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "ABX Telecom", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo coincidente ("ABX") no mesmo ramo empresarial – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade em favor da demandante que, por sua vez, é incontroversa nos autos – Inibitória procedente – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-67.2020.8.26.0565, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AB
TECNOLOGIA, SERVICOS E CONSULTORIA EM TV, TELECOMUNICACOES
E INFORMATICA LTDA, é apelado ABX TELECOM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1000121-67.2020.8.26.0565 -Voto no 40.542
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VOTO No
: 40.542 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1000121-67.2020.8.26.0565
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: AB TECNOLOGIA SERVIÇOS E CONSULTORIA EM TV,
TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA
APDA.
: ABX TELECOM LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Demanda
iniciada por autora que pretende a proteção da marca
“ABX Telecom”, supostamente violada pela utilização
pela ré de designativo coincidente (“ABX”) no mesmo
ramo empresarial
Inegável colidência entre os ramos
de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva
semelhança entre as marcas utilizadas
Anterioridade
em favor da demandante que, por sua vez, é
incontroversa nos autos
Inibitória procedente

Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso
de
apelação
interposto
AB
Tecnologia
Serviços e Consultoria em TV, Telecomunicações e Informática dirigido à
r. sentença proferida pela Exma. Dra. Andréa Galhardo Palma, MMa.
Juíza de Direito da E. 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem
do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou procedente o pedido
deduzido por ABX Telecom Ltda. para determinar que a ré se abstenha
de promover anúncios que liguem o seu nome à marca registrada da
autora (“ABX TELECOM”), tanto no ambiente digital, como físico; bem
como não utilize mais os domínios www.abxconsulting.com.br e
www.abxsolution.com.br, sob pena de R$ 1.000,00 reais por dia em caso
de descumprimento da sentença, limitando o valor global a R$ 50.000,00.
Consignou a i. Magistrada singular que as litigantes
atuam no mesmo ramo de atividade e que o nome empresarial da ré, tal
como
o
uso
dos
domínios
www.abxconsulting.com.br
e
www.abxsolution.com.br podem causar confusão com a marca “ABX
Telecom”, registrada pela autora, especialmente no ambiente virtual.
Assim, sendo a marca da demandante e seu domínio
anteriores à criação da ré e os domínios que pretende cancelar, entendeu
ser de rigor a procedência do pedido inibitório (fl. 135-139 e 156-157).
Em razões recursais a demandada sustenta que

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embora o público-alvo seja semelhante, as litigantes prestam serviços
distintos, o que impede a confusão de clientela. Diz que apesar de seus
cnaes secundários, presta consultoria e assessoria há mais de dez anos,
bem como desenvolve assessoria em marketing digital para empresas nos
mais diversos ramos empresariais. Em nada se relaciona, portanto, a
equipamentos, serviços ou assessoria em TI, como a apelada faz, sendo
possível a coexistência da marca da autora, do nome empresarial da ré e
de seus domínios. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e a
improcedência do pedido inaugural (fl. 159-170).
Preparo em fl. 171-172.
Contrarrazões
em
fl.
175-189
defendendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a reiteração ipsis
literis dos argumentos expostos na contestação. Quanto ao mérito,
defende a manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Conclusos em 8 de setembro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 15 de junho de
2020 (fl. 140), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de
embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada em 10 de julho
(fl. 158).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 31 do mesmo
mês (fl. 159), dentro da quinzena legal.
I DA PRELIMINAR
Não subsiste a tese de não conhecimento do recurso
pela reprodução, nas razões recursais, dos argumentos já expostos na
contestação.
É irrelevante a reprodução integral da tese defensiva,
desde que impugne os fundamentos da r. sentença, como se deu no caso
concreto, em que a ré insiste que seu ramo de atividade é distinto do da
autora.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
II VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA

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A lide versa sobre a (im)possibilidade de coexistência
do nome empresarial da ré (AB Tecnologia Serviços e Consultoria em TV,
Telecomunicações e Informática) e os registros de domínio por ela
registrados (www.abxconsulting.com.br e www.abxsolution.com.br) com a
marca registrada pela autora (“ABX Telecom”).
É incontroversa a anterioridade do registro da marca
da autora, versando o recurso, exclusivamente, sobre a distinção entre os
ramos de atividade das litigantes.
Em que pesem seus argumentos, a questão recursal já
foi debatida no Agravo de Instrumento n. 2049548-62.2020..8.26.0000,
julgado em 15 de abril de 2020, ao qual foi negado provimento, por
votação unânime, pelos seguintes fundamentos (fl. 125-131), ora adotados
para manter a r. sentença:
A demanda foi ajuizada pela agravada buscando a proteção
de seu registro marcário obtido junto ao INPI para o
designativo “Abx Telecom” (fl. 63-65).
A narrativa inicial apresentada pela autora apontou a
conduta irregular da ora agravante que, atuando no
mesmo
ramo
negocial,
apresentava-se
ao
público
consumidor
também
utilizando
a
expressão
“Abx”,
especialmente nos endereços virtuais registrados como
www.abxsolutions.com.br e www.abxconsulting.com.br.
Após a concessão da ordem de abstenção nos termos
transcritos no relatório deste acórdão, a ré contestou a
demanda e direcionou a esta Corte o presente recurso,
anotando defesa que se baseia exclusivamente no
argumento de distinção dos ramos de atuação.
Pelo que é possível interpretar dos elementos até o
momento existentes nos autos, a anterioridade na
utilização
do
designativo
“Abx”
é
incontroversa,
remontando ao ato de constituição empresarial da autora
no ano de 1999 (fl. 23 na Origem).
Não procede, entretanto, a veemente defesa apresentada
pela recorrente para a distinção entre os campos de
atuação empresarial.
Extrai-se da minuta recursal a descrição fornecida pela
agravante para sua própria atividade (fl. 3-4):
[..]
O
escopo
da
atividade
da
Ré
consiste
em
assessoramento
a
empresas
de
Telecomunicações,
sobretudo para empresas que buscam ingressar no

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mercado de conteúdo audiovisual, lineares ou não, através
de plataformas Over The Top OTT1 ou serviços de acesso
condicionado SeAC (lei no 12.485/11 “Lei da TV paga”),
bem como desenvolve atividades de marketing digital para
empresas
variadas,
que
consiste
na
atividade
de
publicidade na internet em favor de seus clientes,
exercendo, mas não se limitando, a criação de sites;
desenvolvimento
de
plataformas
online;
publicidade
mediante google AdWords e mídias sociais; cartão de
visitas e outros.
O contrato social da Ré prevê que sua atividade é a de
prestação de serviços e assessoria:
Segunda: O objeto da sociedade será: Prestação de Serviços
e Consultoria
em TV, Telecomunicações
e Informática.
Em outras palavras, a Ré assessora empresas a
ingressarem no mercado da TV e do Streaming,
desenvolvendo também publicidade digital para seus
clientes. A atividade da Ré, portanto, é de consultoria em
tecnologia, conforme apontado na descrição de sua
atividade principal. [..]
Compreende a recorrente que há suficiente distinção entre
essa atividade e o que é desempenhado pela autora que
ainda utilizando os dizeres da agravante registrados em fl.
7 “fornece produtos e serviços relacionados aos ativos de
operações de telecomunicação e, em alguns casos, efetiva
atividade de telecomunicação (core business da atividade
de telecomunicação)”.
Ocorre, porém, que os elementos reunidos pela própria
recorrente demonstram que as duas empresas têm campo
de atuação coincidente, pois na peça recursal a agravante
reproduz o conteúdo das fichas cadastrais das litigantes e
nelas é possível observar que tanto a ABX Telecom, quanto
a AB Tecnologia, Serviços e Consultoria, incluíram entre
suas atividades três campos em comum (fl. 4 e fl. 6):
62.04-0-00 Consultoria em tecnologia da informação;
61.90-6-99
Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente;
62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços
em tecnologia da informação.
Ademais, a agravante insiste que sua atuação está situada
no ramo de consultoria e assessoramento de empresas de

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Telecomunicação, e o registro marcário obtido pela autora
no INPI foi precisamente vinculado à classe NCL (9): 38,
cuja descrição de serviços textualmente especifica o
seguinte (fl. 63 na Origem):
“Telecomunicações (Informações sobre -) [Informação,
Assessoria, Consultoria]”
Destarte,
não
verificado
o
elemento
mitigador
da
especialidade defendido pela agravante, reputando-se
pertinente a cautela adotada em primeiro grau com o
deferimento da antecipação de tutela, sobretudo pela
expressiva
possibilidade
de
confusão
entre
os
consumidores no ambiente virtual.
Em sentido análogo, agrega-se precedente da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
AÇÃO
INIBITÓRIA

Agravo
de
instrumento

Anterioridade da propriedade de marca relativa a
aparelhos de ginástica, desportivos e outros
Pedido
posterior de registro, pela ré, na área de suplementos
nutricionais, invocando a seu favor o princípio da
especialidade
Possibilidade, em tese, de utilização
parasitária da marca pelo uso de produtos em academias
de ginástica e similares Antecipação de tutela deferida,
para o impedimento colimado, até decisão de mérito

Recurso
provido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2144153-39.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Caio
Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro:
29/03/2017).
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento para manter a antecipação de tutela, nos
termos constantes neste acórdão.
Sendo este o único argumento recursal, nada mais há
a acrescentar aos fundamentos já expostos na decisão colegiada que
negou provimento ao agravo precedente.
III . DISPOSITIVO
Em razão do exposto, indefere-se o pedido de efeito
suspensivo e nega-se provimento ao recurso, majorando-se a verba

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Apelação Cível no 1000121-67.2020.8.26.0565 -Voto no 40.542
7
honorária em 10%, totalizando 20% do valor da causa (valor da causa: R$
10.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR