Tribunal: TJSP
Processo: 1048955-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios adwords, que utilizem as marcas da autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) - Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações de anúncios adwords, que utilizem as marcas da autora - Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Não acolhimento - A contratação do serviço Adwords vinculado a marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista de outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia quando há destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro plano, dos anúncios contratados - Os réus atuam no mesmo segmento da autora e contrataram o serviço do apelante Google, para vincular seus sites aos resultados de buscas por elementos nominativos das marcas da autora - O destaque dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei 9.279/96) - Precedentes das C. Câmaras Empresariais, deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1048955-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA. e apelada PAG SEGURO INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do
art 942 do CPC, negaram provimento aos recursos, vencido o 3o
desembargador que declara voto. Sustentaram oralmente os drs. Fernanda de
Gouveia Leão OAB/SP 72601, João Marcos Gebara e Marco Vanin Gasparetti
OAB/SP 207.221.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o juiz), RICARDO NEGRÃO (2o juiz),
MAURÍCIO PESSOA (4o juiz) e ARALDO TELLES (5o juiz).
São Paulo, 29 de setembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

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APELAÇÃO CÍVEL No: 1048955-12.2018.8.26.0100
APELANTES: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA.
APELADA: PAG SEGURO INTERNET LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Ação de obrigação de fazer e não fazer (concorrência desleal) -
Procedência, para determinar às rés que se abstenham do uso
das marcas da autora como palavra chave de pesquisas de
produtos do mesmo seguimento de mercado, determinando à
ré Google que se abstenha de proceder a novas contratações
de anúncios adwords , que utilizem as marcas da autora -
Inconformismo dos réus Google e Mercadopago.com - Não
acolhimento - A contratação do serviço Adwords vinculado a
marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca mista
de outrem, pelos concorrentes, configura aproveitamento
parasitário do poder atrativo da marca alheia quando há
destaque do resultado da pesquisa e a alocação, em primeiro
plano, dos anúncios contratados - Os réus atuam no mesmo
segmento da autora e contrataram o serviço do apelante
Google, para vincular seus sites aos resultados de buscas por
elementos nominativos das marcas da autora - O destaque
dado aos resultados patrocinados que se aproveitam dessa
pesquisa, para divulgar produtos ou serviços no mesmo
segmento, caracteriza uso parasitário da marca de outrem e
configura ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei
9.279/96) - Precedentes das C. Câmaras Empresariais, deste E.
Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos desprovidos.
VOTO No 32930
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação de
obrigação de fazer e não fazer (ato de concorrência desleal),
acolheu a pretensão, "para determinar às corrés que se abstenham do uso
das marcas da autora, 'moderninha ' e 'minizinha ' como palavra chave de

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pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, ou seja, 'Leitor de
cartões magnéticos' para utilização de cartões de crédito e/ou débito,
determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de proceder à
novas contratações do produto Google AdWords, que utilizem as marcas da
autora como palavra chave de pesquisa". Confira-se fls. 1652/1660 e
1679.
Inconformadas, apelam os réus Google Brasil e
Mercadopago.com.
O réu Google defende que não há ilicitude no uso da
marca como palavra chave, em anúncios por intermédio da
ferramenta Google Ads. Diz que esse tipo de publicidade visa
oferecer aos consumidores opções de mercado, tal como ocorre
com a propaganda comparativa. Ressalta que "a marca não é utilizada
para identificar produtos ou serviços, não aparece na descrição do anúncio, não
é capaz de gerar qualquer confusão, servindo apenas para disparar a veiculação
do anúncio". Refuta a tese de concorrência desleal e destaca que, a
par da incipiente jurisprudência pátria sobre o tema, "no exterior a
questão já foi amplamente avaliada e discutida, sendo que os tribunais
estrangeiros decidem pela legalidade do uso de marcas de terceiros para
buscas no Google Ads". Discorre sobre o funcionamento da ferramenta
Google
Ads,
para
demonstrar a distinção dos resultados
patrocinados e orgânicos, em pesquisas por expressões ou palavras
chaves. Ainda, menciona que a posição dos resultados patrocinados
(anúncios) depende de critérios de classificação (valor do lance,
qualidade do anúncio, contexto da pesquisa e impacto esperado das
extensões e formatos do anúncio). Diz que "os anúncios que contêm

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marca alheia no próprio corpo são expressamente vedados pelos Termos do
Google Ads, podendo ser restringidos pela Google (quando provocado
extrajudicial ou judicialmente para tanto, com a sua localização inequívoca -
URL)". Todavia, no caso, afirma que nenhum dos anúncios indicados
reproduz as expressões moderninha e minizinha no corpo deles.
Repisa que a parte adversa se utilizava do mesmo expediente, nos
últimos seis anos, quando investiu milhões na contratação de
anúncios com uso de marcas registradas pelos concorrentes, como
palavras chaves para a exibição. Fala em venire contra factum
proprium , excludente de ilicitude e violação da boa-fé objetiva, pelo
PagSeguro (arts. 113 e 422, do CC, e art. 5o, do CPC). Entende que
a marca não é uma propriedade absoluta, daí a possibilidade de uso
por terceiros, como palavra chave em anúncios, em prol dos
consumidores. Menciona que "Quando o Google Ads é corretamente
utilizado, o anunciante não deve usar a marca do concorrente no corpo do
anúncio. A marca serve apenas para disparar o anúncio, não aparecendo no
anúncio em si. Ou seja, não faz um produto passar por outro". Cita
pareceres de lavra de Cezar Peluso e Fábio Ulhoa Coelho. Aduz que
não ocorre concorrência desleal quando a finalidade no uso de
palavras chaves vinculadas a anúncios de terceiros é apenas
comparativa. Também argumenta que "não faz nada diferente do que
supermercados fazem há décadas. Faz isso em outro ambiente apenas - no
ambiente virtual" e reforça que "se é lícita a publicidade comparativa entre
marcas concorrentes nos moldes acima citados - na qual a menção da marca
concorrente é feita de maneira ostensiva - deve ser igualmente admitida como
lícita a comparação de marcas concorrentes por meio da ferramenta Google
Ads, que garante opções ao usuário às buscas feitas na internet". Insiste na

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ideia de que a r. sentença vai de encontro à jurisprudência
estrangeira e aponta que o C. STJ já reconheceu que "é lícita a
utilização de marca alheia em publicidade, sob pena de entrave ilegal à livre
iniciativa e à livre concorrência, desde que (i) o consumidor não seja induzido
em erro, causando confusão entre as marcas; e (ii) inexista depreciação da
marca do concorrente". Por fim, no que respeita ao registro dos signos
nominativos
moderninha e minizinha , diz que "tais expressões -
'moderna' , 'mini' e suas formas no diminutivo - constituem termos que podem
ser utilizados pura e simplesmente para descrever as qualidades do produto.
Tratam-se, portanto, de termos 'empregado[s]
comumente
para designar uma
característica
do produto' . Estas expressões são, portanto, irregistráveis como
marca, nos termos do artigo 124, VI, LPI" (fls. 1682/1721).
O réu Mercadopago.com argumenta que a parte
adversa busca fomentar a reserva de mercado e contrariar a livre
concorrência. Em síntese, discorre sobre sua atuação como uma das
maiores plataformas de pagamentos da América Latina e defende "a
legitimidade na utilização dos serviços de AdWords da Google e a intenção em
manter a concorrência saudável e justa entre os players de gerenciamento de
pagamentos". Argumenta que o mesmo serviço era utilizado pelo
PagSeguro, mediante contratação de anúncios vinculados à
expressão Mercado Point , que é utilizada como marca para
identificar o seu equipamento de pagamento móvel. Aduz que a
solução adotada na r. sentença "configura violação à livre iniciativa e
concorrência prevista nos artigos 1o, IV e 170, IV da Constituição Federal, além
de afrontar a liberdade de expressão e de informação, na forma do artigo 220
da Constituição Federal, razão pela qual, a questão deve ser analisada pelo
Poder Judiciário sob esse prisma". Também apresenta parecer favorável

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à tese defendida. Aponta que é legítimo o uso de palavras chaves
que integram a marca da parte adversa. Ainda, refuta a
concorrência desleal e reforça os mesmos argumentos externados
no recurso do litisconsorte passivo (Google), especialmente a
higidez dos anúncios, como propaganda comparativa. Destaca que,
"ainda que um consumidor acessasse os sites do PagSeguro ou do Mercado
Pago por engano achando tratar-se do concorrente, há claras diferenças entre
as suas formas de apresentação que impedem qualquer confusão apta a
materializar um desvio de clientela, inclusive naquele consumidor mais
desatento". Diz que o consumidor tem direito à livre escolha.
Também ressalta que a conduta da parte adversa é contraditória, já
que faz uso da mesma estratégia adotada pelos concorrentes e que
agora questiona em juízo (fls. 2383/2418). Subsidiariamente,
defende a aplicação da solução intermediária adotada no
julgamento de recurso interposto nos autos, "para inibir o Google de
divulgar, em primeiro plano, links patrocinados
(contratados
e associados às
expressões moderninha
e minizinha), ou seja, realocando o anúncio para depois
da exibição do resultado orgânico da pesquisa " (fls. 2383/2418).
O preparo foi recolhido (fls. 1723/1724 e 2420), sendo
os recursos contrarrazoados (fls. 2457/2476).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2 - O apelado ajuizou a demanda, em litisconsórcio

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com Universo On-line, em maio de 2018, contra provedor de
aplicação (apelante Google), almejando concessão de tutela de
urgência, para a remoção de anúncios contratados e vinculados aos
termos moderninha e minizinha , bem como de pesquisas de
correspondência ampla, modificada ou de frases ligadas aos signos
retro indicados, com abstenção de comercialização de anúncios com
uso desses termos.
O litisconsorte ativo foi excluído pela decisão a fls. 121
e, com a emenda da inicial, os litisconsortes passivos, entre eles o
apelante MecadoPago.com, foram incluídos (fls. 167/175 e 200).
A r. sentença apelada acolheu as pretensões, ante a
conclusão de que "a utilização desautorizada da marca da autora, in casu ,
torna evidente o desvio de clientela de forma irregular, caracterizando a
concorrência desleal tipificada pelo artigo 195, inciso III, da Lei 9.279/96".
Os inconformismos não comportam acolhida.
O cerne da controvérsia reside em definir se viola ou
não as garantias de proteção marcária o negócio jurídico firmado
entre terceiros (contrato de publicidade denominado Google
Adwords ) mediante uso de elemento nominativo (como palavras
chaves) de marcas alheias, para veicular anúncios de produtos ou
serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em
ferramenta de busca (Google Web Search ).
É incontroverso que, no curso da ação (item 62, a fls.
716 e documentos a fls. 119/120 e 723/724), o apelado obteve o

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registro das marcas moderninha (mista) e minizinha (nominativa),
circunstância que, nos termos dos arts. 129 e 130, da Lei 9.279/96,
mitiga substancialmente o argumento repisado pelo apelante
Google, de que não se trata de signos registráveis (art. 124, VI, da
Lei 9.279/96).
É igualmente incontroverso que os litisconsortes
passivos (o apelante MercadoPago.com e os réus Cielo S/A e
SumUp Soluções de Pagamentos Brasil Ltda.) atuam no mesmo
ramo de atividade do apelado e todos eles contrataram junto ao
apelante Google o serviço Adwords , utilizando como palavras chaves
os elementos nominativos das marcas do apelado como gatilho para
exibir seus sites nos resultados de buscas e divulgar seu produto
(máquina de cartão), na categoria gerenciamento de pagamentos.
Um dos argumentos repisados por ambos os
apelantes é que "a Apelada se utilizava do mesmo expediente que
agora pretende coibir: nos últimos 6 anos, investiu aproximadamente 4
milhões de reais na contratação de anúncios na ferramenta Ads, utilizando
marcas registradas pelos seus principais concorrentes como palavras-
chave para exibição de seus anúncios" (fls. 1696, das razões recursais do
Google) e que "a aquisição de palavras de uso comum pelo AdWords da
Google é prática contumaz de todos os players , inclusive do próprio PagSeguro,
que pratica a mesma conduta sobre a qual fundamenta a acusação contra o
Mercado Pago e os demais corréus" e que "pouco antes da propositura desta
demanda, premeditadamente o apelado parou de comprar as palavras-chave do
Mercado Pago em uma mudança repentina de comportamento" (itens 32 e
33, do recurso do MercadoPago.com, a fls. 2395/2396). No entanto,

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ainda que a prática seja comum entre os concorrentes do mesmo
segmento de mercado, isso não impede a análise judicial e, se
configurada a deslealdade concorrencial, não tem densidade a tese
de excludente de ilicitude ou violação da boa-fé objetiva, uma vez
que eventuais ilicitudes nas estratégias de marketing , de parte a
parte, devem ser repudiadas, sendo que os interessados podem
buscar os meios próprios e adequados para inibi-las.
Ademais, o fato de a estratégia ser difundida no
mercado não significa que está em conformidade com a livre
concorrência, princípio positivado no art. 170, IV, da CF.
Aliás, com igual dimensão normativa, é garantido o
direito à propriedade intelectual, especialmente a proteção "à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País" (art. 5o, XXIX, da CF).
Embora, como regra, a proteção à marca mista não dê
exclusividade ao uso do elemento nominativo, tal como ocorre com
a marca nonimativa, a contratação do serviço Adwords vinculado a
essa marca (nominativa) ou ao elemento nominativo de marca
mista
de
outrem,
pelos
concorrentes,
pode
configurar
aproveitamento parasitário do poder atrativo da marca alheia.
Isso ocorre quando há destaque do resultado da
pesquisa e a alocação, em primeiro plano, desses anúncios
contratados, o que ocorreu no caso concreto, conforme se tira da

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leitura da ata notarial e anexos juntados a fls. 47/70, bem como se
vê dos prints dos resultados de pesquisas com as palavras chaves
moderninha e minizinha (fls. 74 e 76).
O argumento de que os resultados patrocinados não
fazem expressa menção ou uso de marcas alheias não infirma a
solução dada na r. sentença, pois o aproveitamento é indireto, já
que o elemento nominativo da marca de terceiro é empregado
como gatilho para divulgar produtos e serviços dos concorrentes.
Também não convence o argumento de que os
elementos nominativos moderninha e minizinha são empregados
comumente para designar características do produto (máquinas de
cartão)
divulgado.
Isso
porque,
o
aproveitamento
desses
elementos, pelos concorrentes da apelada (titular das marcas), é
parasitário. Os réus atuam no mesmo segmento e contrataram o
serviço do apelante Google, vinculando seus sites aos aludidos
termos, com a plena ciência de que são elementos nominativos de
marcas alheias, daí a ausência de boa-fé.
A respeito da mitigação da exclusividade do uso de
marcas fracas ou evocativas, o C. STJ orienta que: "Conforme a
jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a
mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua
utilização por terceiros de boa-fé." (REsp 1.582.179-PR, 3a T., Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 09.08.2016).
Efetivamente, o destaque dado aos resultados

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patrocinados (anúncios) que se aproveitam de pesquisas com
palavras chaves de marcas alheias, para divulgar produtos ou
serviços no mesmo segmento empresarial, em ambiente virtual,
caracteriza uso parasitário da marca de outrem e configura ato de
concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei 9.279/961,
visto que o intuito é desviar o objeto do resultado da pesquisa, para
divulgar anúncios de resultados de produtos ou serviços
concorrentes.
A situação é bastante distinta do que pretende
evidenciar o apelante Google ao questionar se seria ilícito, em
ambiente presencial, o consumidor chegar ao balcão procurando
produto específico, e o preposto do estabelecimento lhe
apresentasse, além do produto da marca solicitada, relação de
produtos concorrentes (fls. 1705).
No serviço presencial, o consumidor tem a opção de
recusar a apresentação ou exibição de produtos diversos do
buscado, circunstância que não ocorre na pesquisa em ambiente
virtual, ao menos nos moldes indicados a fls. 74 e 76, em que os
resultados patrocinados (os anúncios pagos) se sobressaem àquilo
que é efetiva e especificamente buscado.
Ainda, repisa-se, tendo em vista que o elemento
nominativo da marca alheia é usado para evidenciar o produto ou
serviço concorrente, a situação não pode ser equiparada à
1 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: III - emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

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publicidade comparativa a que alude o art. 32, do Código Brasileiro
de Autorregulamentação Publicitária Códigos e Anexos2, pois o
objetivo substancial dos anúncios patrocinados é se aproveitar do
alcance das marcas alheias e concorrentes, em vez de comparar
características ou qualidades de produtos e serviços de mesma
natureza.
Conforme externado na r. sentença, se o usuário do
apelante Google efetuasse busca genérica por serviços ou produtos,
por ex: "máquinas de cartão" ou "leitor de cartões magnéticos",
poder-se-ia cogitar em publicidade comparativa nos resultados
patrocinados dessas buscas, sem a necessidade de utilização de
elemento nominativo de marcas concorrentes. Todavia, se o usuário
busca produto ou serviço específico, usando como parâmetro da
pesquisa o elemento nominativo desse produto ou serviço, é
parasitário o aproveitamento dessa pesquisa para divulgar, em
primeiro plano, resultados pagos de produtos ou serviços
concorrentes.
A propósito, em artigo publicado por Edson Beas
2 Artigo 32 - Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código
da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e
limites:
seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor;
tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou
emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo
condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para
demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado;
não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;
não se caracterize concorrência desleal, depreciação à imagem do produto ou à marca de outra empresa;
não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros;
quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser
claramente indicada pelo anúncio.

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Rodrigues Júnior, na Revista dos Tribunais, em novembro de 2015,
intitulado "Reprimindo

a
concorrência

desleal
no
comércio
eletrônico:
links patrocinados,
estratégias desleais
de marketing,
motores de
busca na Internet e violação aos direitos de marca ",3
idêntica é a conclusão de que "é ilícito o recurso aos links patrocinados,
quando o anunciante elege como palavra-chave signo correspondente à marca
comercial de seu concorrente, com o objetivo de parasitar sua reputação e
atrair, reflexamente, a clientela de outrem".
Outrossim, apesar da alegação de que é incipiente
jurisprudência pátria sobre o tema, não se desconhece que o
desfecho dado na r. sentença tem sido usualmente referendado
pelas C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal de Justiça:
"Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência -
Cerceamento de defesa não verificado - Prova testemunhal -
Desnecessidade - Associação indevida, pelo réu, do elemento
nominativo 'dot cosméticos' ao seu nome de domínio
www.progressivanaweb.com.br, através de serviço de 'links'
patrocinados - Comprovação - Possibilidade de confusão e
desvio de clientela - Concorrência desleal - Danos morais, 'in re
ipsa', devidos - Sentença mantida - Honorários recursais -
Fixação
-
Recurso
desprovido."
(Ap.
1002258-67.2018.8.26. 0120, 2a CRDE, Rel. Des.
Maurício Pessoa, j. em 03.02.2020)
"DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso de
3
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos
/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.961.03.PDF

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marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal.
Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal.
Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato ilícito caracterizado.
Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da
violação. Indenização devida. Dano material a ser definido em
liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência
consolidada
do
STJ.
Dano
moral
bem
arbitrado.
Responsabilidade solidária da Google, como provedora de
serviço de publicidade ('keyword advertising') em plataforma de
'marketing' digital ('search engine marketing'). Inaplicabilidade
do art. 19 da Lei 12.965/14. Jurisprudência atual pacificada das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Sentença
mantida.
Recursos
não
providos."
(Ap.
1006104-58.2018.8.26.0196, 1a CRDE, Rel. Des.
Gilson Delgado Miranda, j. em 29.01.2020)
"Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos e
pedido de tutela de urgência - Cerceamento de defesa não
verificado - Associação indevida, pela corré G8, do elemento
nominativo
'Pillowmed'
ao
seu
nome
de
domínio
www.sonoqualitycolchoes.com.br, através do serviço de 'links'
patrocinados da apelante Google - Comprovação - Possibilidade
de confusão e desvio de clientela - Concorrência desleal -
Responsabilização do sitio eletrônico de buscas ('Google') pela
permissão de veiculação do anúncio - Cabimento - Obtenção de
lucro que o coloca na cadeia da prática do ilícito - Danos
morais, 'in re ipsa', devidos - Sentença mantida - Honorários
recursais
-
Fixação
-
Recursos
desprovidos."
(Ap.

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1101699-81.2018.8.26.0100, 2a CRDE, Rel. Des.
Maurício Pessoa, j. em 22.10.2019)
"Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, pela
qual a autora visa impedir a ré de utilizar a expressão 'Maletti'
como palavra-chave de anúncios de internet contratados por
meio do serviço 'Google AdWords'. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Conduta da ré caracterizadora de
concorrência desleal, em linha com precedentes das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Utilização da
reputação e do prestígio alheios para obtenção de clientes. Ato
parasitário que deve se repelido e sancionado. Danos materiais
e morais, nos ilícitos relacionados à concorrência desleal, 'in re
ipsa'. Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de DENIS BORGES
BARBOSA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Reforma da sentença recorrida, com julgamento de parcial
procedência da ação. Apelação provida para tal fim." (Ap.
1026231-19. 2015.8.26.0100, 1a CRDE, Rel. Des.
Cesar Ciampolini, j. em 10.04.2019)
"Propriedade industrial. Vinculação do sítio eletrônico da corré à
marca da autora e à expressão com que se identifica no âmbito
virtual. Link patrocinado. Tutela devida para vedar o
direcionamento do usuário. Vedação à concorrência desleal.
Dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em
liquidação. Dano moral também devido, embora no valor
pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à
exploração de serviço específico de publicidade pelo qual é

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remunerada e à contratação com quem viola, bem por meio do
mesmo contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista.
Recurso provido em parte." (Ap. 1019621-41.2015.8.
26.0001, 2a CRDE, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. em
09.04.2018)
Por fim, considerando o argumento do apelante
Google, por ocasião dos embargos de declaração que opôs ao
julgado que concedeu em parte a tutela provisória, de que "a
ferramenta Google Ads, em seu layout atual, é a mesma em todos os países do
globo em que está disponível. Seu design e a forma de exibição de anúncios na
página do buscador - feita de forma totalmente transparente e com a
identificação explícita das páginas anunciadas - decorre de escolhas
mercadológicas próprias à Embargante, inseridas no âmbito da sua liberdade
econômica e livre iniciativa, nos termos dos artigos 1o, IV e 170, caput , da CF"
(fls. 2156, do AI 2134766-29. 2018.8.26.0000), inviável a imposição
da solução intermediária proposta no julgamento do pretérito
recurso que examinou a tutela provisória e defendida pelo apelante
Mercadopago.com, "apenas para inibir o agravado Google de divulgar, em
primeiro plano, os links patrocinados (contratados e associados às expressões
moderninha e minizinha ), ou seja, realocando o anúncio para depois da
exibição do resultado orgânico da pesquisa" (fls. 1489).
Em outras palavras, se o apelante Google não tem
interesse em modificar o layout de sua ferramenta de pesquisa, a
fim de realocar os resultados patrocinados, para depois da exibição
do resultados orgânicos, é caso de ratificação in totum da ampla
restrição imposta na sentença, "para determinar às corrés que se

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abstenham do uso das marcas da autora, 'moderninha ' e 'minizinha ' como
palavra chave de pesquisas de produtos do mesmo seguimento de mercado, ou
seja, 'Leitor de cartões magnéticos' para utilização de cartões de crédito e/ou
débito, determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de
proceder à novas contratações do produto Google AdWords, que utilizem as
marcas da autora como palavra chave de pesquisa".
Como corolário legal da confirmação da sentença (art.
85, § 11, do CPC), a verba honorária fica reajustada, apenas em
relação aos apelantes, de 10% para 15% do valor atualizado da
causa.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

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Voto no 26934
Apelação Cível no 1048955-12.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes:
Google
Brasil
Internet
Ltda
e
Mercadopago.com
Representações LTDA
Apelado: Pag Seguro Internet Ltda
Interessados: Sumup Soluçoes de Pagamentos Brasil Ltda e Cielo S A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto n. 26934
Ap. n. 1048955-12.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (1a. Vara Empresarial)
Apelantes:
GOOGLE
BRASIL
INTERNET
LTDA.;
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LD.
Apelada: PAG SEGURO INTERNET LTDA.
VOTO DIVERGENTE
Ouso discordar da douta maioria.
Trata-se de ação em que se discute a prática de
violação de marca (art. 130, III, LPI) e concorrência desleal pelo
desvio fraudulento de clientela (art. 195, LPI).
O MM. Juízo “a quo” julgou procedente o pedido
da autora PAG SEGURO INTERNET LTDA., ora apelada, “para
determinar às corrés que se abstenham do uso das marcas da autora,
"moderninha" e "minizinha" como palavra chave de pesquisas de
produtos do mesmo seguimento de mercado, ou seja, "Leitor de

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cartões magnéticos" para utilização de cartões de crédito e/ou débito,
determinando à ré Google Brasil Internet Ltda. que se abstenha de
proceder à novas contratações do produto Google AdWords, que
utilizem as marcas da autora como palavra chave de pesquisa,
julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 1660).
No meu modo de ver, a ação proposta pela PAG
SEGURO improcede.
Primeiro, que pela ferramenta “GOOGLE ADS”, a
empresa anunciante, ao indicar palavras-chaves para que o usuário
consumidor acesse a sua página, não está a praticar concorrência
“desleal”, nem uso indevido de marca.
Explica-se. Pelo que consta dos autos, o serviço de
busca ofertado pela GOOGLE pode ser prestado por meio das
seguintes ferramentas:
1) GOOGLE SEARCH: ferramenta de busca
(denominada “ordinária” ou “orgânica”) de páginas de terceiros na
internet, disponibilizada gratuitamente ao usuário da internet.
2) GOOGLE ADS (PATROCINADO): ferramenta
de busca por digitação de palavras ou textos (palavras-chaves), cuja
finalidade é obter resultados mais efetivos e rápidos. Por este
mecanismo,
o
anunciante,
mediante
pagamento
à
GOOGLE,
apresenta seu produto ou serviço, a partir de indicação de palavras-
chaves, cujo resultado aparece com o destaque “PATROCINADO”,
antes mesmo dos resultados orgânicos. E o anunciante que for mais

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acessado, aparece em primeiro lugar porque, dentro daquele perfil de
usuário, é considerado como melhor “ranqueado” ou “preferido”.
3) GOOGLE SHOPPING: ferramenta que permite
uma empresa anunciar seu produto, não em formato de texto ou
palavras-chave, mas sim por imagens, foto, título, características,
preço, cor, dimensão, disponibilidade e nome do fornecedor.
No caso em debate, a autora PAGSEGURO afirma
ter desenvolvido “Moderninha” e “Minizinha”, máquinas de cartão
de crédito que integram o seu ramo de atividade.
No caso em debate, o que deve ser destacado é o
conjunto marcário (marca mista) com os dizeres “Moderninha” e
“Minizinha”.

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Argumenta que, quando o consumidor digita
“MINIZINHA” aparecem - antes mesmo do seu site -, vários anúncios
patrocinados, em nítida prática de concorrência desleal.
Pois bem. Que há concorrência e, portanto,

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interesse das empresas em captar mais clientes, isso ninguém
duvida. E nessa prática, todos ganham, e muito!! É a regra do
mercado.
Contudo, não se há falar em deslealdade ou
ilicitude na conduta das rés, porque respaldada nos princípios
constitucionais da atividade econômica, notadamente no da livre
concorrência e no da defesa do consumidor (art. 170, CF).
Na hipótese em apreço, a proteção do conjunto
marcário não envolve as expressões “moderninha” (diminutivo de
“moderna”) ou “minizinha” (diminutivo de “mini”), mas o conjunto
marcário da marca mista (desenho, com cores específicas, formato
das letras, disposição do símbolo da “PAGSEGURO”).
De conseguinte, a indicação do anunciante de
palavra-chave comum, indicativa ou meramente descritiva de um
produto ou serviço, não encerra uso parasitário nem deslealdade na
concorrência.
O que estaria vedado é a GOOGLE permitir o uso
de marca alheia no bojo do próprio anúncio patrocinado, porque
aí sim poderia gerar confusão para o consumidor, que poderia
adquirir um produto (ilegítimo) supondo que fosse outro (legítimo e
de melhor qualidade). O que se veda é a subtração de clientela por
meio de manobras fraudulentas.
Segundo, que, mesmo que o anunciante indique
uma “marca” (nominativa) como palavra-chave, tal procedimento
serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que

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comercializam produtos do mesmo gênero.
O
direcionamento
às
páginas
ou
“links”
patrocinados não constitui artifício fraudulento para desvio de
clientela. A circunstância de o link do anunciante aparecer nas
primeiras linhas, não quer dizer que anunciante esteja vendendo o
produto ou oferecendo o serviço com a marca registrada da autora.
Ainda que o fornecedor anunciante escolha como
palavra-chave (keyword) uma marca (ex.: SAMSUNG), não está
havendo uso indevido de marca, mas simples indicação de sites (lojas
virtuais,
“e-commerce” ou “marketplaces”) que comercializam
produtos do mesmo gênero ou atuem em ramo similar ao da autora.
Noutros termos, a indicação de uma marca como
palavra-chave serve tão somente de gatilho para disparar os
anúncios dos fornecedores e apresentar uma lista de resultados ao
usuário, procedimento este que não constitui “venda” ou oferta de
serviço, muito menos crime de concorrência desleal pelo desvio
fraudulento de clientela.
Terceiro, não compete à ré (GOOGLE) exercer o
controle prévio ou a fiscalização do conteúdo (lícito ou ilícito) do
anúncio do produto.
A Lei n. 12.965/2014 (MARCO
CIVIL
DA
INTERNET) dispõe sobre o “provedor de conexão” e o “provedor de
aplicação” de internet (arts. 7o, XI, 11, 15 etc). O provedor de
conexão presta serviços de acesso à internet (ex.: NET, VIVO, CLARO
etc.), como se infere do art. 5o, V, MCI.

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O provedor de “aplicação”, conquanto não haja
conceituação legal, é aquele que disponibiliza “funcionalidades” ou
informações acessíveis por meio de um terminal conectado à
internet, como se depreende do art. 5o, VII, Lei n. 12.965/2014.
Nesse passo, o art. 19 da Lei n. 12.965/2014
(MARCO CIVIL DA INTERNET) edita: “Com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de
aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros
se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para,
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado,
tornar
indisponível
o
conteúdo
apontado
como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o. A
ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do
material”.
O bloqueio ou a indisponibilidade da informação
exige a identificação do infrator, o endereço virtual por meio da URL
(“UNIFORM RESOURCE LOCATOR”, ou localizador de recursos) e a
prática do delito. Diante disso, verificada a concorrência desleal,
expede-se a ordem judicial para que o provedor ou mesmo a
empresa de “marketplace” se abstenham de anunciar ou relacionar
os fornecedores que estejam violando a marca ou praticando
concorrência indevida (§ 1o do art. 19, MCI).
No caso vertente, a autora alega que a conduta

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das rés constitui “violação de marca” (art. 130, III, LPI) e “crime de
concorrência desleal” pelo desvio fraudulento de clientela (art. 195,
III, LPI).
No entano, a GOOGLE apenas relaciona as
empresas que anunciam; e a MERCADOPAGO oferece um serviço
similar ao da autora, sem que isso encerre violação de marca ou
concorrência
desleal,
mas
tão
somente
exercício
da
livre
concorrência.
Nos contratos celebrados entre com a GOOGLE, é
certo que existe proibição, prévia e abstrata, de que produtos
irregulares (ex.: entorpecente, armas etc.) ou que violem normas
regulatórias (ex.: medicamento de uso restrito conforme a ANVISA)
não podem ser anunciados. Ilustrativamente, se eventualmente um
vendedor estiver comercializando indevidamente produtos da autora,
em violação de marca ou concorrência desleal, aí sim, tem-se a
“identificação clara e específica do conteúdo apontado como
infringente, que permita a localização inequívoca do material”, como
determina o § 1o do art. 19, MCI. Mas, além desse controle, não
compete à GOOGLE exercer o filtro prévio e subjetivo do que é ou
não permitido.
Quarto, a propaganda comparativa, não só
atende à livre concorrência, como vai ao encontro das normas
protetivas do consumidor. Com efeito, é direito básico do
consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III, CDC).

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E o art. 31, CDC, robora: “A oferta e apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
Quanto aos anúncios e vendas pela internet, o art.
7o, XIII, da Lei n. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET),
estabelece que “O acesso à internet é essencial ao exercício da
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos
(XIII) aplicação das normas de proteção e defesa do
consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”
(g/n).
Quanto à ferramenta GOOGLE ADS, vem o
destaque “PATROCINADO”, já avisando e alertando o usuário de que
o anúncio é pago.
O fato de no sistema de busca aparecerem vários
outros produtos ou serviços similares ou congêneres lado a lado -
aos da autora permite ao interessado optar por um ou por outro,
tudo dentro das normas de livre mercado.
Ademais,
na
propaganda
(ou
publicidade)
comparativa, o que se veda é usar no veículo de divulgação
expressões como "tipo", "semelhante" ou "idêntico" (art. 193, LPI),
de modo a confundir o consumidor ou depreciar a marca de outra
empresa.

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Nessa mesma linha, o CONAR (Conselho Nacional
de
Autorregulamentação
Publicitária),
organização
não-
governamental que tem a finalidade de promover a liberdade de
expressão publicitária e a ética na propaganda comercial, editou o
CÓDIGO BRASILEIRO DE AUTO-REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
E o art. 32 deste Código dispõe que “Tendo em
vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas
pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade
comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes
princípios e limites:
a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa
do consumidor;
b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto
que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não
constituem uma base válida de comparação perante o Consumidor;
c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;
d) em se tratando de bens de consumo a comparação seja feita com
modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto
entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de
referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser
caracterizado;
e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas
concorrentes;
f) não se caracterize concorrência desleal, depreciação à
imagem do produto ou à marca de outra empresa;
g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o
prestígio de terceiros;
h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é

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de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo
anúncio” (g/n).
Por fim, a PAG SEGURO, principalmente no início
de suas atividades, também se utilizou do mecanismo “Google Ads”,
contratando a marca de suas concorrentes, violando o princípio do
“venire contra factum proprium”. A própria PAG SEGURO reconheceu
que se utilizou dos termos “MERCADO PAGO” como palavras chaves
nos
seus
anúncios
patrocinados
(cf.
AI
n.
2065410-10.2019.8.26.0000, fls. 26/27 e fls. 381/834, anotado no
voto vencido do Des. HAMID BDINE, no julgamento do AI n.
2065410-10.2019.8.26.0000, rel. Designado CESAR CIAMPOLINI, j.
21.08.2019).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos das rés e julgo a ação improcedente.
SERGIO SHIMURA
3o. Juiz

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Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
12B91C83
18
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Votos
SERGIO SEIJI SHIMURA
12BC2FF4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048955-12.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.