Tribunal: TJSP
Processo: 1002944-98.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "Pizzaria do Gino", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo bastante semelhante ("Pizzaria Tio Gino") – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade, por sua vez, que não deve ser

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "Pizzaria do Gino", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo bastante semelhante ("Pizzaria Tio Gino") – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade, por sua vez, que não deve ser analisada somente com base no registro no INPI – Prova documental da anterioridade na utilização da marca "Pizzaria Tio Gino" pela ré – Convivência pacífica entre os estabelecimentos empresariais há mais de quarenta anos – Boa-fé do réu no uso da expressão em litígio (LPI, art. 129, § 1o) – Inibitória improcedente – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002944-
98.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PIZZARIA PRIMO
LTDA. - ME, é apelado IRMÃOS BELLETATO LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1002944-98.2018.8.26.0010 -Voto no 40.547
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VOTO No
: 40.547 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1002944-98.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: PIZZARIA PRIMO LTDA. ME
APDA.
: IRMÃOS BELLETATO LTDA. ME
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Demanda
iniciada por autora que pretende a proteção da marca
“Pizzaria do Gino”, supostamente violada pela utilização
pela ré de designativo bastante semelhante (“Pizzaria
Tio Gino”)
Inegável colidência entre os ramos de
atuação
empresarial
dos
litigantes,
e
expressiva
semelhança entre as marcas utilizadas Anterioridade,
por sua vez, que não deve ser analisada somente com
base no registro no INPI
Prova documental da
anterioridade na utilização da marca “Pizzaria Tio
Gino” pela ré
Convivência pacífica entre os
estabelecimentos empresariais há mais de quarenta anos
Boa-fé do réu no uso da expressão em litígio (LPI, art.
129, § 1o) Inibitória improcedente Apelação provida
para esse fim.
Dispositivo: dão provimento.
Recurso de apelação interposto por Pizzaria Primo
Ltda. ME dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Eduardo Palma
Pellegrinnelli, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e de
Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, que
julgou procedente o pedido deduzido por Irmãos Belletato Ltda. ME para
tornar definitiva a tutela antecipada, determinando que a ré se abstenha
de utilizar a marca “Pizzaria Tio Gino” em violação à marca “Pizzaria
Gino”, como identificação de seu estabelecimento empresarial ou em
publicidade. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de indenização por
danos materiais, a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
Condenou a demandada, ainda, ao pagamento de
indenização por dano moral correspondente a R$ 15.000,00, bem como
indenização por dano material a ser apurado na fase de liquidação da
sentença (fl. 133-139 e 147).
Em razões recursais a apelante sustenta que a r.
sentença deixou de observar o v. aresto proferido por esta C. Câmara
Especializada, que revogara a concessão de tutela antecipada em agravo

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de instrumento interposto pela ré. Neste diapasão, a r. sentença seria
nula porque teria omitido informação importante, postulando a
demandada a concessão de efeito suspensivo para permitir o uso da
expressão “Pizzaria Tio Gino” até julgamento deste recurso de apelação.
Quanto ao mérito, narra ter iniciado sua atividade no
ramo de pizzaria no ano de 1965, utilizando desde 1971 a expressão
“Gino”. Portanto, muito antes da existência da pizzaria da apelada, que
confessadamente iniciou suas atividades em 1976.
Destaca que embora as pizzarias estejam localizadas
em praças próximas (a da ré se situa no bairro paulistano do Ipiranga,
enquanto a da autora na cidade de São Bernardo do Campo), essa
convivência ocorre de forma harmoniosa há décadas.
Ademais, a expressão “Gino” é palavra comum do
idioma italiano, significando nome próprio e, também, constituindo
diminutivo dos nomes Luiz, João e Ângelo. Assim, embora seja passível
de registro no INPI, seu titular não pode se opor ao uso por terceiros, se
acompanhada de elementos distintivos, como no caso concreto. É,
portanto, marca fraca, que pode coexistir pacificamente com sinal
idêntico.
Por fim, suscita a aplicação da supressio e pede a
reforma integral da r. sentença (fl. 431-447).
Preparo em fl. 448-449.
Contrarrazões em fl. 455-476 pela manutenção da r.
sentença, acompanhada do documento de fl. 477-481.
Juntado novo documento em fl. 486-487, foi a autora
intimada para se manifestar, juntando-se petição em fl. 496-498.
Os autos entraram nesta E. Corte em 15 de julho de
2020, distribuindo-se o recurso a esta C. 2a Câmara aos 21 do mesmo mês
por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 2213011-20.2019.8.26.0000
(fl. 490).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
manifestando a apelada seu desinteresse na designação de sessão de
conciliação (fl. 489).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada em 8 de abril de 2020
(fl. 423), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada no dia 14 de maio (fl. 428).

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O protocolo, por seu turno, se deu aos 27 de maio (fl.
431), dentro da quinzena legal.
Cumpre registrar, inicialmente, que o documento de
fl. 486-487 em nada interfere no desfecho desta lide, seja porque se refere
ao uso da expressão “Pizzaria Gino Giovani” por terceiro, ou, ainda,
porque na presente ação se discute a convivência pacífica da marca da
autora e do título de estabelecimento da ré ante o patente uso precedente
de boa-fé.
Tampouco há que se falar em nulidade da sentença,
pois a decisão colegiada sobre tutela antecipada proferida em agravo de
instrumento tem caráter provisório e não vincula o i. Juízo a quo quando
da prolação da sentença.
Passa-se ao exame do mérito.
A colidência se dá entre a marca da autora e o título
de estabelecimento da ré.
E havendo colidência entre dois nomes empresariais
ou entre um nome e uma marca, ou duas marcas, ou entre uma marca e
um título de estabelecimento, o conflito resolver-se-á pela aplicação dos
princípios da anterioridade e da especificidade.
No caso concreto, a autora demonstrou ser titular da
marca “Pizzaria do Gino”, concedida em 6 de março de 2010 (fl. 35),
embora tenha iniciado suas atividades no ano de 1976 (fl. 208).
Por outro lado, restou demonstrado nos autos que a ré
iniciou suas atividades nos idos de 1965, no ramo da pizzaria, utilizando
a expressão ao menos desde 1966, sendo inúmeros os relatos de clientes
que frequentam o local desde a década de 1970 (fl. 147-150, 163-169, 180
e 186-188).
Como bem se vê, o desenvolvimento da atividade
empresarial com o nome “Pizzaria Tio Gino” é anterior à criação da
Pizzaria do Gino e sua respectiva marca, tendo a matéria sido bem
dirimida no agravo de instrumento precedente, julgado em 27 de fevereiro
deste ano:
Ao contrário do defendido pela recorrente, não há
distanciamento
territorial
entre
os
estabelecimentos
comerciais que possa ser de fato arguido, pois ambos estão
situados na região metropolitana de São Paulo, a uma
distância pouco superior a quinze quilômetros.
Tampouco
há
qualquer
diferença
nos
segmentos

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explorados, o que torna imprescindível que a questão
trazida à consideração desta instância seja dirimida sob o
enfoque da anterioridade.
Neste tocante, destaca-se que a recorrente juntou com o
pedido inicial documentação comprovando sua narrativa
quanto à constituição de seu negócio empresarial, havendo
indicativo de que a pessoa jurídica Irmãos Belletato Ltda.
Me foi constituída em 29 de abril de 1976 (fl. 22 na
Origem), e o primeiro depósito do registro da marca
“Pizzaria do Gino” foi realizado somente no ano de 1988, e
concedido pelo órgão oficial aos 6 de março de 1990, com
vigência na classe 38.60 (“serviços de alimentação”) até
março de 2020 (fl. 35 na Origem).
Por sua vez, a ré
agravante neste feito
sustenta ter
sido constituída por contrato social que data de 1.965,
fazendo uso do vocábulo comum “Gino” ao menos desde
1.971, o que, sob sua narrativa, seria suficiente a lhe
conferir a anterioridade.
Embora suscite longeva utilização da expressão, a ré não
comprova ou sequer menciona ter registrado sua marca
nessas quase cinco décadas de utilização.
Não se desconsidera o regramento legal utilizado pelo
nobre Julgador de primeiro grau para respaldar a liminar
concedida na decisão agravada em favor da autora, pois de
fato a hipótese comportaria a incidência do art. 129 da Lei
n. 9.279/96, que confere ao titular do registro validamente
expedido, e em vigor, o direito de defender sua marca.
Entretanto, não é incomum na vivência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial hipótese como a que é
posta em apreciação neste recurso, em que há a arguição
de utilização mais antiga da marca discutida, sem que o
empresário tenha formalizado seu registro.
Ainda que não se afaste o caráter repreensível atribuído ao
descuido
técnico,
hipóteses
semelhantes
comportam
atuação cautelosa do Órgão Julgador.
Os elementos de provas apresentados pela ré com a
contestação indicam que, de fato, a sociedade empresarial
teve início em 12 de janeiro de 1965 (fl. 148 na Origem).
Também existentes diversos elementos e depoimentos de
clientes que evidenciam que a pizzaria da ré opera no
bairro paulista Ipiranga desde a década de 60, porém, tal
qual sustenta a agravada em contraminuta, não há

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indicativo documental que ateste com precisão o início da
utilização da expressão “Pizzaria Tio Gino”.
Não obstante, a ré apresentou nos autos diversas matérias
jornalísticas que demonstram que sua pizzaria é bastante
tradicional no bairro do Ipiranga, e que confirmam seu
funcionamento desde a década de 60.
Alguns desses artigos jornalísticos mencionam mudança de
endereço ocorrida em 2009, mas nenhum deles cita
qualquer alteração de denominação, de modo que todos se
referem ao empreendimento como “Pizzaria Tio Gino”.
Embora a peça jornalística mais antiga seja de 2005 (fl.
188) e, portanto, posterior ao registro no INPI que vigora
em favor da autora, o histórico descrito, a tradição
corroborada não apenas por informações da mídia, como
também por declarações de clientes em redes sociais ou
assinadas de próprio punho, militam em favor da narrativa
da agravante, configurando o cenário de cautela que deve
ser considerado pela Turma Julgadora.
Conforme já mencionado, hipóteses semelhantes já foram
apreciadas
nas
Câmaras
Empresariais,
e
destes
precedentes colhem-se relevantes fundamentos que ora
devem ser considerados.
Neste sentido, agregam-se as ponderações da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob a relatoria do Exmo.
Desembargador Araldo Telles, em julgamentos recentes
que indicaram que o registro não é o único elemento de
anterioridade a ser considerado pelos Julgadores:
Direito marcário. Autora titular da marca A ALFAMEQ,
utilizada no comércio de bicicletas e triciclos. Ré que
utiliza o sinal ALFAMEQ há anos, no mesmo ramo, porque
sucessora da sociedade Alfa Meq Indústria e Comércio de
Metais Ltda., constituída há décadas com o mesmo objeto.
Conflito
que
se
resolve
à
luz
dos princípios da
especificidade e da anterioridade. Prevalência, no caso, do
nome empresarial em face da anterior constituição da
sociedade empresária. Acionante, ademais, que não pode
alegar desconhecimento do pré-uso da marca pela ré, já
que atuam no mesmo setor e estão sediadas no mesmo
Município. Ordem de abstenção revogada. Ação julgada
improcedente. Manutenção, todavia, da improcedência da
reconvenção porque a Justiça Estadual não é competente
para apreciar a validade do registro. Recurso parcialmente
provido.
[..]

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A r. sentença de que se apela reconheceu o direito
exclusivo ao uso da marca A ALFAMEQ pela autora, dado
o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
considerando que o Brasil adotou o sistema atributivo no
direito marcário e o reconhecimento da pretensão da
autora só poderia ocorrer em ação de nulidade a ser
ajuizada perante a Justiça Federal.
Respeitado
o
convencimento
do
ilustre
magistrado
sentenciante, outra solução que se impõe com relação à
ação principal.
Embora não se desconheça que a doutrina e jurisprudência
não possuem entendimento pacífico sobre o tema, penso
que o direito que exsurge do pré-uso de determinada marca
não está limitado à preferência contra o registro alheio,
nos termos do artigo 129, § 1o, da Lei de Propriedade
Industrial, mas confere, também, ainda que sujeita às
limitações decorrentes da ausência de um depósito ou
registro, exclusividade ao usuário anterior, como bem
ensina Lélio Denicoli Schmidt:
O
direito
que
decorre
do
uso
anterior
da
marca
efetivamente
não se limita à faculdade de se opor ao
depósito ou registro alheio. Confere também um direito de
exclusividade
sobre a marca. O usuário anterior pode
ajuizar ações de abstenção de uso e indenização
contra
terceiros (igualmente
desprovidos
de registro) que estejam
a fazer uso indevido da marca. O fundamento
dessas ações
de abstenção de uso e indenização
não está expressamente

previsto no art. 129, § 1o da LPI, mas decorre de sua
interpretação
sistemática
com as normas que reprimem a
concorrência
desleal (arts. 2o, V, 195, III e 209 da LPI e art.
10 bis da CUP).
Isso permite constatar que o pré-uso da marca assegura
uma proteção que vai muito além da mera precedência à
obtenção do registro, que não é senão uma das várias
facetas e faculdades que dele se originam, mas que não o
esgotam. [..]
(TJSP; Apelação Cível 1001052-88.2017.8.26.0011; Relator
(a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019)
Propriedade industrial. Nome empresarial e título de
estabelecimento. Colidência parcial com marca mista

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depositada pela autora. Precedência do registro daqueles.
Aplicação do princípio da anterioridade. Partes que
convivem há anos no mercado e ostentam logomarcas
bastante diferentes, de modo que não há como causar
confusão ao consumidor. Autora, ademais, que, desde 2017,
identifica-se
com
outra
expressão
no
mercado.
Improcedência da ação de abstenção decretada. Recurso
provido para esse fim.
(TJSP; Apelação Cível 1057730-14.2016.8.26.0576; Relator
(a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)
Em sentido análogo também já se pronunciou a E. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial:
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
AQUAFLORE
X
ACQUAFLORA.
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E
APREENSAO E AÇÃO PRINCIPAL COM PEDIDO DE
ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA ACQUAFLORA CC
INDENIZAÇÃO. Anterioridade do registro da marca
AQUAFLORE junto ao INPI. Principio da Anterioridade do
Registro que não resolve a questão devendo ser verificado
se o registro da marca atende a um princípio secular do
comércio, isto é, se a titularidade coincide com a identidade
do produtor que construiu a marca e a utilizou como
sinônimo de um produto o que obriga analisar o tempo de
emprego e a anterioridade do uso. Provas coligidas que
apontam no sentido de que o uso da expressão
ACQUAFLORA pela ré é anterior, além de possuir
mercado constituído no ramo de cosméticos e afins.
FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA e do interesse econômico
que prepondera para estimular a livre iniciativa e a
organização do trabalho (art. 170, da Constituição
Federal). [..]
(TJSP; Apelação Cível 0001068-41.2012.8.26.0300; Relator
(a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data
do Julgamento: 16/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017).
Destarte, a incerteza delimitada sobre a precedência na
utilização do designativo discutido impõe que, por ora, seja

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afastada a ordem de abstenção anotada em primeiro grau.
A narrativa apresentada neste acórdão indica que há
convivência pacífica dos estabelecimentos empresariais há
muitas décadas e, ao menos desde 2005 data mais antiga
considerada nas matérias jornalísticas
o designativo é
utilizado pelas litigantes simultaneamente.
Destarte, estando pendente a demanda de maiores
esclarecimentos, maior prejuízo se vislumbra na imposição
da drástica medida de alteração da marca da ré, devendo
ser aguardado o exaurimento do contraditório e da
instrução probatória.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para revogar a antecipação de tutela, nos
termos constantes neste acórdão.
A incerteza mencionada no aresto foi afastada com a
farta prova documental acerca da utilização da expressão “Pizzaria Tio
Gino” desde a década de 1960, documentos esses cujo teor presume-se
verdadeiro, já que não impugnado pela autora ou comprovado sua
falsidade.
E, nos termos do art. 129, § 1o, da lei especial, “toda
pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País,
há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
terá direito de precedência ao registro”.
Nesse diapasão, a apelante tem direito a usar a
expressão “Pizzaria Tio Gino”.
E frise-se: ainda que a autora tenha iniciado sua
atividade em 1976 identificando-se como “Pizzaria Gino”, até o registro da
marca não possuía ela direito de exclusividade sobre o uso. Neste ínterim
a coexistência dos títulos de estabelecimento ou marcas não registradas
era pacífica, não cometendo a apelante nenhum ato ilícito.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
A verba honorária é fixada em 10% do valor
atualizado da causa, aumentada em 5% em razão da interposição deste

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10
recurso de apelação (CPC, art. 85, § 11).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR