Tribunal: TJSP
Processo: 2280552-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desenho Industrial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESENHO INDUSTRIAL. FRASCOS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFORMA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL DEFERIDA PELO RELATOR. BUSCA E APREENSÃO DOS PRODUTOS JÁ REALIZADA, SENDO APREENDIDOS MAIS DE 7.000 FRASCOS. SEMELHANÇA DOS PRODUTOS VERIFICADA, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESENHO INDUSTRIAL. FRASCOS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFORMA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL DEFERIDA PELO RELATOR. BUSCA E APREENSÃO DOS PRODUTOS JÁ REALIZADA, SENDO APREENDIDOS MAIS DE 7.000 FRASCOS. SEMELHANÇA DOS PRODUTOS VERIFICADA, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA, POR ORA, DE EVENTUAL ANULAÇÃO DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA DE MODO A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000280539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280552-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MATRIZ
COMÉRCIO DE ESSÊNCIAS E EMBALAGENS LTDA e MEGA CENTER
ESSÊNCIAS LTDA - EPP, é agravado OFFICE BRAND IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

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Voto no 24375
Agravo de Instrumento no 2280552-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravantes: Matriz Comércio de Essências e Embalagens Ltda e Mega Center
Essências Ltda - Epp
Agravado: Office Brand Importação e Exportação Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
DESENHO
INDUSTRIAL.
FRASCOS.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
REFORMA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL
DEFERIDA PELO RELATOR. BUSCA E APREENSÃO DOS
PRODUTOS JÁ REALIZADA, SENDO APREENDIDOS MAIS
DE 7.000 FRASCOS. SEMELHANÇA DOS PRODUTOS
VERIFICADA, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO.
AUSÊNCIA DE NOTÍCIA, POR ORA, DE EVENTUAL
ANULAÇÃO DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL EM
AÇÃO PRÓPRIA. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA DE
MODO A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r. decisões de
fls. 107/110 e 130 dos originais, que, nos autos de “ação de obrigação de não fazer,
cumulada com reparação por perdas e danos e busca e apreensão, com pedido de tutela
antecipada” movida pelas ora agravantes, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes
termos:
“Na hipótese concreta, verifica-se que a MEGA CENTER ESSÊNCIAS
LTDA-EPP ostenta a titularidade do registro de desenho industrial BR 30
2018 054482 0 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INPI.
Contudo, não é possível aferir a probabilidade do direito, porque carece o
Juízo de conhecimento técnico-científico para, neste momento
processual, assegurar se os produtos da parte ré violam o desenho
industrial protegido e para determinar a partir de qual ponto estaria
havendo a violação, o que demandaria perícia.
Ainda que se esteja diante de uma notória semelhança entre os dois
produtos, é indispensável analisar se esta similitude é aceitável do ponto
de vista legal ou se estamos diante de um ato abusivo, usurpador de
conjunto-imagem alheio e passível de confundir o consumidor.

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A dificuldade existe no fato de que muitas das características que
assemelham os produtos se situam numa zona limítrofe entre o que se
admite como concorrência saudável e até desejável e o que se reputa
concorrência desleal e parasitária.
Outrossim,
também
não
resta
absolutamente
caracterizado
o
preenchimento dos requisitos da novidade e originalidade do art. 94 da
LPI, porquanto a análise de seu mérito pelo INPI somente acontece
mediante provocação do interessado, consoante art. 111 do mesmo
diploma.
Assim, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática,
sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o
bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição,
de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva
aos olhos do mercado.
Em síntese, pelo menos em cognição sumária, não existem elementos
que comprovem efetiva concorrência desleal ou a confusão entre os
consumidores.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.”
Insurgem-se as autoras, sustentando, em síntese, que estão presentes
os requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito está demonstrada pelo
registro do desenho industrial do frasco no INPI, ressaltando que eventual irregularidade
no mesmo deve ser questionada perante a Justiça Federal.
Além disso, afirmam a existência de risco de dano, uma vez que as
notas fiscais acostadas aos autos demonstram a comercialização de embalagens pela
agravada.
Apontam, ainda, a necessidade de concessão do segredo de justiça,
visando preservar as medidas buscadas no presente recurso.
Pleitearam a antecipação da tutela recursal, para que a agravada se
abstenha de utilizar o objeto do registro BR 302018054482-0, bem como seja determinada
a busca e apreensão de todas as embalagens contrafeitas que já estejam prontas.
Também postularam a busca e apreensão da cópia da nota fiscal de
aquisição do modelo utilizado para a fabricação das embalagens, a cópia da compra das
embalagens objeto da lide, que identifique o fornecedor do molde à ré, e documento que
identifique quem fabrica as embalagens para o réu, com autorização, inclusive, para busca
em arquivos digitais.
Às fls. 39/41 foi deferida a tutela antecipada recursal para:
- determinar a busca e apreensão dos frascos comercializados sob o
código JR-1906 e outros e que violem o desenho industrial objeto do registro BR

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302018054482-0, de titularidade da autora, nas dependências da ré/agravada, devendo a
diligência ser realizada através de perito;
- determinar que a ré/agravada abstenha-se de fabricar ou
comercializar referidos produtos e quaisquer outros que violem o desenho industrial objeto
do registro BR 302018054482-0, de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R$
7.000,00, limitada, em princípio, a R$ 300.000,00;
- determinar que os produtos apreendidos pelo perito fiquem
depositados em juízo ou onde este determinar, garantindo-se a realização de prova pericial
e a eventual reversibilidade da medida; e
- determinar que seja apurado pelo perito, nas dependências da ré,
eventual nota fiscal ou outro documento que identifique o fornecedor do molde utilizado
para a fabricação das embalagens em questão comercializadas pela ré e/ou o respectivo
fabricante, assegurando-se, porém, o sigilo das informações contábeis da ré/agravada. Foi
autorizada a providência de cópia dos mesmos;
- as despesas da diligência, inclusive os honorários do perito a serem
arbitrados pelo juízo de origem, correrão por conta das autoras.
A medida liminar foi cumprida, com apreensão de 7.388 produtos,
conforme fls. 217/218 dos autos de origem.
Contraminuta às fls. 56/66, na qual a agravada alega que nunca
fabricou o referido vidro, mas o comercializava após aquisição de fornecedor na China,
ignorando o registro das agravantes; que está cumprindo a obrigação de não fazer; que a
concessão do registro de desenho industrial se dá em caráter automático e sem exame de
mérito; que a data do depósito do pedido de registro pela autora é 25/09/2018, com
expedição em 29/01/2019; que, para cumprir os requisitos de novidade e originalidade, e
não estar compreendido no estado da técnica, o objeto do pedido não poderia ter sido
tornado acessível ao público, no Brasil ou no exterior, em prazo anterior a 180 dias, ou
seja, 25/03/2018; e que, no caso concreto, o estado da técnica é conhecido desde antes da
referida data, conforme ata notarial juntada pelo agravado, o que enseja a anulação do
registro do desenho industrial.
A agravada ressalta, também, que a multiplicidade de empresas que
divulgavam e vendiam o objeto do pedido de registro demonstra que ele estava
compreendido no estado da técnica, pelo menos, desde 19/02/2018, mais de 180 dias antes

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do depósito; que as declarações de importação dos produtos fornecidos pelo agravado
demonstram a aquisição dos vidros na China; e que a contestação e o parecer do INPI na
ação anulatória do registro (no 5002207-94.2020.4.03.6100) foram pela anulação do
registro.
As partes manifestaram concordância com o julgamento virtual (fls.
54 e 65).
É o relatório.
I) Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
de origem, o agravo da autora deve ser provido, confirmando-se a liminar recursal deferida
às fls. 39/41.
Conforme ressaltado por este Relator na decisão de fls. 39/41, em
um juízo sumário de cognição, observa-se que o frasco comercializado pela ré/agravada
sob o código JR-1906 (fls. 17, 103 e 104/105 dos originais), é praticamente idêntico ao
frasco das autoras/agravantes, objeto de desenho industrial registrado perante o INPI (BR
302018054482-0 fls. 75/82 dos originais).
A única diferença, em princípio, e sem uma análise técnica, é em
relação ao fundo da embalagem, que, no caso da embalagem da ré, parece ser um pouco
mais grossa do que o da autora.
Essa diferença, porém, e em sede de cognição sumária, não parece
suficiente para diferenciar os produtos, evitando-se a confusão do publico consumidor
entre os frascos em questão, motivo pelo qual foi autorizada a busca e apreensão dos
frascos, inaudita altera pars.
E apesar da informação apresentada pela ré/agravada, no sentido de
que a contestação do INPI na ação anulatória do registro, perante a Justiça Federal, foi pela
anulação do registro, em virtude da ausência dos requisitos da novidade e originalidade
(fls. 106/123), anota-se que não há notícia da invalidação do registro ou de eventual
concessão de tutela antecipada pelo juízo competente.
Em face de tais circunstâcias, do cumprimento da medida de busca e
apreensão, da quantidade de produtos apreendidos (mais de 7 mil frascos), e até de modo a
viabilizar a análise pericial dos produtos, deve ser confirmada, por ora, a liminar recursal

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deferida às fls. 39/41, sem prejuízo de posterior reanálise da questão conforme o que vier a
ser decidido na ação anulatória.
II) Portanto, o agravo de instrumento da autora deve ser provido,
para tornar definitiva a liminar de fls. 39/41.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)