Tribunal: TJSP
Processo: 0043169-48.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à

Ementa:

Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à marca "Viagra" em banner publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da marca de alto renome – "Viagra" – que foi buscada pela rés. Associação indevida dos elementos distintivos da marca "Viagra" ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos da marca "Viagra" pelas rés, que deve ser obstada para se evitar a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da exploração da marca "Ah-zul", regularmente registrada junto ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento "Ah-zul". Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade com uso indevido da marca "Viagra". Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei no 9.279/96. Damo patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei no 9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei no 9.279/96. Dano moral "in re ipsa". Indenização por danos morais concedida e arbitrada em R$ 5.000.000,00. Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
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PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0043169-48.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes LABORATORIO PFIZER LTDA e PFIZER PRODUCTS INC, são apelados
EMS S/A e LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACETICA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao
recurso, vencidos o 2o juiz, em parte, e integralmente o 3o juiz. Em julgamento
estendido integraram a turma julgadora os desembargadores Viviani Nicolau e Carlos
Alberto de Salles.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI, BERETTA DA
SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0043169-48.2010.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.
Apelados: Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A
Juíza sentenciante: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
Voto no 18.336
Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação
cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e
materiais. Medicamentos referência e similar. “Viagra” e “Ah-
zul”. Sinais distintivos do medicamento “Viagra” presentes no
remédio similar lançado pelas rés “Ah-zul”, igualmente para
tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento
das rés com referência indevida à marca “Viagra” em banner
publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da
imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um
diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto
renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e
comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da
marca de alto renome “Viagra” que foi buscada pela rés.
Associação indevida dos elementos distintivos da marca
“Viagra” ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração
pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência
parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos
da marca “Viagra” pelas rés, que deve ser obstada para se evitar
a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária
que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos
produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da
exploração da marca “Ah-zul”, regularmente registrada junto
ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com
força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela
cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais
distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento
“Ah-zul”. Tutela inibitória. Rés que não podem veicular
publicidade
com
uso
indevido
da
marca
“Viagra”.
Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de
mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados,
que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei no 9.279/96.

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Damo patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes,
nos termos do art. 208 da Lei no 9.279/96. Reparação por danos
materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210,
inc. II, da Lei no 9.279/96. Dano moral “in re ipsa”. Indenização
por danos morais concedida e arbitrada em R$ 5.000.000,00.
Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da
sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 779/788, de relatório adotado,
julgou improcedente ação inibitória e cominatória, cumulada com
indenização por danos decorrentes de concorrência desleal movida por
Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc. em face de Legrand
Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A, condenando as autoras
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Recorrem as autoras sustentando nas razões de fls.
803/835, em breve síntese, a notoriedade e alto renome da marca “Viagra”
no segmento de medicamentos voltados a tratamento de disfunção erétil,
medicamento que possui como sinais distintivos a cor azul e o formato de
diamante dos comprimidos. Afirmam que os nomes “blue diamond”,
“pequena pílula azul” e “azulzinho” são também associados ao
medicamento “Viagra” e daí a razão pela qual teriam as rés lançado no
mercado o medicamento “Ahzul”, também destinado ao tratamento de
disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do “Viagra”. Alegam que o
medicamento das rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes
azuis, fez indevida alusão ao medicamento “Viagra”, o que caracterizada a

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concorrência desleal. Aduzem que as rés nas publicidades veiculadas deram
ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de diamante na
embalagem, em associação indevida ao medicamento “Viagra”. Sustentam
que a cor azul do medicamento atrai proteção pelo “secondary meaning” e
em razão da distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do
comprimido, tem proteção de acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da
Lei no 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se utilizaram de meio fraudulento
para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos distintivos da marca
“Viagra” e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da
concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a
associação indevida, pois o médico está obrigado a prescrever apenas o
princípio ativo do medicamento, cabendo, ao final, a escolha ao consumidor
no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de indenização por
danos morais e materiais.
Contrarrazões a fls. 843/875.
Inicialmente distribuído o recurso à C. 7a Câmara
de Direito Privado, determinou-se a redistribuição da apelação, pelo voto da
D. Desembargadora Mary Grün, em razão da prevenção anotada desta
Câmara pelo julgamento do precedente AI no 0540080-03.2010.8.26.0000
(fls. 914/925).
As autoras noticiaram ter o INPI reconhecido o alto
renome da marca “Viagra”, por decisão publicada em 28 de março de 2017

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(fls. 894/901).
Há oposição das partes ao julgamento virtual (fl.
904 e 906).
É o RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
As autoras afirmam que despenderam milhões de
dólares no desenvolvimento de droga citrato de sildenafil voltada ao
tratamento de disfunção erétil. O medicamento, que recebeu o nome Viagra,
quando lançado no mercado no final da década de 90 alcançou sucesso e,
segundo afirmam as autoras, no Brasil o medicamento é conhecido por 79%
da população e 45% das pessoas o identificam pela cor azul. Daí a razão pela
qual recebeu outros nomes dos consumidores: “pílula azul” e “blue
diamond”.
Os nomes pelos quais o medicamento é conhecido
[azulzinho, pílula azul, blue diamond] decorrem dos elementos distintivos
empregados pela autora no momento do lançamento do medicamento
“Viagra”, que alcançou expressivo alcance no mercado. Tido, inclusive,
como acrescentam as autoras, como “uma das cinco descobertas mais
importantes da história da indústria farmacêutica”.

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As autoras trouxeram aos autos depoimento de
funcionário da empresa que liderou a equipe responsável por “selecionar e
desenvolver o formato e a cor da pílula que hoje é conhecida como Viagra”.
O funcionário Rob Burrows confirmou a pesquisa antes empreendida ao
lançamento para escolha dos sinais distintivos do produto:
“Nossa
responsabilidade
era
pesquisar
e
desenvolver uma aparência distintiva para a pílula do
produto citrato de sildenafila baseada na combinação de cor
e formato que iria distinguir o produto da Pfizer dos outros
produtos farmacêuticos.
A cor azul foi selecionada antes do formato de
diamante. Inicialmente um grande número de cores foi
revisado para sua aceitabilidade normativa global para uso
em preparados farmacêuticos. Em 1995, a equipe restringiu
as opções possíveis de cores para azul e pêssego. Vários tons
de azul foram considerados e um foi selecionado como
escolhido uma vez que era esteticamente agradável e
diferente para um produto farmacêutico baseado na revisão
do MIMS, um guia farmacêutico usado na Europa e o
Physician ́s Desk Reference, um guia similar usado nos
Estados Unidos, sendo que ambos fornecem exemplos de
cores de produtos farmacêuticos comercializados.
Para selecionar o formado da pílula, consultei
catálogos de fabricantes de instrumentação farmacêutica a
fim de me familiarizar com os instrumentos comercialmente
disponíveis para máquinas que fabricam pílulas. Uma
proposta inicial de formato da pílula era em forma de uma
seta. Entretanto, este formato acabou sendo rejeitado e a
partir dos catálogos, selecionei um formato alongado,
angular de diamante. Novamente, a fim de determinar se o
formato de diamante proposto era distinto e diferente dos
outros produtos farmacêuticos, revisei o MIMS e o PRD
disponíveis no momento. Observei a ausência de qualquer
pílula azul com formato de diamante para um produto

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farmacêutico” (fls. 616/617, g.n.).
As rés, de outra parte, após a quebra da patente do
medicamento Viagra, iniciaram a produção de medicamento similar Ahzul -
, que tem em sua composição o mesmo princípio ativo citrato de sildenafil
do medicamento tido como referência Viagra.
Alegam as autoras, na petição inicial, que houve
associação indevida pelas rés dos sinais distintivos do medicamento Viagra
no lançamento do produto “Ahzul”. Assim, através da presente ação
inibitória e cominatória, pretendem as autoras: a) a cessação da concorrência
desleal, abstendo as rés da utilização “em seu produto 'Ahzul' de qualquer
referência à cor azul ou ao formato de diamante”; b) a abstenção do uso da
marca “Viagra” nos materiais publicitários veiculados pelas rés; c) a
promoção de alterações na “vestimenta do produto”, “de modo a abandonar
toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação com o
medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à cor azul
e ao formato de diamante”; d) o pagamento de indenização por danos
materiais, reparação que será objeto de apuração em liquidação de sentença,
nos termos do art. 210, da Lei no 9.279/96; e) o pagamento de indenização
por danos morais.
O uso contínuo da marca Viagra mundialmente
desde o lançamento no ano de 1998, com seus sinais distintivos (pílula azul,
em formato de diamante) criou, no mercado brasileiro, paulatinamente, o

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reconhecimento do produto e da marca por sua cor. Tanto é assim que as
autoras trouxeram aos autos pesquisa produzida pela instituição IBOPE que
realizou 2002 entrevistas em 142 municípios brasileiros que apontou
expressivo reconhecimento da marca Viagra por 79% das pessoas ouvidas e,
dentre elas, 45% identificou espontaneamente a cor azul como pertencente ao
medicamento Viagra. O comprimido em formato de diamante também foi
reconhecido pelos consumidores (10%), como pertencente ao “Viagra” (fls.
57/75).
Comprovou-se, portanto, nos autos o alcance junto
aos consumidores dos elementos distintivos empregados pelas autoras no
produto. Assim, seria esperado que as rés ao lançarem o medicamento
“Ahzul” no mesmo segmento empresarial, na categoria de medicamento
similar, buscassem indevidamente, vale dizer elementos que remetessem
ao “Viagra”, medicamento de referência, mundialmente conhecido e
consolidado no mercado. E foi exatamente o que ocorreu, de forma sutil,
como geralmente ocorre em casos semelhantes ao presente, que trata de
concorrência parasitária.
A ré EMS S/A, primeiramente, veiculou campanha
publicitária que apresentava o seguinte slogan: “Farmacêutico: chegou o
primeiro genérico do Viagra” (fl. 5). E, além disso, as rés apresentaram a
embalagem do medicamento “Ahzul” com uso de triângulos azuis que, vistos
em conjunto, sugerem a imagem de um “diamante”, forma similar utilizada
no comprimido "Viagra”. O próprio nome do medicamento faz referência à

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cor azul (fl. 80). Logo, reconhece-se, conforme alegaram as autoras, que as
rés, ao lançarem o medicamento “Ahzul” fizeram uso dos elementos
distintivos do produto “Viagra”.
Não se ignora que o art. 124, inc. VIII, da Lei no
9279/96 admite apenas a proteção de cores e suas denominações “quando
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. A respeito do
referido dispositivo, esclarece Marcus Elidius Michelli de Almeida que:
“As cores de forma isolada não obtêm proteção
legal, porém o seu conjunto, empregado para certa
atividade de forma a identificar a propaganda ou o
próprio estabelecimento, deve ser protegido, para que não
seja utilizado a fim de causar confusão” (Tratado de Direito
Comercial, sob a coordenação de Fábio Ulhoa Coelho, Ed.
Saraiva, 2015, p. 484, g.n.).
E foi justamente o que ocorreu quando as autoras
decidiram empregar a cor azul na produção e comercialização do
medicamento Viagra. O medicamento passou a ser conhecido como
“azulzinho, pílula azul, blue diamond”. Atrelou-se a cor ao próprio produto
e, nestas condições, deve ser garantida a proteção marcária do elemento
distintivo azul -, que não pode ser empregado pelas rés na comercialização
de medicamento similar, com mesmo princípio ativo e no mesmo
segmento mercadológico.
Não tem sequer relevância o fato de as embalagens
dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também

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foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de
associação indevida, como ato de concorrência parasitária, e, nestes casos,
não se exige a semelhança dos produtos. Como bem aponta Maitê Cecília
Fabbri Moro:
“O risco de confusão não se dá somente entre
produtos semelhantes, podendo ocorrer também entre
produtos diferentes. O risco de confusão com relação a
produtos diferentes está sendo atualmente denominado risco
de associação” (Direito de Marcas, Ed. Revista dos
Tribunais, 2003, p.125 g.n.).
Também acrescenta Marcus Elidius Michelli de
Almeida sobre a concorrência parasitária, que tem como pressuposto a
distintividade entre os produtos:
“O presente instituto vem a ser uma modalidade
de concorrência desleal, porém, sem a agressividade
conhecida, ao contrário se mostra de forma sutil quase
despercebida, razão pela qual de seu nome.
Percebe-se que o nome parasitária advém da
atividade daquele que a pratica, que visa obter uma
vantagem, em geral a clientela alheia, sem ter esforço para
conseguir.
Dessa forma, a concorrência parasitária está
inserida no campo da concorrência desleal, entretanto de
forma camuflada, tentando, assim como as plantas parasitas,
passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.
Nas plantas o parasita não visa matar o
hospedeiro, pois, se assim o ocorrer, fatalmente ele, hóspede,
estará desalojado e às vezes também será levado à morte.

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O objetivo é, portanto, aproveitar-se do ser
parasitado retirando aquilo que interessa, sem, contudo, ter
qualquer esforço para conseguir.
[...] Uma vez que o concorrente parasitário
também não deseja o fracasso total de seu concorrente, ao
contrário, espera e deseja que esse permaneça forte, para
poder sempre estar fornecendo 'alimento' novo. [...]
Diferente do que se possa imaginar, na
concorrência parasitária não há que se falar em confusão
propriamente dita, uma vez que o parasita deixa clara a
diferença de identidade entre si e o parasitado.
Na realidade o parasita sequer pretender
aparentar qualquer confusão com o seu concorrente,
justamente para não configurar outras espécies de
concorrência desleal.
Assim, em regra os produtos do parasita se
apresentam de forma distinta, com sua própria marca,
cores e sinais distintos; em resumo, demonstra tratar-se
de empresa diversa daquela que está sendo parasitada.
No caso sub examine, não será a confusão o
objeto central para a identificação da concorrência
parasitária; como visto, ao contrário, o parasita faz
questão de deixar clara a distinção entre os agentes”
(Tratado de Direito Comercial, ob. cit., pp. 492/493,g.n.).
Esta associação indevida cria o risco de diluição da
marca das autoras, tida como de alto renome em virtude de recente decisão
do INPI (fls. 894/901), diluição que deve ser evitada em favor da proteção do
valor maior da livre concorrência e tudo o que ela representa.
Como esclarece Lélio Denicoli Schmidt:

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“As marcas famosas se notabilizaram no
mercado e ganharam a preferência do consumidor. Isto
as tornou objeto de desejo e as dotou de um grande
poder de sedução. Embora em essência sejam imateriais,
meros signo arbitrários sem correlação com seu objeto,
não se pode negar que as marcas famosas adicionam
uma certa qualidade ao produto, ainda que etérea ou
ideológica. [...] Frank SCHECHTER, que justificou a
repressão ao aproveitamento parasitário com base na
necessidade de preservar a função publicitária das
marcas famosas, em face da unicidade de sua presença
no mercado. Para SCHECHTER: 'O prejuízo real em todos
estes casos só pode ser aferido à luz do que foi dito a respeito
da função de uma marca. É o desgaste ou dispersão gradual
da identidade da marca ou nome e de sua fixação na mente
do público por seu uso sobre bens que não competem entre
si. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda
é a sua impressão na consciência do público, e maior a sua
necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação
do produto específico em relação ao qual ela esta sendo
usada. [...] A singularidade de uma marca deve constituir a
única base racional para sua proteção” (A Distintividade das
Marcas, Ed. Saraiva, 2013, p. 86-88).
Sobre o prejuízo que o uso indevido da marca pode
causar ao respetivo titular, esclarece Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:
“Quando essas marcas atingem um alto grau
de notoriedade, elas podem exercer uma função
publicitária que ultrapassa suas funções tradicionais de
indicação de proveniência, de identificação de produto
ou de garantia de qualidade daquele determinado
produto. Ela passa a exercer uma força atrativa e
distintiva que pode ser explorada em domínios diversos.
Mas mesmo se a marca notória foi utilizada em outro
domínio que não seja concorrente ao do titular, o seu uso
pode ser prejudicial quando estiver fora do controle e não
contar com o acordo do titular. De fato, este uso
descontrolado pode causar um desgaste da marca frente
ao público, determinar a perda de seu poder de tração e

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sedução diante da vulgarização que poderia sofrer” (A
Lei da Propriedade Industrial Comentada, Ed. Lejus, 1999,
p. 254 g.n.).
Daí a razão pela qual deve ser protegida do uso
indevido promovido pelas rés, que pode efetivamente concorrer para a
diluição do signo, como bem aponta a doutrina de Maitê Cecília Fabbri
Moro:
“O público, ao constatar que um produto,
totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa,
pode associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser
aquele produtos de terceiro que não o titular da marca. A
associação não é feita pelos produtos, mas pela marca e
pelos valores que esta transmite. Portanto, não importa
serem produtos diferentes, o que o público espera é que
aquele produto, assinalado com a marca por ele
conhecida, possua as qualidades, os valores por esta
transmitidos. [...]
A diluição por uso da marca por terceiros é o
caso clássico. Estão sujeitas à diluição as marcas
notórias, que pelo seu poder atrativo são mais desejadas
por terceiros para identificar seus produtos ou serviços.
[...]
Este 'aproveitamento' não pode ser admitido,
ensejando ação de responsabilidade civil contra a pessoa
que da marca utilize-se indevidamente. Parte-se da
premissa de que o titular da marca certamente investiu
grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa
qualidade, e não para que outros dela se utilizem. [...] A
situação poderá acarretar prejuízos ao titular da marca.
Prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda de
distintividade da marca” (ob. cit., pp. 126 e 133 g.n.).
Alegaram as rés que a presente ação teria sido

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ajuizada pelas autoras como meio de perpetuação da patente, de forma a
inibir a atuação de concorrentes. Não se vê este fim no ajuizamento da ação.
As autoras fizeram investimentos maciços no desenvolvimento da droga e
também na propagação dos elementos distintivos da marca. Não é por outra
razão que a marca Viagra alcançou alto renome e é reconhecida
mundialmente. Seria lógico e natural que buscassem as autoras a proteção do
investimento feito no signo, dissociando-o da exploração indevida cometida
pelas rés.
Confirmados os atos ilícitos cometidos pelas rés,
devem ser examinados os pedidos inibitório, cominatório e de reparação
apresentados pelas autoras na petição inicial.
Em relação à publicidade impugnada pelas autoras
[Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra O genérico da caixa
azul], não há dúvida de que houve uso indevido da marca Viagra pelas rés,
que ao lançarem seu produto o veicularam imediatamente ao medicamento de
referência das autoras, em banner publicitário. As rés confirmam na
contestação que a publicidade já deixou de ser veiculada (fl. 312).
Entretanto, confirmada a concorrência parasitária,
justifica-se a imposição de tutela inibitória a fim de que a marca das autoras e
sinais distintivos não sejam utilizados pelas rés em seus materiais
publicitários. Diante da afirmação da retirada do material, não se justifica, por
ora, a imposição de astreintes.

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A publicidade de marcas e respectivos produtos
desempenha importante papel no mercado e a este respeito merece destaque a
observação de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias:
“A publicidade se revela um instrumento
essencial para a entrada, a conquista e a manutenção de
fatias de mercado pelas empresas. É através da publicidade
que os fornecedores buscam criar uma diferenciação de seus
produtos e serviços em relação aos de seus concorrentes, e,
assim, influenciar a preferência e a escolha dos
consumidores.
A função econômica exercida pela publicidade
tornou-se tão importante que é difícil imaginar o
surgimento de um novo agente econômico, ou mesmo o
simples lançamento de um novo produto, sem que
estejam atrelados a investimentos publicitários, não
sendo exagero dizer que competir é anunciar”
(Publicidade e Direito, 3a ed., Ed. Saraiva Jur, 2018, p. 42,
g.n.).
Pediram as autoras, ainda, a cessação da prática de
concorrência desleal, com inibição do uso da cor azul e formato de diamante
na produção e comercialização do produto “Ah-zul”. Além disso, pediram a
“promoção de alterações na marca e na 'vestimenta do produto'”, “de modo
a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação
com o medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à
cor azul e ao formato de diamante”.
As pretensões das autoras devem ser limitadas ao
acolhimento do pedido cominatório, referente à condenação das rés à

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realização de modificações do trade dress. Não se pode determinar a
abstenção do uso da marca “Ah-zul”, que foi regularmente registrada junto
ao INPI e, embora tenha sido objeto de ação de nulidade promovida
administrativamente pelas autoras, persiste a validade do registro, como se
observa de consulta realizada ao sítio eletrônico do INPI (Processo no
830094679).
Neste cenário, tem incidência a tese firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em recurso com força de repetitivo:
“As questões acerca do trade dress (conjunto-
imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras
demandas afins, por não envolver registro no INPI e
cuidando
de
ação
judicial
entre
particulares,
é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já que
não afeta interesse institucional da autarquia federal. No
entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de
registro de marca, com a participação do INPI, impor ao
titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela
provisória."(REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO)”.
No que tange às modificações do trade dress, deve
ser imposta às rés a tutela cominatória para determinar que promovam
alterações, notadamente em relação à embalagem do produto, para que
deixem de ser adotadas a cor azul e figuras de triângulos, estes últimos com
imagem sugestiva de um diamante. A tutela deverá ser cumprida pelas rés no
prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00,
limitada a R$ 500.000,00.

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Conquanto tenham requerido as autoras, ainda, a
destruição do material e embalagens apreendidas (fl. 834), o pedido não pode
ser acolhido, visto que as rés são titulares da marca “Ah-zul”, que pode ser
regularmente explorada por elas. Além disso, o art. 202, inc. II, da Lei no
9279/96 cuida de destruição de marca falsificada, hipótese diversa da tratada
nestes autos, o que leva, com maior razão, ao indeferimento do pedido.
Resta, por fim, o exame das reparações pretendidas
pelas autoras.
Comprovada a concorrência desleal, fazem jus as
autoras a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes,
com base no art. 208 da Lei no 9.279/96. O dano patrimonial decorre da
própria violação do direito e prescinde de comprovação, considerando-se
presumido.
Neste sentido confiram-se os seguintes precedentes
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça,
ambos com farta citação de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
Apelação no 1013343-78.2016.8.26.0004, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 13/12/2019; Apelação no
1005889-85.2017.8.26.0562, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Rel. Des. Grava Brazil, j. 30/08/2019.
Analisando a jurisprudência do E. Superior

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Tribunal de Justiça a respeito da reparação por dano material decorrente da
violação de direito de propriedade industrial, destacam Paula Andrea
Forgioni e Ruy Pereira Camilo Júnior que:
“Dispensa-se
prova
difícil
e
demorada,
substituindo-a por raciocínio de probabilidade, relegando-se
a mensuração do dano para a posterior liquidação de
sentença. Isso faz todo sentido no campo da propriedade
industrial, um reino das potencialidades, no qual se deve
perquirir a idoneidade do ato para provocar dano, em lugar
de buscar provas concretas do prejuízo, na imensidade
anônima
dos
consumidores
do
mercado”
(Marca,
Concorrência e Jurisdição in Jurisdição e Direito Privado,
Coord. Teresa Arruda Alvim e outros, Editora RT, 2019, p.
547).
No que toca à reparação por danos materiais, as
autoras escolheram o critério de liquidação da reparação (art. 210, inc. II, da
Lei no 9.279/96 fl. 834), que deve, assim, ser oportunamente observado
(REsp no 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
03/06/2014).
A reprodução indevida pelas rés dos sinais
distintivos da marca “Viagra” também caracteriza, como ato de concorrência
parasitária, dano moral, que deve ser considerado in re ipsa. Consoante
ensinam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson
Rosenwald:
“No dano extrapatrimonial tenha ele sido
direcionado a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica -,
não se pode presumir a violação a um dever jurídico, mas

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apenas as suas consequências. A eventual perda de clientes,
dificuldade de acesso ao crédito, impedimento de
participação em licitações etc. são eventuais efeitos
patrimoniais da lesão à honra objetiva. A sua comprovação
ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas
sim no cálculo do dano patrimonial, principalmente no
âmbito
dos
lucros
cessantes”
(Novo
Tratado
de
Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 337).
Sobre a desnecessidade da prova do dano moral
causado à pessoa jurídica por violação a direito de propriedade industrial
confira-se precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 5- Os danos
suportados pela recorrida decorrem de violação cometida
ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das
marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado
prescinde de comprovação, pois se consubstancia na
própria violação do direito, derivando da natureza da
conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde
com a demonstração da existência do fato - contrafação -,
cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de
origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de entender cabível a compensação por danos
morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua
imagem, identidade ou credibilidade. 8- Recurso especial
não provido” (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2017, DJe 10/04/2017).
Assentado que as autoras experimentaram dano

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moral, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), com juros de mora a contar do lançamento do
medicamento “Ah-azul”, por se tratar de ilícito extracontratual, e correção
monetária a partir data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no caso
concreto, é até mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca
de alto renome Viagra no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a
indenização por dano moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória,
de sorte que não pode ser fixada em valor insuficiente para desestimular a
reiteração do ilícito.
Por fim, provida em parte a apelação e sendo
mínima a sucumbência das autoras, invertem-se os ônus da sucumbência,
com a condenação das rés ao pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios correspondentes a 15% do valor da condenação.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator