Tribunal: TJSP
Processo: 2024309-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "skinlaser" como adword pela corré, que oferece idêntico serviço no segmento de dermatologia e estética – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência – Marca mista concedida pelo INPI com expressa anotação de ausência de exclusividade para o elemento nominativo – Vocábulos estrangeiros justapostos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "skinlaser" como adword pela corré, que oferece idêntico serviço no segmento de dermatologia e estética – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência – Marca mista concedida pelo INPI com expressa anotação de ausência de exclusividade para o elemento nominativo – Vocábulos estrangeiros justapostos que, ademais, são descritivos do serviço ofertado – Plausibilidade do direito ausente – Perigo de dano também mitigado, pois não observada a vinculação da expressão com o anúncio da agravada em data recente – Requisitos de antecipação de tutela não preenchidos – Entendimento singular mantido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024309-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
DEMARTOLÓGICO DRA. SÍLVIA K KAMINSKY LTDA, são agravados GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA e ALICE JARUCHE NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2024309-56.2020.8.26.0000 -Voto no 39.085
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VOTO No
: 39.085 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2024309-56.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CENTRO DERMATOLÓGICO
DRA.
SILVIA K. KAMINSKY LTDA.
AGDO.
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGDO.
: ALICE JARUCHE NUNES
TUTELA ANTECIPADA Demanda que pretende a inibição
da utilização da marca “skinlaser” como adword pela corré,
que oferece idêntico serviço no segmento de dermatologia e
estética Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau
Pertinência Marca mista concedida pelo INPI com expressa
anotação de ausência de exclusividade para o elemento
nominativo Vocábulos estrangeiros justapostos que, ademais,
são descritivos do serviço ofertado Plausibilidade do direito
ausente
Perigo de dano também mitigado, pois não
observada a vinculação da expressão com o anúncio da
agravada em data recente
Requisitos de antecipação de
tutela não preenchidos Entendimento singular mantido
Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Centro
Dermatológico Dra. Sílvia K. Kaminsky Ltda. dirigido a r. decisão
interlocutória proferida pelo Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central
da Comarca de São Paulo que, nos autos de “ação de obrigação de fazer e não
fazer c/c pedido liminar de tutela antecipada”, ajuizada em face de Google
Brasil Internet Ltda. e Sra. Alice Jaruche Nunes, indeferiu a antecipação de
tutela nos seguintes termos (fl. 49 na Origem):
[..] No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, não
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de
urgência.
De acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo
visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art.
122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o
licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das
hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação - art.
130, III.
No caso, foi documentalmente demonstrada a titularidade da
marca mista "Skinlaser", registrada junto ao INPI sob o n.
830333169 (fls. 44).

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E os documentos de fls. 40/43 indicam que a ré ALICE contratou
serviço de anúncio patrocinado "Adwords" junto à ré GOOGLE,
para que seu site aparecesse como resultado de destaque caso o
usuário utilizasse a marca "Skinlaser" como termo de pesquisa.
Observo, entretanto, que a marca de titularidade da autora é
mista, e foi concedida pelo INPI com o apostilamento "sem
direito ao uso exclusivo da expressão "Skinlaser"" (fls. 44).
Neste ponto, vale ressaltar a lição de Lélio Denicoli Schmidt:
"Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só
são protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem
proteção para o elemento nominativo" (Marcas: Aquisição,
Exercício e Extinção de Direitos, pp. 209, Rio de Janeiro, Lumen
Juris, 2016).
Assim, uma vez que o INPI não concedeu à autora o uso
exclusivo da expressão "Skinlaser", em análise preliminar não
vislumbro indícios de violação de marca em razão da contratação
de anúncios referentes ao termo pela ré ALICE. Diante do
exposto, não tendo sido demonstrados a probabilidade do direito
e o risco de dano, indefiro a tutela de urgência. [..]
Inconformada, a recorrente sustenta que, embora a
concessão do registro tenha se dado com a anotação considerada pelo i.
Julgador singular, a antecipação de tutela se apresenta como medida
necessária a coibir a concorrência desleal e comportamento parasitário
praticados pela coagravada, Sra. Alice Jaruche Nunes.
Sob este fundamento, reitera a ilegalidade do uso da
expresão “Skinlaser” como palavra-chave que direciona os consumidores ao
anúncio de serviços oferecidos pela agravada, reforçando o pedido para que o
buscador “Google” desvincule os anúncios da coagravada da marca “Skinlaser”
(fl. 1-12).
Em fl. 79-84, o Relator indeferiu a antecipação de tutela
recursal também pleiteada pela agravante.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
Preliminarmente, esclareça que o agravo de instrumento
retornou à conclusão do Relator em 27 de março de 2020 em razão da
manifestação encartada em fl. 102-103, subscrita pela DD. Procuradora de
Justiça Luciana Ferreira Leite Pinho.

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Acertadamente, a DD. Procurada declinou da apresentação
de parecer ministerial, tendo em vista a remessa equivocada do feito pela z.
Serventia (fl. 85).
Embora ainda não transcorrido integralmente o prazo para
a apresentação de contraminuta, prossegue-se no julgamento do agravo em
razão da improcedência da pretensão recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
A recorrente se apresenta como empresa líder no segmento
de dermatologia e estética, sendo detentora do registro n. 830.333.169 no INPI
para a marca mista “Skinlaser”.
Segundo sua narrativa e ata notarial apresentada em
primeiro grau, a Sra. Alice Jaruche Nunes estaria utilizando a expressão
“Skinlaser” como palavra-chave na plataforma Google para que as buscas de
consumidores sejam direcionadas a anúncio de sua própria clínica, atuante em
idêntico segmento.
A liminar indeferida na Origem pretendeu que a
coagravada Google Brasil Internet Ltda. fosse compelida a eliminar a
vinculação, restabelecendo ambiente de lealdade concorrencial.
Em que pese seja reiterada a vivência das Câmaras
Reservadas em matéria empresarial na inibição do uso irregular do recurso
descrito pela recorrente, denominado tecnicamente adwords , a hipótese
concreta foi bem avaliada pelo i. Julgador monocrático, havendo muito pouco a
ser acrescentado.
A
plausibilidade
do
direito
da
recorrente
transita
inevitavelmente pela análise da extensão do direito outorgado pela autarquia
federal com o registro n. 830.333.169 e, tal qual lucidamente ponderou a r.
decisão agravada, a proteção concedida pelo INPI foi para a marca mista, com
expressa anotação de “sem direito ao uso exclusivo da expressão
'SKINLASER'” (fl. 44 na Origem).
Interpreta-se, portanto, que o direito que detém a
recorrente limita-se ao conjunto visual construído em sua logomarca, vez que o
elemento nominativo foi excluído textualmente no registro concedido.
Esta circunstância esvazia a intenção liminar da agravante
de inibir a utilização da expressão “skinlaser” como mecanismo de atração de
clientela, sendo relevante ainda apontar o caráter descritivo da justaposição
dos vocábulos estrangeiros que, traduzidos, fazem alusão ao serviço

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dermatológico ofertado.
Em sentido análogo ao entendimento firmado nesta
decisão:
Propriedade industrial. Alegação de direito à exclusividade de
utilização da marca "Center Park". Comprovação apenas de
registro de marca mista, sem semelhança com o sinal
identificativo da empresa "M3M Center Park". Ausência de
proteção legal à expressão comum "Center Park". Vocábulos
estrangeiros comuns, utilizados para identificar o serviço
prestado. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
1067308-76.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).
Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Tutela
provisória de urgência concedida em caráter liminar. Ausência
dos requisitos legais e existência de dano reverso. Registro de
marca composta e mista. Pretensão de exclusividade sobre
expressão isolada. Impossibilidade. Marca que corresponde à
soma das expressões que a compõe. Expressão isolada que é
insuscetível de apropriação por incompatibilidade com a Lei de
Propriedade Industrial (arts. 122 e 124, IV). Ausência de
distintividade. Termo estrangeiro cuja tradução tem significado
comum. Marca mista que deve ser analisada de forma global.
Conjunto dos signos que atribui originalidade e permite o
registro (marca evocativa). Logotipos distintos que impedem a
confusão do consumidor e o desvio de clientela. Concorrência
desleal não vislumbrada. Hipótese que autoriza a revogação da
abstenção de uso da marca. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128452-04.2017.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).
Relevante ainda ser mencionado que, na petição inicial, a
autora também afirma que a Sra. Alice Jaruche Nunes teria atuado como
médica desmatologista em seu estabelecimento entre os anos de 2015 e 2016, o
que tornaria ainda mais reprovável a conduta da coagravada (fl. 5 em 1o grau).
Este argumento poderia direcionar a análise concreta à
verificação de lealdade concorrencial em caráter genérico e desvinculado do
registro marcário.
Não obstante, a informação foi apresentada sem o respaldo

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de qualquer elemento probatório, inviabilizando de igual modo que seja
formado juízo positivo de plausibilidade nesta instância.
Por fim, afasta-se ainda o perigo de dano, pois mera
consulta realizada pelo Relator da expressão “skinlaser” no buscador Google,
na data em que enviado o agravo ao julgamento virtual, não relacionou os
serviços da coagravada com a prioridade anotada na ata notarial e razões
apresentadas pela autora.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se o indeferimento da antecipação de tutela concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR