Tribunal: TJSP
Processo: 0214329-98.1998.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -PRIORIDADE TEMPORAL QUANTO AO DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO "ORQUÍDEA" - NOME COMERCIAL - ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS PRÓXIMOS - RISCO DE CONFUSÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no 0214329-
98.1998.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA PÉROLA
PÃES E DOCES LTDA, é apelado ORQUÍDEA OURO PÃES DOCES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação no 0214329-98.1998.8.26.0003 -Voto no 18605
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Apelação no 0214329-98.1998.8.26.0003
Apelante: Nova Pérola Pães e Doces Ltda
Apelado: Orquídea Ouro Pães Doces Ltda
Interessado: Orquídea Pérola Pães e Doces Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 18605
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA -PRIORIDADE
TEMPORAL QUANTO AO DIREITO DE UTILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO “ORQUÍDEA” - NOME
COMERCIAL - ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS
EM ENDEREÇOS PRÓXIMOS - RISCO DE CONFUSÃO
CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória ajuizada por Orquídea Ouro Pães e
Doces Ltda., que a respeitável sentença de fls. 484/487, cujo relatório adoto, julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, relativamente a Orquídea Pérola Pães e
Doces Ltda. e, no que tange à requerida Nova Pérola Pães e Doces Ltda., julgou o
pedido inicial procedente, para que esta se abstenha de usar a expressão “Orquídea”,
a que título for e, considerando a alteração já realizada na sua denominação
comercial, para excluí-la de seus impressos, cartazes, propagandas em geral e de
todo e qualquer meio pelo qual se identifique junto ao público, no prazo de 30 dias
contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de
R$1.500,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00.
Inconformada, apela a ré insistindo que pode continuar a utilizar a
expressão “Orquídea”, por entender que inexiste a possibilidade de confusão ou
associação entre os consumidores, fornecedores e público em geral. Argumenta que
sua publicidade possui distintividade suficiente em relação à da autora, contendo
elementos figurativos amplamente diferenciados. Afirma que a recorrida busca

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proteção de uma expressão de uso comum, tanto como nome empresarial como
marca de sinal distintivo, o que não está previsto em lei. Pugna, ao final, pela
reforma da sentença ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios para o montante de R$700,00 (fls. 503/512).
O recurso foi preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
As partes atuam no ramo de panificadora e confeitaria e possuíam,
à época da propositura da demanda, nomes comerciais semelhantes: de um lado, a
autora, Orquídea Ouro Pães e Doces e, de outro, a ré, Nova Orquídea Pérola Pães e
Doces (fls. 27/34).
Consigno que a ré alterou sua denominação, no curso da processo,
para Nova Pérola Pães e Doces Ltda. (fls. 355/358), porém continuou utilizando a
expressão “Orquídea Pérola” em sua fachada e embalagens (fls. 384/392).
Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à alegada prioridade
temporal da autora em relação ao direito de utilizar, com exclusividade, a expressão
“Orquídea”, ante o fato de haver iniciado suas atividades na Avenida Mascote em
momento anterior à ré, cujo estabelecimento foi instalado a poucos metros de seu
estabelecimento, na Rua Palestina, esquina com a Avenida Mascote.
Ora, havendo possibilidade de o público consumidor vir a tomar
um estabelecimento comercial pelo outro, imaginando tratar-se de mercadoria
produzida, ou de um serviço prestado, por determinado empresário, quando a sua
origem deva ser creditada a estabelecimento diverso, então estamos diante do que se
tenta evitar a todo custo, em propriedade industrial, que é o risco de confusão.

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A razão disso reside no fato de que o risco de confusão implica,
diretamente, um desvio de clientela, pois o consumidor pensará estar adquirindo o
produto de um determinado estabelecimento quando, na realidade, o objeto
adquirido foi produzido por outro. Daí a necessidade de que, em um mesmo
mercado, e para um ramo de atividades idêntico, não se admita a coexistência de
sinais distintivos semelhantes.
Cumpre destacar que, consoante dispõe o artigo 33 da Lei no
8.934/94, “a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do
arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas
alterações.”
Na hipótese destes autos, é incontroverso que a sociedade autora
arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial de São Paulo em
27/04/1990 (fl. 16 v), muito antes que a apelante, constituída em 11/02/1998 (fl.
85-v), merecendo a requerente a proteção a seu nome, tendo em vista a anterioridade
do registro de sua constituição.
Ademais, o signo “Orquídea Pérola' traduz uma idéia equivocada
de que a titularidade deste pertence a uma empresa subsidiária da autora (“Orquídea
Ouro”), sobretudo por ser atuante no mesmo segmento comercial, qual seja, a
produção e comercialização de pães, doces e alimentos em geral.
Ora, a apelada foi constituída em 1990, sendo natural que tenha
recebido de seu público alto grau de reconhecimento. Assim, não seria irrazoável
imaginar que uma empresa como a da autora resolvesse expandir os seus negócios,
abrindo uma filial, daí se podendo extrair a real possibilidade de confusão no
público consumidor quanto à origem destas.
Outrossim, constata-se que, em 03/11/1999 a autora obteve junto

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ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o registro da marca nominativa
“Orquídea”, nas Classes 31:1031, 33:1033 e 38:6038 (fls. 372/382), reforçando a
necessidade de proteção da marca em relação à apelante, sua concorrente.
Em razão dos mencionados registros, a autora passou a ser a
legítima proprietária da marca comercial em questão, o que lhe confere
exclusividade do seu uso para designar os serviços prestados no âmbito das
atividades alcançadas pelos respectivos registros, “ad instar” do que preceitua o
artigo 129 da Lei no 9.279/96:
“Artigo 129: A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido conforme as disposições desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação
o disposto nos arts. 147 e 148”. (g.n.)
Estes direitos, dos quais a autora possui titularidade exclusiva, são,
inclusive, garantidos constitucionalmente, de acordo com a previsão do artigo 5o,
inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988:
“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e
à outros sinais distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. (g.n.)
Conseqüentemente, o seu titular passou a poder voltar-se contra
aqueles que se utilizam do nome registrado, sem o devido consentimento, conforme
estabelece o artigo 130 da citada lei:
“Artigo 130: Ao titular da marca ou ao depositante é ainda
assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação;”. (g.n.)

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E, embora o termo pareça ser de uso comum para diversas
atividades, certo é que o vocábulo “Orquídea” é suficiente para distinguir uma
padaria da outra, notadamente porque ambas as partes estão localizadas no mesmo
bairro, sendo que a forma de sua utilização pode interferir na atividade da autora,
causando-lhe prejuízos decorrentes da confusão que poderá advir.
Dessa forma, a procedência do pedido de abstenção do uso da
marca “Orquídea”, pela ré, era medida que se impunha, nos exatos termos da
sentença recorrida.
De igual forma, no que tange aos honorários advocatícios, verifico
que o valor foi arbitrado de forma equitativa pela Douta Magistrada sentenciante,
nos exatos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil, devendo
prevalecer.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator