Tribunal: TJSP
Processo: 1044144-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenizatória - Sentença de procedência em parte - Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento do recurso da ré - Cerceamento de defesa não configurado - Eventual dano patrimonial pode ser apurado em fase de liquidação - A ausência de tradução juramentada de contrato ou de registro civil não retira a eficácia e tampouco justifica o indeferimento da

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenizatória - Sentença de procedência em parte - Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento do recurso da ré - Cerceamento de defesa não configurado - Eventual dano patrimonial pode ser apurado em fase de liquidação - A ausência de tradução juramentada de contrato ou de registro civil não retira a eficácia e tampouco justifica o indeferimento da inicial - Os elementos de convicção não evidenciam que a autora, à época em que a ré ofertava produtos da marca de outrem, ostentava exclusividade na distribuição de produtos ou o efetivo licenciamento da marca - Sentença reformada - Recurso da ré provido e desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1044144-52.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes e apelados CELEBRIM IMPORTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA.
EPP e ROYAL BROWS SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao da autora. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1044144-52.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32292b
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APELAÇÃO CÍVEL No: 1044144-52.2018.8.26.0506
APELANTES
e
APELADOS:
CELEBRIM
IMPORTAÇÕES
E
DISTRIBUIÇÕES LTDA. EPP e ROYAL BROWS SERVIÇOS DE
ESTÉTICA LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
Ação de abstenção de uso de marca c.c. indenizatória -
Sentença de procedência em parte - Inconformismo de
ambas as partes - Acolhimento do recurso da ré -
Cerceamento de defesa não configurado - Eventual dano
patrimonial pode ser apurado em fase de liquidação - A
ausência de tradução juramentada de contrato ou de
registro civil não retira a eficácia e tampouco justifica o
indeferimento da inicial - Os elementos de convicção não
evidenciam que a autora, à época em que a ré ofertava
produtos da marca de outrem, ostentava exclusividade na
distribuição de produtos ou o efetivo licenciamento da
marca - Sentença reformada - Recurso da ré provido e
desprovido o da autora.
VOTO No 32292
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação
de abstenção de uso de marca c.c. indenizatória, acolheu em
parte a pretensão, "a fim de determinar que a ré: a) se abstenha de
fabricar, vender, expor a venda ou manter em estoque os produtos
elencados às fls. 230/231, cuja comercialização no território brasileiro é de
titularidade exclusiva da autora; b) recolha, no prazo de 15 dias, todos os
produtos contrafeitos. O não cumprimento das determinações supracitadas,
incidirá multa em favor da autora, no valor de R$ 10.000,00, a partir da
intimação (art. 139, IV, do CPC)". Confira-se fls. 235/243 e 253/255.

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Inconformada, a autora esclarece que comercializa
e distribui equipamentos destinados à estética e que, apesar do
contrato de exclusividade junto aos fornecedores, a ré ofertava
similares produtos supostamente falsificados e/ou de origem
duvidosa. Em síntese, diz que houve cerceamento de defesa,
visto que não teve oportunidade de comprovar os danos, nos
termos do art. 210, da Lei 9.279/96. Ressalta que "Caso
houvessem os exames dos livros fiscais como destacados no inciso II do
artigo 210 da LPI, certamente, os pedidos referentes a lucros cessantes e
danos morais teriam outro desfecho". Ainda, entende que a oitiva de
testemunhas comprovaria o comércio irregular dos produtos,
em cursos presenciais ministrados pela ré. Destaca que a
concorrência desleal está evidenciada, "já que a conduta da
Apelada se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 9.279/96, que define
os crimes de fabricação, exportação, venda, exposição ou oferecimento à
venda, ou importação de produto que incorpore desenho industrial
registrado ou imitação que possa induzir o consumidor em erro". Também
defende o dano moral, pois sua reputação foi atingida pelo agir
da parte adversa. Requer a reforma da sentença, "para o fim de
reconhecer o cerceamento de defesa, com o retorno da instrução processual, de modo
que, consoante os artigos 208 e 210 da LPI, possam ser apurados os danos materiais,
morais e os lucros cessantes, após a oitiva de testemunhas e apuração dos livros caixa e
contábeis da Apelada, sem prejuízo da apuração do criminal decorrente da prática ilícita
da Recorrida" (fls. 260/280).
A ré também recorre. Diz que não teve a chance

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de se manifestar sobre os documentos juntados em réplica e
que embasaram a conclusão externada na sentença. Discorda
do julgamento antecipado, questionando a conclusão de que a
prova documental é suficiente para dirimir a controvérsia. Diz
que o documento juntado a fls. 74/77 está desacompanhado de
tradução juramentada, daí a afronta ao art. 192, do CPC, e a
pertinência do indeferimento da inicial, nos termos do art. 330,
IV, do CPC. Além disso, menciona que o referido contrato não
foi registrado (arts. 129, § 6o, e 148, da Lei de Registros
Públicos), sendo que, "sem o devido registro, o contrato de fls. 74/77,
não produz efeitos em relação a terceiros, inclusive em relação a
requerida, que poderia (se fosse o caso, porém não o faz) vender
produtos da marca Amíea". Ainda, fala que a autora não detém a
titularidade da marca e nem há nos autos contrato de licença,
daí a sua ilegitimidade para pleitear danos decorrentes do uso
dela. Ressalta que "não vende e nunca vendeu qualquer produto da
marca Amíea ou falsificado. Nunca foi reconhecido tal fato em defesa, ao
contrário do alegado em sentença". Fala que o produto registrado
nas fotografias a fls. 7 e 14 é diverso daquele (agulha) da marca
Amiea. Diz que as agulhas são de domínio público e que "o
fabricante da marca Amiea não possui sequer o registro da marca das
referidas agulhas no Brasil, quiçá do produto". Repisa o argumento de
que o contrato a fls. 74/77 (vencido em janeiro de 2018) não
contempla
exclusividade
de
venda
de
agulhas
de
micropigmentação. Quanto ao contrato juntado com a réplica,

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aduz que foi produzido sem a boa-fé objetiva. Ainda, indica que
"quem é detentora titularidade da MARCA não é a apelada e sim a MT
DERM GmbH e somente essa poderia vir a juízo, pleitear ressarcimento de
danos por utilização indevida da sua marca" (fls. 284/304).
O preparo foi recolhido (fls. 281/282, 305/306 e
344/345), sendo os recursos contrarrazoados (fls. 312/317 e
318/334).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os
recursos ficam, neste ato, recebidos.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - A autora ajuizou a demanda, em dezembro de
2018, almejando a abstenção de uso e reparação de danos, sob
a alegação de que a parte adversa comercializava produtos
(dermógrafos e agulhas para a micropigmentação) de venda
exclusiva dela (autora) e que dependem de registro na ANVISA
para a comercialização.
A r. sentença ora apelada acolheu em parte a
pretensão, ante a conclusão de que houve violação do direito
de exclusividade, além de "confusão no mercado consumidor em
razão da similaridade dos produtos".
O inconformismo da ré comporta acolhida.

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Inicialmente, rechaça-se o alegado cerceamento
de defesa aventado pela autora porque é dispensável, na fase
de conhecimento, a comprovação do prejuízo patrimonial.
A respeito, veja-se que a "A jurisprudência do STJ
entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem
apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos
extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca,
independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do
abalo moral resultante do uso indevido." (REsp 1.741.348/SP, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 28.08.2018).
Outrossim, ainda no campo processual, conforme
bem observado pelo Juízo a quo na decisão que acolheu em
parte os embargos de declaração opostos contra a sentença
(fls. 253/255), a ausência de tradução juramentada do contrato
a fls. 74/77 ou de registro civil (arts. 129, § 6o, e 148, da Lei de
Registros Públicos) não retira a eficácia e tampouco justifica o
indeferimento da inicial (art. 330, IV, do CPC), visto que foram
compreendidos os termos do negócio jurídico, tanto que a ré se
defendeu a respeito do conteúdo.
A respeito, examinando o alcance da regra do art.
192, do CPC vigente (art. 157, do CPC/73), confira-se também
a orientação do C. STJ, no sentido de que "A dispensabilidade da
tradução juramentada de documento redigido em língua estrangeira (art.
157, CPC) deve ser avaliada à luz da conjuntura concreta dos autos e com
vistas ao alcance da finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo

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para as partes e(ou) para o processo (arts. 154, 244 e 250, CPC)" (REsp
1.231.152-PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
20.08.2013).
Ademais, embora a ausência de intimação da ré
para se manifestar em relação aos documentos juntados em
réplica (fls. 228/233), é certo que eles não evidenciam que a
autora, à época em que a ré ofertava produtos da marca de
outrem, ostentava exclusividade na distribuição de produtos ou
o efetivo licenciamento da marca.
Conforme bem observado nas razões recursais da
ré (item 57, a fls. 293), o instrumento contratual juntado a fls.
74/77 foi celebrado em janeiro de 2014 e tem validade de
quatro anos, ou seja, expirou antes dos fatos registrados na ata
notarial (setembro de 2018, a fls. 72/73).
O documento juntado a fls. 233, datado de maio
de 2019 e subscrito por representante do titular da marca Amiea
junto ao INPI (fls. 78), não supre a lacuna, uma vez que não
tem efeito retroativo e nem indica, expressamente, prorrogação
do pretérito contrato.
Sem a comprovação de vínculo contratual à época
dos fatos, a autora não tem legitimidade para postular direito
(proteção à marca) em nome de outrem.
Essa conclusão advém do exame do mérito, uma

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vez que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação,
entre elas a legitimidade ad causam , são avaliadas à luz dos
elementos descritos na inicial.
Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença,
para julgar improcedente a demanda.
Por conta dessa solução, o ônus da sucumbência
fica atribuído exclusivamente à autora, que deverá arcar com as
custas e despesas processuais, além de verba honorária fixada
em 10% do valor atualizado da causa.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
da ré e nega-se provimento ao da autora. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator