Tribunal: TJSP
Processo: 2245520-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos (suposta violação de patente) - Decisão que indeferiu suspensão do processo - Inconformismo de uma das rés - Acolhimento - O art. 313, V, a, do CPC, determina a suspensão do processo, nas hipóteses de prejudicialidade externa - Esse é o caso dos autos - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido, com

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos (suposta violação de patente) - Decisão que indeferiu suspensão do processo - Inconformismo de uma das rés - Acolhimento - O art. 313, V, a, do CPC, determina a suspensão do processo, nas hipóteses de prejudicialidade externa - Esse é o caso dos autos - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2245520-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A e agravado JOÃO
MANOEL ESTEVES E SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

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Agravo de Instrumento no 2245520-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32081b
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2245520-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
AGRAVADO: JOÃO MANOEL ESTEVES E SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos
(suposta violação de patente) - Decisão que indeferiu
suspensão do processo - Inconformismo de uma das rés -
Acolhimento - O art. 313, V, a, do CPC, determina a
suspensão do processo, nas hipóteses de prejudicialidade
externa - Esse é o caso dos autos - Precedentes do C. STJ
e desta C. Câmara - Decisão reformada - Recurso provido,
com observação.
VOTO No 32081
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão saneadora que, em ação de obrigação de não fazer c.c.
indenizatória
(suposta
violação
de
patente),
indeferiu
requerimento de suspensão da tramitação do processo.
Inconformada, uma das rés alega que a validade
da patente está sub judice , visto que tramita ação de nulidade,
no âmbito da Justiça Federal, na seção judiciária do Rio de
Janeiro. Em suma, fala em prejudicialidade externa, pois "a
patente poderá ser declarada nula, com efeitos que retroagem ao
momento do depósito do pedido de patente de modelo de utilidade, o que
certamente interferiria diretamente no processo de origem", daí a razão

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Agravo de Instrumento no 2245520-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32081b
para a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a e
b, do CPC. Ressalta que o decisum agravado "determinou o ponto
controvertido como 'a violação ou não à patente do requerente,
que
deverá ser apurada através de perícia técnica ', o que claramente
pressupõe a validade do título de propriedade industrial". Além disso,
entende que o indeferimento da tutela provisória, nos autos da
ação anulatória, não mitiga a prejudicialidade externa. Pede
efeito suspensivo.
O recurso foi processado com o efeito pretendido
(fls. 14/15). A contraminuta foi juntada a fls. 21/31.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 692/693 e 699 dos autos de origem. O
preparo foi recolhido (fls. 11/12).
É o relatório do necessário.
2 - O agravado ajuizou a demanda, em outubro
de 2018, contra a agravante e outras duas sociedades,
noticiando que é titular de carta patente (modelo de utilidade),
de invenção denominada "quadro com garras para movimentação de
celulose e carga em geral". Em síntese, alegou que os adversos
fazem uso indevido do estado da técnica, daí a pretensão de
abstenção do uso e reparação de danos.
Com a contestação, a agravante e um de seus
litisconsortes, Saur Equipamentos S/A, requereram a suspensão

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do processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, em razão de
prejudicialidade externa, qual seja, a existência de ação
anulatória do registro da patente.
A r. decisão agravada assim deliberou a respeito:
"Em contestação, as requeridas SAUR e CMPC aventaram
questão prejudicial externa, ante a existência de processo
perante à Justiça Federal do Rio de Janeiro para anulação
da patente concedida ao autor.
Não merece guarida, contudo, tal pretensão, posto que,
em consulta àqueles autos, observo inexistir efeito
suspensivo na liminar pleiteada para suspensão dosefeitos
da patente. Em pleno vigor a propriedade intelectual do
requerente."
O inconformismo comporta acolhida.
O art. 313, V, a, do CPC, determina a suspensão
do processo "quando a sentença de mérito depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".
Essa regra é semelhante ao disposto no art. 265,
IV, a, do CPC/73, sendo certo que, nas hipóteses de
prejudicialidade externa, a jurisprudência do C. STJ admite a
suspensão do processo, para evitar decisões colidentes:
"Consoante previsto no art. 265, IV, a, do CPC, suspende-

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se o processo quando o julgamento depender da
resolução de questão debatida em outro feito. A norma
busca evitar a existência de decisões colidentes." (AgRg
no AgRg no AREsp 429.064-MG, 4a T., Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 04.08.2015)
Aliás, em situação paradigma, a C. Corte Superior
bem observou que "o eventual reconhecimento da nulidade da patente
pela Justiça Federal (causa subordinante) condicionará o julgamento da
pretensão indenizatória deduzida neste processo (causa dependente), na
medida em que, não subsistindo o título de propriedade temporária sobre
a invenção, não haverá falar em uso indevido do invento" (AgInt no
AREsp 837.630-SP, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel.
p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. em 18.10.2016).
Essa é a hipótese dos autos, daí a razão para a
suspensão, ao menos pelo prazo de um ano a contar da
publicidade deste julgamento ou antes disso, se julgada a ação
anulatória noticiada a fls. 441, dos autos de origem, inclusive
para resguardar o resultado útil desta ação e, especialmente,
inibir a prática de atos processuais desnecessários.
Nessa linha, confira-se precedente desta C.
Câmara Julgadora:
"Agravo de instrumento - Ação declaratória c.c. tutela de
urgência - Suspensão do processo até que findo o
processo em trâmite perante a Justiça Federal -

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Agravo de Instrumento no 2245520-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32081b
Manutenção - Discussão, naqueles autos, acerca de
nulidade
da
patente
conferida
aos
agravantes
-
Prejudicialidade externa apta a suspender a presente ação
-
Recurso
desprovido"
(AI
2168428-81.
2018.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
14.09.2018)
"SUSPENSÃO PROCESSUAL - Ação de violação de desenho
industrial - Alegação de prejudicialidade externa em razão
da existência de pedido de nulidade de desenho industrial
ajuizado perante a Justiça Federal - Sobrestamento do
feito negado em primeira instância - Hipótese em que,
embora a demanda considerada prejudicial tenha sido
ajuizada posteriormente à ação de abstenção ora em
exame, a situação exposta autoriza a adoção da cautela -
Flexibilização do comando processual que vem sendo
adotada pelos tribunais pátrios em situações semelhantes
- Observação de que o sobrestamento não pode exceder o
prazo de um ano, nos termos do art. 265, §5o do CPC
(reproduzido no art. 313, §5o do NCPC) - Recurso provido,
com observação" (AI 2106466-62.2015.8.26.0000,
Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em 27.04.2016)
Por fim, a título de observação, tendo em vista
que o agravado se insurgiu (agravo interno) contra decisão que
concedeu efeito suspensivo a este recurso, aduzindo que as
partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução do
mérito (art. 4o, do CPC), é recomendável que, ciente da aludida

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Agravo de Instrumento no 2245520-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32081b
ação anulatória (Processo no 5025550-73.2019.4.02.5101, em
trâmite na 25a Vara Federal, da Seção do Rio de Janeiro-RJ), o
agravado compareça naqueles autos, cooperando para que seja
atingido o resultado final em tempo razoável (art. 6o, do CPC) e
suprindo o ato de citação, já que a demanda aguarda a
materialização da relação processual1, em razão da pendência
da carta precatória expedida para o juízo da comarca onde
reside o agravado (Simões Filho-BA).
É o quanto basta para a reforma da r. decisão
agravada, para que seja determinada a suspensão do processo
(art. 313, V, a, do CPC), nos termos indicados e com a
observação retro .
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se
o
silêncio
como
concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator
1https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&&ampn
um_processo=50255507320194025101&ampeventos=true&ampnum_chave=&ampnum_chave_do
cumento=&amphash=58e254a5dbff16360f5295fc21a0a27c. Consulta em 13.12.2019.