Tribunal: TJSP
Processo: 1044775-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Marca – Ação intentada contra ré para se abster de utilizar marca, depositada após o ajuizamento da ação inibitória e concedida depois da publicação da sentença – Competência da Justiça Federal – Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido – Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual por fato superveniente, determinando-se a remessa dos

Ementa:
COMPETÊNCIA ABSOLUTA – Marca – Ação intentada contra ré para se abster de utilizar marca, depositada após o ajuizamento da ação inibitória e concedida depois da publicação da sentença – Competência da Justiça Federal – Recurso repetitivo n. 1527232/SP nesse sentido – Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Estadual por fato superveniente, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivo: de ofício reconhecem a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinam a remessa dos autos à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044775-43.2019.8.26.0576, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado DC
MARCHI
GUEDES
(CLÍNICA
VETERINÁRIA
FÃ
DO
BICHO),
é
apelado/apelante F. MACIEL DA SILVA TOSA (FÃ DO BICHO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
De ofício reconheceram a incompetência absoluta da Justiça Estadual e
determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1044775-43.2019.8.26.0576 -Voto no 40.643
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VOTO No
: 40.643 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1044775-43.2019.8.26.0576
COMARCA : BARRETOS
APTE.
: DC MARCHI GUEDES ME
(CLÍNICA VETERINÁRIA FÃ DO BICHO)
APTE.
: F. MACIEL DA SILVA TOSA
(FÃ DO BICHO PET SHOP VETERINÁRIA)
APDOS.
: OS MESMOS
COMPETÊNCIA ABSOLUTA
Marca
Ação
intentada contra ré para se abster de utilizar marca,
depositada após o ajuizamento da ação inibitória e
concedida depois da publicação da sentença

Competência da Justiça Federal Recurso repetitivo n.
1527232/SP nesse sentido
Reconhecimento, de ofício,
da incompetência absoluta da Justiça Estadual por fato
superveniente, determinando-se a remessa dos autos à
Justiça Federal.
Dispositivo: de ofício reconhecem a incompetência
absoluta da Justiça Estadual e determinam a remessa
dos autos à Justiça Federal.
Recursos de apelação interpostos por DC Marchi
Guedes ME (Clínica Veterinária Fã do Bicho) e F. Maciel da Silva Tosa
(Fão do Bicho Pet Shop Veterinária) dirigidos à r. sentença proferida pelo
Exmo. Dr. Carlos Fakiani Macatti, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara
Cível da Comarca de Barretos, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos por F. Maciel da Silva Tosa para determinar que a
primeira apelante se abstenha de utilizar a expressão “Fã do Bicho” de
todos os seus cadastros oficiais, redes sociais, sítio eletrônico ou qualquer
outra forma de veiculação ou publicidade, no prazo de trinta dias.
Consignou o i. Magistrado singular que as litigantes
atuam no mesmo ramo empresarial (pet shop e clínica veterinária), tendo
a autora obtido registro da marca no ano de 2018, ao passo que a ré
depositou o pedido de registro da marca somente em 2019, após o
ajuizamento
da
ação.
Assim, sendo possível a confusão entre
consumidores, procede o pedido inibitório, julgando improcedente o pedido
de indenização por danos morais porque não demonstrada ofensa à honra
ou imagem da autora (fl. 124-128).
Em razões recursais a ré pede o diferimento do

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preparo. Quanto ao mérito recursal, aduz cerceamento do direito de
defesa, pois dois dias antes da prolação da sentença lhe foi concedido o
registro da marca, o que influencia no desfecho da lide. Ademais, uma vez
que concedido o registro da marca “Fã do Bicho”, houve perda
superveniente do objeto da ação.
Registra que compete ao INPI decidir sobre a
concessão do uso regular de marca e que as marcas ostentadas pelas
litigantes são visualmente distintas, não possuindo similaridade sequer a
apresentação
visual
dos
estabelecimentos
empresariais.
Nega
a
possibilidade de induzir o consumidor a erro, especialmente porque os
estabelecimentos estão situados em locais distintos, distantes noventa
quilômetros um do outro (Barretos e São José do Rio Preto).
Ao final, requer a reforma integral da r. sentença, com
imposição de verba honorária entre 10% e 20% do valor da condenação,
em favor da demandada (fl. 134-150).
Preparo em fl. 151-152.
Em fl. 153-156 juntou prova da concessão do registro
da marca Fã do Bicho e do recolhimento da respectiva taxa.
Contrarrazões em fl. 159-169 pelo desprovimento do
apelo, seja porque enfrentada a questão relativa ao depósito da marca
pela ré após o ajuizamento desta ação, ou ainda porque a demandada
burlou o INPI ao depositar o pedido de registro com classificação distinta
da que realmente atua. Ademais, o uso concomitante da expressão “Fã do
Bicho” já causou confusão entre fornecedores e, possivelmente, causará
entre os internautas. Pede a manutenção da r. sentença e a condenação
da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Recorre
adesivamente
a
autora
buscando
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, eis que
comprovados nos autos, bem como ao pagamento de multa por litigância
de má-fé (fl. 170-185).
Preparo em fl. 186-187.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 20 de agosto de
2020, sendo o recurso distribuído em 1o de setembro, conclusos na mesma
data (fl. 201).
Intimadas as litigantes para complementarem o
preparo (fl. 202), somente a ré comprovou o recolhimento da diferença, em
fl. 206-207.
Os autos retornaram conclusos aos 29 de outubro de

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2020 (fl. 208).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 1o de junho de
2020 (fl. 129), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de
embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada aos 11 do mesmo
mês (fl. 133).
A ré protocolou seu recurso de apelação em 24 de
junho (fl. 134), dentro do prazo legal.
Intimada a apresentar contrarrazões, a autora
protocolou o apelo adesivo aos 20 de julho, dentro do prazo legal iniciado
no dia 1o de julho (fl. 158 e 170).
Compulsando os autos e, também em consulta ao sítio
eletrônico do INPI, verifica-se que a marca mista “Fã do Bicho” foi
concedida em 30 de junho de 2020 à ré na classe 44, relativa a clínica
veterinária (processo n. 918717930).
Conquanto a concessão tenha sido posterior à
publicação da r. sentença, forçoso reconhecer a competência da Justiça
Federal para julgamento da lide.
Explica-se: em r. decisão proferida aos 13 de dezembro
de 2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em aresto de
lavra do Exmo Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a competência da
Justiça Federal para julgar ações em que se pleiteia a abstenção do uso
de marca registrada pelo INPI.
Nas palavras daquele Relator, “quanto ao pedido de
abstenção (inibição) do uso de marca, dúvida não há quanto à
competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo
173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da
desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de
terceiros. Cumpre ao Juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso
tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário
anulando, relegando para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto
relacionado ao conjunto-imagem (trade dress )' (Instituto Danemann
Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários
à lei da
propriedade
industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 392-393)”
(p. 32).

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A tese restou assim fixada:
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
PARA
DETERMINAR ABSTENÇÃO DE USO DE ELEMENTOS QUE
NÃO SÃO REGISTRADOS NO INPI E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA IMPOR ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA REGISTRADA PELO INPI (TEMA: 950)
(...)
1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/15 (art.
543-C do CPC/1973), é a seguinte:
As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos
produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por
não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial
entre particulares, é inequivocamente de competência da
Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da
autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em
ação de nulidade de registro de marca, com a participação do
INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no
tocante à tutela provisória.
(...)
(REsp 1527232/SP, DJe 05/02/2018).
No caso concreto, embora de forma superveniente, a
ora ré-apelante demonstrou ser titular da marca “Fã do Bicho”,
subsumindo-se o caso concreto à tese fixada no recurso repetitivo.
Desse modo, somente a Justiça Federal é competente
para analisar a matéria.
Em
razão
do
exposto,
de
ofício
declara-se
a
incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando-se a remessa
dos autos à Justiça Federal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR