Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-40.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Propriedade industrial. Marcas nominativa e mista. Hotel Ibis. Concorrência desleal. Demanda de obrigação de não fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada pela empresa estrangeira titular da marca e pela subsidiária brasileira, fundada no uso alegadamente indevido da marca mista Big's Hotel pela ré. Ausência de reprodução indevida do elemento nominativo. Suficiente distinção, gráfica,

Ementa:
Propriedade industrial. Marcas nominativa e mista. Hotel Ibis. Concorrência desleal. Demanda de obrigação de não fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada pela empresa estrangeira titular da marca e pela subsidiária brasileira, fundada no uso alegadamente indevido da marca mista Big's Hotel pela ré. Ausência de reprodução indevida do elemento nominativo. Suficiente distinção, gráfica, semântica e fonética, entre as palavras Ibis e Big's. Elementos figurativos igualmente distintos, a despeito de algumas semelhanças, insuscetíveis contdo de provocar confusão no público consumidor ou de propiciar desvio de clientela. Inexistência, tampouco, de aproveitamento parasitário pela ré do conceito da marca das autoras. Abrangência limitadíssima de atuação da empresa. Públicos-alvo também distintos. Autoras que têm cadeira de hotéis nacional, notoriamente conhecida, ao passo que a ré explora um único estabelecimento, de padrão muito mais modesto, em pequena cidade do interior do Estado. Concorrência desleal não caracterizada. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido que se confirma. Apelação das autoras desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000510949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005253-40.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A e ACCOR, é apelado SAKR HOTEL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a dra Eriça Tomimaru", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelantes: Accor e Hotelaria Accor Brasil S/A.
Apelada: Sakr Hotel Ltda.
Apelação no 1005253-40.2016.8.26.0438 1a Vara de Penápolis
Voto no 15.343
Propriedade industrial. Marcas nominativa e mista. Hotel
Ibis. Concorrência desleal. Demanda de obrigação de não
fazer cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada pela
empresa estrangeira titular da marca e pela subsidiária
brasileira, fundada no uso alegadamente indevido da marca
mista Big's Hotel pela ré. Ausência de reprodução indevida
do elemento nominativo. Suficiente distinção, gráfica,
semântica e fonética, entre as palavras Ibis e Big's.
Elementos figurativos igualmente distintos, a despeito de
algumas semelhanças, insuscetíveis contdo de provocar
confusão no público consumidor ou de propiciar desvio de
clientela.
Inexistência,
tampouco,
de
aproveitamento
parasitário pela ré do conceito da marca das autoras.
Abrangência limitadíssima de atuação da empresa. Públicos-
alvo também distintos. Autoras que têm cadeira de hotéis
nacional, notoriamente conhecida, ao passo que a ré explora
um único estabelecimento, de padrão muito mais modesto,
em pequena cidade do interior do Estado. Concorrência
desleal
não
caracterizada.
Demanda
improcedente.
Sentença em tal sentido que se confirma. Apelação das
autoras desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 419/422 julgou improcedente demanda
condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em
concorrência desleal, movida por empresas prestadoras de serviços hoteleiros e titulares
dos direitos de exploração da marca registrada IBIS; entendeu o MM. Juiz, para tanto,
serem os elementos nominativos suficientemente distintos, principalmente em termos
visuais, não se prestando a marca da ré, Big's, a qualquer confusão no público
consumidor em relação à marca das autoras. Além disso, do ponto de vista do potencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
lesivo, a abrangência da atuação da ré seria extremamente restrita, tratando-se de
empresa limitada ao município de Penápolis, ao passo que a marca da autora teria
alcance nacional e internacional. Ponderou ainda estar a ré constituída e no uso de sua
marca desde outubro de 1997, ao passo que algumas das marcas das autoras teriam
vindo a ser registradas no INPI apenas dez anos depois, o que afastaria a perspectiva de
tentativa por parte da ré de usurpar a fama granjeada pelas autoras. Traçou também
distinção no tocante aos públicos-alvo, aduzindo que o cliente habitual das autoras ou
pessoa interessada em se hospedar em um hotel de sua rede jamais confundiria seus
estabelecimentos com o da empresa-ré, concluindo pela inexistência de atos de
concorrência desleal ou causação de danos passíveis de ressarcimento.
Apelam as autoras (fls. 425/445), arguindo inicialmente a
nulidade da r. sentença, por força da omissão em apreciar a alegação de
intempestividade da contestação; insistem nesse sentido na revelia da ré e no
desentranhamento de sua contestação, cujos argumentos teriam servido de base ao juízo
de improcedência, com a prolação de nova decisão. Não sendo esse o caso, reiteram a
semelhança entre as marcas, seja no plano visual seja no campo fonético, em termos tais
a ensejar confusão no público consumidor, alegando bastar a tanto a mera possibilidade
de associação entre as marcas, sem necessidade de identidade plena, tal como disposto
no art. 124, XIX, da Lei no 9.279/96. Para tanto, invocam as características dos
elementos nominativos, as cores e formatos das figuras utilizadas por ambas as partes e
ainda os tipos gráficos empregados e a posição da palavra hotel em relação ao restante
do nome. Destacam a atuação das partes no mesmo segmento empresarial (hoteleiro),
afirmando ter a r. sentença reconhecido a anterioridade dos registros marcários delas,
autoras, em relação ao uso do signo Big's por parte da ré. Quanto a isso, de resto,
sustentam nem sequer existir prova da data do início desse uso por parte da ré, não
necessariamente coincidente com a constituição da empresa. Batem-se, em conclusão,
pela reforma da r. sentença, com a imposição à ré do dever de abstenção postulado e
ainda sua condenação ao ressarcimento dos danos, material e moral, causados a elas,
apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 460/466).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Inicialmente, reconhece-se a omissão da r. sentença em apreciar
a alegação da autora de intempestividade da contestação, o que ora se supre, com
rejeição da alegação correspondente, ante a constatação de ter havido, em meio ao curso
do prazo, feriado municipal, na data de 4 de outubro de 2016, não considerado pela
autora-apelante (cf. fl. 467). Tempestiva, pois, a defesa da ré.
A questão merece análise sob dois ângulos distintos, primeiro o
da marca nominativa (da qual as autoras têm registro no INPI desde 1980, quanto à
expressão Hotel Ibis, e desde 2014, quanto ao nome Ibis, isoladamente) e, depois o da
marca mista, compreendendo a logomarca utilizada pelas autoras em sua atividade.
Quanto ao primeiro aspecto, não há, definitivamente, qualquer
possibilidade de confusão, ou mesmo sugestão de tentativa de aproveitamento
parasitário da marca empregada pelas autoras. Os nomes IBIS e BIG'S, não obstante a
existência de coincidência de três letras, são perfeitamente distintos, em função da
disposição dessas ao longo da grafia, além do relevante elemento diferencial
consubstanciado na letra G presente na marca da ré, com forte sonoridade.
A distinção é não apenas visual, mas também semântica e
finalmente fonética, ao contrário do que sugerem as autoras quanto a esse último
aspecto, e não se oferece maior dificuldade no tocante à rejeição da contrafação
sugerida.
Já no que diz respeito à marca mista, em relação a que as autoras
têm registros de variações com vigência desde 2007 (com a inscrição do nome da rede
Accor na base) e 2012 (quanto à figura com a inscrição Hotel na base), é bom que se
diga que a ré não comprovou, ao contrário do que diz, já se utilizar de sua logomarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
anteriormente aos registros das autoras. Ainda assim, não é o caso de se acolher a
pretensão sancionatória das autoras.
Para melhor visualização, transcreve-se o quadro comparativo
produzido pelas autoras, na petição inicial (fl. 11):

Pois bem, do confronto das figuras, não há como negar a
existência de elementos assemelhados, não todavia de molde a suscitar confusão no
público consumidor ou propiciar desvio de clientela, muito menos o aproveitamento da
força atrativa proporcionada pelos signos distintivos da atividade da autora.
Quanto às figuras coloridas, notam-se caracteres tipográficos
semelhantes na descrição dos nomes, é certo, mas a própria distinção entre eles, a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
antes se aludiu, já opera como fator diferenciador. No mais, têm-se quadriláteros com as
partes superior e inferior arredondadas, tendo a maior parte da figura cor avermelhada e
a base com cor diferente; além disso, na parte superior, nota-se desenho composto por
uma estrela no interior do que parece ser uma flor, havendo na logomarca das autoras
duas dessas estrelas e uma na da ré.
Que haja alguma semelhança, repita-se, não há como negar, seja
no que diz respeito à composição geral, seja nos detalhes particulares da distribuição das
figuras e das estrelas na parte superior. Ainda assim, os conjuntos mostram-se
perfeitamente distinguíveis, sendo o vermelho do símbolo das autoras muito mais vivo,
além de ser a base da figura de cor verde e de formato diferente do símbolo da ré, em
cor azul.
Mas não é só. Não se sabe onde obtiveram as autoras a figura
utilizada como padrão de confronto, não tendo sido trazido aos autos qualquer
demonstração de emprego efetivo pela ré desse sinal em sua atividade regular.
Há, tão somente, uma nota fiscal, juntada pela própria ré, em que
aparece na parte superior uma logomarca vermelha, mas horizontalmente alongada e de
toda forma com características diferentes da figura indicada no box comparativo da
petição inicial (fl. 388):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Por outro lado, no tocante ao símbolo em cor preta presente no
mesmo box, apresentaram as autoras prova do uso a partir de uma tabela de preço
afixada no interior do estabelecimento, obtida a partir da internet (fl. 8):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Quanto a essa variação do elemento figurativo, contudo, a
semelhança é ainda menor. O símbolo da ré é mais largo que o das autoras também em
preto, a base é reta, não arredondada, o nome hotel vem grafado fora da figura
(enquanto o das autoras está na parte inferior) e a estrela na parte superior aparece no
símbolo da ré de forma isolada (não dentro da outra figura), com desenho totalmente
diferente das estrelas existentes no símbolo das autoras.
Para arrematar, vale destacar que outras fotos juntadas pelas
autoras com a petição inicial indicam o uso pela ré, na fachada do estabelecimento, de
logomarca totalmente diferente das figuras apresentadas no box comparativo, com
coloração do corpo da figura toda em azul e a parte inferior do símbolo em branco,
acentuando ainda mais a diferença entre os elementos figurativos das marcas mistas (cf.
fl. 9):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Pesados todos esses elementos, somados à própria característica
do estabelecimento da ré, um hotel 2 estrelas situado em uma remota cidade no interior
do Estado de São Paulo (Penápolis), pode-se afirmar com segurança que, a par da
perfeita possibilidade de distinção entre os símbolos, o âmbito de abrangência da
atividade das empresas é totalmente diferente, como também os públicos-alvo; afasta-se
assim, por completo, qualquer perspectiva de prejuízo às autoras por desvio de clientela,
ou inversamente de benefício indevido à ré por pretenso aproveitamento parasitário do
conceito da marca Ibis, marca notoriamente conhecida e própria de cadeia de hotéis de
padrão totalmente diferenciado em relação ao da ré.
A demanda, por tudo, era mesmo improcedente, confirmando-se
assim a r. sentença apelada e ficando majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais, na esteira do disposto no art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator