Tribunal: TJSP
Processo: 1087430-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Interesse de agir. Transação realizada com a corré que, expressamente, estabelecia não envolver a recorrente. Condutas diversas. Ausência de responsabilidade solidária. Acordo e extinção do feito que não lhes socorre.

Ilegitimidade passiva. Preliminar repelida. Ainda que por conta e ordem de terceiro, a importadora responde pela prestação dos serviços que acarreta na importação de produtos

Ementa:
Interesse de agir. Transação realizada com a corré que, expressamente, estabelecia não envolver a recorrente. Condutas diversas. Ausência de responsabilidade solidária. Acordo e extinção do feito que não lhes socorre.

Ilegitimidade passiva. Preliminar repelida. Ainda que por conta e ordem de terceiro, a importadora responde pela prestação dos serviços que acarreta na importação de produtos contrafeitos.

Propriedade industrial. Utilização das marcas mistas e nominativas da autora com o signo CASINO para jogos de baralho, devidamente registradas perante o INPI, nos produtos importados pela ré. Colidência verificada.

Danos materiais. Prejuízos in re ipsa, independentemente de não terem sido comercializados os produtos, já que o objetivo da importadora não foi cumprido apenas porque a titular foi diligente e se apressou em buscar medidas para buscar e apreender as mercadorias na alfândega. Liquidação que se deve dar nos termos do artigo 210, III, da LPI.

Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da contrafação.

Recurso desprovido, elevada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087430-37.2018.8.26.0100 -Voto no 43.934
Registro: 2020.0000991017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1087430-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRUST
TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é apelado COPAG DA
AMAZONIA S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
elevada a verba honorária. V.U. Sustentou oralmente Dr. Lucas de Carvalho Kerber
OAB/SC 30.733.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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APELAÇÃO N. 1087430-37.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
APELANTE: TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI
APELADA: COPAG DA AMAZÔNIA S/A
VOTO N.o 43.934
Interesse de agir. Transação realizada com a corré que,
expressamente, estabelecia não envolver a recorrente.
Condutas diversas. Ausência de responsabilidade solidária.
Acordo e extinção do feito que não lhes socorre.
Ilegitimidade passiva. Preliminar repelida. Ainda que por
conta e ordem de terceiro, a importadora responde pela
prestação dos serviços que acarreta na importação de
produtos contrafeitos.
Propriedade industrial. Utilização das marcas mistas e
nominativas da autora com o signo CASINO para jogos de
baralho, devidamente registradas perante o INPI, nos produtos
importados pela ré. Colidência verificada.
Danos materiais. Prejuízos in re ipsa, independentemente de
não terem sido comercializados os produtos, já que o objetivo
da importadora não foi cumprido apenas porque a titular foi
diligente e se apressou em buscar medidas para buscar e
apreender as mercadorias na alfândega. Liquidação que se
deve dar nos termos do artigo 210, III, da LPI.
Danos morais. Prejuízos in re ipsa. Desnecessidade de prova
além da prática da contrafação.
Recurso desprovido, elevada a verba honorária.

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Titular de marcas mistas e nominativas registradas no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o signo CASINO, a
autora, que atua no ramo de fabricação e comercialização de jogos de
baralho, ajuizou ação pleiteando a busca e apreensão de mercadorias na
alfândega e ordem de abstenção, cumulando pedido de indenização contra
as rés Trust Trade Importação e Exportação Eireli e E. D. M.
Distribuidora Ltda., ao argumento de que estas vêm importando produtos
contrafeitos com sua marca.
Pela decisão de fls. 372, o feito foi julgado extinto com
relação à segunda ré, ante a homologação da transação.
Já pela r. sentença de fls. 397/405, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com o seguinte dispositivo:
Diante
do
exposto,
julgo
o
pedido
parcialmente procedente, para:
a) determinar a extinção do processo nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;
b) tornar definitiva a tutela de urgência de fls.
157/163;
c) condenar a ré TRUST TRADE ao
cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em se abster de
importar e comercializar produtos que violem os registros das
marcas mistas de produto "CASINO" e "139 CASINO COPAG 139
CASINO 139 CASINO COPAG A" que são objeto dos processos no
003479722, 902822543 e 902822560 (fls. 50/51, 54 e 55,
respectivamente); assim como que é titular das marcas nominativas
de produto "CASSINO COPAG", "CASINO NAIPE GRANDE"
que são objeto dos processos no 811124347 e 811446450 (fls. 52 e 53,
respectivamente), titularizados pela autora;
d) condenar a ré TRUST TRADE ao
pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em
fase de liquidação, nos termos do art. 210 da Lei n. 9.279/96;
e) condenar a ré TRUST TRADE ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$
10.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos
índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora

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de 1% ao mês, a partir da citação;
f) com fundamento nos arts. 85, § 2o, e 86, do
CPC, condenar as rés ao pagamento das custas e das despesas
processuais, além de honorários advocatícios em favor do advogado
contratado pela autora, fixados em 10% do valor da condenação.
Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá
a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática
do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem
como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios,
haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da
propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a
partir do trânsito em julgado.
Inconformada, apela a corré vencida a brandir
preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que realizou a importação na
condição de trading company, isto é, por conta e ordem de terceiros, não
sendo proprietária ou responsável pelas mercadorias adquiridas do exterior,
estando, inclusive, pactuada expressamente a exclusão de eventual
responsabilidade. Além disso, a verdadeira adquirente dos produtos firmou
acordo com a acionante, no qual reconhece que é a única responsável pela
encomenda e importação dos jogos de baralho, já tendo se comprometido a
pagar R$ 15.000,00 a título de indenização, quitando todos os interesses
daquela quanto ao objeto da presente ação, de modo que houve perda do
interesse de agir. Insiste que a transação celebrada entre a E.D.M. e a
lesada tem o condão de extinguir a obrigação com relação à devedora
solidária, nos termos do artigo 844, § 3o, do Código Civil.
No mérito, reafirma a existência de débitos pendentes,
em razão da transação celebrada pela E. D. M. Também não há se falar em
danos se as mercadorias foram prontamente apreendidas pela Receita
Federal, de modo que sequer chegaram a ser nacionalizadas ou inseridas no
mercado interno. Sustenta, ainda, a impossibilidade de indução do

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consumidor a erro, dada a clara diferença visual entre os produtos, com
nomes e desenhos que não se confundem. Sendo, portanto, completamente
distintas as marcas, a qualidade dos produtos, os nomes e o público alvo, a
improcedência é de rigor.
Contrariado o recurso às fls. 457/471 e recolhido o
preparo, vieram-me os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 181.
Rejeita-se as preliminares.
No que toca à transação, cujos termos encontram-se às
fls.
347/351,
embora
tenha
a
corré
E.D.M.
reconhecido
sua
responsabilidade pela encomenda da importação das cartas de baralho,
comprometendo-se a reparar o dano que causou, restou estabelecido
expressamente na primeira página que a composição havia sido alcançada
apenas com relação àquela, destacando desde já que a presente demanda
deverá
seguir
exclusivamente
contra
a
ré
TRUST
TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
Por outro lado, não se trata de responsabilidade
solidária entre a importadora e aquela que encomenda, já que cada uma
deve responder nos limites dos atos que praticou, de modo que a reparação
dos prejuízos pela E.D.M. não aproveita à apelante.
Também não há se falar em ilegitimidade passiva.
A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 190,
estabelece que comete crime contra registro de marca quem importa,
exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque,
produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de
outrem, no todo ou em parte.
Não se controverte que foi a apelante quem, ainda que

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por conta e ordem de terceiro, prestou os serviços de importação, de modo
que, sendo expressa a lei, as duas Câmaras de Direito Empresarial da Corte
definiram como parte legítima passiva a figurar na ação cominatória e de
reparação de danos ao titular do registro industrial:
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIRO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, IV,
'A', DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. APREENSÃO E DESTRUIÇÃO DOS PRODUTOS
COM
REPRODUÇÃO
DOS
PERSONAGENS
DE
TITULARIDADE DA AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ARBITRADA EM R$ 50.000,00. REDUÇÃO. DANOS
MATERIAIS CARACTERIZADOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
208
E
210
DA
LEI
9279/96.
APELAÇÃO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDA.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO. 1. O foro do lugar do fato é competente para apreciar a
ação de reparação de danos, nos termos do art. 53, IV, 'a', do
NCPC. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de
prova oral. 3. Legitimidade passiva daquela que prestou os serviços
de importação. 4. Contrato de prestação de serviços de importação
por conta e ordem de terceiros. Responsabilidade da ré. Negócio
envolvendo importação de objetos ilícitos. Constatação da imitação
de personagens de titularidade da autora. Nexo causal entre a
atividade da ré e o dano suportado pela autora. 5. Danos morais
configurados, ainda que as mercadorias tenham sido retidas na
alfândega. Quantum indenizatório. R$ 50.000,00. Redução. 6. A
importação de produto incorporando desenho industrial registrado,
que possa induzir o consumidor em erro, gera a obrigação de
indenizar, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9279/96. 7.
Destruição dos produtos apreendidos. Responsabilidade da ré com
as despesas. 8. Recurso da ré parcialmente provido. Apelação da
autora provida1.
Ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes Marca
Contrafação Jogos de baralho Ilegitimidade de parte Não
ocorrência
Importadora de mercadorias que responde pela
1 TJSP; Apelação Cível 1028128-54.2015.8.26.0562; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019

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importação de produtos contrafeitos Produtos importados pela ré
que ostentam imitação ou reprodução da marca da autora
registrada junto ao INPI Possibilidade de confusão Ilicitude
Concorrência desleal
Danos morais "in re ipsa"
Manutenção
do valor adequadamente fixado
Sentença mantida
Recurso
desprovido2.
Nada impede, porém, que se busque, com base na
relação contratual estabelecida, em regresso, o ressarcimento do que
despender com a condenação, que, aqui, será mantida.
Na hipótese dos autos, a autora ostenta registros das
marcas mistas e nominativas para o signo CASINO3 e, concedida tutela de
urgência para determinar a busca e apreensão dos produtos indicados junto
à Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Itajaí/SC, bem como
ordem de abstenção da comercialização dos produtos contrafeitos4,
contestou a ré afirmando que não tinham o condão de induzir o
consumidor a erro.
No entanto, como bem ressaltou o Juiz de Direito, além
de não se encorajar à produção de provas, os documentos de fls. 59 e
290/315, assim como os próprios comparativos contidos nas razões5,
demonstram claramente a imitação grotesca dos jogos de baralho da
recorrida, seja nos signos ou na denominação, ainda que em produto de
qualidade muito inferior.
Por outro lado, não há se falar em inexistência de danos
a serem indenizados porque as mercadorias não chegaram a ser
comercializadas, já que interceptadas anteriormente ao ingresso no
2 TJSP; Apelação Cível 1052170-33.2017.8.26.0002; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019
3 Vide fls. 50/55.
4 Fls. 157/163.
5 Fls. 439/440 e 444.

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mercado nacional.
Como dito, a Lei de Propriedade Industrial, no artigo
190, eleva, entre outras, a conduta de importar produto assinalado com
marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem à categoria de tipo
penal.
Deixa exsurgir, então, que, da própria contrafação
decorrem prejuízos, estabelecendo, no artigo 208 que a indenização será
determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a
violação não tivesse ocorrido.
Se, aqui, diante da inexistência da comercialização, a
importadora não alcançou lucro, é certo que a titular acabou, como se verá,
sendo prejudicada.
Ora, no artigo 210 da lei de regência, são estabelecidos
os critérios para a liquidação dos danos, os quais, aqui, devem levar em
conta o previsto no inciso III, qual seja, a remuneração que o autor da
violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma
licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
Ora, ao realizar importação de produto concorrente,
deve assumir os riscos da operação, de modo que deveria ter-se certificado
antes de tentar ingressar no mercado nacional com mercadorias objeto de
contrafação.
O fato de não ter sido concluído seu intento de
comercializar os produtos importados, não afasta sua responsabilidade,
porque, na verdade, o objetivo não foi atingido justamente em razão da
pronta investigação da titular do direito marcário, que, certamente,
emprega esforços e investimentos na tentativa de obstar a prática nefasta.
Em outras palavras, os lucros cessantes estão

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configurados, porque, se a ré, ao invés de importar cartas de baralho
contrafeitas, as tivesse adquirido da autora, titular dos direitos de
exploração, esta teria sido devidamente remunerada.
Em suma, em caso como o dos autos, de incontroversa
ocorrência de contrafação, os danos materiais se presumem, assim como os
morais, mostrando-se desnecessária a prova, considerando-se os prejuízos
in re ipsa.
Este é o posicionamento atualmente adotado pelas
Câmaras especializadas desta Corte, que tem flexibilizado o entendimento
quanto à necessidade de comprovação dos prejuízos para a
caracterização do dano moral, compreendendo-o como dano in re ipsa
sobretudo nos casos de contrafação, nos quais a circulação de produtos
falsificados deixa evidente, por si só, a ocorrência do dano
extrapatrimonial pela vulgarização do perfil mercadológico e identidade
da marca lesada.6
Em caso análogo asseverou o i. Des. Maia da Cunha, da
1a Câmara de Direito Empresarial desta Corte:
Não há necessidade de perquirir objetivamente se a prática
da conduta reputada ilícita e parasitária do nome da autora teve aptidão
para causar o dano moral, que é presumido e se soma à ilicitude que
conduz ao caráter punitivo e dissuasório também presente no dano moral.
A presunção do dano moral, em caso como o dos autos, decorre da
profunda insatisfação do titular do nome ou da marca, cujo prestígio se
constrói ao longo de muitos anos de dedicação e investimento, e que se vê
desprotegido pela usurpação por quem, é lícito igualmente presumir, não
preza pela qualidade do seu próprio nome ou produto, nem se preocupa
com o consumidor que está sendo ludibriado.7
6 Apel. no 0034188-65.2013.8.26.0001, sob a rel. do Des. Ricardo Negrão; no mesmo sentido:
Apel. no 4005324-43.2013.8.26.0002, este de rel. do Des. José Reynaldo, ambos desta C. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
7 Apelação no 0010163-81.2010.8.26.0004.

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Aliás, os órgãos fracionários com competência
empresarial, inclusive, já se pronunciaram em casos envolvendo a hipótese
específica:
Marca
Violação - Ação inibitória e indenizatória
Competência Local do fato ou do domicílio do autor Manutenção
de rejeição da exceção de incompetência
Ilegitimidade passiva
inocorrente Importadora de mercadorias que responde pela importação
de produtos ilícitos - Cerceamento de defesa não configurado -
Importação de mercadoria Contrafação Produtos retidos pela Receita
Federal
Danos morais consumados
Indenização devida
Sentença
mantida - Apelo desprovido8.
Ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
Marca

Contrafação
Jogos de baralho
Ilegitimidade de parte
Não
ocorrência Importadora de mercadorias que responde pela importação
de produtos contrafeitos
Produtos importados pela ré que ostentam
imitação ou reprodução da marca da autora registrada junto ao INPI

Possibilidade de confusão
Ilicitude
Concorrência desleal
Danos
morais "in re ipsa"
Manutenção do valor adequadamente fixado

Sentença mantida Recurso desprovido9.
Assim, diante da inequívoca violação da marca, a
procedência da ação merece mantida.
Por tais fundamentos, proponho que se negue
provimento ao recurso, elevada a verba honorária, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, para 15% sobre o valor da condenação,
diante do trabalho adicional recursal.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
8 TJSP; Apelação Cível 1033237-35.2015.8.26.0114; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018
9 TJSP; Apelação Cível 1052170-33.2017.8.26.0002; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019

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editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR