Tribunal: TJSP
Processo: 1009377-19.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR INFRAÇÃO DE PATENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO INICIAL EXPRESSO ENVOLVENDO EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – PLEITO INDENIZATÓRIO TAMBÉM AMPARADO EM ATOS DE SUA VIOLAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL – TEMA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO POR ESTA CÂMARA MENCIONADO DE FORMA MERAMENTE INCIDENTAL – PRINCIPAL MATÉRIA EM DEBATE INSERIDA

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR INFRAÇÃO DE PATENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO INICIAL EXPRESSO ENVOLVENDO EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – PLEITO INDENIZATÓRIO TAMBÉM AMPARADO EM ATOS DE SUA VIOLAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL – TEMA PASSÍVEL DE ENFRENTAMENTO POR ESTA CÂMARA MENCIONADO DE FORMA MERAMENTE INCIDENTAL – PRINCIPAL MATÉRIA EM DEBATE INSERIDA PREFERENCIALMENTE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL – ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 – PRECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009377-19.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em
que é apelante SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., é
apelado WILSON ROBERTO TEIXEIRA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1009377-19.2018.8.26.0625 - VOTO No 35.370
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APELAÇÃO No 1009377-19.2018.8.26.0625
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : TAUBATÉ
APELANTE : SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
APELADO : WILSON ROBERTO TEIXEIRA
VOTO No 35.370
APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR INFRAÇÃO
DE PATENTE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL
EXPRESSO
ENVOLVENDO
EXPLORAÇÃO
INDEVIDA
DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL

PLEITO
INDENIZATÓRIO
TAMBÉM
AMPARADO
EM
ATOS
DE
SUA
VIOLAÇÃO
E
CONCORRÊNCIA
DESLEAL

TEMA
PASSÍVEL
DE
ENFRENTAMENTO POR ESTA CÂMARA MENCIONADO DE FORMA
MERAMENTE INCIDENTAL PRINCIPAL MATÉRIA EM DEBATE
INSERIDA
PREFERENCIALMENTE
NA
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL ARTIGO
6o
DA
RESOLUÇÃO
N.
623/2013

PRECEDENTES

IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
QUESTÃO

DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
607/614 (aclarada por fls. 628/629 e 642/643), cujo relatório
adoto, que julgou procedente ação de reparação de danos por
infração de patente para confirmar tutela anteriormente deferida
e determinar que cesse definitivamente a violação da patente de
titularidade do requerente, com o pagamento, a título de danos
H

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materiais, do valor do aluguel dos equipamentos desde o
inadimplemento da requerida até data do efetivo cumprimento
da liminar, devidamente corrigido e acrescido de juros, a ser
apurado em liquidação. Custas e despesas pela demandada, bem
como honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado.
Requer,
em
síntese,
a
improcedência
do
feito
ou,
subsidiariamente, que a liquidação da sentença tome por base as
práticas de pagamento de royalties, considerando imprópria a
premissa indenizatória fixada pelo juízo “a quo”. Postula também
reconhecimento da sucumbência do apelado quanto ao pedido de
concorrência desleal.
Recurso contrariado.
É o breve Relatório.
Inconformidade em tela parece não comportar
enfrentamento perante esta C. 31a Câmara de Direito Privado.
A espécie retrata reparação de danos por infração de
patente, havendo pleito exordial expresso para que cesse
exploração indevida da propriedade intelectual, em tal tema
também amparado o pedido indenizatório (em decorrência dos
atos de violação e concorrência desleal).
Eventual
discussão
de
mérito
envolvendo
competência a ser abordada por esta C. Câmara é meramente
incidental. Não se olvida que o ponto de partida dos fatos
descritos na inicial é um contrato de locação; porém, o pretexto

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central da lide é a reprodução ilegal dos equipamentos locados
em desrespeito à patente pertencente ao autor. A corroborar tal
afirmativa, observa-se que o feito foi ajuizado pelo titular da
patente, não pela empresa que figurava como locadora.
Com efeito, tem-se que a principal matéria em
debate está inserida preferencialmente na competência das
Egrégias 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, de
acordo com o artigo 6o da Resolução no 623/2013.
Neste sentido, cumpre consignar que são vários os
julgados proferidos pelas Câmaras acima aduzidas tratando da
matéria debatida nestes autos:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MODELO DE UTILIDADE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DA
CONDIÇÃO DE “USUÁRIA ANTERIOR” DA RÉ. ART. 45, LEI No
9.279/96. REFORMA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 225, DA LEI
No 9.279/96. NA PARTE CONHECIDA, O RECURSO DEVE SER
PROVIDO. INFRAÇÃO DE PATENTE CONSTATADA EM PROVA
PERICIAL. CONDIÇÃO DE “USUÁRIA ANTERIOR” AFASTADA.
EFETIVA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO PELA RÉ, ANTES DO
DEPÓSITO DO PEDIDO PELA AUTORA, NÃO COMPROVADA.
DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, OBSERVADO O PERÍODO ENTRE 24/08/2011 A
08/11/2016, DATA DA EXPIRAÇÃO DA PATENTE. ART. 210, DA
LEI
No
9.279/96.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE
NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
APELAÇÃO
PROVIDA NA PARTE CONHECIDA.”
(TJ/SP
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

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AC
no
1010239-72.2016.8.26.0006,
Relator:
Des.
Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 07/08/2019,
destacamos)
“Ação de indenização por perdas e danos, materiais e
morais, cumulada com pedido cominatório (abstenção de
fazer) movida pelas autoras contra concorrentes, por
plágio de seu modelo de negócios, infração de patente e
desvio de clientela em prática de concorrência desleal,
com
descumprimento
de
compromisso
de
sigilo
e
confidencialidade. Ação julgada parcialmente procedente na
origem, condenados os réus a absterem-se de desenvolver e
comercializar produto comprovadamente patenteado, sob pena
de multa, bem assim a comporem indenização por danos morais
das autoras. Negada indenização por danos materiais. Apelações
dos réus. Alegação de ilegitimidade ativa, pois a patente está
em nome de sócio das autoras, não destas. Alegação de
nulidade da perícia, por preterição de formalidades. No mérito,
pedido de reforma da sentença.
Legitimidade ativa que se afirma. Patente de propriedade do
sócio amplamente majoritário das empresas autoras (detentor
de 99% de seu capital), que presumivelmente permite seu uso
pelas empresas. Posse, aliás, incontroversa da patente pelas
autoras. Ao mero possuidor de patente é lícito defendê-la,
valendo-se de ações inibitórias e indenizatórias, na forma da lei
(a respeito, STJ, REsp 7.196, WALDEMAR ZVEITER).
(...).
Réu pessoa física ex-empregado de uma das autoras, sujeito a
pacto de confidencialidade. Comprovação, no curso da instrução,
por
documentos,
pela
mencionada
perícia,
pela
prova
testemunhal e, mesmo, por confissão obtida em depoimento
pessoal de um dos réus, dos fatos alegados na inicial. Laudo que
atesta, realmente, que patente deferida pelo INPI ao sócio
majoritário de uma das autoras e por elas utilizada, foi
contrafeita, sendo o produto por ela contemplado produzido e
comercializado pelos réus. Sentença que se confirma também
“per relationem”, na forma do art. 252 do Regimento Interno

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deste Tribunal de Justiça.
Apelações desprovidas.”
(TJ/SP 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. AC
no
0018513-56.2013.8.26.0003,
Relator:
Des.
César
Ciampolini,
Data
de
Julgamento:
08/05/2019,
destacamos)
In casu, evidente que a hipótese encerra análise
sobre propriedade industrial e concorrência desleal, inexistindo
matéria passível de enfrentamento por esta C. Câmara dentre as
causas de pedir do feito. Conforme já ressaltado previamente,
debate envolvendo locação de materiais é periférico no caso em
tela, expressamente embasada a ação nos termos da Lei n.
9.279/96 (como se denota de fls. 7/16, por exemplo).
Nesta toada, confira-se o entendimento do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal, verbis:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
monitória
-
Inadimplemento
da
obrigação
pecuniária
prevista
em
instrumento de cessão de direitos sobre a marca - Nos termos
do art. 6o, “caput”, da Resolução no 623/2013 compete
às
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
a
competência para o julgamento das ações que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente pela Lei 9.279/96. - Critério material que
prevalece sobre a prevenção - Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante.”
(TJ/SP Grupo Especial da Seção do Direito Privado. CC
0032306-61.2019.8.26.0000, Relator: Des. J. B. Franco de
Godói, Data de Julgamento: 30/08/2019, destacamos)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de indenização por
concorrência desleal - Recurso distribuído, inicialmente, à 6a

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Câmara de Direito Privado e, posteriormente, redistribuído à 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial - Competência do
órgão jurisdicional em Segundo Grau que é determinada
pelo pedido inicial - Ação fundada na Lei no 9279/96 -
Aplicação do art. 6o da Resolução 623/13 - Conflito
improcedente reconhecendo-se a competência da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.”
(TJ/SP Grupo Especial da Seção do Direito Privado. CC
0048557-28.2017.8.26.0000, Relator: Des. José Carlos
Ferreira
Alves,
Data
de
Julgamento:
29/01/2018,
destacamos)
Esteado na premissa acima delineada de competência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para examinar
ações
envolvendo
questões
semelhantes,
declino
da
competência, determinando a redistribuição a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica