Tribunal: TJSP
Processo: 2268473-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em violação de direito marcário. Determinação, de ofício, de realização de prova pericial. Agravo de instrumento das autoras.

Cabimento do recurso. A produção de prova pericial, por natureza custosa e morosa, deve ser prontamente disciplinada no processo. Não convém relegar para apreciação apenas em sede de

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer), cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em violação de direito marcário. Determinação, de ofício, de realização de prova pericial. Agravo de instrumento das autoras.

Cabimento do recurso. A produção de prova pericial, por natureza custosa e morosa, deve ser prontamente disciplinada no processo. Não convém relegar para apreciação apenas em sede de apelação temas que podem ocasionar declaração de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, bem como obstar o bom andamento da instrução probatória. Critério da "taxatividade mitigada" do art. 1.015 do CPC (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1.696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais. Precedentes deste Tribunal.

É papel do juiz, como destinatário da prova, determinar a realização daquelas necessárias ao julgamento de mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Desnecessária, contudo, a produção de perícia no presente caso, posto que incidente a presunção de veracidade da alegação das autoras em razão da revelia da ré (art. 344, do mesmo "Codex"). Os elementos dos autos, ademais, que corroboram a ocorrência de contrafação.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinação para prolação de sentença.

Inteiro teor:
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PODER JUDICIÁRIO
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Registro: 2020.0000068940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2268473-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto
Ferreira, em que são agravantes RC BRASIL LTDA, DASS NORDESTE
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., DASS SUL
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. e BRAZILIAN LAB
EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, são agravados BAZAR
YAOXIN CHEN & CIA LTDA, RAFAEL GAVA GOMES DE SA ME
(CHOCOLATE COM PIMENTA), ROSEANE RAIMUNDO DE
OLIVEIRA 36498662859 (ROSA MODAS) e LOJA BRUNNYS -
BRUNO PEREIRA DE ALVARENGA 35186997846 - ME.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2268473-59.2019.8.26.0000 - Porto Ferreira - VOTO No 21.002 AT - 2/12
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2268473-59.2019.8.26.0000
Comarca:
Porto Ferreira 2a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Valdemar Bragheto Junqueira
Agravantes:
RC Brasil Ltda., Dass Nordeste Calçados e Artigos
Esportivos S.A., Dass Sul Calçados e Artigos
Esportivos
Ltda.
e
Brazilian
Exportadora
e
Importadora Ltda.
Agravada:
Bazar Yaoxin Chen & Cia Ltda.
VOTO No 21.002
Ação cominatória (obrigação de fazer),
cumulada
com pedidos indenizatórios,
fundada em violação de direito marcário.
Determinação, de ofício, de realização de
prova pericial. Agravo de instrumento das
autoras.
Cabimento do recurso. A produção de
prova pericial, por natureza custosa e
morosa, deve ser prontamente disciplinada
no processo. Não convém relegar para
apreciação apenas em sede de apelação
temas que podem ocasionar declaração de
nulidade de sentença por cerceamento de
defesa, bem como obstar o bom andamento
da
instrução
probatória.
Critério
da
“taxatividade mitigada” do art. 1.015 do
CPC (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e
1.696.396,
NANCY
ANDRIGHI).
Prevalência dos princípios da efetividade e

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da economia processuais. Precedentes deste
Tribunal.
É papel do juiz, como destinatário da prova,
determinar
a
realização
daquelas
necessárias ao julgamento de mérito, nos
termos do art. 370 do CPC. Desnecessária,
contudo, a produção de perícia no presente
caso, posto que incidente a presunção de
veracidade da alegação das autoras em
razão da revelia da ré (art. 344, do mesmo
“Codex”). Os elementos dos autos, ademais,
que
corroboram
a
ocorrência
de
contrafação.
Reforma da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se dá provimento, com
determinação para prolação de sentença.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, deferindo efeito suspensivo, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com
pedidos indenizatórios, ajuizada por RC Brasil Ltda. e outros contra
Bazar Yaoxin Chen & Cia Ltda., determinou de ofício a realização de
prova pericial, verbis:
'Vistos.

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(...)
2. Devidamente citada (fls. 243), a requerida Bazar Yaoxin Chen & Cia
Ltda. deixou de apresentar contestação, motivo pelo qual decreto sua
revelia. Em que pese a revelia da ré, a presunção de veracidade dos fatos,
prevista pelo artigo 344 do Código de Processo Civil, é relativa e se
refere exclusivamente à matéria fática, não podendo o magistrado se
olvidar das questões de direito aplicáveis a cada caso, não sendo possível
julgar a ação em favor da autora sem que a inicial esteja instruída com a
documentação necessária à comprovação dos fatos narrados.
Embora tenham sido aprendidos produtos ostentando a marca Rip Curl
(fls. 242), não há nos autos qualquer prova atestando a contrafação dos
referidos produtos que, de qualquer forma, só pode ser constatada por
meio de perícia. É este o entendimento do E. TJSP:
'Rescisória de sentença Ação declaratória (contrafação de patente).
Aplicação do disposto no art. 496, VI, do CPC. Revelia que não é apta a
configurar reprodução de modelo de utilidade. Elementos constantes
dos autos originários que não permitem conclusão. Perícia técnica que se
mostrava necessária. Art. 345, IV, do CPC. Violação à norma legal
configurada. Ação julgada procedente, para rescindir o decisum,
determinando o retorno do processo à fase instrutória. TJSP; Ação
Rescisória 2134936-98.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarujá
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:
11/03/2019
CONTESTAÇÃO. Prazo. Termo inicial. Intimação pela imprensa
(desde que constituído advogado) ou pessoalmente da decisão que
homologa desistência da ação em relação aos corréus. Constatação de
que réu não foi intimado de qualquer forma. Desconhecimento acerca da
decisão homologatória. Subsistência do prazo em dobro para contestar,
contado da juntada do mandado de citação. Contestação oferecida quase

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um ano depois do início do quindênio legal. Revelia configurada.
SENTENÇA Julgamento antecipado da lide. Desenho industrial.
Contrafação. Comercialização de calçados supostamente imitados.
Revelia.
Presunção
relativa
dos
fatos
alegados
na
exordial.
Imprescindibilidade da prova pericial para aferir se produtos
comercializados pela ré violam ou não o registro de desenho industrial.
Sentença anulada de ofício. Dispositivo: anulam a sentença de ofício.
TJSP; Apelação Cível 0067667-77.2012.8.26.0100; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017;
Data de Registro: 29/08/2017'
Os autores, em sua manifestação de fls. 250/256 informaram não terem
mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado do feito
que, contudo, não se mostra possível ante o acima exposto.
Assim, conforme autorizado pelo artigo 370, caput, do Código de
Processo Civil, determino, de ofício, a produção de prova pericial nos
produtos apreendidos a fls. 242 para atestar a alegada contrafação.
Para
tanto,
nomeio
o
perito
Sr. Richard Felipe da Silva
(richardsilva1988@gmail.com).
Intime-se o sr. Perito por carta com aviso de recebimento ou e-mail,
para informar se aceita a nomeação e apresentar proposta de honorários.
Após, intimem-se as partes para manifestação e tornem conclusos para
fixação dos honorários periciais.
Fixados os honorários, sendo a requerida revel, intime-se a parte autora
para depósito (art. 95, caput, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de preclusão da prova pericial.
Com o depósito, intime-se o perito para designar data e horário para
realização da perícia.

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Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias após a realização a perícia para a
apresentação do laudo técnico.
Fica desde já o Sr. perito autorizado a requerer junto às partes quaisquer
documentos ou dados necessários à confecção do laudo pericial.
No prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação da presente decisão,
faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de
quesitos, ficando desde já cientes de que os pareceres de seus assistentes
técnicos, se acaso indicados, deverão ser trazidos aos autos no prazo de
10 (dez) dias após a intimação para se manifestarem a respeito do laudo.
Intime-se'. (fls. 257/259, dos autos de origem).
Alegam as agravantes, em síntese, que (a) constataram que a agravada
estava comercializando produtos que violam suas marcas registradas; (b)
foi realizada busca e apreensão no estabelecimento da agravada desses
produtos contrafeitos; (c) não houve apresentação de contestação,
incidindo, assim, os efeitos da revelia; (d) em que pese isto, o MM. Juízo
a quo determinou de ofício a realização de prova pericial, atribuindo-
lhes o ônus de arcar com os honorários periciais; (e) há prova suficiente
da contrafação, sendo desnecessária a realização de perícia; (f) de todo
modo, quando a prova pericial é deferida de ofício, as despesas devem
ser reatas entre as partes.
Requerem antecipação de tutela recursal para que seja determinado
imediato julgamento da ação em primeira instância, sem realização da
prova pericial.
Pleiteiam, a final, a reforma da r. decisão recorrida.
É o relatório.

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Defiro o pleiteado efeito suspensivo, ficando sustada, por ora, a
realização da prova.
Oficie-se.
Desde logo à mesa (Voto no 21.002), posto que, sendo a ré revel,
desnecessária sua intimação para contraminuta (art. 346 do CPC). Assim,
v. g., nesta Câmara, determinou o Exmo. Sr. Desembargador
ALEXANDRE LAZZARINI no AI 2112197-97.2019.8.26.0000.
Intimem-se”. (fls. 337/341; destaques do original).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Conheço do presente agravo de instrumento,
pelos fundamentos expendidos na decisão supra. Em suma, não
admitida a interposição recursal, poderiam ser as partes prejudicadas
na medida em que, em sede de apelação, seriam anulados diversos
atos realizados, se constatado vício na produção de prova essencial ao
deslinde da controvérsia. Tal possibilidade é, por certo, contrária aos
princípios de efetividade e celeridade processual. Deve-se entender
urgente, em princípio, a pacificação processual de temas relacionados
à produção de prova pericial, por natureza custosa e morosa. Eventual
reapreciação da matéria apenas em sede de apelação poderia causar
danos ao bom andamento processual, em ofensa aos princípios da

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efetividade e da economia processual.
Neste Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso. Taxatividade
mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Requisito de urgência
evidenciado, decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em
recurso de apelação, conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no tema 988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao
REsp no 1.704.520/MT. Decisão pela qual foi rateada a
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, na
proporção de 50% para cada parte. Descabimento da pretensão à
reforma. Perícia requerida por ambos os litigantes. Inteligência do art.
95 do CPC. Interesse do agravante na realização da perícia. Decisão
mantida. Recurso improvido” (AI 2071956-81.2019.8.26.0000,
PAOLA LORENA).
“Agravo de instrumento Acidente do trabalho Tutela de urgência
indeferimento de pedido de implantação de benefício acidentário
Ausência de comprovação da incapacidade laborativa do segurado e o
nexo-causal
Necessidade da realização de perícia médica sob o
crivo do contraditório Perigo da irreversibilidade dos alimentos -
Inocorrência dos requisitos do art. 300 do CPC
Irresignação
quando ao indeferimento do pedido de antecipação da perícia
agendada Taxatividade mitigada Possibilidade da interposição do
agravo para apreciação desta matéria, eis que verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação
Julgamento do Resp 1.696.96/MT
Tema 988
Não
demonstrado, senão por conjecturas, a necessidade da remarcação do
exame pericial
Decisão mantida
Agravo improvido”
(AI 2078882-78.2019.8.26.0000,
JOÃO
ANTUNES
DOS
SANTOS NETO).

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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO
AÇÃO DE
COBRANÇA
Decisão agravada que indeferiu nova perícia e
declarou encerrada a instrução
Interposição do recurso contra
decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
TAXATIVIDADE
MITIGADA
Aplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT

Urgência e possibilidade de inutilidade do recurso de apelação

Determinação ao Perito para preste que esclareça os pontos já
determinados pelo Magistrado em decisão anterior
Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO” (AI 2068723-76.2019.8.26.0000,
LUIS FERNANDO NISHI).
Ainda,
de
minha
relatoria,
ver
AI 2120904-54.2019.8.26.0000.
Dito isso, no mérito, reformo a r. decisão
recorrida.
O art. 370 do CPC prevê que o juiz deve
“determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” para
formação de seu convencimento sobre os fatos narrados pelas partes.
A este respeito, leia-se doutrina de LUIZ
RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI:
“O destinatário último da prova é o juiz. No processo, a prova não se
destina à parte que a produz nem a seu adversário. (...) O juiz irá valer-

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se de todos os elementos probatórios reunidos para formar sua
convicção, motivadamente.
Nesse sentido é que tradicionalmente se afirma que a prova é um
'assunto do juiz'. Sendo a prova o modo pelo qual o juiz passa a ter
conhecimento dos fatos que envolvam a relação jurídica posta à
apreciação da jurisdição, é de todo evidente que o interesse em provar
está intimamente ligado ao interesse de dirigir ao juiz a prova, pois a
este que cabe definir a solução jurídica adequada, a partir do
convencimento que tiver dos fatos.” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. II, 16a ed., pág. 227).
No presente caso, contudo, data venia, a
prova pericial técnica mostra-se desnecessária.
Sendo certo que a ré deixou de contestar a
demanda (fl. 257, dos autos de origem), há incidência dos efeitos da
revelia, mormente a presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pelas autoras (art. 344, do CPC).
Veja-se, ainda, que o presente caso não se
enquadra em qualquer das hipóteses de afastamento da presunção de
veracidade estabelecidas nos incisos de I a IV do art. 345 do mesmo
Codex.
De fato, os elementos que foram produzidos
ao longo do processo corroboram a presunção de veracidade das
alegações de contrafação.

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Como consta do auto de apreensão e
depósito foram apreendidas duas capas para celular com a marca
(nominativa e mista) Rip Curl, registrada pelas autoras (fl. 242, dos
autos principais).
Anoto que as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal já decidiram pela desnecessidade, em
determinados casos, de realização de prova pericial para verificação
de contrafação:
“PROVA. Ação cominatória c.c. perdas e danos. Alegada violação de
marca e prática de concorrência desleal, decorrente do nome
comercial da ré em comparação com a marca registrada pela autora.
Confusão nos consumidores. Determinação de realização de perícia.
Desnecessidade. O art. 130 do CPC atribui ao julgador a
discricionariedade para determinar, mesmo de ofício, a realização de
provas a formar seu convencimento. Análise, contudo, que dispensa
conhecimento técnico. Análise visual comparativa entre a marca da
autora e o nome comercial da ré. Necessidade de perícia apenas, e
eventualmente, para o caso de liquidação das perdas e danos, caso
procedente
a
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido”
(AI 2123681-85.2014.8.26.0000, TEIXEIRA LEITE; grifei).
“Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos
morais
Importação de produtos contrafeitos
Apreensão pela
autoridade alfandegária
Bolsas e acessórios das marcas Louis
Vuitton e Chanel
Cerceamento de defesa inocorrente

Desnecessidade de perícia técnica judicial para comprovar a
contrafação Falsificação grosseira Dano moral que se verifica 'in
re ipsa' Vulgarização das marcas Precedentes jurisprudenciais

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Dano moral bem avaliado
Sentença de procedência mantida

Recurso desprovido” (Ap. 1033835-65.2014.8.26.0100, MAURÍCIO
PESSOA; grifei).
Ainda, de minha relatoria, em adição aos
recursos anteriormente citados, ver Ap. 0001879-62.2010.8.26.0076.
Portanto, reformo, como dito, a decisão
agravada, para que, na baixa dos autos à origem, sem a realização de
perícia, seja retomado o curso do processo, até a prolação de sentença.
DISPOSITIVO.
Dou
provimento
ao
recurso,
com
determinação.
Consideram-se
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
tratados,
implícita
ou
expressamente, no julgamento. Na hipótese, todavia, de apresentação,
ainda assim, de embargos de declaração, ficam as partes intimadas a
manifestar, no próprio recurso, eventual oposição ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator