Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-47.2018.8.26.0157
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. Competência da Justiça Estadual x Federal. A alegação de nulidade de registro junto ao INPI deve ser dirimida perante a Justiça Federal, com a participação obrigatória do INPI. (tema 950). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. Competência da Justiça Estadual x Federal. A alegação de nulidade de registro junto ao INPI deve ser dirimida perante a Justiça Federal, com a participação obrigatória do INPI. (tema 950). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000299-47.2018.8.26.0157/50001,
da
Comarca
de
Cubatão, em que é agravante TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA,
é agravado TERRACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo Interno Cível no 1000299-47.2018.8.26.0157/50001 - Voto no
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AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000299-47.2018.8.26.0157/50001
COMARCA: CUBATÃO (2a VARA)
AGRAVANTE: TERRACOM CONSTRUÇOES LTDA
AGRAVADO: TERRACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
VOTO No 36.881
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INTELECTUAL. Competência da Justiça Estadual x
Federal. A alegação de nulidade de registro junto
ao INPI deve ser dirimida perante a Justiça
Federal, com a participação obrigatória do INPI.
(tema 950). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido no E.
STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais,
no mais, impertinentes a esta via recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão que, em
demanda
cominatória,
negou
seguimento
a
Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.527.232/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega o
cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso especial. Sustenta a incompetência da justiça
estadual para julgar o feito e a violação aos arts.
173 e 175 da Lei 9297/96 e art. 1022 do CPC e a

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Agravo Interno Cível no 1000299-47.2018.8.26.0157/50001 - Voto no
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interpretação equivocada do precedente repetitivo.
Destaca que houve errônea análise comparativa entre as
marcas da agravante e da agravada e do exame de
afinidade
mercadológica.
Aponta
aproveitamento
parasitário e concorrência desleal. Sustenta violação
dos direitos de propriedade intelectual e seu direito
de proteção à marca concedida.
Aduz o cabimento da indenização pelos danos morais e
materiais sofridos. Assinala, de resto, violação aos
arts. 2°, III, 122, 123, I, 124, XIX, 129, 130, III
195, III e IV, 207, 210 da Lei no 9.279/96; art. 8o da
Convenção da União de Paris e arts. 186, 187 e 927 do
CC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal
de
Justiça
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

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nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.527.232/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que “as questões acerca do trade dress (conjunto-
imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras
demandas afins, por não envolver registro no INPI e
cuidando de ação judicial entre particulares, é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já
que não afeta interesse institucional da autarquia
federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em
ação
de
nulidade de registro de marca, com a
participação do INPI, impor ao titular a abstenção do
uso, inclusive no tocante à tutela provisória”.
Confira-se a fls. 905/909.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 782/792) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela competência da
Justiça Estadual para dirimir a lide.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Apreciada, desde logo, a questão preliminar levantada
pela recorrente, sua rejeição é de rigor, não estando

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caracterizada a violação de competência absoluta
conferida à Justiça federal, eis que não ocorreu, de
maneira alguma, uma declaração incidental do registro
da marca 'Terracon' e não é identificada afronta ao
artigo 109, inciso I da Constituição da República,
analisadas, isso sim, as defesas formuladas pela parte
recorrida. A recorrente confere uma interpretação
equivocada a julgado proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (Resp 1.132.449/PR, 3a T., rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 13.3.2012), divorciada, até
mesmo, da fundamentação adotada. Ora, o precedente
colacionado
reconhece
a
impossibilidade
de
reconhecimento incidental da nulidade do registro
vigente junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial
(INPI)
pelo
Juízo
Estadual,
dada
a
competência
absoluta
da
Justiça
Federal
para
a
propositura de ação objetivando a declaração da
nulidade; porém, há uma ressalva expressa quanto à
possibilidade do exercício de defesa do réu em ação
inibitória não havendo obstáculo para que a Justiça
Estadual possa analisar a efetiva e concreta violação
da propriedade industrial, considerada a conformação
específica de uma determinada marca e a posição
assumida por quem tem contra si imputada prática
dotada de ilicitude, estabelecido um litígio entre
particulares, sem envolvimento do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI). Esta conformação
ressalvada
no
precedente
está
presente
no
caso
concreto, com a argumentação da recorrente não pode

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ser acolhida e, rejeitada a preliminar, passa-se ao
exame do mérito da causa” (fls. 786/787).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
violação aos arts. 173 e 175 da Lei 9297/96 e art.
1022 do CPC, buscam a prevalência de tese já rejeitada
no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
De resto, o inconformismo atinente ao
equívoco na análise comparativa entre as marcas e
exame
de
afinidade
mercadológica,
concorrência
desleal,
violação
da
propriedade
intelectual,
ocorrência de danos morais e materiais e violação aos
arts. 2°, III, 122, 123, I, 124, XIX, 129, 130, III
195, III e IV, 207, 210 da Lei no 9.279/96; art. 8o da
Convenção da União de Paris e arts. 186, 187 e 927 do
CC, desafiava a interposição de Agravo contra Decisão
Denegatória de Recurso Especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo

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Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
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