Tribunal: TJSP
Processo: 1076967-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 1022 do NCPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1076967-36.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante V T DE ARAUJO FILHO MOTOCICLETAS, são embargados
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e BMW DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 1076967-36.2018.8.26.0100/50000
Embargante: VT de Araújo Filho Motocicletas
Embargadas: BMW do Brasil Ltda. e outros
Votos n. 18.419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Requisitos do art. 1022 do NCPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 451/457, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao das autoras.
Segundo a embargante, o acórdão é omisso
quanto à inexistência da licença de uso da BMW do Brasil. Não basta uma
simples alegação da Embargada BMW de que existe uma licença de uso
da marca exclusiva da Bayerische, pois esta simples alegação não dispõe
de prova que demonstre sua veracidade. O acórdão também é omisso
quanto à abstenção de uso de produtos contrafeitos e não de produtos
fabricados pela embargada Bayerische.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade.
O acórdão é claro e suas conclusões devem ser
mantidas. De fato, diferentemente do que defendeu a embargante no
seu recurso, o provimento parcial da apelação das embargadas era
mesmo de rigor.
Por primeiro, correto o acolhimento da tese de
legitimidade da BMW do Brasil, especialmente porque inegável que a
coautora é detentora da licença de uso e comercialização da marca

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BMW. Assim, como detentora da licença de uso, o licenciado pode sim
defender os seus próprios direitos decorrentes do ato ilícito praticado
pelo réu que a atinge. Com efeito, o art. 139 da Lei n. 9.279/96, nesse
particular, é expresso: “O titular de registro ou o depositante de pedido
de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem
prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as
especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou
serviços”. E o parágrafo único completa: “ O licenciado poderá ser
investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca,
sem prejuízo dos seus próprios direitos”.
Força repetir a lição doutrinaria exposta no
acórdão: “[...] O cessionário também tem direito de ação para proteger o
uso exclusivo da marca, mesmo que o contrato de cessão ainda não tenha
sido averbado perante o INPI. A demora na averbação do contrato não
pode deixar impune a contrafação, de modo que "a falta de registro da
transferência não impede que o cessionário defensa seu direito ao uso
exclusivo da marca". A ação pode ser proposta de forma isolada ou em
conjunto com o licenciado ou distribuidor local. O litisconsórcio ativo
com uma empresa nacional dispensa o autor estrangeiro de prestar a
caução prevista no art. 83 do CPC, caso não haja tratado de cooperação
judiciária que o isente dessa obrigação. O licenciado pode ser investido
de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade de legitimado
extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo
único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado
ordinário, mas nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser
fundamentada no registro de marca pertencente ao licenciante, mas na
concorrência desleal sofrida pelo licenciado (desvio desleal de clientela)”
(MARCAS, Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2016, pp. 273/274; cf STJ, REsp n. 1.029.898-SP, 4a
Turma, j. 22-08-2017, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).
É verdade que a embargante impugnou o
acórdão dizendo que ele teria sido omisso, pois não observou que a
sentença fora esclarecida de que a proibição ficou restrita à
comercialização de produtos contrafeitos e não para abster de
comercializar produtos identificados por tais marcas. Ledo engano. O
acórdão alterou a sentença em dois pontos: a) legitimidade da BMW do
Brasil; b) fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da
obrigação. Não existe nada no acórdão dizendo que a embargante ficou

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proibida de comercializar produtos adquiridos da própria BMW, ou seja,
lícitos, genuínos e autênticos.
De tudo que foi exposto, o que a embargante
realmente pretende é a modificação, por vias transversas, do resultado
do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê
instrumentos processuais próprios para isso.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se admite venha esse
recurso, “com desvio de sua específica função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica