Tribunal: TJSP
Processo: 1065228-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Propriedade industrial. Ação cominatória proposta por Banco Safra e Sparwood International Holding Limited visando a que as rés se abstenham de utilizar as marcas "Safra" e "Safra Ville", a denominação social "Safra Supermercado Ltda." e nomes de domínio derivados das referidas marcas. Sentença de procedência apenas em relação ao signo distintivo "Safra Ville". Apelações de ambas as

Ementa:
Propriedade industrial. Ação cominatória proposta por Banco Safra e Sparwood International Holding Limited visando a que as rés se abstenham de utilizar as marcas "Safra" e "Safra Ville", a denominação social "Safra Supermercado Ltda." e nomes de domínio derivados das referidas marcas. Sentença de procedência apenas em relação ao signo distintivo "Safra Ville". Apelações de ambas as partes.

Prescrição inocorrente. O prazo prescricional, em ações envolvendo direito marcário, se renova enquanto perdurar a apontada ilicitude. "Como cada venda de produto contrafeito é um ato individualizado e destacável do conjunto das demais operações, o prazo prescricional não deve ser contado do início da comercialização, nem da última venda, mas de cada operação isoladamente considerada. O cômputo da prescrição a partir de cada ato isolado é corroborado pelo entendimento de que 'os crimes contra a propriedade industrial não são permanentes, mas de ação múltipla, com caráter de iteração e não de permanência, cujo somatório implica habitualidade'" (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT).

Marca "Safra". Longo período de convivência pacífica entre as partes, tendo as autoras inequívoco conhecimento do uso do signo pelas rés por ao menos 15 anos antes do ajuizamento da ação. Ausente risco de confunsão, ademais, pelo critério da especialidade, já que atuam as partes em mercados distintos (as autoras, no mercado financeiro, e, as rés, como supermercados vocacionado a público de baixo poder aquisitivo). Aplicação do princípio "first come, first served" quanto ao nome de domínio. Igualmente permitido o uso da denominação social "Safra Supermercado Ltda.", cujo acréscimo "Supermercado" é suficiente para diferenciação em relação às autoras.

Marca "Safra Ville". Utilização, pelas rés, para emissão de cartões de crédito a seus clientes no supermercado. Atuação que se aproxima indevidamente das atividades desenvolvidas pelas autoras, com marcas registradas perante o INPI. O potencial de confusão marcária também justifica o cancelamento do nome de domínio criado a partir do mesmo signo.

Manutenção parcial da sentença apelada, majorando-se apenas o valor dos danos morais fixados em primeira instância, acolhido o pedido das autoras, que é razoável e proporcional. Condenação em danos materiais e morais que, em casos de direito marcário, se dá "in re ipsa".

Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação das rés desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1065228-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
BANCO
SAFRA
S/A
e
SPARWOOD
INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, são apelados/apelantes
SAFRA
SUPERMERCADOS
LTDA,
GK
KORDOUTIS
SUPERMERCADO LTDA. e PEKA KORDOUTIS SUPERMERCADO
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso das autoras e negaram
provimento ao das rés, V.U. Sustentou oralmente o Dr. Claudio Roberto
Barbosa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente
sem
voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1065228-66.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22.173 ACC - 2/25
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1065228-66.2018.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
1a Vara Empresarial e de Conflitos
Relacionados à Arbitragem do Foro Central
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Apelantes/Apeladas:
Banco Safra S. A. e Sparwood International
Holding Limited
Apelantes/Apeladas:
Safra Supermercado Ltda., GK Kordoutis
Supermercado Ltda. e Peka Kordoutis Supermercado
Ltda.
VOTO No 22.173
Propriedade industrial. Ação cominatória
proposta por Banco Safra e Sparwood
International Holding Limited visando a
que as rés se abstenham de utilizar as
marcas
“Safra”
e
“Safra
Ville”,
a
denominação social “Safra Supermercado
Ltda.” e nomes de domínio derivados das
referidas marcas. Sentença de procedência
apenas em relação ao signo distintivo
“Safra Ville”. Apelações de ambas as
partes.
Prescrição
inocorrente.
O
prazo
prescricional, em ações envolvendo direito
marcário, se renova enquanto perdurar a
apontada ilicitude. “Como cada venda de
produto
contrafeito
é
um
ato
individualizado e destacável do conjunto
das demais operações, o prazo prescricional

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não deve ser contado do início da
comercialização, nem da última venda, mas
de
cada
operação
isoladamente
considerada. O cômputo da prescrição a
partir de cada ato isolado é corroborado
pelo entendimento de que 'os crimes contra
a
propriedade
industrial
não
são
permanentes, mas de ação múltipla, com
caráter de iteração e não de permanência,
cujo somatório implica habitualidade'”
(LÉLIO DENICOLI SCHMIDT).
Marca
“Safra”.
Longo
período
de
convivência pacífica entre as partes, tendo
as autoras inequívoco conhecimento do uso
do signo pelas rés por ao menos 15 anos
antes do ajuizamento da ação. Ausente
risco de confunsão, ademais, pelo critério
da especialidade, já que atuam as partes em
mercados distintos (as autoras, no mercado
financeiro, e, as rés, como supermercados
vocacionado a público de baixo poder
aquisitivo). Aplicação do princípio “first
come, first served” quanto ao nome de
domínio. Igualmente permitido o uso da
denominação social “Safra Supermercado
Ltda.”, cujo acréscimo “Supermercado” é
suficiente para diferenciação em relação às
autoras.
Marca “Safra Ville”. Utilização, pelas rés,
para emissão de cartões de crédito a seus
clientes no supermercado. Atuação que se
aproxima indevidamente das atividades
desenvolvidas pelas autoras, com marcas
registradas perante o INPI. O potencial de
confusão marcária também justifica o
cancelamento do nome de domínio criado a
partir do mesmo signo.

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Manutenção parcial da sentença apelada,
majorando-se apenas o valor dos danos
morais fixados em primeira instância,
acolhido o pedido das autoras, que é
razoável e proporcional. Condenação em
danos materiais e morais que, em casos de
direito marcário, se dá “in re ipsa”.
Apelação
das
autoras
parcialmente
provida. Apelação das rés desprovida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação cominatória (abstenção de
uso de marca Safra) ajuizada por Banco Safra S. A. e Sparwood
International Holding Limited contra Safra Supermercado Ltda., GK
Kordoutis Supermercado Ltda. e Peka Kordoutis Supermercado Ltda.,
julgada parcialmente procedente por sentença que se lê a fls. 635/640,
que porta o seguinte relatório:
“Vistos.
BANCO SAFRA S.A. e SPARWOOD INTERNATIONAL
HOLDING LIMITED ajuizaram a presente 'ação ordinária de
anulação de nome empresarial cc. pedido de abstenção de uso de
marca e indenização' em face SAFRA SUPERMERCADO LTDA.,
GK
KORDOUTIS
SUPERMERCADO
LTDA.
e
PEKA
KORDOUTIS SUPERMERCADO LTDA.
Alega, a parte autora, haver comunicado extrajudicialmente as rés,
para que se abstivessem de utilizar a marca 'SAFRA' em seus

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estabelecimentos, porquanto a segunda requerente seria sua titular,
não havendo lhes outorgado seu uso.
Aponta a existência de indeferimento, perante o INPI, à concessão de
titularidade da marca SAFRA em favor das demandadas, justamente
pela anterioridade dos registros da referida marca, pelas requerentes.
Diante de tais fatos, pleiteiam, as autoras, a anulação da inscrição do
nome empresarial da ré SAFRA SUPERMERCADO LTDA., perante
a JUCESP, bem como a imposição, às rés, de absterem-se de usar a
marca SAFRA em seus estabelecimentos, condenando-as a indenizar
por danos materiais e morais. Requereram, também, o cancelamento
do registro dos nomes de domínio de sítios eletrônicos das requeridas,
incluindo-se, ao fim, a condenação nos consectários legais.
Devidamente citadas, as rés contestaram o feito, aduzindo,
preliminarmente, pela existência de prejudicialidade externa e
prescrição da pretensão de anulação do nome empresarial. No mérito,
afirmam inexistirem motivos para que sua identidade empresarial seja
reprimida pela da parte autora, mesmo que considerada a
anterioridade do registro por distinção das atividades exercidas.
Quanto ao uso da marca SAFRA, segue na mesma esteira, qual seja,
atuação em ramos distintos. Pleiteiam a total improcedência da ação,
com a condenação das requerentes nas custas processuais e
honorários de advogado.
Réplica às fls. 620/634.
É o relatório.” (fls. 635/636).
O Magistrado afastou o argumento das rés a
respeito da prescrição. Quanto ao nome empresarial, porque “o art.

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1.167 do Código Civil dispõe caber ao prejudicado, a qualquer
tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com
violação da lei ou do contrato”. Quanto à marca, por ser sua violação
“ato contínuo, devendo a norma do art. 205 do Código Civil ser
interpretada nesse contexto, qual seja, da renovação constante da
pretensão porquanto perdurar a prática do ilícito” (fl. 637).
A seguir, considerou não haver infração
quanto ao nome empresarial da primeira ré, Safra Supermercado
Ltda., à luz do art. 1.163 do Código Civil que dispõe que “[s]e o
empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá
acrescentar designação que o distinga” (fl. 638).
Em relação à marca, ponderou, inicialmente:
“[d]o que consta dos autos, a parte autora não comprovou que à
marca 'SAFRA' foi conferida registo de reconhecimento de marca de
alto renome, nos termos do art. 125, da Lei de Propriedade
Industrial. Portanto, não se aplicaria, a ela, a proteção especial em
todos os ramos de atividade” (fl. 639).
E concluiu que a partir “da análise dos
registros de concessão de titularidade à parte autora sobre a marca
'SAFRA', todas nominais e voltadas ao mercado financeiro, forçoso
reconhecer a inexistência de violação, por parte das requeridas, da
marca em questão, com exceção da marca registrada sob o no
800170035248, que protege o nominativo 'SAFRA' para serviços de
cartão de crédito” (fl. 639).

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Diferentemente,
a
ação
foi
julgada
procedente no capítulo referente à marca empregada no cartão de
crédito das rés:
“... através da análise dos registros de concessão de titularidade à parte
autora sobre a marca "SAFRA", todas nominais e voltadas ao
mercado financeiro, forçoso reconhecer a inexistência de violação,
por parte das requeridas, da marca em questão, com exceção da
marca registrada sob o no 800170035248, que protege o nominativo
"SAFRA" para serviços de cartão de crédito.
Com efeito, porquanto violada a marca "SAFRA", pela parte ré, com
a comercialização de cartão de crédito utilizando-se do respectivo
nominativo, temos por caracterizado o dano moral in re ipsa. Isso
porque, da simples violação da propriedade industrial alheia presume-
se o prejuízo extrapatrimonial. Assim, considerando-se a qualidade
das partes, fixo a monta de R$10.000,00 a título de danos morais, por
entender tal quantia como razoável e proporcional (binômio
reparação/punição).
Ainda, nos termos do art. 208, da Lei 9.279/96, cabe aos requerentes
a indenização pelos danos materiais (lucros cessantes), referentes aos
benefícios que teriam auferido se a violação em tela não tivesse
ocorrido. Eventuais valores a título de danos materiais serão fixados
em liquidação de sentença, observando-se que a parte autora requereu
expressamente a aplicação do art. 210, inciso III, do mesmo Diploma
Legal.” (fl. 639).
Fixaram-se, por isso, danos morais a serem
pagos pelas rés no montante de R$ 10.000,00, certo que “[e]ventuais

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valores a título de danos materiais serão fixados em liquidação de
sentença, observando-se que a parte autora requereu expressamente
a aplicação do art. 210, inciso III” [da Lei de Propriedade Industrial] (fl.
640).
Finalizando, deu-se por “prejudicado o
pedido
para
cancelamento
do
domínio
de
internet
<safrasupermercados.com.br>, pois inexistente violação à marca”.
Por outro lado, porém, determinou-se “o cancelamento do domínio
<safraville.com.br>, referente ao cartão de crédito da parte ré”.
Reciprocamente sucumbentes, as partes
foram condenadas a arcar com “as custas e despesas processuais já
despendidas” e “honorários de advogado em 10% sobre o valor da
condenação, sendo 5% a favor dos patronos dos autores e 5% em
favor dos patronos dos réus” (fl. 640).
A fls. 644/663 apelam as autoras.
Aduzem, em síntese, que (a) a primeira delas
utiliza o nome empresarial Banco Safra S. A. desde 17/11/1972; (b) a
proteção do nome deve ser “ainda mais contundente quando
incorpora o patronímico do(s) fundador(es) sócio(s) e diretor(es)”
(fl. 648); (c) sua marca Safra “é protegida na classe 35, a qual cobre
também os serviços de consultoria e comércio em geral” (fl. 651); (d)
sua marca é notoriamente conhecida (art. 126 da Lei de Propriedade
Industrial); (e) o registro da marca Safra das rés foi indeferido pelo

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INPI baseado na anterioridade de seu registro; (f) em registro público
de incorporação societária, as rés se autointitularam “Grupo Safra”;
(g) são elas, apelantes, “amplamente conhecidas no ramo de
supermercados e comércio varejista” (fl. 656) e participam há 20
anos das feiras de exposição da Associação Paulista de
Supermercados; (h) o valor dos danos morais deve ser fixado, no
mínimo, em R$ 30.000,00.
Apelam também as rés a fls. 666/722.
Resumidamente, alegam: (a) estão prescritos
os pedidos das autoras; (b) utilizam a denominação e signo distintivo
Safra desde 1991 no comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios; (c) utilizam a marca
Safra Ville desde 2013; (d) esta ação foi ajuizada apenas em
21/6/2018; (e) o cartão de crédito Safra Ville é “um cartão de loja”,
pelo qual o consumidor “é premiado por sua fidelidade, recebendo
promoções e descontos, sendo-lhe permitido postergar o pagamento
de uma compra para o dia do vencimento do cartão” e “não se
confunde com os cartões oferecidos pelos bancos, que são mistos e
permitem compra em qualquer estabelecimento afiliado à bandeira”
(fl. 683); (f) não há prova de que tenha havido confusão entre os
consumidores; (g) “[e]nquanto os clientes das apeladas são pessoas
físicas e jurídicas integrantes da denominada classe 'A' (...), os
clientes das apelantes [são] pessoas de baixa renda, com pouca ou
nenhuma formação escolar, residentes na periferia” (fl. 686); (h) a
expressão “safra”, de uso comum na língua portuguesa, é registrada

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como marca por diversas empresas no INPI de setores como o
alimentício e agrícola; (i) as autoras tinham ciência de seu uso da
marca Safra ao menos há 27 anos, dado que mantêm conta corrente
no próprio Banco Safra, evidenciando abusividade, má-fé e
comportamento contraditório no ajuizamento desta ação; (j) “a
observação do instituto da 'supressio' deve integrar o julgado” (fl.
710); (l) o nome de domínio segue a regra de first come first served,
de modo que, no máximo, pode-se determinar sua não vinculação ao
cartão de crédito Safra Ville, mas não sua exclusão.
Contrarrazões das autoras a fls. 760/779, na
qual rechaçam os argumentos das rés mediante reiteração do que
aduziram em seu próprio recurso.
Contrarrazões das rés a fls. 780/846,
reforçando seu argumento pela evidente diferenciação entre os setores
de atuação das partes.
Opõem-se as rés ao julgamento virtual à fl.
852.
À fl. 857 as partes pediram em conjunto a
suspensão do processo, o que deferi, por 45 dias (fl. 858). Novo
pedido à fl. 861, deferido pelo mesmo prazo (fl. 863). Idem à fl. 867,
deferido pelo mesmo prazo (fl. 868). À fl. 871, pediu-se nova
suspensão ainda, agora por 90 dias; deferida (fl. 873).

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A fls. 877/882 as autoras apresentam fato
novo, indicando que dois dos estabelecimentos das rés em São Paulo
(nos bairros de Jardim Ana Lucia e Jardim Malia) deixaram de usar a
marca Safra, “o que leva a crer que a Ré Safra Supermercados
anuiu, ainda que tacitamente”, com sua pretensão.
As rés se manifestaram a fls. 899/905,
afirmando que não abandonaram a marca; seguem-na utilizando na
internet.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Rejeito a preliminar de prescrição. Em
situações envolvendo direito marcário, o prazo para ajuizamento da
ação renova-se enquanto perdurar a ilicitude.
A respeito, escreve LÉLIO DENICOLI
SCHMIDT:
“Ao analisar o tema por ocasião do julgamento do REsp
1.320.842/PR, o STJ concluiu que a prescrição não se completa
enquanto perdurar a ilicitude, pois o prazo se renova diariamente.
Caio Mário da Silva Pereira também considera que 'se a violação do
direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam
encadeadamente, a prescrição corre a contar do último deles', mas

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Apelação Cível no 1065228-66.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22.173 ACC - 12/25
ressalta que 'se cada ato dá direito a uma ação independente, a
prescrição alcança cada um, destacadamente'.
Como cada venda de produto contrafeito é um ato individualizado e
destacável do conjunto das demais operações, o prazo prescricional
não deve ser contado do início da comercialização, nem da última
venda, mas de cada operação isoladamente considerada. O cômputo
da prescrição a partir de cada ato isolado é corroborado pelo
entendimento de que 'os crimes contra a propriedade industrial não
são permanentes, mas de ação múltipla, com caráter de iteração e não
de permanência, cujo somatório implica habitualidade'.” (Marcas:
Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2a ed., págs.
304/305).
Colho também os seguintes precedentes das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. TRADE DRESS.
'Drogalis' e 'Drogal'. Concorrência desleal. Tutela inibitória.
Reparação por danos materiais. Prescrição. A marca impugnada pela
autora continua a ser utilizada pela ré, o que gera nova pretensão a
cada violação cometida. Nestas condições, não se consumou a
prescrição. (...)” (Ap. 1015486-91.2015.8.26.0451, ALEXANDRE
MARCONDES).
“Apelação. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios.
Marca. Nome empresarial. Uso indevido. Concorrência desleal.
Preliminar de mérito. Prescrição afastada. Reiteração da prática do ato
infracional que implica reabertura da fluência do prazo prescricional.
(...)” (Ap. 1022416-82.2013.8.26.0100; HAMID BDINE).

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Prosseguindo
ao
mérito,
mantenho
essencialmente a sentença recorrida, convencido de que (a) não houve
ilicitude no uso da marca Safra pelas rés; (b) é igualmente lícito o uso
da denominação social Safra Supermercados Ltda. e também (c) do
nome de domínio www.safrasupermercados.com.br; (d) foi, porém,
violado o direito das autoras mediante uso do signo distintivo Safra
Ville para emissão de cartões de crédito; (e) a violação se estende ao
domínio www.safraville.com.br.
Altero o decisum apenas para, pelos motivos
expostos ao final deste voto, majorar o valor dos danos morais nele
fixados.
Quanto
à
marca
Safra,
pondere-se,
inicialmente, que para aferição de eventual colidência devem-se
analisar critérios de territorialidade, anterioridade e especificidade.
Assim, no STJ, de segura relatoria:
“A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista
como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei
no 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser
dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade,
subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos
preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é
dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei no 5.772/71, consagradores do
princípio da especificidade. Precedentes.

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Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre
denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério
da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois
princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da
territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e
(ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória',
segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo
de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar
erro, dúvida ou confusão entre os usuários.” (REsp 1.204.488,
NANCY ANDRIGHI; grifei).
Quanto à territorialidade, as autoras atuam
não apenas no Brasil, mas também internacionalmente, enquanto as
rés operam em território brasileiro (por lojas físicas no Estado de São
Paulo, mas também na internet, em que não se aplicam as antigas
barreiras territoriais). À luz deste critério específico, há, portanto,
colidência em desfavor das rés.
O critério de antiguidade, em princípio,
também abonaria a posição das autoras, que registraram sua primeira
marca nominativa no INPI em 1966 (fl. 83), enquanto a parte ré não
possui marca registrada, mas atua como Safra inclusive em sua
denominação social desde sua constituição em 1991 (fl. 303).
Aí há de se destacar, porém, o extenso
período pelo qual as partes conviveram pacificamente. Ora, é certo
que as autoras tinham ciência do uso do signo Safra pelas rés ao

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menos desde 1999 (ano em que as partes chegaram a trocar
notificações extrajudiciais a respeito, fls. 68/79), porém quedaram-se
silentes por quinze anos, tendo enviado nova notificação extrajudicial
apenas em 2015 (fls. 80/86).
Diante de situação semelhante, já julgou esta
1a Câmara Reservada, sob a relatoria do ilustre Desembargador
ALEXANDRE LAZZARINI:
“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
PROIBIÇÃO
DO
RÉU
DE
UTILIZAR A MARCA 'PRÍMULA' FORA DE SUA ÁREA
GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA,
TITULAR DO REGISTRO DE MARCA MISTA. HIPÓTESE DE
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA
DEIXAR CLARA A PROIBIÇÃO DO RÉU DE UTILIZAR A
MARCA OU EXPRESSÃO 'PRÍMULA' FORA DO MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PIRES/SP, INCLUSIVE EM VENDAS PELA
INTERNET. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AUTORA PELA
CONTINUIDADE DO USO DA EXPRESSÃO COMO NOME
FANTASIA
DO
ESTABELECIMENTO
EM
RIBEIRÃO
PIRES/SP. CONVIVÊNCIA COM A AUTORA DESDE 1998,
ANTES DO EFETIVO REGISTRO DA MARCA. AUTORA
LOCALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG, E QUE TINHA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À EXISTÊNCIA DO RÉU
DESDE 2006. DEMANDA PROPOSTA EM 2018. ELEMENTO
NOMINATIVO COM BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS A SEREM
INDENIZADOS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE

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Apelação Cível no 1065228-66.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22.173 ACC - 16/25
PROVIDA.” (Ap. 1002287-29.2018.8.26.0505, ALEXANDRE
LAZZARINI; grifei)
Prosseguindo e indo ao último critério, a
especificidade diz com a proteção da marca relativamente ao tipo de
produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro,
dúvida ou confusão entre os usuários.
Foram registradas pelas autoras marcas nas
seguintes classes (na numeração dos autos de origem): (a)
publicidade
e
propaganda,
Safra
Report
e
www.safrainvestimentos.com.br, fls. 185 e 190; (b) serviços
financeiros, Grupo Safra, fl. 187; (c) fundos de investimentos, Safra
Allocation e Safra Strategy, fls. 188 e 189; (d) serviços bancários e
de crédito, eSafra, Safra Bank e Safra, fls. 191, 200 e 201; (e)
análise financeira, Safra, fl. 198; (f) serviços correlatos das atividades
financeiras, Safra, fl. 199; (g) serviços bancários e de crédito, Safra
Internet Banking e Safra Bank, fls. 193 e 194; (h) atividades
financeiras, Banco Safra, fl. 195; (i) serviços de cartão de crédito,
Safra Digital Banking, fl. 196; e (j) serviços de captação de
poupança, Safra, fl. 197.
Nenhuma delas, como se vê, tem qualquer
relação com a área de atuação das rés, que formam rede de
supermercados voltada a consumidores de baixo poder aquisitivo.
E nem se diga que seria aplicável a norma do

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art. 125 da Lei de Propriedade Industrial à marca Safra (“À marca
registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada
proteção especial, em todos os ramos de atividade.”).
A começar porque sequer há reconhecimento
de notoriedade pelo INPI, haja vista a extensa lista de marcas
registradas na autarquia para comércio alimentício ou agropecuário (a
fls. 93/95: Boa Safra Alimentos, Big Safra, Via Safra, Disafra etc.).
E, ainda que assim não fosse, caberia ir aos
apontamentos de DENIS BORGES BARBOSA a respeito da
aplicação do art. 125 da L.P.I., apresentados em sua tese de
doutorado:
“A aplicação atual da norma correspondente, como segue a prática do
INPI, simplesmente veda o registro de qualquer marca, em qualquer
classe, que colidir com aquela declarada, incidentalmente, como de
alto renome. E o fará, independentemente de possibilidade de
confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação
da marca.
Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio
constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na
extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de
confusão quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um
uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como
impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da
do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem
prejuízo para a reputação.

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Note-se que não é essa a posição de sistemas jurídicos mais
responsáveis. A Suprema Corte norte-americana, no caso Victoria
Secret, em 2003 decidiu que é necessária prova cabal de diluição, não
bastando nem perigo de iminente lesão.” (O Fator Semiológico na
Construção do Signo Marcário, pág. 145).
Prosseguindo, igualmente não há que se
penalizar
o
uso
do
nome
de
domínio
www.safrasupermercados.com.br. Seu uso pelas rés é abonado pelo
princípio first come, first served, que vigora quanto a nomes de
domínio.
Além do que, não é razoável a afirmação de
possibilidade de confusão entre as marcas, data venia.
A respeito, no STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
MARCA.
DIREITO
DE
EXCLUSIVIDADE.
VIOLAÇÃO.
NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONFUSÃO.
CANCELAMENTO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS
PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
(...)
3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora,
quanto aos nomes de domínio, o princípio 'first come, first served',
segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro
requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê

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Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto
à eventual colidência com marcas ou nomes empresarias previamente
concedidos a terceiros.
4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar
de o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico
nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de
sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome
de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser
acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que
precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir
pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela
responsabilização do infrator.
5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática
de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos
consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.
6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes
de domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram
registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de
domínio impugnado (www.decolando.com.br).
7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de
atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto
pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a marca e os
nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para
causar confusão no público consumidor circunstância reconhecida
pelos juízos de origem
o que impõe seu cancelamento.
8. Para a jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida
de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão,

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não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores
específicos.
9. Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da
sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua página na internet e no seu
estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado
por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.
10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por
danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença)
e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se
constatar a violação de marca, independentemente de comprovação
concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso
indevido.” (REsp 1.804.035, NANCY ANDRIGHI; grifei).
Quanto
à
denominação
social
Safra
Supermercado Ltda., igualmente, não se verifica ilícito.
Dispõe o § único do art. 1.163 do Código
Civil que “[s]e o empresário tiver nome idêntico ao de outros já
inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga”.
Comentando o artigo, MARCELO FORTES
BARBOSA pondera que “[o] empresário individual ou a sociedade
empresária, seja qual for, deve ostentar um nome diferenciado com
respeito a qualquer outra pessoa enquadrada na mesma categoria
jurídica dos sujeitos de direito que organizam e mantêm, atividade
profissional consistente na produção ou circulação de bens ou
serviços destinados ao mercado”, certo que, “[p]ersistente uma

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coincidência entre dois nomes, conforme a ordem de precedência do
registro, o mais novo deve sofrer um acréscimo, consistente em nova
designação. Essa menção, prevista no parágrafo único, por mínima
que seja, deve possibilitar completa individualização e evitar, assim a
confusão entre o titular da firma ou denominação, ou qualquer outro
empresário” (Código Civil Comentado, obra coletiva, Manole, 9a ed.,
pág. 1.057; grifei).
E, como ponderou o MM. Juízo a quo, a
denominação da parte ré sofre acréscimo em relação às da parte
autora, isto é, a palavra “Supermercado”, que evita qualquer tipo de
confusão por terceiros.
A outra conclusão, todavia, se chega, em
relação ao uso da expressão “Safra Ville” como marca e nome de
domínio.
Sob o ponto de vista marcário, ainda que
destinado apenas ao público alvo de seus próprios supermercados, o
oferecimento de cartões de crédito pelas rés (fls. 66/67) observado o
princípio da especialidade
aproxima-se indevidamente das
atividades desenvolvidas pelas autoras, que, como visto, têm marcas
registradas especificamente para esta finalidade.
Tampouco se verifica, neste caso específico,
a convivência pacífica que se constatou com a marca Safra, já que
Safra Ville é utilizada apenas desde 2013 e esta disputa se iniciou

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extrajudicialmente menos tempo depois, em 2015.
Correta a sentença, pois, devendo ser ser
mantida, igualmente, quanto à determinação de cancelamento do
domínio www.safraville.com.br, pois certamente já está associado,
pelo público consumidor, ao cartão de crédito da marca Safra Ville.
E, como visto no precedente do STJ
mencionado supra, REsp 1.804.035, relatado pela Ministra NANCY
ANDRIGHI: “[t]ratando-se de empresas que atuam no mesmo
segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal
distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome
empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela
recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor
circunstância reconhecida pelos juízos de origem
o que impõe
seu cancelamento.”
Isso posto, como dito, deve, em sua essência,
prevalecer a sentença apelada, condenada a parte ré a abster-se do uso
da marca Safra Ville e do nome de domínio www.safraville.com.br,
indenizando as autoras por danos materiais em valor a ser apurado em
liquidação de sentença conforme o art. 210, III, da Lei de Propriedade
Industrial, pelo indevido uso de tal marca.
Elevo os danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00, valor pretendido pelas
autoras e, em que pese o pequeno porte das empresas rés, cujo capital

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social varia entre R$ 60.000,00 e R$ 100.000,00, razoável e
proporcional, segundo me parece, mormente considerada a função
desestimuladora de novas investidas contra marca alheia, inerente a
este tipo de sanção.
Registro que a condenação em perdas e
danos, materiais e morais, em casos de direito marcário, considera-se
existente in re ipsa:

“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma
do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o
autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a
infração,
a
ação
deve
ser
julgada
procedente.” (GAMA
CERQUEIRA, Tratado de Propriedade Intelectual, 3a ed.,
vol. 2, pág. 1.129).
Como decidiu a preclara Ministra NANCY,
em tema de propriedade industrial, “[o] prejuízo causado prescinde
de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do
direito,
derivando
da
natureza
da
conduta
perpetrada.
A demonstração do dano se confunde com a demonstração da
existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o
montante ser apurado em liquidação de sentença” (STJ,
REsp 1.677.787).
Quanto à sucumbência, mantenho o disposto
na sentença (fl. 640) acerca das custas e despesas processuais.

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E corrijo de ofício, posto que a matéria é de
ordem pública, minuciosamente regulada pelo CPC, a disciplina dos
honorários de advogado.
Aos patronos das autoras serão pagos, pelas
rés, honorários de 20% do valor da condenação apurada em prol de
suas clientes. E aos patronos das rés será, pelas autoras, paga
remuneração profissional de 20% do valor da causa corrigido (fl. 36,
na petição inicial: R$ 60.000,00), inadequado, aqui tomar como base
de cálculo indenização que foi imposta às próprias rés.
Esses honorários, cabentes aos patronos de
uma e outra parte, já contemplam o aumento decorrente do § 11 do
art. 85 do CPC.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento à apelação das
autoras.
Nego provimento à apelação das rés.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

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Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão,
seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão
dos embaraços ao funcionamento do Tribunal devidos à pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator