Tribunal: TJSP
Processo: 1029678-49.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. "A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Demanda cominatória e indenizatória. Prejudicialidade externa com demanda anulatória de registro ajuizada perante a Justiça Federal. Inexistência. "A defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)". Jurisprudência consolidada desta Câmara. Exceção de nulidade da patente. Apesar da redação do art. 56, § 1o, da LPI, não é possível questionar a validade do registro da patente sem ser por meio de demanda própria ajuizada no foro da Justiça Federal, pois a Justiça Estadual não possui competência para se manifestar sobre essa questão. Jurisprudência consolidada do STJ. Patente protegida até mesmo em caso de reprodução parcial. "Para que a contrafação se verifique não é necessário [...] que o modelo patenteado seja reproduzido de modo integral ou copiado servilmente, considerando-se como infração do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a imitação dos característicos do modelo, daquilo que ele tem de essencial e novo". Jurisprudência consolidada desta Câmara. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da violação da patente. Indenização devida. Valores a serem definidos em liquidação de sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Sentença mantida. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029678-49.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MULTIWAY
INDUSTRIA
COMERCIO
E SERVICOS
DE
INFRAESTRUTURA PARA TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA - EPP,
é embargado QT EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 1029678-49.2014.8.26.0100/50000
2/10
3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
Embargos de Declaração n. 1029678-49.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Multiway I. C. e S. de I. para T. e E. Ltda.
Embargada: QT Equipamentos Ltda.
Voto n. 18.129
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade
industrial. Modelo de utilidade. Demanda
cominatória
e
indenizatória.
Prejudicialidade
externa
com
demanda
anulatória de registro ajuizada perante a
Justiça Federal. Inexistência. “A defesa
do direito de propriedade industrial não
pode ser obstada até que sobrevenha
eventual reconhecimento da nulidade do
registro promovido pelo Instituto Nacional
de
Propriedade
Industrial
(INPI)”.
Jurisprudência consolidada desta Câmara.
Exceção de nulidade da patente. Apesar da
redação do art. 56, § 1o, da LPI, não é
possível questionar a validade do registro
da patente sem ser por meio de demanda
própria ajuizada no foro da Justiça
Federal, pois a Justiça Estadual não possui
competência para se manifestar sobre essa
questão. Jurisprudência consolidada do
STJ. Patente protegida até mesmo em
caso de reprodução parcial. “Para que a
contrafação se verifique não é necessário
[...]
que
o
modelo
patenteado
seja
reproduzido de modo integral ou copiado
servilmente,
considerando-se
como
infração do privilégio mesmo a reprodução
parcial ou a imitação dos característicos do
modelo, daquilo que ele tem de essencial e
novo”. Jurisprudência consolidada desta
Câmara.
Perdas
e
danos.
Presunção.

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Decorrência lógica direta da violação da
patente. Indenização devida. Valores a
serem definidos em liquidação de sentença
(art.
509
do
CPC).
Jurisprudência
consolidada do STJ. Sentença mantida.
Apelação
não
provida.
Ausência
de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 1.116/1.122, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi
negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré,
mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos da autora.
Segundo a embargante, então agravante, a
Turma Julgadora foi “omissa” e “contraditória”. Argumenta que este
“Órgão Colegiado, emprestando a interpretação que entende
pertinente, aplicou o entendimento fixado no REsp no 1.527.232,
de natureza repetitiva, no sentido de que 'somente a Justiça
Federal tem competência para, em ação de nulidade de registro
de marca com a participação do INPI, impor ao titular a
abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória'”, mas “a
interpretação que esse Órgão Colegiado vem emprestando a
decisão repetitiva antes referida com ela não se coaduna, o que
foi recentemente esclarecido pelo Tribunal Superior que a fixou,
nos
autos
dos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1522339
PR
2013/0218558-1”. Aduz também que “o v. acórdão é omisso quanto
as diferenças existentes entre os produtos, que configuram
diferentes modelos, o que é de suma importância a situação, na
medida em que a patente de titularidade da Apelada é de modelo
de utilidade e, consequentemente, não protege o conceito
inventivo”. Ao final, alega que “se revela contraditório adotar o
entendimento de que a nulidade da patente, com efeitos 'ex tunc'
e eficácia 'erga omnes', somente pode ser declarada nos termos

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do artigo 57 da Lei da Propriedade Industrial, ou seja, mediante
ação própria ajuizada em Juízo Federal e com a participação do
órgão de registro e não se reconhecer a existência de
prejudicialidade externa, em relação a ação de infringência, no
caso de sua propositura, na medida em que a contrafação, vedada
pela legislação de referência exige título válido”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio o conceito de “omissão”
utilizado pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo
aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo
aspectos importantes da causa, que possam influenciar no resultado
do julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de
regência, a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-
se injusta à parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a
Seção, j. 06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Outrossim, o conceito de “contradição”
utilizado pela embargante também está equivocado. Como é
largamente sabido, a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é apenas e tão somente aquela que denota contrariedade
interna, que “se verifica entre as premissas do próprio acórdão e
não porque o julgado encontra-se em divergência com outros
precedentes ou tão-somente porque não acolheu a tese defensiva
pela parte” (STJ, REsp n. 894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel.
Min. Eliana Calmon).
Com efeito, como se vê claramente do
relatório, a embargante simplesmente discorda da decisão proferida
pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos
no acórdão embargado como se ela não tivesse optado, aqui, por um

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recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de
reforço, passo a rebater um a um os argumentos da embargante.
Em primeiro lugar, importante ressaltar
desde logo que o REsp n. 1.527.232-SP, indicado pela embargante, EM
NENHUM MOMENTO FOI INVOCADO NA FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO NEM EMBASOU DE FORMA
NENHUMA A DECISÃO QUE FOI PROFERIDA, pois simplesmente
não guarda relação com o caso concreto. Enquanto naquele recurso
discutia-se competência para o julgamento de demanda envolvendo
violação de “trade dress”, aqui se discute responsabilidade civil pela
violação de modelo de utilidade.
A Turma Julgadora, no ponto em questão,
somente
aplicou
o
entendimento
CLARO,
EXPRESSO
E
INEQUÍVOCO exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, “embora o art. 56, § 1o, da Lei 9.279/1996, preveja a
possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da
patente, a melhor interpretação a ser dada ao aludido dispositivo
legal é no sentido de que essa alegação deve se dar em ação
autônoma a ser ajuizada perante a Justiça Federal” (STJ, AgInt-
REsp n. 1.590.046-SP, 4a Turma, 08-02-2018, rel. Min. Marco Buzzi).
Não se fez nenhuma “interpretação” desse julgado. Apenas se citou
trecho de sua ementa.
Aliás, confira-se a íntegra dessa ementa:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL - NULIDADE DE PATENTE DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. A atual jurisprudência do STJ firmou
entendimento segundo o qual, embora o art. 56, §
1o, da Lei 9.279/1996, preveja a possibilidade de

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se alegar, em matéria de defesa, a nulidade da
patente, a melhor interpretação a ser dada ao
aludido dispositivo legal é no sentido de que essa
alegação deve se dar em ação autônoma a ser
ajuizada perante a Justiça Federal. Precedentes.
2. A discussão sobre a validade de um
registro de marca, patente ou desenho industrial,
nos
termos
da
LPI,
tem
de
ser
travada
administrativamente ou, caso a parte opte por
recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em
ação proposta perante a Justiça Federal, com a
participação do INPI na causa. Precedentes.
3. A conformidade do acórdão recorrido
com
o
entendimento
desta
Corte
impede
o
conhecimento da pretensão recursal, nos termos da
Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos
interpostos
pela
alínea
'a'
do
permissivo
constitucional, como pela alínea 'c'.
4. Agravo interno desprovido” [grifei].
Como se vê, a Turma Julgadora apenas adotou
o entendimento exarado, em colegiado, pela 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça. Nada mais. Se a embargante discorda desse
entendimento e conseguiu encontrar decisão monocrática de Ministro
em sentido contrário e que beneficia a sua tese, deve deduzir a sua
irresignação ao próprio Superior Tribunal de Justiça.
Em segundo lugar, quanto “as diferenças
existentes entre os produtos”,
o
acórdão
embargado
FOI
EXPRESSO EM REJEITAR A TESE DA EMBARGANTE. Não houve
omissão nenhuma. O que há, reforço, é apenas uma discordância.
Repito, na íntegra, o tópico do acórdão embargado dedicado
exclusivamente a refutar esse argumento da embargante:
“Em terceiro lugar, como é cediço, 'ao
autor de invenção ou modelo de utilidade será
assegurado o direito de obter a patente que lhe
garanta a propriedade' (artigo 6o, 'caput', da Lei

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n. 9.279/1996), sendo que 'a extensão da proteção
conferida pela patente será determinada pelo teor
das reivindicações, interpretado com base no
relatório descritivo e nos desenhos' (artigo 41 da
Lei n. 9.279/1996) e 'a patente confere ao seu
titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda,
vender ou importar com estes propósitos: I -
produto objeto de patente; II - processo ou
produto
obtido
diretamente
por
processo
patenteado' (artigo 42, 'caput' e incisos I e II, da
Lei n. 9.279/1996).
Em outras palavras, 'a propriedade, em
seu aspecto positivo, assegura a faculdade de usar,
gozar e dispor da invenção, e que, negativamente,
importa a exclusão de qualquer outra pessoa,
característica 'erga omnes' essencial de direito
sobre a coisa'. Vale ressaltar, 'as leis de patente
põem em relevo o conteúdo negativo do direito do
inventor, declarando garantir não por subsídio da
lei civil, mas por expressa determinação da lei
especial o uso exclusivo da invenção' (Denis Borges
Barbosa,
'Uma
Introdução
à
Propriedade
Intelectual', 2a edição, Rio de Janeiro, Lumen
Juris, 2003, p. 457).
Exatamente por isso, 'não é necessária a
reprodução integral do conteúdo da reivindicação
para ser reconhecida a prática de ato ilícito', de
modo que, uma vez constatada 'a reprodução parcial
da patente', é 'possível a condenação' da infratora
'ao pagamento de indenização a ser fixada em fase
de liquidação, nos termos do art. 208 a 210 da Lei'
(TJSP, Apelação n. 1012354-46.2014.8.26.0003,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
23-05-2018, rel. Des. Hamid Bdine).

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Com efeito, 'para que a contrafação se
verifique não é necessário [...] que o modelo
patenteado seja reproduzido de modo integral ou
copiado servilmente, considerando-se como infração
do privilégio mesmo a reprodução parcial ou a
imitação dos característicos do modelo, daquilo que
ele tem de essencial e novo', razão pela qual, 'na
jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial
deste
Tribunal,
seguindo-se
essa
tradicional
orientação, protege-se a patente até mesmo em
caso de reprodução parcial' (TJSP, Apelação n.
1051895-18.2016.8.26.0100,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 03-05-2019,
rel. Des. Cesar Ciampolini).
Nesse contexto, importante reforçar, mais
uma vez, que para o deslinde da presente lide é
irrelevante a afirmação de que o conteúdo das
reivindicações
da
patente
já
se
encontrava
antecipado pelo estado da técnica, pois essa questão
envolve, em última análise, nulidade do registro
concedido pelo INPI, sendo de competência da
Justiça Federal” [grifei] (fls. 1.120/1.121).
À evidência, a Turma Julgadora decidiu que
as diferenças invocadas pela embargante não bastam para afastar a
ocorrência do ato ilícito configurado pela reprodução, ainda que
parcial, do modelo de utilidade da embargada.
Vale dizer: mesmo que existam diferenças,
fato é que houve reprodução parcial de patente registrada, o que é
suficiente para fundamentar o dever de indenizar aqui reconhecido. A
QUESTÃO É DE DIREITO E NÃO DE FATO.
Em terceiro e último lugar, não existe
contradição nenhuma na decisão que, ao mesmo tempo em que assinala
a incompetência da Justiça Estadual para analisar a validade da
patente registrada, também afasta a ocorrência de prejudicialidade

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externa com o processo instaurado na Justiça Federal para esse fim.
Não existem premissas em conflito. Os temas são diversos e
independentes.
E a explicação para isso pode facilmente ser
encontrada na fundamentação do próprio acórdão embargado: “como o
ato administrativo de registro praticado pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) continua a produzir plenamente os
seus efeitos até a sua invalidação, salvo concessão de tutela
provisória específica (artigos 56, § 2o, 118 e 173, parágrafo
único, todos da Lei n. 9.279/1996), de que não se tem notícia,
então, logicamente, não há como suspender o processo por
prejudicialidade externa (artigo 313, inciso V, alínea “a”, do
Código de Processo Civil) entre as demandas indenizatória (Justiça
Estadual) e anulatória (Justiça Federal)” [grifei] (fls. 1.119).
Ressalto: enquanto a embargante não obter
na Justiça Federal a declaração de nulidade do registro da patente da
embargada, esse registro CONTINUA A PRODUZIR PLENAMENTE
OS SEUS EFEITOS. Isso significa que não existe razão nenhuma,
lógica nem jurídica, para suspender a presente demanda indenizatória.
O registro obtido pela embargada, para todos os efeitos,
PERMANECE VÁLIDO. Por isso ela pode perfeitamente pleitear
indenização pela sua violação. Em outras palavras, o simples fato de a
embargante buscar a nulidade desse registro não impede a embargada
de buscar indenização pela sua violação.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que a embargante realmente
pretende é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento
e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos
processuais próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender
devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo

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1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
[grifei]), a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em
outras
palavras,
basta
sejam
“enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese,
influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado
no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”),
sendo desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame
tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado
n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica