Tribunal: TJSP
Processo: 1053993-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Obrigação de fazer – Reprodução de elementos nominativos e de apresentação visual explorados pela autora no segmento de drogarias – Histórico negocial entre os litigantes que respaldam a alegação de comportamento parasitário – Semelhança e indução ideológica incontestes – Defesa da ré que não se presta a elidir a conclusão de que devem ser promovidas as

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Obrigação de fazer – Reprodução de elementos nominativos e de apresentação visual explorados pela autora no segmento de drogarias – Histórico negocial entre os litigantes que respaldam a alegação de comportamento parasitário – Semelhança e indução ideológica incontestes – Defesa da ré que não se presta a elidir a conclusão de que devem ser promovidas as alterações pretendidas pela agravante nos dois pontos comerciais demandados – Constatação, ademais, de que depósito de registro da marca pela demandada foi indeferido pelo INPI no curso da lide – Inibitória procedente – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262947
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1053993-32.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DROGARIAS POUP AQUI SÃO PAULO LTDA, é apelado LICENCE FARMA
LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1053993-32.2018.8.26.0576 -Voto no 39.288
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VOTO No
: 39.288 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1053993-32.2018.8.26.0576
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: DROGARIAS POUP AQUI SÃO PAULO LTDA.
APDA
: LICENSE FARMA LICENCIAMENTO
DE MARCAS LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Obrigação de fazer
Reprodução de elementos nominativos e de apresentação
visual explorados pela autora no segmento de drogarias

Histórico negocial entre os litigantes que respaldam a alegação
de comportamento parasitário
Semelhança e indução
ideológica incontestes Defesa da ré que não se presta a elidir
a conclusão de que devem ser promovidas as alterações
pretendidas pela agravante nos dois pontos comerciais
demandados
Constatação, ademais, de que depósito de
registro da marca pela demandada foi indeferido pelo INPI no
curso da lide Inibitória procedente Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Drogarias Poup Aqui
São Paulo Ltda. dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Luciana Conti
Puia Todorov, MMa. Juíza de Direito da E. 8a Vara Cível da Comarca São José
do Rio Preto, que, confirmando a liminar concedida, julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido por License Farma Licenciamento de Marcas
Ltda. para determinar que a ré se abstenha de utilizar a marca “Drogaria
Poup Aqui” e qualquer outra variação que cause confusão com a marca da
autora em todos os meios de publicidade, fachada, internet , produtos e serviços
por ela comercializados. Condenou a ora apelante, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais correspondentes a R$ 20.000,00, bem como
danos materiais a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
Depois de consignar a identidade fonética e gramatical das
expressões “Drogaria Poup Aqui” e “Drogaria Poupe Aqui SP”, capaz de induzir
o consumidor a erro, ressaltou que o depósito da autora é anterior ao da ré.
Destacou que a suplicante tinha conhecimento que o uso da
expressão era indevido, pois firmara três contratos com a apelada, vindo,
inclusive a utilizar o serviço de validação de ponto comercial da autora, com o
objetivo de adquirir um novo estabelecimento empresarial, em relação ao qual
deixou a ré de concluir o negócio, passando ali a desenvolver o mesmo ramo de
atividade com a “cópia” da marca da demandante, configurando a má-fé da
demandada. Reputou presumidos os danos morais e materiais e julgou
procedentes os pedidos inibitório e indenizatórios (fl. 276-279).
Em razões recursais a apelante sustenta, preliminarmente,
cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Quanto à
matéria de fundo, narra ter depositado três pedidos de registro da marca
“Drogarias Poupe Aqui SP”, obtendo, assim, o direito de uso exclusivo da
marca, especialmente porque não houve oposição administrativa aos seus
pedidos. Aponta para a possibilidade de coexistência das marcas e destaca
entendimento jurisprudencial segundo o qual inexiste exclusividade de marcas
compostas por expressões de uso comum e concedidas com apostilamentos

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restritivos. Suscita a aplicação da teoria do todo indivisível. Por fim, diz
inexistir possibilidade de confundir o consumidor e pede a reforma da r.
sentença (fl. 282-302).
Preparo em fl. 303-304.
Contrarrazões em fl. 308-313 apontando para a confissão,
na apelação, acerca do descumprimento da liminar concedida em segunda
instância. Destaca, também, que o pedido de registro da marca, feito pela
apelante, foi indeferido. Pede a manutenção da r. sentença, a imposição de
verba honorária recursal e a aplicação das penas por litigância de má-fé.
Juntou documento em fl. 314.
As litigantes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
16 de setembro de 2019 e o protocolo se deu aos 24 do mesmo mês (fl. 281-282),
dentro da quinzena legal.
I MATÉRIA DE FUNDO
A matéria recursal já foi amplamente examinada no agravo
de instrumento precedente (fl. 270-274), cujos fundamentos ora se reiteram:
CONTEXTUALIZAÇÃO
DA LIDE
A autora se apresenta como legítima detentora dos direitos de
exploração da marca “Drogarias Poupaqui”, cujo pedido de
registro no INPI n. 907283128 foi apresentado ainda no ano de
2014.
Neste contexto, arguiu que firmou com a ré três contratos de
licenciamento que dava à agravada o direito de instalação de
três unidades de drogarias que ostentassem a marca na cidade
de Guarulhos, anexando os instrumentos em fl. 37-60 na
Origem, todos firmados em 2017.
Durante a vigência do licenciamento, alegou a autora que a
demandada teria entrado em contato para que fizessem um
estudo sobre a viabilidade da instalação da quarta unidade em
um ponto específico da cidade de Guarulhos, mas as tratativas
jamais chegaram a se concretizar.
Não obstante, posteriormente foi surpreendida com a informação
de que a ré não apenas instalou sua quarta unidade de farmácia
no mesmo ponto comercial outrora avaliado, como também
inaugurou uma quinta unidade, em outro endereço da cidade de
Guarulhos.

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Os dois novos pontos comerciais, entretanto, passaram a utilizar
terminologia bastante semelhante (“Drogarias Poupeaqui SP”) e
conjunto de apresentação visual facilmente confundível com as
unidades que ostentam a marca da recorrente, conforme
representação fotográfica constante em fl. 9 do agravo de
instrumento:
Diante da suposta imitação não autorizada, ajuizou a demanda
buscando inibir a atuação concorrencial que reputa desleal e
parasitária, tendo seu pedido liminar de antecipação de tutela
indeferido em primeiro grau, dando origem à insurgência
recursal em apreciação neste agravo.
MÉRITO RECURSAL
Conforme se observa pela descrição fática constante no tópico
anterior, a discussão promovida na demanda engloba não
apenas os registros marcários para as expressões nominativas e
figurativas, como também o conjunto visual explorado.
Ramificando-se a lide nessas duas vertentes (registro marcário e
trade dress ), já poderia ser considerada descabida a arguição da
agravada quanto à suposta ilegitimidade da recorrente na
propositura da demanda por não ter obtido o deferimento de
registro no INPI.
Não obstante, até mesmo este ponto pode ser considerado
superado, uma vez que o agravo chega à apreciação colegiada na
vigência de novo contexto, pois informado pela recorrente que
recentemente o seu pedido de n. 907283128 para a apresentação
mista da marca “Drogarias Poupaqui” foi deferido pela
autarquia federal, conforme publicação ocorrida em 6 de março

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de 2019 (fl. 203) e demais elementos anexados em fl. 202-205.
E mais ainda, consulta promovida pelo Relator para o pedido de
registro de n. 914939963
que a agravada informa em
contraminuta (fl. 147) ter sido por si depositado em junho de
2018 demonstra que o INPI indeferiu o pleito da empresa ré,
com expressa anotação de que a marca “Drogarias Poupe Aqui
SP” violaria precisamente o registro de n. 907283128 outorgado
à agravante.
Tem-se, portanto, que o panorama descrito lança plausibilidade
à defesa promovida pela recorrente para a exploração da marca
“Drogarias Poupaqui”.
Deve ser acrescentado, ainda, que os demais elementos reunidos
nos autos também são evidência consistente do comportamento
parasitário da ré, uma vez que a existência dos três contratos de
licenciamento de marca firmados em 2017 é circunstância
incontroversa, sendo no mínimo questionável que, dentro desta
configuração, a agravada tenha aberto outras duas unidades no
ano de 2018 que passaram a explorar terminologia bastante
semelhante e, ainda, apresentação visual que inegavelmente
pode servir a confundir seu público-alvo.
O risco de confusão é existente, pois conforme confirmado na
narrativa de ambas as litigantes, a cidade de Guarulhos já
convivia com a existência de três unidades que se apresentavam
com esta configuração à população local, sendo potencialmente
danosa a abertura de duas novas drogarias que ostentem os
mesmos padrões nominativos e visuais e que, além de todo o
mencionado, funcionam sob o mesmo corpo diretivo.
Conforme já teve a oportunidade de anotar esta Corte em outros
julgamentos semelhantes (cf. AI n. 2076646-61.2016.8.26.0000),
não se desconsidera que o segmento de drogarias populares é
caracterizado pela repetição de cores e elementos nominativos.
Não obstante, diversas são as formas alcançáveis pela
criatividade humana para manejar as cores coincidentes e
típicas do segmento, sem que resulte na reprodução parasitária
que ora se confirma e deve ser combatida por esta Corte
Especializada.
Destarte, concede-se a ordem de abstenção pretendida, devendo
a agravada promover as alterações necessárias nas duas
unidades em discussão nesta lide no prazo de 30 dias, sob pena
da incidência de multa diária fixada em R$ 10.000,00.
DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento ao agravo de

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instrumento para conceder a antecipação de tutela nos termos
constantes neste acórdão.
Tais fundamentos são suficientes à manutenção da ordem
inibitória.
E, inexistindo impugnação específica acerca dos pedidos
indenizatórios, nada mais há a dirimir.
II LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Merece reprimenda a omissão dolosa da recorrente, que
informou a publicação do depósito da marca, mas silenciou acerca do
superveniente indeferimento pelo INPI, o que restara consignado já no aresto
proferido
no
agravo
de
instrumento
precedente
(n.
2274539-89.2018.8.26.0000).
Com o silêncio proposital ad suplicante alterou a verdade
dos fatos, motivo pelo qual fica condenada ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor atualizado da condenação.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios são majorados em 5% do valor
da condenação, totalizando 20% (CPC, art. 85, §11).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR