Tribunal: TJSP
Processo: 1016104-20.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Direito Marcário – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização – Ré que, mediante utilização da ferramenta "Google AdWords", vincula seu anúncio à marca da autora ("Boston Medical Group") – Legitimidade ativa da autora para defesa da marca que decorre do contido em contrato de licença de uso - Utilização indevida de "links" patrocinados, com desvio de clientela da autora –

Ementa:
Direito Marcário – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização – Ré que, mediante utilização da ferramenta "Google AdWords", vincula seu anúncio à marca da autora ("Boston Medical Group") – Legitimidade ativa da autora para defesa da marca que decorre do contido em contrato de licença de uso - Utilização indevida de "links" patrocinados, com desvio de clientela da autora – Concorrência desleal caracterizada – Ilicitude da conduta da ré que torna forçosa sua condenação ao pagamento de indenização por danos experimentados pela autora – Sentença mantida - Majoração da verba honorária, em obediência ao contido no art. 85, §11 do CPC/2015 - Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016104-20.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RICARDO
DOS SANTOS FREITAS - ME (SAUDE GARANTIDA), é apelado PAULISTA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com o
2o juiz. Declaram votos vencedores o 3o, 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FORTES
BARBOSA, vencedor, AZUMA NISHI, vencido, PEREIRA CALÇAS (Presidente),
CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FORTES BARBOSA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1016104-20.2018.8.26.0196
APELANTE: RICARDO DOS SANTOS FREITAS - ME (SAUDE GARANTIDA)
APELADO: PAULISTA SAÚDE S/A
COMARCA: FRANCA
Voto no 16087
Direito Marcário Ação de obrigação de não fazer cumulada
com indenização Ré que, mediante utilização da ferramenta
“Google AdWords”, vincula seu anúncio à marca da autora
(“Boston Medical Group”) Legitimidade ativa da autora para
defesa da marca que decorre do contido em contrato de licença
de uso - Utilização indevida de “links” patrocinados, com
desvio de clientela da autora
Concorrência desleal
caracterizada Ilicitude da conduta da ré que torna forçosa sua
condenação ao pagamento de indenização por danos
experimentados pela autora Sentença mantida - Majoração da
verba honorária, em obediência ao contido no art. 85, §11 do
CPC/2015 - Apelo da ré desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo
de Direito da 31a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, que julgou procedente ação de
obrigação de não fazer cumulada com indenização
para condenar a ré a abster-se de utilizar a
marca
“BOSTON
MEDICAL
GROUP”
sob
pena
de
incidência
de
multa
diária
no
importe
de
R$1.000,00 (mil reais) (mantida a tutela de
urgência
deferida
no
início
do
trâmite
do
processo), ao pagamento de indenização por danos
morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos a partir da prolação da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês computados a partir do trânsito em
julgado,
e
por
danos
emergentes
e
lucros
cessantes,
conforme
o
que
for
apurado
em
liquidação de sentença. Foi a ré condenada ainda
ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da condenação (fls. 241/245).
Os embargos de declaração ofertados pela
ré foram rejeitados (fls. 259).
A
apelante
alega,
preliminarmente,
ilegitimidade ativa da apelada para propor a
ação, anotando que a marca “Boston Medical Group”
é de titularidade de terceiro, conforme contrato
de licença para uso e exploração de marcas
acostado a fls. 46/54 dos autos. Nega a prática
de
concorrência
desleal,
indicando
que
as
ferramentas de busca na internet não restringem
os resultados apresentados apenas àqueles obtidos
com
as
palavras-chave.
Indica
precedente
jurisprudencial do C. STJ onde se considerou
lícita a prática de propaganda comparativa. Anota
que não restou demonstrada a ocorrência de dano
indenizável. Requer a reforma da sentença para
ver reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada,
com a consequente extinção do feito com lastro no
artigo 485, inciso VI do CPC de 2015 (fls.
262/278).
Em contrarrazões, a apelada sustenta que
a concorrência desleal e a violação marcária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão comprovadas a partir da associação indevida
feita entre as empresas, que objetiva o desvio de
sua clientela. Rechaça a tese de ilegitimidade
ativa
indicando
ser
licenciada
através
de
contrato regularmente registrado no INPI onde
estabeleceu-se a sua obrigação de adotar as
medidas necessárias para a preservação do bom
nome comercial da marca. Colaciona precedentes
jurisprudenciais desta C. Corte onde afastada a
tese de sua ilegitimidade para defender a marca
em Juízo. Recoloca que a publicidade feita a
partir da ferramenta “Google Ads” traz respostas
para a pesquisa ordenadas por quantia dispendida
por
cada
anunciante,
sendo
indevido
o
direcionamento preferencial para a apelante a
partir de pesquisas feitas com as palavras chave
“BOSTON MEDICAL GROUP”. Assevera comprovada a
ocorrência
de
danos
morais
e
materiais,
asseverando
que
o
dano
decorre
da
própria
violação marcária e que é suficiente a prova do
uso indevido da marca para que o infrator seja
responsabilizado. Requer seja negado provimento
ao
recurso,
com
majoração
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
estabelecidos
na
origem (fls. 286/305).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 331 e 333).
É o relatório.
O presente apelo, ressaltado o respeito
pelo
posicionamento
em
sentido
diverso,
não
merece provimento, cabendo seja afastava a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ilegitimidade ativa da apelada e, quanto ao
mérito,
mantido
o
veredicto
pronunciado
em
primeira instância, conforme o abaixo exposto.
Impõe-se, de início, rejeitar a questão
preliminar
levantada,
visto
estar
descaracterizada a ilegitimidade ativa proposta
pela pela apelada.
A legitimidade da autora para defender a
marca em questão decorre do que registra a
cláusula 4.1.e do contrato de licença de uso e
exploração da marca BOSTON MEDICAL GROUP acostado
a fls. 46/47 dos autos. A cláusula autoriza a
atuação
específica
da
licenciada
e
encontra
respaldo no artigo 139, parágrafo único da Lei
9.279/1996.
Quanto à concorrência desleal, por outro
lado,
quando
do
julgamento
das
Apelações
1039800-19.2017.8.26.0100
e
1026231-19.2015.8.26.0100, já tive oportunidade
de analisar questões assemelhadas e pude fixar
algumas conclusões sobre a matéria em apreço.
A
utilização
dos
chamados
“links”
patrocinados gera a caracterização de uma prática
concorrencial
desleal,
quando
vinculada
numa
ferramenta
de
busca
na
rede
mundial
de
computadores uma palavra capaz de remeter a um
nome, um título de estabelecimento ou uma marca
de titularidade de concorrente, potencializado
confusão no público consumidor, cabendo acentuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o uso indevido de marca alheia sempre se
presume prejudicial a quem a lei confere a
titularidade ou, da mesma forma, ao licenciado.
Com efeito, restou comprovado que, na
qualidade
de
anunciante,
a
parte
recorrida
utiliza o nome empresarial ou as marcas de
titularidade da autora como termo de pesquisa, na
ferramenta
“Google
Adwords”,
persistindo
sobreposição
de
clientela
potencial,
dada
a
atuação num mesmo ramo de mercado.
Diante dessas circunstâncias, é patente o
direito da autora de inibir a vinculação indevida
e, identificado o anunciante, demanda-lo, com a
solicitação do reconhecimento de obrigação de não
fazer e a formulação de pedido indenizatório.
Sobre o assunto, esta Câmara Reservada
vem se pronunciando em várias oportunidades,
desde o início desta década, sempre adotando
posicionamento
no
sentido
da
proteção
dos
atributos da propriedade industrial, coibindo
abusos derivados de conduta abusiva e parasitária
(Ap. 1016381-93.2010.8.26.0004, rel. Des. Maia da
Cunha,
j.
28.2.2012;
Apelação
no
1111766-13.2015.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Des.
FRANSCISCO
LOUREIRO,
j.
em
19.10.2016;
Apelação
1122090-28.2016.8.26.0100, rel. Fortes Barbosa,
j. 2.7.2018).
Com
efeito,
restará
caracterizada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrência
parasitária
quando
persiste
a
exploração indevida do prestígio alheio para
promoção de produtos ou serviços e, neste âmbito,
a ilicitude, em nosso país, só será afastada
diante de uma das hipóteses elencadas no artigo
132 da Lei 9.279. No caso concreto, não está
caracterizada
qualquer
destas
situações
excepcionais, restando claro o prejuízo à função
publicitária da marca de titularidade da parte
recorrente, ao ser reduzida sua visibilidade,
apoderada
esta
propriedade
industrial
como
“palavra-chave”.
A
prática
adotada,
além
disso,
corresponde a um artifício destoante dos chamados
“usos honestos”, com simultânea contrariedade ao
disposto no artigo 10bis, §2o da Convenção da
União
de
Paris
(ratificada
pelo
Decreto
75.572/1975), utilizado um bem de titularidade
alheia
(marca)
ou
um
elemento
identificador
pessoal (nome empresarial) para incremento de
vendas.
A
titular
da
marca
investe
tempo,
trabalho e dinheiro para angariar boa reputação
diante do público, tendo o direito de colher os
frutos de seu trabalho, tal como o que propõe a
chamada “misappropriation doctrine” (doutrina da
apropriação indevida), adotada pela Suprema Corte
dos Estados unidos da América no famoso caso
International News Service v. Associated Press
(248 U.S. 215 [1918]), em que tais postulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram lançados pelo Juiz Pitney, cerca de cem
anos atrás, enquanto o nome empresarial constitui
um dos atributos básicos da sociedade empresária
como pessoa jurídica, não podendo, por assumir
uma
função
identificatória
indelegável,
ser
alienado (artigo 1.164 do Código Civil de 2002).
A ilicitude, então, concretamente, está
caracterizada,
do
que
decorre
o
dever
de
ressarcimento
dos
danos
perpetrados
e
a
necessidade de reconhecimento da obrigação de não
fazer
proposta,
estancando
a
prática
caracterizadora da concorrência desleal, tal como
o reconhecido na sentença atacada.
Diante do que consta dos autos, o decreto
de procedência se sustenta.
Mantida a sentença, em obediência ao
disposto no §11 do artigo 85 do CPC de 2015, por
fim, considerando o trabalho adicional realizado
no âmbito recursal, é efetuado o acréscimo de 2%
(dois
por
cento)
ao
já
arbitrado
para
os
honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte
recorrente, passando a totalizar 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação.
Assim, nega-se provimento a este apelo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016104-20.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: RICARDO DOS SANTOS FREITAS - ME (SAUDE GARANTIDA)
APELADO: PAULISTA SAÚDE S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 9675
APELAÇÃO.
DIREITO
MARCÁRIO.
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO
DE
ÍNDOLE
INDENIZATÓRIA. Preliminar de ilegitimidade
ativa rejeitada. Licenciada da marca que é
diretamente afetada pelo uso indevido no
Brasil. Concorrência desleal. Alegação de
violação do Direito de Marca. Inocorrência.
Utilização do elemento nominativo da marca
objeto de contrato de licença em nome da
apelada como palavra-chave vinculada a
serviço de busca na internet. A inclusão de
marca concorrente em anúncio de Adwords
não
caracteriza
concorrência
desleal.
A
prática não afronta os Princípios da Livre
Iniciativa e da Livre Concorrência. Ampliação
da oferta ao consumidor. Efeitos benéficos ao
mercado em um prisma concorrencial. A
utilização de marca alheia, em anúncio
patrocinado,
não
configura
concorrência
desleal quando não haja clara confusão de
produtos e serviços, ou fundado propósito de
desvio fraudulento de clientela. Parasitismo
tampouco configurado. Jurisprudência dos
Tribunais de Justiça da UNIÃO EUROPEIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Tendo sido relator sorteado vencido,
passo a declarar o voto, respeitado o entendimento da douta maioria.
2.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a sentença de pp. 241/245, que nos autos da AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO ajuizada
por PAULISTA SAÚDE S/A em face RICARDO SANTOS FREIRAS ME, julgou
PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar que a ré abstenha-se de
usar a marca BOSTON MEDICAL GROUP, sob pena de multa diário, no importe
de R$ 1.000,00, bem como para condená-la ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 20.000,00 e por danos emergentes e
lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.
3.
Inconformado,
apela
a
ré,
pretendendo a reforma da decisão, consoante razões de pp. 262/278.
Alega, preliminarmente, que a autora não
tem legitimidade para pleitear em nome próprio a defesa de marca alheia,
visto que no contrato de licença da marca não houve previsão concedendo
poderes à licenciada para pleitear em juízo direitos relativos à marca.
Quanto ao mérito, aduz que a maneira como
o GOOGLE ADS funciona não possibilita confusão entre os consumidores,
uma vez que a busca gera uma lista global de resultados, sem
direcionamento específico, ao passo que os anúncios são identificados de
forma destacada com a marca do próprio anunciante. Conclui, portanto,
que não há que se falar em concorrência desleal e, consequentemente, em
condenação no caso concreto.
Por
estes
e
pelos
demais
fundamentos
constantes de suas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de
que seja julgada improcedente a ação.
4.
O
recurso
é
tempestivo
e
foi
preparado, conforme documentos de pp. 281/282.
5.
Contrarrazões às pp. 286/305.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
A ora apelada é licenciada da marca
BOSTON MEDICAL GROUP no Brasil e ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO em face da ora
apelante, objetivando a abstenção desta quanto à utilização do elemento
nominativo da marca em serviço de busca na internet com links patrocinados
(Google Adwords).
7.
Afasto a preliminar de ilegitimidade
ativa.
Na lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO, a
legitimidade das partes “relaciona-se à identificação daquele que pode
pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo”. Deste modo, “a
noção de legitimidade para a causa deve ser extraída do plano material,
transformando a titularidade da relação de direito material em realidade
processual e os envolvidos em uma dada relação jurídica material em
parte”.1
No caso concreto, a apelada, PAULISTA SAÚDE
S/A, em razão do contrato de licença de uso e exploração da marca BOSTON
MEDICAL GROUP concedido por EDGAR ALLAN CARLOS HENNINGS MARIANYI
(pp. 46/47) é diretamente afetada pelo uso indevido da marca no Brasil,
emergindo daí a legitimidade para discutir em juízo a alegada ilicitude de tal
uso.
8.
No
mérito,
contudo,
o
recurso
comporta guarida, conforme adiante se exporá.
O pedido autoral funda-se na exploração
injusta de sua marca, em razão da utilização do elemento nominativo da
marca BOSTON MEDICAL GROUP em serviço de busca na internet com links
patrocinados (Google Adwords).
9.
Primeiramente, entendo não haver
ilícito marcário por parte do apelante, ao contratar o nome da marca
licenciada pela apalada no serviço da Google (GOOGLE ADWORDS).
Não há na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade
1 Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, pp. 355-356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Industrial LPI) qualquer vedação a tal prática. É bem verdade que o artigo
130, inciso III da LPI2 prevê o direito do titular da marca zelar pela sua
integridade material ou reputação. Porém, tal prática em nada ofende a
integridade ou reputação da marca.
Tampouco a prática não encontra amparo
na vedação prevista no artigo 132, inciso IV3 da mesma lei, pois, embora o
apelante e a Google utilizem a marca licenciada pela apelada para fins de
aproveitamento comercial. Isso porque a marca licenciada pela apelada
sequer se apresenta perante os potenciais consumidores internautas que
utilizam do serviço de busca da Google, tampouco de forma a induzi-los
indevidamente a erro ou confusão.

10.
Para verificação do alegado ilícito
concorrencial, oportuno discorrer brevemente sobre a juridicidade da
alegada prática, à luz do prisma concorrencial.
De proêmio, imperioso reconhecer que o
advento da internet alterou profundamente o paradigma de consumo. Ditou-
se, consequentemente, que as empresas adaptassem a forma de se
relacionar com seus potenciais clientes neste específico canal de
comunicação.
Dentre as transformações observadas nesse
âmbito, destaca-se a emergência do marketing digital; mecanismo de vital
importância para as empresas, no sentido de difundirem na web seus
produtos e serviços.
Nesse sentido, importante entender a função
do serviço de busca na internet. Quem busca um determinado produto,
serviço ou fornecedor na internet, utilizando um buscador como o Google,
espera obter como resposta exatamente aquilo que procura, no menor
tempo possível, ainda que não utilize para pesquisa uma palavra-chave. Mais
que uma expectativa, é uma necessidade da vida moderna. Não se
2 Lei 9.279/1996 - Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o
direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
3 Lei 9.279/1996 - Art. 132. O titular da marca não poderá: (...)
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer
outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu
caráter distintivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descarta ainda que o serviço de buscas é utilizado pelo usuário como busca
de alternativas ao serviço e produto que procura, sendo útil e desejável, do
ponto de vista concorrencial, que a busca de determinada marca venha
indicar outras marcas, como alternativas de consumo.
Nesta senda, há de se considerar que um
ambiente composto por vasta oferta de produtos e serviços, favorece o
mercado duplamente: a princípio, beneficiando os consumidores, por
proporcionar acesso à oferta mais ampla de bens e serviços diversos, com
melhor qualidade e preço; em simultâneo, as empresas são estimuladas a
otimizar sua eficiência produtiva, a fim de manter um nível negocial
competitivo, dada a maior exposição de ofertas, o que facilita a análise dos
produtos, a comparação e avaliação das ofertas, pelos consumidores.
Sobre este tema, tem-se a lição de MARCUS
ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA:
“A livre concorrência força, assim, uma melhor competividade
entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que
resulta na melhora do preço, ou, ainda, no desenvolvimento de
tecnologias mais avançadas para conquistar a clientela do
outro.
Neste sentido, a concorrência é extremamente salutar seja
diretamente para o consumidor, que deseja adquirir um bem ou
um serviço, como para a própria sociedade como um todo, em
razão da imposição implícita aos empresários da necessidade
de sempre buscar melhorar seu produto (seja um bem ou um
serviço.)”. 4
11.
Diante deste cenário, entendo que a
vinculação de marca concorrente como palavra-chave de indexação para
anúncio patrocinado, não configura concorrência desleal.
Segundo DENIS BORGES BARBOSA, para que
se configure esse ilícito concorrencial “é preciso que os atos de concorrência
sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial”
(Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs,
art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em
4 Tratado de direito comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e
direito da concorrência/ Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada lugar, em cada tempo.”.5
Perante
essa
elucidação,
há
de
se
reconhecer que a utilização de marca de concorrente, como palavra-chave
em anúncio patrocinado, por si só, não representa prática comercial
desonesta. Até que se prove o contrário, a pretensão da referida conduta, é
tão somente, disponibilizar à clientela ou aos usuários do serviço de busca,
alternativas de produtos ou serviços congêneres. A prática, em si, não se
presta a induzir o consumidor ao erro.
O consumidor, ao digitar determinada marca,
não é induzido a erro, pois não se adentra forçadamente no site da
concorrência, mas confere-se, a este consumidor, alternativa adicional ou
sucedânea à marca ou produto que é de seu interesse. Esta alternativa
adicional ou sucedânea não configura concorrência desleal, pelo contrário,
aos olhos do consumidor, estimula a concorrência e aprimora a competição
e, consequentemente, a eficiência do mercado.
Incontestável
que
o
uso
ardiloso
da
ferramenta Adwords, ou mecanismo afim, deva ser reprimido quando se
enquadrar nas hipóteses previstas no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial,
que delineiam a prática de concorrência desleal.
De maior pertinência à questão ora debatida,
afiguram os incisos III e IV do referido artigo, que dispõem respectivamente
“que comete crime de concorrência desleal quem [...] emprega meio
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
confusão entre os produtos ou estabelecimentos”.
Pois bem, se fica claro do anúncio que os
bens e serviços dispostos são originários do anunciante, e não do titular da
marca utilizada como palavra chave, não se configura a confusão de
produtos ou de estabelecimentos, tampouco, meio fraudulento de desvio de
clientela. Em suma, não há infringência às disposições legais acima
mencionadas, não sendo, assim, antijurídica tal conduta.
Portanto, entendo que não se trata de ilícito
5 http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf - acesso
em 27/02/2019 às 16h26min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concorrencial a mera utilização de marca alheia em anúncio patrocinado. A
conduta não é tipificada dentre as hipóteses previstas no artigo 1896 da LPI,
como sendo crime de concorrência desleal. O apelante não reproduz ou
imita a marca da apelada, sem autorização.
Trata-se, todavia, de prática comercial salutar
ao mercado, como acima exposto, não se verificando qualquer intento de
confusão de produtos e serviços, ou desvio fraudulento de clientela de
outrem, hipóteses essas que devem ser reprimidas nos moldes do art. 195 do
Código de Propriedade Industrial.
Neste ponto, relevante os dizeres de Fabio
Ulhôa
Coelho
em
parecer
juntado
no
Agravo
de
Instrumento
2011902-18.2020.8.26.0000, que tramita nesta c. câmara, tendo como
agravante/ consulente a Google Internet Brasil Ltda, a seguir reproduzido:
“112. Quem entra em qualquer competição econômica, quer
alcançar sempre o mesmo objetivo: tirar clientela de outro
empresário que atua no mesmo segmento. 113. Segue-se desta
constatação (quase um truísmo) que não é possível identificar-
se,
num
caso
qualquer
de
concorrência,
a
eventual
deslealdade de um empresário levando-se em conta a
intenção e o efeito de subtração de clientela alheia. Quem olha
apenas para esse aspecto da questão, não consegue definir se
a concorrência num caso específico é leal ou desleal. Não
consegue porque tanto numa quanto noutra (ou seja, também
na concorrência leal), o objetivo que o empresário deseja
atingir, a razão de ser dos investimentos que faz, é sempre
desviar para ele a clientela do concorrente. 114. Deste modo, o
chamado "desvio de clientela" não é nunca critério para definir
se determinados atos de concorrência são lícitos (leais) ou ilícitos
(desleais). 115. O que distingue a concorrência leal da desleal
são os meios empregados pelo empresário para obter o efeito
de "desvio" de clientela. Se os meios são lícitos, morais e aceitos
pela maioria dos empresários do setor, a concorrência é uma
prática lícita e, então, não pode ser inibida ou coibida pelo
Estado-juiz. 116. Quando um empresário contrata a consulente
6 Lei 9.279/1996 - Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no
mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fazer chegar os seus anúncios ao consumidor que fizer
pesquisa na Internet, norteada por sinal correspondente a
marca registrada pelos seus concorrentes, não há dúvidas de
que o seu objetivo e um só: apresentar-se como uma alternativa
ao concorrente. 117. E o meio aqui empregado é plenamente
lícito. Para que os computadores envolvidos na pesquisa (o
pessoal ou o smartphone do consumidor, os da consulente e os
dos concorrentes etc.) possam executar a tarefa de fazer
chegar o anúncio em questão ao especifico consumidor
pesquisador, só há um meio técnico: a aquisição, pelo
anunciante, da sequência binaria que reproduza o sinal
correspondente a marca do concorrente. 118. Se é licito fazer
publicidade comparativa (e é licito); se é licito fornecer aos
consumidores informações objetivas simultâneas sobre dois
produtos que concorrem pela preferência deles ( e é licito ); e
se o único meio técnico para se fazer esse fornecimento
simultâneo de informações objetivas, dentro no ambiente de
uma ferramenta de busca na Internet, consiste na associação
do anúncio publicitário à(s) sequência(s) binária(s) que
reproduz(em) o(s) sinal(is) correspondente(s) à(s) marca(s) do(s)
concorrente(s) (e é esse o único meio técnico existente); então
não há nenhuma ilicitude no emprego deste meio técnico, e a
concorrência que ele viabiliza é leal”(grifo não original)
12.

Tampouco
entendo
configurar
parasitismo. A contratação do Google AdWords com a marca licenciada
pela apelada não inibe a apresentação, ao usuário do serviço de busca,
quando digitada tal marca, dentre os resultados da busca, a própria marca
digitada. Dentre os resultados da busca se apresentará o negócio do
apelante, com o destaque de se tratar de anúncio patrocinado, em nada
forçando ou induzindo o usuário do serviço a adentrar em sua página.
Tampouco o apelante cita no seu anúncio a marca da apelada ou a ela faz
referência.
Neste ponto, reproduzo trechos do mesmo
citado parecer do Fabio Ulhôa Coelho:
119. Na publicidade comparativa lícita não se configura o
parasitismo.
Essa
é
uma
prática
empresarial
em
que
determinado empresário se vale, de modo gratuito e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização,
de
recurso
empresarial
proveniente
de
investimentos feitos por outro empresário. 120. A marca
registrada de titularidade de um empresário é recurso
empresarial proveniente dos investimentos que ele fez. Ninguém
pode se utilizar desse recurso, de modo gratuito e sem
autorização, para alavancar o seu próprio neg6cio. O exemplo
dos manuais e muito claro: o fabricante de canetas não pode
anunciar seu produto como "a Ferrari das canetas", porque
estaria "pegando carona" no prestígio associado a essa marca
de veículos. 121. Mas, na publicidade comparativa lícita, não há
nenhum aproveitamento de recurso empresarial alheio. Feita
com observância dos requisitos legais e autorregulamentares, a
publicidade
comparativa
não
representa
nenhum
aproveitamento indevido da marca do produto objeto de
comparação. 122. Do mesmo modo, no ambiente eletrônico de
qualquer ferramenta de busca, a comparação só é possível
quando atendido um pressuposto técnico, que é a associação
entre a sequência binária que reproduz o sinal correspondente a
marca registrada e o(s) anúncio(s) do(s) produto(s) ou serviço(s)
concorrente(s). Mas, tal como num anúncio de publicidade
comparativa veiculado pela TV, isso é somente um aspecto
técnico-operacional da questão. O concorrente não está
desfrutando de investimentos alheios, mas apenas se valendo
do meio técnico indispensável para fazer chegar o seu anúncio
diretamente
à
tela
do
computador
de
um
especifico
consumidor, que está demonstrando interesse em adquirir um
produto concorrente.”(destaque não original)
13.
Destaca-se, ainda, jurisprudência do
Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem observado entendimento
consentâneo ao que foi aqui posicionado. Confira-se:
“Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de
prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente,
publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras
chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem
oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços
do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma
degradação e sem violar as funções da referida marca que
goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços do titular desta.”7
O artigo 5.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,
deve ser interpretado8 no sentido de que o titular de uma
marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir
de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca,
que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular,
selecionou no âmbito de um serviço de referenciamento na
Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos
àqueles para os quais a referida marca está registrada,
quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente
ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços
objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma
empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário,
de um terceiro (grifo não original).
14.
Cumpre
ainda
salientar
que
os
Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e Livre Concorrência (art. 170,
caput e inciso IV da CF) visam delinear uma conformação democrática de
mercado que possibilite exploração igualitária de quaisquer atividades, o que
certamente é a função do serviço de buscas bem como a utilização de
Adwords da marca de empresas concorrentes.
15.
De todo o exposto, ainda que o
apelante tenha comprovado a contratação de Adwords com a marca da
apelada, perante o site de buscas, mesmo assim, é de rigor a reforma da
sentença, dada a juridicidade da prática, por não configurar infração
marcaria, medida fraudulenta ou que induza confusão de produto ou
estabelecimento, que possa ensejar a indevida captação de clientela ou
parasitismo, motivo pelo qual reformo a sentença apelada para julgar
7 Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 22 de Setembro de 2011. Interflora British
Unit contra Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62009CJ0323

acesso em 27/02/2019 às 14h39min.
8 Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 25 de Março de 2010. Die BergSpechte
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contra Günther Guni e trekking.at Reisen
GmbH. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62008CJ0278 - acesso em 27/02/2019 às
14h39min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes os pedidos autorais.
16.
Por fim, em razão do desfecho dado
ao recurso, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao
pagamento
das
despesas
processuais,
bem
como
de
honorários
advocatícios no importe de 15% do valor da causa, já considerado o trabalho
realizado em sede recursal, a teor do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo – 31a Vara Cível do Foro Central
Apelante
: Ricardo dos Santos Freitas ME
Apelada
: Paulista Saúde S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR No 30.690
Com
a
devida
vênia,
divirjo
do
entendimento do eminente relator sorteado, Des. AZUMA
NISHI, para manter a r. sentença de procedência da ação
proposta por PAULISTA SAÚDE S/A contra RICARDO DOS SANTOS
FREITAS ME, em face da utilização dos “links” patrocinados
e uso parasitário de busca na internet. A prova dos autos
é robusta no sentido de que a empresa PAULISTA SAÚDE S/A
averbou a marca “BOSTON MEDICAL GROUP” no INPI, conforme
certificado no 7020116000341-01 de origem do Reino Unido,
expedido pelo INPI, com validade de 2016/2022, pp. 55/56.
A empresa apelada RICARDO DOS SANTOS
FREITAS ME foi regularmente notificada sobre a prática de
concorrência desleal e do uso parasitário da marca
licenciada para a apelada. Ademais, a ata notarial
constante dos autos comprova o uso da palavra-chave “saúde
garantida” pela apelante, com vulneração ao art. 209 da
LPI.
Confira-se o entendimento desta Colenda
Câmara no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO Empresa autora que postula a abstenção do uso de sua marca "Tok
& Stok" como palavra-chave para direcionamento a link patrocinado de empresa
concorrente (Westwing) em conhecido site de buscas na Internet (Google) Sentença
de improcedência Desacerto Réus que apresentam não só legitimidade passiva
como devem ser responsabilizados pelos atos de concorrência desleal praticados Uso
parasitário da marca configurado Provedor de pesquisas que não pode se eximir da
responsabilidade pelo ocorrido, ao argumento de que não realiza controle prévio das
palavras-chave de busca contratadas pelo anunciante no serviço "AdWords" Situação
que não se confunde com o controle de provedor sobre o conteúdo de páginas na
internet Celebração de contrato eletrônico de prestação de serviços de publicidade
no qual necessariamente o site de buscas toma inequívoco conhecimento do uso de
marca alheia. Propriedade intelectual tem a natureza de direito absoluto e efeitos erga
omnes. Prática de concorrência desleal que atinge não somente o autor direito da
fraude, mas também aquele que divulga e viabiliza de modo determinante a sua
concretização. Violação a direito de terceiros provocada pelo contrato que não pode
ser admitida Aplicação ao caso concreto do princípio da função social do contrato,
em sua projeção ultra-partes (tutela externa do crédito) Devida a condenação dos
réus à abstenção definitiva do uso da marca "Tok & Stok" como palavras-chave para
remissão a anúncios da concorrente Westwing no site de pesquisas do réu Google, e ao
pagamento de indenização por materiais e danos morais Pessoa jurídica passível de
sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial Inteligência da Súmula 227 do STJ
Ilícito lucrativo que merece reprimenda, através da fixação de indenização por danos
morais
Ação procedente
Inversão da sucumbência
Recurso provido”.
(Apelação
Cível
no 0130935-08.2012.8.26.0100;
Relator FRANCISCO LOUREIRO; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. 09/11/2016).
Por tais motivos, acompanho, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido respeito, o douto voto do relator designado, Des
FORTES BARBOSA, e nego provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1016104-20.2018.8.26.0196
Comarca:
Franca 3a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Gatto Martins Bonemer
Apelante:
Ricardo dos Santos Freitas ME (Saúde Garantida)
Apelada:
Paulista Saúde S.A.
VOTO VENCEDOR DECLARADO (No 21.792)
Acompanho a douta maioria.
A concorrência desleal,
que
se
registra
desde tempos imemoriais, quando o homem passou a praticar atos de
comércio, segue a evolução e a modernização das atividades lucrativas.
Dissertando a respeito da evolução histórica da
repressão aos atos de concorrência desleal e sua ligação com o próprio
Direito Comercial, leia-se a lição de FÁBIO KONDER COMPARATO:
“Analisada à luz de seu desenvolvimento histórico, pode-se dizer que a
evolução do Direito Comercial desdobrou-se em quatro etapas. Na primeira
fase de sua história o chamado período italiano, que vai dos albores do
século XII até as primeiras sínteses doutrinárias de Stracca e Scaccia o
direito Comercial apresenta-se num invólucro corporativo, como o estatuto
próprio dos mercadores matriculados nas Corporações de Ofícios. A esta
primeira fase sucede o chamado período mercantilista, que se desenvolve
até a codificação napoleônica, período no qual o Estado faz-se também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comerciante, substituído à tutela das corporações medievais a sua atuação
onipresente. A Revolução Francesa e a obra institucionalizadora de
Bonaparte inauguram o terceiro período, com o triunfo do liberalismo
econômico, prolongado até o término da Grande Guerra de 1914-1918, que
representou o verdadeiro encerramento do século XIX. A partir de então,
entramos na fase atual de economia dirigida, não só no plano nacional,
como também no campo das relações internacionais.
Conforme salientou Ascarelli, não se poder dizer que nos dois primeiros
períodos da evolução histórica do Direito Comercial o problema da
disciplina da concorrência não se pusesse. O que sucedia é que esta
disciplina era feita num momento anterior ao exercício de atividade
econômica, precisamente no momento em que os candidatos ao exercício
da mercancia requeriam sua matrícula nas Corporações de ofícios, ou
rogavam a autorização estatal para se estabelecerem. E a História nos ensina
que a disciplina assim feita nem sempre estava isenta de protecionismos e
favoritismos, e que o critério político-pessoal quase sempre sobrepairava
sobre o critério objetivo de regulamentação das atividades econômicas.
Mas é a partir do liberalismo econômico que a necessidade de uma
disciplina específica da concorrência no mercado apresenta-se como
problema à espera de solução jurídica. Posto o princípio da liberdade de
acesso ao mercado, mister se fazia impedir que esta liberdade degenerasse
em licença, com prejuízo da própria concorrência. Se o jogo era doravante
livre, necessário se fazia, para que esta liberdade perdurasse; que as regras
do jogo fossem respeitadas.
O Direito Comercial atual, conservando e aperfeiçoando este conjunto de
normas herdadas do liberalismo econômico tem no entanto procurado dar-
lhes novo significado e alcance: o legislador hodierno preocupa-se antes de
tudo com a proteção do próprio consumidor, e não apenas com a disciplina
da liberdade dos concorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, este conjunto de normas disciplinares da concorrência é de dois tipos.
Procura-se de um lado, atribuir a certos comerciantes o direito de
exploração exclusiva de determinados bens econômicos de sua criação ou
aquisição, com a concessão de privilégios: é o chamado direito da
propriedade industrial. Porfia-se, de outro lado, em estabelecer medidas
disciplinadoras da concorrência, através da repressão à prática de atos ditos
de concorrência desleal (...).' (Concorrência Desleal, págs. 913/915;
destaquei).
Como se vê, com o passar do tempo, com as
aquisições culturais da Humanidade e, correlativamente, do Comércio,
com a modernidade enfim, novas práticas comerciais, outros meios de
mercancia, são introduzidos no dia a dia dos povos.
Assim sucede, nestes tempos da internet, com o
instrumento de busca em tela (Google AdWords). A prática é nova.
A inventiva humana a criou. Ela gera lucros sabidamente muito grandes,
enormes, à Google. Deve ser por esta usada de modo a não prejudicar
terceiros, a não estimular a proliferação de uma prática maliciosa,
hoje banalizada, que impede a livre concorrência.
A busca, pela Google, de lucro maior ainda não
pode importar em tripúdio do direito de terceiros que não contratem a
primazia na listagem que o instrumento (AdWords) oferece à visibilidade
geral dos consulentes, rectius consumidores. Que a gigantesca empresa
crie meios, contrate funcionários, para subsidiá-la a evitar danos às
marcas de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não se deva, em Direito Comercial,
de modo geral, recorrer-se à boa-fé do art. 422 do Código Civil, como
explica a Professora PAULA A. FORGIONI (Contratos Empresariais,
pág. 99), em certos casos, isto é impositivo. Este é um deles.
A respeito, remeto-me a THAYS LEITE
TOSCHI, que, enfatizando a importância de '[u]m bom e ético ambiente
negocial” como “condição precípua para efetivo e verdadeiro progresso
econômico e social”, mostra que esse sentido ético é que justifica,
essencialmente, a proteção aos sinais distintivos dos comerciantes e a
repressão
à
“concorrência desleal praticada
por
meio
de
atos
confusórios” (Ética e Propriedade Industrial, in Propriedade Industrial
vinte anos da Lei 9279/96, obra coletiva, de sua coordenação,
conjuntamente com EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO, págs. 167/168).
Não se pode, absolutamente, dizer “bom e ético
ambiente negocial” este, que a Google explora, e no qual, vendendo a
possibilidade de uns concorrentes ligarem seus nomes aos de outros,
promove uma confusão generalizada. Quer-se encontrar um nome,
uma marca, acham-se outros, às vezes uma dezena de outros, antes.
Às vezes é só na segunda, ou na terceira página de consulta que o nome
digitado na verdade está.
Com estas considerações, adiro aos bem
lançados votos vencedores, negando provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR CIAMPOLINI
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24835
Apelação Cível no 1016104-20.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ricardo dos Santos Freitas - Me (Saude Garantida)
Apelado: Paulista Saúde S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
5o Juiz
I) Respeitado o entendimento dos Exmo. Sr. Relator sorteado,
Desembargador Azuma Nishi, o meu voto converge com o voto do Exmo. Sr. 2o Juiz,
Desembargador Fortes Barbosa, bem como com os votos dos Exmos. Srs.
Desembargadores Pereira Calças e Cesar Ciampolini, que me antecederam para,
também, negar provimento ao recurso.
II) Com efeito, tenho votado conforme a maioria, em casos
envolvendo o Google Adwords.
Os atos ilícitos, como a prática de concorrência desleal, não
podem ser acobertados sob o pretexto de garantir a livre manifestação do pensamento e
a livre iniciativa, sob pena de se tornar morta a letra da lei, que tem seu fundamento
também em direitos fundamentais (CF, art. 5o, XXIX), gerando caos e insegurança
jurídica. O aproveitamento parasitário deve ser combatido severamente, em todos os
seus aspectos e formas e plataformas (físicas e virtuais/eletrônicas).
Interessante transcrever a lição de Lucia Ancona Lopez de
Magalhães Dias (Publicidade e Direito, 3a edição, Ed. Saraiva, 2018, pp. 387/389), que
utiliza AdWords como exemplo de 'propaganda comparativa':
“Nessa linha, José Massaguer, ao discorrer sobre a publicidade
comparativa, faz uma interessante distinção entre a publicidade
comparativa em sentido estrito, que tem por finalidade ressaltar a
maior conveniência ou vantagens da própria oferta em relação à de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiros, daquelas outras publicidades que também fazem alusão a
terceiros, porém sem efetuar uma comparação entre suas atividades ou
entre seus produtos e serviços, ao que se denominada tradicionalmente
pela doutrina espanhola de publicidade alusiva. Esta última
(“publicidade comparativa sem comparação”) comportaria os casos
em que a comparação ser apenas para equiparar o anunciante ou os
seus bens aos bens do concorrente, estes últimos particularmente
conhecidos pela sua destacada qualidade, exclusividade, singularidade
ou fama entre o círculo de destinatários das mensagens realizadas.
Para o jurista espanhol, e, por certo, para grande parte da doutrina,
tais situações comportariam um aproveitamento indevido da reputação
alheia, pois serviriam ao empresário anunciante para obter de antemão
(sem prévia experiência de consumo e sem prévia introdução no
mercado), em benefício da própria oferta, a impressão que no mercado
se tem destes terceiros e de sua oferta e, especialmente, para transferir
diretamente ao anunciante, ou aos seus bens ou serviços, as
representações positivas de toda ordem que o público associa à pessoa
a quem se refere a publicidade, com a consequente economia (efetiva
ou potencial) dos custos que teriam sido necessários para que no
mercado se fixasse essa mesma imagem positiva do anunciante.
Conclui o autor que tal prática (parasitária) ensejaria o
aproveitamento indevido dos esforços desempenhados pelo terceiro
que suporta a equiparação pública da qualidade de sua marca ou
de seus produtos com os produtos da empresa anunciante.
Parece-nos correta a posição de Massaguer, pois a marca é um
elemento
fundamental
a
viabilizar
o
reconhecimento
pelos
consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já
consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para
introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação
obtida pelos esforços do concorrente, “simulando”, por assim dizer,
uma comparação que, em verdade, apresta-se tão somente com um
efeito parasitário.
Assim, a priori, não nos parece correto afirmar que, a despeito
de uma informação aos consumidores, possa o concorrente valer-se
dos esforços e investimentos alheios para justificar a sua entrada
ou consolidação mais rápida do mercado. Podem surgir situações, no
entanto, em que, do exame do caso concreto e tendo em vista as
peculiaridades do mercado e do produto envolvido (somente
mensuráveis e avaliáveis casa a caso), um eventual referência aos
produtos da concorrência, ainda que sem efetuar uma efetiva
comparação, possa se mostrar justificada. Esta hipótese, porém, será
sempre a exceção, e deverá ser avaliada com muita cautela pelo
julgador, sob pena de se abrir espaço para perigosas condutas
oportunísticas e parasitárias”. (destaquei em negrito)
O que se observa é uma relativização do direito à marca com a
internet, mostrando-se oportuna a lição de Denis Borges Barbosa (Proteção das
Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Ed. Lumen Juris, 2017, pp. 12/13, item 2.1.3)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escreve:
“Para que servem as marcas?
Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias
ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem e
distinguir a atividade empresarial em face dos competidores. Usada
como propaganda (ou mais precisamente na publicidade), além de
poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente
econômico entre as demais, deve incitar ao consumo, ou valorizar a
atividade empresarial do titular.
Disto decorre uma clássica justificativa do sistema de marcas, a de
que a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar
proteger o investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema
jurídico em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o
investimento no valor concorrencial da imagem que a atuação
específica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos
consumidores.
Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a
capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício
equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria
a que o investimento em qualidade seria reconhecido”.
E o mesmo ilustre doutrinador, quando comenta a questão da
propaganda comparativa (p. 357, item 8.3.2.1) mostra os seus exatos limites,
envolvendo a questão de eventual prejuízo distintivo, de modo que, conjugado a lição
de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, não há como se superar a questão do
aproveitamento parasitário.
No mesmo sentido, precedentes recentes desta C. Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
“Concorrência desleal. Ação cominatória, cumulada com pedidos de
índole indenizatória, pela qual a autora visa a impedir a utilização
conjunta de sua marca “Arteres” com a palavra “estojo” como chave
de anúncios de internet contratados por meio do serviço “Google
Ads”. Decisão deferindo tutela de urgência. Agravo de instrumento
da corré Google Brasil Internet Ltda., com pedido subsidiário de
permissão apenas da palavra “estojo”.
Comprovação de que o primeiro resultado da pesquisa conduz a
marca
concorrente
da
autora.
Conduta
caracterizadora
de
concorrência desleal, podendo ocasionar confusão entre os usuários.
Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Pretensão subsidiária de uso da palavra “estojo”, isoladamente. Na
medida em que a decisão agravada não o proibiu, neste ponto, falta
interesse recursal à agravante.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhece em parte e a que, na parte conhecida, se nega provimento.”
(Agravo de Instrumento no 2011902-18.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Cesar Ciampolini, j. 24/6/2020)
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Concorrência desleal.
Ação de obrigação de não fazer (abstenção do uso) cumulada com
reparação de danos. Contratação de serviço conhecido como “Google
Adwords”, para divulgar negócio. Utilização de marca alheia em
pesquisa. Possibilidade de desvio de clientela. Cabimento de tutela
antecipada. Agravo a que se nega provimento.” (Agravo de
Instrumento no 2034011-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças,
j. 29/5/2020)
Ou seja, a agravante explora a marca dos agravados,
estimulando a atividade parasitária ao obter vantagem econômica, quando vende a
marca de outrem (no caso, os agravados) para o seu contratante também explorar a
marca estabelecida, desestimulando as atividades criativas que se convertem em marcas,
inventos e outras criações, com proteção constitucional (CF, art. 5o, XXIX),
fundamental para garantir e estimular a livre iniciativa.
IV) Com essas observações, respeitada o entendimento em
contrário, acompanho o Exmo. Sr. Desembargador 2o Juiz e a douta maioria, para,
também, negar provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
5o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
1249A0DE
10
20
Declarações
de Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
129DE6DB
21
23
Declarações
de Votos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
1290E456
24
28
Declarações
de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
12935935
29
32
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
1299A35C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016104-20.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.