Tribunal: TJSP
Processo: 1054234-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Modelo de utilidade – Aplicação de "bolso para celular" em calça jeans – Pedido de patente depositado no INPI – Superveniente indeferimento do pedido, atacado por recurso administrativo improvido – Irrelevância da afirmação do INPI no sentido de que há novidade dada à distinção das calças comparadas, pois a novidade deve existir no dispositivo construtivo objeto de

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Modelo de utilidade – Aplicação de "bolso para celular" em calça jeans – Pedido de patente depositado no INPI – Superveniente indeferimento do pedido, atacado por recurso administrativo improvido – Irrelevância da afirmação do INPI no sentido de que há novidade dada à distinção das calças comparadas, pois a novidade deve existir no dispositivo construtivo objeto de patente, e não nos locais onde empregados – Inexistência ao direito de exploração exclusiva da aplicação – Irrelevância da discussão acerca da reprodução do trade dress – Inibitória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054234-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INDIGO
RED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e FREDERICO
GIORDANO PERUSIN, é apelado SAWARY CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Marcelo Antunes Nemer OAB/SP 93.878", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1054234-13.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.353 2/7
VOTO No
: 39.353 (EMP – DIG – P).
APEL. No
: 1054234-13.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: INDIGO RED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA. E OUTRO
APDO.
: SAWARY CONFECÇÕES LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Modelo de utilidade
Aplicação de “bolso para celular” em calça jeans Pedido
de
patente
depositado
no
INPI

Superveniente
indeferimento
do
pedido,
atacado
por
recurso
administrativo improvido Irrelevância da afirmação do
INPI no sentido de que há novidade dada à distinção das
calças comparadas, pois a novidade deve existir no
dispositivo construtivo objeto de patente, e não nos locais
onde empregados Inexistência ao direito de exploração
exclusiva da aplicação Irrelevância da discussão acerca
da reprodução do trade dress Inibitória improcedente
Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto Indigo Red Indústria e
Comércio de Confecções Ltda. e Frederico Giordano Perusin dirigido à r.
sentença proferida pela Exma. Dra. Mônica di Stasi Gantus Encinas, MMa.
Juíza de Direito da E. 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, que julgou improcedente o pedido inibitório deduzido em face de
Sawary Confecções Ltda.
Entendeu a i. Magistrada singular, em síntese, que o
simples depósito do pedido de patente não confere direito de exclusividade
aos demandantes, ainda que tenham em seu favor “Opinião Preliminar
sobre a Patenteabilidade”, destacando que o direito à indenização
decorrente de violação de propriedade industrial nasce somente com a
concessão da patente. Ponderou, todavia, que a mera expectativa de direito
não inibe a caracterização de concorrência desleal. Neste ponto, destacou
que os produtos dos litigantes são suficientemente distintos, além de não ser
novo no mercado o “bolso para celular” aplicado em calça jeans. Com esses

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fundamentos, julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer,
bem como o de indenização (fl. 1.137-1.145).
Em razões recursais os autores defendem a nulidade da
sentença por violação ao princípio da ampla defesa, pois: (a) a i. Magistrada
não reviu o indeferimento da produção de prova oral; (b) não oportunizou o
debate do laudo pericial, eivado de diversas incongruências, que poderiam
ser esclarecidas em audiência de instrução e julgamento; e (c) endossou
laudo técnico eivado de inverdades jurídicas. A sentença seria nula, ainda,
porque: (a) não enfrentados todos os argumentos capazes de infirmar, em
tese, a conclusão adotado pelo julgador; e (b) deixou de seguir jurisprudência
segundo a qual há concorrência desleal pela reprodução do aspecto externo
do produto, independente da existência de patente (CPC, art. 489, § 1o, VI).
Quanto ao mérito, aduzem que não só os produtos são
idênticos, como houve utilização da publicidade e marca das autoras.
Assevera que a expressão “Bolso Celular” é marca registrada desde 7 de
agosto de 2018 e pede a reforma integral da r. sentença (fl. 1.198-1.241).
Preparo em fl. 1.242-1.243.
Contrarrazões em fl. 1.248-1.268 pela manutenção da r.
sentença, acompanhadas dos documentos de fl. 1.269-1.286.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 17 de abril de
2019, sendo o recurso distribuído a este Relator aos 29 do mesmo mês (fl.
1.287), oportunidade na qual foi determinada a suspensão do processo até
julgamento de recurso administrativo interposto contra o indeferimento do
pedido de patente (fl. 1.290), mantendo-se a suspensão mesmo após
sucessivos pedidos de reconsideração (fl. 1.306 e 1.316).
Peticionou a apelada em fl. 1.319 informando a
manutenção do indeferimento do pedido de patente, conforme documentos
de fl. 1.320-1.327.
Manifestaram-se as apelantes em fl. 1.331-1.339
argumentando que o pedido inibitório não tem lastro no direito de
propriedade industrial, mas sim na concorrência desleal, eis que a recorrida
reproduziu o produto dos requerentes, empregou tag idêntica à idealizada
pelos apelantes e utilizou a mesma marca (“Celular Pocket” ou “Bolso
Celular”). Daí porque o indeferimento do pedido de patente não interfere no
julgamento da lide.

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Embora a apelada tenha concordado com o julgamento
virtual, os suplicantes insistiram no julgamento presencial (fl. 1.298, 1.343
1.345).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 17 de dezembro de
2018 (fl. 1.148), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de
embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada em 21 de fevereiro
de 2019 (fl. 1.197).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 18 de março
daquele ano (fl. 1.197), último dia útil inserido na quinzena legal, anotando-
se a suspensão do expediente forense nos dias 4 e 5 de março por força do
Provimento 2.491/2018 do CSM.
I PRELIMINARES
I.1. CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA
As apelantes alegam que seu direito de ampla defesa foi
violado porque: (a) a i. Magistrada não reviu o indeferimento da produção de
prova oral; (b) não oportunizou o debate do laudo pericial, eivado de
diversas incongruências, que poderiam ser esclarecidas em audiência de
instrução e julgamento; e (c) endossou laudo técnico eivado de inverdades
jurídicas.
Em que pesem seus argumentos, a solução da lide
independe de prova oral ou da oitiva de testemunhas.
Acerca da violação do direito de uso exclusivo de patente,
a questão é dirimida, no caso concreto, pela simples análise da prova
documental carreada, além do exame da matéria de direito incidente na
hipótese em testilha.
No tocante ao conjunto-imagem, é possível analisar suas
diferenças e semelhanças pela simples comparação visual.
Nesse diapasão, eventual incongruência no laudo
pericial não influenciará no julgamento deste recurso.

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E, inexistindo prejuízo, não há nulidade.
I.2. VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1o , IV E VI, DO CPC
Aduzem as autoras, ainda, que a r. sentença seria nula,
por violação dos art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
Assim,
a
sentença
teria
sido
omissa
quanto
à
similaridade dos produtos, à imitação do elemento publicitário (tag) e à
novidade do produto.
Da leitura da r. sentença percebe-se que não se ateve
apenas à concessão (ou não) de carta-patente, registrando em fl. 1.144 que
há distinção entre os produtos comercializados pelos litigantes.
Daí porque a r. sentença não se amolda à hipótese
descrita no inciso VI do § 1o, art. 489 do CPC.
Também não se vislumbra nulidade da sentença por
ausência de manifestação acerca de uso indevido de marca ou imitação de
elemento publicitário, pois tais questões sequer foram cogitadas na petição
inicial. E é a petição inicial que delimita a atuação do julgador, conforme
princípio da adstrição.
Não há, portanto, a propalada nulidade.
II MÉRITO
Forçoso reconhecer que embora na exordial as apelantes
apontem constantemente para ato inventivo e novo no dispositivo “bolso
para celular aplicado em calça jeans ”, também discorrem, suscintamente,
sobre a reprodução integral do produto pela ré.
Conforme documentos carreados com as contrarrazões
(fl. 1.320-1.327), o pedido de patente foi indeferido pelo INPI, decisão esta
atacada por recurso administrativo que, em 9 de dezembro de 2019 restou
improvido por falta de ato inventivo (fl. 1.320-1.327).
Acerca do ato inventivo, esclareceu o INPI que “as
principais formas e disposições do objeto reivindicado no pedido em exame

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se encontram antecipadas nesta anterioridade. Apesar das calças em que os
bolsos laterais estão aplicados serem diferentes, o que garantiu o
cumprimento do requisito da novidade, a solução do bolso sobre a costura
lateral encontra-se antecipada”.
“Assim, diante de D1, considera-se que a realização de
uma peça de vestuário, especificamente uma calça, com bolso lateral
posicionado em um de seus lados, exatamente sobre a linha vertical, ou
costura, que divide a parte da frente e a parte de trás, cujo compartimento
embutido estende-se para baixo, contendo as formas e disposições
reivindicadas, decorria de maneira comum do estado da técnica, para um
técnico no assunto, quando do depósito do pedido em exame. Portanto,
considera-se que este pedido carece de ato inventivo e não atende ao
disposto nos artigos 9o e 14 da LPI” (fl. 1.273).
Sobre o requisito novidade, ponderou a autarquia federal
que a matéria pleiteada no quadro reivindicatório é nova, “pois não revelada
integralmente em um único documento anterior” (fl. 1.273).
Como se vê, o único elemento a conferir “novidade” ao
objeto de patente foi a distinção das calças comparadas. A respeito do
dispositivo construtivo (bolso para celulares) não foi apontada nenhuma
novidade em relação aos modelos precedentes.
Nesse diapasão, é claro o equívoco do INPI ao considerar
“novidade” a calça em que utilizada o “bolso para celular”. A novidade há
que se encontrar no dispositivo a ser patenteado, e não no objeto em que
seria aplicado.
Destarte, em que pesem as ponderações do INPI, tem-se
que o “bolso para celular” se encontra no estado da técnica, como, aliás, já
destacado no laudo pericial.
Por isso, falta lastro à ação no tocante à violação do
direito de propriedade industrial.
E porque se encontra no estado da técnica, não configura
concorrência
desleal
eventual
reprodução
do
“bolso
para
celular”
desenvolvido pelas suplicantes.
Despicienda, pois, análise acerca da imitação do produto
dos autores sob o aspecto do trade dress .

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Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
A verba honorária não é majorada porque já arbitrada
no percentual máximo.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em
sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de
interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se
o silêncio como concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR