Tribunal: TJSP
Processo: 1024323-15.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER – AUTORA, DETENTORA DA MARCA MISTA "CHALLENGE TRACK", REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - INOCORRÊNCIA – Pelo acervo probatório, não restou demonstrado que a ré utiliza o termo "TRAIL TRACK", mas sim "TRAILWAY", de modo que não se há falar em potencial confusão do consumidor. Além disso, apesar da

Ementa:

AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER – AUTORA, DETENTORA DA MARCA MISTA "CHALLENGE TRACK", REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - INOCORRÊNCIA – Pelo acervo probatório, não restou demonstrado que a ré utiliza o termo "TRAIL TRACK", mas sim "TRAILWAY", de modo que não se há falar em potencial confusão do consumidor. Além disso, apesar da identidade da palavra "TRACK", é certo que se trata de expressão comum, genérica, não passível de registro perante o INPI (art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial) – Marca evocativa e de natureza mista, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros) – Na hipótese dos autos, não há que se falar em semelhança a ponto de caracterizar concorrência desleal – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083213
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1024323-15.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MULTISERVICE TRANSPORTADORA LTDA. - EPP, é apelado LUIS FERNANDO
RIBEIRO CARQUEIJO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1024323-15.2018.8.26.0554 -Voto no 24535
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VOTO No 24535
Apelação n. 1024323-15.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André (6a Vara Cível)
Apelante: MULTISERVICE TRANSPORTADORA LTDA. - EPP
Apelado(s): LUIS FERNANDO RIBEIRO CARQUEIJO - ME
Juíza: Dra. Bianca Ruffolo Chojniak
AÇÃO COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE NÃO-
FAZER
AUTORA, DETENTORA DA MARCA
MISTA “CHALLENGE TRACK”, REGISTRADA
NO INPI ALEGAÇÃO DA AUTORA DE USO
INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA
DESLEAL - INOCORRÊNCIA
Pelo acervo
probatório, não restou demonstrado que a
ré utiliza o termo “TRAIL TRACK”, mas sim
“TRAILWAY”, de modo que não se há falar
em potencial confusão do consumidor.
Além
disso,
apesar
da
identidade
da
palavra “TRACK”, é certo que se trata de
expressão comum, genérica, não passível
de registro perante o INPI (art. 124, VI, da
Lei de Propriedade Industrial)
Marca
evocativa
e
de
natureza
mista,
cuja
proteção deve ser analisada à luz de todos
os seus elementos constitutivos (visuais,
fonéticos,
cores,
dentre
outros)

Na
hipótese dos autos, não há que se falar em
semelhança
a
ponto
de
caracterizar
concorrência
desleal

Sentença
de
improcedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por MULTISERVICE
TRANSPORTADORA LTDA - EPP contra a empresa LUIS FERNANDO
RIBEIRO CARQUEJO ME, alegando que detém a propriedade temporal
e o direito ao uso exclusivo, em todo território nacional, da expressão

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“CHALLENGE TRACK”, podendo impedir que terceiros a reproduzam, a
imitem no todo ou em parte, ou usem expressão colidente, direito que
deseja exercer quanto à ré, pois de forma ilícita esta vem utilizando a
expressão “TRAIL TRACK”, a qual se confunde de forma visual,
ortográfica e foneticamente com “CHALLENGE TRACK”, gerando
confusão e desvio da clientela, risco de diluição e perda do poder
atrativo da marca.
Pretende que a ré seja proibida de usar a marca
“TRAIL TRACK” liminarmente, em qualquer meio de divulgação de seu
negócio,
sob
qualquer
motivo
ou
alegação, consolidando-se a
providência com a procedência da pretensão em comento, condenando-
se a requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos
emergentes e lucros cessantes advindos da violação aos direitos de
propriedade industrial da autora e dos atos de concorrência desleal
perpetrados, e também ao pagamento de indenização por danos
morais, por conta do abalo a sua imagem no mercado e reputação (fls.
01/73).
Citada, a ré ofertou contestação, aduzindo, em
síntese, que utiliza o nome fantasia “TRAILWAY EVENTOS” há vinte anos
no mercado, desenvolvendo atividades que vão além das realizadas
pela autora. Assevera que somente usa a marca “TRAILWAY”, e que
suas cores e seu grafismo não se confundem com as cores e o grafismo
da marca da autora. Nega existir a marca “TRAIL TRACK”. Concernente
ao equipamento no qual a autora faz a demonstração de veículos em
"test drive", denominado “CHALLENGE TRACK”, afirma que se trata
apenas de mais um dos diversos que existem no mercado. Indica as
diferenças entre seu equipamento e o da autora e que a mera
semelhança referente ao termo “TRACK, no que tange ao equipamento
de "test drive", não viola os direitos da autora (fls. 129/145).

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Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, sob o fundamento de que a ré não utiliza o termo “TRAIL
TRACK” para se identificar perante o público consumidor, mas sim
"TRAILWAY", inexistindo qualquer violação a marca da autora. Pela
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
da causa, atribuído em R$ 50.000,00 (fls. 202/204).
Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando,
em resumo, que está comprovada sua titularidade em relação à marca
“CHALLENGE TRACK”, sendo que a ré está utilizando indevidamente os
termos, com atuação no mesmo ramo empresarial. Diz que tem
exclusividade sobre o uso do termo “TRACK”, utilizado tão somente em
seu sistema de franchising, não podendo nenhuma outra empresa utilizá-
lo de modo idêntico ou similar.
Assevera que a ré apelada está se aproveitando do
renome da marca para comercializar produtos e serviços no mesmo
ramo, gerando potencial desvio de clientela e, portanto, caracterizando
a concorrência desleal. Requer o provimento da ação de obrigação de
fazer, com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento do
comando judicial (fls. 209/285).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
113/124).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

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O recurso não comporta guarida.
A concorrência desleal se dá pelo desvio de clientela
por meio da confusão ou associação indevida entre uma marca

desconhecida com uma outra, já consolidada no mercado ou que já
detenha o respectivo registro.
Pratica
concorrência
desleal
a
empresa,
sem
expressão no mercado, que busca visibilidade, valendo-se do sucesso
conquistado pela outra, ou que tenta depreciar falsamente o nome ou
marca da concorrente.
Sob outro enfoque, a conduta parasitária se
exterioriza pela associação indevida de uma marca desconhecida a
uma outra, já consolidada, registrada e identificada pela qualidade do
produto ou do serviço.
Tal conduta pode, além de ensejar desvio de
clientela, levar à depreciação do valor de uma marca ou nome
empresarial na respectiva classe de atuação, vez que induz o
consumidor a atrelar determinada empresa a uma outra, de menor
expressão ou de reputação duvidosa.
Nesse contexto, existe a possibilidade de o
consumidor associar ou vincular uma marca a outra, ou entre uma
marca e um nome empresarial, como se fossem da mesma
procedência.
E na análise da colidência entre marcas, exige-
se a conjugação de alguns princípios. Um deles é a anterioridade, que
se refere à precedência do registro perante o INPI. Outro é o da

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especificidade, pelo qual a proteção da marca está diretamente
atrelada a um tipo específico de produto ou serviço dentro de
determinada classe (salvo na hipótese de marca de “alto renome”).
Um terceiro princípio é o da territorialidade, que diz com o âmbito
geográfico de proteção.
Demonstrada a conjunção desses fatores, pode o
titular da marca ou do produto buscar a tutela jurisdicional para
suspender ou interromper o seu uso indevido; ainda, pleitear a
reparação pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da
prática da concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de
clientela, diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial, e até
mesmo a retratação na medida da ofensa praticada.
Pois bem. No caso dos autos, como bem asseverou o
MM. Juízo “a quo”, a ré não utiliza o termo “TRAIL TRACK” para se
identificar perante o público consumidor, pois se intitula "TRAILWAY" de
modo que não se há falar em potencial confusão do consumidor.
Somado a isso, a questão da similitude dos
obstáculos metálicos é objeto de ação própria ajuizada também pela
autora (processo n
° 1025372-91.2018.8.26.0554), de modo que a presente ação se
restringe a análise da utilização indevida do nome registrado pela
autora “CHALLENGE TRACK” em confronto com a expressão utilizada no
equipamento da ré denominado “TRAIL TRACK”, o que não restou
evidenciado pelo acervo probatório.
Isto porque, embora ambas utilizem a expressão
“TRACK” e atuem no mesmo segmento de negócio, os sinais visuais e
fonéticos são distintos, conforme se verifica da marca registrada pela

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autora e a expressão utilizada pela ré:
Ademais, apesar da identidade da palavra “TRACK”
na marca e identidade visual da autora e da ré, é certo que se trata de
expressão comum, genérica, não passível de registro perante o INPI,
consoante art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (Lei no
9.279/1996).

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É
a
hipótese
da
chamada
marca
evocativa,
consistente na composição de termos até mesmo genéricos os quais
somente em conjunto com sinais distintivos e combinados entre si é que
possuem distinção e originalidade, bem como a veiculação com um
produto ou serviço específico. Em outras palavras, sua exclusividade
acaba
se
limitando,
uma
vez
que
os
termos
nela
contidos,
isoladamente, não produzem efeito de marca.
Nesse
sentido:
“Marca

Ação
inibitória
e
indenizatória - Tutela de urgência
Abstenção de uso
Expressão
comum Marca evocativa e de natureza mista Exclusividade limitada
ou restrita Descabimento da ordem emitida - Jurisprudência - Decisão
reformada

Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2165785-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j, 25/10/2018).
“INIBITÓRIA. MARCA "NOSSA TV" OU "TV NOSSA".
MARCA
EVOCATIVA.
BAIXA
DISTINTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUSIVIDADE. Insurgência contra sentença de improcedência da
ação principal e da reconvenção. Sentença mantida. Apelação principal.
Agravo contra decisão denegatória de recurso especial não tem efeito
suspensivo por lei, não se tendo comprovado atribuição excepcional no
caso. "Nossa TV" ou "TV Nossa" são expressões evocativas, com baixa
distintividade, o que conduz à mitigação da exclusividade. Precedente.
Recurso adesivo. Alegação absolutamente genérica, sem qualquer
detalhamento ou embasamento probatório, a respeito de dano material
e moral é insuficiente para caracterizar dever de repará-los. Recursos
desprovidos” (Apelação Cível 0006304-66.2008.8.26.0347; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

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13/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018).
Por esta razão é que o MM. Juízo “a quo”,
acertadamente, reconheceu que, em se tratando de marca nominativa e
mista, sua proteção deve ser analisada à luz de todos os seus
elementos, tais como visuais, fonéticos, disposição de cores, dentre
outros. E, na hipótese em debate, não há que se falar em semelhança a
ponto de caracterização de concorrência desleal.
Nessa linha é o entendimento das Câmaras de Direito
Empresarial deste E. TJSP: “Agravo de instrumento. Propriedade
industrial. Marca. Tutela provisória de urgência concedida em caráter
liminar. Ausência dos requisitos legais e existência de dano reverso.
Registro de marca composta e mista. Pretensão de exclusividade sobre
expressão isolada. Impossibilidade. Marca que corresponde à soma das
expressões que a compõe. Expressão isolada que é insuscetível de
apropriação por incompatibilidade com a Lei de Propriedade Industrial
(arts. 122 e 124, IV). Ausência de distintividade. Termo estrangeiro
cuja tradução tem significado comum. Marca mista que deve ser
analisada de forma global. Conjunto dos signos que atribui originalidade
e permite o registro (marca evocativa). Logotipos distintos que
impedem a confusão do consumidor e o desvio de clientela.
Concorrência desleal não vislumbrada. Hipótese que autoriza a
revogação da abstenção de uso da marca. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2128452-04.2017.8.26.0000; Rel. Des. Hamid Bdine, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18/10/2017).
“PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Alegação
de
uso
indevido da expressão "fields" como elemento de marca composta pela
ré Autora que obteve pioneiramente o registro de marcas mistas "Fields
Sertanejos da Magia" em classes de shows, espetáculos e bares no

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INPI, e pretende seu uso exclusivo Vocábulo "fields", embora originário
da
língua
inglesa,
significa
apenas
"campos"
Palavra
comum,
inapropriável isoladamente como marca Registros concedidos à
demandante de marca composta não conferem direito de uso isolado do
vocábulo "fields" com exclusividade Impossibilidade de vedar a terceiros
o uso da locução, ainda que no mesmo segmento comercial (baladas
sertanejas), em marca composta diversa Ação corretamente julgada
improcedente Verba honorária que não comporta redução, pois já fixada
em
valor
diminuto
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1012710-80.2015.8.26.0011, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 22.2.2017).
Nessa esteira, o C. STJ também já decidiu, no caso
envolvendo os sítios eletrônicos “Peixe Urbano” e “Hotel Urbano” e o
próprio uso da expressão “URBANO”, que a concorrência desleal de
caracteriza pela conjugação dos elementos visuais e distintivos, não
relacionados somente a uma expressão isolada (REsp no 1.606.781/RJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/09/2016).
Conforme se extrai do voto vencedor: “Na hipótese
concretamente
examinada,
a
constatação
da
prática
de
concorrência desleal não está amparada no simples uso da
expressão 'URBANO', mas na conjugação desses fato com a
utilização
de
cores
e
layout
que
apresentam
enormes
semelhanças com os padrões adotados pela autora, com a
declaração dos próprios idealizadores do site de que se valeram
desse artifício para serem reconhecidos e com a contratação de
links patrocinados adotando como palavra-chave a expressão
'PEIXE URBANO' e suas variações” (g/n).
Não havendo, pois, risco de associação indevida ou

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potencial desvio de clientela por parte da ré, tampouco tamanha
similaridade entre as marcas, a invocar a tutela jurisdicional, era
mesmo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por fim, considerando o trabalho adicional realizado
em grau recursal da parte recorrida, os honorários advocatícios devem
ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator