Tribunal: TJSP
Processo: 2007547-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e inibitória. Tutela provisória deferida em parte, reconhecido, desde logo, o rompimento do vínculo societário. Pleitos inibitórios indeferidos. Agravo de instrumento da autora.

"O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e inibitória. Tutela provisória deferida em parte, reconhecido, desde logo, o rompimento do vínculo societário. Pleitos inibitórios indeferidos. Agravo de instrumento da autora.

"O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas para a repressão de um ilícito'. O indeferimento da liminar também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto" (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Caso em que a agravante é dona da marca "ESAMC", detendo seu registro como tal perante o INPI. Marca cujo uso foi cedido à sociedade dissolvida, correspectivamente à cessão do uso, pelas agravadas, das instalações físicas de escola que a sociedade parcialmente dissolvida ocupava. Deste modo, o regime aplicável ao uso de um, aplica-se também ao uso do outro; assim como não pode a agravante reivindicar a propriedade das instalações físicas onde se desenvolviam as atividades sociais, do mesmo modo não podem os agravados reivindicar a marca de que é dona a agravante. Enfim, tal a clareza de seu direito, que não é razoável que a agravante fique, por anos a fio, diante de previsivelmente longo tramitar processual, de mãos atadas, a assistir impotente o uso indevido de sua marca.

Por outro lado, não é porque não há prova, ainda, de prejuízos à marca ESAMC, que não se há de reconhecer seu evidente direito à injunção. A violação à marca é permanente. "O desvio de clientela é dano irreparável ou de difícil reparação, pois é sempre muito difícil mensurar e obter pleno ressarcimento para os prejuízos sofridos" (DENICOLI SHMIDT).

Ausência de dano potencial, com o pronto reconhecimento do direito marcário da agravante, para os consumidores (corpo discente), na medida em que a emissão dos diplomas com a marca ESAMC é-lhes assegurada pelo art. 99 do Decreto Federal 9.235/2017 e, bem assim, a agravante se compromete a isto garantir.

O não deferimento da tutela pretendida implicaria no benefício dos agravados decorrente do que se convencionou denominar "ilícito lucrativo". Como escreveu o Desembargador PEREIRA CALÇAS ao relatar, nesta Câmara, a Ap. 1001216-08.2018.8.26.0338, citando DANIEL LEVY, "no contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é somente se a receita ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito" (...) "A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma condenação tradicional da 'restitutio in integrum' e os lucros hoje auferidos com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da contingencialização desses ilícitos."

Decisão recorrida reformada. Agravo de instrumento provido em parte, acolhidos os pedidos inibitórios formulados pela agravante, com ressalva deste tumultuado ano letivo de 2020, durante o qual a sociedade dissolvenda poderá continuar a usar a marca de propriedade da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007547-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CENTRO
DE ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO E MARKETING CEAM LTDA, são
agravados AGATHOS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, JORGE
BRIHY, JOSÉ AUGUSTO NASR e ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE
NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara. Acordão
com o 3o juiz. O advogado Dr. Toshimi Tamura Filho requereu julgamento estendido
que foi indeferido, por unanimidade, pela turma julgadora.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
CIAMPOLINI, vencedor, FORTES BARBOSA, vencido, PEREIRA CALÇAS
(Presidente).
São Paulo, 29 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007547-62.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba – 6a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Danilo Fadel de Castro
Agravante: Centro de Estudos de Administração e Marketing CEAM
Ltda.
Agravados: Ágathos Participações e Empreendimentos S. A., Escola
Superior de Gestão de Negócios Ltda., Jorge Brihy e José
Augusto Nasr
VOTO No 21.654
Ação de dissolução parcial de sociedade,
apuração de haveres e inibitória. Tutela
provisória deferida em parte, reconhecido, desde
logo, o rompimento do vínculo societário. Pleitos
inibitórios indeferidos. Agravo de instrumento
da autora.
“O receio de que a liminar cause prejuízos ao
réu não é óbice à concessão da liminar, pois 'o
juiz não pode [...] ficar com as mãos amarradas
para a repressão de um ilícito'. O indeferimento
da liminar também causa efeitos irreparáveis ao
autor, devendo o juiz tutelar o direito mais
provável em detrimento do direito que for mais
incerto” (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Caso
em que a agravante é dona da marca
“ESAMC”, detendo seu registro como tal
perante o INPI. Marca cujo uso foi cedido à
sociedade
dissolvida,
correspectivamente
à

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cessão do uso, pelas agravadas, das instalações
físicas de escola que a sociedade parcialmente
dissolvida ocupava. Deste modo, o regime
aplicável ao uso de um, aplica-se também ao uso
do outro; assim como não pode a agravante
reivindicar a propriedade das instalações físicas
onde se desenvolviam as atividades sociais, do
mesmo
modo
não
podem
os
agravados
reivindicar a marca de que é dona a agravante.
Enfim, tal a clareza de seu direito, que não é
razoável que a agravante fique, por anos a fio,
diante
de
previsivelmente
longo
tramitar
processual, de mãos atadas, a assistir impotente
o uso indevido de sua marca.
Por outro lado, não é porque não há prova,
ainda, de prejuízos à marca ESAMC, que não se
há de reconhecer seu evidente direito à
injunção. A violação à marca é permanente. “O
desvio de clientela é dano irreparável ou de
difícil reparação, pois é sempre muito difícil
mensurar e obter pleno ressarcimento para os
prejuízos sofridos” (DENICOLI SHMIDT).
Ausência de dano potencial, com o pronto
reconhecimento
do
direito
marcário
da
agravante,
para
os
consumidores
(corpo
discente), na medida em que a emissão dos
diplomas
com
a
marca
ESAMC
é-lhes
assegurada pelo art. 99 do Decreto Federal
9.235/2017 e, bem assim, a agravante se
compromete a isto garantir.
O não deferimento da tutela pretendida
implicaria
no
benefício
dos
agravados
decorrente do que se convencionou denominar
“ilícito
lucrativo”.
Como
escreveu
o

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Desembargador PEREIRA CALÇAS ao relatar,
nesta
Câmara,
a
Ap.
1001216-08.2018.8.26.0338, citando DANIEL
LEVY,
“no contexto
dos
comportamentos
antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o
agente a estimar as perdas inerentes à sua
condenação, confrontando-as com os benefícios
previsíveis que a concretização da atividade
ilícita pode gerar; é somente se a receita ilícita
for maior do que o montante da sanção que o
sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento
de causa e no âmbito de uma preocupação de
racionalidade econômica, transgredir a regra de
direito” (...) “A teoria do ilícito lucrativo tem
como objetivo atuar no desequilíbrio dessa
fórmula malévola. A desproporção entre uma
condenação
tradicional
da
'restitutio
in
integrum' e os lucros hoje auferidos com alguns
ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto
que, no esforço europeu de luta contra a
pirataria, recorrentemente aparece o problema
da contingencialização desses ilícitos.”
Decisão
recorrida
reformada.
Agravo
de
instrumento provido em parte, acolhidos os
pedidos inibitórios formulados pela agravante,
com ressalva deste tumultuado ano letivo de
2020, durante o qual a sociedade dissolvenda
poderá continuar a usar a marca de propriedade
da autora.
Tendo, por maioria de votos, sido dado
provimento ao recurso, vencido o ilustre relator sorteado, Desembargador
FORTES BARBOSA, coube-me, a mim, 3o Juiz, a relatoria para o
acórdão.

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Adoto, posto isso, o relatório feito pelo relator
sorteado, constante de seu voto.
Rememoro que, iniciado o julgamento na sessão
da Câmara realizada em dia 5 de junho de 2020, requeri vista para melhor
analisar os seguintes pontos controversos trazidos pelas partes:
a) potencial prejuízo aos alunos em caso de
deferimento da tutela de urgência para proibir o uso da marca pela Escola
Superior de Gestão de Negócios Ltda., já que contavam com a emissão de
certificados de conclusão de curso com a marca ESAMC;
b) titularidade da marca diante das circunstâncias
em que constituída a sociedade Escola Superior de Gestão de Negócios
Ltda. pelas partes; e
c) o periculum in mora na postulação recursal.
Concluída tal análise, data maxima venia do
Desembargador FORTES BARBOSA, apresentei à mesa as seguintes
razões que, adotadas pelo emérito Presidente PEREIRA CALÇAS, 2o Juiz,
conduzem ao parcial provimento do agravo por maioria de votos,
deferidos, essencialmente, os pleitos recursais.

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- I -
Quanto ao primeiro tema, inexiste risco de dano
aos alunos.
A emissão dos diplomas é assegurada pelo
Decreto Federal 9.235/2017 nos seguintes termos:
“Art. 99. Os diplomas de cursos de graduação serão emitidos pela IES
[instituição de ensino superior] que ofertou o curso e serão registrados por
IES com atribuições de autonomia, respeitada o disposto no art. 27 e
conforme
regulamento
a
ser
editado
pelo
Ministério
da
Educação.”(destaquei).
E, no caso concreto, a instituição de ensino
superior (IES) credenciada pelo MEC que ofertou cursos aos atuais alunos
é a Faculdade ESAMC Sorocaba, cuja mantenedora é a Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda. (fls. 288/291). Será em nome dessa IES
(ESAMC), portanto, que serão expedidos os diplomas.
E, não bastasse a regra legal, a agravante declara-
se de acordo com isso, dizendo que seu pleito “sempre foi no sentido de
que a Sociedade se abstenha de utilizar a marca ESAMC e seus sinais
distintivos para oferecer novas matrículas em cursos de ensino superior,
inexistindo qualquer vedação à emissão dos diplomas com o nome
'Faculdade ESAMC Sorocaba ESAMC' a todos os alunos que já estejam

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matriculados” (fl. 387; grifei). As anteriores matrículas serão, pois,
honradas.
- II -
Prosseguindo,
quanto
à
segunda
matéria
(item “b” supra: a marca ESAMC e a constituição da sociedade Escola
Superior), a propriedade do sinal distintivo perante o INPI é

incontroversamente da sócia retirante, a agravante, Centro de Estudos
de Administração e Marketing CEAM Ltda. (fl. 98, na numeração dos
autos de origem: cópia das informações disponíveis no site do INPI).
ESAMC é também marca utilizada por outras
unidades de ensino credenciadas pelo Brasil por sua titular, a agravante.
Reside aí impeditivo lógico e legal para que, ao
final do processo desta ação, a marca permaneça com os agravados Escola
Superior, o que fortalece a evidência do direito da agravante. É a dona da
marca!
Realmente, haveria grave risco de confusão de
consumidores se se permitisse o uso da marca ESAMC pela sociedade
dissolvida apenas em seu território específico de atuação (Sorocaba),
continuando a proprietária a usá-la no resto do País.

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Trata-se de direito decorrente do art. 129 da Lei
de Propriedade Industrial (com raízes constitucionais: Lei Maior, art. 5o,
XXIX), que regula o “uso exclusivo em todo o território nacional” pela
titular da marca registrada.
Da previsão legal de abrangência nacional da
marca decorre também a fragilidade no argumento dos agravados de que
teria havido cessão e não licença de uso pela agravante.
Tampouco se sustenta o argumento de que, dos
atos societários da Escola Superior, transpareceria intenção das partes de
cessão da marca.
A esse respeito, veja-se a seguinte cláusula do
primeiro acordo de sócios, datado de 16/8/1999 (mesmo ano de
constituição da sociedade), em cima da qual os agravados constroem sua
argumentação:
“Cláusula Primeira Das bases da criação da Escola
O CEAM e os sócios pessoas físicas se propõem a criar a Escola nas
seguintes bases: a reunião dos conhecimentos e práticas na elaboração dos
cursos e de programas didáticos para a gestão de negócios e a metodologia
de ensino do CEAM, e as instalações físicas que os sócios pessoas físicas
dispõem na cidade de Sorocaba.

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Desta forma, a nova empresa utilizará a infra estrutura existente do Colégio
Objetivo em Sorocaba e todo o modelo pedagógico do CEAM. Foi
combinado entre as partes que o 'valor do aluguel' pelo uso das instalações
será o mesmo do 'valor intelectual' do modelo pedagógico CEAM e a
aprovação da nova mantenedora e dos novos cursos junto ao MEC.” (fl.
299; grifei).
Embora seja forçoso reconhecer que a redação
está distante da correta técnica jurídica ausente expressa menção à
natureza do negócio , note-se que o uso da propriedade imaterial da sócia
retirante foi equiparado ao uso de instalações físicas locadas pelos sócios
remanescentes, cuja propriedade, naturalmente não foi integralizada ao
capital.
Correspectiva e livremente, as partes estimaram
que o valor de uso das instalações da sócia agravada corresponderia ao de
uso da marca da agravante. Uma parte permitiu à sociedade que se
constituia o uso das instalações físicas; a outra, por valor equivalente, o
uso da marca.
Se o uso de tais ativos, abordados pela mesma
cláusula do acordo, foram destacados pelos contratantes como bases
equivalentes de aportes à nova sociedade, pode-se afirmar que o regime
aplicável ao uso de um, aplica-se também ao uso do outro.

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Assim como não pode a agravante reivindicar a
propriedade das instalações físicas onde se desenvolviam as atividades
sociais, do mesmo modo não podem os agravados reivindicar a marca de
que é dona a agravante.
Verdadeiramente absurda, enfim, a pretensão dos
agravados, data venia.
A proprietária da marca registrada no INPI é a
agravante.
- III -
Por fim, quanto ao item “c” (existência de
periculum in mora), de se invocar lição de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT
que bem esclarece que, sendo claríssimo o direito do autor, não se deve
temer reconhecê-lo de plano:
“Para que a tutela de urgência seja concedida, o autor deve comprovar a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco à utilidade
do processo (cf. art. 300 do CPC). A probabilidade do direito sobre a marca
é comprovada pela prova do registro, depósito, pré-uso, notoriedade ou
outro direito formativo gerador. Não é necessário demonstrar o dolo do
infrator, pois ele responde por mera culpa. A urgência que justifica a
concessão da liminar advém da necessidade de impedir a continuidade do

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uso indevido da marca. O desvio de clientela é dano irreparável ou de difícil
reparação, pois é sempre muito difícil mensurar e obter pleno ressarcimento
para os prejuízos sofridos. (...)
O receio de que a liminar cause prejuízos ao réu não é óbice à
concessão da liminar, pois 'o juiz não pode [...] ficar com as mãos
amarradas para a repressão de um ilícito'. O indeferimento da liminar
também causa efeitos irreparáveis ao autor, devendo o juiz tutelar o
direito mais provável em detrimento do direito que for mais incerto. (...)
Caso o juiz ou tribunal se convençam de que o direito invocado pelo autor
não é tão manifesto quanto parecia ser, a tutela provisória poderá ser
revogada a qualquer momento. Se a ação for julgada improcedente, o autor
se torna objetivamente responsável por indenizar todos os danos que a
execução da liminar tiver causado ao réu (cf. arts. 302, I e 309, III, do
CPC).' (Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos, págs.
288/289; grifei e dei destaque em negrito).
E, para deferimento de plano dessa tutela
inibitória a que faz jus o autor, ora agravante, não é necessária
demonstração do dano havido, mas meramente a possibilidade desse dano
ocorrer:
“A imitação é um conjunto de mensagens subliminares, as quais reclamam à
mente do consumidor a imagem do signo que lhe é particularmente
conhecido. Desta forma, sem que o consumidor possa perceber senão
debaixo de um exame mais apurado, a imitação penetra em sua mente
como se fosse o signo de sua preferência. Captada ilusoriamente a imagem
fraudada na mente do consumidor, decorre uma sucessiva ordem de ideias

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(v.g. qualidade do produto, status, marca, preço, origem etc.), fundadas na
aparência que a imitação criou. Por isso, muito acertada é a postura de
repressão ao risco de confusão, independente ou não de sua ocorrência
concreta”
(MARCO
ANTONIO
MARCONDES
PEREIRA,
Concorrência Desleal por Meio da Publicidade, pág. 147).

“A possibilidade de lesão econômica no futuro será suficiente para mostrar
o cabimento da injunção, mas prova mais forte de injúria atual e efetivo
dano é necessária para deferimento de perdas e danos.” (1) -- ROGER E.
SCHECHTER, Unfair Trade Practices and Intellectual Property, 2a
ed., pág. 256; grifei.
No caso dos autos, é tal a clareza de seu direito,
que não é razoável que a agravante fique, por anos a fio, diante de
previsivelmente longo tramitar processual, de mãos atadas, a ver seu
direito marcário ser usado ilegalmente. Não é porque não há prova, ainda,
de prejuízos à marca ESAMC, que não se há de reconhecer seu evidente
direito à injunção.
A violação à marca é permanente. Com que
direito, durante todo o longo andar do processo, a escola de Sorocaba
ficará a usar a marca de propriedade alheia? “O desvio de clientela é dano
irreparável ou de difícil reparação, pois é sempre muito difícil mensurar e
obter pleno ressarcimento para os prejuízos sofridos”, bem aponta
DENICOLI SHMIDT.
1“A likelihood of economic injury in the future will suffice to show entitlement to
injunctive relief, but a more specific showing of actual injury and causation is
required for damages.”

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Pode-se dizer mais: não tivesse a agravante
postulado em termos de tutela de urgência, caberia, com fulcro no art. 311,
II, do CPC, amparar-se seu direito por tutela da evidência.
É que, como recomenda a boa doutrina, não é só
no âmbito das tutelas provisórias antecedentes que se há de chamar à baila
o princípio da fungibilidade das medidas:
“A fungibilidade é uma manifestação da necessidade de aproveitamento de atos
processuais já praticados, com o que reside nos domínios da economia processual e
da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF, e 4o). Nessa
perspectiva, sendo possível conhecer o pedido de tutela satisfativa
(antecipada) como se pedido de tutela cautelar fosse (e vice-versa), seja
formulado de forma incidental, seja de maneira antecedente, uma interpretação
conforme ao direito fundamental à duração razoável do processo autoriza
esse aproveitamento. Inspirado nessa mesma linha de efetiva prestação da
tutela jurisdicional, tendo o Código encampado claramente uma preferência
pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões meramente processuais (arts.
316 e 488), é igualmente evidente a possibilidade de se aplicar a regra da
fungibilidade entre os pedidos de tutelas provisórias da maneira mais ampla
possível.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART e DANIEL MITIDIERO, Novo Curso de Processo
Civil, v. II, pág. 213; destaques em itálico do original, grifei).
Caberia, in casu, com efeito, o deferimento de
tutela de evidência, conforme previsto no CPC, art. 311, II (alegação de
fato – propriedade da marca – provada apenas por documento).

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A
respeito,
doutrinam
os
mesmos
LUIZ
GUILHERME MARINONI et alii:
“O legislador procurou caracterizar a evidência do direito postulado em
juízo capaz de justificar a prestação de 'tutela provisória' a partir de quatro
situações arroladas no art. 311. O denominador comum capaz de amalgamá-
las é a noção de defesa inconsistente. A tutela pode ser antecipada
porque a defesa articulada pelo réu é inconsistente ou provavelmente o
será.
Refere o art. 311 que 'a tutela da evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito
de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações
de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III -
se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável'.
Na realidade, o conceito de defesa inconsistente que tem sua inspiração
no direito francês, em que se subordina a concessão do référé provision à
existência de uma obrigação não sérieusement contestable, art. 809 do Code de
Procédure Civile já seria suficiente para abarcar todas as hipóteses previstas
no art. 311. Esse era o conceito, aliás, que mais bem servia para iluminar os

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conceitos de 'abuso do direito de defesa' e 'manifesto propósito
protelatório' constantes do direito anterior como hipóteses autorizadoras de
antecipação da tutela não fundada no perigo. O que o legislador fez nos
incisos do art. 311 foi especificar aquilo que entende como defesa efetiva
ou potencialmente inconsistente.
Na verdade, os fundamentos que estão por detrás da ideia de distribuição
do ônus do tempo do processo foram muito mal compreendidos pelo
legislador. Bem por isso, perdeu-se a oportunidade pata traçar, de modo
claro e autônomo, a tutela antecipada em caso de 'defesa de mérito indireta
infundada'. Essa forma de tutela, entretanto, obviamente pode ser
concedida com base em abuso de direito de defesa ou manifesto
protelatório da parte.
Nessa linha, o art. 311, I, deve ser lido como uma regra aberta que permite
a antecipação da tutela sem urgência em toda e qualquer situação em que a
defesa do réu se mostre frágil diante da robustez dos argumentos do autor
e da prova por ele produzida na petição inicial. Em suma: toda vez que
houver apresentação de defesa inconsistente. Trata-se, portanto, de uma
importante técnica processual voltada à atípica concretização do princípio
da igualdade e da paridade de armas entre os litigantes (arts. 5o, I, da
CF/1988, e 7o do CPC) destinada, portanto, a colocar em evidência o lado
oculto do processo, aquele que não pode ser visto pelo processualista que
olha apenas para o plano normativo: o fato de que a resistência indevida no
processo não pode ser fonte de vantagens econômicas para quem por
detrás
dela
se
esconde,
mormente
quando
o
autor
depende
economicamente do bem da vida, hipótese em que o desprezo pelo tempo
do processo e o conseguinte fortalecimento da posição do réu acentua a
desigualdade entre as partes, transformando o princípio da igualdade em
uma abstração irritante.(...).

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A hipótese do inciso IV é a hipótese clássica em que o tempo para
produção da prova deve ser suportado pelo réu e não pelo autor que já se
desincumbiu de seu ônus probatório documentalmente. Embora não tenha
sido previsto textualmente pelo art. 311, também é possível antecipação da
tutela fundada na evidência quando o autor alega e prova o fato
constitutivo de seu direito e o réu opõe defesa indireta sem oferecer prova
documental, protestando pela produção de prova oral ou prova pericial.”
(ibid., págs. 200/202; grifei).
À
luz
desses
conceitos
e
à
vista
do
acervo documental indicativo do direito da sócia retirante sobre a marca –
direito de propriedade –, analisado anteriormente, constata-se de plano a
insubsistência da defesa dos sócios remanescentes e da sociedade quanto
ao objeto deste agravo de instrumento.
É a agravante, reitera-se, dona da marca; esta,
absolutamente, não foi objeto de cessão. Documentalmente (inc. II do
art. 311), isto se prova.
Tem ele, deste modo, inquestionável direito à
tutela de seu direito de propriedade, que está a ser usurpado.
Portanto, de um modo ou de outro, seja tutelando-
se antecipadamente, por urgente, o direito da agravante, seja, mais ainda,
porque evidente, concedendo-se-lhe tutela dessa evidência, de se reformar

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a r. decisão agravada.
- IV -
Em derradeiro capítulo desta fundamentação,
observa-se que, ao que tudo indica, a defesa dos agravados tem caráter
protelatório, remetendo ao conceito de ilícito lucrativo, bem exposto pelo
nobre Desembargador PEREIRA CALÇAS, ora 2o Juiz, em acórdão que
relatou, em 15/7 p. passado, nesta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
“Impende realçar, ao se cuidar do dano moral, a ótica doutrinária que vem
se construindo a respeito da repressão do 'ilícito lucrativo'. Neste ponto,
vem a calhar a manifestação de DANIEL LEVY que, com base na doutrina
de RODOLPHE MÉSA, preleciona: 'no contexto dos comportamentos
antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas
inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis
que a concretização da atividade ilícita pode gerar; é somente se a receita
ilícita for maior do que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo,
em total conhecimento de causa e no âmbito de uma preocupação de
racionalidade econômica, transgredir a regra de direito' (Responsabilidade
Civil. De um direito dos danos a um direito das condutas lesivas. Ed. Atlas,
2012, fl. 108).
Prossegue o autor francês: 'A teoria do ilícito lucrativo tem como objetivo
atuar no desequilíbrio dessa fórmula malévola. A desproporção entre uma

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condenação tradicional da 'restitutio in integrum' e os lucros hoje auferidos
com alguns ilícitos exige uma revisão de conceitos. Tanto que, no esforço
europeu de luta contra a pirataria, recorrentemente aparece o problema da
contingencialização
desses
ilícitos'
(mesma
obra,
fl.
109).”
(Ap. 1001216-08.2018.8.26.0338).
A respeito, veja-se também acórdão relatado pelo
ilustre Desembargador CLÁUDIO GODOY, na 2a Câmara de Direito
Empresarial, em que S. Exa. demonstra que a repressão ao ilícito lucrativo
não é nova neste Tribunal:
“E nem se há de olvidar que mesmo no Brasil, esta preocupação e
impositiva reação não encerram questão estranha. Basta lembrar a
jurisprudência erigida no campo do direito autoral, inclusive pelo software,
agravando a indenização, não raro decuplicando-a, no caso de violação,
portanto sem restringir a resposta do sistema ao quanto, justamente, o
titular do direito violado teria cobrado pela licença de uso (v.g. STJ, Resp. n.
1.185.943/RS, j. 15.02.2011 ; Resp. n. 1.403.865/SP, j. 07.11.2013 ; v.,
ainda, Resp. n. 1.136.676/RS, Resp. ns. 740.780/RS, 768.783/RS
e 1.016.087/RS;
deste
Tribunal: TJSP,
Ap.
Civ.
n. 0028818-80.2004.8.26.0564, j. 23.08.2011). Nada, o que se crê, diferente
do quanto se deva aplicar no âmbito, não da propriedade intelectual, mas da
propriedade industrial.” (Ap. 1007251-70.2015.8.26.0020; grifei).
Os agravados abusam do direito de defesa,
brandindo argumentos evidentemente improcedentes para, durante o
presumivelmente longo desenrolar do processo, continuar a usar marca
alheia, sem nada pagar, confundindo os consumidores.

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Portanto,
também
para
evitar-se
o
locupletamento sem causa dos agravados, às custas da proprietária da
marca, a agravante, a maioria reformou a decisão de origem.

Desse modo, data maxima venia, dá-se parcial
provimento ao recurso, determinando-se aos agravados que, a partir de
2021, respeitado o ano letivo neste ano anômalo de 2020, abstenham-se do
uso da marca ESAMC. É por isso, em razão da presente ressalva quanto ao
ano letivo de 2020, que o provimento é apenas em parte.
Deste modo, feita a observação quanto a 2020,
são acolhidos os seguinte pedidos feitos pela agravante: “(i). a mudança
dos sinais distintivos da Sociedade; (ii). a substituição do material
didático que ostente a marca 'ESAMC'; (iii). a substituição dos e-mails
baseados no domínio 'www.esamc.com.br'; (iv). a desativação do site
'www.esamcsorocaba.com.br'; e (v). instituição de vestibular próprio,
entre outros, a fim de que, ao final do período concedido, ocorra a
definitiva dissociação da Sociedade com a marca 'ESAMC' e seus
acessórios, tudo sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil
reais)” -- fl. 19.
Custas recursais pelos agravados.
Consideram-se, desde logo, prequestionados

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todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.

Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, decorrentes da pandemia.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz, Relator p/ o acórdão

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Agravo de Instrumento no 2007547-62.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Centro de Estudos de Administração e Marketing Ceam Ltda
Agravados: Agathos Participações e Empreendimentos S/A, Jorge Brihy,
José Augusto Nasr e Escola Superior de Gestão de Negócios Ltda
No na origem: 1044618-89.2019.8.26.0602
Voto 16.125
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I. Discordei da Douta Maioria, respeitado
o entendimento em sentido diverso, tal qual o
abaixo exposto.
II. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo de
Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
que, em sede de ação de dissolução parcial de
sociedade, apuração de haveres e inibitória,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de
urgência, com o fim de reconhecer a dissolução
parcial da Escola Superior de Gestão de Negócios
Ltda, como decorrência da retirada do autor, tudo
referenciado ao dia 10 de dezembro de 2019,
tendo, no entanto, indeferido pleito tendente a
que fosse imediatamente determinada a abstenção
do
uso
da
marca
“ESAMC”
pela
parte
ré
(recorridos) (fls.70/73).
O agravante sugere ser desnecessária a
dilação
probatória
para
o
deferimento
da

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antecipação
da
tutela
inibitória
requerida.
Afirma ter comprovado ser titular da marca acima
referida (fls. 98 dos autos de origem), cujo
licencimento para uso fora formalizado em acordo
de sócios firmado em 1o de outubro de 2010 (fls.
74/76 dos autos de origem), o qual, por sua
natureza
parassocial,
restou
automaticamente
extinto com sua saída da sociedade. Assevera não
ter cedido o uso da marca de forma perpétua.
Argumenta que a revogação da licença de uso e a
insistência da requerida em utilizar a marca
“ESAMC”, sem a devida autorização, tornam viável
a concessão da tutela postulada. Sustenta que os
agravados
têm
conhecimento
da
cessação
da
concessão de licença de uso há meses, tendo sido
notificados em 10 de outubro de 2013. Frisa ter
concedido,
por
liberalidade,
novo
prazo,
terminado em 31 de dezembro de 2013, para que a
sociedade se desvinculasse da enfocada marca.
Destaca que seu pedido para expedição de uma
ordem de abstenção propõe a concessão de prazo
até 30 de junho de 2020, implicando num lapso de
quase um ano para os requeridos promoverem a
desvinculação
da
marca,
o
que
não
causará
prejuízo à sociedade. Propõe que a manutenção do
uso da marca pelos recorridos transmite mensagem
equivocada,
no
sentido
de
que
permanece
(agravante) no mesmo grupo econômico, havendo o
risco de lesão a terceiros por eventual prestação

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de serviço sem qualidade. Requer, portanto, a
reforma da decisão atacada, com a concessão de
tutela de urgência, para que a Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda seja intimada para, até
30 de junho de 2020, providenciar: “(i) a mudança
de seus sinais distintivos; (ii) a substituição
do material didático que ostente a marca “ESAMC”;
(iii) a substituição dos e-mails baseados no
domínio www.esamc.com.br; (iv) a desativação do
site www.esamcsorocaba.com.br; e (v) instituição
de vestibular próprio, entre outros, a fim de
que, ao final do período, ocorra a definitiva
dissolução da Escola Superior de Gestão de
Negócios
Ltda
com
a
marca
“ESAMC”
e
seus
acessórios, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais)”. Pede, de forma
subsidiária, a atribuição de outro prazo, tido
como razoável para as providências pleiteadas,
sugerindo o prazo de seis meses a contar da
publicação do acórdão (fls. 01/19).
Foi
indeferido
o
pedido
de
tutela
antecipada recursal (fls. 215/218), por decisão
contra
a
qual
o
agravante
opôs
embargos
declaratórios para esclarecer que não apresentou
dito pedido. Os embargos de declaração foram
acolhidos, prosseguindo o trâmite deste agravo
apenas no efeito devolutivo.
Em
sua
contraminuta,
de
início,
os

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agravados esclarecem que, perante o Ministério da
Educação (MEC), a Faculdade ESAMC Sorocaba

ESAMC está vinculada à Escola Superior de Gestão
de Negócios Ltda, que constitui sua entidade
mantenedora,
o
que
vincula,
também,
o
credenciamento e as autorizações de funcionamento
de cursos nos quais há mais de dois mil e
trezentos alunos matriculados, aos quais foi dada
a garantia de que, uma vez superadas todas as
etapas
previstas
para
seus
cursos,
seriam
diplomados pela Faculdade ESAMC Sorocaba ESAMC.
Frisam que perante os alunos, Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda e ESAMC são sinônimos,
que “se conjugam de forma indissociável na
mantida Faculdade ESAMC Sorocaba
ESAMC, sendo
essa inclusive a estrutura jurídica validada e
aprovada perante o Ministério da Educação do
Brasil)”. Alegam que as partes sempre ajustaram
que, para sua região exclusiva, os direitos de
exploração da expressão ESAMC foram transferidos
em caráter definitivo, o que teria motivado
vultosos
e
continuados
investimentos
por
si
(agravados). Aduzem que o acordo de quotistas
celebrado
cumpriu
função
de
“contrato
de
investimentos” e afirmam que, em sua essência, a
contratação foi concebida em caráter definitivo,
pleno, incondicional, irrevogável e irretratável,
o que é comprovado pela incorporação da expressão

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na denominação da Faculdade ESAMC Sorocaba

ESAMC
perante
referido
Ministério,
conforme
portarias expedidas. Propõem ser aplicável o
artigo 113 do Código Civil de 2002. Argumentam
que a pretensão do agravante, caso deferida,
aniquilará
suas
atividades
(recorridos)
e
atingirá os interesses dos alunos. Asseveram ser
prematura
antecipação
de
tutela
sem
dilação
probatória. Pedem o não conhecimento do recurso
e,
de
forma
sucessiva,
seu
desprovimento,
juntando documentos (fls. 233/368).
Foram
prestadas
informações
judiciais
(fls. 378/380).
Intimado,
o
agravante
manifestou-se
acerca da contraminuta e documentos apresentados
pelos agravados, afirmando que a diferenciação
entre entidade mantenedora e entidade mantida
possui caráter meramente regulatório, inscritas
sob o mesmo cadastro nacional de pessoa jurídica,
inexistindo distinção sob o ponto de vista
societário.
Frisa
não
ter
exigido
que
os
agravados deixassem de emitir certificados para
os alunos. Argumenta que referida incorporação
foi proposta para evitar cursos concorrentes com
as marcas “ESAMC” e “ACADEMIA”. Aduz que os
documentos juntados não comprovam que a cessão da
marca teria sido feita de forma definitiva.
Reitera pedido de integral provimento do recurso
(fls. 383/392).

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Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 483/485).
III.
O
agravante
ajuizou
ação
de
dissolução parcial de sociedade, apuração de
haveres e inibitória, pleiteando a concessão de
tutela de urgência, no sentido de que seja
procedida sua exclusão do quadro societário da
Escola Superior de Gestão de Negócios Ltda,
oficiando-se
ao
Registro
Civil
de
Pessoas
Jurídicas, assim como seja ordenado que referida
sociedade, até 30 de junho de 2020, se abstenha de
utilizar
a
marca
“ESAMC”,
indicando
algumas
providências tidas como consentâneas (mudanças de
sinais
distintivos,
substituição
de
material
didático, substituição de “e-mails”, desativação
de sítio mantido na Internet, instituição de
vestibular
próprio
e
outras
medidas
para
dissociação com a marca enfocada).
O pleito de tutela de urgência foi
deferido
parcialmente.
Foi,
desde
logo,
reconhecido o rompimento do vínculo societário
entre a autora (agravante) e a Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda, mas foi indeferida a
antecipação do pleito inibitório referente à
interdição
do
uso
da
marca
“ESAMC”
e,
irresignado, o autor recorre.
Mesmo considerando o afirmado registro da
marca
enfocada,
atestada
a
titularidade
da

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recorrente,
é
necessária,
concretamente,
a
obtenção de maiores elementos probatórios, em
especial
pela
precedente
relação
societária
anunciada,
assim
como
pela
utilização
e
divulgação da marca enfocada de forma consentida,
o que indica não ser prudente o deferimento da
antecipação de tutela.
Frisa-se que o acordo firmado pelos
sócios em janeiro de 2010, denota uma utilização
longeva da marca “ESAMC” pela Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda, decorrendo cerca de uma
década, mantido um relacionamento estável entre
as
partes,
não
sendo
viável,
imediatamente,
deixar de considerar um potencial dano reverso,
em desfavor da recorrida e, até mesmo, de
terceiros (ou seja, dos alunos matriculados), em
confronto com a argumentação formulada pela parte
recorrente.
Não há como afirmar que a recorrente
suporta um perigo imediato de dano de difícil
reparação. As partes, conforme é extraído do
texto das peças encartadas no instrumento, desde
algum tempo, mantêm tratativas sobre o assunto e
não é anunciado um evento pontual e próximo apto
a
ensejar
prejuízo,
colocando-se,
em
contraposição, a situação da Escola Superior de
Gestão de Negócios Ltda, como instituição de
ensino.
É preciso, nesse sentido, considerar uma

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primeira questão posta e relativa à conformação
da cessão de uso de marca enfocada (proposto um
licenciamento
definitivo
e
com
limitação
geográfica pela parte recorrida), o que recomenda
maior
aprofundamento,
com
a
instauração
do
contraditório
e
observação
da
ampla
defesa,
somando-se, aqui, em segundo lugar e com igual
relevância, o disposto no §3o do artigo 300 do
CPC de 2015, dada a difícil ou quase impossível
reversibilidade
da
medida
judicial
proposta,
considerada a atuação das partes num ramo de
atividades altamente regulado e que, até mesmo
para a segurança de toda coletividade envolvida
com
o
ensino,
impõe
a
estabilidade
das
instituições. Além de ter se submeter a um
procedimento de alteração da mantença, que não
pode
ser
tido
como
simples
e
enseja
o
preenchimento
de
uma
série
de
requisitos
específicos
(artigos
35
a
38
do
Decreto
9.235/2017), a Escola Superior de Gestão de
Negócios Ltda vai, necessariamente, ter de passar
por uma reestruturação interna, não se podendo
admitir que a reversão da tutela inibitória fosse
isenta de grande parcela das providências a serem
enfrentadas agora, o que a tornaria, na prática,
inviável.
Assinalo, sobretudo frente às ponderações
feitas pelo digno Desembargador Relator Designado
(Terceiro Juiz), que já ocorreu, em precedente

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desta Câmara Reservada, ao ser feita a partilha
final do patrimônio de sociedade dissolvida, a
estipulação
de
um
licenciamento
de
marca
permanente em favor da pessoa jurídica com a qual
foi extinto o vínculo societário, oportunizando
uma acomodação da situação das partes, o que,
além
de
tudo
quanto
acima
expendido,
fica
potencialmente obstado pelo integral deferimento
do pleito de tutela de urgência.
Num juízo de cognição sumária, como é
próprio diante de um pleito de tutela provisória,
não
se
verifica,
portanto,
a
reunião
dos
requisitos necessários à antecipação do pleito
inibitório.
Apesar
da
lei
processual
atual
não
utilizar mais a expressão “prova inequívoca”
(artigo 273, “caput” do CPC de 1973), a concessão
da tutela provisória sempre depende da conjugação
de elementos tidos como imediatamente reveladores
da
conformação
da
realidade
fática,
proporcionando, desde logo, a partir de seu exame
inicial, uma indicação clara da pertinência do
pedido final, feita uma comparação com o direito
subjetivo invocado.
No caso concreto, ao meu ver, estes
elementos
estão,
tal
como
exposto
acima,
dispostos de maneira imperfeita ou incompleta e
não permitem o deferimento integral da tutela

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provisória requerida, em particular do comando
inibitório já ressalvado em primeira instância.
IV. Pelo meu voto, por isso, é negado
provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator

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2007547-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.