Tribunal: TJSP
Processo: 1025036-49.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Sentença de parcial procedência em face de ambas as rés – Sentença anterior parcialmente rescindida em relação à apelante, que negou a violação à propriedade industrial anunciada na petição inicial – Autor que, intimado, não se interessou em produzir prova do fato constitutivo de seu direito – Decreto de improcedência em face da apelante – Aplicação do art.

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Sentença de parcial procedência em face de ambas as rés – Sentença anterior parcialmente rescindida em relação à apelante, que negou a violação à propriedade industrial anunciada na petição inicial – Autor que, intimado, não se interessou em produzir prova do fato constitutivo de seu direito – Decreto de improcedência em face da apelante – Aplicação do art. 373, I do CPC/2015 – Sentença reformada – Condenação solidária afastada – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084171
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1025036-49.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FITAS
ELÁSTICAS ESTRELA DO NORDESTE LTDA, são apelados RICARDO AUGUSTO
DE LORENZO e FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1025036-49.2014.8.26.0224 -Voto no
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Apelação Cível 1025036-49.2014.8.26.0000
Apelante: Fitas Elásticas Estrela do Nordeste Ltda
Apelado: Ricardo Augusto de Lorenzo
Interessada: Fitas Elásticas Estrela Ltda
Voto 15.885 - JV
EMENTA
Ação inibitória e indenizatória Sentença de parcial procedência
em face de ambas as rés
Sentença anterior parcialmente
rescindida em relação à apelante, que negou a violação à
propriedade industrial anunciada na petição inicial Autor que,
intimado, não se interessou em produzir prova do fato constitutivo
de seu direito Decreto de improcedência em face da apelante
Aplicação do art. 373, I do CPC/2015 Sentença reformada
Condenação solidária afastada Apelo provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da
8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que, em
complemento a veredicto anterior (fls. 326/331),
julgou parcialmente procedente ação inibitória e
indenizatória em face da corré Fitas Elásticas
Estrela do Nordeste Ltda, para que esta se abstenha
de fabricar e comercializar o processo ou o produto
objeto da demanda, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a
contar da data do depósito realizado pelo autor
perante
o
Instituto
Nacional
de
Propriedade
Industrial
(INPI),
bem
como
ao
pagamento
de
indenização por danos materiais a ser apurada em
liquidação e das verbas da sucumbência, incluindo
verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da
condenação (fls. 399/405).
A apelante noticia, de início, que, diante
de acórdão proferido em ação rescisória, foi

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ordenado ao r. Juízo “a quo” que, após a reabertura
da instrução, fosse proferido novo julgamento de
mérito, com apreciação de alegação trazida em
contestação
e
omitida
na
primeira
sentença.
Esclarece que a primeira sentença rechaçou, tão
somente, a tese da nulidade da patente do autor por
ausência de novidade como óbice à procedência da
ação proposta, deixando de lado a tese levantada na
contestação apresentada pela própria apelante, no
sentido de “que nunca utilizou o processo produtivo
e tampouco produziu ou comercializou o maquinário
ou o produto deles oriundo, conforme descritos na
patente, não tendo, por isso, jamais a infringido”
(fls. 419). Acrescenta que, diante do desinteresse
das partes pela dilação probatória, foi proferida a
sentença apelada, que, simplesmente, transcreveu a
sentença
anterior.
Sustenta
que
essa
segunda
sentença,
a
exemplo
da
primeira,
carece
de
fundamentação, por não enfrentar a tese acima
descrita. Pretende a aplicação do artigo 1.013, §
3o do CPC de 2015, para que a ação seja julgada
improcedente em relação a si mesma, pois o autor
não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
ausente prova de que tenha explorado o processo
produtivo ou o maquinário em questão, tampouco os
produtos descritos na patente indicada na petição
inicial.
Sintetiza, afirmando que, “diante da
negativa pura e simples da apelante quanto à
infração da patente, e, face à inércia do apelado
em atestar o contrário, resta que não há prova nos
autos da contrafação alegada na inicial que deu
origem a esta ação, razão pela qual não há outra

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solução, em obediência à lei e ao direito, que não
julgá-la integralmente improcedente, posto que o
eventual acolhimento de todos os demais pedidos
alinhavados
na
exordial
subordinavam-se
à
constatação daquele fato primordial (contrafação)”.
Pretende reforma (fls. 418/425).
Em contrarrazões, o apelado, anuncia, de
início, que as rés pertencem ao mesmo grupo
empresarial, com razão social semelhante e mesmos
sócios. Invoca, a seguir, a inversão do ônus da
prova, prevista no § 2o do artigo 42 da Lei
9.279/1996 e insiste na alegação de que a apelante,
a exemplo da outra corré, violou a patente de
invenção objeto da ação (fls. 432/437).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na presente “ação de obrigação de não fazer
e indenização com pedido de antecipação de tutela”,
o autor relata que as rés, sem autorização,
estariam se utilizando de invenção patenteada por
si, fabricando e comercializando produtos obtidos
por meio de “processo para aplicação de imagem
digital em cintas, maquinário para tal aplicação e
cintas obtidas” (Patente de invenção 0405423-7).
Finaliza, requerendo que as rés sejam impedidas de
fabricar e comercializar processo ou produto obtido
diretamente
por processo patenteado, bem como
condenadas ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais (fls. 01/25).
Em 02 de setembro de 2014, foi determinada a
suspensão do processo até o julgamento definitivo
de demanda que tramitava perante a Justiça Federal,

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na qual era discutida a validade da patente
invocada (fls. 142/143); porém, esta Câmara, em
julgamento realizado em 08 de outubro de 2014,
reconhecida a ausência de prejudicialidade externa,
determinou
o
prosseguimento
da
demanda
(fls.
154/160).
As duas rés apresentaram contestação.
Fitas Elásticas Estrela Ltda sustenta que o
autor da demanda não seria, conforme anuncia, o
detentor da primazia da patente relativa às fitas
com imagens impressas digitalmente, razão pela qual
só poderia se opor a sua produção e comercialização
se obtidas a partir da replicação do processo
produtivo
e
respectivo
maquinário
por
ele
patenteado. Aduz, ainda, que, antes de efetivado o
pedido de patente em questão, já imprimia fitas com
imagens
geradas
digitalmente
e
com
qualidade
fotográfica idênticas àquelas obtidas pelo autor.
Sustenta, outrossim, que a patente em questão é
nula, por não atender ao requisito legal da
novidade. Finaliza, requerendo a produção de provas
pericial e oral e a improcedência da ação (fls.
179/190).
Fitas Elásticas Estrela do Nordeste Ltda,
por sua vez, anuncia não ter atuado como parte na
ação de nulidade proposta por Fitas Elásticas
Estrela Ltda nem ter sido demandada na esfera
criminal. Nega, a seguir, ter explorado o invento
patenteado pelo autor, afirmação feita, frisou,
somente
pela outra demandada (Fitas Elásticas
Estrela Ltda). Reitera, a seguir, jamais ter
produzido
ou comercializado fitas com imagens

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digitais impressas, razão pela qual não infringiu
nenhum direito do autor. Sustenta que cabe ao autor
comprovar a infração alegada na petição inicial.
Destaca que não poderia ser, então, compelida a
deixar de produzir ou comercializar o que jamais
produziu ou comercializou, bem como ser condenada
ao pagamento de qualquer indenização. A exemplo da
primeira contestação, propõe, outrossim, ser nula a
patente de invenção em questão. Requer, ao final, a
produção
de
provas
pericial
e
oral
e
a
improcedência da ação (fls. 207/211).
Em réplica, o autor, depois de afirmar que
as contestantes são empresas integrantes do mesmo
grupo econômico, frisa que cabia às próprias rés,
por força do disposto no § 2o do artigo 42 da Lei
9.279/1996, diante da inversão do ônus da prova,
comprovar que não infringiram a patente em questão,
de “aplicação de imagem digital por sublimação”.
Ressalta que as rés não teriam comprovado a
anunciada
anterioridade
e
estar
presente
a
novidade. Destaca que: “Para as Requeridas provarem
que já utilizavam a patente objeto desta ação não
basta apresentar essa máquina, a calandra, nem
mesmo
se
ela
for
adaptada
com
as guias de
centralização conforme patenteado, é necessário que
exista um papel impresso digitalmente com tinta
sublimática para transferência para as cintas. É
necessário
que
a
impressão
no
papel
de
transferência seja feita com tinta sublimática a
partir de um 'layout' digital. A máquina calandra é
apenas uma segunda fase do processo de impressão, e
mesmo, a máquina, necessita adaptações trazidas

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pela patente, com guias centralizadoras e guias
extensoras. Ou seja, a máquina do fls. 195 é apenas
uma ínfima parte da patente e não prova nada.”
(fls. 234). Finaliza, insistindo no deferimento de
tutela de urgência (fls. 230/236).
A tutela de urgência requerida pelo autor
foi
deferida
por
esta
Câmara
Reservada,
em
julgamento realizado em 13 de outubro de 2015, para
determinar que as rés deixassem de fabricar e
comercializar
o
produto
patenteado,
sendo
ressaltado, na ocasião, ter aplicação a inversão do
ônus da prova prevista no § 2o do artigo 42 da Lei
9.279/1996 (fls. 239 e 285/289).
No
ensejo
do
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
2158191-90.2015.8.26.0000,
relatado
pelo
Desembargador
Teixeira
Leite,
restou
ressaltado que, revogada a tutela antecipada antes
deferida às rés, estas ficam “obrigadas a comprovar
o fato constitutivo de seu direito, conforme regra
do artigo 42, §2o da LPI” (fls.288). Foi, então,
como consequência natural, firmada a necessidade de
demonstração
de
que
outro
procedimento
de
fabricação,
diferente
daquele
patenteado,
está
sendo
utilizado
em
cada
um
dos
respectivos
estabelecimentos industriais, “independentemente de
se tratar ou não de grupo econômico, circunstância
essa
que
melhor
se
apurará
no
decorrer
da
instrução” (fls. 289).
Ao especificar provas, o autor requereu a
produção de provas pericial e oral (fls. 279/281).
A corré Fitas Elásticas Estrela Ltda, por
sua vez, principia afirmando que “não nega que,

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para
produzir
as
fitas
com
imagens
digitais
impressas, por ela comercializadas, utiliza-se de
maquinário e processo produtivo idênticos àqueles
descritos na patente pertencente ao autor, apenas
afirmando que já o fazia anteriormente ao depósito
do pedido que deu origem àquele privilégio e que, à
vista dessa circunstância, é nulo, posto faltar-lhe
o
requisito essencial da novidade”. Finaliza,
requerendo, apenas, a produção de prova oral para
comprovar que a “ausência de contrafação em virtude
da exploração anterior e de boa-fé por ela dos
objetos da patente, bem como, por isso, da nulidade
do referido privilégio por carência de requisito
essencial à sua validade” (fls. 282/283).
A corré Fitas Elásticas Estrela do Nordeste
Ltda não especificou provas (fls. 325).
Foi, então, proferida a primeira sentença, a
qual, em julgamento antecipado da lide, julgou
parcialmente procedente a ação, sob o fundamento de
ter restado incontroverso que as rés, ao contrário
do
afirmado,
produziam
as
fitas
com
imagens
digitais impressas, em violação à patente de
invenção de titularidade do autor. Destacou-se que
as rés admitiram que assim procediam antes do
depósito do pedido que deu origem àquele privilégio
e que, à vista dessa circunstância, sustentaram que
a patente seria nula, posto faltar-lhe o requisito
essencial da novidade. Foi, por fim, determinado
que
as
rés
se
abstivessem
de
produzir
e
comercializar
tais
cintas
e
foi
deferida
indenização apenas em relação a danos materiais, na
forma do disposto nos artigos 208 e 210 da Lei

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9.279/1996 (fls. 326/331).
Irresignadas, ambas as rés apresentaram
embargos de declaração (fls. 334/336 e 337/339), os
quais
foram
rejeitados,
sendo
ressaltado,
na
ocasião, que “todas as questões e não argumentos
foram decididas” (fls. 340/341).
Depois de certificado o trânsito em julgado
(fls. 349) e iniciada a fase de cumprimento da
sentença, foi ajuizada uma ação rescisória, a qual,
por maioria de votos, foi julgada procedente em
parte (Processo 2167218-92.2018.8.26.0000
fls.
383/393).
No
acórdão
proferido
naquela
demanda,
destacou-se que, “como a autora [apelante] Estrela
do Nordeste nega a violação da patente do ora réu
[apelado], aplica-se a regra do inciso I do art.
373 do CPC. Desse modo, analisado o pedido de fls.
330/333, o então autor, ora réu [apelado] requereu
a
produção
de
prova
pericial
e
oral,
para
demonstrar a violação de seu alegado direito,
conforme detalhado em seu pedido”, então, a aquela
demanda, repete-se, foi julgada parcial procedente,
determinando-se
o
prosseguimento
da
presente
demanda entre a ora apelante e o ora apelado, para
instrução da ação e oportuna resolução do mérito
(fls. 392), pendendo de julgamento agravo ajuizado
contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
interposto
no
âmbito
desta
ação
rescisória.
A presente ação, então, teve prosseguimento
em primeira instância entre o autor e a ora
apelante, sendo proferida a sentença agora objeto

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do apelo, que, em suma, diante da ausência de
especificação de provas por parte dos interessados,
reiterou o veredicto anterior, mantida a parcial
procedência em face da apelante.
A apelante pretende a anulação ou a reforma
da sentença e o apelo comporta provimento, com o
fim de que seja alterado o veredicto pronunciado em
face da recorrente.
Ressalta-se,
num
primeiro
plano,
que,
conforme
restou assentado na ação rescisória,
negando, a apelante, a utilização do processo
produtivo ou a comercialização do maquinário ou o
produto deles oriundo (fls. 419), cabia ao autor,
ora apelado comprovar o contrário, por ser este o
fato constitutivo de seu direito, por força do
disposto no artigo 373, inciso I do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 333, inciso I do CPC de
1973).
Com efeito, em relação à outra ré (Fitas
Elásticas Estrela Ltda), nada há mais a discutir,
pois, ao contrário da ora apelante, admitiu o uso
que, aqui, é negado.
A
apelante,
por
seu
turno,
desde
a
contestação, insiste na alegação de que jamais
produziu
ou
comercializou
fitas
com
imagens
digitais impressas, razão pela qual sustenta não
ter infringido nenhum direito do apelado, frisando,
enfim, que cabe ao próprio apelado comprovar a
infração noticiada na petição inicial.
Com efeito, no acórdão proferido na ação
rescisória, esta Câmara Reservada deixou muito
claro que cabia ao autor, ora apelado, o ônus de

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comprovar que a ora apelante, a exemplo da outra
corré, violou a patente objeto da demanda; contudo,
ao retornar o processo para instrução e julgamento
desse específico fato controverso, o autor, diante
de determinação, expressa, de especificação de
provas (fls. 394), deixou transcorrer “in albis”, o
prazo concedido, sem manifestação alguma (fls.
398).
O autor-reconvindo, como consequência, não
logrou comprovar, em face da apelante, os fatos
constitutivos
de
seu
direito,
articulados
na
petição
inicial,
a
teor
reitere-se,
do
que
estabelece o artigo 373, inciso I do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 333, inciso I do CPC de
1973), ônus que lhe cabia e do qual não se
desincumbiu.
As regras relativas ao ônus da prova fixam
critérios objetivos para a orientação da decisão
judicial quando o juiz, por omissão das partes ou
em virtude do surgimento de uma situação de dúvida
pura e simples, não puder estabelecer, a partir do
conjunto probatório reunido, formar uma convicção
segura,
ostentando
um
caráter
apriorístico
e
vinculativo da atividade das partes. Cabe, por
isso, ao autor, demonstrar os fatos constitutivos
do direito subjetivo alegado e, ao réu, demonstrar
a realidade de fatos obstativos às arguições feitas
pelo autor (Fábio Guidi Tabosa Pessoa, Código de
Processo Civil Interpretado, Coord. Antonio Carlos
Marcato, Atlas, São Paulo, 2005, pp.1001-3).
Soma-se que, por ocasião de rejeição dos
embargos de declaração ajuizados contra o acórdão

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proferido na ação rescisória (Processo 2167218-
92.2018.8.26.0000), restou explicitado, em relação
à ora apelante, não ter, aqui, aplicação a inversão
do ônus da prova prevista no § 2o do artigo 42 da
Lei 9.279/1996, porque, a recorrente, ao contrário
da outra corré, sempre negou a utilização do
processo
produtivo
ou
a
comercialização
do
maquinário ou o produto deles oriundo (fls. 419).
Ademais, o fato das rés pertencerem a um
mesmo
grupo
empresarial,
com
coincidência
de
sócios, por si só, não comprova automaticamente que
a ora apelante praticou a anunciada violação ao
artigo 6o, “caput” da Lei 9.279.
Cabe, ainda, acrescentar que a ação de
nulidade de patente foi ajuizada, tão somente, pela
corré Fitas Elásticas Estrela Ltda (fls. 104), a
qual admitiu, em contestação, imprimir fitas com
imagens
geradas
digitalmente
e
com
qualidade
fotográfica idênticas àquelas obtidas a partir da
invenção do autor (fls. 179/190).
Na pretensão exposta em contrarrazões, está
presente
claro
confronto
com
o
princípio
da
entidade, pois a apelante não pode ser, pura e
simplesmente, confundida com empresa integrante de
seu grupo empresarial, a qual, conforme restou
assentado,
praticou
a
anunciada
violação
à
propriedade industrial.
Destarte, a procedência parcial da ação
prevalece, tão somente, em relação à corré Fitas
Elásticas Estrela Ltda, uma vez que a solidariedade
não se presume (artigo 265 do Código Civil de 2002)
e os fatos propostos na peça inaugural não foram

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efetivamente conformados por meio dos elementos
disponibilizados diante desta corré.
Tudo somado, mantida a parcial procedência
da ação em face, tão somente da corré Fitas
Elásticas Estrela Ltda, caracterizada uma causa
madura, por aplicação do artigo 1.013, §3o, inciso
I do CPC de 2015, julga-se improcedente a ação em
face da ora apelante (Fitas Elásticas Estrela do
Nordeste Ltda), afastada a condenação solidária
imposta na primeira sentença proferida (fls. 331).
Diante da sucumbência, condena-se o apelado
ao pagamento, em favor da apelante, de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de
10%
(dez
por
cento)
do
valor
da
causa,
considerados, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
de 2015, o teor dos atos processuais praticados, a
longevidade da causa e a magnitude do trabalho
profissional desenvolvido.
Dá-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator