Tribunal: TJSP
Processo: 1004798-47.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO PARASITÁRIO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PALAVRAS-CHAVE EM SITE DE BUSCA. GOOGLE ADWORDS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DEMONSTRADO O USO, COMO PALAVRA-CHAVE, DA MARCA "BOSTON MEDICAL GROUP" PARA ANÚNCIO DA REQUERIDA, QUE É CONCORRENTE DA AUTORA. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR E DESVIO DE CLIENTELA.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO PARASITÁRIO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PALAVRAS-CHAVE EM SITE DE BUSCA. GOOGLE ADWORDS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DEMONSTRADO O USO, COMO PALAVRA-CHAVE, DA MARCA "BOSTON MEDICAL GROUP" PARA ANÚNCIO DA REQUERIDA, QUE É CONCORRENTE DA AUTORA. CONFUSÃO AO CONSUMIDOR E DESVIO DE CLIENTELA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA, FIXADOS EM R$ 30.000,00. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS À REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004798-47.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PAULISTA SAÚDE S/A, é apelado CLINICA MEDICA CDB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento à apelação da
autora, vencido o 2o juiz, Des. Azuma Nishi, que declara voto divergente, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24805
Apelação Cível no 1004798-47.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André (8a Vara Cível)
Juiz(a): Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Apelante: Paulista Saúde S/A
Apelado: Clinica Medica CDB
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
USO PARASITÁRIO DE MARCA E PRÁTICA DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL. PALAVRAS-CHAVE EM
SITE DE BUSCA. GOOGLE ADWORDS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. DEMONSTRADO O USO,
COMO
PALAVRA-CHAVE,
DA
MARCA
“BOSTON
MEDICAL GROUP” PARA ANÚNCIO DA REQUERIDA,
QUE É CONCORRENTE DA AUTORA. CONFUSÃO AO
CONSUMIDOR
E
DESVIO
DE
CLIENTELA.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
PRECEDENTES.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER RECONHECIDA. DANOS
MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA, FIXADOS EM
R$ 30.000,00. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CARREADOS À
REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
A r. sentença de fls. 273/277, cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a “ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela
antecipada de caráter antecedente e preceito cominatório c/c pedido de indenização”
movida por Paulista Saúde S.A., ora apelante, em face de Clínica Médica CDB EIRELI
(“Clínica Vida Homem”) e julgou também improcedente o pedido reconvencional da
ora apelada, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC/2015. A autora, em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado da requerida, fixados em
10% do valor dado à causa, de acordo com o art. 85 do CPC/2015. A ré/reconvinte, em
razão da sucumbência na reconvenção, foi condenada ao pagamento das despesas
processuais do incidente e honorários advocatícios ao advogado da autora/reconvinda,
fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

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Apela a autora/reconvinda Paulista Saúde S.A. (fls. 280/297),
sustentando, em síntese, que: a) é licenciada da marca (fls. 43/51) e, comercialmente,
conhecida como “Boston Medical Group” no Brasil, que se trata de uma aliança global
de clínicas médicas parceiras que compartilham informações de pesquisas e método de
tratamento, cujo objetivo comum é a obtenção de soluções personalizadas para o
tratamento de pacientes masculinos com disfunção sexual; b) a marca é regularmente
registrada no INPI (processo n.o 830.425.845, depósito em 20/10/2009 e concessão em
21/08/2012), como demonstra o documento de fls. 52/53; c) é alvo constante de
concorrência parasitária e, no caso, a ilegalidade praticada pela apelada está
comprovada através do documento de fls. 58/59, além do registro da marca e do
licenciamento pela apelada perante o INPI; d) a apelada não é detentora de nenhum
registro de marca, diferentemente do que é mencionado em seu pedido reconvencional,
sendo titular somente de pedidos de registros de marca (fls. 232/242); e) a apelada
utilizou-se do bom nome e da marca registrada da apelante para angariar novos clientes
e a sentença ignorou por completo o método de funcionamento do serviço Google
Adwords; f) esta ferramenta conta com programas específicos que possibilitam a
compra de links patrocinados para que eventual anúncio seja exibido nas primeiras
páginas de buscas, o que, como publicidade, é desejado por empresas de todos os ramos
e setores; g) diferentemente do que entendeu a sentença, os serviços do Google
Adwords vão além da mera combinação de palavras chave para direcionar anúncios (o
que, se as palavras contratadas fossem genéricas e relacionadas ao negócio da
contratante, não caracterizaria violação); h) no caso, vê-se que a apelada se valeu de
combinações personalizadas para criar listas de remarketing, mediante a inserção de
campos de busca por semelhantes, violando a marca da apelante, através do
fornecimento dos vernáculos que compõem a marca registrada “Boston Medical”, de
forma a obter destaque no resultado das buscas realizadas pelos consumidores, como
demonstrado em ata notarial; i) o objetivo da apelada era, assim, causar confusão aos
possíveis consumidores da apelante, induzindo-os a clicarem em seu anúncio, o qual,
como até mesmo reconhecido na sentença, recebe posição de destaque; j) é cabível a

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condenação da apelada à reparação dos prejuízos ocasionados à apelante, conforme os
arts. 209 e 210, ambos da LPI e arts. 927 e 944, ambos do CC; k) o montante
desembolsado para a veiculação da marca no sitia eletrônico do Google não é modesto
(em torno de R$ 200.000,00, nos meses de setembro, outubro e novembro/2016 fls.
63/125) e é desta exposição que a apelada está se utilizando de forma predatória e
parasitária, a partir da marca já consagrada da apelante; l) o cotejo entre o investimento
da apelante na mídia eletrônica do Google, o retorno de contratações de tratamentos
dele oriundo, considerando perda de efetividade equivalente a 30%, em virtude de
desvio de clientela, de 50% do próprio valor aplicado para a publicidade, direta e
indiretamente aponta para um prejuízo mensal aproximado de R$ 439.000,00 e tal
esforço não permite a utilização predatória e parasitária pela apelada; m) a indenização,
a título de danos emergentes e lucros cessantes, deve se dar em liquidação de sentença,
pois a mensuração exata do prejuízo depende de informações a serem obtidas junto ao
Google; e n) o dano moral causado à apelante é presumido, in re ipsa, e o valor deve
ser fixado em R$ 50.000,00.
Recurso preparado (fls. 298/299) e regularmente processado
(Certidão de fls. 301).
Contrarrazões de apelação às fls. 302/318.
Petições da apelada às fls. 320/321 e 323/324, juntando
procuração.
Petição da autora/apelante às fls. 326, com juntada de
procuração às fls. 327.
Ausência de oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
I) Através da presente demanda, ajuizada em 06/03/2018, a
autora pretende a condenação da ré: (i) à obrigação de se abster da utilização indevida e
desautorizada do nome de domínio “Boston Medical Group”; (ii) ao pagamento de

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indenização por lucros cessantes e danos emergentes a serem apurados em liquidação de
sentença em virtude do desvio de clientela; (iii) ao pagamento de indenização por danos
morais ocasionados à autora, em montante não inferior a R$ 50.000,00; e (iv) ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o
valor da condenação e demais ônus sucumbenciais.
A autora/apelante narra, em síntese, que as partes atuam no
mesmo ramo da medicina, tendo o diretor médico da ré, inclusive, prestado serviços
como autônomo à autora, e que, ao buscar a marca “Boston Medical Group” no serviço
de links patrocinados do Google (Google Adwords), no resultado da busca, em
destaque,
aparece
o
link
da
clínica
ré,
titular
do
domínio
“www.clinicavidahomem.com.br”.
Afirma que a ré estaria, assim, cometendo atos de concorrência
desleal e violação marcária, causando confusão nos consumidores e desviando clientela
com base no resultado da pesquisa, a partir da utilização indevida da marca licenciada
pela autora, “Boston Medical Group”, em seus anúncios publicitários através do Google
Adwords.
Foi deferida a tutela antecipada às fls. 137/138 e, regularmente
citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 146/166), instruída com documentos,
sustentando inépcia da inicial e, no mérito, alegando ser atuante do segmento de saúde
sexual masculina, da mesma forma que a autora, porém dela se diferenciando em razão
de atendimento personalizado (estilo boutique). Aduziu que a autora não comprovou a
conduta de concorrência desleal e que a ata notarial de fls. 58/59 é documento
unilateral, além de estar ilegível. Defendeu que, no documento de registro da marca (fls.
52/53), consta que a autora não teria direito exclusivo da expressão “Boston Medical
Group”. Asseverou que é a autora quem utiliza indevidamente a marca de sua
propriedade (Vida Homem), através do sistema de links patrocinado Google Adwords.
Pugnou pela improcedência dos pedidos. Em reconvenção, requereu, liminarmente, que
a autora/reconvinda fosse compelida a não utilizar o nome e marca idênticos ou
similares aos sinais distintivos, em todos os meios, inclusive com utilização de palavras-

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chaves, além de condenação por danos morais (fls. 175/187). A tutela antecipada
pleiteada pela ré/reconvinte foi indeferida (fls. 246).
Em resposta (fls. 251/258), a autora-reconvinda asseverou que a
ré/reconvinte não possui a propriedade exclusiva da expressão Vida Homem, tratando-
se de sinais de caráter genérico. Afirmou que a utilização das palavras “clínica”, “vida”
e “homem” são comuns ao segmento de saúde sexual masculina, não sendo passíveis de
exclusividade na sua utilização. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Instados a
especificar provas, a autora-reconvinda requereu o julgamento antecipado, enquanto a ré-
reconvinte quedou-se silente.
Sobreveio, então, a r. sentença apelada, nos termos do art. 355,
I, do CPC/2015, julgando improcedentes tanto a ação quanto a reconvenção.
A apelação foi interposta apenas pela autora/reconvinda, tendo
aceitado o julgamento de improcedência a ré/reconvinte.
II) Isso posto, respeitado o entendimento do MM. Juízo de
origem, é o caso de dar provimento à apelação, nos seguintes termos.
II.1) Com efeito, restou incontroverso que as partes atuam no
mesmo ramo médico relacionado à saúde sexual masculina e são concorrentes,
portanto.
Demonstrou a autora que está licenciada, por meio do contrato
de fls. 43/51, em que consta autorização à autora para “auxiliar o licenciante a zelar e
resguardar o bom renome comercial da Marca”, para a utilização e exploração da marca
“Boston Medical Group”, devidamente registrada perante o INPI sob o no 830425845,
com registro concedido em 21/08/2012 e vigente até 21/08/2022, de forma que, nos
termos dos arts. 139 e 140, ambos da Lei Federal n.o 9.279/96, possui legitimidade
para demandar a proteção marcaria postulada na presente ação, ainda que haja o
apostilamento de que não tem direito ao uso exclusivo do termo “Medical Group” (fls.
52/54).
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:

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“MARCA. Busca e apreensão de produtos contrafeitos. Licenciada
para o uso da marca. Legitimidade ativa reconhecida.
Precedentes deste TJ. Sentença anulada. Cerceamento de defesa
inocorrente. Causa madura. Tutela cautelar em caráter antecedente.
Improcedência. Ausência de verossimilhança quanto à existência dos
bens contrafeitos no estabelecimento comercial da ré. Recurso
provido em parte.” (Apel. Cível n.o 1119327-83.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Gilson Delgado Miranda, j. em 12/06/2019) destacou-se
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam (ativa e passiva)
suscitadas pelas agravantes e determinou a realização de prova
pericial com base no acervo documental coligido aos autos.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Incidência
da teoria da asserção. Pertinência subjetiva aferida a partir do juízo
hipotético realizado com base nas informações constantes da
exordial, de modo a identificar se aquele contra quem se dirige o
pleito pode, em tese, vir a ser responsabilizado nos termos do pedido.
Hipótese dos autos em que a coagravante Bombas D'Água Scotton
Ltda. ME é apontada pelos agravados como responsável pela
suposta violação ao direito de propriedade industrial decorrente da
patente de modelo de utilidade MU 8203591-1. Precedentes
doutrinário e jurisprudencial. Preliminar de ilegitimidade ativa ad
causam. Rejeição. Licenciada apta a defender a patente que
explora pelo contrato de licença, sendo ela, em tese, a titular da
indenização reclamada. Suposta contrafação de modelo de utilidade
patenteado que afeta a exploração lucrativa do objeto cuja
industrialização e comercialização foram exclusivamente licenciados
à agravada Mecmaq. Precedentes jurisprudenciais. Prova pericial.
Necessidade. Recurso neste ponto conhecido, malgrado a previsão
contida no artigo 1.015 do CPC/15, vez que passível de influir no
futuro deslinde da controvérsia. Tese recursal, contudo, desacolhida.
Agravantes que ora sustentam o descabimento da prova técnica, mas
já defenderam sua necessidade nos autos do agravo de instrumento no.
2187007-19.2014.8.26.0000. Questão complexa a demandar perícia,
ainda que realizada com base no acervo documental coligido aos
autos, vez que infrutífera a diligência de busca e apreensão.
Verossimilhança da tese inicial de contrafação à vista da impugnação,
pelas agravantes, da patente do MU 8203591-1, titularizada pelos
agravados perante o INPI. Agravo de instrumento desprovido.” (A.I.
n.o 2052256-90.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. em
29/05/2017) destacou-se
“Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória
(por danos materiais e morais) por concorrência de desleal, precedida
por medida cautelar de busca e apreensão. Licenciada que detém

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legitimidade ativa para agir contra quem comercializa marca
irregularmente, nos termos do parágrafo único do art. 139, da Lei da
Propriedade Industrial (no 9.279/96). Produtos comercializados pela
ré sem autorização do detentor da marca, licenciada em prol da
autora. Fatos incontroversos. Sentença de carência de ação, por
ilegitimidade ativa, relativamente ao pedido cominatório da ação
principal e à ação cautelar, e de improcedência quanto aos pedidos
indenizatórios, que se reforma. Ação e medida cautelar julgadas
procedentes, a primeira em parte, posto que deferida indenização por
dano moral em valor inferior ao pleiteado pela autora. Pedido
cominatório, todavia, deferido na forma como pleiteado na inicial.
Apelação
da
autora
provida
em
parte.
(Apelação
no.
1009622-22.2013.8.26.0361; Relator: Cesar Ciampolini; Comarca:
Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 10/08/2016; Data de registro:
11/08/2016) -
A propósito, esta C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, no julgamento da Apelação no 0004428-84.2012.8.26.0008 (Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. em 12/09/2013), também invocando precedente do Des. Ênio
Zuliani, bem ressaltou que:
“(...) a proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto.
Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o
parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de
marca alheia.
Como constou do notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação
com Revisão 2813834200) 'a segurança de um aparato diferenciador
de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger
pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da
atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes
diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a
ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no
exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de
investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser
tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela
cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa
concorrente'.”
II.2) E, no caso, a ata notarial de fls. 58/59 atesta que o tabelião,
dotado de fé pública, nos dias 05 e 06/04/2017, digitou a expressão “Boston medical”,
no
site
do
Google,
aparecendo
em
primeiro
lugar
o
site
da

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www.bostonmedicalgroup.com.br; em segundo, www.viswiss-br.com; e em terceiro o
domínio de que é titular a requerida: www.clinicavidahomem.com.br (fls. 58/59), de
forma que, de fato, há o direcionamento de clientes interessados nos serviços da autora
para a página eletrônica da requerida, que aparece como uma das primeiras opções na
busca.
Em outras palavras, a ata notarial de fls. 58/59 realmente
demonstra que a requerida, concorrente da autora, utilizou-se, como palavra-chave,
para anúncio por meio do Google Adwords, da marca registrada “Boston Medical
Group”, vinculando a sua própria marca a anúncio da marca de que a autora é
licenciada (fls. 43/51), havendo que se reconhecer, assim, o uso parasitário, em
concorrência desleal, com propósito de desvio de clientela.
Nesse sentido, respeitado o entendimento do MM. Juízo de
origem, é o caso de determinar que a requerida abstenha-se de utilizar o elemento
nominativo “Boston Medical Group” ou, ainda, variações desta expressão que possam
causar confusão e/ou associação com a marca da autora como palavra-chave no
mecanismo de busca patrocinado do Google Adwords.
No mesmo sentido, há o seguinte precedente da C. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob a Relatoria do Exmo. Des. Sérgio Shimura, em
ação análoga à presente, também proposta pela ora apelante e envolvendo pesquisa da
marca “Boston Medical Group” no serviço de publicidade do Google Adwords:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CONCORRÊNCIA DESLEAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS RELACIONADOS À SEXUALIDADE MASCULINA
MARCA "BOSTON MEDICAL GROUP" QUE SE ENCONTRA
REGISTRADA NO INPI Vinculação do sítio eletrônico da ré à
marca da autora e à expressão com que se identifica no âmbito
virtual. Link patrocinado. Tutela devida para vedar o direcionamento
do usuário. Laudo pericial que constatou que as rés se utilizaram da
expressão "BOSTON MEDICAL GROUP" como palavra-chave no
mecanismo de busca patrocinada do Google Adwords Vedação
à concorrência desleal. Dano material presumido que deve ser
apurado em liquidação. Dano moral caracterizado Indenização

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fixada em R$ 30.000,00, que se mostra adequada ao caso concreto
Sentença de procedência mantida RECURSO DESPROVIDO.”
(Apel. Cível n.o 1012500-82.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. em 27/08/2019)
II.3) E quanto à argumentação de que se trata de “propaganda
comparativa”, reproduz-se, integralmente, a lição de Lucia Ancona Lopez de Magalhães
Dias (Publicidade e Direito, 3a edição, Ed. Saraiva, 2018, pp. 387/389), justamente
envolvendo a questão da ferramenta AdWords:
“(...) Nessa linha, José Massaguer, ao discorrer sobre a publicidade
comparativa, faz uma interessante distinção entre a publicidade
comparativa em sentido estrito, que tem por finalidade ressaltar a
maior conveniência ou vantagens da própria oferta em relação à de
terceiros, daquelas outras publicidades que também fazem alusão a
terceiros, porém sem efetuar uma comparação entre suas atividades ou
entre seus produtos e serviços, ao que se denominada tradicionalmente
pela doutrina espanhola de publicidade alusiva. Esta última
(“publicidade comparativa sem comparação”) comportaria os casos
em que a comparação ser apenas para equiparar o anunciante ou os
seus bens aos bens do concorrente, estes últimos particularmente
conhecidos pela sua destacada qualidade, exclusividade, singularidade
ou fama entre o círculo de destinatários das mensagens realizadas.
Para o jurista espanhol, e, por certo, para grande parte da doutrina, tais
situações comportariam um aproveitamento indevido da reputação
alheia, pois serviriam ao empresário anunciante para obter de antemão
(sem prévia experiência de consumo e sem prévia introdução no
mercado), em benefício da própria oferta, a impressão que no mercado
se tem destes terceiros e de sua oferta e, especialmente, para transferir
diretamente ao anunciante, ou aos seus bens ou serviços, as
representações positivas de toda ordem que o público associa à pessoa
a quem se refere a publicidade, com a consequente economia (efetiva
ou potencial) dos custos que teriam sido necessários para que no
mercado se fixasse essa mesma imagem positiva do anunciante.
Conclui o autor que tal prática (parasitária) ensejaria o
aproveitamento indevido dos esforços desempenhados pelo terceiro
que suporta a equiparação pública da qualidade de sua marca ou
de seus produtos com os produtos da empresa anunciante.
Parece-nos correta a posição de Massaguer, pois a marca é um
elemento
fundamental
a
viabilizar
o
reconhecimento
pelos
consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já
consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para
introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação
obtida pelos esforços do concorrente, “simulando”, por assim dizer,

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uma comparação que, em verdade, apresta-se tão somente com um
efeito parasitário.
Assim, a priori, não nos parece correto afirmar que, a despeito de
uma informação aos consumidores, possa o concorrente valer-se
dos esforços e investimentos alheios para justificar a sua entrada
ou consolidação mais rápida do mercado. Podem surgir situações, no
entanto, em que, do exame do caso concreto e tendo em vista as
peculiaridades do mercado e do produto envolvido (somente
mensuráveis e avaliáveis casa a caso), um eventual referência aos
produtos da concorrência, ainda que sem efetuar uma efetiva
comparação, possa se mostrar justificada. Esta hipótese, porém, será
sempre a exceção, e deverá ser avaliada com muita cautela pelo
julgador, sob pena de se abrir espaço para perigosas condutas
oportunísticas e parasitárias”. (destaquei em negrito)
Com efeito, com a internet busca-se a relativização do direito à
marca, entretanto, dentre vários, vale lembrar a lição de Denis Borges Barbosa
(Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Ed. Lumen Juris, 2017, pp.
12/13, item 2.1.3), que assim escreve:
“Para que servem as marcas?
Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias ou
serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem e
distinguir a atividade empresarial em face dos competidores. Usada
como propaganda (ou mais precisamente na publicidade), além de
poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente
econômico entre as demais, deve incitar ao consumo, ou valorizar a
atividade empresarial do titular.
Disto decorre uma clássica justificativa do sistema de marcas, a de que
a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o
investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema jurídico
em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o investimento
no valor concorrencial da imagem que a atuação específica da empresa,
identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores.
Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a capacidade
de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e
compatível com a função social desta propriedade levaria a que o
investimento em qualidade seria reconhecido”.
E o mesmo ilustre doutrinador, quando comenta a questão da
propaganda comparativa (p. 357, item 8.3.2.1) mostra os seus exatos limites,
envolvendo a questão de eventual prejuízo distintivo, de modo que, conjugado à lição
de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias, não há como se superar a questão posta no

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presente caso, do aproveitamento parasitário.
II.4) Quanto à necessidade de se coibir as condutas
oportunísticas e parasitárias que, por vezes, operam-se através do Google Adwords,
citam-se, ainda, os seguintes precedentes desta C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
“Concorrência desleal. Ação cominatória, cumulada com pedidos de
índole indenizatória, pela qual a autora visa a impedir a utilização
conjunta de sua marca “Arteres” com a palavra “estojo” como chave
de anúncios de internet contratados por meio do serviço “Google
Ads”. Decisão deferindo tutela de urgência. Agravo de instrumento
da corré Google Brasil Internet Ltda., com pedido subsidiário de
permissão apenas da palavra “estojo”. Comprovação de que o
primeiro resultado da pesquisa conduz a marca concorrente da autora.
Conduta caracterizadora de concorrência desleal, podendo ocasionar
confusão entre os usuários. Precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Pretensão subsidiária de uso da palavra “estojo”,
isoladamente. Na medida em que a decisão agravada não o proibiu,
neste ponto, falta interesse recursal à agravante.” (A.I. n.o
2011902-18.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 24/06/2020)
“Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de índole
indenizatória, visando a impedir a utilização da marca da autora
("Loja do Prazer"). Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.
Ré que usa a expressão "Loja do Prazer" como palavra-chave de
anúncios
de
internet
contratados
por
meio
do
serviço
"Google AdWords", bem como fotos dos produtos da autora em seu
site. Conduta da ré caracterizadora de concorrência desleal, posto que
se utiliza da reputação e do prestígio alheios para obtenção de
clientes. Ato parasitário que deve ser repelido e sancionado. Voto
vencedor
declarado
pelo
Desembargador
ALEXANDRE
LAZZARINI no julgamento do AI 2066080-48.2019.8.26.0000,
apoiado
na
doutrina
de
LUCIA
ANCONA
LOPEZ
DE
MAGALHÃES DIAS, em caso, assim como o dos autos,
de concorrência desleal via "Google AdWords": "a marca é um
elemento fundamental a viabilizar o reconhecimento pelos
consumidores da qualidade dos produtos e serviços adquiridos e já
consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para
introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da
reputação obtida pelos esforços de concorrente, 'simulando', por
assim dizer, uma comparação que, em verdade, apresta-se tão
somente com um efeito parasitário." Sucumbência recíproca.
Distribuição proporcional das despesas processuais, nos termos do

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art. 86 do CPC. Reforma parcial da decisão agravada. Apelação
parcialmente provida, apenas no tema da sucumbência” (Apel. Cível
n.o 1047913-25.2018.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 23/10/2019)
“Ação cominatória e indenizatória Vocábulo "Pillowmed" Marca
de titularidade da autora Vinculação, por meio da ferramenta
"Google AdWords", a anúncios de concorrente Uso indevido de
marca Caracterização Atuação da corré Google viabilizadora do
uso da marca contrafeita, colaborando para o desvio de clientela
Indenização por danos morais devida "Quantum" majorado Verba
honorária sucumbencial fixada em concordância com os parâmetros
legais, aumentado o percentual estabelecido em virtude do resultados
dos recursos Eventual descumprimento de tutela de urgência
Discussão possível e ser feita em incidente específico Provido
parcialmente o apelo da autora, desprovido o apelo da corré.” (Apel.
Cível n.o 1033082-69.2018.8.26.0100, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 09/10/2019)

“Ação cominatória, com pedidos de índole indenizatória, pela qual a
autora visa impedir a ré de utilizar a expressão "Maletti" como
palavra-chave de anúncios de internet contratados por meio do
serviço "Google AdWords". Sentença de improcedência. Apelação da
autora. Conduta da ré caracterizadora de concorrência desleal, em
linha com precedentes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal. Utilização da reputação e do prestígio
alheios para obtenção de clientes. Ato parasitário que deve se
repelido e sancionado. Danos materiais e morais, nos ilícitos
relacionados à concorrência desleal, "in re ipsa". Doutrina de GAMA
CERQUEIRA e de DENIS BORGES BARBOSA. Jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do
Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença recorrida, com
julgamento de parcial procedência da ação. Apelação provida para tal
fim.” (Apel. Cível n.o 1026231-19.2015.8.26.0100, Rel. Des. Cesar
Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
10/04/2019)
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Marca. Ação inibitória
com pedido de indenização por danos materiais e morais. Tutela
provisória
de
urgência. Concorrência desleal. Google AdWords.
Utilização indevida de marca alheia como palavra-chave no
mecanismo de pesquisa. Manobra realizada com o intuito de desvio
de clientela. Art. 195, III, da LPI. Hipótese que autoriza a retirada
imediata da palavra-chave do sistema de busca. Recurso improvido”
(A.I. n.o 2273545-61.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hamid Bdine, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 24/01/2019)

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III) Isso posto, tem-se que os fatos descritos, na linha do que
vem decidindo esta C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, realmente
ensejaram o dever de indenizar os danos materiais causados à autora, a serem
apurados em liquidação de sentença, com base nos arts. 209 e 210, ambos da Lei
Federal no 9.279/96 (Nesse sentido: STJ, REsp no 1207952/AM, Quarta Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 23/08/2011).
IV) Quanto aos danos morais, tem-se que restou configurado o
dano moral in re ipsa pela violação da marca “ Boston Medical Group”, direito de
cunho personalíssimo, lesado pela vinculação indevida, por parte da ré, em serviço de
busca patrocinado do Google Adwords, com o intuito parasitário e de captação de
clientela, da marca consolidada de que é licenciada a autora/apelante.
A respeito, inclusive, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO
INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE
FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO.
DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO
PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO
PROVIDO.
1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra,
numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens
ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos,
semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial,
muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste
em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo
regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do
consumidor e de repressão à concorrência desleal.
2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar
direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas
objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou
serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a
qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o
desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico
parasitário.
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da
marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de
gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no

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desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando
inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no
presente caso, apurado em liquidação por artigos.
4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral
à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A
reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas
perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e
comunidade em geral), além de haver o comprometimento do
prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados,
caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e
interesses extrapatrimoniais.
5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa,
ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática
de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de
prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo
moral.
6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes
da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico
lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais,
mostra-se razoável no presente caso.
7. Recurso especial provido.” (REsp no 1327773/MG, Quarta Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28/11/2017)
“RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE
PRODUTO
CONTRAFEITO.
BENS
RETIDOS
PELA
AUTORIDADE
ALFANDEGÁRIA.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS NO
MERCADO
INTERNO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.
1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto em
3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.
2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição
ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que
fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca
ilicitamente reproduzida.
3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível
a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica
titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de
ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.
4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -, em
seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos
causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210),
não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos
contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.
5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação
cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração

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exclusiva da marca por elas registrada.
6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se
consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza
da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a
demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é
premissa assentada pelas instâncias de origem.
7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados
por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado
consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.
8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp no 1535668/SP,
Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 15/09/2016)
Relativamente ao valor indenizatório, destaca-se que, além dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se levar em consideração a
extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do agente etc.,
conforme exegese dos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil.
É relevante considerar, ainda, que a quantia fixada não pode ser
um valor irrisório a compensar nova infringência; mas deve a relação custo/benefício
para o agente causador do ilícito, ao contrário, importar em sanção para este, como fator
desestimulante.
Por outro lado, não se pode admitir que o valor arbitrado para
fins de indenização caracterize o enriquecimento ilícito daquele que a receberá.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7
Responsabilidade Civil, 25a edição, Editora Saraiva, 2011, p. 125/126), ao tratar da
função satisfatória ou compensatória do dano moral, comenta:
“(...) pois como o dano moral constitui um menoscabo a interesses
jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm
preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma
satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de
uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer
de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele
poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando
assim, em parte, seu sofrimento.
Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do dano

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moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do
dano
patrimonial,
mas
um
caráter
concomitantemente
satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob
uma perspectiva funcional. A reparação do dano moral cumpre,
portanto, uma função de justiça corretiva ou sinalagmática, por
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do
dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado,
sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e
social e a natureza penal da reparação para o causador do dano,
atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou
culpa), a sua imputabilidade etc.” (destacou-se)
Assim, à luz dos parâmetros do art. 944 do Código Civil, dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da capacidade financeira aparente
da parte ré, deve ser fixado o valor indenizatório a título de danos morais em R$
30.000,00 (trinta mil reais).
V) Concluindo, o presente recurso é provido para condenar a
requerida: a) a se abster de utilizar o elemento nominativo “Boston Medical Group” ou,
ainda, variações desta expressão que possam causar confusão e/ou associação com a
marca da autora, como palavra-chave no mecanismo de busca patrocinado
do Google Adwords; b) à reparação dos danos materiais da autora, a serem apurados em
liquidação de sentença à luz dos arts. 209 e 210, ambos da Lei Federal no 9.279/96; e c)
à reparação dos danos morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
VI) Em razão da procedência da demanda, ora reconhecida,
caberá à requerida arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.
VII) Nesses termos, dá-se provimento à apelação da autora.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

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APELAÇÃO CÍVEL No 1004798-47.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: PAULISTA SAÚDE S/A
APELADO: CLINICA MEDICA CDB
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 10610
Vistos.
1.
Ouso
discordar,
com
o
devido
respeito, da solução dada pelo eminente relator, Desembargador Alexandre
Lazzarini, tomando a liberdade de adotar o seu bem lançado relatório.
2.
O recurso não comporta provimento,
devendo prevalecer a bem lançada sentença de primeiro grau.
3.
O
pedido
autoral
funda-se
na
exploração injusta de sua marca, em razão da utilização do elemento
nominativo da marca BOSTON MEDICAL GROUP em serviço de busca na
internet com links patrocinados (Google Adwords).
4.
Primeiramente, entendo não haver
ilícito marcário por parte do apelante, ao contratar o nome da marca
licenciada pela apalada no serviço da Google (GOOGLE ADWORDS).
Não há na Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade
Industrial LPI) qualquer vedação a tal prática. É bem verdade que o artigo

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130, inciso III da LPI1 prevê o direito do titular da marca zelar pela sua
integridade material ou reputação. Porém, tal prática em nada ofende a
integridade ou reputação da marca.
Tampouco a prática não encontra amparo
na vedação prevista no artigo 132, inciso IV2 da mesma lei, pois, embora o
apelante e a Google utilizem a marca licenciada pela apelada para fins de
aproveitamento comercial. Isso porque a marca licenciada pela apelada
sequer se apresenta perante os potenciais consumidores internautas que
utilizam do serviço de busca da Google, tampouco de forma a induzi-los
indevidamente a erro ou confusão.

5.
Para verificação do alegado ilícito
concorrencial, oportuno discorrer brevemente sobre a juridicidade da
alegada prática, à luz do prisma concorrencial.
De proêmio, imperioso reconhecer que o
advento da internet alterou profundamente o paradigma de consumo. Ditou-
se, consequentemente, que as empresas adaptassem a forma de se
relacionar com seus potenciais clientes neste específico canal de
comunicação.
Dentre as transformações observadas nesse
âmbito, destaca-se a emergência do marketing digital; mecanismo de vital
importância para as empresas, no sentido de difundirem na web seus
produtos e serviços.
1 Lei 9.279/1996 - Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o
direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
2 Lei 9.279/1996 - Art. 132. O titular da marca não poderá: (...)
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer
outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu
caráter distintivo.

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Nesse sentido, importante entender a função
do serviço de busca na internet. Quem busca um determinado produto,
serviço ou fornecedor na internet, utilizando um buscador como o Google,
espera obter como resposta exatamente aquilo que procura, no menor
tempo possível, ainda que não utilize para pesquisa uma palavra-chave. Mais
que uma expectativa, é uma necessidade da vida moderna. Não se
descarta ainda que o serviço de buscas é utilizado pelo usuário como busca
de alternativas ao serviço e produto que procura, sendo útil e desejável, do
ponto de vista concorrencial, que a busca de determinada marca venha
indicar outras marcas, como alternativas de consumo.
Nesta senda, há de se considerar que um
ambiente composto por vasta oferta de produtos e serviços, favorece o
mercado duplamente: a princípio, beneficiando os consumidores, por
proporcionar acesso à oferta mais ampla de bens e serviços diversos, com
melhor qualidade e preço; em simultâneo, as empresas são estimuladas a
otimizar sua eficiência produtiva, a fim de manter um nível negocial
competitivo, dada a maior exposição de ofertas, o que facilita a análise dos
produtos, a comparação e avaliação das ofertas, pelos consumidores.
Sobre este tema, tem-se a lição de MARCUS
ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA:
“A livre concorrência força, assim, uma melhor competividade
entre aqueles que exploram uma mesma atividade, o que
resulta na melhora do preço, ou, ainda, no desenvolvimento de
tecnologias mais avançadas para conquistar a clientela do
outro.
Neste sentido, a concorrência é extremamente salutar seja
diretamente para o consumidor, que deseja adquirir um bem ou
um serviço, como para a própria sociedade como um todo, em
razão da imposição implícita aos empresários da necessidade
de sempre buscar melhorar seu produto (seja um bem ou um
serviço.)”. 3
6.
Diante deste cenário, entendo que a
vinculação de marca concorrente como palavra-chave de indexação para
3 Tratado de direito comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e
direito da concorrência/ Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015.

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anúncio patrocinado, não configura concorrência desleal.
Segundo DENIS BORGES BARBOSA, para que
se configure esse ilícito concorrencial “é preciso que os atos de concorrência
sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial”
(Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs,
art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em
cada lugar, em cada tempo.”.4
Perante
essa
elucidação,
há
de
se
reconhecer que a utilização de marca de concorrente, como palavra-chave
em anúncio patrocinado, por si só, não representa prática comercial
desonesta. Até que se prove o contrário, a pretensão da referida conduta, é
tão somente, disponibilizar à clientela ou aos usuários do serviço de busca,
alternativas de produtos ou serviços congêneres. A prática, em si, não se
presta a induzir o consumidor ao erro.
O consumidor, ao digitar determinada marca,
não é induzido a erro, pois não se adentra forçadamente no site da
concorrência, mas confere-se, a este consumidor, alternativa adicional ou
sucedânea à marca ou produto que é de seu interesse. Esta alternativa
adicional ou sucedânea não configura concorrência desleal, pelo contrário,
aos olhos do consumidor, estimula a concorrência e aprimora a competição
e, consequentemente, a eficiência do mercado.
Incontestável
que
o
uso
ardiloso
da
ferramenta Adwords, ou mecanismo afim, deva ser reprimido quando se
enquadrar nas hipóteses previstas no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial,
que delineiam a prática de concorrência desleal.
De maior pertinência à questão ora debatida,
afiguram os incisos III e IV do referido artigo, que dispõem respectivamente
“que comete crime de concorrência desleal quem [...] emprega meio
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
confusão entre os produtos ou estabelecimentos”.
4 http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf - acesso
em 27/02/2019 às 16h26min.

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Pois bem, se fica claro do anúncio que os
bens e serviços dispostos são originários do anunciante, e não do titular da
marca utilizada como palavra chave, não se configura a confusão de
produtos ou de estabelecimentos, tampouco, meio fraudulento de desvio de
clientela. Em suma, não há infringência às disposições legais acima
mencionadas, não sendo, assim, antijurídica tal conduta.
Portanto, entendo que não se trata de ilícito
concorrencial a mera utilização de marca alheia em anúncio patrocinado. A
conduta não é tipificada dentre as hipóteses previstas no artigo 1895 da LPI,
como sendo crime de concorrência desleal. O apelante não reproduz ou
imita a marca da apelada, sem autorização.
Trata-se, todavia, de prática comercial salutar
ao mercado, como acima exposto, não se verificando qualquer intento de
confusão de produtos e serviços, ou desvio fraudulento de clientela de
outrem, hipóteses essas que devem ser reprimidas nos moldes do art. 195 do
Código de Propriedade Industrial.
Neste ponto, relevante os dizeres de Fabio
Ulhôa
Coelho
em
parecer
juntado
no
Agravo
de
Instrumento
2011902-18.2020.8.26.0000, que tramita nesta c. câmara, tendo como
agravante/ consulente a Google Internet Brasil Ltda, a seguir reproduzido:
“112. Quem entra em qualquer competição econômica, quer
alcançar sempre o mesmo objetivo: tirar clientela de outro
empresário que atua no mesmo segmento. 113. Segue-se desta
constatação (quase um truísmo) que não é possível identificar-
se,
num
caso
qualquer
de
concorrência,
a
eventual
deslealdade de um empresário levando-se em conta a
intenção e o efeito de subtração de clientela alheia. Quem olha
apenas para esse aspecto da questão, não consegue definir se
a concorrência num caso específico é leal ou desleal. Não
consegue porque tanto numa quanto noutra (ou seja, também
5 Lei 9.279/1996 - Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no
mercado.

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na concorrência leal), o objetivo que o empresário deseja
atingir, a razão de ser dos investimentos que faz, é sempre
desviar para ele a clientela do concorrente. 114. Deste modo, o
chamado "desvio de clientela" não é nunca critério para definir
se determinados atos de concorrência são lícitos (leais) ou ilícitos
(desleais). 115. O que distingue a concorrência leal da desleal
são os meios empregados pelo empresário para obter o efeito
de "desvio" de clientela. Se os meios são lícitos, morais e aceitos
pela maioria dos empresários do setor, a concorrência é uma
prática lícita e, então, não pode ser inibida ou coibida pelo
Estado-juiz. 116. Quando um empresário contrata a consulente
para fazer chegar os seus anúncios ao consumidor que fizer
pesquisa na Internet, norteada por sinal correspondente a
marca registrada pelos seus concorrentes, não há dúvidas de
que o seu objetivo e um só: apresentar-se como uma alternativa
ao concorrente. 117. E o meio aqui empregado é plenamente
lícito. Para que os computadores envolvidos na pesquisa (o
pessoal ou o smartphone do consumidor, os da consulente e os
dos concorrentes etc.) possam executar a tarefa de fazer
chegar o anúncio em questão ao especifico consumidor
pesquisador, só há um meio técnico: a aquisição, pelo
anunciante, da sequência binaria que reproduza o sinal
correspondente a marca do concorrente. 118. Se é licito fazer
publicidade comparativa (e é licito); se é licito fornecer aos
consumidores informações objetivas simultâneas sobre dois
produtos que concorrem pela preferência deles ( e é licito ); e
se o único meio técnico para se fazer esse fornecimento
simultâneo de informações objetivas, dentro no ambiente de
uma ferramenta de busca na Internet, consiste na associação
do anúncio publicitário à(s) sequência(s) binária(s) que
reproduz(em) o(s) sinal(is) correspondente(s) à(s) marca(s) do(s)
concorrente(s) (e é esse o único meio técnico existente); então
não há nenhuma ilicitude no emprego deste meio técnico, e a
concorrência que ele viabiliza é leal”(grifo não original)
7. Tampouco entendo configurar parasitismo.
A contratação do Google AdWords com a marca licenciada pela apelada
não inibe a apresentação, ao usuário do serviço de busca, quando digitada

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tal marca, dentre os resultados da busca, a própria marca digitada. Dentre
os resultados da busca se apresentará o negócio do apelante, com o
destaque de se tratar de anúncio patrocinado, em nada forçando ou
induzindo o usuário do serviço a adentrar em sua página. Tampouco o
apelante cita no seu anúncio a marca da apelada ou a ela faz referência.
Neste ponto, reproduzo trechos do mesmo
citado parecer do Fabio Ulhôa Coelho:
119. Na publicidade comparativa lícita não se configura o
parasitismo.
Essa
é
uma
prática
empresarial
em
que
determinado empresário se vale, de modo gratuito e sem
autorização,
de
recurso
empresarial
proveniente
de
investimentos feitos por outro empresário. 120. A marca
registrada de titularidade de um empresário é recurso
empresarial proveniente dos investimentos que ele fez. Ninguém
pode se utilizar desse recurso, de modo gratuito e sem
autorização, para alavancar o seu próprio neg6cio. O exemplo
dos manuais e muito claro: o fabricante de canetas não pode
anunciar seu produto como "a Ferrari das canetas", porque
estaria "pegando carona" no prestígio associado a essa marca
de veículos. 121. Mas, na publicidade comparativa lícita, não há
nenhum aproveitamento de recurso empresarial alheio. Feita
com observância dos requisitos legais e autorregulamentares, a
publicidade
comparativa
não
representa
nenhum
aproveitamento indevido da marca do produto objeto de
comparação. 122. Do mesmo modo, no ambiente eletrônico de
qualquer ferramenta de busca, a comparação só é possível
quando atendido um pressuposto técnico, que é a associação
entre a sequência binária que reproduz o sinal correspondente
a marca registrada e o(s) anúncio(s) do(s) produto(s) ou
serviço(s) concorrente(s). Mas, tal como num anúncio de
publicidade comparativa veiculado pela TV, isso é somente um
aspecto técnico-operacional da questão. O concorrente não
está desfrutando de investimentos alheios, mas apenas se
valendo do meio técnico indispensável para fazer chegar o seu
anúncio diretamente à tela do computador de um especifico
consumidor, que está demonstrando interesse em adquirir um
produto concorrente.”(destaque não original)

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8.
Destaca-se, ainda, jurisprudência do
Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem observado entendimento
consentâneo ao que foi aqui posicionado. Confira-se:
“Em contrapartida, o titular de uma marca que goza de
prestígio não está habilitado a proibir, nomeadamente,
publicidades exibidas por concorrentes a partir de palavras
chave correspondentes a essa marca e que proponham, sem
oferecer uma simples imitação dos produtos ou dos serviços
do titular dessa marca, sem causar uma diluição ou uma
degradação e sem violar as funções da referida marca que
goza de prestígio, uma alternativa aos produtos ou aos
serviços do titular desta.”6
O artigo 5.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas,
deve ser interpretado7 no sentido de que o titular de uma
marca está habilitado a proibir que um anunciante, a partir
de uma palavra-chave idêntica ou semelhante a tal marca,
que esse anunciante, sem o consentimento do referido titular,
selecionou no âmbito de um serviço de referenciamento na
Internet, faça publicidade a produtos ou serviços idênticos
àqueles para os quais a referida marca está registrada,
quando tal publicidade não permite ou permite dificilmente
ao internauta médio determinar se os produtos ou os serviços
objeto do anúncio provêm do titular da marca ou de uma
empresa economicamente a este ligada ou, pelo contrário,
de um terceiro (grifo não original).
9.
Cumpre
ainda
salientar
que
os
6 Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 22 de Setembro de 2011. Interflora British
Unit contra Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62009CJ0323

acesso em 27/02/2019 às 14h39min.
7 Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 25 de Março de 2010. Die BergSpechte
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contra Günther Guni e trekking.at Reisen
GmbH. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1551287682828&uri=CELEX:62008CJ0278 - acesso em 27/02/2019 às
14h39min.

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Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e Livre Concorrência (art. 170,
caput e inciso IV da CF) visam delinear uma conformação democrática de
mercado que possibilite exploração igualitária de quaisquer atividades, o que
certamente é a função do serviço de buscas bem como a utilização de
Adwords da marca de empresas concorrentes.
10.
De todo o exposto, ainda que o
apelante tenha comprovado a contratação de Adwords com a marca da
apelada, perante o site de buscas, mesmo assim, é de rigor a reforma da
sentença, dada a juridicidade da prática, por não configurar infração
marcaria, medida fraudulenta ou que induza confusão de produto ou
estabelecimento, que possa ensejar a indevida captação de clientela ou
parasitismo, motivo pelo qual reformo a sentença apelada para julgar
improcedentes os pedidos autorais.
11.
Por fim, em razão do desfecho dado
ao recurso, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa,
considerado o trabalho realizado em sede recursal, a teor do artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
2o. JUIZ

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1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
125049C4
17
25
Declarações de
Votos
EDUARDO AZUMA NISHI
1258E228
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004798-47.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.