Tribunal: TJSP
Processo: 1133667-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por empresa que defende a marca "Santa Pele"– Autora que atua no ramo de cosmética e tratamentos estéticos, enquanto a ré, embora também atue no ramo estético, desempenha atividade mais ampla e voltada à prática médica em diversas especialidades – Ademais, atuação da agravada exclusiva em outro estado de Federação e logotipos visuais bastante

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Demanda iniciada por empresa que defende a marca "Santa Pele"– Autora que atua no ramo de cosmética e tratamentos estéticos, enquanto a ré, embora também atue no ramo estético, desempenha atividade mais ampla e voltada à prática médica em diversas especialidades – Ademais, atuação da agravada exclusiva em outro estado de Federação e logotipos visuais bastante distintos – Acréscimo de elemento distintivo (clínica) à expressão "Santa Pele", designando os serviços médicos oferecidos – Inibitória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262934
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1133667-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTAPELE
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL LTDA., é apelado SANTA PELE CLÍNICA MÉDICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1133667-32.2018.8.26.0100 -Voto no 39.289
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VOTO No
: 39.289 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1133667-32.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: SANTAPELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS
DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL LTDA.
APDA
: SANTA PELE CLÍNICA MÉDICA LTDA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Demanda iniciada
por empresa que defende a marca “Santa Pele” Autora que
atua no ramo de cosmética e tratamentos estéticos, enquanto a
ré, embora também atue no ramo estético, desempenha
atividade mais ampla e voltada à prática médica em diversas
especialidades Ademais, atuação da agravada exclusiva em
outro estado de Federação e logotipos visuais bastante distintos
Acréscimo de elemento distintivo (clínica) à expressão
“Santa Pele”, designando os serviços médicos oferecidos

Inibitória improcedente Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Santapele Comércio de
Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal Ltda. dirigido à r.
sentença proferida pelo Exmo. Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central
da Comerca de São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em
face de Santa Pele Clínica Médica Ltda.
Depois
de
rejeitar
a
preliminar
de
incompetência
territorial, consignou que o grafismo utilizado pela ré na expressão “Santa
Pele”, associado à expressão “Medicina e Estética”, é distinto do empregado
pela autora. Pontuou que os elementos nominativos não gozam de proteção,
isoladamente, não sendo possível concluir pela imitação ou reprodução de
marca (fl. 372-377).
Em razões recursais a autora aponta, preliminarmente,
para incongruência na r. sentença, consistente no julgamento antecipado da
lide simultaneamente ao julgamento de improcedência por falta de prova
pericial, em clara violação ao princípio da cooperação.
Aponta, ainda, para a desnecessidade de prova técnica, pois
não se discute a reprodução do trade dress ou do grafismo do logotipo da
apelante.
Quanto ao mérito, aduz ser visível a reprodução indevida
da marca “Santa Pele” da apelante, inexistindo ressalva ou apostilamento no
registro concedido. Afirma que a expressão “Clínica”, inserida na expressão da
apelada, descreve um dos serviços prestados e não possui distintividade
suficiente para diferenciá-la da marca da suplicante.
Aponta para o risco de confusão e associação indevida do
público consumidor, bem como para o risco de diluição de sua marca.

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Acrescenta que a suplicada não possui registro no INPI e,
por fim, pede a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido
inibitório e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e
material (fl. 408-448).
Preparo em fl. 451-452. Juntou documentos em fl. 453-465.
Ausentes as contrarrazões (fl. 466 e 470).
Autos conclusos em 11 de novembro de 2019.
Postulando inicialmente o julgamento presencial, após
consulta às partes acerca do real interesse nesta modalidade de julgamento,
dada a pandemia de COVID-19 no país, a apelante concordou com o
julgamento virtual (fl. 477-478 e 481, em 19 de março de 2020).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 16 de agosto de 2019
(fl. 380-381), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada aos 29 do mesmo mês (fl. 407).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 19 de setembro de
2019 (fl. 408), último dia útil inserido na quinzena legal.
Assiste razão à apelante quanto à desnecessidade de prova
pericial
para
dirimir
sobre
matéria
marcária,
restringindo-se
a
imprescindibilidade da prova técnica aos conflitos acerca de patente e
invenção.
Quanto à matéria de fundo, já foi amplamente examinada
no agravo de instrumento precedente (fl. 366-370), cujos fundamentos ora se
reiteram:
Defende a recorrente desde o ajuizamento da petição inicial a
utilização exclusiva da marca “Santa Pele”
também na
variação “Santapele”
cujo primeiro pedido de registro no
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual foi depositado em
abril de 2008, e concedido em março de 2013 com vigência até
2023 (pedido n. 900866349) para a Classe NCL (9) 03, descrita
como: “preparações para branquear e outras substâncias para
uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar;
produtos abrasivos; sabões, perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios”.
O pedido liminar para a imediata abstenção do polo agravado
estaria amparado na alegação de utilização do mesmo elemento
nominativo para o desempenho de atividade reputada pela
autora como idêntica.
Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, anui-se

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com o posicionamento de primeiro grau quanto à inexistência de
perigo de dano expressivo que, pela dicção do art. 300 do Código
de Processo Civil, é indispensável a legitimar a drástica medida
restritiva pleiteada pela autora.
Conforme se interpreta do pedido inicial, a utilização da marca
“Santa Pele” surgiu no contexto de atuação do grupo hoteleiro
Emiliano, e foi idealizada “para identificar atividades voltadas
exclusivamente para tratamento estético, massagens, serviços
de cuidado e beleza, comércio de produtos de perfumaria e
higiene pessoal, cabeleireiro, quiroprática, além de produtos
cosméticos” (fl. 10 na Origem).
Por sua vez, a atividade desempenhada pelo polo réu é descrito
na peça contestatória e em sua página virtual como “prestação
geral de serviços médicos na área de saúde, incluindo
atendimento médico, consultas médicas em geral, consultório de
medicina, consultório de endocrinologia, consultório de estética e
medicina estética, consultório de nutrologia, consultório de
ortopedia
e
traumatologia,
consultório
em
dermatologia
consultório de nutricionista, consultório de reumatologia,
atendimento fisioterápico em geral, avaliação corporal, avaliação
estética, bioimpedância, serviços de diagnóstico por imagem sem
uso de radiação ionizante exceto ressonância magnética” (fl.
331-332 na Origem).
Embora se reconheça que há aproximação entre as litigantes
pela coincidência da atuação no ramo estético, a maior
amplitude da prestação de serviços pela ré, bem como sua
atuação voltada às atividades de consultório médico impõe certo
distanciamento que também não pode ser ignorado.
Somam-se a essa constatação outras circunstâncias que, neste
momento, mitigam o cenário de prejuízos suscitado pela autora.
Embora os produtos de higiene e beleza comercializados pela
autora estejam também disponíveis no ambiente virtual, os
endereços de sua matriz e filial estão situados na cidade de São
Paulo. Por sua vez, a atividade da agravada é presencial e
desempenhada exclusivamente na cidade de Brasília, conforme
informam sua peça de defesa e endereço eletrônico.
Além disso, a colidência marcária em apreciação se limita ao
signo nominativo, havendo suficiente distinção entre os logotipos
visuais:
LOGOTIPO DA AUTORA
LOGOTIPO DA RÉ

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Destarte, tem-se que os elementos analisados fragilizam a
narrativa de prejuízos da agravante, recomendando-se que as
litigantes mantenham suas atuações nas configurações vigentes
até que o exaurimento do contraditório e instrução processual
viabilizem pronunciamento judicial definitivo.
Por fim, consigna-se que eventual julgamento de procedência do
pedido inaugural possibilitará o arbitramento de verba
indenizatória que restitua a autora pelos prejuízos vivenciados.
No mesmo sentido do defendido neste acórdão, anexam
precedentes das Cortes Reservadas em matéria empresarial:
Agravo de instrumento Ação cominatória c.c. indenização por
danos materiais
Decisão agravada que indeferiu a tutela
provisória requerida na inicial
Inconformismo
Não
acolhimento Ambas as partes que vêm utilizando, há anos, em
suas
atividades
profissionais
(prestação
de
serviços
de
contabilidade), em territórios diversos de atuação, as expressões
"Contabem" e "Contbem", respectivamente, que constituem
variantes de estilização de termos comuns, com natureza
evocativa no ramo da contabilidade
Marcas mistas da
agravante e da agravada que se mostram notoriamente
distintas, sem prejuízo da competência legal do INPI para
decidir sobre o registro de marca requerido pela agravada, a
princípio, indeferido Não verificação, em exame preambular, de
probabilidade do direito da agravante quanto às alegações de
violação a direito marcário e concorrência desleal Ausência de
risco iminente de dano grave de difícil ou impossível reparação
Não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300,
caput, do CPC
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2006717-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Marília - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data
de Registro: 09/04/2019).
Propriedade industrial. Pedido de abstenção de uso de
portal/fachada, sob alegação de violação do trade-dress do
projeto arquitetônico das lojas da marca HERING KIDS.
Negativa da tutela provisória mantida. Embora semelhantes os
pórticos, necessário exame mais aprofundado da alegada

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violação. Ausência, ademais, de perigo de irreversibilidade,
porque, acaso procedente a ação, os prejuízos poderão ser objeto
de indenização. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2192679-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Araldo
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Marília - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).
Propriedade industrial. Ação cominatória, cumulada com
pedidos de índole indenizatória, visando à abstenção de uso de
marca titulada pela autora. Decisão que indeferiu tutela
provisória. Agravo de instrumento da autora. Ausência de
provas suficientes de violação do direito marcário e de risco de
dano em se aguardar o regular prosseguimento do feito, sob o
crivo do contraditório. Caso em que, de todo modo, eventuais
prejuízos causados à autora poderão posteriormente ser
indenizados. Risco de irreversibilidade da medida. Manutenção
da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2188412-51.2018.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Porto Feliz - 2a Vara; Data do
Julgamento: 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se o indeferimento da antecipação
de tutela.
A esses argumentos acrescenta-se que porque diretamente
associada ao tipo de serviço prestado, a expressão “Santa Pele” possui caráter
meramente descritivo.
A respeito da marca evocativa, pertinente a observação de
Lélio Denicoli Schmidt:
(...) toda marca é uma forma de publicidade, como se o produto
se apresentasse ao consumidor, num diálogo silencioso, e
dissesse “olá, sou o produto da marca X”. No caso das marcas
evocativas, esse diálogo é mais longo, pois inclui informações
sobre a natureza ou utilidade do produto, através do artifício de
formar a marca com palavras que revelem as características do
produto ou serviço. É o caso do inseticida “MAT INSET”, cuja
marca já sugere a destinação do produto. O empresariado tem
certa predileção por adotar marcas evocativas, pois elas
economizam gastos publicitários para divulgar as características
ou utilidades do produto, já descortinadas na própria marca.
Contudo, também há desvantagens. A marca é individual, mas a
destinação é algo que o produto comunga com seus concorrentes.

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O Direito Marcário não gera monopólio de mercado. Dessa
forma, o emprego de expressões comuns na composição da marca
reduz forçosamente a sua distintividade. A proteção da marca
evocativa é estreita, pois recai apenas sobre a combinação
original dada aos elementos que a formam, sem conferir direito
exclusivo sobre eles, em si considerados. Nada impede que os
concorrentes igualmente se valham das mesmas palavras,
prefixos ou sufixos comuns para formarem outras marcas
evocativas, como ocorre por exemplo com as marcas GLOBO-
NEWS e BANDNEWS. A opção por uma marca evocativa faz
com que seu titular tenha de aceitar a convivência com outras
marcas evocativas, compostas a partir das mesmas partículas
genéricas ou descritivas.
(A distintividade
das marcas , São Paulo, Saraiva, 2013, p. 109).
A marca evocativa é, pois, marca fraca que só merece
proteção “se a semelhança não se restringe aos elementos genéricos ou
descritivos (de livre uso) e se estende à parcela distintiva”, causando risco de
confusão ou associação (opus cit., p. 111).
É exatamente o caso da ré, que à expressão “Santa Pele”
acrescentou a palavra “Clínica”, designativa de serviço médico.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em 2% do valor
atualizado da causa, totalizando 12% (valor da causa: R$ 50.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR