Tribunal: TJSP
Processo: 0043169-48.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à

Ementa:

Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e materiais. Medicamentos referência e similar. "Viagra" e "Ah-zul". Sinais distintivos do medicamento "Viagra" presentes no remédio similar lançado pelas rés – "Ah-zul", igualmente para tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento das rés com referência indevida à marca "Viagra" em banner publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da marca de alto renome – "Viagra" – que foi buscada pela rés. Associação indevida dos elementos distintivos da marca "Viagra" ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos da marca "Viagra" pelas rés, que deve ser obstada para se evitar a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da exploração da marca "Ah-zul", regularmente registrada junto ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento "Ah-zul". Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade com uso indevido da marca "Viagra". Indeferimento do pedido de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art. 202, inc. II, da Lei no 9.279/96. Damo patrimonial presumido, na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei no 9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei no 9.279/96. Dano moral "in re ipsa". Indenização por danos morais concedida e arbitrada em R$ 5.000.000,00. Autoras que decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0043169-48.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes LABORATORIO PFIZER LTDA e PFIZER PRODUCTS INC, são apelados
EMS S/A e LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACETICA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao
recurso, vencidos os 2o juiz, em parte, e integralmente o 3o juiz com declarações de
voto. Em julgamento estendido integraram a turma julgadora os desembargadores
Viviani Nicolau e Carlos Alberto de Salles.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI, BERETTA DA
SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0043169-48.2010.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Apelantes: Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc.
Apelados: Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A
Juíza sentenciante: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
Voto no 18.336
Propriedade Industrial. Marca. Concorrência parasitária. Ação
cominatória e inibitória. Reparação por danos morais e
materiais. Medicamentos referência e similar. “Viagra” e “Ah-
zul”. Sinais distintivos do medicamento “Viagra” presentes no
remédio similar lançado pelas rés “Ah-zul”, igualmente para
tratamento de disfunção erétil. Lançamento do medicamento
das rés com referência indevida à marca “Viagra” em banner
publicitário. Uso indevido pelas rés da cor azul e também da
imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um
diamante. Viagra que se consolidou como marca de alto
renome, com exploração desses sinais distintivos [cor azul e
comprimido em formato de diamante]. Força publicitária da
marca de alto renome “Viagra” que foi buscada pela rés.
Associação indevida dos elementos distintivos da marca
“Viagra” ao medicamento similar lançado pelas rés. Exploração
pelas partes do mesmo segmento mercadológico. Concorrência
parasitária caracterizada. Exploração sutil dos sinais distintivos
da marca “Viagra” pelas rés, que deve ser obstada para se evitar
a diluição da marca de alto renome. Concorrência parasitária
que não exige semelhança inequívoca e clara no confronto dos
produtos concorrentes. Rés que não podem ser impedidas da
exploração da marca “Ah-zul”, regularmente registrada junto
ao INPI, conforme entendimento do E. STJ, em recurso com
força de repetitivo (REsp 1.527.232/SP). Imposição de tutela
cominatória para que deixem as rés de fazer uso dos sinais
distintivos da marca Viagra na embalagem do medicamento “Ah-
zul”. Tutela inibitória. Rés que não podem veicular publicidade
com uso indevido da marca “Viagra”. Indeferimento do pedido
de apreensão e destruição de mercadorias, hipótese que não
cuida de produtos falsificados, que afasta a incidência do art.
202, inc. II, da Lei no 9.279/96. Damo patrimonial presumido,
na modalidade lucros cessantes, nos termos do art. 208 da Lei no
9.279/96. Reparação por danos materiais que será objeto de

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liquidação, nos termos do art. 210, inc. II, da Lei no 9.279/96.
Dano moral “in re ipsa”. Indenização por danos morais
concedida e arbitrada em R$ 5.000.000,00. Autoras que
decaíram de parte mínima do pedido. Imposição da
sucumbência às rés. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 779/788, de relatório adotado,
julgou improcedente ação inibitória e cominatória, cumulada com
indenização por danos decorrentes de concorrência desleal movida por
Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc. em face de Legrand
Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e EMS S/A, condenando as autoras
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Recorrem as autoras sustentando nas razões de fls.
803/835, em breve síntese, a notoriedade e alto renome da marca “Viagra”
no segmento de medicamentos voltados a tratamento de disfunção erétil,
medicamento que possui como sinais distintivos a cor azul e o formato de
diamante dos comprimidos. Afirmam que os nomes “blue diamond”,
“pequena pílula azul” e “azulzinho” são também associados ao
medicamento “Viagra” e daí a razão pela qual teriam as rés lançado no
mercado o medicamento “Ahzul”, também destinado ao tratamento de
disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do “Viagra”. Alegam que o
medicamento das rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes azuis,
fez indevida alusão ao medicamento “Viagra”, o que caracterizada a
concorrência desleal. Aduzem que as rés nas publicidades veiculadas deram
ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de diamante na

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embalagem, em associação indevida ao medicamento “Viagra”. Sustentam
que a cor azul do medicamento atrai proteção pelo “secondary meaning” e
em razão da distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do
comprimido, tem proteção de acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da
Lei no 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se utilizaram de meio fraudulento
para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos distintivos da marca
“Viagra” e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da
concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a
associação indevida, pois o médico está obrigado a prescrever apenas o
princípio ativo do medicamento, cabendo, ao final, a escolha ao consumidor
no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de indenização por
danos morais e materiais.
Contrarrazões a fls. 843/875.
Inicialmente distribuído o recurso à C. 7a Câmara
de Direito Privado, determinou-se a redistribuição da apelação, pelo voto da
D. Desembargadora Mary Grün, em razão da prevenção anotada desta
Câmara pelo julgamento do precedente AI no 0540080-03.2010.8.26.0000
(fls. 914/925).
As autoras noticiaram ter o INPI reconhecido o alto
renome da marca “Viagra”, por decisão publicada em 28 de março de 2017
(fls. 894/901).
Há oposição das partes ao julgamento virtual (fl.

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904 e 906).
É o RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
As autoras afirmam que despenderam milhões de
dólares no desenvolvimento de droga citrato de sildenafil voltada ao
tratamento de disfunção erétil. O medicamento, que recebeu o nome Viagra,
quando lançado no mercado no final da década de 90 alcançou sucesso e,
segundo afirmam as autoras, no Brasil o medicamento é conhecido por 79%
da população e 45% das pessoas o identificam pela cor azul. Daí a razão pela
qual recebeu outros nomes dos consumidores: “pílula azul” e “blue
diamond”.
Os nomes pelos quais o medicamento é conhecido
[azulzinho, pílula azul, blue diamond] decorrem dos elementos distintivos
empregados pela autora no momento do lançamento do medicamento
“Viagra”, que alcançou expressivo alcance no mercado. Tido, inclusive,
como acrescentam as autoras, como “uma das cinco descobertas mais
importantes da história da indústria farmacêutica”.
As autoras trouxeram aos autos depoimento de
funcionário da empresa que liderou a equipe responsável por “selecionar e
desenvolver o formato e a cor da pílula que hoje é conhecida como Viagra”.
O funcionário Rob Burrows confirmou a pesquisa antes empreendida ao

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lançamento para escolha dos sinais distintivos do produto:
“Nossa
responsabilidade
era
pesquisar
e
desenvolver uma aparência distintiva para a pílula do
produto citrato de sildenafila baseada na combinação de cor
e formato que iria distinguir o produto da Pfizer dos outros
produtos farmacêuticos.
A cor azul foi selecionada antes do formato de
diamante. Inicialmente um grande número de cores foi
revisado para sua aceitabilidade normativa global para uso
em preparados farmacêuticos. Em 1995, a equipe restringiu
as opções possíveis de cores para azul e pêssego. Vários tons
de azul foram considerados e um foi selecionado como
escolhido uma vez que era esteticamente agradável e
diferente para um produto farmacêutico baseado na revisão
do MIMS, um guia farmacêutico usado na Europa e o
Physician ́s Desk Reference, um guia similar usado nos
Estados Unidos, sendo que ambos fornecem exemplos de
cores de produtos farmacêuticos comercializados.
Para selecionar o formado da pílula, consultei
catálogos de fabricantes de instrumentação farmacêutica a
fim de me familiarizar com os instrumentos comercialmente
disponíveis para máquinas que fabricam pílulas. Uma
proposta inicial de formato da pílula era em forma de uma
seta. Entretanto, este formato acabou sendo rejeitado e a
partir dos catálogos, selecionei um formato alongado,
angular de diamante. Novamente, a fim de determinar se o
formato de diamante proposto era distinto e diferente dos
outros produtos farmacêuticos, revisei o MIMS e o PRD
disponíveis no momento. Observei a ausência de qualquer
pílula azul com formato de diamante para um produto
farmacêutico” (fls. 616/617, g.n.).
As rés, de outra parte, após a quebra da patente do
medicamento Viagra, iniciaram a produção de medicamento similar Ahzul -
, que tem em sua composição o mesmo princípio ativo citrato de sildenafil
do medicamento tido como referência Viagra.

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Alegam as autoras, na petição inicial, que houve
associação indevida pelas rés dos sinais distintivos do medicamento Viagra
no lançamento do produto “Ahzul”. Assim, através da presente ação inibitória
e cominatória, pretendem as autoras: a) a cessação da concorrência desleal,
abstendo as rés da utilização “em seu produto 'Ahzul' de qualquer referência à
cor azul ou ao formato de diamante”; b) a abstenção do uso da marca
“Viagra” nos materiais publicitários veiculados pelas rés; c) a promoção de
alterações na “vestimenta do produto”, “de modo a abandonar toda e qualquer
possibilidade de confusão ou falsa associação com o medicamento 'Viagra',
especificamente no que tange às referências à cor azul e ao formato de
diamante”; d) o pagamento de indenização por danos materiais, reparação
que será objeto de apuração em liquidação de sentença, nos termos do art.
210, da Lei no 9.279/96; e) o pagamento de indenização por danos morais.
O uso contínuo da marca Viagra mundialmente
desde o lançamento no ano de 1998, com seus sinais distintivos (pílula azul,
em formato de diamante) criou, no mercado brasileiro, paulatinamente, o
reconhecimento do produto e da marca por sua cor. Tanto é assim que as
autoras trouxeram aos autos pesquisa produzida pela instituição IBOPE que
realizou 2002 entrevistas em 142 municípios brasileiros que apontou
expressivo reconhecimento da marca Viagra por 79% das pessoas ouvidas e,
dentre elas, 45% identificou espontaneamente a cor azul como pertencente ao
medicamento Viagra. O comprimido em formato de diamante também foi
reconhecido pelos consumidores (10%), como pertencente ao “Viagra” (fls.
57/75).
Comprovou-se, portanto, nos autos o alcance junto

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aos consumidores dos elementos distintivos empregados pelas autoras no
produto. Assim, seria esperado que as rés ao lançarem o medicamento
“Ahzul” no mesmo segmento empresarial, na categoria de medicamento
similar, buscassem indevidamente, vale dizer elementos que remetessem
ao “Viagra”, medicamento de referência, mundialmente conhecido e
consolidado no mercado. E foi exatamente o que ocorreu, de forma sutil,
como geralmente ocorre em casos semelhantes ao presente, que trata de
concorrência parasitária.
A ré EMS S/A, primeiramente, veiculou campanha
publicitária que apresentava o seguinte slogan: “Farmacêutico: chegou o
primeiro genérico do Viagra” (fl. 5). E, além disso, as rés apresentaram a
embalagem do medicamento “Ahzul” com uso de triângulos azuis que, vistos
em conjunto, sugerem a imagem de um “diamante”, forma similar utilizada
no comprimido "Viagra”. O próprio nome do medicamento faz referência à
cor azul (fl. 80). Logo, reconhece-se, conforme alegaram as autoras, que as
rés, ao lançarem o medicamento “Ahzul” fizeram uso dos elementos
distintivos do produto “Viagra”.
Não se ignora que o art. 124, inc. VIII, da Lei no
9279/96 admite apenas a proteção de cores e suas denominações “quando
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”. A respeito do
referido dispositivo, esclarece Marcus Elidius Michelli de Almeida que:
“As cores de forma isolada não obtêm proteção
legal, porém o seu conjunto, empregado para certa
atividade de forma a identificar a propaganda ou o
próprio estabelecimento, deve ser protegido, para que não

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seja utilizado a fim de causar confusão” (Tratado de Direito
Comercial, sob a coordenação de Fábio Ulhoa Coelho, Ed.
Saraiva, 2015, p. 484, g.n.).
E foi justamente o que ocorreu quando as autoras
decidiram empregar a cor azul na produção e comercialização do
medicamento Viagra. O medicamento passou a ser conhecido como
“azulzinho, pílula azul, blue diamond”. Atrelou-se a cor ao próprio produto e,
nestas condições, deve ser garantida a proteção marcária do elemento
distintivo azul -, que não pode ser empregado pelas rés na comercialização
de medicamento similar, com mesmo princípio ativo e no mesmo
segmento mercadológico.
Não tem sequer relevância o fato de as embalagens
dos produtos examinados apresentarem diferenças estéticas e serem também
foneticamente diversas as marcas. O caso em exame, como se vê, cuida de
associação indevida, como ato de concorrência parasitária, e, nestes casos,
não se exige a semelhança dos produtos. Como bem aponta Maitê Cecília
Fabbri Moro:
“O risco de confusão não se dá somente entre
produtos semelhantes, podendo ocorrer também entre
produtos diferentes. O risco de confusão com relação a
produtos diferentes está sendo atualmente denominado risco
de associação” (Direito de Marcas, Ed. Revista dos
Tribunais, 2003, p.125 g.n.).
Também acrescenta Marcus Elidius Michelli de
Almeida sobre a concorrência parasitária, que tem como pressuposto a
distintividade entre os produtos:

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“O presente instituto vem a ser uma modalidade
de concorrência desleal, porém, sem a agressividade
conhecida, ao contrário se mostra de forma sutil quase
despercebida, razão pela qual de seu nome.
Percebe-se que o nome parasitária advém da
atividade daquele que a pratica, que visa obter uma
vantagem, em geral a clientela alheia, sem ter esforço para
conseguir.
Dessa forma, a concorrência parasitária está
inserida no campo da concorrência desleal, entretanto de
forma camuflada, tentando, assim como as plantas parasitas,
passar despercebida, porém sem deixar de se aproveitar.
Nas plantas o parasita não visa matar o
hospedeiro, pois, se assim o ocorrer, fatalmente ele, hóspede,
estará desalojado e às vezes também será levado à morte.
O objetivo é, portanto, aproveitar-se do ser
parasitado retirando aquilo que interessa, sem, contudo, ter
qualquer esforço para conseguir.
[...] Uma vez que o concorrente parasitário
também não deseja o fracasso total de seu concorrente, ao
contrário, espera e deseja que esse permaneça forte, para
poder sempre estar fornecendo 'alimento' novo. [...]
Diferente do que se possa imaginar, na
concorrência parasitária não há que se falar em confusão
propriamente dita, uma vez que o parasita deixa clara a
diferença de identidade entre si e o parasitado.
Na realidade o parasita sequer pretender
aparentar qualquer confusão com o seu concorrente,
justamente para não configurar outras espécies de
concorrência desleal.
Assim, em regra os produtos do parasita se
apresentam de forma distinta, com sua própria marca,

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cores e sinais distintos; em resumo, demonstra tratar-se
de empresa diversa daquela que está sendo parasitada.
No caso sub examine, não será a confusão o
objeto central para a identificação da concorrência
parasitária; como visto, ao contrário, o parasita faz
questão de deixar clara a distinção entre os agentes”
(Tratado de Direito Comercial, ob. cit., pp. 492/493,g.n.).
Esta associação indevida cria o risco de diluição da
marca das autoras, tida como de alto renome em virtude de recente decisão do
INPI (fls. 894/901), diluição que deve ser evitada em favor da proteção do
valor maior da livre concorrência e tudo o que ela representa.
Como esclarece Lélio Denicoli Schmidt:
“As marcas famosas se notabilizaram no
mercado e ganharam a preferência do consumidor. Isto
as tornou objeto de desejo e as dotou de um grande poder
de sedução. Embora em essência sejam imateriais, meros
signo arbitrários sem correlação com seu objeto, não se
pode negar que as marcas famosas adicionam uma certa
qualidade ao produto, ainda que etérea ou ideológica. [...]
Frank SCHECHTER, que justificou a repressão ao
aproveitamento parasitário com base na necessidade de
preservar a função publicitária das marcas famosas, em
face da unicidade de sua presença no mercado. Para
SCHECHTER: 'O prejuízo real em todos estes casos só pode
ser aferido à luz do que foi dito a respeito da função de uma
marca. É o desgaste ou dispersão gradual da identidade da
marca ou nome e de sua fixação na mente do público por seu
uso sobre bens que não competem entre si. Quanto mais
distinta ou única for a marca, mais profunda é a sua
impressão na consciência do público, e maior a sua
necessidade de proteção contra contaminação ou dissociação
do produto específico em relação ao qual ela esta sendo
usada. [...] A singularidade de uma marca deve constituir a
única base racional para sua proteção” (A Distintividade das
Marcas, Ed. Saraiva, 2013, p. 86-88).

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Sobre o prejuízo que o uso indevido da marca pode
causar ao respetivo titular, esclarece Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:
“Quando essas marcas atingem um alto grau
de notoriedade, elas podem exercer uma função
publicitária que ultrapassa suas funções tradicionais de
indicação de proveniência, de identificação de produto ou
de garantia de qualidade daquele determinado produto.
Ela passa a exercer uma força atrativa e distintiva que
pode ser explorada em domínios diversos. Mas mesmo se
a marca notória foi utilizada em outro domínio que não seja
concorrente ao do titular, o seu uso pode ser prejudicial
quando estiver fora do controle e não contar com o acordo do
titular. De fato, este uso descontrolado pode causar um
desgaste da marca frente ao público, determinar a perda
de seu poder de tração e sedução diante da vulgarização
que poderia sofrer” (A Lei da Propriedade Industrial
Comentada, Ed. Lejus, 1999, p. 254 g.n.).
Daí a razão pela qual deve ser protegida do uso
indevido promovido pelas rés, que pode efetivamente concorrer para a
diluição do signo, como bem aponta a doutrina de Maitê Cecília Fabbri
Moro:
“O público, ao constatar que um produto,
totalmente diverso, é assinalado por uma marca famosa, pode
associá-lo à empresa proprietária desta, ignorando ser aquele
produtos de terceiro que não o titular da marca. A associação
não é feita pelos produtos, mas pela marca e pelos valores
que esta transmite. Portanto, não importa serem
produtos diferentes, o que o público espera é que aquele
produto, assinalado com a marca por ele conhecida,
possua as qualidades, os valores por esta transmitidos.
[...]
A diluição por uso da marca por terceiros é o
caso clássico. Estão sujeitas à diluição as marcas notórias,
que pelo seu poder atrativo são mais desejadas por
terceiros para identificar seus produtos ou serviços. [...]

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Este 'aproveitamento' não pode ser admitido,
ensejando ação de responsabilidade civil contra a pessoa
que da marca utilize-se indevidamente. Parte-se da
premissa de que o titular da marca certamente investiu
grandes quantias em sua marca para desfrutar dessa
qualidade, e não para que outros dela se utilizem. [...] A
situação poderá acarretar prejuízos ao titular da marca.
Prejuízos ocasionados, basicamente, pela perda de
distintividade da marca” (ob. cit., pp. 126 e 133 g.n.).
Alegaram as rés que a presente ação teria sido
ajuizada pelas autoras como meio de perpetuação da patente, de forma a
inibir a atuação de concorrentes. Não se vê este fim no ajuizamento da ação.
As autoras fizeram investimentos maciços no desenvolvimento da droga e
também na propagação dos elementos distintivos da marca. Não é por outra
razão que a marca Viagra alcançou alto renome e é reconhecida
mundialmente. Seria lógico e natural que buscassem as autoras a proteção do
investimento feito no signo, dissociando-o da exploração indevida cometida
pelas rés.
Confirmados os atos ilícitos cometidos pelas rés,
devem ser examinados os pedidos inibitório, cominatório e de reparação
apresentados pelas autoras na petição inicial.
Em relação à publicidade impugnada pelas autoras
[Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra O genérico da caixa
azul], não há dúvida de que houve uso indevido da marca Viagra pelas rés,
que ao lançarem seu produto o veicularam imediatamente ao medicamento de
referência das autoras, em banner publicitário. As rés confirmam na
contestação que a publicidade já deixou de ser veiculada (fl. 312).

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Entretanto, confirmada a concorrência parasitária,
justifica-se a imposição de tutela inibitória a fim de que a marca das autoras e
sinais distintivos não sejam utilizados pelas rés em seus materiais
publicitários. Diante da afirmação da retirada do material, não se justifica, por
ora, a imposição de astreintes.
A publicidade de marcas e respectivos produtos
desempenha importante papel no mercado e a este respeito merece destaque a
observação de Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias:
“A publicidade se revela um instrumento
essencial para a entrada, a conquista e a manutenção de
fatias de mercado pelas empresas. É através da publicidade
que os fornecedores buscam criar uma diferenciação de seus
produtos e serviços em relação aos de seus concorrentes, e,
assim, influenciar a preferência e a escolha dos
consumidores.
A função econômica exercida pela publicidade
tornou-se tão importante que é difícil imaginar o
surgimento de um novo agente econômico, ou mesmo o
simples lançamento de um novo produto, sem que
estejam atrelados a investimentos publicitários, não
sendo exagero dizer que competir é anunciar”
(Publicidade e Direito, 3a ed., Ed. Saraiva Jur, 2018, p. 42,
g.n.).
Pediram as autoras, ainda, a cessação da prática de
concorrência desleal, com inibição do uso da cor azul e formato de diamante
na produção e comercialização do produto “Ah-zul”. Além disso, pediram a
“promoção de alterações na marca e na 'vestimenta do produto'”, “de modo
a abandonar toda e qualquer possibilidade de confusão ou falsa associação
com o medicamento 'Viagra', especificamente no que tange às referências à

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cor azul e ao formato de diamante”.
As pretensões das autoras devem ser limitadas ao
acolhimento do pedido cominatório, referente à condenação das rés à
realização de modificações do trade dress. Não se pode determinar a
abstenção do uso da marca “Ah-zul”, que foi regularmente registrada junto ao
INPI e, embora tenha sido objeto de ação de nulidade promovida
administrativamente pelas autoras, persiste a validade do registro, como se
observa de consulta realizada ao sítio eletrônico do INPI (Processo no
830094679).
Neste cenário, tem incidência a tese firmada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em recurso com força de repetitivo:
“As questões acerca do trade dress (conjunto-
imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras
demandas afins, por não envolver registro no INPI e
cuidando
de
ação
judicial
entre
particulares,
é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já que
não afeta interesse institucional da autarquia federal. No
entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de
registro de marca, com a participação do INPI, impor ao
titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela
provisória."(REsp
1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO)”.
No que tange às modificações do trade dress, deve
ser imposta às rés a tutela cominatória para determinar que promovam
alterações, notadamente em relação à embalagem do produto, para que
deixem de ser adotadas a cor azul e figuras de triângulos, estes últimos com
imagem sugestiva de um diamante. A tutela deverá ser cumprida pelas rés no

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prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00,
limitada a R$ 500.000,00.
Conquanto tenham requerido as autoras, ainda, a
destruição do material e embalagens apreendidas (fl. 834), o pedido não pode
ser acolhido, visto que as rés são titulares da marca “Ah-zul”, que pode ser
regularmente explorada por elas. Além disso, o art. 202, inc. II, da Lei no
9279/96 cuida de destruição de marca falsificada, hipótese diversa da tratada
nestes autos, o que leva, com maior razão, ao indeferimento do pedido.
Resta, por fim, o exame das reparações pretendidas
pelas autoras.
Comprovada a concorrência desleal, fazem jus as
autoras a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes,
com base no art. 208 da Lei no 9.279/96. O dano patrimonial decorre da
própria violação do direito e prescinde de comprovação, considerando-se
presumido.
Neste sentido confiram-se os seguintes precedentes
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça,
ambos com farta citação de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
Apelação no 1013343-78.2016.8.26.0004, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 13/12/2019; Apelação no
1005889-85.2017.8.26.0562, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Rel. Des. Grava Brazil, j. 30/08/2019.

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Analisando a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito da reparação por dano material decorrente da
violação de direito de propriedade industrial, destacam Paula Andrea Forgioni
e Ruy Pereira Camilo Júnior que:
“Dispensa-se
prova
difícil
e
demorada,
substituindo-a por raciocínio de probabilidade, relegando-se
a mensuração do dano para a posterior liquidação de
sentença. Isso faz todo sentido no campo da propriedade
industrial, um reino das potencialidades, no qual se deve
perquirir a idoneidade do ato para provocar dano, em lugar
de buscar provas concretas do prejuízo, na imensidade
anônima
dos
consumidores
do
mercado”
(Marca,
Concorrência e Jurisdição in Jurisdição e Direito Privado,
Coord. Teresa Arruda Alvim e outros, Editora RT, 2019, p.
547).
No que toca à reparação por danos materiais, as
autoras escolheram o critério de liquidação da reparação (art. 210, inc. II, da
Lei no 9.279/96 fl. 834), que deve, assim, ser oportunamente observado
(REsp no 1.316.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
03/06/2014).
A reprodução indevida pelas rés dos sinais
distintivos da marca “Viagra” também caracteriza, como ato de concorrência
parasitária, dano moral, que deve ser considerado in re ipsa. Consoante
ensinam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson
Rosenwald:
“No dano extrapatrimonial tenha ele sido
direcionado a uma pessoa natural ou a uma pessoa jurídica -,
não se pode presumir a violação a um dever jurídico, mas

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apenas as suas consequências. A eventual perda de clientes,
dificuldade de acesso ao crédito, impedimento de
participação em licitações etc. são eventuais efeitos
patrimoniais da lesão à honra objetiva. A sua comprovação
ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas
sim no cálculo do dano patrimonial, principalmente no
âmbito
dos
lucros
cessantes”
(Novo
Tratado
de
Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 2015, p. 337).
Sobre a desnecessidade da prova do dano moral
causado à pessoa jurídica por violação a direito de propriedade industrial
confira-se precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE.
SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...) 5- Os danos
suportados pela recorrida decorrem de violação cometida
ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das
marcas por ela registradas. 6- O prejuízo suportado
prescinde de comprovação, pois se consubstancia na
própria violação do direito, derivando da natureza da
conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde
com a demonstração da existência do fato - contrafação -,
cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de
origem. Precedentes. 7- A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de entender cabível a compensação por danos
morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua
imagem, identidade ou credibilidade. 8- Recurso especial
não provido” (REsp 1661176/MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2017, DJe 10/04/2017).
Assentado que as autoras experimentaram dano
moral, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), com juros de mora a contar do lançamento do medicamento

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“Ah-azul”, por se tratar de ilícito extracontratual, e correção monetária a partir
data do julgamento deste recurso. O arbitramento, no caso concreto, é até
mesmo módico, em virtude da força atrativa que tem a marca de alto renome
Viagra no mercado. Ademais, não se pode esquecer que a indenização por
dano moral cumpre dupla função, reparatória e dissuasória, de sorte que não
pode ser fixada em valor insuficiente para desestimular a reiteração do ilícito.
Por fim, provida em parte a apelação e sendo
mínima a sucumbência das autoras, invertem-se os ônus da sucumbência,
com a condenação das rés ao pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios correspondentes a 15% do valor da condenação.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator

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Voto n. 47.240
Apelação Cível no 0043169-48.2010.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Laboratorio Pfizer Ltda e Pfizer Products Inc
Apelados: Ems S/A e Legrand Pharma Industria Farmacetica Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Propriedade industrial. Marca.
I- Medicamento para tratamento de disfunção erétil masculina.
Produto comercializado pelas apeladas, também destinado à
disfunção erétil masculina, que se valeu das mesmas
características, especialmente quanto ao trade dress, do
produto das recorrentes (Viagra). Prática ilícita visando o
desvio de clientela. Concorrência desleal, na modalidade de
concorrência parasitária, configurada. Acolhimento, a respeito,
do pedido cominatório para o fim de que as recorridas
modifiquem o “trade dress” do produto “Ah-zul”.
II- Dano material. Impossibilidade, no caso, de apuração.
Dano, na espécie, meramente hipotético. Lucros cessantes,
previstos no artigo 402 do CC, que reclamam probabilidade
objetiva de ganhos por efeito direto e imediato do ato ilícito.
Afastamento.
III- Dano moral. Inexistência de violação de marca alheia.
Dano que, na espécie, não pode ser considerado como “in re
ipsa”. Prática ilícita das apeladas que não importaram em
abalo à imagem e bom nome das apelantes. Lesão moral não
reconhecida.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Incontroverso, de saída, que os medicamentos Viagra e Ah-

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zul são prescritos para o tratamento da disfunção erétil masculina. Também
incontroverso que o Viagra, cujo comprimido é comercializado na cor azul,
é conhecido popularmente como “azulzinho”.
Não necessário muito esforço para a conclusão de que o
medicamento Ah-zul, produzido e comercializado pelas recorridas, se
valeu, especialmente quanto a apresentação do seu produto (trade dress),
das características do Viagra.
O medicamento das apeladas vem no formato de diamante e,
destacadamente, colorido de azul. Aliás, as apeladas, quando do
lançamento do produto, não escamotearam a intenção de copiar o Viagra:
“Farmacêutico: chegou o primeiro genérico do Viagra. O genérico da caixa
azul”.
O uso das características marcantes do Viagra pelas apeladas
importa, sem dúvida alguma, em concorrência desleal, na modalidade de
concorrência parasitária.
Pouco importa, outrossim, que os medicamentos não se
encontram nas gondolas das farmácias, excluindo, segundo se verbera, a
possibilidade de confusão entre o Viagra e o Ah-zul. Todavia, pela
similitude de características, fácil a associação por aquele que realiza a
venda do produto no balcão da farmácia de que se trata da mesma coisa,
induzindo o consumidor a confundi-los e levar para casa o mais barato, isto
é, o genérico produzido pelas recorridas.
Não se desconhece, outrossim, uma sensível distinção entre a
livre concorrência e a concorrência desleal. A diferença reside na prática
adotada para angariar clientela e não nos resultados comercialmente
obtidos. Aqui, no entanto, respeitado entendimento diverso, houve a
adoção de uma prática ilícita para angariar a clientela das recorrentes,

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adotando-se, para um mesmo medicamento comercializado pelas partes,
uma similitude de características a induzir o consumidor a uma ideia de
que estaria adquirindo um fármaco de uma marca consagrada
mundialmente (Viagra) por um valor mais em conta, já que categorizado
como genérico. Injustificável, nesse particular, a adoção da cor azul, o
formato de diamante e, principalmente, o slogan de que seria um Viagra
genérico. Clara a intenção de desvio de clientela, caracterizando-se a
concorrência desleal, na modalidade de concorrência parasitária.
Necessário, portanto, a modificação do trade dress no produto
comercializado pelas rés, na forma e condições estabelecidas pelo E.
Relator, acompanhando-se, nesse ponto, o voto proferido.
Acompanha-se, também, o afastamento da pretensão de
destruição do material e embalagens apreendidas. Não trata a espécie de
marca falsificada a permitir, à luz do disposto no artigo 220, II, Lei n.
9.279/96, a inutilização do produto.
Quanto ao mais, respeitado o entendimento do E. Relator, não
se entrevê qualquer espaço para indenizações.
Em relação aos danos materiais, não se tem um norte seguro
para o seu reconhecimento. Impossível a apuração daquilo que as
recorrentes deixaram de lucrar pela presença do produto das recorridas
com as características acima descritas. Não basta a pretensão de apuração
do valor dos danos morais em sede de liquidação; necessário que, no
mínimo, se aponte um indicativo real de dano e a maneira da sua apuração.
Cuida-se de dano hipotético e, portanto, não indenizável. Os lucros
cessantes, na forma do disposto no artigo 402 do Código Civil, estão
condicionados a uma probabilidade objetiva de ganhos por efeito direto e
imediato do ato ilícito, exigindo-se muito mais do que uma simples

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possibilidade de apuração (quanto a sua existência ou não) em fase de
liquidação de sentença.
Quanto aos danos morais, como bem apontado pelo 3o Juiz, o
E. Desembargador Beretta da Silveira, com base em precedente deste
Tribunal, não houve a violação de marca alheia no caso dos autos, de modo
que a lesão moral, com a devida vênia, não decorre in re ipsa. E a
comercialização do fármaco pelas recorridas nas referidas condições, não
abalou o conceito e o bom nome das apelantes no mercado. Nada é devido
a título de danos morais.
Em suma, pelo meu voto, o apelo é parcialmente provido
apenas para a concessão da tutela cominatória para fins de modificação do
trade dress do produto, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
As apelantes restaram vencidas na maioridade dos pedidos
formulados. Responderá, portanto, por 2/3 das custas e das despesas
processuais, cabendo às rés o pagamento do restante (1/3). Em relação à
honorária, fixa-se o seu valor em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cabendo 2/3 do montante aos advogados das apeladas e 1/3, do mesmo
montante, aos advogados das apelantes.
Recurso parcialmente provido.
Donegá Morandini
2o Juiz

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Voto no 45113
Apelação Cível no 0043169-48.2010.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Laboratorio Pfizer Ltda e Pfizer Products Inc
Apelados: Ems S/A e Legrand Pharma Industria Farmacetica Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ação inibitória e cominatória c/c indenização por dano
material e moral. Produto Viagra de propriedade das
apelantes. Alegação de concorrência parasitária por parte das
rés apeladas no lançamento do produto "Ahzul" com
utilização de sinais distintivos a cor azul e o formato de
diamante dos comprimidos das apelantes. Patente das autoras
já quebrada podendo ser comercializado o princípio ativo
livremente. Concorrência parasitária. Inexistência. Não são
passíveis de registro as cores e suas denominações, conforme
expressamente dispõe o inciso VIII, do art. 124 da Lei de
Propriedade Industrial (9.279/96), e é inegável que a tendência
de mercado aponta para produtos de indisfarçável semelhança
nas embalagens, conforme é facilmente constatado nas
prateleiras dos supermercados e farmácias, cuja finalidade é o
de estímulo à livre concorrência. Improcedência da ação
preservada. Recurso Desprovido.
Indiquei vista para melhor compreensão da extensão da
controvérsia.

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Tributado o devido respeito ao e. Relator Desembargador
Alexandre Marcondes, com voto - como sempre - muito bem fundamentado, mas, por
convicção, apresento voto divergente.
A r. sentença julgou improcedente ação inibitória e cominatória,
cumulada com indenização por danos decorrentes de alegada concorrência desleal ajuíza por
Laboratório Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc. em face de Legrand Pharma Indústria
Farmacêutica Ltda. e EMS S/A.
Colhe-se do relatório do Voto de Sua Excelência, o
Desembargador Relator, que o argumento do pedido inicial é de que a autora apelante é
detentora da marca "Viagra" no segmento de medicamentos voltados a tratamento de
disfunção erétil, medicamento que possui como sinais distintivos a cor azul e o formato de
diamante dos comprimidos. Afirmam que os nomes "blue diamond", "pequena pílula azul" e
"azulzinho" são também associados ao medicamento "Viagra" e daí a razão pela qual teriam
as rés lançado no mercado o medicamento "Ahzul", também destinado ao tratamento de
disfunção erétil, com o mesmo princípio ativo do "Viagra". Alegam que o medicamento das
rés, ao apresentar na embalagem figuras de diamantes azuis, fez indevida alusão ao
medicamento "Viagra", o que caracterizada a concorrência desleal. Aduzem que as rés nas
publicidades veiculadas deram ênfase à cor azul do produto, bem como ao formato de
diamante na embalagem, em associação indevida ao medicamento "Viagra". Sustentam que a
cor azul do medicamento atrai proteção pelo "secondary meaning" e em razão da
distintividade, atrelada que está ao formato de diamante do comprimido, tem proteção de
acordo com o disposto no art. 124, inc. VIII, da Lei no 9.279/96. Sustentam ainda que as rés se
utilizaram de meio fraudulento para desvio da clientela ao fazerem uso de elementos
distintivos da marca "Viagra" e, por isso, devem responder pelos danos decorrentes da

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concorrência parasitária. Alegam que a prescrição médica não afasta a associação indevida,
pois o médico está obrigado a prescrever apenas o princípio ativo do medicamento, cabendo,
ao final, a escolha ao consumidor no momento da aquisição. Pedem, por fim, a concessão de
indenização por danos morais e materiais.
O tema central é, portanto, saber se as empresas rés/apeladas ao
comercializar seu remédio com o mesmo princípio ativo teria ou não se apropriado
indevidamente da cor, do formato do comprimido e de nome sugestivo do produto da
autora/apelante de forma a caracterizar concorrência parasitária, como sustenta o douto
Relator.
Afirmam as apelantes que despenderam milhões de dólares no
desenvolvimento da substância citrato de sildenafil voltada ao tratamento da disfunção erétil,
tendo recebido o nome de Viagra. Também é certo que tal medicamento é popularmente
conhecido pelo público como a "pílula azul" e "blue Diamond", que decorrem dos elementos
distintivos pelos quais as apelantes utilizaram no lançamento do produto.
Importa destacar que já houve a quebra da patente do
medicamento Viagra, tendo as apelantes, durante anos, sido as únicas a comercializar tal
produto, usufruindo - como haveria de ser - do trabalho científico realizado.
Após a quebra da patente desse produto, as requeridas/apeladas
passaram a produzir medicamente similar dando-lhe o nome Ahzul com o mesmo princípio
ativo - citrato de sildenafil.

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Não vejo, entretanto, que esteja havendo ou mesmo tenha havido,
uso abusivo dos elementos distintivos do produto das apelantes por parte das apeladas.
A proteção ao trade dress ou conjunto-imagem, no Brasil é
considerada área não cristalina, não havendo referência expressa e direta na Lei da
Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996), podendo, entretanto, ser questionada sob o prisma
da concorrência desleal.
O Brasil cumpriu as determinações contidas no artigo 10 da
Convenção de Paris, tendo regulado a proteção da marca com a promulgação da Lei no
9.279/96, e estabelecendo a defesa da concorrência, mesmo no âmbito do direito de
propriedade industrial, no artigo 21, inc. XVI, da Lei no 8.884/95.
Marca é um sinal capaz de distinguir produtos ou serviços de
determinada empresa. Quando validamente reconhecida, os produtos ou serviços por ela
representados merecem a proteção do direito marcário, sendo vedada a concorrência desleal e
conferindo-se ao investidor a exclusividade de uso e os lucros auferidos através de sua
utilização.
Para Marcelo Junqueira Inglez de Souza, in "Marca: o que é no
direito, na economia e no marketing", observa que "a legislação marcaria também procura
resguardar o consumidor, pois a função principal da marca é facilitar a ele a identificação
de um produto, bem ou serviço, de uma empresa, diferenciando-os de outros idênticos ou
semelhantes (...) qualquer tentativa de utilização ilegal da mesma prejudicará não só o
detentor da marca; também induzirá o comprador a erro".

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Do exame a olho nu da embalagem dos produtos Viagra (das
apelantes) e Ahzul (das apeladas) é possível vislumbrar similitude, mas não imitação. Confira-
se o endereço na internet: https://images.app.goo.gl/aLMzLweuUKGVjNnS8. Aliás, do que
se verifica a embalagem já teria sido sensivelmente modificada pelas rés apeladas a afastar
ainda mais a similitude com o produto das apelantes.
Não são passíveis de registro as cores e suas denominações,
conforme expressamente dispõe o inciso VIII, do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial
(9.279/96), e é inegável que a tendência de mercado aponta para produtos de indisfarçável
semelhança nas embalagens, conforme é facilmente constatado nas prateleiras dos
supermercados e farmácias, cuja finalidade é o de estímulo à livre concorrência.
Tanto é assim que já o Tratado de Roma/1957, que criou o
MCE/Mercado Comum Europeu, inseriu a política de concorrência como um dos pilares das
políticas comunitárias.
A concorrência pode ser entendida "como uma competição entre
várias pessoas, seja física seja jurídica, para a oferta de um bem limitado, que será na
medida necessária para satisfazer as necessidades de cada um" (RIPPE, Siegbert, 1993), ...
"entendendo-se por bem toda a entidade material ou imaterial que satisfaça uma
necessidade" (ROTONDI, Mario - Il Valores del Princípio, Diritto Industriale, Padova, 196,
p. 459, citado por RIPPE, Siegbert: Rippe Siegbert, La Propiedad Industrial en el Uruguay).
Falar em concorrência é falar em livre concorrência, iniciativa

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privada, liberdade da indústria e comércio e liberdade de acesso ao mercado, por novas
empresas ou novos produtos, enfim, é aplicação do princípio da liberdade aplicada à
economia.
Anote-se que esta Câmara, por minha relatoria, já deitou vozes
sobre o assunto:
"Marca - Concorrência desleal - Produtos Vanish e Vantage -
Cerceamento de defesa inocorrente - Não são passíveis de registro as cores e suas
denominações - Tendência de mercado aponta para produtos de indisfarçável semelhança
nas embalagens, fato facilmente constatado nas prateleiras dos supermercados, estimulando
a livre concorrência - Concorrência desleal inocorrente - Ação inibitória improcedente -
Recurso improvido" (Apel. 990.10.459421-9, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Beretta da Silveira, j. 7.12.2010).
Nesse mesmo sentido importante destacar trecho do Acórdão da
Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de relatoria do eminente Des. Maia da
Cunha:
"A competitividade e a concorrência, se não desbordam para a
deslealdade, são estimulantes e beneficiam o consumidor. É o caso dos autos, em que o
"conjunto-imagem" de todos os produtos assemelhados, inclusive o da ré, guardam
semelhanças na aparência e podem ser diferenciados no momento da aquisição. Vejam-se,
ilustrativamente, as fotos reproduzidas na resposta recursal da ré (fls.356), em que todas
possuem um "conjunto-imagem" relacionado ao produto embalado (café) e assemelhados
entre si." (Apel. no 195.033.4/4, de São Paulo, j. 29 de setembro de 2005).

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As cores, suas denominações e os prefixos não são suscetíveis de
registros, sem se olvidar, ainda, da inegável tendência de mercado com relação as
semelhanças de embalagens de diversos produtos sem que isso acarrete violação a direito de
um ou de outro.
Traga-se ainda julgamento deste Tribunal em que a matéria em
debate era parelha a aqui discutida. Veja-se a ementa:
"Concorrência desleal. Sentença que, diante da ausência de
possibilidade de confusão entre os produtos, julgou improcedente a ação e a reconvenção
voltada a abstenção de comercialização por uma e outra empresa. Recursos contra essa
solução, desprovidos. Hipótese de produtos idênticos na essência, formação e utilidade.
Impossibilidade de acondicionamento em outro tipo de embalagem. Empresas concorrentes
em outros produtos. Benefício, sem prejuízo ao consumidor." (Apel. no 329.677.4/2-00, de
São Paulo, rel. Des. Teixeira Leite, 4o Câmara de Direito Privado - TJSP).
Por certo, essa liberdade comercial, que tanto pode favorecer o
consumidor, não pode implicar em que se viole direito alheio e aqui no caso em tela não
houve - na minha visão - a violação aos direitos das autoras, já que o produto lançado pelas
apeladas está em conformidade com os padrões atuais do mercado livre não implicando em
vulneração à marca nem tampouco configuração de concorrência desleal já que os indicativos
daquele produto não estão sujeitos à proteção legal.
As apeladas não estão se apropriando da marca das apelantes, a

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patente que pertencia à estas já está "quebrada", ou seja, pode ser explorado o princípio ativo
por outras empresas em outros medicamentos. A utilização da cor azul não implica em violar
indicativo do produto das apelantes pelo simples fato de que não na lei imposição para tanto.
Aliás, inegável que o produto das apelantes de há muito se firmou no mercado - até pela
exclusividade que por direito detinha - sendo inegável que a concorrência veio em benefício
do consumidor com redução dos preços dos produtos.
Sequer com publicidade enganosa se pode dizer tenham as
apeladas agido.
A publicidade tem o importante papel de serviço informativo aos
consumidores, na qual origina a obrigação do fornecedor em cumprir a oferta, apresentação
ou publicidade veiculada.
O objetivo da publicidade é mobilizar o imaginário do
consumidor, a fim de tornar o produto desejado. A publicidade objetiva atingir o topo da
mente do consumidor, fazer com que seja o primeiro lembrado. A publicidade enganosa,
prevista no parágrafo primeiro do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, acontece
quando induz o consumidor em erro. Dentro desse objetivo, nem todo falso é enganoso. A
publicidade pode ser tão falsa que a ninguém engana.
Por isso, assim como na publicidade abusiva analisa-se o
potencial de abusividade. Na enganosa analisa-se o potencial de enganosidade, pois os
conceitos de falso e de enganoso não se confundem. A publicidade enganosa, quando
caracterizada, impõe responsabilidade civil, penal e administrativa, com contrapropaganda
para desfazer os efeitos (artigos 56, XII, e 60).

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O prof. Carlos Alberto Bittar qualifica a publicidade como
indomável força do mundo negocial, passando a ter efetivo controle a partir do Código de
Defesa do Consumidor. A publicidade visada "pelo regime repressivo - diz ele - não é a
inserida em mensagem honesta e inteligente, mas a que se expressa com falseamento da
verdade, ou com a ilaqueação da boa-fé do destinatário, ou com desrespeito a valores
essenciais do relacionamento social". E acrescenta: "Os princípios básicos que norteiam a
publicidade, a partir da vigência do Código, são os seguintes: a) a obrigatoriedade da
informação; b) o da veracidade; c) o da disponibilidade; d) o da transparência, com os
respectivos corolários. E explica o significado de cada um: em consonância com o primeiro,
toda informação, que deve ser clara e precisa, obriga o anunciante, integrando os contratos
que celebrar com consumidores; pelo segundo, deve ser verdadeira a informação ou
mensagem publicitária, cumprindo-lhe apresentar corretamente os elementos básicos do
produto ou do serviço oferecido; pelo terceiro, devem estar disponíveis, para os interessados,
todos os dados sobre a mensagem publicitária, fáticos, científicos ou técnicos; pelo quarto,
deve a mensagem ser facilmente identificável como tal, não se admitindo, pois,
mascaramento, ou outro expediente, inclusive subliminar, dissimulatório". Especificamente
no que tange a publicidade enganosa diz: "Enganosa é a mensagem falsa ou falseada, que
leve a erro o consumidor. Na linguagem legal, é enganosa a publicidade que: a) seja total ou
parcialmente falsa, compreendidas a informação e a comunicação publicitárias; b) que, de
qualquer modo, possa enganar ou induzir a erro o consumidor sobre a natureza,
características, quantidade, qualidade, propriedade, origem, preço e outros dados do produto
ou do serviço. E também enganosa a que deixa de informar o consumidor sobre dado
essencial de produto ou de serviço, como, por exemplo, as que ocultam certa informação
essencial, ou alguma contra-indicação, ou algum componente de certa fórmula, e assim por
diante" ("O controle da publicidade no CDC", artigo publicado na RT 673/7, transcrições das
p. 8-9).
Não há confundir habilidade para vender (salesmanship, arte de

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vender) com a propaganda enganosa, com o artifício ilusório. Com a armadilha para atrair o
incauto. Sempre que a propaganda, o pregão, a oferta, incide nesse erro, caracteriza-se o dolos
malus, o embuste, mas para isso é necessário fique caracterizada intenção deliberada de
enganar, de induzir, intencionalmente, em erro o consumidor.
O princípio da veracidade da publicidade encontra abrigo, como
dever anexo, no princípio da boa-fé, como norma de conduta. Mentir ou suprimir informação
essencial é agir de má-fé. Nesta operação, o sistema jurídico não busca a vontade do
fornecedor, nem mesmo a do publicitário que elaborou a campanha.
Aqui, as rés apeladas lançaram produto similar - possível
legalmente, repita-se - com nome Ahzul, sem que tivessem desmerecido ou mesmo denegrido
o produto das apelantes.
Lembro julgamento desta Terceira Câmara sobre propaganda
comparativa - a título de ilustração - em que se reconheceu lícita tal modalidade de
propaganda quando não se denegriu o produto alheio, fato que, de certa forma, foi o que
aconteceu aqui:
"Apelação - Teste das cervejas - Campanha publicitária -
Propaganda comparativa - Inexistência de concorrência desleal - Livre concorrência --
Sentença correta - Recurso improvido" (Apel. no 0217920-82.2009.8.26.0100, Rel. Des.
Beretta da Silveira).
De qualquer forma, ainda que se entenda ter havido concorrência

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parasitária - na minha leitura não houve - não vejo como conceder indenização por dano
moral para as apelantes.
É certo que esta Corte tem precedente no sentido de que o dano
moral se verifica à só vista da constatação da concorrência parasitária, dispensando atuação
do
ofendido
para
prova
de
vilipêndio
à
sua
personalidade
(Apel.
no
0030304-56.2011.8.26.0564, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP - Rel. Des.
Araldo Telles, j. 12.03.2018). Tal entendimento, entretanto, se verifica para os casos em que
tenha havido violação à marca alheia, fato que, com devido respeito ao eminente Relator, não
se verificou. Não houve violação à marca exclusiva Viagra das apelantes, mas sim apenas o
lançamento de produto similar - legalmente possível - sem que para isso tenha sido ofendido
direito próprio daquelas já que as similitudes de cor e outros indicativos não são de uso
exclusivo e protegido das apelantes.
Por isso, mesmo que se reconheça a existência de concorrência
desleal na modalidade de concorrência parasitária, eventual dano moral haveria de ser
demonstrado pelas apelantes e não consta que elas tiveram algum abalo em seus nomes
perante o mercado.
Bem por isso, novamente pedindo todas as vênias ao culto
Desembargador Relator, não considero verificada concorrência desleal na modalidade de
concorrência parasitária e a improcedência da ação deve ser preservada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da ação, nos termos do § 11, do art. 85 do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BERETTA DA SILVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
128AA805
20
23
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO DONEGA MORANDINI
12919091
24
35
Declarações de
Votos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
1295A346
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0043169-48.2010.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.