Tribunal: TJSP
Processo: 1014458-51.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação declaratória de concorrência desleal e abuso de direito c.c. pedidos indenizatório e de tutela provisória – Registro efetuado pela ré do subdomínio "maxmilhas.edestinos.com.br", buscando a associação indevida da marca da autora à sua – Utilização de serviço de "links" patrocinados – Comprovação – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal – Danos materiais e

Ementa:
Ação declaratória de concorrência desleal e abuso de direito c.c. pedidos indenizatório e de tutela provisória – Registro efetuado pela ré do subdomínio "maxmilhas.edestinos.com.br", buscando a associação indevida da marca da autora à sua – Utilização de serviço de "links" patrocinados – Comprovação – Possibilidade de confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal – Danos materiais e morais devidos – Sentença mantida – Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014458-51.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelado
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAX MILHAS).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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São Paulo
Voto no 14701
Apelação Cível no 1014458-51.2019.8.26.0224
Apelante: Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda
Apelado: Mm Turismo & Viagens S.a. (Max Milhas)
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Domicio Whately Pacheco e Silva
Ação declaratória de concorrência desleal e abuso de
direito c.c. pedidos indenizatório e de tutela provisória –
Registro
efetuado
pela
ré
do
subdomínio
“maxmilhas.edestinos.com.br”, buscando a associação
indevida da marca da autora à sua – Utilização de serviço
de “links” patrocinados – Comprovação – Possibilidade de
confusão e desvio de clientela – Concorrência desleal –
Danos materiais e morais devidos – Sentença mantida –
Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.
Em “ação declaratória de concorrência
desleal e abuso de direito c.c. pedidos indenizatório e de tutela
provisória”, a r. sentença, de relatório adotado, julgou procedentes os
pedidos iniciais, tornando definitivo o comando da decisão de fls.
54/56, para: (i) determinar a exclusão definitiva do sitio eletrônico
“maxmilhas.edestinos.com.br”, abstendo-se a ré de se utilizar da marca
“Max Milhas”; (ii) condená-la ao pagamento de indenização por danos
materiais, cujo montante será apurado em fase de liquidação, e por
danos morais fixados em R$ 20.000,00, valor a ser atualizado a contar
da decisão, acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês, desde
a citação; e (iii) condená-la ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.
241/245).
Apelou a ré a sustentar, em síntese, que a
conduta discutida nos autos faz parte de sua estratégia de marketing
digital e não configura nenhum ato ilícito; que utiliza um mecanismo

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conhecido como “wildcard” em seu sítio eletrônico, o que significa, em
termos práticos, que, caso o usuário digite endereço que contenha
qualquer palavra acrescida de “edestinos.com.br”, será redirecionado ao
sítio da Edestinos; que a estratégia visa redirecionar o consumidor para
a página correta da empresa na eventualidade de equívoco ao digitar o
nome de domínio; que não houve intenção de desviar a clientela da
autora; que não houve nenhuma infração à marca registrada da autora
com a aquisição do subdomínio www.maxmilhas.edestinos.com.br
junto ao Registro.br, pois este se encontrava disponível para aquisição
por terceiros; que a marca da autora, por ser composta de expressões
simples e de uso comum, não faz jus à proteção legal de exclusividade
de seu uso por parte de outras empresas; que, apesar de atuarem no setor
de turismo, os serviços prestados pelas partes são distintos e não se
confundem; que seu principal escopo é a intermediação de compra e
venda de milhagens e não propriamente a venda de passagens aéreas;
que os caracteres, imagens e descrições dos sítios de cada uma das
empresas, além de seus logotipos, são totalmente distintos; que não
houve comprovação da existência dos danos materiais e morais
alegados; que não há nos autos nenhum critério para fixação dos
supostos danos materiais sofridos pela autora. Requereu a reforma da
sentença para julgar-se improcedentes os pedidos da autora e, por
conseguinte, revogar a tutela antecipada concedida e possibilitar a
utilização do domínio www.maxmilhas.edestinos.com.br (fls. 248/267).
Recurso preparado (fls. 268/269) e
respondido com pedido de fixação de honorários recursais (fls.
275/288).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 294).

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É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
concorrência desleal e indenizatória fundada em associação indevida,
tendo
em
vista
o
registro,
pela
apelante,
do
subdomínio
“maxmilhas.edestinos.com.br”, com utilização de marca com registro
depositado junto ao INPI pela apelada, causando confusão nos usuários
e praticando concorrência desleal e parasitária.
A
r.
sentença
recorrida
julgou
procedentes os pedidos iniciais, tornando definitivo o comando da
decisão de fls. 54/56, para: (i) determinar a exclusão definitiva do sitio
eletrônico “maxmilhas.edestinos.com.br”, abstendo-se a ré de se utilizar
da marca “Max Milhas”; (ii) condená-la ao pagamento de indenização
por danos materiais, cujo montante será apurado em fase de liquidação,
e por danos morais fixados em R$ 20.000,00, valor a ser atualizado a
contar da decisão, acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês,
desde a citação; e (iii) condená-la ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação (fls. 241/245.
O recurso não prospera.
Está comprovado que a apelada procedeu
ao depósito da marca mista “MaxMilhas” (fls. 18/19) junto ao INPI.
Na
lição
de
Eduardo
Dietrich
e
Trigueiros, “(...) O titular da marca tem direito ao seu uso exclusivo em
todo o território nacional. O nome de domínio igual ao da marca pode
ser considerado uma forma de uso da marca, especialmente quando o

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nome de domínio designa um sítio de internet elaborado em torno dos
produtos que a marca designa. Assim, é de se concluir que uma das
formas mais eficazes de defesa do patrimônio imaterial é o registro de
marca, que estende sua proteção ao nome de domínio, afastando
qualquer dúvida que a autoridade judiciária possa ter quanto à
legitimidade do titular do nome de domínio na sua defesa contra os
cada vez mais comuns usurpadores dos nomes alheios” (Extensão da
Proteção da Marca ao Nome de Domínio, disponível em:
https://goo.gl/cfUOcb).
No artigo 130 da Lei de Propriedade
Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é
assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou
reputação do objeto de registro.
Aqui, observa-se que restou comprovada
a indevida associação, pela apelante, do elemento nominativo
“maxmilhas”, marca de titularidade da apelada, ao subdomínio
“www.maxmilhas.edestinos.com.br”, através do serviço de “links”
patrocinados oferecido pelo sítio de pesquisas Google.
Quando da contestação, a apelante se
limitou a negar responsabilidade pela vinculação sob a singela alegação
de que “como parte de sua estratégia de marketing digital, a Ré
Edestinos utiliza mecanismo conhecido como 'wildcard' em seu site, o
que significa, em termos práticos que, caso o usuário digite endereço
que contenha qualquer palavra acrescida de 'edestinos.com.br', ele
será redirecionado para o site da Edestinos” (fls. 86).
Tal alegação restou isolada diante da
comprovação da vinculação da expressão “maxmilhas” ao seu nome do

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domínio, através da busca no sítio de pesquisas Google (fls. 24/25).
Ou seja: não se trata de utilização do
mecanismo “wildcard”; trata-se, sim, de compra de mídia do Google
denominada “Google Ads”, que é, conforme definição do dicionário
digital Wikipedia, “o principal serviço de publicidade da Google e
principal fonte de receita desta empresa representando 96% dos quase
37,9 Bilhões de dólares que a empresa faturou em 2011.[1] O serviço
usa o sistema de publicidade por Custo por Clique (CPC) e Custo por
mil impressões (CPM) que consiste em anúncios em forma
de links encontrados, principalmente, nos mecanismos de pesquisa
relacionados às palavras-chave que o internauta está pesquisando. É
um
modo
de
adquirir
publicidade
altamente
segmentada
independentemente de qual seja o orçamento do anunciante, no entanto
não oferece tantos recursos e facilidades nas políticas como o BingAds,
seu maior concorrente. Os anúncios do Ads são exibidos juntamente
com os resultados de pesquisa no Google, assim como em sites de
pesquisa e de conteúdo, chamado de rede de Display, da crescente rede
de anúncios do Google, que inclui AOL, EarthLink, HowStuffWorks
e Blogger” (destaques não existentes no original).
Ademais,
conforme
expresso
na
r.
sentença recorrida, “(...) Ainda que, de fato, a expressão 'maxmilhas'
seja 'composta por dois termos genéricos e de uso comom' (v. fls. 89),
isso não afasta a proteção legal. Aliás, a própria ré é titular de marca
'composta por dois termos genéricos e de uso comum: 'e' e 'destinos'.
Em ambas as situações, a soma dos dois termos permite o surgimento
de marcas originais, que bem distinguem os serviços oferecidos ao
mercado de consumo” (fls. 242).

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É o suficiente para caracterizar a conduta
desleal da apelante, por facilitar a confusão do consumidor e o desvio
da clientela da apelada, sua concorrente no mercado de turismo, sendo
de rigor a condenação dela à reparação por perdas e danos.
Sobre o assunto, merece referência a lição
de Gama Cerqueira, a saber:

“(...) a prova dos prejuízos, nas ações de
perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta
prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos
relativos à propriedade industrial, é particularmente
espinhosa quando se trata de infração de registros de
marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade.
Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam
forçosamente o patrimônio de seu possuidor, constituindo
uma das formas mais perigosas da concorrência desleal,
tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como
delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que,
não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não
diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma
progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu
aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato,
que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes
não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros
ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom
senso indica é que o dano da marca realizaria lucros ainda
maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do

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contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou
imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão
criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus
produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele
realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono
da marca.
Por outro lado, o titular do registro vê-se
obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os
efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela
e intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando
maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou
comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua
diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os
prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser
interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de
responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter
havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os
frutos de sua ação criminosa.
A simples violação do direito obriga à
satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo,
pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos
prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação
deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a
indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art.
1.059), que se apurarem na execução.
E não havendo elementos que bastem
para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização

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deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o
art. 1.553 do CC.
De outra forma, raramente o dono da
marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator,
nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a
qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento
das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua
vez, são parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase
sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para
defender a sua marca” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3a
ed., vol. 2, pág. 1.129/1.131).
Quanto ao valor da indenização, o artigo
210 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que: “Os lucros cessantes
serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre
os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a
violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos
pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor
da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de
uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”
A liquidação do quantum indenizatório e
destinado à reparação do dano material, portanto, deverá ser realizada
por arbitramento, conforme fixado.
Esse tem sido o entendimento e o critério
das Câmaras Especializadas deste Tribunal de Justiça, conforme se
verifica, por exemplo, do seguinte julgado:

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“DIREITO MARCÁRIO. Google Ads. Link patrocinado. Uso
de marca de concorrente como palavra-chave. Prática
ilegal. Violação de direitos sobre a marca e concorrência
desleal. Jurisprudência uníssona das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato ilícito
caracterizado. Perdas e danos. Presunção. Decorrência
lógica direta da violação. Indenização devida. Dano
material a ser definido em liquidação de sentença (art. 509
do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Dano moral
bem arbitrado. Responsabilidade solidária da Google, como
provedora de serviço de publicidade ('keyword advertising')
em plataforma de 'marketing' digital ('search engine
marketing'). Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 12.965/14.
Jurisprudência atual pacificada das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial do TJSP. Sentença mantida. Recursos
não
providos.”
(Apelação
Cível
1006104-58.2018.8.26.0196; Relator (a): Gilson Delgado
Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL
CONCORRÊNCIA DESLEAL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS À SEXUALIDADE
MASCULINA
MARCA "BOSTON MEDICAL GROUP"
QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI Vinculação
do sítio eletrônico da ré à marca da autora e à expressão
com que se identifica no âmbito virtual. Link patrocinado.
Tutela devida para vedar o direcionamento do usuário.
Laudo pericial que constatou que as rés se utilizaram da
expressão "BOSTON MEDICAL GROUP" como palavra-
chave no mecanismo de busca patrocinada do Google
Adwords Vedação à concorrência desleal. Dano material
presumido que deve ser apurado em liquidação. Dano moral
caracterizado Indenização fixada em R$ 30.000,00, que se
mostra adequada ao caso concreto
Sentença de
procedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1012500-82.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;

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Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).
A conduta desautorizada da apelante
caracteriza, por conseguinte, a abusividade.
Diante disso, não se pode afastar o pleito
de indenização por dano moral.
É patente a responsabilidade da apelante
pelo abalo à honra objetiva da apelada, pessoa jurídica, em razão da
violação ao seu direito de personalidade (direito de propriedade
industrial).
O dano moral, aqui, é presumido e
dispensa comprovação, cuidando-se de dano in re ipsa, uma vez que os
efeitos danosos são conhecidos.
É sabido que o valor da indenização por
danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu
causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na
vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento
jurídico.
No que se refere ao arbitramento do valor
da indenização pelo dano moral, não se pode perder de vista que, da
mesma forma que não pode resultar num enriquecimento sem causa,
deve trazer certo conforto ao ofendido e não pode ser leniente ao
ofensor que, de alguma forma, deve ser desestimulado a reincidir,
devendo, aqui, ser mantida a condenação em R$ 20.000,00, valor que se
mostra proporcional e adequado à causa.
Objetivamente
considerada
a

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controvérsia, portanto, não houve demonstração do desacerto da r.
sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os
elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, procede a pretensão da apelada
de fixação dos honorários recursais, razão pela qual a verba honorária é
majorada em 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§
1o e 11o do Código de Processo Civil, a atingir o total de 15% do valor
da condenação.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator