Tribunal: TJSP
Processo: 2108052-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE USAR A MARCA "DESCARBOX", DE SUA TITULARIDADE. INVIABILIDADE DO PLEITO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000618108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108052-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA, é agravado VIVA BOX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24605
Agravo de Instrumento no 2108052-61.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Agravante: Descarpack Descartaveis do Brasil Ltda
Agravado: Viva Box Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA
QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE USAR A MARCA
“DESCARBOX”, DE SUA TITULARIDADE. INVIABILIDADE
DO PLEITO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada a fls.
42/45 (ou fls. 138/141 dos autos principais) que indeferiu seu pedido de tutela de urgência,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Não verifico o preenchimento de todos os elementos do art. 300 do CPC
para a antecipação dos efeitos da tutela, senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferece-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quando
houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento
do próprio direito ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não
pode existir perigo de irreversibilidade da medida.
No presente caso, não é possível aferir, neste momento processual, a
probabilidade do direito.
Quanto à alegação de infração marcaria, verifico em consulta ao banco
de dados do INPI que, de fato, a parte autora detém o registro das marcas
DESCARPACK e DESCARBAG. O réu, por sua vez, é mero depositante
do pedido de registro das marcas mistas de produto e de serviço
DESCARBOX [processos no 918368766 e 918368650], além de ter tido
indeferido seu pedido de registro da marca nominativa de produto
DESCARBOX, justamente em razão de colidir com a marca
DESCARBAG [processo no 908700865].

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Contudo, obteve a concessão do registro da marca nominativa de produto
DESCARBOX, ainda em vigor [processo no 904720128], para a classe
NCL (10) 16: Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não
incluídos em outras classes; material impresso; artigos para
encadernação; fotografias; papelaria ou uso doméstico; materiais para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto
móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias
plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres
de imprensa; clichês.
Ora, uma vez concedido o registro pela autarquia federal, não pode a
justiça estadual negar vigência ao ato administrativo, sendo assegurado
ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional, conforme
dispõe o art. 129, caput, da Lei 9.279/1996.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.”
Insurge-se a agravante, afirmando que é detentora da marca
DESCARPARK e DESCARBAG. Alega que a ré também está fabricando e
comercializando caixa coletoras de materiais médico perfurocortantes, com o mesmo trade
dress utilizado pela agravante, no mesmo tipo de produto, e sob a marca DESCARBOX. A
agravada, inclusive, teve recusado o registro da marca na NCL (10), porque imitava a
marca DESCARBAG da agravante.
Requer a concessão de liminar, para que a agravada se abstenha de
utilizar a expressão DESCARBOX em seus produtos ou explorá-la de qualquer forma em
suas atividades comerciais, inclusive internet, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Não houve apresentação de contraminuta, pois a agravada ainda
não integra a relação jurídica processual.
É o relatório.
I) O recurso não comporta provimento.
A agravante comprova ser titular das marcas mistas e nominativas
Descarpack e Descarbag, em diversas classe, entre elas as classes (9) 35 (comércio,
representação, distribuição, importação e exportação de artigos médicos e hospitalares, em
tecidos, papel, papelão, plásticos e correlatos; produtos e embalagens descartáveis para uso
médico e hospitalar, (9) 20 (embalagens descartáveis para uso exclusivo em hospitais,
ambulatórios e laboratórios, com a finalidade de coleta de materiais infectados, tais como
algodão, gaze, seringa, luva etc, para evitar contaminação daqueles que lidam com tais
embalagens, como do meio ambiente), 20.35 (recipientes, sacos e embalagens em geral)
v. fls. 85/86, 89/90, 95/96.
Já a agravada/ré, o d. juízo a quo, em consulta a banco de dados do

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INPI, verificou que tem a titularidade da marca nominativa Descarbox [processo no
904720128], na classe NCL (10)16: “Papel, papelão e outros produtos feitos desses
materiais e não incluídos em outras classes (...)”, e em razão disso, deixou de conceder a
tutela pleiteada pela agravante (art. 129, caput, da lei 9.279/96).
Desse modo, se a agravada detém o registro da marca “Descarbox”
perante o INPI, na classe 10(16), até que haja a sua revogação por tal órgão ou pelo Poder
Judiciário, continua a deter a sua titularidade, o que, em tese, viabiliza o seu uso até
decisão em sentido contrário.
Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA. REGISTRO NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO
IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.
1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não se
pode impedir que seu titular dela faça uso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 426.647/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
11/09/2018)”
Desse modo, e até que seja proferida decisão em sentido contrário,
não há óbice para a coexistência de ambas as marcas, devendo perquirição acerca de
eventual prática de concorrência desleal, não aferível no momento, ser objeto de ampla
dilação probatória e regular contraditório.
Prematura, assim, a concessão da liminar, na fase inicial do feito,
até diante da ausência dos requisitos necessários para a sua concessão.
II) Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)