Tribunal: TJSP
Processo: 2091602-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que, sem processar o recurso, deixou de conhecer agravo de instrumento interposto contra r. decisão de primeiro grau que determinara, pela segunda vez, a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC – Reconsideração – Existência de diversas ações envolvendo a mesma patente (MU n. 8400847-4) contra distintas empresas –

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão monocrática que, sem processar o recurso, deixou de conhecer agravo de instrumento interposto contra r. decisão de primeiro grau que determinara, pela segunda vez, a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC – Reconsideração – Existência de diversas ações envolvendo a mesma patente (MU n. 8400847-4) contra distintas empresas – Entendimento majoritário das Câmaras Empresariais – Decisão monocrática revista para determinar o regular processamento do agravo de instrumento, concedendo a tutela pleiteada para o prosseguimento do regular processamento em primeiro grau, com determinação de intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

Dispositivo: deram provimento, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2091602-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ENIO BIANCHI e ENIO BIANCHI ME, é agravado NURNBERG-
MESSE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2091602-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.588
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VOTO
: 40.588 (EMP-DIG)
AGREG. No : 2091602-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ENIO BIANCHI - ME E OUTRO
AGDO.
: NURNBERG-MESSE
BRASIL
AGRAVO REGIMENTAL
Decisão monocrática que,
sem processar o recurso, deixou de conhecer agravo de
instrumento interposto contra r. decisão de primeiro
grau que determinara, pela segunda vez, a suspensão do
feito, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, § 4o,
do CPC
Reconsideração
Existência de diversas
ações envolvendo a mesma patente (MU n. 8400847-4)
contra distintas empresas
Entendimento majoritário
das Câmaras Empresariais
Decisão monocrática
revista para determinar o regular processamento do
agravo de instrumento, concedendo a tutela pleiteada
para o prosseguimento do regular processamento em
primeiro grau, com determinação de intimação da parte
agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao
agravo de instrumento.
Dispositivo: deram provimento, com determinação.
Agravo regimental interposto pelo Sr. Enio Bianchi
(empresário individual sob firma Enio Bianchi
ME) dirigido à decisão
monocrática deste Relator que não conheceu o recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo
Exmo Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, MM. Juiz de Direito da
E. 2a Vara Empresarial e Conflitos da Arbitragem do Foro Central Cível,
na Comarca de São Paulo, nos autos da ação denominada “declaratória”
ajuizada em face de Nurnberg-Messe Brasil .
O DD. Magistrado reconheceu a prejudicialidade
externa e suspendeu o processo por um ano, com os seguintes
fundamentos:
Petição da parte autora na qual requer o regular
prosseguimento do feito, considerando o v. Acórdão
proferido
pela
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2038442-06.2020.8.26.0000.
Indefiro, pois referido julgado não dispõe de efeito
vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.

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Conforme explanado na decisão retro, para deslinde da
presente demanda, é necessário, primeiro, definir se os
autores são realmente titulares da patente cuja violação
alegam. E a ação anulatória que tramita perante a 2a Vara
Federal da Seção Judiciária de São Paulo [processo no
5015393-92.2017.4.03.6100]
sequer
foi
sentenciada.
Ressalte-se que, recentemente, em situação semelhante, o
C. STJ reafirmou seu entendimento da imprescindibilidade
da suspensão do processo na Justiça Estadual até
julgamento da controvérsia pela Justiça Federal, ante a
impossibilidade de reunião dos feitos: “Com
esses
fundamentos,
conheço do recurso especial para dar-lhe
parcial provimento
e cassar o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, determinando
a suspensão do processo
até
o
deslinde
da
prejudicialidade

externa.
Ficam
prejudicados
os demais pedidos. [Recurso Especial no
1.558.149 SP; Terceira Turma; Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze; j. 26/11/2019] ”.
Por todas essas razões, determino a suspensão do presente
feito, novamente, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do
art. 313, §4o, do CPC.
Int.
O agravante discorreu, no precedente agravo, sobre o
não cabimento da suspensão determinada. Afirmou ter ajuizado a
demanda em 13 de dezembro de 2018 e, após a contestação (fl. 947-965) e
réplica (fl. 1.253-1.333), tendo o DD. Magistrado Singular determinado a
suspensão do feito por um ano (fl. 1.601-1.604).
Afirmou que decorrido o prazo ânuo, ao solicitar o
prosseguimento do feito, sobreveio a r. decisão agravada em fl.
1.627-1.628, ou culminando em nova decisão suspensiva.
Discorreu, naquele recurso, sobre o avançado
andamento do feito na Justiça Federal e precedentes favoráveis à sua
pretensão e defende a reforma da r. decisão recorrida, sob argumento de
perpetuação da contrafação praticada pela agravada.
O Relator não conheceu o recurso, com os seguintes
fundamentos:
Trata-se de mero pedido de afastamento da determinação
de suspensão do processo.
E assim compreendido, há óbice legal que impede a análise
do mérito do recurso, não obstante a circunstância

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registrada acerca da segunda suspensão processual por
período ânuo.
Ocorre que a matéria devolvida não se enquadra nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil em vigor
(Lei n. 13.105/2015, art. 1.015).
Há reiterado entendimento registrado na Corte Paulista no
sentido de que o pedido de suspensão processual por
prejudicialidade externa não se mostra suficiente a
amparar a interposição de agravo, nos termos da atual
sistemática definida pelo legislador.
A pretensão recursal não trata de nenhuma das hipóteses
taxativamente elencadas no CPC/15, art. 1015, mas sim,
apenas conteúdo interlocutório sobre o qual o recorrente
discorda, e que pode ser arguido em preliminar de recurso
de apelação, ou contrarrazões, conforme dicção do art.
1.009, §1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova
ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas
no custo do processo para as razões de apelação ou para as
suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador
procurou
a
um
só
tempo
prestigiar
a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade
(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em
separado das decisões interlocutórias), preservar os
poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado,
São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória
que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.

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Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT,
2015, p. 2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
precedentes da Corte paulista sobre a prejudicialidade
externa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CONDENATÓRIA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONSISTENTE NA
EXISTÊNCIA
DE
DEMANDA
NA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO ENVOLVENDO AS PARTES Matérias que
não comportam conhecimento, pois não se inserem no rol
do
artigo
1.015
do
Código
de
Processo
Civil

Recorribilidade
diferida
adequada

Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238986-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de
Registro: 02/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO REIVINDICATÓRIA
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE
AÇÃO DE USUCAPIÃO, PELO PRAZO DE UM ANO,
NOS TERMOS DO ART. 313, INC. V, "a", § 4a, DO
CPC2015 - ecisão monocrática que negou seguimento ao
recurso o rol taxativo do art. 1.015 do cpc2015 não previu
a interposição de agravo de instrumento contra decisão que
determina a suspensão do processo com fundamento na
prejudicialidade externa - precedente - decisão mantida -
recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
Interno
2025649-06.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Bloqueio
deferido em sede liminar
Alegação de prejudicialidade
externa - Decisão que não reconheceu se tratar de hipótese
de suspensão do feito por prejudicialidade externa

Insurgência
Adoção de rol taxativo de hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento Questão
que não se insere nas hipóteses previstas no artigo 1.015,
do
Código
de
Processo
Civil
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055119-19.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

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06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017).
Por fim, registre-se que que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos
Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não
se verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Neste agravo, o recorrente busca a reforma afirmando
tratar-se de matéria urgente e repisa a questão do uso indevido de seu
direito de exploração por terceiros e os elevados prejuízos sofridos.
Apresenta, ainda, decisões das Câmaras Empresariais que atenderam ao
seu
pleito
em
ações
promovidas
contra
outros
contrafatores,
relativamente aos efeitos da carta patente MU n. 8400847-4.
Pleiteia o conhecimento do agravo e a concessão de
tutela de urgência para que seja determinado o regular processamento do
feito.
É o relatório.
Convencido da legitimidade do pleito de tutela
recursal, diante da urgência invocada, este Relator propõe o conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, determinando seu regular
processamento e concedendo-se a tutela de urgência requerida.
Verifico a existência de diversas ações promovidas
contra distintos réus em torno do mesmo direito, por prática de
contrafação sobre o mesmo objeto de proteção
a patente UM n.
8400847-4.
O recorrente teve o cuidado de relacionar acórdãos
desta Câmara e da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial e há,
ainda, recentes decisões com o entendimento que afasta a suspensão da
ação promovida pelo recorrente, conforme ementas:
Ação cominatória por alegada contrafação de produtos.
Patente de invenção, deferida pelo INPI, cuja validade e
discutida na Justiça Federal. Decisão que determinou o
prosseguimento do feito. Agravo de instrumento da re ,
alegando a existência de prejudicialidade externa.
O ato administrativo produz efeitos ate que seja
eventualmente anulado. Ate que isto ocorra, opera
plenamente
a
proteção
da
propriedade
industrial

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certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra
qualquer relac ̧a o de dependência entre as ações. HELY
LOPES MEIRELLES: “Os atos administrativos, qualquer
que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção
de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito,
informa toda a atuação governamental. Além disso, a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
reponde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência da solução de impugnação dos administrados,
quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes
execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos,
mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à
invalidade.
Enquanto,
porém,
não
sobrevier
o
pronunciamento de nulidade os atos administrativos são
tidos por validos e operantes, quer para a Administração,
quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus
efeitos.”
Ausência de prejudicialidade externa: inteligência do art.
313, V, “a”, do CPC. Precedentes do STJ e das Ca^maras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a
que se nega provimento.
(AI
2215592-71.2020.8.26.0000,
Relator(a): Cesar
Ciampolini, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data do julgamento: 04/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATENTE. MODELO DE
UTILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM
RAZÃO DE PENDE^NCIA DE AC ̧O ES FEDERAIS, NAS
QUAIS SE DISCUTE A VALIDADE DE PATENTE DE
MODELO DE UTILIDADE DE TITULARIDADE DO
AUTOR
DA
DEMANDA.
AUSE^NCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, a, do
CPC),
NO
CASO
CONCRETO.
PRECEDENTES.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(AI
2110610-06.2020.8.26.0000,
Relator(a): Alexandre
Lazzarini, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data do julgamento: 17/09/2020).

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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATENTE. MODELO DE
UTILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM
RAZÃO DE PENDE^NCIA DE AC ̧O ES FEDERAIS, NAS
QUAIS SE DISCUTE A VALIDADE DE PATENTE DE
MODELO DE UTILIDADE DE TITULARIDADE DO
AUTOR
DA
DEMANDA.
AUSE^NCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, a, do
CPC),
NO
CASO
CONCRETO.
PRECEDENTES.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(AI
2112355-21.2020.8.26.0000,
Relator(a): Alexandre
Lazzarini, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data do julgamento: 09/09/2020).
Agravo de instrumento. empresarial. Propriedade Ação
declaratória de contrafação de produtos, cumulada com
obrigação de não fazer, consistente na cessação da
comercialização e exposição do produto idêntico ao da carta
patente MU no 8400847-7. Ação de nulidade do registro em
trâmite perante a Justiça Federal. Decisão agravada que
determinou a suspensão da ação pelo período de um ano.
Registro no INPI va lido, que produz seus efeitos próprios.
Ausência de óbice à tramitação da demanda originária.
Precedente desta C. Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Decisão reformada. Agravo provido.
(AI
2079776-20.2020.8.26.0000,
Relator(a): Pereira
Calças, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data do julgamento: 12/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AC ̧ÃO INIBITO RIA.
Suspensão do curso do processo com base no art. 313, V, 'a',
do CPC. Matéria cognoscível, a despeito de ausência de
previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. Análise em
sede de eventual recurso de apelação que se mostraria
inútil. Suspensão do processo que somente pode ocorrer
por um ano. Art. 313, §4o, do CPC. Impossibilidade de
flexibilização
deste
prazo.
Precedentes
do
STJ.
Determinação do prosseguimento do processo. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(AI
2147667-58.2020.8.26.0000,
Relator(a): AZUMA
NISHI, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data do julgamento: 27/07/2020).
Ação declaratória de contrafação de produtos, cumulada
com pedidos cominatórios. Patente de invenção deferida
pelo INPI, cuja validade e discutida na justiça Federal.
Prejudicialidade externa. Determinação de suspensão do

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processo. Agravo de instrumento do titular da patente.
O ato administrativo produz efeitos ate que seja
eventualmente anulado. Ate que isto ocorra, opera
plenamente
a
proteção
da
propriedade
industrial
certificada pelo INPI, de modo que não se vislumbra
qualquer relação de dependência entre as ações. Ausência
de prejudicialidade externa: inteligência do art. 313, V, “a”,
do CPC. Precedentes desta Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
Agravo de instrumento conhecido e provido, determinado o
prosseguimento da ação.
(AI
2111147-02.2020.8.26.0000,
Relator(a): Cesar
Ciampolini, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data do julgamento: 24/07/2020).
Ação declaratória e cominatória fundada em patente de
modelo de utilidade Prejudicialidade externa reconhecida,
pela decisão recorrida, para justificar a suspensão do
processo
Decisão
reformada
-
Pendência
de
ação
anulatórias do registro da patente - Defesa do direito de
propriedade
industrial
não
pode
ser
obstada
ate
reconhecimento
de
eventual
nulidade
do
registro
promovido pelo INPI, ausente a concessão de tutela
provisória
naquela
outra
demanda
Falta
de
enquadramento no art. 313, V, “a” do CPC/2015 -
Jurisprudência das Ca^maras Reservadas deste Tribunal -
Recurso provido.
(AI 2091451-77.2020.8.26.0000, Relator(a): Fortes Barbosa,
Órgão
julgador: 1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Data do julgamento: 23/07/2020).
Ação declaratória e cominatória fundada em patente de
modelo de utilidade Prejudicialidade externa reconhecida,
pela decisão recorrida, para justificar a suspensão do
processo Decisão reformada - Pendência de ação anulatória
do registro da patente - Defesa do direito de propriedade
industrial não pode ser obstada ate reconhecimento de
eventual nulidade do registro promovido pelo INPI,
ausente a concessão de tutela provisória naquela outra
demanda Falta de enquadramento no art. 313, V, “a” do
CPC/2015 - Jurisprudência das Câmaras Reservadas deste
Tribunal - Recurso provido.
(AI
2091336-56.2020.8.26.0000,
Relator(a): Fortes
Barbosa, Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data do julgamento: 02/07/2020).

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Diante disso, revejo o precedente entendimento e, dou
provimento ao agravo regimental e determino o regular processamento do
agravo de instrumento, com a intimação da parte agravada para,
querendo, apresentar contrariedade ao agravo de instrumento.
Concedo a tutela de urgência requerida para
determinar o regular processamento da ação em primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR