Tribunal: TJSP
Processo: 2114603-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso das marcas da agravada (TOTVS, PROTHEUS, FLUIG e MICROSIGA) no site da agravante. Reprodução apenas dos elementos nominativos, porque a recorrente presta serviços de consultoria e gestão dos softwares desenvolvidos pela recorrida. Ausência, por ora, dos requisitos para concessão da medida, porque necessária a investigação acerca da possibilidade da prestação

Ementa:
Tutela de urgência. Abstenção de uso das marcas da agravada (TOTVS, PROTHEUS, FLUIG e MICROSIGA) no site da agravante. Reprodução apenas dos elementos nominativos, porque a recorrente presta serviços de consultoria e gestão dos softwares desenvolvidos pela recorrida. Ausência, por ora, dos requisitos para concessão da medida, porque necessária a investigação acerca da possibilidade da prestação dos serviços sem autorização da fabricante das tecnologias, bem como da reprodução indevida do conteúdo (se se trata de mera citação em publicação e se pode, eventualmente, prejudicar o conteúdo distintivo da marca – artigo 132, I, da LPI). Tutela de urgência revogada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114603-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROX
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. - ME., é agravado TOTVS S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dr. Alberto Luís Camelier da Silva OAB/SP 113.733.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2114603-57.2020.8.26.0000 -Voto no 44.173
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2114603-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
AGRAVANTE: PROX IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
ME
AGRAVADA: TOTVS S/A
VOTO N.o 44.173
Tutela de urgência. Abstenção de uso das marcas da
agravada (TOTVS, PROTHEUS, FLUIG e MICROSIGA)
no site da agravante. Reprodução apenas dos elementos
nominativos, porque a recorrente presta serviços de
consultoria e gestão dos softwares desenvolvidos pela
recorrida. Ausência, por ora, dos requisitos para
concessão da medida, porque necessária a investigação
acerca da possibilidade da prestação dos serviços sem
autorização da fabricante das tecnologias, bem como da
reprodução indevida do conteúdo (se se trata de mera
citação em publicação e se pode, eventualmente,
prejudicar o conteúdo distintivo da marca – artigo 132, I,
da LPI). Tutela de urgência revogada.
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões reproduzidas às fls. 100/103 e 146, que, em ação cominatória
com pedido cumulado de indenização, deferiu a antecipação da tutela,
determinando que a requerida, no prazo de 30 dias, cesse de imediato o
uso do nome das marcas "TOTVS", "PROTHEUS", "FLUIG" e
"MICROSIGA", pertencentes à requerente, oportunidade em que

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deverá excluir toda e qualquer referência das marcas supracitadas
existentes no site http://prox.com.br, ou qualquer outro de sua
propriedade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de
descumprimento.
Inconformada, a ré recorre a sustentar, em suma,
que: i) identifica-se no mercado com a marca PROX; ii) desde 2013,
recebia o aval da agravada com relação ao âmbito de sua atuação
(consultoria
e
gestão
de
software)
e,
sendo
notificada
extrajudicialmente,
respondeu
a
comunicação;
iii)
alertou
os
consumidores sobre a independência em face da recorrida; iv) indica
que as expressões são de titularidade da agravada; v) empregou as
expressões apenas com o intuito de indicar a tecnologia aplicada, em
cumprimento ao direito de informação ao público consumidor.
A considerar, então, justo o uso dos sinais da
agravada, requer sejam suspensos os efeitos da tutela concedida.
Processado com efeito suspensivo, foi apresentada
contrariedade e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
O recurso prospera.
Ao ensejo do exame inicial, concedi o efeito
suspensivo, sob os seguintes fundamentos:
Os documentos de fls. 44/50 da origem
demonstram que a agravante é titular das marcas nominativas
TOTVS, PROTHEUS, FLUIG e MIGROSIGA, ora para
produtos e ora para serviços.
A exemplo do que consta às fls. 46/93 da
origem, a agravante PROX oferece, em seu site, equipe de
especialistas nas funcionalidades da solução PROTHEUS e em
outras desenvolvidas pela agravada.

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Embora, numa primeira análise, poder-se-
ia considerar, como fez a Juíza de Direito, a reprodução dos
elementos nominativos das marcas como concorrência desleal,
não estou, ainda, convencido da nocividade da prática.
De efeito, em outro caso envolvendo a
agravada, concedi a ordem de abstenção porque as marcas eram
reproduzidas integralmente, o que, realmente, evidenciava a
possibilidade de confusão do público consumidor.
Aqui, todavia, a recorrente toma o cuidado
de deixar bem claro em seu site que apenas oferece os serviços
consultoria e gestão de softwares para as tecnologias
desenvolvidas pela agravada.
Tudo sopesado, penso que, à primeira
vista, é caso de não se considerar clara a violação por conta do
artigo 132, I, da Lei de Propriedade Industrial, de modo que não
preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Concedo, portanto, o efeito suspensivo
angustiado.
Comunique-se, intime-se à contrariedade,
dispensadas informações.
Int.
Com a vinda das contrarrazões, não me animo a
modificar a conclusão inicial.
De efeito, embora, como afirma a agravada,
PROTHEUS seja um dos diversos sistemas para gestão empresarial
(ERP Enterprise Recourse Planning) e, talvez, o mais conhecido no
mercado nacional, não estou convencido de que a agravante não possa
prestar assessoria na gestão desse e de outros softwares produzidos por
aquela.
Em outras palavras, é necessário adentrar a instrução
processual para investigar se há necessidade de autorização da recorrida
para assessoramento daqueles que compram os softwares desenvolvidos
por ela para gestão de suas empresas ou se qualquer outra prestadora de
serviços de consultoria e gestão de tais tecnologias pode desenvolvê-los.

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Por
outro
lado,
acaso
se
conclua
pelo
aproveitamento parasitário das marcas, a lesada será indenizada pelos
prejuízos durante todo o período, de modo que não se vislumbra o
perigo da demora a justificar, ao menos por ora, a tutela de urgência.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se dê
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR