Tribunal: TJSP
Processo: 1045623-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Propriedade industrial. Marca nominativa China in Box. Alegação de concorrência desleal por parte da ré, utilizadora da marca Makinbox Temakeria Móvel. Sentença de improcedência da demanda condenatória em dever de abstenção. Inconformismo da autora. Descabimento. Elementos nominativos claramente diferenciados e insuscetíveis, em si mesmos, de qualquer confusão. Direito de exclusividade da autora,

Ementa:
Propriedade industrial. Marca nominativa China in Box. Alegação de concorrência desleal por parte da ré, utilizadora da marca Makinbox Temakeria Móvel. Sentença de improcedência da demanda condenatória em dever de abstenção. Inconformismo da autora. Descabimento. Elementos nominativos claramente diferenciados e insuscetíveis, em si mesmos, de qualquer confusão. Direito de exclusividade da autora, por outro lado, decorrente do registro da marca, relativo à denominação como um todo, com remissão ao modo de comercialização de comida chinesa, em embalagens para transporte. Ausência de direito de exclusividade quanto aos elementos distintos in box, de natureza comum, a despeito da grafia em idioma estrangeiro. Sugestão de associação ideológica e de aproveitamento do secondary meaning. Empresas que atuam em segmentos diferentes, ainda que no ramo do comércio de gêneros alimentícios. Inviabilidade prática do desvio de clientela por mera coincidência para com parte da marca da autora, se diversos os públicos ou as escolhas de consumo num determinado momento. Concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei no 9.279/96, que pressupõe o efetivo risco de desvio de clientela. Sentença de improcedência que se confirma. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000680102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045623-42.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TREND
FOODS FRANQUEADORA LTDA, é apelado MAKINBOX COMÉRCIO DE
LANCHES E REFEIÇÕES LTDA (REVEL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Hugo de Araújo Soares.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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São Paulo
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Apelação Cível no 1045623-42.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.368
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Apelante: Trend Foods Franqueadora Ltda.
Apelada: Makinbox Comércio de Lanches e Refeições Ltda.
Apelação no 1045623-42.2015.8.26.0100 27a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.368
Propriedade industrial. Marca nominativa China in Box.
Alegação de concorrência desleal por parte da ré,
utilizadora da marca Makinbox Temakeria Móvel.
Sentença de improcedência da demanda condenatória em
dever
de
abstenção.
Inconformismo
da
autora.
Descabimento.
Elementos
nominativos
claramente
diferenciados e insuscetíveis, em si mesmos, de qualquer
confusão. Direito de exclusividade da autora, por outro
lado, decorrente do registro da marca, relativo à
denominação como um todo, com remissão ao modo de
comercialização de comida chinesa, em embalagens para
transporte. Ausência de direito de exclusividade quanto aos
elementos distintos in box, de natureza comum, a despeito
da grafia em idioma estrangeiro. Sugestão de associação
ideológica e de aproveitamento do secondary meaning.
Empresas que atuam em segmentos diferentes, ainda que
no ramo do comércio de gêneros alimentícios. Inviabilidade
prática do desvio de clientela por mera coincidência para
com parte da marca da autora, se diversos os públicos ou as
escolhas
de
consumo
num
determinado
momento.
Concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da Lei no
9.279/96, que pressupõe o efetivo risco de desvio de
clientela. Sentença de improcedência que se confirma.
Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 2.846/2.850 julgou improcedente demanda
condenatória em dever de abstenção, cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em
concorrência desleal por violação marcária, movida por empresa titular da marca
registrada China in Box e baseada na utilização pela ré de marca (Makinbox Temakeria
Móvel) que reproduziria ilicitamente o elemento In Box, característico da marca da
autora. Entendeu o MM. Juiz, para tanto, serem as marcas suficientemente distintas e
não oferecendo qualquer risco de confusão junto ao público consumidor, além de não

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ter a autora direito de exclusividade sobre a expressão in box, isoladamente considerada,
comum no ramo alimentício de entregas a domicílio.
Apela a autora (fls. 2.863/2.889), arguindo inicialmente a
nulidade da r. sentença, por cerceamento probatório, na medida em que denegada a
produção de prova pericial mercadológica, como requerido desde o início. Quanto ao
mérito, insiste não ter a marca da ré suficiente distintividade, diversamente do
ponderado no julgado recorrido, juntando ela aos elementos Mak e Temakeria Móvel o
elemento in box de modo a causar associação ideológica com o modelo de negócio dela,
apelante, valendo-se do prestígio e difusão alcançado em mais de duas décadas de
atividade, que faria com que ultrapassado pelo termo in box o significado literal de
acondicionamento dos produtos na caixa, para adquirir significado secundário. Cita
decisão do E. Tribunal Federal de Recursos da Segunda Região, em que teria sido
reconhecido o secondary meaning da marca China in Box para designar o comércio de
comida chinesa servida em caixas, insistindo na notoriedade dessa marca, em todos os
seus elementos (não apenas quanto ao conjunto) e em seu elevado poder distintivo. Em
conclusão, bate-se pela anulação da r. sentença e pela produção de prova técnica, ou,
quando não, na reforma desde logo, com o julgamento de integral procedência da
demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, sem
manifestação em contrarrazões da apelada, que é revel.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Por primeiro, afasta-se a arguição de nulidade do julgado, forte
na suposta omissão de prova necessária à afirmação do direito da autora, visto que o
desacolhimento do pedido inicial não se deu por insuficiência probatória, mas por
razões de Direito, ligadas à exegese do alcance da proteção conferida à autora pelo
registro de sua marca, em confronto com a marca da ré, raciocínio que era perfeitamente

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dado ao Magistrado fazer independentemente de auxílio técnico.
De resto, a pretensão da autora à realização de prova
mercadológica envolve uma artimanha, pois pretende obter a demonstração da grande
difusão da marca China in Box no mercado, bem como de sua associação pelo público
ao comércio de comida chinesa em embalagens como caixas, para consumo fora do
estabelecimento (para viagem ou delivery), como se esses dados fossem determinantes
ao acolhimento do pedido inicial; entretanto, ainda que admitidas as duas premissas
referidas, do ponto de vista fático, a resposta à indagação não seria a pretendida pela
autora, daí a ociosidade de qualquer aprofundamento instrutório que se pretendesse
promover a respeito.
Dito isso, no mérito comporta prestígio a bem fundamentada
sentença apelada, cuja motivação fica aqui adotada, com acréscimo das observações que
seguem.
Que a autora seja titular da marca evocada é fato, bem assim,
como já dito, a natural associação do signo ao comércio de comida chinesa em caixas,
para transporte. A ré, por seu turno, tem como núcleo de sua marca palavra que
incorpora, como sílabas, os monossílabos isolados da marca da autora in e box.
Embora a sonoridade do final da palavra Makinbox seja, por
isso, o mesmo que o final da expressão China in box, desde logo é de se afastar e nem
a autora o sustenta qualquer hipótese de confusão entre as marcas nominativas como
um todo (no caso da ré, formada por três palavras Makinbox Temakeria Móvel), seja em
termos redacionais, seja em termos fonéticos, seja semânticos, pois remetem a ideias
totalmente distintas.
O foco da discussão reside na oposição da autora ao mero fato
da utilização da expressão in box, que considera igualmente usurpadora de sua marca.
Sem razão, contudo.
A marca nominativa registrada pela autora diz respeito ao todo,
China in box, expressão que tem como núcleo a palavra China, identificadora da
natureza e referência regional dos gêneros alimentícios comercializados. Não tem ela,

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autora, em absoluto, direito de exclusividade sobre qualquer dos termos isolados,
China, in ou box, nenhum deles isoladamente registrável, tampouco à justaposição das
palavras in box, que a despeito da grafia estrangeira são comuns e remetem ao conteúdo
de caixas.
Não pode ela, assim, simplesmente se opor ao uso da mesma
expressão por toda e qualquer empresa, seja de que ramo for, ainda que do ramo
alimentício; quando muito, poder-se-ia cogitar de aproveitamento dos elementos
formadores da marca para a eventual captação ilícita de clientela em se tratando de outra
empresa comercializadora de comida chinesa, o que todavia não é o caso da ré, que
vende temakes pelo sistema de food truck.
E esse detalhe responde ao argumento da indevida associação
ideológica para com o signo da autora, ou então ao aproveitamento do significado
secundário. A própria autora ilustra ato concorrencial desleal nesse caso dado por
praticado com a ré como violador do art. 195, III, da LPI, que todavia fala em uso de
expediente fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de
outrem.
Não há confusão possível entre a clientela da autora e a da ré (ao
menos em termos instantâneos; mais amplamente cogitando, obviamente pode haver um
segmento comum formado por clientes de ambas, mas de toda forma com perfeita
consciência dos produtos relativos a cada qual), nem hipótese de captação artificiosa,
ainda que se especule que o público, ao se deparar com a marca da ré, por uma fração de
segundos possa eventualmente se lembrar da existência da autora.
Quem pretende consumir comida chinesa não irá se deixar
seduzir pelo termo Makinbox, levado por inconsciente associação para com o produto
da autora, simplesmente porque não conseguirá acesso a tal produto junto à ré. E, de
outra parte, não é razoável supor que alguém se disponha a procurar a ré e adquirir seus
produtos, ainda sem conhecê-la, levado por um inconsciente juízo favorável inspirado
pelo conteúdo simbólico das sílabas finais de sua marca nominativa.
Na verdade, a autora sabe perfeitamente que, entre comerciantes

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de gêneros alimentícios diferentes, não existe risco de desvio de clientela por fatores
marcários, visto que o consumidor escolhe antes de mais nada a natureza do produto a
adquirir, para apenas então se definir pelo fornecedor.
A efetiva intenção da autora, que não procura ocultar, é outra,
bem mais ampla e ousada, e vem expressamente delineada na petição inicial e na
apelação, quando denuncia a tentativa, afinal, de usurpação de um modelo de negócio; a
autora, enfim, pretende-se detentora do direito à denominação de todo um modelo
negocial, relativo ao sistema de delivery, direito que absolutamente não lhe assiste.
Confirma-se, por tudo, a r. sentença, sem aplicação da regra do
art. 85, § 11, do CPC, por não ter a ré advogado constituído nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator